Sag om krænkelse af retten til ordmærke ved at lade tøj, som er syet og mærket med ordmærke i Polen, og som er bestemt for det irske marked, indføre til Danmark med henblik på landevejstransport videre til Irland
Ret: Sø- og Handelsretten (1. instans)
Faggruppe: Civilsag — Almindelig civil sag
Sagsemner: International ret;
Ophavsret og eneret;

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG
_________
Afsagt den 7. juli 2005
Sag V -105/01  Diesel S.p.A.  (advokat Robin Philip  ) og
Diesel Denmark ApS
(advokat Robin Philip )
mod
Montex Holding Ltd.
(advokat Johan Løje )
D O M:
Diesel S.p.A.  og Diesel Denmark ApS  (i det følgende under ét: Diesel ) er et itali-ensk,
henholdsvis et dansk selskab, som siden 1978 har solgt tøj, herunder jeans, un-der
ordmærket DIESEL  og et figurmærke med et D, som de i bl.a. Polen og Danmark har
registreret som varemærker for tøj mv .
Montex Holding Ltd.  (i det følgende Montex ) er et irsk selskab, som siden
1988 i Irland har solgt tøj under ordmærket Diesel . Montex  får bl.a. sit tøj syet og
mærket med ordmærket Diesel  og et figurmærke med et D i Polen.

Under denne sag skal der navnlig tages stilling til, om Montex har krænket
Diesels ret til det danske ordmærke DIESEL ved at lade tøj, som er syet og mærket
med Diesel i Polen; og som er bestemt for det irske marked, indføre til Danmark med
henblik på landevejstransport videre til Irland.


Påstande


Diesel har nedlagt påstand om; at
1 Montex skal anerkende, at sagsøgerne har været berettiget til at foranledige
Toldcenter Københavns afgørelser af 16. august 2001 og 5. september 2001 om
suspension af frigivelsen af 7.824 stk. DIESEL bukser samt 1.850 stk DIESEL
mærkater; at varerne ikke må frigives til sagsøgte, at de nævnte va-rer krænker
sagsøgernes varemærkeret til varemærket "DIESEL? henholds-vis figurmærket
"D?' og at der skal ske tilintetgørelse af de nævnte varer.

2 Montex skal friholde sagsøgerne for enhver udgift til opbevaring 0g tilintet-
gørelse af de nævnte varer.


Montex har nedlagt påstand om frifindelse 0g derudover nedlagt påstand om, at sag -
søgerne tilpligtes at betale erstatning kr; 100.000 for uretmæssig tilbageholdelse af de
pågældende varer.


Varemærkerettigheder


I EU har ingen af parterne fået ordmærket DIESEL registreret. Diesel har den 19.fe-
bruar 1999 EU-registreret følgende figurmærke (i det følgende: figurmærket D) for
bl.a. vareklasse 25 (beklædningsgenstande):











I Danmark har Diesel registreret ordmærket DIESEL og figurmærket D for bl.a. va-
reklasse 25

I Irland har Montex protesteret imod, at Diesel får registreret ordmærket DIE -
SEL og figurmærket D bl.a. for beklædningsgenstande i Irland Sagen verserer fort-sat.
Montex har selv; senest ved dom afsagt af Irlands Højesteret, fået afslag på regi-strering
af ordmærket Diesel for beklædningsgenstande (vareklasse 25).
I Polen har Appelretten i Wroclaw i en sag anlagt af Diesel mod Montex 0g
Montex' polske producent i dom af 22. september 2004 fastslået; at Montex' frem-
stilling af tilsvarende beklædningsgenstande som dem; der er omfattet af denne sag, hos
den pågældende polske producent med henblik på markedsføring på det irske marked,
krænker Diesels polske varemærkerettigheder: Montex har ansøgt om tilla-delse til at
indbringe sagen for den polske Højesteret;


Tilbageholdelsen af Montex= varer ved indførslen fra Polen til Danmark


Medio august 2001 blev Diesel kontaktet af Toldcenter København i anledning af, at
der til Københavns Frihavn var ankommet en lastbil fra Ungarn via Polen indehol-
dende 7.824 stk. diverse bukser med ordmærket Diesel samt 1.850 stk. Diesel mær-
kater. På buksernes knapper var præget følgende figurmærke:












De omhandlede produkter er ifølge tolddokument af 10. august 2001 produceret i Po-
len af det polske selskab Masters S.A.

Produkterne er bragt til Danmark af en ungarsk fragtfører via færgen fra Polen.
Containeren var forseglet; da den ankom til Danmark . Forsendelsen var en såkaldt
suspensionsforsendelse; der toldmæssigt betegnes T-1, hvor der fra afsendelseslandet
blev stillet sikkerhed for betaling af afgifter; idet containeren blev plomberet ved ud-
førslen fra Polen og først måtte åbnes ved ankomsten i Irland. Bestemmelsesstedet er
ikke bindende for afsenderen; idet det er muligt at ændre bestemmelsessted under-vejs,
jf. Kommissionens forordning nr. 2454/93 af 2. juli 1993, artikel 356, stk; 3
Toldcenter København havde ved en varekontrol fået mistanke om, at der var
tale om vareforfalskede varer; hvorefter Diesel blev kontaktet. Diesel bekræftede, at
varerne var produceret uden tilladelse fra Diesel.

- 4 -
Toldcenter København suspenderede frigivelsen af de tilbageholdte Diesel  va-
rer fra den 20. august til den 14. september 2001 efter anmodning fra advokat Robin
Philip  på vegne Diesel  i henhold til Rådets forordning (EF) nr . 3295/94 af 22. de-
cember 1997 (i det følgende: Suspensionsforordningen), artikel 7, stk. 1.
Montex , der har hjemsted i Irland, stod ifølge tolddokument af 10. august 2001
som varemodtager af produkterne, der således var i transit i Danmark.
Forklaringer
Vidne har forklaret, at han er administrerende direktør i Montex , som han har været
medejer af siden 1998. Han har været ansat i selskabet siden 1992. Mon-tex’
varemærke Diesel  har eksisteret siden slutningen af 1970’erne, og varemærket har
ingen relationer til det italienske selskab.
I 1988 forsøgte Montex  at få registreret varemærket Diesel , men der var allere-
de en ansøgning herom fra et engelsk selskab ved navn Mirage . I 1992 blev Montex
bekendt med, at Mirage  ikke længere ansøgte om registrering af varemærket Diesel ,
hvorfor Montex  anmodede herom. Diesel  protesterede imod ansøgningen, og i 2002 fik
Montex  afslag på sin anmodning, men det blev samtidig fastslået, at Montex  var den
første, der benyttede varemærket Diesel  i Irland.
Oprindeligt solgte Montex  primært almindelige jeans, men i dag udbyder Mon-
tex alle slags tøj og har over 200 forhandlere i hele Irland, som har en befolkning på ca.
4 mio. Diesel  forhandler primært sine produkter i Dublin og har mindre end 10
forhandlere i hele Irland. I 2004 havde Montex  en omsætning på 7 mio. euro.
Målgruppen er yngre mennesker i aldersgruppen 14-25 år . Diesels  tøj er mere
unikt og niche-præget end Montex’ , der mere bærer præg af at være basic design.
Montex  har brugt figuren D på knapper fra omkring 1980.
Montex  får varer leveret fra Østeuropa, og han har ikke kendskab til, hvordan
varerne transporteres til Irland.
Det er ikke konkurrencedygtigt at få produceret tøj i Irland, og Montex  får sta-
dig produceret tøj i Østeuropa, men nu bliver tøjet ”brandet” i Irland.
Produktionsomkostningerne udgør 20-22 euro pr . genstand, men varens værdi
er på ca. 160 euro. De omhandlede varer kan ikke sælges nu, da de ikke længere er
moderne.
Montex  sælger ikke varer uden for Irland.

- 5 -
Parternes synspunkter
Diesels  advokat  har gjort gældende, at vareforsendelser i transit er omfattet af be-
skyttelsesindholdet i varemærkedirektivets art. 5, da transit omfatter såvel import som
eksport, og da bestemmelsen ikke er udtømmende, men skal forstås i bredeste forstand.
Det et fastslået af EF-domstolen, at varer i transit er omfattet af suspensions-
forordningen, jf. C-383/98, The Polo/Lauren Company LP mod PT . Dwidua Lang-geng
Pratama International Freight Forwarders. Det ændrer ikke herved, at produk-ternes
bestemmelsessted er en medlemsstat, da der også i sådanne tilfælde er fare for
krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder , hvilket er bekræftet ved dom af 9.
juli 2002 afsagt af Oberlandesgericht Dresden.
De varer , som sagen vedrører , var omfattet af en såkaldt ekstern forsendelses-
procedure (T1-certifikat), og det følger af suspensionsforordningens art. 1, litra a, jf.
art. 4 sammenholdt med Rådets Forordning nr . 2913/92 af 12. oktober 1992 om ind-
førelse af en EF-toldkodeks artikel 84, stk. 1, litra a, at toldmyndighederne kan su-
spendere frigivelsen af varerne. Afgørende for , om suspensionsforordningen finder
anvendelse, er , om varerne hidrører fra Fællesskabet eller ej, jf. ordet ”ikke fælles-
skabsvarer” i artikel 84, stk. 1, litra a i EF-toldkodeksen. Polen, som varerne blev af-
sendt fra, skal i denne sag betragtes som et tredjeland, da Polen ikke på tidspunktet for
varernes tilbageholdelse var medlem af EU, hvorfor der lovligt kunne ske tilba-
geholdelse af varerne i Danmark i henhold til suspensionsforordningen.
Betingelserne for T oldcenter Københavns tilbageholdelse af varerne i medfør
af Suspensionsforordningens artikel 4, og suspension af frigivelsen af varerne i hen-
hold til artikel 7 er til stede, da der er tale om varemærkeforfalskede varer . Betingel-
serne i suspensionsforordningens artikel 1, stk. 2, litra a, hvorefter varemærker skal
være påført uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvor rettighederne i det land,
hvor toldmyndighederne griber ind, skal være krænket, er opfyldt. Montex’  varer
krænker Diesels  rettigheder til varemærket DIESEL  i Danmark, da Montex’  varer er
forvekslelige med Diesels  varer , jf. varemærkelovens § 4.
Endvidere krænker Montex  Diesels  rettigheder til figurmærket D i Danmark, jf.
Rådets forordning (EF) nr . 40/94 af 20. december 1993 (EF-varemærkeforordningen)
art. 9, da kendetegnet D, som Montex  benytter på sine bukser , er klart forveksleligt med
kendetegnet D, som Diesel  benytter på sine bukser . Risikoen for forveksling forøges
ved, at Montex  samtidig anvender ordmærket Diesel .

- 6 -
TEF art. 28 finder ikke direkte anvendelse i denne sag, idet de omhandlede va-
rer ikke ved tilbageholdelsen i Danmark var i fri omsætning i en medlemsstat i hen-
hold til TEF art. 23 og 24. Associeringsaftalens art. 25, stk. 2 skal ikke gives samme
rækkevidde som TEF art. 28, idet formålet med EF-traktaten er væsentlig forskellig fra
formålet med en associeringsaftale med Polen.
Selv om retten måtte finde, at TEF art. 28 finder anvendelse, går et transitfor -
bud ikke videre end at beskytte det specifikke indhold af Diesels  varemærkeret. Han-
delshindringer , der iværksættes af hensyn til beskyttelsen af ”ejendomsrettens særli-ge
genstand” , og som i øvrigt er proportionale, er tilladelige i relation til TEF art. 28,
under henvisning til art. 30.
EF-dommene C 23/99, Kommissionen mod Frankrig, og C 1 15/02, Admini-
stration des douanes et droits indirect mod Rioglass SA og T ransremar SL, har føjet et
nyt indhold til ”varemærkerettens særlige genstand” , som også består i at forhindre den
videre transport af varer , som ikke er lovligt fremstillet i en anden medlemsstat, og som
ikke lovligt kan markedsføres i destinationsmedlemsstaten, forudsat at varer -ne har
destination i en medlemsstat.
Det er herefter ikke i strid med TEF artikel 28, at de omhandlede varer fra Po-
len blev tilbageholdt af de danske toldmyndigheder , da varerne ikke var lovligt pro-
duceret og bragt i omsætning i et andet medlemsland. Hertil kommer , at varerne hel-ler
ikke var lovligt fremstillet i oprindelseslandet Polen. Diesel  har retten til vare-mærket
DIESEL  og tilhørende figurmærke i Polen via to internationale varemærke-
registreringer , og ved afgørelser afsagt af retten i Legnica den 9. marts 2004 og retten i
Wroclaw den 22. september 2004 har de polske domstole fastslået, at Masters S.A.  og
Montex  har krænket Diesels  rettigheder til varemærket DIESEL  i Polen.
Endelig er Diesels  rettigheder til figurmærket D i Irland krænket.
Da der herefter må lægges til grund, at Montex  har krænket Diesels  varemær -
kerettigheder , skal varerne tilintetgøres, jf. suspensionsforordningens artikel 8 samt
varemærkelovens § 44, jf. § 4, stk. 3, nr . 3. Endvidere skal Montex  afholde sagsøgers
omkostninger forbundet med opbevaringen af de varemærkeforfalskede varer samt
omkostninger til tilintetgørelse heraf.
Det bestrides, at der er grundlag for at forelægge spør gsmål for EF-domstolen i
medfør af TEF artikel 234, da en sådan forelæggelse ikke er nødvendig for , at retten
kan træf fe afgørelse i denne sag. EF-domstolen har allerede implicit taget stilling til de
anførte spør gsmål i C-383/98, Polo/Lauren.

- 7 -
Over for Montex’  påstand om betaling af 100.000 kr ., gøres det gældende, at
Montex  ikke har dokumenteret at have lidt et sådant tab.
Montex’  advokat  har gjort gældende, at varer fra Polen siden 1994 har skullet anses
som varer hidrørende fra et EU-land jf. Europa-associeringsaftalens art. 9 og 25.
Transporten fra Polen til Irland skal derfor anses for en transport indenfor EU, og der
kan ikke foretages foranstaltninger mod varer fra Polen i højere grad end mod varer fra
andre af de daværende EU-medlemslande.
I Sagen C-23/99, Kommissionen mod den Franske Stat, udtalte Domstolen i
præmis 43, at transitforsendelser indenfor Fællesskabet ikke er omfattet af den særli-ge
genstand for den industrielle og kommercielle ejendomsret til mønstre eller mo-deller .
Når domstolen udtaler , at indgreb mod transitvarer inden for EU ikke er om-fattet af
varemærkerettens særlige genstand, betyder det, at en varemærkeindehaver ikke kan
forhindre transport af varer mellem medlemslandene ved at påberåbe sig sin
varemærkeret. Sådanne forsendelser kan alene rammes i forbindelse med markedsfø-
ring eller salg i modtagerlandet, såfremt retstilstanden i de pågældende lande tilsiger en
sådan indgriben.
Dette bekræftes i Rioglass dommen (C-1 15/02, Administration des douanes et
droits indirects mod Rioglass SA, T ransremar SL), hvor EF-domstolen konstaterer , at
transport efter sin karakter ikke er markedsføring.
Da EU-domstolen har udtalt, at indgreb mod transitforsendelser indenfor EU
ikke er omfattet af varemærkerettens særlige genstand, indebærer det tillige, at det ikke
er relevant at vurdere, hvorvidt Diesel  kunne forhindre produktion af de om-handlede
varer i Polen samt salg i Irland, da udtalelsen alene giver udtryk for , at va-
remærkeindehaverens ret i transitlandet ikke rækker til at forhindre den videre trans-
port.
Hvis retten finder , at det er relevant at tage stilling til, om det er lovligt at sælge
varerne i Irland gøres det gældende, at Montex  er i besiddelse af en gyldig varemær -
keret til varemærket Diesel  i Irland. Sø-og Handelsretten er i henhold til EF-
domskonventionens art. 26 f f. forpligtet til at lægge uprøvet til grund, at sagsøgte har en
gyldig varemærkeret i Irland til varemærket Diesel , idet den irske High Court, som er
den kompetente retsinstans, allerede har taget stilling hertil. I dommen lægges det til
grund, at Montex  har brugt varemærket Diesel  siden 1979, hvorfor Montex  har brugt
varemærket uden kendskab til Diesels  varemærke.

- 8 -
Montex  har tillige en gyldig varemærkeret til figurmærket D i Irland, som er
opnået gennem mangeårig brug. Diesels  EF-varemærkeregistrering giver alene Die-sel
eneret til at anvende den særlige figurmæssige udformning, som fremgår af Die-sels
EF-varemærke. Figurmærkerne er ikke forvekslelige, og Montex’  figurmærke krænker
derfor ikke Diesels  figurmærke.
Det bestrides, at Montex’  produktion af varer under varemærket Diesel  i Polen
udgør en krænkelse af Diesels  rettigheder i Polen, og afgørelsen fra Polen skal ikke
tillægges betydning, da den ikke er endelig.
Toldmæssigt er varerne sendt som en ”T1-forsendelse” . Hvis retten lægger til
grund, at Montex’  varer er sendt fra Polen som en suspensionsforsendelse, gøres det
gældende, at varerne ikke udgør nogen krænkelse af Diesels  danske varemærke i
henhold til varemærkelovens § 4, da bestemmelsen i overensstemmelse med vare-
mærkedirektivets art. 5, litra 3C skal fortolkes således, at varer , der passerer Dan-mark i
transit som led i en suspensionsforsendelse i henhold til EF-toldkodekset, ikke kan
anses for at være varer under eksport fra eller import til Danmark. V arer, der har en så
flygtig tilstedeværelse på dansk territorium, er ikke omfattet af varemærkelo-vens § 4.
Hvis forbudet i Danmark udstrækkes til at gælde i en anden medlemsstat, hvor
varerne lovligt kan sælges, vil det være i strid med EU-traktatens art. 28-30 samt
immaterialrettens territorialprincip.
Montex  har foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varerne
når deres bestemmelsessted. Det kan ikke tillægges vægt, at der kan ske fejltagelser hos
personer , der ikke er tilknyttet Montex . Der er endvidere ikke noget der tyder på, at
varerne var forsøgt omdirigeret, selv om der er mulighed herfor .
Varerne kan ikke anses for varemærkeforfalskede i suspensionsforordningens
forstand, da de oprindeligt er produceret med henblik på lovligt salg i Irland.
Til støtte for den nedlagte erstatningspåstand gøres det gældende, at tilbage-
holdelsen af varerne har medført et betydeligt tab for Montex , da der er tale om sæ-
sonvarer , og da Montex  ikke kan forvente at få varerne udleveret foreløbigt. Diesel  har
været bekendt med Montex’  rettigheder i Irland og har derfor ikke kunnet gøre krav på
at få varerne tilbageholdt i Danmark. Diesel  har ikke haft grund til at betviv-le, at
varerne alene var tiltænkt solgt i Irland.
Hvis Montex  ikke får medhold i sine påstande fastholdes anmodningen om fo-
relæggelse af spør gsmål for EF-domstolen, jf. TEF art. 234.

- 9 -
Sø- og Handelsr ettens afgør else
Efter bevisførelsen, herunder de fremlagte fragtbreve, lægges det til grund, at de om-
handlede varer er helt eller delvist produceret i Polen og sendt med lastbil via en fær -
gerute mellem Polen og Danmark med destination Irland. Retten lægger endvidere til
grund, at varerne i Polen krænker Diesels  varemærkerettigheder , jf. Appelretten i
Wroclaws dom af 22. september 2004.
Der er enighed mellem parterne om, at det danske toldvæsen har fulgt procedu-
ren i suspensionsforordningen til at foretage kontrol med deraf følgende underretning
til indehavere af varemærket DIESEL  i Danmark, der har anlagt sag ved Sø- og Han-
delsretten som den kompetente myndighed med henblik på at træf fe afgørelse vedrø-
rende sagens realitet, jf. suspensionsforordningens art. 7, jf. art. 6, stk. 2, litra a, og § 4 i
lov nr . 1091 af 20. december 1995 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs
forordning om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i Fæl-
lesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer , der krænker visse
former for intellektuel ejendomsret.
Diesel  har registreret figurmærket D som EU-varemærke. Retten finder , at det
figurmærke, som Montex  har anvendt på buksernes knapper , ligner Diesels  EU-
registrerede figurmærke, og da der er vareidentitet, og der er risiko for forveksling, er
Montex’  brug af figurmærket på buksernes knapper en krænkelse af Diesels  rettighe-
der, jf. varemærkeforordningens artikel 9.
Ordmærket DIESEL  er ikke EU-registreret. Spør gsmålet om, hvorvidt de ind-
førte beklædningsgenstande, som toldvæsenet har kontrolleret og suspenderet frigi-
velsen af, er varemærkeforfalskede, må herefter afgøres efter dansk ret, jf. suspensi-
onsforordningens artikel 6.
Varemærkeloven gennemfører varemærkedirektivet, som under opretholdelse
af de nationale varemærkeordninger i medlemsstaterne delvis harmoniserer med-
lemsstaternes regler herom. V aremærkedirektivet ændrer således ikke noget ved, at
retten til samme varemærke kan tilkomme forskellige personer i forskellige med-
lemsstater . Da retten til ordmærket DIESEL  og figurmærket D i Danmark tilkommer
Diesel , udgør Montex’  import, transport og oplagring af varer forsynet med disse
mærker i Danmark uden samtykke fra Diesel  en krænkelse af Diesels  varemærkeret-
tigheder , idet der foreligger såvel mærkeidentitet som vareidentitet samt åbenbar for -
vekslingsrisiko.

- 10 -
Det kan ikke føre til nogen ændring heri, at varerne blev indført til Danmark
fra Polen, hvor Montex’  produktion af varerne ligeledes indebærer en krænkelse af
Diesels  varemærkerettigheder , med henblik på markedsføring i Irland. Uanset Euro-pa-
associeringsaftalen var Polen, indtil dette land blev medlem af Fællesskabet, fort-sat et
tredjeland, således at varerne i den foreliggende sag først kom ind på Fælles-skabets
område ved indførslen fra Polen til Danmark, og hvor toldvæsenets kontrol således
skete i forbindelse med indførsel af de pågældende varer fra et tredjeland til Danmark
og dermed Fællesskabet. Beskyttelsen af varemærkerettigheder er efter EF-Domstolens
praksis et af de formål, som efter TEF art. 30 kan begrunde foranstalt-ninger med
tilsvarende virkning, og det er således uden betydning, at den dagælden-de Europa-
associeringsaftale indeholdt regler svarende til artikel 28 og 30. Retten finder , at de
nævnte fællesskabsretlige regler ikke frembyder fortolkningstvivl, som kan begrunde
forelæggelse for EF-Domstolen.
Diesels  påstande tages herefter til følge.
T H I K E N D E S F O R R E T
Montex Holding Ltd.  skal anerkende, at Diesel S.p.A.  og Diesel Denmark ApS  har
været berettiget til at foranledige T oldcenter Københavns afgørelser af 16. august 2001
og 5. september 2001 om suspension af frigivelsen af 7.824 stk. DIESEL  buk-ser samt
1.850 stk. DIESEL  mærkater , at varerne ikke må frigives til Montex Hol-ding Ltd. , at
de nævnte varer krænker Diesel S.p.A.  og Diesel Denmark ApS’  vare-mærkeret til
ordmærket DIESEL  og figurmærket D, og at der skal ske tilintetgørelse af de nævnte
varer .
Montex Holding Ltd. skal friholde Diesel S.p.A.  og Diesel Denmark ApS  for
enhver udgift til opbevaring og tilintetgørelse af de omhandlede varer .
Montex Holding Ltd.  skal inden 14 dage betale 15.000 kr . i sagsomkostninger
til Diesel S.p.A.  og Diesel Denmark ApS .
Michael B. Elmer
Bjarne Egedal Jørgen T andrup