Sø- og Handelsrettens afgørelse stadfæstes i sag om anmodning om midlertidige forbud og påbud baseret på påstået krænkelse af patent
Ret: Østre Landsret (2. instans)
Faggruppe: Civilsag — Forbud og påbud
Sagsemner: Ophavsret og eneret;

/

ØSTRE LANDSRET KENDELSE
afsagt den 22. december 2021

Sag BS-16491/2021-OLR
(10. afdeling)

Illumina Cambridge Limited

og

Illumina Inc.
(begge v/advokat Jeppe Brinck-Jensen)

mod

MGI Tech Hong Kong Co., Limited

og

BGI Europe A/S
(begge v/advokat Nicolai Lindgreen
og advokat Nicolaj Bording)

Sø- og Handelsretten har den 12. april 2021 afsagt kendelse i 1. instans (sag BS-
33041/2020-SHR) om, at Illumina Inc. og Illumina Cambridge Limiteds anmod-ning
om midlertidige forbud og påbud nægtes fremme.

Landsdommerne Katja Høegh, Malou Kragh Halling og Nicolai Uggerhøj-Winther
har deltaget i kæresagens afgørelse.

Påstande
Kærende, Illumina Cambridge Limited og Illumina Inc. (”Illumina” i det føl-gende),
har nedlagt endelig påstand om, at Sø- og Handelsrettens kendelse af



/

2

12. april 2021 ophæves, og sagen hjemvises til Sø- og Handelsretten til fortsat
behandling.

Illumina har endvidere nedlagt påstand om, at BGI Europe A/S og MGI Tech Hong
Kong Co., Limited, skal tilbagebetale de sagsomkostninger, de blev tilkendt i sagen
for Sø- og Handelsretten.

De indkærede, BGI Europe A/S og MGI Tech Hong Kong Co., Limited (”BGI” og
”MGI” i det følgende), har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse over for
Illuminas påstand om sagens ophævelse og hjemvisning.

Over for Illuminas påstand om tilbagebetaling af sagsomkostninger har BGI og MGI
påstået frifindelse.

Kæresagen angår alene spørgsmålet om, hvorvidt betingelsen i retsplejelovens § 413,
nr. 3, er opfyldt.

Det er for landsretten ubestridt, at forbudssagen angår de samme sekvente-ringskits,
som er omfattet af forbudspåstanden i hovedsagen

Kæren har været mundtligt forhandlet den 29. november og 1. december 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Forløb efter Sø- og Handelsrettens kendelse
Sø- og Handelsretten har den 30. august 2021 meddelt afslag på Illuminas an-
modning om at ændre sin tidligere afgørelse om at udsætte hovedsagen på Den
Europæiske Patentmyndigheds (”EPO”) afgørelse i indsigelsessagen.

I en afgørelse af 26. oktober 2021 har indsigelsesafdelingen (”Opposition Divi-
sion”) opretholdt stridspatentet, EP 3 002 289.

Hovedsagen er fortsat udsat på den skriftlige afgørelse fra EPO, der forventes at
foreligge ultimo januar 2022.

Afgørelsen er den 4. november 2021 appelleret af indsiger 1 (Hoffmann Eitle) og
MGI til appelkammeret. Der er ikke anmodet om udsættelse af hovedsagen på
afgørelsen af denne appel.

Yderligere om forløbet forud for forbuds- og påbudsanmodningen
Af den i Sø- og Handelsrettens kendelse gengivne artikel offentliggjort den 4. marts
2019 på genomeweb.com står der i tillæg til det, som Sø- og Handelsret-ten har
gengivet, blandt andet:



/

3

“MGI Tech, the instrument division of China's BGI, is preparing to en-ter
the North American and European markets with its sequencing plat-forms
and technologies, possibly through a partner in the US. By the end of this
year, the firm hopes to be ready to compete with Illumina, which has
dominated the global sequencing market for years, on data quality, cost, and
service in these territories.

MGI, which has sold 1,000 sequencers in China and the Asia-Pacific re-
gion, already has about 20 early access customers in Europe, has built a
manufacturing facility in Latvia, and is assembling commercialization
teams in North America and Europe.

…

MGI now feels ready to enter Europe … more than 20 customers or ear-ly-
access partners in Europe have MGI instruments …

Quail also traveled to BGI's Copenhagen laboratory to learn how to do the
DNA library preparation and instrument loading.”

Illumina har fremhævet, at artiklen oprindeligt angav, at BGI's københavnske
laboratorium havde tilbudt kommercielle services på MGI-
sekventeringsplatformene, mens det i en revideret version blev anført:

"This article has been updated to correct that BGI's Copenhagen labora-
tory currently does not offer commercial sequencing services on MGI
platforms."

Af varselsbrevet fra Illumina af 6. maj 2019 fremgår i tillæg til det, som Sø- og
Handelsretten har citeret herfra, tillige blandt andet:

"According to an article on genomeweb.com ("MGI Prepares to Sell Se-
quencers in North America, Europe; Announces Proprietary Sequencing
Chemistry", published online 4 March 2019'), BGI's Copenhagen office
offers sequencing on MGI platforms, albeit - allegedly - "currently" not
commercially, according to an update of that article. …”

Den 14. maj 2019 fremgik det af BGI's hjemmeside, at BGI Europe A/S har hjem-
sted i København. Illumina har fremhævet, at det ikke fremgik, hvilke kits BGI
udbød i Danmark.

I stævningen af 15. maj 2019 i hovedsagen anførte Illumina i tillæg til, hvad Sø-og
Handelsretten har citeret, blandt andet:

"8. BGIs sekventeringsplatforme

Ud fra offentligt tilgængelige informationer om den SBS-teknologi, som
BGI-koncernen anvender på egne DNA-sekventeringsplatforme, er det
Illuminas standpunkt, at BGI Europe har udnyttet - og fortsætter med



/

4

at udnytte - Illuminas eneretsbeskyttede teknologi, herunder Stridspa-tentet,
uden samtykke, eksempelvis i kraft af anvendelse af det såkaldte BGISEQ-
500 sekventeringskit ("Sequencing Reagent Kits"), som inde-holder de
reagenser, inklusive dNTPer, der anvendes til at udføre DNA-sekventering
på BGISEQ-500-sequenceren, som Illumina har kon-stateret sker i
Danmark. Udover BGISEQ-500-sequenceren og tilhøren-de kits anvender
BGI Europe også MGISEQ-2000 og hertil relaterede kits i Danmark.

Illumina har forsøgt at opnå bekræftelse fra BGI Europe af, at BGI Eu-rope
vil afstå fra at anvende, udbyde mv. nogen tjenesteydelse eller no-get
produkt relateret til DNA-sekventering i strid med Stridspatentet (Bilag 10).

Desværre har svarene på disse varselsbreve ( Bilag 11 ) fra BGI’s repræ-
sentant ikke formået at afkræfte formodningen for BGI Europes fortsat-te
patentkrænkelse.

…

9. Bevis for krænkelse 

9.1 Offentlig omtale af BGI-koncernens SBS-teknologi

Ifølge artiklen "MGI Prepares to Sell Sequencers in North America,
Europe; Announces Pro-prietary Sequencing Chemistry” , bragt på
GenomeWeb, d. 4. Marts 2019 (“Artiklen” , Bilag 12), forholder det sig
således, at BGI's

“[…] current sequencing chemistry relies on stepwise sequencing-by-
synthesis (SBS) where 3´blocked nucleotides are labeled with cleavable
fluorescent dyes, which leave a molecular “scar” after they are removed.
This chemistry is simi-lar to that used by Illumina and others” .

…

Artiklen blev efterfølgende opdateret, således at det blev understreget, at
BGI Europe i København – på tidspunktet for opdateringen - angive-ligt
“currently does not offer commercial sequencing services on BGI plat-
forms”  (bilag 12).

Uagtet denne kvalificering i Artiklen er det Illuminas standpunkt, at al-le
BGI Europes aktiviteter, der måtte omfatte uhjemlet anvendelse af Il-
luminas eneretsbeskyttede teknologier, som f.eks. den eneret følger af
Stridspatentet, udgør patentkrænkelse i overensstemmelse med Patent-
lovens § 3."

Illumina henviste som nævnt i Sø- og Handelsrettens kendelse til en rapport fra
Eurofins af 10. maj 2019 med besvarelse af Illuminas anmodning om at udføre
en analyse af ”the chemical structure of deoxynucleotide triphosphates (“ dNT- 
Ps ”) in the “BGISEQ-500RS High-throughput Sequencing Kit Model: PE100”



/

5

(the BGI kit ”)” . Illumina har oplyst, at det pågældende kit var erhvervet uden for
Danmark omkring den 1. marts 2019.

Af den i kendelsen nævnte erklæring af 13. maj 2019 fra professor Person 1 om
indholdet af rapporten fremgår blandt andet:

"66. With this understanding, and in view of the “click” chemistry tests
reported in the Eurofins Report, it is my opinion that the dNTPs of the BGI
Labelled dNTPs mix have the same 3’-O-azidomethyl modification as the
BGI Unlabelled dNTPs. Therefore, it is my opinion that the la-belled
nucleotides used in the BGISEQ-500 platform for SBS also are nucleotide
triphosphate molecules comprising a purine or pyrimidine base and a
deoxyribose sugar moiety having an azidomethyl group at-tached in the 3’
position (i.e. a –OCH2N3 group), thereby possessing the features of claim 1
of EP 289 as set out in paragraph 36 above …"

Illumina anførte efter modtagelse af svarskriftet i hovedsagen i et brev af 5. sep-
tember 2019 til BGI blandt andet følgende:

"… In light of BGI Europe A/S' defense brief filed in the Pending Action on
23 August 2019 in which BGI Europe A/S asserts that lllumina has not
proven that any patent infringing activities have been performed by BGI in
Denmark, I hereby call upon BGI Europe A/S to confirm the fol-lowing:

- that BGI Europe A/S does not currently market, offer, sell, use, im-
port, stock and/or possess any of the Sequencing Reagent Kits listed in
Exhibit 1 to the writ-of-summons in the Pending Legal Action (the
"Sequencing Reagent Kits").

- that BGI Europe A/S will not market, offer, sell, use, import, stock
and/or possess any of the Sequencing Reagent Kits unless the Mar-
itime and Commercial High Court finds in favour of BGI Europe A/S
in the Pending Legal Action."

Illumina fremhævede i sin replik i hovedsagen af 30. september 2019, at brevet ikke
var blevet besvaret af BGI, og angav, at retten derfor måtte ”lægge til grund, at BGI
Europe faktisk foretager sig krænkende handlinger i Danmark i forhold til
Stridspatentet, og at BGI Europe agter at fortsætte” . Illumina henvi-ste som nævnt i
Sø- og Handelsrettens kendelse til en yderligere erklæring fra Eurofins af 25.
september 2019 vedrørende nye tests på samme kit, som man havde testet i maj
2019, og en yderligere erklæring fra Professor Person 1 herom.

Den 23. december 2019 blev brugermanualer for sekventeringsplatformene
DNBSEQ-G400RS, MGISEQ2000RS, MGISEQ-200RS og DNBSEQ-G50RS gjort
tilgængelige på BGIs kinesiske hjemmeside. Brugermanualen for DNBSEQ-
G400RS angiver, at "DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Set is spe-



/

6

cifically designed for DNA or RNA sequencing on MGISEQ-2000RS or DNB-SEQ-
G400RS", og der beskrives syv forskellige kits, som indeholder "dNTPs Mix",
"dNTPs Mix II" og "Sequencing Enzyme Mix".

Illumina har oplyst ikke før den 30. maj 2020 at have været opmærksom på, at
brugermanualerne var blevet gjort tilgængelige på BGIs hjemmeside.

Den 10. januar 2020 stævnede Illumina BGI Letland i Sverige med påstand om
forbud mod en række BGI kits med forskellige produktbetegnelser og mo-
delklassificeringer. Illumina gjorde gældende, at de pågældende kits "alla base-rade
på samma tekniska plattform för DNA-sekvensering" og "samma kemi". Af
stævningen fremgår endvidere blandt andet, at Illumina mente, at BGI Let-land via
BGI Hong Kong havde "ingått ett avtal med Karolinska Instiutet ("KI") benämnt
Equipment Placement Order Agreement", efter hvilken BGI Hong Kong havde
tilbudt MGISEQ-2000RS PE-100 til KI. Illuminas tekniske beviser angik det kit,
som Eurofins senest havde testet, benævnt MGISEQ-2000RS Highthroughput
Sequencing Set (PE150).

Den 17. januar 2020 fremgik det af genomeweb.com, at MGI Tech havde lance-ret
sin platform i Kina og Japan, og at G400 "is also known as MGISEQ-2000 in China
and some other markets".

Illumina modtog svar på selskabernes aktindsigtsanmodninger den 18. novem-ber
2019 fra Aalborg Universitet, den 22. november 2019 fra DTU, den 6. januar 2020
fra Aarhus Universitet og den 28. januar 2020 fra Københavns Universitet.
Aktindsigtsmaterialet i disse svar udgjorde kopier af universiteternes korre-
spondance med selskaber i BGI-koncernen samt fakturaer. Materialet viste, at BGI
tilbød at udføre sekventering som en tjenesteydelse ved brug af forskellige platforme
fra forskellige producenter, herunder Illumina, og fra BGI selv (BGI-SEQ).

Stockholms Tingsrätt nægtede den 29. maj 2020 at nedlægge et midlertidigt for-bud
mod BGI's kits, idet retten ikke anså det for sandsynliggjort, at et kit solgt af MGI
Letland til Karolinska Institutet i Sverige (MGISEQ-2000RS High-throughput
Sequencing Set (PE100)) havde samme nukleotidindhold, som det kit Eurofin havde
testet i januar 2020 (MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Kit Model
(PE150)).

Den 19. juni 2020 fik Illuminas advokater adgang til beviser fra discovery i USA,
som viste, at BGI Europe i 2017-2019 havde indkøbt og fået leveret en række
bestemt kits til Danmark fra BGI Complete Genomics Hong Kong Co., Limited,
herunder af modellerne MGISEQ-2000RS High-throughput Sequen-cing Set
(PE100) og MGISEQ-2000RS High-throughput Sequencing Set (PE150).



/

7

Den 25. juni 2020 oplyste Illuminas amerikanske advokat over for den ameri-kanske
advokat for BGI Americas Corp., MGI Americas Inc., og Complete Genomics, Inc.,
at Illuminas danske advokat overvejede at anlægge en "separat sag" mod bl.a. BGI
Europe.

[ Udeladt ]

Den 24. juli 2020 oplyste Illuminas amerikanske advokat BGI Americas Corp. om,
at Illumina havde til hensigt at anmode om et midlertidigt forbud mod BGI Europe i
Danmark, og den 6. august 2020 blev en revideret "protective order"indgået, således
at Illumina havde mulighed for at benytte discovery-beviserne i en forbudssag i
Danmark.

Den 29. juli 2020 oplyste EPO, at alle indsigelsessager ved Opposition Division, der
var planlagt til at finde sted i 2020 ville blive udskudt, hvis alle sagens par-ter ikke
var enige om at afholde høringen som videokonference. Den 14. august 2020
indleverede indsiger 1 (Hoffmann Eitle) en protest mod afholdelse af den mundtlige
høring som videokonference. Samme dag bad indsiger 2, MGI, om, at der i starten af
2021 blev indkaldt til ny mundtlig høring.

Anbringender
Illumina har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med selskabernes
påstandsdokument af 22. november 2021, hvori der er foretaget en nøje gen-
nemgang af forløbet forud for anmodningen om forbud og påbud og anført, hvorfor
Illumina på grundlag heraf ikke mener at have haft det fornødne grundlag for at
indgive en anmodning om forbud og påbud på et tidligere tids-punkt, og hvoraf
følgende retlige anbringender endvidere fremgår (af-snitsnummerering og
henvisninger til bilag og materialesamling udeladt):

”§ 413, NR. 2 OG 3

Retsplejelovens § 413 angiver:

…

Nr. 2 er et aktualitetskrav, og nr. 3 en betingelse om periculum in mora.

Østre Landsret har i en afgørelse af 14. august 2015 (Oticon) fortolket §
413, nr. 3, således:

Af de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 47 af 1. november
2012 om ændring af retsplejeloven m.fl. (midlertidige afgørelser om
forbud og



/

8

påbud) fremgår det … at Justitsministeriet i lyset af høringssvarene
over betænkning nr. 1530/2012 havde fundet anledning til at præcisere
i be-mærkningerne … at muligheden for at nedlægge forbud og påbud
for visse sagstyper kan udgøre den primære sikring mod retskrænkelser,
eksempel-vis krænkelse af immaterialrettigheder. I overensstemmelse
hermed anføres det i de specielle bemærkninger til § 413, at det er
forudsat, at muligheden for at meddele forbud i sager om
patentkrænkelse som hidtil i visse tilfælde kan udgøre den primære
sikring mod … eksempelvis immaterialrettighe-der.
Landsretten finder på denne baggrund, at meddelelse af forbud eller
påbud i blandt andet sager om krænkelse af patenter […] fortsat kan -
og ofte vil -være den primære sikring, og at bestemmelsen i
retsplejelovens § 413, nr. 3, skal anvendes og fortolkes i dette lys."

I patentsager er det klare udgangspunkt derfor, at betingelsen i § 413, nr. 3,
er opfyldt, og der skal derfor meget til, før retten bør statuere for-budsretlig
passivitet.

RETSPRAKSIS

§ 413, nr. 2

Bestemmelsen kræver, at rekvirenten beviser eller sandsynliggør, at re-
kvisitus inden for en ret snæver tidsramme vil foretage de pågældende
handlinger, hvis forbud ikke meddeles, jf. Salung Petersen 2015, s. 175,
som videre anfører:

"Modparten har ingen almindelig pligt til på rekvirentens forlangende
at afgive en erklæring om ikke at ville foretage retskrænkelser af den
art, re-kvirenten frygter. Modpartens benægtelse af at afgive en sådan
erklæring kan derfor normalt ikke i sig selv føre til, at betingelsen om
aktualitet er opfyldt, jf. U 2011.2501 H. [Novartis v. Teva]"

Det var som nævnt netop denne praksis, som gjorde, at Illumina ikke
anmodede om midlertidigt forbud, før man havde positive beviser for udbud
mv. af de omstridte kits i Danmark. BGI's afvisning af at oplyse, om BGI
udbød kits i Danmark, var ikke tilstrækkelig til at starte for-budssagen.

§ 413, nr. 3

Retspraksis har fortolket § 413, nr. 3, således, at den indebærer et krav om,
at patenthaver indleverer en forbudsbegæring relativt hurtigt efter, at der er
anledning til dette.

… [gennemgang af retspraksis og litteratur]

Konkluderende kan det anføres, at i Nørgaard-sagen angav landsretten, at
Nørgaard havde truet med retslige skridt, men havde - "uden saglig grund" -
undladt at følge op på sine trusler i 1½ år. SOX-Institute-afgørelsen følger
samme rationale ("længere tid end det med rimelig-



/

9

hed var nødvendigt"). Og det samme gør Grill-barsagen, Kobørste-sagen og
Hejs.dk-sagen.

Fælles for de 5 sager var, at der fra rettighedshavers første henvendelse ikke
var usikkerhed om de faktuelle omstændigheder. Rettighedshaver var i alle
tilfælde fra første henvendelse klar over, hvad den omstridte krænkelse
bestod i, og hvilke handlinger rekvisitus foretog i relation til de omstridte
produkter.

I Brüel & Kjær-sagen accepterede landsretten derimod passivitet i 27
måneder. Det skyldtes formentlig, at spørgsmålet om patentkrænkelse
krævede ret omfattende tekniske undersøgelser. I Transportbånd-sagen og
P-skive-sagen accepterede retterne også længere perioder med pas-sivitet
(20 og 30 måneder). I Transportbånd-sagen henviste retten til, at
patenthaver ikke havde "sikkert bevis" for eksport før omkring 6 måne-der
før forbudsbegæringen, og i P-skive-sagen anførte retten, at de om-stridte
produkters funktionsmåde ikke var blevet oplyst af sagsøgte, og at det
derfor var nødvendigt at lave omfattende undersøgelser for at kunne
konstatere, om der forelå krænkelse.

Rationalet i disse 3 sager synes at være, at så længe rettighedshaver ik-ke
kan sandsynliggøre eller bevise krænkelse, kan det ikke lægges ret-
tighedshaver til last, at denne ikke indleder en sag om midlertidigt for-bud,
idet denne må siges at have "saglig grund" til vente.

I sager om varemærkekrænkelse og produktefterligninger er det relativt
hurtigt for rettighedshaver at konstatere, om der foreligger en krænkel-se,
hvorimod det i patentsager ofte vil involvere omfattende og tids-krævende
undersøgelser at skaffe bevis for krænkelse. Dette har sikkert også spillet en
rolle i ovennævnte sager.

ILLUMINA LIDER RETSTAB, HVIS ILLUMINA SKAL AFVENTE
HOVEDSAGEN

BGI blev gjort opmærksom på forbudsbegæring allerede den 25. juni
2020

Sø-og Handelsretten antog, at Illumina var passiv i 15 måneder (fra
stævningen, 15. maj 2019 til forbudsbegæringen, 25. august 2020), og at
denne periode var længere end nødvendig for at anlægge en midlerti-dig
forbudssag.

Som det fremgår for landsretten, gjorde Illumina dog allerede den 25. juni
2020 BGI (omkring 13 måneder efter den 15. maj 2019) opmærksom på, at
man ville anlægge endnu en dansk sag, og det må have stået BGI klart, at
dette var en forbudssag. Den 24. juli 2020 oplyste Illumina ud-trykkeligt
BGI, at man ville starte en forbudssag i Danmark.



/

10

Passivitet kan først indtræde, når der foreligger aktualitet, den 6. au-
gust 2020

BGI nægtede oprindeligt at oplyse Illumina, om BGI solgte eller an-vendte
de omstridte kits i Danmark, trods gentagne breve fra Illumina. Illumina
vurderede på grundlag af de undvigende svar, man allerede havde modtaget,
ikke, at yderligere brevudveksling var relevant, og Il-lumina anlagde derfor
hovedsagen. Illumina forventede, at beviser for geografisk krænkelse kunne
fremskaffes, inden hovedsagen blev opta-get til dom, fx ved aktindsigt i
Danmark, oplysninger fra kunder eller oplysninger opnået i andre lande,
herunder USA, hvor der er mulighed for at opnå omfattende
aktindsigt/discovery. Man var klar over, at den danske sag først ville blive
optaget til dom meget senere.

Illumina henviste i stævningen til en række beviser for teknisk krænkel-se
(Eurofins-rapporten og Person 1's erklæring), men i relation til geografisk
krænkelse henviste Illumina kun til artiklen i GenomeWeb, og denne artikel
angav, at BGI ikke udbød kits i Danmark, hvilket Illu-mina erkendte i
stævningen. Illumina fremsatte derfor en opfordring til BGI om, at BGI
skulle oplyse, om man importerede, mv. de omstridte kits i Danmark.
Opfordringen blev gentaget i et brev af 5. september 2019.

BGI svarede som nævnt: "Der er derfor ingen beviser i sagen for, at BGI
har foretaget nogen patentkrænkende handlinger i Danmark, hverken
indenfor det relevante tekniske eller det geografiske omfang af
Stridspatentet. "
Illumina opnåede først de geografiske beviser i juni/juli 2020, da man
modtog dokumenter og vidneforklaringer fra den amerikanske di-scovery
sag. Købskontrakterne og[ Udeladt ]var afgørende for muligheden for at
sandsynliggøre, at BGI udbød og anvendte kits med den omstridte
nukleotidsammensæt-ning i Danmark. Illumina fik først adgang til at
fremlægge kontrakterne og vidneforklaringen den 6. august 2020.

Så længe Illumina ikke kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at BGI udbød
eller anvendte det omstridte nukleotid i Danmark, jf. aktuali-tetsbetingelsen
i § 413, nr. 2, kan der ikke indtræde forbudsretlig passi-vitet, jf. § 413, nr. 3.
Forbudsretlig passivitet kan først løbe fra det tids-punkt, hvor det derfor er
aktuelt for Illumina at anmode om forbud. Det gælder i hvert fald, (i) når
BGI ved, at Illumina ønsker at håndhæve sit patent overfor BGI, (ii) når
BGI trods gentagne opfordringer ikke op-lyser om sin adfærd i Danmark, og
(iii) når BGI ved, at Illumina ikke har kendskab til BGI's adfærd i Danmark.

Vurderingen af passivitet kan derfor først tages foretages fra den 6. au-gust
2020, hvor Illumina allerede havde orienteret BGI om, at man ville anmode
om midlertidigt forbud.

Med Nørgaard-sagens terminologi havde Illumina således "saglig grund" til
at vente med at anmode om midlertidigt forbud, idet Illumi-



/

11

na ellers blot ville have tabt forbudssagen på samme måde, som man
oprindeligt gjorde i Sverige.

Med SOX Institute-sagens terminologi er der ikke "forløbet væsentlig
længere tid, end det med rimelighed var nødvendigt for at iværksætte
retslige skridt gennem fogedretten", idet den tid, der forløb, skyldtes BGI
hemme-ligholdt sin adfærd i Danmark indtil juni/juli 2020.

Illumina bemærker, at BGI i dag ikke bestrider, at BGI foretog udbud mv. af
de omstridte kits i Danmark.
Formålet med en midlertidig forbudssag er ikke forspildt, selv om
forbudssagen først anlagt 15 måneder efter hovedsagen, idet hoved-
sagen er udsat

I Grill-bar-sagen anførte Østre Landsret, at der var passivitet, fordi "Sa-gen
ville formentlig, uden rekvirentens forsømmelser, kunne have været afslut-tet
ved almindelig rettergang." Sagen vedrørte ikke en immaterialrettig-hed og
dermed ikke midlertidigt forbud som primært retsmiddel, og Salung-
Petersen angiver da som nævnt også, at der ikke kan gælde en almindelig
regel om, at retten til et midlertidigt forbud går tabt, hvis en domssag ville
kunne have været afgjort på samme tid som forbudssa-gen.

I denne sag er det dog utvivlsomt, at en domssag ikke ville kunne være
afgjort på samme tid som forbudssagen.

Illumina lider retstab - og formålet med en midlertidig forbudssag er ikke
forspildt - selv om forbudssagen først er anlagt 15 måneder efter
hovedsagen (dog varslet efter 13 måneder). Det skyldes, at hovedsagen er
udsat mod Illuminas protest, og at en afgørelse i hovedsagen tidligst kan
forventes i 2023, selv hvis sagen ikke udsættes på EPO's appelin-stans.
Forbudssagen blev afgjort i april 2021 og dermed i hvert fald 2-3 år inden
hovedsagens endelige afgørelse.

Det var derfor på tidspunktet for anmodningen om midlertidigt forbud, den
25. august 2020, fortsat sandsynligt, at Illumina ville lide retstab ved at
afvente hovedsagen. Det gælder særligt i lyset af, at et midlerti-digt forbud
er det primære retsmiddel i patentsager, jf. bemærkninger-ne til § 413, nr. 3,
som beskrevet ovenfor.

På dette punkt adskiller den konkrete sag sig fra retspraksis. I samtlige
afgørelser, hvor domstolene hidtil har statueret forbudsretlig passivitet, har
rettighedshaver haft adgang til en hovedsag, og domstolene har kunne
henvise rettighedshaver til en sådan iom. ordlyden af § 413, nr. 3.

Illumina har ikke adgang til at få afgjort en hovedsag og har ikke haft det
siden 19. februar 2020.

Illumina anmodede på retsformandens egen opfordring for nylig om, at
udsættelsen blev ophævet, men Sø- og Handelsretten nægtede som



/

12

nævnt dette efter at have overvejet det i fire måneder. Det forekommer
urimeligt, at Illumina på denne måde nægtes adgang til både forbuds-sag og
hovedsag.

Det må komme BGI til skade, at BGI har hemmeligholdt oplysninger

Det bør komme BGI til skade, at BGI ikke har oplyst, at BGI allerede fra
2017 anvendte og udbød de omstridte kits i Danmark jf. rationalet i P-skive-
sagen.

BGI har tværtimod forsøgt at hemmeligholde sine aktiviteter ved sy-
stematisk at undgå at oplyse, hvilke kits BGI sælger og anvender, og ved
gentagne gange at undgå at bekræfte, at alle BGI's kits indeholder det
omstridte nukleotid. BGI bør ikke på denne måde kunne hemme-ligholde
bevismateriale indtil juli 2020 for herefter at gøre gældende, at Illumina
kendte til beviserne allerede i maj 2019 og derefter hævde pas-sivitet siden
dette tidspunkt. Illumina kunne kun igennem den ameri-kanske discovery
sag sikre sig den relevante dokumentation, og det vil-le på baggrund af BGI
Europas undvigende opførsel og Illuminas an-strengelser for at fremskaffe
den nødvendige dokumentation til forbud-ssagen i Danmark derfor ikke
være retmæssigt, at Illumina fratages mu-ligheden for at opnå et forbud,
førend patentet udløber.

Indrettelseshensyn - Illumina var ikke passiv

Illumina gør herudover gældende, at der principielt ikke kan indtræde
forbudsretlig passivitet, når Illumina har anlagt en hovedsag, og når Il-
lumina bestred, at denne skulle udsættes.

BGI er i denne situation klar over, at Illumina ønsker at håndhæve sine
rettigheder og kan ikke have indrettet sig på andet. BGI må være forbe-redt
på, at en anmodning om midlertidigt forbud ville kunne blive ind-leveret, alt
efter hvordan hovedsagen udviklede sig.

Stridspatentet udløber den 22. august 2023

Stridspatentet udløber den 22. august 2023, og hvis Illumina ikke gives
adgang til at få prøvet spørgsmålet om midlertidigt forbud, vil stridspa-
tentet være udløbet, inden spørgsmålet om patentkrænkelse prøves i første
instans på trods af, at Illumina indledte sagen i maj 2019 og siden har
modsat sig enhver udsættelse samt har strakt sig meget langt for at
fremskaffe dokumentationen.

Retstab for Illumina

Det er ubestridt, at BGI og Illumina er i direkte konkurrence på det danske
marked for gensekventeringsydelser, og der er derfor en for-modning for, at
Illumina vil lide retstab, hvis Illumina afskæres fra at få nedlagt forbud, jf.
Oticon-sagen.

BGI har da heller ikke bestridt, at Illumina vil lide retstab, hvis Illumina
afskæres fra at få nedlagt forbud.



/

13

Det er øvrigt ikke relevant, om Illuminas retstab vil kunne kompenseres
gennem erstatning, jf. Salung Petersen (2015), s. 95.

YDERLIGERE BEMÆRKNINGER TIL PRÆMISSERNE I
KENDEL-SEN

Samme krænkelse

Retten anførte:

"Retten bemærker, at det ikke gør nogen forskel for rettens
bedømmelse, om Illuminas sag for så vidt angår indholdet af de påstået
krænkende se-kventeringskits mv. er blevet bevismæssigt styrket efter
indgivelse af stævningen. Det afgørende er, at der som anført i alt
væsentligt er tale om samme krænkelse, som Illumina i stævningen af
15. maj 2019 angav at kunne bevise, og som i en sag om midlertidigt
forbud alene skal sandsyn-liggøres. De yderligere oplysninger om
krænkelsens omfang, som er kom-met frem efter indgivelsen af
stævningen, gør heller ingen væsentlig for-skel for krænkelsens
karakter.”

Retten synes at overse forskellen mellem teknisk krænkelse (om det
omstridte nukleotid findes i BGI's kit) og geografisk krænkelse (BGI's salg
eller anvendelse af BGI's kit i Danmark).

Illumina anførte en række beviser for teknisk krænkelse (Eurofins-rapporten
og Person 1), men i relation til geografisk krænkelse frem-lagde Illumina
kun artiklen i GenomeWeb, og denne artikel angav, at BGI ikke udbød kits i
Danmark, hvilket Illumina erkendte i stævningen, og Illumina fremsatte
derfor en opfordring til BGI om, at man skulle oplyse, om man importerede,
mv. de omstridte kits i Danmark i både stævningen og i et brev af 5.
september 2019.

BGI svarede som nævnt: "Der er derfor ingen beviser i sagen for, at BGI
har foretaget nogen patentkrænkende handlinger i Danmark, hverken
indenfor det relevante tekniske eller det geografiske omfang af
Stridspatentet." Herefter bør det ikke komme Illumina til skade og fratage
Illumina muligheden for at opnå et forbud, at Illumina afventer yderligere
beviser om geo-grafisk krænkelse, inden man anlægger forbudssagen.

SAGSOMKOSTNINGER

Illumina bør tilkendes sagsomkostninger i sagen for Østre Landsret, og at
spørgsmålet om omkostninger for Sø- og Handelsretten overlades til Sø- og
Handelsretten i forbindelse med hjemvisningen.”

BGI og MGI har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med følgende
anbringender i selskabernes påstandsdokument af 22. november 2021 (af-
snitsnummerering og henvisninger til bilag, ekstrakt og materialesamling ude-ladt):



/

14

”Påstanden om afvisning af Illuminas nye principale påstand 1 i nærvæ-
rende kæresag (nedlagt i Illuminas Processkrift 2 den 5. november 2021),
nedlægges alene af ordensmæssige årsager, idet Illuminas nye principale
påstand 1 forekommer at indeholde et anbringende. Dette formelle forhold
er ikke af betydning for BGI og vil ikke blive forfulgt nærmere.

I tilfælde af ophævelse og hjemvisning som påstået af Illumina i såvel den
principale som den subsidiære nye påstand 1, fastholdes de af BGI i 1.
instans nedlagte påstande om afvisning og at de begærede forbud og påbud
nægtes fremme, eller alene fremmes mod sikkerhed.

…

Processkriftet er begrænset til at angå anbringender vedrørende det i
kæren foreliggende spørgsmål om forbudsretlig passivitet ("formålet for-
spildes"/"periculum in mora"), samt det hermed forbundne spørgsmålet om
tilbagebetaling af tilkendte og betalte sagsomkostninger i 1. instans.

Processkriftet berører således ikke spørgsmålet om grundlaget for de
begærede forbud og påbud, eller de formalitetsspørgsmål, de knytter sig til
forbuds- og påbudspåstandenes afgrænsning og affattelse m.v. BGI's
bemærkninger hertil fastholdes, men dette er uden betydning for det
spørgsmål, som foreligger for landsretten under kæren.

…

SPØRGSMÅLET OM FORBUDSRETLIG PASSIVITET

Passivitet/"formålet forspildes" i forhold BGI Europe

BGI gør gældende, at de begærede midlertidige forbud og påbud over
for BGI Europe skal nægtes fremme som følge af Illuminas passivitet, 
idet betingelsen om "formålet forspildes" ("periculum in mora") i rets-
plejelovens § 413, nr. 3, ikke er opfyldt i nærværende sag. Der er således
forløbet væsentligt længere tid mellem hovedsagens anlæggelse og for-
budsbegæringens indgivelse, end det med rimelighed var nødvendigt,
hvilket nærmere begrundes nedenfor.

Samme sagsgenstand som i hovedsagen

Illumina havde været bekendt med de angiveligt krænkende handlin-ger,
som begæres forbudt, i mere end 15 måneder før forbudssagens ind-ledelse,
og formentlig endnu længere, eftersom Illumina anlagde en hovedsag mod
BGI Europe den 15. maj 2019 med påstand om perma-nent forbud, der, for
så vidt angår de omstridte sekventeringskits, ved-rørte samme
genstand som påstandene i den foreliggende sag om midler-tidigt forbud.
Endvidere er det klart, at Illumina på tidspunktet for ho-vedsagens
anlæggelse var bekendt med de omstridte sekventeringsplat-forme.



/

15

Illumina har indtil Processkrift 2 af 5. november 2021 bestridt, at sags-
genstanden i nærværende forbudssag - for så vidt angår sekventerings-kits -
er identisk med sagsgenstanden i hovedsagen. Illumina har i den forbindelse
henvist til, at den nu hævdede krænkelse er langt mere om-fattende end i
hovedsagen, da nærværende forbudssag omfatter flere krænkende
sekventeringskits (og påstand 1b) over for begge indkærede i 1. instans ,
omfatter sekventeringsplatforme samt omfatter yderligere
en krænkende part ([ Udeladt ]). Illumina gør imidlertid nu ikke 
længere gældende, at de kits omfattet af påstand 1b) i sagen i 1. instans,
som ikke allerede var omfattet af forbudspåstanden i hovedsagen, ad-skiller
sig fra de øvrige kits i relation til spørgsmålet om forbudsretlig passivitet.
Det er altså ubestridt, at hovedsagen og forbudssagen, i rela-tion til de kits,
der begæres forbudt, har samme genstand.

Det er uklart, om Illumina fortsat gør gældende, at tilføjelsen af sekven-
teringsplatformene
 

til forbudspåstandene i forbudssagen indebærer, at

forbudssagen omfatter en sagsgenstand, der ikke omfattedes af hoved-
sagen, og som ikke kunne have været inddraget allerede under hovedsagen,
el-ler i øvrigt ikke kunne have været gjort til genstand for begæring om
midlertidigt forbud og påbud før 25. august 2020.

Det bemærkes i den forbindelse, at Illumina på side 10 i sin stævning i
hovedsagen anfører, at "Udover BGISEQ-500-sequenceren og tilhørende
kits anvender BGI Europe også MGISEQ2000 og hertil relaterede kits i
Dan-mark". Illumina var således tydeligvis klar over brugen af disse
sekven-teringsplatforme, da Illumina anlagde hovedsagen. Dette bekræftes
li-geledes af det advarselsbrev af 6. maj 2019, som Illuminas advokat sendte
til BGI Europe forud for hovedsagens anlæggelse.

Derudover anfører Illumina på side 22 i sin stævning i hovedsagen, at
"MGISEQ anvendes af BGI Europe som betegnelse for forskellige
produkter, såsom MGISEQ-200, MGISEQ-2000 og MGISEQ-T7". I den
forbindelse henviste Illumina til … , som er en oversigt fra BGI's
hjemmeside rettet mod Danmark, der viser en oversigt over de produkter,
som udbydes af BGI Europe, herunder MGISEQ-200 og MGISEQ-T7. Det
fremgår af af-snit 4.1.3 i Stockholm Tingsrätts afgørelse af 29. maj 2020 i
sag PMT 401-20 og af pkt. 59 i Illuminas stævning i samme svenske sag, at
sekvente-ringsplatformen MGISEQ-200 nu benævnes DNBSEQ-G50, at
sekvente-ringsplatformen MGISEQ-2000 nu benævnes DNBSEQ-G400
samt at sekventeringsplatformen MGISEQ-T7 nu benævnes DNBSEQ-T7.
Der-med har Illumina også tydeligvis kendt til, at BGI anvendte både DNB-
SEQ-G50, DNBSEQ-G400 og DNBSEQ-T7 til sekventeringsydelser, da
Illumina anlagde hovedsagen. Dette bekræftes yderligere af …, (der og-så
var fremlagt i hovedsagen), som er en artikel fra før hovedsagens an-
læggelse, der omtaler både MGISEQ-T7 (nu DNBSEQ-T7), MGISEQ-200
(nu DNBSEQ-G50) og MGISEQ-2000 (nu DNBSEQ-G400).

Illumina har således kendt til alle de i … nævnte sekventeringsplatfor-me på
tidspunktet for hovedsagens anlæggelse, på nær DNBSEQ-G400 FAST. At
denne sidste platform ikke fra begyndelsen var Illumina be-kendt, skyldes
imidlertid, at DNBSEQ-G400 FAST først blev lanceret på markedet i
starten af 2020. Det må desuden formodes, at Illumina også



/

16

var bekendt med denne platform, længe inden nærværende forbuds-sags
anlæggelse.

Der henvises til [ hjælpebilag] …, som giver en oversigt, hvoraf det
fremgår, at Illumina var bekendt med de platforme, der søges forbudt under
nærværende sag, allerede inden hovedsagens anlæggelse (bortset fra
DNBSEQ-G400 FAST, som ikke eksisterede på det tidspunkt). Det gøres
gældende, at tilføjelsen af en yderligere variant, der er en del af en længe
foreliggende produktserie, og som ikke - i relation til om-stændigheder af
betydning for krænkelsesspørgsmålet - adskiller sig fra de længe
foreliggende øvrige varianter i produktserien, ikke kan med-føre, at der ikke
er medgået for lang tid med at reagere over for den hævdede
patentkrænkelse generelt, eller specifikt i forhold til den nye variant.

Til trods for, at Illumina - af en eller anden grund - ikke valgte at ned-lægge
påstand om forbud mod sekventeringsplatformene i hovedsagen, var
Illumina på daværende tidspunkt utvivlsomt bekendt med de på-stået
krænkende aktiviteter med hensyn til sekventeringsplatformene (bortset fra
DNBSEQ-G400 FAST), som Illumina nu begærer forbudt. Det må derfor
lægges til grund, at Illumina på tidspunktet for hovedsa-
gens anlæggelse havde tilstrækkelig viden om BGI's sekventeringsplat- 
forme til at begære disse forbudt. Det forhold, at Illumina på trods af denne
viden valgte ikke at påstå sekventeringsplatformene forbudt i hovedsagen
men ventede 15 måneder med at gøre dette, indtil anlæg-gelsen af
nærværende midlertidige forbudssag, kan naturligvis ikke fø-re til, at
sekventeringsplatformene udgør en ny og hastende sagsgen-stand i
forbudssagen. Denne del af sagsgenstanden i sagen har Illumina været
bekendt med i meget lang tid, før man valgte at anmode om no-gen form for
forbud imod dem.

Sagsgenstanden i nærværende forbudssag er således samlet set på in-gen
måde ny, sammenlignet med de forhold, der var omfattet af hoved-sagen,
eller som Illumina utvivlsomt var bekendt med på tidspunktet for
hovedsagens anlæggelse. På denne baggrund fastholder BGI, at be-tingelsen
i retsplejelovens § 413, nr. 3, ikke er opfyldt, idet der er forlø-
bet væsentligt længere tid end det med rimelighed var nødvendigt for
iværksættelse af retlige skridt i form af midlertidigt forbud og påbud.
Illumina har derfor fortabt retten til at begære midlertidigt forbud ned-lagt
over for BGI Europe på baggrund af Stridspatentet som følge af passivitet.

Endelig kan det forhold, at nærværende forbudssag, i modsætning til
hovedsagen, vedrører en yderligere, påstået krænkende part ( [

Udeladt
]

), der i øvrigt ikke har spillet nogen selvstændig rolle i for-hold til det
danske marked, i hvert fald selvsagt ikke føre til, at BGI Eu-rope er afskåret
fra at gøre forbudsretlig passivitet gældende i forhold til de forbud, der
begæres nedlagt over for BGI Europe.

Et overblik over sagsforløbet gives i tidslinjen i BGI's [hjælpebilag] …

…



/

17

Til støtte for anbringendet om forbudsretlig passivitet og den manglen-de
opfyldelse af betingelsen om "formålet forspildes" har BGI i sin ma-
terialesamling medtaget et omfattende materiale, hvortil der henvises, idet
følgende særligt fremhæves:

… [gennemgang af litteratur og retspraksis]

Illuminas hævdede adgang til yderligere og bedre beviser for kræn-
kelse har ingen betydning for spørgsmålet om passivitet/"formålet
forspildes" i forhold til BGI Europe

Det bestrides, at Illumina, som det har været anført, nu er i besiddelse af
flere og bedre beviser for påståede krænkelser end på tidspunktet, hvor
hovedsagen blev anlagt, hvilket i øvrigt under alle omstændighe-der er både
irrelevant og selvmodsigende. I maj 2019 havde Illumina ef-
ter eget udsagn tilstrækkelige beviser til at anlægge en sag om forbud 
ved dom, hvilket jo kræver, at det godtgøres, at der foreligger en krænkel-se,
hvorimod beviskravet som bekendt er lavere ved midlertidige for-bud og
påbud, som er det, Illumina nu begærer nedlagt. Eftersom Illu-mina fandt
det rimeligt at anlægge en sag om permanent forbud allere-de i maj 2019 på
det da foreliggende grundlag, må man på daværende tidspunkt have været af
den overbevisning, at man havde tilstrækkelige beviser for krænkelse til at
godtgøre krænkelse og at gennemføre en så-dan sag.

I sin replik af 30. september 2019 i hovedsagen, side 2, anførte Illumina
endda, at "Illumina har indhentet yderligere forsøgsdata, der imødegår BGI
Europe's kritikpunkter og udgør et uigendriveligt bevis for krænkelse af
Stridspatentet" [fremhævet her]. Dette kategoriske udsagn lader sig ikke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forene med Illuminas nu fremførte standpunkt om, at Illumina slet ikke på
det tidspunkt ville have haft grundlag for at løfte beviskravet i en
midlertidig forbudssag, altså blot at sandsynliggøre krænkelse.

Illumina anfører i pkt. 71 og pkt. 91-92 sit sammenfattende processkrift i 1.
instans i nærværende forbudssag, at det først var med materialet fra US
Discovery Proceedings og resultaterne af aktindsigtsbegæringer hos danske
universiteter "medio 2020", at Illumina kom i besiddelse af den nødvendige
information og dokumentation til at kunne anlægge en midlertidig
forbudssag, og at det kun var ved disse foranstaltninger, at Illumina blev
klar over omfanget af de påståede krænkelser samt [ Udeladt ] påståede
involvering. Dette postulat har ingen relevans for spørgsmålet om
passivitet/"formålet forspildes". Som påpeget er sags-genstanden i
nærværende forbudssag den samme som i hovedsagen (sekventeringskits),
eller udgør forhold, som var Illumina bekendt ved hovedsagens anlæggelse
(for så vidt angår platforme). Det forhold, at Il-lumina måtte have opnået
yderligere bevis i forhold til omfanget af den på-ståede krænkelse, men til
støtte for de samme angiveligt krænkende for-hold, baseret på det samme
patent og i forhold til den samme sagsgen-stand som oprindeligt omfattet af
hovedsagen, kan ikke ændre det fak-tum, at Illumina på det relevante
tidspunkt forblev passiv og ikke for-fulgte den påståede krænkelse med den
påkrævede fremdrift og hur-tighed.



/

18

De allerede i hovedsagen fremlagte Eurofins-rapporter kunne Illumina
allerede ved deres afgivelse i maj og september 2019 have påberåbt un-der
en på det tidspunkt indledt midlertidig forbudssag. Det er i øvrigt
bemærkelsesværdigt, at disse rapporter ikke tidligere (men først med
indgivelsen af bilag … i Processkrift 2 den 5. november 2021 er fremlagt af
Illumina selv i nærværende sag, til støtte for krænkelse, hvilket kun kan
tolkes som et forsøg på at dække over Illuminas forsømmelse med at tage
skridt til håndhævelse på dette grundlag gennem en midlertidig forbudssag i
rette tid. I stedet har Illumina fremlagt en ny Eurofins-rapport som bevis for
krænkelse i nærværende forbudssag, selvom denne er af præcis samme
karakter som de i hovedsagen fremlagte Eu-rofins-rapporter. Den primære
forskel er, at Eurofins-rapporten i den foreliggende sag angår en analyse af
et andet sekventeringskit, der dog allerede var genstand for hovedsagen,
hvorfor den yderligere bevis-værdi herved i forhold til omfanget af den
påståede krænkelse er yderst begrænset.

Også i pkt. 68 i sin skriftlige procedure i sagen i 1. instans anfører Illu-
mina, at man ikke var i stand til at indgive forbudsbegæringen, før man
havde modtaget resultaterne fra aktindsigtsbegæringerne til danske
universiteter og havde opnået tilladelse til at fremlægge materialet fra US
Discovery Proceedings.

I forhold til materialet fra US Discovery Proceedings, anfører Illumina
yderligere i pkt. 69-70 i sin skriftlige procedure i 1. instans, at det først var,
da man fik adgang til dette materiale, at man var i stand til at tilve-jebringe
bevis for, hvilke specifikke nukleotider, der var i de sekvente-ringskits, som
blev anvendt i Danmark, idet materialet dokumenterede, at alle BGI's
sekventeringskits indeholder den samme nukleotidkompo-sition. Illumina
gør dermed gældende, at man ikke havde adgang til (anvendelse af)
oplysninger om indholdet af de omstridte sekvente-ringskits før materialet
fra US Discovery Proceedings blev tilgængeligt den 6. august 2020.

Oplysning om indholdet af de angiveligt krænkende sekventeringskits var
imidlertid offentligt tilgængelig for næsten alle de i sagen omstridte kits'
vedkommende, længe før Illumina fik adgang til at fremlægge ma-terialet
fra US Discovery Proceedings i en dansk forbudssag. Det må derfor
tilbagevises, at Illumina ikke havde adgang til (anvendelse af) sådanne
oplysninger før 6. august 2020.

Det fremgår således af brugermanualerne for de i sagen omstridte kits med
betegnelserne MGISEQ2000RS, MGISEQ-200RS, DNBSEQ-G400RS og
DNBSEQ-G50RS, at alle disse sekventeringskits indeholder den samme
blanding af nukleotider betegnet "dNTPs Mix II". Dette kan bl.a. ses på …
[nærmere sidehenvisninger til manualerne]. Alle disse manua-ler har været
offentligt tilgængelige på BGI's hjemmeside siden decem-ber 2019. Dermed
er det kun oplysninger om indholdet af de i sagen omstridte fire kits med
betegnelsen BGISEQ-500RS, der ikke har været offentligt tilgængelige på
BGI's hjemmeside, hvilket skyldes, at disse sekventeringskits ikke længere
blev markedsført, da manualerne blev publiceret i december 2019.



/

19

Den Eurofins-rapport, der blev fremlagt af Illumina i nærværende for-
budssag, indeholder netop en analyse af indholdet af "dNTPs Mix II" i et af
de i sagen omstridte sekventeringskits (MGISEQ-2000RS High-throughput
Sequencing Kit Model: PE150). Rapporten konkluderer, at "MGI
Unlabelled dNTPs Mix" (der ifølge rapportens pkt. 14 er en frak-tion
(aliquot) af det pågældende sekventeringskits "dNTPs Mix II"[E481])
indeholder 3'-O-azidomethyl-dNTPs, jf. pkt. 19. Heraf udleder Illumina, at
dNTP'erne (dvs. "dNTPs Mix II") i det analyserede sekven-teringskit falder
indenfor beskyttelsesomfanget af krav 1 i Stridspaten-tet og påberåber sig
på baggrund heraf [rapporten] som bevis for kræn-kelse, jf.
forbudsbegæringen, side 17.

Den i nærværende forbudssag fremlagte Eurofins-rapport blev udar-bejdet
den 8. januar. Som ovennævnt var det allerede offentligt tilgæn-geligt i
december 2019, dvs. før udarbejdelsen af den pågældende Euro-fins-
rapport, at samtlige af de af BGI markedsførte sekventeringskits indeholder
det ifølge Illumina krænkende "dNTPs Mix II" (sådan op-lysning forelå dog
som nævnt ikke i relation til kits med betegnelsen BGISEQ-500RS).
Dermed havde Illumina i hvert fald allerede ved Euro-fins-rapportens
udarbejdelse i starten af januar 2020 (næsten 9 måneder før forbudssagens
anlæggelse) mulighed for at føre det bevis, som man efterfølgende
vurderede var nødvendigt for at kunne indlede en sag om midlertidigt
forbud og påbud. Det kan derfor også af den grund tilba-gevises, at Illumina
var nødsaget til at afvente frigivelse af materialet fra US Discovery
Proceedings for at kunne tilvejebringe tilstrækkeligt bevis for krænkelse,
idet materialet, i relation til indholdet af de i sagen omstridte
sekventeringskits, ikke gav Illumina noget bevis, som man ikke allerede
havde adgang til fra andre kilder.

Illumina har endda selv i den parallelle svenske forbudssag PMT 401-20
fremlagt og påberåbt sig brugermanualen for DNBSEQ-G400RS (tidli-gere
fremlagt i nærværende sag, og nu fremlagt i en suppleret version). Med sit
processkrift af 15. juni 2020 i den svenske forbudssag, fremlag-de Illumina
bl.a. manualen som dokumentation for, at BGI's sekvente-ringskits
alle anvender samme teknologi og kemi, og at samtlige kits om-fattet af den
svenske sag derfor indeholder nukleotidblandinger omfat-tet af
Stridspatentet. Den svenske Patent- och marknadsdomstol ned-lagde i sagen
forbud mod et specifikt sekventeringskit samt alle sekven-teringskits med
tilsvarende nukleotidindhold ("dNTPs Mix II"), jf. Pa-tent- och
marknadsdomstolens afgørelse af 2. oktober 2020 i sag PMT 401-20).
Afgørelsen er efterfølgende blevet stadfæstet efter appel.

Dette indikerer yderligere, at Illumina, længe før man opnåede tilladel-se til
at fremlægge materialet fra US Discovery Proceedings, havde ad-gang til og
dermed mulighed for at tilvejebringe oplysninger, som man (og de svenske
domstole) efterfølgende mente udgjorde bevis for, at indholdet i de sagen
omstridte sekventeringskits krænker Stridspaten-tet.

Med hensyn til resultaterne af aktindsigtsbegæringerne hos de danske
universiteter fremgår det imidlertid, at Illumina henholdsvis den 18.
november 2019, 22. november 2019, 6. januar 2020 og 28. januar 2020 fik
svar herpå. Illumina var således allerede fra slutningen af januar 2020



/

20

ved aktindsigt kommet i besiddelse af, hvad Illumina selv betegner som
nødvendig information og dokumentation til at anlægge en midlertidig
forbudssag. Alligevel ventede Illumina hele 7 måneder (9 måneder reg-net
fra det første svar på en aktindsigtsbegæring) med at indlede for-budssagen.
Dette viser, at Illumina ikke selv anså forbudssagen for at være af hastende
karakter, og gør det fuldstændig klart, at Illumina ik-ke har handlet rettidigt
i forhold til at håndhæve sine påståede rettig-heder, idet der er forløbet
væsentligt længere tid, end det med rimelig-hed var nødvendigt for at
iværksætte retslige skridt efter RPL kapitel 40, jf. også nedenfor ...

Det bemærkes, at Illumina i sin skriftlige procedure i 1. instans, punkt 76,
83 og 90-91, hævder, at BGI med fremlæggelsen af … skulle have er-kendt
(eller først hermed skulle have erkendt), hvilke nukleotider der anvendes i
BGI's sekventeringskits i Danmark, og at disse indeholder 3'-
azidomethylgrupper. BGI har imidlertid ikke med fremlæggelsen af …
erkendt, at de sekventeringskits, som BGI anvender eller sælger i Dan-
mark, indeholder nukleotider omfattet af Stridspatentet eller med noget
andet bestemt indhold. … (og de yderligere sekventeringskit-manualer, der
senere er fremlagt) indeholder således ikke oplysning om identite-ten af de
indeholdte nukleotider, men omtaler disse som "dNTPs Mix"og "dNTP Mix
II". … fremlagdes i sin tid alene for at påvise, at genstan-den i forbudssagen
er den samme som genstanden i hovedsagen, for så vidt angår
sekventeringskits, hvilket nu også erkendes af Illumina.

Behov for syn og skøn

Illumina har hævdet, at en af årsagerne til, at man fra begyndelsen valg-te at
anlægge en hovedsag, i stedet for en forbudssag, var, at man gen-nem syn
og skøn i en hovedsag kunne fremskaffe beviser for BGI's på-ståede
krænkelse (se replikken i forbudssagen i 1. instans, pkt. 7). BGI har i den
forbindelse påpeget, at skønsmænd selv hverken kan eller må tilvejebringe
eller eftersøge dokumentation, som ikke findes i sagen. Il-lumina har
herefter i sin skriftlige procedure i 1. instans, punkt 89, æn-dret sin
argumentation til, at et syn og skøn ville kunne påvise, at "samt-lige
BGI/MGI-sekventeringskits indeholdt de samme modificerede nukleoti-
der". Man fremhæver også, at BGI i sit svarskrift i hovedsagen har for-holdt
sig umiddelbart imødekommende til et eventuelt syn og skøn (af uoplyst
indhold). Det kan dog ikke ses, på hvilken måde et syn og skøn skulle
kunne fremskaffe faktiske oplysninger, der ikke allerede måtte have
foreligget, om sammensætningen af nukleotider i BGI's sekvente-ringskits.

Illuminas skiftende forklaringer på de faktiske årsager til den udvi-ste
passivitet

BGI finder det generelt bemærkelsesværdigt, at Illumina - som mod-
træk over for BGI's løbende kritik af de anførte synspunkter - så mange
gange har fremført skiftende, nye eller alternative forklaringer på, hvad der
faktisk har været årsagen til, at man angiveligt ikke på et tidligere



/

21

tidspunkt har haft mulighed for at forfølge sagen ved begæring om
midlertidigt forbud og påbud. De skiftende og selvmodsigende forkla-ringer
giver ikke indtryk af forsøg på at redegøre for, hvad der i realite-ten var
årsag til Illuminas tøven, men derimod af - ofte ganske an-strengte -
efterrationaliseringer. Det må konstateres, at det har været meget vanskeligt
for Illumina at finde frem til, hvad der faktisk var år-sagen til, at man
handlede som man handlede, og at man ikke kunne have handlet anderledes.
Dette må alt andet lige tages i betragtning ved vurderingen af, hvilken vægt
der kan lægges på Illuminas faktiske an-bringender med hensyn til, at en
forbudssag ikke kunne have været indledt på et tidligere tidspunkt.

Nærværende sag er ikke af hastende karakter

Ved at indlede en hovedsag om endeligt forbud i maj 2019, indtog Illu-
mina selv det klare standpunkt, at man mente, at sagen ikke var af så
hastende karakter, at et midlertidigt forbud var nødvendigt. Dette må
tillægges betydning ved vurderingen af Illuminas efterfølgende ageren.

Ved at indlede en hovedsag, accepterede Illumina også, at sagen højst
sandsynligt ville blive udsat i længere tid på en skriftlig afgørelse fra OD,
og senere ville blive udsat yderligere på en appel af denne afgørel-se.
Landsretten bør derfor ikke lægge vægt på Illuminas argumenter
om, at sagen er blevet mere presserende, fordi hovedsagen blev sat i be-
ro, fordi den mundtlige høring ved EPO i 1. instans, der oprindeligt var
berammet til den 2. november 2020, senere blev udsat i omkring et år, eller
fordi Stridspatentet udløber i august 2023, hvilket naturligvis hele tiden har
været klart.

Den helt forventelige berostillelse af hovedsagen på indsigelsessagen
ved EPO

Illumina og Illuminas advokat har naturligvis hele tiden vidst, at det længe
har været fast praksis, at danske domstole på begæring træffer afgørelse om
berostillelse af sager baseret på europæiske patenter, når der verserer
parallelle indsigelsessager vedrørende samme europæiske patent ved EPO.
Der kan senest henvises til landsrettens afgørelse i La-mico mod
Sangenic (dom af 30. september 2021, sag BS-46746/2019-OLR), hvor
landsretten netop udtaler sig om, hvad en patenthaver allerede for en
længere årrække siden måtte forvente i så henseende (i relation to en
vurdering af retsfortabende passivitet).

Ifølge omfattende retspraksis udsætter domstolene endda patentkræn-
kelsessager i situationer, hvor det endnu ikke vides, hvornår den admi-
nistrative myndighed vil træffe sin beslutning. I U 1999.902 V beslutte-de
landsretten således at udsætte en sag om ugyldighed af et patent, indtil der
var truffet endelige afgørelser i to omprøvningssager ved Pa-
tentankenævnet, til trods for, at der ikke forelå oplysninger om, hvornår
sådanne afgørelser kunne forventes. Tilsvarende besluttede landsretten i U
2001.1535 H at udsætte en patentsag på EPO's afgørelse, til trods for,



/

22

at det ikke var kendt, hvornår indsigelsesafdelingen ved EPO ville høre
sagen. Højesteret stadfæstede, selvom det på dette tidspunkt var oplyst,
at indsigelsesafdelingen først ville afsige afgørelse mere end et år efter
landsrettens afgørelse om at udsætte sagen. I Sø- og Handelsrettens
kendelse af 20. november 2017 i sag T-4-17 (Coloplast mod MBH) be-
sluttede retten, at en patentsag med det samme skulle stilles i bero på EPO's
endelige afgørelse (2. instans) i en verserende indsigelsessag, på trods af, at
patenthaveren kun havde erklæret sig indforstået med, at
sagen blev udsat på en afgørelse fra EPO's indsigelsesafdeling ( 1. in- 
stans), og at det var forventet, at der ville gå "nogle år ", før den endelige
afgørelse ville foreligge.

Det gøres derfor gældende, at det var åbenlyst for Illumina, at hoved-sagen
ville blive udsat i lang tid på den verserende indsigelsessag og sandsynligvis
også en efterfølgende EPO-appelsag, sådan som det er praksis. At Illumina
ikke desto mindre valgte at anlægge en hovedsag, i stedet for en midlertidig
forbudssag, er derfor klart vidnesbyrd om, at Illumina ikke selv anså sagen
for at være af hastende karakter.

Det faktum, at indsigelsessagen vedrørende Stridspatentet ved EPO blev
udsat i knap et år grundet COVID-19 omstændigheder, fører ikke til, at
betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 3, alligevel er opfyldt.

Som det fremgår af BGI's [hjælpebilag] …, måtte hovedsagen - selv uden
COVID-19-betinget udsættelse af EPO-indsigelsessagens behand-
ling - forventes afgjort af Sø- og Handelsretten i første instans efter det
tidspunkt, hvor Stridspatentet udløber, når det lægges til grund, at ho-
vedsagen ville være blevet sat i bero på EPO-indsigelsesbehandlingen og en
appel heraf, sådan som det er fast praksis i danske patentsager.

…

Hjælpebilagets tidslinje forudsætter en stram styring af såvel appelsa-gen
ved EPO som hovedsagen ved Sø- og Handelsretten, herunder i forbindelse
med det forventelige syn og skøns gennemførelse og sagens berammelse.
En hovedsag ville således under ingen omstændigheder have kunnet ventes
at medføre nedlæggelse af et forbud ved dom - selv i første instans - inden
patentets udløb. Hertil kommer, at et evt. forbud fastsat ved dom ikke ville
være blevet effektivt før ankesagens afslut-ning, såfremt BGI havde
forventes at anke en sådan dom, hvilket yder-ligere gør det klart, at intet
effektivt forbud nedlagt ved dom kunne ha-ve været opnået før
Stridspatentets udløb.

Selv i hypotetisk situation, hvor hovedsagen ikke var blevet udskudt som
følge af COVID-19 og sagen allerede genoptages efter den skriftli-ge
afgørelse fra EPO's indsigelsesafdeling, ville en anke af en af BGI tabt
hovedsag under alle omstændigheder stadig have medført, at Illumina ikke
ville have kunnet opnå et effektivt forbud inden patentets udløb. Dette
fremgår af BGI's [hjælpebilag] …, der endda forudsætter, at for-beredelsen
af en ankesag, herunder skriftveksling og supplerende syn og skøn, kun vil
tage 8 måneder, hvilket er højst usandsynligt.

…



/

 

23

Også dette må hele tiden have stået Illumina - eller i hvert fald Illumi-nas
danske advokat - klart. Landsretten bør derfor ikke lægge vægt på Illuminas
synspunkter om bristende forudsætninger for beslutningen om at føre sagen
som hovedsag, på grund af indsigelsessagens udsæt-telse. Illumina har
aldrig kunnet forvente - gennem hovedsagen - at kunne op-nå en eksigibel
dom for patentkrænkelse inden Stridspatentets udløb den 22. august 2023.

Illuminas forsinkelse med at indlede nærværende forbudssag kan ikke
bebrejdes BGI

BGI bestrider kraftigt Illuminas anbringende om, at forsinkelsen med at
indlede den midlertidige forbudssag kan henføres til BGI's hævdede
"undertrykkelse" af relevant faktum vedrørende indholdet af BGI's se-
kventeringskits, eller de grove insinuationer om, at BGI har ført Sø- og
Handelsretten bag lyset. BGI kan ikke se sammenhængen mellem, hvil-ken
information BGI har - eller ikke har - oplyst i hovedsagen og Illu-minas
pludseligt presserende behov for - meget lang tid senere - at for-søge at
opnå et midlertidigt forbud over for samme sagsgenstand.

Som sagsøger i hovedsagen påhviler det Illumina at godtgøre krænkel-se,
og det kan ikke være BGI's pligt at vejlede Illumina i, hvorledes der kan
føres bevis og findes oplysninger til støtte herfor, herunder ved hjælp af
offentligt tilgængelig information. Illumina mente tydeligvis at have
tilstrækkeligt bevis til at indlede en hovedsag i maj 2019, hvilket man som
nævnt stærkt pointerede, herunder i replikken (30 september 2020) i
hovedsagen ("uigendriveligt bevis" for krænkelse). Allerede af den årsag
kan det ikke være relevant for vurderingen af, om Illumina har mistet sin
mulighed for at håndhæve Stridspatentet på grund af forbudsretlig
passivitet, hvorvidt BGI, i forhold til Illuminas ønsker om, at BGI skulle
oplyse sagen for Illumina, har "undertrykt" information om indholdet af
sine sekventeringskits.

Illumina hævder i pkt. 31 i replikken, og punkt 75 i sit sammenfattende
processkrift, i 1. instans i nærværende forbudssag, at BGI i hovedsagen,
mod bedre vidende, "bestred, at BGI/MGIs reagenser indeholder dNTPer,
der er forsynet med 3-O-azidomethylgrupper". Dette er ikke korrekt.

I hovedsagen har BGI - bl.a. fordi man har et andet syn på Stridspaten-
tets tolkning og omfang - bestridt Illuminas standpunkt om, "at den tek-
nologi, der er beskrevet i WO2018/129214 A1 ubestrideligt krænker Stridspa-
tentet" , jf. BGI Europes svarskrift i hovedsagen, side 13. Derudover har
BGI i sit svarskrift i hovedsagen, side 13 og 15, bestridt, at Illumina i
hovedsagen har fremlagt bevis for, at BGI's produkter rent faktisk in-
deholder en azidomethylgruppe, for at de analyserede dNTP'er inde-
holder 3'-O-azidomethylgrupper eller for at"BGI har foretaget nogen pa-
tentkrænkende handlinger i Danmark, inden for det tekniske eller det geografi-
ske omfang af Stridspatentet". 
 
Med andre ord har BGI i hovedsagen blot konstateret, at Illumina efter
BGI's opfattelse ikke har fremlagt bevis for den hævdede krænkelse, og
BGI har bestridt, at BGI ordmæssigt har krænket patentkravene i



/

24

Stridspatentet. Det står BGI ved, og det er der intet usædvanligt eller odiøst
ved.

Det faktum, at Illumina efterfølgende fandt det nødvendigt at fremlæg-ge
den senere indhentede Eurofins-rapport, fremlagt med Illuminas replik i
hovedsagen for at understøtte sin påstand om, at dNTP'erne er forsynet med
netop 3’-O-azidomethylgrupper, kan således på ingen måde begrunde et
anbringende om, at BGI/MGI skulle have forsøgt at forhale sagen.
Tværtimod må fremlæggelsen af denne rapport tages som udtryk for, at
Illumina selv fandt, at der var behov for supplerende materiale fra Illuminas
side.

Da BGI således ikke har forsøgt at undertrykke relevant faktum, men blot
helt legitimt påpeget Illuminas ukomplette oplysning af sagen, kan
forsinkelsen med at indlede den midlertidige forbudssag alene tilskri-ves
Illumina.

I øvrigt bemærkes, at Illumina i sin skriftlige procedure i 1. instans, pkt. 63-
64 og 81-82, henviser til to afgørelser, U 2000.2496H og U2014.3658H, der
ifølge Illumina viser, at en sagsøgt, som har krænket andres ret i "ond tro",
ikke kan påberåbe sig rettighedshaverens passivitet til sit for-svar. Disse
afgørelser er på alle måder irrelevante for den foreliggende sag.

For det første angår de påberåbte afgørelser slet ikke sager om nedlæg-gelse
af midlertidigt forbud eller påbud, hvorfor de overhovedet ikke tager stilling
til opfyldelse af betingelsen om, at formålet ville forspil-des, hvis en
hovedsag måtte afventes. Hertil kommer, at afgørelserne, der altså
omhandler spørgsmålet om egentlig retsfortabende passivitet, angår
spørgsmålet om passivitet efter varemærkeloven, hvor dette for-hold
(modsat på patentområdet) er særskilt reguleret, i den særegne re-gel i
varemærkelovens § 10 b, stk. 2 (tidligere § 9). Om denne regel fin-des en
righoldig praksis, hvorefter indrettelseshensyn og beskyttelse af krænkerens
gennem langvarig brug erhvervede goodwill spiller en af-gørende rolle, som
forudset i varemærkelovens forarbejder, jf. betænk-ning nr. 199 af 1958,
side 114. Det har i den forbindelse i praksis været tillagt betydning, hvis
krænkeren af det omstridte varemærke har været bekendt med den anden
parts ældre ret og derved har handlet "illoyalt", idet hensynet til at beskytte
hans oparbejdede goodwill i den situation ikke er stærkt, jf. herom også
betænkning nr. 199 af 1958, side 43. Alt dette er dog helt uden relevans for
spørgsmålet om, hvorvidt "formålet forspildes", når der (i en patentsag) er
forløbet væsentligt længere tid end det med rimelighed var nødvendigt for
at iværksætte retslige skridt i form af midlertidige forbud og påbud, regnet
fra det tidspunkt, hvor patenthaveren har anlagt en hovedsag om samme
krænkelse, og i den forbindelse har tilkendegivet at have dokumenteret
denne krænkelse.



/

25

Synspunktet om, at anlæggelse af hovedsag udelukker forbudsretlig
passivitet

Illumina har, som et nyt synspunkt i kæresagen, gjort gældende, at der slet
ikke kan indtræde forbudsretlig passivitet, når Illumina allerede har anlagt
en hovedsag om samme krænkelse, jf. kæreskriftet, side 6. Det skyldes,
ifølge Illumina, at BGI på grund af hovedsagens anlæggelse måtte være klar
over, at Illumina ønskede at håndhæve Stridspatentet og at BGI derfor ikke
kan have indrettet sig på andet.

Dette synspunkt er imidlertid et forsøg på at vende sagen på hovedet. BGI's
anbringende er ikke, at BGI har indrettet sig på, at man ikke kan blive
genstand for en midlertidig forbudssag. Et spørgsmål om "indret-telse" er i
det hele taget ikke afgørende for, om der indtræder "forbuds-retlig
passivitet", hvilket som bekendt anvendes som et slangord for at henvise til
manglende opfyldelse af betingelsen om "formålet forspil-des", ved, at der -
som det udtrykkes i retspraksis - er forløbet længere tid end det med
rimelighed var nødvendigt for iværksættelse af retlige skridt i form af
midlertidige forbud og påbud. Det retlige kriterium er, om Illumina har
sandsynliggjort, at formålet ville forspildes, hvis Illumina på tidspunk-tet
for forbudsbegæringens indlevering havde været henvist til at af-
vente tvistens retlige afgørelse under hovedsagen. Testen, for at konsta-
tere, om dette retlige kriterium er opfyldt, er, om der på tidspunktet for
forbudsbegæringen er forløbet længere tid end det med rimelighed var
nødvendigt for iværksættelse af retlige skridt i form af midlertidige for-bud
og påbud. Intet af dette afhænger af, om der foreligger et indrettel-
seshensyn til den, mod hvem midlertidige retsmidler søges bragt i an-
vendelse (BGI).

Spørgsmålet om tilstedeværelsen af et indrettelseshensyn er i retsprak-
sis blevet tillagt betydning for spørgsmålet om egentlig retsfortabende 
passivitet, altså endeligt tab af forbudsretten, således at denne slet ikke
længere kan gøres gældende, heller ikke under en hovedsag.

Det påhviler derimod ikke BGI at påvise, at man har haft grund til at
indrette sig på, at der ikke ville komme en begæring om midlertidigt forbud,
og spørgsmålet om indrettelse er i det hele taget ikke relevant.
Derimod er det relevant, at Illumina - 15 måneder før forbudssagens ind-
levering - med åbne øjne og bistået af en erfaren advokat på området, valgte
i stedet at indlede en hovedsag, under hvilken man hævdede al-lerede at
have fremlagt dokumentation for krænkelse, ligesom man i replikken i
samme sag kort tid senere hævdede, at beviset for krænkelse
nu endda var intet mindre end "uigendriveligt". Hermed har Illumina
selv, uden forbehold, givet udtryk for som sin opfattelse, at man var i besid-
delse af det fornødne grundlag for at gennemføre en krænkelsessag, men
altså var tilfreds med at afvente afgørelsen i en hovedsag, og at formålet
ikke her-ved ville forspildes. I modsætning til, hvad Illumina nu hævder, må
dette tværtimod netop lægges til grund som et afgørende bevismoment for,
at der ikke foreligger periculum in mora.



/

26

Passivitet i forhold til MGI Hong Kong

BGI gør gældende, at de begærede midlertidige forbud og påbud over for
MGI Hong Kong ligeledes skal nægtes fremme som følge af Illumi-nas
"forbudsretlige passivitet".

Illumina anførte i sin stævning i hovedsagen, side 3, som objektivt kon-
staterbart faktum, at: "BGI-koncernens DNA sekventeringsplatforme såsom
BGI-SEQ-500 […] og MGISEQ-2000 […], og tilhørende reagenskits […]
til brug på disse platforme, leveres til BGI Europe (og andre BGI-
koncernselskaber) af et koncernforbundet selskab, MGI Tech Co., Ltd.". Det
må antages, at Illumina mente at have bevis for dette standpunkt. Illu-mina
var således allerede på tidspunktet for stævningens indlevering klar over det
påståede faktum, at BGI Europe og andre BGI-koncernselskaber i sidste
ende forsynes af et koncernforbundet selskab beliggende i Asien, dvs. at
BGI Europe eksempelvis kan forsynes fra "[ Udeladt ], der igen angiveligt
køber sine Sequencing Platforms og Sequencing Reagent Kits fra MGI Tech
Co., Ltd. i Kina", som anført af Illu-mina i forbudsbegæringen, side 5.

Illumina søgte ikke at inddrage MGI Tech Co., Ltd. eller andre uden-
landske koncernselskaber i hovedsagen.

Det faktum, at Discovery Proceedings i USA angiveligt skulle have af-
sløret, at [ Udeladt ] - og ikke direkte MGI Tech Co., Ltd. - forsyner BGI
Europe, er, set på denne baggrund, ikke en ny omstændighed der nu kan
berettige indledelsen af en midlertidig forbudssag, hvorfor Il-lumina har
fortabt retten til at begære midlertidigt forbud nedlagt over for MGI Hong
Kong på baggrund af Stridspatentet, som følge af "for-budsretlig passivitet".

Illuminas påstand 2 om tilbagebetaling af sagsomkostninger
Da der ikke kan gives Illumina medhold i kæren, er der heller ikke grundlag
for tilbagebetaling af tilkendte sagsomkostninger.

Momsregistrering
BGI Europe er momsregistreret i Danmark.

[ Udeladt ] er ikke momsregistreret i Danmark. ”

BGI og MGI har efterfølgende oplyst, at MGI opfylder betingelserne for at få
momsrefusion af moms betalt af danske advokatydelser.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten tiltræder af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, at Il-lumina
ikke har sandsynliggjort, at Illuminas mulighed for at opnå sin ret ville forspildes,
hvis Illumina på tidspunktet for indlevering af forbudsbegæring



/

27

havde været henvist til at afvente tvistens afgørelse under hovedsagen, jf. rets-
plejelovens § 413, stk. 3.

Illuminas anbringende om, at Illumina ikke havde fornødent bevis for krænkel-sens
omfang, herunder den geografiske udstrækning, ved hovedsagens anlæg, men først i
forbindelse med forbudsbegæringens indlevering, kan herved ikke føre til et andet
resultat. Landsretten bemærker, at Illumina må have været af den opfattelse ved
hovedsagens anlæg, at der var tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag for at stævne
BGI, hvilket støttes af, at det i stævningen udtrykkeligt fremgår, at Illumina har
”konstateret” , at BGI krænker Illuminas danske patent, DK/EP 3 002 289 T3.

Den omstændighed, at Illuminas amerikanske advokat den 25. juni 2020 oplyste
advokaten for BGI Americas Corp., MGI Americas Inc., og Complete Genomics,
Inc., om, at Illuminas danske advokat overvejede at anlægge en ”separat sag” mod
bl.a. BGI Europe og den 24. juli 2020 tillige oplyste, at Illumina havde til hensigt at
anlægge en forbudssag mod BGI Europe i Danmark, kan heller ikke føre til et andet
resultat, da det relevante tidspunkt for vurdering af, hvorvidt betingelsen i
retsplejelovens § 413, stk. 3, er opfyldt, er ved forbudsbegæringens indlevering den
25. august 2020.

Landsretten stadfæster herefter Sø- og Handelsrettens afgørelse. Det følger her-af, at
Illuminas påstand om tilbagebetaling af sagsomkostninger ikke tages til følge.

Illumina skal betale sagsomkostninger for landsretten til BGI og MGI med i alt
1.000.000 kr. til udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Ved fastsættelsen af
beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens karakter, parternes
interesse i sagen og advokatarbejdets omfang. Sagsomkostningerne er – som anført i
Højesterets dom af 30. november 2020 gengivet i U2021.958 (Ørsted) – fastsat, så
det sikres, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der
har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part, jf. artikel 14 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om hånd-hævelsen af intellektuelle
ejendomsrettigheder (2004/48), som fortolket af EU-Domstolen i dom af 28. juli
2016 i sag C-57/15 (United Video Properties). BGI og MGI har ikke redegjort for
den indbyrdes fordeling af de afholdte advokatom-kostninger, hvorfor landsretten
har fastsat sagsomkostningerne til et samlet be-løb.

THI BESTEMMES:

Sø- og Handelsrettens kendelse stadfæstes.



/

28

Illumina Cambridge Limited og Illumina Inc.’s påstand om tilbagebetaling af
sagsomkostninger tages ikke til følge.

I sagsomkostninger for landsretten skal Illumina Cambridge Limited og Illumi-na
Inc. in solidum inden 14 dage betale 1.000.000 kr. til BGI Europe A/S og MGI Tech
Hong Kong Co., Limited. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.



/