Sø- og Handelsrettens dom i sag om krænkelse af retten til ordmærke ændres, således at sagsøgte frifindes
Ret: Højesteret (2. instans)
Faggruppe: Civilsag — Almindelig civil sag
Sagsemner: International ret;
Ophavsret og eneret;

UDSKRIFT
AF

HØJESTERETS DOMBOG

HØJESTERETS DOM
afsagt tirsdag den 6. maj 2008

Sag 309/2005

(1. afdeling)

Montex Holding Ltd.

(advokat Johan Løje)

mod

Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS

(advokat Torben Byskov Petersen)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 7. juli 2005.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Thomas Rørdam, Poul Dahl

Jensen og Vibeke Rønne.

Påstande

Appellanten, Montex Holding Ltd., har påstået frifindelse.

De indstævnte, Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS, har nedlagt påstand om, at Montex skal

anerkende, at Diesel har været berettiget til at foranledige Toldcenter Københavns afgø-

relser af 16. august 2001 og 5. september 2001 om suspension af frigivelsen af 7.824 stk.

DIESEL bukser, at varerne ikke må frigives til Montex, at de nævnte varer krænker Diesels

varemærkeret til figurmærket D, at der skal ske tilintetgørelse af de nævnte varer, og at Mon-tex

skal friholde Diesel for enhver udgift til opbevaring og tilintetgørelse af de omhandlede varer.

Anbringender

Efter Sø- og Handelsrettens dom har EF-domstolen den 9. november 2006 afsagt dom i sag C-

281/05, Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A, der angik en retssag i Tyskland om Montex’



- 2 -

brug af ordmærket DIESEL på varer under transitforsendelse gennem Tyskland til Irland. På

baggrund af denne dom har Diesel frafaldet påstanden om, at selskabernes danske ordmærke

DIESEL er krænket. For Højesteret har Diesel således alene gjort gældende, at beslaglæg-gelsen

af bukserne i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 om foranstaltninger med henblik på

at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en

suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (forordning 3295/94)

var berettiget som følge af, at der forelå en krænkelse af Diesels figurmærke D, der er regi-

streret som EF-varemærke.

Montex har herom anført, at EF-domstolens dom i den nævnte sag må forstås således, at en

varemærkeindehaver kun kan gribe ind over for varer, der befinder sig i transit, hvis der er

begrundet mistanke om, at varerne vil blive markedsført i transitlandet. Selv om Domstolen

nævner, at Montex lovligt kan anvende ordmærket DIESEL i Irland, må dette gælde som ge-

nerelt princip, dvs. uanset varemærkeforholdene i bestemmelseslandet, idet disse ikke kan være

afgørende for adgangen til at foretage indgreb i transitlandet. Og i den foreliggende sag har

Diesel ikke gjort gældende, at der forelå indicier for, at bukserne skulle sælges i Danmark.

Hvis Højesteret måtte lægge til grund, at EF-domstolens dom skal forstås således, at der ved

afgørelsen af, om der er adgang til at foretage indgreb i medfør af forordning 3295/94 over for

varer i transit, tillige skal lægges vægt på, om varemærket er beskyttet i bestemmelseslandet, gør

Montex gældende, at det figurmærke D, som er anbragt på knapperne på selskabets buk-ser,

ikke er forveksleligt med Diesels figurmærke D. Endvidere har Montex anført, at selska-bet har

anvendt det omhandlede figurmærke i Irland i hvert fald siden 1980, uden at Diesel har gjort

indsigelse herimod. Også af denne grund har Montex ret til at anvende figurmærket i Irland, jf.

forordningen om EF-varemærker art. 107.

Diesel har anført, at selskabernes figurmærke D er registreret som EF-varemærke og således

ikke alene er beskyttet i transitlandet Danmark, men også i bestemmelseslandet Irland. Be-

slaglæggelsen i Danmark af de fra Polen indførte bukser var derfor berettiget, fordi det figur-

mærke D, som var anbragt på bukseknapperne, er forveksleligt med Diesels registrerede EF-

varemærke, og fordi bukserne allerede var markedsført i eller skulle markedsføres i et EU-land.

At der under disse omstændigheder kan gribes ind over for varer i transit, fremgår klart af EF-

domstolens dom af 18. oktober 2005 i sag C-405/03, Class International, jf. bl.a. dom-mens

præmis nr. 61. Dette ændrer den senere dom i sag C-281/05 ikke på. I denne dom frem-



- 3 -

hævede Domstolen da også gentagne gange, at Montex lovligt kunne anvende ordmærket

DIESEL i bestemmelseslandet Irland.

Hvad angår spørgsmålet om forvekslelighed mellem de to figurmærker, har Diesel bl.a. an-ført,

at det må føre til en strengere bedømmelse, at Montex har anvendt sit figurmærke D sammen

med ordmærket DIESEL.

Diesel har bestridt, at Montex har gjort brug af sit figurmærke i Irland på en sådan måde, at

Montex i medfør af EF-varemærkeforordningens art. 107 har erhvervet ret til at anvende mærket

i Irland. Bevisbyrden herfor må påhvile Montex, og denne bevisbyrde kan ikke anses for løftet

alene ved direktørens forklaring.

Supplerende sagsfremstilling

I EF-domstolens dom af 9. november 2006 i sag C -281/05, Montex Holding Ltd. mod Diesel

S.p.A, hedder det bl.a.:

”Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

10 Montex fremstiller jeans ved at eksportere de forskellige dele, herunder kendeteg-
nene, ved hjælp af toldforseglingsproceduren til Polen, hvorefter delene syes sam-men
på polsk område, og de færdige bukser tilbageføres til Irland. Diesels tegn er ikke
beskyttet på sidstnævnte medlemsstats område.

11 Den 31. december 2000 tilbageholdt Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau
(distriktstoldstedet Löbau – toldstedet Zittau) en vareleverance bestemt for Montex på
5 076 damebukser påført betegnelsen DIESEL, som var under forsendelse til Montex
med en ungarsk speditør i lastbil fra den polske fabrik over det tyske om-råde.
Bukserne skulle transporteres fra det polske toldsted til toldstedet i Dublin ved en
uafbrudt transitforsendelse, og de var beskyttet mod et eventuelt tyveri under
transporten ved hjælp af en forsegling af transportmidlet foretaget af de polske
myndigheder.

12 Montex klagede over tilbageholdelsen af de pågældende varer. Selskabet var af den
opfattelse, at den rene transit af varerne over tysk område ikke udgjorde en kræn-kelse
af nogen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket.

13 Diesel var derimod af den opfattelse, at transitten udgjorde en krænkelse af selska-
bets varemærkerettigheder på grund af risikoen for, at varerne blev bragt i omsæt-ning
i transitmedlemsstaten. Diesel nedlagde således påstand om, at Montex blev forbudt at
transitforsende eller at tillade transitforsendelse af sine varer over det ty-ske område.
Diesel nedlagde endvidere påstand om, at Montex blev pålagt at indvil-lige i
destruktion af de beslaglagte varer eller – efter eget valg – at alle etiketter og andre
kendetegn påført betegnelsen DIESEL blev fjernet og destrueret, og at Mon-tex
tilpligtedes at afholde udgifterne til destruktion.



- 4 -

14 Efter at Montex var blevet dømt i første- og andeninstansen, indgav selskabet en
”revisionsanke” til Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof har besluttet at udsætte
sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

”1)  Giver et registreret varemærke dets indehaver ret til at forbyde transit af
varer, der er påført det pågældende kendetegn?

2) I bekræftende fald kan det da føre til en særlig bedømmelse, at tegnet ikke er be-
skyttet i bestemmelseslandet?

3) Skal der – såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende og uafhængigt af besvarel-
sen af spørgsmål 2 – sondres mellem, om en vare, der er bestemt for en med-
lemsstat, hidrører fra en medlemsstat, en associeret stat eller en tredjestat? Har det
herved betydning, om varen er fremstillet lovligt eller i strid med varemær-
keindehaverens rettigheder til tegnet i oprindelseslandet?”

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første og det andet spørgsmål

15 Med de to første spørgsmål, som skal undersøges under ét, ønsker den forelæg-
gende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104 skal
fortolkes således, at varemærket giver indehaveren ret til at forbyde transit af varer,
der er påført et tegn, som er identisk med varemærket, og som er fremstillet i en
tredjestat, over en medlemsstats område, hvor dette varemærke er beskyttet, selv om
varerne som endeligt bestemmelsessted har en medlemsstat, hvori de frit kan mar-
kedsføres som følge af, at varemærket ikke nyder en sådan beskyttelse i dette land.

16 Det fremgår for det første af forelæggelseskendelsen, at de pågældende varer be-
fandt sig under suspensionsproceduren for ekstern forsendelse, jf. toldkodeksens ar-
tikel 84, stk. 1, litra a), da de den 31. december 2000 blev tilbageholdt af Hauptzol-
lamt Löbau – Zollamt Zittau, og for det andet, at disse varer hidrørte fra Republik-ken
Polen, dvs. en stat, der var associeret Den Europæiske Union i overensstem-melse med
Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side, indgået
og godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets og Kommissio-nens afgørelse
93/743/EF, EKSF, Euratom af 13. december 1993 (EFT L 348, s. 1), samt for det
tredje, at nævnte varer ikke på det tidspunkt, hvor de blev tilbageholdt, var i fri
omsætning i Fællesskabet, da toldforseglingen skulle brydes i Irland, dvs. den
medlemsstat, hvor varerne skulle bringes i fri omsætning.

17 Domstolen har for det første fastslået, at ekstern forsendelse af ikke-fællesskabsva-
rer hviler på en retlig fiktion. Varer, der er henført under denne ordning, pålægges
således ikke importafgifter, og de er heller ikke undergivet de andre handelspolitiske
foranstaltninger, som om de ikke var bragt ind på Fællesskabets område (jf. dom af
6.4.2000, sag C-383/98, Polo/Lauren, Sml. I, s. 2519, præmis 34).

18 Det følger heraf, som er anført af generaladvokaten i punkt 16 i forslaget til afgø-
relse, at det hele afvikles, som om varerne ikke på noget tidspunkt var kommet ind



- 5 -

på Fællesskabets område, inden de blev overført til fri omsætning, hvilket skulle ske i
Irland.

19 For det andet har domstolen ligeledes fastslået, at en transitforsendelse, der består i
at transportere varer, der lovligt er fremstillet i en medlemsstat til et tredjeland over en
eller flere medlemsstaters områder, ikke indebærer markedsføring af de pågæl-dende
varer og derfor ikke kan krænke varemærkerettens særlige genstand (jf. ved-rørende
en transitforsendelse via Frankrig af varer med oprindelse i Spanien og de-stination i
Polen dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Rioglass og Transremar, Sml. I, s. 12705,
præmis 27).

20 Domstolen har desuden præciseret, at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte
sig den blotte foranstaltning, at originale varer, der er forsynet med varemærket, og
som ikke tidligere af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke er ble-vet
markedsført i Fællesskabet, bringes ind i Fællesskabet under den eksterne for-
sendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren (dom af 18.10.2005, sag C-405/03,
Class International, Sml. I, s. 8735, præmis 50).

21 På varemærkeområdet udgør en henførsel af ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet
med et varemærke, under en suspensionstoldprocedure såsom den eksterne forsen-
delsesprocedure ikke i sig selv en krænkelse af varemærkeindehaverens ret til at
kontrollere den første markedsføring i Fællesskabet (jf. i denne retning Class Inter-
national-dommen, præmis 47).

22 Derimod har Domstolen fastslået, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig ud-
bud til salg eller salg af originale varer, der er forsynet med et varemærke, og som har
toldmæssig status som ikke-fællesskabsvarer, når udbuddet finder sted, og/eller salget
gennemføres, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesproce-dure eller
toldoplagsproceduren, og når dette nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive
markedsført i Fællesskabet (jf. i denne retning Class International-dommen, præmis
61).
…

27 Henset til ovenstående skal det første og det andet spørgsmål besvares med, at arti-
kel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et vare-
mærke kun kan forbyde transit gennem en medlemsstat, hvor dette varemærke er
beskyttet – i det foreliggende tilfælde Forbundsrepublikken Tyskland – af varer, der er
forsynet med varemærket og henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og
hvis bestemmelsessted er en anden medlemsstat, hvor en sådan beskyttelse ikke findes
– i det foreliggende tilfælde Irland – såfremt disse varer er genstand for en handling,
som er foretaget af tredjemand, mens varerne er henført under den eks-terne
forsendelsesprocedure, og som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive
markedsført i den pågældende transitmedlemsstat.

Det tredje spørgsmål

28 Med det tredje spørgsmåls første led ønsker den forelæggende ret oplyst, om det er
relevant for besvarelsen af det første spørgsmål, at der på det tidspunkt, hvor de
faktiske forhold fandt sted, var tale om varer, der hidrørte fra en associeret stat, nemlig
Republikken Polen inden den tiltrådte Unionen, og ikke varer, der hidrørte fra
tredjestater, eller fællesskabsvarer.
…



- 6 -

33 Hvad dernæst angår det tredje spørgsmåls andet led vedrørende den betydning, som
den lovlige eller ulovlige karakter af de pågældende varers fremstilling i Polen har for
besvarelsen af det første spørgsmål, har Diesel, den tyske regering og Kommis-sionen
for De Europæiske Fællesskaber gjort gældende, at fremstillingen af en vare i en
tredjestat i strid med de rettigheder, som varemærket giver indehaveren i denne stat,
gør det muligt for denne indehaver at modsætte sig enhver transitforsendelse, herunder
en ekstern forsendelse.

34 En sådan argumentation kan ikke lægges til grund. Det er således allerede blevet
fastslået i denne doms præmis 27, at varemærkeindehaveren kun kan forbyde transit
gennem en medlemsstat, hvor dette varemærke er beskyttet – i det foreliggende til-
fælde Forbundsrepublikken Tyskland – af varer, der er forsynet med varemærket og
henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og hvis bestemmelsessted er en
anden medlemsstat, hvor en sådan beskyttelse ikke findes – i det foreliggende til-fælde
Irland – såfremt disse varer er genstand for en handling, som er foretaget af
tredjemand, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og
som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført i den pågældende
transitmedlemsstat. Den lovlige eller ulovlige karakter af de pågældende varers
fremstilling er uden betydning i denne henseende.
…

41 Henset til ovenstående skal det tredje spørgsmål besvares med, at det ved besvarel-
sen af de to første spørgsmål principielt er uden betydning, om den vare, der er be-
stemt for en medlemsstat, hidrører fra en associeret stat eller en tredjestat, eller om
varen i oprindelseslandet er fremstillet lovligt eller i strid med varemærkeindehave-
rens rettigheder i dette land.”

Højesterets begrundelse og resultat

Montex Holding Ltd. kan lovligt anvende varemærket DIESEL i Irland, og Diesel S.p.A/Diesel

Denmark ApS har ikke for Højesteret gjort gældende, at disse selskabers danske varemærke

DIESEL er blevet krænket ved, at Montex’ varer, der var forsynet med dette va-remærke,

befandt sig i Danmark som en transitforsendelse med Irland som bestemmelsessted, jf. EF-

Domstolens dom af 9. november 2006 i sag C-281/05, Montex Holding Ltd. mod Die-sel S.p.A.

Diesels figurmærke D er – i modsætning til ordmærket DIESEL – registreret som EF-vare-

mærke, og den omstændighed, at varerne alene var under transit i Danmark, udelukker ikke, at

danske toldmyndigheder og domstole med henvisning til figurmærket kan foretage indgreb i

medfør af Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om foranstaltninger med

henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel un-der en

suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, jf. forordnin-gens art. 1,

stk. 1, litra a (”opdages i forbindelse med kontrol af varer, der er under suspensi-



- 7 -

onsprocedure”) og stk. 2, litra a (”derved krænker den pågældende varemærkeindehavers ret-

tigheder ifølge lovgivningen i Fællesskabet”). Der må herved lægges vægt på, at varerne var

bestemt til salg i et land inden for Fællesskabet.

Diesels figurmærke D er karakteriseret ved, at den bageste streg er lodret, mens den forreste er

skrå, og endvidere ved, at den øverste streg er forlænget til venstre, således at mærket

fremtræder som trapezformet.

I det figurmærke D, som er anbragt på knapperne på Montex’ bukser, er den bageste og den

forreste streg parallelle, der er ingen forlængelse af den øverste streg til venstre, og D’et

fremtræder – modsat Diesels figurmærke – som ret ordinært udformet. Endvidere er D’et på

Montex’ bukseknapper omgivet af to ringe.

Efter en samlet vurdering finder Højesteret herefter, at Montex’ figurmærke D ikke kan anses

for forveksleligt med Diesels figurmærke D, jf. forordningen om EF-varemærker art. 9, stk. 1.

Da varerne var bestemt til salg i Irland, og da Montex som nævnt lovligt kan anvende ord-

mærket DIESEL i Irland, kan det ikke føre til en anden vurdering, at Montex har anvendt sit

figurmærke D sammen med ordmærket DIESEL.

Det følger af det anførte, at Montex ikke har krænket Diesels figurmærke, og at beslaglæggel-

sen af Montex’ varer i medfør af forordning 3295/94 ikke har været berettiget.

Højesteret tager herefter Montex’ påstand om frifindelse til følge.

Højesteret finder anledning til yderligere at bemærke følgende:

Ordene ”et varemærke, som er identisk med – eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra – et

gyldigt registreret varemærke” i art. 1, stk. 2, litra a, i forordning 3295/94 peger i retning af, at

indgreb i medfør af forordningen over for ”varemærkeforfalskede varer” forudsætter, at der er

tale om identiske eller næsten identiske varemærker, hvilket vil indebære et snævrere anven-

delsesområde, end hvad der ville følge af varemærkerettens forvekslelighedsbegreb. Da de

figurmærker, der er omfattet af denne sag, som anført ikke kan anses for forvekslelige efter

varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, har der imidlertid ikke været anledning til at tage stil-ling

til dette spørgsmål.



- 8 -

Ved fastsættelsen af sagens omkostninger tilkendes der 100.000 kr. til dækning af advokatud-

gifter i begge instanser. Der er herved taget hensyn til sagens omfang og betydning. Montex

tilkendes endvidere 4.065 kr. til dækning af retsafgiften for Højesteret.

Thi kendes for ret:

Montex Holding Ltd. frifindes.

I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Diesel S.p.A. og Diesel Den-

mark ApS inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk betale 104.065 kr. til

Montex Holding Ltd. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.