Prak k Trademark Squa ng Dalam Proses Penda aran Merek di Indonesia
* **
Zil Aidi  dan Widya Jus a

## Abstrak
Peneli an ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa prak k trademark squa ng dapat  terjadi  dalam  proses  penda aran  merek  di  Indonesia  dan  kendala  yang ditemukan  dalam  proses  penda ara  merek  beserta  cara  mengatasinya.  Selanjutnya, peneli an ini juga membahas mengenai konsepsi ideal terkait proses penda aran merek di Indonesia guna menghindari dan meminimalisasi prak k trademark squa ng. Peneli an ini merupakan  peneli an  kualita f  yang  bersifat  yuridis  empiris  dan  data  yang  terkumpul dianalisa dengan metode deskrip f kualita f. Hasil peneli an menunjukkan bahwa prak k trademark squa ng merupakan suatu  ndakan menda arkan merek milik orang lain yang belum  terda ar,  sehingga  membuat  pemilik  merek  yang  sebenarnya  dak  dapat  lagi menda arkan  mereknya.  Setelah  itu,  pelaku  menjual  ser ﬁkat  hak  atas  merek  tersebut kepada pemilik aslinya dengan harga melebihi biaya permohonan penda aran merek pada umumnya.  Kendala  yang  ditemui  dalam  proses  penda aran  merek  di  Indonesia  adalah kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  menangani  jumlah  permohonan  penda aran merek  yang  mencapai  ribuan  se ap  harinya.  Hal  ini  berdampak  pada  dak  op malnya proses  penda aran  merek  maupun  pengawasan  terhadap  penggunaan  merek.  Konsepsi ideal terkait penda aran merek di Indonesia yaitu dengan menggagas suatu sistem yang bernama ﬁrst to ﬁle based on use guna mengop malisasikan perlindungan pemilik merek, per mbangan untuk mera ﬁkasi Madrid System juga merupakan salah satu opsi lain untuk mencegah prak k trademark squa ng .
Kata kunci: ﬁrst to ﬁle syste m, ﬁrst to use system , hak merek, penda aran merek, trademark squa ng .

## Trademark Squa ng Prac ce in Trademark Registra on Process in Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  iden fy  and  analyze  why  the  prac ce  of  trademark squa ng  could  occur  in  Indonesia's  trademark  registra on  process  along  with  the constraints found in the trademark registra on process in Indonesia and how to overcome them. Furthermore, it will also discuss the ideal concep on related to trademark registra on process  to  avoid  and  minimize  the  prac ce  of  trademark  squa ng.  This  research  is  an empirical legal research and all data were analyzed with qualita ve methods. The results showed that trademark squa ng is an act performed by actors (trademark squa ers) to ﬁle trademarks applica on owned by others, so that when applica on registered by the real
* Mahasiswa  Magister  Hukum  Bisnis  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  Jl.  Sosio  Jus sia,  Bulaksumur, Yogyakarta 55281, zil.aidi@mail.ugm.ac.id, S.H (Universitas Gadjah Mada).
**  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  Jl.  Sosio  Jus sia,  Bulaksumur, Yogyakarta 55281, , S.H (Universitas Gadjah Mada). widyajus a@gmail.com
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
owner is rejected, the trademark squa ers will oﬀer the real trademark owners to buy the cer ﬁcate  with  unreasonable  price.  Obstacle  encountered  in  the  process  of  trademark registra on in Indonesia is the lack of human resources who handle the applica on which caused the inspec on process to become ineﬀec ve. The ideal concept of the trademark registra on  process  can  be  achieved  by  ini a ng  ﬁrst  to  ﬁle  based  on  use  system  to strengthen protec ons for trademark owner. The considera on to ra fy Madrid System is also one of the proper ac ons to make Indonesia safe from trademark squa ers.
Keywords: ﬁrst to ﬁle system, ﬁrst to use system, trademark rights, trademark registra on, trademark squa ng.

## A.  Pendahuluan
Dewasa ini kehidupan masyarakat berkembang sebegitu pesatnya. Hal ini terlihat jelas pada semakin  ngginya intensitas perdagangan. Semakin  ngginya intensitas perdagangan  baik  pada  sektor  barang  dan  jasa  secara  dak  langsung  juga berpengaruh  pada  ketatnya  persaingan  antar  produk-produk  yang  sejenis. Salah satu hal yang menarik untuk diama  dari ketatnya persaingan antar produk-produk tersebut adalah terkait dengan merek yang mereka gunakan.
Merek  adalah  sesuatu  (gambar  atau  nama)  yang  dapat  digunakan  untuk mengiden ﬁkasi  suatu  produk  atau  perusahaan  di  pasaran.¹  Merek  sangatlah pen ng dalam dunia bisnis karena terkait dengan pemasaran suatu produk. Hal ini menjadi wajar karena publik sering mengaitkan suatu image , kualitas atau reputasi barang  dan  jasa  dengan  merek  tertentu.²  Signiﬁkansi  suatu  merek  juga  akan berguna bagi konsumen karena merek yang terkenal biasanya memberikan jaminan nilai  atau  kualitas  dari  barang.³  Sebagai  contoh  tentulah  untuk  produk  sepeda motor di Indonesia merek Honda sudahlah sangat terkenal kualitasnya dibanding merek lain, sehingga mayoritas konsumen sepeda motor akan lebih percaya dan memilih sepeda motor yang bermerek Honda.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  terlihat  betapa  pen ngnya  peranan  suatu merek atas suatu produk, maka dari itu mutlak dibutuhkan perlindungan hukum atas merek dagang. Adapun pengaturan mengenai merek yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001).  Pada  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Merek,  merek  dideﬁnisikan  sebagai  tanda  yang berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna  atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Pada Pasal 3 UU Merek 2001 dideﬁniskan hak atas merek sebagai hak khusus yang  diberikan  pemerintah  kepada  pemilik  merek  untuk  menggunakan  merek
134
¹ Tim Lindsey ( et.al) , Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Bandung, Alumni: 2002, hlm. 131.
² Ibid.
³ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual , Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 21.
tersebut  atau  memberikan  izin  untuk  menggunakannya  kepada  orang  lain. Perlindungan atas hak merek memiliki perbedaan dengan perlindungan pada hak cipta. Pada hak cipta perlindungan hukum atasnya seke ka muncul dan melekat ke ka suatu temuan lahir tanpa harus dida arkan. Hak merek haruslah dida arkan terlebih dahulu agar dapat terlindungi atau disebut dengan sistem ﬁrst to ﬁle .
Sistem ﬁrst to ﬁle atas hak merek ini menghasilkan suatu celah hukum dalam proses  penda aran  merek.  Terdapat  suatu  fenomena  baru  yang  bernama trademark  squa ng .  Secara  sederhana trademark  squa ng dapat  diar kan sebagai prak k untuk menda arkan merek-merek atas produk-produk baik barang atau jasa yang belum terda ar sebelumnya untuk kemudian memperjualbelikannya kembali kepada pemilik merek sebenarnya.⁴
Prak k trademark  squa ng pada  awalnya  terjadi  dan  berkembang  di  luar negeri. Adapun korban dari trademark squa ng di luar negeri adalah merek-merek terkenal yang sudah terda ar di negara asalnya namun belum terda ar di negara tempat trademark squa ng terjadi. Salah satu contoh trademark squa ng terjadi di negara Tiongkok saat perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Apple hendak menda arkan  merek  iPhone.  Penda aran  Apple  ditolak  dengan  alasan  telah terlebih  dahulu  dida arkan  oleh  perusahaan  lokal  Tiongkok.  Kasus  serupa  juga dialami oleh perusahaan asal Amerika Serikat yang terkenal dengan produk kopi berikut  gerainya  yaitu  Starbucks Corpora on .  Merek  Starbucks  dida arkan  oleh seorang trademark  squa ers di  Rusia  sehingga  Starbucks Corpora on dak  bisa menggunakan merek dagangnya tersebut di Rusia.
Prak k trademark squa ng dilakukan oleh pelaku yang biasa disebut sebagai trademark  squa ers . Trademark  squa ers biasanya  akan  melakukan  semacam peneli an di lapangan terkait merek mana yang sudah rela f dikenal oleh publik namun  belum  terda ar  untuk  kemudian  menda arkan  merek  tersebut.  Setelah merek tersebut terda ar, trademark squa ers akan meminta kompensasi kepada pemilik  merek  asli  karena  telah  menggunakan  merek  yang  telah  lebih  dulu trademark squa ers da arkan. Umumnya trademark squa ers akan meminta uang melebihi nominal yang ia keluarkan saat menda arkan merek dulunya. Jika pemilik merek  asli  menolak  untuk  membayar  atau  memberikan  kompensasi  maka trademark squa ers akan meminta pada pemilik merek asli untuk menggan  merek yang  selama  ini  digunakannya  atau  jika  masih  bersikeras  untuk  menggunakan, trademark squa ers mengancam akan menempuh jalur hukum.
Tentunya hal ini sangat merugikan pemilik merek asli. Di satu sisi jika mengiku keinginan dari trademark squa ers maka ia harus mengeluarkan biaya yang cukup
⁴ Hukum Online, “Trademark Squa ng Bertumbuh di Indonesia”,
h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c3348ac839/itrademark-squa ng-i--bertumbuh-di - indonesia, diakses 19  Maret 2015.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
besar, namun jika pemilik merek asli menolak untuk membayar kompensasi pada trademark squa ers, ancaman akan mempersoalkan hal ini ke jalur hukum dapat menghantui pemilik merek asli.
Berangkat dari fakta ini maka sangat menarik untuk meneli  mengapa prak k trademark  squa ng dapat  terjadi  pada  proses  penda aran  merek  di  Indonesia berikut solusi untuk mencegah dan meminimalisasi prak k ini. Meskipun prak k ini berasal dari luar negeri dan belum marak terjadi di Indonesia, namun potensi akan marak  terjadinya  prak k trademark  squa ng terbilang  nggi.  Mengingat  UU Merek 2001  dak melarang prak k ini secara tegas dan juga terkait dengan sistem penda aran merek yang berlaku di Indonesia adalah ﬁrst to ﬁle . Selain itu, masih minimnya  kesadaran  pelaku  usaha  di  Indonesia  untuk  menda arkan  merek membuat mereka semakin rentan terhadap prak k trademark squa ng .
Di  sisi  lain  pembahasan  mengenai trademark  squa ng di  Indonesia  juga menjadi kian pen ng mengingat Indonesia tengah gencar-gencarnya meningkatkan kerjasama  di  bidang  investasi  dan  perdagangan  internasional.  Tentunya  untuk melancarkan hal tersebut dibutuhkan perlindungan dan aturan hukum yang baik dan memadai, tak terkecuali terkait dengan Hak Kekayaan Intelekutal (HKI) dalam hal ini mengenai merek.

## B.  Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia
Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku Reglement Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam  Stb.  1912  Nomor  545 jo .  Stb.  1913  No.  214.  Setelah  Indonesia  merdeka, peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini masih terus berlaku hingga akhirnya  sampai  pada  tahun  1961  ketentuan  tersebut  digan   dengan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU  Merek  1961)  yang  diundangkan  pada  tanggal  11  Oktober  1961  dan  dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.⁵
Undang-undang Merek yang baru ini merupakan penggan  dan pembaharuan dari hukum merek yang diatur dalam RIE. Adapun alasan lahirnya UU Merek 1961 sebagaimana  tercantum  dalam  per mbangan  undang-undang  ini  adalah  untuk melindungi khalayak ramai dari  ruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu undang-undang ini juga bermaksud untuk melindungi pemakai pertama dari suatu merek atau ﬁrst to use .  Pada UU Merek 1961 dikenal penggolongan barang-barang
136
5 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2004, hlm. 331.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dalam  35  kelas  yang  sejalan  dengan  klasiﬁkasi  internasional  berdasarkan persetujuan penda aran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di  Indonesia.⁶
Pada tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang berlaku efek f pada tanggal 1 April 1993.  UU  Merek  1992  menggan kan  UU  Merek  1961  dengan  melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek untuk disesuaikan dengan Paris Conven on .⁷
Pada  perjalanannya  UU  Merek  1961  dinilai  sudah  dak  dapat  lagi mengakomodir perkembang zaman yang memposisikan merek menjadi salah satu unsur  yang  pen ng  dan  menentukan  bagi  proses  jual-beli  barang.  Oleh  karena itulah lahir UU Merek 1992.  Dibandingkan dengan UU Merek 1961, pada UU Merek 1992  terlihat  perbedaan-perbedaan  antara  lain  mengenai  lingkup  pengaturan merek,  perubahan  sistem  penda aran  merek,  penda aran  merek,  ancaman pidana, dan perlindungan merek terkenal.⁸
Pada tahun 1997, UU Merek 1992 diubah dengan Undang-Undang  Nomor 14 Tahun    1997  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992 tentang  Merek  (UU  Merek  1997).  Perubahan  ini  merupakan  konsekuensi  dari dira ﬁkasinya  perjanjian  internasional  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  yaitu Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs)  pada World  Trade Organiza on (WTO).  Pengaturan  terakhir  mengenai  merek  terdapat  pada  UU Merek 2001. Beberapa perubahan pen ng pada undang-undang ini adalah seputar penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, peran  pengadilan  niaga  dalam  memutuskan  sengketa  merek,  kemungkinan menggunakan alterna f dalam memutuskan sengketa, dan ketentuan pidana yang diperberat.⁹
Terdapat  ga hal yang menjadi dasar per mbangan atas diundangkannya UU Merek 2001 yaitu sebagai berikut:¹⁰
a.  Bahwa  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi-konvensi internasional yang telah dira ﬁkasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat pen ng, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
b.  Bahwa  untuk  hal  tersebut,  diperlukan  pengaturan  yang  memadai  tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat; dan
c.  Bahwa  berdasarkan  per mbangan  pada  huruf  a  dan  huruf  b  serta
⁶ Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Bandung: Alumni, 2003, hlm. 307.
⁷ Ibid.
⁸ Ibid. , hlm. 308-310.
⁹ Asian Law Group Pty Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Bandung: Alumni, 2005, hlm. 132.
¹⁰  Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 314.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
memperha kan pengalaman dalam melaksanakan undang-undang Merek yang ada,  dipandang  perlu  untuk  menggan   UU  Merek  1992  sebagaimana  telah diubah denganu UU Merek 1997.

## C.  Ruang Lingkup Hak Atas Merek
Merek menjadi sangat pen ng dalam pemasaran suatu produk baik itu barang atau jasa.  Merek  berfungsi  untuk  memberikan  suatu  ciri  khas  atau  pembeda  antara produk satu dengan produk lain yang sejenis. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) UU Merek 2001 bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Pada UU Merek 2001 juga diatur mengenai jenis-jenis merek, antara lain pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan  bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan    hukum  untuk  membedakan  dengan  barang-barang sejenis lainnya. Penger an merek jasa terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UU Merek 2001  sebagaimana  disebutkan  bahwa  merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  jasa-jasa  sejenis lainnya. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (4) UU Merek 2001 juga diatur mengenai merek kolek f. Merek kolek f adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa  dengan  karakteris k  yang  sama  yang  diperdagangkan  oleh  beberapa  orang atau  badan  hukum  secara  bersama-sama  untuk  membedakan  dengan  barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Selain jenis-jenis merek yang disebutkan di atas, terdapat juga satu jenis merek lain  yang  disebut  dengan  merek  terkenal.  Pada  UU  Merek  2001  dak  diberikan deﬁnisi  atas  merek  terkenal.  Adapun  deﬁnisi  dari  merek  terkenal  dapat  ditemui pada Pasal 1 Keputusan Menteri Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02- HC.01  Tahun  1987  tentang  Penolakan  Permohonan  Penda aran  Merek  yang Mempunyai  Persamaan  dengan  Merek  Terkenal  Milik  Orang  lain  (Kepmen Kehakiman 1987).
Pada Pasal 1 Kepmen Kehakiman 1987 diberikan deﬁnisi merek terkenal sebagai merek  dagang  yang  telah  lama  dikenal  dan  dipakai  di  wilayah  Indonesia  oleh seseorang atau badan untuk jenis   barang   tertentu. Unsur atau hal yang menjadi penentu  utama  apakah  suatu  merek  dapat  dinyatakan  sebagai  merek  terkenal adalah seberapa lama merek atau produk tersebut dikenal dan dipakai di Indonesia.
Terdapat beberapa alasan yang menjadi per mbangan dikeluarkannya Kepmen Kehakiman 1987 ini, antara lain:¹¹

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
¹¹ Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu 2009, hlm. 29.
a.  Karena  pemakaian  merek  terkenal  milik  orang  lain  akan  menyesatkan masyarakat tentang asal-usul serta kualitas barang; dan
b.  Untuk melindungi masyarakat dari kekeliruan memilih barang yang bermutu baik, maka permohonan penda aran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya  maupun  keseluruhannya  dengan    merek  terkenal  milik  orang  lain akan ditolak dalam Da ar Umum Merek.
Menteri Kehakiman pada tahun 1991 mengeluarkan Surat Keputusan No. M.03- HC.02.01  Tahun  1991  mengenai  Penolakan  Permohonan  Penda aran  Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain (Surat Keputusan  1991).  Surat  keputusan  ini  lantas  menggan kan  kedudukan  Kepmen Kehakiman  1987.  Adapun  tujuan  dari  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  1991  ini adalah untuk memperluas proteksi merek terkenal hingga mencakup pula barang- barang yang  dak sejenis dan memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang digunakan di Indonesia dan/atau di luar negeri.¹²
Meskipun pada UU Merek 2001  dak diatur mengenai deﬁnisi merek terkenal, namun  undang-undang  memberikan  perlindungan  terhadap  merek  terkenal sebagaimana tertuang pada Pasal 6 ayat 1 huruf b, yang selengkapnya berbunyi:
“Permohonan  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  apabila  Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lainnya untuk barang dan/atau jasa sejenis.”
Selanjutnya, pada Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf B UU Merek 2001 disebutkan mengenai kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam kategori merek terkenal, yaitu dilihat dari:
a.  Dengan  memperha kan  pengetahuan  umum  masyarakat  tentang  merek tersebut;
b.  Dengan  memperha kan  reputasi  merek  terkenal  yang  diperoleh  karena promosi yang gencar dan besar-besaran; dan
c.  Investasi  di  beberapa  negara  di  dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya  dan disertai buk  penda aran merek tersebut di beberapa negara.

## D.  Proses Penda aran Merek di Indonesia
UU Merek yang saat ini berlaku di Indonesia menganut sistem ﬁrst to ﬁle . Hal ini berimplikasi  pada  adanya  kewajiban  untuk  menda arkan  merek  agar  merek tersebut dapat terlindungi secara hukum. Penda aran merek dimohonkan kepada Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  HKI  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) yang berkedudukan di Jakarta. Penda aran ini dapat dilakukan melalui  kantor  wilayah  Kemenkumham  yang  berada  di  se ap  ibu  kota  provinsi.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
Secara  umum  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Merek  2001  terdapat  beberapa tahapan dalam proses penda aran merek.
Tahapan  pertama  adalah  tahapan  administrasi  yang  dimulai  dengan mengajukan  permohonan  penda aran  merek  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan mencantumkan:
a.  tanggal, bulan, dan tahun;
b.  nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c.  nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
d.  warna-warna apabila merek yang dimohonkan penda arannya menggunakan unsur-unsur warna; dan
e.  nama  negara  dan  tanggal  permintaan  merek  yang  pertama  kali  dalam  hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. (Pasal 7 UU Merek 2001).
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  ditandatangani  oleh  pemohon atau  kuasanya  serta  dilampiri  dengan  buk   pembayaran  biaya.  Pemohon  dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama ataupun badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan  memilih  salah  satu  alamat  sebagai  alamat  mereka.  Permohonan ditandatangani  oleh  salah  satu  dari  pemohon  yang  berhak  atas  merek  tersebut dengan  melampirkan  persetujuan  tertulis  dari  para  pemohon  yang  mewakilkan. Apabila permohonan diajukan melalui kuasanya (Konsultan HKI), surat kuasa untuk itu  ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang  berhak  atas  merek  tersebut.  Adapun biaya yang dikenakan untuk penda aran merek adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kelas barang dengan maksimal 10 (sepuluh) jenis barang.
Tahapan kedua adalah tahapan pemeriksaan. Pada tahapan ini permohonan penda aran merek yang telah memenuhi syarat administrasi akan diperiksa secara substan f.  Pemeriksaan  substan f  dilakukan  oleh  pemeriksa  merek  untuk mengetahui  apakah  merek  yang  hendak  dida arkan  ini  bertentangan  dengan beberapa aturan dalam hal ini adalah Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek 2001.
Pada Pasal 4 UU Merek 2001 dinyatakan bahwa: “Merek  dak dapat dida ar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang berik kad  dak baik.” Pada dasarnya berdasarkan pasal ini dilarang penda aran merek atas ik kad  dak baik.  Pada  Penjelasan  Pasal  4  UU  Merek  2001  selanjutnya  dinyatakan  bahwa pemohon  yang  berik kad  baik  adalah  pemohon  yang  menda arkan  mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepen ngan usahanya yang berakibat kerugian  pada  pihak  lain  itu  atau  menimbulkan  kondisi  persaingan  curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sebagai contoh, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun di ru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi ik kad  dak baik dari peniru karena  se dak- daknya  patut  diketahui  unsur  kesengajaannya  dalam  meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.
Pada Pasal 5 UU Merek 2001 pada in nya dilarang penda aran merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan merek yang telah menjadi milik umum. Bunyi Pasal 5 adalah sebagai berikut:
“Merek  dak  dapat  dida ar  apabila  Merek  tersebut  mengandung salah satu unsur di bawah ini:
a.  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau keter ban umum;
b.  dak memiliki daya pembeda;
c.  telah menjadi milik umum; atau
d.  merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa yang dimohonkan penda arannya.”
Pada penjelasan Pasal 5 UU Merek 2001 dijelaskan bahwa:
a.  Huruf a, termasuk dalam penger an bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau keter ban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu;
b.  Huruf b, tanda dianggap  dak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seper  satu tanda garis atau satu tanda k, ataupun terlalu rumit sehingga  dak jelas.
c.  Huruf c, salah satu contoh Merek seper  ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda  seper   itu  adalah  tanda  yang  bersifat  umum  dan  telah  menjadi  milik umum. Oleh karena itu, tanda itu  dak dapat digunakan sebagai Merek.
d.  Huruf d, Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan penda arannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.
Selanjutnya  pada  Pasal  6  UU  Merek  2001  dilarang  penda aran  merek  yang memiliki  persamaan  pada  pokok  atau  persamaan  pada  keseluruhan  terhadap merek lain yang telah terda ar, serta mengatur mengenai pelarangan penda aran pada merek terkenal. Pasal 6 berbunyi:
(1)  Permohonan  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  apabila Merek tersebut:
a. mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terda ar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b.  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
141
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
dan/atau jasa sejenis;
c. mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan indikasi-geograﬁs yang sudah dikenal.
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula  diberlakukan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  dak sejenis  sepanjang  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3)  Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. merupakan  atau  menyerupai  nama  orang  terkenal,  foto,  atau nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain,  kecuali  atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b.  merupakan  ruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c. merupakan  ruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi  yang  digunakan  oleh  negara  atau  lembaga  Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Tahapan selanjutnya adalah proses pengumuman. Dalam jangka waktu 3 ( ga) bulan  Ditjen  HKI  akan  mengumumkan  merek  yang  hendak  dida arkan  melalui berita  resmi  merek  dan  biasanya  pengumuman  ini  dilakukan  melalui website dgip.go.id.  Pada  tahapan  pengumuman  inilah  pihak-pihak  yang  merasa  kurang berkenan atas penda aran suatu merek dapat mengajukan keberatan. Atas adanya keberatan yang diajukan oleh pihak ke ga maka pihak pemohon penda aran merek dapat juga mengajukan sanggahan. Apabila menemui kondisi ini maka Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan kembali atas merek tersebut yang nan nya melalui mekanisme pemeriksaan kembali akan diutuskan apakah penda aran atas merek tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak. Dalam hal permohonan penda aran merek tersebut  ditolak,  maka  pihak  pemohon  dapat  mengajukan  banding  ke  Komisi Banding. Sebaliknya jika penda aran merek dianggap dapat diterima maka akan terbit surat persetujuan penda aran merek.¹³
Berdasarkan surat persetujuan merek tersebut maka kepada pemohon akan diberikan  ser ﬁkat  merek  sebagai  buk   kepemilikan  hak  atas  merek  tersebut. Ser ﬁkat  merek  diberikan  kepada  orang  atau  badan  hukum  yang  mengajukan permohonan  penda aran  selambat-lambatnya  30  ( ga  puluh)  hari  sejak  merek dida ar di dalam Da ar Umum Merek, Ser ﬁkat merek juga memuat jangka waktu
¹³  Wawancara dengan Bapak Harianto, S.H. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta pada hari Senin, 22 Juni 2015.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
berlakunya merek, yakni menurut   ketentuan Pasal 28 adalah 10 (sepuluh) tahun sejak  tanggal  penerimaan  dan  dapat  diperpanjang.  Perpanjangan  tersebut dilakukan 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun (Pasal 35).
Ser ﬁkat  merek  sebagaimana  dimaksud  merupakan  alat  buk   resmi  bahwa pemilik merek telah memakai merek yang bersangkutan pada tanggal penda aran. Kegunaan ser ﬁkat  merek sebagai buk  resmi adalah untuk membuk kan dalam suatu perkara tentang merek bahwa merek tersebut telah dipakai, maka pemilik merek dapat  memberikan buk  resmi berupa surat  penda aran tersebut.¹⁴
Terhadap semua tahapan dalam penda aran merek di atas sebenarnya di UU Merek 2001 telah menges masi bahwa hanya akan memakan waktu 14 (empat belas) bulan 10 (sepuluh) hari. Akan tetapi pada prak knya proses dari penda aran sampai terbitnya ser ﬁkat merek memakan waktu sekitar 3 ( ga) hingga 4 (empat) tahun.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Kepala  Subbidang Pelayanan  Administrasi  Hukum  Umum  dan  HKI  Harianto,  S.H.,  keterlambatan proses pelayanan penda aran merek adalah dikarenakan minimnya jumlah sumber daya  manusia  pemeriksa  merek.  Jumlah  pemeriksa  merek  daklah  seimbang dengan  jumlah  permohonan  penda aran  merek  yang  mencapai  ribuan  se ap harinya.¹⁵ Sedangkan faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penda aran merek adalah ke daksiapan pemohon untuk melengkapi syarat-syarat penda aran merek. Contoh sederhananya adalah pada saat proses administrasi, banyak pemohon yang belum mempersiapkan e ket mereknya dengan baik. Pada saat pihak Ditjen HKI meminta pemohon untuk segera melengkapinya dan pihak pemohon  dak  segera  melengkapi,  hal  ini  membuat  proses  penda aran  merek menjadi tertunda.
Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya sistem penda aran merek di Indonesia  secara  konsepsi  sudah  baik.  Permasalahan  berada  pada  kurangnya sumber daya manusia pada Ditjen HKI. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ini berdampak pada kurang efek f dan op malnya kinerja Ditjen HKI dalam proses penerimaan  permohonan  penda aran  merek  sehingga  membuat  jangka  waktu pengurusan hak merek menjadi lebih lama dari waktu yang sudah tercantum pada UU Merek 2001.
E.  Prak k Trademark Squa ng di Indonesia Deﬁnisi trademark  squa ng dak  dapat  dijumpai  di  UU  Merek  2001.  Hal  ini menjadi wajar karena selain trademark squa ng adalah hal yang tergolong asing di
¹⁴  Djoko Prakoso, Hukum Merek dan Paten  Indonesia ,  Semarang: Dahara Prize, 1999, hlm. 72. ¹⁵  Wawancara dengan Bapak Harianto, S.H.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
Indonesia, prak k ini juga sebenarnya bersifat semu karena ia  dak terlihat namun ada dan dapat dirasakan.
Trademark  squa ng dapat  ditemukan  deﬁnisinya  dalam  WIPO. Intellectual Property Handbook memaknai trademark squa ng sebagai “ the registra on or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use ”.¹⁶ WIPO menyatakan bahwa trademark squa ng adalah  ndakan  menda arkan  atau  menggunakan  merek  yang  umumnya merupakan merek asing terkenal, di mana merek tersebut belum terda ar di suatu negara atau merek tersebut sudah terda ar namun  dak pernah digunakan oleh pemilik  merek  yang  bersangkutan.  Deﬁnisi  juga  diberikan  oleh  Doris  Long  yang menyatakan trademark  squa ers sebagai  pihak  yang  berupaya  menda arkan merek  milik  pihak  lain  sebelum  merek  tersebut  dida arkan  oleh  pihak  pemilik merek yang asli.¹⁷
Secara prak s trademark squa ng dapat diar kan sebagai suatu  ndakan yang dilakukan oleh trademark squa ers untuk menda arkan merek, bisa berupa merek dagang ataupun jasa, milik orang lain yang belum terda ar untuk kemudian setelah ser ﬁkat  kepemilikkan  merek  tersebut  didapatkan  akan  ia  jual  kepada  pemilik merek yang asli dengan ancaman apabila pemilik merek yang asli tersebut  dak mau membeli maka pemilik merek yang asli harus menggan  merek yang sedang digunakan atau jika tetap berkeras menggunakan maka trademark squa ers akan mempersoalkan hal ini melalui jalur hukum.
Di njau  dari  sisi  pihak  yang  menjadi  korban, trademark  squa ng dapat diklasiﬁkasikan  menjadi  dua,  yang  pertama  adalah  korban  merupakan  pemilik merek luar negeri yang  dak atau belum terda ar di negara trademark squa ers , mengingat sifat penda aran merek yang bersifat lokal atau hanya berlaku di negara tempat  dida arkannya  merek  tersebut.  Kedua  adalah  korban  yang  merupakan pemilik  merek  lokal  dalam  negeri  yang  mana  sudah  menggunakan  mereknya namun belum terda ar.
Prak k trademark squa ng di luar negeri dapat terlihat di negara Tiongkok. Perusahaan Apple mencoba untuk memasarkan produk terkenalnya yaitu iPhone ke negara Tiongkok yang notabene adalah salah satu pasar terbesar di dunia. Apple sudah  melakukan  penda aran  atas  merek  dagang  iPhone  kepada Chinese Trademark  Oﬃce pada  tahun  2002.  Namun,  pihak  Apple  hanya  menda arkan merek pada sub kelas 'komputer dan so ware komputer', tanpa menda arkannya pada sub kelas 'telepon dan telepon genggam'. Padahal sebagaimana yang telah
¹⁶  World Intellectual Property Organiza on, WIPO Intellectual Property Handbook , Jenewa: WIPO Publica on, 2004, hlm. 90.
¹⁷  Doris Estelle Long, “Is Fame All There Is? Bea ng Global Monopolists at Their Own Marke ng Game”, George Washington Interna onal Law Journal , Volume 40, Number 1,  2008, hlm. 140.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
diketahui, iPhone merupakan produk smartphone yang tergolong sebagai telepon genggam.  Segera  setelah  itu,  sebuah  perusahaan  asal  Tiongkok  yang  bernama Hanwang Technology menda arkan merek iPhone di bawah sub kelas termasuk 'telepon dan telepon genggam'. Telah terda arnya merek iPhone pada sub kelas 'telepon  dan  telepon  genggam'  atas  milik  Hanwang  Technology  tentunya memberikan  mereka  hak  untuk  melarang  Apple  menjual  produk  iPhone  di Tiongkok.  Apple  berjuang  keras  untuk  mendapatkan  kembali  merek  miliknya, namun mereka kalah dalam posisinya di Chinese Trademark Oﬃce dan juga pada Trade Mark Review and Adjudica on Board (TRAB). Pada akhirnya Apple kemudian bersepakat  untuk  membayar  $3.650.000  kepada  Hanwang  Technology  untuk mendapatkan kembali hak atas merek iPhone di sub kelas 'telepon dan telepon genggam'.¹⁸
Trademark  squa ng juga  pernah  menimpa  Starbucks  Corpora on  yang merupakan perusahaan yang core dengan bisnisnya utamanya adalah penjualan kopi dengan membuka gerai. Pada tahun 1997, Starbucks menda arkan mereknya di Rusia dan telah mendapat ser ﬁkat hak merek. Namun, Starbucks Corpora on dak  pernah  membuka  bisnisnya  di  Rusia  secara  resmi  dengan  membuka  gerai melainkan  hanya  menjualnya  melalui  toko-toko  kecil  saja.  Pada  tahun  2002, seorang trademark  squa ers Rusia  bernama  Sergei Zuikov menda arkan  merek Starbucks untuk produk kopi kepada The Federal Service for Intellectual Property or Rospatent Rusia  setelah  sebelumnya  mengajukan  permohonan  pembatalan  hak merek Starbucks dengan alasan  dak digunakan. Setelah memiliki hak atas merek Starbucks, Sergei Zuikov menawarkan kepada Starbucks Corpora on selaku pemilik sebenarnya  atas  merek  Starbucks  di  Amerika  Serikat  untuk  membeli  hak  merek tersebut dengan harga $600.000. Starbucks Corpora on menolak dan memutuskan untuk  membawa  perkara  ini  ke  pengadilan  dengan  mengajukan  gugatan pembatalan merek. Pada akhirnya Starbucks dimenangkan dengan alasan Sergei Zuikov menda arkan merek dengan ik kad  dak baik.¹⁹
Permasalahan  yang  menimpa  dua  perusahaan  besar  di  atas  pada  in nya disebabkan  oleh  sistem  penda aran  merek  yang  bersifat  lokalis k  atau  dak berlaku internasional melainkan hanya di negara di tempat dida arkan saja. Selain itu lemahnya sistem penda aran merek di dua negara tempat terjadinya trademark squa ng juga  menjadi  faktor  yang  membuat  prak k  ini  semakin  berkembang. Bagaimana  mungkin  merek  seterkenal  iPhone dan  Starbucks  dak  digolongkan sebagai merek terkenal oleh otoritas HKI di kedua negara tersebut.
¹⁸  Palo  Alto  Business  A orney,  “Can  Apple  Solve  Its  iPhone  Trademark  Problem  in  China?”, h p://- dypadvisor.com/2009/07/06/apple-iphone-trademark-china , diakses pada 20 Maret 2015.
¹⁹  Kitsuron  Sangsuvan,  “Trademark  Squa ng ”, h p://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/ﬁles- /2014/01/Sangsuvan_ﬁnal_v2.pdf , diunduh pada tanggal 20 Maret 2015.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
Sedangkan  untuk  prak k trademark  squa ng pada  merek  lokal  atau  di Indonesia, hasil peneli an ini belum dapat merekonstruksi secara utuh dan jelas contoh  kasus  dari  prak k trademark  squa ng di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan memang prak k ini belum marak terjadi di Indonesia, selain itu jikapun prak k ini ada  maka  itu  bersifat  semu  dan  sulit  untuk  teriden ﬁkasi.  Akan  tetapi  prak k trademark  squa ng berpotensi  nggi  dapat  berkembang  di  Indonesia  sebagai dampak sistem perlindungan ﬁrst to ﬁle pada hak merek yang memiliki celah-celah hukum.
Celah yang pertama terlihat jelas pada saat proses administrasi penda aran merek. Tidak ada satupun  dokumen yang mewajibkan pemohon atau penda ar merek menyertakan buk  bahwa ia adalah pemilik dan pengguna dari merek yang hendak  dida arkan  tersebut.  Hal  ini  menjadi  pen ng  karena  prak k trademark squa ng umumnya  terjadi  dengan  kondisi  si trademark  squa ers dak menggunakan menggunakan merek yang dida arkannya tersebut. Memang pada UU  Merek  2001  diatur  bahwa  Ditjen  HKI  bisa  melakukan  pencabutan  hak  atas merek jika dalam waktu 3 ( ga) tahun berturut-turut  dak digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU Merek 2001. Namun demikian, dalam prak knya hal ini sangat  sulit  dilakukan  oleh  Ditjen  HKI.  Kekurangan  sumber  daya  manusia  dan ke dakadaan  data  membuat  Ditjen  HKI  kesulitan  untuk  memveriﬁkasi  apakah seorang pemilik ser ﬁkat hak atas merek benar-benar menggunakan merek yang dimilikinya tersebut.²⁰
Celah hukum berikutnya adalah terkait pengaturan mengenai merek terkenal. Pada  Pasal  6  ayat  1  huruf  b  UU  Merek  2001  sudah  dilarang  secara  tegas  atas penda aran merek yang terkenal. Permasalahan muncul ke ka  dak adanya suatu indikator tegas terkait merek mana yang tergolong sebagai merek terkenal. Pada Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek 2001 hanya diberikan 3 ( ga) indikator suatu merek itu bisa digolongkan sebagai merek terkenal. Pertama adalah reputasi merek  terkenal  yang  dilakukan  dengan  promosi  secara  gencar-gencaran; kedua , investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan yang ke ga adalah adanya buk  penda aran merek di beberapa negara. Indikator yang dak  tegas  ini  kerap  menimbulkan  mul   interpretasi  antar  pemeriksa  merek. Mungkin untuk merek-merek luar negeri yang sudah sangat terkenal hal ini bisa dihindari.  Tetapi  untuk  merek-merek  luar  negeri  yang  belum  begitu  terkenal tentunya pengetahuan mengenai merek-merek internasional antar satu pemeriksa merek dengan pemeriksa merek lainnya  daklah sama.
Celah hukum juga terdapat pada Pasal 90-91 UU Merek 2001. Pasal-pasal ini memungkinkan pemilik merek dalam hal ini yang sudah menda arkan merek dan memiliki ser ﬁkat  hak  atas  merek untuk  dapat  memidanakan  orang  atau  pihak-
²⁰  Wawancara dengan Bapak Harianto, S.H.
pihak lain yang menggunakan merek yang dipunyai oleh pemilik hak atas merek. Pasal  ini  sangat  mungkin  dijadikan  cara  oleh trademark  squa ers untuk mengin midasi  pemilik  merek  asli  yang  dak  mau  membeli  merek  yang  telah dida arkan ataupun menggan  merek asli yang selama ini mereka gunakan. Tentu apabila pelaku usaha selaku pemilik merek yang asli  dak memiliki pemahaman terhadap  hukum  maka  mereka  akan  lebih  condong  untuk  berdamai  dengan trademark squa ers yaitu dengan cara membeli atau membayar sejumlah uang untuk merek tersebut.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh trademark squa ers ini mungkin  dapat  dinilai sebagai  ndakan yang curang dan jahat, akan tetapi dari perspek f hukum dalam hal ini UU Merek 2001, apa yang dilakukan oleh trademark squa ers adalah upaya untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Dalam sistem ﬁrst to ﬁle pada penda aran  merek  jelas  mengatur  bahwasanya  pemilik  merek  yang  sah  adalah pemilik yang memiliki ser ﬁkat atas merek tersebut.
Meskipun  dak ada aturan yang melarang secara eksplisit prak k trademark squa ng dalam UU Merek 2001, tetapi hal ini bisa sebenarnya dicegah dengan menerapkan aturan Pasal 4 UU Merek yang dinyatakan bahwa merek  dak dapat dida arkan apabila memiliki ik kad buruk. Tentu dapat kita nilai bahwa trademark squa ers menda arkan merek yang bukan miliknya untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal pada pemilik asli merek tersebut merupakan satu bentuk ik kad  dak baik. Pada realitasnya, sulit sekali untuk mendeteksi pada saat awal penda aran seseorang itu apakah ia menda arkan merek dengan i kad baik. Pada  asasnya  Ditjen  HKI  harus  menerima  dan  menganggap  se ap  orang  yang hendak  menda arkan  merek  sebagai  orang  yang  berki kad  baik  kecuali  dapat dibuk kan  sebaliknya.  Seorang  korban trademark  squa ng sebenarnya  bisa menggunakan  Pasal  4  UU  Merek  2001  ini  untuk  menggugat  pelaku trademark squa ng ke  pengadilan  niaga.  Pada  kasus  ini  adalah  terkait  dengan  ik kad buruknya dalam menda arkan merek. Namun demikian, untuk melakukan hal ini tentu  pelaku  usaha  yang  menjadi  korban  haruslah  se daknya  paham  terhadap hukum dan aturan mengenai merek. Pada konteks ini bisa dikatakan masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut.
Pemaparan  di  atas  membuk kan  bahwasanya  pada  tataran  prak k  sistem penda aran  merek  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini  banyak  memiliki  celah-celah hukum yang berpotensi dapat dimanfaatkan oleh para penda ar merek dengan ik kad buruk termasuk di dalamnya para pelaku trademark squa ng . Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya kesadaran para pelaku usaha khususnya di Indonesia bahwa  merek  adalah  aset  pen ng  dalam  bisnis  mereka  dan  sudah  seharusnya disegerakan penda arannya. Selain itu, ke dakpahaman mereka terhadap hukum terkhususnya mengenai merek membuat posisi para pelaku usaha ini kian rawan
147 Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
untuk  menjadi  korban trademark  squa ng .  Lemahnya  pemahaman  mengenai hukum dan kesadaran terhadap pen ngnya penda aran merek terlihat dari masih banyaknya  pelaku  usaha  yang  terkesan  enggan  ke ka  ditawarkan  jasa  untuk menda aran merek.²¹ Kebanyakan mereka beranggapan penda aran merek adalah hal  yang  dak  pen ng  dan  membuang-buang  uang.  Padahal  tentu  lebih  baik menyisihkan sedikit uang untuk menda arkan merek ke mbang harus menghadapi risiko  menjadi  korban  kejahatan-kejahatan  merek,  termasuk  di  dalamnya trademark squa ng .
Dalam perspek f berbeda tentu perbaikan terhadap proses penda aran merek di  Indonesia  mutlak  dibutuhkan.  Selain  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan terhadap merek dalam negeri, tentunya perbaikan sistem ini juga berguna untuk menjamin  keberlangsungan  investasi  dan  perdagangan  internasional  Indonesia. Tanpa disertai sistem pengaturan mengenai merek yang dapat menjamin kepas an hukum  bagi  merek-merek  produk  asing  tentunya  akan  dapat  membuat  investor berpikir ulang untuk masuk ke Indonesia.

## F.  Konsepsi Ideal Proses Penda aran Merek di Indonesia
Jika berbicara mengenai seper  apa konsepsi ideal penda aran merek di Indonesia maka yang mungkin pertama menarik untuk dibahas adalah apakah sistem ﬁrst to ﬁle telah  cukup  efek f  memberikan  perlindungan  pada  pemilik  merek.  Pada dasarnya  sistem ﬁrst  to  ﬁle hadir  guna  menciptakan  keter ban  dan  kepas an hukum dalam proses penda aran merek diibandingkan dengan sistem ﬁrst to use yang dulunya pernah digunakan oleh Indonesia yaitu sekitar tahun 1961. Namun demikian, seper  yang dikatakan sebelumnya bahwa sistem ﬁrst to ﬁle jika  dak diterapkan dengan baik pengawasannya akan dapat memiliki celah hukum untuk disalahgunakan tak terkecuali dalam kasus trademark squa ng .
Sistem yang baik untuk digagas adalah ﬁrst to ﬁle based on use . Sistem ini pada pokoknya  tetap  mempertahankan  sistem ﬁrst  to  ﬁle namun  dengan  adanya semacam  kontrol  oleh  Ditjen  HKI  terhadap  penggunaan  merek  tersebut  oleh penda ar merek. Sistem ini menghendaki adanya kewajiban bagi penda ar merek untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemilik merek yang sebenarnya dan tentunya penda aran atas merek yang ia lakukan adalah untuk digunakan oleh pemilik merek tersebut.
Perubahan  pertama  untuk  mengakomodir  sistem ﬁrst  to  ﬁle  based  on  use dimulai pada tahapan pemohonan penda aran merek. Hendaknya pada proses ini ditambahkan  satu  syarat  dokumen  lain  yaitu  semacam  dokumen  atau  surat keterangan bisa dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa penda ar merek ini
²¹  Wawancara dengan Bapak Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., CLA. selaku konsultan terda ar dan pakar Hak Kekayaan Intelektual pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
adalah pemilik yang sah dari merek yang hendak dida arkan tersebut. Apabila hal ini bisa diterapkan maka ini bisa menjadi upaya awal untuk memutus gerak dari para pelaku trademark  squa ng .²²  Selain  itu  hendaknya  sebelum  pemohon  merek mengajukan permohonan penda aran merek mereka diwajibkan untuk menelusuri merek-merek yang sudah terda ar sebelumnya di website dgip.go.id yang memang sudah  disediakan  oleh  Ditjen  HKI.  Hal  ini  sebagai  suatu  bentuk  ik kad  baik  si penda ar merek karena ia sudah terlebih dahulu sudah mencari tau apakah suatu merek itu telah terda ar atau belum.
Perubahan berikutnya yang dapat dilakukan adalah terkait dengan batas waktu 3  ( ga)  tahun  berturut-turut  yang  dapat  menjadi  alasan  bagi  Ditjen  HKI  untuk mencabut hak atas merek. Aturan ini hendaknya benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh Ditjen HKI dengan mengadakan semacam inspeksi berkala, jika alasannya adalah  kekurangan  sumber  daya  manusia,  tentu  dak  salah  ke ka  lahir  wacana untuk  menambah  jumlah  sumber  daya  manusia  di  Ditjen  HKI  itu  sendiri.  Jika memang  dak bisa dilakukan oleh Ditjen HKI, pengaturan bisa efek f dengan cara memberikan  kewajiban  pada  pemilik  ser ﬁkat  merek  untuk  secara  berkala melaporkan  bahwa  ia  telah  menggunakan  merek  yang  ia  da arkan  tersebut.²³ Sebagai contoh dapat dibuat sebuah regulasi yang mewajibkan pemilik ser ﬁkat merek untuk melaporkan satu atau dua kali dalam rentang waktu 3 ( ga) tahun berturut-turut  bahwa  ia  telah  menggunakan  merek  yang  telah  ia  da arkan tersebut.
Selain itu terdapat hal lain yang bisa dilakukan oleh Ditjen HKI guna mencegah prak k trademark squa ng ini. Hal ini terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya  pelaku  usaha  guna  menimbulkan  kesadaran  bahwa  merek  adalah bagian dari aset mereka. Paradigma yang umum berkembang masyarakat bahwa menda ar  merek  itu  rumit  mahal  dan  dak  ada  manfaatnya  haruslah  diubah. Keberlangsungan usaha di masa depan serta kemungkinan terhindar dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak bersangkutan dalam hal ini termasuk di dalamnya trademark squa ng haruslah menjadi bahan per mbangan. Tentunya biaya  penda aran  sejumlah  Rp1.000.000  (satu  juta  rupiah)  dak  ada  ar nya dibandingkan  dengan  biaya  yang  akan  dikeluarkan  jika  nan   terkena  prak k trademark squa ng .
Teruntuk  prak k trademark  squa ng terhadap  produk-produk  luar  negeri maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembuatan semacam standarisasi yang lebih jelas mengenai klasiﬁkasi terhadap merek-merek terkenal.²⁴ Hal ini akan lebih prak s jika Ditjen HKI secara berkala memiliki database terhadap
²² Ibid. ²³ Ibid. ²⁴  Wawancara dengan Bapak Harianto, S.H.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
merek-merek  terkenal  baru.  Diharapkan  dengan  adanya  suatu  standarisasi terhadap merek terkenal ini, maka mul  interpretasi antar para pemeriksa merek terhadap merek mana yang tergolong merek terkenal dan mana yang  dak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.
Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memper mbangkan Indonesia untuk  segera  mera ﬁkasi Madrid  System .  Protokol  ini  pada  pokoknya  bertujuan untuk memperluas sifat perlindungan merek yang pada awalnya lokalis k menjadi bisa  berlaku  secara  internasional  antar  sesama  negara  yang  mera ﬁkasi Madrid System hanya dengan melakukan penda aran satu kali saja.
Madrid  System merupakan  dua  perjanjian  internasional  yang  di  dalamnya diatur  mengenai  mekanisme  penda aran  merek  secara  internasional,  yaitu The Madrid  Agreement  Concerning  The  Interna onal  Registra on  of  Marks yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efek f tahun 1892, serta Protocol Rela ng to The Madrid Agreement 1989 atau yang dikenal sebagai Madrid Protocol yang mulai berlaku efek f tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April  1996.  Kedua  perjanjian  internasional  yang  dikenal  sebagai Madrid  System tersebut menyediakan penda aran merek, pemeliharaan merek, dan pengaturan merek secara terpusat melalui Internasional Biro (IB) pada WIPO . ²⁵ Dengan diberlakukannya Madrid System , Indonesia dapat menghindari adanya prak k trademark squa ng terutama yang terjadi pada produk-produk luar negeri. Trademark squa ng akan dapat terhindari atau se daknya terminimalisasi karena dengan menda ar melalui IB pada WIPO secara otoma s berar  merek tersebut terda ar di seluruh negara yang telah mera ﬁkasi Madrid System .
Ra ﬁkasi terhadap Madrid System akan dapat menciptakan ketenangan bagi pemilik merek asing dari negara yang juga pera ﬁkasi Madrid System untuk masuk dan  memasarkan  produk-produknya  di  Indonesia.  Pemilik  merek  yang  hendak menda arkan merek miliknya cukup menunjuk negara tujuan lain di mana merek tersebut  hendak  dida arkan  lalu  mengajukan  permohonan  penda aran  merek internasional  ke  IB  pada  WIPO di  negara  asalnya.²⁶  Sistem  ini  akan  dapat meminimalisasi  prak k trademark  squa ng sedari  awal  karena  se ap  negara pera ﬁkasi akan memiliki data dan pemahaman sama terkait merek mana yang telah terda ar. Sehingga para pelaku trademark squa ng dak dapat lagi memiliki celah  untuk  menda arkan  merek-merek  asing  dengan  ik kad  dak  baik  di Indonesia.
Tentunya  besar  harapan  dengan  dilakukannya  perbaikan-perbaikan  pada
²⁵  Irna  Nurhaya   dan  Agus na  Merdekawa ,  “Relevansi  Keikutsertaan  Indonesia  Dalam Interna onal Registra on of Marks Madrid System Melalui Ra ﬁkasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing  Bangsa  Indonesia  di  Bidang  Perdagangan  Internasional”, Jurnal  Mimbar  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , Volume 20, Nomor 3, 2009, hlm. 496-497.
²⁶  Dwi  Agus ne  Kurniasih,  “2015:  Tahunnya  Protokol  Madrid  Bagi  Penda aran  Merek  Internasional”, Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional , 2015, hlm. 3.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
sistem  penda aran  merek  di  Indonesia  akan  dapat  menciptakan  suatu  sistem perlindungan merek yang lebih op mal. Sehingga di masa yang akan datang prak k- prak k penda aran merek dengan ik kad  dak baik seper trademark squa ng dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan sama sekali dari Indonesia.

## G.  Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, kendala yang ditemui dalam proses penda aran merek  di  Indonesia  adalah  ke dakseimbangan  jumlah  sumber  daya  pemeriksa merek dengan jumlah permohonan merek yang mencapai ribuan se ap harinya. Ke dakseimbangan  tersebut  mengakibatkan  keterlambatan  dalam  proses penda aran  merek. Hal  ini juga  mengakibatkan  kesulitan  bagi  pemeriksa  merek untuk  meneli   apakah  permohonan  penda aran  suatu  merek  dak  melanggar ketentuan mengenai merek terkenal ataupun bukan merupakan merek yang sudah dida arkan sebelumnya. Selain itu, minimnya jumlah sumber daya manusia juga menyulitkan  dalam  mengecek  apakah  penda ar  merek  tersebut  bukanlah trademark squa ers dalam ar an si penda ar benar-benar menggunakan merek yang hendak dida arkannya.
Trademark  squa ng  dapat  diar kan  sebagai  suatu  ndakan  yang  dilakukan oleh pelaku yang dikenal sebagai trademark squa ers untuk menda arkan merek, baik itu merek dagang maupun jasa, milik orang lain yang belum terda ar. Setelah ser ﬁkat kepemilikan merek tersebut didapatkan, pelaku akan menjualnya kepada pemilik merek asli dengan ancaman apabila merek yang asli  dak mau membeli maka pemilik merek yang asli harus menggan  merek yang sedang digunakan, atau jika tetap berkeras maka pelaku akan mempersoalkan hal ini melalui jalur hukum. Prak k ini secara umum dapat terjadi di Indonesia atas akibat dari banyaknya celah hukum  dalam  proses  penda aran  merek  di  Indonesia.  Selain  itu,  kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  serta  kurangnya  kesadaran  atas pen ngnya penda aran merek membuat pelaku usaha di Indonesia berisiko untuk menjadi korban trademark squa ng .
Konsepsi  ideal  terkait  penda aran  merek  di  Indonesia  dapat  diwujudkan dengan menggagas sistem ﬁrst to ﬁle based on use . Sistem ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku trademark squa ng , karena terdapat semacam kontrol oleh Ditjen HKI terhadap penggunaan merek tersebut. Bentuk kontrol dapat dimulai  dari  tahapan  permohonan  penda aran  merek  dengan  mencantumkan surat pernyataan atau keterangan bahwa pemohon  merupakan pemilik sah dari merek yang hendak dida arkan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mera ﬁkasi Madrid  System untuk  memperluas  perlindungan  merek  dari  yang awalnya  lokalis k  menjadi  internasional  bagi  sesama  negara  yang  mera ﬁkasi perjanjian Internasional tersebut.
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek
Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:
1.  Prak k trademark squa ng dapat terjadi baik pada merek lokal maupun merek asing yang akan masuk ke Indonesia, sehingga sebaiknya para pemilik merek dak  menunda  untuk  menda arkan  merek  miliknya  supaya  dak  didahului oleh pelaku trademark squa ng ;
2.  Para pelaku usaha hendaknya menyadari bahwa merek adalah salah satu aset mereka yang berharga sehingga harus dilindungi dengan cara dida arkan; dan
3.  Bagi Ditjen HKI agar dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan pada sistem penda aran merek. Terutama pada hal yang terkait kekurangan sumber daya manusia tentu solusinya adalah dengan melakukan penambahan pegawai agar sistem penda aran merek berikut pengawasannya dapat berjalan secara lebih op mal.

## Da ar Pustaka Buku
Asian  Law  Group  Pty  Ltd, Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Alumni, Bandung, 2005. Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. Djoko Prakoso, Hukum Merek dan Paten  Indonesia , Dahara Prize, Semarang, 1999. Lindsey, Tim (et.al), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Alumni, Bandung, 2002.
O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2004.
Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Alumni, Bandung, 2003.
Suyud  Margono, Aspek  Hukum  Komersialisasi  Aset  Intelektual ,  Nuansa  Aulia,
Bandung, 2009.
World  Intellectual  Property  Organiza on, WIPO  Intellectual  Property  Handbook , WIPO Publica on, Jenewa, 2004.

## Dokumen Lain
Dwi Agus ne Kurniasih, “2015: Tahunnya Protokol Madrid Bagi Penda aran Merek Internasional”, Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional , 2015.
Hukum Online, “Trademark Squa ng Bertumbuh di Indonesia”,
h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c3348ac839/itrademark- squa ng-i--bertumbuh-di -indonesia, diakses pada 19 Maret 2015.
Irna  Nurhaya   dan  Agus na  Merdekawa ,  “Relevansi  Keikutsertaan  Indonesia Dalam  Interna onal  Registra on  of  Marks  Madrid  System  Melalui  Ra ﬁkasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di
Bidang Perdagangan Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada , Volume 20, Nomor 3, 2009.
Long, Doris Estelle, “Is Fame All There Is? Bea ng Global Monopolists at Their Own Marke ng Game”, George Washington Interna onal Law Journal , Washington, Volume 40, Number 1, 2008.
Palo  Alto  Business  A orney,  “Can  Apple  Solve  Its  iPhone  Trademark  Problem  in China?”,
h p://dypadvisor.com/2009/07/06/apple-iphone-trademark-china ,  diakses pada 20 Maret 2015.
Sangsuvan, Kitsuron, “Trademark Squa ng”,
h p://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/ﬁles/2014/01/Sangsuvan_ﬁnal_v 2.pdf, diunduh 20 Maret 2015.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961  tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek Perniagaan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-HC.01   Tahun   1987 tentang    Penolakan    Permohonan    Penda aran  Merek    yang  Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang lain.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.03-HC.02.01  Tahun  1991  tentang Penolakan   Permohonan   Penda aran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain.
153
Prak k Trademark Squa ng dalam Proses Penda aran Merek