YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (229-243) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia  dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia
Neisa Ines Tritanaya
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email : inestritanaya9@gmail.com
Wiwin Yulianingsih Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email : wiwinyulia291@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 17 September 2022 |Revised : 13 November 2022 |Accepted : 15 November 2022
How  to  cite:  Neisa  Ines  Tritanaya,  Wiwin  Yulianingsih,  “Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia  dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 229-243.

## ABSTRACT:
Intellectual  Property  Rights  are  the  exclusive  rights  to  do  something  on  the  intellectual  property, which is regulated by the norms or applicable laws. This study aims to determine the difference between the first to file principle in Indonesian law and the first to use principle in Australian law and to determine the strengths  and  weaknesses  between  the  two  principles.  Indonesia  adheres  to  a  “first  to  file”  system,  which requires  a  trademark  to  be  registered  to  obtain  legal  protection.  While  "first  to  use"  is  a  brand  protection system  that  recognizes  unregistered/unregistered  marks  used  as  trademarks.  This  study  uses  a  normative juridical  research  method  with  data  sources  obtained  from  literature  studies  consisting  of  primary  legal materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials  derived  from  interviews,  books,  scientific journals,  and  legislation,  then  analyzed  using  the  method  descriptive  analysis.  The  results  of  the  study indicate that there are several differences regarding the regulation of trademarks that have not been regulated in  Indonesian  law  but  are  regulated  in  Australian  law.  The  principles  adopted  by  Indonesia  are  easier  to prove in the event of a dispute compared to the principles adopted by Australia.
Keyword : Legal Comparison, Trade Mark, First to File, First to Use

## ABSTRAK:
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut,  yang  diatur  oleh  norma-norma  atau  hukum-hukum  yang  berlaku.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui perbedaan antara prinsip first to file pada hukum Indonesia dan prinsip first to use pada Hukum Australia dan  mengetahui kelebihan dan kelemahan antara  dua prinsip tersebut. Indonesia  menganut sistem “ first  to  file ”,  yaitu  mengharuskan  suatu  merek  dagang  melakukan  pendaftaran  untuk  mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan “ first to use ” merupakan suatu sistem perlindungan merek yang mengakui merek  tidak/belum  terdaftar  yang  digunakan  sebagai  merek  dagang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif dengan sember data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  berasal  dari  hasil  wawancara,  buku, jurnal  ilmiah,  dan  peraturan  perundang-undangan,  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  perbedaan  tentang  pengaturan  merek  yang belum  diatur  dalam  undang-undang  Indonesia  tetapi  diatur  dalam  undang-undang  Australia.  Prinsip  yang dianut  oleh  Indonesia  lebih  mudah  dibuktikan  apabila  terjadi  sengketa  dibandingkan  dengan  prinsip  yang dianut Australia.
Kata Kunci : Perbandingan Hukum , Merek , First to File , First to Use

## Pendahuluan
Persaingan  dalam  dunia  bisnis pada  era  sekarang  sering  terjadi  dan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari.  Persaingan  yang  dilakukan dalam dunia bisnis adalah mengeluarkan produk untuk menguasai pasar. Produk- produk  yang  dikeluarkan  ini  memiliki kualitas dan kreatifitas, sehingga memiliki  nilai  di  masyarakat.  Perlu adanya pembeda yang menjadi ciri khas suatu perusahaan dalam produk tersebut, maka perusahaan membutuhkan  merek.  Perkembangan perdagangan  global  telah  membuktikan bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) telah menjadi salah satu komponen yang sangat  penting  dalam  menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
HKI  merupakan  hak  eksklusif (wewenang/kekuasaan)  untuk  berbuat sesuatu  atas  kekayaan  intelektual tersebut,  yang  diatur  oleh  norma-norma atau  hukum-hukum  yang  berlaku. 1 Adanya Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights  Agreement (TRIPs  Agreement) atau  Perjanjian mengenai  Aspek-Aspek  Hak  Kekayaan Intelektual  terkait  Perdagangan  dalam pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia  atau World  Trade  Organization (WTO)  membuktikan  bahwa  peran  HKI dalam perdagangan internasional memanglah  sangat  penting. TRIPs
Agreement dibuat  oleh  anggota  WTO untuk  mengatasi  dan  mengurangi kemungkinan  kendala  yang  terjadi dalam  arus  perdagangan  interansional. Perjanjian  ini  dapat  dikatakan  sebagai bentuk  perhatian  dunia  internasional dalam meningkatkan perlindungan yang memadai terhadap HKI, serta
membuktikan  bahwa  TRIPs  yang mencakup  prosedur  dan  langkah- langkah  penegakan  hukum  HAKI  tidak menjadikan perdagangan sah terganggu.
1 Adrian  Sutedi, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.
Undang-undang ini mengatur pendaftaran merek dagang dan
menetapkan  serta  melindungi  hak-hak yang berasal dari pendaftaran .
Negara  Indonesia  dan  Australia mempunyai masing-masing  hukum negaranya untuk melakukan perlindungan  hukum  pada  pemegang merek.  Perlindungan  hukum  dapat diberikan ketika merek sudah didaftarkan pada lembaga hak kekayaan intelektual. Tentu saja terdapat perbedaan  dalam  hal  pengambilan langkah-langkah  dalam  memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran merek  di  Indonesia  menganut  prinsip first to file , yaitu memberikan hak kepada orang  yang  pertama  kali  mengajukan permohonan  merek,  meskipun  pihak lain  dapat  menunjukkan  penggunaan merek tersebut sebelumnya.
Australia  menganut  prinsip first to  use ,  yaitu  mengakui  merek  tidak terdaftar  yang  pertama  digunakan sebagai  merek  dagang  dan  memberikan beberapa  hak  kepada  pemiliknya. Adanya  perbedaan  yuridiksi  ini  penulis tertarik  untuk  melakukan  penilitian dengan  melakukan  perbadingan  hukum di  negara  Indonesia  dan  Australia. Sesuai  latar  belakang  tersebut  diatas, maka bisa dirumuskan rumusan masalah yakni menjadi berikut:
1. Bagaimana perbedaan antara prinsip first  to  file pada  hukum Indonesia dengan prinsip first to use pada Hukum Australia ?
2. Apa  kelebihan  dan  kelemahan prinsip first  to  file Indonesia  dan prinsip first to use Australia ?

## Metode Penelitian
Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Peneliti  menggunakan  metode yuridis normatif karena sasaran penelitian  ini  adalah  hukum  atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum,  kaedah  dalam  arti  sempit ( value ),  peraturan  hukum  konkret.
Penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  yang  berobjekan  hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum.
Metode  yuridis  normatif  juga disebut  sebagai  penelitian  doktrinal. yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum  baik  yang  tertulis  dalam  buku dan  yurisprudensi.  Berdasarkan  metode tersebut,  peneliti  harus  melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan  hukum  yang  dapat  dianggap relevan dengan penelitian ini. 2

## Hasil dan Pembahasan Perlindungan Merek di Indonesia
Menurut  Setiono  perlindungan hukum  adalah  tindakan  atau  upaya untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 3 M.  Isnaeni  berpendapat  pada dasarnya persoalan “perlindungan
hukum  itu  ditinjau  dari  sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni  perlindungan  hukum  “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”. 4 Pengertian    merek    menurut Undang-undang    No    20    Tahun    2016 tentang      Merek      dan      Indikasi Geografis, merek   adalah   tanda   yang dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar,    logo,    nama,    kata,    huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau   kombinasi   dari
2 Amiruddin  dan  Zainai  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: Grafiti Press, 2006), hlm. 118.
3 Setiono,  Disertasi  :  “Rule  of  Law” (Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta,  2004), hlm. 3.
4 Moch.  Isnaeni, Pengantar  Hukum Jaminan  Kebendaan (Surabaya:  Revka  Petra Media, 2016), hlm. 159.
2   (dua)   atau   lebih   unsur   tersebut untuk  membedakan    barang    dan    atau jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.
Menurut  H.M.N  Purwo  Sutjipto merek  dapat  diartikan  suatu  tanda dengan  mana  suatu  benda  tertentu  di pribadikan  sehingga  dapat  dibedakan dengan benda lain yang sejenis. 5 Menurut  K.  Soekardono,  merek adalah  sebuah  tanda  dengan  mana dipribadikan  sebuah  barang  tertentu, dimana  perlu  juga  dipribadikan  asalnya barang  atau  menjamin  kualitetnya barang  dalam  perbadingan  dengan barangbarang  sejenis  yang  dibuat  atau diperdagangkan  oleh  orang-orang  atau badan-badan perusahaan lain. 6 Sistem  pendaftaran  merek  yang berlaku  di  Indonesia  sesuai  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merk  dan  Indikasi  Geografis  menganut sistem  konstitutif.  Prinsip  yang  dianut oleh  istem  konstitutif  adalah  prinsip “ first to file ” yang mempunyai arti bahwa seseorang yang terlebih dahulu mendaftarkan  merek  maka  pihak tersebut  lah  yang  akan  memiliki  atau diakui  keberadaan  mereknya,  dan  bagi merek  yang  memiliki  kesamaan  kepada merek  yang  lebih  awal  mendaftarkan mereknya  maka  negara  tidak  boleh menerima  pendaftran  merek  tersebut. 7 Dengan  adanya  ketentuan  ini,  maka pihak  ketiga  (pihak  yang  memiliki kesamaan merek) harus menerima sesuai dengan hukum yang berlaku. 8
5 Muhamad  Djumhana  and  R Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah, Teori,  Dan  Praktiknya  Di  Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 121.
6 H. OK. Saidin, Aspek - Aspek Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intelectual  Property Right) (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2013), hlm. 343.
7 Djumhana, Op. Cit., hlm. 256.
8 Miftakhur  Rokhman  Habibi  and Rohmatul  Lailatus  Saida,  “Hak  Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan
Menurut  ketentuan  Pasal  35 Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merk  dan  Indikasi  Geografis,
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran  merek  yang  bersangkutan.
Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang  setiap  kali  untuk  jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak
dilakukan  lagi  penelitian  ( examination ) atas  merek  tersebut  juga  waktu,  yang dilakukan  secara  tertulis  oleh  pemilik atau  kuasanya  dalam  jangka  waktu  tidak lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  dan sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

## Perlindungan Merek di Australia
Menurut  undang-undang  merek Australia Trade  Marks  Act 1995  pada section 17 part 3  menjelaskan  definisi merek adalah :
“ A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the  course  of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any  other person .”
“Merek  dagang  adalah  tanda  yang digunakan,  atau  dimaksudkan  untuk digunakan,  untuk  membedakan  barang atau jasa yang ditangani atau disediakan dalam  perdagangan  oleh  orang  dari barang  atau  jasa  yang  ditangani  atau disediakan oleh orang lain.”
Sebuah
“tanda” kemudian didefinisikan  sebagai  berikut  atau kombinasi  apa  pun  dari  yang  berikut, yaitu,  setiap  huruf,  kata,  nama,  tanda tangan,  angka,  alat,  merek,  pos,  label, tiket,  aspek  kemasan,  bentuk,  warna, suara  atau  aroma.  Definisi  “tanda” adalah definisi terbuka atau inklusif dan oleh  karena  itu  dipahami  untuk
Tambahan  Pada  Perbankan”  Vol.  2,  No.  1, Oktober (2020), hlm. 10.
mencakup setiap sarana untuk membedakan  barang  atau  jasa  dari  satu orang dari orang lain selama itu mampu ditangkap oleh panca indera.
Ada  empat  jenis  merek  dagang yang diatur dalam Trade Marks Act 1995 : 9
1. Standard  Trade  Marks (Merek Dagang Standar)
2. Defensive  Trade  Marks (Merek Dagang Defensif)
3. Certification  Trade  Marks (Merek Dagang Sertifikasi)
4. Collective  Trade  Marks (Merek Dagang Kolektif),
Australia  mengikuti  sistem  “ first to  use ”  untuk  perlindungan  hak  merek. Ini  berarti  bahwa  siapa  pun  yang  dapat membuktikan  signifikan  penggunaan merek  dagang  pertama  di  pasar Australia  akan  memiliki  hak  untuk  itu bahkan  jika  merek  tersebut  tidak terdaftar.
Dalam  undang-undang  merek dagang  di  Australia,  “ use ”  atau “penggunaan”  merek  dagang  oleh seorang  pedagang  dalam  kaitannya dengan  barang  atau  jasa  mereka  pada tingkat  komersial  adalah  penting  dan dapat  membantu  dalam  menentukan hal-hal  seperti  kepemilikan  merek dagang  dan  kekhasan  merek  dagang. Oleh  karena  itu,  Australia  dianggap sebagai  negara  yang  menganut  sistem “ first  to  use ”,  yaitu,  negara  yang memprioritaskan mereka yang “pertama menggunakan”  merek  dagang  tertentu di  Australia  “sebagai  merek  dagang” dalam  kaitannya  dengan  barang  atau jasa,  dan  dapat  menunjukkan  bukti penggunaan  tersebut,  meskipun  pihak lain  telah  mengajukan  permohonan untuk  mendaftarkan  merek  tersebut sebagai  merek  dagang  di  Australia terlebih dahulu.
9 Jenny  Mackie, A  REFERENCE GUIDE  TO  THE  AUSTRALIAN  TRADE MARK SYSTEM (Pizzeys, 2009), hlm. 7.
Pendaftaran merek dagang
berakhir  pada  sepuluh  tahun  sejak tanggal permohonan pendaftaran merek.
Merek  dagang  dapat  diperbarui  untuk sepuluh  tahun  berikutnya  dan  pada interval  sepuluh  tahun  sesudahnya.
Sebuah permohonan untuk perpanjangan  dapat  dilakukan  setiap saat  selama  periode  12  bulan  sebelum berakhirnya merek dagang. 10
Perbedaan  antara  Prinsip First  to  File Hukum  Indonesia  dan  Prinsip First  to Use pada Hukum Australia Indonesia menganut prinsip “ first to  file ”,  yang  merupakan  pendekatan standar  untuk  yurisdiksi  dengan  sistem hukum berbasis hukum perdata.
Australia  menganut  sistem  hukum didasarkan  pada common  law ,  pemilik merek  dagang  dapat  mengklaim  hak merek  dagang  eksklusif  berdasarkan pendaftaran  atau  penggunaan  merek dagang yang tidak terdaftar sebelumnya. Dua  prinsip  berbeda  yang  dianut  oleh Indonesia  dan  Australia  tersebut  juga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  di negara masing-masing. Perbedaan
tersebut antara lain adalah:
1. Sistem  Pendaftaran  Merek  di Indonesia dengan di Australia Australia  adalah  negara  yang menganut prinsip first to use , namun dalam Trademark Act 1995 Australia sebagian  besar  mengatur  tentang perlindungan merek terdaftar, meskipun  dalam  prinsip first  to  use tidak diwajibkan untuk mendaftarkan  mereknya  jika  ingin mendapatkan perlindungan hukum. Trade  Mark  Act 1995  mengatur  dari persyaratan pendaftaran merek sampai ketentuan pelanggaran seperti  halnya  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
10 “Trade  Marks  Act  1995,  §  42(a), (B).,” no. 119 (2020).
2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  milik  Indonesia.  Namun tidak memungkinkan adanya perbedaan dalam pengaturan merek dalam undang-undang merek Indonesia  dan  Australia.  Salah satunya  terdapat  pada  ketentuan dalam mengajukan keberatan terhadap  permohonan  pendaftaran merek. Keberatan  pendaftaran  merek dapat diajukan kepada DJKI terhadap  permohonan  merek  di
Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal  16  dan  Pasal  17  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa keberatan dapat  diajukan  jika  terdapat  alasan yang  cukup  disertai  bukti  bahwa merek
yang dimohonkan pendaftarannya  adalah  merek  yang berdasarkan  Undang-Undang  tidak dapat  didaftar  atau  ditolak.  Alasan keberatan yang ada dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Hal ini terdapat perbedaan dengan alasan keberatan pendaftaran  yang  diatur  dalam hukum  merek  Australia Trade  Mark Act 1995.  Alasan  keberatan  pada hukum  merek  Indonesia  juga termuat  dalam Trade  Mark  Act 1995 yang  pada  intinya  mengatur  hal yang  sama, namun ada alasan  yang tidak  diatur  di  Indonesia  tetapi termuat dalam Trade  Mark Act 1995. Alasan  keberatan  yang  termuat dalam Trade Mark Act 1995  menjadi pembeda itu adalah alasan “ Applicant  not  owner  of  trade  mark / bukan  pemilik  dari  merek”  yang diatur  dalam  section  58  dan “ Opponent’s earlier use of similar trade mark  /  prior  use /  sama  dengan merek pengguna sebelumnya” yang diatur pada section 58A.
Section  58  Trade  Mark  Act 1995 menyatakan  bahwa  pendaftaran merek  dapat  ditentang  dengan alasan  bahwa  pemohon  bukan pemilik  merek  tersebut.  Misalnya, masalah  dapat  muncul  jika  aplikasi diajukan  atas  nama  perusahaan tetapi  merek  dagang  digunakan pertama  kali  oleh  direktur  sebelum perusahaan  terbentuk,  atau  jika  ada beberapa  perusahaan  dalam  satu grup  perusahaan  dan  salah  disebut sebagai  pemohon.  Bahkan  jika  itu adalah kesalahan yang tidak disengaja,  akan  tidak  mungkin untuk  memperbaikinya  dengan hanya bermaksud untuk mengalihkan  aplikasi  merek  atau pendaftaran  kembali  ke  pengguna pertama  karena  pengadilan  dapat menganggap pemohon tidak menikmati  hak  dalam  merek  sejak awal. Kepemilikan merek di Australia yang menganut first to use akan ditetapkan melalui penggunaan merek tersebut. Berdasarkan alasan ini, lawan dapat menunjukkan bahwa ia menggunakan merek tersebut sebelum tanggal permohonan merek dan  karena  itu  merek  tersebut merupakan  miliknya. Section 58A menjelaskan  bahwa  dalam  kasus dimana permohonan diterima berdasarkan penggunaan sebelumnya.  Sebagai common  law ,
pendaftar  tidak  akan  mendaftarkan merek  yang  bertentangan  dengan merek sebelumnya ( section 44 dan reg 4.15A ).  Namun  dalam  beberapa kasus panitera pendaftaran mungkin telah  menetapkan  hak  kepemilikan dalam common  law  (first  to  use ).
Menyadari  hal  ini  undang-undang ( section  44(4)  dan  reg  4.15A(5 )) mengharuskan panitera untuk menerima (atau mendaftarkan) merek  dagang  pemohon  jika  ada bukti  bahwa  merek  tersebut  telah
digunakan  secara  terus  menerus dalam  kaitannya  dengan  barang dan/atau  jasa  sebelum  tanggal penerimaan merek
dagang sebelumnya.  Sebab  itu section 58A mengatur  bahwa  pendaftaran  dapat ditentang  oleh  pemilik  merek dagang  sebelumnya  atas  dasar penggunaan merek dagang sebelumnya  secara  terus-menerus dari  sebelum  tanggal  penerimaan pendaftaran  merek  oleh  pemohon lain.
2. Perbedaan tentang Pengaturan Merek Defensif sebagai Perlindungan Terhadap Merek Terkenal Ketentuan untuk pendaftaran  merek  dagang  defensif pertama  kali  diperkenalkan  ke dalam undang-undang merek dagang Australia dengan berlakunya Trade Mark Act 1955. Hal yang  harus  dipenuhi  sebagai  syarat pendaftaran merek dagang defensif, merek tersebut harus sudah terdaftar di Australia sebagai merek dagang  khusus  atau  dikenal  sebai merek  terkenal.  Merek  dagang tersebut juga harus telah digunakan sedemikian  rupa,  pada  sebagian atau  seluruh  barang  dan/atau  jasa yang didaftarkannya. Sehingga penggunaan  merek  tersebut  dalam kaitannya  dengan  barang  atau  jasa lain  kemungkinan  besar  akan dirugikan. Dalam keadaan demikian,  merek  dapat  didaftarkan sebagai  merek  defensif  terhadap barang  atau  jasa  lain  tersebut. Pengaturan  tentang  merek  defensif pada Trade  Mark  Act 1995  diatur dalam section 184 sampai section 189. Misalnya,  pemilik  merek dagang  “ VOGUE ”  mendaftarkan merek  dagang  defensif  di  bawah Kelas  42  sehubungan  dengan layanan eceran dan grosir sehubungan dengan parfum, minyak  esensial,  kosmetik,  losion
rambut, sampo, kondisioner rambut, sabun  toilet,  barang  cetakan,  buku, majalah,  pakaian,  kain  penjahit  dan perabotan lembut, sprei, taplak meja dan  gorden,  jasa  salon  kecantikan dan jasa fotografi  di  kelas ini, (serta kelas  lain  yang  meliputi  barang seperti  tikar  dan  jasa real  estate ). “ VOGUE ”  mungkin  tidak  tertarik untuk  menggunakan  barang-barang di bawah kelas-kelas yang disebutkan  di  atas;  namun,  sebagai merek  terkenal,  mereka  ingin mencegah pedagang lain menggunakan merek tersebut secara tidak  benar  untuk  barang  yang berbeda.  Selain  itu,  merek  defensif tidak tunduk pada sengketa dengan alasan penggunaan merek, sehingga pemilik salon yang ingin menggunakan  kata  " VOGUE "  tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan karena tidak digunakannya merek dagang “ VOGUE ”.
Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  tidak  mengatur dan  tidak  dikenal  istilah  defensif merek di Indonesia karena perlindungan  merek  menunjukkan bahwa  tidak  ada  ketentuan  yang menyebutkan secara pasti atau pasal tentang  merek  defensif.  Namun demikian,  secara  tidak  langsung perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dengan adanya atau terakomodirnya  hak  atas  merek terkenal  dalam  penegakan  hukum. Sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 83 ayat (2) yang menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada  hukum  Indonesia  untuk menentukan  apakah  merek  tersebut terkenal dengan cara lain didasarkan pada Putusan Pengadilan. Selanjutnya  DJKI  akan  mengikuti keputusan tersebut dan menyesuaikan merek tersebut
sebagai  merek  terkenal.  Dalam  hal ini, putusan pengadilan di Indonesia menolak kepopuleran merek tersebut,  dan  merek  tersebut  tidak dapat  dianggap  sebagai  merek terkenal menurut DJKI. 3. Perbedaan tentang Jenis Pelanggaran Terhadap Merek Merek terdaftar berada dalam  jangka  waktu  perlindungan merek  yaitu  10  tahun  sejak  tanggal pendaftaran. Hal ini diatur Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  dan Trade  Mark  Act 1995.
Namun  dalam  perlindungan  merek tidak memungkinkan terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pihak  lain  terhadap  merek  terdaftar tersebut. Tehadap pelanggaran merek  tersebut  dapat  mengajukan gugatan  terhadap  pihak  yang melakukan  pelanggaran  tersebut berdasarkan  ketentuan  undang- undang  yang  berlaku.  Pada  hukum merek Indonesia terhadap pelanggaran merek, dapat dilakukan upaya-upaya hukum yaitu
mengajukan  gugatan  secara  perdata melalui  Pengadilan  Niaga  atau melaporkan  adanya  pelanggaran tindak  pidana  pelanggaran  merek kepada aparat kepolisian.
Berbeda  dengan  Australia yang  menganut  prinsip first  to  use , yang  melindungi  merek  tidak terdaftar melalui berbagai mekanisme.  Yaitu,  dengan  melalui ketentuan  legislatif  tertentu  oleh undang-undang  persaingan  tidak sehat atau undang-undang perlindungan konsumen atau
melalui  perlindungan common  law seperti tort of passing off .  Fungsi dari passing  off adalah  untuk  bertindak sebagai perlindungan untuk pelanggaran  tanda  dari  merek  yang tidak  dapat  didaftarkan.  Hal  ini dianggap penting karena Trade Mark Act 1955 memiliki definisi yang lebih
sempit  tentang  “tanda”  yang  dapat didaftarkan. Section 6 Trade Mark Act 1955  memberikan  perlindungan terhadap  “perangkat,  merek,  judul, label,  tiket,  nama,  tanda  tangan, kata,  huruf  atau  angka,  atau kombinasinya”  yang  khas.  Hal  ini dinggap  bahwa passing  off dapat mengisi celah di mana sebuah merek tidak  dapat  didaftarkan,  seperti untuk  “ get-up ”  suatu  produk  atau dikenal sebagai ” trade dress ”. Sebuah  yurisprudensi  peralihan yang signifikan berkembang seputar perlindungan “ get-up ” yaitu,
“bentuk,  ukuran  dan  warna  wadah kemasan,  desain  label  dan  sampai batas  tertentu,  desain  kemasan produk itu sendiri”.  Hal lain dalam kaitannya dengan merek yang tidak didaftarkan  adalah  “ passing  off ” dapat  melindungi  merek  yang mengandung  kata-kata  yang  umum digunakan  dan  telah  melakukan pengembangan reputasi.

## Kelebihan dan Kelemahan Prinsip pada
First to File Hukum Indonesia Prinsip first to file tidak
memungkinkan  terdapat  kelebihan  dan kelamahan dalam penerapan melakukan perlindungan  hukum  terhadap  merek. Kelebihan dengan menganut prinsip first to file antara lain adalah :
1. Apabila  terjadi  sengketa  maka merek  yang  telah  terdaftar  akan lebih mudah untuk pembuktiannya. Merek  yang  telah  didaftarkan  di DJKI  akan  memperoleh  nomor register
pendaftaran,
sehingga apabila  terjadi  sengketa  nomor tersebut  mempermudah  pengadilan untuk menentukan siapa yang lebih terdahulu mendaftarkan mereknya. 2. Merek terdaftar telah memiliki bukti otentik yakni sertifikat yang
diperoleh  dari  menteri. 11 Berperan sebagai bukti keabsahan dan kepemilikan  eksklusif  atas  merek tersebut  barang  dan  jasa  yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan  tinggi  setelah  lima tahun  dan  kemungkinan  menjadi “tidak  terbantahkan”,  yang  dapat membantu  tidak  hanya  dalam proses  pengadilan  tetapi  mungkin yang lebih penting dalam meyakinkan orang lain dengan cepat untuk berhenti menggunakan merek tanpa perlu ke pengadilan.
3. Merek yang telah diajukan pendaftaran  ke  DJKI  akan  langsung mendapat  perlindungan  hukum meskipun  belum  dikeluarkannya sertifikat. Perlindungan merek diberikan  selama  jangka  waktu  10 tahun  sejak  tanggal  penerimaan pendaftaran  ( filling  date ). 12 Sejak tanggal  penerimaan  pendaftaran DJKI akan memberikan pemberitahuan  kepemilikan  merek secara  nasional,  mencegah  orang lain  mengklaim  adopsi  merek mereka  selanjutnya  adalah  dalam “itikad baik”.
4. Mengontrol  penggunaan  merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme  lisensi  terhadap  pihak lain. Merek yang telah terdaftar akan mudah dilakukan pengawasan terhadap penggunaan merek, karena semua sudah tercatat dalam dokumen  DJKI  termasuk  lisensi merek yang diberikan kepada orang lain. 13
11 Pasal  24  ayat  (1)  huuf  c  Undang- Undang  RI  No.  20  Tahun  2016  Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
12 Rahmi  Jened, HUKUM  MEREK (TRADEMARK  LAW)  Dalam  Era  Globalisasi Dan  Integrasi  Ekonomi ,  cet.  ke-2.  (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 153.
13 Pasal  42  Undang-Undang  RI  No. 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis.
5. Melindungi  dari  pendaftaran  merek serupa  yang  membingungkan,  DJKI memiliki kewajiban untuk mengutip pendaftaran  sebelumnya  terhadap aplikasi untuk serupa yang membingungkan merek dan menolak untuk mendaftarkan merek tersebut,  dengan  demikian  secara tidak langsung kekuatan pemerintah berguna dalam membantu mencegah  pelanggaran  tanpa  biaya tambahan kepada pemilik merek. 14 6. Memberikan dasar untuk pendaftaran  asing,  memfasilitasi perlindungan  merek  di  seluruh dunia.  Merek  akan  mendapat perlindungan  secara  internasional dengan  mendapatkan  hak  prioritas yang  dapat  digunakan  untuk mendaftarkan merek secara internasional  sebagai  anggota  dari perjanjian  Konvensi  Paris.  Tanggal pendaftaran  pada  DJKI  dapat digunakan  sebagai  dasar  pengajuan tanggal  di  walaupun  tidak  pada tanggal  yang  sama.  Inti  dari pengertian  hak  prioritas  adalah menggunakan  tanggal  penerimaan permintaan  pendaftaran  atau filling date . 15 Jadi  hak  prioritas  berkaitan dengan  jangka  waktu  pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftar lebih awal dari fakta yang sesungguhnya.
Tidak memungkinkan prinsip first to file hukum  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis memiliki  kelemahan  dalam  penerapan melakukan perlindungan hukum
terhadap  merek.  Kelemahan  tersebut antara lain :
1. Trademark Squatting
14 Pasal  20  dan  Pasal  21  Undang- Undang  RI  No.  20  Tahun  2016  Tentang Merek Dan Indikasi Geografis..
15 Endang  Purwaningsih, Hukum Bisnis (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2010),  hlm. 135.
Perlindungan merek di
Indonesia  diberikan  kepada  siapa yang  lebih  dahulu  mendaftarkan mereknya  karena  menganut  prinsip first  to  file .  Namun,    pada  sisi  lain terdapat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan trademark squatting yang memanfaatkan celah dari prinsip ini, untuk mencoba mendaftarkan merek  dagang  tertentu. Trademark squatting dapat  diartikan  sebagai praktik  untuk  mendaftarkan  merek- merek  atas  produk-produk  baik barang  atau  jasa  yang  belum terdaftar sebelumnya untuk kemudian memperjualbelikannya kembali  kepada  pemilik  merek sebenarnya. 16 Awalnya squatter (oknum  yang  melakukan squatting ) mendaftarkan  merek  dagang  merek tertentu  dengan  maksud  untuk mengambil  untung  dari  merek tertentu  yang  belum  terdaftar. Sehingga  pemilik  asli  tidak  dapat mendaftarkan  merek,  karena  hak eksklusifnya telah diberikan kepada squatter .    Akibatnya,  pemilik  merek asli  mungkin  bersedia  membayar squatter untuk  merek  melisensikan merek tersebut agar dapat digunakan oleh pemilik asli. Trademark squatting juga berlaku  untuk  merek  asing  yang menjadi  korban trademark  squatting pada  negara squatter . Squatter mencoba untuk mendaftarkan merek  asing  tersebut  dengan  niat untuk  menggunakan  merek  dagang ini  dalam  perdagangan,  tetapi dengan  maksud  untuk  mengambil keuntung  dari  merek  pemilik, seperti  importir  dalam  hal  merek
16 Tania  Novelin  and  Pande Yogantara S, “Perlindungan Hukum
Terhadap  Merek  Terdaftar  Akibat  Tindakan Trademarks Squatting Di Indonesia,”
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022, hlm. 167.
asing.  Selanjutnya  mendaftarkan squatter menunggu  sampai  pemilik merek  asing  memasuki  pasar  lokal. Setelah  pemilik  merek  masuk, squatter dapat  mengancam  untuk menuntut pelanggaran merek dagang.  Pada  akhirnya  pemilik merek  harus  menerima  untuk membayar squatter agar melisensikan  mereknya,  sehingga dapat  digunakan  oleh  pemilik asing. 17 Hal  ini  ternyata  juga berpotensi  untuk  merugikan  merek terkenal  yang  belum  didaftarkan. Belum  didaftarkannya  merek  bisa disebabkan  oleh  banyak  faktor, antara  lain  kurangnya  pengetahuan pemilik tentang perlindungan merek.  Maka  dari  itu,  penerapan itikad baik sangatlah penting dalam pendaftaran  merek  berdasarkan prinsip first to file .
2. Adanya  Biaya  Tambahan  Ketika Mendaftarkan  Merek  Lebih  dari Satu Kelas Pendaftaran  merek  wajib mencantumkan  kelas  barang  pada formulir  pendaftaran.  Ketentuan mengenai  kelas  barang  dan/atau jasa  berpedoman  pada  perjanjian Nice  ( Nice  agreement )  tentang Klasifikasi  Internasional Barang dan Jasa  untuk  Pendaftaran  Merek. Sistem  klasifikasi  merek  yang digunakan adalah NICE Classification yang  digunakan  saat  ini  yaitu  NCL ver.  11. NICE  Classification terdiri dari  45  kelas  yaitu  kelas  barang (kelas 1-34) dan kelas jasa (kelas 35- 45). Dalam mengajukan permohonan  pendaftaran  merek, pemohon  dapat  mengajukan  lebih dari  satu  jenis  kelas  barang dan/atau  jasa  di  dalam  satu
17 Carsten  Fink,  Christian  Helmers, and  Carlos  Ponce,  “Trademarks  Squatters: Evidence  from  Chile  Economic  Research Working Paper No. 22,” WIPO , 2014, hlm. 4.
permohonan. 18 Ketika  mengajukan permohonan merek untuk lebih dari satu  kelas  merek,  pemohon  juga harus  mempertimbangkan  biaya permohonannya. Biaya permohonan pendaftaran  merek  ditentukan  per kelas  barang  dan/atau  jasa  , sehingga membutuhkan lebih banyak  biaya  yang  dikeluarkan untuk  pendaftaran  satu  merek. 19
Misal ada suatu perusahaan perlengkapan  alat  dapur  ingin mendaftarkan mereknya, maka perusahaan tersebut harus
mendaftarkan  mereknya  pada  kelas 8  untuk  produk  pisau,  kelas  20 untuk  produk  talenan  dan  kelas  21 untuk  produk  wajan  anti  lengket. Sehingga  lebih  membutuhkan  biaya yang  banyak  agar  suatu  merek terdaftar dalam berbagai kelas.
Tarif Pendaftaran Hak Merek Bagi  UMKM  dan  Umum  berbeda- beda.  Ketentuan  tarif  pendaftaran Hak  Merek  di  DJKI  telah  diatur dalam  PP  Nomor  28  Tahun  2019. Tarif  tersebut  termasuk  dalam kategori  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya mendaftarkan  merek  dibedakan berdasarkan  kategori  pemohon,
yakni  umum  atau  UMKM.  PP Nomor  28  Tahun  2019  juga mengatur besaran tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.

## Kelebihan dan Kelemahan Prinsip pada
First to Use Hukum Australia
Merek  dagang  mengacu  pada tanda-tanda  yang  digunakan  oleh  bisnis atau  individu  untuk  membedakan barang  dan  jasa  mereka.  Sebuah  merek
18 Pasal 6 Undang-Undang RI No. 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis.
19 Pasal  4  ayat  (5)  Undang-Undang RI  No.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan Indikasi Geografis.
dagang  dapat  eksis  meskipun  belum mendaftarkannya  secara  resmi.  Untuk memiliki  hak  atas  merek  dagang  yang tidak  terdaftar,  pemilik  merek  harus dapat  menunjukkan  bahwa  barang  dan jasa memiliki  reputasi  yang memadai  di pasar dan merek cukup dikenali sebagai merek  oleh  konsumen.  Jika  pihak  lain menggunakan merek dagang yang tidak terdaftar,  terdapat  cara  yang  dapat menghentikan  orang  tersebut  untuk melakukannya.  Cara  tersebut  adalah melaporkan  merek yang tidak terdaftar dengan  alasan misleading  and  deceptive conduct atau dengan alasan “ passing off ”. Australian Consumer Law (ACL) melarang seseorang  untuk  terlibat  dalam  perilaku yang  menyesatkan  atau  menipu.  Selain itu,  ACL  melarang  seseorang  membuat pernyataan  palsu  atau  menyesatkan tentang  barang  atau  jasa.  Ini  termasuk pernyataan  bahwa  barang  atau  jasa memiliki  sponsor  atau  persetujuan  dari orang atau merek lain.
Mengajukan gugatan berdasarkan  ACL,  pertama-tama  harus membuktikan  bahwa  telah  membangun reputasi yang memadai dengan menggunakan  merek  tersebut.  Kedua, perlu  membuktikan  bahwa  orang  lain yang  menggunakan  merek  tersebut cenderung menyesatkan dan membingungkan  konsumen.  Ada  cara lain yang mungkin juga dapat mengandalkan pelanggaran
yang disebut  “ passing  off ”  jika  penggunaan merek  oleh  pelanggar  telah  merusak reputasi atau niat baik dengan menyebabkan  calon  pelanggan  dengan cara  tertentu  mengaitkan  barang  atau jasa  pelanggar  dengan  milik  sendiri  di mana  tidak  ada  asosiasi  seperti  itu. Dalam  hal  ini,  pemilik  merek  tidak terdaftar akan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar.
Prinsip first  to  use tidak memungkinkan  terdapat  kelebihan  dan kelamahan dalam penerapan melakukan perlindungan  hukum  terhadap  merek.
Kelebihan dengan menganut prinsip first to use antara lain adalah :
1. Tidak  Memerlukan  Biaya  untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Merek  dagang common  law adalah  merek  yang  tidak  terdaftar dalam  database  merek  dagang  IP Australia.  Istilah  merek  dagang “ common  law ”  dan  “merek  dagang tidak  terdaftar”  dapat  digunakan secara  bergantian. 20 Keuntungan dari  merek  dagang common  law adalah tidak memerlukan biaya apa pun.  Kerugiannya,  bagaimanapun, adalah  bahwa  dibutuhkan  waktu untuk  membangun  niat  baik  dan reputasi  yang  diperlukan  untuk memberikan perlindungan hukum.
2. Mendapatkan Perlindungan Hukum Walaupun Tidak Terdaftar Pemilik merek dapat menuntut pelanggar atas pelanggaran  merek common  law . Meskipun  merek  tidak  terdaftar, masih  dapat  mengirimkan  gugatan ke  pengadilan  untuk  pembatalan merek  kepada  pelanggar  jika  merek mereka menyebabkan kemungkinan kebingungan  dengan  merek  tidak terdaftar.
Pemilik  merek  yang  tidak terdaftar  dapat  dilindungi  dalam Australia  di  bawah  common  law perbuatan  melawan  hukum  passing off dan ketentuan perilaku menyesatkan atau menipu dari ACL. Secara  umum,  hak  atas  merek dagang yang tidak terdaftar muncul di common  law dimana  reputasi substansial  telah  dikembangkan  di sebuah merek di Australia. 21 Standar “kemungkinan
20 Bartier  Perry  Lawyers, What  You Need  to  Know:  TRADE  MARKS  OVERVIEW (BARTIER PERRY PTY LTD), page 8.
21 Trade  Marks  Guide  Everything  You Need  to  Know  about  Trade  Marks  in  Australia , spruson & ferguson inteletual property, page 12.
kebingungan”  tidak  berarti  bahwa mereka  harus  menggunakan  tanda yang  sama  persis.  Merek  pelanggar hanya  harus  cukup  mirip  untuk menimbulkan kebingungan di antara konsumen. Selain itu, apabila ditemukan  bahwa  merek  dagang terdaftar  melanggar  pemilik  merek tidak terdaftar dan telah melakukan perdagangan sebelum merek lainnya,  dapat  mengajukan  proses pembatalan. Pada dasarnya, pemilik merek  memberi  tahu  dewan  merek dagang bahwa dialah yang memiliki hak  atas  merek  tersebut  dan  merek lainnya  seharusnya  tidak  pernah didaftarkan. Selama dapat membuktikan bahwa pemilik adalah orang  pertama  yang  menggunakan merek dalam perdagangan. Tidak memungkinkan prinsip first to use hukum Australia memiliki kelemahan dalam penerapan melakukan perlindungan  hukum  terhadap  merek.
Kelemahan tersebut antara lain :
1. Pembuktian  Merek  Tidak  Terdaftar yang Sulit dan Membutuhkan Biaya Ketika Terjadi Sengketa di Pengadilan Merek  dagang  yang  tidak terdaftar  umumnya  lebih  sulit  dan mahal untuk melakukan pembuktian  pada  saat  terjadi sengketa  di  pengadilan.  Secara umum  perlu  untuk  membuktikan beberapa  reputasi  dalam  merek dagang,  dan  untuk  membuktikan bahwa tindakan pelanggar cenderung menyesatkan atau menipu, bukan hanya membingungkan. Penggunaan merek  dagang  yang  tidak  terdaftar juga  dapat  memberikan  klaim kepada  pengguna  pertama  atas “kepemilikan”  merek  dagang  di common  law .  Kepemilikan  dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk menantang pendaftaran merek yang identik  atau  secara  substansial identik oleh pihak lain. Kepemilikan
juga  dapat  mengizinkan  pengguna pertama  untuk  mendapatkan merek terdaftar  mereka  sendiri,  yang memberikan hak yang dapat menjadi bukti yang kuat. Merek tidak terdaftar
Australia  didasarkan  pada  praktik common  law yang  mengharuskan merek  untuk  membangun  reputasi di  wilayah  tempat  perusahaan mengajukan merek dagang common law.  Dalam  mengambil  tindakan hukum  untuk passing  off dapat menjadi  sulit,  karena  pemegang merek  dagang common  law harus membuktikan merek tersebut memiliki  reputasi  dan  niat  baik, bahwa  pihak  yang  melanggar membuat  pernyataan  yang  salah. Maksud dari pernyataan yang salah itu  menyebabkan  kerusakan  atau kemungkinan
besar akan menyebabkan  kerugian  pada  bisnis perusahaan.  Persyaratan  tambahan untuk melakukan pembuktian merek  dagang common  law bisa berat, memakan waktu dan mahal. 22 Lama waktu
pemilik menggunakan merek tersebut untuk mengidentifikasi  barang,  jasa,  atau bisnisnya  di  pasar  akan  menjadi faktor dalam tingkat reputasi merek tersebut.  Jumlah  waktu  yang diperlukan  untuk  membuktikan reputasi  tergantung  pada,  antara lain,  kekhasan  merek  yang  melekat. Semakin  besar  kekhasan  merek tertentu,  semakin  luas  cakupan perlindungan  yang  diberikan,  oleh karena itu semakin besar kemungkinan  kebingungan  ketika indikasi  serupa  digunakan  dalam cakupan perlindungan tersebut.
2. Hak  Atas  Merek  yang  Tidak Terdaftar  Terbatas  pada  Wilayah Geografis Tertentu
Merek  dagang  yang  tidak terdaftar,  hanya  akan  memiliki  hak
hukum  dalam  wilayah  geografis tempat  merek  tersebut  digunakan. Hal  ini  berarti  mungkin  dapat menghentikan  pengguna  merek berikutnya.  Bahkan  jika  itu  adalah perusahaan yang lebih besar aelama menggunakan  merek  hanya  di wilayah  geografis  merek  tidak terdaftar  aktif  dalam  pasar  dagang. Merek  tersebut  mungkin  diizinkan untuk  tetap  menggunakan  nama yang reputasinya ada. Misalnya, jika reputasi  hanya  ada  di  Brisbane Australia,  pembelaan  penggunaan sebelumnya tidak akan mengizinkan penggunaan nama yang diperluas di luar area itu.

## Penutup
1. Perbedaan  dalam  perlindungan hukum  merek  antara  prinsip first  to file Indonesia  dengan  prinsip first to use Australia  antara  lain,  pertama tentang ketentuan dalam mengajukan  keberatan  terhadap permohonan  pendaftaran  merek.
Terdapat alasan yang tidak diatur di Indonesia  tetapi  termuat  dalam Trade  Mark  Act  1995,  yaitu    alasan “ Applicant  not  owner  of  trade  mark / bukan  pemilik  dari  merek”  yang diatur  dalam  section  58  dan “ Opponent’s earlier use of similar trade mark  /  prior  use /  sama  dengan merek pengguna sebelumnya” yang diatur  pada  section  58A.  Kedua, perbedaan tentang pengaturan merek defensif sebagai perlindungan terhadap merek terkenal  yang  belum  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis. Ketiga, perbedaan tentang  jenis  pelanggaran  terhadap merek,  yaitu  pada  Australia  yang merupakan  negara common  law dikenal  pelanggaran passing  off sebagai bentuk upayan perlindungan  hukum  pada  merek tidak terdaftar.
2. Prinsip first  to  file Indonesia  yang mengharuskan
suatu merek didaftarkan,  lebih  mudah  untuk dibuktikan  apabila  terjadi  sengketa karena  memiliki  data  yang  tercatat pada  DJKI  dan  mendapatkan sertifikat  sebagai  bukti  keabsahan dan  kepemilikan  eksklusif  atas merek tersebut barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan  tinggi  setelah  lima tahun  dan  kemungkinan  menjadi “tidak terbantahkan”. Namun, peluang  besar  akan  perbuatan squatting trademark pada prinsip ini menjadikan  suatu  kelemahan  dan pendaftaran  merek  membutuhkan biaya  lebih  untuk  lebih  dari  satu kelas.  Sedangkan  prinsip first  to  use tidak  membutuhkab  biaya  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum merek, karena merek tidak terdaftar mendapatkan  perlindungan  hukum common  law .  Akan  tetapi  hal  ini justru  akan  sangat  sulit  untuk membuktikan  bahwa  suatu  merek merupakan  merek  pertama  yang digunakan dalam perdagangan karena  tidak  ada  data  yang  tercatat dalam dewan merek. Akan membutuhkan  waktu  yang  lama juga  biaya  yang  besar  untuk membuktikan.  Perlindungan  merek tidak  terdaftar  hanya  terbatas dimana  merek  tersebut  berada dalam  pasar  perdagangan  suatu daerah tertentu.

## Saran
1. Memberikan langkah-langkah perlindungan  yang  lebih  ekstra terhadap pemegang merek terkenal seperti pengaturan
terhadap  merek  defensif  yang diatur dalam Trade Mark Act 1995 Australia.
2. Perlu  adanya  kontrol  oleh  DJKI terhadap pendaftaran merek dengan  mewajibkan  pendaftar menunjukkan  bahwa  ia  pemilik
asli dan akan menggunakan merek tersebut untuk mencegah terjadinya trademarks squatting Daftar Pustaka Djumhana, Muhamad, and R Djubaedillah. Hak  Milik  Intelektual, Sejarah,  Teori,  Dan  Praktiknya  Di Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2014. Fink,  Carsten,  Christian  Helmers,  and Carlos Ponce. “Trademarks Squatters:  Evidence  from  Chile Economic Research Working Paper
No. 22.” WIPO , 2014.
Habibi,  Miftakhur  Rokhman,  and Rohmatul  Lailatus  Saida.  “Hak Kekayaan  Intelektual  Di  Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan
Pada  Perbankan”  2,  no.  October (2020): 1–21. Jened, Rahmi. HUKUM MEREK (TRADEMARK  LAW)  Dalam  Era Globalisasi  Dan  Integrasi  Ekonomi . 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “UU RI No. 20 Thn 2016 Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis,” no. l (2016): 1–74.
Lawyers, Bartier Perry. What You Need to Know: TRADE MARKS OVERVIEW .  BARTIER  PERRY
PTY LTD, n.d. Mackie,  Jenny. A  REFERENCE  GUIDE TO  THE  AUSTRALIAN  TRADE MARK SYSTEM . Pizzeys, 2009. Moch. Isnaeni. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan .  Surabaya:  Revka  Petra Media, 2016. Novelin,  Tania,  and  Pande  Yogantara  S.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap Merek  Terdaftar  Akibat  Tindakan Trademarks Squatting Di Indonesia,” 2022, 166–76. https://doi.org/10.24843/JMHU.2 022.v11.i01.p12.
OK, H, and Saidin. Aspek - Aspek Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intelectual Property Right) . Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2013. Purwaningsih,  Endang. Hukum  Bisnis . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Setiono.  “Rule  of  Law.”  Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004. Sutedi,  Adrian. Hak  Atas  Kekayaan Intelektual .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009.
“Trade Marks Act 1995, § 42(a), (B).,” no. 119 (2020).
Trade Marks Guide Everything You Need to Know about Trade Marks in Australia , n.d.
Zainai, Amiruddin dan Asikin. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Grafiti Press, 2006.