Frage: Ein Kleinunternehmer besitzt eine ohne Widerspruch im Register des Patent- und Markenamtes eingetragene Wort-Bild-Marke. Der Wortbestandteil der Marke ist unstrittig. Der Bildbestandteil der Marke beruht auf einem eigenen Entwurf, hat aber einen Gegenstand zum Thema, das ein Großkonzern für sich alleine beansprucht, beispielsweise die Darstellung einer markanten Figur aus der griechischen Mythologie. Die Frage bezieht sich jetzt NICHT darauf, ob der Kleinunternehmer diese Marke eintragen durfte und einen Prozess gewinnen würde, sondern die Frage bezieht sich alleine darauf, ob der Großkonzern auch bei ohne Widerspruch im Register eingetragenen Marken im Zuge eines Abmahnverfahrens oder Zivilprozesses gegen den Kleinunternehmer vorgehen kann (Prozesskostenrisiko bis hin zu einem eventuellem Unterliegen von gut 30.000 EUR plus jahrelange Blockade der Markenverwendung bzw. steigende Schadensersatzpflicht bei Verwendung). Oder anders ausgedrückt: welcher Schutz (Rechtssicherheit) erwächst dem Kleinunternehmer aus der ohne Widerspruch im Register eingetragenen Marke gegenüber Angreifern?

Antwort: Sehr geehrter Fragesteller,   zunächst gilt a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/42.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 42 MarkenG: Widerspruch">§ 42 MarkenG/a> , wonach gegen die Eintragung innerhalb einer Dreimonatsfrist Widerspruch zu erheben ist. Ist Sie versäumt, sind Sie Inhaber einer Marke und genießen solange markenrechtlichen Schutz.   Der Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang kann jetzt nur noch gerichtlich und nur dann mit Aussicht auf Erfolg gegen Sie vorgehen, wenn  1. Er gemäß a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/9.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 9 MarkenG: Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse">§§ 9/a>  - a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/13.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 13 MarkenG: Sonstige ältere Rechte">13 MarkenG/a>  ein Recht älteren Zeitranges innehat. Nach Ihrem Angaben käme hier a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/9.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 9 MarkenG: Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse">§ 9 Abs. 1 Nrn. 1, 2 MarkenG/a>  in Betracht, wonach ein Löschungsanspruch bei Identität oder Ähnlichkeit von Marke und hiervon erfasster Ware und Dientsleistung besteht, wobei in Falle der Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr durch das Publikum hinzukommen muss.  2. Nach § 51 Abs. 2 die Verwendung Ihrer Marke durch den im Zeitrang älteren Inhaber nicht für fünf aufeinanderfolgende Jahre in Kenntnis der hierunter angebotenen Waren oder Dienstleistungen geduldet worden ist. Diese Frist gilt dann allerdings nicht, wenn Sie die Eintragung bösgläubig vorgenommen haben, wovon ich nicht ausgehe.   Liegen die beiden Voraussetzungen allerdings vor, so kann der andere Inhaber mit Aussicht auf Erfolg die Löschung Ihrer Marke im Klageweg erreichen.   Damit der gegnerische Inhaber der Marke im Falle, dass er Klage erhebt und Sie sofort anerkennen nicht gemäß a href="https://dejure.org/gesetze/ZPO/93.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 93 ZPO: Kosten bei sofortigem Anerkenntnis">§ 93 ZPO/a>  die Kosten des Rechtsstreites zu tragen hat, wird er, wenn dies nicht bereits geschehen ist, sie abmahnen, was nicht unbedingt aber üblicherweise durch einen Anwalt mit entsprechenden Kosten geschieht.   Ein Anspruch auf Löschung besteht seitens des Gegners jedoch dann nicht, wenn die Voraussetzungen des a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/51.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 51 MarkenG: Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte">§ 51 Abs. 3, 4  MarkenG/a>  vorliegen, nämlich die andere Marke zum Zeitpunkt der Eintragung im Inland nicht bekannt war oder aber wegen Verfalles, a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/49.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 49 MarkenG: Verfall">§ 49 MarkenG/a> , oder absoluter Schutzhinderniss, a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/50.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 50 MarkenG: Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse">§ 50/a>  i. Abs. 5. m. a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/8.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 8 MarkenG: Absolute Schutzhindernisse">§ 8 MarkenG/a>  hätte gelöscht werden können.   Welchen Sinn hat dann das Widerspruchsverfahren, wenn man doch ohnehin mit der Klage überzogen werden kann?  Im Widerspruchverfahren hat der Widersprechende die Tatsachen, die zu Löschung berechtigen, nur glaubhaft zu machen, nicht zu beweisen. Er muss nur schlüssig behaupten, dass er bspw. Inhaber eines Rechtes älteren Zeitranges nach a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/9.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 9 MarkenG: Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse">§ 9 Abs. 1, 2 MarkenG/a>  ist. Tut er dies, so wird die Marke gelöscht. Stehen Sie als Eingetragener allerdings auf dem Standpunkt, Ihnen Stünde das Recht auf Eintragung trotzdem zu, so wären Sie ohnehin auf den Klageweg verwiesen, was sich aus § 44 MarkG ergibt. Das Widerspruchsverfahren hat daher nur Beschleunigungscharakter.   Bei der Klage auf Löschung muss demgegenüber der Kläger beweisen, dass die Löschungsvoraussetzungen vorliegen. Wenn er dies nicht kann, unterliegt er.  Wenn daher nach Gesagtem die Voraussetzungen dafür vorliegen, dass der Inhaber älteren Zeitranges die Löschung mit Aussicht auf Erfolg erklagen kann, so empfiehlt es sich für Sie, den Verzicht nach a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/48.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 48 MarkenG: Verzicht">§ 48 MarkenG/a>  zu erklären, um Kosten für Abmahnung und Gericht zu sparen.  Ich hoffe, Ihnen eine erste rechtliche Orientierung gegeben zu haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, das aufgrund der Angaben die Prognose des Ausganges einer möglichen Löschungsklage nicht möglich ist. Bei Unklarheiten fragen Sie nach. Im Übrigen verbleibe ich  mit freundlichen Grüßen  Andreas Scholz, RA!--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 93