Frage: Guten Tag,  ich habe vor vier Wochen von einem Domainbroker eine 8 Jahre alte eu-Domain  gekauft.   Jetzt meldet sich eine amerikanische Firma mit derselben com-Domain.  Sie besitzen ein entsprechendes EU-Warenzeichen  für Klasse 3 und 5. Sie meinen diese Domain würde wegen des Warenzeichens rechtmäßig ihnen zustehen und ich müsse sie Ihnen gegen Erstattung des Kaufpreises übertragen.  Frage: Muss ich die Domain an diese Firma verkaufen oder kann ich sie auch „liegen lassen' und/oder ggf. an jemanden anderen verkaufen?  Freundliche Grüße 

Antwort: Sehr geehrter Fragesteller,  Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen wie folgt beantworten:  Zunächst ist festzuhalten, dass es einen Anspruch auf Herausgabe der Domain grundsätzlich nicht gibt. In Betracht kommen jedoch ggf. Unterlassungs- und/oder Löschungsansprüche bzw. Ansprüche auf Freigabe der Domain.  1. Grundlegend gilt, dass nach a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/14.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 14 MarkenG: Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch">§ 14 Abs. 2 Nr. 1/a>  Markengesetz (bzw. Art. 9 Abs. 1 S. 2 a) Gemeinschaftsmarkenverordnung) Dritten untersagt ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers ein mit der Marke identisches Zeichen im geschäftlichen Verkehr für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen Waren und Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt.  Nutzen Sie die Domain für ähnliche Waren oder Dienstleistungen, muss die so genannte Verwechslungsgefahr hinzukommen. Handelt es sich ferner möglicherweise um eine bekannte Marke, können Ansprüche bestehen, wenn Sie die Marke in Ihrer Domain in unlauterer Weise ausnutzen oder die Wirkung der Marke beeinträchtigen.  Voraussetzung für markenrechtliche Ansprüche ist dabei jedoch zunächst die Verwendung der Marke (sprich: der Domain) im geschäftlichen Verkehr. Sie müssten die Domain demnach gewerblich nutzen.  Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass das bloße Halten einer Domain nicht zu einem unternehmens-kennzeichenrechtlichen Anspruch auf Löschung der Domain führt (vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.03.2013, Az. a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=6%20U%2049/12" target="_blank" class="djo_link" title="6 U 49/12 (2 zugeordnete Entscheidungen)">6 U 49/12/a> ; BGH a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202012,%20304" target="_blank" class="djo_link" title="BGH, 09.11.2011 - Abs. 1 ZR 150/09: Basler Haar-Kosmetik">GRUR 2012, 304/a> ). Sofern Sie die Domain also „liegen lassen' und keine Website mit der Domain verknüpfen, sind markenrechtliche Ansprüche mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.  2. Ausgehend hiervon könnte dennoch eine so genannte Erstbegehungsgefahr für eine Markenverletzung in Betracht kommen (vgl. BGH a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202008,%20912" target="_blank" class="djo_link" title="BGH, 13.03.2008 - Abs. 1 ZR 151/05: Metrosex">GRUR 2008, 912/a> ). Ob eine solche Erstbegehungsgefahr bereits aufgrund der Anmeldung von Domainnamen besteht, ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Erforderlich sind ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass sich der Anspruchsgegner in naher Zukunft rechtswidrig verhalten werde (BGH a. a. O.).   Da nähere Informationen zur Verwendung der Domain fehlen, kann diese Gefahr nicht entsprechend eingeschätzt werden. Etwas anderes könnte sich bei der rechtlichen Würdigung auch dann ergeben, wenn die eingetragene Marke jünger wäre als die seit acht Jahren registrierte Domain.  3.  Ferner könnte noch ein Löschungsanspruch nach a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/12.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 12 BGB: Namensrecht">§ 12 BGB/a>  gegeben sein. Dazu müsste eine unberechtigte Namensanmaßung vorliegen. Im Sinne des a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/12.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 12 BGB: Namensrecht">§ 12 S. 1 Fall 2 BGB/a>  liegt eine solche Anmaßung vor, wenn ein Dritter unbefugt den gleichen Namen bzw. die gleiche Unternehmenskennzeichnung gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden.  Grundsätzlich liegt schon in dem Registrieren eines Domainnamens und dem Aufrechterhalten dieser Registrierung ein Namensgebrauch. Denn der berechtigte Namensträger wird bereits dadurch, dass ein Dritter den Namen als Domainnamen unter einer bestimmten Top-Level-Domain registriert und registriert hält, von der eigenen Nutzung des Namens als Domainname unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen (vgl. a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHZ%20149,%20191" target="_blank" class="djo_link" title="BGH, 22.11.2001 - Abs. 1 ZR 138/99: Shell.de">BGHZ 149, 191/a> ).  Aufgrund dessen, dass hier eine EU-Marke vorliegt, Sie die entsprechende .eu-Domain besitzen und der Markeninhaber über eine .com-Domain im Internet auftritt, wird man möglicherweise von einer tatbestandsmäßigen Zuordnungsverwirrung ausgehen müssen. Der angesprochene Verkehr erwartet nämlich, dass das Unternehmen mit seiner .com-Domain und einer europäischen Marke ggf. auch in Europa mit einer .eu-Domain am Markt auftritt.   4. Im Ergebnis ist jedenfalls ein direkter Herausgabeanspruch gegen Erstattung des Kaufpreises zu verneinen. Möglicherweise bestehen aber – mangels näherer Sachverhaltsangaben nicht weiter nachprüfbar – Unterlassungs- und Löschungsansprüche gegen Sie.  Der von Ihnen angesprochene Verkauf der Domain kann darüber hinaus möglicherweise vom Markeninhaber durch einen so genannten DISPUTE-Eintrag bei der Denic verhindert werden. Dieser verhindert den Verkauf an einen Dritten und gewährleistet im Fall der Löschung der Domain, dass diese direkt an denjenigen übergeht, der den DISPUTE-Eintrag beantragt hat.  Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.  Mit freundlichen Grüßen !--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 12