Frage: Guten Tag,  wir haben unser Produktlogo für unsere Software selbst erstellt und es im Jahre 2004 als Bildmarke schützen lasssen. Wir sind eine kleine Softwarefirma (GmbH), jedoch mit unserem Produkt bundesweit recht bekannt. Vor ein paar Wochen haben wir entdeckt, dass ein direkter Wettbewerber ein sehr ähnliches Logo für die eigenen Produkte nutzt. Es besteht unserer Ansicht nach eine hohe Verwechslungsgefahr, da im gleichen Markt für die gleiche Softwarelösung agiert wird. Der Markt für eine solche Software ist überschaubar, die Anbieter kennen sich untereinander. Wie sollen wir am besten vorgehen? Sollte der erste Schritt direkt eine Unterlassungsauforderung / Markenrechtliche Abmahnung sein? Welche Inhalte sollte ein solche Abmahnung haben. Leider ist es ja recht schwierig Logos auf Ähnlichkeiten zu recherchieren. So dass wir damit rechnen müssen, dass unser Konkurrent auch sein Logo als Marke angemeldet hat. Ich habe zwar versucht dies in der dpma-datenbank herauszufinden, jedoch ohne Erfolg. Was kann man tun, falls das Konkurrenz-Logo bereits als Marke angemeldet ist? Ich habe gelesen, dass es eine Frist gibt, in der man Einspruch erheben kann, aber die ist mit Sicherheit bereits verstrichen.   Mit freundlichen Grüssen  

Antwort: Sehr geehrte Ratsuchende,   vielen Dank für Ihre Anfrage!    Nachfolgend möchte ich gerne unter Berücksichtigung Ihrer Sachverhaltsschilderung sowie Ihres Einsatzes  Ihre Frage  wie folgt beantworten:  1. Der erste Schritt sollte eine genaue Prüfung der markenrechtlichen Rechtslage sein.  Denn eine voreilige Abmahnung, die sich im Nachhinein als unbegründet darstellt, löst auf Seiten des Abgemahnten Schadensersatzansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung gemäß a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/823.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 823 BGB: Schadensersatzpflicht">§ 823 BGB/a>  aus (z.B. für die Inanspruchnahme eines Rechtsanwaltes zur Rechtsverteidigung).  2. Dabei ist zunächst zu überprüfen, ob der Mitbewerber eine prioritätsältere Marke oder geschäftliche Bezeichnung (Unternehmensname, a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/5.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 5 MarkenG: Geschäftliche Bezeichnungen">§§ 5/a> , a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/15.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 15 MarkenG: Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch">15 MarkenG/a> ) für sich in Anspruch nehmen kann.  Zudem ist die Verwechslungsgefahr im Sinne von a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/14.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 14 MarkenG: Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch">§ 14 Abs. 2 MarkenG/a>  genauer zu prüfen, die sich vor allem nach Ähnlichkeit/Identität der angebotenen Produkte (wovon nach Ihrer Schilderung auszugehen ist) und der Ähnlichkeit/Identität der verwendeten Kennzeichen ergibt.   Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marke im Hinblick auf den bildlichen, klanglichen Eindruck und den Bedeutungsgehalt.   Dabei gehe ich davon aus, dass Ihre Marke auch einen Wortbestandteil hat, es sich also um eine Wort-Bildmarke handelt, da reine Bildmarken nur selten anzutreffen sind.  Bei derart kombinierten Zeichen, die als Einheit zu sehen sind, führt im GrundS. schon die Abweichung eines Bestandteils zum Ergebnis fehlender Kennzeichenähnlichkeit.  Bsp.: ALKA-SELTZER  gegen TOGAL-SELTZER (BGH, <a href='http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%201998,%20942' target='_blank' class='djo_link' title='BGH, 18.06.1998 - Abs. 1 ZR 15/96: 'ALKA-SELTZER'; Verwechslungsgefahr'>GRUR 1998, 942</a> – Alka-Seltzer).  Die Übereinstimmung in einem Bestandteil reicht daher grundsätzlich nicht für einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch, da auf Grund des weiteren Bestandteiles regelmäßig ein hinreichender Abstand gewahrt ist. Gleiches gilt grundsätzlich, wenn etwa der Bildbestandteil ähnlich ist, nicht aber der Wortbestandteil.  3. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn ein Bestandteil der zusammengesetzten Marke (entweder Bild oder Wortbestandteil) den Gesamteindruck des Kennzeichens prägt.   Dann reicht es ausnahmsweise aus, wenn das angegriffene Kennzeichen diesen prägenden Bestandteil in ähnlicher oder identischer Form übernimmt.  Der prägende Bestandteil ist in bei Wort-Bildmarken häufig der Wortbestandteil, da dieser vom angesprochenen Kundenkreis häufig zur mündlichen Benennung des Kennzeichens verwandt wird (BGH a href="https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=GRUR%202006,%20859" target="_blank" class="djo_link" title="BGH, 11.05.2006 - Abs. 1 ZB 28/04: Malteserkreuz">GRUR 2006, 859/a>  – Malteserkreuz).  Dies wäre jedoch anhand der konkreten Marke zu prüfen. Eine besonders hervorgehobene  (z.B. durch die Größenverhältnisse) Darstellung des grafischen Teils der Marke kann auch dazu führen, dass dieser als prägend anzusehen ist.  4. Um herauszufinden, ob der Mitbewerber Inhaber einer ggf. älteren Marke ist, bietet sich über die „normale' Recherche im DPMA-Register eine Recherche anhand der Wiener Klassifikation an, durch die die unterschiedlichen Grafikbestandteile kategorisiert und damit recherchierbar sind.  Eine Erläuterung zur Anwendung der nicht ganz einfachen Wiener Klassifikation würde hier jedoch den Rahmen sprengen, so dass ich um Verständnis bitten muss, dass ich mich auf den Verweis auf folgenden Link beschränke:  http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/wien/wiener_klass.pdf  Alternativ besteht jedoch auch die Möglichkeit, den Mitbewerber mit einer sog. Berechtigungsanfrage zu kontaktieren und ihn um Mitteilung zu bitten, auf welche Rechte er die Verwendung des Logos stützt. Dies hat den Vorteil, dass Ihnen (anders als bei der Abmahnung) keine Schadensersatzansprüche drohen, wenn sich herausstellen sollte, dass der Mitbewerber ein Recht vorweisen kann.  5. Wenn sich herausstellt, dass der Mitbewerber eine verwechslungsfähige Marke später als Sie eingetragen hat, dann können Sie (unabhängig vom Ablauf der Einspruchsfrist im Eintragungsverfahren) immer noch gemäß a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/51.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 51 MarkenG: Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte">§§ 51/a> , a href="https://dejure.org/gesetze/MarkenG/55.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 55 MarkenG: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten">55 MarkenG/a>  Löschung der Marke aus dem Register des DPMA innerhalb verlangen und ggf. darauf klagen.  Dieser Anspruch kann innerhalb von fünf Jahren ab Kenntnis der Kennzeichennutzung geltend gemacht werden.  Das Verstreichen der Widerspruchsfrist hat insofern nur Bedeutung für das Eintragungsverfahren.  6. Wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass eine Abmahnung geboten ist, dann muss die Abmahnung folgendes enthalten:  - Bezeichnung Ihrer Marke (mit Registernummer DPMA, grafische Wiedergabe) - Bezeichnung der konkreten Verletzungshandlung (z.B. durch Verwendung des Logos auf der Homepage xy) - Aufforderung, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung innerhalb angemessener Frist (14 Tage) abzugeben - Androhung rechtlicher Schritte für den Fall des ergebnislosen Fristablaufes  Ich hoffe, Ihnen eine erste rechtliche Orientierung ermöglicht zu haben und wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute!    Ich möchte Sie gerne noch abschließend auf Folgendes hinweisen:   Die von mir erteilte rechtliche Auskunft basiert ausschließlich auf den von Ihnen zur Verfügung gestellten Sachverhaltsangaben. Bei meiner Antwort handelt es sich lediglich um eine erste rechtliche Einschätzung des Sachverhaltes, die eine vollumfängliche Begutachtung des Sachverhalts nicht ersetzen kann.   Ich hoffe, dass Ihnen meine Ausführungen geholfen haben.    Mit freundlichen Grüßen  Ingo Driftmeyer Rechtsanwalt !--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 823