VSL Sklep V Cpg 894/2017
Sodna praksa višjih sodišč, 2017-11-23

Tadeja Zima Jenull (preds.), Magda Teppey (poroč.), Ladislava Polončič

CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

evropski patent - obvezna postavitev izvedenca - kršitev patentnih pravic - novost patenta

Zmotno je stališče sodišča prve stopnje, da bi morala tožeča stranka za presojo kršitve patenta v zvezi z izdajo začasne odredbe predložiti prevod opisa evropskega patenta v slovenski jezik, sicer naj bi postavitev izvedenca patente stroke, ki naj bi podal ugotovitve glede kršitve patenta, predstavljala izvedbo informativnega dokaza.

Utemeljene so pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ker pri presoji bistvenih karakteristik izuma ni upoštevalo doktrine ekvivalentov. Ta določa, da je pri presoji obsega varstva, ki ga zagotavlja evropski patent, treba upoštevati vsak element, ki je enakovreden elementu določenem v patentnih zahtevkih.

Ker se sodišče prve stopnje zaradi pomanjkanja strokovnega tehničnega znanja očitno ni moglo opredeliti do nasprotujočih si navedb pravdnih strank, je za presojo vprašanja, ali je tožeča stranka s stopnjo verjetnosti izkazala domnevno kršitveno ravnanje glede na ugotovljen obseg patentnega varstva, potrebna izvedba dokaza s postavitvijo izvedenca patentne stroke.

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe na prepoved toženi stranki brez soglasja tožeče stranke izdelovati, uporabljati, ponujati v prodajo, prodajati aluminijaste plošče oziroma platforme za pritrditev smučarske vezi na snežne deske, s katerimi se krši pravice iz Evropskega patenta št. 2285457. Nadalje je zavrnilo tudi predloge, da se zasežejo in izključijo iz prometa ter shranijo predmeti kršitve ter vsa sredstva, s katerimi se krši patent na naslovih toženih strank in predlog za zavarovanje dokazov z zasegom ponaredkov, izročitvijo listin, ki se nanašajo na prodajo ponaredkov, postavitvijo izvršitelja ter izvedencev ekonomske in patentne stroke, s sodelovanjem katerih naj se izvedejo ti dokazi.

2. Zoper uvodoma navedeni sklep sta pritožbi vložila pooblaščenec tožnikov in prvi tožnik, ki uveljavljata vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču sta predlagala, naj izpodbijani sklep spremeni, tako da predlogu za izdajo začasne odredbe in zavarovanje dokazov ugodi oziroma podrejeno, naj sklep sodišča prve stopnje razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Tožeča stranka v pritožbi v bistvenem navaja naslednje:

- Sodišče prve stopnje je zmotno presodilo kaj je znano stanje tehnike in kaj obsega patentna zaščita patenta tožeče stranke. Iz opisa evropskega patenta (točka 0018) je razvidno, da pritrdilni sklop platforme po izumu, sestoji iz elastično deformabilne osnovne plošče (11), ki je bodisi enodelna, ali se sestoji iz več delov. Zato ne drži ugotovitev sodišča prve stopnje, da če kršeči izdelek ne vsebuje dveh pozicionirnih plošč, ni kršitve patenta. Zaščitenost izuma je podana za obe mogoči izvedbi, tako za enodelno kot tudi dvodelno, saj je inventivna raven patenta pokrita z opisom pod točko 0018. Tožeča stranka je v postopku zatrjevala, da je zaščitenost po patentu podana tako za enodelnost, kot za dvodelnost platform. S podeljenim patentom so zavarovane pravice v okviru patentnih zahtevkov ter njih opisov, kot izhajajo iz podeljenega evropskega patenta. Ni res, da tožeča stranka, v primeru enodelnih plošč nima patentnega varstva.

- Sodišče prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, saj ni upoštevalo 69. člena EPK v smislu, da je pri presoji obsega varstva, ki ga zagotavlja evropski patent, treba upoštevati vsak element, ki je enakovreden elementu določenem v patentnih zahtevkih, in ni upoštevalo bistvenih značilnosti preostalih zaščitenih sklopov potrebnih za delovanje platforme, pri čemer so deli kršeče plošče, identični elementom iz patentnih zahtevkov in skic v opisu podeljenega patenta, pa tudi kot so ti opredeljeni s patentnimi zahtevki, kar bo lahko pojasnil izvedenec za patentno varstvo.

- Iz ugotovitev izvedenca D izhaja, da je primerjal platformo za snežne deske z obravnavanim patentom. Ker sta A. plošča in K. plošča povsem identični, o kršitvi patenta ni dvoma. Originalna A. plošča zaradi povsem identičnih obremenitev in vibracij kot pri smučki, vsebuje povsem identično tehnično rešitev, ki je zavarovana z obravnavanim patentom. Strokovnjaku s tega področja je razumljivo, da je platformo možno pričvrstiti na sleherno obstoječo smučko, v povsem enaki konstrukcijski zasnovi pa tudi na sleherno snežno desko, pri kateri se pojavljajo podobne obremenitve, vibracije in druge težave, kot pri smučki. Platforma za snežno desko tudi funkcionira na enak način, kar je izpostavljeno v mnenju D.

- Rešitev slovenskega patenta temelji na tehničnem problemu, kako zasnovati platformo, ki bo po pritrditvi na zgornjo površino smučke zagotavljala želeno, po izbiri tudi razmeroma majhno stojno višino, in dopuščala neovirano upogibanje smučke ter obenem zagotavljala dušenje vibracij, pri čemer bo smučarski čevelj navzlic ekstremnemu upogibanju držan v nespremenljivem položaju in pri čemer bo celo med ekstremnim upogibanjem smučke, razdalja med deloma smučarske vezi ostala praktično nespremenljiva. D je ugotovil, da gre pri platformah za snežne deske za posnemanje bistvenih značilnosti patenta, s katerimi je načeloma rešen tehnični problem, na katerem temelji izum, pri čemer je mišljena prav povezava med nosilnima ploščama in pozicionirnima ploščama preko ročic, ki so zasukljive v vrtiščih, katerih razporeditev v obremenjenem in razbremenjenem stanju smučke je glede na liniji, ki povezujeta vsakokratni vrtišči, natančno definirana. Prav razporeditev omenjenih vrtišč je za izum ključnega pomena. Za dušenje vibracij je s tehničnega vidika popolnoma vseeno ali je zgornja plošča enojna ali deljena. Bistvene so ročice in vrtišča, ki skupaj tvorijo pogoje in s tem omogočajo, da platforma za pritrditev okovja na smuči oziroma desko duši vibracije, čemur je izum sploh namenjen. Iz fotografij K. plošče pa je razvidno, da vsebuje sistem ročic in vrtišč, ki so bistvo zavarovane tehnične rešitve. To izhaja iz pojasnila, kako sistem deluje. Iz tega je jasno, da je popolnoma vseeno ali je osnovna plošča dvodelna ali enodelna, dvodelnost plošče ne prispeva k rešitvi tehničnega problema.

- Zmotno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da je evropski preizkuševalec ravno dejstvu dveh nosilnih plošč pripisal inventivno raven. Preizkuševalec je izpostavil vse objektivne razlike med rešitvama, pri čemer se ni opredeljeval do tega, v čem te razlike prispevajo k rešitvi tehničnega problema, in se ni opredelil, če in v kolikšni meri deljenost plošče pripomore k rešitvi tehničnega problema, to je zagotavljanju boljšega blaženja sil v času, ko je smučka upognjena. Bistven je sistem ročic in vrtišč, ki ga je izpostavil preizkuševalec.

- Tožeča stranka je predlagala postavitev izvedenca za patente, ki naj bi se opredelil do verjetnosti kršitve patenta. Ker sodišče prve stopnje predlaganega dokaza ni izvedlo, je kršilo pravico tožeče stranke do kontradiktornosti postopka in pravico do učinkovitosti sodnega varstva. Ne drži, da izvedenec brez uradnega prevoda opisa evropskega patenta ne more podati svojega mnenja. Izpodbijani sklep nima razlogov o pravno relevantnih dejstvih, zato je podana tudi bistvena kršitev postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.

4. Tožene stranke so na pritožbo odgovorile in pritožbenemu sodišču predlagale, naj neutemeljeno pritožbo zavrne in tožeči stranki naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude.

6. Tožeča stranka je zatrjevala, da je prva tožnica imetnica Evropskega patenta št. SI/EP 2285457 z nazivom "platforma za pritrditev smučarske vezi na smučko", in z drugo tožnico na podlagi licenčne pogodbe proizvajata platforme za snežne deske na podlagi izuma, ki je zaščiten z omenjenim evropskim patentom. Tožeča stranka je ugotovila, da so se na trgu začeli pojavljati ponaredki oziroma identične kopije A. plošč. Ponaredke proizvaja tretja toženka, ki ob pomoči prve in druge toženke navedene plošče tudi prodaja. Tožeča stranka je kot imetnik izključnih pravic iz podeljenega patenta vložila predmetno tožbo zaradi kršitev pravic po 121. členu Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Hkrati s tožbo je podala predlog za zavarovanje dokazov in predlog za izdajo začasne odredbe. Tožena stranka je zatrjevala, da njena plošča ne vsebuje nobene od značilnosti, ki so prispevale k podelitvi patenta in se njena plošča bistveno razlikuje od patenta.

7. Sodišče prve stopnje je zavzelo stališče, da tožeča stranka ni izkazala verjetnosti obstoja terjatve. Ugotovilo je, da tožeča stranka ni prerekala s strani tožene stranke zatrjevanega dejstva, da je preizkuševalec EPU dejstvu dveh nosilnih plošč pripisal inventivno raven. Stanje tehnike oziroma inventivna raven, kot jo je ugotovil preizkuševalec, pa je bistveno za razumevanje obsega varstva, ki ga nudi patent. Po oceni prvostopenjskega sodišča je v obravnavanem primeru s stopnjo verjetnosti mogoče sklepati, da ena nosilna plošča, kot jo pri domnevno kršečih izdelkih uporabljajo tožene stranke, predstavlja znano stanje tehnike in ne uporabo elementa, enakovrednega elementu iz patentnih zahtevkov. Posledično sodišče prve stopnje ni izvedlo dokaza s postavitvijo izvedenca za patente, saj naj bi bili razlogi v prid izdaje začasne odredbe bolj šibki od nasprotnih. Ker tožeča stranka ni predložila prevoda opisa evropskega patenta, ki v skladu z 18. členom ZIL-1 služi za razlago patentnih zahtevkov, pa bi tudi šlo za informativni dokaz.

8. Utemeljene so pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje prezrlo pretežni del trditev tožeče stranke, s katerimi je utemeljevala verjetnost obstoja terjatve in zmotno uporabilo materialno pravo. Zato so podane zatrjevane kršitve iz 8. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.

9. Zmotno je stališče sodišča prve stopnje, da bi morala tožeča stranka za presojo kršitve patenta v zvezi z izdajo začasne odredbe predložiti prevod opisa evropskega patenta v slovenski jezik, sicer naj bi postavitev izvedenca patente stroke, ki naj bi podal ugotovitve glede kršitve patenta, predstavljala izvedbo informativnega dokaza. Obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentnih zahtevkov (1. odstavek 69. člena EPK, drugi odstavek 18. člena ZIL-1). Tožeča stranka je podala številne trditve o kršitvi patenta, ki izhajajo iz mnenja D. Pojasnila je, da gre pri platformi toženk za kopijo platforme tožeče stranke, proizvedeno na CNC napravi. Značilnosti v katerih se kršeča platforma razlikuje od patentirane rešitve pa v ničemer ne vplivajo na funkcionalnost izuma. Rešitev tehničnega problema je pri kršeči platformi dosledno uporabljena od prve do zadnje bistvene značilnosti. S tehničnega vidika pa je vseeno ali je zgornja plošča enojna ali deljena, bistvo izuma je v sistemu vrtišč in ročic in ne v uporabi dveh nosilnih plošč. Do vseh teh trditev se sodišče prve stopnje ni opredelilo.

10. Utemeljene so pritožbene navedbe, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ker pri presoji bistvenih karakteristik izuma ni upoštevalo doktrine ekvivalentov (protokol k razlagi 69. člena EPK, 1. in 2. člen). Ta določa, da je pri presoji obsega varstva, ki ga zagotavlja evropski patent, treba upoštevati vsak element, ki je enakovreden elementu določenem v patentnih zahtevkih. Sodišče prve stopnje se ni opredelilo do trditev tožeče stranke o analizi značilnosti iz patenta in značilnosti pri domnevno kršeči platformi, glede katerih je tožeča stranka navajala, da so kar zadeva značilnostni del prvega patentnega zahtevka identične oziroma smiselno zelo podobne. Tožeča stranka je zatrjevala, da kršeča platforma povzema vse bistvene značilnosti izuma (essential features) s katerimi je rešen tehnični problem, zato gre pri platformi toženih strank za kršitev patenta.

11. Sodišče prve stopnje je v obravnavanem primeru o predlogu tožeče stranke odločalo v kontradiktornem postopku, pri čemer sta se obe pravdni stranki v utemeljitev svojih stališč sklicevali na mnenja strokovnjakov s tehničnega področja (priloge A4 in B16). Ker se sodišče prve stopnje zaradi pomanjkanja strokovnega tehničnega znanja očitno ni moglo opredeliti do nasprotujočih si navedb pravdnih strank, je za presojo vprašanja ali je tožeča stranka s stopnjo verjetnosti izkazala domnevno kršitveno ravnanje glede na ugotovljen obseg patentnega varstva potrebna izvedba dokaza s postavitvijo izvedenca patentne stroke. Izvedenec naj se opredeli do tega ali domnevna kršeča platforma vsebuje vse bistvene elemente, ki izhajajo iz patentnih zahtevkov ali njim enakovredne elemente, kot je predlagala tožeča stranka. Pri tem naj upošteva, da se šteje, da gre za uporabo enakovrednega elementa takrat, ko ima domnevno enakovredni element enak tehnični učinek oziroma rešuje tehnični problem na enak način kot element, ki je predmet patentnega zahtevka, torej ima bistveno isto funkcijo in da bi strokovnjak s svojim splošnim znanjem domnevni enakovredni element lahko našel (prepoznal) kot alternativo, ki deluje na enak način.

12. Ker je pritožba utemeljena, je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s sedmim odstavkom 123. člena ZIL-1, petim odstavkom 124. člena ZIL-1 in 15. členom ZIZ).

13. V novem postopku bo moralo sodišče prve stopnje celovito presoditi ali so izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe in pogoji za izdajo sklepa za zavarovanje dokazov. Ob upoštevanju načela ekonomičnosti postopka bi bilo smotrno v zadevi tožečo stranko pozvati naj predloži potrebne prevode in o predlogih tožeče stranke odločiti hkrati z odločitvijo o glavni stvari.

14. Izrek o pritožbenih stroških temelji na določilih tretjega odstavka 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 18, 18/2, 121, 123, 123/7, 124, 124/5

Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP  - člen 339, 339/2, 339/2-8, 339/2-14

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.