VSL sodba in sklep V Cpg 1347/2014
Sodna praksa višjih sodišč, 2015-10-28

dr. Marko Brus (preds.), Magda Teppey (poroč.), Franc Seljak

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - PRAVO EVROPSKE UNIJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO

zahtevek na razveljavitev znamke - speča znamka - ugotovitev ničnosti znamke - zainteresirana oseba - pravni interes za tožbo - srečanje znamk na trgu - podobna znamka / enako blago - domneva uporabe znamke - merilo resne in dejanske uporabe znamke - vrednost spornega predmeta - ugotovitev vrednosti spornega predmeta - ekonomska vrednost znamke

Pri tožbi za razveljavitev znamke zaradi neuporabe ne gre za popularno tožbo, pri kateri se pravni interes za vložitev tožbe predpostavlja že s tem, da je tožba vložena.

Presojo (ne)spremenjenih elementov znamke, ki vplivajo na razlikovalni značaj znamke, sodišče naredi z vidika povprečnega potrošnika, upoštevaje dojemanje posameznih elementov znamke, načina spremembe znamke in celostnega vtisa znamke. Pri tem pa gre za uporabo materialnega prava in ne za ugotavljanje dejstev.

Ugotavljanje okoliščin dejanske uporabe pride v poštev šele v primeru, če sodišče ugotovi, da spremembe znamke ne spreminjajo njenega razlikovalnega značaja. Ker je v obravnavanem primeru sodišče prve stopnje ugotovilo, da je bil razlikovalni značaj znamke že na prvi vtis spremenjen, je ugotavljanje dejstev v zvezi z uporabo znamke nepotrebno.

Ker je tožeča stranka postavila dva tožbena zahtevka, ki ne temeljita na isti dejanski in pravni podlagi, je bila dolžna vrednost spornega predmeta določiti za vsak posamezni zahtevek.

Kljub temu, da ZPP te pravice izrecno ne določa, vidik uravnoteženja procesnih pravic pravdnih strank kot element enakega varstva pravic terja tako razlago navedenega člena, da ima pravico zahtevati ugotovitev vrednosti spornega predmeta tudi nasprotna stranka v postopku.

I. Pritožbi tožene stranke zoper sklep o določitvi vrednosti spornega predmeta se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se vrednost spornega predmeta primarnega zahtevka določi v znesku 230.536,00 EUR in vrednost spornega predmeta podrednega zahtevka v znesku 230.536,00 EUR.

II. Pritožba tožene stranke zoper sodbo se zavrne in se izpodbijana odločba v I. točki izreka potrdi.

III. Pritožbi tožeče stranke zoper sklep se ugodi in se izpodbijana odločba v II., III. in IV. točki izreka razveljavi in zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

IV. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano odločbo:

- razveljavilo znamko „AVTO MAGAZIN“ v grafizmu, registrirano pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL) pod reg. št. 9471057, za vse izdelke in storitve, ki jih ta znamka pokriva v razredih 16, 35 in 41 Nicejske klasifikacije (I. točka izreka),

- tožbo zavrglo v delu, ki se nanaša na primarni zahtevek na razveljavitev navedene znamke in podredni zahtevek na ugotovitev ničnosti navedene znamke za vse izdelke in storitve, ki jih ta znamka pokriva v razredih 25, 28 in 39 Nicejske klasifikacije (III. in IV. točka izreka),

- toženi stranki je naložilo, da mora v 15 dneh od vročitve sodbe plačati tožeči stranki 97,50 EUR stroškov postopka, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude do plačila (II. točka izreka).

2. Zoper sodbo in sklep sta pravočasni pritožbi vložili obe pravdni stranki.

3. Tožena stranka se je pritožila zoper I. in II. točko izreka uvodoma navedene odločbe. Uveljavljala je vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne oziroma tožbo tudi v tem delu zavrže, tožeči stranki pa naloži plačilo stroškov postopka. Podrejeno je predlagala, da pritožbeno sodišče sodbo razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. S pritožbo je izpodbijala tudi prvostopenjski sklep, s katerim je sodišče prve stopnje na naroku dne 25. 2. 2014 zavrnilo njen ugovor zoper navedno vrednost spornega predmeta.

4. Tožeča stranka se je iz razlogov zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, bistvenih kršitev postopka in zmotne uporabe materialnega prava pritožila zoper II., III. in IV. točko izreka uvodoma navedene odločbe. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da v celoti ugodi primarnemu zahtevku na razveljavitev znamke tudi za ostale izdelke in storitve (v razredih 25, 28 in 38 Nicejske klasifikacije) oziroma glede teh razredov ugodi podrednemu zahtevku na ugotovitev ničnosti znamke, toženi stranki pa naloži povrnitev pravdnih in pritožbenih stroškov postopka. Podredno je predlagala, da sodišče druge stopnje pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in vrne zadevo v odločanje prvostopnemu sodišču v nov postopek.

5. Nasprotni stranki sta v odgovorih na pritožbi predlagali njuno zavrnitev.

6. Tožeča stranka je v tožbi zatrjevala, da je tožena stranka imetnica znamke „AVTO MAGAZIN“, ki je pri URSIL registrirana pod št. 9471057 (izpodbijana znamka). Registracija se nanaša na blago in storitve iz razredov št. 16,(1) 25,(2) 28,(3) 35,(4) 39,(5) in 41,(6) Nicejske klasifikacije.

Tožeča stranka pa je imetnica znamke skupnosti „avto motor in šport magazin“, registrirana pod št. 11072949 (znamka skupnosti). Registracija velja za blago in storitve iz razredov 9,(7) 16, 35, 38(8) in 41 Nicejske klasifikacije.

Tožeča stranka je zatrjevala, da tožena stranka svoje zgoraj navedene znamke brez upravičenega razloga ne uporablja neprekinjeno več kot pet let za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana. Ker je tožeča stranka imetnica podobne znamke, je zainteresirana oseba v smislu 120. člena ZIL-1. Zato je tožeča stranka sodišču predlagala, naj znamko tožene stranke razveljavi. Podrejeno pa naj sodišče ugotovi, da je znamka tožene stranke nična, saj v času prijave znamke niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za registracijo znamke.

7. Sodišče prve stopnje je na podlagi ugotovitve, da je tožeča stranka imetnica znamki tožene stranke podobne znamke, saj obe vsebujeta „sugestivno poroko“ med besedama „avto“ in „magazin“, tožeči stranki priznalo pravni interes za tožbo glede razredov blaga in storitev, ki so zajeti z registracijo znamke skupnosti (16, 35 in 41 Nicejske klasifikacije) in v tem delu primarnemu tožbenemu zahtevku na razveljavitev znamke zaradi neuporabe ugodilo. Zavrženje primarnega zahtevka za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke tožene stranke glede blaga in storitev v razredih 25, 28 in 39 Nicejske klasifikacije pa je utemeljilo s tem, da tožeča stranka ni zadostila trditvenemu bremenu v smeri izkazanosti predpostavk, da je zainteresirana oseba za uveljavljanje takšnih posledic.

8. Vrhovno sodišče RS je vprašanje zainteresirane osebe po prvem odstavku 120. člena ZIL-1 označilo za procesno predpostavko, ki mora biti izkazana, preden se sodišče spusti v presojo materialnopravnih pogojev za razveljavitev znamke (sklep III Ips 179/2007 z dne 26. 10. 2010). Zavzelo je stališče, da Direktiva Sveta št. 98/104/EGS z dne 21. 12. 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju Direktiva)(9), procesnopravna vprašanja prepušča ureditvi v nacionalni zakonodaji. Tožbo za razveljavitev znamke je interpretiralo kot zahtevo za sodno (pre)oblikovanje pravnega razmerja, ki jo je potrebno utemeljiti s posebnimi okoliščinami na strani tožnika. To pa pomeni, da pri tožbi za razveljavitev znamke zaradi neuporabe po 120. členu ZIL-1 ne gre za popularno tožbo, pri kateri se pravni interes za vložitev tožbe predpostavlja že s tem, da je tožba vložena.

9. Za izkaz pravnega interesa torej ne zadostuje zgolj vložitev tožbe, temveč je tožeča stranka dolžna zadostiti trdivenemu bremenu v smislu utemeljevanja pravnega interesa za razveljavitev speče znamke. Pri tem pa gre za nedoločen pravni pojem, katerega vsebino določi sodišče z upoštevanjem konkretnih okoliščin posameznega primera. Vrhovno sodišče je v zadevi III Ips 179/2007 ob dejanskem stanju „enaka znamka – podobno blago“ zavzelo stališče, da je imetnik znamke zainteresirana oseba za vložitev tožbe za razveljavitev enake speče znamke, registrirane za podobno vrsto blaga. Prav tako je zainteresirana oseba tudi tisti imetnik znamke, ki želi (ima namen) njeno registracijo razširiti še za enako blago, za katero je registrirana izpodbijana znamka (18. točka obrazložitve citirane odločbe). V skladu z načelom lojalne razlage prava EU, pa je Vrhovno sodišče zavzelo stališče, da je treba pojem zainteresirane osebe razlagati širše, saj je treba upoštevati, da obstaja tudi splošen interes za zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk. Vsaka registrirana znamka namreč pomeni omejevanje svobode komercialnega izražanja vseh drugih podjetnikov. Vsak gospodarski subjekt že s tem, da nastopa na trgu, kjer takšna (s stališča legitimnih interesov imetnika speče znamke nefunkcionalna) omejitev obstaja, vstopa v ožji krog možnih „zainteresiranih oseb“ (19. točka obrazložitve citirane odločbe).

10. V obravnavanem primeru je tožeča stranka zatrjevala, da je njen interes za tožbo podan, ker je imetnica speči znamke podobne znamke za enako blago oziroma storitve in pa zato, ker obstaja splošen interes udeležencev na trgu za zmanjšanje skupnega števila znamk (točka V. pripravljalne vloge 9. 1. 2014, list. št. 34).

11. Sodišče prve stopnje je presodilo, da je pri presoji pravnega interesa za tožbo odločilno ali se znamki tožeče in tožene stranke lahko srečata na trgu. Menilo je, da se navedeni znamki lahko srečata na trgu le v mejah razredov blaga in storitev 16, 35 in 41, to je v okviru, v katerem se registraciji znamk pokrivata. Uporabilo je torej kriterij „podobna znamka - enako blago“. Zavrženje tožbe glede blaga in storitev v razredih 25, 28 in 39 Nicejske klasifikacije pa je utemeljilo na oceni, da tožeča stranka v tem delu tožbe ni zmogla trditvenega bremena v smeri izkazanosti predpostavke, da je zainteresirana oseba.

12. Pravilne so pritožbene trditve, da je opisano sklepanje sodišča prve stopnje o izkazanosti pravnega interesa za tožbo le v okviru „podobna znamka - enako blago oziroma isti razred blaga“ preozko. Ob tako ozkem priznavanju pravnega interesa za tožbo, kot ga je zavzelo sodišče prve stopnje, bi prišlo do povsem nelogičnega rezultata. Tožeča stranka bi lahko dosegla razveljavitev znamke le za tiste razrede blaga in storitev, v katerih naj bi se znamka tožene stranke domnevno uporabljala. V konkretnem primeru je tožena stranka trdila, da je znamko uporabljala za označevanje avtomobilistične revije. Za blago in storitve v razredih, za katere se znamka tožene stranke sploh nikoli ni uporabljala, pa bi znamka ostala še naprej registrirana, kljub temu, da iz trditev tožene stranke ne izhaja, da bi uporabljala znamko za označevanje tovrstnega blaga in storitev.

13. Nadaljna registracija znamke v razredih blaga in storitev, za katere se znamka sploh ni uporabljala, po mnenju pritožbenega sodišča ni v splošnem interesu. Zato je treba tožeči stranki, ki je zatrjevala, da obstaja splošni interes udeležencev na trgu za zmanjšanje števila spečih znamk, kot gospodarski družbi, ki je udeleženec na trgu in imetnik podobne znamke, priznati interes za vložitev predmetne tožbe tudi v razredih blaga in storitev v katerih njena znamka (še) ni registrirana. Ker je tožeča stranka registrirala podobno znamko (pa čeprav ne za razrede 25, 28 in 39 Nicejske klasifikacije), je možno pričakovati, da bo svojo znamko uporabljala in registracijo razširila še na drugo blago in storitve. Zato je podan tudi njen interes, da se podobna znamka zaradi neuporabe razveljavi tudi za blago in storitve, za katere njena znamka ni registrirana. Prav tako pa je izkazan tudi splošni interes za zmanjšanje števila spečih znamk na trgu, ki ga je zatrjevala tožeča stranka, saj znamka, ki se ne uporablja onemogoča drugim zainteresiranim udeležencem na trgu registracijo enake ali podobne znamke. Po mnenju pritožbenega sodišča je tožeča stranka zato izkazala pravni interes za razveljavitev sporne znamke tudi v razredih, ki zadevajo razmerje „podobna znamka – različno blago oziroma storitve“.

14. Prvostopno sodišče je s tem, ko je tožbo v tem delu zavrglo, zmotno uporabilo določbo 120. člena ZIL-1 in storilo kršitev postopka, saj je tožeči stranki odreklo vsebinsko obravnavanje zahteve za sodno varstvo. To je narekovalo razveljavitev izpodbijane odločbe v III. in IV. točki izreka in vrnitev zadeve v nov postopek, v katerem bo moralo sodišče prve stopnje tožbo v tem delu meritorno obravnavati in odločiti o tožbenem zahtevku (tretja točka 365. člena ZPP).

15. Tožena stranka v pritožbi ponavlja, da je edini interes, ki ga ima tožeča stranka v tem postopku, zloraba pravic v korist družbe Adria Media, d. o. o., ki hoče brezplačno priti do znamke tožene stranke. Ta družba naj bi ravnala zvijačno, ker je s plačilom licenčnine izkazala namen znamko tožene stranke uporabljati, potem pa načrtno povzročila stanje, ki je bilo prepoznano kot petletna neuporaba znamke tožene stranke. Tožeča stranka je le slamnati podaljšek družbe Adria Media, d. o. o., vezni člen pri tem početju pa je bil A. A, ki je bil zastopnik Adria Media, d. o. o., ter bivši družbenik tožeče stranke.

16. Neutemeljene so pritožbene navedbe, da se prvostopenjsko sodišče do zatrjevane zlorabe pravic ni opredelilo. Sodišče prve stopnje je navedeno trditveno podlago povzelo v razloge sodbe glede upravičenega razloga, ki utemeljuje neuporabo znamke (točka 33 obrazložitve).

17. Prav tako ne drži, da je sodišče prve stopnje v zvezi z ravnanjem tožene stranke ugotavljajo dejstva mimo trditev pravdnih strank. Presojo ravnanja tožene stranke je sodišče prve stopnje oprlo na njene trditve o (ne)izvrševanju licenčne pogodbe na strani Adria Media, d. o. o., pri tem pa se je pravilno uporabilo materialno pravo. Z oceno, da je bila tožena stranka kot imetnik znamke dolžna zagotoviti kontinuirano uporabo svoje znamke in da je za to imela na voljo ustrezne pravovarstvene zahtevke, je sodišče prve stopnje opravilo pravno presojo v okviru trditev, ki jih je podala tožena stranka o tem, da Adria Media, d. o. o., znamke ni uporabljala oziroma jo je zvijačno uporabljala v spremenjeni obliki. Ravnanje sodišča prve stopnje zato ne predstavlja kršitve načela kontradiktornosti v smislu nezmožnosti opredelitve strank do dejanske podlage spora.

18. Pritožbeno sodišče soglaša z oceno sodišča prve stopnje, da je ugovor tožene stranke o zlorabi pravic nesklepčen. Tožena stranka bi kršitve licenčne pogodbe na strani Adria Media, d. o. o., lahko preprečila, če bi ravnala s potrebno skrbnostjo, za kar je imela na razpolago pet let, zato se na zavajanje Adria Media, d. o. o., v zvezi z uporabo znamke ne more upravičeno sklicevati. Ohlapna personalna povezava med A. A., tožečo stranko in Adria Media, d. o. o., ne zadošča za sklep, da gre v primeru obravnavane tožbe za zlorabo pravic. Tožena stranka ni zatrjevala, da bi bili navedeni družbi med seboj kapitalsko povezani. Trditve, da je bivši družbenik tožeče stranke A. A. deloval kot zastopnik Adria Media, d. o. o., za pravice industrijske lastnine pa ne zadoščajo za zaključek, da je tožeča stranka slamnati podaljšek Adria Media, d. o. o. Tožeča stranka je samostojna nosilka pravic in obveznosti. Zgolj na podlagi indicev o personalnih povezavah, ki jih navaja tožena stranka, pa ni možno zaključiti, da so tožečo stranko pri registraciji znamke in vložitvi tožbe vodili nedovoljeni nagibi in ji odreči pravnega interesa za tožbo. Izvedba dokazov z zaslišanjem prič in strank za ugotavljanje navedenih dejstvev ni bila potrebna, zato sodišče prve stopnje z opustitvijo izvedbe teh dokazov ni zagrešilo kršitev po 8. in 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP in posledično nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

19. Neutemeljeni so tudi pritožbeni očitki, da je odločitev sodišča prve stopnje zmotna, ker je glede podobnosti znamke uporabilo različne kriterije. Najprej je v zvezi s presojo pravnega interesa za tožbo zavzelo stališče, da je znamka tožeče stranke podobna znamki tožene stranke, nato pa pri ugotavljanju resne in dejanske uporabe znamke tožene stranke zavzelo stališče, da znamka v spremenjeni obliki, kot jo je uporabljala Adria Media, d. o. o., ni podobna znamki tožene stranke.

20. Kriterija podobnosti znamke za presojo pravnega interesa iz prvega odstavka 120. člena ZIL-1 ne gre enačiti s kriterijem domneve uporabe znamke po a) točki šestega odstavka 120. člena ZIL-1, ki določa, da se za uporabo znamke šteje tudi uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke. Vrhovno sodišče RS je zavzelo stališče, da je merilo, kdaj se lahko šteje, da uporabljena oblika pomeni (resno in dejansko) uporabo registrirane znamke, treba postaviti strožje od merila za presojo ali povprečen potrošnik uporabljene in registrirane znamke ne bi enačil. Za presojo uporabe po določbi točke a) šestega odstavka 120. člena ZIL-1 ne zadostuje podobnost uporabljene in registrirane znamke, temveč morajo ostati nespremenjeni (vsi) elementi, ki vplivajo na razlikovalni značaj znamke.(10) Sodišče prve stopnje je pri presoji razlikovalnega učinka znamke navedena merila pravilno upoštevalo, zato kršitev nasprotujočih si razlogov po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP ni podana.

b) Uporaba znamke v obdobju 5 let pred vložitvijo tožbe

21. Merila resne in dejanske uporabe znamke je Sodišče EU postavilo v zadevi Ansul BV proti AJAX Brandbeveiliging BV, sodba C-40/01. Resna in dejanska uporaba znamke je podana, če se znamka uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitev, za katere je registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za blago ali storitve. Resna in dejanska uporaba ne vključuje simbolične uporabe, katere edini namen je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka. Pri presoji ali je uporaba znamke resna, je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, pomembne za ugotovitev, ali je gospodarsko izkoriščanje znamke pristno, še posebej ali se takšna uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ohranitev ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo blaga ali storitve, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (sodba VS RS III Ips 189/2008).

22. Neutemeljene so pritožbene navedbe o zmotni ugotovitvi dejanskega stanja in zmotni uporabi materialnega prava v zvezi z objavo članka, ki vsebuje fotografijo igrače Zastava 750 – Fičko, na kateri je bila uporabljena znamka tožene stranke, ki je bil objavljen 20. 4. 2011 (priloga B9). Tožena stranka sodišču prve stopnje očita, da je zmotno ugotovilo, da naj bi bil članek objavljen 16. 9. 2013. Pritožbeno sodišče ocenjuje, da ne glede na datum objave, navedeni članek oziroma fotografija igrače ne zadošča za dokaz resne in dejanske uporabe znamke tožene stranke. Pri navedeni objavi gre za enkraten osamljen primer simboličnega prikaza znamke na fotografiji in igrači modela avtomobila, ki že dolgo ni v prodaji, zato tožena stranka s to objavo ni uspela dokazati izpolnjevanja meril dejanske in resne uporabe znamke. Nenazadnje je iz iste fotografije razvidno, da je izvod revije, na kateri stoji igrača označen z znakom spremenjene oblike, ki ga je uporabljala Adria Media, d. o. o. Sodišče prve stopnje z zavrnitvijo izvedbe dokaza z zaslišanjem priče B. B. v zvezi z datumom objave članka zato ni storilo očitane kršitve postopka, saj izvedba tega dokaza ni bila potrebna.

23. Tudi pri dostopu do arhivskih izvodov in prispevkov na spletni strani, ki ga je omogočil licencojemalec Adria Media, d. o. o., gre po oceni pritožbenega sodišča za uporabo znaka, ki je le minimalnega pomena. Dostop do arhivskih izvodov res kaže na povezavo med znakoma v smislu kontinuiranega izdajanja revije Avto magazin. Ta povezava pa sama po sebi ne pomeni uporabe sporne znamke v funkciji resne in dejanske uporabe za označevanje blaga in storitev, glede na ugotovitev sodišča prve stopnje, da je Adria Media, d. o. o., uporabljala v obdobju od 15.7.2008 do 17. 7. 2013 za označevanje revije Avto magazin izključno spremenjen znak, ne pa znamke tožene stranke. Presoja ravnanja Adria Media, d. o. o., v razmerju do tožene stranke pa ni predmet te tožbe.

24. Pritožba nadalje sodišču prve stopnje očita, da je naredilo zgolj pomanjkljivo „tehnično“ primerjavo registrirane znamke in uporabljenega znaka in ni upoštevalo, da je treba ugotoviti razlikovalni učinek znamke glede vsakega primera individualno, pri čemer je pomembno predvsem dojemanje uporabe znaka oziroma znamke v prometu. Povprečni slovenski potrošniki pa poznajo zgolj eden „avto magazin“, revijo, ki se pod tem imenom trži že od leta 1967, zato delno spremenjena oblika v tem primeru ne nosi nobenega razlikovalnega potenciala. V zvezi s tem pa je sodišče prve stopnje storilo kršitev 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v povezavi z zmotno uporabo materialnega prava, ker je zavrnilo dokazni predlog za postavitev izvedenca.

25. Preizkus ohranitve razlikovalnega značaja znamke na podlagi določbe točke a) šestega odstavka 120. člena ZIL-1, zajema presojo, ali je imetnik znamko uporabljal tako, da so pri uporabi spremenjene oblike ostali nespremenjeni vsi elementi, ki vplivajo na razlikovalni značaj znamke. Za to uporabo ne zadošča že podobnost uporabljenega znaka in registrirane znamke, kot v primeru kršitve znamke. Upoštevati je treba tudi, da gre v primeru uporabe znamke po a) točki šestega odstavka 120. člena ZIL-1 za izjemo, ki jo je že zato treba razlagati restriktivno. Presojo (ne)spremenjenih elementov znamke, ki vplivajo na razlikovalni značaj znamke sodišče naredi z vidika povprečnega potrošnika, upoštevaje dojemanje posameznih elementov znamke, načina spremembe znamke in celostnega vtisa znamke. Pri tem pa gre za uporabo materialnega prava in ne za ugotavljanje dejstev, kot zmotno meni tožena stranka.

26. Upoštevanje kriterija vseh dejstev in okoliščin posameznega primera v zadevah LA MER TECHNOLOGY INC. proti LABORATOIRES GOEMAR SA, sodba C-259/02 in ANSUL BV proti AJAX, sodba C-40/01 Sodišča evropskih skupnosti, na katera se sklicuje tožena stranka, se nanaša na ugotavljanje dejstev ali se je znamka uporabljala tako, da izpolnjuje kriterije resne in dejanske uporabe v prometu, torej ali je gospodarsko izkoriščanje znamke pristno, ali se taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje deleža na trgu blaga in storitev, ki jih varuje znamka. Ugotavljanje okoliščin dejanske uporabe pa pride v poštev šele v primeru, če sodišče ugotovi, da spremembe znamke ne spreminjajo njenega razlikovalnega značaja. Ker je v obravnavanem primeru sodišče prve stopnje ugotovilo, da je bil razlikovalni značaj znamke že na prvi vtis spremenjen, je ugotavljanje dejstev v zvezi z uporabo znamke nepotrebno.

27. Pritožbeno sodišče soglaša z ugotovitvami sodišča prve stopnje, da razlikovalni učinek znamke tožene stranke temelji predvsem na grafični podobi znaka. Ta se izraža v specifičnem fontu črk, nenavadno oblikovani črki A in nadaljnji izpeljavi nenavadnega fonta v črkah VTO. Prav to daje znamki, katere imetnik je tožena stranka, odločilni razlikovalni značaj. Tožena stranka s trditvami, da sta si znaka izredno podobna, ne more uspeti. Celostni vtis spremenjenega znaka je tudi po oceni pritožbenega sodišča že na prvi pogled povsem drugačen. Kombinacija besed „avto magazin“ ima konceptualno nizek prag razlikovalnosti, saj vsebinsko le označuje medij s področja avtomobilizma. To velja tudi za ponazoritev okvirne oblike znaka, to je uporabo belih črk na temni podlagi v pravokotniku z zamikom v desno. Znak, ki ga je za označevanje revije uporabljala Adria Media, d. o. o., je imel drugačno oblik (font) črk in različno velikost črk v posameznih besedah in v razmerju do podlage. Poleg tega je imel drugačno razporeditev besed „avto“ in „magazin“ in je bil napis na drugačni barvni podlagi (rdeči namesto na črni).

28. Zmotno je stališče tožene stranke, da razlika v obliki registrirane in spremenjene znamke v obravnavanem primeru ne nosi nobenega razlikovalnega potenciala, ker že od leta 1967 naprej izhaja le ena revija „Avto magazin“, zato v očeh zainteresirane javnosti znamka zaradi spremenjene podobe ni izgubila razlikovalnega učinka. Postavitev izvedenca v zvezi z mnenjem zainteresirane javnosti ni bila potrebna, saj gre pri presoji razlikovalnega učinka znamke za uporabo materialnopravnih kriterijev, ki jo opravi sodišče. Dejstvo kontinuiranega izhajanja revije pa v zvezi z dojemanjem identitete uporabljenega znaka ni odločilno. Pritožbene trditve v zvezi s kršitvami 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v povezavi z zmotno uporabo materialnega prava in zmotne ugotovitve dejanskega stanja, so tudi v tem delu neutemeljene.

29. Na podlagi vsega navedenega sodišče druge stopnje zaključuje, da pritožba tožene stranke zoper sodbo (I. točka izreka izpodbijane odločbe) ni utemeljena. Ker pritožbeno sodišče v tem delu odločbe ni ugotovilo kršitev, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo tožene stranke zavrnilo in izpodbijano odločbo v točki I. izreka potrdilo (353. člen ZPP).

30. Tožeča stranka je s tožbo uveljavljala dva tožbena zahtevka. S primarnim je zahtevala razveljavitev znamke zaradi neuporabe po 120. členu ZIL-1; podrejeno pa je uveljavljala zahtevek na ugotovitev ničnosti znamke na podlagi 111. člena v zvezi s prvim odstavkom 114. člena ZIL-1 zaradi registracije znamke v nasprotju s pogoji iz 42. in 43. člena ZIL-1. Tožeča stranka je v pripravljalni vlogi z dne 7. 2. 2014 pojasnila (l. št. 84), da se vrednost spora, ki ga je v tožbi določila na znesek v višini 3.499,00 EUR, nanaša na primarni zahtevek.

31. Ker je tožeča stranka postavila dva tožbena zahtevka, ki ne temeljita na isti dejanski in pravni podlagi, je bila dolžna v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZPP vrednost spornega predmeta določiti za vsak posamezni zahtevek.(11) Tožena stranka je pravilno opozarjala, da bi moralo sodišče prve stopnje tožečo stranko, ki ob vložitvi tožbe ni navedla diferencirane vrednosti posameznega zahtevka, pozvati k popravi tožbe (41. člen v zvezi z 45. členom ZPP).

32. Tožnikovo disponiranje z navedbo vrednosti spornega predmeta je omejeno s korekturno dolžnostjo sodišča, ki se mora najpozneje na glavni obravnavi pred začetkom obravnavanja glavne stvari na hiter in primeren način prepričati o pravilnosti navedene vrednosti, kadar sta kumulativno podana pogoja: 1) če tožeča stranka navede očitno previsoko ali prenizko vrednost ali če navede le skupno vrednost spornega predmeta, čeprav uveljavlja s tožbo zoper toženo stranko več zahtevkov, tako da s tem 2) nastane vprašanje o stvarni pristojnosti ali pravici do revizije (tretji odstavek 44. člena ZPP). Kljub temu, da ZPP te pravice izrecno ne določa, vidik uravnoteženja procesnih pravic pravdnih strank kot element enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS terja tako razlago navedenega člena, da ima pravico zahtevati ugotovitev vrednosti spornega predmeta tudi nasprotna stranka v postopku.(12)

33. V konkretnem primeru je tožena stranka še pred glavno obravnavo ugovarjala nediferencirani določitvi vrednosti spornih predmetov in predlagala ugotovitev pravilne vrednosti spora (prva pripravljalna vloga z dne 20. 1. 2014. l. št. 66). Sodišče prve stopnje je na naroku za glavno obravnavo dne 25. 2. 2014 sprejelo sklep, s katerim je njen predlog zavrnilo s pojasnilom, da podrobnejše analize vrednosti spora ne bo opravilo, ker ocenjuje, da vrednost spornega predmeta 3.499,00 EUR ni očitno prenizka, vrednost sporne oziroma izpodbijane znamke pa nikakor ne bi mogla doseči zneska, ki bi dopuščal možnost revizije. Razlogov za svojo odločitev ni pojasnilo.

34. Že z nediferencirano navedbo vrednosti posameznih tožbenih zahtevkov je bila izpolnjena ena od kumulativno podanih predpostavk korekturne dolžnosti sodišča. Prav tako je bil podan tudi dvom v primernost vrednosti, kot jo je enostransko določila tožeča stranka, glede na navedbe tožene stranke, ki je vrednost posameznega zahtevka v višini 230.563,00 EUR utemeljila z dejstvom, da je na javni dražbi dne 11. 8. 2011 za 44 znamk plačala 10.144.792,00 EUR, kar pomeni, da na posamezno znamko odpade 230.563,00 EUR, v dokaz navedenega pa predložila tudi Pogodbo o prodaji znamk na podlagi javne dražbe z dne 11. 8. 2011 (Priloga B14). Glede na zatrjevano vrednost znamke, ki jo je navedla tožena stranka, je bila v obravnavanem primeru izpolnjena tudi druga predpostavka za preverjanje vrednosti spornega predmeta po tretjem odstavku 44. člena ZPP.

35. Tožeča stranka tudi po konkretiziranem ugovoru tožene stranke ni podala trditev glede meril, s katerimi je ocenila vrednost spornega predmeta in je zatrjevala zgolj, da vrednost znamke, ki se ne uporablja, ne more biti velika in je verjetno celo nižja od 3.499,00 EUR. Vrednost, ki jo je predlagala tožena stranka, pa je izpodbijala, ker naj bi bile okoliščine prodaje in nakupa znamk dvomljive. Predlagala je, naj tožena stranka predlaga imenovanje izvedenca za področje industrijske lastnine, ki bo ocenil vrednost znamke. Tožeča stranka z ničemer ni pojasnila, kako je ovrednotila svoj pravni interes za pravdo, niti kakšen je njen ekonomski interes, ki ga zasleduje z vložitvijo tožbe. Tožena stranka pa je prepričljivo pojasnila, kakšna je škoda, ki bi jo utrpela v primeru neuspeha v pravdi, ki vključuje tudi izgubo pravice do revizije.

36. Edina oporna točka, o kateri sta se v zvezi z vrednostjo spora izjasnili pravdni stranki, je ekonomska vrednost znamke tožene stranke. Glede na naravo tožbenih zahtevkov, je vrednost spornega predmeta težko ugotovljiva in jo je treba presojati po prostem preudarku. Ker bi v primeru neuspeha v pravdi tožena stranka znamko izgubila, je ekonomska vrednost njene znamke ob pomanjkanju kakršnihkoli trditev tožeče stranke o zasledovani pravni koristi po oceni pritožbenega sodišča primerna podlaga, za določitev vrednosti spornega predmeta. Neprepričljive so trditve tožeče stranke, da znamka zaradi neuporabe nima nobene vrednosti. Za uporabo znamke je bila za nedoločen čas sklenjena odplačna licenčna pogodba (priloga B2), znamka pa je bila v avgustu 2011 prodana na javni dražbi. V zvezi z navedbo vrednosti znamke je prepričljivejša tožena stranka, ki vrednost ocenjuje v višini kupnine, ki jo je za znamko plačala.

37. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče presodilo, da je sodišče prve stopnje zmotno ocenilo, da vrednost spornega predmeta ni prenizka in je izpodbijani sklep o določitvi vrednosti spornega predmeta spremenilo tako, da je sledilo predlogu tožene stranke in vrednost spornega predmeta določilo v znesku 230.563,00 EUR tako za primarno kot tudi podredno uveljavljani zahtevek (3. točka 365. člena ZPP).

38. Delna razveljavitev izpodbijane odločbe je narekovala tudi razveljavitev odločitve o pravdnih stroških (II. točka izreka izpodbijane odločbe). O stroških postopka in pritožbenih stroških bo odločeno s končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

Op. št. (1): Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

Op. št. (2): Oblačila, obutev, pokrivala.

Op. št. (3): Igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.

Op. št. (4): Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli.

Op. št. (5): Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj.

Op. št. (6): Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti.

Op. št. (7): Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; CD-ji; DVD-ji in ostali zvočni mediji; mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; računalniški software; gasilni aparati.

Op. št. (9): Enako tudi kodificirana različica Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 8. 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Op. št. (10): Sodba III Ips 68/2010 z dne 11. 10. 2011.

Op. št. (11): Ude L. et al (2009): „Pravdni postopek: zakon s komentarjem. 1. knjiga“. Ljubljana: Uradni list, str. 222 -223, sklep VS RS II Ips 718/2006 z dne 18. 6. 2008, sklep VS RS II Ips 472/2007 z dne 15. 10. 2008, enako tudi II Ips 86/2007, II Ips 394/2006, II Ips 721/2007, II Ips 1062/2007, II Ips 713/2006, II Ips 767/2006, II Ips 704/2006.

Op. št. (12): Sklepa Ustavnega sodišča Up-112/94 z dne 6. 3. 1996 in Up-184/95 z dne 10. 7. 1997, tudi Ude L. et al (2009): „Pravdni postopek: zakon s komentarjem. 1. knjiga“. Ljubljana: Uradni list, str. 233-234.

ZIL-1 člen 120, 120/1, 120/6, 120/6-a. ZPP člen 41, 41/2, 44, 44/3, 45. Prva direktiva Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.