VSL sklep V Cpg 1452/2014
Sodna praksa višjih sodišč, 2014-09-18

Tadeja Zima Jenull (preds.), Franc Seljak (poroč.), Magda Teppey

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - CIVILNO PROCESNO PRAVO

kršitev blagovne znamke - podobnost med znakoma - regulacijska začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - težko nadomestljiva škoda

V luči presoje, kdaj podobnost med primerjanima znakoma že pomeni poseg v blagovno znamko, je potrebno ugotoviti, da mora biti stopnja razlikovalnih elementov obratno sorazmerna s podobnostjo blaga ali storitev, ki se na ta način uveljavljajo na trgu, da bi lahko šteli, da posamezen znak zagotavlja razlikovalni učinek. Ker po trditvah upnika dolžnik nastopa na trgu s povsem istovrstnim produktom kot upnik, morajo biti razlikovalni elementi znaka, ki ga uporablja dolžnik toliko močnejši, da ne bi v luči povprečnega potrošnika ustvarjal zmede glede izvora produkta, ki se pojavi na trgu. Upnik je zatrjeval status ugledne znamke. V takšnem položaju bi dolžnik pri nastopanju na trgu moral zagotoviti še močnejše razlikovalne elemente, ki bi izključevali asociacije na izvor ponujanega istovrstnega produkta pri upniku.

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog upnika za izdajo začasne odredbe, ki se glasi:

„1. Dolžnik je dolžan nemudoma oz. najkasneje naslednji dan po izdaji začasne odredbe prenehati s kršitvijo znamke „Kmetija“ registrirane pod reg. št. 200870546, in sicer tako, da preneha z uporabo znaka „KMETIJA: NOV ZAČETEK“ v besedi, kot imena resničnostne TV-oddaje, ki bo od dne 31.08.2014 prikazovana na P. in za namen oglaševanja, predvajanja in drugih dejavnosti, povezanih z označevanjem navedene resničnostne TV-oddaje z imenom „KMETIJA:NOV ZAČETEK“, ne glede na materialni nosilec ali obliko, na kateri se znak nahaja ter se v bodoče vzdrži navedenih kršitev.

2.Dolžnik je dolžan nemudoma oz, najkasneje naslednji dan po izdaji začasne odredbe prenehati s kršitvijo znamke „Kmetija“, registrirane pod reg. št 200870554, in sicer tako, da preneha z uporabo stiliziranega znaka „KMETIJA:NOV ZAČETEK, ki se sestoji iz zapisa besede KMETIJA v stilizirani obliki na leseni podlagi, podobe živali-krave nad besedo KMETIJA in pripisom NOV ZAČETEK na dnu znaka, in sicer za namen oglaševanja, predvajanja in drugih dejavnosti, povezanih z označevanjem resničnostne TV-oddaje „KMETIJA:NOV ZAČETEK“, ne glede na materialni nosilec ali obliko, na kateri se znak nahaja ter se v bodoče vzdrži navedenih kršitev.

3. Dolžnik je dolžan nemudoma oz. najkasneje naslednji dan po izdaji začasne odredbe odstraniti znaka „KMETIJA:NOV ZAČETEK“ in „KMETIJA: NOV ZAČETEK“ v grafizmu iz vseh medijev, vseh publikacij in vseh materialnih nosilcev (plakatov, panojev, oglasov ipd).

4. Za primer vsake posamezne kršitve prepovedi iz 1., 2. in 3. točke tega sklepa se dolžniku izreče kazen v višini 100.000,00 EUR, ki se v primeru ponovne kršitve izterja po uradni dolžnosti in hkrati izreče v novem višjem znesku na primer ponovne kršitve, vse dokler seštevek iz denarnih kazni ne doseže 1.000.000,00 EUR.

5. Za primer opustitve naloženega ravnanja iz 1, 2. in 3. točke tega sklepa, se dejanje odstranitve znaka: „KMETIJA: NOV ZAČETEK“ v besedi in odstranitve znaka „KMETIJA: NOV ZAČETEK“ v grafizmu, opravi po izvršitelju. Za izvršitelja se v namen izpolnitve obveznosti iz te začasne odredbe imenuje izvršitelj M. H.

6. Dolžnik je dolžan plačati upnikove stroške v zvezi z izdajo te začasne odredbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izdaje odločbe o stroških dalje, do plačila v roku1 5 dni, pod izvršbo.“

Hkrati je odločilo, da upnik sam nosi svoje stroške tega postopka zavarovanja.

2. V pravočasni pritožbi je upnik uveljavljal vse pritožbene razloge iz  v zvezi s  in v povezavi s  ter pritožbenemu sodišču predlagal, da izpodbijani sklep spremeni tako, da upnikovemu predlogu za izdajo začasne odredbe v celoti ugodi, podrejeno temu pa, da naj izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču, dolžniku pa naj naloži v plačilo dodatne stroške upnika v pritožbenem postopku s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

4. Upnik je v predlogu za izdajo začasne odredbe zatrjeval kršitvena ravnanja dolžnika, s katerimi naj bi posegal v njegov zaščiten položaj kot imetnika dveh registriranih blagovnih znamk in sicer št. 200870554 in reg. št. 200870564, obe prijavljeni pri Uradu za intelektualno lastnino 1. 4. 2008 in objavljeni 30. 6. 2008. Obe znamki je uveljavil v letih 2007 do 2011 kot imetnik licence za produkcijo in predvajanje resničnostne TV oddaje, imenovane Kmetija (išče lastnika), katere ustvarjalec je bila švedska produkcijska hiša S.. Zatrjevano kršitveno ravnanje dolžnika naj bi bilo v tem, da naj bi kot izdajatelj komercialnega televizijskega programa P. pridobil licenco za predvajanje resničnostne TV oddaje, ki jo je dolžnik poimenoval in jo oglašuje pod imenom KMETIJA: NOV ZAČETEK. S tem je po zatrjevanjih upnika dolžnik posegel v njegove pravice intelektualne lastnine iz registriranih znamk KMETIJA v besedi in v grafizmu.

5. Odločilne ugotovitve sodišča prve stopnje, na katerih temelji zavrnitev predlagane začasne odredbe so naslednje:

- upnik ima registrirano znamko št. 200870554 (skeniran znak)

in znamko št. 200870546 KMETIJA (v besedi);

- upnik je s stopnjo verjetnosti izkazal, da dolžnik z uporabo znaka KMETIJA: NOV ZAČETEK

krši blagovno znamko upnika št. 200870546 KMETIJA (v besedi), ni pa izkazal kršitve blagovne znamke 200870554;

- upnik ni podal zadosti konkretizirane trditvene podlage, s katero bi utemeljil nevarnost nastanka težko nadomestljive škode oziroma, da dolžnik z začasno odredbo, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku.

6. Glede na takšne ugotovitve je prvostopenjsko sodišče predlog zavrnilo v posledici neizkazanih predpostavk za izdajo začasne odredbe iz .

7. Utemeljen je pritožbeni očitek, da je prvostopenjsko sodišče zmotno sklepalo, da ne obstaja podobnost med registrirano znamko upnika št. 200870554 in znakom, ki ga uporablja dolžnik, do take mere, da jo je mogoče opredeliti kot kršitev blagovne znamke upnika. Sodišče prve stopnje je svojo oceno utemeljilo predvsem na primerjavi vizualnega učinka obeh znakov. Iz te primerjave je ugotovilo, da primerjana znaka nimata skupnih povezovalnih znakov in sta si glede morebitne primerjave izraznega sporočila v celoti tako različna, da sodišče ni našlo nobene podobnosti med njima. Te podobnosti prvostopenjsko sodišče ni zaznalo niti na dveh skupnih točkah obeh znakov, na katere se je skliceval upnik, in sicer na uporabo besede KMETIJA in stiliziran lik goveda. Tudi pri teh dveh elementih je po mnenju sodišča prve stopnje podobnost izključena v posledici različnega sloga črk in stilizacije goveda.

8. Glavni namen blagovne znamke kot pravice intelektualne lastnine je zagotavljanje razlikovalnega učinka imetniku pravice pri nastopanju na trgu. Poseg v to pravico zato med drugim predstavlja tudi uporaba znaka, pri katerem zaradi njegove podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko(1). Iz trditev upnika v predlogu je razvidno, da naj bi dolžnik sporni znak uporabljal pri nastopanju na trgu pri uveljavljanju istovrstnega produkta, kot ga je na trgu uveljavljal upnik. Gre za produkt – TV oddajo, ki jo producira dolžnik na podlagi licenčne pogodbe z istim ustvarjalcem, s katerim je imel upnik sklenjeno licenčno pogodbo v času, ko je uveljavil obe registrirani blagovni znamki.

9. V luči presoje, kdaj podobnost med primerjanima znakoma že pomeni poseg v blagovno znamko, je potrebno ugotoviti, da mora biti stopnja razlikovalnih elementov obratno sorazmerna s podobnostjo blaga ali storitev, ki se na ta način uveljavljajo na trgu, da bi lahko šteli, da posamezen znak zagotavlja razlikovalni učinek. Ker po trditvah upnika dolžnik nastopa na trgu s povsem istovrstnim produktom kot upnik, morajo biti razlikovalni elementi znaka, ki ga uporablja dolžnik toliko močnejši, da ne bi v luči povprečnega potrošnika ustvarjal zmede glede izvora produkta, ki se pojavi na trgu. Ob tem ne gre spregledati, da se je upnik v svojih navedbah skliceval, da sta njuni znamki med gledalci v Sloveniji pridobili status „zelo poznane znamke“, s čimer je zatrjeval status ugledne znamke. V takšnem položaju bi dolžnik pri nastopanju na trgu moral zagotoviti še močnejše razlikovalne elemente, ki bi izključevali asociacije na izvor ponujanega istovrstnega produkta pri upniku.

10. Ob primerjavi obeh znakov je razvidno, da se v obeh pojavljata dva dominantna elementa, to je beseda KMETIJA in stiliziran lik goveda. Pritožbeno sodišče pritrjuje stališču pritožnika, da sta ta dva elementa tako močna, da sama po sebi ustvarjata pri povprečnem potrošniku asociativni učinek na proizvod, s katerim je nastopal na trgu upnik. Ta učinek ni izbrisan zgolj s tem, da je dolžnik pri uporabljenem znaku uporabil drugo slikovno ozadje (panoramska fotografija gozdnih dreves), kakor tudi z uporabo drugega sloga črk in silizacije lika goveda.

11. Še posebej pa ima močan asociativni učinek dodaten element na znaku dolžnika, to je pripis NOV ZAČETEK, ki pomensko sam po sebi nakazuje na neko kontinuiteto. Ob prisotnosti upnika na trgu v preteklosti z istovrstnim proizvodom je zato povsem upravičeno sklepanje na povezovanje povprečnega potrošnika med produktom, ki ga ponuja dolžnik in produktom, ki ga je skozi zaščiteno blagovno znamko na istem trgu v preteklosti ponujal upnik.

12. Glede na podano trditveno podlago upnika in dokler ni podanih nasprotnih trditev, je po prepričanju pritožbenega sodišča s stopnjo verjetnosti izkazana kršitev tudi blagovne znamke št. 200870554.

13. Materialnopravno zmotna pa je tudi ocena prvostopenjskega sodišča, da upnik ni podal zadosti konkretiziranih navedb glede verjetno izkazane nevarnosti za nastanek težko nadomestljive škode upniku v posledici zatrjevanih kršitev dolžnika. Upnik se je s tem v zvezi v svojem predlogu skliceval na izrazito ugodne rezultate predvajanja licenčne TV oddaje v letih 2007 do 2011, ko je proizvajal in predvajal TV oddaje KMETIJA IŠČE LASTNIKA in KMETIJA SLAVNIH. Zatrjeval je, da naj bi oddaja KMETIJA v povprečju dosegala tudi 18,5 % rating in 48 % delež gledalcev, s čimer je imel njegov televizijski program A. TV izjemno gledanost, kar je utrjevalo tržno vrednost zavarovanih blagovnih znamk. Nenadomestljivo škodo pa je utemeljeval v dveh možnih posledicah nadaljevanja kršitve s strani dolžnika:

- s tem da bodo gledalci zaradi enakega ali podobnega imena oddaje pričeli spremljati program P., s čimer bo upnik izgubil gledalce svojih TV programov, kar se bo neposredno odrazilo v zmanjšanem oglaševalskem interesu, ker je le-ta vezan na delež gledanosti s strani ciljne publike;

- drugi možni učinek pa je upnik zatrjeval v tem, da bo v primeru slabe kvalitete TV oddaje KMETIJA: NOV ZAČETEK, proizvedene s strani dolžnika, zaradi povezovanja obeh oddaj razvrednotena vrednost registrirane znamke in vrednost oddaje upnika, v kolikor se bo v prihodnosti odločil za ponovno predvajanje.

14. Pritožbeno sodišče pri tem pojasnjuje, da se je upnik skliceval na omejen trg v Republiki Sloveniji. Povečanje deleža gledanosti televizijskega programa enega ponudnika ima nujno za posledico zmanjšanje deleža drugega. Zasledovanje tega legitimnega interesa je tudi glavni motiv pri ponujanju novih vsebin posameznih ponudnikov na trgu teh storitev. Ti učinki so zato pričakovani, čeprav empirično vnaprej težko natančno predvidljivi. Zato bi bilo nepravilno od upnika zahtevati, da tako grozečo nevarnost utemelji na konkretiziranih izračunih. Če pa ti učinki temeljijo na nedopustnih posegih v zavarovane položaje drugih ponudnikov, predstavljajo obliko nedopustnih škodnih posledic, ki ne morejo uživati pravnega varstva.

15. Predlagana začasna odredba ima naravo regulacijske začasne odredbe, kot je pravilno ugotovilo tudi prvostopenjsko sodišče. Upnik hoče z njo doseči začasno ureditev spornega razmerja oziroma položaja obeh strank na trgu. Po svoji naravi pa predlagani ukrepi predstavljajo uveljavitev pravovarstvenih ukrepov v smislu  še pred vložitvijo same tožbe oziroma pred izpeljavo kontradiktornega postopka.

16. Čeprav ZIL-1 v 123. členu daje podlago za tovrstne začasne posege s strani sodišča, pa je v tem okviru potrebno obravnavati tudi položaj dolžnika v smislu kriterijev, ki jih je opredelilo Ustavno sodišče z odločbo Up 275/97 z dne 16. 7. 1998, na katero se je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa sklicevalo tudi prvostopenjsko sodišče. Takšno varstvo mora upoštevati tudi položaj dolžnika, da bi se kasneje ob sodbi, s katero bi sodišče zahtevek zavrnilo, za dolžnika lahko vzpostavilo prejšnje stanje. Ne glede na verjetno izkazano nevarnost težko nadomestljive škode na strani upnika zato predlagana začasna odredba ne sme na strani dolžnika povzročiti še težjih posledic ob predpostavki, da bi se kasneje začasna odredba izkazala za neutemeljeno. To pomeni, da je nujno potrebno tehtanje položaja obeh strank, kar je v izhodišču pravilno preizkušalo tudi prvostopenjsko sodišče. Vendar je materialnopravno zmotno utemeljilo, da tega preizkusa ni moglo opraviti zaradi premalo konkretiziranih navedb upnika v samem predlogu.

17. V skladu s  morajo stranke navesti dejstva, na katera opirajo svoje zahtevka in predlagati dokaze, s katerimi ta dejstva dokazujejo. Trditveno in dokazno breme je na posamezni stranki glede tistih pravnorelevantnih dejstev, ki utemeljujejo njene zahtevke oziroma ugovore. Na posamezno stranko zato ni mogoče prevaliti dokaznega bremena glede tistih relevantnih dejstev, ki bi šle v korist nasprotne stranke. Ko je sodišče v enostranskem postopku postavljeno pred odločitev o predlogu upnika še pred vzpostavitvijo kontradiktornega postopka, se zastavlja vprašanje, kako omogočiti tehtanje položaja posameznih strank v luči merila reverzibilnosti, kot ga je postavilo Ustavno sodišče v citirani odločbi.

18. Sodišče prve stopnje se je s tem v zvezi sklicevalo na spoznavno krizo glede številnih vprašanj, ki se tičejo položaja dolžnika tako v zvezi z njegovim položajem na trgu kot v zvezi z njegovim pogodbenim položajem v razmerju do izdajatelja licence in drugimi pogodbenimi partnerji. Ta vprašanja bi bila lahko relevantna v okviru tehtanja posledic učinka izdaje oziroma neizdaje predlagane začasne odredbe na obe stranki, pri čemer pa bi bilo trditveno in dokazno breme glede okoliščin, ki bi lahko bile v korist dolžnika, nedvomno na njegovi strani. S položaja sodišča je zato relevantno predvsem vprašanje, ali naj varuje položaj dolžnika še pred vzpostavitvijo kontradiktornega postopka, torej še preden je bilo dolžniku omogočeno, da poda relevantno trditveno in dokazno podlago v svoj prid.

19. Iz predlagane začasne odredbe je razvidno, da upnik predlaga ukrepe, ki sami po sebi predstavljajo bistven poseg v položaj dolžnika, saj neposredno posegajo v programski okvir televizijskega programa dolžnika. Ukrepi začasne odredbe bi praktično onemogočili emitiranje očitno že sproducirane in pripravljene TV oddaje dolžnika. Iz same trditvene podlage upnika je zato mogoče sklepati na možne škodljive posledice za dolžnika v primeru izdaje začasne odredbe. V takšni situaciji mora sodišče v luči varovanja njegovega interesa omogočiti dolžniku, da se izjavi o predlaganem predlogu še pred tehtanjem položaja obeh strank v luči (ne)izdaje začasne odredbe.

20. Ob tem je potrebno odgovoriti še na dilemo, ali je takšen zamik v odločanju sodišča v nasprotju s sklicevanji upnika, da mu že nastaja škoda, saj dolžnik sporno oddajo dnevno že predvaja ob oglaševanju s kršitvami blagovne znamke upnika. V odgovor na takšne očitke pa je potrebno povzeti ugotovitve prvostopenjskega sodišča, da je upnik procesne predpostavke za obravnavanje predloga s plačilom sodne takse izpolnil zadnji delovni dan (29. 8. 2014) pred pričetkom premiernega predvajanja oddaje s strani dolžnika (31. 8. 2014). V samem predlogu pa je upnik zatrjeval, da je o očitani kršitvi dolžnika opozarjal že dne 30. 5. 2014. Zamik v odločanju sodišča prve stopnje o predlogu za začasno odredbo v čas, ko naj bi upniku že nastajale škodljive posledice, si mora zato upnik pripisati predvsem sebi.

21. Navedeni razlogi tako utemeljujejo razloge za razveljavitev izpodbijanega sklepa prvostopenjskega sodišča, saj je odločitev preuranjena, ker temelji na nepravilni uporabi materialnega prava ( v zvezi s ). V ponovljenem postopku bo sodišče prve stopnje o predlogu upnika moralo ponovno odločiti, predvsem v luči tehtanja položaja obeh strank v posledici (ne)izdaje predlagane začasne odredbe, upoštevaje nakazane usmeritve, predvsem v luči poziva dolžniku, da se opredeli do predloga upnika.

22. Odločitev o pritožbenih stroških temelji na  v zvezi s .

ZIL-1 člen 47, 47/1, 47/1-b, 121, 121/1, 123. ZPP člen 7.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.