VSL sklep I Cpg 1091/2007
Sodna praksa višjih sodišč, 2008-04-10

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - PRAVO EVROPSKE UNIJE

razveljavitev znamke - izbris znamke - pravne posledice izbrisa znamke - pravne posledice razveljavitve znamke - slaba vera - slaba vera prijavitelja znamke - prijava znamke v slabi veri - podobnost znamke - verjetnost zmede

Slaba vera prijavitelja je izkazana, če je ta vedel, da nekdo drug že uporablja določen znak za označevanje identičnega ali podobnega blaga z namenom posega v položaj drugega brez utemeljenega razloga ali z namenom pridobitve možnosti, da se drugemu prepreči nadaljnja uporaba tega znaka.

Pojem prijave znamke v slabi veri zajema prijavo, ki pomeni zlorabo ali je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, pomeni omejitev konkurence na področju uporabe znakov. Za slabo vero pa ne gre že, če prijavitelj ve za okoliščino, da tretji uporablja določen znak, ne da bi pridobil pravico do znamke, temveč takrat, ko bi šlo za dejanje nelojalne konkurence zaradi posnemanja znaka z znamko in posledično povzročanja zmede na trgu ali onemogočanja tuje konkurence.

Presoja o verjetnosti zmede mora biti celovita. Izhajati mora iz celostne primerjave spornih znakov, pri tem pa mora zlasti upoštevati razlikovalne in prevladujoče elemente. Vsebovati mora oceno verjetnosti povezovanja s prejšnjo znamko, ki je vključena v verjetnost zmede ter služi določitvi njenega obsega.

Nesporno sicer je, da registracija za blago ali storitve, ki spadajo v različne razrede po Nicejski klasifikaciji, nujno ne pomeni, da si blago ali storitve niso podobne. Vendar pa je oceno o podobnosti mogoče podati le upoštevaje okoliščine posameznega primera.

Pritožbi se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu, to je:

- v 1. točki izreka v delu, v katerem so bile razveljavljene v tej točki navedene znamke tožene stranke za registrirane proizvode in storitve v razredih 38 in 42 Nicejske klasifikacije,

- v 2. točki izreka v delu, v katerem je bila toženi stranki prepovedana vsakršna uporaba znakov, navedenih v tej točki, v gospodarskem prometu za označevanje blaga in storitev v razredih 38 in 42 Nicejske klasifikacije, ter

razveljavi ter zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

"1. Znamka ALFASTREET.COM, registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, reg. št. 200271763 se razveljavi za registrirane proizvode in storitve po razredih 9, 38 in 42 Nicejske klasifikacije.

Znamka ALFASTREET.NET, registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, reg. št. 200271765 se razveljavi za registrirane proizvode in storitve po razredih 9, 38 in 42 Nicejske klasifikacije.

Znamka ALFASTREET, registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, reg. št. 200271764 se razveljavi za registrirane proizvode in storitve po razredih 9, 38 in 42 Nicejske klasifikacije.

2. Toženi stranki se prepoveduje vsakršna uporaba znakov ALFASTREET.COM ALFASTREET.NET in ALFASTREET v gospodarskem prometu, za označevanje blaga in storitev po razredih 9, 38 in 42 Nicejske klasifikacije.

3. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti njene pravdne stroške, ki bodo odmerjeni s posebnim sklepom."

Tožena stranka je zoper sodbo pravočasno vložila pritožbo, iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožuje se zoper del odločitve, ki se nanaša na razveljavitev znamk tožene stranke glede storitev v razredih 38 in 42 Nicejske klasifikacije (v nadaljevanju NK), ter zoper del odločitve, v katerem se prepoved uporabe znakov nanaša na storitve v razredih 38 in 42 NK. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu 1. in 2. točke ter v 3. točki izreka razveljavi in zadevo v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožeča stranka na pritožbo ni odgovorila.

Tožeča stranka je utemeljevala tožbeni zahtevek na razveljavitev znamk tožene stranke ALFASTREET.COM, ALFASTREET.NET in ALFASTREET ter na prepoved uporabe znakov s trditvami o obstoju dejanskih stanov, opredeljenih v točkah a) in b) 1. odst. 119. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1).

Prvostopno sodišče je tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo. Zaključilo je:

- da tožena stranka kot prijavitelj znamk ni prijavila v dobri veri (točka a) 1. odst. 119. člena ZIL-1) ter

- da so bile znamke tožene stranke registrirane v nasprotju s točkama b) in c) 1. odst. 44. člena ZIL-1.

Pritožbeno sodišče uvodoma ugotavlja, da tožeča stranka s tožbo zahteva razveljavitev znamk in ne izbrisa znamk, kot je to predvideno v 1. odst. 119. člena ZIL-1. Ker so pravne posledice izbrisa širše od pravnih posledic razveljavitve znamk, je tožbenemu zahtevku na razveljavitev znamk iz razlogov, ki so navedeni v 119. členu ZIL-1, mogoče nuditi pravno varstvo.

Razlog za tožbo po točki a) 1. odst. 119. člena ZIL-1:

Prvostopno sodišče je zaključilo, da tožena stranka ni uspešno ovrgla navedb tožeče stranke, da spornih znamk ni prijavila v dobri veri. Tožeča stranka je po oceni prvostopnega sodišča utemeljila slabo vero tožene stranke s trditvami:

- da je prijave vložila le šest dni po prijavi tožeče stranke,

- da je bila seznanjena, da tožeča stranka to blagovno znamko uporablja in v kakšni obliki in obsegu jo uporablja,

- da je tožena stranka s svojimi aktivnostmi zaščite znamke "Alfastreet" pričela po prekinitvi sodelovanja med njo in tožečo stranko,

- da tožena stranka nesamostojno niti preko svojega podjetja E. d.o.o. ne uporablja in nikoli ni uporabljala blagovnih znamk "Alfastreet" ter

- da tožena stranka za označevanje svojega podobnega blaga elektronskih igralnih naprav, elektronskih igralnih aparatov uporablja blagovno znamko Slomaster.

Slaba vera prijavitelja je izkazana, če je ta vedel, da nekdo drug že uporablja določen znak za označevanje identičnega ali podobnega blaga z namenom posega v položaj drugega brez utemeljenega razloga ali z namenom pridobitve možnosti, da se drugemu prepreči nadaljnja uporaba tega znaka.

Pojem prijave znamke v slabi veri zajema prijavo, ki pomeni zlorabo, ali je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, pomeni omejitev konkurence na področju uporabe znakov. Za slabo vero pa ne gre že, če prijavitelj ve za okoliščino, da tretji uporablja določen znak, ne da bi pridobil pravico do znamke, temveč takrat, ko bi šlo za dejanje nelojalne konkurence zaradi posnemanja znaka z znamko in posledično povzročanja zmede na trgu ali onemogočanja tuje konkurence.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tožena stranka zatrjevala dejstva in okoliščine, ki bi utegnile omajati trditve tožeče stranke o slabovernosti tožene stranke ob prijavi znamk. Trdila je, da za registracijo znamke tožeče stranke ni vedela, da se je za predlaganje registracije odločila na temelju dejstva, da je bila že od 22. 2. 1999 dalje lastnica internetne domene z imenom "Alfastreet.com", ki sta jo s soglasjem tožene stranke uporabljala samostojni podjetnik "M. P. s.p.", kot tudi podjetje E. d.o.o., katerega družbenik je bil toženec, ki sta do konca leta 2002 medsebojno vsestransko sodelovala pri razvoju in proizvodnji elektronske rulete, pri čemer je bil njen prodajalec M. P., s.p., razvijalec elektronskega dela in dobavitelj hardwarea in softwarea pa podjetje E. d.o.o. v solasti tožene stranke. Trdila je, da je po odpovedi sodelovanja med M. P. s.p. in E. d.o.o. tožena stranka kot imetnik domene imela legitimno pravico, da zaščiti svoje interese iz preteklega sodelovanja, vključno s pravico do uporabe blagovne znamke "Alfastreet". Nadalje je trdila, da tožena stranka zadevnih blagovnih znamk ni registrirala v razredih 20, 28 in 41 NK, temveč le v segmentih, ki jih je v okviru medsebojnega sodelovanja z M. P., s.p., pokrivalo podjetje tožene stranke E. d.o.o., to je za razred 9, 38 in 42. Tožena stranka ni mogla vedeti, da naj bi v segmentu električnih sklopov in naprav ter na področju telekomunikacij lahko bila kakor koli v koliziji s tožečo stranko, ki do konca leta 2002 sploh ni bila poslovno vključena v medsebojno sodelovanje med M. P. s.p. (to naj bi po trditvah tožeče stranke preneslo poslovanje nanjo) in E. d.o.o., ki nikoli nista bila nosilca registrirane blagovne znamke "Alfastreet". Tožena stranka je v dokaz svojih trditev predlagala zaslišanje strank ter vpogled v registracijo domene Alfastreet.com z dne 22. 2. 1999, v vlogi z dne 6. 1. 2006 pa je dodatno utemeljevala dobro vero ob prijavi znamk.

Prvostopno sodišče se do trditev tožene stranke, ki bi lahko bile pravno odločilne za presojo obstoja razloga za tožbo po točki a) 1. odst. 119. člena ZIL-1, ni opredelilo in ni izvajalo predlaganih dokazov v tej smeri. Zato je dejansko stanje nepopolno ugotovilo. Uveljavljani razveljavitveni razlog po 355. členu ZPP je torej podan.

Razlog za tožbo po točki b) 1. odst. 119. člena ZIL-1:

Prvostopno sodišče je ocenilo, da so podani tudi relativni razlogi za zavrnitev znamke, opredeljeni v točkah b) in c) 1. odst. 44. člena ZIL-1, ki jih zatrjuje tožeča stranka. Ugotovilo je:

- da je znamka tožeče stranke s figurativnimi elementi podobna znamki tožene stranke, glede na to, da so znamke tožene stranke navadne besedne znamke,

- da obstaja velika verjetnost, da bosta znamki v javnosti zaradi povezovanja ustvarili zmedo,

- da so blago in storitve, za katero so registrirane znamke tožene stranke, podobne blagu in storitvam, za katere je registrirana znamka tožeče stranke.

S tem naj bi bil izkazan razlog za zavrnitev znamke iz točke b) 1. odst. 44. člena ZIL-1.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je obrazložitev sodbe v tem delu tako pomanjkljiva, da ne omogoča preizkusa.

Obrazložitev sodbe mora obsegati obrazložitev dejanske podlage sodbe in obrazložitev v ožjem smislu, v katero spada ugotovitev dejanskega stanja, to je tistih pravotvornih dejstev, ki so po mnenju sodišča pomembna za odločbo in so dokazana, navedbo uporabljenih pravnih pravil ter subsumcijo ugotovljenega dejanskega stanja pod ta pravila.

Prvostopno sodišče je skopo obrazložilo le, na podlagi česa je ocenilo, da so znamke tožene stranke podobne znamki tožeče stranke. Ugotovljene podobnosti znamk pritožnik niti ne izpodbija. Obrazložitev sodbe v nadaljevanju pa je le povzetek zakonske dikcije točke b) 1. odst. 44. člena ZIL-1, saj prvostopno sodišče ni pojasnilo, na podlagi katerih dejstev in okoliščin, ki jih je zatrjevala tožeča stranka, je ocenilo, da obstaja velika verjetnost, da bosta znamki v javnosti zaradi povezovanja ustvarili zmedo oziroma ni pojasnilo, zakaj ni upoštevalo trditev tožene stranke, s katerimi je zatrjevani verjetnosti zmede in povezovanja oporekala.

Presoja o verjetnosti zmede mora biti celovita. Izhajati mora iz celostne primerjave spornih znakov, pri tem pa mora zlasti upoštevati razlikovalne in prevladujoče elemente (33. odstavek sodbe Sodišča ES v zadevi Il Ponte Financiaria SpA v. Urad za usklajevanje na notranjem trgu z dne 13. 9. 2007, C-234/06). Vsebovati mora oceno verjetnosti povezovanja s prejšnjo znamko, ki je vključena v verjetnost zmede ter služi določitvi njenega obsega.

Prav tako prvostopno sodišče ni obrazložilo zaključkov o podobnosti blaga in storitev, za katere so registrirane znamke tožene in tožeče stranke. Ugotovilo sicer je, da je znamka tožeče stranke registrirana za blago v razredih 9, 16 in 28 mednarodne klasifikacije blaga in storitev, znamke tožene stranke pa v razredih 9, 38 in 42 navedene klasifikacije, pri čemer se zoper odločitev, ki se nanaša na razveljavitev znamke ter prepoved uporabe znakov za proizvode in storitve v razredu 9, tožena stranka ne pritožuje.

Pritožbeno sodišče ne vidi nobene podobnosti med blagom, navedenim v razredu 16 NK, in storitvami, navedenimi v razredih 38 in 42 NK. Glede podobnosti med blagom in storitvami, navedenimi v razredu 28, in tistimi, navedenimi v razredih 38 in 42, pa sta pravdni stranki podajali vsaka svoje trditve, in sicer tožeča stranka, da gre za podobnost blaga in storitev in zakaj, tožena stranka pa, da podobnosti ni. Nesporno sicer je, da registracija za blago ali storitve, ki spadajo v različne razrede po NK, nujno ne pomeni, da si blago ali storitve niso podobne. Vendar pa je oceno o podobnosti mogoče podati le upoštevaje okoliščine posameznega primera.

Ker izpodbijana sodba torej v tem delu nima razlogov, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odst. 339. člena ZPP.

Navedeno velja tudi za ugotovitev prvostopnega sodišča, da bi uporaba znamke Alfastreet brez upravičenega razloga izkoristila in oškodovala razlikovalni značaj in ugled prejšnje znamke (tožeče stranke) ter da bi uporaba tega znaka nakazovala povezanost med blagom in storitvami in imetnikom prejšnje znamke (kar je razlog za izbrisno tožbo po točki c) 1. odst. 44. člena ZIL-1, ki velja za primer, če blago in storitve niso enaki ali podobni).

Prvostopno sodišče v tem delu zgolj ugotavlja dejstvo uporabe znamke od leta 1997 (čeprav je bila znamka tožeče stranke prijavljena za registracijo šele leta 2002, registrirana pa leta 2004). Ne pove pa, na podlagi česar je zaključilo:

- da uporaba kasnejše znamke tožene stranke nepošteno izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu prejšnje znamke, niti

- da bi uporaba znaka (znamk tožene stranke) nakazovala povezanost med blagom ali storitvami in imetnikom prejšnje znamke, niti

- kako bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke.

Ker je torej prvostopno sodišče dejansko stanje glede razloga za izbrisno tožbo po točki a) 1. odst. 119. člena ZIL-1 nepopolno ugotovilo, glede razloga za izbrisno tožbo po točki b) 1. odst. 119. člena ZIL-1 pa sodba nima razlogov, ki bi omogočali njen preizkus (14. točka 2. odst. 339. člena ZPP), je pritožbeno sodišče pritožbi tožene stranke ugodilo, sodbo sodišče prve stopnje v izpodbijanem delu razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (1. odst. 354. člena ZPP, 355. člen ZPP).

Prvostopno sodišče naj v ponovljenem postopku izvaja dokaze, ki jih je predlagala tožena stranka v podporo trditvam, da je bila ob prijavi spornih znamk v dobri veri. Nato naj se opredeli do njenih trditev, ki jih je podala v tej smeri. Pri oceni dobre oziroma slabe vere tožene stranke ob prijavi znamk naj upošteva materialnopravna izhodišča, ki jih je izpostavilo pritožbeno sodišče. Prvostopno sodišče naj poda jasne ugotovitve o pravno odločilnih dejstvih, ki izkazujejo elemente dejanskih stanov, opredeljenih v točkah b) in c) 1. odst. 44. člena ZIL-1, katerih obstoj zatrjuje tožeča stranka, in poda jasne razloge o tem, zakaj in na podlagi česa posamezna dejstva šteje za dokazana oziroma zakaj ni sledilo trditvam tožene stranke, s katerimi oporeka s strani tožeče stranke zatrjevanim dejstvom. Upošteva naj, da mora imetnik znamke dokazati, da gre za znamko z ugledom in da bo ugled njegove znamke oškodovan ali izkoriščen. Dokazati mora negativno vez med znamko tožeče in tožene stranke ter da je ta vez resnična. Pojasni naj, katera so tista dejstva in okoliščine, ki kažejo povezanost med blagom in storitvami tožene stranke in imetnikom prejšnje znamke. Verjetnost zmede pa mora oceniti celovito z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so pomembni glede na okoliščine primera. Nato pa naj o tožbenem zahtevku ponovno odloči.

Odločitev o pritožbenih stroških temelji na določbi 3. odst. 165. člena ZPP.

ZPP člen 339/2-14,  339/2-14.  ZIL-1 člen 44,  44/1,  44/1-b,  44/1-c,  119,  119/1,  119/1-a,  119/1-b,  44,  44/1,  44/1-b,  44/1-c,  119,  119/1,  119/1-a,  119/1-b.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.