VSL sklep I Cpg 824/2007
Sodna praksa višjih sodišč, 2008-02-14

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - PRAVO EVROPSKE UNIJE

znamka - tožba na izbris znamke - izbris znamke - znak razlikovanja - razlikovalna moč znamke - relativni razlogi za registracijo - verjetnost zmede v javnosti - skupni izvor primerjanega blaga - ovira za registracijo - znamka z ugledom - funkcije znamke - pojem prejšnje znamke - serija znamk - družina znamk - poznanost znamke - zainteresirana javnost - znana znamka - sloveča znamka - prekinitev p

Za presojo o verjetnosti zmede je pomembno stališče o možnosti sklepanja o skupnem izvoru primerjalnega blaga (storitev).

Razumevanje pojma skupnega izvora blaga se neločljivo navezuje na funkcijo znamke, da zagotavlja potrošniku določeno in pričakovano kvaliteto proizvoda (ali storitev).

Izhodišče presoje o pojmu verjetnosti zmede v javnosti (prim. (b) točko 1. odstavka 44. člena ZIL-1-UPB3) je odgovor na vprašanje, ali proizvodi ali storitve, označevani s spornim znakom, vzbujajo pri potrošnikih predstavo, da gre za proizvajalca, ki sta na nek način ekonomsko povezana.

Pri tem je uveljavljeno stališče, da večja razlikovalna moč znamke povečuje verjetnost zmede.

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje.

Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, ki se je glasil:

„Mednarodno registrirana znamka št. 754 225 „Boss Hugo Boss“ tožene stranke se izbriše iz registra znamk pri Wipo, v delu designacije za teritorij RS, za proizvode iz razreda 24, to so tobak, proizvodi iz tobaka, izdelki za kadilce in vžigalice ter storitve iz razreda 35, to so oglaševanje, poslovna administracija, vodenje komercialnih poslov in svetovanje s področja prodaje.“

2. Proti sodbi sodišča prve stopnje vlaga pravočasno pritožbo tožeča stranka. V pritožbi uveljavlja pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne uporabe materialnega prava in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo spremeni, ali pa naj jo razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje sodišča prve stopnje.

3. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne in izpodbijano sodbo potrdi.

5. Osnovna funkcija znamke je, da služi kot znak razlikovanja blaga (ali storitev) glede na izvor (1). Ta funkcija je tudi podlaga utemeljitvi podelitve izključne pravice do znamke. Logična posledica tako opredeljenega namena varstva znamke je stališče Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju SES) v primeru »Canon« (2). Po tem stališču je verjetnost zmede (3) izključena, če se ne zdi, da potrošniki pripisujejo spornemu blagu, da izvira iz enega podjetja ali od ekonomsko povezanih subjektov. Za presojo o verjetnosti zmede je tako pomembno stališče o možnosti sklepanja o skupnem izvoru primerjanega blaga (ali storitev).

6. Razumevanje pojma skupnega izvora blaga se neločljivo navezuje na funkcijo znamke, da zagotavlja potrošniku določeno in pričakovano kvaliteto proizvoda (ali storitev). Znamka namreč zagotavlja potrošniku, da je blago, označeno z znamko, proizvedeno pod kontrolo iste osebe in bo zato po vsej verjetnosti imelo enako kvaliteto (4). Pojma izvora blaga danes zato ne gre enačiti z nekim določenim gospodarskim subjektom, določeno gospodarsko družbo. Gre lahko za povsem anonimen vir (5). Potrošnik se za proizvajalca namreč ne zanima iz gole radovednosti, temveč zato, ker pričakuje, da bo imelo enako označeno blago enako in pričakovano kvaliteto (6). Pri tem ni nujno, da gre za eno samo gospodarsko družbo (7). Zadostuje, da potrošnik sklepa, da so vsi proizvodi, označeni z enako znamko, na nek način povezani z enim, pa čeprav anonimnim virom (8). Pojma izvora blaga zato tudi ne gre razumeti kot subjekta v statusnopravnem smislu, to je kot ene gospodarske družbe in/ali od nje odvisnih družb. Zadostovati bi moralo, da gre za ekonomsko povezanost med sicer statusnopravno samostojnimi anonimnimi gospodarskimi družbami,(9) ki mora omogočati dejansko izvrševanje skupnega nadzora nad kvaliteto.(10)

7. Presoja o verjetnosti zmede mora biti celovita, izhajati mora iz celostne primerjave spornih znakov, pri tem pa mora zlasti upoštevati razlikovalne in prevladujoče elemente (11). Koncept podobnosti primerjanih znakov je treba razlagati v povezavi z verjetnostjo zmede, presoja pa je odvisna tako od stopnje podobnosti primerjanih znakov kot tudi od stopnje podobnosti primerjanega blaga in/ali storitev. (12)

8. Iz zgoraj razloženega sledi, da je izhodišče presoje o pojmu verjetnosti zmede v javnosti (prim. (b) točko 1. odstavka 44. člena ZIL-1-UPB3) odgovor na vprašanje, ali proizvodi ali storitve, označevani s spornim znakom, vzbujajo pri potrošnikih predstavo, da gre za proizvajalca, ki sta na nek način ekonomsko povezana (13). V tem okviru se giblje tudi presoja o pojmu podobnosti primerjanega enako ali podobno označevanega blaga (14). Pri tem je uveljavljeno stališče, da večja razlikovalna moč znamke povečuje verjetnost zmede (15).

9. Pritožbeno sodišče zato ocenjuje, da bi bilo potrebno (že) pri presoji o relativnem razlogu za zavrnitev znamke iz (b) točke 1. odstavka 44. člena ZIL-1-UPB3 upoštevati trditve tožeče stranke o zelo dobri poznanosti znamk tožeče stranke »BOSS« na trgu v Sloveniji v času, ko je bila zahtevana veljavnost sporne znamke za področje naše države. Zato so pomembne trditve tožeče stranke, da je dosegla na področju (1) prodaje cigaret z znamko »BOSS« kar 40 odstotni tržni delež. V tem okviru pa so lahko pomembne tudi trditve (2) o raziskavi javnega mnenja, na katere se je sklicevala tožeča stranka v zvezi s poznanostjo znamke »BOSS« za označevanje cigaret. Pomembna je namreč razlikovalna moč znamke na trgu, ne pa odgovor na vprašanje, ali je znamka znana kot znamka prav določenega imetnika (prim. zgoraj).

10. Iz doslej razloženega sledi, da je ostalo dejansko stanje glede trditev tožeče stranke v zgoraj nakazani smeri nepopolno ugotovljeno zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Podan je razveljavitveni razlog iz 355. člena ZPP. Pritožbeno sodišče je zato moralo izpodbijano sodbo razveljaviti.

11. V nadaljevanju postopka bo moralo sodišče prve stopnje po ustrezno dopolnjenem dokaznem postopku znova presoditi o obstoju zatrjevane ovire za registracijo iz (b) točke 1. odstavka 44. člena ZIL-1-UPB3, upoštevaje zgoraj predstavljena izhodišča (5. do 8. odstavek obrazložitve). S tem v zvezi velja opozoriti na naslednje.

12. Prvič, presoja bo morala temeljiti na primerjavi vsake posamezne prijave in znamke, na katere se sklicuje tožeča stranka. Vsaka prijava ali znamka pomeni namreč samostojno podlago relativni oviri za registracijo. Pri tem so izvzete znamke, ki so bile ob zaključku glavne obravnave iz registra izbrisane. Take izbrisane znamke namreč niso (več) relativna ovira za registracijo (prim. 3. odstavek 119. člena ZIL-1-UPB3).

13. Drugič, pomembna je presoja o verjetnosti zmede glede na izvor, pri čemer pa ni pomembno, ali zainteresirana javnost dejansko pozna ta izvor. S tem v zvezi bi kazalo opozoriti, da je besedna zveza HUGO BOSS v izpodbijani znamki BOSS HUGO BOSS sestavni del te znamke in ji zato ne gre pripisovati pomena označevanja firme imetnika znamke. Vprašanje je le, ali ima ta del izpodbijane znamke morda razlikovalen učinek zato, ker ga upoštevna javnost neposredno dojame, ugotovljena pojmovna razlika pa nevtralizira vidne in fonetične podobnosti (16). Tretjič, relevanten čas za preizkus pogojev za registracijo je datum vložitve prijave ((b) točka 1. odstavka 119. člena ZIL-1-UPB3).

14. Poleg tega se utegne znova izkazati za pomembno, ali je registracija znamk po zatrjevanih prijavah predpostavka uveljavljenega varstva po 119. členu ZIL-1-UPB3. Pritožbeno sodišče na to vprašanje odgovarja pritrdilno. Ni namreč logično, da bi bilo varstvo po 119. členu ZIL-1-UPB3 tako bistveno različno od varstva v okviru ugovornega postopka. Legitimacijo za ugovor ima namreč po 1. odstavku 101. člena ZIL-1-UPB3 le imetnik prejšnje znamke, to pa je oseba, ki ima registrirano znamko, ki pomeni oviro za registracijo mlajše znamke. Pritožbeno sodišče dodaja še, da registracija znamke ni predpostavka za vložitev izbrisne tožbe, pač pa le za izrek sodbe, s katero se znamka izbriše iz registra. To pomeni, da bi bilo treba, če bi sodišče prišlo do prepričanja, da so zatrjevane prijave ovira za sporno znamko za blago iz razreda 34, pravdni postopek prekiniti do zaključka postopka registracije po vloženih prijavah. Takšno razumevanje je sicer tudi v skladu s (c) točko 2. odstavka 4. člena Direktive, ki pod pojem »prejšnje znamke« uvršča tudi prejšnje prijave, a le pod pogojem njihove registracije. Ob tem pritožbeno sodišče opozarja, da ZIL-1-UPB3 v 3. odstavku 1. člena izrecno ugotavlja, da ta zakon pomeni (med drugim) harmonizacijo z Direktivo.

15. V nadaljevanju postopka se utegnejo izpostaviti kot relevantne trditve o seriji ali družini znamk »BOSS« tožeče stranke. Pojem serije ali družine znamk ne izvira iz ZIL-1-UPB3. Tožeča stranka pa tega pojma ne opredeli. Če pritožbeno sodišče prav razume tožečo stranko, tožeča stranka s trditvami o seriji ali družini znamk »BOSS« izpostavlja besedo BOSS iz ostalih elementov znamk za označevanje blaga v razredu 34. Le v zvezi s temi proizvodi in besedo BOSS tožeča stranka zatrjuje tudi poznanost na slovenskem trgu. Takšna vsebina pojma serije ali družine znamk bi ob presoji o zadostni prisotnosti na trgu z blagom iz razreda 34 lahko imela za posledico, da bi potrošniki odkrili zatrjevani skupni element v teh znamkah, kar bi lahko povzročilo povezovanje z drugo znamko, ki vsebuje isti element (17). Na serijo ali družino znamk pa se tožeča stranka v zvezi z znamko BOSS OKUS USPEHA ni sklicevala niti ni zatrjevala, da bi to znamko na trgu sploh uporabljala za označevanje storitev iz razreda 35 Mednarodne klasifikacije proizvodov in storitev.

16. Pritožbeno sodišče še dodaja, da se je sodišče prve stopnje pravilno sklicevalo na sodbo SES v zadevi Davidoff (18). Sodba daje namreč pozitiven odgovor na vprašanje, ali gre razširjeno varstvo znamke iz (a) točke 4. odstavka 4. člena Direktive in 2. odstavka 5. člena Direktive znamki z ugledom tudi v primerih, v katerih se zatrjuje uporaba podobnega znaka ali znamke znotraj okvira podobnega blaga oziroma storitev. Smiselno enaki sta določbi (c) točke 1. odstavka 44. člena in (c) točke 1. odstavka 47. člena ZIL-1-UPB3. Vendar pa pritožbeno sodišče ne more sprejeti argumentacije sodišča prve stopnje, da se pojem znamke z ugledom nanaša le na znamke, ki so namenjene označevanju prestižnih in luksuznih izdelkov. Za takšno presojo pritožbeno sodišče ne najde opore ne v ZIL-1-UPB3 ne v Direktivi ne v praksi SES (19). V sodbi SES v zadevi »Chevy« je SES jasno izrazilo zahtevo po določenem pragu poznanosti znamke (kvantitativni kriterij) v zainteresiranem delu javnosti (20) kot pogoju za kvalitativni preskok iz navadne znamke v znamko z ugledom. Kvalitativni kriteriji za presojo o vprašanju, ali gre za znamko z ugledom, zato po razumevanju pritožbenega sodišča ne morejo zadostovati. Tako tudi ne more morebitna odsotnost predstave o posebni prestižnosti blaga, označenega z znamko, izključiti presoje, da gre za znamko z ugledom, če doseže zadostno stopnjo poznanosti v zainteresirani javnosti. Ta kriterij je lahko pomemben pri presoji o vprašanju izkoriščanja ali oškodovanja ugleda znamke, ne pa za samo kvalifikacijo znamke, ki ji ZIL-1-UPB3 daje širše varstvo od varstva, ki ga uživa navadna znamka. V zvezi s pojmom znane znamke iz 6bis člena Pariške konvencije pa velja opozoriti, da znano znamko Direktiva našteva med pojmi, s katerimi definira prejšnje znamke (21). To pomeni, da Direktiva znane znamke ne izpostavlja kot neke posebne vrste znamke v razmerju do navadne znamke in znamke z ugledom. Zato bi kazalo v nadaljevanju postopka posvetiti pozornost, ali ZIL-1-UPB3 v tem delu nasprotuje Direktivi ali pa prihaja v poštev načelo konsistentne razlage, po katerem so sodišča v državah članicah dolžna uporabljati pravo Skupnosti tako, da pri tem izkoristijo možnosti razlage in uporabe domačega prava v skladu z zahtevami prava skupnosti.

17. Odločitev o stroških postopka temelji na 3. odstavku 165. člena ZPP.

(1) Primerjaj 10. odstavek Preambule k Prvi direktivi sveta Evropske Unije za poenotenje zakonov, ki se nanašajo na pravo znamk v državah članicah, v nadaljevanju Direktiva.

(3) V smislu tč. b) 1. odstavka 4. člena Direktive. Enako določbo vsebuje ZIL-1-UPB3 v (b) točki 1. odstavka 44. člena.

(4) 24. odstavek zaključnih izvajanj javnega pravobranilca Jacobs'a v zadevi »Hag II«, SES, 17. 10. 1990, C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG.

(5) (Habstrakte Herkunftsfunktion, Anonymous Source).

(6) 72. odstavek zaključnih izvajanj javnega pravobranilca Jacobs'a v zadevi »Hag II«, SES, 17. 10. 1990, C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v. Hag GF AG.

(7) Primer »Canon«, primerjaj 30. točko obrazložitve SES 29. 9. 1998, C-39/97, IIC 33/99, stran 72.

(8) J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 1. zvezek, 1996, stran 3-17.

(9) Primer »Canon«, primerjaj 30. točko obrazložitve sodbe SES, 29. 9. 1998, C-39/97, IIC 33/99, stran 72.

(10) 38. odstavek obrazložitve sodbe SES v zadevi »Ideal Standard«, IHT v. Ideal Standard GmbH C-9/93, 22. 6. 1994.

(11) 33. odstavek sodbe SES v zadevi Il Ponte Financiaria SpA v. Urad za usklajevanje na notranje trgu z dne 13. 9. 2007, C-234/06.

(14) V primeru »Canon« je SES zavzelo stališče, da je verjetnost zmede izključena, če se ne zdi, da potrošniki pripisujejo spornemu blagu, da izvira iz enega podjetja ali od ekonomsko povezanih subjektov. Sodba SES, C-39/97, 29. 9. 1998, IIC 33/99, stran 72.

(15) Tako stališče je zavzelo SES v zadevi Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, Sodba SES, 11.11.1997, C-251/95: »...

ZIL-1 člen 44,  44/1,  44/1-b,  44/1-c,  44/1-d,  47,  47/1,  47/1-c,  101,  101/1,  119,  119/1,  119/1-b,  119/3,  44,  44/1,  44/1-b,  44/1-c,  44/1-d,  47,  47/1,  47/1-c,  101,  101/1,  119,  119/1,  119/1-b,  119/3.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.