VSL sklep I Cpg 686/2005
Sodna praksa višjih sodišč, 2006-06-08

blagovna znamka - tožba za izbris zaznambe iz registra in prepoved uporabe znaka - registracija znamke - Nicejska klasifikacija

Registracija znaka kot znamke zagotavlja imetniku zaščito za tisto blago in storitve, za katere je bilo varstvo zahtevano in znamka registrirana. Pogoj za presojo vsebinske utemeljenosti tožbenega zahtevka je torej v danem primeru opredelitev blaga in storitev (v zvezi s katerimi tožnik zahteva varstvo po 119. členu ZIL-1), torej opredelitev blaga in storitev, za katere v okviru posameznega razreda zahteva izbris znamke iz registra.

Pri ugotavljanju enakosti oziroma podobnosti proizvodov je prvostopno sodišče izhajalo iz napačnega materialnopravnega izhodišča, saj se je ukvarjalo z vprašanjem, ali je blago, ki "ga proizvaja in trži" tožeča stranka enako ali podobno blagu, ki "ga proizvaja in trži" tožena stranka, kar ni odločilno za  presojo  utemeljenosti tožbenega  zahtevka po 119. členu ZIL-1. Odločilno je, ali so blago in  storitve, na katere "se nanaša" (torej, za katere "je registrirana") znamka tožene stranke enaki ali podobni blagu ali storitvam, na katere "se nanaša" (torej "je registrirana") znamka tožeče stranke (kot stranke, ki zahteva varstvo po 119. členu ZIL),  ne glede na to, ali ta te proizvode ali storitve (za  katere ima "registrirano" znamko) tudi proizvaja, trži oziroma opravlja.

Pritožbi se ugodi, izpodbijana  sodba  se  razveljavi  in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Odločitev o pritožbenih  stroških se pridrži za končno odločbo.

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, po katerem naj bi se:

- tožbi ugodilo in blagovno znamko I. M. reg. št. 9671566 izbrisalo iz registra blagovnih znamk, ki se vodi pri Uradu RS za intelektualno lastnino za izdelke v  razredih 9, 10, 37 in 42,

- toženi stranki do izbrisa blagovne znamke I. M. reg. št. 9671566 iz zgoraj   navedenega registra prepovedala njena uporaba za izdelke v razredih, navedenih zgoraj ter

- toženi stranki naložilo, da je dolžna povrniti tožeči stranki po sodišču  odmerjene  stroške tega postopka z obrestmi (1. točka izreka).

Tožeči stranki je naložilo, da je dolžna povrniti toženi stranki pravdne stroške v znesku 215.660,00  SIT z obrestmi (2. točka izreka).

Tožeča stranka je proti sodbi pravočasno vložila pritožbo, iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, ter (smiselno),  izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku  tožeče stranke ugodi,

podrejeno pa, da izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožena stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču predlaga, da  pritožbo tožeče stranke zavrne ter izpodbijano sodbo potrdi, tožeči stranki pa naloži v plačilo pritožbene stroške tožene stranke z obrestmi.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da  je tožba tožeče stranke tožba za izbris znamke iz registra po 119.  členu Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Tožeča stranka je v tožbi trdila, da je tožena stranka dne 20.11.1998  pri Uradu RS za  intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) registrirala blagovno znamko I. M., reg. št. 9671566 v razredih 5, 9, 10, 28, 35, 37, 39,  41, 42. Trdila je, da ima tožeča stranka pri Uradu zaščitene štiri blagovne znamke I., reg. št. 8280733, reg. št. 8380527, reg. št. 9180467 ter reg. št. 200171723, in navedla, kdaj jih je prijavila in kdaj  registrirala, ter da se prve tri zgoraj navedene blagovne znamke ob upoštevanju časovne komponente  zaščite blagovnih znamk tožeče in  tožene  stranke štejejo kot prejšnje blagovne znamke (2.  odstavek  44.  člena ZIL-1). V nadaljevanju je trdila, da je blagovna znamka  I. M. reg. št. 9671566 poleg tega, da je njena zaščita pri Uradu časovno kasnejšega datuma, tudi podobna oziroma zamenljiva z zaščitenimi  prejšnjimi  blagovnimi znamkami I., zaradi česar obstaja verjetnost zmede na trgu. Zamenljivost  naj bi se kazala predvsem  v tem, da je blagovna znamka tožene stranke izpeljana iz besede oziroma blagovne znamke I.. Poleg tega naj bi bila podobna oziroma zamenljiva tudi grafična komponenta  besede I., kar ustvarja pri povprečnem potrošniku še večjo zmedo. Zato je s  tožbo zahtevala izbris blagovne znamke tožene stranke iz veljavnega registra blagovnih znamk, ki se vodi pri Uradu RS za  intelektualno  lastnino, na podlagi določil  119.  člena ZIL-1 in sicer za izdelke v razredih 9, 10, 37 in 42.

Tožeča stranka je torej  zatrjevala obstoj dejanskega stanu iz točke b 1. odstavka 119. člena ZIL-1 v zvezi s točko b 1. odstavka 44. člena ZIL-1, ki določa, da  se  tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka lahko vloži pri pristojnem sodišču, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom  tega zakona (razen v primerih  iz 139. člena tega zakona) po katerem se kot znamka ne sme registrirati  znak, ki je enak ali  podoben prejšnji znamki druge osebe, in če so blago  in storitve, na  katere  se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni zaradi česar obstaja  verjetnost  zmede  v javnosti, pri  čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo  znamko.  Vendar pa tožeča stranka ni dovolj konkretno opredelila vsebine sodnega varstva, ki ga zahteva. Kot  znamka se namreč sme registrirati kakršenkoli znak  ali kakršnakoli  kombinacija  znakov, ki omogočijo razlikovanje "blaga ali storitev" enega podjetja od "blaga ali storitev" drugega  podjetja, in jih je mogoče grafično  prikazati. Prijava  znamke mora med drugim vsebovati seznam blaga in storitev, za katere se zahteva varstvo (točka c 1. odstavka 2. člena Pravilnika  o  vsebini prijave znamke), zahteva za registracijo pa navedbo razreda oziroma razredov po Nicejski klasifikaciji blaga ali storitev (točka i 1. odstavka 3. člena Pravilnika o vsebini prijave znamke). Registracija znaka kot znamke zagotavlja imetniku zaščito za tisto blago in storitve, za katere je bilo varstvo  zahtevano in znamka registrirana. Pogoj za presojo vsebinske utemeljenosti tožbenega zahtevka  je  torej  v  danem  primeru opredelitev blaga in storitev (v zvezi s katerimi tožnik zahteva varstvo po 119. členu ZIL-1), torej opredelitev blaga  in  storitev, za katere v okviru posameznega razreda zahteva izbris znamke iz  registra.  Tožeča  stranka  namreč  ni  trdila, da ima registrirano  znamko za prav vse izdelke oziroma storitve iz posameznih razredov Nicejske  klasifikacije, ki jih navaja. Tožbeni  zahtevek,  kot  ga je podala, zato ne omogoča preizkusa enakosti ali podobnosti blaga ali  storitev  v smislu točke b 1. odstavka 44. člena ZIL-1, na katerega se veže tudi  preizkus enakosti ali podobnosti znamke, še zlasti, kjer je v nakazani smeri nekonkretizirana tudi trditvena podlaga tožbenega zahtevka. Konkretizacija blaga in storitev v okviru posameznega razreda Nicejske klasifikacije dejavnosti je pomembna tako z vidika  presoje identifikacije zahtevka in v zvezi s tem njegove ločitve od morebitnega drugega zahtevka ter z vidika presoje utemeljenosti tožbenega zahtevka.

Prvostopno sodišče je torej razsodilo o zahtevku, ki ni bil sposoben obravnavanja  in ga zavrnilo, ne da bi izvedlo postopek po 108. členu ZPP. S tem je storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbi ugodilo, izpodbijano sodbo  razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (1. odstavek 354. člena ZPP).

Pritožbeno sodišče nadalje ugotavlja, da je prvostopno sodišče določbo točke b 1. odstavka 44. člena ZIL-1 zmotno uporabilo. Pri ugotavljanju enakosti oziroma  podobnosti proizvodov je izhajalo iz napačnega materialnopravnega izhodišča, saj  seje ukvarjalo z vprašanjem, ali je blago, ki "ga proizvaja in trži" tožeča stranka enako ali podobno blagu, ki "ga proizvaja in trži" tožena stranka, kar ni odločilno za  presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka po 119. členu ZIL-1 (točka b 1. odstavka) v zvezi s točko b 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Odločilno je (poleg presoje ostalih pogojev iz točke b 1. odstavka 44. člena ZIL) ali so blago in storitve, na katere "se nanaša" (torej, za katere "je registrirana") znamka tožene stranke enaki ali podobni blagu ali storitvam, na katere "se nanaša" (torej "je registrirana")  znamka  tožeče stranke (kot stranke, ki zahteva varstvo po 119. členu ZIL), ne  glede na to, ali ta te  proizvode ali storitve (za  katere ima "registrirano" znamko)   tudi  proizvaja, trži oziroma opravlja. Tudi zaključke glede "verjetnosti domneve o istem proizvajalcu blaga tožeče in tožene stranke" (torej zmede glede izvora blaga)  je zato gradilo na napačnem materialnopravnem izhodišču, ko je zaključilo, da je nevarnost posredne zamenjave med znamkama, ob sicer ugotovljenih razlikah med njima, zanemarljiva, predvsem glede na to, da gre za blago druge vrste.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da se je prvostopno sodišče ukvarjalo s podobnostjo  znamk tožeče in tožene stranke in pri tem naredilo vizualno, fonetično in pomensko primerjavo. Vendar pa kvalitetna in celovita primerjava podobnosti znamk ni   možna brez upoštevanja pravilnih materialnopravnih izhodišč glede enakosti ali podobnosti blaga in storitev, na katere se znamki nanašata ter brez povezave z njimi. Le ob upoštevanju navedenega je možna tudi nadaljnja ocena verjetnosti  zmede v javnosti in verjetnosti povezovanja s prejšnjo znamko.

Prvostopno sodišče naj zato v ponovljenem postopku v skladu z določbo 108. člena ZPP pozove tožečo stranko k popravi tožbe v smislu zgoraj navedenega, saj šele določno opredeljena dejstva, ki naj bi utemeljevala pravno posledico izraženo v tožbenem zahtevku omogočajo vsebinski preizkus utemeljenosti zahtevka (zlasti pa identifikacijo tega).

Prvostopno sodišče naj se pri ponovnem ocenjevanju podobnosti znamk temeljiteje ukvarja s pomenom besede I. v znamki tožeče stranke in z vprašanjem, ali  ta  beseda v njej predstavlja dominantno, razlikovalno komponento (kot to smiselno  zatrjuje tožeča stranka), katere uporaba v znamki tožene stranke utegne  povzročiti  zmedo v javnosti, ter povezovanje z znamko tožeče stranke, in če ne, zakaj ne.

Pripominja pa pritožbeno sodišče, da so trditve pritožnika o šikanoznem ravnanju   tožene stranke, o okoriščenju s promocijskimi aktivnostmi tožeče stranke, ki  se navezujejo na  promocijo zapisa besede I., o uporabi le-te v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji (točka III pritožbe), trditve, da se je tožena stranka na trgu predstavljala kot del koncerna I., da je bil motiv registracije napadene znamke tožene stranke in njena  vključitev v firmo  tožene stranke v oceni lastnikov tožene stranke (bivših uslužbencev Iskre), da jim bo z znamko Iskra na trgu bistveno lažje  kot brez nje, nedopustne pritožbene novote, saj tožeča stranka tega ni zatrjevala  v  postopku  pred sodiščem prve stopnje, niti ne trdi, da tega ni mogla storiti brez svoje krivde (1. odstavek 337. člena ZPP). Zato jih prvostopno sodišče v novem postopku ne more upoštevati.

ZIL-1 člen 119, 119/1, 119/1-b, 44, 44/1, 44/1-b.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.