VSL sodba I Cpg 871/2003
Sodna praksa višjih sodišč, 2004-01-08

Dokončne definicije izuma v pozitivnem smislu niti teorija niti praksa na področju patentnega prava (še) nista izoblikovali. V teoriji in praksi pa so se izostrile značilnosti, ki so skupne številnim in najrazličnejšim pojavnim oblikam izumov. Tako ni sporno, da je izum vedno pravilo za tehnično delovanje oziroma ravnanje in da so patentne zaščite lahko deležne (le) tehnične stvaritve, to je uporabna spoznanja na tehničnem področju. To pa so navodila, kako s tehničnimi sredstvi, to je s pomočjo naravnih sil ali vplivom nanje doseči rešitev tehničnega problema neposredno na področju tehnike. Pri tem ni pomembno, ali je učinek te rešitve tehnične narave. Ta učinek se lahko odraža na primer na estetskem, gospodarskem, trgovinskem ali terapevtskem področju. Zahtevek po 1. tč. je navodilo, s čim opremiti del površine plačilne kartice. To so posebej plačana informativna sporočila. Zahtevek pod 2. tč. pa natančneje opredeljuje vsebino teh informativnih sporočil in tehniko njihovega prikaza (grafična sporočila ali holografske slike), pri čemer pa ne daje nobenih tehničnih navodil za uporabo ene ali druge tehnike. Bistvo obravnavanih patentnih zahtevkov je v podajanju metode, kako po poti zapisa plačanega informativnega sporočila na plačilni kartici doseči konkurenčno prednost z nižjo ceno ali dodatni zaslužek (prim. patentno prijavo, priloga A 3). Gre tako (samo) za navodilo za načrtno razumsko (duhovno) človekovo dejavnost v prid dodatnega komercialnega izkoriščanja prostora na plačilni kartici. Zato v patentnih zahtevkih opisane "rešitve problema" ni moč šteti niti za tehnično rešitev in (posledično) niti za izum (2. odst. 8. čl. ZIL in 1. odst. 11. čl. ZIL-1).

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se spremeni tako, da se

- 1. tč. izreka sodbe sodišča prve stopnje glasi:

- 2. tč. izreka sodbe sodišča prve stopnje pa:

"Tožena stranka mora tožeči stranki plačati za stroške prvostopenjskega postopka 1.897.866,00 SIT, v roku 15 dni, po poteku tega roka pa od tega zneska za primer, če ne bi bil plačan, še zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom."

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, ki je povzet v izreku te sodbe. Tako je odločilo zato, ker je ugotovilo, da tožeča stranka ni dokazala, da sporni patent ni izpolnjeval pogojev, predpisanih z ZIL.

Proti sodbi sodišča prve stopnje vlaga pravočasno pritožbo tožeča stranka. V pritožbi uveljavlja pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne uporabe materialnega prava in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo spremeni, ali pa naj jo razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

V konkretnem primeru je sporno vprašanje ničnosti patenta s skrajšanim trajanjem, ki je bil podeljen z odločbo UIL št. ... z dne ...1995 (priloga B2; v nadaljevanju Odločba), to je v času veljavnosti ZIL. Izpodbijana sodba je bila izdana v času veljavnosti ZIL-1. ZIL-1 je v prehodnih določbah (1. odst. 143. čl. ZIL-1) odredil, da z njegovo uveljavitvijo ZIL preneha veljati. Vendar konkretni primer, kot bo razvidno iz nadaljevanja obrazložitve, ne terja odgovora na vprašanje, po katerem zakonu je treba presojati uveljavljano ničnost patenta s skrajšanim trajanjem, ker pri bistvenem vprašanju (to je, ali je sporni patent tehnična stvaritev) ni razlik med ZIL in ZIL-1.

Tudi s patentom s skrajšanim trajanjem se je zavaroval izum (prim 1. odst. 8. čl. in 1. odst. 76. čl. ZIL). Pojma izuma v pozitivnem smislu ZIL ni definiral. Prav tako ga ne definira sedaj veljavni ZIL-1.

Na podlagi opredelitve ene izmed predpostavk patentibilnosti izuma v ZIL - novosti, je moč skleniti, da je moralo tudi v času veljavnosti ZIL iti za novost na "stanju tehnike" (1. odst. 9. čl. ZIL). Sedaj veljavni 1. odst. 10. čl. ZIL-1 jasneje opredeljuje, da se "patent podeli za izum s slehrnega področja tehnike". Sicer pa je ZIL našteval nekatere duhovne stvaritve (enako 11. čl. ZIL-1), ki se ne štejejo za izum (2. odst. 8. čl. ZIL) in jih zato ni bilo moč zavarovati niti s patentom (1. odst. 8. čl. ZIL) niti s patentom s skrajšanim trajanjem (prim. 1. odst. 76. čl. ZIL).

Dokončne definicije izuma v pozitivnem smislu niti teorija niti praksa na področju patentnega prava (še) nista izoblikovali. V teoriji in praksi pa so se izostrile značilnosti, ki so skupne številnim in najrazličnejšim pojavnim oblikam izumov. Tako ni sporno, da je izum vedno pravilo za tehnično delovanje oziroma ravnanje in da so patentne zaščite lahko deležne (le) tehnične stvaritve, to je uporabna spoznanja na tehničnem področju (prim. Georg Benkard et al., v Beck'sche Kurz-Kommentar, Muenchen 1993, 158. stran; v nadaljevanju Benkard). To pa so navodila, kako s tehničnimi sredstvi, to je s pomočjo naravnih sil ali vplivom nanje doseči rešitev tehničnega problema neposredno na področju tehnike. Pri tem ni pomembno, ali je učinek te rešitve tehnične narave. Ta učinek se lahko odraža na primer na estetskem, gospodarskem, trgovinskem ali terapevtskem področju (Benkard, 159. stran).

Tej značilnosti sporni izum po prepričanju pritožbenega sodišča ne ustreza, na kar je smiselno pravilno opozarjala tožeča stranka.

Obseg patentnega varstva je bil (in je) razviden iz patentnega zahtevka (prim. 1. odst. 60. čl. in 1. tč. 63. čl. ZIL; 2. odst. 18. čl. ZIL-1). Patentna zahtevka iz spornega patenta (priloga A 3) se glasita:

"1. Plačilna kartica z magnetnim, optičnim ali elektronskim zapisom, prednostno telefonska kartica, označena s tem, da je vsaj na delu svoje površine opremljena s posebej plačanimi informativnimi sporočili, ki se nanašajo na druge dejavnosti mimo tistih, za katero je namenjena kot plačilno sredstvo.

2. Plačilna kartica po zahtevku 1, označena s tem, da so sporočila grafična sporočila, kot npr.: reklame, vizitke, informativni podatki, promocijska gradiva, ipd., ali holografske slike."

Ne zahtevek pod 1. tč. ne pod 2. tč. ne ustreza zgoraj predstavljenemu izhodišču o tehnični rešitvi.

Zahtevek po 1. tč. je navodilo, s čim opremiti del površine plačilne kartice. To so posebej plačana informativna sporočila. Zahtevek pod 2. tč. pa natančneje opredeljuje vsebino teh informativnih sporočil in tehniko njihovega prikaza (grafična sporočila ali holografske slike), pri čemer pa ne daje nobenih tehničnih navodil za uporabo ene ali druge tehnike.

V prid takšnemu razumevanju patentnih zahtevkov so naslednje ugotovitve sodišča prve stopnje o novosti, kot eni izmed predpostavk patentibilnosti izuma. Tako sodišče prve stopnje najprej povzema iz mnenja sodnega izvedenca Friderika Javornika. Pri tem ugotavlja, da gre v konkretnem primeru za (1) vprašanje trženja prostora na kartici, kar da je nova rešitev, da gre za (2) izviren način sporočanja različnih informacij in da je (3) nova vsebina - to je funkcija kartice. Na podlagi mnenja izvedenca dr. Kreša Puhariča, pa sodišče prve stopnje ugotavlja, da gre za (4) nov način opreme površine plačilne kartice.

Pravkar povzete značilnosti spornega patenta, ki naj bi opredeljevale eno izmed predpostavk patentibilnosti spornega izuma, po prepričanju pritožbenega sodišča govorijo v prid stališču, da je bistvo obravnavanih patentnih zahtevkov v podajanju metode, kako po poti zapisa plačanega informativnega sporočila na plačilni kartici doseči konkurenčno prednost z nižjo ceno ali dodatni zaslužek (prim. patentno prijavo, priloga A 3). Gre tako (samo) za navodilo za načrtno razumsko (duhovno) človekovo dejavnost v prid dodatnega komercialnega izkoriščanja prostora na plačilni kartici. Zato v patentnih zahtevkih opisane "rešitve problema" ni moč šteti niti za tehnično rešitev in (posledično) niti za izum (2. odst. 8. čl. ZIL in 1. odst. 11. čl. ZIL-1). V zvezi s to pravno kvalifikacijo pritožbeno sodišče dodaja stališče, ki je bilo zavzeto v zadevah, ki ju je obravnaval Nemški Patentni urad na podlagi vsebinsko enakega določila 2. odstavka 1. paragrafa Nemškega Patentnega zakona. V teh zadevah je bilo zavzeto stališče, da navodila za reklamiranje, na primer vključitev oglasov med tekst knjige, ne sodijo na področje tehnike in jih zato ni moč šteti za izum (cit. po Benkard, 199. stran).

Iz doslej razloženega sledi, da po prepričanju pritožbenega sodišča ob dnevu vložitve patentne prijave niso bili izpolnjeni pogoji za priznanje spornega patenta s skrajšanim trajanjem, ker se predlagano varstvo ne nanaša na izum. Sporni patent je zato ničen (1. odst. 87. čl. ZIL).

Uveljavljane postopkovne kršitve se tičejo postopka ugotavljanja novosti spornega "izuma" (9. čl. ZIL). Ta predpostavka patentibilnosti glede na obrazloženo ni pravno relevantna, ker ne gre za novost na stanju tehnike. Zato pritožbeno sodišče na te trditve ne odgovarja. V zvezi z ostalimi pritožbenimi izvajanji pa pritožbeno sodišče dodaja le, da drži, da ZIL v 87. čl. ni predpisoval prekluzije glede predlaganja dokazov v prid dokazovanja neizpolnjevanja pogojev za priznanje patenta in da je sicer v sodnem postopku ob presoji o zatrjevani ničnosti moč presojati vse predpostavke patentibilnosti spornega izuma, čeprav so že bile predmet presoje postopka za priznanje patenta.

Glede na navedeno je podan pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava. Ker je sodišče prve stopnje relevantno dejansko stanje pravilno ugotovilo, pri tem pa ni zagrešilo postopkovnih kršitev, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremenilo, kot je razvidno iz izreka sodbe (4. tč. 358. čl. ZPP).

Sprememba izpodbijane sodbe je narekovala spremembo stroškovnega dela (1. odst. 154. čl. v zvezi z 2. odst. 165. čl. ZPP). Pritožbeno sodišče je stroške odmerilo v skladu z Odvetniško tarifo (OT), upoštevaje pri tem tarifo, veljavno v času oprave storitve in vrednost točke na dan odmere (prim. 2. odst. 14. čl. OT). Tako gre tožeči stranki 9.950 točk X 110 SIT, kar znese 1.094.500 SIT, povečano za 20 % DDV pa 1.313.400,00 SIT. Temu znesku je sodišče prištelo zahtevane stroške za izvedenine, skupaj 336.116,88 SIT, stroške prevajanja v znesku 27.350,40 SIT (248,64 x 110 SIT) in plačanih 221.000,00 SIT za takso za tožbo. Stroški tožeče stranke za postopek pred sodiščem prve stopnje so tako 1.897.866,00 SIT. Ker je tožeča stranka uveljavljala tudi plačlo zamudnih obresti, je pritožbeno sodišče odločilo tudi o teh. Zamudne obresti na vsoto stroškov začnejo teči petnajsti dan, šteto od prejema te sodbe, to je po izteku roka, odrejenega za prostovoljno izvršitev te sodbe. Takrat bo namreč nastopila zamuda z izpolnitvijo s to sodbo naložene denarne obveznosti (378. čl. in 1. odst. 299. člena OZ).

ZIL člen 8,  8/1,  8/2,  9,  60,  63,  63-1,  76,  76/1,  87,  87/1,  8,  8/1,  8/2,  9,  60,  63,  63-1,  76,  76/1,  87,  87/1.  ZPP člen 358,  358-4,  358,  358-4.  ZIL-1 člen 10,  10/1,  11,  11/1,  10,  10/1,  11,  11/1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.