VSRS Sodba III Ips 44/2015
Sodna praksa Vrhovnega sodišča, 2016-11-22

dr. Mile Dolenc (preds.), Vladimir Balažic (poroč.), dr. Ana Božič Penko, Franc Seljak, mag. Rudi Štravs

dopuščena revizija - blagovna znamka - ničnost - tridimenzionalna znamka - oblika blaga kot znamka - razlikovalni učinek - model - dokazno breme

Prvi odstavek 42. člena ZIL-1 izrecno določa, da se sme kot znamka registrirati kakršen koli znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, med njimi tudi tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže. Odgovor na zastavljeno vprašanje torej jasno izhaja že iz zakona: oblika blaga, torej proizvod sam po sebi, je lahko predmet zaščite s tridimenzionalno znamko.

Merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znakov so načeloma sicer res enaka merilom, ki se uporabljajo za presojo razlikovalnega učinka drugih kategorij znakov, vendar pa je treba v okviru uporabe teh meril pri tridimenzionalnih znakih, ki imajo videz proizvoda ali embalaže, upoštevati, da jih povprečni potrošnik zaznava drugače od besednih ali figurativnih znakov, ki so neodvisni od podobe proizvodov, ki jih označujejo. Povprečni potrošnik namreč oblike proizvoda običajno ne zaznava kot indikator izvora blaga. Takó jo zazna le takrat, ko se videz proizvoda bistveno razlikuje od standarda ali navad v sektorju.

Presoja razlikovalnega učinka oblike proizvoda je namreč mogoča le, če je proizvod (s svojimi zatrjevanimi razlikovalnimi značilnostmi) postavljen ob bok primerljivim proizvodom in v kontekst dojemanja relevantne skupine potrošnikov.

II. Tožena stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

1. Tožnik je vložil tožbo zaradi prepovedi uporabe štirih tridimenzionalnih blagovnih znamk, registriranih pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Uradu) pod št. Z-200371807, Z-200371808, Z-200371809 in Z-200371810, kršitve avtorskih pravic in plačila 280.000,00 EUR s pripadki. Kot znamke so bili zaščiteni kovinski zabojniki za trde in tekoče odpadke različnih večkotnih nenavadnih oblik. Toženka je z nasprotno tožbo zahtevala ugotovitev ničnosti spornih znamk.

2. Sodišče prve stopnje je z delno sodbo odločilo o nasprotni tožbi in ugotovilo, da so sporne znamke nične.

3. Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbi tožnika (toženca po nasprotni tožbi; v nadaljevanju tožnika) in delno sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zahtevek za ugotovitev ničnosti spornih znamk zavrnilo.

4. Na podlagi sklepa Vrhovnega sodišča III DoR 130/2014-9 z dne 7. 11. 2014 je toženka (tožnica po nasprotni tožbi, v nadaljevanju toženka) zoper sodbo sodišča druge stopnje vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in absolutnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka. Smiselno je predlagala spremembo sodbe sodišča druge stopnje z zavrnitvijo tožnikove pritožbe, podredno pa njeno razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču druge stopnje v ponovno sojenje. Priglasila je tudi stroške revizijskega postopka.

5. Tožniku je bila revizija vročena v odgovor, ki pa je bil vložen po izteku 30-dnevnega roka (drugi odstavek 375. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP), zato ga revizijsko sodišče ni upoštevalo.(1)

6. Po presoji sodišča prve stopnje tožnikove registrirane tridimenzionalne znamke nimajo zadostnega razlikovalnega učinka, da bi omogočale razlikovanje blaga oziroma storitev. Kadar gre pri znamki za golo obliko embalaže, se mora ta namreč bistveno razlikovati od standarda ali navad v sektorju. Poleg tega naj bi bili tožnikovi zabojniki lahko kvečjem predmet zaščite z modelom, ne pa z znamko, saj niti ne označujejo blaga - tridimenzionalen znak sam namreč ne more biti hkrati tudi blago, za označevanje katerega je znamka registrirana.(2)

7. Sodišče druge stopnje je, nasprotno, zavzelo stališče, da je kot znamka lahko zaščitena tudi tridimenzionalna oblika blaga ter da za obstoj distinktivnosti zadostuje že minimalen razlikovalni učinek, ustvarjen na podlagi celotnega vtisa o blagu. Presodilo je, da sam videz zabojnikov (brez opredelitve primerljivih skupin izdelkov in relevantne skupine potrošnikov, na podlagi česar bi bila mogoča presoja o distinktivnosti) ne omogoča vnaprejšnjega posplošenega zaključka, da je izključena vsaka razumna možnost drugačnega sklepa, kot da zabojniki nimajo nikakršnega razlikovalnega učinka.

8. Po določbi drugega odstavka 371. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu in glede tistih konkretnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena.

9. Revizija je bila dopuščena glede vprašanj:

- ali za obstoj razlikovalnega učinka tridimenzionalne znamke skladno z določbo b) točke prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) zadošča že minimalni razlikovalni učinek;

- ali je lahko tridimenzionalni znak znamke tudi proizvod sam po sebi, ali pa je proizvod sam po sebi lahko le predmet modela.

10. Ker bi se prvo dopuščeno revizijsko vprašanje izkazalo za nerelevantno, če bi bil odgovor na drugo dopuščeno vprašanje negativen, je treba najprej presoditi utemeljenost revizijskih navedb v zvezi s slednjim.

11. Revidentka navaja, da v konkretnem primeru zabojniki kot tridimenzionalne znamke niso omogočali razlikovanja blaga tožnika od blaga drugih podjetij, kar je zahteva iz 42. člena ZIL-1, saj sami po sebi predstavljajo blago. Če bi bilo sámo blago mogoče registrirati kot (tridimenzionalno) znamko, naj bi odpadla potreba po varstvu z modelom. Poleg tega naj bi tožnik sploh ne navedel, katero blago naj bi sporne znamke označevale, oziroma naj bi ne prerekal dejstva, da so zabojniki po Nicejski klasifikaciji označeni kot blago in tako kvečjemu predmet zaščite z modelom. Sodišče pa naj bi spregledalo, da gre za priznano dejstvo, in s tem zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, saj naj bi toženki onemogočilo izjavo o odločilnih dejstvih.

12. Tako stališče ni pravilno. Prvi odstavek 42. člena ZIL-1 izrecno določa, da se sme kot znamka registrirati kakršen koli znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, med njimi tudi tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže. Odgovor na zastavljeno vprašanje torej jasno izhaja že iz zakona: oblika blaga, torej proizvod sam po sebi, je lahko predmet zaščite s tridimenzionalno znamko.

13. Ne držijo niti revizijske navedbe, da bi v takem primeru odpadla potreba za zaščito z modelom. Iz zakona ne izhaja, da bi bila zaščita oblike blaga omejena le na eno pravico industrijske lastnine. Namen zaščite je namreč pri modelu in znamki različen: model varuje estetske lastnosti izdelka, njegov nov in individualen videz (prvi odstavek 33. člena ZIL-1), medtem ko je znamka zlasti v funkciji oglaševanja in razlikovanja blaga od konkurenčnih proizvodov v smislu njegovega izvora in kakovosti. Zato se razlikujejo tudi pogoji za registracijo znamke in modela ter trajanje njunega varstva.

14. Čim je tako, so ostale revizijske trditve, povzete v 11. točki obrazložitve te odločbe, brez pomena. Z navedbami o absolutni bistveni kršitvi določb postopka pa se revizijsko sodišče ni ukvarjalo, saj v tej smeri revizija ni bila dopuščena.

15. V zvezi s prvim dopuščenim revizijskim vprašanjem revidentka (sklicujoč se na več sodb Sodišča EU ter Upravnega sodišča RS) navaja, da za obstoj distinktivnosti tridimenzionalne znamke ne zadošča že minimalen razlikovalni učinek, temveč mora znamka pomembno odstopati od standarda in navad v sektorju. Potrošnik mora biti na podlagi specifičnih elementov znamke sposoben razlikovati med blagom imetnika znamke in drugim blagom enake ali podobne vrste. Zgolj večkotnost tožnikovih zabojnikov pa naj bi ne pomenila njihove neobičajnosti in edinstvenosti.

16. V skladu s točko b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka. Sodišče druge stopnje je na podlagi argumenta a contrario zaključilo, da za registracijo torej zadostuje že minimalen razlikovalni učinek. Tako stališče je napačno, v kolikor se nanaša na tridimenzionalni znak, ki predstavlja videz proizvoda.

17. Vrhovno sodišče je že v sodbi X Ips 1143/2004 z dne 11. 12. 2007 pojasnilo, da morajo biti načeloma merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znakov sicer res enaka merilom, ki se uporabljajo za presojo razlikovalnega učinka drugih kategorij znakov, vendar pa je treba v okviru uporabe teh meril pri tridimenzionalnih znakih, ki imajo videz proizvoda ali embalaže, upoštevati, da jih povprečni potrošnik zaznava drugače od besednih ali figurativnih znakov, ki so neodvisni od podobe proizvodov, ki jih označujejo. Povprečni potrošnik namreč oblike proizvoda običajno ne zaznava kot indikator izvora blaga. Takó jo zazna le takrat, ko se videz proizvoda bistveno razlikuje od standarda ali navad v sektorju.

18. Enako stališče izhaja tudi iz odločitve Sodišča EU v zadevi C-136/02 P (Mag Instrument Inc. proti UUNT) z dne 7. 10. 2004(3) , na katero se sklicuje revidentka, in v zadevi C-218/01 (Henkel KGaA proti Deutsches Patent-und Markenamt) z dne 12. 2. 2004(4) , ki jo deloma povzema tudi sodišče druge stopnje, ter iz kasnejše sodne prakse Sodišča EU.(5) Samo znamka, ki pomembno odstopa od standarda ali navad sektorja in zato izpolnjuje svojo bistveno nalogo označbe izvora, ima razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, ki je po vsebini enaka točki b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. To pa pomeni, da minimalen razlikovalni učinek ne zadošča. Dokazovanje razlikovalnega učinka je zato lahko pri tridimenzionalnih znamkah težje, kot v primerih, ko je znamka sestavljena iz besedne ali figurativne oznake. Na podlagi celotnega vtisa o obliki blaga je namreč treba presoditi, ali táko obliko povprečni potrošnik dojema kot znak izvora blaga.

19. Kljub temu, da je odgovor na prvo dopuščeno revizijsko vprašanje negativen, pa na odločitev v izpodbijani sodbi ne vpliva, saj je podlaga zanjo drugje. Sodišče druge stopnje namreč ni zavzelo stališča, da imajo sporni zabojniki razlikovalni učinek. Pojasnilo je le, da v konkretnem primeru ni mogoče zavzeti kategoričnega stališča, da razlikovalnega učinka nimajo. Presoja razlikovalnega učinka oblike proizvoda je namreč mogoča le, če je proizvod (s svojimi zatrjevanimi razlikovalnimi značilnostmi) postavljen ob bok primerljivim proizvodom in v kontekst dojemanja relevantne skupine potrošnikov. V konkretnem primeru temu ni bilo tako: ni bilo opredeljeno, kateri sta primerljiva skupina izdelkov in relevantna skupina potrošnikov. Trditveno in dokazno breme glede teh okoliščin je bilo na toženki (kot tožnici po nasprotni tožbi za ugotovitev ničnosti znamk zaradi odsotnosti njihovega razlikovalnega učinka), a mu ni zadostila. Navedla je le, da naj bi razlikovalnega učinka ne bilo, ker gre za običajne kovinske posode (zabojnike) za odpadke. Tudi po presoji revizijskega sodišča niti ob pravilnem materialnopravnem izhodišču (to je, da se mora oblika blaga bistveno razlikovati od standarda ali navad sektorja) v takem „izoliranem“ okviru presoje (torej upoštevaje zgolj videz zabojnikov sam po sebi in brez presoje na podlagi navedenih okoliščin) ni mogoče napraviti zaključka o neobstoju razlikovalnega učinka.

20. Zatrjevane absolutne bistvene kršitve določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v zvezi z domnevnim dopolnjevanjem pomanjkljive trditvene podlage tožnika ter neupravičeno prevalitvijo trditvenega in dokaznega bremena glede razlikovalnih elementov spornih znakov na toženko so zunaj okvira dopuščenih revizijskih vprašanj, zato se revizijsko sodišče z njimi ni ukvarjalo.

21. Ker niso podani razlogi, zaradi katerih je bila vložena (prvi odstavek 371. člena ZPP), je Vrhovno sodišče v skladu s 378. členom ZPP revizijo kot neutemeljno zavrnilo (I. točka izreka).

22. V skladu s prvim odstavkom 165. člena ZPP je revizijsko sodišče odločilo tudi o stroških, ki so nastali v revizijskem postopku. Ker toženka z revizijo ni uspela, v skladu s prvim odstavkom 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka (II. točka izreka).

23. Odločitev o revizijskih stroških zajema tudi stroške, ki jih je revidentka priglasila naknadno, z vlogo z dne 19. 2. 2015, in se nanašajo na prevode listin, ki jih je revidentka priložila reviziji, v slovenski jezik (obveznost predložitve prevodov je revidentki naložilo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom II P 3165/2010-54 z dne 27. 1. 2015).

(1) Revizija je bila tožniku vročena s fikcijo. Pisanje je bilo 19. 12. 2014 puščeno v hišnem predalčniku njegovega pooblaščenca. Fikcija vročitve je nastopila po izteku 15-dnevnega roka, to je 3. 1. 2015 (v skladu z načelnim pravnim mnenjem Vrhovnega sodišča z dne 14. 1. 2015 se je 15-dnevni rok iztekel na ta datum, čeprav je bila to sobota). 30-dnevni rok za vložitev odgovora na revizijo se je tako iztekel 2. 2. 2015, zato je pisanje, oddano priporočeno na pošto dne 3. 2. 2015, prepozno.

registra Urada so kot označevano blago navedene prav posode za odpadke. Kot označevano blago se tudi ne morejo šteti odpadki tretjih oseb, ki se v njih shranjujejo, saj niso navedeni v izpisku. Tožnik pa tudi ni opravljal storitev skladiščenja odpadkov, temveč je zgolj prodajal zabojnike.

(3) Glej 30. in 31. točko obrazložitve navedene sodbe.

(4) Glej 49. točko obrazložitve navedene sodbe.

(5) Na primer odločb Sodišča EU v zadevah C-173/04 P (

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG proti UUNT

) z dne 12. 1. 2006 (31. točka obrazložitve), C 24/05 P (

) z dne 22. 6. 2006 (26. točka obrazložitve) in C-238/06 P

(Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG proti UUNT

) z dne 25. 10. 2007 (81. člen obrazložitve).

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.