Sodba III Ips 60/2012
Sodna praksa Vrhovnega sodišča, 2013-01-22

Sodišči nižjih stopenj sta, upoštevaje zgodovinski kontekst oziroma razvoj zakonodaje na področju patentov in namen zakonodajalca, pravilno interpretirali, da določba 135. člena ZIL-1 pomeni, da snov (substanca), ki se uporablja kot zdravilo, ni bila varovana do v določbi navedenih rokov, čeprav sicer ni bilo ovire za njeno patentiranje.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

1. Tožnica uveljavlja patentno varstvo za spojino montelukast. Navaja, da toženki kršita njene patentne pravice, in sicer prva toženka s prodajo, druga toženka pa s proizvodnjo zdravila Monkast, ki vsebuje zaščiteno spojino.

2. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo izpodbijano sodbo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje v zvezi s prvostopenjsko sodbo tožnica vlaga revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da je sodišče zmotno uporabilo določbi 18. in 135. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 45/2001, 20/2006, 51/2006, v nadaljevanju ZIL-1), ko je ocenilo, da določba 135. člena ZIL-1 omejuje obseg patenta in ne zgolj obseg delovanja, ki se šteje za kršitev. Poudarja, da je sodišče ravnalo nepravilno, ko je kot podlago za odločitev uporabilo določbo 135. člena ZIL-1, ki nasprotuje 27. in 28. členu Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Ur. l. RS,  št. 10/95-MP, v nadaljevanju „TRIPS“), s čimer je ravnalo tudi v nasprotju z 8. členom Ustave RS. Nadalje meni, da je sodišče druge stopnje napačno razlagalo določbe 27., 28., 30. in 70. člena Sporazuma TRIPS in 135. člen ZIL-1, za katerega je zmotno štelo, da se uporablja tudi za izdelke, proizvedene v tujini, ki so v Slovenijo zgolj uvoženi.

4. Sodišče je revizijo vročilo toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

6. Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena ZPP), izhaja:

- da je tožnica imetnica patenta št. SI 9111647 za spojino montelukast,

- da je bila patentna prijava vložena dne 11. 10. 1991, patent je bil tožnici podeljen 31. 12. 1997 in je veljal do 11. 10. 2011,

- da je bil izdan dodatni varstveni certifikat dne 2. 6. 2006, s katerim je bilo patentno varstvo podaljšano do 25. 8. 2012

- da zdravilo Monkast, ki vsebuje zdravilno učinkovino montelukast, proizvajata A. in druga toženka, trži pa ga prva toženka,

- da je zdravilo proizvedeno na Poljskem in uvoženo v Slovenijo,

- da tožnica toženki ni dala dovoljenja za izkoriščanje spojine montelukast.

7. V reviziji je sporna razlaga 135. člena ZIL-1 in vprašanje, ali določba nasprotuje določbam 27. in 28. člena Sporazuma TRIPS in je posledično sodišče ne bi smelo uporabiti.

8. Zakon o varstvu  izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja (Ur. l. SFRJ, št. 34/81, v nadaljevanju ZVITIZR) je med izumi, ki se ne morejo zavarovati s patentom, navajal farmacevtske in živilske proizvode za ljudi in živali, razen kemičnih postopkov za njihovo pridobivanje (4. točka 23. člena). Enako je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah ZVITIZR (Ur. l. SFRJ, št. 3/90) kot »nepatentibilna« določal zdravila za ljudi in živali (razen postopkov za njihovo pridobivanje). Z novelo ZVITIZR (Ur. l. SFRJ, št. 20/90) je bila sicer 4. točka 23. člena ZVITIZR črtana. Vendar pa je novela med prehodnimi določbami v 77.a členu predvidevala prehodno obdobje do 31. decembra 1992, ko se ti izumi še niso mogli patentirati.(1) V 77.b členu pa je bilo določeno, da do citiranega datuma uporaba snovi kot zdravila za ljudi in živali ne pomeni kršitve patenta, če je bila patentna prijava za omenjeni izum vložena do 31. decembra 1992. Podobno besedilo določbi 77.b člena so vsebovale tudi prehodne in končne določbe ZIL (Ur. l. RS, št. 13/92), in sicer 121. člen in nato prehodne in končne določbe ZIL-1 (Ur. l. RS, št. 45/2001). Prvi odstavek 135. člena ZIL-1 (vsebinsko enak 121. členu ZIL) določa:

»Uporaba snovi kot zdravila za ljudi in živali ne pomeni kršitve patenta za izum te snovi, če je bila patentna prijava za ta izum vložena do vključno 31. decembra 1992 oziroma je bila za takšno prijavo zahtevana prednostna pravica do vključno 31. decembra 1992.«

9. Revidentka opozarja, da je potrebno ločiti kategoriji »obseg pravice (patenta)“, ki ureja „kaj“ je s patentom zavarovano in »upravičenje iz patenta«, ki ureja „kako“ je predmet patenta zavarovan. Meni, da zakonodajalec z dikcijo „ne pomeni kršitve patenta“ v 135. členu ZIL-1 ni omejil patentibilnosti, temveč zgolj delovanje, ki se šteje za kršitev. Po mnenju revidentke sodi (skladno z 18. členom ZIL-1) v obseg spornega patenta tudi zaščita spojine montelukast kot snovi, saj je Urad za industrijsko lastnino patent priznal v celotni (prijavljeni) vsebini.

10. Jezikovna razlaga je le prva stopnja, ki določa možni besedni pomen pravnega pravila oziroma zunanjo mejo razlage in jo je potrebno dopolniti in preveriti še z drugimi metodami razlage. Določba 135. člena ZIL-1 se nanaša na patentne prijave, vložene v času, ko na področju Slovenije še ni bilo mogoče patentirati farmacevtskih proizvodov. S citirano določbo je bilo urejeno prehodno obdobje iz dolgoletne zakonodaje, ki je dovoljevala le patentno zaščito postopkov pridobivanja snovi, ki se uporabljajo kot zdravilo, v obdobje njihove polne zaščite, ki omogoča tudi varstvo substance same. S sklicevanjem na strokovno mnenje prof. dr. Bojana Pretnarja (priloga B3) je že sodišče druge stopnje pojasnilo, da je bil razlog za takšno dikcijo določbe dejstvo, da je slovenski Urad za varstvo industrijske lastnine šele nastajal, zaradi česar patentni preizkuševalci niso imeli ustreznega znanja za vsebinsko presojo patentnih prijav in iz njih pred podelitvijo patenta ne bi mogli brisati zahtevkov, ki se nanašajo na samo substanco. Sodišči nižjih stopenj sta, upoštevaje zgodovinski kontekst oziroma razvoj zakonodaje na področju patentov in namen zakonodajalca, pravilno interpretirali, da določba 135. člena ZIL-1 pomeni, da snov (substanca), ki se uporablja kot zdravilo, ni bila varovana do v določbi navedenih rokov, čeprav sicer ni bilo ovire za njeno patentiranje. Sporni patent tožnice tako ne more obsegati varstva spojine montelukast kot snovi, ne glede na to, ali patent vsebuje takšne patentne zahtevke ali ne.

11. Zmotno je tudi stališče revidentke, da uvoz sporne snovi ne sodi v abstraktni zakonski dejanski stan iz drugega odstavka 135. člena ZIL-1, ki se glasi:

"Z uporabo snovi kot zdravila po prejšnjem odstavku je mišljena izdelava in njena predelava v zdravilo po postopku, ki ni predmet zadevnega patentnega varstva ter dajanje te snovi oziroma zdravila v promet."

12. Smisel določbe drugega odstavka 135. člena ZIL-1 je zgolj v tem, da je izjema, določena v prvem odstavku, omejena na snovi, ki so pridobljene v nezavarovanem postopku, to je postopku, ki ni predmet patentnih zahtevkov. Brez patentnega varstva je bila namreč le snov sama, ne pa tudi morebitni patentirani postopek njene pridobitve. Izjema, določena v prvem odstavku 135. člena ZIL-1, je torej veljala le v primerih, ko uporaba snovi ni hkrati predstavljala tudi kršitve patentiranega postopka za njeno pridobitev.

13. Revidentka navaja, da je patent v priznanem obsegu ostal veljaven, z uveljavitvijo Sporazuma TRIPS pa so odpadle omejitve glede dopustnosti uveljavljanja kršitvenih zahtevkov. Ker naj bi sporni patent predstavljal »obstoječo vsebino« v smislu drugega odstavka 70. člena Sporazuma TRIPS meni, da bi moralo sodišče (skladno z 8. členom ustave) neposredno uporabiti 28. člen Sporazuma. Po mnenju revidentke določba 135. člena ZIL-1 nasprotuje 27. členu Sporazuma TRIPS, ki določa predmet patentnega varstva in 28. členom Sporazuma, ki določa pravice iz patenta.

14. Odgovor na vprašanje, ali se Sporazum TRIPS uporablja tudi za snovi, na katere se nanaša 135. člen ZIL-1, vsebujejo končne določbe Sporazuma TRIPS, in sicer drugi in tretji odstavek 70. člena Sporazuma TRIPS, ki se glasita:

»(2) Če v tem sporazumu ni drugače določeno, ta sporazum obvezuje članice v zvezi z vso vsebino, ki je obstajala na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico in je na ta dan zavarovana v članici ali izpolnjuje ali začne pozneje izpolnjevati pogoje za varstvo pod pogoji tega sporazuma.

(3) Za vsebino, ki je na dan uporabe tega sporazuma za določeno članico prešla v javno uporabo, ni treba obnoviti varstva.«

15. Kot že povedano, snov, ki se uporablja kot zdravilo in za katero je bila patentna prijava vložena do 31. decembra 1992, ni uživala patentnega varstva, čeprav je bila morda patentirana. Ker snov, na katero se nanaša 135. člen ZIL-1, ni bila varovana, je prešla v javno uporabo s prvim razkritjem javnosti, torej pred dnem uporabe Sporazuma TRIPS. V obravnavanem primeru je zato treba uporabiti določbo tretjega odstavka 70. člena Sporazuma TRIPS, po kateri članice Sporazuma niso bile dolžne vzpostaviti patentne zaščite za izume (vsebine), ki so prešli v javno uporabo. »Vsebino« iz tretjega odstavka je namreč treba razumeti v smislu drugega odstavka kot »zavarovano obstoječo vsebino« oziroma kot »predmet zaščite«, torej tisto kar je predmet varstva (npr. izum).

16. Revizijsko sodišče je tako ugotovilo, da uveljavljen revizijski razlog ni podan, zato je neutemeljeno revizijo zavrnilo (378. člen ZPP).

17. Odločitev, da tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka temelji na prvem odstavku 165. člena in prvem odstavku 154. člena ZPP.

»Izumi, ki se nanašajo na uporabo snovi pri zdravljenju ljudi ali živali, se ne patentirajo do  31. decembra 1992.

Patentne prijave, vložene do 31. decembra 1992 bodo zavržene oziroma zavrnjene v tistem   delu, v katerem se zahteva varstvo izuma uporabe snovi pri zdravljenju ljudi in živali."

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.