Sodba III Ips 68/2010
Sodna praksa Vrhovnega sodišča, 2011-10-11

industrijska lastnina - znamka - udeležba v postopku - varstvo znamke - pojem zainteresirane osebe - tožba na razveljavitev znamke zaradi neuporabe - upravičen razlog za neuporabo znamke - določila tobačne zakonodaje - transliteracija

Interes tožeče stranke, da poleg njene znamke, registrirane za označevanje proizvodov iz razreda 34, ne obstaja še podobna speča znamka, registrirana za proizvode iz istega razreda, več kot zadostuje za to, da se ji prizna položaj zainteresirane osebe v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1.

Upravičene razloge za neuporabo znamke predstavljajo takšne ovire, ki so v neposredni zvezi z znamko in zaradi katerih je njena uporaba nemogoča ali nerazumna in ki so neodvisne od volje imetnika znamke. Naloga sodišča je, da ovrednoti okoliščine posameznega primera v luči gornje razlage.

Pojem upravičenih razlogov je treba razlagati zožujoče. Tudi če je imetnik znamo uporabljal tako, da sta uporabljena in registrirana znamka toliko podobni, da sta zamenljivi, svoje registrirane znamke ne bo mogel ohraniti s tem, da jo bo uporabljal v prikrojeni obliki, razen če razlika v obliki ne nosi nobenega razlikovalnega potenciala.

1. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, s katero je to razveljavilo mednarodno registrirano znamko št. 688698 HUGO BOSS (v cirilici) za blago 34. razreda mednarodne klasifikacije blaga in storitev (tobak in tobačni izdelki, proizvodi za kadilce, vžigalice) v Sloveniji, ker tožena stranka te znamke brez upravičenega razloga v Sloveniji neprekinjeno pet let ni uporabljala.

2. Na predlog tožene stranke je Vrhovno sodišče s sklepom III DoR 23/2010 dne 2. 6. 2010 dopustilo revizijo zoper drugostopenjsko sodbo:

glede razlage pojma zainteresirane osebe iz prvega odstavka 120. člena ZIL-1,

glede vprašanja, ali tobačna zakonodaja predstavlja upravičen razlog za neuporabo izpodbijane znamke v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1,

glede vprašanja, ali se kot uporaba znamke v smislu 120. člena ZIL-1 šteje tudi uporaba transliteracije te znamke,

glede vprašanja dokaznega bremena za dokazovanje uporabe izpodbijane znamke po tretjem odstavku 120. člena ZIL-1 v primeru, ko tožena stranka ni bila ves čas relevantnega obdobja imetnik izpodbijane znamke.

3. Tožena stranka je nato vložila revizijo. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava in bistveno kršitev določb pravdnega postopka.

4. O dopuščeni reviziji odloča Vrhovno sodišče na enak način kot o dovoljeni reviziji, torej ob upoštevanju določb 377. do 381. člena ZPP. Eksplicitnih odgovorov na konkretna pravna vprašanja, glede katerih je bila revizija dopuščena, stranke ne bodo našle v izreku revizijske odločbe, ampak bo sodišče na njih – največkrat implicitno - odgovorilo v obrazložitvi. Za nekatera vprašanja, glede katerih je sodišče revizijo dopustilo, se lahko v nadaljnjem postopku izkaže, da se v tem sporu sploh ne zastavljajo. Naj so za prakso na načelni ravni še tako pomembna, v postopku z dopuščeno revizijo na njih Vrhovno sodišče ne bo odgovarjalo.

5. Sodišče je revizijo vročilo tožeči stranki in Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS. Odgovor na revizijo je v imenu tožeče stranke vložila V. K., univ. dipl. pravnica, zaposlena pri P. p., torej oseba, ki ni odvetnik. Glede na to se šteje, da odgovor na revizijo ni bil vložen (drugi odstavek 91. člena v zvezi s tretjim odstavkom 86. člena ZPP).

6. Sodišči prve in druge stopnje sta svojo odločitev oprli na naslednja pravno odločilna dejstva:

tožeča stranka je imetnica znamke BOSS za označevanje cigaret, hkrati pa je prijaviteljica serije trinajstih znamk BOSS v razredu 34, pri katerih postopek registracije še ni končan;

tožena stranka je imetnica znamke HUGO BOSS v cirilici za blago v razredu 34, te znamke pa v Sloveniji več kot pet let pred vložitvijo tožbe ni uporabljala.

7. Materialnopravno zmotna naj bi bila presoja, da je tožeča stranka zainteresirana oseba v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1. Revidentka se sklicuje na dosedanjo sodno prakso nižjih sodišč, ki naj bi uveljavila stališče, da je zainteresirana oseba tisti, ki želi izkoriščati znamko za enako ali podobno vrsto blaga. Zavzema se za to, da je treba pojem zainteresirane osebe razlagati ob upoštevanju posebnosti vsakega posamičnega primera in za sporni primer navaja naslednje okoliščine. Tožeča stranka naj bi ne bila zainteresirana oseba, ker a) ne želi izkoriščati zadevne znamke, b) ne želi izkoriščati te znamke za enako ali podobno vrsto blaga, c) takšne znamke tožeča stranka ne bi mogla uporabljati in zaščititi ne glede na rezultat tega postopka, ker je znamka tožene stranke ugledna in znana, d) je vložila tožbo v slabi veri, z namenom oškodovati dejanski in pravni položaj tožene stranke zato, da bi si razširila manevrski prostor za izkoriščanje ugleda znamk, ki pripadajo toženi stranki, e) je sporna znamka obsežena z zaščito imena oziroma firme tožene stranke in f) je zadevna znamka del osebnega imena ustanovitelja firme tožene stranke in tožeča stranka ne more pridobiti registracije zadevne znamke brez dovoljenja njegovih dedičev.

8. Po stališču revidentke je sodišče druge stopnje sicer pravilno presodilo, da pojem zainteresirana oseba po prvem odstavku 120. člena ZIL-1 predstavlja materialnopravni pogoj, vendar pa je ta pojem razlagalo preširoko oziroma njegovega obstoja sploh ni presojalo. Ugotovitev, da je tožeča stranka zainteresirana oseba, naj bi v izpodbijani sodbi ostala sploh brez obrazložitve, kar naj bi predstavljalo bistveno kršitev določb pravdnega postopka absolutnega značaja. Tudi v zvezi z razlogi, navedenimi v prejšnji točki pod b do f uveljavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka, ker naj bi se sodišči v svojih sodbah ne opredelili do teh navedb, ki jih je tožena stranka podala že v postopku na prvi in drugi stopnji.

9. Pravno zmotno naj bi bilo stališče, da tožena stranka ni uporabljala znamke (v cirilici), četudi jo je v spornem obdobju uporabljala v latinici. Uporaba v latinici naj bi se namreč od uporabe v cirilici razlikovala (le) v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke, kar po določbi točke a) šestega odstavka 120. člena ZIL-1 pomeni, da se je registrirana znamka (na ta način) uporabljala. Pri tem se sklicuje na (prejšnji) Zakon o industrijski lastnini (ZIL - Uradni list RS 13/92), ki naj bi v 20. členu „pod varstvom znamke izrecno vseboval tudi transliteracije znamk“.

10. Pravno zmotna naj bi bila tudi presoja, da protitobačna zakonodaja ne predstavlja upravičenega razloga za to, da tožena stranka sporne znamke ni uporabljala – kolikor bo sodišče mnenja, da je resnično ni uporabljala – tudi za izdelke v razredu 34. Pri tem se sklicuje na določbe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI, Uradni list RS, 57/96) in na nevarnost, da bi zaradi takšne uporabe znamke te ne mogla uporabljati na drugih izdelkih – predvsem oblačilih. Opozarja na sodbo Vrhovnega sodišča Nizozemske C06/051 HR, iz katere naj bi izhajalo, da je protitobačna zakonodaja relevantna glede tega vprašanja ter na sodbo Sodišča Evropskih skupnosti (SES) št. C - 246/05 z dne 14. 6. 2007 (Armin Haupl proti Lidl), iz katere naj bi izhajalo, da je neuporaba upravičena, ko bi bilo nerazumno pričakovati od imetnika znamke, da to uporablja glede na ovirajoče okoliščine, ki izvirajo izven njegove sfere.

11. Sodišči naj bi končno zmotno uporabili tudi določbo tretjega odstavka 120. člena ZIL-1, po kateri v postopku razveljavitve znamke imetnik dokazuje njeno uporabo. To pravilo naj bi predstavljalo izjemo od splošnega pravila, da je dokazno breme na tistem, ki dokazuje določeno dejstvo. Zato naj bi ga bilo v spornem primeru, ko tožena stranka ni bila ves relevantni čas imetnica znamke, treba razlagati omejujoče in dokazno breme naložiti tožniku, ki bi ga nosil tudi po splošnih pravilih o dokazovanju. Opozarja tudi, da bi morala tožeča stranka s tožbo zajeti oba imetnika znamke: poleg tožene stranke kot sedanje imetnice, tudi prejšnjega imetnika, od katerega je tožena stranka to pravico pridobila v trenutku, ko naj bi se znamka že nekaj časa ne uporabljala.

a) Glede razlage pojma zainteresirane osebe iz prvega odstavka 120. člena ZIL-1.

12. Očitka, da se sodišči nista opredelili do vseh revidentkinih navedb glede razlage pojma zainteresirana oseba, revizijsko sodišče ni presojalo. V primeru dopuščene revizije namreč sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo glede tistih konkretnih pravnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena (drugi odstavek 371. člena ZPP). Sodišči sta temu vprašanju posvetili velik del utemeljitve in za svoja stališča, da tožeča stranka je zainteresirana oseba v smislu določb prvega odstavka 120. člena ZIL-1, navedli številne razloge (sodba sodišča prve stopnje v drugem odstavku na strani 4, sodišče druge stopnje pa v celotni točki 1 na 2. in 3. strani obrazložitve). Tem razlogom Vrhovno sodišče pritrjuje in jih ne ponavlja. Nekatere podrobnejše utemeljitve glede pravilne uporabe materialnega prava pri razlagi navedene določbe ZIL-1 pa daje v nadaljevanju.

13. Razlago nedoločenega pravnega pojma zainteresirana oseba je revizijsko sodišče podalo že v zadevi III Ips 179/2007 – sklep z dne 26. 10. 2010. Argumenti, ki jih navaja revidentka v prid stališču, da v tej zadevi tožeča stranka ne more biti zainteresirana oseba, ne morejo izpodbiti stališč in razlag iz navedene odločbe, zahtevajo pa nekaj dodatnih razmislekov in pojasnil. V nadaljevanju sodišče na kratko povzema nosilne argumente iz navedenega sklepa in odgovarja na revidentkine navedbe, ki se nanašajo na posebnosti tega primera.

14. Kljub temu, da gre pri tožbi za razveljavitev znamke zaradi neuporabe za oblikovalni zahtevek, je določbo prvega odstavka 120. člena ZIL-1 treba razumeti tako, da podrobneje ureja procesno predpostavko pravnega interesa, ki se sicer pri oblikovalnih zahtevkih praviloma predpostavlja in ga ni treba posebej utemeljevati. Pravni interes v tem smislu, da je preoblikovanje pravnega razmerja mogoče doseči le z intervencijo sodišča, je tudi v tem primeru že vnaprej podan. Vendar zakon to procesno predpostavko še podrobneje določa (v bistvu procesno oviro niža in širi krog oseb, ki imajo pravni interes) tako, da dopušča tožbo tudi osebam, ki se jim njihov pravni položaj s preoblikovanjem pravnega razmerja ne spremeni neposredno.

15. Če naj sporna določba sploh ima kakšen pomen, je za priznanje položaja zainteresirane osebe treba izkazati nekaj več kot le voljo, vložiti tožbo. Možna (do)besedna razlaga sporne določbe, da je zainteresirana že oseba, ki je pokazala zanimanje za to, da bi tožila – s tem, da je tožila, bi pomenila, da je 120. člen ZIL-1 uveljavil popularno tožbo. Vendar bi taka razlaga odvzela besedni zvezi zainteresirana oseba vsak pravnopolitičen smisel: nomotehnično se takšna „zainteresirana“ oseba enopomensko lahko označi kot „vsak“ - brez dodatnih zakonskih pogojev. Zainteresirana oseba mora za tožbeno pravico torej izkazati določen interes, ki je več kot le želja oziroma nagnjenje, in ga je mogoče utemeljiti kot tožnikovo upoštevno – ne nujno materialnopravno varovano - korist. Zainteresiranost v tem smislu je torej več kot golo zanimanje oziroma nagnjenje, pa manj kot stvarna legitimacija. Manj kot stvarna legitimacija zato, ker zainteresirana oseba ne uveljavlja svoje pravice materialnega prava, ampak predvsem javno korist.

16. Iz povedanega izhaja, da gre za procesnopravno vprašanje, ki je z Direktivo Sveta(1) sicer prepuščeno ureditvi v nacionalnih zakonodajah (tč. 7 in 8 preambule), vendar je pri uporabi nacionalne zakonodaje treba uporabiti načelo lojalne razlage predpisov držav članic EU. Procesne pogoje za uveljavljanje izbrisa znamk zaradi neuporabe lahko predpiše vsaka članica samostojno, res pa je tudi, da se določbe Direktive lahko razlagajo tudi v smislu popularne tožbe. V tej luči je treba procesne ovire, ki jih (lahko) določajo nacionalne zakonodaje, razlagati ozko.

17. Pri tem je treba upoštevati, da poleg interesa posameznih udeležencev na trgu obstaja tudi splošen interes za zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk.(2) Vsaka registrirana znamka pomeni tudi omejevanje svobode komercialnega izražanja vseh drugih podjetnikov. Zato vsak gospodarski subjekt že s tem, da nastopa na trgu, kjer takšna omejitev obstaja, vstopa v ožji krog oseb, ki jim je treba priznati interes, da se znamka, ki se ne uporablja (speča znamka), razveljavi.

18. Za pravilno razumevanje, kako merila presoje, navedena v prejšnjih točkah, povzeta iz zadeve III Ips 179/2002, vplivajo na odločitev v tem sporu, je treba biti pozoren na to, da je šlo tam za primer, ko je bil tožnik imetnik (sicer enake) znamke, ki pa ni bila registrirana za iste proizvode kot speča znamka, proizvodov, za katere je bila registrirana speča znamka, pa ni proizvajal in jih tudi ni nameraval proizvajati – in vendar je sodišče ugotovilo, da je zainteresirana oseba v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1.V tej zadevi je dejansko stanje v dveh potencialno relevantnih okoliščinah drugačno: znamki tožeče in tožene stranke nista enaki, ampak le podobni, tožeča stranka pa svojo znamko uporablja in jo ima registrirano za isto blago kot izpodbijana speča znamka tožene stranke (blago iz razreda 34). Na te posebnosti spornega primera smiselno opozarja tudi revidentka (gl. tč. a) in b) v 7. točki obrazložitve).

19. Okoliščina, da znamki nista enaki, slabi tožnikov položaj v primerjavi s položajem tožnika, ki mu je bil v zadevi III Ips 179/2007 priznan položaj zainteresirane osebe. Na drugi strani pa okoliščina, da ima svojo podobno znamko registrirano in jo tudi uporablja za blago iz istega razreda kot speča znamka, govori za to, da je njegov interes za razveljavitev speče znamke močneje izražen kot v primerljivi zadevi. Če logiko v teoriji uveljavljenega stališča, naj ima položaj zainteresirane osebe vsakdo, ki želi uporabljati enako znamko za podobno blago, mutatis mutandis preslikamo na sporni primer, pridemo do sklepa, da mora enak položaj uživati tudi tisti, ki že uporablja podobno znamko za enako blago. Interes tožeče stranke, da poleg njene znamke, registrirane za označevanje proizvodov iz razreda 34, ne obstaja še podobna speča znamka, registrirana za proizvode iz istega razreda, več kot zadostuje za to, da se ji prizna položaj zainteresirane osebe v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1.

20. Gornje ugotovitve ne omajejo niti druge posebnosti spornega primera, na katere se sklicuje revidentka (gl. 7. točko obrazložitve). Okoliščina, ali bi znamke, enake speči znamki, tožeča stranka res ne mogla uporabljati in zaščititi ne glede na rezultat tega postopka, ker naj bi bila znamka tožene stranke ugledna in znana (točka c iz 7. točke obrazložitve), glede na povedano ne more vplivati na presojo, ali je tožeča stranka zainteresirana oseba za njeno izpodbijanje. Kot izhaja iz dosedanje obrazložitve, za to sploh ni treba, da bi tožeča stranka imela takšen namen. Navedba, da je tožeča stranka vložila tožbo v slabi veri (točka d iz 7. točke obrazložitve), bi lahko bila relevantna za presojo, ali ji gre položaj zainteresirane osebe. Res je, da razveljavitev speče znamke objektivno zasleduje predvsem splošni interes, ki je v tem, naj bo čim manj nepotrebnih omejitev, ki jih na trgu pomeni vsaka izključna pravica do znamke. Če bi šlo izključno za varovanje splošnega interesa, se vprašanje motiva tožnika sploh ne bi moglo zastaviti. Vendar ravno to, da ZIL zahteva še posebne okoliščine na strani tožnika, implicira, da se pri presoji njegovega upravičenja upošteva tudi, ali ga morebiti ne vodijo nedovoljeni ali nemoralni nagibi. S tem, ko je sodišče ugotovilo, da na strani tožnika obstajajo takšne posebne okoliščine, je že zavrnilo tudi očitek, da ga pri izpodbijanju znamke vodijo nedovoljeni motivi. Tožnikovo slabo vero revidentka utemeljuje z domnevnim ugledom svoje znamke. Okoliščina, da ugled njene znamke morda meče senco na tožnikovo znamko, je lahko podlaga za uveljavljanje kakšnih drugih zahtevkov proti njemu, ne more pa biti podlaga za to, da revidentka vztraja pri registraciji znamke, ki je ne uporablja. Enako in iz podobnih razlogov velja tudi za argumente, povzete v točkah e in f iz 7. točke te obrazložitve

b) Glede vprašanja, ali tobačna zakonodaja predstavlja upravičen razlog za neuporabo izpodbijane znamke v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1.

21. Za presojo revidentkinega ugovora, da ZOUTI predstavlja upravičen razlog za to, da znamke ni uporabljala, je lahko relevantna določba 10. člena ZOUTI. Ta v prvem odstavku med drugim prepoveduje posredno oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov. V drugem odstavku pa določa, da se kot posredno oglaševanje šteje (med drugim) „prikazovanje logotipov in drugih znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki“. Ni mogoče vnaprej ovreči revidentkine trditve, da je imela upravičen razlog, da sporne znamke ni uporabljala, ker bi njena uporaba za izdelke razreda 34 lahko ogrozila možnost, da to znamko uporabi za druge izdelke, ki predstavljajo osrednji del njene dejavnosti.

22. Določba prvega odstavka 120. člena ZIL-1 o tem, da se znamka razveljavi le, če je imetnik brez upravičenega razloga določen čas ne uporablja, se vsebinsko naslanja na 12. člen Direktive. Tudi ta predvideva razveljavitev znamke zaradi neuporabe le, če za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi. SES je pojem „upravičenih razlogov za neuporabo znamke“ razložilo v sodbi št. C-246/05 z dne 14. 6. 2007, na katero se sklicuje revidentka. Tam je izreklo, da … upravičene razloge za neuporabo znamke predstavljajo takšne ovire, ki so v neposredni zvezi z znamko in zaradi katerih je njena uporaba nemogoča ali nerazumna in ki so neodvisne od volje imetnika znamke.(3) V nadaljevanju je SES izreklo še, da … je naloga sodišč držav članic, da ovrednotijo okoliščine posameznega primera v luči gornje razlage.(4) Opozorilo je tudi, da je treba pojem upravičenih razlogov razlagati zožujoče – in se pri tem sklicevalo na osmo alinejo preambule Direktive, ki določa, da je nujno, da se znamke resno uporabljajo, sicer naj se razveljavijo (51. točka obrazložitve).

23. To, da je ZOUTI, ki naj bi predstavljal oviro za uporabo sporne znamke, nastal neodvisno od revidentkine volje, ne potrebuje posebne utemeljitve: ta na sprejem zakona ni imela nobenega vpliva.

24. Revizijsko sodišče nadalje ugotavlja, da je navedena določba ZOUTI v neposredni zvezi s sporno znamko (v delu, v katerem je ta registrirana za proizvode iz razreda 34): drugi odstavek 10. člena ZOUTI izrecno govori o prikazovanju logotipov in drugih znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov …

25. Za odgovor na vprašanje, ali je revidentka imela upravičen razlog, da sporne znamke ni uporabljala, je treba presoditi še, ali je, glede na okoliščine konkretnega primera, zaradi določbe drugega odstavka 10. člena ZOUTI uporaba sporne znamke nemogoča ali (s stališča revidentke) nerazumna.

26. Drugi odstavek 10. člena ne preprečuje revidentki, da bi sporni znak uporabila za označevanje izdelkov iz razreda 34. Ni torej mogoče trditi, da bi bila uporaba te znamke zaradi ZOUTI nemogoča.

27. V zvezi z vprašanjem, kdaj bi bilo od imetnika znamke nerazumno pričakovati, da jo (resno in dejansko) uporablja kljub zunanji, z znamko neposredno povezani oviri, nastali neodvisno od njegove volje, je SES v navedeni odločbi med drugim izreklo, da gre za primere, ko bi ovira resno ogrozila (jeopardize) ustrezno uporabo znamke (53. točka). Revizijsko sodišče ugotavlja, da ZOUTI sicer ne ogroža uporabe sporne znamke za tobačne izdelke, ampak ravno nasprotno: uporaba znamke za tobačne izdelke lahko ogroža uporabo iste znamke za druge izdelke. Iz tega bi se dalo napraviti formal(istič)en sklep, da uporabo sporne znamke ovira revidentkina poslovna politika, ki pa ni zunanji ukrep. Vendar bi bila takšna razlaga, katera okoliščina ovira (razumno) uporabo sporne znamke, neživljenjska. Treba je vendarle upoštevati, da domnevno oviro za uporabo znamke predstavlja revidentkina poslovna strategija v tesni povezavi z določbami ZOUTI.

28. Pri razlagi spornega pojma v luči razlogov in poudarkov v navedeni odločbi SES je treba imeti pred očmi, da je šlo v tam obravnavani zadevi za primer, ko imetnik sporne znamke te ni mogel začeti uporabljati v roku petih let, ker mu je kombinacija njegove podjetniške strategije (odločitev, da bo znamko uporabljal le v svojih poslovnih prostorih) in birokratskih ukrepov (dolgi postopki v zvezi s pridobitvijo dovoljenj za uporabo poslovnih prostorov) nepredvideno dolgo odlagala možnost uporabe znamke.(5) V spornem primeru pa naj bi uporaba sporne znamke za izdelke iz razreda 34 zaradi ovire, ki jo predstavlja ZOUTI, trajno ogrožala revidentkino podjetniško strategijo. Ta naj bi ji preprečevala, da sporno znamko sploh kadarkoli resno in dejansko uporabi tudi za izdelke iz razreda 34. To pa je okoliščina, ki je v navedeni zadevi SES pri razlagi pojma upravičenih razlogov za neuporabo znamke ni imelo pred očmi. Celoten kontekst obravnavanega primera je vseboval predpostavko, da imetnik ima namen, da bo znamko uporabil, zunanja ovira pa mu to začasno preprečuje. Če zunanja ovira pri imetniku vzpodbudi odločitev, da znamke sploh ne bo uporabljal, tudi morebitna razumnost te odločitve ne more pripeljati do tega, da (vztraja pri veljavnosti znamke in hkrati) šteje, da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo. Tako široka razlaga pojma upravičenega razloga bi v takšnem primeru popolnoma izničila namen zahteve, naj bodo registrirane le znamke, ki se dejansko in resno uporabljajo.

c) Glede vprašanja, ali se kot uporaba znamke v smislu 120. člena ZIL-1 šteje tudi uporaba transliteracije te znamke.

29. Revidentka je v postopku zatrjevala, da je na območju Slovenije tudi za nekatere izdelke razreda 34 (vžigalnike za kadilce in cigarne etuije) uporabljala sporno znamko HUGO BOSS v latinici, kar predstavlja samo transliteracijo – prečrkovanje (zapis sporne znamke – ki je registrirana v cirilici – s črkami druge pisave z enako glasovno vrednostjo). V takšnem primeru naj bi šlo za uporabo registrirane znamke v obliki (uporabljena oblika), ki se glede na obliko, v kateri je registrirana (registrirana oblika), sicer razlikuje, vendar le v elementih, ki ne spreminjajo njenega razlikovalnega značaja, kar se po določbi tč. a šestega odstavka 120. člena ZIL-1 šteje kot uporaba znamke. Takšno stališče utemeljuje revidentka tudi s sklicevanjem na določbe (prej veljavnega) ZIL. Ta je v 20. členu določal, da varstvo besednega znaka obsega tudi njegovo transliteracijo, v 94. členu pa je transliteracijo označeval kot posnemanje znamke. Uporabljena in registrirana znamka naj bi bili torej toliko podobni, da uporaba ene pomeni (tudi) uporabo druge, vse v smislu določb 120. člena ZIL-1. Iz obrazložitve sodišča druge stopnje smiselno izhaja, da je pristalo na podobnost znamk kot merilo presoje: za takšno uporabo znamke naj bi šlo le, če je podobnost med uporabljeno obliko in registrirano obliko tolikšna, da bi to predstavljalo relativni razlog za zavrnitev registracije uporabljene oblike (2. točka obrazložitve na 3. strani izpodbijane odločbe). Ker je ugotovilo, da si uporabljena znamka in registrirana znamka nista (tako) podobni, je sklenilo, da kljub morebitni uporabi znamke v prečrkovani obliki ne bi bilo mogoče govoriti o tem, da je bila sporna znamka uporabljana v smislu navedene določbe ZIL-1.

30. Revizijsko sodišče pritrjuje razlagi navedene določbe ZIL-1, da ni mogoče govoriti o uporabi znamke, kadar se uporabljena oblika od registrirane oblike razlikuje v takšni meri, da ju povprečen potrošnik ne bi enačil. Vendar je merilo, kdaj se lahko šteje, da uporabljena oblika pomeni (resno in dejansko) uporabo registrirane znamke, treba postaviti še strože. Določba točke a šestega odstavka 120. člena ZIL-1 že sama širi pojem uporabe znamke in je – kot izjeme - ni mogoče razlagati tako široko, da bi ogrozila cilj določbe 120. člena ZIL-1, to pa je, zmanjšanje skupnega števila znamk, registriranih in varovanih v Skupnosti in posledično števila sporov, ki se med njimi pojavljajo.(6) Zato za uporabo določbe točke a šestega odstavka 120. člena ZIL-1 ne zadostuje že podobnost uporabljene in registrirane znamke. Treba je biti pozoren na to, da ZIL-1 v točki a šestega odstavka 120. člena(7) ne govori o razlikah, ki ne bi spremenile istovetnosti registrirane znamke, ampak morajo ostati nespremenjeni (vsi) elementi, ki vplivajo na njen razlikovalni značaj. Črke, v katerih je zapisana besedna znamka, vsekakor predstavljajo element, ki pomembno prispeva k njenemu razlikovalnemu značaju. Kar bi morda zadoščalo kot podlaga za obstoj relativnega razloga za zavrnitev znamke (podobnost oziroma posnemanje s prečrkovanjem) še ne zadošča za trditev, da razlika v elementih obeh (podobnih) znakov (v tem primeru razlika v pisavah) nima vpliva na razlikovalni značaj znamke. Iz doslej povedanega pa sledi, da tudi če je imetnik znamko uporabljal tako, da sta uporabljena in registrirana znamka toliko podobni, da sta zamenljivi, svoje registrirane znamke ne bo mogel ohraniti s tem, da jo bo uporabljal v prikrojeni obliki, razen, če razlika v obliki ne nosi nobenega razlikovalnega potenciala. Tudi če bi sprejeli stališče, da transliteracija ne odpravi podobnosti med uporabljeno in registrirano znamko, to ne bi pripeljalo do zaključka, da je revidentka s tem, ko je uporabljala znamko (samo) v latinici, zadostila zahtevi za uporabo znamke, ki je registrirana v cirilici.

31. Poleg tega je revidentka zatrjevala, da je sporni znak v drugi pisavi uporabljala le za vžigalnike za kadilce in cigarne etuije. Tudi če bi bilo to mogoče šteti kot uporabo znamke v smislu točke a šestega odstavka 120. člena ZIL-1, bi šlo le za uporabo znamke za dve (od skupno 36) vrst izdelkov iz razreda 34 nicejske klasifikacije. Takšna uporaba ne bi mogla opravičevati, da revidentka s svojo spečo znamko zaseda celoten prostor uporabe za drugih 34 vrst izdelkov (sedmi odstavek 120. člena ZIL-1).

d) Glede vprašanja dokaznega bremena za dokazovanje uporabe izpodbijane znamke po tretjem odstavku 120. člena ZIL-1 v primeru, ko tožena stranka ni bila ves čas relevantnega obdobja imetnik izpodbijane znamke.

32. Napačno je tudi revidentkino stališče, da določba tretjega odstavka 120. člena ZIL-1, po kateri v postopku razveljavitve znamke imetnik dokazuje njeno uporabo, predstavlja izjemo od splošnega pravila, zaradi česar naj bi ga bilo treba v spornem primeru, ko tožena stranka ni bila ves relevantni čas imetnica znamke, razlagati omejujoče in dokazno breme naložiti tožniku. Trditev, da imetnik ne uporablja znamke, vključno s pristavkom, da za to nima upravičenega razloga, pomeni trditev o negativnih dejstvih. Negativnih dejstev (da nekaj ne obstaja oziroma, da se ni zgodilo), pa ni mogoče dokazovati – negativa non sunt probanda. Trditev o neobstoju določenega dejstva lahko druga stranka pobije le z navajanjem nasprotnih – pozitivnih dejstev, v spornem primeru torej z navedbo, da je – in kdaj ter na kakšen način je - znamko uporabljala ali pa, da je imela upravičene razloge, da je ni uporabljala, z navedbo teh razlogov. Tako navedena „pozitivna“ dejstva, torej obstoj navedenih okoliščin, pa mora tudi dokazati.

33. Nobene pravne podlage ni, ki bi od tožnika zahtevala, da s tožbo zajame tudi pravnega prednika imetnika znamke. Še več, oseba, od katere je revidentka pravico znamke pridobila v trenutku, ko naj bi se ta že nekaj časa ne uporabljala, ni subjekt pravnega razmerja, ki je predmet obravnave v tem postopku, zato bi bil morebiten tožbeni zahtevek zoper njo neutemeljen. Glede drugih posledic, ki naj bi jih za pravni položaj revidentke predstavljala okoliščina, da je pravico znamke pridobila v spornem obdobju od druge osebe, se revizijsko sodišče sklicuje na razloge iz obrazložitve v izpodbijani sodbi (točka 4 na 4. strani), s katerimi v popolnosti soglaša in jih ne ponavlja.

34. Glede na navedeno je revizijsko sodišče ugotovilo, da niso podani razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, zato jo je zavrnilo (378. člen ZPP).

Op. št. (1): Prva Direktiva Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (First Council Directive 89/104 to approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks O.J.l. 40/89).

Op. št. (2): Primerjaj tč. 8 preambule Direktive.

Op. št. (3): V besedilu v angleškem prevodu: Article 12(1) of Directive 89/104 must be interpreted as meaning that obstacles having a direct relationship with a trade mark which make its use impossible or unreasonable and which are independent of the will of the proprietor of that mark constitute „proper reasons for non-use“ of the mark.

Op. št. (4): It is for the national court or tribunal to assess the facts in the main proceedings in the light of that guidance.

Op. št. (5): Ta značilnost opisanega primera se jasno vidi že iz vprašanja, ki ga je zastavil avstrijski tribunal: … ali pa mora imetnik znamke spremeniti svojo poslovno strategijo, da bo lahko pravočasno uporabil znamko (točka 14.2. navedene odločbe).

Op. št. (6): Osmi odstavek preambule Direktive.

Op. št. (7): Identično je besedilo točke a drugega odstavka 10. člena Direktive.

ZIL-1 člen 120, 120/1, 120/3. ZOUTI člen 10.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.