Sodba III Ips 74/2004
Sodna praksa Vrhovnega sodišča, 2005-04-26

ničnost patenta - patent s skrajšanim trajanjem - predmet patentnega varstva - ustvarjalni dosežek tehnične narave

Objekt (predmet) patenta (tudi s skrajšanim trajanjem) je ustvarjalni dosežek tehnične narave. Poudarek je na področju tehnike. Iti mora za sredstvo oziroma metodo, s katero se obvladujejo naravni zakoni in izkoriščajo naravne dobrine, konkretno: za sredstvo oziroma metodo, ki bi omogočila racionalnejši način dela ali izdelave plačilnih kartic oziroma racionalnejšo uporabo znanih tehničnih sredstev in tehnoloških postopkov.

2. Tožena stranka sama krije stroške revizije.

3. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti 480.974,00 SIT stroškov revizijskega odgovora, v 15 dneh.

Okrožno sodišče v Ljubljani (sodišče prve stopnje) je z uvodoma navedeno sodbo zavrnilo zahtevek tožeče stranke na ugotovitev ničnosti patenta Sl-9400435 (1. točka izreka). Pri tem je tožeči stranki naložilo povrnitev 706.116,00 SIT pravdnih stroškov tožene stranke z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20.5.2002 do plačila (2. točka izreka).

Tožeča stranka se je proti sodbi sodišča prve stopnje pritožila, Višje sodišče v Ljubljani (sodišče druge stopnje) pa je z uvodoma navedeno sodbo spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da je ugotovilo ničnost patenta Sl-9400435. Pri tem je toženi stranki naložilo povrnitev 1,897.866,00 SIT pravdnih stroškov tožeče stranke (v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi).

Tožena stranka je proti sodbi sodišča druge stopnje vložila revizijo iz vseh revizijskih razlogov po 370. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Prvenstveno je predlagala spremembo sodbe sodišča druge stopnje z zavrnitvijo pritožbe tožeče stranke in potrditvijo sodbe sodišča prve stopnje. Podredno pa je predlagala razveljavitev sodb nižjih sodišč z vrnitvijo zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Pri tem je priglasila revizijske stroške (z zakonskimi zamudnimi obrestmi).

Revizija je bila vročena tožeči stranki, ki je nanjo odgovorila.

Prerekala je navedbe tožene stranke in predlagala zavrnitev njene revizije kot neutemeljene. Pri tem je priglasila stroške revizijskega odgovora. Revizija je bila vročena tudi Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

(1.1) Tožena stranka je prijavila patent s skrajšanim trajanjem, št..., za plačilno kartico z magnetnim, optičnim ali elektronskim zapisom, prednostno telefonsko kartico, ki rešuje problem, kako opremiti in nato upravljati tovrstno kartico, da bo znižana nakupna cena, ki jo plača uporabnik pri isti količini in ceni obračunskih enot uporabe, ter da bo po porabi celotne količine obračunskih plačilnih enot kartica ohranila drugo in predvideno uporabnostno funkcijo, s tem da je plačilna kartica vsaj na delu svoje površine opremljena s posebej plačanimi informativnimi sporočili, ki se nanašajo na druge dejavnosti mimo tistih, za katere je namenjena kot plačilno sredstvo, na primer reklame, poslovna vizitka in podobno (prijava z dne 12.12.1994, št... - priloga A3). Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je zahtevi za podelitev patenta ugodil in podelil patent s skrajšanim trajanjem, št... (odločba z dne 10.5.1995, št... - priloga B2).

(1.2) Tožeča stranka je vložila tožbo na ugotovitev ničnosti podeljenega patenta, vendar pa je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek. Pri tem se je oprlo predvsem na izvedensko mnenje dr. K. P., iz katerega izhaja, da je mogoče šteti, da "predmetni izum izpolnjuje zahtevo, po kateri se patent lahko podeli za izum, ki je bil dosežen z ustvarjalnim delom, in da ne gre za rutinsko, marveč za inovativno rešitev oziroma združek" (prvi odstavek obrazložitve na 9. strani njegove sodbe).

(1.3) Sodišče druge stopnje pa je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in ugodilo zahtevku tožeče stranke na ugotovitev ničnosti podeljenega patenta. Ocenilo je, da "v patentnih zahtevkih opisane 'rešitve problema' ni moč šteti niti za tehnično rešitev in (posledično) niti za izum". Šlo naj bi "(samo) za navodilo za načrtno razumsko (duhovno) človekovo dejavnost v prid dodatnega komercialnega izkoriščanja prostora na plačilni kartici" (prvi odstavek obrazložitve na 4. strani njegove sodbe).

(2) Razlogi revizijskega sodišča (za zavrnitev revizije)

(2.1) Sporni patent je bil podeljen z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino z dne 10.5.1995, torej ob upoštevanju pogojev iz Zakona o industrijski lastnini (ZIL; Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1992 in 27/1993). Zato sta nižji sodišči ob odločanju o utemeljenosti tožbenega zahtevka na ugotovitev ničnosti patenta pravilno upoštevali določbe ZIL in ne morda določbe Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1; Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2001, 96/2002 in 37/2004). Izpolnitev pogojev za priznanje varstva pravice industrijske lastnine (v tej zadevi:

patenta) se namreč presoja po dnevu vložitve prijave (glej prvi odstavek 87. člena ZIL). Zato v zvezi s podeljenim patentom (s skrajšanim trajanjem) ni utemeljeno sklicevanje tožene stranke na drugi odstavek 16. člena ZIL-1, po katerem se šteje, da je izum dosežen z ustvarjalnim delom, če izkazuje določeno učinkovitost ali praktično prednost pri gospodarski uporabi.

(2.2) ZIL določa, da se s patentom zavaruje izum, ki je nov, je dosežen z ustvarjalnim delom na ravni izumiteljstva in je industrijsko uporabljiv (prvi odstavek 8. člena), s patentom s skrajšanim trajanjem pa izum, ki je nov, industrijsko uporabljiv in dosežen z ustvarjalnim delom (2. točka prvega odstavka 76. člena), pri čemer določa, da je izum nov, če do datuma vložitve zahteve za priznanje patenta (patentne prijave) ni bil obsežen s stanjem tehnike (prvi odstavek 9. člena), in da je dosežen z ustvarjalnim delom na ravni izumiteljstva (oziroma da je na inventivni ravni), če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz znanega stanja tehnike (prvi odstavek 11. člena).

(2.3) Ker je bilo za razjasnitev dejstva, ali je bil sporni izum obsežen z (znanim) stanjem tehnike, potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče prve stopnje ni razpolagalo, je v skladu z 243.

členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) izvedlo dokaz z izvedencem F. J., v skladu s tretjim odstavkom 254. člena ZPP pa še z izvedencem dr. K. P. Izvedenca sta raziskala navedeno dejstvo in o njem podala sodbo s stališča svoje stroke. Iz ugotovljenega dejstva sta s pomočjo pravil znanosti, stroke in izkušenj sklepala na druga dejstva (na novost in na inventivnost izuma), pri čemer pa je bila pravna presoja teh dejstev pridržana sodišču. Sodišče namreč ni bilo vezano na njuna mnenja, saj sta bila izvida in mnenji podvržena njegovi prosti presoji (8. člen ZPP). Tako si je sodišče druge stopnje na podlagi izvedenskih mnenj ustvarilo svoje prepričanje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za zavarovanje spornega izuma s patentom (s skrajšanim trajanjem), kar je tudi utemeljilo (v zadnjem odstavku obrazložitve na 3. strani in v prvem odstavku obrazložitve na 4.

(2.4) Z njegovo oceno, da "v patentnih zahtevkih opisane 'rešitve problema' ni moč šteti niti za tehnično rešitev in (posledično) niti za izum" in da naj bi šlo "(samo) za navodilo za načrtno razumsko (duhovno) človekovo dejavnost v prid dodatnega komercialnega izkoriščanja prostora na plačilni kartici", soglaša tudi revizijsko sodišče. Objekt (predmet) patenta (tudi s skrajšanim trajanjem) je namreč ustvarjalni dosežek tehnične narave, za kar pa pri spornem patentu, ki rešuje problem znižanja nakupne cene plačilne kartice z magnetnim, optičnim ali elektronskim zapisom, prednostno telefonske kartice, ter ohranitve njene uporabnostne funkcije, ne pa tehnični problem, ne gre. Pri zadevnih patentnih zahtevkih namreč ne gre za sredstvo oziroma metodo, s katero se obvladujejo naravni zakoni in izkoriščajo naravne dobrine (konkretno: za sredstvo oziroma metodo, ki bi omogočila racionalnejši način dela ali izdelave plačilnih kartic oziroma racionalnejšo uporabo znanih tehničnih sredstev in tehnoloških postopkov), ampak za idejo tožene stranke, kako naj ponudniki plačilnih kartic njeno površino opremljajo s posebej plačanimi informativnimi (grafičnimi) sporočili (kot so reklame, vizitke, informativni podatki, promocijsko gradivo, holografske slike in podobno), ki bi kot konkretna in individualizirana izpeljava stvaritve lahko bila kvečjemu predmet avtorskopravne zaščite (glej dr. Miha Trampuž, Branko Oman in Andrej Zupančič: "Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem", Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997, str. 52, III.2.).

(2.5) V tej zadevi ne gre za spor z mednarodnim elementom, zaradi česar pri sklicevanju sodišča druge stopnje na nemški patentni zakon ter na komentar Georga Benkarda in sodelavcev ne gre za uporabo tujega prava na podlagi kolizijskih norm, s tem pa tudi ne za morebitno zmotno uporabo materialnega prava. Nižji sodišči sta namreč pravilno uporabili domače materialno pravo, to je določbe ZIL, iz katerih izhaja, da je predmet patentnega varstva samo ustvarjalni dosežek tehnične narave (poudarek je na področju tehnike, kar je še bolj jasno kot v prvem odstavku 8. člena ZIL določeno v prvem odstavku 10. člena ZIL-1). Pri tem je vsebinski kriterij za patentno varstvo iz 2. točke prvega odstavka 76. člena ZIL sicer nižji od kriterija patentibilnosti iz prvega odstavka 8. člena ZIL, saj ne zahteva, da bi bil izum dosežen z ustvarjalnim delom na ravni izumiteljstva, vendar pa ne toliko nizek, da bi bilo mogoče šteti, da je bil izum tožene stranke dosežen z ustvarjalnim delom tehnične narave. Zato mu ni mogoče nuditi (niti) varstva s patentom s skrajšanim trajanjem.

(2.6) Zato v zvezi z navedenim pod 2.5. ni utemeljen očitek tožene stranke o preizkusu pritožbe preko pritožbenih razlogov oziroma ni podana bistvena kršitev v postopku pred sodiščem druge stopnje.

Pritožbeno sodišče mora namreč v skladu z drugim odstavkom 350. člena ZPP na pravilno uporabo materialnega prava paziti po uradni dolžnosti.

(2.7) Prav tako ni utemeljen očitek tožene stranke, da naj bi sodišče druge stopnje prekoračilo meje pritožbenega preizkusa (iz drugega odstavka 350. člena ZPP), ker naj bi tožeča stranka v pritožbi zatrjevala le, da izum ni nov, ne pa tudi, da zaradi odsotnosti tehnične narave oziroma delovanja ni ustrezen (za patentiranje).

Tožeča stranka se je namreč v pritožbi (v zadnjem odstavku na njeni tretji strani in v drugem odstavku na njeni četrti strani) sklicevala na (zasebno) izvedensko mnenje avstrijskega patentnega urada (prilogi A8-A9), ki ga je treba sprejeti kot njene navedbe, iz katerega izhaja, da sporni izum ni primeren za patentiranje, saj "vsaj kar zadeva telefonske kartice, ni nov niti inventiven". Sicer pa je tožeča stranka patentibilnosti izuma tožene stranke oporekala že v tožbi (v II. točki) in v dokaznem predlogu z dne 17.5.2002 (redna št. 71).

(2.8) Ker morajo biti vsebinski kriteriji patentibilnosti podani kumulativno, že odsotnost enega od njih (ustvarjalnosti) pomeni, da izuma ni mogoče zavarovati s patentom (s skrajšanim trajanjem). Ker torej ni treba ugotavljati drugih materialnih kriterijev, pomanjkanje sodbenih razlogov o novosti spornega izuma ne predstavlja absolutne bistvene postopkovne kršitve iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP v postopku pred sodiščem druge stopnje.

(3) S tem je revizijsko sodišče odgovorilo na revizijske navedbe odločilnega pomena in zadostilo revizijskemu preizkusu.

(4) Ker niso podani uveljavljani razlogi niti razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je revizijsko sodišče revizijo tožene stranke v skladu s 378. členom ZPP kot neutemeljeno zavrnilo (1.

(5) Ker tožena stranka z revizijo ni uspela, v skladu s prvim odstavkom 165. člena in v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP sama krije njene stroške (2. točka izreka).

(6) Posledično pa je tožeči stranki dolžna povrniti 480.974,00 SIT stroškov revizijskega odgovora (3. točka izreka). Gre za stroške sestave odgovora na revizijo v znesku 214.500,00 SIT in za izdatke za stranko v znesku 2.145,00 SIT z 20% davkom na dodano vrednost v znesku 43.329,00 SIT ter za stroške sodnih taks za odgovor na revizijo v znesku 221.000,00 SIT. Navedeni stroški so odmerjeni v skladu z veljavno Odvetniško tarifo in Zakonom o sodnih taksah.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.