UPRS Sodba in sklep I U 1296/2022-40
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2024-06-18

znamka - registracija znamke - ugovor zoper registracijo znamke - relativni razlogi za zavrnitev znamke - primerjava - ime firme

Sodišče sodi, da ZIL-1, ki ga je treba razlagati tudi v skladu določbami Direktive 2015/2436/EU, ne daje podlage za stališče, kot ga je v izpodbijani odločbi zavzela toženka, tj., da je treba presojo relativnega zavrnitvenega razloga po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izvesti ob upoštevanju primerjave dejavnosti gospodarskega subjekta ter blaga in storitev, za katere je bila prijavljena znamka.

I. Postopek v zvezi s tožbo zoper 1. točko izreka odločbe Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31207-589/2020-14 z dne 23. 8. 2022, se ustavi.

II. V preostalem delu se tožbi ugodi, 2. točka izreka odločbe Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31207-589/2020-14 z dne 23. 8. 2022, se odpravi in se zadeva v tem obsegu vrne istemu organu v ponovno odločanje.

III. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 469,70 EUR, v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višja stroškovna zahteva tožeče stranke se zavrne.

IV. Zahteva stranke z interesom po povrnitvi stroškov postopka se zavrne.

1. Toženka je na podlagi tožnikovega ugovora z izpodbijano odločbo zavrnila prijavo znamke, št. Z-202070589 v sliki z dne 11. 6. 2020, katere imetnik je stranka z interesom, in sicer za naslednje storitve iz razreda 43 Nicejskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. 6. 1957, revidiranim 14. 7. 1967 (v nadaljevanju: NK): hotelirske storitve, hotelske in motelske storitve; nudenje storitev hotelov in motelov; delikatese (restavracije); hotelske storitve (hrana in pijača); kavarna, nudenje hrane in pijače v restavracijah in barih; nudenje hrane in pijače za goste; pivnice; picerije; priprava hrane in pijače; storitve hotelskih restavracij; storitve hrane po dogovoru; storitve kavarn; storitve vinotek; strežba alkoholnih pijač; strežba hrane in pijače; catering (1. točka izreka). Toženka je obenem odločila, da se postopek registracije znamke nadaljuje za preostale v izreku opredeljene storitve iz razredov 41, 43 in 44 NK (2. točka izreka) ter da posebni stroški v postopku niso nastali (3. točka izreka).

2. V obrazložitvi izpodbijane odločbe toženka pojasnjuje, da je tožnik imetnik prejšnje nacionalne znamke št. 201771063 v besedi z običajnimi znamkami "GREEN GOLD BREWING", registrirane za označevanje blaga in storitev iz razredov 32 in 35 NK. Tožnik meni, da je prijavljena znamka zamenljivo podobna njegovi (ugovor po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Ravno tako je bil tožnik 22. 2. 2016 vpisan v sodni register s skrajšano firmo T., d. o. o., in pod tem imenom posluje še danes. Tožnik uveljavlja podobnost firme in prijavljenega znaka, ravno tako pa tudi obstoj prejšnje pravice - registrirane firme (ugovor po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Toženka je v zvezi z ugovorom po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 primerjala oba znaka in ugotovila, da sta si podobna, pri čemer podobnost izhaja iz skupnega elementa, besedne zveze GREEN GOLD, ki vpliva tako na vizualno, fonetično kot pomensko dojemanje podobnosti znakov. Ob primerjavi storitev toženka ugotavlja, da je med pivom in storitvami nudenja pijače, tj. tudi piva, na mestih, kjer nudijo poleg hrane tudi pijačo (hoteli, moteli, bari pivnice, itd. - storitve iz razreda 43 NK), nizka stopnja podobnosti, druge prijavljene storitve pa so različne tako blagu kot storitvam pri znamki tožnika. V zvezi z ugovorom po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pojasnjuje, da se v tovrstnih ugovornih postopkih firma šteje za ime družbe, glede ugotavljanja podobnosti pa se smiselno uporabljajo enaki kriteriji kot veljajo za ugotavljanje enakosti/podobnosti znakov. Toženka tudi v zvezi s tem ugovorom navaja, da sta si prijavljeni znak in tožnikova firma podobna, podobnost izhaja iz skupnega elementa, besedne zveze GREEN GOLD, in je predvsem fonetična in pomenska. Toženka je dalje primerjala tožnikove dejavnosti ter ugotovila, da so storitve v razredu 41 NK in tožnikove dejavnosti različne, saj nimajo ne iste narave ne namena ne metod dela, niso komplementarne ne medsebojno zamenljive, različni so njihovi distribucijski kanali, relevantna javnost ter ponudniki storitev in dejavnosti. Enako velja za primerjavo tožnikovih dejavnost in storitev v razredu 44. Posamezne tožnikove dejavnosti so podobne (deloma pa celo enake) storitvam v razredu 43 NK (navedenim v 1. točki izreka izpodbijane odločbe). Imajo enako naravo, predvsem pa namen, metode, so v konkurenci, namenjene so isti relevantni javnosti. Podana je verjetnost zmede v javnosti v smislu, da bo povprečni potrošnik zamenjeval znamki oziroma ju bo povezoval, to je, da bo menil, da prihajata iz istega vira in da prijavljena znamka pomeni različico znamke tožnika, ki vsebuje le del prejšnje znamke, to je besedno zvezo GREEN GOLD. Verjetnost povezovanja znamk je toliko večja, ker vsebuje prijavljena znamka isti besedni del kot firma tožnika. Toženka zato meni, da so glede registracije prijavljene znamke za storitve, navedene v 1. točki izreka izpodbijane odločbe, podani zavrnilni razlogi po točkah b) in g) prvega odstavka 44. člena ZIL. Postopek registracije prijavljene znamke za ostale storitve se nadaljuje.

3. Tožnik se z izpodbijano odločbo ne strinja in vlaga tožbo. Uveljavlja, da je v zvezi z njegovo firmo, ko gre za ugovorni razlog iz točke g) prvega odstavka 44. člena ZIL, irelevantna primerjava njegovih dejavnosti, ki jih ima vpisane v družbeni pogodbi, s storitvami, na katere se nanaša prijavljena znamka. Skladno s 5. členom Zakona o gospodarskih dejavnostih (ZGD-1) sme družba namreč opravljati druge posle, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti, ravno tako lahko družba dejavnosti (ko je registrirana) poljubno in poljubnokrat razširi. Pri znamkah te možnosti ni. Firma, ki predstavlja prejšnjo pravico, daje imetniku jamstvo, da bo samo ta gospodarska družba na trgu nastopala s tem imenom (firmo), ta se bo lahko uporabljala za označevanje izdelkov. Imetniki prejšnjih znamk pa lahko ugovarjajo, če se želi gospodarski subjekt v sodni register vpisati s firmo, ki je zamenljivo podobna zaščiteni znamki. Vpis firme v sodni register pred datumom prijave znamke sam po sebi predstavlja oviro za registracijo znamke, ki vsebuje to firmo, enako kot takšno oviro npr. predstavlja avtorsko delo (npr. izmišljena beseda), ne glede na to, za katero blago oz. storitev želi vlagatelj pridobiti oz. registrirati znamko. Toženka ne konkretizira sodne prakse, iz katere bi izhajalo drugače, njeno drugačno tolmačenje je zmotno in nima opore v ZIL-1, hkrati je odločba v tem delu tudi neobrazložena. Če bi bil ugovor vložen npr. na podlagi osebnega imena fizične osebe, se presoje enakosti ali podobnosti blaga tudi sicer ne bi moglo izvesti. Da bi bilo drugače v primeru gospodarskih družb, ni logično, za takšno razlikovanje tudi ne obstaja utemeljen razlog. Razlog za zavrnitev registracije v tem primeru ni morebitno povzročanje zmede med potrošniki, temveč varovanje prej pridobljenih pravic (tako glede predhodne pravice modela tudi naslovno sodišče v sodbi, U 1960/2002 z dne 20. 4. 2004). V kolikor bi bilo treba tudi v primeru g) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1 upoštevati dejavnost družbe in jo primerjati z blagom in storitvami po prijavljeni znamki, ta ugovorni razlog ne bi bil urejen v posebni točki, temveč znotraj točk a) - c). Toženka bi prijavo znamke zato morala zavrniti za vse storitve.

4. Toženka je tudi sicer tožnikovo firmo primerjala zgolj z nekaterimi, ne z vsemi tožnikovimi dejavnostmi, razlogov za to pa ni navedla, zaradi česar izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti. Zlasti tako ni jasno, zakaj toženka ni upoštevala dejavnosti oddajanje zasebnih sob gostom, restavracije in gostilne, okrepčevalnice in podobni obrati ter začasni gostinski lokali, ki so bistveno podobne storitvam iz razreda 43 NK, oziroma dejavnosti dajanja športne opreme v najem in zakup, ki se v bistvenem delu prekriva s storitvami prijavljene znamke iz razreda 41 NK.

5. Tožnik se opredeljuje tudi do toženkine primerjave prejšnje znamke in prijavljene znamke ter uveljavlja, da sta si ti nadpovprečno podobni, zaradi česar obstaja velika verjetnost zmede v javnosti. Skupno storitvam prijavljene znamke je, da gre za storitve, ki se koristijo v prostem času, oziroma storitve gostoljubja. Ravno ob koriščenju takšnih storitev pa relevantna javnost pogosto uživa pivo, tj. proizvod, za katerega je registrirana prejšnja znamka. Ko bi relevantna javnost koristila hotelske storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, ob tem pa naročila pivo prejšnje znamke, bo prepričana, da je med znamkama podana povezava, s tem pa je podana verjetnost zmede. V primeru visoke podobnosti med znakoma (ki ji pritrjuje tudi toženka) je poleg tega treba registracijo znamke zavrniti tudi v primeru, če je stopnja podobnosti med blagom oz. storitvami nizka (tako naslovno sodišče v sodbi, I U 1279/2010, enako Sodišče EU v sodbi, C-39/97). Toženka se do vsega navedenega ni opredelila, odločbe pa v tem delu posledično ni mogoče preizkusiti.

6. Tožnik glede na navedeno (po umiku tožbe v delu, ki se nanaša na 1. točko izreka izpodbijane odločbe - opomba sodišča) predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo v 2. točki odpravi in zadevo v tem obsegu vrne toženki v ponovno odločanje. Priglaša stroške postopka.

7. Toženka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih iz izpodbijane odločbe. Sodišču predlaga, da tožbo zavrne.

8. Stranka z interesom v odgovoru na tožbo sodišču predlaga, da tožbo zavrne, tožniku pa naloži povrnitev njenih stroškov postopka. Navaja, da se je glede ugotavljanja podobnosti firme že oblikovala praksa, da se tudi v tem primeru uporabljajo enaki kriteriji, kot veljajo za ugotavljanje enakosti/podobnosti znakov, primerja se tudi prijavljeno blago in/ali storitve ter registrirana dejavnost družbe, kar je upoštevala tudi toženka. Sodba naslovnega sodišča, U 1960/2002, za predmetno zadevo ni relevantna. Toženka se je opredelila do podobnosti bistvenih tožnikovih dejavnosti, tudi če bi se opredelila do vseh, rezultat ne bi bil drugačen. Ujemanje v tem, da gre za prostočasne storitve, še ne pomeni, da gre za isto relevantno javnost in še ne pomeni verjetnosti zmede. Skozi besedno zvezo predhodne znamke tožnik poskuša zavarovati produkte pod znakom, ki ga sploh nima registriranega. Za presojo zainteresirane javnosti je pomemben potrošnik, ki kupuje pivo, ne glede na to, ali je pitje tega vezano na "prosti čas". Po sodni praksi SEU (zadeva "Canon") je verjetnost zmede izključena, če se ne zdi, da potrošniki pripisujejo spornemu blagu, da izvira iz enega podjetja ali od ekonomsko povezanih subjektov. Stranka z interesom pojasnjuje namen prijave znamke, ta nima nobene povezave s pivom niti drugimi dejavnostmi tožnika, enaka ni niti ciljna tržna skupina zainteresirane javnosti. Prereka tožbene navedbe glede primerljivosti znakov, nasprotuje tudi pavšalno zavzeti poziciji glede njenega dominantnega oziroma opisnega dela. Resne presoje ne zdržijo niti ostali ugovorni razlogi, ki se nanašajo na fonetično in vizualno primerjavo. Prejšnja znamka je prijavljena za blago, prijavljena znamka pa za storitve (stranka z interesom se s tem v zvezi sklicuje na sodbo tega sodišča, I U 63/2010). Stranka z interesom se sklicuje na prakso EUIPO ter uveljavlja, da znamka v besedi (prejšnja znamka) in znamka v sliki (prijavljena znamka) nista zamenljivi, četudi se nanašata na isto blago in storitve; v konkretnem primeru gre tudi za popolnoma druge relevantne trge. Tudi sodišče EU je jasno opredelilo, kdaj je znak enak znamki (sodba C-291/00). Prejšnja znamka nima razlikovalnega učinka in se kot taka tudi v preteklosti ni nikoli tržila, tožnik za trženje uporablja povsem drug znak. Stranka z interesom svoje storitve trži z družino znamk (istočasno še z znamko "BLUE GOLD"), ki je celostno zaokrožena, takšna serija pa uživa močnejše varstvo. Neutemeljen je ugovor glede firme tožnika, pri čemer tožnik ni imetnik nobene blagovne znamke, ki bi vsebovala besedno zvezo "green gold". Prijavljena znamka ne vsebuje firme tožnika. Tožnik ves čas dejansko uporablja neregistriran znak ali pa celotno prejšnjo znamko in lastne firme ne navezuje na funkcijo znamke. Na to se nanaša tudi sodba tega sodišča, I U 648/2016, ter sklep Višjega sodišča v Ljubljani, IV Cpg 309/2010. Zamenljivost tožnikove firme s prijavljeno znamko je dejansko ničelna.

9. Tožnik v nadaljnji pripravljalni vlogi odgovarja na navedbe stranke z interesom v odgovoru na tožbo in dodatno pojasnjuje svoja stališča v zadevi.

10. Sodišče je v zadevi dne 18. 6. 2024 izvedlo glavno obravnavo, ki se jo je udeležil tožnik (po pooblaščencu). Toženka in stranka z interesom se glavne obravnave nista udeležili (vabili sta izkazani).

11. Sodišče je v dokaznem postopku vpogledalo v listine, ki so priloga tožbe na list. št. A2 - A7, v listine, ki so priloga odgovora na tožbo stranke z interesom na list. št. C4 - C7, ter v vse listine v upravnem spisu zadeve. Dokazna predloga stranke z interesom po vpogledu v listini na list. št. C2 (Sporočilo o skupni praksi v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev, Europeantmdn) ter C3 (Načela skupne prakse, Europeantmdn) je sodišče zavrnilo kot neprimerna, ker stranka z interesom z njima dokazuje pravo, ki ga sodišče pozna in razlaga po uradni dolžnosti.

12. Tožnik je na glavni obravnavi tožbo v delu, ki se nanaša na 1. točko izreka izpodbijane odločbe, umaknil.

13. Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) lahko tožnik umakne tožbo brez privolitve toženca do pravnomočne odločbe. Če se tožba umakne, sodišče postopek s sklepom ustavi (drugi odstavek 34. člena ZUS-1).

14. Ker v obravnavani zadevi sodišče o stvari doslej še ni odločilo, je na podlagi izjave tožnika o umiku tožbe v delu, ki se nanaša na 1. točko izreka izpodbijane odločbe, skladno z drugim odstavkom 34. člena ZUS-1 postopek v tem delu s sklepom ustavilo.

15. Tožba je v preostalem delu utemeljena.

16. V zadevi je spor glede zakonitosti izpodbijane odločbe, in sicer v delu, v katerem je toženka s to (po ugovoru tožnika) odločila, da se postopek registracije znamke, ki jo je prijavila stranka z interesom, nadaljuje za preostale storitve iz razredov 41, 43 in 44 NK (za katere toženka prijave znamke ni zavrnila s 1. točko izreka izpodbijane odločbe).

17. Tožnik v tožbi najprej uveljavlja, da je toženka napačno uporabila materialno pravo, in sicer s tem, ko je pri presoji zavrnitvenega pogoja po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izhajala iz primerjave dejavnosti tožnika (kot gospodarske družbe) ter primerjave storitev, za katere je bila prijavljena znamka stranke z interesom.

18. Sodišče uvodoma ugotavlja, da je toženka v izpodbijani odločbi ugotovila, da sta si prijavljeni znak in tožnikova firma podobna, pri čemer podobnost izhaja iz skupnega elementa, besedne zveze "GREEN GOLD", in je predvsem fonetična in pomenska. Toženka je ugotovila tudi, da je

"podana verjetnost zmede v javnosti v smislu, da bo povprečni potrošnik zamenjeval znamki oziroma ju bo povezoval, to je, da bo menil, da prihajata iz istega vira in da prijavljena znamka pomeni različico znamke vložnika ugovora, ki vsebuje le del prejšnje znamke, to je besedno zvezo "GREEN GOLD". Verjetnost povezovanja znamk je toliko večja, ker vsebuje prijavljena znamka isti besedni del kot firma družbe vložnika ugovora"

. Čeprav je navedena obrazložitev nekonsistentna z vidika prepletanja razlogov za zavrnitev po b) in g) točki prvega odstavka 44. člena ZIL-1, iz nadaljevanja obrazložitve izpodbijane odločbe nedvoumno izhaja, da navedeno predstavlja razlog za (omejeno) zavrnitev prijave znamke po obeh navedenih podlagah. Povedano drugače: iz izpodbijane odločbe jasno izhaja, da je po presoji toženke podana verjetnost zmede tudi zaradi podobnosti tožnikove firme in prijavljene znamke. Vendar pa je toženka zavrnitev prijave znamke omejila na blago in storitve po NK, ki so po njeni oceni enake ali podobne tožnikovim dejavnostim, glede preostalih storitev pa je (kot že povedano) odločila, da se postopek registracije nadaljuje.

19. Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljevanju Direktiva 2015/2436/EU) v členu 4 določa absolutne razloge za zavrnitev ali ničnost znamk in znakov, v členu 5 pa relativne razloge. Med slednjimi v prvem odstavku kot relativni razlog za zavrnitev ali ničnost navaja znamke, ki so enake ali podobne prejšnji blagovni znamki in so blago ali storitve, za katere se blagovna znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka, oziroma znamke, pri katerih bi zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstajala verjetnost zmede v javnosti. V drugem odstavku istega člena je podana opredelitev prejšnje blagovne znamke. V tretjem odstavku člena 5 Direktiva 2015/2436 določa, da se znamka ne registrira (ali se lahko ugotovi za nično), če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki, ne glede na to, ali je blago ali storitve, za katere se uporablja ali registrira, enako ali podobno oziroma ni podobno tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka uživa ugled v državi članici. Poleg navedenih relativnih zavrnitvenih razlogov Direktiva 2015/2436/EU državam članicam omogoča, da določijo tudi druge razloge, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, da se jo lahko ugotovi za nično. Med temi razlogi je v točki b) četrtega odstavka člena 5 Direktive 2015/2436/EU navedeno, da se lahko uporaba blagovne znamke prepove na podlagi

prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavka 2

in točke (a) tega odstavka ter zlasti: (i) pravice do imena; (ii) pravice do osebne podobe; (iii) avtorske pravice; (iv) pravice industrijske lastnine. Že iz predstavljene strukture Direktive 2015/2436 izhaja, da gre pri relativnem zavrnitvenem razlogu "prejšnje pravice" za samostojen zavrnitveni razlog, ki ni v ničemer povezan z relativnim zavrnitvenim razlogom enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko ali pa drugim relativnim zavrnitvenim razlogom. Iz Direktive 2015/2436 tudi v ničemer ne izhaja, da bi se pri presoji navedenega zavrnitvenega razloga izhajalo iz primerjave dejavnosti, za katere je registrirana neka gospodarska družba, ter blagom ali storitvami, za katere se prijavlja znamka, kot je to npr. izrecno določeno za relativni zavrnitveni razlog po prvem odstavku člena 5 ter izrecno izključeno pri zavrnitvenem razlogu po tretjem odstavku člena 5 Direktive 2015/2436.

20. Direktiva 2015/2436/EU je bila v nacionalni pravni red prenesena z ZIL-1. Ta v 43. členu ureja absolutne razloge za zavrnitev znamke, v 44. členu pa relativne razloge za zavrnitev znamke. Med slednje se je zakonodajalec (kot mu je to omogočala, ne pa nalagala Direktiva 2015/2436/EU) odločil uvrstiti tudi relativni zavrnitveni razlog, skladno s katerim se znamka ne registrira za znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi prej pridobljene pravice do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, razen če je imetnik prej pridobljene pravice izrecno soglašal z registracijo take znamke (točka g) prvega odstavka 43. člena ZIL-1).

21. Iz predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E, EVA: 2018-2130-0007) izhaja, da (s tem predpisom nazadnje spremenjena) določba točke g) prvega odstavka 44. člena upošteva določbo točke b) četrtega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU in je v primerjavi z veljavno določbo ustrezno spremenjena glede na spremembe drugih zavrnilnih razlogov. Iz predloga izhaja tudi, da se registracija znamke lahko zavrne, če se njena uporaba lahko prepove na podlagi prej pridobljene pravice do imena (vključno s firmo), osebne podobe (oziroma prej osebnega potreta), avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, razen če je njen imetnik izrecno soglašal z registracijo take znamke. Iz navedenega izhaja, da je zakonodajalec pri pripravi obravnavane zakonske določbe sledil ureditvi v Direktivi 2015/2436/EU, njegov namen pa je bil, da se v njej določen relativni zavrnitveni razlog predhodne pravice v delu, ki se nanaša na "pravico do imena", nanaša tudi na firme gospodarskih družb. Takšni razlagi sicer ne nasprotuje nobena od strank predmetnega postopka.

22. Sodišče sodi, da ZIL-1, ki ga je treba razlagati tudi v skladu določbami Direktive 2015/2436/EU, ne daje podlage za stališče, kot ga je v izpodbijani odločbi zavzela toženka, tj., da je treba presojo relativnega zavrnitvenega razloga po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izvesti ob upoštevanju primerjave dejavnosti gospodarskega subjekta ter blaga in storitev, za katere je bila prijavljena znamka. Takšnega stališča ne podpira jezikovna razlaga obravnavane določbe, ki primerjanja dejavnosti gospodarskega subjekta z blagom ali storitvami prijavljene znamke niti izrecno niti posredno ne določa. Ne podpira ga niti sistemska razlaga, saj zakon v primerih nekaterih drugih relativnih zavrnitvenih razlogov izrecno določa obveznost omenjene primerjave (pri relativnem zavrnitvenem razlogu prejšnje znamke - točki a) in b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1; enako prvi v zvezi z drugim odstavkom člena 5 Direktive 2015/2436/EU), pri drugih relativnih zavrnitvenih razlogih takšno primerjavo izrecno izključuje (točka c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1; enako tretji odstavek člena 5 Direktive 2015/2436/EU), pri spet tretjih zavrnitvenih razlogih pa takšno preverjanje očitno po naravi stvari ni relevantno (npr. točka e) prvega odstavka 44. člena ZIL-1; enako točka b) tretjega odstavka člena 5 Direktive 2015/2436/EU). Opustitev določitve obveznosti primerjanja dejavnosti gospodarskega subjekta z blagom ali storitvami prijavljene znamke v točki g) bi po sistemski razlagi torej kazalo prav na to, tj. da takšno preverjanje po naravi stvari ni relevantno. V prid slednji razlagi gre tudi enotno urejanje ostalih "prejšnjih pravic" v točki b) četrtega odstavka člena 5 Direktive 2015/2436/EU, npr. pravice do osebne podobe, v zvezi s katero ni jasno, katere dejavnosti naj bi se na podlagi te prejšnje pravice primerjale z blagom ali storitvami prijavljene znamke.

23. Toženkine razlage obravnavane določbe ne podpirata niti namenska in logična razlaga. Kot utemeljeno izpostavlja tožnik, lahko gospodarska družba skladno s 6. členom ZGD-1 (tožnik se sicer sklicuje na 5. člen, pri čemer pa gre glede na tožnikovo navajanje vsebine zakonske določbe po presoji sodišča za očitno pomoto) kot dejavnost opravlja vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli (prvi odstavek). Skladno s tretjim odstavkom istega člena smejo družbe opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi, vendar pa sme skladno s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 družba ne glede na prejšnji odstavek opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Ravno tako lahko družbeniki, skladno s 516. členom ZGD-1, družbeno pogodbo tudi kadarkoli spremenijo, med drugim tako, da spremenijo (dodajo) dejavnosti družbe. Že navedeno pomeni, da obsega varovanja prej pridobljene pravice ("pravice do imena") v okviru obravnavanega relativnega zavrnitvenega razloga logično ni mogoče omejiti zgolj na dejavnosti, ki jih ima gospodarski subjekt trenutno v družbeni pogodbi. Ob tem pa sodišče ponavlja tudi, da iz že predstavljene obrazložitve predloga ZIL-1E izhaja namen zakonodajalca, da prej pridobljeno pravico do "osebnega imena" prizna tako fizičnim osebam kot gospodarskim subjektom, pri čemer "osebno ime" slednjih predstavlja firma. Ker zakonodajalec ob tem ni z ničemer določil, kdaj oz. kako naj bi bil obseg takšne prej pridobljene pravice pri gospodarskih subjektih drugačen ali ožji kot pri fizičnih osebah, ni najti objektivnih razlogov za stališče, da bi bila pri fizičnih osebah (ki praviloma niti ne opravljajo dejavnosti niti ta ni določena kot pogoj za varovanje prej pridobljene pravice) pravica do "osebnega imena" varovana širše kot "firma" pri gospodarskih subjektih. Podlage za takšno razlikovanje (ki ga je toženka izvedla z omejitvijo te pravice zgolj na (nekatere izmed) dejavnosti po družbeni pogodbi) ni z ničemer pojasnila niti toženka.

24. Po povedanem sodišče sodi, da je toženka s tem, ko je pri presoji zavrnitvenega razloga po točki g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izhajala iz primerjave dejavnosti tožnika (kot gospodarske družbe) ter primerjave storitev, za katere je bila prijavljena znamka stranke z interesom, napačno uporabila materialno pravo.

25. Čeprav že navedeno narekuje odpravo izpodbijane odločbe, sodišče ob tem tožniku pritrjuje tudi v tožbenem očitku, da je toženka primerjavo tožnikovih dejavnosti in storitev, za katere je bila prijavljena znamka stranke z interesom, izvedla tako, da je primerjala zgolj nekatere, ne pa vseh tožnikovih dejavnosti. Kot utemeljeno izpostavlja tožnik, se toženka v izpodbijani odločbi tako ni opredelila do več tožnikovih dejavnosti, med drugim do dejavnosti oddajanje zasebnih sob gostom, restavracije in gostilne, okrepčevalnice in podobni obrati ter začasni gostinski lokali, za katere tožnik uveljavlja, da so bistveno podobne storitvam iz razreda 43 NK, oziroma dejavnosti dajanja športne opreme v najem in zakup, za katere tožnik uveljavlja, da se prekrivajo s storitvami prijavljene znamke iz razreda 41 NK. Vse navedene dejavnosti (kot tudi več drugih) so namreč dejavnosti iz tožnikove družbene pogodbe. Ker toženka ni z ničemer pojasnila, zakaj preostalih tožnikovih dejavnosti ni štela za relevantne z vidika opravljene primerjave s storitvami, na katere se nanaša prijavljena znamka, izpodbijane odločbe v tem delu ni mogoče preizkusiti, to pa predstavlja bistveno kršitev pravil postopka (7. točka drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP).

26. Ravno tako je po presoji sodišča utemeljen tudi tožbeni očitek, ki se nanaša na pomanjkljivo obrazložitev izpodbijane odločitve z vidika zatrjevane povezanosti med blagom, za katerega je registrirana prejšnja znamka, in storitvami, na katere se nanaša prijavljena znamka. Tožnik je namreč v ugovoru zoper prijavo med drugim uveljavljal, da se blago po prejšnji znamki (pivo) pogosto uživa prav ob prostočasnih storitvah oz. storitvah gostoljubja, ki so predmet prijavljene znamke, oz., da bodo kupci blaga, zaščitenega s prejšnjo znamko, in storitev, zaščitenih z izpodbijano znamko, v veliki večini primerov iste osebe, tudi iz tega pa izhaja verjetnost zmede. Toženka je s tem v zvezi glede večine storitev, na katere se nanaša prijavljena znamka, zgolj pavšalno navedla, da so različne od blaga, ki ga proizvaja tožnik, oz. dejavnosti, ki jih opravlja, pri čemer pa se do predstavljenih argumentov tožnika ni konkretizirano opredelila. Tudi v tem delu izpodbijane odločbe posledično ni mogoče preizkusiti, kar predstavlja bistveno kršitev pravil postopka.

27. Po povedanem sodišče sodi, da je tožnik uspel izkazati, da je toženka pri izdaji izpodbijane odločbe napačno uporabila materialno pravo (1. točka prvega odstavka 27. člena ZUS-1) ter bistveno kršila pravila postopka (2. točka prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 27. člena ZUS-1). Sodišče je zato, na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 tožbi ugodilo, 2. točko izreka izpodbijane odločbe odpravilo in zadevo v tem obsegu vrnilo toženki v ponovno odločanje. V ponovnem postopku je upravni organ vezan na pravno mnenje sodišča glede uporabe materialnega prava ter njegova stališča, ki se tičejo postopka (četrti in peti odstavek 64. člena ZUS-1).

28. Ker je sodišče tožbi ugodilo že iz navedenih razlogov, se ni opredeljevalo do ostalih tožbenih razlogov.

29. Tožnik je zahteval povrnitev stroškov postopka.

30. Izrek o stroških tožnika temelji na tretjem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, če sodišče tožbi ugodi in v upravnem sporu izpodbijani upravni akt odpravi, tožniku glede na opravljena procesna dejanja in način obravnave zadeve v upravnem sporu prisodi pavšalni znesek povračila stroškov v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (v nadaljevanju Pravilnik o povrnitvi stroškov).

31. Zadeva je bila rešena na glavni obravnavi, tožnika pa je v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetniška družba, zato se mu v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Pravilnika priznajo stroški v višini 385,00 EUR, povečano za 22 % DDV (odvetniška družba je zavezanec za DDV), skupaj tako v višini 469,70 EUR. Sodišče tožniku ni priznalo priglašenih stroškov pripravljalne vloge z dne 12. 6. 2024 (povišanja stroškov za 10% skladno s 4. členom Pravilnika), saj navedbe v tožnikovi pripravljalni vlogi niso vplivale na odločitev sodišča v zadevi, pripravljalna vloga pa tako ni bila potrebna.

32. Priznane stroške je toženka dolžna tožniku povrniti v roku 15 dni od vročitve te sodbe. Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika). Plačana sodna taksa za postopek bo vrnjena po uradni dolžnosti (opomba 6.1/c Taksne tarife Zakona o sodnih taksah).

33. Povrnitev stroškov postopka je zahtevala tudi stranka z interesom.

34. Iz 19. člena ZUS-1 izhaja, da imajo tam navedene osebe, ki niso glavne stranke v upravnem sporu, pravico udeleževati se postopka. Ker v ZUS-1 ni urejeno vprašanje povrnitve stroškov, ki jih imajo te osebe zaradi sodelovanja v postopku, je treba glede tega vprašanja, v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki urejajo povračilo stroškov stranskemu intervenientu, saj ima ta v pravdnem postopku smiselno enak položaj kot udeleženci v upravnem sporu v smislu 19. člena ZUS-1.

35. Sodišče ugotavlja, da je imela stranka z interesom v predmetnem upravnem sporu interes, da se izpodbijana odločba ne odpravi, zaradi česar je njena pravica do povrnitve stroškov odvisna od uspeha toženke v tem upravnem sporu (154. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1). Ker toženka v upravnem sporu v delu, ki se je nanašal na 2. točko izreka izpodbijane odločbe, ni uspela, je sodišče v tem delu zavrnilo tudi stroškovni zahtevek stranke z interesom. Kolikor se stroški stranke z interesom nanašajo tudi na tožnikov (umaknjeni) zahtevek v zvezi s 1. točko izreka izpodbijane odločbe, sodišče sodi, da priglašeni stroški stranke z interesom niso bili potrebni (155. člen ZPP), saj ta s svojimi navedbami ni prispevala k razjasnitvi zadeve oziroma ni vplivala na odločitev sodišča (stranka z interesom v odgovoru na tožbo namreč ni oporekala pravnemu interesu tožnika v zvezi z navedenim zahtevkom, temveč je v bistvenem nasprotovala zgolj tožnikovemu zahtevku zoper 2. točko izreka izpodbijane odločbe). Tudi v tem delu je sodišče zato stroškovni zahtevek stranke z interesom zavrnilo.

Tako Vrhovno sodišče RS v sklepu I Up 276/2013 z dne 21. 11. 2013 in sklepu I Up 191/2015 z dne 1. 10. 2015.

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 44, 44/1, 44/1-g

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.