UPRS Sodba I U 843/2020-18
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2021-04-15

Irena Grm (preds.), Irena Polak Remškar (poroč.), mag. Jonika Marflak Trontelj

registracija znamke - mednarodna znamka - varstvo mednarodne znamke - razlikovalnost znamke - razlikovalni učinek - opisni znak - zavrnitev prijave znamke

Sporni znak ne z oblikovnega ne z vsebinskega vidika nima razlikovalnih elementov. Potrošniki pod tem spornim znakom ne morejo domnevati, da napotuje na določen izvor, kar pomeni, da nima razlikovalnega učinka.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila varstvo mednarodne znamke št. ... z dne 14. 12. 2020 v Republiki Sloveniji (I. točka izreka) in odločila, da posebni stroški v tem postopku niso nastali (II. točka izreka). Iz obrazložitve izhaja, da je Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 14. 12. 2020 registriral znamko št. ..., katere imetnik je tožnik, z zahtevanim varstvom v Republiki Sloveniji. Znamka je v Republiki Sloveniji registrirana za blago in storitve, razvrščene v razred 36 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK). Storitve, za katere je znamka registrirana, so namenjene tako povprečnemu kot specializiranemu potrošniku, pozornost potrošnika pa je višja, ker gre za storitve, pri katerih je bolj pozoren in preudaren. Čeprav je raven pozornosti strokovne javnosti višja od ravni pozornosti povprečnega potrošnika, to ne zadošča za registracijo tega znaka, če znak nima razlikovalnega učinka.

2. Toženka ugotavlja, da znak obravnavane znamke sestavljata običajni zapis denarnih valut evro in dolar. Povprečnemu potrošniku bosta dolar in evro v povezavi z zadevnimi storitvami pomenila izključno denarno valuto, ne pa nekaj fantazijskega. Povprečni potrošnik oznakama dolar in evro ne bo pripisal izvora, saj sta na področju finančništva in bančništva nekaj običajnega in ju številni uporabljajo. Figurativni elementi sicer lahko dajo znaku, ki je sestavljen iz opisnega ali nedistinktivnega elementa, razlikovalni učinek, vendar morajo imeti ti elementi, da bi znamka pridobila razlikovalni učinek, zadosten učinek na znamko kot celoto. Le kadar ti elementi odvrnejo potrošnikovo pozornost od opisnega pomena besednega elementa ali če lahko ustvarijo očitni vtis o znamki, je znamko mogoče registrirati. Zato je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti, ali stilizacija in dodani grafični elementi pripomorejo k razlikovalnosti znaka.

3. V obravnavanem primeru sta znaka podana v navadnih, krepkih črkah. V osnovi gre za standardno tipografijo črk oziroma ji je skoraj identična. Ker se tip pisave v znaku vizualno ne razlikuje dovolj od standardne krepke pisave "€" in "$", ni pričakovati, da jo bo potrošnik dojemal kot neko posebno, izvirno pisavo oziroma da bi tipografija pisave pri njem odvrnila pozornost od pomena znaka. Znaka vsebujeta še sliki krogov, kar pa ne pripomore k njegovemu razlikovalnemu učinku, saj gre za običajni geometrijski lik. Opisni ali nerazlikovalni besedni elementi v kombinaciji z enostavnimi geometrijskimi oblikami, kot so na primer krogi, praviloma ne zadostujejo, zlasti kadar se take oblike uporabljajo kot okvir ali obroba. V danem primeru je znak sestavljen iz dveh krogov, sama oblika kroga pa pri denarju ni nekaj posebnega, saj lahko asociira na kovance. Zavrača tudi sklicevanje imetnika, da je znak v črno-beli barvi, saj glede na podatke registra mednarodnih znamk WIPO znak ni registriran v barvi.

4. Glede na to je toženka presodila, da znak posnema uradna simbola za valuti € in $, ki pa sta na trgu zelo uporabljena, predvsem v povezavi s finančnimi storitvami, bančništvom itd. Znak ne opravlja funkcije razlikovalnosti, ker ga potrošnik ne bo doživel kot znamko, ampak kot običajen podatek o valuti oziroma da gre za storitve, ki se lahko izvršijo v teh dveh valutah. Znamka ima torej jasno opisni pomen v odnosu do storitev in potrošniki jo bodo dojemali le kot opis valute, ki se uporablja pri storitvah iz razreda 36 po NK, zato ne omogoča identificiranja storitev v smislu, da izvirajo iz določenega podjetja (imetnika). Registracije drugih znamk ne morejo vplivati na odločitev v obravnavanem primeru, sklicevanje na odločitve EUIPO pa ne more vplivati na konkreten postopek, ker ne gre za enake primere. Zato je odločila, da se varstvo obravnavane mednarodne znamke v Republiki Sloveniji zavrne.

5. Tožnik v tožbi navaja, da toženka ni opravila kvalitativne ocene glede vsake posamezne storitve, za katere je prijavljena izpodbijana znamka. Preveriti bi morala, ali zadevna znamka potrošnikom omogoči razlikovanje med blagom in storitvami, take analize pa ni opravila. Navaja, da je EUIPO registriral več blagovnih znamk, ki med drugim pokrivajo blago v razredu 36 po NK, pri slikovni znamki ... št. ... pa je razlikovalni in dominantni element besedni element "€". Pred EUIPO je registrirana tudi ... no. ..., ki med drugim pokriva tudi blago v razredu 36 NK.

6. Meni, da zadevna znamka ni opisna in da ima zadosten razlikovalni učinek, registriral jo je Evropski UIL, pa tudi v nekaterih državah članicah EU je prestala preizkus absolutnih razlogov za zavrnitev registracije. Znak, ki ga želi registrirati, ne vključuje izključno simbolov "€" in "$", ampak tudi druge elemente, tj. grafični slog navedenih simbolov, ki vsebujeta kontrastne barve (črno in belo) v zvezi z obliko in postavitvijo obeh simbolov, kontrast med krogoma, oblikovanje obeh krogov z elementom oboda okrog polnega kroga in ločitev obeh krogov drug od drugega s črto, ki poteka vzdolž kroga. Zadevna znamka kot celota ne posega v poslovanje gospodarskih subjektov na trgu programske opreme, finančnih storitev in deviznih poslov ali založniškega trga. Tožnik namreč s pridobitvijo izključne pravice do uporabe zadevne znamke ne bo pridobil pravne podlage za prepoved uporabe simbolov "€" in "$". Zakon določa, da se znamka ne registrira kot znak, če označuje izključno vrsto, kakovost itd. Upoštevati je treba torej besedo izključno. Tako je odločilo tudi Sodišče prve stopnje v zadevi SAT.2. Če je znamka sestavljena iz več elementov, bi bilo treba na podlagi vseh njenih sestavnih elementov upoštevati ustrezen pomen prijavljene znamke in ne samo pomen enega elementa znamke (T-323/00). V skladu s sodno prakso je treba analizirati vse elemente blagovne znamke in oceniti znamko kot celoto. Znamka je opisna le, če so vsi bistveni elementi znamke neposredno opisne narave.

7. Tožnik navaja še, da je v registracijo predložil grafično znamko, sestavljeno iz več elementov, in da ne namerava monopolizirati simbolov "€" in "$", ampak želi zaščititi znamko kot celoto. Ocenjevanja znamke kot celote ni dovoljeno omejiti na presojo pomena samo enega od elementov. Zato je treba registracijo zadevne znamke zavrniti le, če vsi elementi znamke dejansko in neposredno opisujejo posebnost zadevnih storitev. Toženka je presojala zgolj elementa "€" in "$", presojo drugih elementov pa zanemarila. Meni, da grafični elementi zadevne znamke, tj. geometrijska kroga v črno beli barvi, dajeta znamki zadosten razlikovalni učinek. Predlaga, naj sodišče izpodbijano odločbo odpravi in odloči, da se registracija zadevne znamke v Sloveniji dopusti za vse storitve v razredu 36 po NK oziroma podrejeno, naj izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo toženki v ponovno odločanje. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

8. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe kot neutemeljene in se sklicuje na razloge izpodbijane odločbe. Vztraja, da bo potrošnik ob srečanju s tem znakom tega doživel kot opisno informacijo, tj. kot običajen podatek o valuti oziroma da gre za storitve, ki se lahko izvršijo v obeh valutah, in ne kot znamko. Poudarja, da registracije znamke v drugih državah ne morejo vplivati na postopek priznanja istega ali podobnega znaka v Republiki Sloveniji, saj pogoje za registracijo znamk določi vsaka država s svojo nacionalno zakonodajo in odločitve drugih uradov za toženko niso zavezujoče. Pri tem pa poudarja, da je na dan izdaje odločbe in odgovora na tožbo večina uradov poslala namero o zavrnitvi znamke iz absolutnih razlogov. Predlaga, naj sodišče tožbo zavrne in potrdi izpodbijano odločbo.

10. V zadevi je sporna zavrnitev varstva obravnavane mednarodne znamke v Republiki Sloveniji. Toženka kot podlago za zavrnitev navaja točke b), c) in d) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Po presoji sodišča tožnik pravilno opozarja, da se točka c) in d) nanašata le na primere, ko gre izključno za označbo vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora ali časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev, ali sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja. Zavrnitev varstva tožnikove mednarodne znamke iz teh dveh razlogov bi bila zato neutemeljena. Vendar se je toženka v razlogih odločitve sklicevala izključno na določbo b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, po kateri se ne registrira znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka. Ker je predlagana znamka sestavljena tudi iz figurativnih elementov, pa je to pravilna pravna podlaga za odločanje v obravnavani zadevi.

11. Sodišče se strinja s presojo toženke, da je obravnavani znak glede na blago in storitve, za katere tožnik želi pridobiti zaščito, opisen in zato nima razlikovalnega učinka, ter se v zvezi s tem v izogib ponavljanju sklicuje na razloge izpodbijane odločbe (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1).

12. Tožnik neutemeljeno ugovarja, da naj bi toženka presojala izključno elementa "€" in "$", presojo drugih elementov pa zanemarila. Toženka je ustrezno ocenila razlikovalni učinek vsakega izmed elementov v obravnavanem znaku kot tudi njihovo kombinacijo oziroma celoten vtis. Pravilno je ugotovila, da gre pri nameravani znamki za oznaki za valuti evro in dolar oziroma za opis valut, ki se uporabljata pri prijavljenih storitvah. Tudi po presoji sodišča gre pri zadevnem znaku le za običajna simbola valut evro in dolar, ki glede na zadevne storitve obveščata potrošnike, da se storitve opravljajo v navedenih valutah. Poleg elementov "€" in "$" je toženka upoštevala njuno oblikovanje in grafične elemente v prijavljenem znaku in pravilno presodila, da sta elementa "€" in "$" v navadnih, krepkih črkah, zapisana v standardni tipografiji, ter da tako ne gre za kakšno posebno, izvirno pisavo oziroma za tako tipografijo pisave, ki bi lahko odvrnila potrošnikovo pozornost od pomena znaka. Zapis navedenih denarnih valut je običajen in s stališča povprečnega potrošnika zadevnega blaga in storitev (ne)posredno daje (zgolj) informacije o lastnostih, vrsti, namenu oziroma značilnostih prijavljenih storitev. Potrošniki bi sporni znak že izkustveno gledano dojemali predvsem kot običajen informativni podatek o valutah oziroma da gre za storitve, ki se lahko opravljajo v teh dveh valutah, oziroma da se te valute uporablja pri zadevnih storitvah. Tako sporočilo je po oceni sodišča nedvoumno in očitno ter ga bo povprečni potrošnik takoj in brez težav dojel, saj to že izkustveno gledano ne zahteva kakšnega posebnega intelektualnega napora, za določitev njegovega pomena pa tudi ni potrebna poglobljena analiza ali kakršnakoli posebna interpretacija.

13. Prav tako je toženka upoštevala, da prijavljen znak vsebuje še sliki krogov, ki sta uporabljena predvsem kot okvir oziroma obroba, oblika kroga pa v zvezi z denarjem ni nekaj posebnega, ker lahko asociira na kovance. Tudi po presoji sodišča ti grafični elementi ne pomenijo nobene posebnosti, npr. izmišljenih izrazov ali načina, na katerega so sestavljeni, ki bi omenjeni znamki dopuščale izpolniti njeno bistveno nalogo pri proizvodih in storitvah iz prijave za registracijo.

Gre namreč za preprosta geometrijska lika krogov v črno beli barvi, ki sta uporabljena zlasti kot obroba oziroma ozadje znakov za valuti evro in dolar, in v kombinaciji z navedenima običajnima simboloma valut zadevni znamki ne dajeta posebne razlikovalnosti, saj ne gre za kakšno posebno izvirno figurativno obliko ali posebno postavitev krogov, temveč za povsem preprosti geometrijski obliki.

Pri tem je oblika krogov tudi neposredno povezana z denarjem in posledično z značilnostmi zadevnih storitev, zato ne zadostuje za razlikovalni učinek.

14. Tega ne spremeniti niti trditev tožnika, da so bili figurativni elementi v obliki krogov že registrirani za storitve iz razreda 36 NK, kar utemeljuje s primerom znamke MAESTRO. V primeru te znamke ima fantazijski značaj že črkovni del znamke, saj beseda maestro ne opisuje nobenega segmenta finančnih ali bančnih storitev, niti je ni mogoče (na prvi hip) povezati s temi storitvami. Zato zapis te besede v krogih ni primerljiv z zapisom oznak za evro in dolar.

15. Tudi črno ozadje znaka „$“, pri katerem je na levi strani tega znaka le majhna sprememba oblike kroga, po presoji sodišča ne pomeni take izvirnosti, ki bi lahko pri potrošniku ustvarila zadosten razlikovalni učinek, saj je oblika že izkustveno brez posebnega intelektualnega napora še vedno zaznavna kot enostavna oblika – krog. Gre za zelo majhno spremembo osnovne geometrijske oblike (kroga), ki takoj daje vtis kroga in ne morebiti vtisa kakšne druge posebne, izvirne figurativne oblike. Nekoliko prekinjen črn krog na levi strani oziroma ločitev krogov drug od drugega s črto pa samo po sebi v tem primeru tudi ne kaže na izvor storitev.

Že izkustveno namreč drži, da takšno geometrijsko obliko povprečni potrošnik upoštevne javnosti takoj dojame le kot geometrijsko obliko krog, ki jo v tem primeru poveže z drugim krogom ter tako dobi sliko dveh enostavnih likov, krogov. Tudi sam tožnik namreč v tožbi navaja, da gre za dva geometrijska kroga. Pri tem dodajanje črne oziroma bele barve znakoma „€“ in „$“ ter kot njuna obroba oziroma ozadje (v krogih) v tem primeru ne zadostuje za razlikovalni učinek, saj ne gre za posebno kombinacijo barv oziroma svojevrstno razporeditev barv, ki bi bila povsem neobičajna, in ki bi lahko skupaj z ostalimi elementi dala zadevni znamki kot celoti zadosten razlikovalni učinek.

16. Prijavljeni znak tudi ni nenavaden, presenetljiv oziroma nerazumljiv ali paradoksen v povezavi z zadevnimi storitvami, temveč je kot celota preprost, njegov pomen pa takoj razumljiv povprečnemu potrošniku, ki je razumno obveščen, pozoren in preudaren. Potrošnik tudi ne bi analiziral in se posebej poglabljal v sporni znak, temveč bi zgolj zaznal njegovo očitno informativno sporočilo, kot prej navedeno. Zato se sodišče strinja s presojo toženke, da je obravnavani znak glede na blago in storitve, za katere tožnik želi pridobiti zaščito, opisen in nima razlikovalnega učinka.

17. Sodišče sodi, da je toženka tudi pravilno opravila presojo glede na prijavljene storitve, saj se lahko primerjavo blaga oziroma storitev opravi tudi glede na prijavljeno blago oziroma storitve, ki so med seboj povezani in tvorijo homogeno kategorijo, za kar pa gre v tem primeru in kar je toženka tudi ustrezno upoštevala. Storitve iz razreda 36 po NK so namreč zadostno povezane, da je mogoča njihova skupna obravnava, tožnik pa ne pojasni, katere storitve iz razreda 36 po NK naj ne bi bile med seboj tako povezane, da bi jih bilo treba ločeno obravnavati, oziroma katere storitve bi treba obravnavati posebej in zakaj. Zato tožnik z nekonkretiziranim tožbenim ugovorom, da bi morala toženka opraviti oceno glede vsake posamezne storitve, za katero je prijavljena znamka, ne more uspeti, saj je skupna analiza, kot je bila opravljena v tem primeru, glede na povedano ustrezna.

18. Neutemeljeno je tudi tožnikovo sklicevanje na druge registrirane znamke, ki so po njegovi presoji primerljive z obravnavano, ker vsebujejo oznako valute oziroma zapis njenega imena ter postopke in primere EUIPO, saj gre v vsakem posameznem primeru za določene posebnosti in okoliščine, ki vplivajo na končno presojo o primernosti znaka za registracijo. Zaključkov presoje iz predhodnih zadev ni mogoče poenostavljeno prenašati na predmetno zadevo. Na podlagi samega dejstva predhodno registriranih znamk, na katere se sklicuje tožnik, celo drugačnih, kot je sporni znak, ni mogoče samo po sebi sklepati na razlikovalnost obravnavanega znaka. Vsak postopek odločanja o registraciji znaka kot znamke je namreč konkreten in specifičen, posebne okoliščine konkretnega primera pa (lahko) terjajo drugačno postopanje oziroma presojo v primerjavi z drugimi primeri.

19. Sporni znak torej ne z oblikovnega ne z vsebinskega vidika nima razlikovalnih elementov. Potrošniki pod tem spornim znakom ne morejo domnevati, da napotuje na določen izvor, kar pomeni, da nima razlikovalnega učinka. Sodišče dodaja, da so iz registracije izključene znamke, ki ne omogočajo razlikovanja blaga in storitev oziroma ki potrošniku ne pomagajo razlikovati med blagom enake ali podobne vrste in so sestavljene iz znakov, ki opisujejo vrsto, namen oziroma druge značilnosti blaga, znak pa je v celoti opisen.

Opisni znaki morajo ostati v prosti rabi oziroma na voljo vsem in ne le tistim subjektom, ki so takšen znak uspeli zavarovati z znamko.

20. Ker je glede na obrazloženo izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

21. Odločitev o stroških postopka temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1, po katerem v primeru, kadar sodišče (med drugim) tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

Glej sodbo C-37/03 P z dne 15. 9. 2015, točka 74.

Primerjaj npr. s sodbo v zadevi T-552/14 z dne 24. 6. 2015.

Primerjaj npr. s sodbo v zadevi T-647/14 z dne 3. 12. 2015.

Primerjaj npr. sodbo Upravnega sodišča RS I U 1793/2012 z dne 7. 5. 2013.

Primerjaj npr. sodbo Vrhovnega sodišča RS I Up 1190/2004 z dne 1. 9. 2005.

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 43, 43/1, 43/1-b, 43/1-c, 43/1-d

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.