UPRS Sodba I U 139/2020-24
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2022-01-11

mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), mag. Miriam Temlin Krivic (poroč.), Borut Smrdel

znamka - registracija znamke - ugovor - aktivna legitimacija - zastavni upnik

Sodišče soglaša s toženko, da zastavni upnik ni ena izmed oseb, ki ima pravico vložiti ugovor zoper registracijo znamke, zato je bilo posledično v skladu s sedmim odstavkom 101. člena ZIL-1 treba šteti, da tožnikov ugovor ni bil vložen.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

1. Upravni organ je z izpodbijanim sklepom odločil, da se šteje, da tožnikov ugovor z dne 29. 1. 2015 zoper registracijo znamke št.  Z-201470919 ni bil vložen (1. točka izreka) in da posebni stroški v tem postopku niso nastali (2. točka izreka).

2. Iz obrazložitve izhaja, da je organ dne 18. 7. 2014 s strani družbe A., d.o.o. (v nadaljevanju prijavitelj) prejel prijavo znamke Salatina, št.  Z-201470919 (v nadaljevanju izpodbijana znamka ali prejšnja znamka), dne 29. 1. 2015 pa je tožnik vložil ugovor zoper registracijo te znamke. Organ je po preveritvi pogojev za vložitev ugovora iz 101. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1) ugotovil, da ti pogoji niso izpolnjeni, ker tožnik ni imetnik prejšnje znamke iz prvega odstavka 101. člena ZIL-1 ali druge prej pridobljene pravice iz četrtega odstavka 101. člena ZIL-1. Tožnik je svojo aktivno legitimacijo utemeljeval s tem, da ima zastavno pravico na prejšnji znamki. Z imetnikom prejšnje znamke družbo B., d.o.o. iz Beograda je namreč sklenil pogodbo o prenosu poslovnega deleža svoje družbe C., pri čemer mu imetnik prejšnje znamke ni poravnal drugega dela kupnine v višini 2.000.000,00 EUR. Zato je tožnik proti njemu sprožil izvršilni postopek in pridobil zastavno pravico na prejšnji znamki. Imetnik prejšnje znamke in prijavitelj sta se očitno odločila za registracijo nove znamke z enakim imenom in za enako blago, vse z namenom onemogočiti tožniku poplačilo po sklepu o izvršbi, saj bo v primeru registracije nove znamke z istim imenom in za isto blago vrednost prejšnje znamke manjša, s tem pa tudi možnost poplačila. Iz tega izhaja, da pravni interes tožnika ne izvira iz tega upravnega postopka, temveč iz drugega postopka, v katerem kot zastavni upnik uveljavlja svojo pravico do poplačila terjatve, zavarovane z zastavno pravico. Kljub temu, da je razpravljanje o pravnem interesu nerelevantno, saj kroga taksativno navedenih oseb že po naravi stvari ni mogoče širiti, je razvidno, da ne gre za neposredno oziroma sedanjo pravno korist, pač pa za morebitno ali bodočo ekonomsko korist tožnika. Sklicevanje na sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 745/2016 ne pride v poštev, ker se nanaša na tožbo za izbris znamke iz registra po 119. členu ZIL-1, ne na ugovor zoper registracijo znamke. Prav tako ni relevantna tudi ostala sodna praksa, na katero se je tožnik skliceval. Ker ugovor ne izpolnjuje pogojev iz prej navedene določbe ZIL-1, se po sedmem odstavku 101. člena ZIL-1 šteje, da ni bil vložen.

3. Tožnik je v tožbi navedel, da je ugovor zoper registracijo znamke vložil kot zastavni upnik na blagovni znamki Salatina v barvi in sliki št. Z-9182008, Z-9182009, Z-9182011 in Z-9182012, že leta 2015. Toženka je leta 2017 izdala sklep, s katerim je odločila enako kot v izpodbijanem sklepu, tj. da ugovor ni bil vložen. Upravno sodišče RS je v sodbi I U 2336/2017-37 z dne 23. 4. 2019 tožbi ugodilo, saj je presodilo, da odločitve ni možno preizkusiti, ker se toženka ni opredelila do tožnikovih ugovornih navedb glede obstoja njegove aktivne legitimacije zaradi položaja zastavnega upnika v razmerju do imetnika prejšnje znamke. Izpodbijani sklep je bil izdan v ponovnem postopku.

4. Podrobno je opisal ozadje vložitve prijave znamke, ki po njegovem prepričanju kaže na skupni namen prijavitelja in imetnika prejšnje znamke izigrati ga kot upnika v izvršilnem postopku. Opisani potek dogodkov kaže na povezanost družbe A. z družbo B., d.o.o., zaradi te povezanosti B. ni vložila ugovora kot imetnica prejšnje znamke, organ pa tega ni presojal, zato je zmotno oziroma nepopolno ugotovil dejansko stanje in s tem kršil 138. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Svojo aktivno legitimacijo za vložitev ugovora je zatrjeval na podlagi zastavne pravice na prejšnji znamki ter se pri tem skliceval na že zgoraj omenjeno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 745/2016 ter sodbo Vrhovnega sodišča RS III Ips 14/2017. S slednjo je sodišče zastavnemu upniku priznalo aktivno legitimacijo za izpodbijanje znamke v izbrisni tožbi. Dejstvo, da sta tako izbrisna tožba kot ugovor zoper registracijo usmerjena v varovanje položaja imetnika prej registrirane znamke, zastavna pravica na prejšnji znamki pa ima ob upoštevanju 191. člena Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju SPZ) za upnika in dolžnika enake pravne posledice kot neposestna zastavna pravica na nepremičninah, narekuje zaključek, da je potrebno zastavnemu upniku priznati aktivno legitimacijo tudi v ugovornem postopku, v katerem se znamka izpodbija iz enakih razlogov, kot se lahko vloži izbrisna tožba. V nasprotnem primeru bi nastala absurdna situacija, v kateri bi bila aktivna legitimacija za izpodbijanje pravnomočno registrirane znamke širša kot za izpodbijanje znamke, ki je šele v postopku registracije. Bistvo zastavne pravice je v tem, da upniku nudi možnost vsaj delnega poplačila obveznosti dolžnika. Zastavitelj mora zato skrbeti za ohranitev vrednosti zastavljene premičnine in za njeno redno vzdrževanje. Ker se dolžnik B., d.o.o. ni odločil zavarovati svojih pravic, ki jih ima kot imetnik prejšnje znamke, to posledično pomeni zmanjšanje vrednosti zastavljene blagovne znamke, zato ima tožnik še dodaten interes. Z restriktivno razlago določbe 101. člena ZIL-1 zastavna pravica tožnika na zarubljenih blagovnih znamkah izgubi ves učinek.

5. Njegova aktivna legitimacija je izkazana tudi po namenski razlagi 101. člena ZIL-1, saj zakon v 9. poglavju, ki ureja sodno varstvo in uveljavljanje pravic, aktivno legitimacijo za večino možnih zahtevkov določa širše, tako da je praviloma priznana vsaki osebi, ki izkaže pravni interes. To izhaja tudi iz 119. in 120. člena ZIL-1. Pritrditi ni mogoče niti stališču organa o neuporabi 43. člena ZUP. Pravni interes predstavlja možnost, da stranka s pravnim sredstvom doseže zase ugodnejši pravni položaj, kot ga ima. Pravni interes na področju blagovnih znamk izhaja iz ekonomskega interesa, saj je namen blagovne znamke razlikovanje blaga in storitev v gospodarskem prometu. Iz Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. 2. 2009 med drugim izhaja, da "bi se blagovna znamka skupnosti morala obravnavati kot predmet premoženja, ločeno od podjetij, katerih blago ali storitev označuje … prav tako bi bilo treba omogočiti, da se uporabi kot predmet zavarovanja v korist tretje stranke ter da je predmet licenčnin". Po tožnikovem mnenju presoje obstoja aktivne legitimacije tako ni mogoče opraviti zgolj s sklicevanjem na 101. člen ZIL-1, saj prijavitelj z zahtevo po registraciji znamke posega v pravice in pravne koristi, ki pripadajo tožniku na podlagi predhodnega izvršilnega postopka. Pravice blagovne znamke imajo učinek

, enako kot lastninska pravica, zato je treba uporabiti 164. člen SPZ. Do teh okoliščin se organ ni niti opredelil, zato se njegove odločitve ne da preizkusiti. Tožnik zato sodišču predlaga, naj tožbi ugodi, izpodbijani sklep odpravi, prijavo navedene znamke v celoti zavrne in jo izbriše iz registra znamk, toženki pa naloži povračilo stroškov postopka.

6. Toženka je v odgovoru na tožbo prerekala tožbene navedbe in se pri tem sklicevala na razloge izpodbijanega sklepa, poleg tega pa tudi na stališče v literaturi (dr. Krešo Puharič, Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV Založba, 2003, stran 362). Dodala je še, da je šlo pri predmetnem postopku za postopek ugovora, ki se vlaga zoper znamko, ki še ni registrirana, zato je sodna praksa, ki se nanaša na drugačno situacijo - na tožbo za izbris že registrirane znamke iz registra, v predmetni zadevi neuporabljiva. 119. člen ZIL-1 namreč aktivne legitimacije za vložitev izbrisne tožbe ne opredeljuje, zato se le-ta presoja po ZUP, ki se uporablja kot lex generalis. Nasprotno pa je v postopku ugovora ZIL-1 lex specialis, saj taksativno določa krog oseb, ki so aktivno legitimirane za vložitev ugovora. Predlagala je zavrnitev tožbe.

7. Stranka z interesom D., d.o.o. se je v odgovoru na tožbo sklicevala na razloge izpodbijanega sklepa ter prerekala tožnikove navedbe. Dodatno je navedla še, da ugovorni postopek ni namenjen ugotavljanju dejstev, ki se nanašajo na aktivno legitimacijo, saj je mišljen kot učinkovit in hiter upravni postopek, v katerem se odloča zgolj na podlagi podatkov o znamkah iz relevantnih registrov znamk. Procesna dejanja strank so omejena na ugovor in odgovor na ugovor, vsebinsko pa se presoja zgolj podobnost med znaki in blagom ter posledična verjetnost zmede v javnosti. Niso pa relevantna morebitna razmerja med udeleženci, stanje na trgu, dejanska uporaba znamk ali znakov ter morebitni dogovori med udeleženci o soobstoju na trgu. Poleg tega ima zastavni upnik ustrezno sodno varstvo zagotovljeno v tožbenem upravičenju za izbris znamke po 119. členu ZIL-1, med drugim tudi zato, ker je pravdni postopek zaradi svoje narave in širšega obsega možnih zahtevkov, nasprotnih zahtevkov in/ali ugovorov brez dvoma bistveno bolj primeren za razrešitev vprašanj o aktivni legitimaciji za vložitev izbrisne tožbe. Predlagala je zavrnitev tožbe in priglasila stroške postopka.

8. Tudi v nadaljnjih pripravljalnih vlogah sta tožnik in stranka z interesom vztrajala pri svojih navedbah, ki sta jih v bistvenem ponovila z dodatnimi argumenti.

10. V obravnavani zadevi je sporna odločitev upravnega organa, da šteje, da ugovor z dne 29. 1. 2015 zoper registracijo znamke Z-201470919 ni bil vložen. Organ je svojo odločitev utemeljil na prvem in četrtem odstavku 101. člena ZIL-1. Po prvem odstavku tega člena lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave prijave znamke pri Uradu za intelektualno lastnino vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke, po četrtem odstavku istega člena pa v primeru, če je podlaga za ugovor točka f) prvega odstavka 44. člena tega zakona, lahko ugovor vloži tudi imetnik prej pridobljene pravice iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona, to je imetnik pravice do imena, osebnega portreta, označbe za rastlinsko sorto, geografske označbe ali druge pravice industrijske lastnine ali prej pridobljene avtorske pravice, razen če je imetnik prej pridobljene pravice izrecno soglašal z registracijo tega znaka.

11. V obravnavani zadevi je organ odločal v ponovnem postopku. S sodbo I U 2336/2017-37 z dne 23. 4. 2019, s katero je sodišče odpravilo izpodbijani sklep, izdan v prvotnem postopku (s katerim je organ prav tako ugotovil, da ugovor ni bil vložen), je organu naložilo, da se v skladu s stališči sodišča, ki se tičejo postopka, vsebinsko natančno in izčrpno opredeli do tožnikovih navedb v ugovoru (ponovljenih tudi v tožbi) in o ugovoru ponovno odloči.

12. Po četrtem odstavku 64. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) je upravni organ pri ponovnem odločanju vezan na pravno mnenje sodišča glede uporabe materialnega prava in na njegova stališča, ki se tičejo postopka. Zakonitost novega akta zato sodišče preizkuša z vidika njegove skladnosti z mnenji in napotki sodbe, v izvajanju katere je izdan.

13. Sodišče po preučitvi izpodbijanega sklepa ugotavlja, da se je toženka v ponovnem postopku držala napotkov sodišča iz sodbe I U 2336/2017-37, saj se je natančno opredelila do tožnikovih navedb v ugovoru, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, njena odločitev pa je pravilna in zakonita.

14. Uvodoma sodišče ugotavlja, da je bil v času toženkinega odločanja in izdaje izpodbijanega akta (19. 12. 2019) v veljavi ZIL-1, zadnjič spremenjen s spremembo ZIL-1D z dne 6. 12. 2013, zato sodišče pri odločanju uporablja ta predpis.

15. Sodišče soglaša s toženko, da zastavni upnik ni ena izmed oseb, ki ima pravico vložiti ugovor zoper registracijo znamke, zato je bilo posledično v skladu s sedmim odstavkom 101. člena ZIL-1 treba šteti, da tožnikov ugovor ni bil vložen. Določbe 101. člena ZIL-1, ki je po presoji sodišča jasna in nedvoumna, ni mogoče interpretirati drugače, kot jo je interpretirala toženka, oziroma širiti kroga upravičencev za vložitev ugovora. Zato ni relevantno tožnikovo sklicevanje na sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 745/2016 ter sodbo Vrhovnega sodišča RS III Ips 14/2017, ki se nanašata na drugačno procesno situacijo in na drug institut - na vložitev tožbe za izbris znamke iz registra. Ugovor se vlaga zoper znamko, ki še ni registrirana, tožba za izbris znamke iz registra pa se vloži po končanem postopku registracije zoper že registrirano znamko. ZIL-1 za vložitev slednje ne opredeljuje aktivne legitimacije, kar posledično pomeni, da se ta presoja v skladu s splošnimi določbami Zakona o pravdnem postopku (ZPP), za vložitev ugovora pa jo. Sodišče sledi argumentu toženke, da bi lahko zakonodajalec ugovorni postopek uredil na enak način, kot je uredil vložitev tožbe za izbris znamke iz registra, vendar tega ni storil in je natančno (taksativno) opredelil, kdo lahko vloži ugovor. Zato se sodišče ne strinja s tožnikovim stališčem, da je treba določbo 101. člena po analogiji s 119. členom ZIL-1 razumeti širše oziroma aktivno legitimacijo v ugovornem postopku, če je bil vložen iz enakega razloga kot izbrisna tožba v citiranih sodbah (na podlagi točke f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1), priznati tudi zastavnemu upniku. Nasprotno, s taksativnim naštevanjem oseb, ki ugovor lahko vložijo, je zakonodajalec izključil uporabo določb ZUP kot lex generalis in predvidel izključno uporabo določb ZIL-1 kot lex specialis.

16. V skladu z zgoraj navedenim je ugotavljanje pravnega interesa tožnika v skladu s 43. členom ZUP v obravnavani zadevi po presoji sodišča nerelevantno in se do navedb v zvezi s tem ne opredeljuje, pripominja pa zgolj to, da ga tožnik po oceni sodišča niti ne izkazuje. Utemeljuje namreč, da bo utrpel določeno škodo v prihodnosti v nekem drugem postopku, pri čemer ni vprašljiva njegova

iz zneska, pridobljenega iz prodaje prejšnjih znamk, ampak le višina tega zneska. To pa po presoji sodišča ne predstavlja pravnega interesa, temveč kvečjemu ekonomskega.

17. Tožnik se sklicuje tudi na evropsko zakonodajo, iz katere naj bi izhajala možnost uporabe pravic industrijske lastnine v zavarovanje terjatve, kot tudi možnost vzpostavitve zastavne pravice na industrijski lastnini in varstvo zastavnega upnika v okviru nacionalne zakonodaje. Po presoji sodišča Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 7. 2017 o blagovni znamki Evropske unije (v nadaljevanju Uredba) jasno določa, da lahko ugovor zoper prijavo znamke EU vloži le imetnik prejšnje blagovne znamke (bodisi znamke EU ali nacionalne) oziroma imetnik licence, ki je izrecno pooblaščen tudi za vložitev ugovora (prvi odstavek 46. člena Uredbe). To izhaja tudi iz Smernic za preizkušanje blagovnih znamk EU (v nadaljevanju Smernice), kjer je navedeno, da mora Urad EU za intelektualno lastnino (v nadaljevanju EUIPO) zavrniti vsak ugovor, ki temelji na prejšnji znamki, kjer se razlikuje ime vlagatelja ugovora od imetnika prejšnje znamke oziroma imena licenčnega upravičenca (poglavje 4.2.3.5 Smernic). Smiselno enako pa v drugem odstavku 43. člena določa tudi Direktiva EU 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovno znamko (v nadaljevanju Direktiva), ki glede aktivne legitimacije za vložitev ugovora določa, da imata to pravico „

imetnik prejšnje blagovne znamke iz člena 5(2) in točke (a) člena 5(3) ter oseba, ki je v skladu z zadevnim pravom pooblaščena za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe iz točke (c) člena 5(3).

18. Glede na to, da tožnik nesporno ni imetnik prejšnje znamke niti imetnik kakšne druge pravice, naštete v točki f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, iz zgoraj povedanega jasno izhaja, da mu ne nacionalna zakonodaja ne evropski pravni red ne dajeta pravice vložiti ugovor zoper registracijo blagovne znamke, pri čemer tožnik niti ne zatrjuje niti ne izkazuje, da bi ugovor vložil v kakšnem drugem svojstvu kot zastavni upnik na prejšnji znamki. Da tega upravičenja nima v skladu z evropskim pravnim redom, kot zmotno trdi, pa še dodatno potrjuje tudi odločba EUIPO št. 26 905 C z dne 17. 3. 2020, s katero je EUIPO zavrnil njegovo zahtevo za ugotovitev ničnosti EU znamke št. 015940141 „Salatina““. V njej je navedel, da tožnik glede na Uredbo nima pravice vložiti ugovora na podlagi predhodnih znamk njegovega dolžnika, saj Uredba v točki (a) prvega odstavka 46. člena izrecno določa, kdo je lahko vlagatelj ugovora in ne določa kakršnihkoli izjem, poleg tega pa takšno upravičenje ne izhaja niti iz kakšne druge evropske zakonodaje.

19. Sklepno sodišče še ugotavlja, da obsežne navedbe ozadja zadeve, ki se nanaša na prejšnje znamke, katerih imetnik ni tožnik, pač pa ima na njih zastavno pravico, niso relevantne, saj je, kot je navedeno zgoraj, za odločitev v tej zadevi ključen le obstoj tožnikove aktivne legitimacije za vložitev ugovora zoper registracijo navedene znamke, na kar predhodno dogajanje oziroma ozadje zadeve nima vpliva.

20. Iz navedenih razlogov sodišče ugotavlja, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita, zato je tožbo v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZUS-1 zavrnilo kot neutemeljeno. Sodišče je na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUS-1 v zadevi odločilo brez glavne obravnavane, na seji, saj je presodilo, da v obravnavani zadevi že pravilna uporaba materialnega prava ne dopušča ugoditve tožbi, relevantno dejansko stanje za odločitev (ali tožnik izpolnjuje katerega od pravnih položajev iz točke f prvega odstavka 44. člena ZIL-1) pa med strankama ni bilo sporno.

21. Ker je sodišče tožbo zavrnilo, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka (četrti odstavek 25. člena ZUS-1).

22. Povrnitev stroškov postopka je zahtevala tudi stranka z interesom D., d.o.o. Iz 19. člena ZUS-1 izhaja, da imajo tam navedene osebe, ki niso glavne stranke v upravnem sporu, pravico udeleževati se postopka. Ker v ZUS-1 obenem ni urejeno vprašanje povrnitve stroškov, ki jih imajo te osebe zaradi sodelovanja v postopku, je potrebno glede tega vprašanja, v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki urejajo povračilo stroškov stranskemu intervenientu, saj ima ta v pravdnem postopku smiselno enak položaj kot udeleženci v upravnem sporu v smislu 19. člena ZUS-1

. Iz prvega odstavka 155. člena ZPP izhaja, da se stranki povrnejo le potrebni stroški. Sodišče ugotavlja, da priglašeni stroški niso bili potrebni, saj stranka z interesom D., d.o.o. s svojimi navedbami ni prispevala k drugačni odločitvi oziroma ni vplivala na odločitev sodišča. Stroškovni zahtevek navedene stranke z interesom je sodišče zato zavrnilo in odločilo, da tudi ta stranka trpi svoje stroške postopka.

Tako Vrhovno sodišče RS v sklepu I Up 276/2013 z dne 21. 11. 2013 in sklepu I Up 191/2015 z dne 1. 10. 2015.

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 44, 44/1, 101

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.