UPRS sodba I U 684/2016
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2017-02-28

mag. Miriam Temlin Krivic (preds.), Petra Hočevar (poroč.), mag. Mira Dobravec Jalen

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - UPRAVNI SPOR

blagovna znamka - registracija blagovne znamke - relativni razlog za zavrnitev znamke - podobnost med znakoma - ugovor zoper registracijo znamke - tožbena novota - stroški stranke z interesom

Prijavljeni znak je prijavljen v besedilu SCOUT VENERA in ne zgolj kot SCOUT, zato ga je treba presojati po vsebini in v obliki, kot je prijavljen. VENERA je sicer res firma podjetja (oziroma del firme podjetja), kar pa ni razlog za relativizacijo tega dela znaka kot nepomembnega. V veliko primerih podjetja namreč ne tržijo svojega blaga ali storitev z blagovnimi znamkami, ki vsebujejo firmo podjetja, zato ni možno pripisati takega pomena dejstvu, da je prijavljeni znak sestavljen (tudi) iz dela firme, kot ga želi pripisati tožnik.

Organu ni bilo treba preverjati t.i. elementa ''svojstvenosti'' prijavljenega znaka, ki naj bi bila potrošniku vidna že na prvi pogled, saj - kot je navedla že toženka v odgovoru na tožbo - ne gre za element, ki bi ga bilo treba presoditi v okviru analize glede na 44. člen ZIL-1 (in pred tem glede na 43. člen ZIL-1). Tak ugovor bi tožnik lahko uveljavljal le v nasprotni smeri, torej, da je njegova ugovarjana znamka (oziroma ugovarjane znamke) svojstvena v takšni meri, da zaradi morebitno ugotovljene podobnosti med znaki preprečuje registracijo prijavljenega znaka.

II. Stroškovna zahtevka tožnika in stranke z interesom A. se zavrneta.

1. Upravni organ je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožnika zoper registracijo mednarodne znamke ''SCOUT VENERA'', št. 1173719 in odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali. V obrazložitvi je navedel, da je Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju mednarodni urad) registriral znamko št. 1173719, katere imetnik je A. d.o.o. iz Srbije, z zahtevanim varstvom v Sloveniji. Znamka je registrirana za blago po Nicejski klasifikaciji (v nadaljevanju NK), razvrščeno v razred 12. Tožnik je pravočasno vložil ugovor kot imetnik starejših mednarodno in evropsko registriranih znamk (pri čemer se je izrecno skliceval na 3 znamke z vsebovano besedo SCOTT) na podlagi točke b) 44. člena ZIL-1. Organ je najprej primerjal blago/storitve. Ugotovil je, da obe znamki ščitita enako blago - razred 12: kolesa, deli za kolesa, oprema za kolesa. Nato je opravil primerjavo znakov ob upoštevanju načela celovite presoje in ugotovil, da si znaki niso podobni. Poudaril je, da je primerjavo opravil le z znamkami, ki jih je tožnik izrecno navedel, če pa se je tožnik s tem skliceval na družino znamk, pa je organ še pojasnil, da morajo biti prejšnje znamke, ki so del družine znamk, prisotne na trgu, da bi se lahko presojala verjetnost zmede glede vprašanja, ali nova znamka sodi v to družino. Organ je ugotovil, da tožnik ni dokazal, da so njegove znamke prisotne na slovenskem trgu. V zvezi z razlikovalnim učinkom prejšnje znamke je organ ugotovil, da ima znamka z velikim razlikovalnim učinkom na trgu širšo zaščito kot znamka z manj razlikovalnim učinkom. Tožnik se na to ni neposredno skliceval, temveč, da je podjetje vodilno na trgu, torej, da ima ugled. Slednjega pa je treba dokazati, česar pa tožnik ni storil. Nadalje je organ ugotovil, da beseda SCOTT nima direktnega pomena v zvezi z blagom, zato je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke razumeti kot običajen. Izpodbijani znak SCOUT VENERA pa pomeni: SCOUT - izvidnik, oglednik, VENERA - notranji, drugi planet od Sonca, torej ''izvidnik, ogledovanje Venere'', kar tudi nima zveze z blagom. V zvezi s vizualno primerjavo znakov je ugotovil, da dva znaka tožnika vsebujeta grafizem, ki pa nista dominantna dela znaka, zato sta dominantna dela znakov: SCOUT VENERA in SCOTT. Po primerjavi besed VENERA in SCOTT je organ ugotovil, da si besedi nista podobni. Besedi SCOUT in SCOTT sta enako dolgi, vsebujeta enake začetnice in enake končnice, različna je vmesna četrta črka. Različna sredinska črka (U/T) pripomore, da besedi delujeta dovolj različno. Podvojeni črki TT sta posebnost, ki je slovenski pravopis ne pozna. Tudi na trgu ne obstaja veliko besed z TT. Zato bo potrošnik na to pozoren. Relevantna javnost so osebe, ki kupujejo kolesa, torej gre za širok krog javnosti, je pa stopnja pozornosti rahlo višja, saj gre za blago, pri katerem je potrošnik bolj pozoren, ker ne gre za vsakodnevne nakupe. V zvezi s pomensko analizo je ugotovil, da SCOTT nima posebnega pomena, v nekaterih državah pa lahko pomeni lastno ime, pomen SCOUT VENERA pa je že zgoraj razložen, torej sta pomena različna. V zvezi s fonetično analizo pa je organ ugotovil, da se znak izpodbijanega znaka izgovori ''skaut venera'', ugovarjana znamka pa ''skot'', torej različno. Kljub temu, da znaka ščitita enako blago, sta primerjani znamki dovolj različni, da jih potrošnik ne bo zamenjeval.

2. Tožnik je v tožbi uvodoma pojasnil potek dosedanjega postopka, navedel, da so dokazi o obstoju ugovarjanih znamk na slovenskem trgu obstajali že pred izdajo odločbe, vendar tožnik zanje ni vedel, ker gre za dokaze, ki se nanašajo na slovensko tržišče in s katerimi ni razpolagal niti slovenski distributer B., ki je dokumentacijo od 1991 po pozivu tožnika priskrbel in jo dostavil tožniku šele po izdani odločbi, zato jih tožnik brez svoje krivde ni mogel predložiti prej. B. je distributer proizvodov tožnika od leta 1991. Iz arhiva dokumentov je možno razbrati, da se znamke SCOTT na slovenskem trgu aktivno pojavljajo od 1994 in so prisotne na skoraj vseh večjih in manjših kolesarskih tekmovanjih, dogodkih, maratonih. Tako so bile sponzorirane tekmovalne ekipe, tekmovalci, slovenske javne osebnosti, veliki kolesarski dogodki (npr. maraton Franja), bili objavljeni oglasi na manjših lokalnih dogodkih, v medijih, letakih, ipd. Gre za znamko, ki je široko znana in uveljavljena na slovenskem trgu ter jo poznajo tudi potrošniki, ki sicer ne kupujejo takih izdelkov, torej deluje na simbolni ravni. Dominantni del primerjanih znak sta besedi SCOTT in SCOUT. Besedi SCOUT ne sledi vedno beseda VENERA, zlasti pa ni navedena na samih kolesih. V zvezi s primerjavo znakov je tožnik navedel, da v znaku SCOUT VENERA absolutno dominira SCOUT, ker je pozicioniran na prvem mestu, beseda VENERA pa na drugim mestu in označuje ime podjetja in zato nima posebnega pomena. Obe znamki sestavljata dve tuji besedi, ki jih povprečni potrošnik ne bo mogel razlikovati po pomenu. Znamki pa ne ščitita kolesa, temveč tudi opremo za kolesa, ki predstavlja blago nižjega cenovnega ranga in ki se jo pogosto kupuje ter ni razloga za višjo stopnjo pozornosti. Tožnik tudi meni, da sta obe znamki po pomenu fantazijski in ju potrošnik zato ne bo razlikoval. Beseda SCOUT je vizualno zamenljivo podobna besedi SCOTT. Obe besedi imata pet črk, do katerih so štiri enake in si sledijo v istem zaporedju. Prve tri črke so enake, torej najbolj vidni del znaka je enak, enaka je tudi zadnja črka, različna je le četrta črka, vendar je ta razlika manj vidna glede na stopnjo pozornosti potrošnikov. Besedi tudi nista tipični za slovenski jezik, torej podvojena črka TT nima posebne vloge. Povprečni potrošnik tudi ne prihaja dnevno v stik s takim blagom in nima možnosti primerjave obeh znakov neposredno. Povprečni potrošnik tudi ne ve, kako se znaka pravilno izgovorita. Zato ni mogoče reči, da si s fonetičnega vidika nista podobna. Besedi imata enak ritem in intonacijo. Obstoja družine znamk pa toženka sploh ni ugotavljala. Dejstvo je, da znamke SCOTT pomenijo znamke z velikim razlikovalnim učinkom zaradi obsežne uporabe. Toženka bi tudi morala ugotoviti, ali gre pri primerjanih konkurenčnih znakih za tako svojstvenost prijavljenega znaka, ki je povprečnemu potrošniku vidna že na prvi pogled. Tožnik je zato predlagal, da sodišče tožbi ugodi, odločbo odpravi in s sodbo odloči o zadevi, podrejeno, odločbo odpravi in vrne organu v ponovni postopek, v obeh primerih pa naloži toženki povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka je v odgovoru na tožbo prerekala tožbene navedbe iz razlogov, ki izhajajo iz izpodbijane odločbe, poudarila, da se tožnik v ugovoru ni skliceval na višji razlikovalni učinek svojih znamk zaradi posebej intenzivne uporabe in ugleda, kot tudi ne na družino znamk. Pojem svojstvenosti znamk pa ni kategorija, ki bi uživala posebno pravno varstvo. Ne gre pa za blago široke potrošnje Predlagala je zavrnitev tožbe.

4. Stranka z interesom A. se je v odgovoru na tožbo sklicevala na obrazložitev izpodbijane odločbe, obširno in podrobno prerekala tožbene navedbe, opozorila na tožbene novote. Tudi glede prisotnosti znamke na trgu bi tožnik lahko priskrbel dokaze pred izdajo odločbe (rok za vložitev ugovora je tri mesece), zlasti, ker gre za dokaze, ki jih je priskrbel njegov slovenski distributer. Ne glede na to bi lahko tožnik prisotnost na trgu vsaj zatrjeval. Tudi primerjava znakov je opravljena pravilno, znake je treba presojati v celoti. Sicer pa kolo SCOUT na slikah v tožbi ni kolo, ki bi ga tržila stranka z interesom. Gre torej najmanj za zavajanje. Pri presoji podobnosti znamk pa je treba primerjati znamke v obliki, v kateri so zaščitene. Velja pa tudi, da je znanje angleškega jezika na slovenskem trgu na visoki ravni. Predlagala je, da se tožba zavrne, tožniku pa naloži povrnitev njenih stroškov postopka.

6. V obravnavanem primeru je sporna odločitev upravnega organa o zavrnitvi ugovora tožnika zoper registracijo znamke ''SCOUT VENERA'', št. 1173719.

7. Organ je svojo odločitev utemeljil na podlagi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po točki b) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

8. Organ je sprejel svojo odločitev na podlagi opravljene analize o (ne)podobnosti med znakoma ter med blagom, za katerega sta registrirani prijavljeni znak in prejšnje znamke. Med strankama ni sporno, da je s prijavljenim znakom in registriranimi znamkami zaščiteno enako blago (razred 12: kolesa, oprema, ipd), sporno pa je, ali je organ opravil pravilno analizo (ne)podobnosti med znaki.

9. V zvezi z vizualno analizo podobnosti vseh znakov je organ uvodoma opredelil način presoje znakov v primerih, ko gre (kot tudi v obravnavanem primeru) za besedne znake, kljub temu, da vsebujeta dve ugovarjani znamki SCOTT dodatna grafična elementa, ki pa sta zanemarljiva glede na celotni vtis, zaradi česar je tudi po presoji sodišča pravilno ocenil kot dominantni del vseh znakov besedilo posameznega znaka: torej SCOUT VENERA in SCOTT. Tožnik temu ugovarja, saj meni, da je dominantni del prijavljenega znaka le SCOUT iz razloga, ker je pozicioniran na prvem mestu in ker VENERA (poleg tega, da je na drugem mestu) označuje ime podjetja. Sodišče se z ugovorom ne strinja. Prijavljeni znak je prijavljen v besedilu SCOUT VENERA in ne zgolj kot SCOUT, zato ga je treba presojati po vsebini in v obliki, kot je prijavljen. VENERA je sicer res firma podjetja (oziroma del firme podjetja), kar pa ni razlog za relativizacijo tega dela znaka kot nepomembnega. V veliko primerih podjetja namreč ne tržijo svojega blaga ali storitev z blagovnimi znamkami, ki vsebujejo firmo podjetja, zato ni možno pripisati takega pomena dejstvu, da je prijavljeni znak sestavljen (tudi) iz dela firme, kot ga želi pripisati tožnik. Tožnik pa tudi nima prav, da zaradi sestave znamke (iz tujih besed) potrošnik ne bo mogel razlikovati med njimi, saj so si znaki - kot bo pojasnjeno v nadaljevanju - v zadostni meri različni. Nedvomno pa znaki ne ščitijo vsakodnevno blago, ne glede na to, da gre lahko pri nakupu kolesarske opreme (tudi) za blago nižjega cenovnega ranga, zaradi česar je relevanten potrošnik bolj pozoren pri nakupu obravnavanega blaga kot pri vsakodnevnih nakupih izdelkov široke potrošnje.

10. Sodišče se tudi strinja z opravljeno pomensko analizo znakov (SCOUT: ang. skavt, oglednik, VENERA: planet, SCOTT: fantazijska znamka) in ne sprejema argumenta tožnika, da je tudi prijavljeni znak fantazijski, saj temu ni tako.

11. Organ je v nadaljevanju pravilno opravil tudi vizualno analizo. Tožnik se ne strinja z rezultati te analize v delu, ki se nanaša na primerjavo med besedama SCOUT in SCOTT. Pravilno je ugotovljeno, da sta besedi enako dolgi, da vsebujeta enake začetnice in enake končnice, da je različna zgolj vmesna četrta črka, ki pa zaradi podvojene črke v znamki SCOTT (-TT-) (za razliko od SCOUT: - UT -), kar ni običajno v slovenskem jeziku, deluje dovolj različno, da ju povprečni potrošnik ne bo zamenjeval. Drži pa tudi, da je pri kratkih besedah potrošnik bolj pozoren na celotno besedo in ne samo na začetnice in končnice. Tožnik se zato moti, ko meni, da netipičnost obeh besed predpostavlja ne-razlikovanje med slovenskimi potrošniki. Če je beseda netipična, je potrošnik nanjo bolj pozoren in ne ravno obratno. Zato tudi ni možno reči, da gre za minimalno (smiselno nezadostno) razliko med besedama.

12. Sodišče pa  tudi ne sledi tožbenemu ugovoru o fonetični ne-podobnosti. Tožnik sicer želi s tem poudariti nerelevantnost presoje tega vidika glede na to, da gre za tuji besedi (pri tem se tožnik osredotoča zgolj na besedi SCOUT in SCOTT), ki ju po njegovem mnenju povprečni slovenski potrošnik ne bo znal izgovoriti in je zato zamenljiva podobnost med znaki podana iz tega razloga. Kot že večkrat povedano, se analiza podobnosti opravi med znaki v celoti. Torej je treba fonetično analizo opraviti med besedami: SCOUT VENERA in SCOTT. Besedi SCOUT in SCOTT imata sicer do določene mere podobno izgovorjavo (''skaut'' in ''skot''), ki pa ju povprečni slovenski potrošnik tudi po oceni sodišča razlikuje, vsekakor pa - in ob upoštevanju še besede VENERA (izg.: ''venera'') pri prijavljenem znaku - so si znaki tudi z fonetičnega vidika dovolj različni.

13. Organu pa tudi ni bilo treba preverjati t.i. elementa ''svojstvenosti'' prijavljenega znaka, ki naj bi bila potrošniku vidna že na prvi pogled, saj - kot je navedla že toženka v odgovoru na tožbo - ne gre za element, ki bi ga bilo treba presoditi v okviru analize glede na 44. člen ZIL-1 (in pred tem glede na 43. člen ZIL-1), ne glede na to pa sodišče še dodaja, da bi tak ugovor tožnik lahko uveljavljal le v nasprotni smeri, torej, da je njegova ugovarjana znamka (oziroma ugovarjane znamke) svojstvena v takšni meri, da zaradi morebitno ugotovljene podobnosti med znaki preprečuje registracijo prijavljenega znaka.

14. Ostale tožbene ugovore pa sodišče ne bo vsebinsko presojalo iz naslednjih razlogov:

15. V 101. in 102. členu ZIL-1 je predpisan postopek ugovora pri registraciji znamke. Tako je najprej določeno, da lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave prijave znamke pri uradu vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke, ki lahko temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze (prvi in drugi odstavek 101. člena ZIL-1). Na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja iz prejšnjega odstavka (prijavitelja znamke) urad preveri utemeljenost navedb v ugovoru. Če urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago ali storitve, se ugovor zavrne (drugi in tretji odstavek 102. člena ZIL-1). Upravni organ je torej v postopku preizkusa prijave v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije vezan na ugovor. Pri preizkusu ugovora je vezan na dejansko stanje, ki ga je dolžan ugotavljati zgolj v okviru dejstev in dokazov, ki jih ponudijo stranke. Glede na navedeno se tožnik zato v tožbi ne more sklicevati na nemožnost predložitve določenih dokazov v zvezi s trditvijo o prisotnosti na trgu ter posledično pridobitvi večje razlikovalnosti ugovornih znamk ter njihovim ugledom (torej smiselno na točko c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1), saj tega  ni uveljavljal v ugovoru pred izdajo izpodbijane odločbe. Posledično se sodišče zato ne spušča v vsebinsko presojo tožbenih ugovorov, ki se nanašajo na trditve v zvezi z prisotnostjo na trgu, ugledom, večjim razlikovalnim učinkom, ipd., ker gre za tožbene novote, ki jih sodišče ne more upoštevati (20. in 54. člen Zakona o upravnem sporu - v nadaljevanj ZUS-1). Iz enakega razloga pa sodišče tudi ne pritrjuje tožbenemu ugovoru, da bi organ moral ugotavljati obstoj družine znamk. Iz ugovora namreč ne izhaja, da bi to trditev tožnik sploh podal, temveč je navedel le, da ''ima več mednarodno in EU registriranih blagovnih znamk'', in v nadaljevanju izpostavil tri, ki jih je organ pri analizi podobnosti tudi upošteval. Organu zato ni mogoče očitati, da bi moral ugotavljati obstoj družine znamk. Splošna opredelitev organa v obrazložitvi odločbe v zvezi s pomenom t.i. družine znamk namreč še ne pomeni vsebinske presoje ugovora, ki bi terjala predhodno konkretno ugotavljanje dejstev mimo oziroma preko obsega ugovora in posledično nato tudi nadaljnjo sodno presojo.

16. Glede na povedano je sodišče tožbo tožnika, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe zakonit, odločba pa je pravilna in na zakonu utemeljena, na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

17. Odločitev o zavrnitvi tožnikovega stroškovnega zahtevka temelji na četrtem odstavku 25. člena ZUS-1.

18. Odločitev o zavrnitvi stroškovnega zahtevka stranke z interesom Venera bike d.o.o. pa temelji na smiselni uporabi 154. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi z 22. členom ZUS-1. o prvem odstavku 154. člena ZPP mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni strani in njenemu intervenientu povrniti stroške. Ker je stranka z interesom (objektivno gledano) uspela s svojim predlogom v odgovoru na tožbo, da se tožba zavrne kot neutemeljena, je zaradi navedenega načeloma upravičena do povrnitve stroškov postopka. Ker pa se po prvem odstavku 155. člena ZPP povrnejo stranki le ''potrebni stroški'', je treba ugotoviti, ali so navedbe stranke z interesom v odgovoru na tožbo (in njenih nadaljnjih vlogah) take, ki so (bile) pomembne za razjasnitev zadeve oziroma ki (so) vplivale na odločitev sodišča. Po presoji sodišča stranka z interesom takšnih navedb ni podala, saj je v pretežni meri povzela obrazložitev izpodbijane odločbe oziroma ponovila svoje navedbe iz postopka. S temi navedbami pa ni vplivala na odločitev sodišča, saj je sodišče pri presoji pravilnosti in zakonitosti odločbe vse navedeno (med drugim) tudi upoštevalo. Glede na navedeno stranki z interesom stroški postopka ne gredo. Tako stališče je zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v sklepu, I Up 276/2013 z dne 21. 11. 2013, ter v sklepu I Up 191/2015 z dne 1. 10. 2015.

ZIL-1 člen 44, 44/1, 44/1-b, 101, 102. ZUS-1 člen 20, 54. ZPP člen 154, 155.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.