UPRS Sodba I U 917/2016-27
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2017-03-07

mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), Petra Hočevar (poroč.), mag. Miriam Temlin Krivic

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - UPRAVNI POSTOPEK

znamka - registracija znamke - ugovor zoper registracijo znamke - podobnost med znamkama - bistvena kršitev določb upravnega postopka - relativni razlogi za zavrnitev znamke - obrazložitev odločbe

Prejšnje znamke tožnika so veljavne znamke EU, kar ni sporno. Med drugim to pomeni, da so v skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009, spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015, enotnega značaja in imajo torej na celotnem območju EU enak učinek.

Kljub temu, da stopnja podobnosti blaga oziroma storitev torej lahko predstavlja pravno relevantno okoliščino pri presoji podobnosti znamk (znaka in znamke), kar je skladno s standardom celovite presoje, Urad pri primerjanju ugovarjanega znaka in znamk tožnika ni upošteval rezultatov primerjave blaga in storitev; odvisno od izsledkov takšne povezane presoje podobnosti (to je ob upoštevanju soodvisnosti teh kriterijev) pa bi se Urad moral primerno opredeliti tudi do verjetnosti nastanka zmede v javnosti, vključujoč verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 31207-547/2014-15 z dne 19. 5. 2016 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

III. Stroškovni zahtevek stranke z interesom A.A. se zavrne.

1. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil ugovor tožnika z dne 23. 10. 2014 zoper registracijo znamke "THE WOK" št. Z-201470547 in odločil, da posebni stroški v postopku niso nastali. V obrazložitvi Urad navaja, da je 18. 4. 2014 prejel prijavo znamke za znak "THE WOK" vložnika A.A., to je stranke z interesom v tem upravnem sporu, za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK), razvrščene v razrede 05, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41 in 43. Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1), je Urad 31. 7. 2014 v uradnem glasilu št. 2014017 objavil prijavo znamke. 23. 10. 2014 je tožnik vložil ugovor zoper registracijo znamke. V ugovoru se je skliceval na b) točko prvega odstavka 44. člena ZIL-1, in sicer na podlagi svojih starejših znamk "WOK TO WALK" EUTM št. 10081602, 836486 in 4643938. Zavrnitev znamke je zahteval za razrede 29, 30, 31, 32 in 43 NK. Na podlagi ugovora in mnenja prijavitelja je Urad preveril utemeljenost navedb v ugovoru. Opravil je primerjavo znakov, to je ugovarjanega znaka in znamk tožnika. Glede tega je upošteval predvsem znamko EUTM 10081602, ker je v primerjavi z ostalima znamkama tožnika glede določenih elementov bolj podobna ugovarjani znamki. Obe primerjani znamki predstavljata oranžen kvadrat z belimi slikovnimi in besednimi elementi. Znamki sta si glede tega vizualno podobni, vendar pa se razlikujeta v ostalih elementih. Podoba, ki je osrednji del znamke tožnika, se močno razlikuje od podobe, ki predstavlja dominantni del ugovarjane znamke. Na eni strani gre za piktogram človeka v gibanju, ki v roki drži ponev s plameni, na drugi pa za ponev s plameni v velikem planu. Res sta obe ponvi goreči, vendar je v znaku tožnika v ospredju človek s predmetom v roki kot celota, v ugovarjanem znaku pa gre zgolj za ponev kot tako, kar daje povsem drugačen vizualni vtis. Razlikovalna dela znakov sta tudi besedna elementa. Vizualno povsem različna sta si prav tako besedna znamka tožnika EUTM 4643938 "WOK TO WALK" in ugovarjani znak. Fonetično so vse tri znamke tožnika enake in sicer jih predstavlja besedilo "WOK TO WALK". Ugovarjano znamko predstavlja besedilo "THE WOK". Že po dolžini gre za zelo različno besedilo. Slovenski potrošnik bo prvo izgovoril "vok tu vok" drugo pa "d" vok". Beseda vok se pojavlja v obeh besedilih, vendar ima besedilo znamk tožnika tri zloge, besedilo ugovarjanega znaka pa le dva, pa tudi začenjata se z različnimi glasovi, kar daje povsem različen zvočni vtis. Tako znamke tožnika kot ugovarjani znak vsebujejo besedo "wok", ki je kitajski izraz za ponev z okroglim dnom. Slovenskemu potrošniku je beseda poznana (običajno jo v slovenskem jeziku pišemo kot vok), posebno oblikovano ponev pa povezuje z azijsko kuhinjo. Vendar gre pri znamkah tožnika za besedno igro "wok to walk", ki bi v prostem prevodu lahko pomenila na primer "vok za hoditi", "vok za sprehode" in podobno. Lahko bi pomen besed sicer povezali z načinom prehranjevanja oziroma tipom restavracij, kjer hrano vzameš s seboj, vendar pa to ni nujno, saj gre v zadevni besedni zvezi zgolj za besedno igro in ne za nek ustaljen način opisovanja tega tipa lokalov (običajen izraz v angleščini bi bil "to take away"). Besedni element v znaku ni generičen, saj gre za tipičen slogan, ki temelji na besedni igri, in ima kot tak velik razlikovalni učinek. Beseda "wok" oziroma zapis pojma v angleščini z določnim členom "the wok" se od slogana "wok to walk" bistveno razlikuje po vsebini in po konceptu. Pri ugovarjani znamki gre namreč zgolj za besedo, ki opisuje v znaku upodobljen vok. Potrošnik pa slogan "wok to walk" zaznava kot nekaj več od preprostega oglaševalskega besedila, nekaj, kar ima lahko več pomenov. Tako besedilo pri upoštevni javnosti sproži kognitivni proces oziroma zahteva trud za razlago, medtem ko enostaven pojem "the wok" opisuje le podobo v znaku in ne vzbuja drugih asociacij. Znaka sta si glede na navedeno po vsebini oziroma po vsebinskem konceptu različna. Nadalje je Urad opravil še primerjavo blaga in storitev. Tožnik je zahteval zavrnitev znamke "THE WOK" za blago v razredih 29, 30, 31 in 32 NK ter za storitve v razredu 43 NK. Tožnik ima znamke registrirane za storitve v razredu 43 za storitve nudenja hrane in pijače ter nudenje začasnih nastanitev, ter za posamezne storitve, ki so podpomenke teh širših opredelitev. Urad je ugotovil, da gre za enake storitve v razredu 43 NK, sicer pa za nizko stopnjo podobnosti med nekaterim blagom ugovarjane znamke ter storitvami tožnika. Na podlagi navedenega je zaključil, da ugovor tožnika ni utemeljen in da je znamko "THE WOK" mogoče registrirati za prijavljeno blago in storitve.

2. Tožnik se s tako odločitvijo ne strinja. V tožbi najprej orisuje širše ozadje zadeve, dejstva in okoliščine svoje mednarodne verige restavracij Wok To Walk in restavracije The Wok v Ljubljani. Nato navaja, da se delno strinja z ugotovitvijo Urada, da gre pri veliki večini izdelkov, ki jih pokriva izpodbijana znamka v razredih 29, 30, 31 in 32 NK, za blago, ki je podobno oziroma komplementarno storitvam, za katere so registrirane zadevne znamke. Poudarja, da ne gre za nizko stopnjo podobnosti, temveč nasprotno, za visoko stopnjo podobnosti. Strinja pa se, da gre v razredu 43 NK za povsem enake storitve primerjanih znamk. Nadalje meni, da je napačna ocena Urada pri vizualni primerjavi, da gre za močno različne podobe ali celo vizualno povsem različne podobe. Obe podobi v znamkah sta bele barve in na podoben način vključujeta stilizirano podobo gorečega voka. Izpodbijana znamka je celo vključena v zadevni znamki. Predhodna znamka res upodablja tudi stilizirano figuro človeka, ki ima v rokah ponev, vendar ta grafični element ob upoštevanju identičnih osnovnih elementov nikakor ni tako prevladujoč, da bi lahko zaključili, da gre za močno različne podobe. Nasprotno, dejstvo, da je za izpodbijano znamko uporabljen del predhodne znamke, bi povprečnega potrošnika verjetno zapeljalo, da bi povezoval izpodbijano znamko s predhodno znamko, z drugimi besedami, da bi pričakoval, da je imetnik izpodbijane znamke del verige tožnika. V okviru fonetične primerjave navaja, da so znamke enake v skupni besedi "wok". Povprečen potrošnik izgovori besedni del zadevnih znamk kot "vok tu vok", torej gre za dvakrat ponovljeno besedo "vok", za fonetično identični izgovorjeni besedi "vok", ki je dominanten del izpodbijane znamke. Ob tem poudarja še, da potrošniki v pogovoru pogosto uporabijo za besedne zveze raje okrajšavo ali začetni del besedne zveze. Prav tako trdi, da so si primerjane znamke, gledano kot celota, več kot očitno podobne tudi po pomenu, saj bo potrošnik znamki primarno povezoval z azijsko kuhinjo in z njo povezane specifične jedi ter okuse. Marsikdo bo ob pogledu na besedno zvezo "wok to walk" sicer res prepoznal v tem slogan in besedno igro, vendar pa to ne pomeni, da bo zaradi tega pripisal zadevnim znamkam drug pomen kot izpodbijani znamki. Pomena besedne igre oziroma slogana nikakor ne moremo upoštevati kot pomensko prevladujoč del zadevnih znamk. Bistveno bolj verjetno oziroma skoraj gotovo si bo potrošnik pomensko znamko zapomnil predvsem kot celoto, torej v njenem osnovnem pomenu, ki napotuje na azijsko hrano. V tem delu pa so si primerjane znamke identične. Pomembno je tudi, da presoja podobnosti znakov ni neodvisna od presoje podobnosti oziroma enakosti blaga oziroma storitev. Obe presoji sta medsebojno povezani, saj je verjetnost povezovanja oziroma zmede pri enakih izdelkih precej večja, kot le pri podobnih izdelkih. Presojo podobnosti znakov pri enakih izdelkih pa je treba opraviti strožje kot pa le pri podobnih izdelkih. Sodišču primarno predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi in zavrne registracijo znamke št. 201470547 "THE WOK" v sliki na območju Republike Slovenije za blago in storitve v razredih 29, 30, 31, 32 in 43 NK ali podrejeno, da izpodbijano odločbo odpravi in vrne zadevo Uradu v ponoven postopek. Predlaga pa tudi, da sodišče toženki naloži povrnitev stroškov postopka v 15 dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po poteku paricijskega roka do plačila.

3. Toženka v odgovoru na tožbo nasprotuje stališčem tožnika. Poudarja, da je Urad v postopku ugovora dolžan primerjati le podobnosti med izpodbijanim znakom ter znamkami, ki so podlaga za ugovor glede na 44. člen ZIL-1, ter le na osnovi ocene verjetnost zmede v javnosti. Sklicevanje tožnika na druge okoliščine in domnevne kršitve njegovih drugih pravic ni relevantno. Pri oceni stopnje podobnosti blaga in storitev je Urad upošteval prakso in stališče Evropskega urada za znamke in modele, ki je razvidno iz javne aplikacije "Similarity", kjer je podobnost med tovrstnim blagom ter storitvami nudenja hrane in pijače opredeljena kot nizka. Tako tolmačenje izhaja iz ocene nizke stopnje verjetnosti, da bi potrošnik menil, da gre za blago, ki izhaja iz istega vira kot storitev nudenja hrane in pijače. Prehrambeni izdelki, ki jih je Urad ocenil kot podobne, so izdelki, ki jih je možno konzumirati, vendar je malo verjetno, da so proizvod storitvenega podjetja, ki nudi gostinske storitve. Za namen primerjave znakov ni dopustno iz konteksta izločiti posameznega elementa ter na osnovi take razčlenitve sklepati o podobnosti celotne podobe oziroma celotnega vtisa. Slovenskemu potrošniku je beseda vok znana in ob njej pomisli na azijsko kuhinjo, kar pa zgolj pomeni, da beseda vok v povezavi z azijsko kuhinjo nima razlikovalnega značaja. Nad besedo vok torej ne more imeti monopola le en ponudnik azijske kuhinje oziroma jedi iz voka.

4. Stranka z interesom obrazloženo prereka tožbene navedbe in se strinja z razlogi izpodbijane odločbe. Med drugim navaja, da tožnik svojih znamk "WOK TO WALK" v Sloveniji ne uporablja, saj nima niti ene restavracije v Sloveniji, in je vložil ugovor ter tožbo na osnovi "mrtvih" znamk na teritoriju Slovenije. Zato ne more imeti pravnega interesa za izpodbijanje znamke "THE WOK" in je treba tožbo zavreči. Strinja se z razlogi Urada v izpodbijani odločbi glede primerjave znakov. Zato ni verjetno, da bi nastala zmeda v javnosti. Pri tem je treba upoštevati ozaveščenega potrošnika, katerega pozornost pri izbiri blaga in storitev pa ni tako nizka, kot jo želi prikazati tožnik, da bi znamke "THE WOK" in "WOK TO WALK" zamenjeval ali zmotno povezoval. Povprečni potrošniki hrane so danes še kako pozorni na to, kakšno hrano jedo in kje se prehranjujejo, saj je trend takšen, da morajo na prehranjevanje paziti. V slovenskem prostoru pa je možnost direktne konfrontacije znamk oziroma različnih restavracij ali ponudnikov hrane veliko večja kot v tujini, kjer gre za večje trge in mesta z nekaj milijoni prebivalcev. Glede enakosti blaga in storitev primerjanih znamk navaja, da se znamki "WOK TO WALK" in "THE WOK" ne nanašata na identične izdelke. Sodišču predlaga, da tožbo kot neutemeljeno zavrne. Zahteva povrnitev stroškov postopka.

5. V pripravljalnih vlogah se tožnik in stranka z interesom sklicujeta še na prakso Urada Evropske unije za intelektualno lastnino in Sodišča EU ter vztrajata pri svojih stališčih in predlogih sodišču, kako naj odloči. Tožnik med drugim še meni, da ni relevantno, ali ima v Sloveniji franšizo ali ne, ter da je vprašanje verjetnosti nastanka zmede pravno vprašanje. Do zmede med storitvami na trgu je sicer po njegovo že prišlo. Stranka z interesom pa med drugim meni, da gre pri tem tudi za dejansko vprašanje in da za konkretni primer ni pomembno, kakšne pravice ima tožnik v drugih državah, saj upravni spor teče glede prijave nacionalne slovenske znamke.

7. V obravnavani zadevi je sporna odločitev Urada o zavrnitvi tožnikovega ugovora zoper registracijo znamke "THE WOK" št. Z-201470547 za razrede 29, 30, 31, 32 in 43 NK. Tožnik je ugovor oprl na b) točko prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ter se pri tem skliceval na svoje prejšnje znamke Skupnosti (znamke EU) št. 10081602, 836486 in 4643938, registrirane za storitve iz razreda 43 NK.

8. Uvodoma se sodišče opredeljuje do stališča stranke z interesom, da tožnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev tožbe v predmetnem upravnem sporu iz razloga, ker svojih znamk na ozemlju Republike Slovenije ne uporablja. Stališče stranke z interesom je pravno napačno. Prejšnje znamke tožnika so namreč veljavne znamke EU, kar ni sporno. Med drugim pa to pomeni, da so v skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009, spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015, enotnega značaja in imajo torej na celotnem območju EU enak učinek. Tudi uporaba znamke EU se šteje za zadostno, čeprav se ne uporablja v vseh državah članicah EU.

9. Po b) točki prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

10. Skladno s tem se pri presoji, ali je podan zavrnilni razlog za registracijo znamke, v tem primeru primerja enakost oziroma podobnost znamk ter enakost oziroma podobnost blaga ali storitev, za katero se uporabljata prejšnja in kasnejša znamka. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe je razvidno, da je Urad najprej opravil vizualno, fonetično in pomensko primerjavo ugovarjanega znaka s prejšnjimi znamkami tožnika. Ugotovil je, da si ugovarjani znak in starejše znamke tožnika niso podobni ter da zato po njegovem mnenju do zamenjave med njimi ne bi prišlo, tudi če bi bilo z znamkami označeno enako blago in enake storitve. Nato je navedel, da pogoj podobnosti znakov po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ni izpolnjen, vendar pa da je preveril tudi podobnost blaga in storitev. V zvezi s tem je navedel ugotovitev, da gre za enake storitve v razredu 43 NK ter nizko stopnjo podobnosti med nekaterim blagom ugovarjane znamke ter storitvami tožnika. Zaključil pa je, da so si ugovarjani znak in znamke tožnika v tolikšni meri različni, da ne more priti do zmote oziroma zmede na trgu v smislu povezovanja ugovarjane znamke s starejšimi znamkami tožnika.

11. Sodišče najprej ugotavlja, da Urad pri presoji tožnikovega ugovora v okviru določbe b) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1 v zvezi s primerjavo ugovarjanega znaka s prejšnjimi znamkami tožnika ni upošteval po praksi Sodišča EU

uveljavljenega stališča, da so elementi pravila podobnosti - skladno s katerim se ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni -, med seboj povezani. To je treba ustrezno upoštevati tudi pri presoji v konkretnih primerih. Tožnik utemeljeno izpostavlja v tožbi, da presoja podobnosti znakov ni neodvisna od presoje podobnosti ali enakosti blaga oziroma storitev ter da je treba presojo podobnosti znakov pri enakih proizvodih opraviti strožje kot pa le pri podobnih proizvodih. Nizka stopnja podobnosti med blagom in storitvami se lahko nadomesti z visoko stopnjo podobnosti med znakom in znamko in obratno. Kljub temu, da stopnja podobnosti blaga oziroma storitev torej lahko predstavlja pravno relevantno okoliščino pri presoji podobnosti znamk (znaka in znamke), kar je skladno s standardom celovite presoje, pa Urad pri primerjanju ugovarjanega znaka in znamk tožnika ni upošteval rezultatov primerjave blaga in storitev; odvisno od izsledkov takšne povezane presoje podobnosti (to je ob upoštevanju soodvisnosti teh kriterijev) pa bi se Urad moral primerno opredeliti tudi do verjetnosti nastanka zmede v javnosti, vključujoč verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Vse navedeno zaradi napačne uporabe b) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1 predstavlja razlog za odpravo izpodbijane odločbe po 1. točki prvega odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

12. Nadalje sodišče ugotavlja, da glede primerjave blaga in storitev ni sporna ugotovitev Urada, da so v razredu 43 NK storitve prijavitelja znamke enake storitvam znamke tožnika EUTM 10081602 ter storitvam nudenja začasnih nastanitev znamke tožnika EUTM 8366486. Se pa tožnik le delno strinja z ugotovitvijo Urada, da gre pri nekaterih izdelkih, na katere se nanaša ugovarjana znamka, v razredih 29, 30, 31 in 32 NK za blago, ki je malo podobno storitvam, za katere so registrirane znamke tožnika. Meni, da ne gre za nizko stopnjo podobnosti, ampak za zelo visoko, kar v bistvenem utemeljuje s tem, da je ugovarjana znamka v razredih 29, 30, 31 in 32 NK registrirana za blago, ki se nudi v okviru gostinske dejavnosti, torej v okviru storitev iz razreda 43 NK.

13. Pri razredih 29, 30 in 31 NK je Urad v obrazložitvi izpodbijane odločbe navedel, da so distribucijske poti in končni potrošnik enaki, včasih pa so ponudniki gostinske storitve tudi sami proizvajalci določenih izdelkov. Med storitvami tožnika ter določenim, posebej navedenim blagom iz posameznega razreda, gre po navedbah Urada za "nizko stopnjo podobnosti oziroma za komplementarnost med blagom in storitvami". Urad ob tem pojasnjuje, da ostali izdelki ugovarjane znamke v posameznem razredu storitvam nudenja hrane in pijače niso podobni. Namenjeni so sicer prehrani, saj predstavljajo sestavino prehrambenih izdelkov, vendar pa kot taki niso namenjeni uživanju, ali pa gre za surove in nepredelane produkte ter žive živali, česar v gostinskih lokalih ne strežejo. Pri razredu 32 NK Urad zapiše, da gre za "nizko stopnjo podobnosti oziroma za komplementarnost med blagom in storitvami".

14. Ugotovitev Urada, da gre med storitvami tožnika in blagom v posameznem razredu za "nizko stopnjo podobnosti oziroma za komplementarnost med blagom in storitvami", ob tem, ko na splošno navaja, da so "distribucijske poti in končni potrošniki enaki" ter da so "včasih ponudniki gostinske storitve sami proizvajalci določenih izdelkov", sodišče ne more preizkusiti. Namreč, obrazložitev Urada o nizki stopnji podobnosti blaga in storitev ter o njihovi komplementarnosti je nezadostna, saj Urad pri posameznem razredu (29, 30, 31 in 32 NK) konkretno ne obrazloži, kako ugotavlja nizko stopnjo podobnosti med blagom in storitvami. Poleg tega pri tem ne navede, na podlagi katerih kriterijev je sploh ugotavljal podobnost blaga in storitev. Obrazložitev presoje podobnosti blaga in storitev je ostala splošna do te mere, da izpodbijane odločbe glede tega vprašanja in v tem obsegu glede njene pravilnosti in (materialne) zakonitosti ni mogoče preizkusiti. V odgovoru na tožbo Urad sicer navaja oziroma v določeni meri pojasnjuje, kako naj bi pri oceni stopnje podobnosti blaga in storitev upošteval prakso in stališče Evropskega urada za znamke in modele ter da njegova presoja izhaja iz ocene nizke stopnje verjetnosti, da bi potrošnik menil, da gre za blago, ki izhaja iz istega vira kot storitev nudenja hrane in pijače. Toda z navedbo dodatnih oziroma vsebinsko spremenjenih razlogov, ki pa tudi sicer ne predstavljajo dovolj določne obrazložitve presoje Urada za konkretni primer, v odgovoru na tožbo organ ne more dopolnjevati obrazložitve izpodbijanega akta, saj mora obrazložitev izpodbijanega akta vsebovati vse sestavine iz 214. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), med drugim tudi razloge, pomembne za odločitev glede na ugotovljeno dejansko stanje ter relevantno materialnopravno podlago.

15. Navedeno v zgornji točki obrazložitve te sodbe predstavlja dodaten razlog za odpravo izpodbijane odločbe, in sicer po 2. točki prvega odstavka 27. člena ZUS-1. Po tej določbi je v upravnem sporu mogoče uveljavljati bistveno kršitev določb postopka, če se v postopku pred izdajo upravnega akta ni ravnalo po pravilih postopka, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve. Bistvena kršitev določb postopka je vselej podana v primerih, ko gre za absolutno bistveno kršitev pravil postopka, ki jo določa ZUP ali drug zakon, ki ureja postopek izdaje upravnega akta (tretji odstavek 27. člena ZUP). Po 7. točki drugega odstavka 237. člena ZUP pa se za bistveno kršitev pravil upravnega postopka v vsakem primeru šteje, če se odločbe ne da preizkusiti. V ponovnem postopku bo moral Urad pojasniti uporabo kriterijev za presojo podobnosti blaga in storitev ter jasno in nedvoumno navesti dovolj konkretne razloge za svojo odločitev v zvezi s podobnostjo ter komplementarnostjo blaga in storitev, tako da bo (tudi) v tem delu možen preizkus odločbe. Pri tem bo moral uporabiti kriterije (kot jih je razvila sodna praksa), kot so: ponudba in povpraševanje posameznih prijavljenih storitev, kraj izvajanja, namen ter tržni oziroma distribucijski kanali, ipd.

16. Iz navedenih razlogov je torej sodišče tožbi ugodilo in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1. Vse navedbe strank je vzelo na znanje, izrecno pa se je opredelilo do tistih, ki so pravno relevantne za odločitev v tem upravnem sporu, glede na to, da je zadevo vrnilo Uradu v ponoven postopek. V ponovnem postopku je Urad vezan na v tej sodbi izražena pravna mnenja sodišča glede uporabe materialnega prava in na njegova stališča, ki se tičejo postopka (tretji in četrti odstavek 64. člena ZUS-1). Tožnik je sicer primarno predlagal, naj sodišče s sodbo odloči o stvari, vendar za to ni izpolnjen noben pogoj iz 65. člena ZUS-1 in je sodišče sledilo podrednemu tožbenemu zahtevku.

17. S strani strank predlaganih dokazov (vpogledi v listine, zaslišanja prič) sodišče ni izvedlo, ker upoštevaje navedene razloge odprave izpodbijane odločbe na odločitev v tem upravnem sporu ne bi mogli vplivati, torej so nepotrebni. Sodišče je lahko razsodilo že na podlagi tožbe in izpodbijane odločbe ter podatkov iz upravnega spisa. Dokazi, ki se nanašajo na dejstva in okoliščine v zvezi z dejavnostjo tožnika in prizadete stranke in ki presegajo okvir presoje, začrtan skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena, niso pravno relevantni.

18. Ker je tožbi sodišče ugodilo, je v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 ugodilo tudi stroškovnemu zahtevku tožnika. Stroške mu je priznalo na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu, povečane za 22 % DDV, ker je družba A. d.o.o. zavezanec za DDV.

19. Stroškovni zahtevek stranke z interesom je sodišče zavrnilo na podlagi prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1. Stranka z interesom je nastopala na strani toženke, ki pa v tem upravnem sporu ni uspela.

Sodba Vrhovnega sodišča RS, III Ips 91/2013 z dne 11. 11. 2014.

Zadeva C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer, sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998.

Martina Repas, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 133-134.

Na primer sodba Vrhovnega sodiščaa RS, X Ips 245/2008 z dne 13. 4. 2010, sodbi Upravnega sodišča RS, I U 1085/2010 z dne 18. 5. 2011 (enako tudi I U 1084/2010) in I U 1508/2011 z dne 24. 4. 2012.

Ključen je odgovor vprašanje, ali sta si znamki podobni do te mere, da obstaja v javnosti verjetnost zmede, pri čemer ima osrednjo vlogo pri celoviti presoji verjetnosti zmede ocena zaznave povprečnega potrošnika posamezne kategorije blaga ali storitev (sodba Vrhovnega sodišča RS, X Ips 420/2010 z dne 12. 9. 2012).

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 44, 44/1, 44/1-6

Zakon o splošnem upravnem postopku (1999) - ZUP  - člen 214, 237, 237/2, 237/2-7

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.