UPRS Sodba I U 612/2016-14
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2017-06-08

Andrej Kmecl (preds.), Irena Grm (poroč.), Lara Bartenjev

blagovna znamka - tridimenzionalna znamka - oblika blaga kot znamka - razlikovalni učinek

Ali določeno tridimenzionalno obliko povprečen potrošnik dojema kot znak izvora blaga, je treba presoditi na podlagi celotnega vtisa o znaku. Znak je lahko tudi sam proizvod oziroma njegova oblika, vendar le če je sposoben opravljati funkcijo razlikovanja od ostalih proizvodov.

I. Tožbi se ugodi tako, da se odločba Urada za intelektualno lastnino št. 31207-497/2015-10 z dne 16. 3. 2016 odpravi ter se zadeva vrne istemu organu v ponoven postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v višini 15,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

1. Z izpodbijano odločbo je toženka zavrnila prijavo tridimenzionalne znamke, ki jo je tožeča stranka vložila 22. 4. 2014. Iz obrazložitve izhaja, da je prejela zahtevo za registracijo znamke za blago iz razreda 30 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju NK), ki ga opisuje kot ajdov kruh, ajdov kruh z orehi in ajdov kruh z dodatki v tridimenzionalni podobi hlebca kruha z razpokano skorjo temno rjave barve z odtenki bele, ki je nepravilne oblike in daje vtis trikotnika rustikalnega videza. Registracijo je zavrnila iz razloga po b) in c) točki prvega odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Presodila je, da prijavljeni znak ne opravlja razlikovalne funkcije za zahtevane proizvode, saj ne vsebuje zadosti distinktivnih elementov, ki bi v očeh potrošnika omogočali razlikovanje med različnimi proizvodi kruha, tudi kruha iz ajde. Potrošnik naj bi znak dojel kot sam proizvod oziroma obliko proizvoda, ne pa kot znamko, po kateri se loči od drugih istovrstnih ali podobnih proizvodov. Šlo naj bi za obliko hlebca kruha, ki je v Sloveniji ena najobičajnejših oblik kruha, ne pa za znamko, po kateri bi bil prepoznaven določen ponudnik teh proizvodov. Navaja, da gre za blago splošne potrošnje, zato je za ciljno javnost treba šteti vse potrošnike oziroma povprečnega potrošnika, pri čemer upošteva, da je na slovenskem trgu prisotna velika raznolikost pekovskih izdelkov, vključno s kruhom. Ocenjuje, da prijavljeni znak označuje vrsto oziroma obliko blaga (hlebec) in njegove značilnost (srčasta oblika rustikalnega videza), kar pa ne zagotavlja indvidualizacije in povezave z določenim trgovskim izvorom, saj prijavljena oblika ne odstopa bistveno od oblike istega tipa proizvodov (ajdov kruh) v gospodarskem prometu. Meni še, da oblika ajdovega zrna za ajdov kruh nima razlikovalne funkcije. Enako naj bi veljalo za v prijavljenem napisu navedeno obliko napetega prizmatičnega hlebca, saj relevantni povprečni potrošnik o obliki kruha ne razmišlja na ta način, na trgu pa naj bi obstajali proizvodi, ki se zelo približujejo obliki prijavljenega hlebca.

2. Tožnica se z navedeno odločitvijo ne strinja ter s tožbo predlaga odpravo izpodbijane odločbe in ugoditev zahtevi za registracijo oziroma vrnitev zadeve toženi stranki v ponoven postopek. Meni, da je tožena stranka odločila na podlagi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja ter da je zmotno uporabila materialno in procesno pravo.

3. Navaja, da potrošnik, ki ima namen kupiti ajdov kruh, takoj in brez izjeme prepozna izdelek kot tožničin. Trdi, da bi morala tožena stranka dokazati, da bo potrošnik znak enačil s proizvodom oziroma njegovo obliko, in da tega ni storila. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče EU) naj ne bi bilo uporabljivo dokazno gradivo, oblikovano na podlagi podatkov v obliki zbornih enciklopedij in slovarjev na internetu, saj je to znanje mogoče prosto oblikovati in dodajati. Trdi tudi, da tako pridobljeni dokazi, katerih vir in namen ni poznan, kažejo le hlebce kruha v običajni obliki, ne pa v prijavljeni obliki. Tudi uporaba slik s spletne stranki kulinarika.net naj bi bila v nasprotju z omejitvami, kot izhajajo iz sodne prakse Sodišča EU.

4. Navaja, da je vrsta blaga ajdov kruh, hlebec pa le pojavna oblika, v kateri se ta pojavlja. Sklicuje se na spletni Slovar Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, po katerem je hlebec krogelnemu odseku podobno oblikovan kruh, in trdi, da prijavljen znak nima te oblike in da ne drži, da bi prizmatično napeta oblika prijavljenega kruha opisovala ajdov kruh.

5. Našteva merila, ki naj bi jih za tridimenzionalne znamke, ki so sestavljene le iz oblike samega blaga, v svoji praksi razvili obe sodišči Evropske unije. Trdi, da naj bi prijavljena oblika ajdovega kruha, ki ima na trikotno stranico napet zaobljen "pokrov" (napeto prizmatična oblika), ustrezala vsem pogojem, saj ne gre ne za osnovno obliko, ne za kombinacijo osnovnih oblik, temveč za obliko, ki se močno loči od uveljavljene oblike v sektorju, to je kruha v obliki hlebca ali kvadratasti obliki. Trdi tudi, da ne gre za različico običajne oblike, niti za funkcionalno obliko ali lastnost znamke, saj je izdelava prijavljenega ajdovega kruha otežena. Nadalje še trdi, da prijavljena oblika kruha ni opisovalna in da povprečen potrošnik loči med ajdovim in drugimi vrstami kruha. Pojasnjuje, da je ozadje prijavljene znamke tradicija pridelave ajde v Sloveniji v povezavi z značilnostmi ajde in tradicija peke ajdovega kruha v Sloveniji. Navaja, da je trikotno srčasta oblika ponazarja obliko ajdovega semena in da proizvodnja tega kruha tudi v moderni pekarni še vedno zahteva nekaj ročnega dela in veliko pekovskega znanja.

6. Toženka v odgovoru na tožbo navaja, da je v tem primeru povprečen potrošnik najširša skupina potrošnikov, saj gre za širokopotrošno blago relativno nizke vrednosti. Trdi, da prijavljeni znak ne daje nedvoumne informacije o vrsti kruha, ki ga označuje. Razpokana skorja ali trikotna oblika, ki sta poleg temnejše barve glavna vidna elementa prijavljenega znaka, naj ne bi bila nič posebnega, niti značilna samo za ajdov kruh. Trdi, da za odločitev ni bistveno, ali se na trgu pojavlja točno takšna oblika kruha, temveč zadostuje, da je povprečen potrošnik soočen z različnimi vrstami in oblikami kruha ter drugih vidnih značilnosti različnih proizvajalcev oziroma da je prijavljen znak le ena v množici pojavnih oblik kruha. Zato meni, da izjemnosti prijavljenega znaka ni mogoče sprejeti brez dokazov, da je z dolgotrajno in/ali intenzivno uporabo pridobil značilnosti znamke, to je, da ga povprečen potrošnik prepozna kot tožničin ajdov kruh. Prijavljeni tridimenzionalni znak naj bi označeval le pojavno obliko kruha in strukturo skorje, zato gre za primer znaka, ki označuje vrsto oziroma obliko blaga, saj naj ne bi bil tako izjemen, da bi bilo lahko vsakomur jasno, da gre za tožničin proizvod. S fotografijami raznih vrst kruha, ki jih je dobila na internetu, naj bi le ilustrirala trditev, da se na trgu pojavljajo različne vrste in oblike kruha, čemur tožnica ni oporekala. Dodaja še, da je tožnica tista, ki bi morala dokazati, da prijavljeni znak povprečen potrošnik dojema kot znamko.

8. Izpodbijana odločitev temelji na določbah točk b) in c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Po točki b) navedene določbe ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka, po točki c) pa znak, ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev.

9. Namen zavarovanja z registracijo znamke je razlikovanje blaga od konkurenčnih proizvodov v smislu njegovega izvora in kakovosti. Po zavarovanem znaku (znamki) potrošnik prepozna proizvod določenega proizvajalca. Znak mora biti zato sposoben opravljati funkcijo razločevanja med različnimi ponudniki istovrstnega blaga.

10. V skladu s sodno prakso (prim. sodbi Vrhovnega sodišča X Ips 1143/2004 z dne 11. 12. 2007 in III Ips 44/2015 z dne 22. 11. 2016) so merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znakov načeloma enaka merilom, ki se uporabljajo za presojo razlikovalnega učinka drugih kategorij znakov, vendar pa je treba v okviru uporabe teh meril pri tridimenzionalnih znakih, ki imajo videz proizvoda ali embalaže, upoštevati, da jih povprečni potrošnik zaznava drugače od besednih ali figurativnih znakov, ki so neodvisni od podobe proizvodov, ki jih označujejo. Povprečni potrošnik namreč oblike proizvoda običajno ne zaznava kot indikator izvora blaga. Tako jo zazna le takrat, ko se videz proizvoda bistveno razlikuje od standarda ali navad v sektorju.

11. Tudi iz prakse Sodišča EU (npr. v zadevah Mag Instrument Inc., C-136/02 P, z dne 7. 10. 2004, Henkel, C-218/01 P, z dne 12. 2. 2004, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, C-173/04 P, z dne 12. 1. 2006, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C-98/11 P, z dne 24. 5. 2012) izhaja, da ima v smislu člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, ki je po vsebini enak točki b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, razlikovalni učinek le znamka, ki znatno oziroma občutno (significantly, de maniere significative) odstopa od standarda ali navad v sektorju, in zaradi tega dejstva izpolnjuje bistveno nalogo označbe izvora.

12. Razlikovalni učinek temelji na arbitrarnem razmerju med blagom oziroma storitvijo in znakom, ki se uporablja za njegovo označevanje objekta.

Bolj kot je to razmerje nepovezano (arbitrarno) in zato neobičajno, večjo distinktivno funkcijo ima znamka. Pri tem pa ne gre le za to, da si po neobičajnosti in posebnosti oblike potrošnik blago oziroma storitev lahko zapomni, temveč mora oblika biti hkrati indikator izvora. Znak mora biti namreč vedno v funkciji prepoznavanja izvora blaga, to je v razločevanju blaga oziroma storitev določenega proizvajalca oziroma ponudnika od ostalih proizvajalcev oziroma ponudnikov. Ali določeno tridimenzionalno obliko povprečen potrošnik dojema kot znak izvora blaga, je treba presoditi na podlagi celotnega vtisa o znaku. Znak je lahko tudi sam proizvod oziroma njegova oblika, vendar le če je sposoben opravljati funkcijo razlikovanja od ostalih proizvodov.

13. Presoja razlikovalnega učinka, ki ga ima znak, se opravi v povezavi z blagom in storitvami, za katere se registracija zahteva, in dojemanjem relevantne skupine potrošnikov (III Ips 44/2015). Izhodišče za presojo je povprečen potrošnik iz relevantne skupine potrošnikov, ki je povprečno obveščen in razumno pozoren. Znak mora biti tak, da temu potrošniku tudi brez analize in primerjave ter ne da bi moral temu posvečati posebno pozornost, omogoči razlikovanje blaga od proizvodov drugih proizvajalcev (prim. sodbo Sodišča EU C-136/02 P, Mag Instrument Inc., 32. tč.).

14. V obravnavanem primeru je predmet registracijskega zahtevka sam proizvod oziroma njegova oblika, to je ajdov kruh, ajdov kruh z orehi in ajdov kruh z dodatki, ki je po navedbah toženke v obliki hlebca nepravilne oblike, ki daje vtis trikotnika rustikalnega videza.

15. Ker gre v obravnavni zadevi za kruh, ki je blago najširše in vsakdanje potrošnje, je toženka pravilno ocenila, da se kot relevanten potrošnik štejejo prav vsi (končni) potrošniki. S presojo, da gre za hlebec kruha oziroma njegovo obliko, je tudi pravilno opredelila skupino izdelkov, s katero se opravi primerjava, ki omogoča presojo, ali znak ima zahtevani razlikovalni učinek.

16. Ni pa toženka pravilno opravila presoje dojemanja povprečnega potrošnika glede obstoja razlikovalnega učinka prijavljenega znaka v razmerju do navedene primerljive skupine. Glede na značilnosti prijavljenega znaka, kot jih opisuje toženka - to je hlebec ajdovega kruha z razpokano skorjo temno rjave barve z odtenki bele, ki je nepravilne oblike in daje vtis trikotnika oziroma srčaste oblike rustikalnega videza -, zaključka, da je prijavljeni znak brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu točke b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1, ni mogoče opreti zgolj na ugotovitve, da je hlebec kruha ena najobičajnejših oblik kruha in da je na pekovskem trgu oziroma v ponudbi kruha prisotna velika stopnja raznovrstnosti. Zgolj na tej podlagi po presoji sodišča ni mogoč zaključek, da bi povprečen potrošnik prijavljen znak dojel le kot sam proizvod oziroma njegovo obliko, ne pa znamko, po kateri se loči od drugih istovrstnih ali podobnih proizvodov. Opisane značilnosti prijavljenega znaka po presoji sodišča namreč kažejo na to, da ima prijavljeni znak določene elemente, ki niso v neposredni zvezi s samim blagom oziroma njegovo običajno obliko in zato nimajo (le) funkcionalnega oziroma uporabnega značaja, temveč prej figurativen in arbitraren značaj. Takšna narava opisanega znaka pa lahko uresničuje namen, ki ga ima znamka, to je, da uporabljena kombinacija oblikovalnih rešitev, ki nimajo (zgolj) funkcionalnega pomena, omogoča potrošniku, da opisani kruh ne dojema le kot hlebec ajdovega kruha, temveč kot tožničin proizvod.

17. Ker se je toženka zadovoljila le z ugotovitvijo raznolikosti ponudbe na trgu kruha, ni pa konkretno presojala posameznih sestavin prijavljenega znaka ter posledično njegovega celostnega vtisa, ter v zvezi s tem odstopanja od navad v sektorju in s tem povezanega dojemanja povprečno pozornega potrošnika, je zmotno uporabila točko b) prvega odstavka 43. člena ZIL-1.

18. Zmotna pa je tudi njena presoja o obstoju absolutnega razloga za zavrnitev znamke iz točke c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1. Po tej določbi ZIL-1 so iz registracije izključene znamke, ki so sestavljene le iz znakov, ki opisujejo blago.

19. Toženka se pri sklicevanju na ta razlog opira na ugotovitev, da naj bi bil hlebec v srčasti obliki rustikalnega videza zgolj opis vrste blaga in njegove značilnosti oziroma meni, da se prijavljen znak na podlagi teh značilnost zdi le različica ene od običajnih oblik hlebca kruha, ne pa oblika, ki bi omogočala individualizacijo proizvoda in opozarjala na določen trgovski izvor.

20. Namen navedenega odklonilnega razloga je, da se v javnem interesu ohrani prosta raba opisnih znakov oziroma značilnosti blaga. Kot znamka se zato ne more registrirati znak, če vsaj eden od njegovih možnih pomenov označuje značilnosti konkretnega blaga oziroma storitve (prim. sodbo Sodišča EU C-191/01 P, zadeva Doublemint, 32. in 33. tč.).

21. Glede na navedeno je za presojo v obravnavani zadevi pomembno, ali ima katera od značilnosti v podobi prijavljenega znaka zgoraj navedeni opisen značaj za (ajdov) kruh. Ni torej pomembno, ali je prijavljeni znak mogoče uvrstiti med hlebce, niti ali je hlebec vrsta blaga. Prijavljeni znak namreč očitno ni tipičen hlebec, da bi z njegovo registracijo lahko bila ovirana prosta raba te pojavne oblike kruha. V čem pa naj bi bila trikotna oziroma srčasta oblika ali morda kateri drugi element prijavljenega znaka značilnost konkretnega blaga, torej (ajdovega) kruha, da bi zato prijavljeni zank imel prepovedan opisni značaj, pa toženka zaradi zmotnega materialnopravnega izhodišča ni presojala. Toženka se v zvezi s tem neutemeljeno sklicuje na tožnikovo zatrjevanje, da navedena oblika znaka ponazarja ajdovo zrno. Zveza z ajdovim zrnom namreč prijavljenemu znaku ne daje opisnega značaja, saj se ta ponazoritev ne nanaša na samo blago (ajdov kruh), temveč na njegovo nepredelano surovino, to je vrsto zrna, iz katere se pridobiva moka za ajdov kruh.

22. Ker je toženka zmotno uporabila tako točko b) kakor tudi točko c) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 in je bilo zato treba tožbi ugoditi, sodišče ni presojalo ostali tožbenih ugovorov, temveč je na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) izpodbijano odločbo odpravilo ter zadevo na podlagi tretjega odstavka istega člena vrnilo toženki v ponoven postopek.

23. Ker je sodišče tožbi ugodilo in v upravnem sporu izpodbijani akt odpravilo, je tožnik upravičen do povračila stroškov postopka po tretjem odstavku 25. člena ZUS-1. Po tej določbi se tožniku glede na opravljena procesna dejanja in način obravnavanja zadeve v upravnem sporu prisodi pavšalni znesek povračila stroškov skladno s pravilnikom, ki ga izda ministrica oziroma minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za pravosodje). Ker je navedena določba ZUS-1 specialen predpis, se za odmero stroškov v upravnem sporu ne uporablja določba četrtega odstavka 131. člena ZIL-1, temveč na podlagi navedene določbe ZUS-1 sprejet Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu. Ta v drugem odstavku 2. člena določa, da glede na posamezna opravljena procesna dejanja tožnika sodišče upošteva, ali je tožnika v postopku zastopal pooblaščenec, ki je odvetnik, ali tožnik ni imel pooblaščenca, ki je odvetnik, oziroma ali je tožnik nastopal sam. Ker je v tem primeru ob vložitvi tožbe tožnika zastopal pooblaščenec, ki ni odvetnik, zadeva pa je bila rešena na seji, se mu na podlagi prvega odstavka 3. člena Pravilnika priznajo stroški v višini 15 evrov. Toženka je dolžna stroške povrniti v roku 15 dni od vročitve te sodbe. Zakonske zamudne obresti od stroškov postopka tečejo od poteka roka za njihovo prostovoljno plačilo (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika).

M. Repas, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV založba, Ljubljana, 2007, str. 103. Podobno tudi K. Pohar v Pogoji in omejitve registracije trirazsežne znamke, Pravna praksa, 2014, št. 48, str. 10-11.

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 42, 43, 43/1

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.