UPRS Sodba I U 942/2017-14
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2017-12-05

mag. Mira Dobravec Jalen (preds.), Irena Polak Remškar (poroč.), mag. Miriam Temlin Krivic

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - UPRAVNI SPOR

industrijska lastnina - znamka - prijava znamke - znak znamke - razlikovalna moč znamke

Zaradi osrednje razlikovalne vloge lahko povprečni potrošnik sklepa, da je kasnejša znamka različica starejše znamke oziroma, da so proizvodi kasnejše znamke del proizvodov predhodne znamke.

Sodišče sodi, da je potrebno upoštevati, da gre za sorodne proizvode. Posamezen proizvajalec praviloma proizvaja več tovrstnih proizvodov in ne zgolj enega, v tem primeru pa se seveda prodajajo v isti embalaži, saj je njen namen razlikovanje blaga enega proizvajalca od drugega. Vsa sredstva imajo isti namen in istega ciljnega potrošnika.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

1. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) je z izpodbijano odločbo zavrnil prijavo znamke "MAX" št. Z-201470525 z dne 11. 4. 2014 za nekatere vrste blaga, uvrščenega v razreda 03 in 21 po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (v nadaljevanju Nicejska klasifikacija). Za preostalo blago se postopek registracije nadaljuje. Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je zoper prijavo znamke vložil ugovor A. Nemčija, ki je imetnik mednarodne znamke "MAX GEL" in sicer iz razloga po točki b) 44. člena Zakona Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). Po opravljeni vizualni, fonetični in pomenski primerjavi prijavljenega znaka z znamko "MAX GEL", Urad zaključuje, da je znak prijavitelja "MAX" z vseh treh vidikov podoben tej znamki. Dominanten del znaka je sama beseda max, prav tako pa je ta beseda vizualno dominantna v znamki "MAX GEL". Po pomenu bi potrošnik v obeh znamkah besedo max razumel kot moško ime, ki je v Sloveniji vedno bolj pogosto, beseda gel pa je opisna in nima razlikovalnega učinka. Ker je beseda gel dopolnilna besedi max, je potrošnik ne bi niti izgovoril, tako da sta si znamki tudi fonetično podobni. Nato je opravil še primerjavo blaga, za katero se zahteva registracija znamke "MAX", z blagom, za katero je registrirana znamka "MAX GEL" in ugotovil, da so nekateri proizvodi v razredu 3 in 21 Nicejske klasifikacije enaki oziroma podobni ali komplementarni temu proizvodu. Ker je po mnenju Urada podobnost tako velika, da bi lahko prišlo do zmote in zamenjevanja oziroma povezovanja, če bi se pod eno in drugo znamko tržili enaki ali podobni proizvodi, je v tem delu prijavo znamke zavrnil.

2. Tožnik se ne strinja z odločitvijo v delu, v katerem je Urad zavrnil prijavo znamke "MAX". Meni, da je Urad zanemaril element barv, saj je prejšnja znamka črno belo sive barve, prijavljeni znak pa je rdeče barve, pri čemer je barva bistveni element znamke. Urad je zanemaril tudi ostale nečrkovne elemente predhodne znamke tj. sliko kaplje, pentljo in grafizem črk. Nadalje Urad ni pravilno ugotovil razlikovalnega značaja prejšnje znamke. Beseda max je v razredu 03 zelo pogosta; v Sloveniji je veljavno registriranih več kot 170 znamk, ki vsebujejo besedo max. Torej je očitno, da ne more iti za besedo, ki bi potrošnika asociirala na izvor blaga. Ob tej besedi pomislijo na različne proizvode in znamke. Beseda max torej nima razlikovalnega značaja in je tudi po mnenju EUIPO zaradi široke rabe ni mogoče registrirati kot besede. Dominanten in razlikovalen del registrirane znamke so tako nebesedni elementi (kaplja in pentlja), pri prijavljenem znaku pa sta to rdeča barva in grafizem črk. Fonetična primerjava ni pomembna, ker kupci proizvode, ki jih pokriva prejšnja znamka, kupujejo tako, da jih vzamejo s police in besede max ne izgovarjajo. Pri pomenski primerjavi, pa je Urad spregledal, da dodatek gel pomen zelo zoži in pove, da gre za sredstvo z največjim učinkom in potrošniki na moško ime Max ne bodo niti pomislili. Podredno ugovarja tudi primerjavi blaga, saj pripravki za čiščenje, poliranje, brušenje, idr. niso namenjeni čiščenju posode. Predhodna znamka tudi ne vsebuje razreda 21, proizvodi pa niso komplementarni. Tožnik sodišču predlaga, da tožbi ugodi, izpodbijani del odločbe odpravi, in podrejeno, da samo odloči o zadevi in registracijo znamke prizna za vse prijavljeno blago. Zahteva tudi povračilo stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo navaja, da ni zanemarila nobenega elementa primerjave in da se je opredelila do vseh ugovorov prijavitelja znamke. Predlaga zavrnitev tožbe.

4. Na tožbo je odgovorila tudi stranka z interesom, vložnik ugovora. Sklicuje se na smernico EUIPO, po kateri sta si znaka vizualno podobna, če se ujemajo njuni figurativni elementi ali če imata skupne besede in/ali črke napisane v enaki/podobni pisavi ali pisavi, ki je močno stilizirana. Če oba znaka vsebujeta besede, bo torej podobnost ugotovljena, če se ti elementi ujemajo v zaporedju črk, ki niso močno stilizirane. Pridružuje se stališču Urada, da če max ne bi imel razlikovalnega značaja, potem tožnik ne bi mogel registrirati svoje izpodbijane znamke. Max je edini dominanten del izpodbijane znamke. Dominantna dela izpodbijane in predhodne znamke sta fonetično identična, pridružuje pa se tudi stališču Urada, da se bo povprečen potrošnik osredotočil na del Max in ob soočenju z izdelkom, označenim s predhodno znamko, ne bo pomislil na gel z močnim učinkom, ampak izključno na moško ime. Pri primerjanju proizvodov v razredu 03 gre za isto naravo blaga, način uporabe in enake distribucijske poti ter končnega potrošnika, blago iz razreda 21 pa je podobno oziroma komplementarno. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

6. V točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 je določeno, da se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

7. Urad je v postopku opravil vizualno, pomensko in fonetično primerjavo prijavljenega znaka in registrirane znamke. Po opravljeni analizi je ugotovil, da sta si znaka v veliki meri podobna. Nato je primerjal še blago, za katero je registrirana znamka "MAX GEL", in blago prijavljenega znaka ter v razredih, opisanih v odločbi, prav tako ugotovil enakost ali podobnost blaga. Po tej primerjavi je ugotovil, da je podobnost tolikšna, da za nekatero blago v razredu 03 in 21 obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Sodišče v celoti sledi prepričljivi utemeljitvi iz te odločitve, zato teh razlogov ne ponavlja, ampak se nanje sklicuje (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu; v nadaljevanju ZUS-1). Odgovorilo pa bo na tiste tožbene razloge in dokazne predloge, ki jih tožnik uveljavlja v tožbi.

8. Tožnik trdi, da je Urad pri vizualni primerjavi znakov zanemaril element barv, saj je pri prijavljeni znamki bistven razlikovalen del grafizem črk in rdeča barva. Barva prejšnje znamke pa je črno-belo-siva. Zanemaril naj bi tudi nečrkovne elemente predhodne znamke tj. kapljo, pentljo in grafizem črk, ki jih ni mogoče spregledati. Te trditve po presoji sodišča ne ustrezajo dejanskemu stanju, saj je Urad opazil dejstvo, da sta barvi drugačni. V odločbi je namreč izrecno navedeno, da ima ugovarjani znak besedo max zapisano v rdečih črkah obrobljenih z belim robom, s katerim črke pridobijo vtis tridimenzionalnosti. Črno belo znamko "MAX GEL" pa predstavljata dve besedi tj. max in gel, pri čemer max zavzema osrednji del prostora, beseda gel pa je zapisana z manjšimi črkami in v spodnjem delu kvadrata. Bolj izrazit element je nesorazmerno velika črka X, ki oklepa podobo kaplje. Do barve in teh elementov se je torej Urad opredelil in sicer tako, da jih ni štel za dominanten del znamke. Po njegovi presoji je bistven del znamke in prijavljenega znaka in njun najbolj razlikovalni del beseda max, ki zavzema centralno pozicijo in je zapisana poudarjeno in proporcionalno tako, da potrošniku pade v oči. Urad mora predvsem primerjati dominantne in bolj razlikovalne dele, v teh elementih pa sta si znaka zelo podobna. Dominanten in najbolj razlikovalen del znaka je vsekakor beseda max, ki je v obeh primerih zapisana v izrazitih črkah v temnejši barvi, oba pa sta obrobljena s svetlejšo obrobo, ki poudarja vtis tridimenzionalnosti. To torej ne pomeni, da je Urad zanemaril barvo in nečrkovne elemente, ampak jih je presodil drugače, kot je to storil tožnik v tožbi in svojih vlogah v postopku. Sodišče sodi, da jih je Urad presodil pravilno. Dominanten razlikovalni del znaka je beseda max, ki je zapisana v izrazitejših črkah in poudarja videz tridimenzionalnosti. Zato sta si znaka zelo podobna.

9. Tožnik nadalje zatrjuje, da je beseda max v razredu 03 zelo pogosta. Ob besedi max tako slovenski potrošniki pomislijo na zelo različne proizvode in znamke. Zato nima dovolj razlikovalnega značaja oziroma naj bi izgubila sposobnost razlikovanja blaga, ne more biti indikator blaga in tudi po mnenju EUIPO ne more biti registrirana kot beseda. Kot dokaz za to trditev predlaga vpogled v izpis TMview, izpis proizvodov ... trgovina in izvleček iz Smernic EUIPO. Tretji odstavek 20. člena ZUS-1 določa, da stranke v upravnem sporu ne smejo navajati dejstev in predlagati dokazov, če so imele možnost navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta. Iz upravnega spisa izhaja, da tožnik teh dejstev ni navajal in teh dokazov ni predlagal. Glede na to se sodišče o teh dejstvih ne izreka in predlaganih dokazov ni izvedlo. Lahko pa se je opredelilo do trditve, da beseda max nima razlikovalnega značaja. To ne drži, sicer bi Urad prijavljeno znamko zavrnil zaradi absolutnih razlogov, saj je glede na točko b prvega odstavka 43. člena ZIL -1 v tem primeru sploh ne bi smel registrirati kot znamko za noben razred blaga.

10. Tožnik nadalje oporeka fonetični primerjavi v celokupni primerjavi znamk, ker da ta kriterij pri tej znamki ni pomemben. Proizvodi, ki jih pokriva prejšnja znamka imajo namreč zelo ozek spekter in sicer gre za sredstva za ročno pomivanje posode. Ti proizvodi se kupujejo v trgovinah široke potrošnje, drogerijah tj. "neposredno s police". Nakup se ne opravlja prodajalcu in se zato beseda MAX ne izgovarja. Sodišče se tudi v tem delu strinja z Uradom, da bo potrošnik glede na racionalizacijo govora zelo verjetno izgovarjal samo besedo max ne pa tudi gel. Pri tem ne more biti odločilno, če se nakupi opravijo s polic in ne s pomočjo glasne izgovorjave, kajti potrošnik vidi ime izdelka (ki je napisano) oziroma ga zagleda. Pri tem si ga potiho tj. v mislih izgovori oziroma prebere in vzame s police. V tem smislu je fonetična primerjava pomembna tudi v primeru, ko se blago kupuje v trgovini oziroma s polic.

11. Pri pomenski primerjavi tožnica Uradu očita, da je spregledal, da v besedni zvezi "max gel" beseda gel zelo zoži pomen in potrošniku da vedeti, da gre za gel, sredstvo za pomivanje posode. Na moško ime Max potrošniki ne bodo pomislili, ampak bodo pomislili na sredstvo za pomivanje posode, ki ima velik, največji učinek. Njegove asociacije ob besedi max bodo širše; od moškega imena do pridevnika. Sodišče v zvezi s tem sodi, da ugotovitev Urada, da bo potrošnik to najverjetneje doumel kot moško ime, ni nujno pravilno (za vsakega potrošnika). Pri tem pa Urad tudi sam ne izključuje možnosti, da ga bo dojel kot maximum. Četudi bi torej potrošnik oznako na blagu, označenem z znakom "MAX" ali "MAX GEL", dojel kot moško ime ali kot maksimalen (gel), so bistveni tisti razlogi odločitve, ko Urad pravi, da ima MAX osrednjo razlikovalno vlogo. Zaradi te osrednje razlikovalne vloge lahko povprečni potrošnik sklepa, da je kasnejša znamka "MAX" različica starejše znamke "MAX GEL" oziroma, da so proizvodi kasnejše znamke del proizvodov predhodne znamke, ki ji je dodano besedilo gel. Torej, ne glede na to, kakšen pomen od več možnih je dan besedi max, sodišče sodi, da bo povprečen potrošnik dodatke k besedi max oziroma pomenu, kot mu ga daje, povezoval s tem pojmom (ne glede na to, ali ga razume kot ime ali kot pridevnik).

12. Tožnik podrejeno ugovarja tudi analizi podobnosti blaga. Tožnik trdi, da zaključek urada, da je v razredu 03 Nicejske klasifikacije blago, ki je enako ali podobno sredstvu za ročno pomivanje posode, ne drži vedno. Pripravki za čiščenje, poliranje, brušenje, razmaščevanje in sredstva za odstranjevanje apnenčastih oblog so namreč pripravki, ki niso namenjeni čiščenju posode. Gre za zdravju škodljive proizvode, ki niso primerni za tako uporabo, pri kateri bi lahko prišlo do zaužitja. Sodišče se strinja, da so nekateri od teh proizvodov lahko bolj škodljivi za zdravje, kot je za zdravje škodljivo, če bi nekdo zaužil sredstvo za pomivanje posode, pri čemer pa je dejstvo, da tudi to sredstvo ni namenjeno uživanju in v primeru zaužitja lahko škoduje. Sodišče sodi, da stopnja škodljivosti za zdravje v tem primeru ne more biti kriterij za ugotavljanje podobnosti oziroma različnosti, saj potrošnik o tem praviloma ne bo razmišljal. Drugih kriterijev pa tožnik v tožbi ne izpostavlja. Sodišče sodi, da je potrebno uporabiti kriterije, ki jih je uporabil Urad, in sicer, da gre za sorodne proizvode. Posamezen proizvajalec praviloma proizvaja več tovrstnih proizvodov in ne zgolj enega, v tem primeru pa se seveda prodajajo v isti embalaži, saj je njen namen razlikovanje blaga enega proizvajalca od drugega. Vsa ta sredstva imajo isti namen, tj. čiščenje v gospodinjstvu, in istega ciljnega potrošnika. Podobni proizvodi so tudi sredstva za beljenje in dišavljenje zraka, saj gre prav tako za izdelke, ki se uporabljajo pri vzdrževanju v gospodinjstvu in se lahko prodajajo v podobni embalaži na istih prodajnih mestih, so proizvod istega proizvajalca in so namenjeni istemu potrošniku. Sodišče se zato strinja z Uradom, da je podobnost blaga ugotovljena glede na številne kriterije.

13. Tožnik nadalje ugovarja komplementarnosti blaga tj. sredstva za čiščenje posode z blagom iz razreda 21, za katero je bila registracija znaka zavrnjena. Po njegovem mnenju je glede na sodbo SEU T- 254/13 komplementarnost podana, če je en proizvod nujno potreben ali pomemben za uporabo drugega. Če se proizvod uporablja v istem procesu, pa to še ne pomeni, da je med njimi močna povezanost. Sredstvo za ročno pomivanje posode po mnenju tožnika ni nujno potrebno ali pomembno za krpe za brisanje prahu, za metle, krtače. Sodišče sodi, da sredstvo za ročno pomivanje posode sicer res ni nujno potrebno za uporabo metle, krtače in krp, vendar je dejstvo, da sredstva za ročno pomivanje posode ni mogoče uporabljati samega zase tj. brez ostalih pripomočkov. Potrebno je še neko sredstvo za čiščenje, tj. goba, ščetka, jeklena volna, krpa ali druga čistilna priprava. Vse te priprave se res lahko uporabljajo tudi skupaj z drugimi specializiranimi čistilnimi sredstvi (za tla, za pohištvo, za prah), ni pa nujno. Zelo mastna tla ali druge površine (na primer tla, umazana okna, kuhinjske pulte, idr.) je mogoče čistiti tudi s pomočjo sredstev za pomivanje posode. Zato se sodišče strinja z oceno Urada, da so v izreku našteti proizvodi iz razreda 21 komplementarni sredstvom za pomivanje posode, saj gre za čistilne pripomočke, ki se lahko uporabljajo skupaj z detergenti in skupaj tudi tržijo. Glede mesta, kjer se ti pripomočki za čiščenje prodajajo, pa sodišče sodi, da se v večjih trgovinah tj. megamarketih in morda večjih supermarketih, lahko prodajajo na policah, postavljenih v različnih vrstah, v trgovinah običajnih velikosti pa so ta sredstva zaradi omejitve prostora zložena v neposredni bližini in gre torej dejansko za isto prodajno mesto. Če so na takšnem mestu zloženi vsi proizvodi namenjeni čiščenju stanovanja in predmetov, ki se v njem nahajajo, ki so označeni s tako podobno označbo kot sta znamka "MAX GEL" in znak "MAX", to lahko ustvari zmedo pri potrošnikih, da gre za istega proizvajalca blaga.

14. Izpodbijana odločitev je torej zakonita in pravilna. Zato je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

15. Če sodišče tožbo zavrne, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka (četrti odstavek 25. člena ZUS-1).

16. Stroške za sestavo odgovora na tožbo je priglasila tudi stranka z interesom. Zakonodajalec v 25. členu ZUS-1 ni izrecno uredil povračila stroškov stranki z interesom. Zato je na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 potrebno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki urejajo povračilo stroškov stranskemu intervenientu, ki ima v pravdnem postopku smiselno enak položaj kot stranka z interesom v upravnem sporu. Na podlagi 155. člena ZPP sodišče pri odločanju upošteva samo tiste stroške, ki so bili v postopku potrebni. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, pa odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin.

17. Prizadeta stranka ima pravico do odgovora na tožbo v upravnem sporu, vendar sodišče na podlagi citiranega določila zaključuje, da v primeru, če odgovor vloži, ni avtomatično upravičena tudi do povrnitve stroškov za sestavo odgovora. V konkretnem primeru v odgovoru prizadete stranke na tožbo niso bili navedeni nobeni vsebinski razlogi, pomembni za odločitev, ki ne bi izhajali že iz obrazložitve izpodbijane odločbe in odgovora Urada na tožbo. Zato je sodišče presodilo, da ti stroški v postopku niso bili potrebni in je zahtevek za povračilo zavrnilo.

Zakon o industrijski lastnini (2001) - ZIL-1  - člen 44, 44/1, 44/1-b

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.