UPRS sodba I U 779/2014
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2015-01-27

Jonika Marflak (preds.), mag. Mira Dobravec Jalen (poroč.), Petra Hočevar

blagovna znamka - varstvo blagovne znamke - podobnost med znakoma - relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke - običajen oziroma generičen izraz

Glede na upravno sodno prakso mora biti za ugotovitev, da je izraz običajen oziroma generičen, dokazano, da se ti izrazi običajno pojavljajo na področju, za blago ali storitve s katerega naj bi se znamka uporabljala ter ne zadošča zgolj dokaz, da se taki izrazi pogosto uporabljajo za blago ali storitve, ki so predmet prijave.

I. Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino št. 31207-676/2011 z dne 4. 4. 2014 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v znesku  347,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

1. Upravni organ je z izpodbijano odločbo zavrnil tožnikovo prijavo znamke „style“. V obrazložitvi je navedel, da je prejel tožnikovo prijavo znamke za blago, razvrščeno v razred 34 NK. Registraciji je ugovarjal vložnik ugovora na podlagi svojih dveh prejšnjih registriranih mednarodnih znamk IR 897752 in IR 897754 za znak STYLE v grafizmu, ki sta zaščiteni za blago iz razreda 34 NK, na podlagi b) točke prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL-1). V zvezi s primerjavo blaga in storitev organ meni, da gre za enako oziroma zelo podobno blago. V zvezi s primerjavo znakov pa pri vizualni primerjavi ugotovi, da je dominantni del vseh znakov besedilo STYLE, ki je v vseh primerjanih znamkah na pomembnem sredinskem delu znakov. Grafični elementi vseh znakov so opazni, vendar jih ne opredeli za dominanten del znaka. Ostalo besedilo v prijavljenem znaku SUPER SLIMS je v primerjavi z besedo STYLE zapisano v neprimerno manjši pisavi in svetlejši, komaj opazni srebrni barvi, še z manjšo pisavo je zapisano besedilo FRESH BREEZE, tako tudi besedilo vložnika ugovora FULL FLAVOUR. Kljub figurativnim elementom, barvam in dodatnim besedilom, po katerih se primerjani znaki razlikujejo, je pri primerjanih znakih beseda STYLE njihov najdominantnejši del, po katerem so si primerjane znamke vizualno zelo podobne; gledano celostno so si primerjani znaki tako do določene mere vizualno različni. V zvezi s pomensko primerjavo ugotovi, da je pomensko najdominantnejši del znakov beseda STYLE, ki je identična. Dodatne besede FRESH BREEZE, SUPER SLIMS in FULL FAVOUR so povsem običajne in opisovalne za prijavljeno blago. Celostno gledano zaključuje, da so primerjane znamke pomensko podobne. Tudi na podlagi fonetične primerjave ugotavlja, da je prijavljeni znak identičen najdominantnejšemu delu znamk vložnika ugovora. Potrošnik bo znamke največkrat poimenoval samo po dominantnem besednem delu STYLE, ne glede na to, da imajo primerjani znaki še druge tekstualne dele, ker je beseda STYLE v vizualnem kot pomenskem smislu najbolj dominantna. Ocenjuje, da so znamke nedvomno tudi fonetično zelo podobne. Glede na navedene analize meni, da je prijavljeni znak zamenljivo podoben znamkama vložnika ugovora in to v taki meri, da ocenjuje, da obstaja verjetnost zmede v javnosti, s čemer je podan razlog za zavrnitev znamke za prijavljeno blago na podlagi b) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

2. Tožnik v tožbi povzema, da je organ primerjavo med znamkami (na podlagi vseh analiz) opravil z izključnim poudarkom na njihovem besednem delu, torej STYLE SUPER SLIMS FRESH BREEZE in STYLE FULL FLAVOUR, presoji podobnosti med ostalimi grafičnimi elementi pa je posvetil zgolj obrobno pozornost. Še več, znamke je zreduciral le na en besedni del STYLE ter ostalim besednim in grafičnim elementom ni posvetil večje pozornosti, kar pa je v nasprotju s pravilom, da se znamke primerjajo z vidika njihove celostne podobe, upoštevajoč njihove dominantne dele, če jih je mogoče določiti. Organ, ki najprej pritrjuje temu, da je potrebno vsak primer presojati posebej, je nato hitro sprejel generalno odločitev o obstoju podobnosti znamk zgolj na podlagi dejstva, da primerjane znamke koincidirajo v eni besedi STYLE. Močne razlike med ostalimi tako besednimi kot tudi grafičnimi elementi pa povsem zanemari. Očitno je, da organ grafičnih elementov in barv ne bi smel zanemariti, ker gre za dominantne dele. Res, da je pri kombiniranih znamkah pogosto mogoče ugotoviti, da je njihov najbolj dominantni del prav besedni del, vendar to ne velja v vseh primerih. Znamke so si lahko zadosti različne zaradi ostalih figurativnih elementov, kljub temu da vsebujejo eno skupno besedo. To izhaja tudi iz stališč slovenskih sodišč, npr. Upravnega sodišča v sodbi U 1656/2008 ter evropske prakse. Relevantni sta tudi sodbi Sodišča EU, C-251/95 in C-39/97. V obravnavanem primeru je nevarno pavšalno zatrjevati, da gre zaradi ene skupne besede, ki je za relevantno blago še celo povsem opisna, za verjetnost zmede med primerjanimi znamkami. Napačna je vizualna primerjava. Besedni deli znamk se prekrivajo le v petih črkah od skupno 16 oziroma 26. Primerjane znamke pa se očitno razlikujejo po grafičnih elementih. Tudi pri fonetični primerjavi je organ napačno začel primerjavo le z besedo STYLE. Pri celostni primerjavi z upoštevanjem vseh elementov se besedni elementi obeh znamk izgovorijo v celoti, kar pomeni, da se prekrivajo le v izgovorjavi besede STYLE, kar pa še daleč ne zadostuje za ugotovitev, da so si znamke tudi fonetično zamenljivo podobne. Napačna je tudi trditev, da bo potrošnik znamke največkrat poimenoval samo po dominantnem besednem delu STYLE. Pri tem organ ni upošteval končnega potrošnika relevantnega blaga, to je kadilca, ki je navajen, da so znamke tobačnih izdelkov sestavljene iz več delov in pogosto vsebujejo določene identifikatorje, ki predstavljajo specifičen izdelek, v preteklosti na primer z oznakami barv (red, blue), intenzivnostjo (light, super light). Pri pomenski analizi se je organ osredotočil izključno na besedni del znamk oziroma na edini skupni element STYLE, temeljite presoje pomena ostalih elementov pa ni opravil. Navaja, da so z vidika vsebinske primerjave besede FRESH BREEZE (slovenski prevod „svež vetrič“), SUPER SLIMS (slovenski prevod „izredno ozek, vitek“) in FULL FLAVOUR (slovenski prevod „poln okus“) povsem običajne in opisovalne za tovrstno blago, tako da je očitno beseda STYLE povsem razlikovalna za relevantno blago, kar je napačno. Meni, da organ posredno sam prizna, da je beseda STYLE za relevantno blago povsem opisna in ima posledično šibak razlikovalni učinek. Takšnemu stališču se lahko pritrdi tudi po pregledu spletne baze znamk OHIM, iz katere je razvidno, da več kot 2000 znamk EU vsebuje besedo STYLE. Zato iz odločbe nikakor ni razvidno, zakaj je prav besedni element STYLE tisti, ki je najbolj razlikovalen in posledično najbolj dominanten. Beseda STYLE je namreč opisna za mnoge izdelke in storitve, zagotovo tudi za tobačne izdelke. Ker je edini element, ki je skupen vsem znamkam, v celoti opisen za relevantno blago, se ne more trditi, da gre za najbolj distinktiven in dominanten del vseh treh znamk ter da bo posledično končni vtis na potrošnika enak oziroma podoben pri vseh treh znamkah, saj razen besede STYLE nimajo nobenega drugega skupnega elementa. V primeru, ko je edini skupni besedni del primerjanih znamk opisen, se ne more govoriti o tem, da je ta besedni del dominanten ter da se zaščita slikovne znamke razširi na zaščito ene besede, ki jo ta znamka v sliki vsebuje. Meni, da bi bila prijava znamke v besedi STYLE za blago iz razreda 34 NK zavrnjena zaradi neizpolnjevanja absolutnih pogojev za registracijo, to je opisnosti. Pri ocenjevanju verjetnosti nastanka zmede v javnosti opozarja, da gre pri proizvodih iz razreda 34 NK za zelo specifično blago, za katero velja poseben režim prodaje. Posledično je verjetnost nastanka zmede  manjša. Razen tega so potrošniki – kadilci zelo zvesti določenim znamkam in pogosto kupujejo izdelke izključno enega proizvajalca. Opozarja tudi na dejstvo, da ima tožnik veljavne štiri znamke skupnosti, ki prav tako vsebujejo besedo STYLE in podobo metulja in so veljavne za identično blago v razredu 34 kot prijavljena znamka STYLE SUPER SLIMS FRESH BREEZE v barvni sliki. Meni, da med prijavljeno in ugovarjanima znamkama ne obstaja taka mera podobnosti, da registracija po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ne bi bila mogoča. Predhodni znamki vložnika ugovora imata zelo šibek razlikovalni učinek za proizvode v razredu 34, zato se lahko drobna podobnost izpodbijane znamke (v barvni sliki) s starejšima znamkama vložnika ugovora tolerira. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe in zahteva povrnitev stroškov postopka.

3. Toženka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe in meni, da je bilo dejansko stanje ugotovljeno pravilno in popolno ter pravilno uporabljeno materialno pravo. Ne soglaša s stališčem, da je beseda STYLE opisna za tobačne izdelke. Meni, da je pravilno odločeno in prejšnjima znamkama pravilno določena normalna razlikovalna moč. Način prodaje v Sloveniji je tak, da je zlasti pomemben fonetični vidik. Znamka dobi ime po svojem besednem delu. Potrošnik bo primerjane znamke cigaret praviloma naročal kot cigarete STYLE, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da bo na trgu prihajalo do zmede, predvsem ker so znamke namenjene označevanju enakega blaga. Ni pa dovoljeno upoštevati argumenta, da podobne znamke na slovenskem trgu že sedaj soobstajajo in da zmede na trgu ni.

4. Vložnik ugovora kot stranka z interesom v tem postopku na tožbo ni odgovoril.

6. V obravnavani zadevi je sporna zavrnitev prijave znamke iz razloga po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po kateri se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

7. Nesporna v zadevi je enakost oziroma podobnost blaga.

8. Celovita presoja primerjanih znakov uvodoma temelji na ugotovitvi organa, da je najbolj dominanten del - sicer figurativnih znakov - beseda STYLE. Po opravljenih vizualni, fonetični in pomenski analizi, ki so vse temeljile na opredelitvi dominantnega dela znakov, je ugotovil, da je prijavljeni znak zamenljivo podoben znamkama vložnika ugovora, kar je bilo podlaga za zavrnitev registracije znamke.

9. Tožnik uvodoma ugovarja opredelitvi besede STYLE kot dominantne v primerjanih znakih, ker meni, da gre za opisno besedo, ki ima povezavo z relevantnim blagom.

10. Organ se je v okviru pomenske primerjave opredelil, da beseda STYLE v slovenskem jeziku nima pomena, ima pa ga v angleškem in pomeni nekaj, kar je modno, stilsko, elegantno ipd. ter besede ne šteje za opisno. Ob tožbenem ugovoru, da je beseda STYLE opisna v zvezi z blagom - tobačnimi izdelki, pa bi sodišče soglašalo z organom, da ne gre za opisen oziroma generičen pojem v zvezi s temi izdelki, iz razlogov, ki jih je organ tudi navedel. Ugovor, da beseda STYLE ne more biti dominantna iz razloga opisnosti, torej ni utemeljen.

11. Drugače pa sodišče meni v zvezi z dodatnimi besedami v primerjanih znakih SUPER SLIMS FRESH BREEZE in FULL FLAVOUR. Organ sicer pomena ne pojasni, vendar navaja, da so uporabljeni izrazi običajni in opisovalni za tovrstno blago. Zaključevanje organa v zvezi z opisnostjo spornih besed v primerjanih znakih - zaradi odsotnosti argumentov - ni prepričljivo. Razlogov za opisnost besed SUPER SLIMS FRESH BREEZE in FULL FLAVOUR organ ne navaja, zato je v tem okviru nepopolno ugotovil dejansko stanje in posledično napačno uporabil materialno pravo, ko je ob primerjavi znakov eliminiral  dodatne besede iz razloga opisnosti. Glede na upravno sodno prakso mora biti tudi za ugotovitev, da je izraz običajen oziroma generičen, dokazano, da se ti izrazi običajno pojavljajo na področju, za blago ali storitve s katerega naj bi se znamka uporabljala ter ne zadošča zgolj dokaz, da se taki izrazi pogosto uporabljajo za blago ali storitve, ki so predmet prijave. Dokazati je treba, da se široko uporabljajo za označevanje posebnih značilnosti blaga ali storitev, ki so predmet prijave (primer sodba Sodišča EU C-517/99).

12. Ker pa je organ opravil analizo med znaki izključno ob primerjavi besednih delov grafičnih znamk, pri tem pa (iz razlogov opisnosti in običajnosti) eliminiral ostale dele besedila, razen besede STYLE, bo moral v ponovnem postopku reševanja zadeve ponovno opraviti vse tri relevantne analize v zvezi z ugotavljanjem podobnosti znakov, pri tem pa upoštevati stališče sodišča v zvezi z ugotavljanjem opisnosti in običajnosti dodatnih besednih elementov. Iz navedenega razloga, ker je organ že v izhodišču napačno opravil relevantne analize in ni upošteval vseh sestavnih delov znakov, se sodišče v tej fazi, ko vrača zadevo v nov postopek, ne opredeljuje do stališč organa glede pravilnosti določitve dominantnega dela znakov ter zaključkov posameznih analiz, ki na tem temeljijo.

13. V zvezi z dolžnostjo organa, da opravi celovito presojo, pri kateri se znamke upoštevajo kot celote, ter njegovo dolžnostjo, da pri uporabi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pretehta razlikovalnost prejšnje znamke, sodišče še dodaja, da po njegovem mnenju presoja razlikovalnosti prejšnjih znamk, ki jo je opravil organ v postopku za izdajo izpodbijane odločbe, ni pravilna, predvsem zaradi napačne presoje zmožnosti razlikovalnosti besede STYLE. Organ se je postavil na stališče, da imata prejšnji znamki normalno razlikovalno moč. Sodišče pa ugotavlja, da beseda sicer za prijavljeno blago ni opisna, vendar tudi ni izmišljena, temveč je to običajna beseda, ki se pogosto uporablja. Tožnik v zvezi s tem opozarja na spletno bazo znamk OHIM ter tudi na svoje znamke, ki vsebujejo besedo STYLE in se uporabljajo na istem trgu kot prejšnji znamki vložnika ugovora. Za presojo podobnosti med znaki je pomembna opredelitev razlikovalnosti prejšnje znamke, in sicer tudi presoja razlikovalnosti besednega dominantnega dela. Sodišče namreč soglaša s stališčem toženke v odgovoru na tožbo, da ima lahko tudi del znamke s šibkim  razlikovalnim učinkom dominanten položaj.

14. Velja pravilo, da manjša kot je razlikovalnost prejšnje znamke, manjša besedna ali vizualna sprememba kasnejšega znaka je potrebna za ugotovitev, da znak in prejšnja znamka nista podobna. Pri ponovni analizi bo moral zato organ v skladu s tem pravilom ponovno presoditi vlogo grafičnih elementov in tudi dodatnih besednih elementov v znakih ter jih v skladu s tem pravilom ponovno ovrednotiti.

15. Presoja stopnje razlikovalnosti prejšnje znamke je pomembna tudi pri presoji verjetnosti zmede. Verjetnost zmede se ocenjuje globalno, kar pomeni presojo znamkinega splošnega učinka za razlikovanje na trgu (ne zgolj v odnosu med primerjanimi znamkami) ter se upošteva, da bolj kot je znamka razlikovalna, večja je verjetnost nastanka zmede (Martina Repas, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, str.140). Organ bo moral ponovno ovrednotiti tudi način prodaje tobačnih izdelkov in pozornost relevantnega kupca teh izdelkov.

16. V obravnavanem postopku je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno ter posledično tudi napačno uporabljeno materialno pravo. Izpodbijana odločba je zato nezakonita. Sodišče jo je na podlagi 2. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) odpravilo ter zadevo na podlagi tretjega ter v smislu četrtega odstavka istega člena vrnilo organu v ponovni postopek.

17. Ker je tožnik v tem upravnem sporu uspel, mu je sodišče odmerilo stroške postopka v višini 285,00 EUR (25. člen ZUS-1 v zvezi s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu), povečane za 22% DDV. Stroške mu je dolžna povrniti toženka v roku 15 dni od prejema sodbe. Sodna taksa bo povrnjena po uradni dolžnosti.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.