sodba I U 41/2011
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2011-07-05

industrijska lastnina - rok za vložitev zahteve - zamuda roka - razširitev patenta - evropski patent - zahteva za razširitev patenta - pravni učinek sklepa o pomoti

Odločbi o popravi odločbe o podelitvi patenta ni mogoče odrekati določenega pravnega učinka. S popravo odločbe so bile namreč popravljene navedbe držav, za katere je bil patent podeljen, kar je omogočilo razširitev evropskega patenta v nacionalni fazi. V tem učinkovanju razširitve patenta (popravek pa se ne nanaša na datum podelitve patenta) je, ob dejstvu, da je tožeča stranka zahtevo za razširitev vložila v roku treh mesecev od izdaje popravljene odločbe, po mnenju sodišča popravljeno odločbo mogoče upoštevati. Glede na navedeno tožnica ni bila v zamudi z odložitvijo zahtevka za razširitev patenta.

Tožbi se ugodi, sklep Urada RS za intelektualno lastnino št. 31203-915/2002-8 z dne 7. 12. 2010 se odpravi in se zadeva vrne Uradu RS za intelektualno lastnino v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka v znesku 350 EUR, v primeri zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju upravni organ) je z izpodbijanim sklepom zavrgel zahtevo z dne 26. 10. 2010 za nadaljevanje postopka po zamudi pri zahtevi za razširitev evropskega patenta št. EP 1439839 B1. V obrazložitvi navaja, da je 4. 8. 2010 prejel zahtevo za razširitev veljavnosti evropskega patenta na Republiko Slovenijo, ki jo je vložil imetnik evropskega patenta št. EP 1439839 B1 (v upravnem sporu tožeča stranka) ter ji priložil prevod patentnih zahtevkov v slovenščino in plačal pristojbino za objavo prevoda. V zvezi s pozivom, da izkaže, da je veljavnost evropskega patenta mogoče razširiti na Slovenijo, je prijavitelj dne 15. 9. 2010 posredoval popravni sklep Evropskega patentnega urada (v nadaljevanju EPU), ki je bil izdan 28. 5. 2010 in objavljen dne 1. 9. 2010, in s katerim je EPU navedel države „Designated Extension States“, med njimi tudi Slovenijo, ki so v dokumentu B1 po pomoti izpadle. Z dopisom z dne 11. 10. 2010 je upravni organ prijavitelja pozval, da se izjavi o njegovih ugotovitvah, da sta bila prevod patentnih zahtevkov in pristojbina za objavo prevoda dostavljena prepozno. Prijavitelj je dne 26. 10. 2010 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi po 67. členu Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06–UPB, v nadaljevanju ZIL-1), v kateri je navedel, da je bil z dopisom z dne 26. 8. 2010 seznanjen, da je rok za razširitev patenta zamujen. Ker je že 4. 8. 2010 opravil zamujena dejanja, vse v roku 3 mesecev od izdaje popravnega sklepa EPU z dne 28. 5. 2010, so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka. Upravni organ pojasnjuje, da se zahteva za razširitev evropskega patenta na Republiko Slovenijo glede na datum vložitve patentne prijave (15. 3. 2002) obravnava na podlagi določb Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/93), Sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado RS in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 2/94) in Uredbe o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 15/02) in ne podlagi ZIL-1. Po 5. členu uredbe mora imetnik patenta v roku treh mesecev po datumu objave sklepa o podelitvi evropskega patenta dostaviti uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov in plačati pristojbino za objavo, sicer se razširjeni evropski patent šteje za neveljavnega ab initio. Upravni organ ugotavlja, da je bil sklep o podelitvi evropskega patenta št. EP 1439839 B1 objavljen 17. 6. 2009 in je rok za vložitev zahteve za razširitev potekel 17. 9. 2009. Prijavitelj je rok zamudil, ker je zahtevo za razširitev vložil šele 4. 8. 2010. Dejstvo, da je bil dne 28. 5. 2010 izdan popravi sklep EPU, ne vpliva na začetek teka roka za vložitev zahteve za razširitev, saj ima popravek pomote retroaktivno naravo in ne vpliva na datum objave podelitve patenta. Pojasnjuje, da lahko v skladu s 67. členom ZIL-1 zahtevo, da se zamujeni rok šteje za pravočasen, vloži prijavitelj, ki je zamudil rok za izpolnitev obveznosti, zahtevanih v postopku pridobitve pravice in sicer v dveh mesecih od dneva, ko je bil seznanjen z zamudo oziroma njenimi pravnimi posledicami. Rok za vložitev prevoda in plačila pristojbine je prekluziven materialni rok. Pravne posledice zamude nastanejo s potekom trimesečnega roka od objave sklepa o podelitvi evropskega patenta. Prijavitelj se ne more sklicevati, da je bil z zamudo seznanjen šele z dopisom z dne 26. 8. 2010, saj je moral vedeti, toliko bolj njegov pooblaščenec, da bo v zamudi oziroma da bodo pravne posledice zamude nastale že naslednji dan po poteku roka za predložitev prevoda in plačilo pristojbine. Ker je rok za vložitev zahteve za razširitev potekel 17. 9. 2009, je imel imetnik od tega datuma dalje 2 meseca časa za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi, vendar jo je vložil šele 26. 10. 2010.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. Navaja, da je imetnica evropskega patenta št. 1438839 B1, za katerega je bila odločba o podelitvi izdana 25. 5. 2009 in objavljena 17. 6. 2009, vendar je, kot je razvidno iz objave (rubrika 84), na EPU prišlo do napake in so nekatere od zahtevanih držav, med njimi Slovenija, izpadle iz objave. Napako je EPU odpravil s tem, da je dne 28. 5. 2010 izdal popravek odločbe, s katerim je odločbo z dne 25. 5. 2009 popravil tako, da je evropski patent priznal tudi v manjkajočih državah, tudi v Sloveniji, in izdal popravljeno specifikacijo evropskega patenta, ki je bila objavljena 1. 9. 2010. Na podlagi popravka odločbe je tožeča stranka 4. 8. 2010 vložila zahtevo za vpis evropskega patenta v register, saj take zahteve na podlagi prvotne odločbe, ki ni vsebovala Slovenije, takrat sploh ni mogla vložiti. Zato ni razumljivo stališče upravnega organa, da je rok za vložitev zahtevka za razširitev na Slovenijo 17. 9. 2009, ko je sam še leto kasneje nameraval zahtevo zavreči, ker Slovenija ni bila označena v izvirnem sklepu EPU. Tožeča stranka se ne strinja z zavrženjem zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi, ki jo je vložila glede na mnenje upravnega organa, da je zamudila rok za uveljavljanje razširitve evropskega patenta na Slovenijo. Sporno v zvezi s tem je, kdaj začne teči dvomesečni rok za vložitev te zahteve. Medtem ko upravni organ zatrjuje, da gre za objektivni rok, tožeča stranka meni, da gre za subjektivni rok. Tožeča stranka z zamudo ni bila seznanjena že 17. 9. 2009, saj zahteve za razširitev patenta v letu 2010 sploh ne bi vlagala. Upravičeno je menila, da napaka EPU zanjo ne more imeti negativnih posledic, saj razširitev patenta na Slovenijo ni mogla zahtevati, dokler EPU ni izdal popravka odločbe v letu 2010. Takrat je vložila zahtevo za razširitev v vseh manjkajočih državah. Da je bil rok po mnenju upravnega organa zamujen, je ugotovila šele 30. 8. 2010, ko je prejela poziv z dne 26. 8. 2010. Zahtevo za nadaljevanja postopka po zamudi je vložila 26. 10. 2010, torej znotraj dvomesečnega subjektivnega roka. Istočasno (oziroma že prej) je opravila tudi zamujena dejanja. Po mnenju tožeče stranke je upravni organ napačno ugotovil dejansko stanje in napačno uporabil materialno pravo tudi glede same zahteve za razširitev evropskega patenta na Slovenijo. Sklep (odločba) o podelitvi evropskega patenta z dne 25. 5. 2010 (pravilno 2009) ne vsebuje manjkajočih držav (med njimi Slovenije), se torej ne nanaša na Slovenijo in zato tudi sama objava ne more imeti pravnih posledic za Slovenijo. Tožeča stranka se ne strinja s stališčem upravnega organa, da popravni sklep ne vpliva na začetek roka za vložitev zahteve za razširitev evropskega patenta. Če ne bi bil nujen in ne bi imel vpliva na veljavnost patenta in njegove razširitve, ga EPU sploh ne bi izdal in se nikoli ne bi štelo, da je bila zahteva za razširitev kdajkoli sploh vložena. Iz popravnega sklepa jasno izhaja, da je EPU spregledal, da je patent razširjen še na 6 dodatnih držav. Možnost, da se razširi na te države, je nastopila z objavo popravnega sklepa, to je 1. 9. 2010, ko je začel teči rok za vložitev ustrezne zahteve za razširitev po nacionalni zahtevi. Torej je bila zahteva za razširitev vložena v roku 3 mesecev od objave tega sklepa oziroma celo pred objavo. Ta zahteva je tudi popolna. S procesnim sklepom o zavrženju zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi je upravni organ tudi napačno prejudiciral, da je evropski razširjeni patent neveljaven. O tem ni izdal nobenega materialnega upravnega akta. Najprej bi moral odločiti o (ne)veljavnosti evropskega patenta v Sloveniji, kar predstavlja predhodno vprašanje v postopku odločanja o vloženi zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi. Postavil pa se je na stališče, da patent ni bil razširjen, češ da naj bi bila zahteva za razširitev vložena prepozno. Tožeča stranka ugovarja, da se ni imela možnost izjaviti o očitkih, zakaj upravni organ zadevnega evropskega patenta kljub popravnemu sklepu šteje za neveljavnega. Rok za odgovor na njen poziv namreč še teče in upravni organ še ni izdal odločbe o njeni zahtevi za razširitev patenta. Zaključki, da patent sploh ni razširjen na Slovenijo, so preuranjeni. Tožeča stranka predlaga, da sodišče tožbi ugodi, odpravi izpodbijani sklep in zadevo vrne v ponovno odločanje oziroma podrejeno, da samo odloči o zahtevi in tožbi ugodi, ter zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi v celoti ugodi. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pod izvršbo.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri izpodbijanem sklepu. Meni, da je tožeča stranka za napako vedela že mnogo pred popravkom odločbe, saj je EPU obvestila o napaki, kar je razvidno iz dopisa z dne 30. 3. 2010. Morala bi se zavedati, da s podelitvijo patenta s strani EPU postopek še ni končan in da mora v posamičnih državah izpolniti še določene obveznosti. EPU bi morala o napaki obvestiti že prej, saj jo je EPU že 27. 1. 2009 obvestil o nameri, da bo podelil patent, in tudi o državah, v katerih bo imel patent veljavnost, med njimi pa Slovenija ni bila navedena. V zvezi s postopkom v Sloveniji odgovarja, da upravni najprej preizkusi formalne pogoje, šele z dopolnitvijo vloge, ki jo je prejel 15. 9. 2010, pa je začel z vsebinsko proučitvijo. Vztraja, da ima popravni sklep retroaktivno veljavo in se s tem v zvezi sklicuje na zadevi pritožbenega senata EPU št. T 212/88 in T 150/89. Takšna narava popravnega sklepa izhaja tudi iz dejstva, da je EPU popravil zgolj napako v odločbi, ne pa s tem povezano tudi datum podelitve, saj bi to imelo vpliv na države, ki so bile pravilno navedene. Pojasnjuje, da končne odločbe še ni izdal zaradi sproženega upravnega spora. Vztraja pri stališču, da je tožeča stranka rok za vložitev zahteve za razširitev evropskega patenta zamudila, zamudila pa je tudi dvomesečni rok za vložitev zahteve za nadaljevanja postopka po zamudi. Ne strinja se, da je bila tožeča stranka seznanjena, da je v zamudi, šele z dopisom upravnega organa z dne 26. 8. 2010, temveč je bila o pravnih posledicah zamude obveščena z dopisom EPU z dne 25. 5. 2009. V prilogi k temu dopisu EPU opozarja imetnika patenta na brošuro National law relating to the EPC, v drugem odstavku priloge pa opozarja imetnika na pogoj, da se v določenih državah članicah zahtevajo prevodi, ter da se bo v primeru, da imetnik ne predloži prevoda, izdala odločba o ničnosti patenta ab initio. Pravne posledice zamude torej nastanejo s potekom trimesečnega roka od objave sklepa o podelitvi evropskega patenta, posledično se zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi lahko vloži le v roku dveh mesecev po poteku roka za vložitev zahteve za vpis evropskega patenta. V danem primeru je to do 17. 11. 2009 oziroma v roku dveh mesecev odkar je zamuda nastala, saj se je o pravnih posledicah zamude imetnik seznanjen že z odločbo. Predlaga zavrnitev tožbe.

V pripravljalni vlogi z dne 10. 3. 2011 tožeča stranka odgovarja, da je na napako zaradi izpuščenih držav obvestila EPU in prosila za popravek, kar pa nima zveze z obravnavanim postopkom. Za to napako tožeča stranka ni odgovorna. Stališče, da bi morala zamudo uveljavljati tedaj, ko je prejela obvestilo EPU, je v nasprotju z institutom postopka nadaljevanja po zamudi. V tem primeru do zamude sploh ne bi moglo priti. Za postopek nadaljevanja po zamudi je predpogoj, da je prijavitelj zamudil rok za izpolnitev obveznosti. Tožeča stranka je po ugotovitvi napake ravnala v skladu s pravnimi možnostmi. Ne drži, da je bila s pravnimi posledicami zamude seznanjena že z dopisom EPU z dne 25. 5. 2009, saj gre po dikciji 67. člena ZIL-1 za subjektivni rok. Glede na to, da EPU ne odloča o pravici v Sloveniji, stranke ne morejo bremeniti posledice za dejanje, ki ni bilo opravljeno pred EPU. Torej dopisi EPU ne morejo imeti pravnih posledic za stranko. To izpričuje tudi dejstvo, da je bila razširitev evropskega patenta št. 1439839 na države, ki so izpadle iz objave EPU, priznana, čeprav je šlo za isto napako. Zato se rok za zamudo ne more šteti od dne dopisa EPU, sedaj potem upravni organ ne bi imel nobene vloge v postopku. Pravico pa podeli upravni organ in ne EPU. Šele ko je bila s strani upravnega organa obveščena, da patenta ni mogoče razširiti, je prišla v zamudo. Zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi je vložila znotraj dvomesečnega subjektivnega roka ter istočasno oziroma že 4. 8. 2010 opravila zamujena dejanja. Sicer pa bi upravni organ moral ravnati v skladu z ZUP, in v skladu s 7. členom tega zakona varovati pravice strank in javne koristi. Pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank se nasproti njim uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so zanje ugodnejši, če se z njim doseže namen predpisa. S priznanjem pravice tožeči stranki ne bi nastala škoda nobenemu drugemu subjektu, niti ne bi bil kršen javni interes.

V odgovoru na pripravljalno vlogo tožeča stranka vztraja pri svojih stališčih.

V zadevi je sporno, ali je tožeča stranka kot imetnica evropskega patenta št. EP 1439839 B1 pravočasno uveljavljala razširitev veljavnosti na Republiko Slovenijo, oziroma pravočasno vložila zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi.

Po Uredbi o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 15/02) je „razširjeni evropski patent“ evropski patent, ki ga podeli EPU na podlagi evropske patentne prijave, za katero je bila zahtevana razširitev na Republiko Slovenijo (točka b) drugega odstavka 1. člena Uredbe). Evropska patentna prijava in na njeni podlagi podeljen evropski patent se razširita na Republiko Slovenijo na zahtevo vlagatelja (prvi odstavek 2. člena Uredbe). V roku treh mesecev po datumu objave sklepa o podelitvi evropskega patenta je nosilec patenta dolžan dostaviti uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov za evropski patent in plačati predpisano pristojbino za objavo, sicer se razširjeni patent šteje za neveljavnega ab initio (drugi in šesti odstavek 5. člena Uredbe).

V primeru zamude roka za vložitev prevoda in plačila pristojbine v postopku razširitve evropskega patenta je po sodni praksi (sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. X Ips 779/06-3 z dne 29. 1. 2008, sodba Upravnega sodišča RS opr. št. U 876/08 z dne 4. 11. 2008) dovoljeno nadaljevanje postopka po zamudi. Po določbi 67. člena ZIL-1 lahko prijavitelj, ki je zamudil rok za za izpolnitev obveznosti, zahtevanih v postopku za pridobitev pravice, zahteva, da se zamujeni rok šteje kot pravočasen in da se odpravijo pravne posledice zamude ter da urad nadaljuje s postopkom pridobitve pravice (prvi odstavek). Zahteva za nadaljevanje postopka se vloži v dveh mesecih od dneva, ko je bil prijavitelj seznanjen z zamudo oziroma njenimi pravnimi posledicami (drugi odstavek).

Med strankama ni sporno, da je bil patent št. 1438839 podeljen z odločbo z dne 25. 5. 2009, ki je bila objavljena 17. 6. 2009. Sporno tudi ni, da v odločbi oziroma objavi ni navedena Slovenija, čeprav je bila v prijavi imenovana. Kot država razširitve je bila navedena šele v popravku odločbe z dne 28. 5. 2010, objavljenem 1. 9. 2010. Zaradi dvomov upravnega organa o možnosti razširitve patenta na Slovenijo, ker ta v podeljenem patentu ni navedena, je tožeča stranka uveljavljala nadaljevanje postopka po zamudi, pri čemer se je opirala na odločitev o popravi odločbe o podelitvi patenta.

Sodišče se s toženo stranko ne strinja, da bi tožeča stranka zahtevo za razširitev veljavnosti patenta na Slovenijo morala vložiti do 17. 9. 2009, oziroma da bi do 17. 11. 2009 morala vložiti zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi, torej, da popravka odločbe o podelitvi patenta ni mogoče upoštevati. Popravek odločbe je bil izdan na podlagi 140. pravila Pravilnika o izvajanju konvencije o podeljevanju evropskih patentov, ki določa, da se v odločitvah EPU smejo popravljati samo jezikovne napake, napake pri pisanju in očitne pomote. Sodišče se strinja s toženo stranka, da ima poprava takšnih „tehničnih“ napak retroaktivni učinek, saj ne ustvarja ničesar novega. Za takšne napake gre po mnenju sodišča tudi v zadevah EPU št. T 212/88 in T 150/89, na kateri se sklicuje tožena stranka v odgovoru na tožbo. V obravnavanem primeru pa meni, da odločbi o popravi odločbe o podelitvi patenta z dne 28. 5. 2010 ni mogoče odrekati določenega pravnega učinka. S popravo odločbe so bile namreč popravljene države, za katere je bil patent podeljen, kar je omogočilo razširitev evropskega patenta v nacionalni fazi. V tem učinkovanju razširitve patenta (popravek pa se ne nanaša na datum podelitve patenta) je, ob dejstvu, da je tožeča stranka zahtevo za razširitev vložila v roku treh mesecev od izdaje popravljene odločbe, po mnenju sodišča popravljeno odločbo mogoče upoštevati.

Tudi če bi veljalo stališče, da je tožeča stranka v zamudi, ker razširitve patenta na Slovenijo ni zahtevala v treh mesecih od objave podelitve patenta, sodišče upravnemu organu ne pritrjuje, da je tožeča stranka zamudila dvomesečni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi. Tožeča stranka ni bila v zamudi že, ko jo je EPU z dopisom z dne 27. 1. 2009 obvestil, da namerava patent podeliti, ni pa v obvestilu navedel Slovenije, oziroma z dopisom z dne 25. 5. 2009. Tedaj bi bila lahko le v zamudi, da zahteva popravo odločbe, ker Slovenija ni bila navedena kot država, za katero je podeljen patent, vendar pa rok za popravo odločbe ni predpisan. V skladu z drugim odstavkom 67. člena ZIL-1 bi rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka zamudila, če zahteve ne bi vložila v dveh mesecih, ko je bila seznanjena z zamudo oziroma njenimi pravnimi posledicami, to je od takrat, ko se je seznanila, da upravni organ šteje, da je v zamudi.

Ne strinja pa se sodišče s tožečo stranko, da bi moral upravni organ najprej odločiti o njeni zahtevi o razširitvi patenta oziroma o neveljavnosti evropskega patenta v Sloveniji. O tej njeni zahtevi je upravni organ postopek začel in se do nje opredelil najprej formalno (dopis z dne 26. 8. 2010), nato pa še vsebinsko (dopis z dne 11. 10. 2010). Ob zavzetem stališču, da tožeča stranka ni pravočasno zahtevala razširitve patenta na Slovenijo, je bil po mnenju sodišča dolžan najprej odločiti o njeni zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi in mu zato ni mogoče očitati, da je odločitev o glavni stvari prejudiciral.

Sodišče je tožbi ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10, ZUS-1), ker je ugotovilo, da je upravni organ v postopku za njegovo izdajo napačno uporabil materialni predpis. Zadevo je na podlagi tretjega in v smislu četrtega odstavka tega člena vrnilo upravnemu organu v ponovni postopek.

Stroškovnemu zahtevku tožeče stranke je sodišče ugodilo na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 ter ji priznalo stroške po drugem odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/2007) v višini 350 EUR. Stroške mora tožeči stranki povrniti tožena stranka v roku 15 dni po prejemu te sodbe.

Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.