sodba I U 1166/2010
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2011-01-11

patent - ugotovitvena odločba - dokazilo za izdajo ugotovitvene odločbe - rok za predložitev dokazila - zamuda roka - vrnitev v prejšnje stanje

Tožeča stranka ni izkazala, da je v zvezi z zamudo ravnala z vso dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja. V odločbi je namreč navedeno, da prijava očitno ne nasprotuje 8. in 12. členu ZIL, zato bi morala tožeča stranka predpostavljati, da ne gre za popolni preizkus patenta in ugotovitveno odločbo o patentibilnosti, in bi ji moralo biti poznano, da mora predložiti tudi dokaz v smislu 1. odstavka 91. člena ZIL-1, ki bi ga ob skrbnem ravnanju tudi lahko predložila, glede na njene navedbe, da je le-ta obstajal.

Zahteva tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Z izpodbijanim sklepom je Urad RS za intelektualno lastnino (urad) zavrnil zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje, ki jo je pri patentu št. P-9620042 dne 3. 11. 2005 vložila tožeča stranka. V obrazložitvi sklepa je navedel, da tožeča stranka v zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje ni izkazala upravičenih razlogov za zamudo roka iz 1. odstavka 91. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06-ur.p.b., v nadaljevanju ZIL-1), oziroma skrbnosti ravnanja, ki so ga zahtevale okoliščine, v skladu s 1. odstavkom 68. člena ZIL-1. Po 3. odstavku 68. člena ZIL-1 je urad tožečo stranko pozval, da se v roku treh mesecev od prejema poziva izjavi o razlogih, zaradi katerih je urad menil, da zahteva ni utemeljena. Na podlagi zahteve tožeče stranke in odgovora na poziv urada, urad ugotavlja, da je edini razlog, ki ga je tožeča stranka navedla, ta, da naj bi uradu že v postopku podelitve patenta predložila „International Preliminary Examination Report“, ter da je bilo iz dejanj urada razvidno, da je patentno prijavo že tudi vsebinsko obravnaval v smislu popolnega (vsebinskega) preizkusa patenta. Da te navedbe ne držijo, je urad ugotovil že v sklepu št. 31202-42/1996-9 z dne 1. 6. 2006, s katerim je zavrgel zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe za patent št. 9620042, saj za pričakovanja tožeče stranke, da bo urad izdal odločbo o podelitvi patenta na podlagi t.i. popolnega preizkusa patentne prijave, ni nobene podlage v določbah zakona, niti v 1. odstavku 93. člena ZIL-1, niti v času prijave ter podelitve patenta veljavnega 73. člena ZIL. Zakon uradu namreč ne daje pooblastila za vodenje popolnega vsebinskega preizkusa. Imetnik patenta mora najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta uradu predložiti pisno dokazilo iz 91. člena ZIL-1 in zahtevati izdajo ugotovitvene odločbe, kot dokazilo po 91. členu pa lahko imetnik patenta predloži zgolj dokazila, ki jih določa 92. člen ZIL-1. Kot dokazilo iz 91. člena ZIL-1 se v skladu z 92. členom ZIL-1 šteje slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil Evropski patentni urad za isti izum. V primeru, da to ni mogoče, se lahko kot dokazilo iz 91. člena ZIL-1 predloži slovenski prevod patenta za isti izum, ki ga je po popolnem preizkusu podelila katerakoli druga ustanova, ki ima po 32. členu Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/1993, št. 3/2007; angl. „Patent Cooperation Treaty“) status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba. Urad ugotavlja, da je prvi dokument, ki ustreza pisnemu dokazilu po 92. členu ZIL-1, tožeča stranka predložila šele 3. 11. 2005, s takšnimi ugotovitvami pa sta se strinjala tudi Upravno sodišče (upravni spor U 1593/2006) in Vrhovno sodišče RS (sodba opr. št. X Ips 99/2009 z dne 19. 1. 2010).

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi nepopolno in nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, nepravilne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka. V izogib ponavljanju se sklicuje na vse svoje navedbe iz poziva za izdajo dopolnilne odločbe in podrejeno zahteve za vrnitev v prejšnje stanje z dne 3. 11. 2005, tožbe v upravnem sporu opr. št. U 1593/2006 z dne 30. 6. 2006 ter nadaljnjih vlog v tem upravnem sporu ter navedbe v reviziji z dne 4. 3. 2009 (postopek voden pod opr. št. X Ips 99/2009), sicer pa v celoti oporeka navedbam urada iz izpodbijane odločbe, ter vztraja, da je (domnevna) zamuda tožeče stranke s predložitvijo dokazila po 91. členu ZIL-1 posledica upravičenih razlogov, katerih podlaga so okoliščine, ki niso na strani tožeče stranke, saj je ves čas delovala z najvišjo mero skrbnosti, ki se lahko zahteva. Navaja, da ZIL, ki je veljal v času trajanja postopka podelitve predmetnega patenta, ni urejal postopka izdaje ugotovitvene odločbe, zaradi česar je zastopnik tožeče stranke že aprila 1998 stopil v stik s pristojno uradno osebo tožene stranke in jo prosil za navodila, kako naj postopek izpelje, da bo patent čim prej veljal kot popolno preizkušen slovenski patent. Uradno osebo tožene stranke je seznanila z obstojem in vsebino pisnega dokazila iz 91. člena ZIL-1, s katerim je razpolagala tudi uradna oseba tožene stranke. Na tak način je tožeča stranka v celoti zadostila zakonski zahtevi po predložitvi pisnega dokazila iz 1. odstavka 71. člena ZIL. Uradna oseba tožene stranke je dala tožeči stranki navodila, da tožeča stranka že v postopku podelitve predmetnega patenta vloži spremenjene patentne  zahtevke, kot so vsebovani v dokazilu, tožena stranka pa naj bi po zagotovilu njene uradne osebe tožeči stranki posledično podelila patent, ki bo vsebinsko že preizkušen. Tožeča stranka je ravnala po navodilih pristojne uradne osebe in je upravičeno pričakovala, da bo takšno ravnanje vodilo v pridobitev popolno vsebinsko preizkušenega slovenskega patenta, zaradi česar je ravnala z vso potrebno skrbnostjo in je njena (domnevna) zamuda nastala iz upravičenih razlogov. V skladu z nasvetom tožene stranke je tožeča stranka 24. 4. 1998 predložila slovensko besedilo spremenjenih patentnih zahtevkov, kakor so bili vsebovani v dokazilu, pri čemer je po takrat veljavni zakonodaji (43. člen Pravilnika o postopku za podelitev patenta) predložitev prevoda patentnih zahtevkov iz dokazila predstavljala del postopka v zvezi z dokazilom. Tožena stranka je sprejela procesne korake tožeče stranke v zvezi z ugotovitveno odločbo in je vsebinsko obravnavala spremenjene patentne zahtevke. Tožečo stranko je pozvala na uskladitev predloženega slovenskega besedila zahtevkov z besedilom dokazila v angleškem jeziku, tožeča stranka pa je popravljeno besedilo pravočasno predložila. Pri vsebinskem pregledu patentne prijave je tožena stranka ugotovila, da so nekateri patentni zahtevki taki, da se s patentom ne morejo zavarovati. Tožeča stranka je zato sporne zahtevke ustrezno uskladila in jih dne 13. 7. 1998 predložila toženi stranki. Tožena stranka je tako spremenjene zahtevke sprejela in jih vsebinsko obravnavala po 44. členu tedaj veljavnega Pravilnika o postopku za podelitev patenta. Navedeni postopek jasno kaže na to, da pri spremembi 36 patentnih zahtevkov v 170 patentnih zahtevkov, ni šlo za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v predhodnem postopku (za kar bi šlo, če bi bil voden postopek skladno s 46. členom ZIL, v povezavi z 2. odstavkom 31. člena Pravilnika o postopku podelitev patenta). Tožeča stranka je glede na navedeno tudi upravičeno pričakovala, da bo tožena stranka odločbo o izpolnjevanju pogojev iz 8., 9. in 11. člena ZIL na podlagi izvedenega postopka izdala najkasneje do 26. 2. 2006 (tj. do izteka 10. leta trajanja predmetnega patenta). Zahteva tožene stranke po še kakšni dodatni skrbnosti ravnanja od opisanega, bi bila v konkretnem primeru v nasprotju s temeljnimi ustavnimi načeli (predvsem načela sorazmernosti), saj je 68. člen ZIL-1 edina varovalka, ki preprečuje prenehanje veljavnosti patenta, kar je izjemno huda sankcija za formalno nepravilno ravnanje imetnika patenta. Tožeča stranka v zvezi s tem prilaga odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I 200/09 z dne 20. 5. 2010, s katero je Ustavno sodišče RS razveljavilo 2. odstavek 108. člena Zakona o pravdnem postopku. V konkretnem primeru razlaganje termina „upravičeni razlogi“ ter „skrbno ravnanje“, na način, da vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljena, lahko vodi do ustavno neskladnega rezultata, tj. prenehanja veljave patenta (kar je ireverzibilno), čeprav je bila formalna napaka tožeče stranke storjena v okoliščini pravne praznine in skladno z navodili tožene stranke. Med nerazumljive vloge spadajo tudi vloge, iz katerih ni mogoče razbrati namena strank. Glede na to, da je bil namen tožeče stranke toženi stranki dobro poznan (tj. pridobiti popolno vsebinsko preizkušeni patent), in v kolikor je tožena stranka štela, da vloge tožeče stranke ne izražajo razumljivo takšnega namena, bi morala že v postopku podelitve patenta zahtevati popravo oziroma dopolnitev vloge. Tožena stranka se v izpodbijani odločbi do teh navedb tožeče stranke v njeni izjavi z dne 23. 6. 2010 tudi ni opredelila, čeprav so te navedbe bistvene za odločitev, kar predstavlja bistveno kršitev določil postopka. Nadalje se tožeča stranka sklicuje tudi na odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-204/98 z dne 17. 6. 1998, iz katere izhaja, da med načela pravne države sodi tudi načelo varstva zaupanja v pravo. Spremembe stališča tožene stranke tožeča stranka ni mogla in ni bila dolžna predvideti, po drugi strani pa ima njena pričakovana pravica nedvomno večjo težo od javnega interesa, saj z ugoditvijo vrnitvi v prejšnje stanje javni interes na noben način ni prizadet, tožeči stranki pa na drugi strani preneha veljati patent. Tožeča stranka je bila prvič seznanjena, da je stališče tožene stranke glede ugotovitvene odločbe lahko tudi drugačno od njenega prejšnjega stališča, dne 3. 8. 2005. Tožeča stranka je tudi tedaj ustrezno odreagirala (skladno z dolžno skrbnostjo) in v roku vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje. Tudi do teh navedb iz vloge tožeče stranke z dne 23. 6. 2010 se tožena stranka ni opredelila, čeprav so te navedbe bistvene za odločitev. Tožeča stranka poudarja, da je v konkretnem primeru sledila navodilom tožene stranke, ki je oseba javnega prava, ki jo za podeljevanje patentov pooblašča zakon, poleg tega pa je tožena stranka podala navodila na izrecno in jasno vprašanje tožeče stranke, kako čimprej in najbolj smotrno pridobiti popolno vsebinsko preizkušen slovenski patent. Tožeča stranka se na tem mestu sklicuje na načelo prepovedi ravnanja v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem (venire contra factum proprium), ki je prepovedano tudi po slovenski upravno-pravni zakonodaji. Stališče, da načelo prepovedi ravnanja v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem nedvomno velja tudi za oblastne organe, je izrazilo tudi Ustavno sodišče RS v odločbi št. U-I-304/96 z dne 7. 11. 1996, v kateri je zapisalo, da se državni organ pri omejevanju pravice ne more sklicevati na dejavnike oziroma razloge, ki jih je sam nadziral. Iz vsega navedenega izhaja, da gre (domnevno) zamudo pri predložitvi dokazila po 91. členu ZIL-1 pripisati upravičenim razlogom, pri čemer je tožeča stranka ravnala kar najbolj skrbno, kot se lahko zahteva glede na opisane okoliščine, pravica tožeče stranka pa je zaradi (domnevne) zamude prenehala veljati, s čimer so v celoti izpolnjeni pogoji za utemeljenost zahteve za vrnitev v prejšnje stanje po 1. odstavku 68. člena ZIL-1. Sodišču predlaga, da odločbo tožene stranke odpravi, pri čemer se zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje ugodi in se izda ugotovitvena odločba, da izum po zadevnem patentu št. 9620042 ter patenti zahtevki tega patenta v celoti ustrezajo zahtevam iz 10., 12., 14. in  15. člena ZIL-1. Podrejeno predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne v ponovno odločanje toženi stranki. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti prereka navedbe tožeče stranke. Navaja, da je bil patent št. 9620042 podeljen z odločbo št. 620-42/96-HZ-5 z dne 5. 1. 1999, na podlagi mednarodne prijave, vložene dne 26. 2. 1996 po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/93, v nadaljevanju PCT), in pravočasnega nadaljevanja postopka pri toženi stranki z dne 24. 9. 1997 (ti. vstop v nacionalno fazo). Po 1. odstavku 91. člena ZIL-1 mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta toženi stranki predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza vsem zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu ZIL-1, in sicer najkasneje do izteka 9. leta trajanja patenta. Med strankama ni sporno, da je glede na datum patentne prijave št. P-9620042 z dne 26. 2. 1996 in 1. odstavek 22. člena ZIL-1 9. leto trajanja patenta za izum „Novi selektivni inhibitorji virusnih ali bakterijskih neurominidaz“ poteklo 26. 2. 2005. Do navedenega datuma tožeča stranka ni predložila pisnega dokazila iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 in tudi ni zahtevala izdaje ugotovitvene odločbe. To je storila šele dne 3. 11. 2005 (več kot pol leta po izreku roka iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1), podrejeno pa je zahtevala vrnitev v prejšnje stanje. Tožeča stranka je ob vložitvi zahteve predložila slovenski prevod evropskega patenta št. 0759917 (zamujeno dejanje), plačala pristojbino za izdajo ugotovitvene odločbe ter za vložitev zahteve. Tožena stranka je najprej odločila o primarni zahtevi tožeče stranke, in je s sklepom št. 31202-42/1996-9 z dne 1. 6. 2006 zavrgla zahtevo tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe pri patentu št. 9620042. Tožbo zoper ta sklep je Upravno sodišče RS (opr. št. U 1593/2006) zavrnilo, Vrhovno sodišče RS (sodba opr. št. X Ips 99/2009 z dne 19. 1. 2010) pa je zavrnilo tudi revizijo zoper sodbo Upravnega sodišča. Tožena stranka je nato odločala o podrejeni zahtevi tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje, in je s sklepom št. 31202-42/1996-18 z dne 25. 4. 2008 zavrgla zahtevo tožeče stranke z dne 3. 11. 2005. Tožbi zoper ta sklep je Upravno sodišče RS (opr. št. U 1237/2008) ugodilo in odpravilo sklep tožene stranke. V skladu z napotki sodišča je tožena stranka vsebinsko obravnavala zahtevo tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje in jo z izpodbijanim sklepom zavrnila. Tožena stranka izpodbija tožbene navedbe, da naj bi tožena stranka „preizkusila“ patent že s prvo odločbo, ki naj bi bila hkrati ne le odločba o podelitvi patenta, ampak tudi ugotovitvena odločba po 93. členu ZIL-1. Tožena stranka nikoli nikomur ni mogla zagotoviti, da bo izdala odločbo o podelitvi patenta po popolnem preizkusu, saj za takšno ravnanje ni imela nobene pravne podlage. Niti v predpisih (ZIL, ZIL-1) niti v spisu ni ničesar, kar bi kakorkoli potrjevalo navedbe tožeče stranke ali utemeljevalo njena pričakovanja. ZIL-1 v 88. členu jasno določa, da se pred izdajo odločbe o podelitvi patenta preveri le, ali je ob upoštevanju 11. člena ZIL-1 predmet prijavljenega izuma sploh mogoče zavarovati s patentom in ali prijavljeni izum na prvi pogled ustreza zahtevam 12., 14. in 15. člena ZIL-1. Tožena stranka v tem postopku ne izvede t.i. popolnega preizkusa, ampak predvsem t.i. formalni preizkus prijave (oblikovna pravilnost sestavin prijave) in tudi preveri, ali se prijava morda nanaša na katero od izjem iz patentnega varstva (odkritja, znanstvene teorije, izumi, ki so izvzeti iz patentnega varstva). Tožena stranka v tej fazi (pred podelitvijo patenta) ne preverja, ali so izpolnjeni vsi vsebinski pogoji za pridobitev patenta, ampak le na prvi pogled preveri, ali morda izuma ni mogoče podeliti iz vsebinskih razlogov, npr. ker je preizkuševalcu na prvi pogled očitno znano, da predmet izuma ni tehnično izvedljiv in s tem ne izpolnjuje pogoja industrijske uporabljivosti iz 15. člena ZIL-1, ali če bi se predmet izuma očitno nanašal na izum, ki ni nov. Šele z izdajo ugotovitvene odločbe se izum „preizkusi“ in določi njegov pravi obseg varstva (2. odstavek 90., 1. odstavek 93. in 2. odstavek 122. člena ZIL-1), ki ga lahko imetnik patenta uspešno uveljavlja proti drugim. Tožena stranka lahko tako na podlagi predloženega dokazila ugotovi, da izum ustreza vsem zahtevam iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1 ali da le deloma ustreza tem zahtevam ter ustrezno spremeni obseg patentnih zahtevkov, ali pa ugotovi, da izum na datum prijave ni ustrezal zahtevam iz citiranih členov ter ga razglasi za ničnega. Vsebinsko enako je ta postopek urejal tudi ZIL, na podlagi katerega je bil podeljen patent št. 9620042. Tožena stranka je v skladu z ZIL do izdaje odločbe o podelitvi patenta tako preverila le, ali je patentna prijava očitno v nasprotju z 8. in 12. členom ZIL. Ugotovitvenega postopka pa tožena stranka ni bila upravičena voditi do predložitve pisnega dokazila o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po določilih 8., 9. in 11. člena ZIL (71. člen ZIL) in do plačila pristojbine za izdajo ugotovitvene odločbe (2. odstavek 43. člena Pravilnika o postopku za podelitev patenta, Uradni list RS, št. 49/93). Šele na podlagi predloženega pisnega dokazila o tem, da patentni izum ustreza vsem zahtevam iz citiranih členov ZIL, ki je moralo biti predloženo v roku iz 1. odstavka 71. člen ZIL (enako kot 1. odstavek 91. člena ZIL-1), je lahko tožena stranka izpeljala poseben ugotovitveni postopek in izdala ustrezno ugotovitveno odločbo po 73. členu ZIL. Ker določa ZIL-1 predložitev pisnega dokazila, izdajo ugotovitvene odločbe in obseg patentnega varstva vsebinsko enako kot ZIL, ne gre za pravno praznino, kot v tožbi neutemeljeno navaja tožeča stranka. Niso resnične navedbe tožeče stranke, da naj bi toženi stranki že v postopku podelitve patenta predložila „International Preliminary Examination Report“ (in s tem začela postopek izdaje ugotovitvene odločbe), prvi dokument, ki ustreza pisnemu dokazilu po 92. členu ZIL-1, je tožeča stranka toženi stranki predložila šele 3. 11. 2005. Če bi tožeča stranka že v času podelitve patenta razpolagala z ustreznim pisnim dokazilom, bi le-tega lahko predložila takoj po podelitvi in zahtevala izdajo ustrezne ugotovitvene odločbe po 73. členu ZIL. Iz celotnega spisa izhaja, da tožena stranka v postopku pred izdajo odločbe o podelitvi patenta z ničemer ni vodila postopka za izdajo ugotovitvene odločbe po 73. členu ZIL. Odločba o podelitvi patenta (spis št. 14) je bila izdana na podlagi 60. člena ZIL in brez izvedenega popolnega preizkusa patentne prijave (izveden je bil le preizkus v obsegu 69. člena ZIL-ali izum očitno nasprotuje 8. in 12. členu ZIL), saj za drugačno ravnanje tožena stranka ni imela pravne podlage. Tudi v listini o patentu z dne 5. 1. 1999 (spis št. 15) je jasno navedeno, da „do dneva izdaje te listine ni bila izdana ugotovitvena odločba po 73. členu ZIL“ ter da velja patent 20 let ob plačilu ustreznih pristojbin „in izpolnitvi ostalih z zakonom predpisanih pogojev“. O izdaji ugotovitvene odločbe pa tožena stranka ni mogla odločati, ker tožeča stranka ni predložila pisnega dokazila. Zakaj tega ni storila, toženi stranki ni znano, domneva pa, da je spregledala rok, zaradi česar je prišlo do zamude. Ker je tožeča stranka kot razlog za zamudo navajala le razloge v smeri (neizkazanih) ustnih pojasnil uradne oseb in (neizkazane) predložitve dokazila ter posledičnega pričakovanja izvedbe popolnega preizkusa že v času podelitve patenta, za kar ni podlage niti v spisu niti v predpisih, ni izkazala ničesar, kar bi tožena stranka lahko štela za upravičeno zamudo ali za skrbno ravnanje, glede na okoliščine primera. Tožena stranka je v izpodbijanem sklepu jasno navedla, zakaj niso podani razlogi za vrnitev v prejšnje stanje, opredelila pa se je tudi do vseh relevantnih navedb tožeče stranke. Sodišču predlaga, da tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi prereka vse navedbe tožene stranke iz odgovora na tožbo, zlasti pa njene trditve, da v predmetni zadevi ni obstajala nobena pravna praznina oziroma nejasnost, in da tožeča stranka ni izkazala dejstev, ki jih navaja kot razlog za zamudo. V konkretnem primeru je v času postopka podelitve nepreizkušenega patenta v Sloveniji tožeča stranke že pridobila ustrezno dokazilo o tem, da njen izum izpolnjuje vsebinske zahteve po 8., 9. in 11. členu tedaj veljavnega ZIL. Pridobila je namreč „International Preliminary Examination Report“ z datumom 22. 5. 1997, izdan skladno s členom 36. in pravilom 70 PCT-“dokazilo“. V konkretnem primeru bi bilo torej mogoče postopek podelitve nepreizkušenega patenta in postopek vsebinskega preizkusa patenta izvesti hkrati, kar bi bilo smotrno. Kakšen je postopek v takšen primeru, ZIL ne določa, vendar tudi ne prepoveduje sočasne izvedbe postopkov podelitve nepreizkušenega patenta in vsebinskega preizkusa patenta. Tožeča stranka se je glede na to upravičeno spraševala, kako bi lahko najučinkoviteje izpeljala postopek, tako da bi predmetni patent čim prej veljal kot popolno vsebinsko preizkušen slovenski patent. Uradna oseba tožene stranke je tožeči stranki razložila, da je v tej situaciji za dosego navedenega cilja najbolj smotrno, če že v postopku podelitve predmetnega patenta vloži spremenjene patentne zahtevke, kot so vsebovani v dokazilu, tožena stranka pa bo tako podelila že preizkušen patent. Tožeča stranka je relevantno dejansko stanje opisala že v svoji vlogi z dne 3. 11. 2005 (poziv za izdajo dopolnilne odločbe in podrejeno zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) in pri njem vztrajala v vseh postopkih, ki so bili izvedeni po tem datumu. V zvezi z zatrjevanim potekom dogodkov je tožeča stranka predlagala tudi izvedbo ustreznih dokazov, med drugim tudi zaslišanje uradne osebe tožene stranke, ki je vodila predmetni upravni postopek.

V obravnavani zadevi je sporno, ali so izpolnjeni pogoji za vrnitev v prejšnje stanje, ker tožeča stranka ni v roku predložila dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe, na podlage točke a) 1. odstavka 93. člena ZIL-1. Tožeča stranka bi morala predložiti toženi stranki za patent št. 9620042 dokazilo do dne 26. 2. 2005, ko se je izteklo deveto leto trajanja predmetnega patenta (1. odstavek 91. člena ZIL-1). Če imetnik patenta zamudi rok, ki je določen v 1. odstavku 91. člena ZIL-1, patent preneha veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti. Po citirani določbi zakona mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta uradu predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza vsem zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu ZIL-1.

V obravnavanem primeru ni sporno, da je tožeča stranka ob vlogi, ki jo je vložila dne 3. 11. 2005, predložila dokazilo v smislu 1. odstavka 92. člena ZIL-1 (slovenski prevod evropskega patenta št. EP 0759917 B1), sporno pa je, ali je njena zamuda opravičljiva v smislu 1. odstavka 68. člena ZIL-1. Po citirani določbi sme stranka v postopku pred uradom iz upravičenih razlogov zahtevati vrnitev v prejšnje stanje, če kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla pravočasno izvršiti obveznosti, ki jih je urad zahteval v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, in se je zaradi tega njena prijava ali kakšna druga vloga štela za umaknjeno ali je bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati.

Tožeča stranka v tožbi utemeljuje, da je ves čas ravnala z vso potrebno skrbnostjo, ki so jo zahtevale okoliščine, ter da je njena zamuda nastala iz upravičenih razlogov. S tem se sodišče ne strinja in ocenjuje izpodbijani sklep tožene stranke za pravilen in zakonit.

Sodišče ne sprejema tožbenih ugovorov, da je bila tožeča stranka lahko upravičeno prepričana, da se po vloženi patentni prijavi in razširitvi zahtevkov vodi tudi že postopek za izdajo ugotovitvene odločbe po 1. točki 73. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97, v nadaljevanju ZIL), ter da je predložila tudi dokaz za izdajo takšne odločbe. Po citirani določbi urad na podlagi predloženega dokazila ugotovi, v kolikšni meri vsebina in obseg patentnih zahtevkov za zadevni izum izpolnjuje vse pogoje iz 8., 9. in 11. člena tega zakona ter izda ugotovitveno odločbo, da izum po zadevnem patentu izpolnjuje vse pogoje iz 8., 9. in 11. člen tega zakona ter da tem pogojem v celoti ustreza patentni zahtevek ali patentni zahtevki. V zvezi s tem tožeča stranka neutemeljeno navaja, da je ravnala v celoti po navodilih uradne osebe (kar naj bi pomenilo njeno skrbno ravnanje) ter se sklicuje na pravno praznino ZIL. Postopek v zvezi s podelitvijo pravice iz patenta ter izdaje ugotovitvene odločbe je bil smiselno enako urejen tako v ZIL, kot tudi v ZIL-1, in sicer je preizkusu pogojev za podelitev patenta (odločba po 60. členu ZIL oziroma 90. členu ZIL-1) sledila ugotovitvena odločba (73. člen ZIL oziroma 93. člen ZIL-1). Prvi odstavek 71. člena ZIL (tako kot tudi 1. odstavek 91. člena ZIL-1) je izdajo ugotovitvene odločbe, da izum po zadevnem patentu izpolnjuje vse pogoje iz 8., 9. in 11. člena ZIL (oziroma 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1) vezal na predložitev pisnega dokazila (opredeljenega v 72. členu ZIL oziroma 92. členu ZIL-1) v določenem roku, in sicer najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta. Ker je iz odločbe urada št. 620-42/96-HZ-6 z dne 5. 1. 1999 razvidno, da je le-ta izdana na podlagi 60. člena ZIL, ter je v odločbi navedeno, da prijava očitno ne nasprotuje 8. in 12. členu ZIL, bi morala tožeča stranka predpostavljati, da ne gre za popolni preizkus patenta in ugotovitveno odločbo o patentibilnosti, zaradi česar bi ji moralo biti poznano, da mora predložiti tudi dokaz v smislu 1. odstavka 91. člena ZIL-1, ki bi ga ob skrbnem ravnanju tudi lahko predložila, glede na njene navedbe, da je le-ta obstajal. Podatki spisa ne potrjujejo njenih navedb, da je ustrezen dokaz pravočasno predložila. Že naslovno sodišče je v sodbi, izdani v upravnem sporu (na podatke katerega se sklicuje tudi tožeča stranka v tožbi), in sicer v sodbi, opr. št. U 1593/2006-26 z dne 13. 1. 2009 zavrnilo ugovore tožeče stranke, da je predpisani pogoj za izdajo ugotovitvene odločbe izpolnila s predložitvijo ustreznega dokaza, ter da je tožena stranka vodila ugotovitveni postopek že v okviru postopka podelitve patenta, ki naj bi bil zaključen potem, ko je 13. 7. 1998 tožeča stranka na poziv tožene stranke odpravila vse pomanjkljivosti pri patentnih zahtevkih, ter da je z odločbo z dne 5. 1. 1999 dobila že preizkušen patent. Tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v sodbi, opr. št. X Ips 99/2009 z dne 19. 1. 2010 (s katero je bila zavrnjena revizija zoper sodbo Upravnega sodišča, opr. št. U 1593/2006) zavzelo stališče, da urad zakonite ugotovitvene odločbe o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse pogoje patentibilnosti, zgolj na podlagi vednosti uradne osebe o obstoju ustreznega dokumenta, čeprav dokaz uradni osebi ni bil predložen, ne bi mogel izdati, oziroma bi bila takšna odločba očitno nezakonita. S tem v zvezi je Vrhovno sodišče zavrnilo tudi ugovor tožeče stranke (ki ga ponavlja tudi v tožbi), da je urad ravnal v nasprotju s svojim preteklim ravnanjem (venire contra factum proprium).

V zvezi z ugotovitvijo, da tožeča stranka ustreznega pisnega dokazila ni predložila, se tožeča stranka tudi neutemeljeno sklicuje na 43. in 44. člen Pravilnika o postopku za podelitev patenta (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/93), saj je tudi po citiranih določbah določen pogoj, da je dokazilo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe. Sodišče sicer pritrjuje tožeči stranki, da je sankcija za zamujeno dejanje v postopku, in sicer izguba pravice iz patenta, huda sankcija, vendar zgolj navedeno ne more biti razlog za ugoditev zahtevi tožeče stranke, če tožeča stranka ni izkazala, da je ravnala v zvezi z zamudo z vso dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja, kar pa po presoji sodišča tožeča stranka ni storila. Sodišče zato zavrača tudi tožbeni ugovor, da tožena stranka ni upoštevala načela sorazmernosti, v zvezi s konkretnim primerom pa se tožeča stranka neutemeljeno sklicuje tudi na odločbe Ustavnega sodišča, ki so bile izdane na povsem drugačni dejanski in pravni podlagi. Sodišče tudi ugotavlja, da je izpodbijani sklep tožene stranke izdan v skladu z določbami ZIL-1 in ZUP, zaradi česar kot neutemeljene zavrača tožbene ugovore o bistveni kršitvi določb postopka.

Ker je po presoji sodišča izpodbijani sklep pravilen in na zakonu utemeljen, je sodišče tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo. Sodišče je v zadevi odločilo na nejavni seji brez glavne obravnave, saj je zakonitost izpodbijanega sklepa moglo preizkusiti brez izvajanja dodatnih dokazov (dokaznih predlogov tožeče stranke kot nerelevantnih za odločitev sodišče ni sprejelo) oziroma ponovitve v upravnem postopku izvedenih dokazov (2. alinea 2. odstavka 59. člena ZUS-1).

Zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka je sodišče zavrnilo na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1, po katerem, če sodišče tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

ZIL-1 člen 10, 12, 14, 15, 68, 68/1, 91, 91/1, 92, 92/1, 93,

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.