sodba I U 197/2010
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2011-04-05

blagovna znamka - prenos blagovne znamke - pogoji za prenos - aktivna legitimacija

Ker blagovna znamka ni bila predmet prenosa premoženja prevzete družbe na prevzemno družbo (kar izhaja iz notarskega zapisa prevzemne pogodbe in pogodbe o odpustu dolga) je izpodbijana odločba, s katero je URSIL dovolil prenos blagovne znamke, nepravilna in nezakonita.

Tožbi se ugodi, odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31207-27/1996-13 z dne 2. 8. 2007, se odpravi ter se zadeva vrne temu uradu v ponovni postopek.

Toženka Republika Slovenija je dolžna povrniti tožniku stroške postopka v višini 350 EUR, povečani za 20 % DDV, v roku 15 dneh od vročitve te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do plačila.

Z izpodbijano odločbo je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) v register znamk pri znamki št. 9670027 (PRESAD) vpisal spremembo - prenos pravice imetnika A.A., na novega imetnika B. Iz obrazložitve odločbe je razvidno, da je družba B. zahtevala vpis spremembe v register znamk, in sicer vpis prenosa pravice pri zgoraj navedeni znamki. Vložnica zahtevka je predložila tudi redni izpisek iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Novem mestu z dne 12. 7. 2007, iz katerega je razvidna pripojitev v izreku navedenega samostojnega podjetnika k družbi B. Urad glede na to, da vpisa prenosa pravice v register ni zahteval tisti, ki je bil ob vložitvi zahteve vpisan kot imetnik, ugotavlja, da so za prenos znamke izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 108. člena v zvezi s prvim in drugim odstavkom 107. in šestim odstavkom 108. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1).

Tožnik je v tožbi navedel, da je kot A.A. dne 8. 1. 1996 pri pristojnem organu prijavil znamko PRESAD, ki je bila vpisana v register znamk z veljavnostjo do 8. 1. 2016. Z notarskim zapisom opr. št. SV 261/01 z dne 5. 11. 2001 pogodbe o pripojitvi, sklenjene med družbo B. (prevzemna družba) in tožnikom (prevzeta družba), se je prevzeta družba pripojila k prevzemni družbi in nanjo prenesla celotno svoje premoženje. Glede blagovne znamke prevzete družbe PRESAD pa je bilo v notarskem zapisu (pod četrtič/g) dogovorjeno, da prevzemna družba lahko uporablja blagovno znamko PRESAD brezplačno do 30. 9. 2002, naprej pa le s plačilom letne odškodnine tožniku, pri čemer ima prevzemna družba v primeru prodaje blagovne znamke predkupno pravico. Letna odškodnina za uporabo blagovne znamke je bila določena v višini najmanj 2 % vrednosti prodaje proizvodov. Prenos znamke PRESAD je bil opravljen na predlog družbe B. brez vednosti in sodelovanja tožnika. Izpodbijana odločba tudi ni bila vročena tožniku. Družba B. je urad zavedla s tem, da je predlogu za prenos znamke priložila le redni izpisek iz sodnega registra za dne 12. 7. 2007, iz katerega je bila razvidna pripojitev samostojnega podjetja A.A. k družbi B. Zatajila pa je notarski zapis z dne 5. 11. 2001, iz katerega je razvidno, da dve tožnikovi blagovni znamki (tudi PRESAD) nista bili predmet prenosa in sta ostali v tožnikovi lasti. Očitno je bil urad nepazljiv in ni upošteval četrtega odstavka 108. člena ZIL-1, prav tako bi moral biti glede na to, da je od pripojitve preteklo šest let, pozoren na okoliščino, da je bila šele po tolikšnem času predlagana sprememba, in od predlagatelja zahtevati tožnikovo soglasje. Sklepno je tožnik predlagal, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi, predlog B. za vpis spremembe v register znamk pri znamki 9670027 zavrne in toženki naloži plačilo stroškov postopka.

Toženka je v odgovoru na tožbo menila, da tožnik nima aktivne legitimacije za sprožitev predmetnega upravnega spora. Poudarila je, da je urad izdal izpodbijano odločbo na podlagi stanja, razvidnega iz registra znamk ter predloženega izpiska iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da se je dotedanji imetnik pripojil k prevzemni družbi ter zato prenehal obstajati. Tožnik kot fizična oseba nikdar ni bil niti imetnik znamke, niti stranka tožbi priložene pripojitvene pogodbe. Neutemeljeno je sklicevanje tožnika, da mu je bila odločba neuspešno vročena preko Patentne pisarne. Dotedanji imetnik znamke A.A. je v skladu s pripojitveno pogodbo prenehal obstojati, tožnik kot fizična oseba pa ni bil imetnik znamke, zato urad za vročitev odločbe tožniku ni imel pravne podlage. Tožnik ni imel statusa stranke v upravnem postopku v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), zato mu je urad zgolj na njegovo zahtevo naknadno poslal odločbo v vednost. Toženka je zato iz razloga pomanjkanja obstoja formalnih predpostavk za začetek upravnega spora sodišču predlagala, da tožbo zavrže. V primeru, da je sodišče ne bo zavrglo, pa je sodišču predlagala, da tožbo zavrne, saj tožbeni razlogi niso podani.

Stranka z interesom B., je v odgovoru na tožbo navedla, da prereka navedbe tožnika in se pridružuje argumentom toženke, ki jih je navedla v odgovoru na tožbo. Predlagala je, da sodišče tožbo zavrže, saj tožnik v zadevi ne izkazuje aktivne legitimacije, sicer pa naj jo v celoti zavrne.

Tožnik je v pripravljalni vlogi še navedel, da so navedbe toženke v odgovoru na tožbo neutemeljene. Toženka je namreč spregledala, da je bil tožnik samostojni podjetnik in kot tak je na prevzemno družbo prenesel tisto premoženje, ki je bilo v pogodbi določeno in podrobneje razčlenjeno pod točko četrtič. Izrecno je bilo dogovorjeno, da blagovni znamki prevzete družbe PRESAD in GUSTO niso bile predmet prevzema, saj sicer ne bi bilo določeno plačilo za uporabo. V dokaz temu je tožnik priložil dogovor z dne 20. 6. 2005, ki je bil sklenjen med njim in prevzemno družbo in iz katerega je razvidno, kakšne so bile v zvezi s tem obveznosti prevzemne družbe do tožnika za leto 2004. Prevzemna družba je tožniku izplačala v letu 2005 skupno 3.195.265,40 SIT, razliko nad tem zneskom pa je prevzemni družbi tožnik odpustil. Prevzemna družba je tudi v letu 2005 tožniku priznavala njegove pravice, kasneje pa je očitno prišlo do nepravilnega prenosa blagovne znamke na prevzemno družbo z namenom izogniti se pogodbenim obveznostim.

Naslovno sodišče je o zadevi že odločalo in je s sklepom, opr. št. U 1259/2008 z dne 12. 5. 2009, zavrglo tožbo tožnika iz razloga po 3. točki 1. odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljnjem besedilu ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10). Zoper citirani sklep je tožnik vložil pritožbo, Vrhovno sodišče RS pa je njegovi pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep s sklepom, opr. št. I Up 277/2009 z dne 9. 2. 2010, razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovni postopek. V obrazložitvi je navedlo, da je samostojni podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah fizična oseba, ki je lahko imetnik znamke. Označba imetnika znamke PRESAD v registru znamk z besedno zvezo ''samostojni podjetnik A.A.'' je tako pomenila, da je bil imetnik te znamke fizična oseba A.A. Stališče sklepa, da sta za presojo o procesni legitimaciji tožnika v obravnavanem primeru pomembni pogodba o pripojitvi samostojnega podjetnika A.A. k družbi B. in dejstvo prenehanja obratovalnice A.A. na podlagi te pogodbe, je tako zmotno. Slednje dejstvo namreč nima nobenega neposrednega učinka na položaj tožnika, ki je bil nosilec znamke PRESAD pred izpodbijano spremembo imetnika te znamke. Omenjeni okoliščini zato ne izključujeta uporabe tretjega odstavka 107. člena ZIL-1 za presojo o vprašanju procesne legitimacije tožnika v tem primeru in ne utemeljujeta presoje o tej predpostavki zgolj na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljnjem besedilu ZUS-1). V ponovnem postopku naj sodišče zato upošteva, da je bil nosilec znamke PRESAD pred izpodbijano spremembo imetnika te znamke fizična oseba A.A.

Naslovno sodišče je nato izdalo sklep, opr. št. I U 197/2010 z dne 16. 6. 2010, s katerim je ugotovilo, da je postopek prekinjen od 19. 3. 2010 zaradi začetka stečajnega postopka prizadete stranke B. - v stečaju, katere stečajnega upravitelja je pozvalo, da prevzame postopek. Zaradi prevzema poziva stečajnega upravitelja prizadete stranke 21. 6. 2010 je sodišče nato izdalo sklep, opr. št. I U 197/2010 z dne 7. 7. 2010, s katerim je ugotovilo, da se postopek nadaljuje od 21. 6. 2010 dalje.

Sodišču je nato predlog za priznanje pravice do udeležbe v postopku posredoval tudi predlagatelj C. d.o.o., v stečaju, v katerem je ta navedel, da je bilo ugotovljeno, da sodi v premoženje predlagatelja oziroma v njegovo stečajno maso tudi blagovna znamka PRESAD, ki je predmet tega sodnega postopka. Predlagatelj je bil od konca leta 2007 dalje uporabnik te blagovne znamke na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 12. 2007 med kupcem kot predlagateljem in prodajalcem B., Mirna. Glede na navedeno je menil, da je njegov pravni interes podan. Sodišče je nato njegov predlog v izjavo posredovalo ostalim strankam postopka, ki pa nanj niso odgovorili.

Tožnik je nato sodišču še posredoval predlog za nadaljevanje postopka zaradi stečajnih postopkov nad podjetjema C. in B.

V obravnavanem primeru je sporna odločba upravnega organa, s katero je ta na zahtevo stranke z interesom B. d.o.o. v registru znamk pri znamki št. 9670027 vpisal spremembo  - prenos pravice imetnika A.A., na novega imetnika B.

Sodišče uvodoma ugotavlja, da je po tretjem odstavku 107. člena ZIL-1 podana aktivna legitimacija tožnika za sprožitev upravnega spora zoper izpodbijano odločbo. Po tej določbi lahko tisti, ki je bil pred vpisom spremembe v registru vpisan kot imetnik pravice, ob predložitvi ustreznih dokazov s tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, kot izključno krajevno pristojnem sodišču, izpodbija vsako spremembo, ki je bila v register neupravičeno vpisana brez njegovega soglasja. Sodišče tako glede na vsebino tožbe in k tožbi predložene listine tožnika v nadaljevanju presoja tožbo po vsebini.

Sodišče na podlagi podatkov iz upravnih spisov ugotavlja, da je bilo samostojnemu podjetniku A.A. z odločbo št. 670-27/96-ZM-7 z dne 13. 1. 1998 priznano, da je (novi) nosilec blagovne znamke PRESAD. Ni sporno, da je bil kot nosilec navedene znamke v registru blagovnih znamk do dneva izdaje izpodbijane odločbe naveden A.A. Zahtevo za spremembo imetnika pravice te blagovne znamke je vložila B. d.o.o., ki je k svoji zahtevi predložila redni izpisek iz sodnega registra na dan 12. 7. 2007 in sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu z dne 13. 11. 2001. Izpodbijano odločbo, s katero je ugodil navedeni zahtevi, je organ izdal na podlagi četrtega odstavka 108. člena ZIL-1, po kateri mora v primeru, če vloži zahtevo za vpis spremembe kdo, ki v registru ni vpisan kot imetnik pravice, skupaj z zahtevo ali v treh mesecih od vročitve poziva urada predložiti soglasje imetnika pravice za vpis zahtevane spremembe v register ali po svoji izbiri kakšno drugo dokumentacijo, iz katere je razvidna pravna podlaga za vpis spremembe. Če urad dvomi v resničnost navedb v zahtevi za vpis spremembe ali če je predložena dokumentacija v tujem jeziku, lahko zahteva, da vložnik zahteve v treh mesecih od vročitve poziva predloži dodatno dokumentacijo oziroma slovenski prevod predložene dokumentacije. Organ je namreč presodil, da so za ugoditev zahtevi izpolnjeni pogoji po zadnje citirani določbi glede na k zahtevi predložene listine, iz katerih je razvidno, da se je A.A. pripojil k prevzemni družbi - B. d.o.o. na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 5. 11. 2001. Iz k tožbi priložene listine – pogodbe o pripojitvi z dne 5. 11. 2001, zapisane v obliki notarskega zapisa št. SV 261/01, s katero tožnik med drugim utemeljuje svojo tožbo, oziroma natančneje iz točke 4/g pa je razvidno, da sta se pogodbeni stranki (tožnik kot prevzeta družba in stranka z interesom B. d.o.o. kot prevzemna družba) dogovorili, da lahko blagovni znamki prevzete družbe ''PRESAD'' (ki je predmet prenosa po izpodbijani odločbi) in ''GUSTO'' prevzemna družba uporablja do 30. 9. 2002 brezplačno, vnaprej pa s plačilom letne odškodnine A.A., pri čemer ima prevzemna družba v primeru prodaje navedenih blagovnih znamk predkupno pravico; letna odškodnina za uporabo blagovnih znamk pa se obračunava v višini najmanj 2% vrednosti prodaje proizvodov s tema blagovnima znamkama. Sodišče se glede na navedeno strinja s trditvijo tožnika, da tožnikovi blagovni znamki – med drugim tudi znamka št. 9670027 – nista bili predmet prenosa na prevzemno družbo B. d.o.o. po citirani pogodbi, zaradi česar je bila odločitev organa o prenosu pravice iz te blagovne znamke na novega imetnika napačna oziroma najmanj preuranjena. Navedeno posredno potrjuje tudi dogovor o odpustu dolga z dne 20. 6. 2005 (tudi priložen k tožbi), iz katerega izhaja dolg B. d.o.o. do tožnika iz naslova uporabe predmetne blagovne znamke ter odpusta dolga za leto 2004 zaradi uporabe te pravice.

Glede na navedeno je sodišče ugotovilo, da na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku za izdajo izpodbijanega upravnega akta, ne more rešiti spora, ker so v bistvenih točkah dejstva zmotno ali nepopolno ugotovljena, zaradi česar je na podlagi 2. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 tožbi ugodilo in izpodbijani upravni akt odpravilo ter zadevo vrnilo organu v ponovni postopek, ki bo tako moral ugotoviti, ali so za prenos pravice izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji (pri čemer bo moral v postopek vključiti tudi tožnika) in na podlagi teh ugotovitev o zadevi ponovno odločiti.

ZIL-1 člen 107, 107/2, 108, 108/4, 108/6.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.