sodba U 2452/2008
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2009-09-15

znamka - registracija znamke - podobnost znamk

Tožeča stranka sicer pravilno našteva nesporne vizualne razlike med primerjanima znakoma, vendar ter razlike niso takšne, da bi se prijavljena znamka od predhodne znamke razlikovala v takšni meri, da bi bila izključena možnost njunega medsebojnega povezovanja.

2.Zahtevek tožeče stranke z povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) je z izpodbijano 1. točko izreka zavrnil prijavo znamke „OmegaAir“ št. ... z dne 2. 6. 2006 za naslednje blago in storitve: 09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne ploščice; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; elektronski odvajalci kondenzata; 35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; oglaševanja, prodaja na debelo in drobno naslednjega blaga; stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno upravljanje); valilniki; prevozni vijačni kompresorji, prevozni batni kompresorji, vijačni kompresorji, batni kompresorji, kompresijske enote, posamezni deli batnega kompresorja, ki jih ne vsebujejo drugi razredi; mehanski avtomatski odvajalci kondenzata; tlačne posode; oljni separatorji; pnevmatska orodja; oljni filtri za kompresorje; znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče: prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; elektronski odvajalci kondenzata; naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne in sanitarne instalacije; klimatske naprave vseh vrst, ki spadajo v ta razred; naprave za industrijsko hlajenje in gretje; hladilniški sušilci, absorbcijski sušilniki, zračni filtri – deli industrijske inštalacije, filtrski vložki (za zračne filtre); 37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo: servis in vzdrževanje batnih kompresorjev, servis in vzdrževanje vijačnih kompresorjev, montaža opreme za proizvodnjo komprimiranega zraka; storitve montaže, servisa, vzdrževanja za naslednje blago; stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno upravljanje); valilniki; prevozni vijačni kompresorji, prevozni batni kompresorji, vijačni kompresorji, batni kompresorji, kompresijske enote, posamezni deli batnega kompresorja, ki jih ne vsebujejo drugi razredi; mehanski avtomatski odvajalci kondenzata; tlačne posode; oljni separatorji; pnevmatska orodja; oljni filtri za kompresorje; znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike,; magnetni nosilci blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; elektronski odvajalci kondenzata; naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne in sanitarne instalacije; klimatske naprave vseh vrst, ki spadajo v ta razred; naprave za industrijsko hlajenje in gretje; hladilniški sušilci, absorbcijski sušilniki, zračni filtri – deli industrijske inštalacije, filtrski vloži (za zračne filtre); izposoja batnih kompresorjev, dehidratorjev, stabilnih vijačnih kompresorjev, prevoznih vijačnih kompresorjev, oljnih in električnih grelcev; servis pnevmatskega orodja. V 2. točki izreka pa je nadaljeval postopek registracije znamke za preostalo blago in storitve iz razreda 7, 11 in 42, ki ni sporen.

Iz obrazložitve je razvidno, da je urad je dne 2. 6. 2006 prejel prijavo znamke „OmegaAir“ za blago in storitve po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: NK), razvrščene v razrede 7, 9, 11, 35, 37 in 42. Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) je urad dne 31. 10. 2006 v uradnem glasilu urada objavil prijavo znamke. V roku treh mesecev je podjetje A. iz B. ki ga zastopa patentni zastopnik A.A. iz C., (ki je v tem upravnem sporu stranka z interesom), vložil ugovor zoper registracijo znamke. V ugovoru je navedel, da glede na vizualno in fonetično zamenljivo podobnost znamke „OMEGA“ in „OmegaAir“ obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko, zato je predlagal, da urad znamko „OmegaAir“ zavrne za vse navedeno blago in storitve v razredih 9, 35 in 37 NK. Tožeča stranka je v odgovoru na ugovor navedla, da se s trditvami vložnika ugovora ne strinja, saj si znamki „OMEGA“ v besedi in „OmegaAir“ nista zamenljivo podobni. Skupni element „omega“ ni zelo distinktiven del znamke – v Sloveniji namreč velja veliko znamk, ki vsebujejo besedo „omega“ in so registrirane v istih razredih kot znak prijavitelja, a vse miroljubno koeksistirajo na trgu. Na podlagi ugovora in mnenja tožeče stranke je urad ugotovil, da je ugovor utemeljen in da znamke za znak „OmegaAir“ ni mogoče registrirati kot znamko za proizvode in storitve iz razredov 9, 35 in 37 NK. Urad je zato v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZIL-1 pozval tožečo stranko, naj se v roku treh mesecev izreče o razlogih, zaradi katerih urad meni, da znamke ne sme registrirati. V pozivu jo je opozoril, da bo prijavo znamke z odločbo delno zavrnil, če se ne bo pravočasno izrekla o razlogih, zaradi katerih urad meni, da ne sme registrirati znamke. Tožeča stranka je v odgovoru ponovno navedla, da se znak zaradi dodane besede „air“ v tolikšni meri razlikuje od znamke vložnika ugovora, da ne more priti do zmote pri povprečnem potrošniku in da ne obstaja nikakršna nevarnost, da bi potrošnik mislil, da kupuje proizvode znamke „OMEGA“ vložnika ugovora. Ne strinja se tudi z oceno urada, da je beseda „omega“ dominantni del znaka „OmegaAir“. Meni tudi, da je opisnost besede „air“ za določene proizvode zgolj naključna, ter navaja, da obstaja veliko število znamk, ki vsebujejo besedo „air“ in so registrirane za naprave, namenjene obdelavi zraka, torej opisnost, ki bi jo lahko izražala beseda air, ni bila ovira za njihovo registracijo (kot dokaz prilaga seznam slovenskih, mednarodnih in evropskih znamk, ki vsebujejo besedo air). Urad  je preučil tako razloge za zavrnitev znamke vložnika ugovora kot argumente tožeče stranke in ugotovil, da so podani razlogi iz točke b) prvega odstavka 44. člena zakona, za delno zavrnitev registracije znamke „OmegaAir“. Za izpolnjevanje pogojev za zavrnitev registracije znamke po tej točki morata biti istočasno izpolnjena tako pogoj enakosti ali podobnosti znakov, kot pogoj enakosti ali podobnosti blaga oziroma storitev, pri čemer mora biti podobnost tolikšna, da obstaja verjetnost zmede v javnosti, vključno z verjetnostjo povezovanja s prejšnjo znamko. Pri presoji podobnosti znakov uporabljamo načelo celovite presoje, po kateri se podobnost ocenjuje glede na znak v celoti, ob upoštevanju najbolj razlikovalnih elementov, če jih je mogoče določiti. Presoja podobnosti vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo. Prijavljeno znamko „OmegaAir“ z znamko vložnika ugovora „OMEGA“ (tudi prijavljeni znak je prijavljen v besedi z običajnimi črkami), vizualno lahko primerjamo s pomočjo črkovne analize, saj razen zapisa pojmov v standardnih črkah nimata drugih vizualnih elementov. Na prvi pogled ugotovimo, da je znak „OmegaAir“ sestavljen iz dveh besed (Omega in Air), saj je zapisan tako, da sta besedi ločeni z veliko začetnico, znak vložnika ugovora pa predstavlja beseda „OMEGA“, torej je znamka vložnika ugovora v celoti vsebovana v prijavljenem znaku. Vizualno dominantni del prijavljenega znaka predstavlja prva beseda v znaku, t.j. beseda „omega“. Prvi del teksta je ponavadi tisti del, ki opravlja razlikovalno funkcijo oziroma si ga povprečni potrošnik najbolj zapomni. Tožeča stranka  navaja, da „omega“ ni zelo distinktiven del znaka, kar utemeljuje z dejstvom, da obstajajo številne znamke, ki vsebujejo to besedo. Urad meni, da na osnovi pogostosti pojavljanja znaka „omega“ v znamkah ne moremo zaključiti, da ta znak ni posebej distinktiven, saj bi lahko sklepali tudi nasprotno - da si tak znak imetniki izberejo ravno zato, ker menijo, da je znak zelo razlikovalen in da si ga bo potrošnik lahko zapomnil. Beseda „omega“ je edini in torej razlikovalni element znamke vložnika ugovora, prav tako pa urad meni, da je beseda „omega“ razlikovalni in dominantni del znaka „OmegaAir“. V znaku „OmegaAir“ beseda „Omega“ že zaradi svoje pozicije na začetku znaka in jasne ločnice med besedama „Omega“ in „Air“ pritegne večjo pozornost potrošnika. Ker sta dominantna dela obeh znakov vizualno identična, znamka vložnika ugovora pa je v celoti vsebovana v prijavljeni znamki, urad zaključuje, da sta si znaka vizualno podobna. Tudi v vsebinskem smislu predstavlja dominantni del znaka „OmegaAir“ beseda „omega“. Gre za besedo – ime zadnje črke grške abecede, ki je v povezavi s proizvodi oziroma storitvami povsem domišljijska, oziroma nima nikakršnega pomena v smislu opisovanja proizvodov ali storitev. Zato tudi v pomenskem smislu ne moremo reči, da beseda „omega“, kot trdi prijavitelj, ni zelo razlikovalen del znaka. Povprečni slovenski potrošnik besedo „omega“ pozna iz besedne zveze oziroma ekspresivnega izraza „alfa in omega“ (po SSKJ: ómega – zadnja črka grške abecede: alfa in omega [?]; ekspr. Shakespears je zanj alfa in omega samo Shakespeara ceni, občuduje; ekspr. to je alfa in omega znanosti temeljna, glavna stran). Ker gre za besedo, oziroma ime črke, ki je potrošniku poznana, si jo zlahka zapomni in mu predstavlja tisti del znamke, ki mu predvsem ostane v spominu, tudi v primeru znaka „OmegaAir“. Poleg tega pa je drugi del znamka „OmegaAir“, beseda „air“ (angl. air = zrak) lahko za določene proizvode tudi opisovalna. Tožeča stranka ima namreč v seznamu med drugim prodajo klimatskih naprav, naprav za sušenje in prezračevanje, naprave za industrijsko hlajenje in gretje itd., za katere je označba „air“ na nek način opisovalna, oziroma vsebinsko dopolnjuje dominantni del znaka „Omega“ in potrošniku nakazuje, da gre za naprave, ki so namenjene obdelavi zraka (gretju, hlajenju, čiščenju....). Taka označba bi potrošnika po vsej verjetnosti zavedla k zmotnemu sklepanju, da so blago in storitve, označeni z znamko „OmegaAir“, le del družine blagovnih znamk, ki pripadajo istemu izvoru – krovni znamki „OMEGA“. V odgovoru na poziv za izjavitev tožeča stranka navaja, da je opisovanost znamka za določene proizvode zgolj naključna ter, da obstaja veliko število znamk, ki vsebujejo besedo „air“ in so registrirane za naprave, namenjene obdelavi zraka, torej opisnost, ki bi jo lahko izražala beseda „air“, ni bila ovira za njihovo registracijo. Urad pojasnjuje, da ne gre za pomisleke, glede razlikovalnosti znamk za označevanje naprav za obdelavo zraka, ki vsebujejo besedo „air“, saj le te vedno vsebujejo še dodatni distinktivni del znamke, po katerem jih potrošnik prepozna kot znak določenega ponudnika. Bolj razlikovalen del znamke „OmegaAir“ je torej beseda „omega“, ki ima povsem domišljijsko vsebino in je tudi vodilna beseda v besedni zvezi „omega air“. Urad meni, da bi taka označba potrošnika po vsej verjetnosti zavedla k zmotnemu sklepanju, da so blago in storitve, označeni z znamko „OmegaAir“, le del družine blagovnih znamk, ki pripadajo istemu izvoru – krovni znamki „OMEGA“. Zaradi identične prve pomensko razlikovalne besede, ki predstavlja dominantni del obeh znakov, ter zaradi dejstva, da je znak vložnika ugovora v celoti vsebovan v znaku prijavljene znamke „OmegaAir“, urad meni, da sta si primerjana znaka pomensko zamenljivo podobna. Znak „OMEGA“ se izgovarja kot „omega“, znak „OmegaAir“ pa kot „omega ??“ angleška beseda „air“ se izgovarja kot široki e v povezavi s polglasnim oziroma skoraj neslišnim r-om). Dominantni oziroma začetni del obeh znakov, torej beseda „omega“ je tudi s fonetičnega vidika identičen, izpodbijani znak pa se od znaka vložnika ugovora razlikuje zgolj po besedi „air“ - fonetično ??, na koncu besedne zveze. Gre torej na eni strani za tri identične začetne zloge o-me-ga, in na drugi za fonetično neizrazit zaključek v znaku „OmegaAir“ o-me-ga-  ??, po katerem se znaka med seboj razlikujeta. Prvi del besed oziroma besednih zvez je ponavadi tisti del, ki opravlja razlikovalno funkcijo znamke in si ga povprečni potrošnik najbolj zapomni. Potrošnik bo tako v prvi vrsti slišal besedo „omega“ (ki je v primerjanih znakih identična beseda) in si bo po tej besedi oba znaka tudi zapomnil, saj je dodatni glas „??“ v besedi „OmegaAir“ za slovenskega poslušalca povsem neizrazit, zaato sta si znaka tudi fonetično med seboj podobna. Urad zaključuje, da sta si znaka z vseh treh vidikov tako podobna, da bi bil potrošnik lahko zaveden v smislu povezovanja obeh znamk. S tem je izpolnjen prvi pogoj za zavrnitev znamke glede na točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da sta dve znamki podobni, pa je enakost ali podobnost blaga oziroma storitev. Podobnost blaga urad ugotavlja na podlagi naslednjih kriterijev: kraj proizvodnje, kraj prodaje, način proizvodnje, material (surovine) in sestavine izdelkov, gospodarska panoga, namen blaga in potrošniki, pri storitvah pa prevladujejo kriteriji namena, vsebine, kraja izvajanja storitev, izvajalci storitev in ciljne skupine potrošnikov. Blago in storitev so si podobni, če lahko ugotovimo skupne lastnosti po več kriterijih istočasno. Tožeča stranka prijavlja blago in storitve v razredih 7, 9, 11, 35, 37 in 42 NK, znamka vložnika ugovora pa je registrirana za blago in storitve razvrščene v razrede 1-42 NK, pri čemer obsega podnaslove vseh razredov. Vložnik ugovora ugovarja le proti registraciji znaka „OmegaAir“ v razredih 9, 35 in 37. Urad ugotavlja, da gre v razredu 9 obeh znamk za identične oziroma podobne proizvode. Obe namreč v tem razredu obsegata vse proizvode, ki so navedeni v podnaslovu razreda 9, poleg tega pa ima oporekana znamka v tem razredu navedene še elektronske odvajalce kondenzata, ki so sorodni proizvodi, saj lahko predstavljajo del navedenih naprav ali aparatov. Tudi v razredu 35 oporekane znamke, gre za enake oziroma podobne storitve, kot jih obsega registrirana znamka vložnika ugovora. Oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, pisarniški posli in oglaševanje so povsem identične storitve. Poleg teh v razredu 35 prijavitelj navaja še prodajo na debelo in drobno blaga iz razredov 7, 9 in 11, pri čemer gre po eni strani za storitve, ki jih obsega že opredelitev „vodenje komercialnih poslov“ oziroma sta prodaja in vodenje komercialnih poslov sorodni storitvi, po drugi strani pa gre za prodajo enakih in sorodnih proizvodov, kot jih pokriva znamka vložnika ugovora v blagovnih razredih 7, 9 in 11 NK. Torej bi se v tem primeru na trgu lahko dejansko pojavljali enaki oziroma podobni proizvodi označeni z zamenljivo podobnima znamkama. Za podobnost storitev gre tudi v razredu 37, kjer imata vložnik ugovora in tožeča stranka navedene identične storitve: gradbeništvo, popravila in storitve v zvezi z montažo, prijavitelj oporekane znamke pa ima v tem razredu še podrobno naštete servis, popravila in vzdrževanje na določenih področjih. Urad meni, da so vse storitve servisiranja, popravil in vzdrževanja posameznih proizvodov ugovarjane znamke enake oziroma podobne ali sorodne storitvam vložnika ugovora, saj gre v celoti za storitve, ki jih pokriva opredelitev „popravila“ v razredu 37 znamke prijavitelja. Glede na zgoraj navedeno utemeljeno podobnost znakov ter podobnost nekaterega blaga in storitev, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti vključno z verjetnostjo povezovanja s prejšnjo znamko, urad glede na točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 urad glede na vloženi ugovor ne sme registrirati znamke v zahtevanem obsegu in sicer za naslednje blago in storitve razvrščene v razrede 9, 35 in 39 NK. Blago in storitve, razvrščeni v razrede 7, 11 in 42, niso sporni, in se za preostalo blago in storitve iz teh razredov nadaljuje postopek registracije znamke.

Tožeča stranka vlaga tožbo zoper 1. točko izreka izpodbijane odločbe zaradi nepravilne uporabe materialnega prava ter nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja iz 2. in 3. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). V zvezi z vizualno primerjavo urad po mnenju tožeče stranke ugotavlja, da sta si primerjana znaka zamenljivo podobna. Predhodna znamka je sestavljena iz petih črk, prijavljena znamka pa iz osmih črk. Prav tako je predhodna znamka sestavljena iz ene same besede „OMEGA“, medtem ko sta sicer zapisani skupaj, brez presledka; nenazadnje se primerjana znaka vizualno razlikujeta tudi po samem zapisu znakov; predhodna znamka je zapisana z velikimi tiskanimi črkami, medtem ko je zadevna znamka zapisana z malimi tiskanimi črkami – izjemi sta veliki začetnici pri obeh besedah. Urad zmotno ugotavlja, da je beseda „Omega“ razlikovalni in dominantni del znamke „OmegaAir“. Beseda „Omega“ v navedeni besedni zvezi ne dominira oziroma nima večje vloge kot beseda „Air“. Gre namreč za sestavljeno besedo, kjer sta oba sestavna dela enakovredna in ju je kot takšna pri presoji podobnosti znakov potrebno tudi upoštevati. Da beseda „Omega“ ni razlikovalen element zadevne znamke, kaže tudi dejstvo, da je za razrede 7, 9, 11, 35 oziroma 42, registriranih okoli 130 nacionalnih, evropskih in mednarodnih znamk z besedo „Omega“. Na podlagi navedenega bi bilo torej težko trditi, da bi zaradi besede „Omega“ prihajalo do zmede na trgu ali do povezovanja ali zamenjevanja znamk, ki vsebujejo zadevno besedo. Primerjani znamki se razlikujeta tudi s fonetičnega vidika. Ugotovitev, da je dodatni glas „ER“ v zadevni znamki za slovenskega poslušalca povsem neizrazit, je popolnoma napačna. Povprečni slovenski potrošnik znamke na bo prebral v pravilni angleški izgovorjavi „omega??“, temveč jo bo prebral v „slovenski angleščini“ in sicer kot „OMEGAER“, s poudarkom na prvi črki „O“ ter zadnjima črkama „ER“, z razločno, trdo izgovorjavo črke „R“. Prav tako je beseda „Air“ za slovenskega potrošnika še toliko bolj izrazita in vpadljiva, saj je angleškega izvora in zato predstavlja močan razlikovalni element, ki zagotavlja, da bo povprečni slovenski potrošnik brez težav razlikoval med primerjanima znamkama. V zvezi s pomensko analizo primerjanim znamk je urad pravilno ugotovil, da je beseda „OMEGA“ v povezavi s proizvodi in storitvami pri obeh primerjanih znamkah povsem domišljijska. Povprečni potrošnik bo to besedo prepoznal kot zadnjo črko grške abecede in ne kot asociacijo na nek določen proizvod oziroma storitev. Tudi drugi del besedne zveze zadevne znamke je povprečnemu potrošniku znan in razumljiv „Air“ (angl. air = zrak). Gre torej za besedno zvezo dveh besed, ki sta potrošniku znani in ki kot celota ne predstavljata opisnega pomena za proizvode in storitve, ki jih tožeča stranka želi zaščititi. Povsem napačna je ugotovitev, da je lahko prijavljena znamka zaradi drugega dela znaka „Air“ za določene razrede opisna. Kot je razvidno iz razreda 9 NK, nobeno blago ni in ne more biti v povezavi z besedo „Air“ (npr. znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; elektronski odvajalci kondenzata). Navedeno ravno tako velja za večino blaga v razredih 35 NK (npr. oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; oglaševanje, prodaja na debelo in drobno naslednjega blaga: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno upravljanje); valilniki; mehanski avtomatski odvajalci kondenzata; tlačne posode; oljni separatorji; pnevmatska orodja; znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; elektronski odvajalci kondenzata; naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, vodovodne in sanitarne instalacije) ter 37 NK (gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; servis in vzdrževanje batnih kompresorjev, servis in vzdrževanje vijačnih kompresorjev; storitve montaže, servisa in vzdrževanja za naslednje blago: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila); poljedeljski stroji (razen tistih za ročno upravljanje); valilniki; mehanski avtomatski odvajalci kondenzata; tlačne posode; oljni separatorji; pnevmatska orodja; znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; elektronski odvajalci kondenzata; naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, vodovodne in sanitarne instalacije; servis pnevmatskega orodja). V prid dejstvu, da si primerjani znamki nista zamenljivo podobni, govori tudi odločba urada št. 770-782174-SP-4 z dne 25. 8. 2003. Urad je namreč z njo zavrnil ugovor zoper registracijo mednarodne znamke št. 782174 „CLA & OMEGA 3“, ki je bil vložen na podlagi dveh predhodnih mednarodnih znamk št. 583774 „OMEGA“ in št. 221023 „OMEGA“. Odločba je med drugim temeljila tudi na naslednji obrazložitvi: „Od štirih elementov (kratica, pisni znak, beseda, številka) je le beseda podobna besedi znamk vložnika ugovora. Potrebno je poudariti, da je vedno potrebno gledati  znamke kot celoto, tako kot so prijavljene in registrirane. Torej, znamki vložnika ugovora sta registrirani le za besedo „OMEGA“, ne pa za njene možne oblike in dodatke. Ugovarjana znamka je registrirana kot „CLA & OMEGA3“ in ne samo kot „OMEGA“. Beseda „OMEGA“ tudi ne izstopa iz celotnega besedila ugovarjane znamke, ampak predstavlja le celoto. Pri ugovarjani znamki torej ni mogoče določiti dominantnega dela, ampak so si vsi enakovredni“. V konkretnem primeru gre za primerljivo situacijo: predhodna znamka je registrirana le za besedo „OMEGA“ in ne za njene možne oblike in dodatke, izpodbijana znamka pa je prijavljena kot „OmegaAir“ in ne samo kot „Omega“. Beseda „Omega“ tudi ne izstopa iz celotnega besedila zadevne znamke, ampak je enakovredna besedi „Air“. Sklepno tožeča stranka predlaga, da sodišče odpravi izpodbijano odločbo v 1. točki izreka, ter toženi stranki naloži povračilo stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, je urad je že v izpodbijani odločbi obrazložil, zakaj meni, da je bolj razlikovalen oziroma dominanten del znaka beseda „omega“. Dominantni del znaka je beseda ali element, ki ima pomembno pozicijo v znaku in jo potrošnik lahko doživlja kot razlikovalno ime za prijavljeno blago ali storitve in ki je v zadostni meri oddaljena od opisa lastnosti blaga in storitev. Da bi znamka opravljala svojo razlikovalno in ločevalno funkcijo v gospodarskem  prometu, se mora prijavljena znamka jasno razlikovati ali ločevati od znakov že registriranih znamk za enako ali podobno blago in/ali storitve, ker bi sicer na trgu prihajalo do zmede. To pomeni, da se mora zlasti razlikovati v dominantnem delu, ker se povprečni potrošnik običajno naslanja na splošni vtis, ki običajno izhaja iz dominantnega dela, in ne na posamične manj izrazite razlike ali oznake. Kriterij za ugotavljanje podobnosti med znaki pa mora vsebovati verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Če sta si dva znaka podobna v dominantnih delih, sta zmeda v javnosti in povezovanje s prejšnjo znamko verjetna. Tožeča stranka stališče, da „omega“ ni dominantni oziroma razlikovalni del znaka utemeljuje tudi z dejstvom, da obstajajo številne znamke, ki vsebujejo to besedo. Urad meni, da na osnovi pogostosti pojavljanja znaka „omega“ v znamkah ne smemo zaključiti, da znak „omega“ ni razlikovalen, saj razlikovalnost znaka v postopku registracije znamke ocenjujemo glede na absolutne razloge, torej glede na to, ali je znak v povezavi z blagom in storitvami, ki jih označuje kakorkoli opisovalen in ne glede na relativne razloge oziroma obstoj podobnih znakov na trgu. Podobne znamke lahko na trgu koeksistirajo iz različnih razlogov takrat, ko imetniki teh znamk zaradi določenih okoliščin menijo, da ne obstaja verjetnost, da bo zaradi podobnosti prihajalo do povezovanja dveh znamk in do zmede na trgu. Tudi vložnik ugovora je namreč v ugovoru zahteval zavrnitev znamke „OmegaAir“ zgolj v treh razredih, čeprav ima svojo znamko „OMEGA“ registrirano tudi za nekatere identične in podobne proizvode in storitve v ostalih razredih, ki jih prijavlja tožeča stranka. Tožena stranka meni, da sta si znaka fonetično podobna, saj je dominantni oziroma začetni del obeh znakov, torej beseda „omega“ tudi s fonetičnega vidika identičen, izpodbijani znak pa se od znaka vložnika ugovora razlikuje zgolj po besedi „air“ fonetično ?? ali er, na koncu besedne zveze, ne glede na to kako bo potrošnik ta glas izgovoril. Še vedno trdi, da je drugi del znaka „OmegaAir“, beseda „air“ (angl. air = zrak) za določene proizvode oziroma storitve povezane z njimi opisovalna. Tožeča stranka ima namreč v seznamu med drugim navedeno prodajo ter popravila in vzdrževanje naprav za ogrevanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, klimatskih naprav vseh vrst, naprav za industrijsko hlajenje in gretje, hladilniške sušilce, absorbcijske sušilnike, zračne filtre in filtrske vložke, za katere je označba „air“ opisovalna, oziroma vsebinsko dopolnjuje dominantni del znaka „Omega“ in potrošniku nakazuje, da gre za naprave, ki so namenjen obdelavi zraka (gretju, hlajenju, čiščenju...). Taka označba bi potrošnika po vsej verjetnosti zavedla k zmotnemu sklepanju, da so blago in storitve, označeni z znamko „OmegaAir“, le del družine blagovnih znamk, ki pripadajo istemu izvoru – krovni znamki „OMEGA“, pri čemer bi bil potrošnik zaveden oziroma bi na trgu nastala zmeda. Tožena stranka sklepno predlaga, da sodišče tožbo zavrne in potrdi odločbo v izpodbijanem delu.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi z dne 11. 3. 2009 vztraja, da si znamki vizualno nista zamenljivo podobni iz naslednjih razlogov: prijavljena znamka je sestavljena iz osmih črk, medtem ko predhodna znamka vsebuje pet črk; prijavljena znamka je sestavljena iz dveh besed, medtem ko je predhodna znamka sestavljena iz ene same besede; prijavljena znamka je zapisana z malimi tiskanimi črkami (izjema sta veliki začetnici pri obeh besedah), predhodna pa z velikimi tiskanimi črkami; prijavljena znamka se v končnem delu popolnoma razlikuje od predhodne znamke. Način zapisa znamke „OmegaAir“ je zelo pomemben pri ugotavljanju vizualne podobnosti, kar je razvidno tudi iz odločbe tožene stranke št. 31207-443/2005-7 z dne 8. 6. 2006, kjer tožeča stranka citira nekatera stališča iz te odločbe in jih primerja s stališči iz izpodbijane odločbe. Tožena stranka v odgovoru na tožbo argumentira, da pogostost ponavljanja znaka „omega“ v znamkah še ne pomeni, da znak „omega“ ni razlikovalen, kar je v nasprotju z smislom zakona in sicer ustaljeno prakso tožene stranke. Kot izhaja iz odločbe urada št. 31207-1248/2006-11 z dne 24. 6. 2008, je stališče ravno nasprotno: „Pomembno je tudi dejstvo, da je končnica „LX“ v imenih zdravil na splošno precej pogosta. V Sloveniji je namreč registriranih 98 nacionalnih znamk, več kot 600 evropskih znamk in veliko številko mednarodnih znamk za blago v razredu 5, ki imajo končnico „LX“, zato bi težko trdili, da bi zaradi take končnice prihajalo do zmede na trgu ali povezovanju ali zamenjavanju znamk, ki končnico vsebujejo“. Na podlagi citiranega jasno izhaja, da pogostost pojavljanja določenega sklopa črk v znamkah nujno pripelje do tega, da je potrebno ta sklop črk šteti za manj razlikovalnega, torej pri analizi podobnosti ne more imeti večjega vpliva. Z drugimi besedami, če se določen sklop črk pogosto pojavlja pri že obstoječih znamkah, potem nova znamka, ki ima tak sklop črk, ne more povzročiti zmede. Glede na navedeno tožeča stranka vztraja pri svojih navedbah, da beseda „Omega“ ni razlikovalen element izpodbijane znamke, saj je za razrede 7, 9, 11, 35 oziroma 42, registriranih okoli 130 nacionalnih, evropskih in mednarodnih znamk z besedo „Omega“. Glede na to je težko trditi, da bi zaradi besede „Omega“ prihajalo do zmede na trgu ali do povezovanja ali zamenjavanja znamk, ki vsebujejo zadevno besedo, zato vztraja pri tožbi.

V skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če se blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanaša prijavljeni znak in registrirana znamka. V praksi Sodišča Evropskih skupnosti (SES) se verjetnost zmede interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev, kar pomeni, da potrošnik nepravilno domneva, da blago izvira od enega proizvajalca oziroma ponudnika storitev ali ekonomsko povezanih družb (sodba SES št. C–251/95 z dne 11. 11. 1997 v zadevi Sabel proti Puma z dne 11. 11. 1997 in št. C-120/04 z dne 6. 10. 2005 v zadevi Medion proti Thompson). Za podobne je v smislu citirane določbe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom oziroma storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk - to je razlikovati blago oziroma storitve različnih proizvajalcev blaga oziroma ponudnikov storitev na trgu. Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Znaki se med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni, pri čemer je treba upoštevati vse sestavne elemente in najbolj dominantne dele, če jih je mogoče določiti.

V obravnavani zadevi je predmet presoje, ali je prijavljena znamka tožeče stranke „OmegaAir“ zamenljivo podobna predhodno registrirani mednarodni znamki stranke z interesom „OMEGA“. Pri primerjavi enakosti oziroma podobnosti je urad pri prijavljeni znamki upošteval le blago in storitve iz razredov 9, 35 in 37 NK, saj preostale storitve in blago iz razredov 7, 11 in 42 NK niso bile predmet ugovora. Med strankami ni sporno, da prijavljena in predhodna znamka v razredu 9, 35 in 37 ščitita enako oziroma podobno blago/storitve, zato je izpolnjen pogoj enakosti podobnosti blaga oziroma storitev iz točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Urad je prijavljeno znamko „OmegaAir“primerjal s predhodno znamko „OMEGA“ in ugotovil, da sta si znaka podobna tako z vizualnega, pomenskega kot tudi s fonetičnega vidika, s čimer se strinja tudi sodišče iz razlogov, navedenih v izpodbijani odločbi, ki jih sodišče na tem mestu v izogib ponavljanju ponovno ne navaja (2. odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 - odločba Ustavnega sodišča, v nadaljevanju ZUS-1). Nedvomno je dominantni del znaka tista beseda ali drug element, ki ima pomembno pozicijo v znaku in ga povprečni potrošnik lahko doživlja kot dominanten element za prijavljeno blago ali storitve; da bi znamka opravljala svojo razlikovalno in ločevalno funkcijo v gospodarskem  prometu, se mora predvsem razlikovati v dominantnem delu, ki ga kot takega doživlja povprečni potrošnik. Tudi po presoji sodišča je pri celostni obravnavni znamk urad izhajal iz pravilnega izhodišča, da je dominantni del obeh znamk beseda „Omega“, ki ima povsem domišljijsko vsebino in je tudi vodilna v besedni zvezi „Omega Air; kaj s pomenskega vidika pomenita znaka „omega“ (zadnja črka grške abecede) in „air“ (angl. air = zrak) pa med strankami ni sporno. V prijavljenem znaku „OmegaAir“ beseda „Omega“ že zaradi svojega položaja na začetku znaka in jasne ločnice med besedama „Omega“ in „Air“ pritegne večjo pozornost potrošnika. Že na prvi pogled je pri primerjavi obeh znakov mogoče ugotoviti, da je znak „OmegaAir“ sestavljen iz dveh besed, ki sta ločeni z veliko začetnico, predhodna znamka „OMEGA“, pa je v celoti vsebovana v prijavljenem znaku, pri čemer je začetni del besedila ponavadi tisti del, ki opravlja razlikovalno funkcijo oziroma si ga povprečni potrošnik najbolj zapomnil. In pri prijavljeni znamki si bo povprečni potrošnik z vizualnega, pomenskega in fonetičnega zapomnil besedo „Omega“ in ne besedo „Air“. Tožeča stranka sicer pravilno našteva nesporne vizualne razlike med primerjanima znakoma (prijavljena znamka je sestavljena iz osmih črk, medtem ko predhodna znamka vsebuje pet črk; prijavljena znamka je sestavljena iz dveh besed, medtem ko je predhodna znamka sestavljena iz ene besede; prijavljena znamka je zapisana z malimi tiskanimi črkami (razen velikih začetnic pri obeh besedah), predhodna znamka pa z velikimi tiskanimi črkami; prijavljena znamka se v končnem delu popolnoma razlikuje od predhodne znamke), vendar te razlike niso takšne, da bi se prijavljena znamka od predhodne znamke razlikovala v takšni meri, da bi bila izključena možnost njunega medsebojnega povezovanja. Tudi v tožbi tožeča stranka vztraja na stališču, da „omega“ ni zelo distinktiven del znaka, kar utemeljuje z dejstvom, da obstajajo številne znamke, ki vsebujejo to besedo. Sodišče se strinja s stališčem tožene stranke iz odgovora na tožbo, da na osnovi pogostega pojavljanja znaka „omega“ v znamkah ni mogoče zaključiti, da znak „omega“ ni razlikovalen, saj se razlikovalnost znaka ocenjuje glede na to, ali je znak v povezavi z blagom in storitvami, ki jih označuje, kakorkoli opisovalen, ne pa glede  na obstoj podobnih (registriranih) znamk na trgu. Podobne znamke lahko namreč na trgu mirno koeksistirajo iz različnih razlogov takrat, ko imetniki teh znamk zaradi določenih okoliščin menijo, da ne obstaja verjetnost, da bo zaradi podobnosti prihajalo do povezovanja dveh znamk in do zmede na trgu; tudi stranka z interesom je v ugovoru zahtevala zavrnitev znamke „OmegaAir“ zgolj v treh razredih, čeprav ima svojo znamko „OMEGA“ registrirano tudi za nekatere identične in podobne proizvode in storitve v ostalih razredih, ki jih prijavlja tožeča stranka. Pri tem ni odločilnega pomena sicer pravilna ugotovitev urada, da je beseda „air“ (angl. air = zrak) za določeno blago na nek način tudi opisovalna (v zvezi s prodajo klimatskih naprav, naprav za sušenje in prezračevanje, naprave za industrijsko hlajenje in gretje itd.); gre namreč za ugotovitev, ki velja le za del prijavljenega blaga in storitev, ki potrošniku nakazuje, da gre za naprave, ki so namenjene obdelavi zraka, tožeča stranka pa utemeljeno opozarja, da je prijavila še številno drugo blago in storitve, ki z besedo „Air“ nimajo nobene vsebinske povezave. Odločilnega pomena je zato ugotovitev, da je beseda „Omega“ vodilna beseda v besedni zvezi „OmegaAir“ in da beseda „Air“ vsebinsko dopolnjuje dominantni del znaka „Omega“. Sodišče nadalje meni, da sta primerjana znaka tudi fonetično podobna, saj je dominantni del primerjanih znakov „omega“ s fonetičnega vidika identičen, prijavljeni znak pa se od znaka predhodne znamke razlikuje zgolj po besedi „air“ pri kateri gre za fonetično (?? ali er) dokaj neizrazit zaključek, ki se nahaja na koncu besedne zveze, ne glede na to, ali bo povprečni slovenski potrošnik ta glas izgovoril pravilno po angleško ali po slovensko kot „er“.

Tožeča stranka se v tožbi sklicuje še na določena stališča iz odločb urada št. 770-782174-SP-4 z dne 25. 8. 2003, št. 31207-443/2005-7 z dne 8. 6. 2006 in št. 31207-1248/2006-11 z dne 24. 6. 2008 .V zvezi z odločbo št. 770-782174-SP-4 z dne 25. 8. 2003, kjer je urad zavrnil ugovor zoper registracijo mednarodne znamke št. 782174 „CLA & OMEGA 3“, ki je bil vložen na podlagi dveh predhodnih mednarodnih znamk št. 583774 „OMEGA“ in št. 221023 „OMEGA“, in ki je bila potrjena s pravnomočno sodbo opr. št. U 1645/2003 z dne 15. 2. 2005, sodišče ugotavlja, da sta si v tej zadevi konkurirajoča znaka že po pomenu v veliki meri različna, saj mednarodna znamka „CLA & OMEGA3“ vsebuje besedo „omega3“, ki pomeni oznako za skupino maščobnih kislin, ki ugodno vplivajo na srce in ožilje, oziroma za povprečnega potrošnika pomeni oznako za zdravju prijazno sestavino živil (tako tudi v sodbi Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 281/2005 z dne 18. 12. 2007). V citirani sodbi je Vrhovno sodišče (točka 16) še izpostavilo, da „oznaka omega3 v znamki označuje sestavino  proizvodov in je v očeh javnosti opisna; drugače pa je z besedo omega, ki brez številke 3 ne nakazuje na kakršnekoli sestavine oziroma lastnosti blaga. Zaradi tega tudi ni utemeljen očitek, da bodo potrošniki novo znamko doživljali kot podznamko znamke omega, saj znamki prav zaradi številke 3 nimata skupnega pomena“. Tožeča stranka se sklicuje še na odločbo št. 31207-443/2005-7 z dne 8. 6. 2006, kjer je urad zavrnil ugovor zoper registracijo znamke „CentraMed“, ki je bil vložen na podlagi predhodne znamke „CENTRUM“, ki jo je Upravno sodišče odpravilo s pravnomočno sodbo opr. št. U 1557/2006 z dne 29. 2. 2008, zato se tožeča stranka na njene razloge ne more sklicevati; iz baze podatkov urada (http://www2.uil-sipo.si/) pa je tudi razvidno, da je urad v ponovnem postopku zavrnil registracijo znamke „CentraMed“ pod številko prijave 200570443. V zvezi z odločbo št. 31207-1248/2006-11 z dne 24. 6. 2008, s katero je urad zavrnil ugovor zoper registracijo znamke „PRAMIX“, ki je bil vložen na podlagi treh mednarodnih znamk „PLAVIX“, sodišče ugotavlja, da je bila zoper navedeno odločbo vložena tožba, ki jo sodišče vodi pod opr. št. U 1736/2008, zato se v tej zadevi sodišče na tem mestu ne opredeljuje, temveč le poudarja, da je treba v postopku registracije določene znamke upoštevati okoliščine vsakega primera posebej.

Glede na vse navedeno je izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, zato je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS1. Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 v takem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.