sodba U 1656/2008
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2009-06-29

registracija znamke - podobnost znamke - celovita presoja podobnosti znamk

Pri celostni presoji verjetnosti zmede v javnosti vsi vidiki primerjanih znakov nimajo vedno enake teže, še posebej se lahko spremeni celoten pogled na znamko, če je napačno ugotovljena intenzivnost razlikovalnega učinka določenega (dela) znaka. V končni fazi je namreč odločilna celostna zaznava znamk pri relevantnem povprečnem potrošniku, ki znamko zaznava kot celoto in praviloma ne preizkuša njenih posameznih podrobnosti.

Tožbi se ugodi in se odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. ... z dne 30. 6. 2008 odpravi ter zadeva vrne Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 350,00 EUR povečane za 20 % DDV, v roku 15 dni z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po preteku paricijskega roka dalje do plačila.

Z izpodbijano odločbo je urad zavrnil prijavo znamke „DOOR TO DOOR“, v sliki št. ... z dne 27. 7. 2006. Iz obrazložitve je razvidno, da je urad dne 31. 12. 2006 v Uradnem glasilu, št. 2006/6 objavil prijavo znamke za storitve po Nicejski klasifikaciji sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ - MP št. 51/74 in Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK), razvrščene v razrede 35, 39, 41 in 42 NK. V zakonitem roku je družba A.A.A. d.o.o. iz B., ki je v tem upravnem sporu stranka z interesom, vložila ugovor zoper registracijo znamke, pri čemer je navedla, da imetnica prej registrirane znamke št. ..., ki je registrirana za storitve iz razredov 35, 39, 41 in 42 NK. Meni, da je prijavljena znamka podobna njeni znamki, storitve prijavitelja pa so enake ali podobne. Na podlagi ugovora in odgovora tožeče stranke je urad preveril utemeljenost navedb in ugotovil, da je ugovor utemeljen in da ne more registrirati znamke za prijavljena storitve, zato je na podlagi 70. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) izdal poziv z dne 3. 1. 2008, v katerem je tožečo stranko pozval, naj se izjasni glede razlogov, zaradi katerih urad znamke ne sme registrirati. Tožeča stranka je v odgovoru navedla, da znak njene znamke ni podoben znamki vložnika ugovora, saj meni, da je besedni del primerjanih znamk „door to door“, v prevodu „od vrat do vrat“, predstavlja generično oznako, ki se na trgu uporablja za storitve razvoza blaga, zato njena znamka in znamka vložnika ugovora pridobita zadostno razlikovalnost šele zaradi grafičnih kombinacij in oblikovnih rešitev, oblikovno pa sta videza primerjanih znamk tako različna, da ni nevarnosti zamenjevanja. Urad ugotavlja, da obstajajo zavrnilni razlogi iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL. Glede primerjave blaga znamk navaja, da imata znamki nekatere identične storitve in sicer storitev v zvezi s komercializacijo blaga (35 NK), prevoz blaga v cestnem prometu (39 NK), skladiščenje blaga; prekladanje blaga (39 NK), distribucija revij, časopisov, paketnih in drugih pošiljka (39 NK), založništvo (41 NK) ter kontrola kakovosti in količine blaga (42 NK). Ostale storitve tožeče stranke iz razreda 35 NK pa so podobne storitvam vložnika ugovora, in sicer je oglasna dejavnost storitev, ki je podobna storitvi komercializacije blaga, ki jo ščiti vložnik ugovora, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, pisarniški posli so prav tako tesno povezani s storitvami komercializacije blaga vložnika ugovora. Pri presoji podobnosti znamk se uporablja načelo celovite presoje, po katerem se podobnost ocenjuje glede na znamko v celoti, ob upoštevanju razlikovalnih elementov, če jih je mogoče določiti. Presoja podobnosti vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo, pri čemer je poudarek predvsem na distinktivnih oziroma dominantnih delih znamk. Urad ugotavlja, da je prijavljena znamka figurativna znamka, ki jo sestavlja besedilo „door to door“ v rumeno oranžni in črni barvi, na začetku besedila se nahaja podoba dveh stiliziranih ključavnic, ki ponazarjajo vrata oziroma ključavnico na vratih. Znamka vložnika ugovora je prav tako figurativna barvna znamka v zeleni in črni barvi. Besedilo je izpisano v posebnem grafizmu, kjer izstopa beseda „TO“, na njeni levi in desni strani pa se nahaja beseda DOOR. Dominantni del je tisti del znamke, ki lahko povprečnega potrošnika prijavljenega blaga oziroma storitve pritegne in zato praviloma tudi znamko „imenuje“ ali se nanjo „sklicuje“ravno po tem elementu. Pri besednih znakih, zlasti znakih, sestavljenih iz ene besede, pa je sama ta beseda dominantni del, saj imajo figurativni elementi običajno vlogo dekoracije, ali pa vlogo, da še bolj poudari ali razloži besedni del. Pri znamki vložnika ugovora imajo figurativni elementi (barve, črte, ki prekrivajo besedico „TO“, črne črte in podaljšana črna črta) izrazito dekorativno vlogo in je malo verjetnosti, da bi povprečni potrošnik zanemaril besedilo „DOOR TO DOOR“ in znamko prepoznal po figurativnih elementih. Enake ugotovitve veljajo za prijavljeno znamko. Dominantni del je besedilo „door to door“ in ne podoba dveh ključavnic, ki ima zgolj vlogo, da poudari besedilo, saj je ključavnica osnovni element vrat. Glede vizualnega vidika primerjave urad navaja, da je v znakih, ki vsebujejo tekstualni del, najbolj razlikovalni in dominantni del tekstualni del (sodba U 2161/2002 in I Up 672/2004). Urad je ugotovil, da gre črkovno gledano za popolnoma enako besedilo. Grafična upodobitev besedila je sicer različna, saj obstajajo razlike v figurativnih elementih, vendar mora celostna vizualna primerjava temeljiti na splošnem vtisu, ki ga primerjani znaki ustvarjajo. Prevladujoči element je besedilo „DOOR TO DOOR“, ta pa je znak, zato je možno zaključiti, da sta primerjana znaka kljub različnim grafičnim elementom v celoti gledano vizualno podobna. Glede pomenskega vidika primerjave urad ugotavlja, da imajo identični pomen. Pri pomenski analizi podobnosti je običajno najpomembnejša podobnost v besednem delu znaka. Primerjani znaki so sestavljeni iz enakega besedila „DOOR TO DOOR“. Gre za pomen, ki je razumljiv tudi za slovenskega potrošnika, saj pomeni „od vrat do vrat“, in v obeh primerih gre za enak pomen. Pomenska podobnost je takšna, da zaradi enakega pomena besednega dela lahko pride do zavajanja potrošnika. Pomensko gledano, grafični elementi nimajo drugega pomena, ki bi lahko spremenil celoten pomen. Glede fonetičnega vidika primerjave se prijavljena znamka in znamka vložnika ugovora izgovorita enako. Gre za identično besedilo, ki je fonetično gledano identično. Urad sklepno ugotavlja, da sta primerjana znaka v celoti gledano zelo podobna. Res je, da znamka prijavitelja vsebuje grafične elemente, ki je znamka vložnika ugovora ne vsebuje, vendar ob upoštevanju popolnoma enake izgovorjave in popolnoma enakega pomena dominantnih delov znakov, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjimi znamkami. Pri celostni presoji verjetnosti zmede vizualni, fonetični in pomenski vidiki nimajo vedno enake teže. Kadar se na primer proizvodi prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere blago in se mora zanesti predvsem na vizualni vidik znaka, je vizualna podobnost na splošno bolj pomembna. V obravnavani zadevi, kjer gre za storitve, ki se samopostrežno ne kupujejo ali naročajo, postanejo ugotovljene vizualne razlike manj pomembne. Tožeča stranka navaja, da je besedni del znakov „DOOR TO DOOR“ generične narave, saj se uporablja za označevanje storitev razvoza blaga in da imajo grafični elementi dominantno vlogo. Urad meni, da če ima nosilna oziroma dominanta beseda določen pomen ali ustvarja določeno asociacijo, to ne pomeni, da zaradi tega ne more biti dominantni del oziroma generičnim ali opisnim elementom v znaku ni mogoče odreči razlikovalnosti (U 1237/2003, U 1356/2004, U 1914/2002). Dominantni del znamke je namreč lahko katerakoli beseda ali element, ki ima pomembno pozicijo v znaku, ki jo potrošnik lahko doživlja kot znamko. V danem primeru je besedilo „DOOR TO DOOR“ zaradi pozicije v znakih izstopajoče in dominantno, slovenski potrošnik, ki večinoma obvlada vsaj osnove angleškega jezika, bo verjetno razumel, da je besedilo znamke v prevodu pomeni „od vrat do vrat“ vendar je malo verjetno, da zaradi tega potrošnik v besednem delu ne bo „videl“ znamke. Grafični elementi imajo lahko večji razlikovalni učinek kot sam tekst le v primeru, če bi izražali kakšen poseben, drug pomen, kot pa sam besedilni del, zaradi česar bi bolj pritegnili povprečnega potrošnika. Ker opisani grafični elementi ne izražajo kakšnega posebnega drugega pomena, ampak nasprotno tekst le še bolj poudarijo, ali pa zgolj dekorativno učinkujejo, je upravičeno sklepati, da je besedni del dominantni del.

Tožeča stranka tožbo vlaga zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava. Meni, da prijavljena znamka ni v nasprotju z določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, znak prijavljene znamke ni enak znaku znamke vložnika ugovora, niti mu ni tako podoben, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti glede njunega povezovanja. Res je sicer, da je v obeh znakih uporabljena besedna zveza „DOOR TO DOOR“, vendar vložnik ugovora ne more imeti monopola nad uporabo same besedne zveze, pa tudi sama besedna zveza ni bistveni razlikovalni element v znamkah. Besedna zveza „od vrat do vrat“ pomeni celo generično oznako, ki se na trgu uporablja za storitve razvoza blaga oziroma paketne dostave, zato prijavljena znamka in znamka vložnika ugovora pridobita zadostno razlikovalnost šele zaradi barvne kombinacije, oblikovnih ter grafičnih dodatkov. Prijavljena znamka vsebuje besedno zvezo „doortodoor“ pisano skupaj z malimi tiskanimi črkami, za razliko od „DOOR TO DOOR“, ki je pisan z velikimi tiskanimi črkami, med besedami pa je presledek. Besedna zveza po mnenju tožeče stranke ne predstavlja bistvenega razlikovalnega elementa med obema znakoma, temveč različnost zagotavlja grafično oblikovanje obeh znamk. Oblikovno je videz znaka prijavljene znamke tako različen od znamke vložnika ugovora, da ni nobene nevarnosti zamenjevanja med njima. Uporabljen je različen fond pisave, besedna zveza je pisana skupaj, beseda „to“ je v znaku prijavljene znamke le druge barve, medtem ko je v znaku vložnika ugovora beseda „TO“ trikrat večja kot obe besedi „DOOR“ ter čisto drugačne grafično oblikovana. V resnici je izstopajoči oziroma dominantni del znamke vložnika ugovora beseda „TO“ ki je tudi poudarjena z grafičnim oblikovanjem, ne pa celotna besedna zveza „door to door“, saj besedi „door“ na obeh straneh znamke sploh ne prideta do izraza. Znak prijavljene znamke je oranžne in črne barve, za razliko od belo - zeleno - črne kombinacije znaka znamke vložnika ugovora. Enako pomemben razlikovalni element kot sama besedna zveza predstavlja grafična podoba na skrajni levi strani znaka, ki ponazarja dve ključavnici, povezani z elipso, tako kot v znaku znamke vložnika ugovora bistven povezovalni element predstavlja grafično oblikovana beseda „TO“. Sklepno tožeča stranka predlaga, da sodišče spremeni izpodbijano odločbo tako, da se registracija znamke „doortodoor“ v sliki št. ... dopusti ter toženi stranki naloži povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da iz ustaljene sodne prakse upravnega sodišča kot tudi sodišč EU izhaja, da mora celotna presoja glede vidne, slišne in pomensko pojmovne podobnosti znakov temeljiti na njihovem celotnem vtisu, zlasti upoštevajoč njihove razlikovalne in prevladujoče - dominantne elemente. Zakaj je določitev dominantnega dela pomembna za sklepanje o podobnosti dveh znakov, je urad obširno razložil v izpodbijani odločbi, pri čemer je izhajal iz dosedanje prakse. Tožena stranka navaja, da je dominantni del znakov njun besedni del in sicer besedna kombinacija „door to door“. Ob upoštevanju, da sta dominantna dela vizualno, slišno in pojmovno identična, je urad prišel do sklepa o takšni podobnosti med primerjanima znakoma, ki lahko privede do zavajanja povprečnega potrošnika, oziroma tveganja, da bi javnost lahko verjela, da zadevne storitve izhajajo iz istega podjetja ali povezanih podjetij. Pri sklepanju o zavajajoči podobnosti urad ni zanemaril dejstva, da sta si sicer identični besedni deli umeščeni v precej različne barvne slikovno - figurativne okvirje. Ker pa figurativni elementi v danem primeru niso naredili pomembnejšega ali opaznega vtisa o različnosti, je pretehtalo dejstvo, da sta besedna dela popolnoma identična. Pretehtalo je tudi dejstvo, da glede na vrsto storitev, ki naj bi se označevale s kasnejšo znamko, da sta za potrošnika teh storitev slišni in pomenski vidik bolj pomembna. Pojem „door to door“ ni generičen pojem za prijavljene storitve; za tiste potrošnike, ki to besedno zvezo znajo prevesti, pa je zgolj asociativen, nekoliko opisen, vsekakor pa ne generičen. V Sloveniji namreč ne „door to door“ ne njen prevod „od vrat do vrat“ ni generičen pojem, ki dobesedno pomeni določeno stvar (npr. beseda pivo je generična za pivo). Sklepno tožena stranka predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

V pripravljalni vlogi tožeča stranka dodatno navaja, da izraz „door to door“ tudi v Sloveniji predstavlja generično oznako za storitve hitre pošte, zato potrošnika, ko sliši to besedno zvezo, ta ne asociira izključno na enega izmed ponudnikov te storitve, saj je jasno, da to storitev na trgu opravlja veliko število različnih subjektov. Povprečen potrošnik v Sloveniji zagotovo ve, da storitev „door to door“ pomeni storitev hitre pošte. Dominantni del tako zagotovo ne more biti njun besedni del, ampak figurativni elementi, vključno z barvami, ki pa so si med seboj popolnoma različni. Izraz „door to door“ je torej generični izraz za storitve hitre pošte, kar dokazuje dejstvo, da ga za opis svojih storitev uporabljajo tudi drugi ponudniki denimo DHL Express d.o.o. ter Slovenske železnice, slednje pa je razvidno iz priloženih izpiskov iz njunih internetnih strani (http:www.dhl.si in http://www.sz-tovornipromet.si).

Sodišče je tožbo poslalo tudi stranki z interesom A..A.A. d.o.o., ... ulica št. ..., B., ki jo zastopa odvetnica C.C. iz B., vendar odgovora na tožbo ni podala.

V skladu z določbo točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če se blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnosti zmede v javnosti, pri čemer verjetnosti zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnosti prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanaša prijavljeni znak in registrirana znamka. Za podobne je v smislu citirane določbe šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom oziroma storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk - to je razlikovati blago oziroma storitve različnih proizvajalcev blaga oziroma ponudnikov storitev na trgu. Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Znaki se med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni, pri čemer je treba upoštevati vse sestavne elemente in najbolj dominantne dele, če jih je mogoče določiti.

V zadevi ni sporno, da predhodno registrirana znamka ter prijavljeni znak v razredu 35, 39, 41 in 42 NK ščitita nekatere identične storitve (in sicer storitev v zvezi s komercializacijo blaga, prevoz blaga v cestnem prometu, skladiščenje blaga; prekladanje blaga, distribucija revij, časopisov, paketnih in drugih pošiljk, založništvo ter kontrola kakovosti in količine blaga) in da so si ostale storitve v teh razredih podobne. Odločitev urada, da prijavljenega znaka ne zavaruje, temelji na zgoraj citirani določbi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, pri čemer razlogi odločitve temeljijo na ugotovitvi, da je prijavljeni znak „door to door“ zamenljivo podoben registrirani znamki „DOOR TO DOOR“. Po presoji sodišča navedena odločitev temelji na zmotno in nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju.

Temeljna funkcija znamke je namenjena razlikovanju blaga/storitev od blaga/storitev drugega podjetja. V obravnavni zadevi je bistveno vprašanje, ali ima prijavljeni znak tožeče stranke lastnosti razlikovanja in torej izpolnjuje kriterije primernosti za razlikovanje v smislu 1. odstavka 42. člena ZIL-1, ali pa je prijavljeni znak enak ali podoben predhodni znamki, kot to ugotavlja urad v izpodbijani odločbi. Ocena, ali znak omogoča razlikovalnost, je mogoča po celoviti presoji, torej vtisu, ki ga znak naredi, upoštevajoč naravo storitev z vidika povprečnega potrošnika. Po presoji sodišča pa urad tega načela ni upošteval v zadostni meri. S fonetičnega vidika ne more biti sporno, da se besedna zveza „door to door“ izgovori enako. Urad pa je ugotovil, da sta si znaka zamenljivo podobna tudi z vizualnega in pomenskega vidika, s čimer se sodišče ne strinja. Prijavljena znamka je nesporno figurativna barvna znamka, ki jo sestavlja besedilo „doortodoor“ v rumeno - oranžni in črni barvi, na začetku besedila se nahaja podoba dveh stiliziranih ključavnic v črni barvi, ki ponazarjajo ključavnico na vratih. Tudi predhodna znamka je figurativna barvna znamka v zeleni in črni barvi; besedilo je izpisano v posebnem grafizmu, kjer izstopa beseda „TO“, ki je zapisana s črno-zelenimi vodoravnimi črtami, na njeni levi in desni strani pa se nahaja beseda „DOOR“ v črni barvi. Sodišče se sicer strinja z ugotovitvijo urada, da je dominantni del tisti del znamke, ki pritegne povprečnega potrošnika in ki po dominantnem elementu znamke tudi prepozna znamko; kot pravi urad, potrošnik praviloma znamko „imenuje“ ali se nanjo „sklicuje“ ravno po tem elementu. V znakih, ki vsebujejo tekstualni del, je ta praviloma res najbolj razlikovalni oziroma dominantni del (tako tudi v sodbi Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 672/2004 z dne 6. 12. 2005, na katero se sklicuje urad), vendar pa to ne pomeni, da to pravilo velja tudi za obravnavani primer. Tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da sta primerjani figurativni znamki že na prvi pogled različni zaradi uporabljenih različnih barvnih kombinacij, oblikovnih rešitev ter grafičnih dodatkov. Obe figurativni znamki je namreč treba gledati predvsem s celostnega vidika in pri vtisu, ki ga znamki naredita, po presoji sodišča ni mogoče zaključiti, da dominantni del obeh znamk predstavlja le besedilo „DOOR TO DOOR“, temveč je treba upoštevati vse figurativne elemente primerjanih znamk, za katere sodišče meni, da nimajo zgolj dekorativne in podrejene vloge, temveč predstavljalo enakovredne elemente v obeh figurativnih znamkah. Po presoji sodišča se primerjani znamki vizualno razlikujeta zaradi različnega stila zapisa, izbora in velikosti črk, barv in grafičnih dodatkov, pri čemer sodišče še posebej izpostavlja izrazito različne barvne kombinacije in kompozicijo besedila „DOOR TO DOOR“, ter vtis, ki ga znamki naredita, zato se sodišče strinja s tožečo stranko, da si znamki z vizualnega vidika nista  zamenljivo podobni.

Sodišče nadalje ugotavlja, da pri celostni presoji verjetnosti zmede v javnosti vsi vidiki primerjanih znakov nimajo vedno enake teže, še posebej se lahko spremeni celoten pogled na znamko, če je napačno ugotovljena intenzivnost razlikovalnega učinka določenega (dela) znaka. Po presoji sodišča je urad nepopolno ugotovil dejansko stanje glede vsebinskega pomena besedne zveze „door to door“ z vidika relevantnega povprečnega potrošnika. Ni sporno, da besedna zveza „door to door“ predstavlja besedni del obeh znakov prijavljene in predhodne znamke in prevedeno iz angleščine pomeni „od vrat do vrat“, ta besedna zveza pa je razumljiva tudi za povprečnega slovenskega potrošnika, ki večinoma obvlada vsaj osnove angleškega jezika. Tožeča stranka je že v upravnem postopku ugovarjala, da besedna zveza „door to door“ oziroma „od vrat do vrat“ pomeni generično oznako, ki se na trgu uporablja za storitve oziroma paketne dostave, zato po njenem mnenju primerjani znamki zadostno razlikovalnost pridobita šele zaradi barvne kombinacije, oblikovnih rešitev ter grafičnih dodatkov. V tožbi še navaja, da je to generični izraz za storitve paketne dostave oziroma hitre pošte in ga za opis te storitve uporabljajo tudi drugi ponudniki (pri čemer kot primer navaja DHL Express d.o.o. ter Slovenske železnice). Urad je na ugovor v zvezi z razlikovalnostjo sporne besedne zveze odgovoril pomanjkljivo, saj je v izpodbijani odločbi navedel le splošno pravilo, da v primeru, če ima dominantna beseda določen pomen ali ustvarja določeno asociacijo, to ne pomeni, da zaradi tega ne more biti dominantni del, oziroma generičnim ali opisnim elementom v znaku ni mogoče odreči razlikovalnosti. S pomenskega vidika ne more biti sporno, kaj pomeni dobesedni prevod besedne zveze „door to door“ in tudi ni mogoče trditi, da gre za pojem, ki bi mu bilo mogoče odvzeti kakršenkoli razlikovalni učinek v smislu točke b) in c) 1. odstavka 43. člena ZIL-1, saj urad prijavljene znamke že iz tega razloga ne bi smel registrirati in slednje gotovo ni bil namen ugovorov tožeče stranke. Verjetno tudi ni bil namen tožeče stranke, da bi ugovor generičnosti v svojo škodo uveljavljala v smislu točke e) 1. odstavka 43. člena ZIL-1, po katerem se kot znamka ne sme registrirati znak, ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi. To določilo se namreč uporabi takrat, ko je bila neka (predvsem) besedna znamka ob nastanku sicer razlikovalna, vendar pozneje z uporabo postane označba za vrsto proizvoda/storitve, ne pa za poseben proizvod/storitev, ki izvira iz določenega vira (v teoriji se navajajo primeri LINOLEUM, ASPIRIN, CELLOPHANE, povzeto po knjigi dr. Martine Repas „Pravo blagovnih in storitvenih znamk“, stran 116). Pač pa sodišče meni, da je odločilnega pomena presoja, kolikšen razlikovalni pomen je mogoče pripisati znaku „door to door“, saj tožeča stranka v bistvu zatrjuje, da ta besedna zveza za povprečnega slovenskega potrošnika pomeni uveljavljeno označbo za storitve paketne dostave (oziroma hitre pošte). O tem pa izpodbijana odločba nima razlogov in sodišče ne more preveriti, v kolikšni meri se je morda s tem zmanjšal razlikovalni učinek, ki ga sicer predhodni znamki oziroma besedni zvezi „DOOR TO DOOR“ pripisuje urad. Splošno znano je, da imajo znamke močan notranji razlikovalen učinek, kolikor so sestavljene iz besednih, sestavljenih, grafičnih ali tridimenzionalnih znakov, ki nimajo nobene zveze s proizvodi, ki jih označujejo. Verjetnost zmede v javnosti pa je toliko večja, kolikor bolj se razlikovalni učinek prejšnje znamke izkaže za pomembnega. Znamke, ki imajo močan razlikovalen učinek, uživajo širše varstvo, kot znamke, katerih razlikovalni učinek je šibkejši. Za obe obravnavani znamki, ki nesporno ščitita podobne oziroma celo identične storitve, ni mogoče reči, da nimata nobene vsebinske zveze s storitvami, ki jih označujeta. To pa pomeni, da je notranji razlikovalni učinek predhodne znamke šibkejši in je v tej zvezi še posebej pomembno ugotavljanje, kaj z vidika relevantnega povprečnega potrošnika dejansko pomeni storitev „door to door“ (oziroma „od vrat do vrat“); treba je torej ugotoviti, ali povprečni potrošnik pod tem pojmom dejansko prepozna določeno storitev, kot to zatrjuje tožeča stranka, in ali in v kolikšni meri se s tem tudi zmanjša razlikovalni učinek predhodne znamke. Nadalje je treba ugotoviti, kateri potrošniki so za prijavljene storitve sploh relevantni, saj ne zadošča zgolj ugotovitev urada „da gre za storitve, ki se samopostrežno ne kupujejo ali naročajo“, kar naj bi imelo za posledico, da sicer ugotovljene vizualne razlike postanejo manj pomembne. Urad bo moral tako v ponovljenem postopku v nakazani smeri dopolniti postopek in nato v luči ugotovljenega opraviti celovito presojo konkurirajočih si znakov. V končni fazi je namreč odločilna celostna zaznava znamk pri relevantnem povprečnem potrošniku, ki znamko zaznava kot celoto in praviloma ne preizkuša njenih posameznih podrobnosti.

Glede na vse navedeno je sodišče tožbi ugodilo zaradi zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in izpodbijano odločbo odpravilo na podlagi 2. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 - odločba US, v nadaljevanju ZUS-1).

Ker je tožeča stranka uspela s tožbo, je sodišče toženi stranki naložilo plačilo stroškov postopka v skladu določilom 3. odstavka 25. člena ZUS-1 v zvezi z 2. odstavkom 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov v upravnem sporu (Uradni list RS, št. 24/07, v nadaljevanju Pravilnik). Glede na izrecno določbo 5. člena Pravilnika se pri določitvi in povrnitvi stroškov postopka ne uporabljajo določbe drugih predpisov (razen za posebej določene primere), zato citirana določba izključuje uporabo Odvetniške tarife, po kateri je odvetnik uveljavljal stroške v tej zadevi. Iz pavšalnega zneska, ki ga določa Pravilnik in ki predstavlja znesek povrnjenih stroškov, ne izhaja, da bi vključeval tudi DDV, zato je sodišče toženi stranki naložilo plačilo stroška v višini 350,00 EUR povečane za 20 % DDV (sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Up 408/2008 z dne 25. 9. 2008).

Pravni pouk temelji na določbi 1. odstavka 73. člena ZUS-1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.