sodba U 1555/2006
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2008-04-22

zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta - vrnitev v prejšnje stanje - patent

Tudi če gre pri zamudi roka iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 za zamudo materialnega prekluzivnega roka, po presoji sodišča to ne pomeni, da bi institut vrnitve v prejšnje stanje v tem primeru bil izključen, saj za ta institut veljajo določbe posebnega upravnega postopka v ZIL-1 in je kot izključitvene razloge potrebno upoštevati primere iz 5. odstavka 68. člena ZIL-1 ter ne določb ZUP. Tudi Vrhovno sodišče RS je že zavzelo stališče v zvezi z uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi iz 67. člena ZIL-1 (ki ga je po mnenju sodišča upoštevati tudi v tem primeru), da razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki za uporabo instituta ni pravno relevantno, ker v določbi 67. člena ZIL-1 takih omejitev ni (takih omejitev tudi ni v 68. členu ZIL-1).

1. Tožbi se ugodi, sklep Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. ... z dne 24. 5. 2006, se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponovni postopek. 2. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v višini 344, 33 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe.

Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka zavrgla zahtevo tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje z dne 11. 8. 2005 pri zamudi roka za predložitev pisnega dokazila. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa navaja, da je tožeča stranka dne 11. 8. 2005 zahtevala vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka za predložitev pisnega dokazila v smislu določb 91. člena ZIL-1. Ob vložitvi zahteve je opravila zamujeno dejanje - predložila slovenski prevod patenta št. ..., seznam vseh patentov s kopijami patentov in plačala dolgovano pristojbino. V predlogu tožeča stranka navaja, da je do zamude roka iz 91. člena ZIL-1 prišlo zaradi nenadnega in nepričakovanega bolniškega staleža odvetnice A.A. iz B., Srbija, ki je posrednica med nosilcem patenta in zastopnico nosilca v Sloveniji. V posledici bolniškega dopusta, ki ga je odvetnica nastopila dne 1. 7. 2004, le-ta ni uspela predati zadeve drugemu odvetniku oziroma kateremu od svojih sodelavcev ter jih seznaniti s podrobnostmi predmetne zadeve, saj je na zadevi delala odvetnica sama in z zadevo ni bil seznanjen nobeden od njenih sodelavcev. Po bolniškem dopustu je odvetnica nastopila porodniški dopust, ki je trajal do 31. 7. 2005. Iz predloga za vrnitev v prejšnje stanje nadalje izhaja, da se je odvetnica vrnila na delo dne 1. 8. 2005 in najkasneje dne 4. 8. 2005 ugotovila, da dokaz o patentabilnosti še ni bil predložen toženi stranki. Odvetnica je o tem nemudoma obvestila tožečo stranko. Po mnenju tožene stranke je zahteva za vrnitev v prejšnje stanje sicer pravočasna, vendar ni dovoljena. Sklicuje se na 91. člen ZIL-1, ki v 1. odstavku določa, da mora najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta toženi stranki predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza vsem zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu zakona. Navedeni členi določajo materialne pogoje veljavnosti patenta in sicer: novost, inventivno raven in industrijsko uporabljivost izuma. Zakon v 1. odstavku 92. člena določa, da za pisno dokazilo iz 1. odstavka 91. člena zakona šteje slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil EPU za isti izum. V kolikor za isti izum ni bila vložena prijava za evropski patent, se lahko kot dokazilo iz 91. člena tega zakona predloži slovenski prevod patenta za isti izum, ki ga je po popolnem preizkusu podelila katerakoli druga ustanova, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba (drugi odstavek 92. člena zakona). V obravnavanem primeru je tožeča stranka predložila pisno dokazilo po drugem odstavku 92. člena zakona. Tretji odstavek 91. člena določa, da v primeru, če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta ne ravna po prvem odstavku tega člena, preneha patent veljati z dnem, ko poteče 10 leto njegove veljavnosti. Tožena stranka ugotavlja, da v obravnavanem primeru ni sporno, da se je rok, določen v prvem odstavku 91. člena zakona, iztekel 17. 8. 2004, torej ob izteku devetega leta trajanja patenta, šteto od datuma patentne prijave 17. 8. 1995. Nesporno je tudi, da tožeča stranka do tega datuma toženi stranki ni predložila ustreznih dokazil iz prvega oziroma drugega odstavka 91. člena zakona oziroma iz 92. člena zakona, temveč je to naredila šele ob vložitvi zahteve za vrnitev v prejšnje stanje. Upoštevaje določbo tretjega odstavka 91. člena zakona, je posledica zamude roka iz prvega odstavka 91. člena zakona, da patent preneha veljati, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti. Tožeča stranka se v zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje sklicuje na upravičenost razlogov za ugoditev zahtevi in skrbno ravnanje, kot jih za ugoditev zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje določa 68. člen zakona. Slednji v petem odstavku našteva nekaj prekluzivnih rokov, glede katerih določa, da zaradi njihove zamude vrnitve v prejšnje stanje ni mogoče zahtevati. Tožena stranka zaključuje, da gre tudi v obravnavanem primeru za zamudo materialnega prekluzivnega roka, pri katerem zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljena. Navaja, da se z institutom vrnitve v prejšnje stanje lahko podaljšujejo procesni roki, torej roki, ki jih določa tožena stranka in s katerimi stranke lahko razpolagajo v mejah zakona. Posledica poteka prekuzivnega roka pa je, da ugasne pravica sama in zato takšnega roka ni mogoče podaljšati. Glede na navedeno tožena stranka ni presojala upravičenosti razlogov za vrnitev v prejšnje stanje, saj je ocenila, da je potrebno zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje zavreči iz razlogov procesne narave.

Tožeča stranka vlaga tožbo, ker se s takim zaključkom tožene stranke ne strinja in uveljavlja tožbene razloge bistvene kršitve določb postopka ter napačne uporabe materialnega prava. V tožbi navaja, da je tožena stranka napačno uporabila ZIL-1, ki v 3. odstavku 68. člena določa, da tožena stranka ne more zavrniti zahteve za vrnitev v prejšnje stanje delno ali v celoti, če ni stranke pred tem pisno seznanila z razlogi za zavrnitev zahteve v delu ali celoti in če je ni pozvala, da naj se v roku treh mesecev od vročitve poziva izreče o razlogih za zavrnitev zahteve. Tega pa tožena stranka v navedeni zadevi ni storila. Iz napačne uporabe zakona pa v navedeni zadevi izhaja tudi bistvena kršitev postopka. Tožeči stranki ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo, saj je zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje zavrgla, ne da bi tožeči stranki dala možnost izjaviti se o tem, zakaj meni, da je takšna odločitev tožene stranke napačna. Ker je tožena stranka zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje zavrgla, ni presojala upravičenosti razlogov, ki jih je navedla tožeča stranka. Tožeča stranka meni, da je izkazala upravičenost zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, poleg tega je hkrati z zahtevo opravila tudi zamujeno dejanje. Tožeča stranka je ravnala z vso potrebno skrbnostjo, da bi bilo dokazilo o patentibilnosti pravočasno predloženo, vendar so to preprečile nepričakovane okoliščine. Tožeča stranka opisuje navedene okoliščine, do katerih je prišlo zaradi nepričakovane odsotnosti odvetnice A.A. iz B., zaradi bolniškega dopusta, ki se je nadaljevala s porodniškim dopustom. Navaja, da je nosilec patenta ravnal zadosti skrbno, saj je dokazilo v smislu 91. člena ZIL-1 svoji zastopnici v B. dostavil pravočasno, to je pred potekom roka za predložitev dokazila toženi stranki. Z zadostno skrbnostjo je ravnala tudi odvetnica A.A., saj se je zavedala, da je dokazilo potrebno poslati toženi stranki v predpisanem roku, žal pa so ji to preprečile nepričakovane okoliščine. Tožeča stranka meni, da je tožena stranka napačno odločila, da je rok za predložitev pisnega dokazila materialni prekluzivni rok, ki ni podaljšljiv. Iz 5. odstavka 68. člena ZIL-1 namreč izhaja, v katerih primerih se vrnitev v prejšnje stanje ne more zahtevati. Med naštetimi primeri ni zamude roka za predložitev dokazila o patentibilnosti, iz česar izhaja, da je vrnitev v prejšnje stanje dopustna. Iz 1. odstavka tega člena izhaja, da sme stranka v postopku pred toženo stranko iz upravičenih razlogov zahtevati vrnitev v prejšnje stanje, če kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla pravočasno izvršiti obveznosti, ki jih je tožena stranka zahtevala v skladu z ZIL-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in se je zaradi tega njena prijava ali kakšna druga vloga štela za umaknjeno ali je bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati. Tožeča stranka izpolnjuje vse zahteve iz 1. odstavka 68. člena ZIL-1. Zato predlaga, da sodišče tožbi ugodi ter izpodbijani sklep odpravi in dovoli vrnitev v prejšnje stanje ter odloči, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v upravnem sporu.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti izpodbija tožbene navedbe in meni, da je odločila pravilno in zakonito. V zvezi z navedbo tožeče stranke, da tožena stranka ne bi smela brez predhodnega poziva toženi stranki, da se izjasni o razlogih za zavrnitev, zavreči njenega predloga za vrnitev v prejšnje stanje, se tožena stranka sklicuje na 3. odstavek 68. člena ZIL-1. Slednji določa, da tožena stranka ne more zavrniti zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, če ni stranke pred tem pisno seznanila z razlogi za zavrnitev zahteve v delu ali celoti in če je ni pozvala, naj se v roku 3 mesecev od vročitve poziva izreče o razlogih za zavrnitev zahteve. Iz navedene zakonske določbe izhaja obveznost tožene stranke v primeru, ko se le-ta spusti v vsebinsko presojo upravičenosti razlogov za vrnitev v prejšnje stanje. V predmetni zadevi ne gre za zamudo procesnega roka, torej roka, s katerim lahko stranka med postopkom razpolaga. Rokov, kot jih je določil zakonodajalec v zakonu ali podzakonskem predpisu, ni mogoče podaljševati, saj bi bil s tem izničen namen prekluzije. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

Zastopnica javnega interesa je priglasila svojo udeležbo v tem upravnem sporu z dopisom z dne 24. 5. 2006.

Iz 91. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 45/01 s spremembami in dopolnitvami, ZIL-1) izhaja, da mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta toženi stranki predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza vsem zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu tega zakona (1. odstavek). Iz 3. odstavka tega člena pa izhaja, da če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta ne ravna po 1. odstavku tega člena, preneha patent veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti.

V predmetni zadevi ni sporno, da se je devetletni rok trajanja patenta, ki je določen v 1. odstavku 91. člena ZIL-1, iztekel 17. 8. 2004 ter da v tem roku tožeča stranka toženi stranki ni predložila ustreznih dokazil iz prvega oziroma drugega odstavka 91. člena oziroma iz 92. člena ZIL-1. Sporno pa je, ali je zaradi zamude navedenega roka, zaradi katerega je tožeča stranka dne 11. 8. 2005 vložila predlog za vrnitev v prejšnje stanje ter hkrati s tem predlogom predložila dokazila iz prvega oziroma drugega odstavka 91. člena oziroma iz 92. člena ZIL-1, dovoljena vrnitev v prejšnje stanje. Tožena stranka je v postopku zaključila, da vrnitev v prejšnje stanje v navedenem primeru ni mogoča, ker gre za zamudo materialnega prekluzivnega roka, ki ga ni dovoljeno podaljševati, zaradi česar je zahtevo tožeče stranke zavrgla in se v obravnavo navedenega predloga za vrnitev v prejšnje stanje sploh ni spustila.

Po oceni sodišča zaključek tožene stranke, da v konkretnem primeru predlog za vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljen, nima podlage v ZIL-1.

Tožeča stranka je predlog za vrnitev v prejšnje stanje predlagala na podlagi 68. člena ZIL-1, ki določa, da sme stranka v postopku pred toženo stranko iz upravičenih razlogov zahtevati vrnitev v prejšnje stanje, če kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla pravočasno izvršiti obveznosti, ki jih je tožena stranka zahtevala v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in se je zaradi tega njena prijava ali kakšna druga vloga štela za umaknjeno ali je bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati (1. odstavek). V 2. odstavku tega člena je določen subjektivni rok (3 mesece) in v 4. odstavku objektivni rok (enega leta) za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje. V 5. odstavku tega člena pa so taksativno našteti primeri, ko vrnitve v prejšnje stanje ni mogoče zahtevati.

V obravnavanem primeru gre za zamudo roka, določenega v 1. odstavku 91. člena ZIL-1 in torej za predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z zamudo roka, zaradi katerega je bila kot prepozna zavržena vloga tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Taka dejanska situacija pa ustreza v 1. odstavku 68. člena ZIL-1 urejenemu abstraktnemu zakonskemu dejanskemu stanu, hkrati pa ne gre za primer vložitve zahteve v primerih, ki jih 5. odstavek 68. člena ZIL-1 izključuje.

Tudi če gre pri zamudi roka iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 za zamudo materialnega prekluzivnega roka, pa po presoji sodišča to ne pomeni, da bi bil institut vrnitve v prejšnje stanje v tem primeru izključen, saj za ta institut veljajo določbe posebnega upravnega postopka v ZIL-1 in je kot izključitvene razloge potrebno upoštevati primere iz 5. odstavka 68. člena ZIL-1 ter ne določb ZUP. Tudi Vrhovno sodišče RS je v sodbi x Ips 779/2006-3 z dne 29. 1. 2008 že zavzelo stališče v zvezi z uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi iz 67. člena ZIL-1, sodišče pa meni, da ga more upoštevati tudi v tem primeru, da razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki za uporabo instituta ni pravno relevantno, ker v določbi 67. člena ZIL-1 takih omejitev ni (takih omejitev po povedanem tudi ni v 68. členu ZIL-1).

Ker je bilo potrebno izpodbijani sklep odpraviti iz navedenih razlogov in vrniti zadevo toženi stranki v ponovni postopek, v katerem bo tožena stranka o zahtevi tožeče stranke odločala po vsebini, sodišče ostalih tožbenih ugovorov tožeče stranke ni ocenjevalo.

Sodišče je izpodbijani sklep odpravilo na podlagi 3. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, v nadaljevanju ZUS-1) v zvezi s prehodno določbo 2. odstavka 105. člena ZUS-1 in vrnilo toženi stranki v ponovni postopek.

Tožbenemu zahtevku tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka je sodišče ugodilo na podlagi prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/07 UPB 3) v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97, 70/00. 92/05 - odl. US, 45/06 - odl. US) in v zvezi s 104. členom ZUS-1. Kot potrebne stroške je priznalo stroške za tožbo v višini 500 točk (po tč. 1 b tarifne številke 30 Odvetniške tarife, Uradni list RS, št. 67/03, v nadaljevanju: OT), izdatke za izvršitev dela v višini 2% od vrednosti storitve (13. člen OT) ter tako priznane stroške povečalo za zahtevani 20% DDV. Glede na vrednost točke po prvem odstavku 15. člena OT znašajo priznani stroški 280,90 eura in 15.200 SIT oziroma 63,43 eura takse za tožbo, kar skupaj znaša 344,33 eura.

Pouk o pravnem sredstvu temelji na določbi 1. odstavka 73. člena ZUS-1 v zvezi z določbo 1. odstavka 107. člena tega zakona.

ZIL-1 člen 93,  93/1,  68,  91,  91/1,  93,  93/1,  68,  91,  91/1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.