sodba U 985/2008
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2009-06-02

patent - zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta

Tožeča stranka je sama odgovorna, da v roku iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 predloži pisno dokazilo iz 1. odstavka 92. člena tega zakona. To pa pomeni, da organ z nepotrebnim pozivanjem ni mogel tožeči stranki podaljšati roka za predložitev v zakonu predpisanega dokazila, saj je po izrecni določbi 2. odstavka 66. člena ZIL-1 rok iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 nepodaljšljiv.

Zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Z izpodbijanim sklepom je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) zavrgel vlogo tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) pri patentu št. ... . Iz obrazložitve sklepa je razvidno, da je Urad dne 12. 1. 2007 za navedeni patent prejel vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe, s katero naj bi urad ugotovil, v kolikšni meri izum „Postopek in naprava za podajanje polnil iz mineralne volne in drugih izolacijskih materialov v obliki plošč“ izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1. Vlogi je tožeča stranka priložila kopijo evropskega patenta EP ... v angleškem jeziku (patentni zahtevki tudi v nemškem in francoskem jeziku) in potrdilo o plačani pristojbini za izdajo ugotovitvene odločbe. Po prvem odstavku 91. člena ZIL-1 mora imetnik patenta ali imetnik izključene pravice iz patenta uradu najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po 10., 12., 14. in 15. členu ZIL-1. Vrste pisnih dokazil določa 92. člen ZIL-1, po katerem se za dokazilo iz 91. člena ZIL-1 šteje slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil Evropski patentni urad (EPU) za isti izum. Urad ugotavlja, da se je deveto leto trajanja predmetnega patenta izteklo dne 13. 1. 2007, vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe pa je prejel tik pred iztekom roka dne 12. 1. 2007. Vlogo je urad pomotoma obravnaval kot nepopolno vlogo in tožečo stranko pozval k njeni dopolnitvi, in sicer k predložitvi pisnega dokazila - slovenskega prevoda evropskega patenta EP ... . Urad je v postopku namreč spregledal, da je rok za predložitev pisnega dokazila po 1. odstavku 91. člena ZIL-1 že potekel in da ugotovljene pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti. Po več pozivih in dopolnitvah je ugotovil, da je bila vlogi z dne 12. 1. 2007 priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku, ni pa bil predložen slovenski prevod evropskega patenta, ki je v tem primeru glede na 92. člen ZIL-1 edino možno pisno dokazilo in nobeno drugo dokazilo ne bi štelo kot pisno dokazilo za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Prevod pa je mogoče predložiti le do izteka devetega leta trajanja patenta, to je do 13. 1. 2007. Gre za materialni prekluzivni rok, ki ga ni mogoče podaljšati in zato ni mogoče naknadno odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ker vloga za izdajo ugotovitvene odločbe ni vsebovala dokazila iz 92. člena ZIL-1, je urad na podlagi 226. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) v povezavi s prvim odstavkom 91. člena in 92. člena ZIL-1 zavrgel vlogo tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je še pred iztekom devetletnega roka uradu predložila dokazilo po 91. členu ZIL-1. Na prvi strani podeljenega evropskega patenta je razvidno, da je bila evropska patenta prijava vložena na osnovi slovenske prijave št. SI ... . EPU bi skladno z evropsko patentno konvencijo zavrnil prijavo, kolikor urad pravočasno ne bi izdal dokazila, da prioritetni dokument zares ustreza prijavljeni prijavi. Ne more biti torej dvoma, da je v trenutku prijave evropskega patenta obstajala identiteta med slovensko prijavo in prijavo evropskega patenta. Urad je razpolagal s popolnim prevodom evropske prijave v slovenski jezik že ob samem začetku postopka prijave evropskega patenta. EPU je prijavo preizkusil in izdal odločbo o patentu. Da gre za isti patent, je razvidno tudi iz spletne strani urada, kjer je urad sam zapisal, da je patent EP ... „objavljeno tudi kot“ SI... . Urad je glede na podatke iz lastne spletni strani na dan, ko mu je bil poslan evropski patent, že razpolagal s pravilnim prevodom, v istem spisu oziroma z izvirnikom, iz katerega je nastal evropski patent. Zakaj bi morala tožeča stranka še enkrat vlagati prevod istega patenta? Tega ZIL-1 ne zahteva. Da gre v primerih obeh patentov za isto prijavo, je vidno na spletni strani urada, kjer je zapisana „patentna družina“ (torej patenti, ki so med seboj enaki). Glede verodostojnosti prevodov ZIL-1 omogoča uradu, da prevod preizkusi, saj razpolaga z ustreznim znanjem in če z prevodom ni zadovoljen, od tožeče stranke zahteva overjeni prevod (peti odstavek 92. člena ZIL-1). Šele če v roku stranka ne predloži overjenega prevoda, sme urad zavreči zahtevo. Urad bi moral skladno z določbami drugega odstavka 67. člena ZIL-1 in sodbo Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 779/2006-3 z dne 29. 1. 2008 na tožečo stranko nasloviti obvestilo o zamudi in njenih posledicah ter jo obvestiti, da lahko v roku dveh mesecev ob plačilu pristojbine nadaljuje s postopkom, česar pa ni storil. Sklepno tožeča stranka predlaga, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijani sklep odpravi ter zadevo vrne v ponovni postopek in toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

V odgovoru na tožbo tožena stranka navaja, da prvi odstavek 91. člena ZIL-1 določa, da mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta uradu najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po 10., 12., 14. in 15. členu zakona. V 92. členu ZIL-1 je določeno, kateri dokument se lahko predloži kot pisno dokazilo. Šele na podlagi predloženega dokazila urad ugotovi, v kolikšni meri izum, za katerega je podeljen slovenski patent, izpolnjuje pogoje 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1 in izda ustrezno ugotovitveno odločbo, s čimer se dejansko določi pravi obseg patentnega varstva.  Preizkus na podlagi predloženega pisnega dokazila in izdaja ugotovitvene odločbe v praksi na nek način „nadomešča“ popolni preizkus patentne prijave, ki ga izvajajo nekateri večji patentni uradi. Z izdajo ugotovitvene odločbe se naknadno opravi preizkus „prijave“ oziroma že podeljenega slovenskega patenta in se glede na izsledke patentnih uradov, ki izvajajo popolni preizkus, ustrezno zoži obseg varstva na tiste patentne zahtevke, ki izpolnjujejo pogoje za patentno varstvo. Tožena stranka opozarja, da tudi če sta bili za isti izum vloženi dve patentni prijavi (slovenskega nacionalna in evropskega patentna prijava), to ne pomeni, da sta slovenski patent in evropski patent identična. Prav nasprotno; ker urad ne izvaja popolnega preizkusa prijav, EPU pa tak preizkus izvaja, so med slovenskimi patenti in evropski patenti, podeljenimi za isti izum, bistvene razlike. Zato je določena obveznost naknadne predložitve pisnega dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev za patentno varstvo in postopek izdaje ugotovitvene odločbe, s čimer se določi pravi obseg patentnega varstva, in sicer v obsegu, kot ga je priznal EPU ali drug ustrezni patentni urad. EPU pa je na podlagi popolnega preizkusa novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti izuma tožeči stranki podelil patent št. EP ... . Nesporno je, da tožeča stranka do izteka devetletnega roka ni predložila slovenskega prevoda evropskega patenta. Urad je pomotoma obravnaval vlogo tožeče stranke kot nepopolno in jo pozval k dopolnitvi, ker je spregledal, da je materialni prekluzivni rok po prvem odstavku 91. člena ZIL-1 že iztekel in da z naknadno predložitvijo slovenskega prevoda evropskega patenta ne bo mogoče popraviti zamude roka iz prvega odstavka 91. člena ZIL-1. Rok iz prvega odstavka 91. člena ZIL-1 namreč ni podaljšljiv (drugi odstavek 66. člena ZIL-1), njegova zamuda pa povzroči prenehanje patenta s potekom desetega leta trajanja varstva (nepreizkušen patent velja največ deset let, dvajset let pa lahko velja le preizkušen patent, to je tisti, za katerega je bila izdana ugotovitvena odločba). Urad je šele kasneje ugotovil, da je bila vlogi z dne 12. 1. 2007 priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku, ne pa tudi slovenski prevod evropskega patenta, ki je v tem primeru glede na 92. člen ZIL-1 edino možno pisno dokazilo. Predložiti je torej treba slovenski prevod podeljenega patenta in ne prevoda patentne prijave, ki je bila vložena pri EPU. V postopku podelitve evropskega patenta se namreč obseg varstva, kot je določen s patentnimi zahtevki, pogosto spreminja in se posledično obseg varstva v podeljenem patentu bistveno razlikuje od obsega varstva v patentni prijavi, pogosto pa je tudi, da se posamezen del iz prijave izloči in se na podlagi prvotne prijave oblikuje še ena prijava. Trditve tožeče stranke, da ni dvoma, da je v trenutku prijave evropskega patenta obstajala identiteta med slovensko prijavo in evropsko patentno prijavo morda držijo, vendar to za predmetno zadevo sploh ni pomembno, saj je pomembno, kakšno je besedilo podeljenega patenta in ne prijave. Že iz predložene kopije evropskega patenta v angleškem jeziku sicer jasno izhaja, da podeljen evropski patent ni identičen slovenski prijavi oziroma podeljenemu slovenskemu patentu. Da je bil evropski patent podeljen in objavljen v zoženem obsegu glede na slovenski patent, nenazadnje sama navaja tožeče stranka v dopisu z dne 26. 2. 2008 (dopolnitev zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe – spis št. 21). Pri tem ni pomembno, da je predmetni dopis tožeča stranka predložila po napačnem pozivu urada na odpravo pomanjkljivosti. Tudi sklicevanja tožeče stranke, ki se nanašajo na spletno stran urada, so neutemeljena. V predmetni zadevi je A1 dokument (EP... A1) morda res identičen slovenski prijavi oziroma slovenskemu patentu, ker je to objava patentne prijave, kot je bila vložena, brez kakršnihkoli sprememb, vendar pa to ni pomembno. V EPU se postopek preizkusa naredi šele ob objavi prijave, če prijavitelj tako zahteva. Seznam članov družine na navedeni spletni strani pa pomeni zgolj seznam članov, ki imajo isto prednostno pravico – ki torej temeljijo na isti prvi prijavi. Nikakor pa to ne pomeni, da so podeljeni patenti dejansko identični vloženim patentnim prijavam oziroma prednostni pravici, saj lahko prijavitelj v kasnejših prijavah zahteva ožji obseg varstva (v primerjavi s prvo prijavo) oziroma vloži nadaljnje prijave le za del tistega, kar je zahteval s prvo prijavo. Kljub napaki urada, ki je spregledal, da do izteka materialnega prekluzivnega roka ni bilo predloženo ustrezno pisno dokazilo in je tožečo stranko pozival k odpravi pomanjkljivosti, pa je bilo po mnenju tožene stranke v predmetni zadevi potrebno izdati sklep o zavrženju vloge za izdajo ugotovitvene odločbe. Glede na navedeno tožena stranka predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi navaja, da tožena stranka zavaja sodišče, da je nesporno, da tožeča stranka toženi stranki do 13. 1. 2007 ni predložila slovenskega prevoda evropskega patenta. To dejstvo je sporno in je predmet upravnega spora. Pojasnila je, kdaj in pod katerimi okoliščinami je predložila prevod evropskega patenta, oziroma zakaj ji tega ni potrebno storiti ponovno – v konkretnem primeru je urad vse od leta 1998 razpolagal s prevodom, ki je bil v spisu in ponovnega prevoda ni bilo potrebno vlagati. V postopku je urad zahteval določena ravnanja, ki jih je tožeča stranka izpolnila, potem pa je urad vlogo „pomotoma“ obravnaval kot nepopolno vlogo in „spregledal“ materialni prekluzivni rok. V konkretnem primeru je tožena stranka sama zapisala: „v predmetni zadevi je A1 dokument.... res identičen slovenski prijavi oziroma slovenskemu patentu“ in tu se konča vsak dvom. Odločitev o zavrženju je v nasprotju z določbami ZUP. Stranka v postopku, ki je ravnala skladno z navodili upravnega organa in v roku odgovarjala na zahteve upravnega organa, zaradi tega ne more utrpeti škode. V konkretnem primeru se je tožena stranka sama odločila, kako bo vodila postopek, s čimer je odgovorna za posledice.

V obravnavani zadevi je sporno, ali je urad pravilno zavrgel vlogo tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe pri patentu št. ..., ki jo je tožeča stranka vložila na podlagi 91. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Prvi odstavek 91. člena ZIL-1 določa, da mora imetnik patenta uradu najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po 10., 12., 14. in 15. členu tega zakona. V 92. členu ZIL-1 je jasno določeno, kateri dokument se lahko predloži kot pisno dokazilo iz 91. člena ZIL-1; za pisno dokazilo se lahko predloži slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil EPU za isti patent. Za tožečo stranko ni sporno, da bi morala do izteka devetletnega roka predložiti slovenski prevod, sporno pa je, ali je slovenski prevod uradu predložila s tem, ko je predložila kopijo evropskega patenta EP ... B1 v angleškem jeziku s patentnimi zahtevki v nemškem in francoskem jeziku, za katerega sedaj v tožbi zatrjuje, da je identičen s  slovensko patentno prijavo. Iz upravnih spisov izhaja, da je tožeča stranka dne 13. 1. 1998 uradu vložila patentno prijavo, ki jo je urad vodil pod št. P-... . Patentni prijavi je bil priznan datum vložitve prijave 13. 1. 1998, slovenski patent pa je bil podeljen z odločbo št. ... z dne 2. 9. 1999 brez popolnega preizkusa novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti izuma. Tožeča stranka je dan pred iztekom devetletnega roka za predložitev pisnega dokazila iz prvega odstavka 91. člena ZIL-1 pri slovenskem patentu št. ... vložila vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Vlogi je bila nesporno priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku (s patentni zahtevki v nemškem in francoskem jeziku), s tem pa zakonu ni zadostila (1. odstavek 91. člena v zvezi s 1. odstavkom 92. člena ZIL-1). Zato je tudi po presoji sodišča urad pravilno zavrgel predmetno vlogo. Devetletni rok iz prvega odstavka 91. člena ZIL-1 je glede na izrecno določilo drugega odstavka 66. člena ZIL-1 nepodaljšljiv rok in ga je mogoče podaljšati le z uporabo procesnih institutov iz 67. oziroma 68. člena ZIL-1. Iz sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 779/2006-3 z dne 29. 1. 2008 izhaja, da je stranka vložila izrecno zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi po 67. členu ZIL-1, pri čemer je sodišče zavzelo stališče, da za uporabo tega navedenega instituta ni relevantno razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki. Tu pa za takšen položaj ne gre, saj je tožeča stranka pravočasno vložila vlogo za izdajo odločbe iz 91. člena ZIL-1, ne pa zahteve po 67. členu ZIL-1.

Sodišče se strinja z ugotovitvijo, da je urad tožečo stranko nepravilno pozval k dopolnitvi njene vloge, vendar kršitev ni bistvena ter se v tem smislu tožeča stranka nanjo ne more sklicevati, saj je bila tožeča stranka sama odgovorna, da v roku iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 predloži pisno dokazilo iz 1. odstavka 92. člena tega zakona; to pa pomeni, da organ z nepotrebnim pozivanjem  ni mogel tožeči stranki podaljšati roka za predložitev v zakonu predpisanega dokazila, saj je po izrecni določbi 2. odstavka 66. člena ZIL-1, po že povedanem, rok iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 nepodaljšljiv. Tožeča stranka tudi ne more uspeti z ugovorom, da je ustrezen prevod predložila s kopijo podeljenega evropskega patenta v angleškem jeziku. Kot ji je pravilno obrazložila tožena stranka v odgovoru na tožbo, tudi v primeru, če sta bili za izum vloženi slovenska nacionalna in evropska patentna prijava, to ne pomeni, da sta podeljeni slovenski in evropski patent identična. Ker urad ne izvaja popolnega preizkusa prijav, EPU pa tak preizkus izvaja, lahko obstajajo bistvene razlike med slovenskimi in evropski patenti, ki so podeljeni za isti izum. Prav zato je določena obveznost, da imetnik patenta naknadno predloži pisno dokazilo o izpolnjevanju vseh pogojev za patentno varstvo in v ZIL-1 določen postopek izdaje ugotovitvene odločbe, s čimer se določi patentno varstvo v obsegu, kot ga je priznal EPU. Glede na navedeno tudi po presoji sodišča pisno dokazilo iz 91. člena ZIL-1 predstavlja le slovenski prevod evropskega patenta, ki ga je za isti izum podelil EPU. Na drugačno odločitev tudi ne morejo vplivati  trditve, ki jih tožeča stranka sicer sedaj prvič izpostavlja v tožbi, da je v trenutku prijave evropskega patenta obstajala identiteta med slovensko prijavo in evropsko patentno prijavo, kar naj bi izhajalo tudi iz spletne strani urada. Pravno relevantno je le, kakšno je besedilo in obseg podeljenega evropskega patenta, zato mora imetnik patenta predložiti predložiti prevod podeljenega patenta in ne prevoda patentne prijave. Sodišče na tem mestu še dodaja, čeprav na tej ugotovitvi sodba ne temelji, saj ni relevantna za odločitev v zadevi, da se je tudi v predmetni zadevi izkazalo, da je bil evropski patent podeljen in objavljen v zoženem obsegu glede na slovenski patent, kar je razvidno tudi iz dopisa tožeče stranke same z dne 26. 2. 2008 (listovna št. 21 upravnega spisa).

Po presoji sodišča je izpodbijani sklep pravilen in na zakonu utemeljen, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, zato je sodišče tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 - odločba Ustavnega sodišča, v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo. Sodišče je odločilo brez glavne obravnave na podlagi 1. odstavka 59. člena ZUS-1. V obravnavani zadevi gre za rešitev pravnega vprašanja in relevantno dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo upravnega akta, med strankama ni sporno.

Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1 v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Pravni pouk temelji na določbi 1. odstavka 73. člena ZUS-1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.