sodba U 1400/2008
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2009-09-08

znamka - registracija znamke - podobnost znamk - celovita presoja podobnosti znamk

Po presoji sodišča je odločilnega pomena, da besedna zveza prijavljenega znaka v celoti predstavlja del besedila predhodne znamke, pri čemer prijavljeni znak nima kakšnega dodatnega razlikovalnega elementa, ki bi pripomogel k njegovi večji razlikovalnosti v primerjavi s predhodno znamko. Ni mogoče v vsakem primeru vnaprej postaviti pravila, da določenega znaka, ki je v celoti sestavljen iz dela predhodne znamke, ni mogoče registrirati, vendar pa mora takšen znak vsebovati še druge elemente, ki ga v smislu prvega odstavka 42. člena ZIL-1 v povezavi s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ločijo od predhodne znamke.

2. Zahtevek tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Z izpodbijano odločbo je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) v 1. točki izreka zavrnil prijavo znamke „DJ SVIZEC“ št. ... z dne 8. 12. 2005, ki jo je tožeča stranka vložila za naslednje storitve iz razredov: 35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli, administrativne storitve, agencije za poslovne informacije, distribucija vzorcev, fotokopiranje, izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, izpopolnjevanje reklamnega gradiva, manekenske storitve za reklamne namena ali prodajno promocijo, neposredno reklamno oglaševanje po pošti, objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, oddajanje oglasnih površin v najem, oddajanje oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, oddajanje propagandnih sredstev v najem, oglaševanje po računalniški mreži, organizacija časopisnih naročnin (za tretje osebe), organizacija razstav za komercialne ali reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov za komercialne ali reklamne namene, poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov, pospeševanje prodaje (za druge), prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za javnost, razširjanje reklamnih materialov, reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, reprodukcija dokumentov, stiki z javnostjo, tržne raziskave; 38: telekomunikacije, elektronska pošta, informiranje o telekomunikacijah, kabelska televizija, komuniciranje preko mobilne telefonije, komuniciranje preko računalniških terminalov, komunikacije po mreži optičnih vlaken, oddajanje radijskih programov, osebni klic (paging) (radijski, telefonski ali elektronska komunikacija druge vrste), posredovanje sporočil, računalniško podprto prenašanje sporočil in slik, satelitsko prenašanje, storitve elektronskih oglasnih panojev (telekomunikacijske storitve), telefonske storitve, telefonsko komuniciranje, telegrafske storitve, telegrafsko komuniciranje, telekomunikacijsko usmerjanje in povezave, telekonferenčne storitve, tiskovne agencije, zbiranje in distribucija novic; ter 41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; kulturne dejavnosti, diskoteke, filmska produkcija, filmski studiji, klubske storitve (za zabavo ali za izobraževanje), nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže), obdelava (izdajanje) video-trakov oddajanje v najem audio-opreme, oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke scene in studia, organizacija in izvedba seminarjev, organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in vodenje konferenc, organizacija in vodenje kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav, organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), organiziranje nastopov (storitve impresarijev), organiziranje plesov, organiziranje zabavnih prireditev na ulici, orkestralni nastopi, planiranje družabnih prireditev, produkcija filmov na video trakovih, produkcija gledaliških predstav, produkcija radijskih in televizijskih programov, prostori za glasbene prireditve, radijske oddaje za zabavo, sinhronizacijske storitve, snemalni studiji, snemanje na mikrofilm, snemanje videotrakov, storitve glasbenega komponiranja, storitve karaok, storitve nočnih klubov, televizijskih zabavni program, zabave, zabaviščne dejavnosti, zabaviščni parki. V 2. točki izreka pa je urad nadaljeval postopek registracije znamke za preostalo blago in storitve iz razreda 25 ter 41.

Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je urad dne 8. 12. 2005 prejel prijavo znamke „DJ SVIZEC“ za blago in storitve, po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: NK), razvrščene v razrede 25, 35, 38 in 41. Ker je prijavljeni znak ustrezal zahtevam iz 99. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), je urad dne 28. 2. 2006 v uradnem glasilu urada št. 2006/1 objavil prijavo znamke. V roku treh mesecev je A.A., .. ulica št. ..., A., (ki je v tem upravnem sporu stranka z interesom), vložil ugovor zoper registracijo znamke. V ugovoru je navedel, da je imetnik prejšnje figurativne znamke št. 200571523 „DJ SVIZEC“, registrirane za označevanje storitev iz razreda 41 NK (diskoteke, prostori za glasbene prireditve, storitve glasbenega komponiranja). Menil je, da je prijavljena znamka tako podobna njegovi znamki, da so podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, zato je zahteval zavrnitev prijavljene znamke v celoti. Urad je o vloženem ugovoru obvestil tožečo stranko, ki je med drugim navedla, da se primerjani znamki deloma prekrivata, vendar se prijavljena znamka vedno uporablja v povezavi s „turbo glasbo“ in se uporablja precej širše kot znamka vložnika ugovora. Glede na to, da je svojo znamko že uporabljala, si ne more predstavljati, da je zdaj ne bi več smela. Urad je ugotovil, da je ugovor utemeljen; prijavljeni znak je tako podoben znaku znamke vložnika ugovora, deloma pa se prekrivajo tudi blago in storitve, da so podani zavrnilni razlogi po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Pri celostni primerjavi znakov urad ugotavlja, da je treba primerjati znake kot celote, z upoštevanjem njihovih najbolj dominantnih delov, če jih je mogoče določiti. Pri besednih ali kombiniranih znakih so besede ali besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, ker je znak tako tudi poimenovan, zanke pa primerjamo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Po mnenju urada je najdominantnejši element obeh znakov besedna zveza „DJ SVIZEC“ – pri prijavljenem znaku je to kar celoten tekst znaka, v znaku znamke vložnika ugovora pa so še drugi elementi, kljub temu pa je „DJ SVIZEC“ tisti del znaka, ki ga pomensko (in tudi fonetično) opredeljuje. Vizualno je možno primerjati le tekstualne dele obeh znakov, saj je prijavljeni znak v obliki besede z običajnimi črkami, znak znamke vložnika ugovora pa je figurativni, kombinirani znak (tekst, slika). Pri primerjavi znakov s pomočjo črkovne analize so pomembni naslednji kriteriji: število in dolžina besed, skupne črke ali zlogi, predvsem prve in zadnje črke ali zlogi, tuje črke, posebni črkovni skopi ali zlogi. Urad je vizualno (glede na črkovno analizo) primerjal oba znaka „DJ SVIZEC“ in „DJ SVIZEC BEST DJ IN TOWN“ ter ugotovil, da je del tekstualnega dela znakov popolnoma istoveten, seveda pa ima znak znamke vložnika ugovora več teksta in je celoten tekstualni del znakov sam po sebi še zato kot celota deloma različen. Kot celoti tekstualnih in drugih grafičnih elementov (krog, razporeditev teksta ob krožnici, shematična podoba svizca – v primerjavi z znakom v besedi z običajnimi črkami), sta znaka vizualno precej različna, prijavljeni znak je podoben (ne identičen, ker grafizem črk ni isti) le delu znaka znamke vložnika ugovora („DJ SVIZEC“). Kljub temu pa je prav zaradi enakosti prijavljenega znaka delu znaka znamke vložnika ugovora podana tudi določena stopnja vizualne podobnosti znakov. Pri fonetični primerjavi „DI DŽEJ SVIZEC“ („DJ SVIZEC“) in „DI DŽEJ SVIZEC BEST DI DŽEJ IN TAVN“ (DJ SVIZEC BEST DJ IN TOWN) je urad ugotovil, da bo znak znamke vložnika ugovora povprečen potrošnik doživljal kot znak „DJ SVIZEC“ in ga bo tudi poimenoval tako, ne pa s celotnim tekstom znaka. „DJ SVIZEC“ je namreč najdominantnejši in najbolj razlikovalni del znaka, poleg tega pa poimenovanje znamke glede na celoten tekst v primeru, ko je tega teksta več oziroma je daljši, ni običajno. Ob upoštevanju le najdominantnejšega dela znaka znamke vložnika ugovora in ob primerjavi s prijavljenim znakom, sta znaka fonetično istovetna, če pa upoštevamo še druge dele teksta tega znaka, sta znaka podobna oziroma delujeta kot dve različici znamke „DJ SVIZEC“ istega imetnika. Urad meni, da je v vsakem primeru podana velika stopnja fonetične podobnosti znakov. Pri pomenski primerjavi je urad ugotovil, da prijavljeni znak pomeni, da gre za DJ-ja (DJ je dobro znana kratica za angleški besedi „disc jokey“ - „disc jockey“, DJ pa je oseba, ki izbira in vrti posneto glasbo za občinstvo – definicija povzeta po Wikipedii), ki se imenuje SVIZEC (ime živali iz vrste glodavcev). Pomensko je enak oziroma zelo podoben tudi znak znamke vložnika ugovora – najdominantnejši del znaka je identičen („DJ SVIZEC“), drugi del teksta v znaku samo pove, da gre za najboljšega DJ-ja (disc jockeya) v mestu, slikovni del pa samo poudarja ime DJ-ja (SVIZEC), saj predstavlja enostavno – shematično podobo svizca v pokončni drži. Glede na vse navedeno in upoštevajoč vse tri vidike podobnosti znakov, urad ugotavlja, da sta primerjana znaka podobna in sicer v taki meri, da lahko govorimo o zavajajoči podobnosti – v primeru, da bi z znakoma označevali istovrstno ali podobno blago in/ali storitve, bi obstajala verjetnost zmede v javnosti in verjetnost povezovanja znamk oziroma njihovega izvora. Po mnenju urada znaka primerjanih znamk delujeta kot dve različici znamke istega imetnika, s tem je izpolnjen prvi pogoj za zavrnitev prijavljene znamke po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

Pri primerjavi blaga in storitev urad ugotavlja, da podobnost blaga za potrebe ugotavljanja podobnosti znamk ugotavljamo na osnovi več kriterijev: kraj proizvodnje, kraj prodaje, način proizvodnje, material (surovine) in sestavine izdelkov, gospodarsko panogo in namen blaga. Blago si je podobno, če najdemo skupne lastnosti po več kriterijih istočasno, kriterije pa  lahko smiselno prenesemo tudi na storitve. Kriteriji, ki jih je za ugotavljanje podobnosti priporočila mednarodna organizacija za intelektualno lastnino oziroma njen urad (WIPO), so narejeni za ugotavljanje podobnosti blaga. Pri ugotavljanju podobnosti med blagom in storitvami je zato potrebno upoštevati izvedene (analogne, prirejene) kriterije. Pri storitvah pogosto ugotavljamo komplementarnost blaga in storitev in ne direktnih povezav. Včasih je težko določiti mejo, kaj bi še lahko predstavljalo komplementarnost med blagom in storitvami in kaj ne – povezava med raznimi prireditvami in pijačami je že tako oddaljena, da težko v vseh primerih govorimo o podobnosti na tej osnovi. Vložnik ugovora ima svojo znamko registrirano za storitve iz razreda 41 NK, in sicer za storitve diskotek in drugih prostorov za glasbene prireditve ter za storitve glasbenega komponiranja. Glede na visoko stopnjo podobnosti znakov – znaka delujeta kot dve različici istega znaka, saj kot najdominantnejši element vsebujeta besedo „DJ SVIZEC“ – je lahko prijavljena znamka registrirana le za tisto blago in storitve, ki nimajo nič skupnega z glasbo oziroma njenim ustvarjanjem, produkcijo in izvajanjem. Urad meni, da prijavljeno blago iz razreda 25 NK (gre za razne vrste oblačil) in 41 NK (gre predvsem za storitve s področja športne dejavnosti, založništva, iger na srečo in podobno) ni v nobeni zvezi z glasbeno produkcijo, komponiranjem oziroma izvajanjem glasbe. Oglaševanje in komercialni posli na glasbenem področju so v neposredni zvezi s predmetom oglaševanja in trženja na sploh, zato jih lahko štejemo za komplementarno in posledično podobno dejavnost oz. storitev. Zato lahko s prijavljenim znakom označujemo le storitve oglaševanja in trženja (komercialni posli, ki niso s področja glasbe). Tožeča stranka bi morala zato seznam omejiti tako, da bi eksplicitno navedla, da se storitve iz razreda 35 NK ne nanašajo na glasbeno področje. Ker tega ni storila, obstaja verjetnost podobnosti storitev in urad prijavljene znamke ne more registrirati za nobeno od prijavljenih storitev iz razreda 35 NK. Enako velja tudi za storitve s področja telekomunikacij (storitve iz razreda 35 NK) – predvsem gre za oddajanje radijskih in televizijskih programov in storitve elektronskih oglasnih panojev – ker je pogosto težko ločiti zagotavljanje telekomunikacijskih storitev kot takih od njegovih vsebin, bi bilo treba omejene storitve omejiti le na tiste, ki niso povezane s področjem glasbe, česar pa tožeča stranka ni storila. Urad je zato zavrnil registracijo prijavljene znamke za vse storitve iz razreda 38 NK. Iz razreda 41 so istovetne storitve diskotek, storitve glasbenega komponiranja in storitve prostorov za glasbene prireditve. Njim podobne oziroma sorodne so klubske storitve (za zabavo in izobraževanje), obdelava (izvajanje) video-trakov, nastopanje v živo, oddajanje v najem audio-opreme, oddajanje v najem reflektorskih naprav za studie, organizacija zabavnih tekmovanj, organizacija nastopov (storitve impresarijev), organiziranje plesov, organiziranje zabavnih prireditev na ulici, orkestrski nastopi, planiranje družabnih prireditev, produkcija radijskih in televizijskih programov, radijske oddaje za zabavo, snemalni studiji, snemanje video-trakov, storitve karaok, storitve nočnih klubov, televizijski zabavni program, zabave, zabaviščne dejavnosti, zabaviščni parki, filmska produkcija, filmski studiji, organizacija in izvedba seminarjev, organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in vodenje konferenc, organizacija in vodenje kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav, produkcija filmov na video-trakovih, snemanje na mikrofilm, pa storitve izobraževanja, pouka razvedrila ter kulturne dejavnosti – pri vseh teh storitvah obstaja zveza s storitvami na glasbenem področju in so lahko njim komplementarne storitve. Glede na zelo visoko stopnjo razlikovalnosti znamke vložnika ugovora (beseda „SVIZEC“ je za storitve, za katere je znamka registrirana, zelo fantazijska in spada znamka zato med „močne“ znamke, kar pomeni, da se lahko pojavi zmeda v javnosti in verjetnost povezovanja znamk vedno, ko z znamko označujemo blago in storitve, ki se pojavijo na istem področju), se s prijavljenim znakom lahko označujejo le blago in storitve s povsem drugega področja. Urad meni, da je del prijavljenega blaga in storitev podobnih storitvam pri znamki vložnika ugovora, zato je deloma izpolnjen tudi drugi pogoj za zavrnitev prijavljene znamke na osnovi točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, to je pogoj istovrstnosti ali podobnosti blaga in storitev. Glede na navedeno je urad zavrnil prijavo znamke za storitve, razvrščene v razrede 35, 38 in delno 41 NK, za preostalo blago in storitve, razvrščene v razreda 25 in deloma 41 NK, pa je  nadaljeval postopek registracije znamke.

Tožeča stranka tožbo zoper zavrnilni del izpodbijane odločbe vlaga zaradi zmotnega in nepopolnega dejanskega stanja ter napačne uporabe materialnega prava iz 1. in 3. točke 1. odstavka 27. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Po njenem mnenju je zmotna ugotovitev, da je prijavljeni znak zamenljivo podoben znaku vložnika govora. Že na prvi pogled je očitno, da si znaka nista zamenljivo podobna, saj teksta in grafične podobe ni mogoče zamenjavati. Urad je napačno upošteval kot dominanti del obeh znakov besedi „DJ SVIZEC“ in zaradi tega opravil napačno celovito presojo obeh znakov, saj je po njenem mnenju izhajal iz napačne predpostavke. Prijavljeni znak je znak v besedi, znak znamke vložnika ugovora pa v grafizmu in kot tak sestavljen zato tudi iz več delov. Pri celoviti presoji znakov ni mogoče zanemariti ostalih delov znaka, ki je v grafizmu, in presojo opraviti zgolj z vidika (napačno) opredeljenega dominantnega dela obeh znakov. Trdi, da znak znamke vložnika ugovora sploh nima dominantnega dela znaka, saj je ta znak sestavljen iz elementov, med katerimi pa ne moremo reči, da en element prevladuje v primerjavi z drugimi elementi, ker se vsi elementi dopolnjujejo v celoto. Zato bi moral urad upoštevati vse sestavne dele znaka znamke kot celoto in presojo opraviti z vidika znamke kot celote, tako kot je to storil pri prijavljenem znaku. Če pa bi bilo treba pri znaku znamke vložnika ugovora izpostaviti dominantni del, to zagotovo ni besedilo „DJ SVIZEC“, ampak kvečjemu dominantna podoba živali v pokončni drži. Povprečni potrošnik z razdalje dveh metrov težko razbere tekst, medtem ko na tej razdalji podoba pokončne živali absolutno dominira in „seka“ iz znaka. Tožeča stranka dvomi, da bo povprečni potrošnik v tej podobi prepoznal podobo svizca, temveč jo bo prepoznal zgolj kot podobo neke živali, ki bi lahko bila tudi kakšne druge vrste glodavec. Glede na razširjeno podnožje podobe živali, ki deluje kot širok rep, bi lahko bila na primer tudi bober, zato ne bo prišlo do zamenljive podobnosti med obema znakoma. Zapis „DJ SVIZEC“ se pri predhodni znamki pojavi spodaj, v zaokroženi obliki, vendar s precej majhnimi črkami, tako da tožeča stranka dvomi, da bi povprečni potrošnik v prvem hipu besedi zaznal kot „DJ SVIZEC“. Na obeh straneh podobe živali se nahaja še zapis „Best DJ In Town“, kar pomeni še dodatno razliko med obema znakoma. Urad tako ni upošteval ne podobe živali v znaku znamke vložnika ugovora, ne celotnega zapisa v tem znaku, pri tem pa tudi napačno opredelil, da ima znak znamke vložnika ugovora dominanti del oziroma, da je dominantni del tekst „DJ SVIZEC“. Že vizualna primerjava teksta v obeh znakih pokaže, da je tekstovni del v predhodni znamki mnogo daljši od tekstovnega dela prijavljenega znaka, pri čemer predhodna znamka vsebuje dodatne štiri besede „BEST DJ IN TOWN“, zaradi katerih je njen tekst daljši za 12 črk, v tem delu tudi nima istih zlogov kot prijavljeni znak. Tudi velikost črk je različna v primerjavi z zapisom „DJ SVIZEC“. Glede na navedeno je razlika med primerjanima znakoma bistveno bolj opazna, kot to razlaga urad. Opozarja, da bo povprečni potrošnik teh storitev (gre za storitve, ki se nanašajo na specifično skupino ljudi – predvsem mladostnikov) brez dvoma zelo pozoren na različnost izvora teh storitev glede na vrsto glasbe, ki jo posluša in bo zato zagotovo razlikoval med obema znakoma in bo kakršnokoli povezavo med njima izključil oziroma znakov sploh ne bo povezoval,  zato tudi ne bo prišlo do zmede na trgu. Nadalje meni, da je nepravilna ugotovitev urada, da je (deloma) izpolnjen tudi drugi pogoj za zavrnitev, to je pogoj istovrstnosti ali podobnosti blaga in storitev. Vložnik ugovora ima znamko registrirano samo za storitve iz razreda 41 NK in sicer zgolj za storitve diskotek in drugih prostorov za glasbene prireditve ter za storitve glasbenega komponiranja. Glede na to je urad nepravilno zaključil, da je lahko prijavljena znamka registrirana le za tisto blago in storitve, ki nimajo nič skupnega z glasbo oziroma njenim ustvarjanjem, produkcijo in izvajanjem in je tak zaključek mnogo preširok. V posledici je urad zavrnil prijavo za vse storitve iz razreda 35 in 38 NK in del iz razreda 41 NK, čeprav med njimi in registriranimi storitvami iz razreda 41 NK ni nobene podobnosti. Navsezadnje urad sam priznava, da so kriteriji WIPO narejeni (predvsem) za ugotavljanje podobnosti blaga in je zato pri ugotavljanju podobnosti med blagom in storitvami treba upoštevati izvedene (analogne, prirejene) kriterije. Prav v tem primeru pa je urad kriterije preširoko in arbitrarno priredil tako, da je prijavo tožnikove znamke zavrnil tudi za storitve iz razreda 35 in 38 NK in del iz razreda 41 NK. Sklepno tožeča stranka predlaga, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijano odločbo v izpodbijanem obsegu odpravi in vrne zadevo uradu v ponovni postopek ter toženi stranki pa naloži povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo v celoti prereka tožbene navedbe in meni, da je odločila pravilno in zakonito. V zvezi s tožbenimi ugovori navaja, da je pri predhodni znamki dominantni del besedna zveza „DJ SVIZEC“. Znamka vsebuje še druge elemente, ki pa so nekakšno dopolnilo oziroma pojasnilo zveze „DJ SVIZEC“ – tekst „Best DJ in Town“ je povsem opisovalne narave in sam po sebi (brez dodatnih razlikovalnih elementov, ki bi prispevali k njegovi razlikovalnosti) neregistrabilen, podoba živali (glodavca) pa le na drug način poudarja tekstualni del znaka – besedo „SVIZEC“. Meni, da bo potrošnik, ki vidi predhodno znamko, zelo hitro povezal podobo živali s tekstom in ne bo imel upodobljeno žival za kakršnegakoli glodavca, ampak kar za svizca. Beseda „SVIZEC“ je tudi zelo razlikovalna, saj ni v nikakršni zvezi z blagom in storitvami pri nobeni izmed znamk. Predstavlja izredno pomemben element znaka in prav zaradi tega elementa spada znamka med „močne“ znamke – za razliko od „šibkih“ znamk, ki jih tvorijo znaki z opisovalnimi ali celo generičnimi elementi. Praktično za vsak znak, ki vsebuje besedo „SVIZEC“ kot enega izmed dominantnejših elementov, bi zato lahko ugotovili, da mu je prijavljeni znak zamenjujoče podoben – znake namreč v veliki meri opredeljujejo prav njihovi najbolj razlikovalni in fantazijski elementi, še posebej, če gre za tekstualne elemente – včasih niti ni pomembno, če niso (vizualno) najdominantnejši del znaka. Beseda „SVIZEC“ bi bila zato izjemnega pomena tudi v znaku, ki bi vseboval povsem prepoznavno podobo kakšne druge živali (npr. Medveda), v znaku, ki pa poleg besede „SVIZEC“ vsebuje še podobo svizca, je njen pomen še bolj poudarjen. Znamka, katere znak je običajnih črkah (tako kot pri tožeči stranki), predstavlja za njenega imetnika pravico, ki ni omejena le na uporabo običajnih, standardnih črk, pač pa se za popolnoma korektno in v praksi sprejemljivo uporabo šteje tudi uporaba v različnih grafizmih črk, barvah in še na kakšne drug način. Registracija znamke v običajnih črkah je splošno sprejeta kot pravica, ki je nekoliko širša kot registracija figurativne znamke. Prijavljeni znak je nedvomno podoben predhodni znamki, celo zelo podoben, saj ga v celoti sestavlja najdominantnejši del predhodne znamke. Navedb, da je besedni del „DJ SVIZEC“ v primerjavi s celotnim znakom majhen in neopazen in zato več ali manj irelevanten tudi pri ugotavljanju podobnosti obeh znakov, tožena stranka ne more sprejeti kot resen argument v prid registraciji prijavljene znamke. Podobnost znakov je za toženo stranko tako velika, da meni, da se prijavljena znamka ne sme registrirati za nobeno storitev, ki je kakorkoli povezana s storitvami pri znamki vložnika ugovora. Sklepno predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Sodišče je tožbo v odgovor poslalo stranki z interesom A.A., ... ulica št. ..., A., ki jo zastopa Odvetniška družba Ž., o.p., d.n.o., ...ulica št. ..., A.,vendar odgovora na tožbo ni podala.

V obravnavani zadevi je sporno, ali je urad z zavrnilnim delom izpodbijane odločbe pravilno zavrnil registracijo znamke „DJ SVIZEC“ za storitve iz razredov 35, 38, in delno 41 NK zaradi obstoja relativnih zavrnilnih razlogov iz točke b) prvega odstavka 44. člen ZIL-1 (Uradni št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) glede na predhodno registrirano figurativno znamko št. 200571523 „DJ SVIZEC Best DJ In Town“, ki jo ima stranka z interesom registrirano za storitve iz razreda 41 NK.

V skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če se blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Za obstoj zavrnilnih razlogov za registracijo znamke po citirani zakonski določbi morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja: enakost oziroma podobnost prijavljenega znaka in registrirane znamke ter enakost oziroma podobnost blaga/storitev, na katere se nanaša prijavljeni znak in registrirana znamka. V praksi Sodišča Evropskih skupnosti (SES) se verjetnost zmede interpretira v smislu zmede potrošnika glede izvora blaga ali storitev, kar pomeni, da potrošnik nepravilno domneva, da blago izvira od enega proizvajalca oziroma ponudnika storitev ali ekonomsko povezanih družb (sodba SES št. C–251/95 z dne 11. 11. 1997 v zadevi Sabel proti Puma z dne 11. 11. 1997 in št. C-120/04 z dne 6. 10. 2005 v zadevi Medion proti Thompson). Za podobne je v smislu citirane določbe šteti tiste znake, ki povprečnemu potrošniku ne omogočajo ločevati med blagom oziroma storitvami različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov storitev, s čimer bi bila izničena temeljna funkcija blagovnih znamk - to je razlikovati blago oziroma storitve različnih proizvajalcev blaga oziroma ponudnikov storitev na trgu. Temeljna funkcija znamke je torej namenjena razlikovanju blaga/storitev od blaga/storitev drugega podjetja. Podobnost med znaki se po ustaljeni upravni in sodni praksi ugotavlja po metodi celovite presoje, po kateri se znaki med seboj primerjajo z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika. Znaki se med seboj primerjajo tako, kot so prijavljeni, pri čemer je treba upoštevati vse sestavne elemente in najbolj dominantne dele, če jih je mogoče določiti. Pri besednih ali kombiniranih znakih, kjer del določenega znaka predstavlja besedilo, so besede oziroma besedne zveze praviloma najbolj dominanten del znaka, po katerem potrošnik določeno znamko tudi poimenuje, oziroma jo prepozna. V obravnavni zadevi je zato bistveno vprašanje, ali ima prijavljeni znak „DJ SVIZEC“ lastnosti razlikovanja in torej izpolnjuje kriterije primernosti za razlikovanje v smislu prvega odstavka 42. člena ZIL-1, ali pa je prijavljeni znak enak oziroma tako podoben predhodni figurativni znamki v sliki „DJ SVIZEC Best DJ in Town“, da ga ni mogoče registrirati, kot je to v zavrnilnem delu izpodbijane odločbe ugotovil urad. Ocena, ali znak omogoča razlikovalnost, je mogoča po celoviti presoji, torej vtisu, ki ga znak naredi, upoštevajoč naravo blaga/storitev z vidika povprečnega potrošnika. Urad je po celoviti analizi primerjanih znakov, za katero sodišče ugotavlja, da je izčrpna in argumentirana s pravilnimi razlogi, ki jih na tem mestu ne ponavlja, ugotovil, da sta izpolnjena oba pogoja, to je pogoj enakosti oziroma podobnosti prejšnji znamki in enakosti oziroma podobnosti storitev po točki b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, zato je po presoji sodišča izpodbijana odločba pravilna in zakonita.

Splošno znano je in temu je sledila tudi sodna praksa, da imajo znamke močan notranji razlikovalen učinek, kolikor so sestavljene iz besednih, sestavljenih, grafičnih ali tridimenzionalnih znakov, ki obravnavani vsak zase ali skupno, nimajo nobene zveze s proizvodi, ki jih označujejo. Verjetnost zmede v javnosti pa je toliko večja, kolikor bolj se razlikovalni učinek prejšnje znamke izkaže za pomembnega. Znamke, ki imajo močan razlikovalen učinek, zato uživajo širše varstvo, kot znamke, katerih razlikovalni učinek je šibkejši. Po presoji sodišča je za predhodno registrirano figurativno znamko ravno zaradi besedne zveze „DJ SVIZEC“ in njene dopolnilne grafične podobe glodavca, ki poudarja tekstualni del znaka in ki jo bo potrošnik ravno zaradi besede „SVIZEC“ najverjetneje dojel kot svizca, mogoče reči, da gre za znamko z močnim notranjim razlikovalnim učinkom; urad v izpodbijani odločbi in odgovoru na tožbo govori o „močni znamki“, s čimer želi opozoriti na veliko stopnjo notranjega razlikovalnega učinka predhodne znamke. Za obe obravnavani znamki, ki tudi po mnenju sodišča ščitita podobne oziroma v manjši meri identične storitve, je mogoče zaključiti, da nimata nobene vsebinske zveze s storitvami, ki jih označujeta. To pa pomeni, da je notranji razlikovalni učinek predhodne znamke močan in je v tej zvezi še posebej pomembno ugotavljanje, kaj z vidika relevantnega povprečnega potrošnika dejansko pomeni, da je besedilo prijavljenega znaka „DJ SVIZEC“ v celoti vsebovano v predhodni znamki. Sodišče meni, da je pri primerjavi obeh znakov treba izhajati ravno iz navedenega izhodišča, saj je predhodna znamka zaradi njenega celotnega vtisa zelo razlikovalna; gre za figurativno znamko s kombinacijo besedila „DJ SVIZEC“ na dnu kroga in besedila „Best DJ In Town“ ob straneh kroga, v notranjosti kroga pa je podoba svizca na razširjeni podlagi. Na drugi strani pa je prijavljeni znak tožeče stranke podan le v obliki besedne zveze z običajnimi črkami „DJ SVIZEC“, ki sicer z vizualnega vidika ni identična z delom predhodne znamke „DJ SVIZEC“, ker grafizem črk ni isti, vendar slednje ni odločilnega pomena. Tožena stranka zato v odgovoru na tožbo pravilno poudarja, da znamka, katere znak je običajnih črkah, za njenega imetnika predstavlja pravico, ki ni omejena le na uporabo običajnih, standardnih črt, pač pa se v praksi za sprejemljivo uporabo šteje tudi uporaba v različnih grafizmih črk, barvah ali z dodatkom kakšnega drugega enostavnejšega grafičnega elementa. Zato je registracija znamke v običajnih črkah, kot je to v primeru prijavljenega znaka, splošno sprejeta kot pravica, ki je nekoliko širša kot registracija figurativne znamke. Po presoji sodišča je odločilnega pomena, da besedna zveza prijavljenega znaka v celoti predstavlja del besedila predhodne znamke, pri čemer prijavljeni znak nima kakšnega dodatnega razlikovalnega elementa, ki bi pripomogel k njegovi večji razlikovalnosti v primerjavi s predhodno znamko. Povedano drugače; ni mogoče v vsakem primeru vnaprej postaviti pravila, da določenega znaka, ki je v celoti sestavljen iz dela predhodne znamke, ni mogoče registrirati, vendar pa mora takšen znak vsebovati še druge elemente, ki ga v smislu prvega odstavka 42. člena ZIL-1 v povezavi s točko b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ločijo od predhodne znamke. Takšno stališče nenazadnje potrjuje tudi dejstvo, da je tožeča stranka kasneje (22. 12. 2008) pri uradu uspela registrirati svojo znamko št. 200671611 „((deejayTIME)) DJ SVIZEC TURBO“, kljub temu, da ta znamka vsebuje tudi besedilo „DJ SVIZEC“.

V zvezi z ugovori, da predhodna znamka nima dominantnega dela, ker se vsi elementi dopolnjujejo v celoto in da iz celotne podobe ni mogoče določiti dominantnega dela, je treba poudariti, da je urad pri vizualni analizi izhajal iz pravilnega izhodišča, da sta si znaka kot celoti tekstualnih in drugih grafičnih elementov vizualno precej različna in je prijavljeni znak podoben delu znaka predhodne znamke (DJ SVIZEC), vendar je prav zaradi tega podana določena stopnja vizualne podobnosti. Prav tako je pravilna ugotovitev, da bo s fonetičnega vidika („DI DŽEJ SVIZEC“ in „DI DŽEJ SVIZEC BEST DI DŽEJ IN TAVN“) povprečen potrošnik doživljal oba znaka kot znak „DJ SVIZEC“, ne bo pa predhodne znamke doživljal s celotnim tekstom znaka, saj je besedna zveza „DJ SVIZEC“ najdominantnejši in razlikovalni del obeh znakov. Ob upoštevanju najdominantnejšega dela predhodne znamke in ob primerjavi s prijavljenim znakom, sta znaka fonetično istovetna, ob upoštevanju drugih delov besedila predhodne znamke, sta znaka podobna oziroma delujeta kot dve različici znamke „DJ SVIZEC“. Kaj po vsebini pomenijo besedne zveze v obeh znakih, pa med strankami ni sporno. Sodišče se tako strinja z zaključkom urada, da je glede na celoten vtis, ki ga naredita oba znaka, najdominantnejši element obeh znakov besedna zveza „DJ SVIZEC“ (pri prijavljenem znaku je to celotno besedilo znaka), znak predhodne znamke pa vsebuje še druge elemente, ki ga vsebinsko in vizualno dopolnjujejo, vendar je kljub temu „DJ SVIZEC“ tisti del znaka, ki ga pomensko, vsebinsko in tudi fonetično opredeljuje.

Glede na ugotovljeno visoko stopnjo podobnosti znakov, ki delujeta kot dve različici istega znaka, se sodišče strinja z ugotovitvijo, da je lahko prijavljena znamka registrirana le za tisto blago in storitve, ki nimajo nič skupnega z glasbo oziroma njenim ustvarjanjem, produkcijo in izvajanjem, zato bi morala tožeča stranka seznam omejiti tako, da bi eksplicitno navedla, da se storitve iz razreda 35, 38 in 41 NK ne nanašajo na glasbeno področje, oziroma da se s prijavljenim znakom lahko označujejo le storitve s povsem drugega področja. Zato je urad (v sicer neizpodbijanem delu odločbe) tudi registriral prijavljeno blago iz razreda 25 NK, kjer gre za razne vrste oblačil, in storitve iz razreda 41 NK, kjer gre predvsem za storitve s področja športne dejavnosti, založništva, iger na srečo in podobno, ki niso ni v nobeni zvezi z glasbeno produkcijo, komponiranjem oziroma izvajanjem glasbe. Urad je, izhajajoč iz navedenega izhodišča, pravilno in podrobno obrazložil, zakaj meni, da je podana istovetnost oziroma podobnost med prijavljenimi in registriranimi storitvami, zato se v tem delu sodišče na razloge izpodbijane odločbe (stran 6 in 7) v izogib ponavljanju sklicuje (drugi odstavek 71. člena ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 – odločba Ustavnega sodišča), in so tudi v tem delu neutemeljeni tožbeni ugovori v zvezi s preširoko in arbitrarno uporabo kriterijev za ugotavljanje podobnosti spornih storitev.

Po presoji sodišča je izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, zato je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo. Ker je sodišče tožbo zavrnilo je zavrnilo tudi zahtevek za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Pravni pouk temelji na določbi prvega odstavka 73. člena ZUS-1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.