sodba U 1237/2008
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2009-02-17

patent - veljavnost patenta - prenehanje veljavnosti patenta - vrnitev v prejšnje stanje - materialni rok - procesni rok

V zadevi gre za zamudo roka, določenega v 1. odstavku 91. člena ZIL-1, in torej za predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z zamudo roka, zaradi katerega je bila kot prepozna zavržena vloga tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Ker v določbi 67. člena ZIL-1 ni razlikovanja med materialnimi in procesnimi roki in ker v določbi 68. člena ZIL-1 to razlikovanje prav tako ni omenjeno, (tudi) po določbi 68. člena ZIL-1 razlikovanje med obema vrstama rokov ni upravičeno. Glede na povedano bi morala tožena stranka o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odločati po vsebini.

Tožbi se ugodi, sklep Urada RS za intelektualno lastnino, št. … z dne 25. 4. 2008 se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponoven postopek.

Tožena stranka je dolžna povrniti stroške postopka tožeče stranke v višini 350 EUR v 15 dneh od vročitve sodbe toženi stranki.

Upravni organ je z izpodbijanim sklepom zavrgel predlog tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje z dne 3. 11. 2005 pri patentu št. … . V obrazložitvi je navedel, da je vložnik dne 3. 11. 2005 vložil poziv za izdajo dopolnilne odločbe, v katerem je podredno predlagal vrnitev v prejšnje stanje, plačal pristojbino za vložitev predloga in napravil zamujeno dejanje (predložil je slovenski prevod evropskega patenta št. EP …). V predlogu je navedel, da naj bi kot imetnik patentov v predlogu podelitve ravnal v skladu z navodili Urada in da je iz dejanj Urada razvidno, da je le ta patentno prijavo tudi že vsebinsko obravnaval v smislu vsebinskega preizkusa patenta. Zaradi tega je pričakoval, da bo Urad izdal odločbo o izpolnjevanju pogojev iz 8., 9. in 11. člena ZIL najkasneje do 26. 2. 2006, ko izteče 10 leto trajanja patenta. Šele dne 3. 8. 2005 naj bi iz poziva Urada za dopolnitev prijave za dodaten varstveni certifikat izvedel, da je stališče Urada, da imetnik ni predložil pisnega dokazila v roku. Meni, da je ves čas ravnal skrbno in da je Urad spremenil svoje prejšnje stališče ter je zato do zamude prišlo zaradi opravičenih razlogov in tudi neskrbnega ravnanja imetniku ni mogoče očitati. V primeru, da Urad odloči o prenehanju veljavnosti patenta, po preteku 10 leta, bo pravica prenehala veljati, zaradi česar meni, da upravičeno predlaga vrnitev v prejšnje stanje. Tožena stranka je predlog za vrnitev v prejšnje stanje zavrgla, ker ta ni prestal preizkusa po 106. členu ZUP. Ugotavlja, da  predlog ni dovoljen, saj je vložen zaradi poteka materialnega roka, škodljive posledice zamude materialnega roka pa se ne dajo popraviti z vrnitvijo v prejšnje stanje. V 1. odstavku 91. člena ZIL-1 je določeno, da mora najkasneje do izteka 9 leta trajanja patenta imetnik patenta Uradu predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu ZIL-1. V 3. odstavku istega člena je nato določeno, da v primeru ravnanja v nasprotju z 1. odstavkom, patent preneha veljati z dnem, ko poteče 10 leto njegove veljavnosti. Predlagatelj ustreznega dokazila, na katerega se sicer sklicuje, „International Preliminary Examination Report“ v zakonskem roku ni predložil. Urad je vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe s podrednim predlogom za vrnitev v prejšnje stanje prejel 3. 11. 2005, po izteku roka 9 let iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1, ki je potekel 26. 2. 2005. Predlagatelj je torej zamudil rok za predložitev dokazil. Vrnitev v prejšnje stanje je institut procesnega prava, ki ga je mogoče uporabiti le pri zamudi procesnih rokov, tako stališče je zavzelo pri svojih odločitvah tudi Vrhovno sodišče v sodbi št. 1 Up 338/99-2 z dne 25. 11. 1999; U 493/95 z dne 12. 9. 1996. Vložnik je zamudil materialni rok, ki ga določa 91. člen ZIL-1 za uveljavljanje pravice, zato vrnitev v prejšnje stanje, kot jo določa 68. člena ZIL-1 ni mogoča in se predlog v skladu z 3. odstavkom 106. člena ZUP zavrže.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je tožena stranka pri svoji odločitvi napačno uporabila procesno pravo, saj je zavrgla zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje po določbah ZUP, pri čemer je bila zahteva vložena skladno z določbami ZIL-1. 5. odstavek 68. člena ZIL-1 taksativno našteva razloge, kdaj vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljena in zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe na podlagi predloženega dokazila ni med njimi. Če gre v primeru predložitve dokazila za zamudo materialnega roka, je zahteva za vrnitev v prejšnje stanje dopustna, saj ni izrecno prepovedana v tem odstavku. Takšno je tudi stališče sodne prakse, ki ga je Upravno sodišče zavzelo v zadevi U 1555/2006, pa tudi Vrhovno sodišče RS v zadevi, ki se sicer nanaša na nadaljevanje postopka po zamudi po 67. člena ZIL-1, vendar se smiselno lahko uporabi tudi v konkretnem primeru. Rečeno je, da razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki za uporabo instituta nadaljevanje postopka po zamudi ni relevantno, saj v 67. členu ZIL-1 razlika ni omenjena. Pri odločitvi, na katero se je oprla tožena stranka, se je ta sklicevala na starejšo sodno prakso. Tožena stranka je tudi napačno uporabila določbo 3. odstavka 68. člena ZIL-1. Namreč tožeča stranka ni prejela nikakršnega poziva za izjavitev. Ker je tožena stranka zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje zavrgla, ni presojala upravičenosti razlogov, ki jih je navedla tožeča stranka. Tožeča stranka meni, da je izkazala upravičenost zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, poleg tega pa je hkrati z zahtevo opravila tudi zamujeno dejanje. Tožeča stranka je namreč ravnala z vso potrebno skrbnostjo, da bi bilo dokazilo o pantetibilnosti pravočasno predloženo oziroma je dokazilo predložila že v času patentne prijave, česar pa tožena stranka ni upoštevala. Iz postopka izhaja, da je tožeča stranka v postopku podelitve patenta ravnala v skladu z navodili tožene stranke, kar je bilo, zlasti glede na pravno praznino procesne ureditve ugotovitvenega postopka, glede izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev v času postopka podelitve patenta, najbolj skrbno ravnanje, ki se lahko od tožeče stranke zahteva. Tožena stranka je procesne korake tožeče stranke v zvezi z ugotovitveno odločbo sprejela in spremenjene patentne zahtevke vsebinsko obravnavala. Tožeča stranka je bila zato utemeljeno prepričana, da je s svojim ravnanjem v celoti izpolnila svoje zakonske obveznosti v zvezi s popolnim preizkusom in da bo tožena stranka odločbo o izpolnjevanju pogojev iz 8., 9. in 11. člena ZIL izdala najkasneje do 26. 2. 2006, ko je izteklo 10 leto trajanja predmetnega patenta. Dne 3. 8. 2005 je bila tožeča stranka prvič obveščena, da je stališče tožene stranke glede ugotovitvene odločbe morda drugačno oziroma spremenjeno glede na prejšnje stališče. Glede na to ima tožeča stranka upravičene razloge za vrnitev v prejšnje stanje skladno z 68. členom ZIL-1, prav tako pa ji v opisani situaciji ni mogoče očitati neskrbnega ravnanja. Vrnitev v prejšnje stanje v konkretni zadevi je tožeča stranka zahtevala z vlogo z 3. 11. 2005, zato so izpolnjene tudi zahteve glede rokov. Predlaga odpravo sklepa tožene stranke in ugotovitev, da izum za katerega je bil podeljen patent št. … ter zahtevki iz tega patenta v celoti izpolnjujejo pogoje novosti, ustvarjalnosti narav izumiteljstva ter industrijske uporabljivosti oz. patent in zahtevki v celoti ustrezajo zahtevam iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL oziroma podrejeno odpravo sklepa in vrnitev zadeve tožene stranke v ponoven postopek ter zahteva povrnitev stroškov postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo uvodoma poudarja, da je izdala izpodbijani sklep v skladu z veljavno zakonodajo ter na podlagi tedaj obstoječe sodne prakse. Meni, da so razlogi tožeče stranke, ki utemeljuje svoj zahtevek na razlagi subsidiarnega razmerja med ZUP in splošnim upravnim predpisom, neustrezni in napačni. Zgolj uporaba določb ZIL-1 v postopkih pred toženo stranko namreč ne zadošča. Trditev tožeče stranke, da je zahteva dovoljena, kljub temu, da gre za zamudo materialnega roka, ki v 5. odstavku 68.  člena ZIL-1 ni izrecno prepovedan, je napačna. Tožena stranka se je pri izdaji sklepa oprla na dolgoletno sodno prakso, ki ne dovoljuje zamude materialnih rokov. Praksa je s področja instituta vrnitve v prejšnje stanje, kot jo ureja ZUP v povezavi z instituti po ZIL ali ZIL-1. Vendar pa se ureditvi instituta vrnitve v prejšnje stanje ZIL-1 kot poseben in ZUP kot splošen predpis ustrezno dopolnjujeta in si ne nasprotujeta. Glavni razlog za posebno ureditev vrnitve v prejšnje stanje v ZIL-1 je bilo podaljšanje rokov za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje in ne spreminjanje temeljnih določb inštituta. Stališče, kot ga je zavzelo Upravno sodišče v sodbi opr. št. U 1555/2006, lahko po mnenju tožene stranke povzroči precejšne negativne posledice v postopkih pred toženo stranko ter pri varstvu pravic intelektualne lastnine tudi sicer. Sodba Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 779/2006 se nanaša na 67. člen ZIL-1, na nadaljevanje postopka po zamudi, ki pa je institut, ki se po namenu ter zakonski ureditvi precej razlikuje od instituta vrnitve v prejšnje stanje. Nadaljevanje postopka po zamudi je nov inštitut, ki ga ZUP ne pozna in ga ureja le ZIL-1. Tožeča stranka nadalje zatrjuje, da naj bi v postopku izdaje izpodbijanega sklepa prišlo do napačne uporabe 3. odstavka 68. člena ZIL-1. Tožena stranka tožeče stranke ni pozvala, saj se navedena določba ZIL nanaša na postopek pred sprejetjem vsebinske odločitve tožene stranke. V 3. odstavku pa je urejen poziv pred zavrnitvijo zahteve. Sklep o zavrženju pa je bil izdan v skladu z določili 3. odstavka 106. člena ZUP. Predlaga zavrnitev tožbe.

V obravnavani zadevi je predmet upravnega spora zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje, utemeljeno na določbi 3. odstavka 106. člena ZUP. Po tej določbi se prepozen ali nedovoljen predlog za vrnitev v prejšnje stanje s sklepom zavrže. Po mnenju tožene stranke predlog ni dovoljen, ker je vložen zaradi poteka materialnega roka, institut vrnitve v prejšnje stanje (tudi po določbah ZIL-1) pa saniranju zamude takih rokov ni namenjen.

V 1. odstavku 91. člena ZIL-1 je določeno, da mora najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta imetnik patenta Uradu predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu ZIL-1. V 3. odstavku istega člena je nato določeno, da v primeru ravnanja v nasprotju s 1. odstavkom, patent preneha veljati z dnem, ko poteče 10 leto njegove veljavnosti. Rok 9 let iz 1. odstavka 91. člena ZIL-1 je v obravnavanem primeru potekel 26. 2. 2005. Vprašanje torej je in v zadevi sporno, ali bi morala tožena stranka tožnikov predlog za vrnitev v prejšnje stanje vsebinsko obravnavati, kljub temu, da je nesporno tožnik zamudil materialni rok (določba 91. člena ZIL), katerega zamuda pomeni izgubo pravice.

Tožeča stranka meni, da ji je tožena stranka neupravičeno odrekla obravnavo predloga, ker ga je zavrnila že zaradi neizpolnjevanja formalnih procesnih predpostavk. Pri svojem ugovoru se sklicuje na sodbo Vrhovnega sodišča X Ips 779/2006 z dne 29. 1. 2008, v kateri je to zavzelo stališče v zvezi z uporabo instituta nadaljevanje postopka po zamudi iz 67. člena ZIL-1 in meni, da razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki za uporabo instituta ni pravno relevantno, ker v določbi 67. člena ZIL-1 takih omejitev ni, ter nadalje na sodbo Upravnega sodišča U 1555/06 z dne 22. 4. 2008, ki je v zvezi s stališčem Vrhovnega sodišča, na podlagi enake metode, ker v določbi 68. člena ZIL-1 ni omenjeno razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki, zavzelo stališče, da tudi po določbi 68. člena ZIL-1 ni upravičeno razlikovanje med obema vrstama rokov. Sodišče v obravnavani zadevi sledi svojemu stališču izraženemu v sodbi U 1555/06 in meni, da je tožena stranka brez pravne podlage zavrgla predlog za vrnitev v prejšnje stanje, že iz razloga, ker naj ne bi bil dopusten, saj za pojmovanje dopustnosti v smislu, da je tudi po ZIL-1 institut vrnitve v prejšnje stanje rezerviran le za procesne roke, ni podlage. Na navedeno ne kaže tudi sistematika ZUP kot splošnega in ZIL-1 kot specialnega predpisa, prej, da je zakonodajalec z ureditvijo instituta v ZIL-1, ki je v bistvenem urejen enako kot v ZUP, želel razširiti uporabo tudi na materialne roke. Na navedeno bi kazalo tudi naštevanje okoliščin, ki opravičujejo vložitev predloga v določbi 1. odstavka 68. člena ZIL-1, da se predlog za vrnitev v prejšnje stanje vloži: „če se prijava ali kakšna druga vloga šteje za umaknjeno, ali da bi bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati“. V obravnavani določbi so torej našteti primeri, ko je vlagatelj predloga že imel materialno pravico.

Tožeča stranka je predlog za vrnitev v prejšnje stanje predlagala na podlagi 68. člena ZIL-1, ki določa, da sme stranka v postopku pred toženo stranko iz opravičenih razlogov zahtevati vrnitev v prejšnje stanje, če kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla pravočasno izvršiti obveznosti, ki jih je tožena stranka zahtevala v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in se je zaradi tega njena prijava ali kakšna druga vloga štela za umaknjeno ali je bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati (1. odstavek). V 2. odstavku tega člena je določen subjektivni rok treh mesecev in v 4. odstavku objektivni rok enega leta za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje. V 5. odstavku tega člena pa so taksativno našteti primeri, ko vrnitve v prejšnje stanje ni mogoče zahtevati, vendar kot je že zgoraj rečeno, v obravnavani zadevi to ni primer. V zadevi gre za zamudo roka, določenega v 1. odstavku 91. člena ZIL-1 in torej za predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z zamudo roka, zaradi katerega je bila kot prepozna zavržena vloga tožeče stranke za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Glede na vse zgoraj navedeno je bilo torej potrebno v obravnavani zadevi izpodbijani sklep odpraviti in zadevo vrniti toženi stranki v ponovni postopek, v katerem bo morala tožena stranka o predlogu tožeče stranke odločati po vsebini.

Tožena stranka je glede na navedeno kršila pravila postopka, ta kršitev pa je vplivala na odločitev v zadevi. Sodišče je odločitev o odpravi izpodbijane odločbe in vrnitvi zadeve v ponoven postopek sprejelo na podlagi 3. točke 1. odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 v nadaljevanju ZUS-1).

Pravni pouk temelji na določbi 1. odstavka 73. člena ZUS-1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.