sodba in sklep U 1159/2008
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2009-06-02

patent - vrnitev v prejšnje stanje - veljavnost patenta - zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta

Vlogi za izdajo ugotovitvene odločbe o veljavnosti patenta je bila nesporno priložena le kopija evropskega patenta v angleškem jeziku, torej ne more biti dvoma o tem, da tožeča stranka uradu skupaj z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ni predložila slovenskega prevoda podeljenega evropskega patenta. Ker s tem ni opravila zamujenega dejanja, je tudi po presoji sodišča urad pravilno štel njeno vlogo za umaknjeno (2. odstavek 28. člena ZIL-1).

Tožba prvo tožeče stranke A.A.A. d.d. se zavrne.

Tožba drugo tožeče stranke B.B. se zavrže.

Zahtevek prvo tožeče stranke A.A.A. d.d. za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (urad) je z izpodbijanim sklepom odločil, da se zahteva za vrnitev v prejšnje stanje B.B. (drugo tožeča stranka) šteje za umaknjeno. Sodišče ugotavlja, da je urad s sklepom o popravi pomote št. ... z dne 16. 6. 2008 izrek izpodbijanega sklepa popravil tako, da je štel zahtevo prvo tožeče stranke za umaknjeno. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa je razvidno, da je prvo tožeča stranka dne 3. 4. 2007 vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z zamudo roka za vložitev zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe za patent št. ... . V zahtevi navaja, da zahteva ni bila pravočasna zaradi izpada električnega toka v času pošiljanja faksa, kar je dokazovala z ustreznimi potrdili. Hkrati z zahtevo pa ni predložila prevoda evropskega patenta, ki ga zahteva 91. člen Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Prvo tožeča stranka navaja, da je bil evropski patent pridobljen na podlagi slovenske prijave in da je torej evropski patent prevod slovenskega patenta (pravilno: slovenske prijave), vendar 1. odstavek 91. člena ZIL-1 jasno določa, da kot dokazilo šteje le prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je EPU podelil za isti patent. Patentne prijave se namreč v postopku podelitve patenta pogosto spreminjajo, zato besedila patentne prijave ni mogoče šteti za besedilo evropskega patenta. Ker prvo tožeča stranka zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje ni predložila prevoda evropskega patenta, je treba šteti njeno zahtevo za umaknjeno (2. odstavek 68. člena ZIL-1).

Tožeči stranki stranka v tožbi navajata, da v izreku izpodbijanega sklepa ni navedena prvo tožeča stranka, temveč njen pooblaščenec (drugo tožeča stranka). Iz zahteve za vrnitev v prejšnje stanje je jasno razvidno, da ga je vložila prvo tožeča stranka po svojem pooblaščencu, zato je bil izpodbijani sklep izdan napačnemu naslovniku in ga je treba odpraviti že iz tega razloga. Podrejeno in iz previdnosti pa navajata, da je prvo tožeča stranka še pred iztekom devetletnega roka uradu predložila dokazilo po 91. členu ZIL-1. Na prvi strani podeljenega evropskega patenta je razvidno, da je bila evropska patenta prijava vložena na osnovi slovenske prijave št. SI ... . EPU bi skladno z evropsko patentno konvencijo zavrnil prijavo, kolikor urad pravočasno ne bi izdal dokazila, da prioritetni dokument zares ustreza prijavljeni prijavi. Ne more biti torej dvoma, da je v trenutku prijave evropskega patenta obstajala identiteta med slovensko prijavo in prijavo evropskega patenta. Urad je razpolagal s popolnim prevodom evropske prijave v slovenski jezik že ob samem začetku postopka prijave evropskega patenta. EPU je prijavo preizkusil in izdal odločbo o patentu. Da gre za isti patent, je razvidno tudi iz spletne strani urada, kjer je urad sam zapisal, da je patent EP ... (pravilno: EP ... B1) „objavljeno tudi kot“ SI... . Urad je glede na podatke iz lastne spletni strani na dan, ko mu je bil poslan evropski patent, že razpolagal s pravilnim prevodom, v istem spisu oziroma z izvirnikom, iz katerega je nastal evropski patent. Zakaj bi morala prvo tožeča stranka še enkrat vlagati prevod istega patenta? Tega ZIL-1 ne zahteva. Da gre v primerih obeh patentov za isto prijavo, je vidno na spletni strani urada, kjer je zapisana „patentna družina“ (torej patenti, ki so med seboj enaki). Glede verodostojnosti prevodov ZIL-1 omogoča uradu, da prevod preizkusi, saj razpolaga z ustreznim znanjem in če z prevodom ni zadovoljen, od stranke zahteva overjeni prevod (peti odstavek 92. člena ZIL-1). Šele če stranka v roku ne predloži overjenega prevoda, sme urad zavreči zahtevo. Urad bi moral skladno z določbami drugega odstavka 67. člena ZIL-1 in sodbo Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 779/2006-3 z dne 29. 1. 2008 na tožečo stranko nasloviti obvestilo o zamudi in njenih posledicah ter jo obvestiti, da lahko v roku dveh mesecev ob plačilu pristojbine nadaljuje s postopkom. Sklepno tožeči stranki predlagata, da sodišče tožbi ugodi, izpodbijani sklep odpravi ter zadevo vrne v ponovni postopek in toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

V odgovoru na tožbo tožena stranka navaja, da je zaradi tožbenih navedb o izreku, ki se nanašajo na zastopnika prvo tožeče stranke, urad dne 16. 6. 2008 izdal sklep o popravi pomote št. ..., iz katerega izhaja, da se za umaknjeno šteje zahteva za vrnitev v prejšnje stanje prvo tožeče stranke. V nadaljevanju navaja, da prvi odstavek 91. člena ZIL-1 določa, da mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta uradu najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po 10., 12., 14. in 15. členu zakona. V 92. členu ZIL-1 je določeno, kateri dokument se lahko predloži kot pisno dokazilo. Šele na podlagi predloženega dokazila urad ugotovi, v kolikšni meri izum, za katerega je podeljen slovenski patent, izpolnjuje pogoje 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1 in izda ustrezno ugotovitveno odločbo, s čimer se dejansko določi pravi obseg patentnega varstva. Preizkus na podlagi predloženega pisnega dokazila in izdaja ugotovitvene odločbe v praksi na nek način „nadomešča“ popolni preizkus patentne prijave, ki ga izvajajo nekateri večji patentni uradi. Z izdajo ugotovitvene odločbe se naknadno opravi preizkus „prijave“ oziroma že podeljenega slovenskega patenta in se glede na izsledke patentnih uradov, ki izvajajo popolni preizkus, ustrezno zoži obseg varstva na tiste patentne zahtevke, ki izpolnjujejo pogoje za patentno varstvo. Tožena stranka opozarja, da tudi če sta bili za isti izum vloženi dve patentni prijavi (slovenskega nacionalna in evropskega patentna prijava), to ne pomeni, da sta slovenski patent in evropski patent identična. Prav nasprotno; ker urad ne izvaja popolnega preizkusa prijav, EPU pa tak preizkus izvaja, so med slovenskimi patenti in evropski patenti, podeljenimi za isti izum, bistvene razlike. Zato je določena obveznost naknadne predložitve pisnega dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev za patentno varstvo in postopek izdaje ugotovitvene odločbe, s čimer se določi pravi obseg patentnega varstva, in sicer v obsegu, kot ga je priznal EPU ali drug ustrezni patentni urad. EPU pa je na podlagi popolnega preizkusa novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti izuma tožeči stranki podelil patent št. EP ... B1. Edino pisno dokazilo po 91. členu ZIL-1, ki bi ga lahko predložila prvo tožeča stranka, je slovenski prevod evropskega patenta, ki ga je za isti izum podelil EPU. Nesporno je, da prvo tožeča stranka do izteka devetletnega roka ni predložila slovenskega prevoda evropskega patenta. Predložiti je treba slovenski prevod podeljenega patenta in ne prevoda patentne prijave, ki je bila vložena pri EPU. V postopku podelitve evropskega patenta se namreč obseg varstva, kot je določen s patentnimi zahtevki, pogosto spreminja in se posledično obseg varstva v podeljenem patentu bistveno razlikuje od obsega varstva v patentni prijavi, pogosto pa je tudi, da se posamezen del iz prijave izloči ter se na podlagi prvotne prijave oblikuje še ena prijava. Trditve, da ni dvoma, da je v trenutku prijave evropskega patenta obstajala identiteta med slovensko prijavo in evropsko patentno prijavo, morda držijo, vendar to za predmetno zadevo sploh ni pomembno, saj je pomembno, kakšno je besedilo podeljenega patenta in ne prijave. Že iz predložene kopije evropskega patenta v angleškem jeziku sicer jasno izhaja, da podeljen evropski patent ni identičen slovenski prijavi oziroma podeljenemu slovenskemu patentu. Tudi sklicevanja prvo tožeče stranke, ki se nanašajo na spletno stran urada, so neutemeljena. V predmetni zadevi je A1 dokument (EP ... A1) morda res identičen slovenski prijavi oziroma slovenskemu patentu, ker je to objava patentne prijave, kot je bila vložena, brez kakršnihkoli sprememb, vendar pa to ni pomembno. V EPU se postopek preizkusa naredi šele ob objavi prijave, če prijavitelj tako zahteva. Do sprememb v besedilu prijave pride tako šele v postopku popolnega preizkusa, ko EPU dejansko preverja novost, inventivnost in industrijsko uporabljivost. V tem postopku pa so nastale spremembe, kar je že na prvi pogled razvidno iz vsebine kot iz števila patentnih zahtevkov podeljenega evropskega patenta, ki je višje (34) oziroma drugačno od števila patentnih zahtevkov iz slovenskega patenta (29). Seznam članov družine na navedeni spletni strani pa pomeni zgolj seznam članov, ki imajo isto prednostno pravico – ki torej temeljijo na isti prvi prijavi. Nikakor pa to ne pomeni, da so podeljeni patenti dejansko identični vloženim patentnim prijavam oziroma prednostni pravici, saj lahko prijavitelj v kasnejših prijavah zahteva ožji obseg varstva (v primerjavi s prvo prijavo) oziroma vloži nadaljnje prijave le za del tistega, kar je zahteval s prvo prijavo. Glede na navedeno tožena stranka predlaga, da sodišče tožbo prvo tožeče stranke zavrne, tožbo drugo tožeče stranke pa zavrže zaradi pomanjkanja pravnega interesa.

V obravnavani zadevi je sporno, ali je urad pravilno štel za umaknjeno zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z izdajo ugotovitvene odločbe pri patentu št. ..., ki jo je prvo tožeča stranka vložila na podlagi 68. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z določbami 91. do 93. člena ZIL-1.

V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZIL-1 mora stranka hkrati s pravočasno zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje opraviti zamujeno dejanje in plačati pristojbino. Če ob vložitvi zahteve zamujeno dejanje ni bilo opravljeno, ali če pristojbina ni bila plačana, se šteje, da je zahteva umaknjena. Prvi odstavek 91. člena ZIL-1 določa, da mora imetnik patenta uradu najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum izpolnjuje vse zahteve po 10., 12., 14. in 15. členu tega zakona. V 92. členu ZIL-1 je jasno določeno, kateri dokument se lahko predloži kot pisno dokazilo iz 91. člena ZIL-1; za pisno dokazilo se lahko predloži slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil EPU za isti patent. Za prvo tožečo stranko ni sporno, da bi morala skupaj z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje vložiti vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe s slovenskim prevodom evropskega patenta, sporno pa je, ali je slovenski prevod uradu predložila s tem, ko je predložila kopijo evropskega patenta EP ... B1 v angleškem jeziku (s patentnimi zahtevki v nemškem in francoskem jeziku), za katerega zatrjuje, da je identičen s  slovensko patentno prijavo.

Iz upravnih spisov izhaja, da je prvo tožeča stranka dne 4. 3. 1998 uradu vložila patentno prijavo, ki jo je urad vodil pod št. P-... . Patentni prijavi je bil priznan datum vložitve prijave 4. 3. 1998, slovenski patent pa je bil podeljen z odločbo št. ... z dne 4. 1. 2000 brez popolnega preizkusa novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti izuma. Prvo tožeča stranka je po izteku devetletnega roka za predložitev pisnega dokazila iz prvega odstavka 91. člena ZIL-1 dne  9. 3. 2007 pri slovenskem patentu št. ... na podlagi 2. odstavka 68. člena ZIL-1 vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje skupaj z vlogo za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1. Vlogi je bila nesporno priložena le kopija evropskega patenta EP ... B1 v angleškem jeziku (s patentni zahtevki v nemškem in francoskem jeziku), torej ne more biti dvoma o tem, da prvo tožeča stranka uradu skupaj z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ni predložila slovenskega prevoda podeljenega evropskega patenta. Ker prvo tožeča stranka s tem ni opravila zamujenega dejanja, je tudi po presoji sodišča urad pravilno štel njeno vlogo za umaknjeno (2. odstavek 28. člena ZIL-1). Iz sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 779/2006-3 z dne 29. 1. 2008, na katero se sklicuje prvo tožeča stranka, izhaja, da je v tem primeru stranka vložila izrecno zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi po 67. členu ZIL-1, pri čemer je sodišče zavzelo stališče, da za uporabo tega navedenega instituta ni relevantno razlikovanje med materialnimi in procesnimi roki. Tu pa za takšen položaj ne gre, saj je urad v obravnavani zadevi odločal o zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje iz 68. člena ZIL-1, pri čemer prvo tožeča stranka ni predložila slovenskega prevoda podeljenega evropskega patenta in je bilo to bistveno za odločitev. Zato se ugovor, da bi moral urad po uradni dolžnosti prvo tožečo stranko opozarjati na uporabo 67. člena ZIL-1, ki določa nadaljevanje postopka po zamudi, očitno ne nanaša na predmetno zadevo.

Prvo tožeča stranka ne more uspeti z ugovorom, da je ustrezen prevod predložila s kopijo podeljenega evropskega patenta v angleškem jeziku. Kot ji je pravilno obrazložila tožena stranka v odgovoru na tožbo, tudi v primeru, če sta bili za izum vloženi slovenska nacionalna in evropska patentna prijava, to ne pomeni, da sta podeljeni slovenski in evropski patent identična. Ker urad ne izvaja popolnega preizkusa prijav, EPU pa tak preizkus izvaja, lahko obstajajo bistvene razlike med slovenskimi in evropski patenti, ki so podeljeni za isti izum. Prav zato je določena obveznost, da imetnik patenta naknadno predloži pisno dokazilo o izpolnjevanju vseh pogojev za patentno varstvo in v ZIL-1 določen postopek izdaje ugotovitvene odločbe, s čimer se določi patentno varstvo v obsegu, kot ga je priznal EPU. Glede na navedeno tudi po presoji sodišča pisno dokazilo iz 91. člena ZIL-1 predstavlja le slovenski prevod evropskega patenta, ki ga je za isti izum podelil EPU. Na drugačno odločitev tudi ne morejo vplivati  trditve, ki jih prvo tožeča stranka izpostavlja v tožbi, da je v trenutku prijave evropskega patenta obstajala identiteta med slovensko prijavo in evropsko patentno prijavo, kar naj bi izhajalo tudi iz spletne strani urada. Pravno relevantno je le, kakšno je besedilo in obseg podeljenega evropskega patenta, zato mora imetnik patenta predložiti predložiti prevod podeljenega patenta in ne prevoda patentne prijave. Sodišče na tem mestu le še dodaja, da tožena stranka v odgovoru na tožbo pravilno ugotavlja, da je že na prvi pogled iz primerjave slovenskega in evropskega patenta razvidno, da je število patentnih zahtevkov iz evropskega patenta višje (34) od števila patentnih zahtevkov iz slovenskega patenta (29).

Po presoji sodišča je izpodbijani sklep pravilen in na zakonu utemeljen, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, zato je sodišče tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 119/08 - odločba Ustavnega sodišča, v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo. Sodišče je odločilo brez glavne obravnave na podlagi 1. odstavka 59. člena ZUS-1. V obravnavani zadevi gre za rešitev pravnega vprašanja in relevantno dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo upravnega akta, med strankama ni sporno.

Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je zavrnilo tudi zahtevek za povrnitev stroškov postopka, saj na podlagi 4. odstavka 25. člena ZUS-1 v tem primeru vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Iz odgovora na tožbo in podatkov upravnih spisov izhaja, da je urad po vložitvi obravnavane  tožbe s sklepom o popravi pomote št. ... z dne 16. 6. 2008 izrek izpodbijanega sklepa popravil tako, da je štel zahtevo prvo tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje za umaknjeno. V skladu s 78. členom ZIL-1 sme urad po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke vsak čas popraviti pomote v imenih, datumih, številkah ali drugih očitnih pomotah v aktih urada, objavah in registrih. Popravo pomot ureja tudi 223. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08), ki med drugim določa, da ima popravek pomote pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. Urad je popravil pomoto v izreku izpodbijanega sklepa tako, da je v njem namesto drugo tožeče stranke navedel prvo tožečo stranko, na to napako pa sta v tožbi opozorili obe tožeči stranki. Ker ima sklep o popravi pomote učinek za nazaj, in sicer od dneva izdaje izpodbijanega sklepa, je bilo z izpodbijanim sklepom pravilno odločeno o vlogi prvo tožeče stranke, ki jo je v upravnem postopku zastopala drugo tožeča stranka. Glede na navedeno z izpodbijanim sklepom ni bilo poseženo v pravni položaj oziroma v pravico ali na zakon oprto neposredno osebno korist drugo tožeče stranke, zato je sodišče tožbo v tem delu zavrglo na podlagi 6. točke 36. člena ZUS-1. Sklep o zavrženju tožbe vsebuje tudi odločitev o stroških postopka.

Pravni pouk temelji na določbi 1. odstavka 73. člena in 2. odstavka 82. člena ZUS-1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.