sodba U 1245/2003
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-09-14

Absolutna zavrnilna razloga za registracijo, nerazlikovalnost in opisnost pomenita, da je kot znamko mogoče zavarovati le znak, ki izpolnjuje temeljno funkcijo znamke, tj. razlikovanje blaga ali storitev enega gospodarskega subjekta od drugega in ali presega opisnost, je mogoča po celoviti presoji znaka, torej vtisu, ki ga znak naredi, upoštevajoč naravo blaga oziroma storitev, stopnjo pazljivosti relevantnega potrošnika tega blaga oziroma storitev in druge okoliščine. Znamka je vedno vezana na točno določene proizvode in storitve, zato se sposobnost znaka za priznanje presoja glede na prijavljene proizvode oziroma storitve.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila prijavo znamke "paket ISDN 9" št. ... z dne 26. 6. 2001. V obrazložitvi je navedla, da je prejela zahtevo za registracijo znamke za znak za blago in storitve, po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, razvrščene v razrede 09, 16, 35, 37, 38, 41 in 42. V postopku je ugotovila, da znamke za prijavljeni znak ne sme registrirati, ker so podani zavrnilni razlogi po točkah b in c 1. odstavka 43. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1). Glede na točko b 1. odstavka 43. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka. Glede na točko c 1. odstavka 43. člena ZIL-1 se kot znamka ne sme registrirati znak, ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev. Znak "paket ISDN 9" je prijavljen v besedah z običajnimi črkami, brez posebne grafične oblike, barve ali drugih distinktivnih elementov, ki bi morebiti dali znaku zadostno ali vsaj minimalno razlikovalnost. Gre za prijavo besedne znamke, pri kateri se zahteva varstvo besed kot takih in njihovega morebitnega pomena. Primernost za razlikovanje v prijavi navedenega blaga oziroma storitev se ocenjuje zgolj po pomenu besed. Znak "paket ISDN 9" ima za prijavljene proizvode in storitve nedvoumen pomen. Sestavljajo ga besede "paket", kratica "ISDN" in številka "9". Kratica ISDN označuje določene telekomunikacijske standarde na področju telekomunikacij (Integradted Services Digital Network), beseda paket in številka 9 na koncu, pa zgolj pomenita, da gre za deveto izdajo ali verzijo teh standardov. Gre za torej za besedno zvezo, ki označuje posebno vrsto standardov na področju telekomunikacij in je kot taka prepoznavna potrošnikom oziroma koristnikom telekomunikacijske opreme in storitev. Potrošnik oziroma kupec prijavljenih proizvodov ali storitev bo znak "paket ISDN 9" dojel zgolj kot deskriptivno informacijo o vrsti blaga oziroma storitev. Zgodovinsko gledano je ISDN nastajala vse od leta 1960, pri čemer je mednarodna posvetovalna komisija o telefonu in telegrafu že leta 1984 izdala Priporočila l.120 z nekaterimi osnovnimi navodili za uporabo ISDN. Za ISDN je torej mogoče zatrditi, da predstavlja skupno ime za telekomunikacijske standarde. Kratica ISDN je že vrsto let znana dovolj široki relevantni javnosti in je ni mogoče monopolizirati, gre za generik, ki si ga ne more lastiti le en subjekt oziroma imetnik znamke. Preostali del teksta "paket" in številka 9 je prav tako opisovalen glede na prijavljeno blago oziroma storitve. Beseda paket ima v kombinaciji s preostalim tekstom nedvoumen pomen, namreč "več na kak način med seboj povezanih stvari: paket informacij, paket storitev" (vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika) in skupaj s številko 9 označuje zgolj, da gre za deveto izdajo ali verzijo telekomunikacijskih standardov. Skratka, kombinacija navedenih besed je za prijavljeno blago in storitve izrazito opisovalna in kot taka ne izpolnjuje osnovne funkcije znamke, ne omogoča razlikovanja istovrstnega blaga in storitev med različnimi ponudniki na trgu. Glede na navedeno se prijava znamke zavrne, ker se glede na točki b in c 1. odstavka 43. člena zakona ne sme registrirati kot znamka.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je trditev tožene stranke, da predstavlja ISDN skupno ime za telekomunikacijske standarde, v nasprotju z določbami Zakona o standardizaciji (ZSta-1). Izraz ISDN ni uveljavljena kratica mednarodnega, evropskega ali nacionalnega standarda. Dokaz, ki ga je pri odločanju uporabila tožeča stranka, namreč Priporočilo I.120 mednarodne posvetovalne komisije o telefonu in telegrafu iz leta 1984 ne more biti standard že zato, ker je edina mednarodna organizacija s področja telekomunikacij, ki izdaja standardne na tem področju, v ZSta-1 navedena mednarodna organizacija za standardizacijo ITU (mednarodna zveza za telekomunikacije). ITU pa izraza ISDN ne uporablja za označevanje standarda, temveč zgolj kot opis tehnologije, ki je uporabljena za prenos podatkov. Da je odločitev tožene stranka napačna dokazuje tudi evropska znamka "PACKET 900" za storitve razreda 38 (telekomunikacije) v besedi s standardnimi znaki. Organ EU ni imel pri registraciji te znamke prav nobenih pomislekov. Z navedenim je tožena stranka kršila določbe materialnega predpisa, v zadevi pa je tudi zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Ukvarja se le s pomenom besede ISDN, ki je opisovalna, vendar dodajanje ali odvzemanje opisovalne besede k znamki ne more zmanjšati njene siceršnje sposobnosti biti znamka, lahko jo kvečjemu poveča, kot je ugotovilo Evropsko sodišče v zadevi BABY DRY. Kot pri BABY DRY, tudi pri besedni zvezi "paket ISDN 9" ne gre za besedno zvezo, ki bi jo v zvezi s prijavljenim blagom in storitvami povprečni potrošnik prepoznal kot opisovalno, saj je kot tako ne uporablja. V spletnem iskalniku se besedna zveza sploh ne pojavlja, iz česar izhaja, da povprečni potrošnik izraza ne prepozna kot opisovalnega, ker kot tak ni uporabljen. Tožena stranka se le bežno ukvarja z besedo paket, ko je selektivno zapisala enega od mnogih pomenov besede. Beseda paket (SSKJ) pojasnjuje, da je paket predmet, predmet z ovojem zaradi prenosa, prevoza, poštna pošiljka, ki ima določeno velikost, težo, vrednost in embalažo, določena večja količina navadno istovrstnih predmetov v ovoju, škatli, zavitek itd. Beseda paket sama po sebi ni opisovalna za blago in storitve, prijavljene znamke paket ISDN 9. Upravni organ EU nima prav nobenih težav z besedo paket, saj je registriral znamko PACKET v besedi s standardnimi znaki v razredih 9 in 16. Razen tega je tožena stranka dovolila registracijo znamke PACK 95 v besedi s standardnimi znaki, pri čemer beseda PACK pomeni paket, to pa je znano vsaj vsakemu povprečnemu kadilcu. Konceptualno tožeča stranka ne vidi razlike med PACK 95 in PAKET ISDN 9. Tožena stranka je dovolila tudi registracijo znamke OFFICE-PACK, POWER PACK in Wheat Packer. Najočitnejša pa je primerjava z znamko D-KANAL PACK za istovrstne storitve (med drugim razred 38). Tožena stranka je dovolila registrirati povprečnemu potrošniku razumljivo besedno zvezo, ki označuje prodajno akcijo paketa, določenega televizijskega ali podatkovnega kanala. Ne dovoli pa registracijo "paketa ISDN 9", pa ISDN za povprečnega uporabnika storitev razreda 38 ni nič bolj opisovalen, kot beseda kanal za povprečnega uporabnika storitev televizije. Glede na navedeno je jasno, da tožena stranka besede paket, v povezavi s številko (95) ali drugo sicer za blago ali storitve opisujočo besedo (OFFICE ali energetski POWER, kanal) ne šteje za opisovalno, zato je nerazumljivo, da je v svoji odločbi tako natančno opredelila pomen izraza ISDN, izpustila pa sposobnost besede paket ali besedno številsko zvezo, biti ali postati znamka. Dodatek generične besede s prvo nepovezani negenerični besedi ne more zmanjšati sposobnosti druge postati znamka. Tožena stranka ni z ničemer pokazala, da bi bili besedi paket in ISDN povezani. Tožena stranka ravna nedosledno in v primeru podobnega dejanskega stanja odloča v nasprotju z lastno prakso. Bistveno je kršila tudi določbe postopka. Tožnici je dovolila registracijo znamk "ISDN paket 3000", št. reg.... in št. reg. ..." v barvnem grafizmu, a kljub temu bi bil povprečni potrošnik izpostavljen v bistvu enakemu besedilu. Zakaj je tožena stranka spremenila svoje stališče, v odločbi ni pojasnila. Zato odločbe v tem delu ni moč preizkusiti, to pa pomeni bistveno kršitev določb postopka. Dovolila je tudi registracijo znamk "ISDN telefon z obrazom in vsebino" in "ISDN - danes pametna, jutri nujna odločitev", pa tudi tega v izpodbijani odločbi ni pojasnila. Praksa tožene stranke je v nasprotju s prakso EU. OHIM je namreč registriral znamko PACKET 900. Glede na stališče tožene stranke, da je ISDN beseda, ki zgolj označuje blago in storitve, ni nobene razlike med prijavo paket ISDN 9 in paket 900. Edina razlika je številka, ki bi lahko v obeh primerih, če bi sledili toženi stranki, pomenila številko standarda. OHIM tudi ni pokazal nobenih pomislekov pri registraciji znamke PACKET in znamke CLEAR-PACKET TECHNOLOGIES v besedi s standardnimi znaki za storitve razreda 38. Iz tega izhaja, da je stališče tožene stranke nezdružljivo s stališčem ustreznega evropskega upravnega organa, kar pomeni, da bi bila prijavitelj evropske znamke in prijavitelj slovenske nacionalne znamke ob uporabi enakih pravnih standardov v različnih situacijah. Predlaga odpravo odločbe tožene stranke.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo meni, da je odločila pravilno in zakonito. Prijavljeni znak je obravnavala v skladu z načelom celovite presoje znakov s poudarkom na njegovih najbolj izstopajočih, dominantnih delih. Najbolj dominanten del znaka je kratica ISDN, izpeljana iz besed Integrated Services Digital Network, ki v slovenskem prevodu pomeni "digitalno omrežje z integriranimi storitvami" (vir: Leksikon računalništva in informatike). Navedbe tožeče stranke, da izraz ISDN ne more biti standard, ker ni v skladu z določbami Zakona o standardizaciji, so irelevantne. Tožena stranka ni trdila, da je kratica ISDN slovenski standard, temveč zgolj, da gre za določeno vrsto standardov na področju telekomunikacij. Standardi so lahko tudi dejanski (npr. računalnik PC), lahko so standardi v nastajanju, lahko pa gre zgolj za skupek splošno veljavnih smernic, (minimalnih) zahtev itd. Pri računalniških standardih npr. gre povsem za zbirko tehničnih določil za skupno uporabnost različnih postopkov, izdelkov in storitev ter zagotavljanje združljivosti med njimi. Na svetovnem elektronskem spletu dobimo s pomočjo iskalnika Google kar 5890 zadetkov za kombinacijo besed ISDN standard. V računalniškem slovarju na svetovnem spletu FOLDOC najdemo npr. definicijo ISDN, uporablja pa ta izraz tudi računalniška revija Monitor kot o videokonferenčnem standardu. Vendar opredeljevanje standarda ni bistveno, osnovnega pomena je dejstvo, da je kratica ISDN nedvoumno opisovalen, generičen pojem na področju telekomunikacij, tako na mednarodnem področju, kot v Sloveniji. V povezavi s to kratico se v različnih primerih pojavljajo tako besede standard, kot tehnologija, komunikacijska oprema itd. (kar je razvidno tudi iz seznama blaga za katerega je bila prijavljena znamka tožeče stranke). Kratica je uporabljena tudi v slovenski zakonodaji, npr. v Pravilniku o omrežju ISDN, kjer je opredeljena kot digitalno omrežje za integrirane telekomunikacijske storitve, ki omogoča opravljanje nosilnih, daljinskih in dopolnilnih storitev. Skratka najbolj dominanten del znaka, kratica ISDN, je za zahtevano blago in storitve povsem nerazlikovalna, gre za opisovalen pojem, ki označuje določene splošne značilnosti na področju telekomunikacijske tehnike. Preostali del znaka k razlikovalnosti prav tako popolnoma nič ne prispeva. Beseda paket je pogosto uporabljena s strani ponudnikov telekomunikacijske opreme in storitev, saj se tako oprema kot tudi storitve pogosto ponujajo kot paketi, ki so jim lahko dodane številke, to pa navaja na neko novo verzijo, izdajo ali drugo karakteristiko v okviru ponudbe proizvajalca. Tako je tudi preostali del znaka za prijavljeno blago ali storitve opisovalen. Znak "paket ISDN 9" predstavlja kombinacijo, kjer so vse sestavine glede na zahtevano varstvo blaga oziroma storitev opisovalne, kombinirane pa so na povsem običajen način, glede na pomen in vrstni red besed z dodano številko. Dejstvo, da se besedna zveza "paket ISDN 9" ne pojavlja na spletnem iskalniku, ne pomeni, da znak zaradi tega ni opisovalen. V zvezi s sklicevanjem tožeče stranke na nekatere registrirane znamke pa tožena stranka pojasnjuje, da omenjene znamke niso predmet tega postopka in ne morejo vplivati na odločitev v zvezi z registracijo prijavljenega znaka. Tožena stranka je dolžna preučiti vsak primer posebej in upoštevati vse relevantne okoliščine določenega primera.

V pripravljalni vlogi tožeča stranka ponavlja navedbe iz tožbe ter še navaja, da iz odgovora na tožbo izhaja, da razlogovanje tožene stranke, vkolikor se nanaša na standarde, ni podprto z zakonom. Tožena stranka tudi v odgovoru na tožbo vztraja, da je najbolj dominanten del prijavljene znamke ISDN, kar pa ne drži. Vsi trije deli znamke so povprečnemu potrošniku enako prepoznavni, če že, pa je najbolj dominanten del znaka beseda "PAKET".

Zastopnik javnega interesa udeležbe v postopku ni priglasil.

Odločitev tožene stranke, da prijavljenega znaka "paket ISDN 9" ne zavaruje kot znamke, temelji na zavrnilnih razlogih iz točk b in c 1. odstavka 43. člena ZIL-1. Po točki b se kot znamka ne more zavarovati znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka, po točki c pa znak, ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge značilnosti blaga ali storitev.

Absolutna zavrnilna razloga za registracijo, nerazlikovalnost in opisnost pomenita, da je kot znamko mogoče zavarovati le znak, ki izpolnjuje temeljno funkcijo znamke, tj. razlikovanje blaga ali storitev enega gospodarskega subjekta od drugega in mora zato tudi presegati opis blaga ali storitev. Ocena, ali znak omogoča razlikovalnost in ali presega opisnost, je mogoča po celoviti presoji znaka, torej vtisu, ki ga znak naredi, upoštevajoč naravo blaga oziroma storitev, stopnjo pazljivosti relevantnega potrošnika tega blaga oziroma storitev in druge okoliščine. Znamka je vedno vezana na točno določene proizvode in storitve, zato se sposobnost znaka za priznanje presoja glede na prijavljene proizvode oziroma storitve.

Znak "paket ISDN 9" je tožeča stranka prijavila v besedi, pisano z običajnimi črkami. Vizualno temu znaku, ki je brez posebne grafične oblike, barve ali drugih distinktivnih elementov, ni mogoče priznati razlikovalnosti. Tožena stranka je zato pravilno izhajala iz predpostavke, da gre za prijavo besedne znamke, pri katerih se zahteva varstvo besed kot takih in njihovega morebitnega pomena. Pri taki znamki se ocenjuje njena primernost za razlikovanje v prijavi navedenega blaga oziroma storitev, po pomenu besed.

Prijavljena znamka je sestavljena iz treh delov, kar pri oceni razlikovalnosti znaka ni brez pomena, na drugi strani pa je treba znak presojati kot celoto. Tako je storila tudi tožena stranka. Ocenila je, da je najdominantnejši del prijavljene znamke kratica ISDN, ki pa je že vrsto let znana dovolj široki relevantni javnosti, ki ga uporablja kot generični pojem na področju telekomunikacij. Dejstvo, da je kratica ISDN generičen pojem, je med strankami nesporno. Sporna je ocena tožene stranke, da je kratica najdominantnejši del znaka. Tudi po mnenju sodišča je tožena stranka pravilno opredelila, da gre pri kratici za izstopajoč del znaka, že zaradi velikih tiskanih črk in zaradi sredinske lege v znaku. Razlogi tožeče stranke, da bi bilo potrebno vlogo najdominantnejšega dela znaka pripisati besedi "paket", niso prepričljivi. Skratka, najdominantnejši del znaka, kratica ISDN, je za zahtevano blago in storitve povsem nerazlikovalna, gre za opisovalen pojem, ki označuje določene splošne značilnosti na področju telekomunikacijske tehnike.

Nadaljnje vprašanje je, ali je znak kot celota primeren za prijavo kot znamka, kljub generičnemu pojmu, ki je njegov del. Tožeča stranka ugovarja, da dodajanje opisovalne besede k znamki ne more zmanjšati njene siceršnje sposobnosti biti znamka. Pri svoji trditvi izhaja iz predpostavke, da sta beseda "paket" in številka "9" sposobni biti znamka, zaradi distinktivnosti. Svojo trditev izpeljuje iz že prijavljenih znamk. Ugovoru tožeče stranke, s katerim dokazuje, da prijavljena kombinacija znaka izpolnjuje pogoje razlikovalnosti, saj kombinacija besede s številko ni opisna, sodišče ne more slediti, ker je že metoda dokazovanja trditve napačna. Znamke z besedo "paket" in "številka" oziroma drugimi dodanimi besedami, ki so bile pri tožeči stranki (ali evropskemu uradu) zavarovane, ne morejo biti dokaz v konkretnem postopku. Sodišče meni, da je v konkretni situaciji tožena stranka pravilno izhajala iz načela celovite presoje znaka ter primernost znaka ocenjevala po pomenu besed glede na v prijavi navedeno blago oziroma storitev. Pomen besede v eni znamki ni nujno enak pomenu iste besede v drugi. Pomembno namreč je, kakšen videz (oziroma pomen) ustvarja konkretna kombinacija besed oziroma znakov, gledano v celoti, da potrošnik lahko na njegovi osnovi brez težav prepozna ponudnika blaga oziroma storitev oziroma razlikuje blago ali storitve enega ponudnika od drugih ponudnikov istovrstnega ali podobnega blaga oziroma storitev na trgu. Na tej podlagi temelji ocena tožene stranke o preostalem delu znaka, besedi "paket" in številki. Tožena stranka je ocenila, da k razlikovalnosti ne prispevata, saj gre pri besedi "paket" za besedo, ki jo pogosto uporabljajo ponudniki telekomunikacijske opreme in storitev, saj se tako oprema kot tudi storitve pogosto ponujajo kot paketi, ki so jim dodane številke, kar pomeni zgolj izdajo oziroma verzijo v okviru ponudbe. Tožena stranka je torej ocenila, da je tudi preostali del znaka "paket" in "številka" za prijavljeno blago in storitve opisovalen. Ne drži torej trditev tožeče stranke, da je tožena stranka opustila razlago, zakaj zvezi besed "paket" in "številka" odreka biti oziroma postati znamka. Sodišče razlogom tožene stranke o pomenu prijavljenega znaka, kot bi ga razumel potrošnik, v celoti sledi in meni, da je glede na prijavljeno blago in storitve, za katere je tožeča stranka zahtevala registracijo znaka, tožena stranka dala prepričljivo razlago. Prijavljeni znak kot celoto bi potrošnik razumel zgolj kot opis blaga oziroma storitev. Nedistinktivnost in opisnost pa registracijo znaka po že navedenih zakonskih določbah preprečujeta, zato sodišče presoja odločitev tožene stranke o zavrnitvi prijavljene znamke za pravilno in zakonito.

Neutemeljen je nadalje ugovor tožeče stranke o kršitvah določb postopka. Tožena stranka je v obrazložitvi svoje odločbe navedla razloge za svojo odločitev, ni pa bila dolžna v izpodbijani odločbi obrazložiti, zakaj je v prejšnjih odločbah znamke s kratico "ISDN" tožeči stranki priznala, dolžna pa tudi ni obrazložiti, zakaj v konkretni situaciji njena odločitev ni v nasprotju s prakso OHIM-a. Vse navedeno ni ne del dejanskega stanja v konkretni situaciji, niti ni pomembno za pravilno uporabo materialnega prava.

Ker je po presoji sodišča izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je sodišče tožbo na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00) kot neutemeljeno zavrnilo.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.