sodba U 1084/2003
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-06-01

Ugovor v postopku registracije znamke lahko temelji le na relativnih zavrnilnih razlogih, ki so določeni v 44. členu ZIL-1, ne more pa temeljiti na absolutnih razlogih, po katerih urad ob prijavi znamke preizkusi, ali je znak abstraktno sposoben za razlikovanje.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper registracijo prijavljene znamke št. … »DOMAČICA« v grafični podobi za pecivo iz razreda 30 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK). V obrazložitvi izpodbijane odločbe tožena stranka uvodoma ugotavlja, da je bil ugovor vložen v za to predvidenem trimesečnem roku, ki teče od objave prijave znamke, in še v času veljavnosti prejšnjega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 do 75/97-v nadaljevanju ZIL), da pa se glede na prehodne določbe 136. člena novega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1) v konkretnem primeru kot materialni predpis uporablja novi zakon. Tožena stranka zavrne ugovor v delu, ko se vložnik (sedaj tožeča stranka) sklicuje na določbe 18. člena in določbe 5. točke prvega odstavka 19. člena ZIL (ki jim ustrezajo določbe 42. člena oziroma točke h) prvega odstavka 43. člena ZIL-1). Meni, da te določbe vsebinsko ne morejo biti podlaga za ugovor, saj se nanašajo na absolutne razloge za zavrnitev znamke-torej tiste, ki preprečujejo registracijo znakov, ki sami po sebi niso sposobni za registracijo kot znamke. Prijavljena znamka pa je sporna zato, ker je podobna znaku znamke drugega subjekta. Tožena stranka ugotavlja, da tožeča stranka v času vložitve ugovora ni imela v Republiki Sloveniji prijavljene znamke, ki bi imela status prejšnje znamke glede na določbe 44. člena ZIL-1. Zato so relevantna podlaga za izpodbijanje prijavljene znamke lahko le določbe točke d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, ki določa, da se kot znamka ne more registrirati znak, če je enak ali podoben znamki ali neregistriranemu znaku, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs. Nadalje ugotavlja, da se je tožeča stranka na določbe 6. bis člena Pariške konvencije (Uradni list SFRJ-MP, št. 5-2/74 in Uradni list RS, št. 24/92-notifikacija, v nadaljevanju: PK) v smislu dobre poznanosti sklicevala, vendar pa v zvezi s tem ni predložila nobenih dokazov. Ker dobre poznanosti zato ni bilo mogoče preizkusiti, tudi ni ugotavljala morebitne podobnosti med znakoma konliktnih znamk, saj bi bila taka analiza brezpredmetna glede na celoten izid postopka. Tudi če bi namreč ugotovila podobnost med znamkama, ne bi bilo nobene podlage za zavrnitev ugovora, saj tožeča stranka dobre poznanosti ni dokazala.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo. V njej navaja, da tožena stranka ni dovolj upoštevala ugleda in poznanosti znamke »DOMAĆICA«. Meni, da so določbe 42. člena ZIL-1, ki ustrezajo določbam 18. člena ZIL, za tožečo stranko manj ugodne, saj kot pogoj za uspešen ugovor zahtevajo prej registrirano ali starejšo prijavo znamke. Novi zakon (ZIL-1) je tako v primerjavi s prejšnjim zakonom skrčil pravice imetnikov uveljavljenih in uspešnih blagovnih znakov, za katere ni bilo pridobljeno pravno varstvo z znamko. Podrobno navaja, v čem je znak prijavljene znamke zamenljivo podoben znaku njene znamke, za kar tožbi prilaga tudi dokaze. Nadalje tožeča stranka navaja, da poznanosti blagovne znamke »DOMAĆICA« v Republiki Sloveniji ni posebej dokazovala, saj povprečni potrošnik njeno pecivo, ki je posebne oblike in prelito s čokolado, takoj prepozna. Njen znak je na trgu uveljavljen že več kot 40 let, proizvodi, označeni s to znamko, pa se prodajajo na celotnem trgu bivše Jugoslavije, kar je razvidno tudi iz priloženih dokumentov. To nedvomno potrjuje, da kupci ime »DOMAĆICA« nedvomno poznajo. Tožeča stranka ugovarja tudi zaključku v izpodbijani odločbi, da niso podani razlogi 5. točke 1. odstavka 19. člena ZIL (sedaj 1. odstavek 43. člena, točka b) ZIL-1), saj bo stranka z interesom s prijavljeno znamko zavajala potrošnike tako glede porekla kot tudi glede kakovosti proizvoda. Sodišču predlaga, da po izvedbi glavne obravnave izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponovno odločanje.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih v izpodbijani odločbi ter navaja, da novi zakon vsebinsko povzema določbe ZIL in nikakor ne spreminja ali krči obsega varstva. Meni, da je zadovoljivo obrazložila, zakaj ne 18. člen in ne 5. točka prvega odstavka 19. člena ZIL nista mogli biti podlaga za ugovor ter da je jasno razloženo, da so razlogi za zavrnitev ugovora v ZIL vsebinsko enaki razlogom v ZIL-1. Novi zakon je namreč nekatere dele postopka le bolj jasno opredelil, ni pa prišlo do bistvenih razlik. Zato meni da so tožbeni ugovori, ki temeljijo na določbah 42. člena ZIL-1 in točki h) prvega odstavka 43. člena, neutemeljeni. Nadalje še navaja, da dobra poznanost oziroma slovečnost znamke ni splošno znano dejstvo, temveč jo je potrebno v vsakem konkretnem primeru dokazati, česar tožeča stranka ni storila. Tožeče stranke tudi ni pozivala k predložitvi dokazov, saj mora glede na določbe 101. člena ZIL-1 (prej je enako določal 58. člen ZIL) ugovor vsebovati vse ustrezne dokaze. Zgolj navajanja, da je neka znamka sloveča, pa tožena stranka ne more upoštevati, saj bi s tem prestopila meje nepristranskosti. Ker dokazov o dobri poznanosti tožeča stranka ni predložila, registracije na podlagi določb točke d) prvega odstavka 44. člena oziroma določb Pariške konvencije ni bilo mogoče zavrniti. Glede tožbi priloženih listin pa tožena stranka opozarja, da gre za tožbene novote v smislu 3. odstavka 14. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00, v nadaljevanju: ZUS). Predlaga zavrnitev tožbe.

Tožeča stranka je s pripravljalno vlogo odgovorila na odgovor tožene stranke. Navaja, da tožbi priložene listine ne pomenijo nedovoljenega navajanja novih dejstev in dokazov, temveč gre le za podkrepitev poznanosti znamke »DOMAĆICA« med potrošniki. Meni, da bi tožena stranka pri odločanju morala upoštevati, da gre za prisvajanje uveljavljene blagovne znamke s strani stranke z interesom, ker ta znamka ni bila registrirana. Svojega znaka tožeča stranka namreč ni uspela pravočasno zaščititi, saj ni pravilno presodila gospodarskih dogajanj ob spremembi političnega sistema. Tako ravnanje stranke z interesom predstavlja kršenje dobrih poslovnih običajev. Tožeča stranka tudi meni, da samo dejstvo, da proizvaja in prodaja piškote z imenom »DOMAĆICA« že od leta 1958, kaže na dobro poznanost tega imena med potrošniki, saj je bila znana proizvajalka kvalitetnih piškotov in čokolade.

Tožena stranka je odgovorila na pripravljalno vlogo. Vztraja pri dosedanjih navedbah ter še dodaja, da vprašanje, ali je bila znamka stranke z interesom prijavljena v dobri veri, za rešitev konkretnega spora ni relevantno. V postopkih registracije je pomembno predvsem načelo prednosti prijave iz 4. člena ZIL-1, pri čemer pa dobrovernost ni relevantna. Odločanje o (ne)dobrovernosti tako ni v pristojnosti tožene stranke, temveč v pristojnosti rednih sodišč.

Družba AAA, ki jo zastopa Patentna pisarna d.o.o, Ljubljana, je z dopisom z dne 9. 1. 2004 sporočila, da je bila nanjo s strani dosedanje imetnice BBB, prenešena pravica št. … »DOMAĆICA«, ki je predmet upravnega spora ter se priglasila kot prizadeta stranka v upravnem sporu. Na tožbo in pripravljalne vloge ni odgovorila.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa udeležbe v postopku ni prijavilo.

Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožeča stranka vložila ugovor po določbah prej veljavnega Zakona o industrijski lastnini (ZIL), in sicer na podlagi določb 18. člena ter določb 5. točke prvega odstavka 19. člena ZIL. Ker je v času teka postopka registracije začel veljati nov Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), ki v 136. členu določa, da se postopek nadaljuje po določbah novega zakona, je tožena stranka pravilno uporabila določbe 42. in 43. člena ZIL-1, ki vsebinsko ustrezajo zgoraj navedenim določbam ZIL.

Tožena stranka je v izpodbijani odločbi pravilno obrazložila, da ugovora zoper registracijo znamke ni mogoče vložiti na podlagi razlogov, kot jih je uveljavljala tožeča stranka. Ugovor namreč lahko temelji le na relativnih zavrnilnih razlogih, ki so v novem zakonu določeni v 44. členu, ne more pa temeljiti na absolutnih razlogih, po katerih tožena stranka ob prijavi znamke preizkusi, ali je znak abstraktno sposoben za razlikovanje. V 42. členu ZIL-1 (ki vsebinsko ustreza 18. členu ZIL, na katerega se v ugovoru sklicuje tožeča stranka) sta določena absolutna pogoja, ki jih mora znak izpolnjevati, da je sploh lahko registriran kot znamka, t.j. njegova primernost za razlikovanje ter njegova sposobnost, da je grafično prikazan. Drugi odstavek navedenega člena pa izjemoma omogoča registracijo znaka, ki sicer ne izpolnjuje absolutnih pogojev, je pa na trgu postal razlikovalen in s tem registrabilen. Absolutni razlogi pa so določeni tudi v 43. členu ZIL-1 in torej tudi v točki h) prvega odstavka tega člena, ki je vsebinsko enaka 5. točki prvega odstavka 19. člena ZIL. Kot je bilo povedano že zgoraj, absolutne razloge preizkuša tožena stranka po uradni dolžnosti ob prijavi registracije in se zato nanje v ugovoru ni mogoče sklicevati (99. in 101. člen ZIL-1). Sodišče pa tudi zavrača tožbene ugovore, da 42. člen ZIL-1 v primerjavi z 18. členom ZIL krči pravice imetnikov obstoječih znamk. Navedeni člen vsebuje absolutne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za registracijo ter izjemoma dopušča možnost registracije znakov, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, kar pa je vsebinsko popolnoma identično določbam 18. člena ZIL.

Tožeča stranka pa v tožbi tudi zmotno zatrjuje, da je dobra poznanost znamke »DOMAĆICA« v smislu 6. bis člena Pariške konvencije splošno znano dejstvo, ki bi ga morala tožena stranka pri svojem odločanju upoštevati. Ker je poznanost znamke odvisna od več spremenljivih dejstev, predvsem pa od časa in relevantnega trga, jo je potrebno za vsak posamezen primer vedno znova ugotavljati, torej je predmet dokazovanja. Tudi po mnenju sodišča dobra poznanost znamke tožeče stranke ne sodi v okvir splošno znanega dejstva, ki ga ne bi bilo potrebno dokazovati. Na podlagi določb 101. člena ZIL-1 (prej 4. odstavek 58. člena ZIL) mora ugovor vsebovati vse dokaze, torej tudi tiste, iz katerih bi dobra poznanost znamke tožeče stranke eventuelno izhajala. Med strankama ni sporno, da tožeča stranka dokazov v tej smeri ni predložila, to pa izhaja tudi iz pregleda upravnih spisov. Zato je po presoji sodišča zaključek tožene stranke, da poznanosti znamke »DOMAČICA« ni bilo mogoče preizkusiti, pravilen. Tožeča stranka pa v upravnem sporu tudi ne more navajati dejstev in predlagati dokazov, če je imela to možnost že v postopku pred izdajo izpodbijanega akta (3. odstavek 14. člena ZUS). Sodišče zato tudi ni opravilo predlagane glavne obravnave, na kateri bi zaradi obligatorne določbe citiranega 3. odstavka 14. člena ZUS moralo predlagane dokaze zavrniti, ob tem, ko tudi meni, da je dejansko stanje glede na v postopku predložene dokaze ter trditveno in dokazno breme v okviru postavljenega ugovora pravilno in popolno ugotovljeno. Tožeča stranka torej s tem, ko ni bilo glavne obravnave, ni bila prikrajšana za kontradiktorni postopek, kjer bi lahko ponujala dokaze in izpodbijala nasprotne trditve (odločba Ustavnega sodišča Up 137/02, sodba Vrhovnega sodišča I Up 559/03). Izvedba glavne obravnave ob upoštevanju vseh navedenih dejstev bi bila zato tudi v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka.

Glede na navedeno je sodišče tožbo zavrnilo na podlagi 1. odstavka 59. člena ZUS, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.