sodba in sklep U 2188/2000
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2002-10-23

Mednarodno registrirana znamka HUGO BOSS v cirilici in tožnikova figurativna znamka BOSS si nista tako podobni, da bi bilo verjetno, da bi ju relevantni potrošniki (potrošniki tobačnih izdelkov) na območju Slovenije zamenjevali. Znaka imata res skupno besedo BOSS, vendar pa je splošen vtis, ki ga daje vsak znak, tudi po mnenju sodišča različen. Znak tožnice ima več grafičnih elementov, kot je to v svoji odločbi opisala tožena stranka, in kot celota daje drugačen vtis, znak HUGO BOSS v cirilici pa je čista besedna znamka, sestavljena iz dveh enakovrednih besed. Znaka sta pomensko toliko različna, da beseda BOSS pri povprečnem potrošniku ne bo povzročila asociacije na tožničine proizvode. Najbolj šibka je fonetična primerjava, vendar tudi sodišče meni, da bo potrošnik, pri čemer je treba upoštevati stopnjo pazljivosti, s katero potrošnik tobačnih proizvodov kupuje te proizvode, ločil proizvode tožnika pod znamko BOSS in tobačne proizvode pod znamko HUGO BOSS v cirilici.

1. Tožba se zavrne. 2. Zahtevek za povrnitev stroškov stranke z interesom, AAA AG, se zavrne.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper varstvo mednarodno registrirane znamke v Sloveniji. V obrazložitvi odločbe navaja, da je Mednarodni urad na podlagi Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk dne 24. 1. 1998 nosilcu AAA AG registriral znamko št. 688698 z zahtevanim varstvom v Sloveniji. Po objavi podatkov o mednarodno registrirani znamki v uradnem glasilu Mednarodnega urada je dne 7. 8. 1998 tožeča stranka vložila ugovor, v katerem navaja, da je nosilec prej registrirane figurativne znamke BOSS za cigarete, torej proizvode iz razreda 34. Ta znamka je le ena v družini znamk, ki jo je razvila v več variantah, vse pa veljajo za razred 34. Mednarodna znamka HUGO BOSS je sicer registrirana v cirilici, ki pa jo po njenem mnenju povprečni slovenski potrošnik dovolj obvlada, tako da razume vsebino znaka. Zaradi posnemanja znamke je podana kršitev v smislu tretjega odstavka 94. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL). Ker gre za izjemno pomembno znamko, ki je v slovenskem prostoru pojem, je še pomembneje upoštevati, da gre za dejanske stane po 5. in 7. točki prvega odstavka 19. člen ZIL.

Nosilec znamke HUGO BOSS se je o razlogih iz ugovora izjavil po poteku šestmesečnega roka, zato tožena stranka njegovih razlogov pri zavrnitvi ugovora ni upoštevala. Pri presoji ugovora, v smislu katerega je primerjala mednarodno registrirano znamko(HUGO BOSS v cirilici) in tožničino znamko (BOSS), je ugotovila, da je tožničina znamka registrirana za cigarete, kar je isto ali podobno blago kot tobak in izdelki iz tobaka, artikli za kadilce in vžigalice, zavarovano z mednarodno znamko, vendar obravnavana znaka nista zamenljivo podobna. Znak tožnice je figurativni znak, razprta škatlica za cigarete (po dve in dve stranici enaki), katere najbolj distinktivni element je beseda BOSS, ki je izpisana z običajnimi velikimi tiskanimi črkami, v večjih dimenzijah kot drugi tekst. Nad besedo BOSS je odebeljena črta, ki nad črko O naredi krog, v katerem je črka B, nad tem krogom pa slika orla. Pod besedo BOSS je s precej manjšimi tiskanimi črkami izpisana beseda MILD, pod njo pa nek tekst v tako majhnih črkah, da je praktično nečitljiv. Znak ima torej veliko grafičnih elementov, vendar je kljub temu najbolj izpostavljena beseda BOSS. Besedi HUGO BOSS sta prav tako izpisani v velikih tiskanih črkah, vendar v cirilici, ki pa je tudi po mnenju tožene stranke na območju Slovenije še vedno dovolj znana, da povprečni potrošnik zna prebrati tekst, napisan z velikimi črkami. Zato sama cirilica ni faktor, zaradi katerega ocenjuje, da znak ni podoben znaku s tekstom v latinici. V znaku HUGO BOSS sta obe besedi teksta popolnoma enakovredni. Obe sta pisani z enako pisavo, sta enako dolgi oziroma sestavljeni iz enakega števila črk. Iz znaka kot celote je razvidno, da gre za ime in priimek, pri znaku BOSS pa je pomen lahko različen, slovenskemu potrošniku je še najbližji pomen šef. Priimek Boss je redek tudi v angleško in nemško govorečih državah in ga slovenski potrošnik povezuje kvečjemu s Hugom Bossom. Torej sta si znaka različna v pomenskem in vizualnem smislu. Vrsta pisave vizualno različnost samo še poveča. Znaka sta si še najbolj podobna v fonetičnem smislu. Vendar sta si po mnenju tožene stranke na slovenskem trgu obe znamki ustvarili ime, vsaka na svojem področju in povprečni potrošnik tobačnih izdelkov oziroma cigaret pozna znamko BOSS kot znamko slovenskega proizvajalca oziroma tožeče stranke, hkrati pa pozna tudi znamke firme AAA AG, vsaj v tej meri, da pri znamki HUGO BOSS ne bo mislil, da gre za znamko tožnice, tudi če bo to znamka za cigarete oziroma druge proizvode 34. razreda. Torej ni podan zavrnilni razlog iz 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL. Prav tako ne obstoji razlog iz 5. točke te določbe, saj znak HUGO BOSS ne zavaja glede porekla, vrste in kakovosti ter drugih vrst blaga in je sam po sebi popolnoma primeren za razlikovanje katerega koli blaga ali storitev. Po oceni tožene stranke ni zavrnilnih razlogov za priznanje varstva v Sloveniji.

Tožeča stranka vlaga tožbo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja, kršitev pravil postopka in nepravilne uporabe materialnega prava. Ne strinja se z oceno tožene stranke, da si znamki nista zavajajoče podobni. Ključna pri obeh je beseda BOSS. Ne glede na to, da znamka HUGO BOSS vsebuje dve besedi, je ena izmed njih ravno BOSS, ki je hkrati bistveni razlikovalni del njene znamke BOSS v sliki. Znaka sta si podobna tudi fonetično. Pri znamkah z dvema besedama si povprečni potrošnik zapomni zgolj eno in najverjetneje si bo zapomnil besedo boss. Neprepričljivi so argumenti tožene stranke v zvezi s pomenom znamk. Povprečni potrošnik v Sloveniji bo obe besedi prav zaradi skupne besede BOSS povezoval. Ime Hugo ni običajno ali dobro poznano, zato verjetno sploh ne bo imel asociacije na konkretno osebo. Ni izključeno, da bo znamko sprejemal kot zvezo dveh besed z različnimi prevodi in v različnih kombinacijah (npr. HUGO šef) oziroma jo bo sprejemal kot domišljijsko zvezo dveh besed. Ne strinja se s toženo stranko, da povprečni potrošnik ne bo znamki povezoval z istim proizvajalcem, temveč meni, da bo povprečni potrošnik relevantnih proizvodov (tobačnih izdelkov, cigaret) besedo BOSS vedno in izključno povezoval z njo kot proizvajalcem teh proizvodov z dolgoletno tradicijo v Sloveniji. Podane so okoliščine iz 7. točke prvega odstavka 19. člena ZIL. Tožena stranka pa dejanskega stanja ni popolno ugotovila tudi zato, ker ob izvedbi preiskusa na temelju njenega ugovora ni upoštevala, da je splošno znano dejstvo, da je ona s svojo kontinuirano prisotnostjo vodilni proizvajalec tobačnih izdelkov v Sloveniji. Znamko BOSS ima zavarovano tudi v drugih enačicah že vrsto let in je zato njeno varstvo še močnejše. Znamka, na temelju katere je izpodbijala mednarodno znamko, je bila registrirana že leta 1984. Pomemben je tudi podatek, da znaša delež njenih izdelkov, ki se označujejo z znamko BOSS, kar 50% vseh prodanih cigaret (tožbi so priloženi številčni podatki o tržnem deležu oziroma prodani količini družine cigaret BOSS v obdobju 1987-1998), zato je ta njena znamka pridobila status dobro znane znamke, kar je treba upoštevati v smislu 6bis člena Pariške konvencije za varstvo intelektualne lastnine. Sicer pa je tožena stranka v dveh primerih registracij mednarodnih znamk istega nosilca, znamke BOSS HUGO BOSS in HUGO HUGO BOSS odločila njej v prid. Kršitev pravil postopka pa je bila po njenem mnenju storjena s tem, da ni bila seznanjena o vseh razlogih za zavrnitev njenega zahtevka pred izdajo izpodbijane odločbe in zato ni mogla zavarovati svojih pravic in pravnih koristi. Predlaga odpravo izpodbijane odločbe.

Tožena stranka je v odgovoru na tožbo zavrnila tožbene ugovore z razlogovanjem, s kakršnim je utemeljila svojo odločitev. Poudarila je, da je bistveni razlikovalni del znamke BOSS res beseda BOSS, vendar v drugačni pisavi in drugačni obliki črk. Ni pa bila dolžna po uradni dolžnosti ugotavljati, ali je tožnikova znamka dobro znana znamka, ker to v ugovoru ni bilo omenjeno in za to tudi ne predloženi nobeni dokazi. Zanikala je tudi kršitev postopkovnih pravil.

Tožeča stranka je v pripravljalnem spisu z dne 25. 1. 2001 vztrajala pri tožbenih ugovorih. Meni, da je tožena stranka v tem primeru odstopila od svoje dosedanje prakse pri presoji podobnosti znamk in od temeljnega načela celovite presoje znamk ob upoštevanju dominantnih razlikovalnih delov, ter se pri tem sklicevala na konkretne primere. Vztraja, da beseda BOSS ustvarja miselno asociacijo nanjo in na njene proizvode. Opozarja, da bi znamka HUGO BOSS glede na 20. člen ZIL imela varstvo tudi v drugih pisavah, konkretno latinici. Tožena stranka ni upoštevala dolgoletne in obsežne uporabe znamke BOSS na slovenskem trgu. Po uradni dolžnosti pa bi morala upoštevati, da ima v razredu 34 zavarovano tudi mednarodno registrirano znamko BOSS v sliki in nacionalno znamko BOSS v sliki. Obe znamki sta starejši in očitno tudi podobni znamki HUGO BOSS.

Stranka z interesom v tem postopku AAA AG, je v odgovoru na tožbo zavrnila očitke tožeče stranke. Navaja, da je bila znamka HUGO BOSS zelo uveljavljena v svetu in pri nas še preden jo je tožeča stranka začela posnemati. Zoper tožečo stranko oziroma njeno znamko je tudi vložila zahtevo za razveljavitev znamke.

Zastopnik javnega interesa udeležbe v postopku ni priglasil.

Predmet presoje v tem upravnem sporu je odločitev tožene stranke o zavrnitvi ugovora tožeče stranke zoper varstvo mednarodno registrirane znamke HUGO BOSS v cirilici za proizvode iz razreda 34 v Sloveniji. Varstvo mednarodno registrirane znamke je za območje Slovenije podvrženo slovenski zakonodaji. Tožeča stranka je registraciji znamke v Sloveniji ugovarjala iz razlogov po 5. in 7. točki prvega odstavka 19. člena ZIL (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97), ugovor pa oprla na svojo starejšo, nacionalno registrirano znamko BOSS.

Po 5. točki prvega odstavka 19. člena se kot znamka ne more zavarovati znak, ki lahko s svojo zunanjo podobo ali vsebino povzroči zmedo v gospodarskem prometu, zlasti pa zmoto pri povprečnem potrošniku glede porekla, vrste ali kakovosti ali drugih lastnosti blaga oziroma storitev, po 7. točki iste določbe pa se ne more zavarovati znak, ki je istoveten z že zavarovanim znakom koga drugega za isto ali podobno vrsto blaga ali storitev.

Po presoji sodišča je tožena stranka pravilno ocenila, da si mednarodno registrirana znamka - HUGO BOSS v cirilici in tožnikova figurativna znamka - BOSS nista tako podobni, da bi bilo verjetno, da bi ju relevantni potrošniki (potrošniki tobačnih izdelkov) na območju Slovenije zamenjevali. Tožena stranka je opravila celovito, tj. vizualno, fonetično in pomensko primerjavo obeh znamk. Prepričljivo je opisala, zakaj si znaka nista podobna vizualno. Res imata skupno besedo BOSS, vendar pa je splošen vtis, ki ga daje vsak znak, tudi po mnenju sodišča različen. Znak tožnice ima več grafičnih elementov, kot je to v svoji odločbi opisala tožena stranka, in kot celota daje drugačen vtis, znak HUGO BOSS v cirilici pa je čista besedna znamka, sestavljena iz dveh enakovrednih besed. Ne da bi se sodišče posebej opredeljevalo do stališča tožene stranke, da je cirilica v Sloveniji še vedno tako poznana, da povprečni potrošnik zna prebrati besede, pisane z velikimi črkami, in tako dojeti njihov pomen, se strinja primerjavo pomenov obeh znakov, ki ga je podala tožena stranka v izpodbijani odločbi in njenim zaključkom, da sta znaka pomensko toliko različna, da beseda BOSS pri povprečnem potrošniku ne bo povzročila asociacije na tožničine proizvode. Najbolj šibka je fonetična primerjava, vendar tudi sodišče meni, da bo potrošnik, pri čemer je treba upoštevati stopnjo pazljivosti, s katero potrošnik tobačnih proizvodov kupuje te proizvode, ločil proizvode tožnika pod znamko BOSS in tobačne proizvode pod znamko HUGO BOSS v cirilici.

Glede tožničinih tožbenih ugovorov, da ima njena znamka status dobro znane znamke, sodišče ugotavlja, da je tožnica v ugovoru navedla, da je njena znamka pojem, in se pri tem sklicevala na 19. člen ZIL. Tožeča stranka v ugovoru ni uporabljala standardov iz ZIL (sloveča znamka, nedvomno znani znak), predvsem pa ni svojega ugovora z ničemer utemeljila. Utemeljevanje znamke BOSS kot dobro znane znamke in predložitev dokazov za te trditve šele v tožbi zato predstavljajo tožbeno novoto, ki po tretjem odstavku 14. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00; v nadaljevanju ZUS) ni dopustna.

Sodišče tudi ni moglo upoštevalo ugovorov, ki jih je tožnica dala šele v pripravljalnem spisu z dne 25. 1. 2001 (da bi tožena stranka po uradni dolžnosti morala upoštevati še dve njeni registrirani znamki BOSS). S temi navedbami je tožnica spreminjala dejansko podlago tožbe. Ker je rok za vložitev tožbe v upravnem sporu zakoniti procesni rok, ki je prekluziven (26. člen ZUS), je lahko sodišče tožničine ugovore obravnavalo samo v obsegu in iz razlogov ter glede na vsebino, kot izhajajo iz pravočasno vložene tožbe, ne po izteku zakonskega tožbenega roka danih vlog. Na odločitev v tej zadevi pa tudi ne morejo vplivati drugačne odločitve tožene stranke v drugih, sicer podobnih zadevah, saj predmet tega postopka ni veljavnost drugih registracij.

Sodišče kot neutemeljen zavrača tudi tožbeni ugovor o kršitvi pravil postopka, ker da naj tožena stranka ni bi bila seznanjena o vseh razlogih za zavrnitev njenega ugovora pred izdajo odločbe. Kot izhaja iz izpodbijane odločbe, je tožena stranka svojo odločitev oprla le na primerjavo obeh znamk, ne pa kakšno drugo dejstvo, o katerem se tožena stranka ne bi mogla izjasniti.

Ker je sodišče presodilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen in da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je na podlagi prvega odstavka 59. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00) tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

Zahtevo za povrnitev stroškov postopka stranke z interesom je sodišče zavrnilo na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZUS, po katerem v primerih, ko sodišče odloča le o zakonitosti upravnega akta, kot je odločalo v tej zadevi, vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

ZIL člen 19,  19/1-5,  19/1-7,  19,  19/1-5,  19/1-7.  ZUS člen 26,  26/1,  26,  26/1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.