sodba U 473/2002
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-09-14

Zaradi specifičnih okoliščin prodaje farmacevtskih proizvodov je možno za tovrstne proizvode registrirati kot znamke tudi znake, ki so si med seboj do določene mere podobni, ne da bi pri tem nastopile posledice iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper registracijo mednarodne znamke, št. IR 741731 za znak "RHIN..." v besedi, prijavljene za proizvode razreda 5 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK). V obrazložitvi izpodbijane odločbe navaja, da se po točki b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju: ZIL-1), v zvezi z določbami 136. člena ZIL-1, kot znamka ne more zavarovati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti. Nadalje ugotavlja, da je vložnik ugovora (sedaj tožeča stranka) nosilec registrirane znamke št. 722148 za znak "RIN..." v besedi za proizvode iz razreda 5 NK na podlagi katere ugovarja registraciji prijavljene znamke. Tožena stranka zaključi, da je pogoj podobnosti blaga iz b) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izpolnjen, saj obe znamki pokrivata blago iste vrste (farmacevtske in veterinarske proizvode). Glede podobnosti znamk pa ugotovi, da prijavljena znamka ni podobna znamkama vložnika ugovora. Pri presoji podobnosti znamk uporabi načelo celovite presoje. Vizualno, fonetično in pomensko primerjala besedila znamk in sicer besedo "RIN..." z besedo "RHIN...". Glede pomenske podobnosti tožena stranka ugotavlja, da sta obe besedi sestavljeni iz predpone "rino", ki navaja na nos oziroma na proizvode, povezane z zdravljenjem bolezni nosu. Besedi sta si zaradi tega do določene mere pomensko podobni, saj se razlikujeta le glede fantazijskih končnic "-..." in "-...". V zvezi z vizualno podobnostjo ugotavlja, da imata besedi različno število črk, na identičnih mestih pa imata le črki "R" in "N". Popolnoma različni pa sta končnici "-..." in "-...". Glede fonetične analize pa tožena stranka ugotovi, da sta si besedi fonetično dovolj različni, saj se razlikujeta v zadnjih zlogih, ki sta fonetično izrazito močna. Zaključi, da si, kljub nekaterim vizualnim in pomenskim podobnostim, znaka konfliktnih znamk nista podobna do te mere, da bi obstajala verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Pri tem pa tožena stranka izpostavi tudi dejstvo, da se s konfliktnima znamkama ščitijo farmacevtski proizvodi, za katere velja poseben režim prodaje pod strokovnim nadzorstvom farmacevta, prav tako pa so potrošniki farmacevtskih proizvodov pri njihovi uporabi še posebej pozorni. Ker tako ni izpolnjen eden od obeh kumulativno določenih pogojev v 44. členu ZIL-1, tožena stranka ugovor kot neutemeljen zavrne.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da sta si ob vizualni primerjavi znaka znamk med seboj izredno podobna, saj imata skoraj enako število črk in enak začetni del, na kar je povprečni potrošnik še posebno pozoren. Prav tako sta si znaka podobna v štirih od sedmih črk. Še bolj pa sta si znaka podobna po izgovorjavi, saj je dolžina obeh izgovorjenih besed identična, prav tako pa se štirje od sedmih glasov izgovorijo enako. K podobnosti vpliva tudi identična izgovorjava začetnih delov. Nadalje meni, da znamke potrebno primerjati kot celote ter da jih ni mogoče razbijati na posamezne dele ter nato med njimi ugotavljati podobnosti. V tožbi tudi navaja, da je malo verjetno, da bi povprečni potrošnik poznal pomen besed "RHIN..." in "RIN...". Navajanje pomenov iz slovarja je pri tem nerelevantno, saj bi bilo potrebno ugotoviti ali je pomen teh besed poznan relevantnemu krogu potrošnikov, česar pa tožena stranka ni ugotavljala. Tožeča stranka tudi očita, da ni bila opravljena analiza morebitnega povezovanja med obema znakoma ter da je tožena stranka pri analizi podobnosti znakov spregledala dejstvo, da gre za povsem identične proizvode. Na identičnih proizvodih bodo potrošniki podobne znake še bolj zamenjevali. Ne strinja pa se tudi z zaključki tožene stranke, da do zmote ne more priti, ker so izdelki podvrženi posebnemu režimu prodaje v lekarnah. Iz seznama izdelkov namreč ni razvidno, da bi se ti izdelki prodajali lahko le v lekarnah. Pa tudi če bi se tako prodajali, to ne pomeni, da so podvrženi posebnemu nadzoru. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi ter zadevo vrne v ponovno odločanje toženi stranki.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih v izpodbijani odločbi ter še navaja, da je beseda "RIN..." oz. "RHIN..." glede na prijavljene proizvode opisovalna ter da je dobila razlikovalno funkcijo šele z dodatkom besede "..." oziroma "...". Ne strinja se s tožbenimi ugovori, da povprečni potrošnik ne bo prepoznal pomena besede "RIN...", saj je kot povprečnega potrošnika potrebno opredeliti bolnika, ki ima bolezen nosu, torej bo ob nakupu predmetnih proizvodov z besedo "RIN...", zaradi predhodnega obiska pri specialistu (otorinolaringologu), seznanjen. Nadalje še navaja, da se promet z zdravili glede na določbe 58. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99) lahko opravlja le v lekarnah oziroma specializiranih prodajalnah, kjer so glede na veljavne predpise zaposlene le osebe z ustrezno stopnjo farmacevtske izobrazbe. Šesti člen Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno (Uradni list RS, št. 73/2000), določa, da so prodajalci dolžni ob prodaji oziroma izdaji seznaniti kupca s pravilno in varno uporabo medicinskega pripomočka. Ker zakon prepoveduje prodajo zdravil na samopostrežen način, do zamenjave blaga oziroma povezovanja identičnih proizvodov ne more priti, kot to trdi tožeča stranka v tožbi. Predlaga zavrnitev tožbe.

Tožeča stranka v pripravljalni vlogi meni, da je zmotno stališče tožene stranke, ki ga ponavlja tudi v odgovoru na tožbo, da je beseda "RIN..." opisovalna glede na prijavljene proizvode. Povprečni potrošnik namreč ne pozna pomena te besede, saj se v Sloveniji uporabljajo slovenski izrazi, poznavanje latinskih in grških tujk pa je precej nizko. Zato velika večina potrošnikov svojih zdravstvenih težav ne bo opisovala kot "rinoloških" temveč kot težave z nosom. Nadalje meni, da je napačna ugotovitev tožene stranke, da beseda "RIN..." ni dovolj razlikovalna. Uporaba sugestivnih besed je pri znamkah pogosta in ne zmanjšuje njihovega razlikovalnega učinka (npr. ..., ..., ...). Napačno tudi tožena stranka poudarja veliko razliko v končnicah "..." in "...". Ker gre za proizvode iste vrste, je verjetnost povezovanja še toliko večja, kar velja tudi za farmacevte, saj se lahko zgodi, da napačno preberejo zdravnikov recept zaradi slabo berljive pisave. Pri ročno pisanih receptih bo namreč črka T zelo podobna črki L, črka O pa črki A.

Državno pravobranilstvo je kot zastopnik javnega interesa z dopisom št. U-A09-13304/2002-3-M prijavilo udeležbo v postopku.

Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožeča stranka vložila ugovor po določbah prej veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 do 75/97-v nadaljevanju: ZIL) in sicer na podlagi določb 7. točke prvega odstavka 19. člena. Ker je v času teka postopka pred toženo stranko začel veljati nov Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), ki v 136. členu določa, da se začeti postopki nadaljujejo po določbah novega zakona, je v predmetni zadevi kot relevantno pravo potrebno uporabiti določbe 1. odstavka 44. člena, točke b) ZIL-1, ki smiselno ustrezajo zgoraj navedenim določbam ZIL.

Glede na 1. odstavek 44. člena, točka b) ZIL-1 se kot znamka ne more zavarovati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, če so hkrati tudi blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, ta pa vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Torej morata biti za preprečitev registracije znamke hkrati izpolnjena dva pogoja: podobnost oz. enakost prijavljenega znaka in znaka registrirane znamke ter podobnost oz. enakost blaga in storitev, na katere se prijavljeni znak in registrirana znamka nanašata. Kot je pravilno ugotovila tožena stranka v izpodbijani odločbi (in kar med strankama tudi ni sporno), je pogoj enakosti blaga oziroma storitev izpolnjen. V predmetni zadevi tako ostaja sporno, ali je med prijavljenim besednim znakom ("RHIN...") in besednim znakom znamke tožeče stranke ("RIN...") obstaja podobnost v smislu določb b) točke 1. odstavka 44. člena ZIL-1.

Sodišče se strinja z zaključki tožene stranke, da kljub delni pomenski in vizualni podobnosti znakov izpodbijanih znamk, ta podobnost ni tolikšna, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti oziroma verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Tožena stranka je pri presoji podobnosti znakov pravilno uporabila načelo celovite presoje, po katerem se podobnost ocenjuje glede na znake znamk v celoti, ob upoštevanju najbolj razlikovalnih elementov, če jih je mogoče določiti. Presoja podobnosti vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo, upoštevajo pa se tudi druge morebitne okoliščine (npr. način prodaje) ter se na podlagi tako ugotovljenih dejstev nato presodi, ali obstaja verjetnost zamenjave konfliktnih znamk v javnosti. Nesporno je, da gre v obravnavani zadevi za zaščito proizvodov iz razreda 5 NK (farmacevtski proizvodi), kar pa je nedvomno ena izmed okoliščin, ki jih je pri odločitvi v predmetni zadevi potrebno upoštevati. V zvezi s tem je tožena stranka po presoji sodišča pravilno štela, da ravno zaradi posebnega režima prodaje farmacevtskih proizvodov verjetnost povezovanja ni podana. Sodišče nima pomislekov, da je promet s predmetnimi proizvodi omejen le na lekarne in specializirane trgovine. To namreč izhaja iz Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99). Ne glede na to, ali se ti proizvodi izdajajo na recept ali ne, lahko po veljavnih predpisih njihova prodaja poteka le preko ustrezno usposobljenih oseb, ki so v lekarnah farmacevtski strokovni delavci (1. alineja 3. člena v povezavi s 46. členom Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, Uradni list RS, št. 37/92), v specializiranih trgovinah pa odgovorne osebe (1. in 2. alineja 1. odstavka 7. člena v povezavi s 6. členom Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, Uradni list RS, št. 73/00 in 54/03). Farmacevtskih proizvodov torej ne prodajajo običajni prodajalci, temveč strokovnjaki, ki so s tovrstnimi proizvodi podrobno seznanjeni in pri izbiri proizvodov tudi bolj pozorni. ker povprečni potrošnik predmetne proizvode kupuje pod njihovim nadzorom in jih posledično ne izbira sam temveč ob strokovni asistenci, je verjetnost, da bi prišlo do zmede in povezovanja konfliktnih znamk, bistveno manjša. Pri tem pa ne gre prezreti, da so že sicer potrošniki farmacevtskih proizvodov pri nakupu bolj pozorni, saj ima lahko uporaba napačnega zdravila za njihovo zdravje nepopravljive posledice. Iz povedanega torej sledi, da ravno specifične okoliščine prodaje farmacevtskih proizvodov omogočajo registracijo (do določene mere) podobnih znakov, ne da bi pri tem nastopile posledice iz točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. to odločilno okoliščino pa je tožena stranka pravilno upoštevala pri svoji odločitvi.

Sodišče tudi nima pomislekov v zvezi z opravljenimi analizami podobnosti, zato se v tem delu na razloge tožene stranke v celoti sklicuje in jih v obrazložitvi te sodbe ne ponavlja (2. odstavek 67. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00, dalje ZUS). Ob tem je potrebno še dodati, da presojanje podobnosti besednih znakov po pomenskih sklopih ni v nasprotju z načelom celovite presoje. Kadar so besede sestavljene iz večih sklopov, ki imajo lahko samostojne pomene, tak način zagotovi bolj verodostojno in celovito analizo besede. Ni pa mogoče slediti stališčem tožene stranke, da je beseda "RIN..." zaradi opisovalnosti glede na prijavljene proizvode brez vsakršnega razlikovalnega učinka. Res je sicer, da so tisti deli znakov, ki so opisni, za potrošnika morda manj distinktivni, vendar pa takim delom razlikovalnosti zgolj zaradi dejstva opisovalnosti ni mogoče a priori zanikati. Ne gre namreč prezreti, da lahko tudi tak, sicer opisovalen element, prispeva k percepciji potrošnika in ga je zato pri presoji podobnosti potrebno ustrezno upoštevati in se do njega opredeliti. Tega pa se je očitno zavedala tudi tožena stranka, saj je ne glede na svojo predhodno navedbo, da koren "RIN..." oziroma "RHIN..." zaradi svoje opisovalnosti ni razlikovalen, ta del besede pri presoji podobnosti upoštevala. To izhaja tako iz obrazložitve opravljenih analiz, implicitno pa tudi iz zaključka, da sta si primerjana znaka med seboj vizualno in pomensko do neke mere podobna. Gre sicer za kontradiktornost v obrazložitvi izpodbijane odločbe, vendar pa po oceni sodišča navedena nepravilnost ni taka, da bi vplivala na odločitev v zadevi, to pa pomeni, da ne gre za bistveno kršitev pravil postopka, zaradi katere bi bila odločba nezakonita (2. točka 1. odstavka 25. člena ZUS). Glede na navedeno torej izhaja, da so tožbeni ugovori v celoti neutemeljeni, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba tožene stranke pravilna in na zakonu utemeljena. Sodišče je zato tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena ZUS.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.