Sodba  U 442/2002
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-05-04

Pri presoji podobnosti znakov konfliktnih znamk je potrebno presojati znake v celoti.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper registracijo znamke "UJEMITE KORAK" za proizvode in storitve iz razredov 9,16, 35, 37, 38, 41 in 42 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK).

V obrazložitvi izpodbijane odločbe tožena stranka uvodoma ugotavlja, da je bil ugovor vložen v za to predvidenem tri mesečnem roku, ki teče od objave prijave znamke, in še v času veljavnosti prejšnjega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 do 75/97-v nadaljevanju ZIL), da pa je glede na prehodne določbe 136. člena novega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1) odločala po določbah novega zakona. Nadalje navaja, da je vložnik ugovora (sedaj tožeča stranka) v ugovoru zatrjeval dobro poznanost svojih znamk in sicer "KODAK", registrirano za blago in storitve iz razredov 9, 16, 35, 37, 38 in 41 NK ter "KODAK", registrirano za blago vseh razredov od 1 do 34 NK, ki sta registrirani tudi v Sloveniji, pri čemer se je skliceval na določbe 6. bis člena Pariške konvencije ter določbe 7. točke prvega odstavka 19. člena in 1. odstavka 22. člena ZIL, kar ustreza določbam točk c) in d) oziroma b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V zvezi z zatrjevano slovečnostjo tožena stranka navaja, da ne gre za splošno znano dejstvo, ki ga vložniku ugovora ne bi bilo potrebno dokazovati. Zato bi bil v skladu z določbami 101. člena ZIL-1 ugovoru dolžan priložiti ustrezne dokaze o slovečnosti svoje znamke, česar pa ni storil in tožena stranka posledično slovečnosti ni mogla preizkusiti.

V zvezi z ugovorom podobnosti pa ugotovi, da podobnost med znaki v smislu določb točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 ni podana. Pri tem uporabi metodo celovite presoje ter primerja znake iz fonetičnega, pomenskega in vizualnega vidika. Glede vizualne podobnosti tožena stranka ugotavlja, da je glede števila črk med znaki velika razlika, saj je besedni znak prijavljene znamke ("UJEMITE KORAK") sestavljen iz dveh besed, od katerih ima prva 7 črk, druga pa 5, medtem ko imata znaka registriranih znamk le eno besedo iz 5 črk ("KODAK"). Nadalje v zvezi z fonetično podobnostjo zaključi, da si besedi "KORAK" in "KODAK" med seboj nista podobni, saj je poleg različne izgovorjave črk "r" in "d" različen tudi naglas, ki se pri prvi besedi "KORAK" nahaja na drugem zlogu, pri besedi "KODAK" pa na prvem. Besedi pa si med seboj nista podobni tudi iz pomenskega vidika, saj ima beseda "KORAK" zelo jasen pomen v slovenskem jeziku (gib noge), medtem ko je beseda "KODAK" popolnoma fantazijska. Razlika med obema znakoma pa je po presoji tožene stranke še toliko večja, če se pri primerjavi podobnosti upošteva še beseda "UJEMITE", ki je del znaka prijavljene znamke.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka iz razlogov nepravilne uporabe materialnega prava vložila tožbo. V njej navaja, da je tožena stranka napačno uporabila določbe 44. člena ZIL-1. Tožena stranka je pri svoji odločitvi namreč spregledala, da je pogoj za zavrnitev znamke obstoj podobnosti med znakom, ki ga prijavitelj želi registrirati in znamko, ki je v RS znana znamka v smislu 6. bis člena Pariške konvencije. Meni, da ima znak "KODAK" zaradi svoje razširjenosti po svetu in tudi po Sloveniji nedvomno značaj sloveče znamke.

Nadalje tožeča stranka obrazložitvi izpodbijane odločbe očita, da je glede ugotovljene vizualne in fonetične podobnosti ter glede ugotovljene podobnosti blaga in storitev v nasprotju sama s seboj. V zvezi z ugotovljeno različnostjo med znaki pa meni, sta si besedi "KORAK" in "KODAK" zamenljivo podobni, ker se razlikujeta v soglasniku na sredini besede. S tem je podana tudi podobnost med znaki konfliktnih znamk "KODAK" in "UJEMITE KORAK", saj sta ravno besedi "KORAK" in "KODAK" bistveni pri ugotavljanju podobnosti. Tožeča stranka nadalje meni, da bi morali biti kriteriji presoje zamenljivosti znakov v konkretnem primeru manj strogi, saj gre za blago široke potrošnje, ki ga potrošniki ne izbirajo s posebno skrbnostjo. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponovno odločanje ter ji naloži stroške upravnega spora. Tožena stranka v odgovoru na tožbo ponavlja razloge iz izpodbijane odločbe ter še navaja, da ima znak "UJEMITE KORAK" razlikovalno sposobnost kot celota, saj učinkuje kot slogan. Kot takemu mu zato ni mogoče določiti dominantnega dela ter šteti, da je ravno beseda "KORAK" bistvena pri presoji podobnosti. Nadalje tožena stranka navaja, da sta si besedi "KORAK" in "KODAK" delno vizualno podobni, vendar pa to še ne more pomeniti, da je zaradi tega celoten znak "UJEMITE KORAK" podoben znaku "KODAK". V zvezi s slovečnostjo znamke tožena stranka navaja, da jo je vedno potrebno dokazati, saj ne gre za notorno dejstvo. Ker slovečnost znamk "KODAK" ni bila dokazana, tožena stranka določb, ki se nanašajo na sloveče znamke, ni uporabila. Odločitev pa bi bila enaka tudi, če bi bila slovečnost znamke tožeče stranke dokazana. Pogoj za zavrnitev registracije po določbah 1. odstavka 44. člena, točke d) ZIL-1 je namreč podobnost med kasneje prijavljenim znakom in slovečo znamko, ki pa v konkretnem primeru ni podana. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

A. d.d., A. je kot stranka z interesom podal odgovor na tožbo. V njem navaja, da tožeča stranka ugovoru ni predložila dokazov o slovečnosti svoje znamke, kot to zahteva 2. odstavek 101. člena ZIL-1. V zvezi z podobnostjo med besedama KORAK in KODAK pa navaja, da je zgolj navidezna in jo vidi lahko le tujec, ki mu je slovenski jezik nepoznan. Besedi sta naglašeni na različnih zlogih, različna pa sta tudi samoglasnika "O", saj je eden široki, drugi pa ozki. Nenazadnje pa je znak prijavljene znamke "UJEMITE KORAK" in zato le beseda "KORAK" nima nobene razlikovalne funkcije. Sodišču predlaga zavrnitev tožbe.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije je kot zastopnik javnega interesa z dopisom št. U-A09-1385/2002-3-Š z dne 12.4.2002 prijavilo udeležbo v postopku.

Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožeča stranka vložila ugovor po določbah prej veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 do 75/97-v nadaljevanju: ZIL) in sicer na podlagi določb 7. točke prvega odstavka 19. člena ter določb 22. člena. Ker je v času teka postopka pred toženo stranko začel veljati nov Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1), ki v 136. členu določa, da se postopek nadaljuje po določbah novega zakona, so kot materialno pravo relevantne določbe 1. odstavka 44. člena, točk b), c) in d) ZIL-1, ki smiselno ustrezajo navedenim določbam prej veljavnega zakona. Sodišče se strinja z ugotovitvijo tožene stranke v izpodbijani odločbi, da si znak prijavljene znamke "UJEMITE KORAK" ter znak znamk tožeče stranke "KODAK" med seboj nista podobna. Tožena stranka je podobnost ugotavljala s pomočjo metode celovite presoje in v okviru opravljene analize zaključila, da se znaki med seboj razlikujejo tako iz fonetičnega, vizualnega kot tudi iz pomenskega vidika. Ker je tožena stranka v izpodbijani odločbi koherentno in po presoji sodišča pravilno obrazložila, v čem je podana različnost znakov, se sodišče v sodbi na razloge tožene stranke v tem delu v celoti sklicuje ter jih posledično ne ponavlja (2. odstavek 67. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 50/00, dalje ZUS).

V zvezi s tožbo pa dodaja: Nepravilno je stališče tožeče stranke v tožbi, da je se je pri presoji podobnosti med znaki potrebno omejiti le na primerjavo besed "KORAK" in "KODAK". Znak prijavljene znamke je namreč prijavljen kot besedna zveza "UJEMITE KORAK", torej sta za primerjavo podobnosti relevantni obe besedi tega znaka.

Tožeča stranka tudi neutemeljeno ugovarja, da je beseda "KORAK" bistveni del besedne zveze, saj se povprečnemu potrošniku bolj vtisne v spomin. Pri tem prezre, da je znak prijavljene znamke slogan, sestavljen iz dveh besed, ki sta glagol (UJEMITE) in samostalnik (KORAK). V kombinaciji glagola in samostalnika pa ni mogoče trditi, da se samostalnik bolj vtisne v spomin kot glagol, saj imata le oba skupaj smiselno sporočilno vrednost. Po presoji sodišča torej zadevni znak na povprečnega potrošnika učinkuje z obema besedama. Posledično so nerelevantni tudi tožbeni ugovori v zvezi s podobnostjo besed "KORAK" in "KODAK", saj podobnost med njima ni pomebna. Kot je bilo namreč povedano že zgoraj, je potrebno opraviti primerjavo med znaki v celoti (torej "KODAK" in "UJEMITE KORAK"), ne pa le med njihovimi deli. Ob tem pa sodišče le dodaja, da si znaki med seboj niso podobni že zaradi tega, ker se razlikujejo le v eni črki, kot to zatrjuje tožeča stranka za besedi KORAK in KODAK. Pri ugotavljanju podobnosti je namreč potrebno izhajati iz vizualne, pomenske in fonetične podobnosti ter na podlagi tako opravljenih analiz nato presoditi, ali so si znaki v celoti med seboj podobni ali ne. Zato je tožena stranka v tem delu pravilno zavrnila ugovor, potem ko je ugotovila, da med znakoma ni podana zamenljiva podobnost v smislu določb 1. odstavka 44. člena, točke b) ZIL-1. V zvezi s tožbenim ugovorom sloveče znamke sodišče meni, da je po relevantnih določbah ZIL-1 (1. odstavek 44. člena, točki c) in d)) eden od kumulativnih pogojev za zavrnitev registracije prijavljene znamke podobnost oziroma enakost med znakom prijavljene znamke ter prejšnjo znamko ali neregistriranim znakom. Ker pa za zavrnitev ugovora zadostuje že ugotovitev, da med znakom "UJEMITE KORAK" in znakom "KODAK" podobnost ni podana, ugotavljanje slovečnosti oziroma dobre poznanosti znamke tožeče stranke v konkretnem primeru ni potrebno. Zato je sodišče tožbene ugovore glede slovečnosti znamke "KODAK" kot brezpredmetne zavrnilo. Po presoji sodišča pa so brez vsakršne zakonske podlage ugovori, da bi morali biti kriteriji za presojo podobnosti znakov manj strogi, ker gre za blago široke potrošnje.

Iz navedenega torej izhaja, da so tožbeni ugovori v celoti neutemeljeni, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba tožene stranke pravilna in na zakonu utemeljena. Sodišče je zato tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena ZUS.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.