sodba U 1328/2000
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2002-05-29

Razlikovalno sposobnost trodimenzionalnih znamk je treba ocenjevati tako kot se sicer ocenjuje, ali je kakšen znak primeren za razlikovanje blaga v gospodarskem prometu, tj. po videzu, ki ga daje znak kot celota. To pa pomeni, da ni mogoče sprejeti tožnikove trditve, da trodimenzionalna znamka, ki ni hkrati kombinacija oblike in drugih razlikovalnih elementov, varuje vse identične oziroma zamenljive oblike iste ali podobne vrste blaga oziroma njegove embalaže, kar bi v tem primeru pomenilo, da si je tožnik pridržal varstvo za cevasto oziroma valjasto obliko embalaže za določene proizvode.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo ugodila zahtevi prijavitelja AAA, ZDA, za priznanje znamke za znak "m&m's MiNiS" in priznala blagovno znamko z obsegom varstva v mejah sprejeta znaka in seznama blaga, kot je razvidno iz registra znamk in iz listine, ki jo je izdala nosilcu znamke. V obrazložitvi odločbe je navedla, da je po ugotovitvi, da znamka izpolnjuje pogoje iz 17. člena zakona o industriji lastnini (v nadaljevanju: ZIL), ter da očitno ne nasprotuje 19. členu ZIL, prejela sklep o objavi glavnih podatkov iz prijave znamke za trodimenzionalni znak "m&m's MiNiS" za proizvode, razvrščene v razreda 29 in 30 mednarodne klasifikacije blaga in storitev. Ugovor zoper izdajo odločbe o priznanju znamke je vložila sedaj tožeča stranka, ki je nosilec mednarodno registrirane trodimenzionalne znamke št. 637409 za enake in podobne proizvode iz razreda 30, in sicer "slaščice, konditorski proizvodi in izdelki iz čokolade, namreč polnjene čokoladne pastile ali dražeji". Ugovor, ki ga je oprla na 7. točko prvega odstavka 19. člena ZIL, je argumentirala s tem, da varstvo njene znamke, ki je čista trodimenzionalna znamka, saj ne vsebuje dodatnih napisov ali grafizmov na telesu-embalaži cevaste oziroma valjaste oblike, obsega vse trodimenzionalne znamke, ki bi bile takšne ali zamenljivo podobne oblike, ne glede na to, da bi se na embalaži pojavljali dodatni napisi. Tožena stranka je pri presoji ugovora ocenila, da so proizvodi prijavitelja znamke in vložnika ugovora identični oziroma podobni, vendar pa znaka nista podobna, čeprav gre v obeh primerih za trodimenzionalni znak. Znak prijavitelja znamke ima, enako kot znak vložnika ugovora, obliko tulca, vendar je površina telesa gladka in v zelo živopisni barvni kombinaciji (rdeča, bela, modra, zelena, rumena, rjava) in je poslikana s celo vrsto grafičnih elementov, ki skupaj z barvami predstavljajo tudi najbolj dominanten oziroma razlikovalen del znaka. Spodnji del tulca predstavlja običajno dno (barva dna je rdeča), zgornji pokrov, tudi rdeče barve, pa je izveden z večjim premerom glede na tulec in ima dodana dva radialna prstana, ki povečujeta razlikovalni učinek. Plašča tulca je modre barve, poslikan z rjavim trakom, ki poteka med dnom in pokrovom, je obrobljen z belo barvo in vsebuje izstopajoče napise "m&m's" v beli barvi ter MiNiS v rdeče-zeleno-rumeno-modri kombinaciji z belo obrobo. Na preostalih delih plašča so raznobarvne krogi-bonboni z belo črko "m" v sredini, vmes pa so naslikane figure raznobarvnih balonov-obrazov s pentljami, rokami, nogami, skratka zelo prepoznavni elementi. Znamka vložnika ugovora pa ne vsebuje napisov ali grafitov, ima pa posebno reliefno strukturo tulca, kar prispeva k razlikovalnosti znaka in zaradi česar ga povprečni potrošnik lahko ločuje od drugih znakov, sestavljenih iz tulca. Po mnenju tožene stranke vložnik ugovora s svojo znamko ni dobil monopola nad embalažo cevaste oziroma valjaste oblike. Če bi šlo v resnici za embalažo, kar pa v danem primeru ne drži, bi bila razlikovalna sposobnost znamke lahko vprašljiva, saj je to standardna in široko uporabljena oblika embalaže na trgu. Vložnik ugovora je s svojim znakom izključil iz gospodarskega prometa le tiste, ki bi za enake in podobne proizvode uporabljali povsem enak ali zavajajoče podoben znak. Prijavitelj znamke pa je uporabil le osnovni elemente oblike tulca, vendar v drugačni obliki oziroma videzu.

Tožeča stranka izpodbija odločbo zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. Po njenih navedbah je tožena stranka zmotno ugotovila, da je površina njene znamke hrapava. Slika (dvodimenzionalna predstavitev), ki predstavlja njeno znamko, je le grobo zrnata. Ta efekt je posledica določenega načina predstavitve trodimenzionalnosti na dvodimenzionalnem mediju kot je papir (senčenje) ter tehnologije tiskanja, pri kateri je slika ponazorjena s točkami, ki so razporejene z bolj ali manj finim rastrom (razdalje med dvema točkama). Da gre le za grob raster, ne pa za namerno predstavitev hrapavosti, je razvidno tudi iz temnega ozadja slike znamke in iz rahlo svetlejšega okvirja te slike. Glede obsega varstva meni, da enako kot "čista" besedna znamka tudi "čista" trodimenzionalna znamka (brez napisov ali slikovno barvnih elementov) varuje identično ali zamenljivo podobno obliko. Zmotno je mnenje tožene stranke, da pri njeni znamki ne gre za embalažo, saj gre pri obeh znamkah za embalažo. S svojim razlogovanjem, da bi bila v primeru, če bi njena znamka predstavljala obliko embalaže, vprašljiva njena razlikovalna sposobnost, pa se je tožena stranka spuščala že v veljavnost njene znamke, kar pa ni predmet tega postopka. Ker je pri "čisti" trodimenzionalni znamki zaščitena oblika, so razlogi tožene stranke, da ima prijavljena znamka dodatne napise in grafične elemente, brezpredmetni. Tožeča stranka predlaga, da se izpodbijana odločba odpravi, in se prijava znamke "m&m's MiNiS" v celoti zavrne oziroma podrejeno, da se odločba odpravi in zadeva vrne toženi stranki v ponovno odločanje.

V odgovoru na tožbo tožena stranka ugotovitvam iz svoje odločbe dodaja, da je pri prijavljeni znamki "m&m's MiNiS" zahtevano varstvo tudi za povsem drugačno vrsto blaga kot so slaščice in čokoladni izdelki (npr. divjačina, ribe, perutnina, morska hrana itd.), kar pomeni, da ni izpolnjen pogoj istovrstnosti ali podobnosti blaga. Glede istovrstnega ali podobnega blaga pa ni izpolnjen pogoj takšne podobnosti z prejšnjo znamko, da bi lahko povzročila zmoto pri povprečnem potrošniku. Podobnost se vedno ocenjuje glede na videz znamke v celoti, torej pri trodimenzionalni znamki oblika telesa in vseh ostalih figurativnih elementov. Pri presoji se uporabljajo kriteriji vizualne, fonetične in pomenske podobnosti. V obravnavanem primeru vizualne podobnosti ni. Pri znamki tožeče stranke je zaznavna razlika med strukturo plašča valja in njegovo podlago, ki je ni mogoče pripisati zgolj posledici načina predstavitve trodimenzionalnega telesa na dvodimenzionalnem mediju. Na valju je namreč mogoče brez težav zaznati nekakšne diagonalne brazde, ki ustvarjajo vtis hrapavosti oziroma reliefne strukture, na podlagi oziroma ozadju pa diagonalnih brazd ali linij ni, kvečjemu vertikalne. Med znakoma ni prav nobene fonetične in pomenske podobnosti. Glede vizualne podobnosti pa ni mogoče izpostaviti le obliko tulca. Figurativne znamke so zavarovane v točno določenem videzu in uživajo varstvo glede na točno določen videz (v tem primeru tudi obliko) kot je razviden iz dvodimenzionalnih podob. Sicer pa zaradi svoje trodimenzionalnosti takšen znak ne uživata kakšnega posebnega širšega varstva v primerjavi z drugimi znaki. Tožena stranka zanika, da bi oporekala veljavnosti znamke vložnika ugovora, saj je razlikovalno sposobnost te znamke omenila le ilustrativno, za popolnejšo obrazložitev svojih stališč. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

V pripravljalnem spisu je tožeča stranka ponovno poudarila, da v obseg njene znamke, ki je čista trodimenzionalna znamka, spadajo vse oblike izdelkov oziroma embalaž, ki so ji identični oziroma zamenljivo podobni. Takšna primerjava v obravnavanem primeru nedvomno pokaže, da sta si znamki zamenljivo podobni. Fonetične in pomenske primerjave pa v konkretnem primeru sploh ni mogoče izvesti. Navedbe tožene stranke, da naj bi njena znamka izkazovala nekakšno hrapavo oziroma reliefno površino, so povsem izmišljene. O diagonalnih brazdah tožena stranka govori šele v odgovoru na tožbo, torej si je tudi sama glede ugotovitve dejanskega stanja. Zaradi nepravilne ugotovitve dejansko stanje glede videza njena znamke, pa je nepravilno določila obseg njenega varstva. Glede razlikovalnosti njene znamke tožeča stranka še opozarja, da takšna oblika embalaže ni običajna za konkretno vrsto blaga, ki ga njena znamka pokriva. Poleg tega je dolgoletna in intenzivna uporaba te znamke (oblike embalaže) za njene izdelke (čokoladne dražeje SMARTIES) ustvarila med potrošniki dodatno pridobljeno distinktivnost. Distinktivnost njene znamke je potrdilo tudi francosko sodišče v postopku proti prijavitelju znamke.

AAA, prijavitelj sporne znamke, v tem sodnem postopku stranka z interesom, v odgovoru na tožbo navaja, da je potrebno znamki med seboj primerjati v celoti. Takšna primerjava pa jasno pokaže, da se en in drugi tulec v obeh znamka močno ločita. Razlage, kakšno podaja tožeče stranke o čisti trodimenzionalni znamki, ZIL ne pozna. Samo dejstvo, da ima tožeča stranka zaščito za sliko tulca, še ne pomeni, da se ta zaščita razteza na vse mogoče tulce z razno raznimi napisi, pač pa na točno takega, za kakršnega je bila odobrena zaščita z znamko št. 237409. Stranka z interesom še dodaja, da se blago, za katerega zahteva zaščito s svojo znamko, nikakor v celoti ne pokriva z blagom pri znamki tožeče stranke. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

Zastopnik javnega interesa udeležbe v postopku ni prijavil.

Po določbi 7. točke prvega odstavka 19. člena ZIL (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97), veljavnega v času odločanja tožene stranke, se kot znamka ne more zavarovati znak, ki je podoben prej zavarovanemu znaku koga drugega za isto ali podobno vrsto blaga, če lahko ta podobnost povzroči zmoto pri povprečnem potrošniku. Med strankami ni sporno, da tožnik že ima predhodno zavarovano znamko za (vsaj deloma) isto ali podobno vrsto blaga, sporno pa je, ali je znak prijavitelja (v upravnem sporu stranke z interesom) tako podoben predhodni znamki tožnika, da bi povprečen potrošnik lahko blago njunih imetnikov zamenjeval. Pri tem je pomembno, v kakšnem obsegu se varstvo zagotavlja trodimenzionalni znamki.

ZIL trodimenzionalne znamke, katere tipičnost je oblika blaga ali njegove embalaže, posebej ne ureja. Zato je tudi po mnenju sodišča razlikovalno sposobnost trodimenzionalnih znamk treba ocenjevati tako kot se sicer ocenjuje, ali je kakšen znak primeren za razlikovanje blaga v gospodarskem prometu, tj. po videzu, ki ga daje znak kot celota. To pa pomeni, da ni mogoče sprejeti tožnikovo trditev, da trodimenzionalna znamka, ki ni hkrati kombinacija oblike in drugih razlikovalnih elementov (po navedbi tožnika "čista" trodimenzionalna znamka) varuje vse identične oziroma zamenljive oblike iste ali podobne vrste blaga oziroma njegove embalaže, kar bi v tem primeru pomenilo, da si je tožnik pridržal varstvo za cevasto oziroma valjasto obliko embalaže za določene proizvode iz razreda 30 mednarodne klasifikacije blaga in storitev. Sodišče enako kot tožena stranka meni, da je treba pri primerjavi izhajati iz celotnega vtisa, ki ga znak daje, upoštevajoč pri tem, kateri so razlikovalni elementi primerjanih znakov. To primerjavo je tožena stranka opravila in jo je v izpodbijani odločbi tudi podrobno opisala. Z njeno oceno, da si znaka kot celota nista zamenljivo podobna, se tudi sodišče strinja. Oba znaka sicer izhajata iz enake, valjaste oblike, ker pa po že navedenem ni le oblika edina relevantna distinktivnost, je treba primerjati tudi druge elemente obeh znakov. Pri tem po mnenju sodišča niti ni odločujoče, ali je površina tulca pri znaku tožeče stranke posebne reliefne strukture, kot jo vidi tožeča stranka, ali je tak vtis le posledica predstavitve trodimenzionalnosti na dvodimenzionalnem mediju, kot pojasnjuje tožeča stranka. Razlikovalnost znamke tožeče stranke, kot pravilno opozarja tožeča stranka, ni predmet tega postopka. Za razlikovalnost v tem postopku obravnavanega znaka je pomembno, da so v njegovo obliko inkorporirani figurativni elementi, ki pa so takšni, da primerjana znaka, ne glede na obliko, nista več tako podobna, da bi povprečni potrošnik proizvodov obeh nosilcev znamk lahko bil v zmoti, čigave proizvode kupuje.

Zato je sodišče presodilo, da je tožena stranka utemeljeno priznala prijavljeno znamko za znak "m&m's MiNiS" in pri tem ni storila kršitev, ki jih tožnik v tožbi ugovarja.

Sodišče je tožbo zavrnilo na podlagi prvega odstavka 59. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00).

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.