Sodba U 768/2001
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2002-11-20

intelektualna lastnina - dokazno breme - slovečnost znamke - razlika med slovečnostjo in splošno znanim dejstvom

Slovečnost določene priznane znamke kot kategorija iz 1. odstavka 22. člena ZIL ni isto kot splošno znano dejstvo v smislu 2. odstavka 160. člena ZUP/86, zaradi česar je v nobenem primeru ne bi bilo treba dokazovati. Pri splošno znanem dejstvu v smislu navedene postopkovne določbe gre namreč lahko tudi za dejstvo, ki je splošno znano na območju, za katerega je pristojno sodišče, ne pa na celotnem območju države, medtem ko se za slovečnost znamke zahteva ne samo, da je znamka splošno znana na območju vse države, temveč tudi, da je znana kot pojem proizvajalca oziroma ponudnika določenih vrst blaga oziroma storitev specifične kvalitete, ki imetniku sloveče znamke pripisuje v očeh potrošnikov blaga oziroma storitev določen prestiž. Če imetnik neke priznane znamke meni, da je njegova znamka sloveča znamka v smislu 1. odstavka 22. člena ZIL, in če tožena stranka meni drugače, potem je imetnik znamke, katere slovečnost ugovarja, dejstva, na podlagi katerih je možno slovečnost ugotavljati, dolžan dokazovati. To mu namreč nalaga 4. odstavek 58. člena ZIL.

Tožbi se ugodi, odločba Ministrstva za gospodarstvo, Urada za intelektualno lastnino z dne 5. 4. 2001, se odpravi in zadeva vrne toženi stranki v ponovno odločanje.

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka na podlagi prijave z dne 18. 9. 1998 za znak "SAVA OFFSET", ki jo je vložil prijavitelj A., d.d., naknadno zoženi zahtevi za priznanje znamke ugodila in priznala blagovno in storitveno znamko za razred 16 za naslednje proizvode: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje in poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); igralne karte; za razred 40 pa naslednje storitve: obdelava materialov - storitve izdelave papirja, lepenke in drugih izdelkov iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi.

V obrazložitvi odločbe je tožena stranka navedla, da je prijavitelj A. sicer prvotno zahteval priznanje znamke "SAVA OFFSET" za določene proizvode in storitve za več razredov, ter da je v postopku priznanja znamke ugotovila, da znamka izpolnjuje pogoje, ki jih določa 17. člen Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97, v nadaljevanju: ZIL) ter da očitno ne nasprotuje 19. členu tega zakona, zato je 29. 9. 1998 izdala sklep o objavi glavnih podatkov iz prijave znamke v svojem uradnem glasilu in jih 31. 10. 1998 tudi objavila v Biltenu za industrijsko lastnino, št. 1998/5. Zoper priznanje znamke je tožnica dne 29. 1. 1999 vložila ugovor, v katerem je zahtevala zavrnitev prijavljene znamke v celotnem obsegu zahtevanega varstva, sklicujoč se na to, da znak prijavljene znamke posnema znake nekaterih tožničinih znamk, med drugim tudi znamke "SAVA" (figurativna znamka) za proizvode razredov 1, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 in 19, ter na to, da so prijavljeni proizvodi istovetni oziroma podobni proizvodom tožničinih znamk, razen tega pa je tožnica ugovarjala, da so njene znamke sloveče znamke, zaradi česar so podani zavrnilni razlogi po 7. točki 1. odstavka 19. člena ZIL ter po 22. členu tega zakona. Na podlagi ugovora je tožena stranka izvedla preizkus pogojev za priznanje znamke in ugotovila, da je ugovor delno utemeljen, in sicer v delih prijavljene znamke v razredih 1 in 2, v katerih se proizvodi oziroma storitve prekrivajo z zavarovanimi tožničinimi znamkami, kar pomeni, da so istovetni ali podobni, ni pa sprejela ugovora slovečnosti tožničinih znamk, o čemer vsem je z obširno obrazložitvijo, ki jo ponavlja tudi v izpodbijani odločbi, tožena stranka obvestila prijavitelja znamke. Tega je v skladu s 1. odstavkom 62. člena ZIL tudi pozvala, naj se v roku dveh mesecev izjavi o razlogih, zaradi katerih tožena stranka meni, da znamke ne more priznati za vse prijavljene proizvode in storitve. Prijavitelj je v odgovoru na poziv dne 22. 1. 2001 posredoval toženi stranki nov, zožen seznam proizvodov in storitev, v katerem so bili navedeni le proizvodi in storitve, ki so po mnenju tožene stranke nesporne, torej povsem druge vrste kot proizvodi, zavarovani z znamkami tožnice. Ta seznam (ki je identičen zgoraj navedenemu popisu obsega priznane znamke) je tožena stranka poslala tožnici kot vložnici ugovora, tožnica pa je vztrajala na zavrnitvi celotnega zahtevanega varstva prijavljene znamke, ne da bi svoje razloge iz prvotnega ugovora dopolnjevala ali posebej obrazložila. Ker je tožena stranka po tem menila, da je prijavitelj z zožitvijo seznama proizvodov in storitev odpravil zavrnilne razloge, je ugovor zavrnila kot neutemeljen in v skladu s 60. členom ZIL prijavljeni znak "SAVA OFFSET" priznala kot znamko ter vpisala v register znamk, obseg varstva pa v skladu s 64. členom ZIL priznala po sprejetem znaku in seznamu blaga in storitev. Glede ugovora slovečnosti tožničinih znamk je tožnica zavzela stališče, da bi morala tožnica slovečnost v smislu 22. člena ZIL (šele) dokazati, česar pa v ugovornem postopku ni niti poskusila storiti. Tožnica vlaga tožbo zato, ker meni, da je tožena stranka nepravilno in nepopolno ugotovila dejansko stanje, ko je ocenila, da prijavljeni znak "SAVA OFFSET" izpolnjuje vse pogoje za priznanje znamke in da ni razlogov za zavrnitev njene registracije zaradi posnemanja slovečih tožničinih znamk SAVA. Pri tem je tožena stranka ravnala nepravilno, ker je na temelju tožničinega ugovora preverila le zavrnilne razloge podobnosti, določene v 7. točki 1. odstavka 19. člena ZIL, ne pa razlogov za zavrnitev ostalih proizvodov in storitev, to je tistih iz razreda 16 in 40 prijavljene znamke "SAVA OFFSET", na temelju slovečnosti tožničinih znamk SAVA. Vprašanje slovečnosti navedenih tožničinih znamk je namreč za odločitev v sporni zadevi po mnenju tožnice bistveno. Tožena stranka je sicer v presoji razlogov, ki jih je tožnica uveljavljala v ugovoru, sama ocenila, da se lahko strinja z vložnico ugovora, da gre za znane znamke, da pa meni, da bi bilo treba njihovo slovečnost v smislu 22. člena ZIL šele dokazati, česar pa tožnica ni niti poskusila storiti. Stališče tožene stranke, da bi morala tožnica slovečnost znamk SAVA v postopku šele dokazovati, je po mnenju tožbe napačno, saj je dejstvo, da je neka znamka sloveča, splošno znano dejstvo, ki ga po 2. odstavku 165. člena ZUP ni treba dokazovati, kajti če je kakšna znamka v Sloveniji sloveča, je to splošno znano dejstvo, za katerega ve praktično vsak razumen državljan, tožnica pa je prepričana, da je njene znamke SAVA treba šteti za sloveče, saj ustrezajo kriterijem, po katerih se slovečnost presoja. Dokazovanje slovečnosti po mnenju tožnice pravzaprav pomeni zanikanje slovečnosti. Tudi v primeru, če bi bilo pravilno izhodišče, da je treba slovečnost dokazovati, pa bi morala tožena stranka izvesti dokazni postopek s tem, da bi tožnico pozvala na predložitev dokazov o slovečnosti v smislu temeljnega načela varstva pravic strank v postopku iz 7. člena ZUP, česar pa tožena stranka ni storila, saj tožnice na dolžnost predložitve dokazov sploh ni opozorila. Tožnica tudi sicer iz ravnanja tožene stranke v upravnem postopku ni mogla vedeti, da je tožena stranka sprejela stališče, da slovečnost znamk SAVA ni splošno znano dejstvo, saj je za to stališče izvedela šele iz izpodbijane odločbe. Tako je bilo tožnici v bistvu onemogočeno varovanje njenih pravic v postopku, tožena stranka pa je s tem, ko je tožničin ugovor presojala samo z vidika predloženih dokazov, ravnala v nasprotju z 8. členom ZUP, ki ji nalaga ugotovitev materialne resnice, pa tudi napačno razlagala določbe ZIL, saj ta zakon ne predpisuje, da je pri presoji utemeljenosti ugovora vezana le na dejstva in okoliščine, ki jih prizadeta stranka navaja v ugovoru. Posledica teh kršitev pravil postopka je bila tudi napačna uporaba materialnega prava, in sicer 22. člena ZIL, 6. bis člena Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ter 16/3 člena TRIPs.

Tožnica v tožbi podrobneje navaja dejstva in okoliščine, zaradi katerih meni, da so njene znamke SAVA sloveče in zaradi katerih tudi meni, da bi vsak povprečni potrošnik pri znamki "SAVA OFFSET" pomislil na tožnico in njene proizvode, kar velja še zlasti za proizvode, priznane v razredu 16 izpodbijane znamke "SAVA OFFSET". Ti proizvodi so namreč podobni proizvodom iz razreda 16, ki uživajo varstvo v okviru znamke SAVA, registrirane pod št. 9770014. Ta znamka je namreč v razredu 16 zavarovana za gumene offset obloge in gumene tiskarske plošče, sporna znamka "SAVA OFFSET" pa za skoraj vse proizvode podnaslova razreda 16. Glede na kriterije za presojo podobnosti, ki jih navaja sama tožena stranka, je po mnenju tožnice treba šteti za podobne vse tiste proizvode iz obsega varstva sporne znamke, ki so kakorkoli povezani s tiskarstvom, ob podrobnejši primerjavi pa tudi druge izdelke iz tega razreda. Zato ti proizvodi ne bi smeli biti priznani že po kriteriju podobnosti z znamko tožnice po 7. točki 1. odstavka 19. člena ZIL, glede na slovečnost znamk tožeče stranke pa po mnenju tožbe tudi sicer ni pogojev za registracijo znamke "SAVA OFFSET" za nobenega od zahtevanih proizvodov in storitev. Tožnica iz teh razlogov predlaga, naj sodišče izpodbijano odločbo odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo podrobno opisuje potek postopka in razloge, ki so privedli do zožitve zahtevanega obsega varstva znamke, poleg tega pa v zvezi s tožbenim ugovorom še navaja, da slovečnosti tožničinih znamk SAVA ni mogla ocenjevati, ker tožnica ni predložila nobenega dokumenta, ki bi slovečnost njenih znamk dokazoval, dalje zavrača tožbeno stališče, da je slovečnost znamk isto kot splošno znana dejstva v smislu ZUP, ter pojasnjuje stališče, da mora po 4. odstavku 58. člena ZIL stranka dejstva, na katerega se sklicuje v ugovoru, tudi dokazovati in da zgolj zatrjevanje nekega dejstva ne zadošča niti glede vprašanja slovečnosti znamke. Kolikor tožba v zvezi z vprašanjem slovečnosti navaja dejstva, so to po mnenju tožene stranke nova dejstva, ki jih tožnica uveljavlja v nasprotju z določbo 3. odstavka 14. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00), saj je tožnica imela možnost ta dejstva navajati v postopku pred izdajo izpodbijane odločbe. Dokazno breme glede dejstev, ki jih stranka uveljavlja v ugovoru po 58. členu ZIL, po 4. odstavku tega člena leži na tej stranki, in upravni organ stranke ni dolžan še pozivati k predložitvi dokazil.

Tožena stranka dalje podrobneje pojasnjuje svoje stališče, zaradi katerega meni, da tudi tožbeni ugovor podobnosti proizvodov iz razreda 16 ni utemeljen, in predlaga, naj sodišče tožbo zavrne.

Tožnica v pripravljalnem spisu replicira na stališča, zavzeta v odgovoru na tožbo, v glavnem z dejstvi in mnenji, ki jih navaja že v tožbi, glede stališča tožene stranke, da sporni proizvodi niso podobni proizvodom, zavarovanim s tožničino znamko, pa poudarja, da bi morala tožena stranka to vprašanje natančno preizkusiti za vsako posamezno vrsto proizvodov posebej in svoje ugotovitve navesti že v izpodbijani odločbi.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa udeležbe v tem postopku ni prijavilo.

Prizadeta stranka A. na vročeno tožbo ni podala odgovora.

Sodišče se sicer ne strinja s tožbenimi izvajanji, po katerih naj bi bila slovečnost določene priznane znamke kot kategorija iz 1. odstavka 22. člena ZIL v bistvu isto kot splošno znano dejstvo v smislu 2. odstavka 160. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86, Uradni list SFRJ, št. 47/86 in Uradni list RS, št. 55/92), ki se je glede na prehodno določbo 324. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99) uporabljal tudi za sporno upravno stvar, zaradi česar je v nobenem primeru ne bi bilo treba dokazovati, saj takšno stališče nima opore ne v določbah ZIL niti v določbah kakega drugega zakona ali v Republiki Sloveniji obvezujoče mednarodne pogodbe. Pri splošno znanem dejstvu v smislu navedene postopkovne določbe gre namreč lahko tudi za dejstvo, ki je splošno znano na območju, za katerega je pristojno sodišče, ne pa na celotnem območju države, medtem ko se za slovečnost znamke zahteva ne samo, da je znamka splošno znana na območju vse države, temveč tudi, da je znana kot pojem proizvajalca oziroma ponudnika določenih vrst blaga oziroma storitev specifične kvalitete, ki imetniku sloveče znamke pripisuje v očeh potrošnikov blaga oziroma storitev določen prestiž.

Vprašanje slovečnosti posamezne zavarovane znamke se presoja po kriterijih, ki jih tožena stranka navaja v odgovoru na tožbo, in v zvezi s tem vprašanjem lahko pride v postopku priznavanja kasnejših znamk tudi do različnih stališč o tem, ali je neka znamka sloveča ali ne. Če imetnik neke priznane znamke meni, da je njegova znamka sloveča znamka v smislu 1. odstavka 22. člena ZIL, in če tožena stranka meni drugače, potem je imetnik znamke, katere slovečnost ugovarja, dejstva, na podlagi katerih je možno slovečnost ugotavljati, pač dolžan dokazovati. To mu namreč nalaga 4. odstavek 58. člena ZIL. Glede na tedanjo zakonsko ureditev preizkusa prijavljene znamke je bilo možno sklepati, da je tožena stranka svoje stališče glede vprašanja slovečnosti tožnikovih znamk SAVA zavzela že s tem, ko je izdala sklep o objavi glavnih podatkov iz prijave znamke v njenem uradnem glasilu. Po določbi 1. odstavka 58. člena ZIL se namreč znak prijavljene znamke, ki je istoveten s kakšno slovečo znamko, zavrne, po določbi 2. odstavka istega člena pa tožena stranka glavne podatke iz prijave objavi v svojem uradnem glasilu le, če predmet prijave (v tem primeru za znamko) ni istoveten s kakšno slovečo znamko. Že iz tega razloga bi torej tožnica mogla vedeti, kakšno je stališče tožene stranke do tega, ali obstaja ovira za priznanje prijavljene znamke v smislu 1. odstavka 22. člena ZIL ali ne. Tožena stranka zato tožnice ni bila dolžna opozarjati na njeno možnost, da lahko uveljavlja dejstva, iz katerih bi sledilo, da je njena znamka sloveča. Glede na določbo 4. odstavka 58. člena ZIL, da mora oseba, ki vlaga ugovor, predložiti tudi dokaze, da objavljeni (v tem primeru) znak ne izpolnjuje pogojev za priznanje varstva po tem zakonu, med takšne dokaze pa po mnenju sodišča po navedenem spadajo tudi dokazi v zvezi z vprašanjem slovečnosti znamke, pa je tudi ni bila dolžna naknadno pozivati, naj za ugovor slovečnosti znamke predloži dokaze. Gre za posebna pravila postopka, ki se uporabljajo na področju priznavanja pravic industrijske lastnine po ZIL, zato se tožnica v tem pogledu ne more uspešno sklicevati na določbe ZUP, ki jih je (s sicer nepravilnim sklicevanjem na novi ZUP, kar pa v zadevi ni bistveno, ker se zadevne določbe novega ZUP ne razlikujejo pomembneje od analognih določb ZUP/86) navedla v tožbi. Ne glede na navedeno pa je izpodbijana odločba po presoji sodišča nezakonita iz razloga, ker tožena stranka v njeni obrazložitvi, čeprav sicer sama ugotavlja, da so zavarovane znamke SAVA znane znamke, ni podrobno obrazložila, zakaj meni, da med proizvodi iz razreda 16, za katere je priznala varstvo znamke prizadeti stranki, in med proizvodi iz istega razreda, ki so zavarovani s priznano tožničino znamko SAVA ni takšne podobnosti, da izključuje možnost zmote pri povprečnem potrošniku. Tožena stranka se v obrazložitvi glede problema podobnosti ukvarja z vsemi prvotno prijavljenimi proizvodi, pri čemer prezre, da je prizadeta stranka obseg zahtevanega varstva na podlagi ugovora tožnice in na podlagi stališč, ki jih je v postopku v zvezi z ugovorom zavzela tožena stranka, močno zožila, in da se pravzaprav s temi proizvodi, glede katerih je bila zahteva za varstvo umaknjena, v obrazložitvi odločbe ne bi bilo treba posebej ukvarjati. Svojo nedoslednost je sicer skušala popraviti z navajanjem razlogov, zaradi katerih meni, da je možnost zmote v smislu 7. točke 1. odstavka 19. člena ZIL glede priznanega obsega varstva v razredu 16 izključena, v odgovoru na tožbo, vendar sodišče teh razlogov pri svoji odločitvi ne more upoštevati, kajti razlogi, ki so narekovali odločitev upravnega organa, morajo biti navedeni v upravnem aktu, s katerim je bilo o stvari odločeno, in ne šele kasneje. Kasnejše navajanje relevantnih razlogov namreč stranki upravnega postopka onemogoča vsebinsko uveljavljanje pravice do pravnega sredstva v smislu 25. člena Ustave RS, poleg tega pa je tako ravnanje v nasprotju z (kolikor gre za sporno zadevo) določbami 209. člena ZUP/86. Predvsem pa sodišče meni, da bi morala tožena stranka v izpodbijani odločbi, v kateri sicer navaja nekatere lastnosti tožničinih znamk, ki so po svoji vsebini lastnosti sloveče znamke, jasno navesti materialnopravne razloge, zaradi katerih je menila, da tožničinim znamkam ni mogoče priznati slovečnosti že na podlagi njihovih (med strankama tega upravnega spora očitno nespornih) lastnosti. V opisani situaciji namreč ni dovolj, zlasti pa tudi ni pravilno, da je tožena stranka vprašanje slovečnosti tožničinih znamk obravnavala zgolj s procesnega vidika. Le-ta, kot je sodišče povedalo zgoraj, v primeru, ko je neko znamko treba upoštevati kot slovečo že zato, ker so dejstva, ki opredeljujejo slovečnost znamke, splošno znana, namreč sploh ni pomemben. V takem primeru slovečnosti ni treba dokazovati: zadošča, da jo imetnik znamke ugovarja (če je pred tem tožena stranka ne ugotovi že sama v smislu preizkusa, predpisanega v 1. odstavku 58. člena ZIL).

Tožena stranka je torej v izpodbijani odločbi dejstva, na katera opira svojo odločitev, ugotovila nepopolno, iz ugotovljenih dejstev pa napravila napačen sklep glede dejanskega stanja, zaradi česar sodišče ne more rešiti spora. Po navedenem je bilo treba tožbi ugoditi in izpodbijano odločbo odpraviti na podlagi 2. točke 1. odstavka 60. člena ZUS.

ZIL člen 22, 22/1, 58, 58/4. ZUP člen 160.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.