Sodba U 1960/2002
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-04-20

Znak prijavljene znamke na trgu učinkuje s svojim videzom, videz izdelka pa na trgu ščiti tudi model. Uporaba znamke nasprotuje tej pridobljeni pravici industrijske lastnine v smislu 1. odstavka 44. člena točke f), če se znak po videzu dovolj ne razlikuje od videza izdelka, ki je zavarovan z modelom.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila tožeči stranki varstvo mednarodne znamke št. 730450 za nekatere vrste blaga iz razreda 32 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK).

V obrazložitvi izpodbijane odločbe navaja, da je zoper registracijo predmetne znamke A. S.R.O., kraj A., država B., podal ugovor in sicer na podlagi prej priznanega modela št. 9950052, ki ščiti obliko steklenice za pijačo v obliki ročne bombe. Prvi odstavek 44. člena, točka f), Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1) med drugim določa, da se kot znamka ne sme registrirati znak, če bi njegova uporaba nasprotovala prej pridobljenim drugim pravicam industrijske lastnine. Ker je tudi prijavljena znamka št. 730450 registrirana za tridimenzionalni znak z videzom steklenice kot ročne bombe, je tožena stranka opravila primerjavo prej registriranega modela in ugovarjane znamke ter zaključila, da sta si med seboj podobna. Oba namreč predstavljata steklenico jajčaste oblike, ki vizualno predstavlja ročno bombo. Steklenici se na vrhu zožita v nadstavek, površina obeh steklenic pa je prekrita s štirikotniki, ki so razporejeni v koncentričnih, medsebojno dotikajočih se nizih. Štirikotniki so med seboj ločeni z vodoravno ter navpično razporejenimi žlebovi. Steklenici se razlikujeta le glede na zamašek, ki je pri ugovarjani znamki okrogel, ploščat in s stranskim odpiralom, pri modelu pa v obliki manjšega valja ter glede štirikotnikov, ki so pri znamki kvadratne, pri modelu pa pravokotne oblike. Razlika med njima je tudi v tem, da na steklenici (znaku) ugovarjane znamke v sredini leži vodoravni pas. Te razlike pa niso tolikšne, da bi povprečni potrošnik obe steklenici lahko med seboj razlikoval, saj bo v obeh primerih videl le bombo. Zaključi, da je tridimenzionalni znak znamke št. ... podoben prej registriranemu modelu št. ...., zaradi česar obstajajo zavrnilni razlogi po 44. členu ZIL-1. Kot irelevantne pa zavrne navedbe prijavitelja-sedaj tožeče stranke, da se znak ugovarjane znamke na trgu močno razlikuje od modela (gre za prozorno steklenico, v kateri se vidi pijača v modri ali rumeni verziji, na sredini ima etiketo z napisom "BOMBA" ter različen zamašek), saj model in znamka, tako kot sta bila registrirana, teh elementov ne vsebujeta. Podobnost se vedno ugotavlja glede na to, kako so modeli oz. znamke prijavljeni, ne pa, kako se dejansko uporabljajo na trgu. V zvezi s predloženo odločbo slovaškega patentnega urada pa se tožena stranka sklicuje na načelo neodvisnosti in teritorialnosti iz 6. člena Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5-2/74 in Uradni list RS, št. 24/92, v nadaljevanju Pariška konvencija), po katerem na odločbe tujih patentnih uradov ni vezana.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in posledično zmotne uporabe materialnega prava.

V njej navaja, da si model in predmetna znamka med seboj nista zamenljivo podobna. Tridimenzionalni znak (steklenica) znamke je namreč valjaste oblike, ki se poljajčasto zaključuje v zgornjem in spodnjem delu, na sredini ima pas za etiketo, plitve vmesne žlebove, nizko grlo ter drugačen zamašek. Gre torej za razliko, ki jo povprečni potrošnik z lahkoto opazi. Nadalje meni, da tožena stranka ni opravila analize podobnosti v celoti, saj ni upoštevala, da je steklenica relevantne znamke prozorna, steklenica modela pa polna. Ker bo potrošnik pijačo v prozorni steklenici videl, to bistveno zmanjšuje možnost zamenjave. Tožena stranka se tudi ni opredelila do razlikovalne moči etikete z napisom "BOMBA". Tožba še ugovarja, da ni bila opravljena analiza podobnosti med proizvodi. Model namreč ne more biti kršen, če ne pride v stik z znamko. To pa je možno le, če se na trgu srečata. Iz tega razloga je podobnost med proizvodi potrebno ugotavljati, kar tožeča stranka podrobno opravi v tožbi. Ugovarja tudi novost modela, saj je sama nosilka mednarodno registrirane znamke št. ...., ki prikazuje steklenico v obliki ročne bombe z etiketo na sredini. Ta znamka je bila registrirana 8.1.1999. Prav tako pa je nosilka avstrijskega modela št..... ki datira v leto 1996, na kar je toženo stranko opozorila tekom postopka. Sodišču predlaga, da tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi in prizna mednarodno registrirano znamko, oziroma da zadevo vrne v ponovno odločanje toženi stranki.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo povzema potek postopka ter ponavlja razloge izpodbijane odločbe. Meni, da je znamka tožeče stranke št. .... tako podobna prej registriranemu modelu št. ...., da nasprotuje prej pridobljeni pravici v smislu 1. odstavka 44. člena, točka f) ZIL-1.

V zvezi s tožbo navaja, da se je o etiketi, prostoru za etiketo in barvi vsebine v izpodbijani odločbi izrekla, je pa res menila, da razlike niso toliko pomembne, da bi znamko in model na podlagi le-teh lahko razlikovali. Poudarja, da se z modelom ščiti videz izdelka, ne pa etiketa ali barva vsebine steklenice. Glede primerjave blaga tožena stranka meni, da v konkretnem primeru ni potrebna, saj 1. odstavek 44. člena, točka f) ZIL-1 tega ne predvideva. V zvezi s tožbenim ugovorom glede novosti modela, pa tožena stranka navaja, da je bila tožeča stranka dolžna navesti vse argumente in razloge v prid registraciji že med upravnim postopkom in gre torej za nedopustne tožbene novote v smislu 14. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list. RS, št. 50/97, 65/97 70/00, v nadaljevanju: ZUS). Pa tudi sicer novost modela za odločitev ni relevantna, saj je bil v času odločanja o varstvu znamke tožeče stranke veljavno registriran. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

Tožeča stranka je v spis vložila pripravljalno vlogo. V njej prereka navedbe tožene stranke v odgovoru na tožbo ter ponavlja tožbene ugovore. Navaja še, da je tožena stranka v skladu z 8. členom Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) dolžna ugotavljati materialno resnico ter tako ugotoviti vsa dejstva in pridobiti dokaze. Tako bi morala ugotoviti, da embalaža v obliki ročne bombe ni novost ter to dejstvo upoštevati pri analizi podobnosti med modelom in znamko.

Zastopnik javnega interesa udeležbe v postopku ni prijavil.

Glede na prehodne določbe 136. člena veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1) se v konkretnem primeru kot relevantno pravo uporabljajo določbe tega zakona. V predmetni zadevi je tako sporno, ali bi uporaba znamke tožeče stranke št. .... nasprotovala prej pridobljenemu modelu št. ..... prizadete stranke v smislu določb 1. odstavka 44. člena, točka f) ZIL-1, ki določa, da se kot znamka ne more registrirati znak, če bi njegova uporaba nasprotovala prej pridobljenim pravicam do imena, osebnega portreta, označbe za rastlinsko sorto, geografske označbe ali drugi pravici industrijske lastnine ali prej pridobljeni avtorski pravici. Z modelom se ščiti videz izdelka (33. člen ZIL-1). Glede na določbe 37. člena ZIL-1 ima imetnik modela pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepreči njegovo uporabo. Ta prepoved obsega izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, na katerega se videz nanaša. Z registracijo znamke dobi njen imetnik pravico, da jo uporablja na trgu (47. člen ZIL-1), torej tudi (in predvsem), da z znakom, ki ga varuje znamka, označuje blago na trgu. Ker gre v konkretnem primeru za tridimenzionalni znak, ki na trgu učinkuje s svojim videzom, videz izdelka na trgu pa ščiti tudi model, uporaba znamke nasprotuje prej pridobljeni pravici industrijske lastnine (torej modelu), če se znak po videzu ne razlikuje dovolj od videza izdelka, ki je zavarovan z modelom. Sodišče se strinja z ugotovitvijo tožene stranke v izpodbijani odločbi, ko ta ugotavlja, da je znak podoben videzu, zaščitenim z modelom do te mere, da posega v pravice imetnika modela. V obeh primerih gre namreč za steklenici, ki imata videz ročne bombe (jajčasta oblika, prekrita s štirikotniki, ki so med seboj razdeljeni z navpičnimi in vodoravnimi žlebovi), pri čemer pa razlika med njima (zamašek ter vodoravno ležeči pas za etiketo, ki ga vsebuje tridimenzionalni znak) tudi po presoji sodišča ni dovolj distinktivna, da uporaba znamke ne bi predstavljala kršitve modela. Ker je tožena stranka v izpodbijani odločbi obširno in pravilno obrazložila, v čem je podana podobnost med videzom znaka in videzom izdelka, se sodišče v sodbi na razloge tožene stranke v celoti sklicuje ter jih na tem mestu ne ponavlja (2. odstavek 67. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97 in 50/00, dalje ZUS).

Nerelevanten je tožbeni ugovor, da oblika steklenice, ki jo ščiti model, ni novost z vidika steklenice v obliki ročne bombe. Kot je razvidno iz upravnih spisov, je bil v času odločanja tožene stranke model št. ..... veljavno registriran, torej gre za pridobljeno pravico industrijske lastnine. To dejstvo je tožena stranka pri ugotavljanju morebitnega konflikta znaka z modelom dolžna upoštevati. Zato navedba, da model ni nov, na odločitev o priznanju varstva predmetne znamke ne more vplivati. V kolikor tožeča stranka meni, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za varstvo modela, mora to uveljavljati z ustreznim pravnim sredstvom (tožba za ugotovitev ničnosti). Tožeča stranka po presoji sodišča tudi neutemeljeno ugovarja, da je močan element različnosti etiketa z napisom "BOMBA", s katero bo na trgu opremljena steklenica (znak) prijavljene znamke. Za presojo v okviru 1. odstavka točke f) 44. člena ZIL-1 namreč ni relevantno, kako se znak na trgu dejansko pojavlja, temveč kako je prijavljen, saj se lahko le v tem okviru izvede primerjava s prej pridobljeno pravico industrijske lastnine. Prav tako pa ni relevantno, ali se steklenici na trgu konfrontirata oziroma ali gre za podobne proizvode. Ratio legis za zavrnitev registracije po 1. odstavku točke f) 44. člena namreč ni morebitno povzročanje zmede med potrošniki, temveč varovanje prej pridobljenih pravic. Dajanje tridimenzionalnega znaka (steklenice v obliki ročne bombe) na trg, ki je podoben videzu, zaščitenim z modelom, nedvomno posega v pravice imetnika modela, kar je zakonski razlog za zavrnitev registracije znamke. Zato je bilo potrebno tovrstne tožbene ugovore zavrniti. Sodišče pa se strinja s tožečo stranko, da je pri ugotavljanju morebitne podobnosti med videzom znaka in videzom, ki ga ščiti model, potrebno opraviti tudi primerjavo barv. V konkretnem primeru bi se tožena stranka morala opredeliti do dejstva, ali je prozorna steklenica zamenljivo podobna neprozorni steklenici, česar v izpodbijani odločbi res ni storila. Vendar pa navedena pomanjkljivost po presoji sodišča na pravilnost odločitve tožene stranke ne vpliva, saj v konkretnem primeru razlika v prosojnosti (skupaj z zgoraj navedenimi razlikami) še vedno ne pripomore k zadostni različnosti med primerjanima steklenicama. Ni pa relevantno, kakšne barve je pijača v prozorni steklenici, saj gre v tem primeru za vprašanje, kako se steklenica pojavlja na trgu, česar pa tožena stranka v okviru 1. odstavka 44. člena, točke f) ZIL-1 ne more presojati.

Glede na navedeno torej izhaja, da so tožbeni ugovori v celoti neutemeljeni, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba tožene stranke pravilna in na zakonu utemeljena.

Sodišče je zato tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena ZUS.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.