sodba U 2102/2003
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-11-16

spor polne jurisdikcije - registracija znamke

Če imetnik prejšnje znamke ne nasprotuje registraciji prijavljene znamke, odpade s tem tudi podlaga za vodenje postopka in odločitev o obstoju razlogov po 44. členu ZIL-1. Ker je stranka z interesom kot imetnik prej registrirane znamke izrecno izjavila, da konflikta med prejšnjo in prijavljeno znamko ni in da posledično obe znamki lahko soobstajata na trgu, so s tem odpadli tudi zavrnilni razlogi po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, ki jih je v izpodbijani odločbi ugotovila tožena stranka. Ker je sodišče na podlagi podatkov, zbranih v postopku, ugotovilo, da ni razlogov zoper priznanje mednarodno registrirane znamke tožeče stranke v Republiki Sloveniji, je ugodilo zahtevku tožeče stranke, izpodbijano odločbo odpravilo in znamki "INSPARO" št. ... priznalo varstvo v Republiki Sloveniji (1. točka 1. odstavka 61. člena ZUS).

Tožbi se ugodi in se odločba Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. ... z dne 20. 10. 2003 odpravi.

Mednarodno registrirana znamka "INSPARO" št. ... z dne 4. 5. 2002 se v Republiki Sloveniji prizna.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila varstvo mednarodne znamke št. ... "INSPARO" v besedi, prijavljene za proizvode razreda 5 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK). V obrazložitvi izpodbijane odločbe navaja, da je Mednarodni urad na podlagi Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP št. 2-1/74 in Uradni list RS, št. 24/92) dne 4. 5. 2002 registriral znamko št. ... prijavitelja AAA iz države B. Varstvo je bilo zahtevano tudi za Republiko Slovenijo. Nadalje navaja, da je družba CCC iz države D po zastopniku EEE d.o.o. vložila pravočasen ugovor zoper registracijo prijavljene znamke na podlagi svoje, prej registrirane znamke št. ... "INSPRA" za proizvode iz razreda 5 NK. Tožena stranka nadalje navaja, da se prijavitelj znamke (AAA) o razlogih iz ugovora ni izjavil, zato je preverila le utemeljenost navedb v ugovoru in ugotovila, da je ugovor utemeljen ter da se znamka ne sme registrirati za zahtevano blago. Pri tem se tožena stranka sklicuje na določbe točke b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, po katerem se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Ugotavlja, da je pogoj enakosti blaga izpolnjen, prav tako pa na podlagi metode celovite presoje ugotovi, da sta si podobna tudi znaka obeh znamk. Ker sta torej izpolnjena oba pogoja iz citirane določbe 44. člena ZIL-1, registracijo prijavljena znamke zavrne.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. V njej navaja, da se je med postopkom dejansko stanje bistveno spremenilo in prilaga ustrezne dokaze. Prijavitelj znamke "INSPARO" se je preimenoval v FFF in prenesel znamko na družbo GGG iz države H, ki je bila sestrska družba vložnika ugovora (CCC). Z dnem 16. 4. 2003 sta obe družbi postali sestrski družbi družbe JJJ, družba GGG pa se je preimenovala v KKK (tožeča stranka). Zavrnitev registracije prijavljene znamke "INSPARO" zato ni več v interesu vložnika ugovora, saj obe znamki pripadata skupini družb JJJ. V zvezi s tem bo naknadno predložila tudi pisno soglasje vložnika ugovora CCC. Meni, da glede na navedeno ne obstajajo razlogi za zavrnitev registracije znamke "INSPARO".

V nadaljevanju postopka je tožeča stranka nato dne 16. 12. 2003 predložila izjavo o soglasju z dne 5. 12. 2003 (priloga A9), iz katere je razvidno, da družba CCC ne nasprotuje registraciji mednarodne znamke "INSPARO" v Republiki Sloveniji.

Tožena stranka je v odgovoru na tožbo vztrajala pri razlogih v izpodbijani odločbi in še navedla, da navedbe v tožbi pomenijo nova dejstva in dokaze, katerih predlaganje v upravnem sporu pa 14. člena Zakona o upravnih sporih (Uradni list RS, št. 50/97 in 50/2000, dalje ZUS) prepoveduje. Nadalje je navedla, da v postopku pred izdajo izpodbijane odločbe ne tožeča in ne prizadeta stranka nista navajali dejstev ali predložili dokazov o medsebojni lastniški povezanosti, zaradi česar teh dejstev pri odločitvi ni mogla upoštevati. Menila je, da je tožeča stranka s prenosom znamke dne 28. 4. 2003 vstopila v pravni položaj prvotnega imetnika in bi morala kot naslednik vedeti, da je zoper zadevno znamko vložen ugovor in o tem obvestiti toženo stranko. Prav tako pa bi lahko vložnik ugovora vse do izdaje odločbe svoj ugovor umaknil, pa tega ni storil. Sodišču je predlagala zavrnitev tožbe.

Sodišče je o prejemu izjave o soglasju z dne 5. 12. 2003 (priloga A9) obvestilo toženo stranko ter jo v zvezi s tem opozorilo na določbe 273. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02). Tožena stranka je odgovorila s pripravljalno vlogo, v kateri je vztrajala pri navedbah v odgovoru na tožbo.

Zastopnik javnega interesa svoje udeležbe v postopku ni prijavil.

V obravnavani zadevi je stranka z interesom CCC vložila ugovor po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1 zoper registracijo prijavljene znamke "INSPARO" iz razloga podobnosti z njeno, prej registrirano, znamko "INSPRA". Po izdaji izpodbijane odločbe in po vložitvi tožbe pa je stranka z interesom dne 5. 12. 2003 dala tožeči stranki izjavo o soglasju, v kateri je navedeno, da CCC kot imetnik mednarodne znamke "INSPRA" soglaša z registracijo znamke "INSPARO" glede izdelkov iz razreda 5 NK na območju Republike Slovenije.

Po presoji sodišča navedena izjava o soglasju z dne 5. 12. 2003, ki je bila sodišču predložena med upravnim sporom, po svoji vsebini predstavlja izrecno soglasje stranke z interesom k registraciji znamke tožeče stranke št. ... "INSPARO", kar pomeni, da razlogi za zavrnitev varstva navedene znamke v Republiki Sloveniji po določbah 44. člena ZIL-1 niso podani. Postopek, ki ga je vodila tožena stranka v predmetni zadevi in ki se je zaključil z izdajo izpodbijane odločbe, se namreč lahko vodi le na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke (101. člen ZIL-1), v katerem ta zatrjuje, da prijavljena znamka posega v njegovo znamko ali prej pridobljeno pravico iz razlogov po 44. členu ZIL-1, o čemer odloči tožena stranka. Gre torej za t.i. relativne razloge, ki jih lahko uveljavlja izključno imetnik prejšnje znamke na podlagi pridobljenih pravic industrijske lastnine. V kolikor pa imetnik prejšnje znamke ne nasprotuje registraciji prijavljene znamke, odpade s tem tudi podlaga za vodenje postopka in odločitev o obstoju razlogov po 44. členu ZIL-1. Ker je stranka z interesom kot imetnik prej registrirane znamke izrecno izjavila, da konflikta med prejšnjo in prijavljeno znamko ni in da posledično obe znamki lahko soobstajata na trgu, so s tem odpadli tudi zavrnilni razlogi po točki b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1, ki jih je v izpodbijani odločbi ugotovila tožena stranka.

Ker je sodišče na podlagi podatkov, zbranih v postopku, ugotovilo, da ni razlogov zoper priznanje mednarodno registrirane znamke tožeče stranke v Republiki Sloveniji, je ugodilo zahtevku tožeče stranke, izpodbijano odločbo odpravilo in znamki "INSPARO" št. ... priznalo varstvo v Republiki Sloveniji. Odločitev je oprlo na določbe 1. točke 1. odstavka 61. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00, dalje: ZUS), po kateri sme sodišče upravni akt odpraviti in s sodbo odločiti o stvari, če narava stvari to dopušča in če dajejo podatki postopka za to zanesljivo podlago.

ZUS člen 61/1.  ZIL-1 člen 44/1,  44,  44,  44/1.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.