sodba U 789/2001
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2002-11-20

Ni pravilno stališče, po katerem je slovečnost določene priznane znamke (1. odstavek 22. člena ZIL) isto kot splošno znano dejstvo v smislu ZUP.

Tožbi se ugodi, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 6. 4. 2001, se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponoven postopek.

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka odločila, da se na podlagi prijave z dne 18. 9. 1998 za znak "SAVA MFC", ki jo je vložil prijavitelj AAA d.d., A (v tem postopku stranka z interesom in v nadaljevanju prijavitelj), ugodi zahtevi za priznanje znamke in s tem prizna blagovna in storitvena znamka, ki se vpiše v register znamk pri Uradu za intelektualno lastnino (1. točka); obseg priznanega varstva je v mejah sprejetega znaka in seznama blaga in storitev, kot je razvidno iz registra znamk pri Uradu in iz listine, ki jo ta Urad izda nosilcu znamke (2. točka). Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je tožena stranka dne 29. 9. 1998 na podlagi 2. odstavka 58. člena Zakona o industrijski lastnini (dalje: ZIL) objavila glavne podatke iz prijave znamke prijavitelja v Biltenu za industrijsko lastnino št. 5/1998, ker je ugotovila, da znamka izpolnjuje pogoje iz 17. člena ZIL in da očitno ne nasprotuje 19. členu ZIL. Zoper priznanje znamke je v zakonitem 3-mesečnem roku vložila ugovor BBB d.d., B (v nadaljevanju tožeča stranka), ki je v ugovoru navedla, da prijavitelj posnema znake nekaterih njenih znamk, in sicer znamke št. 8380357 "SAVA KRANJ" za proizvode razredov 1, 17 in 18, znamke št. 8480008 "SAVA KRANJ" za proizvode razredov 7, 12 in 24 ter znamke št. 9770014 "SAVA" za proizvode razredov 1, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 in 19. Meni, da so prijavljeni proizvodi istovetni oziroma podobni proizvodom njenih znamk, ki so vse tri figurativne, zaradi česar so podani zavrnili razlogi po 7. točki 1. odstavka 19. člena ZIL, sklicuje pa se tudi na slovečnost svojih znamk v smislu 22. člena ZIL. Tožena stranka se je strinjala z ugovorom tožeče stranke, da so njene tri prej prijavljene in registrirane znamke znane, pri čemer bi bilo treba slovečnost v smislu 22. člena ZIL šele dokazati, česar pa vložnik ugovora oziroma njegov zastopnik ni niti poskusil narediti. Ker je znak prijavitelja znamke podoben znakom že veljavnih znamk in se proizvodi oziroma storitve deloma prekrivajo, kar pomeni, da so istovetni ali podobni, so v tem delu podani zavrnilni razlogi po 7. točki 1. odstavka 19. člena ZIL. Upoštevati je namreč treba, da bolj kot je močna (razpoznavna) veljavna znamka, manj podobni smejo biti proizvodi in storitve pri prijavljeni znamki, če naj znamki na trgu koeksistirata. Prijavljeni znak "SAVA MFC" je v besedi z običajnimi črkami, kar pomeni, da prijavitelj želi varstvo vsebine in ne konkretne oblike znaka. glede na 20. člen ZIL so v tem primeru z njegovim varstvom obsežene te besede, njihove transkripcije ali transliteracije, napisane v kakršnikoli pisavi, v kakršnikoli barvi ali izražene na kakršnikoli drug način. Znak je sestavljen iz dveh besed, od katerih ima prva, SAVA, večjo razlikovalno vrednost in je dominantna ter je glede na prijavljene proizvode in storitve bolj fantazijska. Označuje kvečjemu geografski položaj proizvajalca in je kot ime reke bolj zapomnljiva, saj pomen druge besede, MFC, ni jasen in je vprašljivo, če je kot kratica poznana povprečnemu potrošniku. Znamke tožeče stranke so figurativne, vse tri imajo tekstualni del, ki je sestavljen samo iz besede SAVA ali z besed SAVA ter KRANJ, ki so izpisane v izrazitem grafizmu, povsod pa je dodan slikovni del in sicer stilizirana figura človeka, ki nad sabo drži utež, sama figura je v krogu, vse skupaj pa v kvadratu. Velikost tega slikovnega elementa variira in je pri znamki št. 97770014 kopaj opazen. Dominanten del znaka je tudi pri tej znamki beseda SAVA, ki je geografski pojem in ga kot takega ne more monopolizirati noben subjekt, vendar so znamke tožeče stranke zaradi dolgotrajne intenzivne uporabe dobile renome in postale dobro znane predvsem za proizvode iz gume. Zato bi povprečni potrošnik pojem SAVA, če bi z njim označevali katerekoli proizvode, predvsem pa istovetne in tudi podobne, z veliko verjetnostjo povezal s firmo tožeče stranke. Z dolgotrajno intenzivno uporabo na slovenskem trgu je torej tudi sam pojem SAVA postal sinonim za znamke tožeče stranke za določene, predvsem gumene proizvode in kdo drug za istovetne ali podobne proizvode ne more pridobiti varstva. Ker so znamke tožeče stranke iz serije "SAVA" znane znamke, je tožena stranka opozorila prijavitelja, da zaradi podobnosti znakov ne more dobiti varstva za vse proizvode in storitve iz seznama in je slednji in temu primerno zožil seznam. Čeprav je vložnik ugovora vztrajal na zavrnitvi celotnega zahtevanega varstva prijavljene znamke, tožena stranka meni, da za proizvode in storitve iz razreda 16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, dalje tiskarski izdelki, knjigoveški material, fotografije, pisarniški material, potrebščine za umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva), material za učene in poučevanje (razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi), igralne karte ter razreda 40: obdelava materialov, namreč storitve izdelave papirja, lepenke in drugih izdelkov iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, niso podani zavrnilni razlogi in se v tem obsegu prijavljeni znak "SAVA MFC" prizna kot znamka ter se pod št. 9871270 vpiše v register znamk.

Tožnica v tožbi ugovarja zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, zmotno uporabo materialnega prava in kršitev določb postopka. Navaja, da je že v ugovoru posebej izpostavila dejstvo, da znamka "SAVA MFC" več kot očitno posnema njena sloveče znamke, vendar je tožena stranka preverila le zavrnilne razloge podobnosti po 7. točki 1. odstavka 19. člena ZIL, ne pa razlogov po 22. členu ZIL. Ker je tudi tožena stranka ugotovila, da je znak prijavitelja zavajajoče podoben znamkam tožeče stranke, je v postopku registracije ostalo neugotovljeno bistveno dejstvo, in sicer vprašanje slovečnosti znamke SAVA tožeče stranke. S tem v zvezi je tožena stranka ravnala v nasprotju z načelom materialne resnice (8. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, dalje: ZUP) in je njena odločitev nerazumljiva, saj se je do neke mere strinjala s tožečo stranko glede slovečnosti znamke ter jo je v obrazložitvi celo argumentirala. Dalje se tožnica tudi ne strinja, da bi morala dokazovati slovečnost, saj je dejstvo, da je neka znamka sloveča, splošno znano dejstvo (notorno), ki ga po 2. odstavku 165. člena ZUP sploh ni treba dokazovati. Gre za znamke, ki po svoji naravi učinkujejo že na simbolni ravni, so široko znane in tržno uveljavljene ter jih v široki javnosti poznajo tudi tiste osebe, ki tega izdelka sploh ne kupujejo. Znamke SAVA v Sloveniji ustrezajo vsemu navedenemu in dokazovanje sploh ni potrebno, če pa že, potem bi morala tožena stranka izvesti ustrezen dokazni postopek in pozivati tožečo stranko na predložitev dokazov o slovečnosti. Ker je tožena stranka brez vednosti tožeče stranke zaključila, da dejstvo slovečnosti njenih znamk ni notorno, tožeča stranka v postopku pred izdajo izpodbijane odločbe ni mogla zavarovati svojih pravic in koristi (7. člen ZUP). Tožena stranka je kršila določbe postopka tusi s tem, ko je pavšalno brez razlogov zaključila, da po zožitvi prijavljenega seznama blaga in storitev ni razlogov za zavrnitev prijave znamke "SAVA MFC" in zakaj ne upošteva argumentov glede slovečnosti. S tem je tožena stranka nepravilno uporabila materialno pravo in sicer spregled določb 22. člena ZIL, 6. bis člena Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ter 3. točke 16. člena TRIPs, ki predvidevajo varstvo slovečih znamk. Zato je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in tožeča stranka v tožbi ponovno opozarja, da je znamka SAVA na območju Slovenije prisotna že od leta 1948, registracija njenih znamk sega še v čas bivše Jugoslavije in jo je skupaj z imenom firme, ki je identična sami znamki, najti celo v Velikem splošnem leksikonu DZS, str. 3774. Z gotovostjo je mogoče trditi, da v Sloveniji znamka SAVA učinkuje že na simbolni ravni in je beseda SAVA pojem ali sinonim za izdelke tožeče stranke. Vez med besedo SAVA in tožečo stranko je tako močna, da bo povprečni potrošnik na trgu povsem različnih izdelkov povezal znamko "SAVA MFC" s tožečo stranko in njenimi znamkami, torej da gre za nove izdelke istega subjekta in bodo s tem prizadeti interesi tožeče stranke. Očitno posnemanje slovečih znamk ni dopustno po ZIL in po mednarodnih pogodbah ter konvencijah, ki zavezujejo RS; spreglede teh določb ne more biti v škodo tožeče stranke. dodatno tožeča stranka oporeka odločitvi tožene stranke, ker meni, da kljub naknadno zožanem seznamu blaga za določene proizvode iz razreda 16 ni bilo mogoče priznati varstva. Znamka tožeče stranke št. 9770014 je v tem razredu zavarovana za gumene offset obloge in gumene tiskarske plošče, znamka prijavitelja pa za skoraj vse proizvode podnaslova razreda 16. Ob upoštevanju istih kriterijev, ki jih navaja sama tožena stranka (kraj proizvodnje in prodaje, način proizvodnje, material, surovine in sestavine izdelkov, gospodarske panoge in namen), je kot podobne zagotovo šteti vse tiste proizvode iz razreda 16 prijaviteljeve znamke, ki so kakorkoli povezani s tiskarstvom. Zato tožeča stranka na podlagi navedenega sodišču predlaga, da tožbi ugodi in odpravi odločbo tožene stranke ter vrne zadevo v ponovno odločanje.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri napadeni odločbi iz razlogov, ki so razvidni iz njene obrazložitve, in predlaga, da sodišču tožbo kot neutemeljeno zavrne. O stvari pa navaja, da je v skladu s 5. odstavkom 58. člena ZIL na podlagi ugovora izvedla preizkus pogojev za priznanje znamke prijavitelja, pri tem pa slovečnosti v smislu 22. člena ZIL ni mogla ocenjevati, ker tožeča stranka ni predložila niti enega dokumenta, ki bi dokazoval, da so znamke SAVA sloveče. Slovečnosti ni mogoče obravnavati kot splošno znano oziroma notorno dejstvo, saj je odvisna od časa in prostora, znotraj tega pa od vrste dejavnikov, kot so količina prodaje, intenzivnost oglaševanja in prodaje, čas prisotnosti na trgu itd., ki se nenehno spreminjajo. Tudi mednarodni dokumenti, na katere se sklicuje tožeča stranka, določajo, da je za dosego posebne zaščite neke znamke treba dokazati slovečnost te znamke. Tožeča stranka bi morala v skladu z določba 4. odstavka 58. člena ZIL že ob vložitvi ugovora dokazati, da njene znamke pozna velika večina vseh potrošnikov, da jih dojemajo kot določen prestiž in izraz najvišje kvalitete oziroma, da deluje na simbolni ravni in je tožena stranka ni dolžna pozivati na predložitev dokazov. Zgolj zatrjevanje ne zadošča za presojo, ali so na podani razlogi, da gre za slovečo znamko, v tožbi navedeni podatki in priložene listine pa predstavljajo nedovoljeno navajanje novih dejstev in s tem kršitev 3. odstavka 14. člena Zakona o upravnem sporu (dalje: ZUS). Glede tožbenega ugovora, ki se nanaša na proizvode v 16 razredu, pa je po oceni tožene stranke podanih dovolj razlikovalnih elementov, da se lahko brez možnosti pomote na trgu pojavljajo izdelki obeh proizvajalcev. Proizvodi tožeče stranke niso širokopotrošni proizvodi, ker so namenjeni zelo specifični proizvodnji oziroma storitveni dejavnosti, proizvodi znamke št. 9871270 "SAVA MCF" pa tako tiskarstvu kot drugim namenom. Gre za proizvode različnih gospodarskih panog, mesto proizvodnje je zato pravilom različno, prav tako mesto prodaje, povsem drugačen je tudi namen blaga.

Na odgovor na tožbo je odgovorila tožnica, ki ponavlja navedbe iz tožbe in še navaja, da je tožena stranka kršila procesna pravila, ker tožeči stranki ni omogočila zavarovanja njenih pravic in pravnih koristi (138. člen ZUP) in ni ugotavljala dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za pravilno in zakonito odločbo (8. člen ZUP), ko tožeče stranke ni pozvala na dopolnitev navedb v vlogi (67. člen ZUP v zvezi z 2. odstavkom 140. člena ZUP). Sicer pa v Sloveniji velika večina vseh potrošnikov pozna znamko SAVA tožeče stranke in jo sprejema kot znamko za najkvalitetnejše gume. Hkrati je tudi homonimna znamka, saj je enaka firmi nosilca znamke, kar še povečuje njeno veljavo. Ker tožbi priloženi dokumenti napotujejo na splošno znana dejstva, ne gre za nova dejstva po 3. odstavku 14. člena ZUS. Ker tožena stranka v izpodbijani odločbi ni obrazložila in argumentirala razlogov za priznanje znamke "SAVA MFC" po omejitvi seznama blaga in storitev ter je to storila šele v odgovoru na tožbo v upravnem sporu, je tudi v tem podana kršitev določb postopka in je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Sicer pa se tožnica ne more strinjati s pavšalno oceno, da gre pri znamki tožeče stranke za specifično blago, ki ni namenjeno široki potrošnji, saj so si proizvodi blizu in ni zaključena možnost istočasne prisotnosti na trgu, kar pa se zaradi povzročanja zmede ne bi smelo dopustiti.

Stranka z interesom v tem postopku, prijaviteljica znaka št. Z-9871270, AAA d.d., na tožbo ni odgovorila.

Zastopnik javnega interesa, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, je prijavil udeležbo v postopku.

V obravnavanem primeru ni sporno, da sta si znaka prijavitelja znamke in znak prej zavarovane znamke tožeče stranke podobna; pri obeh je dominantni del beseda SAVA. Sporno tudi ni, da so znamke tožeče stranke znane znamke, ki so zaradi dolgotrajne intenzivne prisotnosti in uporab na slovenskem trgu poznane povprečnemu potrošniku in, kot ugotavlja tožena stranka v izpodbijani odločbi, je pojem SAVA postal sinonim za firmo tožeče stranke. Zaradi navedenega pa je sporno, ali je znak prijavitelja sploh primeren, da se zavaruje kot znamka.

Po določbi 17. člena ZIL (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97-odl. US in 75/97) se z blagovno oziroma storitveno znamko zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste. Tožena stranka je podobnost znamk prijavitelja in tožeče stranke upoštevala in primerno obrazložila le za proizvode in storitve iz določenih razredov po mednarodni klasifikaciji (razred 1 in 2), za katere je ugotovila, da znak prijavitelja zaradi podobnosti z znakom prej zavarovane znamke in podobnosti proizvodov ni primeren za razlikovanje in so podani razlogi po določbi 7. točke 1. odstavka 19. člen aZIL. V delu, s katerim pa je tožena stranka ugodila zahtevi prijavitelja za priznanje njegove znamke št. 9871270 za proizvode in storitve iz razreda 16 in 40 (in je priznanje tožene stranke v tem obsegu predmet tega upravnega spora), pa izpodbijana odločba ni obrazložena v skladu z določbo 2. odstavka 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86-preč. bes., dalje ZUP/86). Ker morajo biti v postopku ugotovljeno dejansko stanje in razlogi, ki so bili odločilni za priznanje znamke v spornem obsegu, navedeni v odločbi, bi morala tožena stranka navesti, kateri so tisti razlikovalni kriteriji, zaradi katerih proizvodi in storitve iz razreda 16 in 40 niso podobni proizvodom in storitvam, ki so že registrirani z znamko tožeče stranke, in da zaradi teh razlik podobnost znamke prijavitelja in znamke tožeče stranke ne bo zavajala potrošnikov. V odgovoru na tožbo tožena stranka sicer pojasnjuje svojo odločitev v zvezi s tem, vendar a sodišče teh razlogov pri svoji odločitvi ne more upoštevati, saj odgovor na tožbo ni sestavni del izpodbijane odločbe in se z njim ne odpravlja pomanjkljivosti obrazložitve. Izpodbijana odločba je nezakonita, saj kasnejše navajanje relevantnih razlogov stranki upravnega postopka onemogoča vsebinsko uveljavljanje pravice do učinkovitega pravnega sredstva v smislu 25. člena Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91 in 66/00), poleg tega pa je tako ravnanje v nasprotju z (kolikor gre za sporno zadevo) določbami ZUP/86.

Predvsem pa je sodišče mnenja, da bi bilo treba za celovito presojo, ali znamka prijavitelja izpolnjuje pogoje za priznanje, preizkusiti, ali glede na neprerekano dejstvo, da je znamka tožeče stranke SAVA na slovenskem trgu zelo znana, da je homonimna znamka in kot taka poznana povprečnemu potrošniku, njene lastnosti ustrezajo zakonskemu standardu slovečnosti (22. člen ZIL). Po določbi 1. in 2. odstavka 58. člena ZIL mora tožena stranka po uradni dolžnosti preizkusiti, ali gre za očitno in tudi opazno istovetnost znaka s kakšnim slovečim znakom. Pritrditi je sicer navedbam tožene stranke, da glede na oceno, da znak prijavitelja ni istoveten s kakšnim slovečim znakom in zato ni ovir za objavo, tožeče stranke potem, ko je slednja vložila ugovor, ni bila dolžna naknadno pozivati, naj za ugovor slovečnosti priloži dokaze. Po določbi 4. odstavka 58. člena ZIL mora ugovor vlagatelja vsebovati dokaze, in ker gre za posebna pravica postopka, ki se uporabljajo na področju priznavanja pravic industrijske lastnine po ZIL, se tožeča stranka v tem pogledu ne more uspešno sklicevati na določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 50/02, dalje ZUP). Prav tako se sodišče ne strinja s tožbenimi izvajanji, po katerih naj bi bila slovečnost določene priznane znamke kot kategorija iz 1. odstavka 22. člena ZIL v bistvu isto kot splošno znano dejstvo v smislu ZUP, zaradi česar je v nobenem primeru ne bi bilo treba dokazovati, saj takšno stališče nima opore v določbah ZIL, niti določbah kakšnega drugega zakona ali v Republiki Sloveniji obvezujoče mednarodne pogodbe. Pri tem v zadevi ni bistveno, da se je tožeča stranka v tožbi nepravilno sklicevala na določbe ZUP, ker se zadevne določbe ZUP ne razlikujejo pomembneje od analognih določb ZUP/86, ki se po določbi 324. člena ZUP uporablja za končanje zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku.

Presoja tožene stranke, ko v izpodbijani odločbi (in posebej prijavitelja v pozivu na izjavitev z dne 7. 12. 2000) na več mestih opozarja na obstoječo "zelo znano" oziroma "dobro znano" znamko tožeče stranke, ki ga kot standard oziroma institut ZIL ne določa (pozna pa ga sedaj veljavni Zakon o industrijski lastnini, Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju ZIL-1, ki velja od 7. 12. 2001 dalje), ne pove pa, zakaj ne gre za slovečo znamko oziroma katerih kriterijev s tem v zvezi znamka tožeče stranke ne izpolnjuje, je po mnenju sodišča nepopolna. Vsa dejstva in okoliščine v zvezi s poznavanjem in (dolgotrajnim) obstojem že veljavne znamke tožeče stranke, ki jih v izpodbijani odločbi obširno navaja tožena stranka, in sicer da je znamka tožeče stranke nedvomno znana v Republiki Sloveniji, ustrezajo določbam 6 bis člena Pariške konvencije (Uradni list SFRJ, št. 5/74) in 2. odstavka 16. člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 10/95-MP, dalje TRIPS). Citirani določbi mednarodnih dokumentov, ki zavezujejo Republiko Slovenijo in se na njih sklicujeta obe stranki, predvidevata posebno zaščito za znane znamke, zato v opisani situaciji po oceni sodišča ni dovolj, zlasti pa ni pravilno, da je tožena stranka vprašanje slovečnosti znamke tožeče stranke obravnavala zgolj s procesnega vidika.

Ker je tožena stranka v izpodbijani odločbi dejstva, na katera opira svojo odločitev, ugotovila nepopolno, zaradi česar sodišče ne more rešiti spora, je bilo treba tožbi ugoditi ter izpodbijano odločbo odpraviti na podlagi 2. točke 1. odstavka 60. člena ZUS (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00).

ZIL člen 22,  22/1,  58,  22,  22/1,  58.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.