sodba U 625/2004
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2005-09-13

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - UPRAVNI POSTOPEK

predhodno vprašanje - prekinitev postopka - registracija blagovne znamke - spor zaradi neuporabe blagovne znamke

Pravda za ugotovitev neuporabe znamk ne predstavlja predhodnega vprašanja v postopku registracije blagovne znamke in postopka iz takega razloga zato ni mogoče prekinjati.

Tožbi se ugodi in se sklep Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. .. z dne .. odpravi.

Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka do pravnomočne odločitve v pravdnem postopku št. IV Pg 1/2004, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, prekinila postopek za priznanje znamke št. Z-200... V obrazložitvi izpodbijanega sklepa je navedla, da je tožeča stranka zoper registracijo navedene znamke vložila ugovor, v katerem je navajala, da je prijavljena znamka v smislu določb točke b) 1. odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03, dalje ZIL-1) zamenljivo podobna njeni prej registrirani znamki št. IR 187436. V nadaljevanju ugovornega postopka je nato prijavitelj znamke št. Z-200.., AAA d.d. iz A, predlagala prekinitev postopka, z obrazložitvijo, da je zoper tožečo stranko na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila tožbo na razveljavitev znamke št. IR 18.. zaradi neuporabe (120. člen ZIL-1), podredno pa na izbris znamke iz registra (119. člen ZIL-1). Tožena stranka je predlogu sledila, saj je menila, da brez rešitve predhodnega vprašanja, to je ugotovitve pravnega stanja znamke št. IR 18.., ki je podlaga za vloženi ugovor, ne more odločiti o registraciji prijavljene znamke. Zato je na podlagi določb 147., 152. in 153. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02, dalje ZUP) postopek prekinila.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo. Ugovarja, da je bila njena znamka v času vložitve prijave št. Z-200.. nesporno veljavna in je tudi nesporno veljavna v tem trenutku. V skladu s 7. odstavkom 120. člena ZIL-1 se znamka razveljavi za tisto blago in storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije in sicer z dnem pravnomočnosti sodbe. Taka odločitev ima učinke ex nunc. Navedeno določbo si je tožena stranka napačno razlagala in prišla do napačnega zaključka, da vprašanje uporabe oziroma neuporabe znamke predstavlja predhodno vprašanje, zaradi katerega bi lahko prekinila postopek registracije izpodbijane znamke. Pri ugotavljanju, ali neka znamka izpolnjuje pogoje za registracijo, se upošteva čas, ko je bila vložena prijava (114. člen ZIL-1) in na ta čas je vezano tudi ugotavljanje pogojev za registracijo. Iz navedenega tako izhaja, da bo pravno stanje (veljavnost znamke tožeče stranke) v času vložitve prijave znamke ostalo nespremenjeno ne glede na izid razveljavitvenega postopka. Zato bo znamka št. IR 18.. še vedno ostala kot ovira registracije prijavljene znamke, pa čeprav bo kasneje pred Okrožnim sodiščem ugotovljeno, da se znamka št. IR 18.. v Republiki Sloveniji sploh ne uporablja. Izidi razveljavitvenega postopka tako v ničemer ne more vplivati na priznanje oziroma zavrnitev registracije prijavljene znamke. Ob tem tožeča stranka še navaja, da tudi razlogi, ki so relevantni za izbris znamke iz registra po 119. členu ZIL-1, v konkretnem primeru ne obstajajo. Njena znamka je namreč v Republiki Sloveniji predhodna znamka, ni bila prijavljena v slabi veri, prav tako ni postala običajno ime v trgovini za blago in storitve, za katere je registrirana, končno pa sama ali nekdo drug z njenim soglasjem ne uporablja znamke za blago in storitve, za katere je registrirana, tako da zavaja javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora. Tožeča stranka se sklicuje tudi na odločitve sodišča v zadevah U 1269/2001, U 1270/2001, U 1272/2001 in U 1273/2001, kjer je bilo odločeno, da zahteva za razveljavitev znamke zaradi neuporabe ne predstavlja predhodnega vprašanja in sicer ravno iz zgoraj navedenih razlogov. Sklep tožene stranke pa je nezakonit tudi zaradi tega, ker ni bilo zadosti spoštovano načelo zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP, saj ji ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo. Zato sodišču predlaga, da izpodbijani sklep odpravi in zavrne predlog za prekinitev postopka oziroma podredno, vrne zadevo toženi stranki v ponovni postopek.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri svoji odločitvi in razlogih zanjo. Navaja, da je s prekinitvijo postopka strankama v postopku omogočeno, da v pravdi razrešita spore o svojih znamkah in s tem omogočita tudi rešitev spora o priznanju znamke št. Z-200... Uspešen ugovor lahko temelji le na t.i. "aktivni znamki", to je znamki, ki se aktivno uporablja na trgu. Znamka, ki se ne uporablja, ne more biti uspešna podlaga za ugovor in zavrnitev prijave znamke. To izhaja predvsem iz osmega odstavka Direktive EU št. 89/104 z dne 21.12.1988 in drugega odstavka 43. Člena Uredbe EU št. 40/94 z dne 20.12.1993 o znamki Skupnosti. Taka je tudi praksa Urada EU za harmonizacijo notranjega trga (OHIM), ki je pristojen za registracijo t.i. evropskih znamk (CTM), ki od 1. maja 2004 veljajo tudi v Republiki Sloveniji. Tem standardom se tožena stranka mora približevati, saj bi sicer prišlo do neenakega obravnavanja v podobnih primerih. Dalje tožena stranka meni, da je bila prekinitev postopka nujna, saj se je zahteva za prekinitev postopka nanašala na razveljavitev znamke, na kateri temelji ugovor tožeče stranke. Brez rešitve predhodnega vprašanja, to je ugotovitve pravnega statusa znamke št. IR 18.., ki je podlaga za vložen ugovor, se ne more nadaljevati postopek registracije prijavljene znamke. V zvezi z ugovori o kršitvah načela zaslišanja strank pa tožena stranka meni, da v primeru izdaje izpodbijanega sklepa ne gre za poseben ugotovitveni postopek, ampak za dejanje procesne narave, ki nikakor ne omejuje pravic tožeče stranke. Predlaga zavrnitev tožbe.

AAA, d.d, je kot stranka z interesom v tem upravnem sporu po pooblaščencu BBB d.o.o., ki ga zastopa A, odgovorila na tožbo. Pritrjuje odločitvi tožene stranke, sklicujoč se pri tem na Direktivo ES št. 89/104 z dne 21.12.1988, ki je bila podlaga za sprejem ZIL-1 in katere določbe je potrebno uporabiti pri interpretaciji domače zakonodaje. Navedena direktiva v 4. členu predvideva, da se znamka, ki je registrirana, razglasi za nično (declared invalid), torej z učinkom ex tunc, in tako je potrebno razumeti tudi 119. člen ZIL-1. Kot dodaten argument, da izbris znamke velja za nazaj, pa navaja ureditev v Uredbi EU št. 40/94 z dne 20.12.1993 o znamki skupnosti, ki v 54. členu določa, da se šteje, da izbrisana znamka nima učinka od dneva prijave. Glede na tako interpretacijo bi izbris mednarodne znamke št. 18.. iz registra vplival na ugovor zoper predmetno znamko, saj tožeča stranka ne bi več imela podlage za ugovor. Znamka tožeče stranke bi se izbrisala iz registra z učinkom za nazaj, kar bi pomenilo, da nikoli ni bila registrirana in kot taka tudi ne bi mogla biti podlaga za ugovor. Zato je logičen zaključek, da tožba na razveljavitev oziroma podredno na izbris znamke predhodno vprašanje, brez katerega ni možno končati postopka registracije predhodne znamke. Sklep tožene stranke je tako pravilen in zakonit, zato je potrebno tožbo zavrniti kot neutemeljeno.

Zastopnik javnega interesa svoje udeležbe v tem upravnem sporu ni priglasil.

V obravnavani zadevi je sporno, ali predstavlja tožba za razveljavitev oziroma podredno za izbris znamke št. IR 18.., ki jo je pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani vložila stranka z interesom, predhodno vprašanje v postopku registracije znamke tožeče stranke št. Z-200.. in s tem razlog za prekinitev navedenega postopka.

Po določbi 1. odstavka 147. člena ZUP organ prekine postopek, če naleti na tako vprašanje, da brez njegove rešitve ni mogoče rešiti same stvari, to vprašanje pa je samostojna pravna celota, ki spada v pristojnost sodišča ali drugega organa. Za predhodno vprašanje v smislu določb ZUP torej gre, kadar je neka pravica, obveznost oziroma pravno razmerje sestavni del dejanskega stanja, od katerega je odvisna odločitev v konkretni upravni stvari. Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožeča stranka v postopku pred toženo stranko ugovarjala registraciji znamke št. Z-200 na podlagi svoje znamke št. IR 18, sklicujoč se pri tem na določbe točke b) 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Navedena določba omogoča vložniku ugovora, da ugovarja obstoj zamenljive podobnosti prijavljene znamke s svojo prejšnjo znamko. Kot prejšnja znamka se po 2. odstavku 44. člena ZIL-1 šteje znamka, ki je bila v Republiki Sloveniji prijavljena ali registrirana na podlagi nacionalne prijave (oziroma je bilo zanjo zahtevano varstvo na podlagi mednarodne prijave) pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. Ker je tožeča stranka kot podlago za ugovor navajala svojo znamko, ki je po podatkih v spisih veljavno vpisana v register znamk, je tožena stranka dolžna o njenem ugovoru odločiti. S tožbo uveljavljena razveljavitev zaradi neuporabe oziroma izbris iz registra bi lahko imela pravne in dejanske učinke šele s pravnomočnostjo sodbe (7. odstavek 120. člena oziroma 6. odstavek 119. člena ZIL-1), torej ex nunc, kar pomeni, za naprej. Navedeno tako pomeni, da znamka, na katero opira tožeča stranka svoj ugovor, do drugačne odločitve pristojnega pravdnega sodišča, velja.

Glede na to, da je sestavni del dejanskega stanja ob izdaji odločbe le ugotovitev, ali obstaja kakšen od zavrnilnih razlogov iz 44. člena ZIL-1 (pri čemer oviro lahko predstavlja vsaka registrirana znamka - tudi tista, za katero se s tožbo uveljavlja neuporaba), je tožena stranka nepravilno zaključila, da ne more odločiti o ugovoru tožene stranke, ker je veljavnost s tožbo izpodbijane znamke vprašljiva. Znamka tožeče stranke št. IR 18 (tudi če bo razveljavljena oziroma izbrisana iz registra) namreč šele z dnem pravnomočnosti sodbe ne bo predstavljala ovire za priznanje drugih znamk. Iz povedanega tako sledi, da vložena tožba v smislu določb 119. in 120. člena ZIL-1 v tej zadevi ni predhodno vprašanje v smislu določb 1. odstavka 147. člena ZUP, torej sestavni del dejanskega stanja, od katerega je odvisna odločitev o priznanju oziroma nepriznanju prijavljene znamke. Ker torej pravda za ugotovitev neuporabe znamk ne predstavlja predhodnega vprašanja v postopku registracije, postopka iz tega razloga ni mogoče prekinjati. Zato po presoji sodišča tožeča stranka utemeljeno ugovarja, da tožena stranka ni imela podlage za prekinitev postopka po določbah 147. in 153. člena ZUP. Zmotno pa ob tem meni, da bi ji pred odločitvijo v zadevi morala biti dana možnost izjaviti se o dejstvih in okoliščinah v tem postopku; načelo zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP namreč zagotavlja stranki pravico izjavitve o dejstvih in okoliščinah le pred odločitvijo o upravni stvari, v konkretnem primeru torej pred izdajo odločbe o priznanju oziroma zavrnitvi znamke stranke z interesom. Sodišče pa bi tudi ne moglo slediti tožeči stranki, ko se ta sklicuje na odločitve Upravnega sodišča Republike Slovenije v zadevah U 1269/2001, U 1270/2001, U 1272/2001 in U 1273/2001, saj so bile sodbe, izdane na prvi stopnji, v pritožbenem postopku razveljavljene. Vrhovno sodišče je svojo odločitev namreč oprlo na določbo 6. člena takrat veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/93, dalje ZIL), ki je določal, da je upravni spor mogoč le zoper odločbe (ne pa tudi zoper sklepe) Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine, zaradi česar je sodbe prvostopenjskega sodišča razveljavilo ter tožbe zavrglo. Ker je z uveljavitvijo ZIL-1 upravni spor mogoč tudi zoper sklepe, ki jih v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine izdaja Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (71. člen ZIL-1), sodišče ob tako spremenjeni pravni podlagi tožbe v obravnavani zadevi ne more zavreči.

Sicer pa določb Direktive ES (89/104/EC) o pravu znamk sodišče v obravnavani zadevi ni moglo uporabiti tako, kot to predlagata tožena stranka ter stranka z interesom v svojih odgovorih na tožbo. Direktive oziroma smernice so akti transformacije evropskega prava v nacionalno pravo in so kot take obvezne le v razmerju do držav članic, na katere se nanašajo. Za razliko od uredb, ki imajo neposredni učinek (t.j. ustvarjajo pravice in obveznosti za subjekte, ki pripadajo državam članicam EU), je temeljni način veljavnosti direktiv vgraditev le-teh v nacionalno pravo s sprejetjem ustreznih notranjih predpisov. Iz Poročevalca DZ (št. 57/200 in 21/2001) je razvidno, da so bile v postopku sprejemanja ZIL-1 upoštevane tako določbe citirane direktive, kakor tudi Direktive ES (98/71/EC) o modelu ter določbe Sporazuma TRIPs (ravno uskladitev nacionalne zakonodaje z navedenimi akti je bil eden od poglavitnih razlogov za sprejem novega zakona), zaradi česar je potrebno šteti, da so cilji, ki jih navedena direktiva določa, že prevzeti v pravni red Republike Slovenije. Njenih določb zato ni mogoče uporabiti neposredno. Pa tudi sicer ni mogoče slediti argumentaciji stranke z interesom, da je določbe 119. člena ZIL-1 potrebno razlagati tako, da sodba o izbrisu znamke učinkuje ex tunc, saj zakon v 6. odstavku 119. člena izrecno določa, da se znamka iz registra znamk izbriše z dnem pravnomočnosti sodbe (torej z učinkom ex nunc). Poleg tega 4. člen Direktive ES (89/104/EC), na katerega se stranka z interesom sklicuje, govori o zavrnitvi registracije oziroma razglasitvi znamke za neveljavno (ki po presoji sodišča nima učinkov za nazaj) in ne o ničnosti, kot se trdi v odgovoru na tožbo.

Za odločitev v obravnavani zadevi pa tudi niso relevantne določbe Uredbe ES (40/94/EC) o znamki skupnosti. Kot je namreč razvidno iz preambule k tej uredbi, je bil namen evropskega zakonodajalca ustanoviti vzporedni sistem registracije blagovnih znamk na skupnem trgu, ki bo obstajal poleg nacionalnih sistemov v posameznih državah. Citirana uredba tako določa postopek in pogoje za registracijo znamke Skupnosti (CTM), ki se registrira pri Uradu za harmonizacijo notranjega trga (OHIM). Sistem CTM v ničemer ne posega v obstoječe nacionalne sisteme varstva blagovnih znamk, zato določb Uredbe ES (40/94/EC) o znamki skupnosti v postopkih registracije nacionalnih znamk ni mogoče uporabljati. Prav tako pa se v teh postopkih ni mogoče uspešno sklicevati na prakso OHIM, ker ta organ ni hierarhično nadrejen registracijskim organom držav članic, niti ni pristojen za nadzor nad odločitvami v postopkih registracije blagovnih znamk po nacionalni zakonodaji.

Ker je tožena stranka z izpodbijanim aktom postopek prekinila, ne da bi pri tem imela podlago v določbah ZUP, ni ravnala po pravilih postopka. Navedena kršitev je po presoji sodišča bistveno vplivala na zakonitost odločitve, zato je bilo potrebno tožbi ugoditi ter izpodbijani akt odpraviti na podlagi 3. točke 1. odstavka 60. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list. RS, št. 50/97, 65/97 70/00, v nadaljevanju: ZUS). Sodišče pa zadeve toženi stranki ni vrnilo v ponovno odločanje, ker je predlog prijavitelja za prekinitev postopka predlog v zvezi s procesnim vodenjem, o katerem, če prekinitve ne dovoli, organ ni dolžan odločiti s posebnim procesnim sklepom, temveč se do njega opredeli v odločitvi o glavni stvari. Tožena stranka bo tako glede na zgoraj navedena stališča sodišča v zadevi priznanja znamke morala izdati meritorno odločbo, v obrazložitvi svoje odločbe pa presoditi tudi pobudo prijavitelja za prekinitev postopka.

ZUP člen 147, 153, 147, 153. ZIL-1 člen 120, 119, 119, 120.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.