UPRS sodba U 1264/2001
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2003-01-22

neprimernost za razlikovanje - prijava blagovne znamke

Znaka "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ATM" ni mogoče priznati kot znamko, saj prijavljen v besedah z običajnimi črkami in kot tak razen vsebine ne vsebuje nobenega razlikovalnega elementa. Znak vsebuje opis znane tehnologije, kar daje znaku opisovalen značaj, uporabniki pa znaka ne bodo dojeli kot znamko, ampak kot določeno vrsto tehnologije, ki jim omogoča hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo.

Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila prijavo znamke "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ATM" z dne 1. 6. 1999. V obrazložitvi izpodbijane odločbe je navedla, da je dne 1. 6. 1999 prejela zahtevo za priznanje znamke za znak "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ATM" ( v nadaljevanju prijavljeni znak) za tam navedeno blago in storitve, po mednarodni klasifikaciji blaga in storitev razvrščeno v razrede 9, 16, 35, 37, 38, 41 in 42. Po očitnostnem preizkusu je ugotovila, da iz razlogov po 2., 3. in 5. točki prvega odstavka 19. člena Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju ZIL) prijavljenega znaka ni mogoče priznati kot znamko za nobenega od zahtevanih proizvodov in storitev. Znak je prijavljen v besedah z običajnimi črkami in kot tak razen vsebine ne vsebuje nobenega drugega razlikovalnega elementa. Po vsebini pa ni primeren za razlikovanje prijavljenega blaga in storitev. Ne vsebuje dovolj razlikovalnosti, da bi ga povprečen potrošnik prijavljenih proizvodov in storitev (to so managerji, ekonomisti, planerji, finančniki, komercialisti, oglaševalci itd.) doživljal kot znamko, niti ni primeren za razlikovanje tovrstnih proizvodov različnih proizvajalcev oziroma ponudnikov na trgu. Znak opisuje (ima opisovalen značaj) vrsto moderne tehnologije, znane pod kratico ATM (Asynchronous Transfer Mode), ki omogoča podporo B-ISDN (multimedijskim) storitvam. Navedena definicija kratice je v besedni zvezi prijavljenega znaka nesporna in ne more pomeniti nič drugega. Gre za tehnologijo, namenjeno povezavam najrazličnejših enot v zelo učinkovito, multipleksno in stroškovno ugodno celoto, pri kateri ni potrebna časovna kontrola (zato pojem asinhron v nazivu). Informacije se prenašajo po omrežju z izredno hitrostjo v obliki t.i. celic. Značilnosti te mreže omogočajo tudi širokopasovne mreže (wide area networks) multimedijskih sistemov in je temu sploh namenjena. Pojma "širokopasovna mreža" in "ATM" sta torej v neposredni zvezi in se povsod, kjer je govora o ATM tehnologiji v tej zvezi tudi pojavljata. Da je govora o vrsti tehnologije oziroma možnih storitvah, ki jih lahko nudi telekomunikacijsko podjetje (kot npr. ISDN, ADSL, SIPAX, ITD), je prijavitelj navedel v predgovoru svojega telefonskega imenika v poglavju "Napotki, navodila, storitve", v katerem se omenja t.i. širokopasovna omrežja ATM kot vrsta storitev in ne kot znamka oziroma v popolnoma drugi funkciji kot jo ima znamka. Primernost prijavljenega znaka za razlikovanje je tožena stranka ocenjevala tudi s pomočjo podatkov na Internetu. Gre za natančno določeno storitev vsakega resnejšega ponudnika teh storitev, za katero prijavitelj ni niti sam razvil tehnologije. Obstoja verjetnost, da populacija, ki glede teh proizvodov predstavlja potrošnike, ne bi prijavljenega znaka doživljala kot znamko, ampak kot oznako (opis) za vrsto tehnologije na področju telekomunikacij. Gre preprosto za pojme, ki označujejo tehnologijo. Priznanje znamke za prijavljeni znak bi pomenil neupravičen monopol enemu subjektu na potrošnikom znani storitvi. Zaradi navedenih okoliščin so podani zavrnilni razlogi po 2. in 3. točki 19. člena ZIL. Zavrnilni razlogi po 5. točki 19. člena ZIL pa so podani, ker bi po mnenju tožene stranke označevanje prijavljenih proizvodov s predmetnim znakom zaradi vrste proizvodov in storitev lahko zavajalo glede vrste blaga in storitev.

Tožeča stranka vlaga tožbo iz razlogov zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb postopka. Toženi stranki očita, da v nasprotju z dosedanjimi stališči, ki jih je zavzela v primerih s podobno problematiko, priznava potrošnikom prijavljenih proizvodov sposobnost ne le razumeti pomen besed "Asynchronous Transfer Mode", temveč to besedo tudi razbrati iz kratice ATM, jo nadalje povezati s storitvami telekomunikacij in blagom s tega področja ter razbrati njeno opisovalnost. Po mnenju tožeče stranke tožena stranka tudi ni imela podlage v zakonu za razlikovanje tehnoloških in netehnoloških znamk in temu tudi nasprotuje. Tožeča stranka odreka toženi stranki pravico, da razsoja, kaj izraz ATM pomeni v tujem jeziku, zlasti ob upoštevanju dosedanje prakse tožene stranke. Tožeča stranka v tožbi citira primer, ko je tožena stranka navedla, da je treba pri odločanju o priznanju nekega znaka upoštevati načelo teritorialnosti in neodvisnosti kot eno temeljnih načel prava industrijske lastnine. Po njem je mogoče upoštevati kot relevantne le tiste okoliščine, ki se nanašajo na slovenski trg, kar pomeni, da beseda, ki je generična v tujini, ni nujno generična v Sloveniji. Sploh pa po mnenju tožeče stranke tožena stranka ni pristojna za dajanje strokovnih mnenj na področju telekomunikacij in brez ustreznega izvedenca ne bi smela dajati mnenj o določeni tehnologiji, če je menila, da je to relevantno za povprečnega slovenskega potrošnika. Tožeča stranka trdi, da gre pri izrazu ATM zgolj za kratico, ki lahko pomeni marsikaj. V nasprotju z dosedanjim stališčem glede uporabe Interneta s strani potrošnikov različnih proizvodov (npr. piva), kjer se je tožena stranka oprla na stališče npr. da pivci piva ne uporabljajo Interneta, se sedaj v predmetni zadevi tožena stranka pri svoji odločitvi opira na podatke iz Interneta in razlaga, da v dobi informacijske globalizacije ni mogoče mimo podatkov, ki jih nudi Internet in da je podatke o prijavljeni besedni zvezi našla že na Internetu. Pri tem pa ne pojasni, kje je našla izraz "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ATM", niti ne navede, do kakšnih podatkov je prišla, niti katere so bile osnove za oceno primernosti znaka, ampak dejstvo, da ga je našla, le pavšalno zatrjuje. Ocena je torej neobrazložena. Izpodbijane odločbe zato v tem delu ni mogoče niti preizkusiti. Dejstva, da je do podatkov prišla po Internetu, tožena stranka ni omenila v pozivu tožeči stranki, naj se izjasni o zavrnilnih razlogih dne 17. 4. 2001, pa je bila dolžna to storiti. S svojim ravnanjem stranki v postopku ni predstavila dokazov, ki jih je uporabila, in ji s tem ni dala možnosti, da bi tožeča stranka že v fazi postopka odgovorila na navedbe, ki jih je navedla tožena stranka šele v izpodbijani odločbi. Zaradi navedenega je tožena stranka kršila postopkovna pravila. Tezo, da je izraz ATM opisovalen (za navedeno tehnologijo), postavlja tožena stranka brez utemeljitve. Dokazno breme o tem, kar zatrjuje tožeča stranka, namreč, da gre za znak, ki ga potrošniki doživljajo kot znamko oziroma, da vsebuje pridobljeno razlikovalnost, pa naj bi bil v celoti na tožeči stranki. Zato si tožeča stranka dovoljuje trditi, da ATM lahko pomeni marsikaj, vendar je to irelevantno, v kolikor potrošniki tega izraza ne povezujejo s prijavljenimi proizvodi in storitvami. Potrošniki pa so vsi uporabniki telefonov. Tožeča stranka se sicer strinja s toženo stranko, da prijavljeni znak, razen svoje vsebine, ne vsebuje nobenega razlikovalnega znaka, saj nobena znamka, izražena v besedi, ne more vsebovati nobenega drugega razlikovalnega znaka kot samo svojo vsebino. Tudi ne prereka ugotovitve tožene stranke, da znak opisuje le vrsto moderne tehnologije, vendar meni, da to lahko razberejo le posamezni strokovnjaki, ki so sposobni razvozljati pomen izraza ATM, kot ga razlaga tožena stranka. Tožeča stranka pa trdi, da povprečnemu potrošniku tudi z znanjem angleškega jezika ne pomeni čisto nič, gre za povsem fantazijsko besedo. Tožeča stranka nasprotuje trditvi o povprečnem potrošniku prijavljenega blaga in storitev. To po njenem niso le strokovnjaki, ki jih je naštela tožena stranka, ampak so to vsi ljudje, ki uporabljajo telefone in telekomunikacijsko opremo iz prijavljenega seznama blaga in storitev. Tožeča stranka meni, da tak povprečni potrošnik besed oziroma kratice ATM ne razume, še manj pa doživlja kot karkoli. To je dokazala tožeča stranka z vpogledom v časopisje ter v številne v slovenskih knjižnicah dostopne slovarje. Tožena stranka priznava, da prijavljeni znak ni generičen pojem, hkrati pa trdi, da je opisovalen. Tožeča stranka meni, da če ni generičen, ne more biti opisovalen. Slovenski slovar knjižnega jezika (SSKJ) s pojmom "generični pojem" označuje "pojem, ki označuje splošne značilnosti". Glede na ugotovitve tožene, da pojem ni generičen, torej pomeni, da ne more opisovati splošnih značilnosti. Vendar po SSKJ izraz "opis"pomeni predstavitev nečesa po zunanjih značilnostih, med katere po mnenju tožeče stranke sodijo tudi splošne značilnosti. Iz navedene razlage pojmov, oprte na SSKJ, tožeča stranka ugotavlja, da je logičen zaključek, da je generičen izraz tudi opisovalen, vsak opisovalen izraz pa ni generičen oziroma drugače povedano vsak negeneričen izraz je neopisovalen. Zato ugotovitev tožene stranke, da gre za opisovanje tehnologije, ni utemeljena. Tožeča stranka trdi, da vsebina znaka v Sloveniji ni opisovalna in še manj generična. Tožeča stranka nasprotuje trditvi, da gre pri prijavljenem znaku za storitev, ki jo v svojo ponudbo uvrščajo vsa resnejša telekomunikacijska podjetja. Tožeča stranka poudarja, da razen nje v Sloveniji ni niti ene družbe, ki bi ponujala to storitev, kar je toženi stranki znano, saj je v dokaz svojih navedb ponujala le literaturo tožeče stranke. Tožeča stranka želi prijavljeni znak preprosto monopolizirati in preprečiti tretjim, da bi s tem izrazom ponujal svoje blago in storitve iz prijavljenega seznama. Napačna in neprepričljiva je trditev tožene stranke, da je vsak znak, ki ga potrošnik ne doživlja kot znamko, generičen oziroma opisovalen. Glede zavrnilnega razloga po 5. točki prvega odstavka 19. člena ZIL, pa tožena stranka kljub zahtevi tožeče stranke, naj odgovori, kako in zakaj naj bi prijavljeni znak povzročil zmedo oziroma zavajal, tega ni storila. Tožena stranka to normo preširoko uporablja in želi breme obrazložitve prevaliti na tožnico Pri tem bistveno krši tudi določbe postopka, ker niti ne navede, za katere proizvode in storitve konkretno meni, da obstojajo razlogi po navedeni določbi ZIL. Glede na navedeno tožeča stranka predlaga, da se tožbi ugodi, izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponoven postopek.

V odgovoru na tožbo tožena stranka v celoti prereka navedbe tožeče stranke. Potrjuje ugotovitve, navedene v izpodbijani odločbi, zlasti, da ima prijavljeni znak premalo razlikovalnih elementov oziroma ima izrazit opisovalni karakter, saj označuje le vrsto prijavljenega blaga in storitev ter je za prijavljeno blago in storitve zavajujoč. Glede tožbenih navedb pa navaja, da pri navajanju posameznih stališč v drugih primerih nikakor ne gre za splošna stališča tožene stranke, ampak za presojo oziroma stališča, zavzeta v vsakem konkretnem primeru. Tožena stranka v vsakem konkretnem primeru ugotavlja, ali je prijavljeni znak kot celota primeren za razlikovanje prijavljenega blaga in storitev. Pri tem mora preveriti obstoj t. i. absolutnih razlogov, zaradi katerih znak v nobenem primeru ne more biti priznan kot znamka. Pri preverjanju slednjih tožena stranka uporablja najrazličnejše vire in zbira najrazličnejše podatke z različnih področij. Od teh virov je Internet zelo učinkovit vir, še zlasti na področji računalništva, tehnike in telekomunikacij, kjer je razvoj izredno hiter. V nasprotju s celotnim konceptom znamke bi bilo, če bi tožena stranka dopuščala monopolizacijo tehnoloških dosežkov v obliki znamk. Zato je preverjanje terminologije na tem področju umestno in tožena stranka zavrača očitke tožeče stranke o različnem obravnavanju tehnoloških znamk. Tožena stranka mora preverjati terminologijo prijavljenih znakov, posebej takih, ki so prijavljeni v obliki besed z običajnimi črkami, kajti pri taki znamki dobi njen imetnik tudi monopol nad vsebino, ne le nad neko pojavno obliko. Pri konkretnem znaku je dejansko stanje jasno, gre za označbo tehnologije in za to ugotovitev dejanskega stanja po mnenju tožene stranke ni potrebno postavljati izvedenca. Znaki, ki opisujejo določeno tehnologijo, pa niso primerni za zavarovanje. Po mnenju tožene stranke želi tožeča stranka v Sloveniji monopolizirati pojme, ki predstavljajo poimenovanje posebnih tehnik in tehnologij. Tožena stranka meni, da relevantni potrošniki v tem primeru niso vsi tisti, ki telefonirajo. Relevantni povprečni potrošniki so končni uporabniki in tisti, ki kupujejo prijavljeno blago za opravljanje dejavnosti. Ti pa imajo določeno predznanje, ki je nedvomno na višji ravni od vseh ostalih potrošnikov, ki uporabljajo telefon za običajne potrebe. Tak potrošnik prijavljenega znaka ne bo imel za znamko, ampak za tehnični podatek, tudi če njegovega pomena ne bo poznal. Zato tožena stranka trdi, da relevantni potrošnik ne bo znaka doživljal kot znamko. Nadalje tožena stranka zavrača očitke, da ni navedla konkretnega blaga in storitev, za katere obstojijo razlogi po 5. točki prvega odstavka 19. člena ZIL. Meni, da gre za tako podobno in sorodno blago, da ga ni treba navajati posebej, pač pa velja isti razlog za zavrnitev za vse blago. Glede zatrjevanih očitkov o kršitvi postopka tožena stranka meni, da je tožečo stranko obvestila o vseh pomembnih razlogih in okoliščinah za zavrnitev prijave. Res pa je, da ni navedla vseh virov, ki jih je pri tem uporabila. Navedla pa je tisti vir, to je publikacijo tožeče stranke (predgovor telefonskega imenika), kjer iz vsebine jasno izhaja, da gre za navajanje vrste tehnologije, ki jo uvaja v slovenski prostor. Glede na navedeno tožeča stranka predlaga zavrnitev tožbe.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije je kot zastopnik javnega interesa svojo udeležbo v tem postopku prijavilo.

Po proučitvi izpodbijane odločbe in podatkov v upravnih spisih sodišče ugotavlja, da je v obravnavanem primeru sporna med strankami zlasti kratica ATM, ki predstavlja drugi del prijavljenega znaka, od njene vsebine pa naj bi bilo odvisno, ali gre v obravnavanem primeru za opisovalen ali zgolj fantazijski znak. Tožena stranka iz virov, ki jih je uporabila v postopku, zaključuje, da gre po vsebini tega dela znaka za kratico, ki označuje že uveljavljeno tehnologijo na zadevnem področju, pri čemer sta besedi "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE" v neposredni zvezi z njo in se povsod pojavljata v zvezi z njo. Tožeča stranka pa trdi, da gre pri kratici ATM zgolj za naključni črkovni združek, ki ne pove nič. Izhajajoč iz svoje presoje je tožena stranka zaključila, da gre za opisovalen znak in sicer za znak, ki opisuje določeno tehnologijo in je zato neprimeren za razlikovanje prijavljenega blaga in storitev.

Po presoji sodišča je odločitev tožene stranke pravilna in zakonita. Po 18. členu ZIL (Ur. list, št. 13/92, 27/93, 34/97 - odl. US in 75/97) je temeljna lastnost, ki jo mora imeti za pridobitev pravnega varstva v obliki znamke prijavljeni znak njegova primernost za razlikovanje istovrstnega ali podobnega blaga (2. odstavek 18. člena ZIL). Odgovor na to temeljno vprašanje v postopku priznanja pravnega varstva konkretnemu prijavljenemu znaku terja od pristojnega organa, ki o tem odloča, celovito presojo splošnega vtisa, kot tudi posameznih sestavin znaka. Povsem logično je, da je organu prepuščeno, da dejansko stanje o tem ugotovi s sredstvi, za katere oceni, da so v danem primeru primerna in ustrezna, pri čemer ga postopkovne določbe, ki jih v postopku uporablja, vežejo, da stranko obvesti o ugotovitvah, do katerih je prišla in da stranki možnost, da se o njih izjasni. V obravnavanem primeru, ko med strankama ni sporno, da gre za pojavno obliko znaka (znak zapisan v besedah z običajnimi črkami), ki izraža vsebino, je tožena stranka po presoji sodišča ravnala pravilno, ko se je pri presoji primernosti znaka za razlikovanje spustila v presojo njegove vsebine. Na podlagi virov (navodil in napotkov tožeče stranke v uvodnem delu imenika in Internet), ki jih je v izpodbijani odločbi navedla, je ugotovila, da gre pri prijavljenem znaku za opis znane tehnologije, kar daje znaku opisovalen značaj. S to oceno tožene stranke se sodišče strinja. Iz, v upravnih spisih predloženih navodil in napotkov (list št. 8), objavljenih v uvodnem delu imenika tožeče stranke, namreč izhaja da gre pri kratici ATM za tehniko, ki je tam tudi opisana. Glede na to so neutemeljene navedbe tožeče stranke, da gre za kratico (fantazijsko), ki ne pomeni nič. Iz navedene listine izhaja drugačno dejansko stanje, tožeča stranka pa izrecno v tožbi tega dejstva ne zanika, niti ne zatrjuje, da navedena listina ni ustrezen dokaz oziroma, da tisto kar je v njej navedeno ne drži za konkreten znak. Ravno tako ne zatrjuje, da tožena stranka z uporabo podatkov iz Interneta ni pravilno ugotovila, za katero tehnologijo gre pri kratici ATM. Njen očitek v zvezi s tem, da jo v pozivu ni obvestila, da je navedene podatke črpala iz Interneta, je sicer utemeljen, saj bi tožena stranka morala tožečo stranko seznaniti z dokazi, ki jih je v postopku uporabila, vendar pa po presoji sodišča navedena kršitev ni take narave, da bi vplivala na sicer pravilno odločitev. Z razlogi, ki jih je navedla tožena stranka, zakaj znaka, iz katerega tako jasno, kot v obravnavanem primeru, izhaja njegova vsebina, ni mogoče zaščititi kot znamko, pa se sodišče v celoti strinja s toženo stranko tudi v delu, ki jih s tožbo izpodbija tožeča stranka. Tako se sodišče strinja z ugotovitvijo tožene stranke, da prijavljene znamke njeni uporabniki ne bodo dojeli kot znamko, ampak kot določeno vrsto tehnologije, ki jim omogoča hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo. Ta ugotovitev temelji na tudi pravilni presoji tožene stranke o relevantnih potrošnikih. Kot izhaja iz že zgoraj navedene listine (list št. 8), je tudi po presoji sodišča neutemeljena trditev tožeče stranke, da so relevantni potrošniki vsi, ki telefonirajo. Iz navedene listine namreč izhaja, komu zlasti je namenjena tehnika ATM in med temi ni običajnih uporabnikov telefonov, česar glede na opisano tehniko, ki jo daje ATM, tudi ni moč trditi. Gre za dosežek in napredek tehnologije na področju telekomunikacij in kot tako jo doživljajo tudi njeni uporabniki, kot je pravilno ugotovila tožena stranka. Sodišče nadalje zavrača razlogovanje tožeče stranke o tem, da tožena stranka na eni strani zanika generičnost, na drugi strani pa navaja opisovalnost prijavljenega znaka, kar je po mnenju tožeče stranke samo s seboj v nasprotju, saj je generičen znak obenem tudi opisovalen. Pojavnosti znakov so tako različne, da njihovih pojmovnih oblik, v katere jih praksa in teorija razvršča (generični, opisovalni, fantazijski) ni mogoče razlagati z dobesednim pomenom besed in njihovih sopomenk, ki jih pozna SSKJ. Sodišče izrecno kot neutemeljen zavrača tudi očitek tožeče stranke, da tožena stranka ni navedla konkretnega blaga in storitev iz seznama prijavljenega blaga in storitev, za katere naj bi bil podan razlog po 5. točki prvega odstavka 19. člena ZIL. Kot izhaja iz izpodbijane odločbe je tožena stranka v njej navedla, da je ta zavrnilni razlog podan za vse proizvode in storitve. Prav tako je tožena stranka glede na ugotovljeno dejansko stanje po presoji sodišča pravilno navedla, da bi označevanje proizvodov s tako znamko (ki opisuje le določeno tehnologijo) lahko zavajalo glede vrste blaga oziroma storitev.

Ker je sodišče ugotovilo, da je izpodbijana odločba pravilna in zakonita, tožena stranka pa je za svojo odločitev navedla pravilne razloge, je bilo treba tožbo zavrniti. O zavrnitvi tožbe je sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS, št. 50/97 in 70/00).

ZIL člen 19,  19/1-2,  3,  5,  18,  5,  3,  19/1-2,  19,  18.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.