Sodba U 2016/2002
Sodna praksa Upravnega sodišča, 2004-05-18

Obstoj nekaterih elementov podobnosti nujno še ne pomeni, da so si znaki tudi kot celota med seboj tako podobni, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki bi vključevala verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila ugovor tožeče stranke zoper registracijo mednarodne znamke "TONOCALCIN" v besedi, št. ..., za proizvode razreda 5 Nicejske klasifikacije (sprejete z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk-Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju NK).

V obrazložitvi izpodbijane odločbe navaja, da se glede na točko b) prvega odstavka 44. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljevanju: ZIL-1), po kateri se glede na prehodne določbe 136. člena ZIL-1 konča začeti postopek, kot znamka ne more zavarovati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti. Nadalje ugotavlja, da je vložnik ugovora (sedaj tožeča stranka) nosilec dveh registriranih znamk in sicer št. ... "TONOCARDIN" v besedi za proizvode iz razreda 5 NK ter št. ... "TONOKARDIN" v besedi za proizvode iz razredov 1 in 5 NK. Zaključi, da je pogoj podobnosti blaga iz b) točke prvega odstavka 44. člena ZIL-1 izpolnjen.

Glede drugega pogoja, podobnosti znamk iz prej citirane določbe 44. člena ZIL-1 pa ugotovi, da prijavljena znamka ni podobna znamkama vložnika ugovora. Pri presoji podobnosti znamk uporabi načelo celovite presoje. Ker gre za besedne znamke, je vizualno, fonetično in pomensko primerjala besedila znamk in sicer besede "TONOCALCIN" z besedama "TONOKARDIN" in "TONOCARDIN". Glede pomenske podobnosti tožena stranka ugotavlja, da so vse besede sestavljene iz predpone "TONO", ki ima določen pomen, in sicer izhaja iz besede tonus (napetost mišičnega tkiva), kar bo razbral tudi povprečni potrošnik, saj se s to besedo pogosto srečuje. Drugi deli besed pa so si med seboj pomensko različni in sicer izhaja "CARDI" oziroma "KARDI" iz besed, ki se vežejo na srce (cardio, cardiac), "CALCI" pa izhaja iz besede, ki se veže na kalcij (lahka kovina). Zaradi tako različnega pomena drugega dela besed so si konfliktne znamke med seboj dovolj različne, da njihov soobstoj ne bo povzročil zmede na trgu. Ob tako izraziti pomenski različnosti si znamke niso podobne iz vizualnega vidika. Besede so sicer enako dolge, vendar pa se razlikujejo glede na vmesni dve oziroma tri črke (L/C, R/D in K/R/D), kar v povezavi s pomenom prispeva k zadostnemu vizualnemu razlikovanju znamk. Glede fonetične podobnosti pa tožena stranka ugotavlja, da različne črke primerjanih znamk prispevajo k fonetičnemu razlikovanju, saj sta pri ugovarjani znamki sedma in osma črka (L/C) zelo fonetično poudarjeni in se razlikujeta od fonetično poudarjenih črk (R/D) v znamki tožeče stranke. Tako zaključi, da si primerjane znamke, med seboj niso vizualno, fonetično in vsebinsko podobne do te mere, da bi to povzročilo zmedo na trgu in posledično zmedo pri povprečnem potrošniku. To pa v konkretnem primeru velja še toliko bolj, ker so proizvodi podvrženi posebnemu režimu prodaje, saj gre za zdravila.

Zoper tako odločitev je tožeča stranka vložila tožbo zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da so si ob vizualni primerjavi znamke med seboj izredno podobne, saj imajo enako število črk in enak začetni del, na kar je povprečni potrošnik še posebno pozoren. Razlika med znamkami je le v majhnem delu (v dveh črkah), kar ne more zagotoviti zadostne distinktivnosti med znamkami. Po mnenju tožeče stranke so si znamke še bolj podobne po izgovorjavi, saj se črka C v prijavljeni znamki izgovarja kot K, kar je enako kot v predhodnih znamkah. Identična dela znamk se nahajata na začetku in na koncu, kar še povečuje fonetično podobnost, saj je pri tako dolgih besedah razlika v dveh osrednjih črkah premalo slišna. Glede pomenske analize tožba očita, da tožena stranka ni opravila primerjave znamk kot celote, ampak jih je razbila na posamezne dele in ugotavljala njihovo podobnost. To pa je v nasprotju z načelom celovite presoje znamk.

Meni tudi, da povprečni potrošnik ne pozna pomenov tujih besed (CALCI-kalcij, CARDI-srce) in zato ne bo opazil pomenske razlike, še posebej zato, ker se koreni tujih besed nahajajo v osrednjem, najmanj opaznem delu. Tako niso pravilni zaključki tožene stranke, da ravno ta pomenska razlika onemogoča povezovanje oziroma zamenjavo znamk. Pa tudi sicer obstaja močna povezava med kalcijem in boleznimi srca, saj veliko število zdravil bazira na inhibiciji kalcijevih kanalov, zaradi česar bodo izdelke zamenjevali tudi strokovnjaki. Tako sta zadnja dela besed vsebinsko kljub vsemu povezana. Nepravilni pa so tudi zaključki v izpodbijani odločbi, da do zmede ne more priti, ker so izdelki podvrženi posebnemu režimu prodaje v lekarnah. Izdelki se namreč lahko prodajajo tudi izven lekarn, pa tudi če bi se prodajali izključno v lekarnah, zamenjave niso izključene. Lekarnar namreč kupca ne bo spraševal ali bi morda želel enak izdelek s podobnim imenom drugega proizvajalca. Zgolj poseben režim prodaje tako ne more jamčiti, da do zamenjave ne more priti. Sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi in odloči o stvari oziroma da izpodbijano odločbo odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponovno odločitev.

V odgovoru vztraja pri razlogih v izpodbijani odločbi ter še navaja, da je pri besednih znamkah za farmacevtske izdelke potrebno analizirati tudi pomenske sklope, saj poskušajo proizvajalci zdravil v znamke vključiti besede, ki imajo nek pomen oziroma izražajo zelo močno asociacijo. Tak način primerjave pripomore k bolj verodostojni pomenski analizi. Meni, da bo povprečni potrošnik razlikoval med pomenom besed CARDI in CALCI, saj gre za farmacevtske izdelke, pri katerih je še posebej pozoren na pomen besed, ki sestavljajo znamke. Te mu namreč pogosto povedo, čemu je zdravilo namenjeno, zaradi česar je pomenski vidik ocenjevanja podobnosti še posebej pomemben. Poleg tega v konkretnem primeru tudi ne gre za besede, ki bi bile tako ozko strokovne, da bi bile dostopne le ozkemu krogu strokovnjakov. Z besedo kardio se povprečni potrošnik sreča že pri obisku zdravnika-kardiologa, oziroma Klinike za kardiologijo. Prav tako pa bo razbral pomen besede calci, saj je kalcij splošno znan kemijski element, s katerim se javnost pogosto srečuje (npr. na etiketah vitaminskih preparatov). Ravno zaradi izrazite pomenske različnosti bo povprečni potrošnik, kljub velikemu številu podobnih črk, znamke med seboj tudi fonetično in vizualno razlikoval. Nadalje še navaja, da se promet z zdravili glede na določbe 58. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99) lahko opravlja le v lekarnah oziroma specializiranih prodajalnah, kjer so glede na veljavne predpise zaposlene le osebe z ustrezno stopnjo farmacevtske izobrazbe. Za zamenjavo blaga v bolnicah, lekarnah in specializiranih trgovinah zato ni verjetnosti povezovanja oz. zamenjave proizvodov. Predlaga zavrnitev tožbe.

Zastopnik javnega interesa svoje udeležbe v postopku ni prijavil.

Kot je razvidno iz upravnih spisov, je tožeča stranka vložila ugovor po določbah prej veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 do 75/97-v nadaljevanju: ZIL) in sicer na podlagi določb 7. točke prvega odstavka 19. člena. Ker je v času teka postopka pred toženo stranko začel veljati nov Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), ki v 136. členu določa, da se postopek nadaljuje po določbah novega zakona, so kot materialno pravo relevantne določbe 1. odstavka 44. člena, točke b) ZIL-1, ki smiselno ustrezajo navedenim določbam prej veljavnega zakona. Glede na določbo 1. odstavka 44. člena, točka b) ZIL-1 se kot znamka ne more zavarovati znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, če so hkrati tudi blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, ta pa vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Torej morata biti za preprečitev registracije znamke hkrati izpolnjena dva pogoja: podobnost oz. enakost prijavljenega znaka in znaka registrirane znamke ter podobnost oz. enakost blaga in storitev, na katere se prijavljeni znak in registrirana znamka nanašata. Kot je pravilno ugotovila tožena stranka v izpodbijani odločbi (in kar med strankami tudi ni sporno), je pogoj enakosti blaga oziroma storitev izpolnjen.

V predmetni zadevi tako ostaja sporno, ali je med prijavljenim besednim znakom ("TONOCALCIN") in besednima znakoma registriranih znamk ("TONOCARDIN" in "TONOKARDIN") podana podobnost v smislu določb b) točke 1. odstavka 44. člena ZIL-1. Pri presoji podobnosti se uporablja načelo celovite presoje, po katerem se podobnost ocenjuje glede na znake znamk v celoti, ob upoštevanju najbolj razlikovalnih elementov, če jih je mogoče določiti. Presoja podobnosti vključuje vizualno, fonetično in pomensko analizo, upoštevati pa je potrebno tudi druge morebitne okoliščine (npr. način prodaje). Sodišče se strinja s stališčem tožene stranke v izpodbijani odločbi, da obstoj nekaterih elementov podobnosti nujno še ne pomeni, da so si znaki tudi kot celota med seboj tako podobni, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, ki bi vključevala verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko (44. člen, 1. odstavek, točka b) ZIL-1). Tako je npr. mogoče, da kljub ugotovljeni podobnosti iz vizualnega in fonetičnega vidika, podobnost med znakoma konfliktnih znamk ni podana, če ni podana tudi pomenska podobnost. Ni namreč nujno, da so rezultati posameznih analiz podobnosti med seboj enakovredni, saj lahko določen vidik (ne)podobnosti prevlada nad drugima dvema. Kot je razvidno iz upravnih spisov, so vse znamke namenjene označevanju zdravil oziroma farmacevtskih proizvodov. Pri besednih znamkah za farmacevtske izdelke proizvajalci navadno v znake vključijo ime bolezni ali dele telesa, na katere tak proizvod (zdravilo) vpliva. Na ta način skušajo ustvariti določeno pomensko asociacijo, ki potrošniku proizvod približa, obenem pa sporočajo tudi namen oziroma učinkovanje zdravila. Ker je povprečni potrošnik farmacevtskih izdelkov običajno seznanjen s svojo boleznijo in zdravilom zanjo, je zagotovo najbolj pozoren na pomen besede, s katero je zdravilo poimenovano. To pa velja še toliko bolj, če beseda vsebuje poimenovanje bolezni ali prizadetega dela telesa. Pomen besede tako pri povprečnem potrošniku brez dvoma pusti močnejši vtis kot vizualna ali fonetična slika besede. Zato se sodišče strinja z zaključki tožene stranke v izpodbijani odločbi, da je v konkretnem primeru rezultat pomenske analize tisti, ki je odločilen za presojo podobnosti.

Iz obrazložitve izpodbijane odločbe izhaja, da je tožena stranka ugotovila, da je med besedami "TONOKALCIN" ter "TONOKARDIN" oziroma "TONOCARDIN" podana vizualna podobnost, saj je večina črk enakih, razlika obstaja le glede na vmesne črke (-LC-, -RD- oziroma -K-RD-). V tem delu so torej tožbeni ugovori, da obstaja vizualna podobnost med znaki, brezpredmetni, saj je bilo to že ugotovljeno v izpodbijani odločbi. Ni pa pravilna ugotovitev tožene stranke, da so si besede iz fonetičnega vidika zelo različne zaradi fonetično različnih črk (glasov) -LC- oziroma -RD-. Kot pravilno opozarja tožeča stranka v tožbi, je razlika v zgolj dveh osrednjih glasovih zanemarljiva. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da gre za dolge besede, ki se začnejo oziroma končajo enako. Prav tako pa ni mogoče prezreti, da v slovenskem jeziku soglasniki niso fonetično poudarjeni. Torej med besedami fonetična podobnost obstaja. Ker pa je v konkretnem primeru odločilna pomenska analiza, sodišče meni, da nepravilni zaključki tožene stranke v zvezi z fonetično podobnostjo znakov na pravilnost odločitve ne vplivajo. Tožena stranka je namreč koherentno in argumentirano obrazložila, zakaj pomenska različnost pripomore k zadostni distinktivnosti znakov. V čem so si znaki iz pomenskega vidika različni, je v izpodbijani odločbi obširno in pravilno obrazloženo, zato se sodišče v sodbi na razloge tožene stranke v celoti sklicuje ter jih na tem mestu ne ponavlja (2. odstavek 67. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97 in 50/2000, dalje ZUS). V zvezi z ugotovljeno pomensko podobnostjo znakov pa se tudi ni mogoče strinjati s tožbenimi ugovori, da povprečni potrošnik ne pozna pomena besed calcium (za kalcij) in kardio (za srce). Obe besedi sta namreč po presoji sodišča del vsakdanjega besednjaka, kalcij kot sestavni del številnih živil (npr. mleka) oziroma vitaminskih preparatov, kardio pa kot del besede, ki se nanaša na srce, npr. kardiološki oziroma kardiolog. Glede tožbenega ugovora, da bodo strokovnjaki znamke pomensko povezovali, saj med kalcijem in boleznimi srca obstaja močna povezava, pa sodišče meni, da je pri ugotavljanju podobnosti potrebno izhajati iz standarda povprečnega potrošnika. Torej ni relevantno, kako besede pomensko dojemajo strokovnjaki, temveč kako jo razume povprečni potrošnik.

Ne glede na to pa sodišče meni, da je možnost zamenjave med farmacevti oziroma zdravniki, tako kot to skuša prikazati tožeča stranka v tožbi, zanemarljiva. Na podlagi navedenega so zato pravilni zaključki, da si besedni znaki "TONOKALCIN" ter "TONOKARDIN" oziroma "TONOCARDIN" med seboj niso zamenljivo podobni v smislu določb 44. člena ZIL-1, torej tako, da bi bila podana verjetnost zmede v javnosti, ki bi vključevala povezovanje z znamkami tožeče stranke. Pri presoji podobnosti je bil kot dodatna okoliščina tudi pravilno upoštevan način prodaje predmetnih izdelkov. Farmacevtski proizvodi se prodajajo preko strokovno usposobljenih prodajalcev-farmacevtov, tak strokovni nadzor pri prodaji pa še dodatno pripomore k razlikovanju med proizvodi ter posledično zmanjša možnost zamenjevanja s strani povprečnega potrošnika. Tožeča stranka zmotno ugovarja, da ni bila opravljena analiza morebitnega povezovanja med znaki. Standard "verjetnost povezovanja" kot del materialnopravne norme iz 1. odstavka 44. člena ZIL-1, točke b), le podrobneje določa obseg (kvaliteto) podobnosti in se vedno presoja implicitno pri presoji obeh pogojev (podobnost med znakoma ter podobnost med proizvodi oz. storitvami) iz prej citirane določbe 44. člena ZIL-1. Nepravilno pa tožeča stranka tudi meni, da je potrebno presojati znake le kot celote in ne po posameznih sklopih. Kadar so besede sestavljene iz več sklopov, ki imajo lahko samostojen pomen, to zagotovi bolj verodostojno in celovito analizo besede. To velja še toliko bolj v tistih primerih, ko so posamezni sklopi očitni (npr. v konkretnem primeru TONO-, -CARDI-, -CALCI-). Zato po presoji sodišča tak način ocenjevanja ni v nasprotju z načelom celovite presoje, kot to zatrjuje tožeča stranka v tožbi.

Glede na navedeno torej izhaja, da so tožbeni ugovori v celoti neutemeljeni, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta pravilen in da je odločba tožene stranke pravilna in na zakonu utemeljena. Sodišče je zato tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena ZUS.

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.