早在2001年《商标法》实施期间,北京市高级人民法院即在2006年日本国株式会社双叶社与国家工商行政管理总局商标评审委员会“蜡笔小新”商标行政纠纷一案中将囤积他人商标的行为认定为“不正当手段”注册的行为:“广州市诚益眼镜公司具有大批量、规模性抢注他人商标并专卖牟利的行为,情节恶劣且严重。蜡笔小新文字及图形作为作品具有独创性,且在本案争议商标申请日前在日本、台湾、香港具有较高知名度,广州市诚益眼镜公司复制了上述作品并将其作为商标在中国大陆予以注册,结合其批量性、大规模注册他人商标的行为,可以认为广州诚益眼镜公司明显具有侵害他人权利、抢注他人商标的恶意,有违诚实信用原则,其行为违反了《商标法》第四十一条之规定。”【(2006)高行终字第379号】
除了“蜡笔小新”案件提及的“囤积商标”认定要素以外,2012年李隆丰与国家工商行政管理总局商标评审委员会、三亚市海棠湾管理委员会“海棠湾”商标争议行政纠纷案件中,最高人民法院还进一步考察了商标抢注人的使用意图:“没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为,并无真实使用意图,不具备注册商标应有的正当性,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形”。【(2013)知行字第41号】
2016年12月,最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2017年1月1日其施行,以下简称《商标授权确权解释》),该解释第二十四条明确规定:“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的,人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的‘其他不正当手段’。” 该条解释一定程度上解释了新《商标法》第四十四条第一款“不正当手段”的结果或者目的,并且明确是涉及不特定对象的“公共利益”。
2017年1月,结合司法实践中考量的若干因素,工商行政管理总局发布的《商标审查及审理标准》就《商标法》第四十四条第一款的“不正当手段”进行了具体的列举,对于商标行政案件中个案认定有一定的实务参考意义:
(1)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的;
(2)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的;
(3)系争商标申请人申请大量商标,且明显缺乏真实使用意图的;
(4)其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。
“不正当”是一个主观心理状态的认定,在个案中,法院需要基于被控注册人客观的表现形式,去推断其行为“不正当”的主观恶意,除了前述“蜡笔小新”、“海棠湾”中确定的“囤积商标”的客观认定因素,仍然需要考察当事人所提供的证据材料是否足以达到推断“不正当”主观恶意的目的。下文中,笔者将结合近年来的一些案例,具体阐释司法实践中对新《商标法》第四十四条“不正当手段”的认定标准。
(一)申请注册商标的数量、类别
前述《商标审查及审理标准》所规定“多件”并非通常意义中的“大量”,并且数量到底达到多少才能视为“多件”,也不能一概而论,没有绝对的定量标准,需要结合注册人抢注的商标构成、抢注的商标比例等方面具体认定。
首先,绝对数量上的抢注行为是直接适用新《商标法》第四十四条“以不正当手段”规定的最直接考量因素,比如,在(2015)京知行初字第3634号一案中,法院认定“第三人在第3类、第8类、第18类、25类、28类、34类等多个类别上大量注册商标五百余件,其中包含“ANNASUI”、“CHARVET”、“SALVATOREFERRAGAMO”、“COACH”、“PRADA”、“YSL”、“KENZO”、“IWC”等多件知名品牌商标。第三人的上述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人商标的主观故意,其大量囤积商标的行为,明显超出企业经营范围的正常需求,不仅扰乱了正常的商标注册管理秩序,也会不正当占用公共资源,影响有正常需求的市场主体依法注册商标,增加其注册商标的成本,损害了不特定多数商标申请人的利益,从而有损于公平竞争的市场秩序,违反公序良俗原则,损害公共利益。因此,诉争商标的注册已构成商标法第四十四条第一款规定之情形。”
再比如,在(2016)京73行初5039号一案中,注册人抢注了八百余件商标,法院直接适用新《商标法》第四十四条第一款关于“以不正当手段”的规定。
其次,除了绝对数量的表现形式,相对抢注比例也是考量的因素之一。在(2017)京73行初7846号一案中,注册人申请了40多件商标,在绝对数量上并不多,但是,在其注册的40多件商标中,“绝大多数商标均与原告及其关联公司或汽车用品行业中知名企业等案外主体在先使用的权利标识相同或近似,其中还包括如‘正大众品VWAG’这种意在造成消费者混淆误认,具有明显主观恶意的商标”,因此应当构成新《商标法》第四十四条第一款关于“以不正当手段”的规定。
(二)被抢注商标的显著性和知名度(需结合抢注的数量、比例)
通常而言,商标标识根据构成要素、设计等原因,会导致在显著性强弱上的差别,对于显著性非常强且知名度较高的标识,所受到法律的保护力度较强,注册人被认定抢注的可能性也就越高。
在(2015)京知行初字第4086号一案中,法院认定:“诉争商标为纯英文字母组合“TIMBERLAND”,与第三人在服装等商品上在先注册使用并具有一定的知名度的“TIMBERLAND”商标完全一致,“TIMBERLAND”为无固定含义的臆造词,固有显著性较强,诉争商标与第三人在先商标完全一致,难谓巧合。”
在前述“蜡笔小新”一案中,法院以将“蜡笔小新”的知名度作为恶意的考量因素之一:“根据本案已经查明的事实,《蜡笔小新》系列漫画及动画片早于争议商标申请日之前已在日本、中国香港、中国台湾地区广泛发行和播放,具有较高知名度。争议商标的原申请人诚益公司地处广州,毗邻香港,理应知晓“蜡笔小新”的知名度。诚益公司将“蜡笔小新”文字或卡通形象申请注册商标,主观恶意明显。”
(三)注册人自身的经营范围和正常需求——证明“真实使用意图”
商标注册原则上应当以使用为目的,超出使用需求之外囤积商标、以销售或者转让为目的的注册商标,不仅影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标,增加其注册商标的成本,亦会对商标注册秩序产生冲击。
在(2017)京73行初250号一案中,法院认为,“原告作为酿酒行业的普通经营者,申请注册了多件与第三人“JEEP”、“吉普”商标相同或近似的商标,还在第32类、第33类等多个商品或服务类别上注册了他人“路虎”、“百度”等具有较高知名度和影响力的商标。原告的此种行为扰乱了商标注册秩序,损害了不特定多数商标申请人的利益,并具有攀附他人商誉、声誉、以谋取不正当利益的目的。”从而适用了新《商标法》第四十四条第一款的规定。