国家市场监督管理总局《规范商标申请注册行为若干规定》第8条规定,商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时,可以综合考虑以下因素:(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;(二)申请人所在行业、经营状况等;(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;(四)申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;(五)申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;(六)商标注册部门认为应当考虑的其他因素。这一规定更加明确,从申请人的自身情况、申请注册商标的情况两个方面判断申请人的直接故意心理状态。
四.
知识产权侵权诉讼中区分故意恶意的立法本意
为什么商标法采用“恶意侵权”作为商标侵权惩罚性赔偿制度的适用条件之一,而非采用“故意侵权”?我国2013年商标法修改引入惩罚性赔偿制度,目的在于,“针对实践中权利人维权成本高、往往得不偿失的现象,草案引入了惩罚性赔偿制度,规定对恶意侵犯商标专用权、情节严重的,可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者注册商标使用许可费的1到3倍的范围内确定赔偿数额。”[8]2019年商标法第四次修改时仅将惩罚性赔偿制度损害赔偿数额的倍数提高到5倍,并未改变适用条件要求。遍查2013年商标法修改的相关释义,并未对于为何采用“恶意侵权”作为商标侵权惩罚性赔偿制度的主观要件进行充分解释,毋庸置疑历史因素是重要原因之一。我国商标法在2013年第三次修改之前从未在法律文本中采用过“故意”的条文表达,一贯采用“恶意”作为主观样态的描述方式。本文认为,我国商标法乃至于反不正当竞争法采用“恶意”作为主观样态的描述方式,乃是立法惯性所致的自然结果,如进行细致比较和理性分析,仍有可商榷的余地。
能否根据知识产权类型的不同,确定知识产权惩罚性赔偿制度的适用条件?也就是说,即使我国商标法乃至反不正当竞争法采取“恶意侵权”作为主观样态的描述方式并非理性分析的结果,是否可能产生“无心插柳柳成荫”的良好效果?对此,本文认为,专利权、著作权侵权惩罚性赔偿制度以“故意侵权”作为构成要件之一,商标权、商业秘密侵权惩罚性赔偿制度以“恶意侵权”作为构成要件之一,并且“恶意侵权”仅仅涵盖“故意侵权”中的直接故意,其正当性有待商榷。首先,按照知识产权权利类型区分知识产权惩罚性赔偿制度的主观要件缺少一定的逻辑依据支撑。知识产权侵权惩罚性赔偿责任的基本性质是具有准刑罚性的民事责任,其逻辑依据在于行为的可归责性,而非所侵犯权利的性质。如果知识产权侵权行为具有同等的可归责性,那么无论所侵犯的权利是专利权还是商标权,均应当承担惩罚性赔偿的法律责任。因此,不应根据知识产权类型的不同确定知识产权惩罚性赔偿制度的适用条件。
综上所述,商标法乃至于反不正当竞争法采用“恶意”作为主观样态的描述方式,乃是立法惯性所致的自然结果,如进行细致比较和理性分析,其理论和实务正当性仍有商讨的空间。
五.
知识产权惩罚性赔偿制度主观要件的司法实践
对我国司法实践进行综合分析,由于专利法修正案(草案)、著作权法修正案(草案)尚在立法审议程序,因此知识产权惩罚性赔偿制度的适用主要出现在商标法领域。
首先,我国商标惩罚性赔偿的司法实践要求主观要件为恶意,恶意以明知为限。例如,在兰西佳联迪尔油脂化工有限公司、约翰迪尔(丹东)石油化工有限公司等与约翰迪尔(中国)投资有限公司、迪尔公司侵害商标权纠纷案[9]