Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Source: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 57 2019-03-08

num: Art. 1
paragraphs: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, di seguito «Codice della proprieta' industriale», le
parole «suscettibili di essere rappresentati graficamente» sono
soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti o
i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono sostituite
dalle seguenti: «purche' siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da
consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare
con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al
titolare.».
num: Art. 2
paragraphs: Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
altri segni non registrabili»;
b) al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta
dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti:
«esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura
stessa del prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore
sostanziale al prodotto».
num: Art. 3
paragraphs: Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 11 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni
di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o
commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo
quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta'
di concedere in uso a produttori o commercianti.»;
b) al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono
inserite le seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui
all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati
alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui
all'articolo 185»;
c) al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei
prodotti o servizi.», e' inserito il seguente periodo: «Qualsiasi
soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare
membro della associazione di categoria titolare del marchio, purche'
siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».
num: Art. 4
paragraphs: Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprieta' industriale, e'
inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o
giuridiche, tra cui istituzioni, autorita' ed organismi accreditati
ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a
garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come
marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attivita'
che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157,
comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate
a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di
origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione
puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono
servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o
servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i
marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle
amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la
natura di essi.».
num: Art. 5
paragraphs: Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 12 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), le parole «anche non affini,
quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario,»
sono sostituite dalle seguenti: «identici, affini o non affini,
quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea»;
b) al comma 1, alla lettera f), la parola: «anche» e' sostituita
dalle seguenti: «identici, affini o»;
c) al comma 2, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite
le seguenti: «o di certificazione».
num: Art. 6
paragraphs: Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 14 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero sulla tipologia di marchio»;
b) al comma 1, alla lettera c), il «.» e' sostituito dal «;» e,
dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla
legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e'
parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle
indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia
di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni
tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente
alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle
specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in
materia di cui l'Unione europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro
elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale
precedentemente registrata conformemente alla legislazione
dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui
l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei
diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste
ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande
anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione
geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di
indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva
protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o
dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i
diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio
d'impresa posteriore.»;
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure
ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme
alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del
marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o
del marchio di certificazione.».
num: Art. 7
paragraphs: Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 15, comma 2, del codice della proprieta'
industriale, al secondo periodo, la parola «dalla» e' sostituita
dalle seguenti: «dal giorno successivo alla».
num: Art. 8
paragraphs: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 18, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, le parole «decreto del Ministro delle attivita'
produttive» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministero
dello sviluppo economico».
num: Art. 9
paragraphs: Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 20 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole «goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno» sono inserite le seguenti: «, anche a
fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,»;
b) al comma 2, dopo le parole «o sulle loro confezioni» sono
inserite le seguenti: «o sugli imballaggi» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «; di apporre il segno su confezioni, imballaggi,
etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o
componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio puo'
essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a
tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio,
quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in
attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai terzi
di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non
siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure
il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione
europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o
che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto
marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di
protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per
determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato
conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei
prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non
ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel
Paese di destinazione finale.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in
un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato
cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome
generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e'
registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore
dell'opera provvede affinche' la riproduzione del marchio sia,
tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in caso di
opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta
di un marchio registrato.».
num: Art. 10
paragraphs: Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 21 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), la parola «e» e' sostituita dalla
seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, qualora si
tratti di una persona fisica»;
b) al comma 1, alla lettera b), le parole «indicazioni relative
alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al
valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle
seguenti: «segni o indicazioni che non sono distintivi o che
riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica, l'epoca»;
c) al comma 1, alla lettera c), le parole «se esso» sono
sostituite dalle seguenti: «per identificare o fare riferimento a
prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso
del marchio».
num: Art. 11
paragraphs: Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 24 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i
requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo
e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»;
b) al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite
le seguenti: «ancorche' non registrata,» e dopo le parole «loro
confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi».
num: Art. 12
paragraphs: Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 25 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono
inserite le seguenti: «11, 11-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di
marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di
certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita'
non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si
conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai
sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».
num: Art. 13
paragraphs: Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 121 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «L'onere» sono sostituite dalle
seguenti: «Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere»;
b) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In
ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso,
il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma
dell'articolo 24.».
num: Art. 14
paragraphs: Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 122 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'azione di nullita' o decadenza di un marchio
registrato e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo
oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia
stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un
procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi
dell'articolo 184-bis.
4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione
di nullita' o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in
pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo
oggetto, il giudice puo' sospendere il relativo processo. La parte
che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova
udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del
procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297,
terzo comma, del codice di procedura civile.».
num: Art. 15
paragraphs: Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprieta' industriale, e'
inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Legittimazione all'azione di contraffazione del
licenziatario). - 1. Fatte salve le clausole del contratto di
licenza, il licenziatario puo' avviare un'azione per contraffazione
di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del
medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia avviare
una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora,
non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione
avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del
danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti
abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.».
num: Art. 16
paragraphs: Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 135 del codice della proprieta' industriale,
ovunque ricorrano, le parole «delle attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico» e al comma 1,
le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione del provvedimento» sono soppresse.
num: Art. 17
paragraphs: Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Al codice della proprieta' industriale, l'articolo 136 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Presentazione dei ricorsi). - 1. Il ricorso deve essere
notificato, a pena di inammissibilita', all'Ufficio italiano brevetti
e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta
giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione
o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui
non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati,
ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.
2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile.
3. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla
comunicazione del domicilio eletto.
5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi
e deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore,
ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della
sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;
e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli
altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio
personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della
procura speciale.
6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta
una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del
comma 5.
7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta
parzialmente soccombente, puo' proporre, nel rispetto di quanto
indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il
provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta
giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.
8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di
procedura civile.».
num: Art. 18
paragraphs: Inserimento degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies nel decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Al codice della proprieta' industriale, dopo l'articolo 136,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 136-bis (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorrente, entro il
termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso,
deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le
modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della
Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i
documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti
sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia
la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli
interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso,
con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un
termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per
il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante
inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della
Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed
i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso
citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.
Art. 136-ter (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni
alle parti). - 1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso
nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo,
inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli
atti ed i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali
dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle
sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio
e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.
3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il
fascicolo del processo appena formato.
4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna della
comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni
sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria
della Commissione.
Art. 136-quater (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti
presidenziali). - 1. Il Presidente della Commissione esamina
preliminarmente il ricorso e, quando e' manifestamente inammissibile,
lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre
la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e
sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si
propone con ricorso ed e' notificato alle altre parti nelle forme di
cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni
dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la
segreteria della Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le
altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il
reclamo in Camera di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita'
del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia
ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per
la prosecuzione del processo.
8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio
o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione,
dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso
oggetto o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi
ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con
ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di
cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la
trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui
la controversia richieda la trattazione di questioni di natura
tecnica, puo' nominare uno o piu' tecnici aggregati, ai sensi
dell'articolo 135, comma 4.
Art. 136-quinquies (Fase preliminare all'udienza di trattazione).
- 1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data
dell'udienza di trattazione almeno quaranta giorni liberi prima della
stessa.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata
rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del
relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.
3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti
giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.
4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3
ciascuna delle parti puo' depositare memorie di replica.
Art. 136-sexies (Trattazione della controversia). - 1. La
Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due
componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare,
la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano.
2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della
controversia.
3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione, essi devono essere contestati alle parti.
4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera
in Camera di consiglio.
5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
6. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la
Commissione puo' chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio,
chiarimenti.
7. La Commissione ha facolta' di disporre i mezzi istruttori che
ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di ordinare rinvio della
decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso
dell'istruttoria, puo' inoltre sentire le parti per eventuali
chiarimenti.
Art. 136-septies (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di
consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono
tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune
domande.
3. Il relatore, o un altro membro della Commissione, e' incaricato
di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
4. La sentenza deve contenere:
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e
dei loro difensori, se vi sono;
b) la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste delle parti;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che
stanno a fondamento della decisione;
e) il dispositivo.
5. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione
ed e' sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
6. La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o
in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.
7. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale,
mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa
risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria
firma e la data.
8. La sentenza e' notificata alle parti costituite, all'indirizzo
di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della
segreteria, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
9. Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8
decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo
136-terdecies.
10. Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto,
senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del
comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo
327, primo comma, del codice di procedura civile.
11. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche
della sentenza, previa corresponsione delle spese.
Art. 136-octies (Sospensione e interruzione del processo). - 1. Il
processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve
essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la
capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare
in giudizio.
2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro
caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
3. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso,
si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della
capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale
rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei
difensori incaricati a sensi dell'articolo 201.
4. L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al
comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al
momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per
iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui
l'evento si riferisce.
5. Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del
ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli
eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine e' prorogato di
sei mesi dal giorno dell'evento.
6. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal
Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con
ordinanza.
7. Avverso il decreto del Presidente e' ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 136-quater.
8. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere
compiuti atti del processo.
9. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11.
10. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la
sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale
data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al
Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo
136-quater.
11. Se entro novanta giorni da quando e' stata dichiarata
l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi
successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione
al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma
dell'articolo 136-quater.
Art. 136-nonies (Estinzione del processo). - 1. Il processo si
estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre
parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla
Commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti
costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del
processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte
dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai
rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della
Commissione. La regolarita' dei predetti atti e' accertata dalla
Commissione.
5. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali
spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge
o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a
fissarlo.
6. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e'
rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.
7. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di
sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal
presente articolo, e' dichiarata con decreto del Presidente o con
sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale e'
reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.
Art. 136-decies (Procedimento di correzione). - 1. Ove occorra
correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo'
procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in
Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento
originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
Art. 136-undecies (Provvedimenti cautelari). - 1. Se il ricorrente,
allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile,
chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le
circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con
ordinanza emessa in Camera di consiglio.
2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di
estrema gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la
dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente
puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione
dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui
l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima Camera di consiglio
utile.
3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e,
dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito.
4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La domanda di
revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo
se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Art. 136-duodecies (Ottemperanza). - 1. Nel caso in cui
l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte
interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti,
chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni
attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e
seguenti del codice del processo amministrativo.
2. La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare
indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Art. 136-terdecies (Impugnazioni). - 1. Avverso la sentenza della
Commissione dei ricorsi puo' essere proposto ricorso per cassazione,
entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura
civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360,
primo comma, del codice di procedura civile.
2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile.
3. La sentenza della Commissione e' impugnabile per revocazione ai
sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il termine per il ricorso per revocazione e' di trenta giorni
dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai
numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di
trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui
ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura
civile.».
num: Art. 19
paragraphs: Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, dopo
il comma 3-quater, e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Nei casi
previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo
stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
num: Art. 20
paragraphs: Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 156 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) la
rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b);»;
b) al comma 1, alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione
sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione
sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori
economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della
protezione richiesta.».
num: Art. 21
paragraphs: Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 157 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
di certificazione»;
b) al comma 1, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite
le seguenti: «o di certificazione», le parole «deve unirsi» sono
sostituite dalle seguenti: «e' allegata» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e all'articolo 11-bis»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui
all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il
quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di
categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di
ammissione dei membri;
e) la rappresentazione del marchio collettivo;
f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo,
nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo,
ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a
seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni
di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali
garantite, menzioni tradizionali per vini;
i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri
dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma
4.
1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui
all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome del richiedente;
b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di
certificazione;
e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono
essere certificate dal marchio di certificazione;
f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche'
le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme
regolamentari;
g) le persone legittimate ad usare il marchio di
certificazione;
h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di
sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte
dell'organismo di certificazione.».
num: Art. 22
paragraphs: Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 159 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola «comunitario», ovunque ricorra, e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».
num: Art. 23
paragraphs: Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 170 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi»
sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di
marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e
c-quinquies)»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi
collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se
possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente
all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento
d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di
iscrizione di tali modifiche nel registro.
2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo
in base al quale e' stata proposta:
a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio
dell'Unione europea;
b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione
europea;
c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di
marchio dell'Unione europea;
d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione
europea.».
num: Art. 24
paragraphs: Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 176 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo la parola «domanda» e' inserita la
seguente: «o»;
2) alla lettera b), dopo la parola «lettere» e' inserita la
seguente: «c),»;
3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina,
ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito
ad esso relativa. Se e' formulata riserva, l'atto di nomina e'
depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del
deposito dell'opposizione.»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a) dopo le parole «registrazione del marchio»
sono inserite le seguenti: «, della denominazione di origine o della
indicazione geografica» e la parola «comunitario» e' sostituita dalle
seguenti «dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole «brevetti e marchi» sono
aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui all'articolo 177,
comma 1, lettere d-bis) e d-ter)»;
3) la lettera d) e' abrogata;
c) al comma 5, le parole «c) e d)» sono sostituite dalle
seguenti: «c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera
c)-bis».
num: Art. 25
paragraphs: Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 177 del codice della proprieta' industriale, al
comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da
una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di
una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica,
non ancora concessa al momento della presentazione
dell'opposizione.».
num: Art. 26
paragraphs: Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 178 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»;
b) al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato» sono
inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e
non prorogabile,»;
c) al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite dalle
seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole «cinque anni»
sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorita' del
marchio oggetto dell'opposizione,» e, dopo le parole «fonda
l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio
d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso
l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a
norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.»;
e) il comma 5 e' abrogato;
f) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se
soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di
rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico
della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
num: Art. 27
paragraphs: Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 180 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di
protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione
geografica, fino alla protezione;»;
2) dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
«e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della
denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica
protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione
europea diviene definitiva;»;
b) al comma 3, la parola «f)» e' sostituita dalla seguente:
«e-bis)»;
c) il comma 3-bis e' abrogato.
num: Art. 28
paragraphs: Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 181 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la domanda di protezione della denominazione di
origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda
l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione
geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e'
cancellata;»;
2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di
opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi
contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.».
num: Art. 29
paragraphs: Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 184 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II BIS DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA
REGISTRATI»;
b) sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1.
Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita'
giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e
motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento
della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta
valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2,
lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo'
essere chiesta per i seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in
quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma
1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter),
c-quater), c-quinquies) e d);
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a
causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata
presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del
titolare o un giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una
sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua
italiana e contiene a pena di inammissibilita':
a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di
decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e
la data di registrazione;
b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto
sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo
184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di
origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale
per vino, della specialita' tradizionale garantita, della
denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo
anteriore;
c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al
comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio
nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal
momento del deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in
relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o
di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e'
proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale
indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti
o i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se
non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande
di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati:
a) i documenti a prova dei fatti addotti;
b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a
presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria;
c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato
nominato un mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata
sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che
appartengano tutti allo stesso titolare.
9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora,
su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi
e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia
pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di
decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti
e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o
giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo'
essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con
provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in
cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione
del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi
dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento
amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il processo connesso. In caso contrario, il
procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi'
improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una
domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra
le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita ai
sensi dell'articolo 122.
Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di decadenza o
nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza
o di nullita':
a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo
184-bis, qualunque interessato;
b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo
184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona
autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una
denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;
c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo
184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato.
Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di nullita'
e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o di nullita' e'
ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia
una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in
contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando
il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine
stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate
all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare
del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita' e
qualsiasi documento presentato dal richiedente.
3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle
parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo
stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a
questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio
italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la
decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in
tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui
all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da'
comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di
cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare
insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento,
nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la
nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della
registrazione di un marchio sono annotati nel registro.
Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti per la
dichiarazione di nullita' basata su un marchio d'impresa registrato
con una data di deposito o di priorita' anteriore ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare
del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa
anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti
la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita',
il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a
norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e'
stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono
motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la
procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di
presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', fosse
conclusa da almeno cinque anni.
2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del marchio
d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il
marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo,
sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla
prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato
oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni
precedenti la data di deposito o di priorita', o che sussistevano
motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita'
sulla base di un marchio anteriore e' respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente
all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i
quali e' stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di
nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o
servizi.
5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel
caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal
caso, l'uso effettivo del marchio UE e' determinato a norma
dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.
6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per
ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al
comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo
184-quater, comma 1.
Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti
della decadenza e della nullita'). - 1. La decadenza o la nullita',
anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei
confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per
tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a
decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su
istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una
delle cause di decadenza.
3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per
tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin
dalla data della registrazione.
Art. 184-septies (Sospensione della procedura di nullita' o
decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis,
comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso:
a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda anteriore
di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di
registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di
registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali
domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;
b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il
rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione
di tale marchio;
c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione;
d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e'
pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore
sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo alla spettanza
del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della
decisione;
e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e'
pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un
procedimento di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul
quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di
registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia
inoppugnabile;
f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e'
pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di
origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si
fonda la domanda di nullita', fino al termine in cui la decisione
della Commissione europea diviene inoppugnabile;
g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del
presente codice.
2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento
sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita'
del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a),
c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del
medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo
comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o
di nullita' si estingue.
3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere
a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio
internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'.
Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o
nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con
un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e'
accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che
potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di
decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento
inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui
all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo
184-septies, comma 2, secondo periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o
della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di
nullita' e' ritirata o rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione
geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla
quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.
Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore della procedura
di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul procedimento di decadenza
o nullita' entrano in vigore trenta giorni dopo la data di
pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che
ne stabilisce le modalita' di applicazione.
Art. 184-decies (Ricorso). - 1. Il provvedimento con il quale
l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile,
inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero
accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e' comunicato
alle parti.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il
ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo
135.».
num: Art. 30
paragraphs: Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 187, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente:
«f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi
collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.».
num: Art. 31
paragraphs: Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 225, comma 1, del codice della proprieta'
industriale, le parole «delle attivita' produttive», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»
e, dopo le parole «le opposizioni,» sono inserite le seguenti: «le
decadenze e nullita',».
num: Art. 32
paragraphs: Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 227, del codice della proprieta' industriale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La domanda
di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi
precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in
corso».
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Se la
domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si
riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i
quali il marchio e' registrato, questa e' rinnovata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per
tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il
rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente
quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza
di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi
nell'ordine di classificazione.».
num: Art. 33
paragraphs: Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in
marchio collettivo o in marchio di certificazione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai
sensi della normativa previgente possono formulare domanda
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno
in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della
nuova disciplina.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del
regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina
in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.
3. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal codice della proprieta' industriale in materia di
domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le
disposizioni di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
4. Ferma restando la continuita' con il marchio collettivo
registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della
registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della
determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della
proprieta' industriale, dalla data di deposito della domanda di cui
al comma 1.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma
1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine
ivi previsto.
6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione
di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente,
sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare
l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in
domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di
certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli
effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di
conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di
registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della
domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande
di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della
normativa previgente si considerano ritirate.
num: Art. 34
paragraphs: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative per la
registrazione per marchi d'impresa.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, all'articolo 11 della tariffa allegata sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Registrazione per marchi
d'impresa o di certificazione e collettivi»;
b) nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa», il
punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Registrazione per marchi di
certificazione e collettivi»;
c) nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa», il
punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Registrazioni per marchi
d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o
internazionali».
num: Art. 35
paragraphs: Disposizioni di adeguamento
1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere adottate eventuali ulteriori disposizioni
attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte
da riserva di legge e gia' disciplinate mediante analoghi
regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.
num: Art. 36
paragraphs: Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436
1. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti
derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il
Ministero dello sviluppo economico, nel triennio 2019-2021, e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti
disponibili in dotazione organica, trenta unita' da inquadrare
nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso
apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti
professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati
in 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e in 1,2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,2 milioni di
euro per l'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'ultimo periodo del citato articolo 1, comma 851,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «e di 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «,
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di
50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021»;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della
normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni
effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.
num: Art. 37
paragraphs: Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento,
ad eccezione dell'articolo 36, non devono derivare oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.