日本国特許庁は、数年前から、JPOが特許可能と判断した審査結果に基づいて米国特許商標庁に特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)申請された出願であって、かつ、USPTOがファーストアクションで新規性を否定した出願を対象として、両特許庁間の判断の乖離要因を分析する取組を行っており、その中で両特許庁間の運用の相違に起因すると思われる事例が多数見つかっている。そこで、本調査研究では、新規性を中心とした両特許庁間の運用の相違について、調査対象出願を詳細に調査することで把握し、それをJPOの審査官に周知することによって、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とし、併せて、USPTOで特許査定に至るための対応策も把握し、それを日本国ユーザーに提供することで、USPTOからの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とすることも目的とする。
I . 序
本調査研究の背景と目的
1.
（1）調査研究の背景と目的
日本国特許庁(以下、「JPO」という。)は、数年前から、 JPOが特許可能と判断した審査結果に基づいて米国特許商標庁(以下、「USPTO」という。)に特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway。以下、「PPH」という。) ¹申請された出願(以下、「PPH出願」という。)であって、かつ、 USPTOがファーストアクション²で新規性または進歩性を否定した出願を対象として、両特許庁間の判断の乖離要因を分析する取組を行っている³。そして、その乖離要因として、いずれか一方の品質の問題というよりは、両特許庁間の運用の相達に起因すると思われる事例が多数見つかっている。そうした相達の存在はJPO、USPTO、欧州特許庁の三大特許庁間で実施された「新規性に関する事例研究」においても報告されている。そうした中、2015年7月1日から、USPTOを受理官庁とするPCT出願を対象としたJPOにおける国際調査及び国際予備審査の管轄拡大(「米国への国際調査及び国際予備審査の管轄拡大」5)が開始され、さらに、2015年8月1日から、日米協働調査試行プログラム(「日米協働調査」6)が開始されているところ、「世界最速・最高品質の特許審査の実現」を目標として掲げるJPOとしては、米国での権利取得も視野に入れている日本国ユーザー(出願人)の存在を踏まえ、両特許庁間の運用の相達を把握した上で、JPOの審査基準に従った審査を堅持しつつも、よりユーザーフレンドリーなサーチ結果の提供に努めることが望ましい。また、日本国ユーザーにとっても、JPOでの審査及び調査において、特許性についての肯定的な見解が得られたにも関わらず、USPTOでの審査において権利化に否定的なオフィスアクションを受けることは、コストや権利取得の予見性の親点から好ましいとはいえない。そこで、本調査研究では、新規性を中心とした両特許庁間の運用の相達を把握し、それをJPOの審査官に周知することによって、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とすることを目的とする。併せて、両特許庁間の運用の相達とともに、USPTOで特許査定に至るための対応策も把握し、それを日本国ユーザーに提供することで、USPTOの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とすることも目的とする。
(2)特許審査ハイウェイ(PPH)制度について
( i )概略
PPHとは、二国間での合意に基づき、第1庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第2庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。 PPH制度は、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、各特許庁にとっては第1庁(先行庁)の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減しつつ質の向上を図ることを目的としている。 （ii ） PPH制度利用のメリット出願人にとって、PPH制度を利用することにより期待される主なメリットとして、①早期審査に係る利益、②オフィスアクション回数の減少による審査期間の短縮、③オフィスアクション回数の減少による応答コストの軽減、④特許率の向上、が挙けられる。
(iii)日米間PPHについて
第1庁がJPO、第2庁がUSPTOであるPPH出願(以下、「日→米PPH」という。）は、2014年6月末時点で、累計10,133件に達している(2014年1月～6月に申請されたPCT-PPH申請件数1,690件を含む。)。 （iv）米国出願におけるPPH制度利用に関する統計情報8 「海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査研究報告書」（平成26年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業、一般社団法人日本国際知的財産保護協会、平成27年3月)によれば、2006年7月から2011年12月の期間中のUSPTOの特許審査において、出願から、ファーストアクション又は査定まで要した期間は、それぞれ平均約18か月又は29か月であったところ、PPH出願では、PPH申請から、ファーストアクション又は査定まで、それぞれ平均約4.4か月又は14か月(PCT-PPHでは平均約5.2か月又は14.1か月）であったことが報告されている。また、同期間中の特許率及びオフィスアクションなしでの特許率は、全案件で平均53%又は17.3%であったのに対し、PPH出願では、平均87.9%又は27.1%(PCT-PPHでは平均90.3%及び19.9%)であった。さらに、2006年7月から2011年12月の期間中のオフィスアクションの平均発行回数は、全案件で平均2.4回であったのに対し、PPH出願では平均2.3回(PCT-PPHでは平均1.6回)であった。以上の統計情報から、出願人は、米国出願においてPPH制度を利用することにより、上記②に記載した、早期審査に係る利益、オフィスアクション回数の減少による審査期間の短縮(またおそらくはそのことによるコスト軽減)、特許率の向上のメリットが得られていることが伺える。
2.調査研究の実施方法
(1)公開情報調査
書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、我が国及び海外主要国の制度及び運用に関して、調査、整理及び分析した。公開情報調査により得られた知見は本調査研究活動全般において活用した。
(2)調査対象出願(PPH出願と基礎出願)の調査
調査対象出願は、日本国籍出願人の出願件数上位の分野である、電気機械・電気装置・電気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体分野の5分野の中から選択した。米国特許事務所に対して質問票を送付し、調査対象PPH出願に関して、USPTOにおける出願経緯情報とその審査内容、拒絶理由通知に対する出願人の応答についての米国特許弁護士による分析を依頼した。次に、当該調査結果に基づき、調査対象基礎出願及びPPH出願に関して、JPO及びUSPTOの両特許庁間の運用や判断の相達の有無、及び相達した場合はその内容について、国内弁理士による分析を行った。さらに、これらの分析結果について、事務局にて類型化等の取りまとめを行った。
（3）国内ヒアリング調査
日本と米国の両方への出願経験を有する者が、USPTOの審査においてJPOの審査とどのように異なる経験をしているか、またそれに対してどのような対策をしているかを把握するために国内企業を対象としてヒアリングを実施した。対象企楽は竜気機械・電気装置・竜気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体の5分野の中から選定した29の国内企業である。ヒアリングの目的から、日本と米国の両方に相当数の出願をしているという条件のもと企薬を選定した。
(4)委員会による検討
本調査研究を進めるにあたり、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者1名、弁理士2名、一般社団法人日本知的財産協会の関連委員2名で構成される5名の調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。委員会では、公開情報調査、調査対象出願の調査、国内ヒアリング調査のそれぞれについて実施方法を検討し、各調査結果の報告を踏まえて、日米審査判断乖離の要因や、JPO審査官や日本国ユーザーに提供するべき知見について議論した。
II.調査対象出願(PPH出願と基礎出願)の
調査結果
1.目的
JPO及びUSPTOの両特許庁間で、新規性の判断の一致や相達に影響を与えた、運用の相達を把握する。
2.判断乖離の要因の類型化
特許出願の審査では、JPO及びUSPTOともに、「本願発明の認定」、「引用発明の認定」をしたうえで、両者の対比判断が行われる。調査対象出願(50件)について新規性の判断乖離に焦点をあてて調査した結果、「本願発明の認定」や「引用発明の認定」に起因する相達とともに、「翻訳」に起因すると思われる相達も相当数把握された。また、一つの事例の中に、複数の要因が関係した事例も多数存在した。
(1)本願発明の認定について
（i ） 基本的なクレーム解釈
JPOの「特許・実用新案審査基準」（以下、「審査基準」という。)と、USPTOの特許審査便覧( “Manual of Patent Examining Procedure" 、以下、「MPEP」という。）の該当箇所を比較した結果、両特許庁は一見似通った判断基準を有していることを確認したが、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相達が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。 （ii ）機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合の発明の認定JPOの審査基準と、USPTOのMPEPの該当箇所を比較した結果、USPTOの審査では、機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明を認定する際に、当該機能的文言はクレームを限定しないと判断される場合があることが確認された。
(2)引用発明の認定について
JPOの審査基準と、USPTOのMPEPの該当箇所を比較した結果、両特許庁は一見似通った判断基準を有していることを確認したが、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相達が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。
(3)翻訳に起因すると思われる相達について
今回分析した事例の中には、両特許庁間の判断結果の相達が、運用の相達に起因したものではなく、翻訳(和文英訳）に起因したものである可能性が高いと思われる事例も相当数見受けられた。
3.実務者から提案される出願人の応答
（1）本願発明の認定について
( i )基本的なクレーム解釈本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、米国特許法102条(b)が指摘されていなかった下位クレームや明細書中に開示された構成に限定したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、用語（英単語）の選択や構造上の特徴の明確化による応答も提案された。 （ii ）機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合の発明の認定本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、USPTO審査官により機能的文言と判断される原因となった特定の文言について機能的文言と判断されないような文言への変更や、その機能を達成し得る具体的な構成要素の追加といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、実質的な補正をすることなく、引例との違いが明確な発明特定事項に焦点をあてて丁寧に反論するといった応答も提案された。
(2)引用発明の認定について
本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、クレームの補正を行うことなく、宣言書を提出して実験データを示すことで引例との差異を立証したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、争点以外の限定を追加することで、引例との差異を明確化するといった応答も提案された。
(3)翻訳に起因すると思われる相達について
本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、指摘されたクレームのキャンセルや、併せて指摘されていた記載不備(米国特許法112条)に対する補正を通じた新規性欠如の拒絶理由の回避、インタビューにより補正すべき用語を特定した上での補正といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、オフィスアクションを受けた際に翻訳の前後でクレームの範囲が異なってしまった可能性を検討することや、USPTO審査官の考えをより正確に把握するためにインタピューを活用することの重要性が提案された。
II. 国内ヒアリング調査
1.
目的と調査概要
日本と米国の両方に出願する企業は、日米審査乖離をどのように捉えているか、特にUSPTO審査においてどのようにJPOと異なる経験をしているかを把握するために国内企業29者を対象としてヒアリングを実施した。
2.国内ヒアリング調査の結果
本願発明の認定のうち、「基本的なクレーム解釈」の類型に関しては、USPTOの審査において、JPOの審査とは異なる文献でオフィスアクションが通知された事例の存在が確認されており、これは本願発明が「最も広く合理的な解釈」に基づいて認定された結果であると思われる。また、本類型に関するオフィスアクションの予防策として、米国出願時に本願請求項が米国において特に権利化を希望しない範囲にまで広がって解釈され得るおそれがないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、米国出願クレームの基本的なスタイルであるElement-by-Element Style (構成要件列挙型)の採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。本願発明の認定のうち、「機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合の発明の認定」の類型に関しては、過半数以上の企業から本類型に関する拒絶を受けた経験があるとの回答があり、そのうち一部の企業からは予め回遊するよう対策している旨の回答が得られたものの、それにもかかわらず、USPTOでの審査において機能的文言と認められてしまうことが多く、予め回避することの困難性が把握された。また、本類型に関するオフィスアクションの予防策として、米国出願時に本願請求項に機能的文言が含まれていないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、 USPTO審査官に好まれる構成要件列挙型クレームの採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。引用発明の認定の類型に関しては、USPTOの審査において、JPOの審査と異なる文献でオフィスアクションが通知された事例の存在が確認されており、これは引用発明が本来的(inherent)な開示に依拠して認定された結果である可能性がある。また、本類型のオフィスアクションへの応答として、ヒアリング調査では、USPTO審査官が本願クレームと引例とをどのように対応付けたのか、本願クレームまたは引例のどの部分が同一または類似していると判断したのかを精査し、不明点について、USPTO審査官とのインタビューを積極的に活用する旨の回答も得られた。翻訳に起因すると思われる相違の類型に関しては、本類型のオフィスアクションへの予防策として、日本出願時点から翻訳のしやすさを意識した明細書の作成を心がけるといった回答も得られた。
IV.まとめ
1.類型ごとの調査結果について
調査対象出願の調査結果、国内ヒアリング調査のそれぞれの章において類型化してとりまとめたものを、横断的にみた場合に把握される事項について下記に取りまとめた。
（1）本願発明の認定について
（i ）本願発明の認定について、JPOの審査では、「審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する」(審査基準第III部第2章第3節2.1参照)こととされている。一方、USPTOの審査では、本願発明を「最も広く合理的な解釈」(Broadest Reasonable Interpretation)に基づいて認定し、その際には、クレームの用語を当楽者により当該用語に与えられた通常的かつ慣例的な意味と一致するように解釈するとともに、単にクレームの文言に基づくのみならず「当楽者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定することとされている。 (MPEP§2111参照)この点に関して、JPOとUSPTOの両特許庁は一見似通った判断基準を有しているものの、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相達が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。また、ヒアリング調査においても、USPTOの審査において、 JPOの審査とは異なる文献を根拠とした新規性欠如の拒絶理由が通知された事例の存在が確認されており、これは本願発明が「最も広く合理的な解釈」に基づいて認定された結果であると思われる。本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、102条(b)の拒絶理由が指摘されていなかった下位クレームや明細書中に開示された構成に限定したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、用語(英単語)の選択や構造上の特徴の明確化による応答も提案された。本類型に関するオフィスアクションの予防策として、ヒアリング調査では、米国出願時に本願請求項が米国において特に権利化を希望しない範囲にまで広がって解釈され得るおそれがないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、米国出願クレームの基本的なスタイルであるElement-by-Element Style (構成要件列挙型)の採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。 （ii）機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合の発明の認定機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合の発明の認定について、JPOの審査では、「請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下、「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」（審査基準第III部第2章第4節2.1参照)こととされている。一方、USPTOの審査では、機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明を認定する際に、当該機能的文言はクレームを限定しないと判断される場合がある。(MPEP§2114, §2111.04参照)本調査研究における調査対象出願においても、本類型に対応すると思われる事例が把握された。また、ヒアリング調査では、過半数の企業から本類型に関する拒絶を受けた経験があるとの回答があり、そのうち一部の企業からは予め回避するよう対策している旨の回答が得られたものの、それにもかかわらず、USPTOでの審査において機能的文言と認められてしまうことが多く、予め回避することの困難性が把握された。本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、USPTO審査官により機能的文言と判断される原因となった特定の文言について機能的文言と判断されないような文言への変更や、その機能を達成し得る具体的な構成要素の追加といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、実質的な補正をすることなく、引例との違いが明確な発明特定事項に焦点をあてて丁寧に反論するといった応答も提案された。本類型に関するオフィスアクションの予防策として、ヒアリング調査では、米国出願時に本願請求項に機能的文言が含まれていないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、米国出願クレームの基本的なスタイルであるElement-by-Element Style (構成要件列挙型)の採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。
(2)引用発明の認定について
JPOの審査では、「審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定」し、例えば、「刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」を引用発明として認定する。ここで、審査基準第III部第2章第3節3.には「刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。」と記載されている。一方、USPTOの審査では、米国特許法102条（新規性）に基づいて、請求項を拒絶する場合、先行技術文献中の引用発明について、明示的、黙示的(implicit) 、及び本来的(inherent)な開示に依拠することができ、審査官が拒絶するに当たり本来的特性(inherent feature)を示す理由又は証拠を提示した場合、その本来的特性(inherent feature)を否定する理由又は証拠を提示する責任(証拠提出責任)は、出願人に移ることが規定されている。 (MPEP§2112参照)この点に関して、JPOとUSPTOの両特許庁は一見似通った判断基準を有しているものの、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相達が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。また、ヒアリング調査においても、USPTOの審査において、 JPOの審査と異なる文献でオフィスアクションが通知された事例の存在が確認されており、これは引用発明が本来的(inherent)な開示に依拠して認定された結果である可能性がある。本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、クレームの補正を行うことなく、宣言書を提出して実験データを示すことで引例との差異を立証したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、争点以外の限定を追加することで、引例との差異を明確化するといった応答も提案された。さらに、本類型のオフィスアクションへの応答として、ヒアリング調査では、USPTO審査官が本願クレームと引例とをどのように対応付けたのか、本願クレームまたは引例のどの部分が同一または類似していると判断したのかを精査し、不明点について、USPTO審査官とのインタビューを積極的に活用する旨の回答も得られた。
(3)翻訳に起因すると思われる相達について
今回分析した事例の中には、両特許庁間の判断結果の相達が、運用の相達に起因したものではなく、翻訳(和文英訳）に起因したものである可能性が高いと思われる事例も相当数見受けられた。また、ヒアリング調査では、約半数の企業から翻訳（誤訳）が原因の拒絶を受けた経験があるとの回答があり、その一例として、原文のニュアンスが翻訳により失われてしまったケースや、英語に翻訳後の表現が元長であったり、係り受けが不明確となったりした結果、当初の意図とは異なる請求項の範囲になってしまったケースが挙げられた。そして、本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、指摘されたクレームのキャンセルや、併せて指摘されていた記載不備(米国特許法112条)に対する補正を通じた新規性欠如の拒絶理由の回避、インタビューにより補正すべき用語を特定した上での補正といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、オフィスアクションを受けた際に翻訳の前後でクレームの範囲が異なってしまった可能性を検討することや、USPTO審査官の考えをより正確に把握するためにインタビューを活用することの重要性が提案された。本類型のオフィスアクションへの予防策として、ヒアリング調査では、日本出願時点から翻訳のしやすさを意識した明細書の作成を心がけるといった回答も得られた。
2.結び
本調査研究は、JPOが特許可能と判断した審査結果に基づいてUSPTOに申請されたPPH出願であって、かつ、 USPTOがファーストアクションで新規性を否定した出願を対象として、JPOにおいて両特許庁間の判断の乖離要因を分析したところ、両特許庁間の運用の相達に起因し得る事例が多数見つかったことを受けて行われたものであり、その目的は、両特許庁間の新規性の判断について、実案件の調査を通じて、生じた乖離を把握して類型化し、さらに、それら類型ごとに要因を分析することにある。そのため、実案件を対象とした調査にあたっては、実務に精通した、国内弁理士及び米国特許弁護士の知見を活用した。さらには、調査対象出願の枠を超えて、日米両国に多数の出願を行っている国内企業にヒアリングを実施し、新規性を中心とした日米の審査判断乖離についてどのような経験を有するか、またどのようにして対策を講じているか等、ユーザーの立場からの知見を収集した。そして、これらの調査で得られた情報を、本調査研究に関して専門的な知見を有する者で構成される委員会で議論することにより、より詳細な分析を行った。こうした調査・分析を通じて、新規性に関する両特許庁間での審査判断の乖離は、主に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③翻訳の3つに起因して生じていることを確認するとともに、上記①〜③の類型ごとにUSPTOの審査におけるオフィスアクションの対応策も把握できた。今回、日本国籍出願人の出願件数上位の分野である、竜気機械・竜気装置・竜気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体分野の5分野のみを調査対象としたものの、本調査研究を通じて把握された類型やその対応策等については、他の分野にも当てはまることが多いと考えられ☆。また、本調査研究全体から、実案件においては、一事例の中にこれら3つの類型が互いに影響を及ぼし合うような状況で複数存在する場合があることも確認されており、このことが、審査判断乖離の要因分析や、拒絶理由が通知された場合の出願人の応答を困難にしていることも把握された。しかしながら、まず個々の類型の状況を把握することは、JPO審査官にとっては、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とする等、ユーザーフレンドリーな審査につなげることを可能とし、また、日本国ユーザーにとっても、併せて各類型の対応策を把握することで、USPTOの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とする等、コスト低減や権利取得の予見性の向上につなげることが可能となると考えられる。以上の調査・分析を通じて、新規性に関する両特許庁間での審査判断の乖離は、主に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③翻訳の3つに起因して生じていることを確認するとともに、上記①〜③の類型ごとにUSPTOの審査におけるオフィスアクションの予防策や回避策も把握できた。しかしながら、本調査研究全体から、実案件においては、一事例の中にこれら3つの類型が互いに影響を及ぼし合うような状況で複数存在する場合があることも確認されており、このことが、審査判断乖離の要因分析や、拒絶理由が通知された場合の出願人の応答を困難にしていることも把握された(担当:主任研究員三井覚) (担当:主任研究員北谷謙一)