作成者：弁理士富田  尊彦

1.事業の概要
※　以下、下線等の強調は筆者が付したものである。本願（特願２０１９－１６０１８９）は、拒絶査定不服審判において、本願補正発明(審判請求と同日になされた補正後の特許請求の範囲に係る発明）が特許法２条で定義される「発明」に該当せず、同法２９条１項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」に該当しないから、特許を受けることができず、請求不成立の審決がなされた。本審決取消訴訟においては、『本願補正発明の第１のステップないし第４のステップは, …ことを，頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上，仮に，分析者が頭の中で行う分析の通程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても，専ら人の精神的活動によって…課題の解決することを発明特定事項に含むものであって，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえない』として、請求棄却の判決がなされた。
2．本件発明の内容
2．１　請求項１に係る発明（審判請求と同日に行われた補正後の発明）
【請求項１】分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第１のステップ、次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第２のステップ、次いで、第２のステップで選択したセクションに対して、第１のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づきA　アウトラインの形状または表情分析B   カットライン分析C　ボリューム位置またはボリュームライン分析D　シルエット形状または表情分析E パート（分け目）の位置または有無分析Fセクションの幅または形状分析G　フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも１つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第３のステップ、次いで、前記分析結果から、カット手法に関する情報を導出する第４のステップによる、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法を分析する方法。
2. 2明細書及び図面の抜粋
【図4 】
【 0  2  4 】
(カット手法) (A)スライス(B)ステム(C)グラデーション、セイム、レイヤー、スクエア、コンケーブ等のカットライン(D)パート(分け目) (E)セクションの分け方と幅【００１５】 (パネル)パネルとはカットするための毛髪の束であり、板状に取り出されることからパネルと呼ばれる。
【００１６】
(スライス)カットするために、パネルを分けとること。床に対して垂直にパネルを取る縦スライス、床に対して水平にパネルを取る横スライス、斜めにスライスをとる斜めスライスなどがある。 【 0  2  0 】 (ステム)ステムとは、パネルを取り出すときの角度をいう。
3　判決の概要
第４　当裁判所の判断
2　特許法２条１項の「発明」の意義について
…したがって，請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても，その技術的意義に照らして全体として考察した結果，その課題解決に当たって，専ら，人の精神活動，意思決定，抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられ，「自然法則を利用した」ものといえない場合には，同法２条１項の「発明」に該当するとはいえない。以下，これを前提として判断する。
3　本願補正発明の「発明該当性」について
(1)　本願補正発明におけるカット手法分析方法における「分析者」について
…このように，本願補正発明は，こうした第１のステップないし第４のステップを順次経ることにより、特定のセクションに採用されているカット手法を分析する方法であり、本願補正発明の発明特定事項には，分析の主体が特定されていないことから，人がこうした分析を行うことは排除されていない。ちなみに，本願明細書の実施例１（【００２６】ないし【０１２０】）には，「自然乾燥状態のナチュラルストレートとなったヘアスタイルを分析者が推定して，分析を開始する。美容に携わる者であれば、パーマネントがかかっている写真からでも自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルとなったときのシルエット線のおおよその位置を容易に推定できる。なお，実施例の以下の分析は，特に断りがなくとも，分析者により推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートとなったヘアスタイルを用いて行われる。」（【００２６】）との記載があり，人がこうした分析を行うことが想定されているといえる。
(2)　「第１のステップ」について
…そうすると，本願補正発明には，人である分析者が，分析対象者の正面，側面及び背面の写真を見て，分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて，自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むものであり，こうした推定を含む第１のステップは，仮に，分析者の頭の中で行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても，分析者の頭の中で完結するステップである以上，分析者の精神的活動そのものであって，自然法則を利用したものであるとはいえない。 …これに対し，原告は，前記第３の１ (1)ア(ア)のとおり，本願補正発明の第１のステップは，これに続く第２のステップ以降の分析の妨げとなるノイズ（カール，ウェーブ等）をなくすことを目的とするものであり、純粋に自然科学的な目的であって，そのために行う自然乾燥ヘアスタイルの推定は，頭頂点等の生物学的な特徴を利用し，毛髪につけられた物理的なウェーブやカールを元に戻すという物理的な処理であり，人が行っているとしても自然法則を利用している旨主張する。しかし，前記アのとおり，本願補正発明には，分析対象者の写真等から具体的な技術的手段を用いて自然乾燥ヘアスタイルを推定することを特定するものではない。また,頭頂点等の生物学的な特徴を利用するものであるとしても，それは，自然法則に関連する「知識」を頭の中で利用するにすぎず、分析者である人の精神活動として完結するものである。そして，当該推定は，分析者の外部的環境に何らかの物理的作用を及ぼすものではなく，専ら人の精神活動それ自体に向けられたものである。したがって，第１のステップは，物理法則等の「自然法則を利用した」ものとはいえないから，原告の上記主張は理由がない。
(3)　第２のステップないし第４のステップについて
…そして，本願補正発明の各ステップを人である分析者が行うことは排除されておらず,上記のとおり，第２のステップは，第１のステップで行われた自然乾燥ヘアスタイルに基づいて分析が行われるものであるところ，第１のステップが人である分析者が分析対象者の正面，側面及び背面の写真を見て，分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて，自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むことは前記のとおりであるから，第２のステップも，分析者である人の頭の中で，分析する頭部の領城を選択することを含むことになり，こうした選択は，人の精神活動そのものであって，自然法則を利用したものであるとはいえない。 …しかし、前記のとおり、第１のステップ及び第２のステップが、分析者である人の頭の中で自然乾燥ヘアスタイルを推定し，分析の対象となる頭部の領域を選択することを含むものであり，第３のステップは，こうしたステップを前提として，人である分析者が，頭の中で，毛髪の知識や経験を踏まえて，第２のステップで選択したセクションに適した分析項目の中から分析者が推定した分析対象者の自然乾燥ヘアスタイルを分類することを含むものであるから，第３のステップも人の精神活動そのものであって，自然法則を利用したものとはいえない。 …次に，第４のステップは，…こうしたステップを前提として，人である分析者が，その推定した自然乾燥ヘアスタイルの分析項目による分類に対応するカット手法に関する知識を利用してカット手法の分析を行うことは，分析者である人の精神活動そのものであって，自然法則を利用したものとはいえない。 (4)小括以上によれば，本願補正発明の第１のステップないし第４のステップは，全体として考察すると，分析者が，頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し（第１のステップ)，分析の対象となる頭部の領域を選択し（第２のステップ)，セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し（第３のステップ)，この分類に対応するカット手法の分析を導出する（第４のステップ）ことを，頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上，仮に，分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても，専ら人の精神的活動によって前記１(1)で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むものであって，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえないから，特許法２条１項に規定する「発明」に該当するものとはいえない。
4.コメント
4． 1　判決に関する所感
判決における結論は妥当であるように思われます。ただし、本判決の規範を、「頭の中ですべての工程を行うことが含まれる場合には発明に該当しない」と理解したすると、例えば、測定値を用いた演算のみにより分析結果を導出する方法であって人が行うことを排除しない請求項は、発明該当性を満たさないことになるのではないか、という疑問が生じました。
4． 2　補正による発明陵当性充足
本願に関し、特許請求の範囲の補正により、発明該当性を満たすことができたかについて、以下の通り検討してみました。
(1)ソフトウェア関連発明として
一案として、ソフトウェア関連発明として請求項を表現する補正を行うことが考えられます。例えば、請求項１に記載の第１～第３のステップに係る分析結果を入力すると、その入力内容に応じ、請求項２に記載のカット手法を導くようなプログラムや情報処理装置として請求項を記載することができれば、発明該当性を満たすことができた可能性があると思われます。ただし、ソフトウェア関連発明として発明該当性を満たすには、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ように請求項を補正する必要があります。そのような補正のためには、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることが明細書及び図面において十分に記載されている必要があります。実際、本願の補正前には、教示システムやカット手法自動分析装置に係る請求項７、８がありましたが、審査段階の拒絶理由通知において発明該当性違反が指摘されたためか、削除されています。 (参考) ①審査基準第III部第1章2.2『ソフトウェアを利用するものは、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源(注)を用いて具体的に実現されている」場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する』 ②特許・実用新案審査ハンドブック附属書Ｂ第１章2.1.1.2
(2)非ソフトウェア関連発明として
ソフトウェア関連発明としてでなく発明該当性を満たすには、請求項１の第１～第３のステップに係る分析手法や、分析結果に基づくカット手法の導出方法を具体的に記載することが考えられます。例えば、本願明細書及び図面における以下の記載に基づく補正が考えられます。
(明細書及び図面の抜粋)
【 0  4  0 】 1　分析対象をアウトラインとするカット手法分所アウトラインの分析は、ヘアスタイルを次の（1）～（4）のセクションに分けて分析を行う。
【００４１】
（1）耳上以下のバックサイドセクションおよびバックセンターセクションに対するアウトライン分析ア　バックの下側アウトラインの形状、表情分析図４（Ｃ）に示すように、下側アウトラインの表情を分類する。 a ）下側アウトライン外形がきれいに出ているb）下側アウトライン外形がぼやけてラフに出ていろc ）下側アウトラインに重み（インレイヤー）があるという３つに分類する。 【００４２】次いで、背面から観た下側アウトラインの形状を図４（A）の１）～４）で示したように1）ラウンド2）前上がり3）真っ直ぐ4）前下がりの４つに分類する。外務がきれいに出ているションイン外粉がぼやけてラフに出ているウトライン外移に取り(インレイヤー)がある
6 / 7
【 0  4  3 】
この分析結果から、次のようなステムの角度に関するカット手法の情報を導出できる。パネルを取るスライスは水平とし、分析結果[1]：ａ）であって１）ラウンドまたは２）前上がりの場合、パネルを下に傾けて自然に落ちる位置でカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[2]：a）であって3）真っ直ぐまたは4）前下がりの場合、パネルを下に傾けて一面でカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[3]：ｂ）であって３）真っ直ぐの場合、自然に落ちる位置から上にパネルを少し持ち上げてカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[4]：ｂ）であって１）ラウンドまたは２）前上がりの場合、ステムを前に引いてカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[5]：ｂ）であって４）前下がりの場合、ステムを後ろに引いてカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[6]：ｃ）であって３）真っ直ぐの場合、ステムをはえ癖方向に引いてカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[7]：ｃ）であって１）ラウンドまたは２）前上がりの場合、ステムをバックのセンターライン（図４参照）より後ろにオーバーダイレクションしてカットする手法が採用されていると分析される。分析結果[8]：ｃ）であって４）前下がりの場合、ステムをバックのセンターライン（図4参照）より前にオーバーダイレクションしてカットする手法が採用されていると分析される。ただし、上記のような補正には、以下のハードルがあると思われます。 •自然法則を利用した具体的な技術的手段であることを示すように補正したり、意見書で示せたりできるかどうか。 •そのような補正が可能であったとしても、補正により限定された発明で特許がなされることに意味があるかどうか。発明該当性を満たしたとしても、新規性・進歩性を満たすかどうか。
以上
7 / 7