公然実施を立証するために
創英国際特許法律事務所
弁護士・弁理士 寺下雄介

目次
• 公然実施の重要性• 公然実施が問題となる事例• ２つの要件– 公知・公用• 秘密を脱したこと• 発明の内容を知り得る状態での実施– 対象製品が、特許発明と同一構成であること• 公然実施品を探す視点
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公然実施の重要性
特許庁の文献調査の質が向上

紛争段階における刊行物調査で、有効な文献を見つけるのが困難

3「変な物性」「新規なパラメータ」を規定した発明の存在

出願前の文献に当該物性、パラメータ記載したものが見当たらない

公然実施の重要性
業界当事者は、文献より公然実施品の方があたりをつけやすいこともある

審査段階で公然実施発明が調査されることは稀なので、紛争時点で有効な公然実施発明が見つかることがある。

公然実施品が役に立つ！
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公然実施の重要性
公然実施が争われた事案（平成16年1月1日～平成26年6月15日判決日）
訴訟種別

総数

特許有効

特許無効件数割合件数

割合地裁／侵害３９１１２８％

２８７２％

高裁／侵害

１３５３８％

８６２％

審決取消訴訟

５７２７４７％

３０５３％

合計

１０９４３３９％

６６６１％

公然性が争われたのは49件、同一性が争われたのは76件（知財管理Ｖｏｌ．６６5Ｎｏ．２２０１６138-139頁より引用）

公然実施が問題となる事例（１）• 自動車のパーツメーカーA社からのご相談– 競合他社から特許侵害の警告が来た。非侵害で争うのは難しそうなので、公知文献を探しているが、良いものが見つからない。一方、昔の自動車を分解すれば、特許出願前に対象製品が自動車に組み込まれていたことが言えそうである。注意すべきことはあるか。

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公然実施が問題となるケース（２）• プリンタメーカーB社のご相談– 自社が製造販売するプリンタについて、侵害可能性のある他社特許が見つかった。まだ警告などは来ていないが、将来に備えて、反論資料を揃えておきたい。そこで、公然実施といえそうな製品（プリンタ）を入手した。今のところ動作するものの、機械なのでいつ不具合が生じて動かなくなるか分からない。今後どのように保管しておけばよいか。

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公然実施が問題となる事例（３）• 飲料メーカーC社のご相談– 新製品としてビールを製造販売しようとした
ところ、他社がそのビールについて特許を取得していることが分かった。そこで、当該特許権者の事業を調査したところ、特許出願前に、特許の実施品である製品を販売していることが、プレスリリースやカタログで判明した。出願戦略ミスのように思われるが、これを公然実施品として主張したいと思っている。

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２つの要件• 発明が公知・公用であること（特許法２９条１項１号、２号）• 出願前に実施されていた発明が、特許発明と同一構成・組成を有すること9

（第１要件）公知・公用• 「公然知られた」（29条1項1号）– 発明が秘密の範囲を脱したこと• 「公然実施をされた」（29条1項2号）– ①秘密を保つ義務を負わない人が、– ②発明内容を知り得る状態で、発明が実施されたこと公知と公用を区別する実益はないと考えられている。
（中山信弘「特許法」124頁（第２版、弘文堂））
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①秘密を保つ義務を負わない（秘密を脱した）• 秘密保持義務を負う場合は大きく２つ– 明示の秘密保持義務• 秘密保持契約– 黙示の秘密保持義務• 個別具体的な事情から、信義則上、秘密保持義務があると言える場合

11平成16年(ワ)第24626号＜溶融金属供給用容器事件＞
①発注

③設計図
トヨタ自動車

②設計図
被告

Ａ社

公然知られた？
「かかる図面が取鍋の使用先のトヨタ自動車に提出されたとしても，さらに不特定の第三者に交付されることを予定する図面ではなく，トヨタ自動車の工場において使用される取鍋に関わる関係者の範囲内においてのみ開示される文書である
ことは客観的にみて明らかである。このような図面については，取引担当者間においては，信義則上，当然に守秘義務が生じるものと解すべきであるから，乙３の３図面が「公然知られた」ものであると認めることはできない。」
12平成18年(行ケ)第10452号＜樹脂配合用酸素吸収剤事件＞【特許請求の範囲】
還元性鉄と酸化促進剤とを含有し且つ鉄に対する銅の含有量が１５０ｐｐｍ以下及び硫黄の含有量が５００ｐｐｍ以下であることを特徴とする樹脂配合用酸素吸収剤

用途
発明

（審決）
「本件発明が規定する・・脱酸素剤用鉄粉が本件出願前に一般に市販されていた」→公然実施発明に基いて、進歩性を否定
A鉄粉を納品

被告
（裁判所）
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脱酸素用A鉄粉を市販
川崎
製鉄

粉末冶金用

脱酸素剤用鉄粉は本件出願前に一般に市販されていたとは認められない →審決は誤り

鉄粉写真はhttp://www.dowa-electronics.co.jp/content/images/function/index_thumb_04.jpgから引用

平成21年(行ケ)第10284号＜プラバスタチンナトリウム事件＞（発明の名称）「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム，並びにそれを含む組成物」
プラバスタ
チンNa製品

A社（被告の前身）

仕様・分析結果を記した書面
秘密保持契約「Sample for Experimental purposes only」
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後発医薬品
メーカー

特許法２９条１項２号の「公然実施」ないし３号の「配布された刊行物」に該当すると解することは相当でないというべき

②発明の内容を知り得る状態で実施• 当業者が発明の内容を知りえない状態で実施されていた場合には、「公然実施」にはならない。
テストカーが町中を走行。
エンジンの発明は公然実施？

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平成15(ワ)第19324号＜ブラニュート顆粒事件＞【特許請求の範囲】
粒度を二〇～七〇〇μｍに調整されているＡ粒子とＢ粒子を含む・・・
三種の分岐鎖アミノ酸の粒子のみを主薬とし、・・・重量比である造粒原料を造粒することを特徴とする・・・医薬用顆粒製剤の製造方法。

A粒子
B粒子

市場に不可逆16

市販されている場合は、特段の事情がない限り、分析できるから公然実施になる。しかし本件では、分析により発明に到達することは極めて困難だから特段の事情があり、公然実施ではない。
画像引用元

http://www.powrex.co.jp/granulate/index.html,
https://www.qlife.jp/meds/rx18897.html

東京地判平成15年(ワ)第19733号＜アイスクリーム充填苺＞– 「本件特許発明は，特許法２９条１項１号ないし２号に違反して特許された無効理由を有する・・・」– 「航空食品株式会社の１９９３年版「全日空フレッシュギフト」カタログ（乙１）には，凍った苺の中にクリームが入った写真と共に，「フローズンクリー
ムベリー」との商品名で商品が紹介されており，説明として，「フローズンス
トロベリー（生クリーム入）２４個 カリフォルニアで収穫された大粒のいちごに甘いクリームを入れ急速冷凍。とても食べやすくシャーベット感覚で楽しめます。」と記され，・・– カタログから、出願前の実施品販売の事実、及び、実施品の構成を認定した。

http://item.rakuten.co.jp/kanoya/987790-g/

17平成8年（ワ）第23184号＜熱転写プリンタ＞
原告は、熱転写プリンタを、ＮＥＣに対してＯＥＭ供給。
ＮＥＣは、出願前に、ＰＣ－８８２４を市場において販売。

３５０１８６５ＬＡ
1983年5月

工場コード1865台目に製造された

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平成13年（ネ）第1870号〔熱交換機用パイプ事件〕
分解して取得エアコンの熱交換器
公然実施品

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いつ搭載？
出願後？

後から搭載困難

スズキ『アルト』
出願前に市販

製造番号
NKK9810

1989年8月25日
自動車登録1989年8月10日

搭載して販売したという時系列がスムーズ

公然実施立証に用いられた証拠（現物）• 知財高判平成17年(行ケ)第10061号〔表面筋状臼肉こんにゃく〕

20– 特許庁は請求不成立の審決をしていた。
– 「・・・発見品の製造時期について検討する。・・・発見品には・・・「６０．１０．２７製造」又は「６０．１１．１製造」の日付印が押されていることから・・
・発見品が昭和６０年１０月２７日又は同年１１月１日に製造されたものであることが推認される・・・」– 「発見品は・・・Ａ食品の旧工場において・・・バケツの中から発見・・」– 「発見品の包装袋には，塵芥又はバケツの錆と思われる汚れが付着している上，フィルムが白濁し，古びた外観である。・・・開封や改ざんがされた痕跡は見当たらなかった。」– 「発見品の内容物であるこんにゃくは，こんにゃく同士が一部くっつき合った状態にあった上，全体的にもろく・・。これに対し・・平成１６年９月１７日に購入した・・こんにゃく・・は・・発見品・・に比べ，明らかに弾力を有していた」– 「発見品が存在したバケツの中ないし発見場所の周囲からは，Ａ食品製及び他社製のこんにゃく，古新聞その他多数の物品が発見された。これらの物品は，いずれも全体的に汚れが付着し，古びた外観であり，また，製造日付等が確認できるものについては，その日付は，いずれも，昭和６１年以前である。」– 「Ａ食品は，昭和６１年に新工場を建築し，以後，こんにゃくの製造は新工場で行うようになった。現在，旧工場は，物置として使用されている状態にある。」

（第２要件）公然実施品が特許発明と同一構成であること• 文書で立証する場合– 当時の外観を示す写真や設計図、スペック等を示す
カタログ、資料等• 現物で立証する場合– 現物が、出願前から改造され又は変化していないことを言う必要がある（今は公然実施品の構成を備えているが、出願前はそうではなかったということがありうる）。

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公然実施品の構成の立証• 現物をもって公然実施を立証する場合、当該現物への改造の有無、性質の変化の有無等が問題となることがある。

【請求項１】
α：4~6%、
β：4~6%を含む物質Ａ

化学物質Ａ
α：5%
β：5%
現在の組成

【請求項１】
ＡゴムとＢ繊維を配合してなるタイヤ用ゴム組成物。

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化学物質Ａ
α：2%β：7%

経時変化

出願日前の組成

タイヤの交換出願前に市場に出ていた車
ＡゴムとＢ繊維を配合

ＡゴムとＣ繊維を配合

公然実施品の構成の立証• 平成9年（行ケ）第141号〔食品保存剤〕

23– 審決は、公然実施品として提出された出願後の製品（食品保存剤）の組成について、製品名が出願前の製品と同じであるから組成も同じはずだとして、公然実施に基づく無効を認めた。これに対し原告は、新旧の製品の間には、組成の違いがあるとして提訴– 裁判所：「基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認めるに足りる特別の事情がない限り、「アンチモールド１０２」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成４年ころまで、その組成が変わっていなかったものと認定すべきである」

平成26年(行ケ)第10230号＜ナット供給装置事件＞【発明】ナットのねじ孔に串刺し状態に貫通させて部品を保持供給する装置

串刺し社内に保管？

ナットフィーダ

串刺し？
磁石吸着？

被告

電元社
出願前に譲渡「電元社がもともと製造していたナットフィーダも，串刺し方式ではなく，磁石吸着方式を採用していた可能性があることは否定できない（当初は，磁石吸着方式を採用していたとまで認定することはできないが，電元社の当初の製品がどのような構造や構成を持つものであったかを認めるに足りる証拠はない以上，その可能性を排除することはできないという趣旨である）
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ナットフィーダの写真 http://www.dengensha.co.jp/automatic.html

平成26年(行ケ)第10230号＜ナット供給装置事件＞【発明】ナットのねじ孔に串刺し状態に貫通させて部品を保持供給する装置
１５年間の保管中に部品がいくつかなくなっている。
保管

被告

ナットフィーダは，電元社から購入後、５年間使用された後は，約１５年間も使用されないまま放置されていた上、その間に，その部品の一部であり，使用時には存在していたヒンジカバー，キックバネ及びチューブがなくなるなどしていた。
被告が購入したナットフィーダが，その同一性を完全に保持したまま保管されていたと認定することができないことは明らかである。そうであるとすると，他の部品も，失われるなどした一般的可能性があることは否定できない。
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串刺し用ピンが、ネジ孔を貫通するものでなかった可能性
ナットフィーダの写真 http://www.dengensha.co.jp/automatic.html

公然実施品を探す視点• 文書や映像等の収集– パンフレット、カタログ、新聞、パッケージの記載、（自社製品なら）設計図、仕様書等– 公然実施日や出願前の実施品の構成は、複数の資料を合わせることにより立証できる。
– Ex)表面筋状臼肉こんにゃく事件– 公然実施に至るストーリーを構築する。

• 現物の確保– 文書等の日付と合わせて主張することも。
– 相手方から、証拠の改竄等の主張を防ぐため、又は、機械の動作がクレーム化されている場合に、入手の過程や現物の動作を撮影したり、公正証書を使う方法が考えられる。
• 平成13年（ネ）第1870号〔熱交換機用パイプ事件〕

26– 「ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプは、平成１１年５月２７日、Ｊ地方法務局所属公証人Ｋの立会の下に、上記自動車から取り外されたものであり、その経緯は、同公証人作成の「平成１１年第２２３号自動車のエアコン用熱交換器パイプに関する事実実験公正証書」（乙７）に示されている」

ありがとうございました

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