コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性

コンピュータ・ソフトウェア
関連発明の成立性－精神活動が含まれる歯科治療システムの発明－
会員

河野

登夫
要

約

コンピュータ及び通信ネットワークを用いてなる歯科治療システムの発明における複数の発明特定事項に，人による行為及び精神活動が含まれていると認定できるが，明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと，この発明は，精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く，全体としてみると，
コンピュータに基づいて機能する，歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる，として発明の成立性を認める審決取消判決がなされた。人の精神活動が構成要素の一部となっているシステムの特許発明は認められるべきなのかについて考察する。

1．はじめに審判でも同様の審決がなされたものであるが，審決取特許法 2 条 1 項には「この法律で「発明」とは，自消訴訟（平成 19 年行（ケ）第 10369 号）で一転して然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

自然法則を利用していると認められ，審決は取り消さをいう。」と特許法で保護対象となる「発明」が定義れた。

されている。また，特許法 29 条 1 項柱書には「産業コンピュータ・ソフトウェア関連発明の出願を取り上利用することができる発明をした者は，次に掲げる

扱う実務家からは，特許法による保護対象が広がると発明を除き，その発明について特許を受けることがでか，請求項の作文上の制約が減るとか，歓迎の声が聞きる。
」と規定している。コンピュータ・ソフトウェ

こえてきそうであるが，永年にわたって積み上げてきア関連発明では，審査の対象がこれらの規定を満たした発明の成立性（特に自然法則の利用性）の判断の基ているかどうか（発明の成立性または発明該当性）が本的な考え方を変更すべきなのか，また，権利行使に問題になることが多い。すなわち，「自然法則を利用

際して人的要素をどのように考えるのか，問題を孕んしているかどうか（自然法則の利用性）」，「技術的思だ判決であると考えられる。本稿では，自然法則の利想であるかどうか」及び「産業上の利用性があるかど

用性に関する審査基準など，一般的な判断基準に照らうか」である。
「自然法則の利用性」については，特してこの判決の妥当性を考察する。

許庁の「審査基準」に特別の章を設けて判断の手順又は基準を定めている。

2．事案の概要「審査基準」では，自然法則以外にその利用が想定

2.1

手続きの経緯されるものとして，経済法則，人為的な取り決め，及1998 年 11 月 3 日ほか 複数の米国基礎出願

び数学公式とならんで「人間の精神活動」が例示され1999 年 10 月 4 日 国際出願（PCT/US99/22857）ており，発明がこれらに当たるとき，またはこれらの（特願 2000-579144 号：国内公表特表 2002-528832 号）

みを利用しているときは，自然法則を利用していない

2005 年 1 月 21 日 拒絶査定として，特許法で定義する「発明」に該当しない，と2005 年 4 月 26 日 不服審判請求（不服 2005-7446 号）

規定している。

2005 年 5 月 26 日

本稿で取り上げる事案の特許出願は，発明特定事項

特許請求の範囲を変更する補正（以下「本件補正」という）に，人の精神活動が含まれている事などを理由に，自2007 年 6 月 19 日 本件補正却下・請求棄却の審決

然法則を利用せず，と判断されて拒絶査定され，不服2007 年 10 月 29 日 審決取消訴訟提起

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No. 12‒‒

パテント 2008

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性

C2008 年 6 月 24 日 判決（審決取消）
2.2

請求項の変遷A-1

出願時の請求項 1

本件補正に係る請求項 1
歯科補綴材の材料，処理方法，およびプレパラート

に関する情報を蓄積するデータベースを備えるネット

患者の歯科治療要求を判定し；

ワークサーバと；患者に装着して歯科治療要求を満たすための歯科補
綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；画を策定し；

前記通信ネットワークを介してデータベースに蓄積

通信ネットワークを介して初期治療計画を歯科技工室に伝送し；

された情報にアクセスし，この情報を人間が読める形式で表示するための前記ネットワークに操作可能に接必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終続された 1 台または複数台のコンピュータであって，治療計画を歯科医師に伝送してなる，歯科医師と歯科歯科診療室に設置された少なくとも 1 台のコンピュー

技工室との間の双方向歯科治療方法。

タと更に歯科技工室に設置された少なくとも 1 台の追

A-2

加のコンピュータと；出願時の請求項 11

歯科補綴材の材料，処理方法，およびプレパラート

患者の歯の治療必要情報に対応させ，前記歯科修復に関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットの歯科補綴材を生成するためのデザイン基準およびワークサーバと；患者の歯科修復必要情報に対応する電子画像を含む

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；初期治療方法情報であって，この初期治療方法情報は
歯科診療室コンピュータまたはコメントを要求するたデータベースに蓄積された情報にアクセスし，このめ少なくとも前記初期治療方法情報の電子画像のある情報を人間が読める形式で表示するための 1 台または歯科技工室コンピュータにおいて生成され，歯科診療

複数台のコンピュータとからなる，コンピュータに基室と歯科技工室におけるそれぞれのコンピュータは同づいた歯科治療システム。

時に電子画像に通信ネットワークを介してアクセス可B本件補正前の請求項 1（出願時の請求項 1 または能な初期治療方法情報と；さらに前記初期治療方法情請求項 11 などに対応：審査段階における 2004 年

報の電子画像の修正，増強あるいは確認に基づき，且12 月 28 日付手続補正書による。拒絶査定の対象）つ修正された，増強された，あるいは確認された電子歯科補綴材の材料，処理方法，およびプレパラート

画像を含み，電子画像を歯科診療室コンピュータへ通に関する情報を蓄積するデータベースを備えるネット

信ネットワークを介して伝送可能な最終治療方法情報

ワークサーバと；と；

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；から構成されるコンピュータに基づいた歯科治療シス
テム。

データベースに蓄積された情報にアクセスし，この情報を人間が読める形式で表示するための 1 台または

2.3（1）補正の適否の判断

複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；審決の内容

請求項 1 の補正は，補正前の「歯科治療システム」の発明を特定するために必要な事項である「歯科修復要求される歯科修復を判定する手段と；を判定する手段」，「初期治療計画を策定する手段」を

前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイ

削除したものであり，請求項に記載した発明を特定す

ン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなるために必要な事項を限定するものでないことは明らり，前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工

かであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするも室に伝送し；またのに当たらない。また，該補正は，請求項の削除，誤前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画

記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするもに対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送のに当たらないのは明らかである（H18 年改正前特許

してなる，コンピュータに基づいた歯科治療システム。

法 17 条の 2 第 4 項違反）
，として本件補正は却下された。

パテント 2008‒‒Vol. 61

No. 12

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性（2）本件補正前の請求項 1 の発明（2.2

B に記載の発明）についての判断

他の請求項は請求項 1 に従属しているから，請求項
1 自体の発明の成立性が否定されているので同判断が特許法 2 条 1 項に規定する発明の自然法則の利用性なされ，また，一部の請求項は請求項 1 に記載されたに関し，「人が主体となって行う，判定すること，計ところ以外の人（歯科医師，技工士）の精神活動その画を策定すること自体は，人間の精神活動そのものでもの或いはそれに基づく行為を特定したもの，と判断あって，「自然法則を利用した技術的思想の創作」にされ，自然法則の利用性を否定された。

該当するものでないことは明らかである。

3．判決の概要（下線は筆者）（中略）
さらに，一部発明特定事項が，人間の精神活動その3.1

ものであると認められる場合は，発明は，該発明特定事項を構成要件とするのであるから，「自然法則を利本件補正の却下について審決の判断に誤りなし，とした。
3.2

用した技術的思想の創作」に当たるということはでき

発明該当性について（対象は本件補正前の発明）

判決は発明該当性一般について以下のように判断のない。
」と基本的な考え方を確認した。その上で請求

基本的な考え方を示した。

項 1 に関し，「特許の対象となる「発明」とは「自然法則を利用「 請求項 1 には，「要求される歯科修復を判定する手

した技術的思想の創作」であり（特許法 2 条 1 項），

段と；」と「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラー

一定の技術的課題の設定，その課題を解決するためのトのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段

技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目とからなり」とが発明特定事項として記載されている。

的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完そして，歯科医師が，その精神活動の一環として，成されるものである。

患者からの歯科治療要求を判定したり，初期治療計画

したがって，人の精神活動それ自体は「発明」ではを策定するものであることは社会常識であるから，請なく，特許の対象とならないといえる。しかしながら，求項 1 の「要求される歯科修復を判定する」，「前記歯精神活動が含まれている，又は精神活動に関連すると

科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準をいう理由のみで「発明」に当たらないということもで含む初期治療計画を策定する」の主体は，歯科医師できない。けだし，どのような技術的手段であっても人あるといえる。そうすると，請求項 1 において，歯科により生み出され精神活動を含む人の活動に役立ちこ

医師が，その精神活動の一環として「判定する」こと，

れを助け，又はこれに置き換わる手段を提供するもの「策定する」ことを，それぞれ「手段」と表現したもであり，人の活動と必ず何らかの関連性を有するからのと認められる。」と認定した。また「発明の詳細なである。

説明」においてもこれらの「判定する手段」及び「策そうすると，請求項に何らかの技術的手段が提示さ定する手段」について特別な構成が採用される等の記れているとしても，請求項に記載された内容を全体と載はない，とも認定した。

して考察した結果，発明の本質が，精神活動それ自体一方で，｢ 請求項 1 は，当初の「双方向歯科治療方法」から「コンピュータに基づいた歯科治療システム」に向けられている場合は特許法 2 条 1 項に規定する発明に該当するとはいえない。

の発明に補正され，「判定し」，「策定し」を「判定す他方，人の精神活動による行為が含まれている，又る手段」，「策定する手段」に補正しているが，「判定

は精神活動に関連する場合であっても，発明の本質が，する手段」，「策定する手段」に関して，上述のとおり

人の精神活動を支援する，又はこれに置き換わる技術

その発明の特定事項として，歯科医師が主体の精神活的手段を提供するものである場合は「発明」に当たら動に基づく判定，策定することを，上記「手段」と表ないとしてこれを特許の対象から排除すべきものでは現したものであるから，請求項 1 に係る発明全体をみないということができる。
」ても，自然法則を利用した技術的創作とすることはで

そして，本願の請求項 1 の発明（本願発明 1：2.2 の B）

きない。
」と認定して，請求項 1 に係る発明は，特許について，「これを本願発明 1 について検討するに，

法 2 条 1 項で定義される発明に該当しないというほか

請求項 1 における「要求される歯科修復を判定する手ない，と判断した。

段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデVol. 61

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パテント 2008

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性

ザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」とい

4．考察

う記載だけでは，どの範囲でコンピュータに基づくも

4.1

日 本における発明の成立性に関する特許の「審査基準」の変遷のなのか特定することができず，また「システム」という言葉の本来の意味から見ても，必ずしも，その要前述したように特許法第 2 条には同法で保護対象と素として人が排除されるというものではないことかする「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創ら，上記「判定する手段」，「策定する手段」には，人作のうち高度のものをいう」と定義している。このによる行為，精神活動が含まれると解することができ

定義は現行特許法が制定された 1959 年当時のまま変る。さらに，そもそも，最終的に「要求される歯科修

わっていない。コンピュータまたはコンピュータ・プ

復を判定」し「治療計画を策定」するのは人であるか

ログラムを利用した発明が「自然法則の利用性」を満ら，本願発明 1 は，少なくとも人の精神活動に関連すたすか否か，というのが日本におけるこの種の発明のるものであるということができる。」と認定した上で，保護を図っていく上での課題であった。

これだけの理由では特許の対象から排除されるもので特許法は第 1 条に「産業の発達に寄与すること」をはないから，さらに，本願発明 1 の本質について検討

同法の目的とする，と規定する。1970 年以降日本のする，とした。そして，産業構造が 2 次産業から 3 次産業へシフトしていく一「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修方，情報処理技術がめざましい発展を遂げた。このよ

復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む

うな時代背景の中でコンピュータ・プログラムを利用

初期治」，療計画を策定する手段」の技術的意義を一した発明の保護を図らないようでは特許法の目的を達義的に明確に理解することができず，その結果，本願することはできなかった。

発明 1 の要旨の認定については，特許請求の範囲の技「発明」の定義を改めることなく，特許法の目的を術的意義が一義的に明確に理解することができない

達成し，また産業界にニーズに応える，という難しいとの特段の事情があるということができるから，更に課題に対する行政の回答が，以下に示された「審査基明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとす

準」などによる法律の弾力的解釈なのである。

る。」として，発明の詳細な説明における記載の分析

1975 年 12 月を行った。この分析の結果，「請求項 1 に規定された「要①コンピュータ・プログラムに関する発明について求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修の審査基準（その 1）

復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む（コンピュータプログラムに関する発明が「方法」

初期治療計画を策定する手段」には，人の行為によりの発明として特許され得ることを明示）実現される要素が含まれ，また，本願発明 1 を実施す1982 年 12 月

るためには，評価，判断等の精神活動も必要となるも②マイクロコンピュータ応用技術に関する発明につのと考えられるものの，明細書に記載された発明の目

いての運用指針

的や発明の詳細な説明に照らすと，本願発明 1 は，精（マイクロコンピュータ応用技術に関する「物（装神活動それ自体に向けられたものとはいい難く，全体置）」の発明は特許され得ることを明示）としてみると，むしろ「データベースを備えるネット

1988 年 3 月

ワークサーバ」「通信ネットワーク」「歯科治療室に設③コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができ取扱い（案）る装置」とを備え，
コンピュータに基づいて機能する，（①「その 1」と②「マイコン指針」の関係を整理）

歯科治療を支援するための技術的手段を提供するもの

1993 年 6 月と理解することができる。

④改訂審査基準第Ⅷ部 特定技術分野の審査基準

したがって，本願発明 1 は「自然法則を利用した技

第 1 章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」

術的思想の創作」に当たるものということができ，本願発明 1 が特許法 2 条 1 項で定義される「発明」に該（自然法則の利用性の要件を明確化）
1997 年 2 月

当しないとした審決の判断は是認することができない。」との結論を導出した。
パテント 2008⑤特定技術分野の審査の運用指針
第 1 章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」‒‒Vol. 61

No. 12

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性（媒体特許を認める）

人間の精神活動を一部利用しているときにも「発明に2000 年 12 月

該当する」，と判断しうる余地を残した規定であると⑥コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準言うべきである。

（プログラム自体の特許を認める）

コンピュータ・ソフトウェア関連発明特有の判断を（ビジネスモデルについての審査方針）する必要がある場合に参照すべき「審査基準」の2002 年 9 月

第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準⑦特許法改正（プログラムは「物」である，とした）①で方法の発明が，②で物の発明がどのような基準

第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明
においては，基本的な考え方としてで保護対象となるかが明らかにされた。③は①②の暫定的統合版であった。

「ソフトウェアによる情報処理が，ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合，当該ソフ審査基準全体の見直しの中でコンピュータ・ソフト

トウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」

ウェア関連発明についても見直しが行われ，自然法則

である。
」を挙げ，
判断の具体的な手順を示している（同の利用性について新しい考え方が示されたのが④であ

第 1 章 2.2.2）。本件の審決及び判決では第Ⅶ部第 1 章はり，現在の審査基準の基礎となっている。⑤は，コン参酌されていないので詳述はしないが，この手順ではピュータプログラムを記録した記録媒体の保護をする

請求項に記載された事項に基づいて，請求項に係るというアメリカでのガイドラインに倣って，同趣旨の発明を把握する。

規定を入れたものである。データ構造を記録した記録とされ，また留意事項として媒体も保護対象となった。

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源⑥はソフトウェアが記録媒体の形で，つまりパッを用いて具体的に実現されたもの」が発明の詳細な説

ケージで，販売されるだけではなく，通信網経由でも明及び図面に記載されていても，「ソフトウェアによ販売されることが多くなってきたためにプログラム自る情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現体を特許として認める，という究極の施策を打ち出しされたもの」
が請求項に記載されていない場合には「発たものである。そして，⑦では法改正により，⑥の基明」に該当しないと判断されることに注意する。

準を追認することとした。

との記載がある。

このような経緯を経て日本では他国では見られない

つまり，自然法則の利用性の判断は請求項の記載に「コンピュータ・プログラム自体の発明を物の発明と依ることを明記しているのである。

して保護する」という法制度を有することになった。

4.3

4.2

（1）審理対象となった本件補正前の請求項 1 の発明

現行の「審査基準」

本判決の問題点

現行の「審査基準」は⑥を基本に，複数回の改訂を（2.2 B に記載の発明。本判決に言う本願発明 1）に経たものである。コンピュータ・ソフトウェア関連発

ついての審決での判断を否定した本判決の基本的考え

明特有の判断をする必要がない発明については特許要

方は，

件一般について記述した。

「人の精神活動による行為が含まれている，又は精第Ⅱ部第 1 章 産業上利用することができる発明における神活動に関連する場合であっても，発明の本質が，人の精神活動を支援する，又はこれに置き換わる技術的

1.1 「発明」に該当しないものの類型

手段を提供するものである場合は「発明」に当たらなにおいて発明の成立性についての考え方が記載されていとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないる。本稿の「1．はじめに」において記載したよういということができる。」とした点にある。

にこの章には「自然法則を利用していないもの」とし「発明の本質」が何を意味するかは置くとして，「発て，自然法則以外の法則（例えば，経済法則），人為明」が「人の精神活動を支援する技術的手段」または「人

的な取り決め（例えばゲームのルールそれ自体），数の精神活動に置き換わる技術的手段」を提供するもの

学上の公式，人間の精神活動が例示され，発明がこれである事例は，コンピュータを利用した技術の分野でらに当たるとき，あるいはこれらのみを利用しているはきわめて多く存在する，というよりは大部分を占めときは，発明に該当しない，と規定している。これは，ている。蓋し，コンピュータは人の頭脳の働きを代行

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パテント 2008

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性

し，またはこの働きを規模拡大し，高速化するものだ

然法則の利用性が認められることはまずない。「全体からである。

としての判断」は，あくまでも，自然法則の利用性を4.2 に記載したように，「審査基準」は，人間の精神否定された拒絶理由に対する反論の論拠と考えておく活動を一部利用しているものであっても発明に該当すのがよいであろう。なお，「審査基準」では「どのよる，と判断する余地を残している。本判決は，「審査うな場合に，全体として自然法則を利用したものとな基準」には触れていないが，「発明の本質が，人の精るかは，技術の特性を考慮して判断する」とされてい神活動を支援する，又はこれに置き換わる技術的手段る。

を提供するものである場合」が，発明該当性を認め得

さて，コンピュータ・ソフトウェア関連の「システる場合に該当するとしたのである。この場合に発明該ム」の場合，
この「システム」という「物」の一部が「人当性を認め得る，と判断した根拠と思われるところは，間」によって構成されることはあり得ない，という常先に引用した「精神活動が含まれている，又は精神活

識的観点からは，「全体として判断」したところで自動に関連するという理由のみで「発明」に当たらない

然法則の利用性の存在を主張するのは難しい。このよということもできない。けだし，どのような技術的手うな「システム」の一部が「人間」によって構成され段であっても人により生み出され精神活動を含む人のていると認定された拒絶理由に対しては「○○する手

活動に役立ちこれを助け，又はこれに置き換わる手段

段」がコンピュータによって実現され，人的要素が排を提供するものであり，人の活動と必ず何らかの関連

除されていることが明らかになるような表現に補正す性を有するからである」という点であると見られるが，ることで拒絶理由が解消する，と考えておけばよい。

この根拠は自然法則の利用性について何ら説明してお本判決では「システム」に関し，「広辞苑」を引いらず，論理性に欠けると言わざるを得ない。

て「その要素として人が排除されるというものではな（2）前述したように「審査基準」は，人間の精神活い」と認定している。「システム」の一般的定義では

動を一部利用しているものについての発明の成立性はその通りであるが，特許法では，「自然法則の利用性」

必ずしも否定していない。これは「全体としてみれば」の観点から，一般的な「システム」として定義される

自然法則の利用性を認めうるものが存在し得るからでもの全てを「発明」と認める訳ではない。たとえば，「特あると考えられる。自然法則の利用性を「発明の全体

定の野球チームが優勝した場合に金利を上乗せする」

で判断する」，と言う考え方は，先に引用した「審査などの預金制度は「預金の一システム」として辞書的基準」

定義では認められるものではあるが，「人為的な取り第Ⅱ部第 1 章 産業上利用することができる発明における決め（優勝という制度），及び経済法則または人為的取り決め（金利）」を利用している（自然法則を利用していない）と言うことで発明の成立性は認められな

1.1「発明」に該当しないものの類型
中の自然法則の利用性の判断に関する注記に示されていのである。

いる。

（3）「審査基準」のところで，「物の製造方法」など，コンピュータ・
ソフトウェア関連以外の方法の発明では「人間の行為」第Ⅱ部第 1 章

産業上利用することができる発明におけるが発明特定事項に含まれることは普通に存在するし，2．特許要件 2.1 対象となる発明

人間の行為によるか，機械によって行われるかが明確

においてはではなく，どちらも含み得る記載であったとしてもそ（1）特許要件に関する審査の対象となる発明は，「請れによって発明の成立性が問題になることは少ない。

求項に係る発明」である。

しかしながらコンピュータ・ソフトウェア関連の「シ（2）請求項に係る発明の認定は請求項の記載に基づステム」発明の審査実務においては，発明特定事項にいて行う。この場合においては，特許請求の範「人間の行為」，「人間の精神活動」など人間を含む概

囲以外の明細書及び図面の記載並びに出願時の念が含まれている場合，本件事案と同様に特許法 29

技術常識を考慮して請求項に記載された発明を

条 1 項柱書違反，とする拒絶理由がまず発せられる。

特定するための事項（用語）の意義を解釈する。

審査の最初の段階で「全体として判断する」ことで自と規定している。
（なお，このように発明の成立

パテント 2008‒‒Vol. 61

No. 12

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性性を請求項の記載に基づいて判断するのは米国及びいうことができ，本願発明 1 が特許法 2 条 1 項で定義

EPO においても同様である。
）

される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認

而して本願発明 1 について判決では，「判定する手することができない。
」という結論を導いている。

段」，「策定する手段」には，人による行為，精神活動

しかしながら判決における上述の総括は，本願発明が含まれると解することができる，と認定しており，

1 の請求項の記載を追認しただけのものでしかない。

「発明特定事項」の発明の自然法則の利用性に関する「コンピュータなどのハードウェア資源を備え，コン

意義は解釈されている，と認められる。そうであるとピュータに基づいて機能する技術的手段であり，精神すれば，「審査基準」に則ってこの認定に従い，自然活動それ自体に向けられたものであるとは言い難い発法則を利用していない要素を含むことを理由に，審決明」であったとしても，発明特定事項に，「人の行為を維持する，との判断を下すことができたはずである。

により実現される要素が含まれ，また，本願発明 1 を

それにも拘わらず，これだけの理由では特許対象から実施するためには，評価，判断等の精神活動も必要と排除されるものではないから，本願発明 1 の本質につなる」ような物の発明（本願発明 1）が，「全体としいて検討する，としたのである。

てみれば」自然法則を利用している，と判断できる根「審査基準」の拠，または判断した根拠は判決には全く示されていな

2.1 対象となる発明 （2）いのである。

から引用掲記したように，自然法則の利用性に関する（4）以上のように，本判決は発明の成立性を「全体発明の認定に際して，明細書，及び図面の記載を考慮として判断する」こととしたが，して発明特定事項の意義が解釈される，としている。

本願発明 1 の本質が，人の精神活動を支援する，又（これは特許法 70 条 2 項において特許発明の技術的範はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである

囲を定めるに際して，明細書の記載及び図面を考慮しとか，て，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈す

本願発明 1 はコンピュータに基づいて機能する，歯る，と規定しているのに符合する，と思われる。
）し科治療を支援するための技術的手段を提供するものでかしながら，本判決では「発明の本質」の検討のためあるとか，に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌した。
「発「システム」の辞書的定義によれば構成要素として明の本質」の意義は判決からは明らかではないが，明人は排除されない，細書の発明の詳細な説明を検討した結果として発明をなどの認定事項には自然法則の利用性を肯定する根拠

総括したところは，「以上によれば請求項 1 に規定さとなるところは見られない。そして，
前述のように「特れた「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前段の事情がある」とリパーゼ判決を踏まえて，「発明記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規の本質」を検討するために発明の詳細な説明を参酌し準を含む初期治療計画を策定する手段」には，人の行たが，合理的な結論を導き出せたとは思えず，この点

為により実現される要素が含まれ，また，本願発明 1にも疑問がある。

を実施するためには，評価，判断等の精神活動も必要

裁判所は「審査基準」に拘束される必要は無いかもとなるものと考えられるものの，明細書に記載されたしれない。しかし，審決は「審査基準」に則って行わ

発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと，本願発明れているのであり，その審決を破棄するのであれば，

1 は，精神活動それ自体に向けられたものとはいい難審決の拠り所である「審査基準」に基づく審決での判く，全体としてみると，むしろ「データベースを備え断の誤り，または「審査基準」自体の不合理についてるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「歯科の言及が不可欠であると思われる。

治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と言語本来の意味からは「自然法則の利用性」を認め処理ができる装置」とを備え，コンピュータに基づい

難いコンピュータ・ソフトウェア関連発明を，特許法て機能する，歯科治療を支援するための技術的手段をの目的に則り，科学技術の進歩と産業構造の変革に対提供するものと理解することができる。
」，というにあ処しつつ保護するために，30 年以上をかけて，また，り，この総括の結果「したがって，本願発明 1 は「自日米欧 3 極の国際的調和を図りつつ構築してきた「審然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものと査基準」を一顧だにすることなく，本願発明 1 の発明

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No. 12‒‒

パテント 2008

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性の成立性を安直に認めたことに対して疑問を呈さざる

information representative of a dental need of theを得ない。

patient；-designing a preliminary treatment plan for the dental

5．対応の米欧出願

needs of the patient, wherein the design criteria include

本件事案に関するアメリカ及びヨーロッパでの特許

digital image representations of the dental restoration

出願に対する審査状況を付記しておく。

need；

5.1

and

アメリカにおいては特許 6575751 として登録されて-for war ding the electronic image to a dental

おり，認可された独立クレームは日本出願同様請求項

restoration laboratory over a comunications network,

1（方法）及び請求項 11（システム）であり，
内容は 2.2

wherein a technician evaluates the image and, if

記載の A-1 及び A-2 とほぼ同様である。

necessary, suggests alternative restorative options to

アメリカ特許法は 101 条に保護対象を規定していthe dentist in real tome.

る。すなわち，「新規且つ有用なプロセス，機械，生「歯科医師の診療室で患者の歯科的必要性を表す情産品，組成物，又はそれらの新規且つ有用な改良を発報を含む患者の歯の電子画像を生成し；明ないし発見した者は，本法に定める条件及び要件に患者の歯科的必要性に向けられており，患者の歯科従って特許を受けることができる」と規定するのみで治療必要性を表すディジタル画像を含む策定規準を有あり，「発明」の定義はなく，当然，自然法則の利用

する初期治療計画を策定し；についての記述もない。

歯科技工士が画像の評価をし，必要に応じて，実時

方法のクレーム 1 は「判定し」及び「策定し」とい間で歯科医師に歯科治療の代案を助言する歯科技工室

う手順を含むが，シーケンス中に人間の行為が含まれに通信ネットワークを介して電子画像を伝送することる方法の発明で，そのこと自体が成立性で問題となるからなる患者の歯の双方向歯科治療方法。
」

ことはない。システムのクレーム 11 は「ネットワー

ヨーロッパ特許条約は第 52 条に「特許することがクサーバ」，「通信ネットワーク」及び「コンピュータ」

できる発明」を 規定している。すなわち，というハードウェアのみから構成されている。ここに（1）欧州特許は，産業上利用することができ，新規も成立性が問題となる余地はない。

でありかつ進歩性を有する総ての技術分野におな お，CAFC に お け る In re Bernard L. Bilski and

ける発明に対して付与される。

Rand A. Warsaw で，コンピュータのハードウェアに（2）次のものは特に（1）にいう発明とはみなされ依ってでも，人間に依ってでも実現できる構成要件をない。

含む，と出願人が自認する発明についての成立性が現（a）発見，科学理論及び数学的方法

在（2008.8.12）審理されている 。

（b）美的創造物

5.2（c）精神的な行為，遊戯又は業務の遂行のための計（1）

ヨーロッパ特許庁では，出願時のクレーム（2.2 記

画，法則及び方法，並びにコンピュータ・プロ

載の A-1 及び A-2 と同一の方法及びシステムそれぞれ

グラムの独立クレーム有り）は，サーチレポート（双方向歯（d）情報の提示

科治療方法の引例が提示された）が出た後補正されて（3）（2）の規定は，欧州特許出願若しくは欧州特許いる。補正後のクレームは方法のみである。唯一の独が同項に規定される対象又は行為それ自体に関立クレームは引例を踏まえて減縮すると共に，以下の係している範囲内においてのみ，当該対象又はように，コンピュータが主に実行することを明確にし行為の特許性を排除するたものとなっている。

（以下省略）
つまりヨーロッパ特許条約では「精神的な行為それ

A computer based interactive dental restoration

自体」の発明または「精神的な行為」のみからなる発

method for patient!s tooth which comprises：-generating an electronic image of a patient’s toothin a dentist’s of fice,パテント 2008

wherein the image includes

明の成立性を否定している。ヨーロッパ特許庁はコン
ピュータソフトウェア関連発明の審査ガイドライン‒‒Vol. 61

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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性を有しているが，これだけではなく，審決例に従って否定的な見方をせざるを得ないが，特許制度による保技術的問題の解決，技術的効果（貢献）及び技術的考護範囲拡大のブレークスルーになる，という見方もで慮があるか否かによって成立性が判断される。
「精神

きないわけではない。そのためには理詰めの分析が行的な行為」に関する発明については，「精神的な活動」

われるべきであったと思われる。

を単にコンピュータに代替させるだけと認定される発一方で，本願発明 1 のシステムにつき権利行使の場

明は，技術的な貢献がない，として発明の成立性を否合におけるイ号物件の特定には困難が伴うであろう。

定した審決例がある 。本願発明 1 のように「精神的発明の主題であるシステムはハードウェアと人智（人な行為」を構成要件の一部に含む発明についての審決の精神活動）とにより構成されているからである。こ例は存在しない。

の観点からは直接侵害としての権利行使は不可能であ（2）

ろうと思われる。間接侵害についてみると，
ハードウェ

6．おわりにアと人智とを組み合わせることが「物」の生産に当た

日本の特許法は太陽の下にある総ての創作を保護対象としているのではなく，特許法 2 条 1 項および 29

るか（特許法 101 条 1 号，2 号）どうかについての議論は不可欠であろう。

条柱書の規定を満たすものを保護対象とする。そして
行政はその規定の解釈の幅を広げることで現実に即し注た施策を取ってきたのである。過去を振り返ると，今（ 1 ）河野英仁「ビジネス方法は特許されるか？」に紹介

後とも時代の要請で解釈の幅が広がる可能性は否定で記事。

きない。判決が新しい道標を作っていくことも勿論考

経済産業調査会「知財ぷりずむ」vol.6 No.68 p.68 ～ p73

えられる。その先にはまもなく誕生から半世紀を迎え2008 年 5 月

る特許法の全面改正が視野に入って来るであろうし，

追記：2008.10.30

その場合には発明の定義の見直しは必定であろうと思（ 2 ）EPO 審決 T38/86

われる。

判決

（原稿受領 2008. 8. 12）

従前の「審査基準」に基づく視点からは本判決にはVol. 61

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