判例研究

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨―建築物の骨組構築方法事件―
東京高裁平成14年11月14日判決(平成11年(行ヶ)第376号、株式会社益田建設
対株式会社シェルター、審決取消請求事件) 判時1811号120頁
山

根 崇

邦

【事実の概要】Ｙ（被告）は、「建築物の骨組構築方法」なる名称の発明（以下「本件発明」）についての特許権者（昭和62年 3 月20日出願、平成 7 年 5 月12日登録。以下「本件特許」）である。またＹは、本件特許と同日付けで出願された発明（以下「同日出願発明」）の特許権者でもある。平成10年10月20日、Ｘ（原告）からＹに対して、本件発明は同日出願発明と同一であり、特許法39条 2 項に違反して特許が付与されたとして、123条 1 項 2 号に基づく無効審判の請求がなされた1。これに対し、Ｙは、平成11年 2 月 1 日、無効審判手続内において、本件特許につき特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をしたところ、平成11年 9 月10日、本件無効審判請求を不成立とする審決があった（以下「本件審決」という。なお、本件審決の理由中において、Ｙの訂正請求は認められないと判断された2。
）。
Ｘが本件審決の取消訴訟を提起したところ、Ｙは、本訴提起後の平成12
年 4 月13日、本件特許につき特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判を請求し、同年 5 月25日、訂正を認める旨の審決がなされ確定した3（以下「本件訂正審決」）。そこでＸは、審決取消事由として、審決は、本件訂正審決が確定したことにより、訂正後の本件発明の要旨認定を誤ったこと
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無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)になる（取消事由 1 ）、また、審決は、訂正後の本件発明と同日出願発明

出願発明の関係で示されていて、この点につき特許庁の判断が先行していとの同一性の判断を誤ったものである（取消事由 2 ）と主張した。

るものである。このように、訂正審決確定後において本訴で主張されている無効理由（訂正後の本件発明と同日出願発明とが同一であること）は、【判旨】 請求棄却（無効不成立審決を維持）

審判請求時の無効理由（訂正前の本件発明と同日出願発明とが同一である
こと）のいわば延長線上にあるものであって、審決時の無効理由と本訴で｢一般に、特許の無効事由が認められないとして無効審判請求は成り立主張されている無効理由に変更はないものと理解することができる。このたないとした審決があった後に、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正

ような経緯にある本訴においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂審決が確定したときには、比較される発明との対比において主張された特正審決が確定したことをもって直ちに審決を取り消すべきではなく、訂正

許の無効事由は認められないとした審決の判断に直ちに影響を及ぼすも後の本件発明と同日出願発明との同一性の有無について審理判断をするのではないのが通例である。Ｘ主張の取消事由 1 も、この通例に属するこことができるものと解するのが相当である。
」とを覆すべき事実関係を主張するものではない。特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、当然に審決が取り消されなけれ【評釈】ばならないとした最高裁第三小法廷平成11年 3 月 9 日判決（民集53巻 3 号
303頁）及び最高裁第一小法廷平成11年 4 月22日判決（判時1675号115頁、

一

はじめに

判タ1002号126頁）は、特許を無効とすべきものとしたいわゆる無効審決

本判決は、無効審判請求は成り立たないとした審決（以下「無効不成立の取消訴訟に関する事案についてのものであるから、無効審判請求を成り審決」）に対する取消訴訟係属中に特許請求の範囲（以下「クレーム」）の立たないものとした審決の取消しを求める事案に射程が及ぶものではな

減縮を目的とする訂正審決が確定したとしても、そのことをもって直ちにいと解される。

審決を取り消すべきではない旨を判示した。本判決のように、無効不成立

特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正があった場合においても、構成審決が出された後で訂正がなされた場合に、裁判所は審決を取り消すべき要件が新たに付加され、訂正後の発明の新規性等の判断に際し新たな公知か否かということが争われた裁判例は数少ない。従来の裁判例及び学説に文献に記載の発明との対比が必要となって、審判で審理されず審決で判断おいては、専ら、無効審決が出された後で、あるいは、無効不成立審決がされなかった事項が審理判断されなければならない場合などにおいては、取り消された後で訂正がなされた場合に、裁判所は審決を取り消さなけれ

無効審判請求の対象とされている特許の発明の要旨認定を結果的に誤っばならないかということが議論されてきた。このように、従前あまり議論たことが違法であるとして、無効審判請求を成り立たないものとした審決されてこなかった論点に関して、クレームを減縮する訂正審決が確定したを取り消し、特許庁の審理を先行させるのが相当な事案もあり得よう。しことをもって直ちに審決を取り消すべきではないと説示した本判決は、少かし、本件においては、訂正前の本件発明と同日出願発明との同一性の有なからぬ意義を有し考察に値するものと思われる4。

無について判断して無効審判請求を不成立とし、その後本件発明の特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求があり、特許庁は、無効審判請求におい

二無効審判と訂正審判ても本件発明と対比された同日出願発明との対比において独立特許要件

無効審判の請求がなされると、特許権者は、特許の無効を回避する対抗が認められると判断して、訂正審決に至っている。したがって、訂正後の手段として訂正審判を請求することが多い。すなわち、クレームの一部に本件発明と同日出願発明との間の同一性の有無についての特許庁の判断

無効の疑いがあり、これにより特許全体が無効となるおそれがある場合に、は、訂正審決により、無効審判請求における審決が判断の対象とした同日

特許権者は自らクレームを減縮して無効の疑いがある部分を取り除き、本322

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無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)来有効であるべき範囲で特許権を存続させることで、無効審判請求に対す
5。しかし、条
決定をもって当該審決を取り消すことができる（181条 2 項）る防御策としていた 。従来、無効審判と訂正審判とは別個独立の手続と文上、審決を「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことがでされていたため、両審判が特許庁に同時係属した場合にいずれを先に審理きる」と規定されていることから、差戻決定自体は裁判所の裁量事項であするかが問題となった。法律上、審判官の裁量に委ねられているが（168ると解されるところ、例えば訂正審判の請求がなされたが、裁判所は訂正

条 1 項）、特許庁の実務では、原則として訂正審判を先に審理し、それがは認められないだろうと判断して差し戻すことなく審決取消訴訟の審理確定するまでは必要に応じて無効審判の審理を中止する運用がなされてを継続したところ、予想が外れて訂正を認める審決が確定したという場合6いたため 、審理遅延の原因となっていた。そこで、平成5年改正法は、こには10、依然として、審決取消訴訟でなした手続が無駄に終わる可能性がの問題を解決するため、無効審判の係属中に訂正審判を別個独立に請求す

残されている11。その意味で、平成15年改正法の下でも本判決の意義は失ることはできないものとし（平成5年改正法126条 1 項）、その代わりに、われていないと言えよう12。

無効審判の手続内で訂正請求をすることを認め（平成 5 年改正法134条 2項）、特許庁が無効審判と訂正の審理を一体として行うことができるよう
7

にした 。

三

審決取消訴訟と訂正審決の確定

1 ．無効審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合

しかしながら、平成5年改正法の下でも、無効審決の送達を受けたあと、

従来、東京高裁の裁判例の多くは、無効審決取消訴訟係属中にクレーム

その無効審決が確定するまでの間であれば、特許権者は別個独立に訂正審を減縮する訂正審決13が確定すると、その効果は出願時に遡及し、訂正後判を請求できたため（平成 5 年改正法126条 1 項）
、審決取消訴訟を提起しの発明が初めから登録されたものと見なされる結果（128条）、審決には発て審決の確定を回避しつつ、別途訂正審判を請求すれば、依然として両審

明の要旨認定を誤った違法があるとして、直ちに無効審決を取り消してい判が独立して進行する可能性があった8。そのため、無効審決の取消訴訟

た14。そして、その際には訂正後の発明について無効理由の有無を判断し係属中に訂正を認める審決がなされると、自動的に無効審決が取り消され、ないのが通例であった。

再度の無効審判が再開される結果、従前の手続が無駄になるという事態が生じえた9。

これに対し、少数ながら一部の東京高裁判決は、無効審決の取消訴訟係
属中に訂正審決が確定した場合でも、無効審決を取り消さずに実体判断をこうした手続上の無駄および遅延といった問題を受けて、平成15年の特行い、訂正後の発明に無効理由があるとして請求を棄却（無効審決を維持）

許法改正では、審決取消訴訟係属中に訂正審判が請求される場合についてしていた15。こうした判決の背後には、「審決取消訴訟において審決が違法も、両者をなるべく一体として審理するため、裁判所が相当と認めるときとされるためには、審決の認定判断の誤りが審決の結論に影響を及ぼすもは、事件を無効審判手続に差し戻し、その中で訂正をさせるという制度をのであることを要し、訂正後におけるもののとおり発明の要旨を認定して導入した。具体的には、無効審判が特許庁に係属した時から審決が確定すも審決が引用した公知ないし周知技術と対比して審決と同旨の理由によるまでの間（審決取消訴訟係属中も含む）は、原則として、訂正審判を請り審決と同一の結論に達するときは、その要旨認定の誤りは審決の結論に求することができないこととし（126条 2 項）
、例外的に、無効審判係属中

何ら影響しないから、審決を違法として取り消すことはできない。
」（東京は指定期間内に限り訂正請求を認める（134条の 2 第 1 項）とともに、審決

高判平成7.8.3判時1550号115～116頁［大径角形鋼管の製造方法原審］）と取消訴訟提起後も90日間に限り訂正審判の請求を認める（126条 2 項但書いう考えがあった16。

き）こととした。ただし、裁判所は、特許権者が審決取消訴訟提起後に訂

このように下級審裁判例は対立していたが、最判平成11.3.9民集53巻 3

正審判を請求したか、請求しようとしていることにより無効審判において号303頁［大径角形鋼管の製造方法上告審］は、平成 5 年改正前の特許法審理させるのが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、下において、無効審決の取消訴訟係属中にクレームの減縮を目的とする訂324

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無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)

正審決が確定した場合には、無効審決は取り消されなければならないと判訴訟係属中に訂正審決が確定した事案には及ばないとした上で、クレーム

示した。そして、最判平成11.4.22判時1675号115頁［ 6 本ロールカレンダを減縮する訂正審決が確定したという一事をもって直ちに審決を取り消ーの構造］が、訂正無効審判が廃止された平成5年改正法の下でも、前掲すべきではないと説示した。そのうえで裁判所は、訂正後発明の無効理由

最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］の判断が妥当する旨を明示したこの存否について実体判断を行い、訂正後発明と同日出願発明は同一とは言とから、無効審決取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定しえないとして、請求を棄却（無効不成立審決を維持）した。

た場合には、当然に無効審決を取り消すべきであるとする裁判実務が定着
17

した 。

このように本判決は、無効不成立審決取消訴訟の類型において、当然取消しの立場を採らない旨を明示し、訂正審決により発明の要旨に変更が生

しかし、当然取消しの立場を採る前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上

じても、審決で対比された同日出願発明に基づいて訂正後発明の特許要件

告審］が出されて以降、無効審決を受けた特許権者が、審決の自動的な取を判断できる場合には、裁判所は訴訟審理を継続して、訂正後発明の無効消を目的として、出訴と同時に訂正審判を請求する事態が急増した。また、理由の存否につき実体判断を行うことができるとした点で意義を有する

東京高裁での訴訟審理の終了間際や最高裁への上告受理申立てという極ものである。181条 2 項は無効不成立審決の取消訴訟提起後に訂正審判がめて遅い時期に訂正審判を請求する事態も急増した。そのため、審決取消請求される場合にも適用されることや21、181条 2 項の運用次第で審決取消

訴訟係属中に訂正が確定し、審決が取り消されると、従前の訴訟審理が無訴訟係属中に訂正が確定する可能性が依然として残っていることに鑑み駄になるとともに、事件が特許庁－裁判所間で往復するキャッチボール現

れば、平成15年改正以後においても本判決の意義は失われていないと言え象が生じ、審理遅延の弊害が深刻な問題となった18。そこで、平成15年改よう。

正法は、前述のように、訂正審判請求の期間を審決取消訴訟提起後90日間に制限する（126条 2 項但書き）ことで、訴訟の終盤や上告審係属中に訂四正審決が確定することに伴う弊害を解消しようとした。また、特許権者の1 ．本判決の意義

判旨の検討

訂正意思が明確な場合には、裁判所は、実体判断を行うことなく、事件を前述したように、本件では、無効不成立審決の取消訴訟係属中にクレー迅速に差し戻すことができるようにする（181条 2 項）ことで、訂正審決

ム減縮目的の訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨が問題となが確定してから差し戻すことによる審理の無駄を解消しようとした19。もった。こうした問題は、これまで裁判において争われることはなかった22。

っとも、もっぱら審理遅延を目的として些細な訂正を請求するといった濫

その理由として考えられることは、無効審判請求は成り立たない旨の審決用的なケースでは、差戻しを行わずに審理を継続し、無効理由の存否につがなされたのであるから、特許権者にとっては権利範囲を減縮する必要性

いて実体判断を行うことも可能とされている20。しかし、裁判所が差し戻が乏しく、わざわざ訂正審判を請求することは一般には稀だということですのは相当ではないと判断した場合に、予想に反して訂正が認められるとあろう23。もっとも、無効不成立審決の取消訴訟においては半数以上の審いった事態は生じうるから、無効審決の取消訴訟係属中に訂正が確定する

決が取り消されているのが現状である24、との指摘がなされていることか可能性は依然として残されていると言えよう。

らすれば、少しでも特許の有効性に疑義のある部分については削ぎ落とし、特許の維持に万全を期す目的でクレームを減縮する場合も考えられよう25。

2 ．無効不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合
本件がまさにこの類型の事案である。本判決は、上述した当然取消しの本判決は、従来あまり焦点が当てられなかった論点について興味深い判断を示しており、今後さまざま議論を喚起するものと思われる。

法理（前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］及び前掲最判［ 6 本ロールカレンダーの構造］）の射程は、本件のような無効不成立審決の取消326

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2 ．判旨の評価

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)後により防御を固める目的でクレームの減縮が行われるのであるから、特(1) まず判旨は、無効不成立審決がなされた後に、クレームの減縮を目許の有効性判断の帰趨が変わる可能性は低い。そして、この場合に、審決的とする訂正審決が確定した場合には、無効不成立審決の判断に直ちに影で審理判断された公知事実との対比を行うのであれば前掲最大判［メリヤ

響を及ぼすものではないのが通例であると判示した。そして、無効審決のス編機］に抵触しないと解されることから、理論的には審決を取り消さず取消訴訟係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合、審決は当に訴訟審理を継続することが可能であると思われる。また、審判において然に取り消されるべきであるとした前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上

無効理由が複数主張される場合についても、無効不成立審決は審判請求人

告審］及び前掲最判［ 6 本ロールカレンダーの構造］の射程は、本件のよの主張した無効理由をすべて排斥しているはずであり28、クレームが減縮うな事案類型には及ばない旨を判示した。このように、判旨が、無効審決されてより小さな発明になったところで、訂正後発明に無効理由が存在すの取消訴訟に関する事案と無効不成立審決の取消訴訟に関する事案とでるとは考えにくい。むしろ、無効審判請求不成立となる可能性がより一層は類型を異にし、当然取消しの法理は後者の類型には及ばない旨を明示し高まるものと解される29。そして、この場合にも、審決で審理判断されたた点が注目に値する。

公知事実との対比であれば前掲最大判［メリヤス編機］に抵触しないと解

それでは判旨が言うところの、無効審決の取消訴訟に関する事案と無効不成立審決の取消訴訟に関する事案とでは類型が異なるとは、どういうこされることから、審決を取り消さずに訴訟審理を継続することが可能であると思われる。

とであろうか。前者の類型においては、審決が示した無効理由を回避する

以上のことから、無効審決の取消訴訟と無効不成立審決の取消訴訟とで目的でクレームの減縮が行われるのであるから、特許の有効性判断の帰趨

は事案が異なり、前者の当然取消しの法理の射程は後者の類型には及ばなが変わる可能性が高い。このようなクレーム減縮の典型は、審決の理由といと解される30。

なった公知事実を含まない形で減縮する場合である。この場合に、審決の(2) 次に判旨は、クレームを減縮する訂正審決の確定という一事をもっ理由となった公知事実との対比で減縮後の発明の有効性を判断してもほて審決を当然に取消すべきではないとしても、新たな構成要件が付加されとんど意味がない。そのため、裁判所としては、審決で審理判断されなかた訂正後発明の新規性等を判断するに際し、審判において審理判断されなった公知事実との対比を行うことが必要となりうる。しかし、そうした新

かった新たな公知事実との対比が必要となる場合には、特許庁の審理を先たな公知事実との対比における訂正後発明の有効性の判断は、後述する最行させるために、審決を取り消すのが相当な事案もあると述べる。しかし、大判昭和51.3.10民集30巻 2 号79頁［メリヤス編機］と抵触することから、

本件は、審決時と同一の同日出願発明との対比で訂正後発明の無効理由を

特許庁の審理を先行させるために、審決を取り消すのが相当であると解さ判断できる場合であって、当該無効理由に関する特許庁の判断も訂正審決れる26。もっとも、審判において無効理由が複数主張され、審決ではそのにおいて既に示されており、本訴における無効理由（訂正後発明と同日出中の一つのみを取り上げて無効としたところ、当該無効理由を回避する形

願発明の同一性）は審決時における無効理由（訂正前発明と同日出願発明

でクレームの減縮が行われる場合には、審判に提出されたものの審決ではの同一性）と実質的に同一のものと言えるから、審決を取り消すことなく判断されなった他の無効理由に基づいて訂正後発明が無効とされる（特許

訂正後発明の無効理由の有無を審理判断することができる（取消事由1はの有効性判断の帰趨が変わらない）可能性が残されていよう。しかし、前理由がない）とした。そして、訂正後発明と同日出願発明の同一性につい

掲最大判［メリヤス編機］によれば、取消訴訟において審決で審理判断さて審理判断を行い、両者を同一発明ということはできない（取消事由 2 もれなかった無効理由を主張することは許されないことから、この場合にも理由がない）として、請求を棄却（無効不成立審決を維持）したのである。

やはり、審決を取り消すのが相当であると解される27。
これに対し、後者の類型においては、審決が無効理由はないと判断した
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判旨の立場を整理すると、無効不成立審決取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定した場合、第一に、当然取消しの立場は採らない。
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無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)第二に、訂正後発明の特許要件の審理判断に際して新たな公知事実との対要となる場合とは、具体的にどのような場合が考えられるだろうか32。判比が必要となるかどうかを検討し、必要な場合には、事案に応じて審決を旨が念頭に置いている場面は詳らかではないが、審判請求人の主張した訂取り消し事件を特許庁に差し戻す。第三に、これに対し、不要な場合、す

正前発明の無効理由は審決により全て否定されていることに鑑みれば、減

なわち、審決時と同一の同日出願発明に基づいて審理判断できる場合には、縮された訂正後発明の特許要件を判断する際に新たな公知事実との対比①訂正審判において当該同日出願発明との対比で訂正後発明の独立特許が必要となるのは、付加された要件の意義を明らかにするために周知事実要件が判断されているかどうか、②審決時と本訴とで審理対象となる無効が提出される場合に限られるように思われる。例えば、クレームＡ＋Ｂな理由に変更がないかどうかを考慮して、訂正後発明の無効理由の存否につる発明を想定すると、無効審判において、審判請求人はＡ＋Ｂの一部が公いて実体判断を行うか否かを決定する、というものである。

知事実αと同一であると主張したが、認められず、無効不成立審決がなさ

こうした判旨の立場を理解するためには、審決取消訴訟の審理範囲に関れた。特許権者は、万全を期すためにクレームをＡ＋Ｂ＋Ｃに減縮する訂する先例である前掲最大判［メリヤス編機］及び最判昭和55.1.24民集34

正審判を請求したところ、審決取消訴訟係属中に訂正を認める審決が確定

巻 1 号80頁［食品包装容器］の検討が重要である。審決取消訴訟においてした。これに対し、審判請求人（原告）は、審決取消訴訟において、付加

は、審判で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、された要件Ｃの意義を明らかにするために、周知事実βを提出して、減縮審決を違法とし、または適法とする理由として主張することは許されない

後のクレームＡ＋Ｂ＋Ｃは引用例αと実質同一であるという主張をなす（前掲最大判［メリヤス編機］）。もっとも、裁判官は当業者と同等の知識場合があり得よう。この場合、裁判官としては、周知事実βに基づいて審を有しているわけではないから、審決の前提となる当業者の技術常識（周理判断することも可能であるが、審決において明示されていない以上、改知技術）を示す新たな公知事実を主張・立証することは許される（前掲最めて特許庁の審理を経るのが相当であると判断して、審決を取り消すこと

判［食品包装容器］）。こうした審決取消訴訟における審理範囲の制限を正も可能であると解される33。判旨は、まさにこうした場面を想定している

当化する根拠としては、「訴訟の前段階において専門行政庁による慎重なものと考えられる。

審理判断を受ける利益」（前審判断経由の利益）を害しないためという理次に判旨は、審決時と同一の同日出願発明に基づいて訂正後発明の特許

由が挙げられている31。以上を敷衍すれば、審決取消訴訟において、無効要件を判断できる場合について、あくまで「審理判断をすることができる」

理由の存否を判断する際に公知事実とクレームとの対比が問題となるが、と述べるに止まり、常に無効理由の有無の実体判断に踏み込むべきである

公知事実につき変動がある場合（審判で審理判断されなかった公知事実ととまでは述べていない。すなわち、実際に審理判断するか否かは裁判所のの対比が必要となる場合）には、前審判断経由の利益を保障するために審裁量に委ねられているのである34。そして、その際の考慮事項として、①

決取消訴訟で審理せず特許庁に差し戻すのが相当である。もっとも、周知

訂正審判において審決時と同一の同日出願発明との対比で訂正後発明の技術を示す新たな公知事実との対比であれば、既に審決の判断を受けたも独立特許要件が判断されているかどうか、②審決時と本訴とで審理対象とのといえるから、審決取消訴訟で審理することも可能である。これに対し、なる無効理由に変更があるかどうか、の二つを挙げている。①②とも前審公知事実につき変動がない場合（審判において実際に審理判断されたのと判断経由の利益を保障するための要件と解されるが、審決時と同一の同日

同一の公知事実に基づいて対比する場合）には、前審判断経由の利益を害出願発明との対比における同一の無効理由（39条 2 項該当性）の判断であしないから、審決取消訴訟で審理することができる、ということになろう。

れば、既に審判の判断を仰いだものと言え、更なる前審判断経由の利益を判旨は、こうした判例法理を前提としているように読める。

保障する必要性は乏しい。よって、②要件のみを考慮すれば足り、①要件

それでは、この判例法理を前提とした場合に、新たな構成要件が付加さを考慮する必要はないように思われる35 36。

れた訂正後発明の特許要件の判断に際して、新たな公知事実との対比が必
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五

判旨の射程

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)第二に、訂正後発明の特許要件の判断に際し、審決時と同一の公知事実前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］及び前掲最判［ 6 本ロールに基づいて判断することが可能であり、審決時と取消訴訟とで審理対象とカレンダーの構造］の射程が事案を異にする本件には及ばないとされるのなる無効理由に変更はないが、訂正審判において審決時とは別の公知事実と同様に、本判決の射程は、無効審決の取消訴訟の事案には及ばないと解との対比で独立特許要件が判断された場合はどうか。この場合、審決時とされる。また、本件は訂正後発明と同日出願発明との同一性（39条 2 項）

同一の公知事実に基づく同一の無効理由の判断であれば、既に前審判断経が問題となった事案であり、裁判所としても判断が容易であったことを斟

由の利益は保障されていると言えるから、判旨の射程が及び、裁判所は訂酌して、本判決の射程は、新規性や進歩性（29条 1 項・2 項）といった公正後発明の特許要件を判断することが可能であると解される37。

知事実との対比に基づく技術的判断が必要となる事案には及ばないとす

第三に、訂正後発明の特許要件の判断に際し、審決時と同一の公知事実る立場もあり得よう。しかし、「訂正後の発明の新規性等の判断に際し」に基づいて判断することは可能であるが、審決時と取消訴訟とで審理対象という判旨の文言からは、新規性や進歩性が問題となる事案についても射となる無効理由に変更がある場合、例えば、①審決が訂正前発明は公知事

程内に含まれるものと解される。

実αから容易推考ではないとして無効審判請求を排斥したところ、取消訴

判旨の文言に従えば、本判決の射程が及ぶのは、無効不成立審決の取消

訟において、原告（審判請求人）が減縮された訂正後発明と公知事実αと訴訟係属中に訂正審決が確定した場合において、訂正後発明の特許要件のは実質同一であると主張する場合であるとか、逆に、②訂正前発明は公知判断に際し、審決時と同一の公知事実に基づいて審理判断することが可能

事実βと実質同一であるとは言えないとして無効不成立審決がなされたであり、訂正審判において当該公知事実との対比で独立特許要件が判断さところ、取消訴訟において、原告が訂正後発明は公知事実βから容易推考れており、審決時と取消訴訟とで審理対象となる無効理由に変更がない場

であると主張する場合はどうか。

合である。しかし、判旨の射程を、このように限定的に解する必要があるかどうかは議論の対象となろう。

この場合、対比される公知事実が同一といえども、進歩性欠如（29条 2項）と新規性喪失（29条 1 項）とでは別個の無効理由を主張することに他第一に、訂正後発明の特許要件の判断に際し、新たな公知事実との対比

ならず、前掲最大判［メリヤス編機］を前提とすれば許されないとも考えが必要となる場合はどうか。判旨が審決を取り消して特許庁に差し戻すのられる38。しかしながら、前掲最大判［メリヤス編機］は新たな公知事実が相当な事案もあるとする理由は、前審判断経由の利益を保障するためでとの対比が問題とされた事案であるうえ39、進歩性につき新規性と分けたあると解されるところ、上述のように、実際に問題となるのは周知技術を形で規定していなかった旧特許法（大正10年法）の条文構造を前提とした示す新たな公知事実が提出される場合に限られるとすれば、審判官の判断判例であること40、また、上記①の場合において、進歩性を肯定する審決の前提となる周知事実は既に審決の判断を受けたものと言えるから、裁判の判断は新規性があることを前提としていると考えられ、新規性の判断は所は、審決を取り消すことなく、訂正後発明の特許要件を審理判断するこ

審決において既に示されていると言えること41、他方、上記②の場合におとが可能であろう。もっとも、裁判官としては、審決で明示されていない

いても、新規性の判断は公知事実と実質的に同一かどうかであるところ、

以上、改めて特許庁の審理を経由させるのが適当であると判断する場合もこれは進歩性の判断と同質のものといえ、新規性を肯定する審決の判断に考えられることから、周知事実との対比が必要となる場合に判旨の射程がは容易推考性の判断も実質上含まれていると解されることから42、前掲最及ぶかどうかは、個々の事案に応じて判断すべきであると解される。これ

大判［メリヤス編機］の射程は及ばず、裁判所は訂正後発明の特許要件をに対し、周知技術以外の新たな公知事実との対比が必要となる場合が生じ審理判断することが可能であると解される43。

るとすれば、その場合には判旨の説示どおり、特許庁の審理を先行させるために審決を取り消すのが相当であると解される。
332

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判例研究

六

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)残された問題る。このことは、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変最後に、残された問題について二点ほど言及する。

更されたものとして、民訴法338条 1 項 8 号所定の再審事由に該当し、原判第一に、本件では無効不成立審決に対する取消訴訟提起後に訂正審判が決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある（民訴法325条 2

請求され、訴訟係属中に訂正審決が確定した場合に、裁判所は審決を取り項）として、原判決を破棄する判例が定着しており、その際には事件を原消すべきか否かということが問題となったが、平成15年改正以後において審に差し戻すのが一般的である47。そして、差戻し後の原審は、訂正審決

は、無効不成立審決の取消訴訟提起後に特許権者から訂正意思が表明されの確定により、審決には発明の要旨認定を誤った違法があるとして、直ちる場合や、現に請求されている訂正審判の審決が確定する前に、裁判所はに無効審決を取り消している48。

決定をもって審決を取り消すべきか否かということが問題となりうる（181条 2 項）。

他方、無効不成立審決取消訴訟の上告審係属中にクレームを減縮する訂
正審決が確定した事件として、最判平成11.3.9平成 8 (行ツ)265（LEＸ/DB

本件のように、訴訟審理が進んだ段階で訂正審判請求がなされ、訂正審

文献番号28051253）［微小領域Ｘ線デイフラクトメーター上告審］49がある。

決が確定したという場面では、審決を取り消すことによって従前の審理が引用例から容易に推考可能であるとして無効不成立審決を取り消した原

無駄になるという問題が生じる。これに対し、181条 2 項の差戻し決定を判決に対して上告がなされ、上告審係属中にクレーム減縮目的の訂正審決行うかどうかの判断が求められる場面というのは、訂正審判請求の期間がが確定したという事案において、最高裁は、訂正審決の確定は民訴法338

出訴後90日間に制限されているため（126条 2 項但書き）、第 1 回口頭弁論条1項8号所定の再審事由にあたり、原判決には判決に影響を及ぼす法令違期日が開かれた程度のほとんど実質審理に入っていない段階であると考反があるとして、原判決を破棄し事件を原審に差し戻した。そして、差戻えられる44。そのため、決定により審決を取り消したとしても審理の無駄

審の東京高判平成11.6.9平成11(行ケ)81（LEＸ/DB 文献番号28042114）

といった問題は生じにくい。したがって、特許権者の訂正意思が明確な場［同差戻審］は、訂正審決の確定により審決には発明の要旨認定を誤った

合や現に訂正審判請求がなされている場合には、裁判所としては、実体審瑕疵があるとして、無効不成立審決を取り消した50。この差戻審は、発明理に立ち入ることなく、また、訂正審決の確定を待つことなく、審決を取の要旨認定の誤りをもって直ちに取り消しており、当然取消しの立場を前り消して事件を特許庁に差し戻すのが適当である場合が多いと解される45。

提としているように見えるが、これは無効不成立審決が東京高裁において

ただし、裁判所の目からみて訂正が認められる見込みは極めて低いと判断

進歩性欠如を理由に取り消された後、上告審係属中にクレームを減縮する

される場合には、審決を取り消さずに訴訟審理を継続することも可能であ

訂正審決が確定したという事案の性質に起因するものと解される。

ると解される。そして、審理を継続したところ、裁判所の予想に反して訂それでは、東京高裁でも無効不成立審決を維持する判決がなされたとこ

正審決が確定した場合というのは、まさに本件と同じ状況のものである。

ろ、これに対して上告がなされ、上告審係属中にクレーム減縮目的の訂正

第二に、本件は無効不成立審決の取消訴訟係属中にクレームを減縮する審決が確定した場合には、審決取消訴訟の帰趨はどのようになろうか。本

訂正審決が確定した事案であったが、無効不成立審決取消訴訟の上告審係判決のように当然取消しの立場を採らない場合、訂正審決の確定という事

属中（事実審口頭弁論終結後）にクレームを減縮する訂正審決が確定した

実が上告審係属中に生じると、原判決を維持するか否かに関して事実認定

46

場合にも、審決取消訴訟の帰趨が問題となりえる 。
従来は、もっぱら、無効審決取消訴訟の上告審係属中にクレーム減縮目が必要となるから、更に審理を尽くさせるために、事件を原審に差し戻すのが適当であると解される51。したがって、最高裁としては自判を行わず、的の訂正審決が確定した場合について争われてきた。訂正審決が確定する

民訴法338条 1 項 8 号所定の再審事由の存在をもって破棄差戻しを行うこと、訂正後発明が初めから登録されたものと見なされ（128条）、訂正前発とになろう。そして、この場合の差戻審というのは、まさに本件と同じ状明を審理の対象とした原判決には実体判断を誤った違法があることにな

況のものである52。

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判例研究

1

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)本件において、Ｘは、Ｙ（特許権者）から特許権侵害訴訟を提起されたことに対いて、両審決の先後関係は審判官の裁量事項であって、まず訂正審決をした後でな抗して、本件特許の無効審判請求をしたものと解される（平成10年審判第35498号

ければ無効審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はなく、訂正審判制度本の審判請求書16～17頁参照）。なお、無効審判請求において、Ｘは、本件発明は特来の趣旨からすれば、無効審決を先行させたからといって、特許権者の訂正審判請許法36条5項の要件を充足しないことも無効理由として主張していたが、本判決に求権を故なく喪失させるものでもないと説く最判昭和48.6.15審決取消訴訟判決集

は関係がないので省略する。

昭和48年 9 頁と抵触するものであったが、理論的にはともかく実際問題として、国2

Ｙは、特許請求の範囲（以下「クレーム」）の請求項 1 の記載「以下のＢに示され際出願に係る特許に関して無効審判と訂正審判とをリンクさせていた趣旨、すなわる締結手段と、Ｃに示される建築部材用継手装置と、を用い、Ａに示される建築部

ち、訂正審決優先主義に従って処理する方が望ましいとの判断が背景にあったよう

材を連結構成して、建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。……」を、ク』（有斐閣、1994年）527～528頁。国際出である（吉藤幸朔『特許法概説（第10版）

レームの減縮を目的として、「以下のＣに示される建築部材用継手装置を、構築さ願特許に対して採られていた無効審判と訂正審判とのリンク制に関しては、同書

れる骨組構造の使用箇所に応じた形状のものを選択使用し、Ｂに示される締結手段

516～517頁を参照）。

を用いて、Ａに示される建築部材を、Ｄに示される連結方法により連結構成して、なお、無効審決が審判係属中に訂正審判のあったことを看過した場合は、訂正審

建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。……Ｄ 次の（d1）ないし（d3）決により変更された後の対象につき改めて審判請求人に無効事由を主張立証するから選択される連結方法。……」（下線：筆者）と訂正する請求をなしたが、本件機会を与えなかった手続上の瑕疵があるとして、審決を取り消す裁判実務が定着し審決において、複数の連結方法からその 1 つを選択するといったＤ以下の構成は、ている（最判昭和51.5.6判時819号35頁［有機塑性材料より中空の品物を造る方法］、

訂正前のクレームの請求項 1 には記載されていないから、当該構成の追加は実質的

東京高判平成2.5.29無体集22巻2号339頁［窓枠取付け方法］、東京高判平成2.10.25にクレームの変更に該当し、訂正は認められないと判断された（平成10年審判第判工所〔 2 期版〕5831の 3 頁［多連インダクタンス］）。

35498号の審決書 9 ～10頁参照）。

7

3

クレームの請求項 1 の記載を、クレームの減縮を目的として、「以下のＢに示され

平成 5 年改正法の趣旨につき、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『改正特許法・実用新案法解説』（有斐閣、1993年）49頁以下を参照。

る締結手段と、建築物の箇所に応じて構成されたＣに示される建築部材用継手装置

8と、を用い、Ａに示される建築部材を連結構成して、建築物の骨組を構築する建築

判が特許庁に係属中であれば両審判を併合審理する実務がなされていたが（併合審物の骨組構築方法。……」（下線：筆者）と訂正する請求をなしたところ、上記付

理した場合には、無効審判手続の中で訂正をなすことが可能であるため、原則とし加された記載は、建築部材の連結方法の限定的減縮であり、明細書の記載を根拠とて、無効審判の審理を優先することとされていた。特許庁審判部編『審判便覧（改このほか、訂正審判が先行し、無効審判が後から請求された場合に、先の訂正審するものであるから、クレームの減縮に該当する等として、訂正を認める審決がな』（発明協会、2000年）51－09－1（改訂 H10.3）参照。）、訂正不成立審訂第 8 版）された（訂正2000－39038号参照）。

決の取消訴訟係属中に無効審判が請求された場合には、ただちに両者を併合する手

4

段がなく、独立して審理が進行しうるという問題も指摘されていた（田村善之「特本判決の評釈として、村林隆一「判批」知財ぷりずむ 2 巻23号28頁（2004年）がある。

許無効審判と審決取消訴訟の関係について―特許要件の再審査に関する特許庁と5訂正審判が果たす機能につき、東京高判昭和54.1.30無体集11巻 1 号18頁［セファ

裁判所の役割分担(2)―」同『機能的知的財産法の理論』（信山社、1996年）175～

ロスポリン化合物の製造方法］、竹田稔「訂正審判」発明87巻 7 号61頁（1990年）を176頁注18）（初出1995年であるが、同書所収に当たり追加された指摘である。
））
。

参照。

9

6

特許庁審判部編『工業所有権 審判便覧』（発明協会、1991年）54－01－8（改訂昭

イド（初版）』（有斐閣、1996年）254頁〔増井〕、田村・前掲注8）175頁注18）（初60.3.30）を参照。それによれば、訂正審判に先行して無効審判の審理を行うこと（1995年）にも簡単な言及がある。
）、
出・日本工業所有権法学会年報19号81頁注16）

こうした問題を早くから指摘した文献として、増井和夫＝田村善之『特許判例ガ

は、無効審判請求に対する防御策という訂正審判制度の意義を蔑ろにすること、ま。なお、無効審決の送
玉井克哉「判批」判時1573号（判評452号）212頁（1996年）

た、無効審決を先行させても、その後の訂正審決によって無効審決が無為に帰する達を受けた後、当該無効審決が確定するまでに訂正審判の請求をしたとしても、訂場合があること等を理由に、原則として、訂正審判の審理を優先することにしたと

正審決よりも先に無効審決が確定した場合には、訂正の対象たる特許権が消滅するされている。

結果（125条）、訂正審判はその目的を失い不適法となる（却下される）というのがこうした特許庁の審判実務は、無効審判係属中に訂正審判が請求された場合にお336

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判例である（最判昭和59.4.24民集38巻 6 号653頁［耕耘機に連結するトレーラーの知的財産法政策学研究

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337

判例研究

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)駆動装置］、最判昭和61.4.25判工所2431の311頁［一浴式コールドウェーブ液の製とする。そして、②の場合に、裁判所の予想に反して訂正を認める審決が確定した

造方法］）。これに対し、反対、村林隆一「特許無効審判と訂正審判」石黒淳平先生

場合が問題となるが、裁判所は、訂正後のクレームにつき無効理由が客観的に存在

追悼論集『無体財産権法の諸問題』（法律文化社、1980年）293～296頁は、旧126条

するか否かを判断すれば足りるとした上で、当初の見通しどおり、無効理由が存在

4 項但書き（現 6 項但書き）の規定は無効審決確定後の訂正審判の請求を認めないすると判断すれば、請求棄却判決（無効審決の維持）となるが、当初の見通しに反趣旨であって、既に係属中の訂正審判については審決を受ける権利を有するものとして、無効理由が存在しないと判断すれば、請求認容判決（無効審決の取消）とな解すべきであるとする。

るとする。後者の場合には再度の無効審判が開かれるが、取消判決の拘束力（行訴10

法33条 1 項）により、無効不成立審決がなされる場合が大半であるとする（以上、どのような場合に、裁判所は差戻しを行わずに審理を継続できるのかという問題に関しては、立法担当者の間でも見解が分かれている。

）。この見解は、差し戻すかどうかの裁量は裁判所に委ねられており、同64頁注187）(Ａ) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業

当然取消しの立場は採らない（同54～55頁）とした上で、裁判所の目からみて申し財産権法の解説』（発明協会、2003年）88頁以下は、特許権者の訂正意思が表明さ出られた訂正が不成立となる蓋然性が高い場合には、差戻しを行わずに審理を継続れている場合において、当該訂正に起因していずれ原審決の違法性につき実体的判するものであるから、まさに本文のような事態が生じうる。

断がなされることなく取り消される蓋然性が認められるか否かを、判断基準の一つ(Ｃ) 木村陽一〔追補 2 〕「『平成15年特許法等の一部を改正する法律』について」にしている。具体的には、①クレーム減縮目的の訂正をなす意思が特許権者に認め（青林書院、初牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法』

られる場合に、当然取消しの立場をとる最判平成11.3.9民集53巻 3 号303頁［大径角版第 6 刷、2004年）506頁以下は、上記（Ａ）（Ｂ）の折衷的な見解をとる。具体的

形鋼管の製造方法上告審］を前提とすれば、特段の事情がない限りいずれ実体判断には、①原審決が明らかに違法であり差し戻すまでもなく取決判決をなしうる場合を経由せずに原審決が取り消されることとなる蓋然性が認められるから、裁判所は、や、②訴訟の遅延を専ら目的とする訂正であって無効審判で当該訂正が認容される原則として事件を差し戻すのが相当であるとする。もっとも、専ら訴訟遅延を目的

蓋然性が低いと認められる場合には、差戻決定の要件である相当性を欠くことから、とする濫用的な訂正意思が認められる場合には、例外的に差戻しを行わずに審理を裁判所は審理を継続できるとする。さらに、③訂正審決が確定した後であっても、継続することが可能であるとする。これに対し、②原審決の違法性が明らかで直ち

制度上は差戻決定をなすことができるとした上で、差戻決定自体は裁量的であるのに取り消すことができる場合には、差戻しを行わずに取消判決をすべきであり、③で、裁判所が訂正審判の結果を待ったところ、訂正が些細なものであり、裁判所が提出予定の訂正明細書が杜撰で、訂正が認容される蓋然性が極めて低い場合にも、訂正後発明の有効性につき訴訟中で審理できると判断した場合にも、差戻しを行わ

差戻しを行わずに審理を継続できるとする。そして、④クレームの減縮以外を目的ずに審理継続が可能であるとする。もっとも、審議経過等を斟酌すると、④訂正後とする訂正がなされる場合には、前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］の射

発明につき改めて特許庁の審理判断を仰ぎたいという特許権者の合理的な期待が程が及ばないことから、原審決がいずれ取り消される蓋然性が認められるかどうか認められる場合には、キャッチボール現象の抑制という法改正の趣旨から多少遠ざ。この見を裁判所が個別的に判断していくべきであるとする（以上、同90～92頁）

かろうとも審判官への差戻しが柔軟に行われるべきであるとする（以上、同507～

解は、当然取消しの立場（前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］
）を前提と

508頁）
。この見解は、（Ｂ）と同様、当然取消しの立場を採らないものと解される

した上で、クレーム減縮目的の訂正意思が認められる場合には、濫用的なケースで（③参照）が、特許権者の合理的な訂正意思が明確に認められる限り柔軟に差し戻ない限り、原則差戻しの立場を採るものであるから、本文のような事態は④のケーすべきとしており、その意味で原則差戻しに近い立場を採るものと解される。もっスに限られよう。

とも、「柔軟な」運用次第では、本文のような事態も起こりうるだろう。

(Ｂ) 大渕哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」中山信弘先生還暦記

11

田村善之『知的財産法（第 4 版）』（有斐閣、2006年）283頁。塩月秀平「侵害訴念『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005年）52頁以下は、無効審決取訟と無効審判請求の関係―推移と展望」塚原朋一＝塩月秀平編『知的財産権訴訟の消訴訟係属中に特許権者から訂正意思が表明された場合において、裁判所の目から動向と課題―知財高裁1周年―』（金融・商事判例1236号）92頁（経済法令研究会、

みた訂正の成否の蓋然性を、判断基準の一つとしている。具体的には、裁判所の見2006年）もこうした可能性を否定する趣旨ではないと解される。

地から、①申し出られた訂正につき成立が見込まれる場合や成否の判断が微妙な場

12

合には、差戻決定をなすのが相当であるのに対し、②申し出られた訂正が不成立と「特許無効審判の審決に対する第178条第 1 項
題となりうるが、181条 2 項の文言上、なる見込みが高い場合には、差戻しを行うことなく審理を継続するのが相当であるの訴えの提起があった場合において」とされているところ、「特許無効審判の審決」

338

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なお、181条 2 項は無効不成立審決の取消訴訟にも適用されるのかという点が問

知的財産法政策学研究

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339

判例研究

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)という文言が無効審決のみならず無効不成立審決をも含むものであることは、134

審決は判断の前提となる発明の要旨認定を誤ったことになるが、審決は「粒状塗装条の3第1項括弧書きの規定との対比から明らかであろう（知財高決平成18.1.30平材の粉末」に含まれる「蛭石又はパーライト石の粉末」が公知引用例から容易推考

成17(行ケ)10842・10847最高裁 HP）。

であると既に判断しているから、前記要旨認定の誤りが、直ちに無効審決の結論に

13

クレームの減縮を目的とする訂正（126条 1 項但書き 1 号）として認められるのは、影響を及ぼすものではないとして、審決を取り消さなかった（なお本件は、訂正前①択一的記載の要素の削除、②構成要件の直列的付加、③上位概念から下位概念へのクレームに記載されていた「粒状塗装材の粉末」に含まれる「蛭石又はパーライの変更、④請求項の削除、等であるが（詳しくは、特許庁 HP の審判便覧54－10（改ト石の粉末」が公知事実から容易推考であるとして無効審決がなされたが、特許権、実質上減縮に当たるかどうかは、具体的事案に基づいて検討す訂 H17.7）参照）

者がその「蛭石又はパーライト石の粉末」にクレームを減縮する訂正を請求し、認る必要がある。例えば、クレームＡ＋Ｂという発明を仮定すると、要件Ｂを削除すめられたという珍しい事例である。この訂正審判の経過など本件の背景事情に関しるのは拡張であるが、要件Ｂをその下位概念であるｂとすることは、基本的にクレ。
ては、松永善蔵「判批」特許管理36巻 3 号331～332頁（1986年）に詳しい。）

ームの減縮に当たる。一方、新たに要件Ｃを付加することは、形式上減縮であるが、なお、前掲東京高判［大径角形鋼管の製造方法原審］の裁判長である竹田稔判事

実質上クレームの拡張、変更となる場合が多いことに注意が必要である。すなわち、は、この判決を書く以前から、「審決等取消訴訟の原告はとかく審決の認定に誤りクレームＡ＋Ｂに要件Ｃを加える場合、それが他の構成要件との関連を明確にするがあれば、それが結論に影響を及ぼすかどうかについて考慮することなく審決を違ため、あるいは、潜在的に当初から予定していた事項ないし自明な事項を付加する法のものと主張しがちであるが、その誤りが審決の結論に結びつかない限り審決をのであれば、実質上の拡張または変更に当たらないが、訂正前の明細書や図面に根違法とすることができない点を留意すべきである。
」と主張されていた（竹田稔「特拠のない事項を付加するのであれば、実質上の拡張または変更に該当することにな

許審決等取消訴訟―その法理と実務的課題―」同編『特許審決等取消訴訟の実務』。本件においては、無効審判及び審決取消訴訟の係る（竹田・前掲注 5 ）62～63頁）。
（発明協会、1988年）110頁）

属中にそれぞれクレームを減縮する訂正の請求がなされたが、付加された要件につ17き、前者では、明細書に根拠のないものであり、クレームの変更に当たるとされた

造方法上告審］（破棄自判）。もっとも、近時、こうした裁判実務とは一線を画するのに対して、後者では、明細書に根拠を有するものであり、クレームの減縮に当た判決が現れた。特許取消決定の取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確るとされた（前掲注 2 ）3 ）を参照）。なお、平成5年改正法以前においても、明細定したという事案において、裁判所は、決定は訂正後の発明の容易推考性について

書や図面に根拠のない訂正は認められなかったが、同改正以後においては、より厳既に判断しているから、訂正審決の確定により決定が発明の要旨認定を誤ったこと

格に新規事項の追加に該当するかどうかが判断されている（増井和夫＝田村善之にはならないとして、直ちには特許取消決定を取り消さず、進んで特許取消決定の『特許判例ガイド（第 3 版）』
（有斐閣、2005年）295頁〔増井〕。同書295～296頁に記

判断内容の当否を検討し、決定の判断には「理由の不備がある」として、特許取消

載されている裁判例も参照。
）。

決定を取り消した（東京高判平成16.4.20平成14(行ケ)533最高裁 HP［記録媒体の14

光学読取装置］）。本判決の評価につき、塩月秀平「特許審決取消訴訟の審理充実化

東京高判昭和45.3.31判タ247号221頁［オレフィンの高分子線状ポリマーの製法］、、
東京高判昭和54.1.30無体集11巻1号18頁［セファロスポリン化合物の製造方法］

例えば、最判平成12.12.14判工所〔 2 期版〕3883の81頁［摺動用ブラシ素材の製―近時の裁判例からの視点」NＢL785号26頁（2004年）を参照。

、東京高判昭和54.6.28判工所
東京高判昭和54.4.10判タ395号153頁［ジアゾ成分］

182431の19頁［非水溶性モノアゾ染料を製造する方法］
。

照。

15

19

東京高判昭和59.9.27判時1136号138頁［塗装法］、東京高判平成7.8.3判時1550

キャッチボール現象の現状及び問題点につき、特許庁・前掲注10）79～83頁を参
特許庁・前掲注10）88～89頁、木村・前掲注10）506～507頁。また、近時の裁判号110頁［大径角形鋼管の製造方法原審］、東京高判平成11.2.3判工所〔 2 期版〕3883

例にも、181条 2 項の趣旨として、「当該事案の諸事情を勘案した裁判所の裁量によの18頁［摺動用ブラシ素材の製造方法原審］。

り、実体判断に入ることなく審決を取り消して、特許無効審判においてさらに審理

16

同旨を説くものとして、東京高判平成11.2.3判工所〔 2 期版〕3883の18頁［摺動させるために事件を審判官に差し戻す余地を認めた」規定であると説くものがある

用ブラシ素材の製造方法原審］。また、東京高判昭和59.9.27判時1136号138頁［塗。もっとも、大渕・前（知財高決平成18.1.30平成17(行ケ)10842・10847最高裁 HP）

装法］は、前掲東京高判［大径角形鋼管の製造方法原審］より以前に出された判決

掲注10）58頁は、181条 2 項の解釈として、当事者から差戻決定の要請があれば、自であり判然としないが、裁判所は、訂正審決の確定によりクレームの記載が「粒状動的に審判官への差戻しが認められるわけではなく、少なくとも、裁判所の目から

塗装材の粉末」から「蛭石又はパーライト石の粉末」と訂正され、その結果、無効

みて訂正は認められないと高度の蓋然性をもって判断される場合には、差し戻すべ

340

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判例研究

きではないとする。
20

特許庁・前掲注10）90頁、木村・前掲注10）507頁、大渕・前掲注10）64頁注187）。

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)理の手続内において訂正の機会を逸したとしても、再度の審決後に改めて審決取消訴訟を提起すれば訂正の機会が得られるものと解される（なお、126条 2 項但書きの

もっとも、高林龍「拘束力の範囲」塚原＝塩月・前掲注11）117頁は、審理遅延目

文言上も、第 1 次審決取消訴訟に限定されていない）。

的といった特許権者の濫用的な訂正意思の認定には慎重であるべきとする。

26以上につき、玉井・前掲注 9 ）212頁。

21

前掲注12）を参照。

27

本文では、審判において無効理由Ａ、Ｂが主張されたところ、審決はＡのみを取

22

なお、本判決以後では、同様の事案の裁判例として、東京高判平成16.1.22平成

り上げて無効とし、Ｂについては未審理である場合を念頭においている。これに対13(行ケ)480（LEＸ/ＤＢ 文献番号28090591）［標識証明システム及び方法］及び東し、審判において無効理由Ａ、Ｂが主張されたところ、審決の表面上はＡのみを取［中空紙膜濾
京高判平成16.7.21平成15(行ケ)331（LEＸ/ＤＢ 文献番号28092099）

り上げて無効としているが、Ｂについても審判で審理が尽くされている場合も考え過装置］が存在する。

られよう（塩月秀平「審理範囲」竹田稔＝永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と23

玉井・前掲注 9 ）216頁。同様のことは、無効不成立審決取消訴訟の上告審係属法理』（発明協会、2003年）138頁）。こうしたケースでは、無効理由Ａを回避する

中に訂正審決が確定した場合についても当てはまるであろう。というのも、この類形でクレームの減縮が行われた場合に、訂正後発明は無効理由Ｂに基づいて無効と型は、無効不成立審決がなされたという点で本件と共通しており、上告審係属中でされる（特許の有効性判断の帰趨が変わらない）可能性が残されており、また、取あっても特許権者は訂正審判を請求する必要性が乏しいように思えるからである。

消訴訟において審判で実質的に審理された無効理由Ｂを主張することも前掲最大

なお、実際に訂正審判が請求された最判平成11.3.9平成 8 (行ツ)265（LEＸ/ＤＢ 文

判［メリヤス編機］と抵触するわけではないと解されることから、必ずしも審決を献番号28051253）［微小領域Ｘ線デイフラクトメーター上告審］は、無効不成立審

取り消す必要はないとする立場も考えられよう。しかし、無効理由Ｂについての判決がなされた後、東京高裁において進歩性欠如を理由に審決が取り消されたという断は審決で明示されていない以上、裁判所は審決を取り消して特許庁に差し戻すの事案であった。こうした経緯から、特許権者は原判決に対して上告するとともに、が適当である場合も多いであろう。

特許無効に対する防御手段として、クレームを減縮する訂正審判を請求したものと28

吉原省三「判批」特許管理30巻11号1189頁（1980年）。

考えられる。

29

玉井・前掲注 9 ）216頁。

24

30

反対、村林・前掲注 4 ）33頁。なお、本判決以後に出された前掲東京高判［標識阿部一正ほか「〔座談会〕知財高裁の設置と今後の知財訴訟の在り方」ジュリス（2005年）。篠原勝美知財高裁所長は、無効不成立審
ト1293号35頁〔篠原勝美発言〕

証明システム及び方法］においても、当然取消しの立場は採られていない。もっと決の取消率が高い理由として、「典型的な進歩性の判断を例に取りますと、審決がも、判決の傍論において、原告（審判請求人）が訂正後発明の進歩性について判断

公知文献に明示的に記載された事項以外は認定しない傾向があるのに対して、裁判するよう裁判所に求めた旨が指摘されている。これに対し、前掲東京高判［中空紙

所は証拠の総合判断・総合評価という事実認定の手法により積極的に踏み込んで、膜濾過装置］は、訂正審決の確定により、審決は結果的に発明の要旨認定を誤った

技術常識等を認定し、発明の実質的価値を吟味しようとする傾向のある」ことを挙ことになるとして、無効不成立審決を直ちに取り消した。これは一見すると、無効

げている（同35頁）。村林隆一『知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務』（経済

不成立審決の取消訴訟の事案類型にも当然取消しの法理の射程が及ぶとするかの産業調査会、2005年）132～133頁によれば、実際、平成17年 1 月～ 4 月の 4 ヶ月間

ようであるが、訴訟において、被告（特許権者）が「本件訂正審決の確定により、で、無効不成立審決19件のうち12件が高裁によって取り消されている。

……本件審決が取り消されるべきものであることについては、争わない。
」と自白

25

この点につき、本件において、Ｙ（特許権者）が無効不成立審決の出された後にしたケースであった。したがって、裁判所としては、当事者間に争いがなかったこ

改めてクレームの減縮を目的とする訂正審判請求をなした背景は詳らかではないとから、原告の請求を認容して審決の取消を行ったに過ぎず、当然取消しの法理のが、訂正審決（訂正2000－39038号）の内容を見る限り、Ｙが本件発明と同日出願

射程を及ぼす趣旨ではないと解される。

発明との同一性判断（39条 2 項該当性の判断）に自信が持てず、特許権の存続に万31全を期すためにクレームを減縮する訂正審判を請求したものと推測される。なお、～45頁、瀧川叡一「審決取消訴訟の審理範囲―最高裁判所昭和51年 3 月10日大法廷

仮に取消訴訟において無効不成立審決が取り消されたとしても、特許権者は、差戻判決について―」同『特許訴訟手続論考』（信山社、1991年）141・136～137頁（初し後の再審理（181条 5 項）において、取消判決の確定日から 1 週間以内に申立てを、竹田・前掲注16）63頁、長沢幸男「判解」『最高裁判所判例解説民事篇
出1988年）。また、仮に再審なすことで、訂正の機会を得ることができる（134条の 3 第 1 項）

（法曹会、2002年）176頁など。もっとも、この前審判断経由の平成11年度（上）』342

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宍戸達徳「判解」『最高裁判所判例解説民事篇昭和51年度』（法曹会、1979年）44

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判例研究

利益が、審決取消訴訟における審理範囲の一律的制限を正当化する根拠としては極無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)ば、判旨の立場は判例法理と抵触するものである、という批判である。

めて不十分である（根拠となりえない）という有力な批判もなされている（田村・しかしながら、前掲最大判［メリヤス編機］が無効理由の範囲は適用条文の各号・（有斐閣、2003年）
前掲注8）144～145頁、大渕哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』

各規定違反ごとに画されるとする理由は、各号・各規定違反ごとに無効原因の性質

330～358頁を参照）。

及び内容が異なる点にあると解されるところ、本件において、123条 1 項 8 号の無効

32

なお、ここで判旨が、クレーム減縮目的の訂正として構成要件の直列的付加を念

理由の内容は、結局、訂正後発明と同日出願発明の同一性、すなわち、39条 2 項該頭に置いていることは明らかであるが、択一的記載の要素の削除や請求項の削除、当性なのであって、審決時における無効理由と何らその性質及び内容を違えるもの

上位概念から下位概念への変更等によるクレームの減縮であれば、新たな公知事実ではない。両者は実質的に同一のものと言えよう。したがって、前掲最大判［メリとの対比が不要である点に注意が必要である。クレーム減縮目的の訂正については、

ヤス編機］の射程は、本件のように、審決時と取消訴訟とで審理対象となる無効理

前掲注13）を参照。

由が実質的に同一であると評価できる場合には及ばないと解される。さらに、前掲

33

最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］の説示についても、あくまで傍論であって田村・前掲注 8 ）152～153頁。増井＝田村・前掲注13）277～281頁〔田村〕も参照。

判例としての拘束力は認められないから、判旨の立場が判例法理と直接抵触するわ

34

けではないと解される。

判旨の立場は、無効審決の取消訴訟係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨という論点で提唱されていた「裁量説」に近いのか

37もしれない。裁量説とは、訂正審決が確定した場合であっても、審決時と同一の公において如何なる公知事実との関係で独立特許要件が判断されたかは問題とせず、知例に基づく同一の無効原因との対比で訂正後発明の特許要件を判断できる場合

審決時と同一の引用例との対比における同一の無効理由（進歩性欠如）の審理であには、前掲最大判［メリヤス編機］の射程は及ばず、裁判所は、審理を継続して訂ることを理由に、訂正後発明の進歩性の判断を行っている。もっとも、前述のよう

正後発明の実体判断に踏み込み認定の対象とすることが可能である。ただし、事案に、原告（審判請求人）が訂正後発明の進歩性の判断を行うよう裁判所に求めた事の性質や審理の状況を勘案して実体判断に踏み込まずに審決を取り消すことも可案であったことには注意が必要であろう。

能である。また、実体判断に踏み込んだ場合でも、無効理由の存否につき確定的な

38

判断に熟さないと思慮される場合には、無効審決を取り消すことも可能であるとす（日本評論社、1982年）241～242頁、塩月・前掲注27）137頁。
講座10 行政訴訟Ⅱ』

本判決以後に出された前掲東京高判［標識証明システム及び方法］も、訂正審判

吉原・前掲注28）1189頁、小酒禮「特許関係審決取消訴訟」『新・実務民事訴訟る見解である（玉井・前掲注 9 ）213～214・215～216頁）。裁量説に対する批判とし

もっとも、この立場を採ったとしても、審判において審判請求人が訂正前発明の新て、長沢・前掲注31）186・188頁、大渕・前掲注10）41頁注131）を参照。

規性及び進歩性欠如を主張したが、認められず、無効不成立審決がなされたところ、35取消訴訟において、同一の公知事実との対比における訂正後発明の新規性喪失、進前掲東京高判［標識証明システム及び方法］においても、①要件は考慮されていない。

歩性欠如の片方ないし両方が主張される場合には、既に審決の判断を仰いでいると36言えるから、判旨の射程が及び、裁判所は訂正後発明の特許要件を判断できるもの

なお、判旨は②要件に関して、審決時における無効理由（123条 1 項 2 号［訂正前発明と同日出願発明の同一性］）と訂正審決確定後の本訴における無効理由（123条と解される。

）とを別個の無効理由とは捉えずに、
1 項 8 号［訂正後発明と同日出願発明の同一性］

39

後者は前者の延長線上にあるとして、両者を実質的に同一の無効理由と見なしてい古稀記念『判例特許訴訟法』（発明協会、1986年）558頁。

る。こうした判旨の立場に対しては、123条 1 項 2 号該当に基づく無効審判請求事件

40の取消訴訟において同条項8号該当性を審理することは、前掲最大判［メリヤス編

者ハ其ノ発明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得」と規定し、「新規」の定義として、4 条 1 号

土肥一史「判批」ジュリスト715号80頁（1980年）、内田敏彦「判批」内田修先生
瀧川・前掲注31）158～159頁。旧特許法 1 条は「新規ナル工業的発明ヲ為シタル

機］及び前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］に反し許されない、という批に「特許出願前帝国内ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用ヰラレタルモノ」、同 2 号に「特判がなされるかもしれない（こうした問題意識につき、塩月・前掲注27）132頁、

許出願前帝国内ニ頒布セラレタル刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於村林・前掲注 4 ）33～34頁を参照）。すなわち、前掲最大判［メリヤス編機］によれ

テ記載セラレタルモノ」と規定されていた。そして、進歩性を欠く発明については、

ば無効理由は適用条文の各号・各規定違反ごとに特定されるのであり、傍論ながら

旧 1 条にいう「発明」に当たらないとする運用を行っていた。なお、旧 4 条 2 号に前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］が、123条 1 項 8 号の訂正要件違反は同いう「容易ニ」とは、進歩性における容易推考よりもレベルが低く、特別の思考を条項2号の進歩性欠如とは別個の無効理由となる旨を説示していることを踏まえれ必要とすることなくという程度の意味であるとされている（中山信弘編『注解特許344

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判例研究

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨(山根)

法（第 3 版）上巻』（青林書院、2000年）240頁〔中山〕（同頁の引用条文は旧 3 条 2 号

く見解（玉井・前掲注 9 ）217頁、安達栄司「判批」NＢL805号90～91頁（2005年）））。
となっているが、旧 4 条 2 号の誤記と思われる）と、訂正審決の確定は事実審口頭弁論終結後の事実であるから、法律審である最高41

松本重敏「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範裁はそのことについて主張立証を尽くさせるために原審に差し戻すべきであると囲」豊崎光衛先生追悼論文集『無体財産法と商事法の諸問題』（有斐閣、1981年）

説く見解（長沢・前掲注31）192～193頁注 3 ）、長谷川浩二「判解」L & T 23号72～

182頁、瀧川・前掲注31）157頁。

73頁（2004年））が対立している。

42

48

瀧川叡一「特許訴訟における事実審理の制限―前審判断経由の利益について―」

同・前掲注31）85～86頁（初出1974年）、内田・前掲注39）558～559頁、瀧川・前

東京高判昭和54.12.25判工所2543の114頁［計器函における計器取付金具差戻審］、［電気掃除
東京高判昭和60.12.23昭和60(行ケ)93（LEＸ/ＤＢ 文献番号27753983）

掲注31）158頁。

機差戻審］、東京高判平成11.9.7平成11(行ケ)129最高裁 HP［化粧料封入袋差戻審］、

43

東京高判平成16.1.29平成15(行ケ)483最高裁 HP［窒化ガリウム系化合物半導体発同旨の結論を説くものとして、田村・前掲注8）151～152頁。なお、訂正後発明の特許要件の審理判断に踏み込むかどうかは裁判所の裁量に委ねられており、取消

光素子差戻審］（特許取消決定の事案）。

訴訟において、公知事実αないしβの意義を明らかにするために、当業者の技術水49

準を示す新たな周知事実が提出される場合などにおいては、当該周知事実について頁【70】（2000年）にも紹介がある。

の特許庁の明示の判断を仰ぐべく、審決を取り消して審判官に差し戻すことも可能

50であると解される。

た結果、平成15年 9 月30日に特許無効審決が確定している（平成 4 年審判第1770号

44

特許庁・前掲注10）86～87頁、木村・前掲注10）506頁。

を参照）
。

45

なお、現に訂正審判が請求されている場合に、差戻し決定よりも先に訂正審判の51

玉井・前掲注 9 ）217頁の示唆に負う。

審決が確定するといった事態も考えられるところ、181条 2 項には時期的制限がない

52

これに対し、当然取消しの立場を採る場合には、民訴法338条 1 項 8 号所定の再審ことから、制度上は、訂正審決の確定後であっても、差戻し決定を行うことは可能

事由の存在をもって破棄差戻しが行われ、差戻し後の原審は直ちに無効不成立審決。
であるとされている（木村・前掲注10）507頁、大渕・前掲注10）56～57頁）

を取り消すことになるとする立場もあり得るが、当然取消しの法理を前提とすれば、

46

平成15年改正法（2004.1.1.施行）の下では、審決取消訴訟提起後に訂正審判請

訂正審決の確定により審決の自動的な取消しとなるのであって、更に事実審理をす

求をなしうる期間が90日間に制限されたため、本文のような事態は生じにくいと考る必要はないと解されることから、最高裁は審決を取り消す旨の自判を行うべきでえられるが、可能性は依然として残っている。

。
あると思われる（前掲注47）を参照）

47

生野考司「最高裁民事破棄判決等の実情(6)・完―平成11年度―」判時1714号31
なお、取消判決により事件は特許庁に差し戻され、再度の無効審判手続が行われ破棄差戻しをした判例として、最判昭和54.4.13審決取消訴訟判決集昭和54年101頁［計器函における計器取付金具］、最判昭和60.5.28判時1160号143頁［電気掃除機］、最判平成11.4.22平成10(行ツ)61（LEＸ/ＤＢ 文献番号28051263）［化粧料封＊校正の段階で、高林龍「判批」『平成17年度重要判例解説』（有斐閣、2006年）286

入袋］、最判平成15.10.31判時1841号143頁［窒化ガリウム系化合物半導体発光素子］

頁に接した。

（特許取消決定の事案）。これに対し、破棄自判をした判例として、最判平成17.10.18
平成17(行ヒ)106最高裁 HP［包装され、含浸されたクリーニングファブリックを製【付記】本稿は、知的財産法研究会の報告原稿に加筆修正したものである。研究会

造する方法］。なお、このうち前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］以降にの席上および本稿の作成にあたり、田村善之先生ならびに吉田広志先生から大変丁出されたものは、前掲最判［窒化ガリウム系化合物半導体発光素子］及び前掲最判

寧なご指導を賜った。記して感謝申し上げる。

［包装され、含浸されたクリーニングファブリックを製造する方法］の 2 件であるが、後者の最新の判例は、前掲最判［大径角形鋼管の製造方法上告審］及び前掲最判［ 6本ロールカレンダーの構造］を引用した上で破棄自判しており（前者では引用されていない）、当然取消しの法理を前提とした場合には破棄自判（審決取消）を行う
べきとする指針を示したものと理解することが可能かもしれない。原判決を破棄す
る際の差戻しの要否については、当然取消しの法理に従えば自判すべきであると説

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