拡大先願に関する裁判例の傾向分析

拡大先願に関する裁判例の傾向分析
平成 29 年度特許委員会

桑城

伸語，高石

拡大先願チーム

秀樹，京村

順二，佐藤

大輔

要 約
本稿は，平成 29 年度特許委員会において，拡大先願についての裁判例を網羅的に分析し，考察した結果を報告するものである。
特許委員会では，これまで，2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して，近年の裁判所の判断傾向を見出した。また，平成 28 年度特許委員会では，「新規事項の追加」に関して，近年の裁判所の判断傾向を見出し，審査基準等の理解を助けるために有益な情報，事例等を報告した。
平成 29 年度特許委員会では，新たに「拡大先願」についての裁判例の分析を行なったため，本稿においてその成果を報告する。
なお，本稿は，掲載ページ数の制約などの理由で，全ての内容を掲載できていない。会員のみ閲覧可能ではあるが，報告内容の全文は，日本弁理士会正副会長へ提出した答申書として電子フォーラムで WEB 公開しているので，ぜひこれもご覧頂きたい。
・特許委員会答申書掲載 URL（電子フォーラム）https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br_serial=5 & br_sub_serial=102 & sortOrder=0 & view_id=13617

目次後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を１．
拡大先願に係る裁判例の検討について掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若

２．特許法 29 条の 2 の条文

しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第百二十３．特許庁の審査基準三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を

４．＜論点①＞拡大先願違反と新規事項追加（特許法 17 条

掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の 2 第 3 項）との関係についての発行がされたものの願書に最初に添付した明細書，特許請

５．＜論点②＞拡大先願違反と新規性喪失・進歩性欠如（特許法 29 条 1 項，2 項）との関係について

求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十６．その他の裁判例

六条の二第二項の外国語書面出願にあつては，同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案

１．拡大先願に係る裁判例の検討についてをした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者であ

平成 29 年度特許委員会第 2 部会では，拡大先願にる場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であると係る裁判例について検討した。本稿では，主に以下のきは，その発明については，前条第一項の規定にかかわらず，

2 つの論点に沿って検討結果を報告する。

特許を受けることができない。ただし，当該特許出願の時に＜論点①＞7拡大先願違反と新規事項追加（特許法

その出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願

17 条の 2 第 3 項）との関係Iについて人とが同一の者であるときは，この限りでない。

＜論点②＞7拡大先願違反と新規性喪失・進歩性欠如（特許法 29 条 1 項，2 項）との関係Iについて

３．特許庁の審査基準
２．特許法 29 条の 2 の条文
第二十九条の二（１） 趣旨

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前

後願が先願の出願公開等より前に出願されていたとしての他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願

も，後願に係る発明が先願の当初明細書等に記載された発明

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等と同一である場合には，後願が出願公開等されても新しい４．＜論点①＞拡大先願違反と新規事項追加

技術を何ら公開するものではない。本条が上述のように規定（特許法 17 条の 2 第 3 項）との関係についてするのは，このような後願に係る発明に特許を付与すること

特許法 29 条の 2 の制度趣旨は，「補正により特許請が，新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする

求の範囲を増減変更することができる範囲の最大限で

特許制度の趣旨からみて妥当でないからである。

ある出願当初明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば先願の処理も待つことなく後願を（第 III 部第 3 章「拡大先願（特許法第 29 条の 2）」1.）

審査することができる（逐条解説［第 20 版］87 頁）。」と説明されている（新・注解特許法第 2 版［上巻］334（２） 判断基準頁）。
このように，特許法 29 条の 2 に基づく先願の後願排除効の範囲は，制度趣旨に照らして，「補正により特3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの許請求の範囲を増減変更することができる範囲の最大判断
審査官は，本願の請求項に係る発明と，引用発明とを対比

限である出願当初明細書等に記載された範囲全部」でした結果，以下の(i)又は(ii)の場合は，両者をこの章でいうある。換言すれば，後願排除効の範囲は，補正・訂正・「同一」と判断する。

分割が許されるか否かの基準である，新規事項追加（特許法 17 条の 2 第 3 項）に該当するか否かの判断基(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点が準と一致する筈である。

ない場合

ここで，新規事項追加か否かの判断基準として，ソ(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がルダーレジスト知財高裁大合議判決（平成 18 年（行ある場合であっても，両者が実質同一である場合
ここでの実質同一とは，本願の請求項に係る発明と引用発ケ）第 10563 号）は，「『明細書又は図面に記載した事

明との間の相違点が課題解決のための具体化手段における微項』とは，当業者によって，明細書又は図面のすべて

差(周知技術，慣用技術(注)の付加，削除，転換等であって，の記載を総合することにより導かれる技術的事項であ

新たな効果を奏するものではないもの)である場合をいう。

り，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないもので(注)「周知技術」及び「慣用技術」については，「第 2 章第 2
節 進歩性」の 2.(注 1)を参照。

あるときは，当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。」と判示している。
また，審査基準は，「『当初明細書等に記載した事項』（第 III 部第 3 章「拡大先願（特許法第 29 条の 2）」3.）との関係において新たな技術的事項を導入するものでここで，「周知技術」とは，その技術分野において一般的になければ，その補正は許される。…例えば…削除する

知られている技術であって，例えば，以下のようなものをい

事項が発明による課題の解決には関係がなく，任意のう。

付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明(ⅰ) その技術に関し，相当多数の刊行物…が存在しているらかである場合には，この補正により新たな技術上のもの意義が追加されない場合が多い。」と説明している。
このように，本願発明の課題と直接関係のない任意(ⅱ) 業界に知れ渡っているもの(ⅲ) その技術分野において，例示する必要がない程よく知的事項を付加したり，削除したりする補正は，必ずしられているものも当該事項（構成）が明細書中に明記されていなくて「慣用技術」とは，周知技術であって，かつ，よく用いられも新規事項追加にあたらないとされており，新規事項ている技術をいう。

追加にあたらない範囲は，拡大先願違反を検討する際の7先願による後願排除効Iの範囲と一致する筈なの（第 III 部第 2 章第 2 節 「進歩性」の 2.(注 1)）

である。具体的には，①発明を減縮する方向と，②拡張する方向がある。
①新たな事項（構成）を付加して発明を減縮する場

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合については，新規事項追加の「明細書又は図面のす②本願発明の課題と直接関係のない任意的事項を削べての記載を総合することにより導かれる技術的事項

除して，発明を拡張する場合（特に，特許査定後の分…との関係において，新たな技術的事項を導入しな割出願において有用な戦略である）については，先願い」という基準と，拡大先願違反の「相違点が課題解

発明の認定とパラレルに考えられる（後述のとおり，決のための具体化手段における微差（周知技術，慣用

進歩性判断時の引用発明の認定とも同様である）た

技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏め，以下 6．1 に示す裁判例も参考になると思われる。

するものではないもの）」という基準が対応する。

すなわち，先願明細書中の実施例にある特定の構成

これらは，概ね一致しているように思われるが，ソが記載されていた場合に，これをどの程度上位概念化

ルダーレジスト知財高裁大合議判決の事案で問題とできるかという問題である。この点は，新規事項追加

なった7除くクレームIについては，一致しない。すの判断基準は，「本願発明の課題と直接関係のない任

なわち，除くクレームが新規事項追加でないと判断し意的事項を削除」することは新規事項追加にならないながら，拡大先願違反でもないと判断した裁判例が大という基準であるところ，先願発明（引用発明）の上多数である。

位概念化の限界も，先願発明（引用発明）の課題と直例外として，平成 26 年（ネ）第 10080 号「スピネル

接関係のある事項を認定しない上位概念化は許されな型マンガン酸リチウムの製造方法」事件は，「…本件明いとしており，両者は概ね一致していると考えられ細書には，『結晶構造中にナトリウムもしくはカリウ

る。

ムを実質的に含む』形態を除くスピネル型マンガン酸
リチウムについて明示的な記載はなく，また，これが以下の 6．1．2 に，その他の裁判例としてこの点に関する裁判例のうち代表的なものを示す。

本件明細書の記載から自明な事項であるということも

なお，以上を纏めると，拡大先願違反と②拡張するできないから，『（結晶構造中にナトリウムもしくはカ際の新規事項追加との関係は，以下の＜表 2 ＞のようリウムを実質的に含むものを除く。
）』との技術的事項に整理できると思われる。

が，本件明細書に記載されているということはできな

新規事項追加
当初明細書等に明示的に記載された事項い。
」と判示して，「除くクレーム」の訂正を新規事項追加とした。もっとも，同判決の事案は，化学物質の構造式の一点を除く典型的な除くクレームの事案とは当初明細書等の記載から自明な事項または当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新
たな技術的事項を導入しない範囲異なるため，一般化できるかは慎重な検討が必要である。何れにしても，この点の是非については，今後の検討課題となろう。
以下の 6．1．1 に，その他の裁判例として，「除くク

拡大先願違反基 準 日 以 前 の 出願日であり，以後に公開された特許
文献（先願明細書）に記載
された発明
基 準 日 以 前 の 出願日であり，以後に公開された特許
文献に記載されていると認定できる発明の範囲（先願発明の上位概念化の限界）＜表 2 ＞

レーム」の新規事項追加の有無を判断した裁判例のう※この関係を図示するならば，以下のとおりである。

ち代表的なものを示す。
なお，以上を纏めると，拡大先願違反と①減縮する

すなわち，先願明細書に（実施例として）明記された際の新規事項追加との関係は，以下の＜表 1 ＞のよう発明は「ゴム」であり，本件発明が「バネを用いた弾に整理できると思われる。

性体」であった場合に，先願発明を上位概念化して新規事項追加
当初明細書等に明示的に記載された事項

当初明細書等の記載から自明な事項または当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新
たな技術的事項を導入しない範囲

拡大先願違反基準日以前の出願日であり，以後に公開された特許
文献（先願明細書）に記載
された発明基準日以前の出願日であり，以後に公開された特許
文献記載の発明と（実質的に）同一「弾性体」と認定できるかが問題である。仮にそのように認定できれば，「バネを用いた」ことは周知・慣用
技術の付加・転用であるとして，先願発明と実質的に同一であるという議論が可能となる。

＜表 1 ＞

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具体的に言えば，審査基準は，「実質同一とは，本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点が課題
解決のための具体化手段における微差(…)である場合をいう」として，微差であるか否かのメルクマールとして，「周知技術，慣用技術(注)の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないもの」と説明している。

５．＜論点②＞拡大先願違反と新規性喪失・進裁判例において，①このようなメルクマールが用い

歩性欠如（特許法 29 条 1 項，2 項）との関係られているか，②どのように当て嵌められているか，について③権利者側の勝訴事案と敗訴事案とで傾向の違いはあ

新規性喪失・進歩性欠如
刊行物 に 記 載 さ れ た 発 明（実質同一を含まない）

刊行物に記載された発明に基いて容易に発明をすることができた発明

るか，という観点から裁判例を概観した。

拡大先願違反基準日以前の出願日で あり，以後に公開された特許
文献（先願明細書）に記載
された発明基準日以前の出願日で あり，以後に公開された特許
文献に記載された発明 と（実質的に）同一

平成 25 年以降の全ての裁判例を検討するとともに，それ以前の重要判決を網羅的に検討した結果，引用発
明/先願発明の認定は同様であるが，「（実質）同一」の判断は，権利者側の勝訴事案と敗訴事案とで傾向が異なると言い得ることを見出した。すなわち，権利者側の勝訴事案では，審査基準のメルクマールが限定的に

Cf. 東京高判平成 3 年（行ケ）260 号「電気コネクタ」

使われて同一性を否定しているのに対し，権利者側の事件判決は，新規性・進歩性の文脈において，「構成を敗訴事案では，メルクマール自体も当て嵌めについて異にする二つの考案を周知の慣用技術との関連においも，進歩性に近い判示がなされているように思われて対比する場合，…相違する一方の構成に周知の慣用る。

技術をそのまま適用することによって直ちに他の構成

なお，平成 24 年から平成 29 年までの 6 年間で拡大が得られ，かつその構成の変更に技術的意義を見い出

先願違反の判断で無効論が決着した裁判例は 27 件あしがたいような場合を除いては，両者を同一性の問題

り，17 件が権利者有利，10 件が権利者不利であった。

ではなく，進歩性の問題として扱うのが相当というべ

年度別の有利・不利の傾向は，特に見受けられなかっきである。
」と判示して，同一として新規性の問題とすた。

る範囲を限定している。

以下に，代表的な裁判例を示す。なお，拡大先願違反に関するその他の裁判例は，以下の 6．に示す。

構成を異にする二つの考案を周知の慣用技術との関

５．１連において対比する場合，単なる設計変更か否かの権利者勝訴事案

同一性の問題として捉えるか，容易になし得る設計

具体的には，権利者勝訴事案において，審査基準の変更か否かの進歩性の問題として捉えるかは一概に

メルクマールが使われて同一性を否定した代表的な裁

明確な基準を以て論ずることはできないが，少なく判例は以下のとおりである。

とも，相違する一方の構成に周知の慣用技術をその・平成 26 年（行ケ）第 10201 号「熱間プレス用鋼板」

まま適用することによって直ちに他の構成が得ら

事件は，技術分野を具体的に特定した上で，周知技術

れ，かつその構成の変更に技術的意義を見い出しがの技術分野が異なるとして「実質同一」を否定した。

たいような場合を除いては，両者を同一性の問題で

・平成 27 年（ワ）第 12480 号「生海苔異物除去機」事はなく，進歩性の問題として扱うのが相当というべ

件等は，先願発明に本件発明の技術思想が記載されてきである。

いないことを理由として，先願発明の「凹部」は，本件各発明の「突起・板体の突起物」…とは異なると判

拡大先願違反（特許法 29 条の 2 違反）の拒絶理由・断した。

無効理由において最も重要な問題は，「同一」の範囲，

・平成 27 年（行ケ）第 10028 号「照明装置」事件は，審査基準にいうところの「実質同一」の範囲である。

先願発明と本件発明との課題が異なることを理由に，パテント 2019− 100 −

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本件発明は「新たな効果を奏する」と判断した。特に，(5) 周知・慣用技術でない「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を要求

・平成 25 年（行ケ）第 10282 号「餅」

せず，効果の程度が向上したことで足りるとした。

・平成 28 年（行ケ）第 10158 号「建物のモルタル塗り

・平成 25 年（行ケ）第 10282 号「餅」事件は，相違点

外壁通気層形成部材」

が周知技術でないとして，「実質同一」を否定した。

⇒審査基準と同じく，相違点が周知技術であり，ク・平成 28 年（行ケ）第 10158 号「建物のモルタル塗り

レームアップされた目的が周知事実でなければ，実質

外壁通気層形成部材」事件は，クレームアップされた

同一でないとした。

具体的な目的が周知事実でないとして，「実質同一」を(6) 選択発明

否定した。

・平成 20 年（行ケ）第 10126 号「ドープされた層間化

・平成 20 年（行ケ）第 10126 号「ドープされた層間化

合物」

合物」事件，及び，平成 20 年（行ケ）第 10483 号「ヘ・平成 20 年（行ケ）第 10483 号「ヘキサアミン化合物」

キサアミン化合物」事件は，審査基準と同じく，相違⇒審査基準と同じく，相違点が周知技術でなければ点が周知技術でなければ実質同一でないとして，選択実質同一でないとして，選択発明の容易性を問題とし発明の容易性を問題としなかった。この考え方に拠れなかった。この考え方に拠れば，選択発明を拡大先願ば，選択発明を拡大先願違反で無効とすることは難し違反で無効とすることは難しいかもしれない。

いかもしれない。
(1) 進歩性判断との違い 〜

５．２

一般論

権利者敗訴事案

権利者敗訴事案において，メルクマール自体も当て

平成 18 年（行ケ）第 10152 号「サイクリック自動通嵌めについても，進歩性に近い判示がなされた代表的信による電子配線システム」⇒審査基準と同じく，拡大先願違反のメルクマール

な裁判例は以下のとおりである。

と進歩性判断時の容易想到性を明確に区別した。

・平成 13 年（行ケ）第 533 号「地図表示方法」事件，(2) 周知・慣用技術の技術分野が異なる

平成 19 年（行ケ）第 10282 号「乗り物シート用ピボッ

・平成 26 年（行ケ）第 10201 号「熱間プレス用鋼板」

ト機構」事件，平成 25 年（行ケ）第 10022 号「情報提⇒審査基準と同じく，周知技術は「その技術分野に供システム」事件は，先願発明と周知技術の効果の総おいて一般的に知られている技術」であるとした上和に過ぎないとした。

で，技術分野が異なるとした。

・平成 26 年（行ケ）第 10241 号「建物のモルタル塗り(3) 技術思想が異なる

外壁通気層形成部材」事件は，相違点は自明であり，・平成 27 年（ワ）第 12480 号「生海苔異物除去機」

特有の効果もないとした。

・平成 20 年（行ケ）第 10438 号「エアバッグ用ガス発

・平成 14 年（行ケ）第 439 号「ゴムホース」事件は，生剤成型体」

数値限定に技術的意義が無い場合は，実質同一である⇒審査基準と同じく，技術思想・課題・効果が同一とした。

でないことを理由に，実質同一でないとした。

・平成 13 年（行ケ）第 464 号「オレフィン重合用固体(4) 課題が異なる

触媒」事件は，下位概念を特定したことの技術的意義⇒ 新たな効果を奏する

・平成 27 年（行ケ）第 10028 号（照明装置）も否定した。

⇒審査基準と同じく，効果が同一でないことを理由

・平成 26 年（行ケ）第 10097 号「扁平形非水電解質二に，実質同一でないとした。進歩性判断時と異なり，次電池」事件，平成 18 年（行ケ）第 10533 号「スロッ「異質な効果」ないし「同質であるが顕著な効果」を要トマシン」は，課題及び解決手段が共通であるとして，求することなく，「光の均一化がより一層進む」という実質同一とした。

程度でも「新たな効果を奏する」と認められた。（同判・平成 23 年（行ケ）第 10109 号「エレベータ」事件は，決のように，引用発明と本願発明との課題が異なるこ

一般的課題であるから単なる設計上の事項であるとしとに基づき，「異質な効果」「新たな効果」を認めた裁て，実質同一とした。

判例は多い。
）

・平成 13 年（行ケ）第 230 号「基板処理装置」事件は，

・平成 24 年（行ケ）第 10433 号「太陽電池用平角導体」「周知技術に照らすならば，搬送ユニットが昇降する

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拡大先願に関する裁判例の傾向分析という技術を，搬送ユニットが水平移動する場合であとした。

る先願発明の一部に持ってくることは，当業者であれ(4) 周知・慣用技術との組み合わせば，当然に適宜行うことである」として，進歩性判断

・平成 13 年（行ケ）第 230 号「基板処理装置」の場面と略同様の考え方で実質同一とした。

・平成 17 年（行ケ）第 10681 号「多層配線基板の製造

・平成 17 年（行ケ）第 10681 号「多層配線基板の製造方法」

方法」事件は，先願発明と周知技術との組合せについ・平成 16 年（行ケ）第 79 号「硬貨入出金機」て，両者は「技術分野が相違するわけではない」こと⇒進歩性を判断する際の容易想到性と同じく，先願に加えて，「上記の周知技術を，転写シートを用いて配発明と周知技術との組み合わせの容易性を問題とし線層を形成する先願明細書に記載された発明に適用すた。

ることに格別の妨げがあるということはできない」として，実質同一とした。

６． その他の裁判例

・平成 16 年（行ケ）第 79 号「硬貨入出金機」事件は，６．１ ＜論点①＞拡大先願違反と新規事項追加

当業者が適宜採用し得る構成から自明であるとして，（特許法 17 条の 2 第 3 項）との関係に関する裁

実質同一とした。

判例(1) 新たな効果を否定〜 「先願発明と周知技術の６．１．１ 「除くクレーム」の補正・分割・訂正に関する裁判例

効果の総和に過ぎない」，「自明な効果」，「実施例の効果」(1) 新規事項追加でないとして，補正・分割・訂正が・平成 13 年（行ケ）第 533 号「地図表示方法」

認められた裁判例

・平成 19 年（行ケ）第 10282 号「乗り物シート用ピ⇒ 特許法 29 条の 2 と整合しない

ボット機構」

・平成 18 年（行ケ）第 10563 号「感光性熱硬化性樹脂

・平成 25 年（行ケ）第 10022 号「情報提供システム」

組成物（ソルダーレジスト）」⇒進歩性を判断する際の容易想到性と同じく，「新たな効果」は，「先願発明と周知技術の効果の総和」で(2) 新規事項追加であるとして，補正・分割・訂正が認められなかった裁判例は足りないとした。

⇒特許法 29 条の 2 と整合するとも考えられる
・平成 26 年（ネ）第 10080 号「スピネル型マンガン酸・平成 26 年（行ケ）第 10241 号「建物のモルタル塗り

リチウムの製造方法」

外壁通気層形成部材」

・平成 26 年（行ケ）第 10204 号「経皮吸収製剤」

・平成 26 年（ワ）第 9977 号「加湿器」

６．１．２ ②本願発明の課題と直接関係のない(2) 相違点に係る構成の技術的意義を否定

任意的事項を削除して，発明を拡張する場合に・平成 14 年（行ケ）第 439 号「ゴムホース」

ついて・平成 13 年（行ケ）第 464 号「オレフィン重合用固体(1) 新規事項追加でないとして，上位概念化する補触媒」

正・分割が認められた裁判例（及び審査基準等）
審査ハンドブック附属書 A に掲載されている各事⇒審査基準と異なり，選択発明・数値限定発明の技術的意義がないだけで，実質同一とした。

例は，並列的に掲載されているが，実際は，発明の課
題との関係を重視している事例 7〜9 が原則であると(3) 課題及び解決手段が共通考えられる。すなわち，審査基準においても言及され

・平成 26 年（行ケ）第 10097 号「扁平形非水電解質二ているとおり，補正（訂正，分割）により削除される次電池」

事項，追加される事項が発明による課題の解決には関・平成 18 年（行ケ）第 10533 号「スロットマシン」

係がない場合は新規事項追加とならない場合が多い。

・平成 23 年（行ケ）第 10109 号「エレベータ」

このことは，事例 7〜9 が説明している。これに対し，⇒進歩性を判断する際の容易想到性と同じく，先願附属書 A に掲載されているその他の事例は，このよ

発明と周知技術との課題の共通性を理由に，実質同一うな傾向を踏まえて，種々の類型に係る補正等についパテント 2019− 102 −

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拡大先願に関する裁判例の傾向分析て，具体的な当てはめを示したという位置付けである

・平成 26 年（行ケ）第 10087 号「ラック搬送装置」

から，事例 7〜9 が適用されるとともに，並列的に適用※補正事項: （測定ユニットを）「懸下」⇒「保持」（上される考え方を示したものである。

位概念化）
・平成 23 年（ワ）第 32776 号「発光ダイオード」

以下に，同附属書 A の事例 7 を示す。

※補正事項:（…発光素子が）「一般式 GaX Al1-X N
特許請求の範囲（但し 0 ≦ X ≦ 1 である）で表される」という限定を【請求項 1】

削除した（上位概念化）

ガラスからなる光学素子のプレス成形に用いる光学素子用成形型において，凹面状の成形面の最表層が(2) 新規事項追加であるとして，上位概念化する補金属酸化物 MO2 よりなる膜層からなることを特徴

正・分割が認められなかった裁判例とする光学素子用成形型。

・平成 23 年（行ケ）第 10391 号「発光ダイオード」

６．２

特許法 29 条の 2 に関する，その他の論

点に関する裁判例
６．２．１

先願発明の適格性が争われた事例

以下の裁判例では，先願発明の適格性＝実施可能であると理解し得る程度と判断された。
補正後の特許請求の範囲

・平成 13 年（行ケ）第 189 号「8 −メトキシキノロン【請求項 1】カルボン酸誘導体の製造中間体」

ガラスからなる光学素子のプレス成形に用いる光学素子用成形型において，[削除] 成形面の最表層が…先願明細書には，当業者が，先願発明がそこに金属酸化物 MO2 よりなる膜層からなることを特徴示されていることを理解し，それが実施可能であるとする光学素子用成形型。

ことを理解し得る程度に記載されていれば十分であって，それを超えて，少しの誤りもなく完璧に記

本願の発明が解決しようとする課題は，光学素子用載されていることが要求されるものではない…。

成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで，

原 告 ら は，先 願 明 細 書 の 参 考 例 1 の「濃 硫 酸

高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形

8.5ml 及び水 40ml を加え」の記載が誤ったもので型を提供することであって，光学素子用成形型の成あったとしても，出願当初の明細書から直接的かつ形面の形状は，このような課題の解決には直接関係

一義的に導き出せるといい得ないから，訂正審判にしない。そのため，上記課題を解決する手段としおいてこれを誤記として認めることはできないとて，成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはし，これを前提に，上記記載の誤りに，訂正審判にいえず，本願発明にとって任意の付加的な要素でおいてさえ認め得ない訂正を加えて先願明細書の参あって，新たな技術的事項を導入するものではな

考例 1 の記載を読むことが許されない，と主張すい。

る。しかし，先願明細書に(ⅹ)工程の目的物質としよって，成形面の形状を削除する補正は，当初明細て開示されている物質が特許法 29 条の 2 の先願発書等に記載した事項の範囲内においてするものとい明としての要件を備えているか否か，と，当該物質うことができる。

に関する，先願明細書の記載について訂正が認められるべきか否かとは，互いに全く無関係であるとは以下の裁判例は，補正（訂正，分割）により削除・いい得ないものの，判断基準を異にする異なった問追加された事項が発明による課題の解決には関係がな

題であり，仮に，上記記載の誤りが，訂正審判にいとして，新規事項追加とならないと判断された。

よって訂正することは許されないものであるとされるとしても，そのことは，上記物質が特許法 29 条のVol. 72

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パテント 2019

拡大先願に関する裁判例の傾向分析

2 の先願発明に該当するか否かの検討において，上麺類が製造できるということ，すなわち，穀粉類の記誤りにつき上記のように扱うことの妨げとはならみから成る即席冷凍麺類用穀粉という従来技術以下

ない，というべきである。原告らの上記主張は，上の効果を奏することしか開示されていないとすれ記のとおり互いに異なる二つの問題を同一視するこば，先願明細書上，用途発明である先願発明が，当とによって，初めて成り立つものであり，前提にお業者が反復実施して所定の効果を挙げることができいて既に誤っており，採用できない。

る程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているとは到底いうことができず，したがって，先願発明が完成した用途発明として開示されていると

６．２．２

用途発明に対する先願発明は，用途いうことはできない。

発明として完成している必要があると判断した
事例
・平成 10 年（行ケ）第 401 号「即席冷凍麺類用穀粉」

６．２．３ 拡大先願の判断では，｢他の出願｣の※【請求項】 タピオカ澱粉 12〜50 重量％と穀粉類

出願時の技術常識を参酌すると判断した事例

88〜50 重量％とからなる即席冷凍麺類用穀粉・平成 15 年（行ケ）第 107 号「ディップはんだ槽の銅濃度制御方法」

用途発明は，既知の物質のある未知の属性を発見し，この属性により，当該物質が新たな用途への使…先願明細書の記載を理解するために，当業者の用に適することを見いだしたことに基づく発明をい

技術常識を参酌することができることは当然であうものと解すべきであるから，タピオカ澱粉を特定り，先願明細書におけるはんだ槽に通常使用されて割合で他の穀粉類と配合した先願発明が用途発明といる温度について，その技術常識を認定するためにして完成しているというためには，タピオカ澱粉の乙 1 文献等を用いることができることはいうまでも特定の属性により，これを特定割合で他の穀粉類とない。

配合した穀粉が，即席冷凍麺類用穀粉という新たな用途への使用に適することが見いだされたといい得・平成 20 年（行ケ）第 10128 号「水用可搬形配管ユることが必要である。しかしながら，当該タピオカニット」

澱粉配合の穀粉を即席冷凍麺類用穀粉として使用した場合に奏する効果が，タピオカ澱粉を含まず穀粉

特許法 29 条の 2 を適用するに当たり，「他の出願」類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技の発明を認定する場合には，当該「他の出願」に係術）が奏する効果以下のものとすれば，当該タピオ

る当初明細書及び図面の記載を基に，そこに記載さカ澱粉配合の穀粉が，即席冷凍麺類の製造に適してれた発明を認定するのであり，その際に参酌できるいるということができず，したがって，タピオカ澱

のは「他の出願」の出願時の技術常識である。

粉がその特定の属性により即席冷凍麺類用穀粉という新たな用途への使用に適することを見いだしたと

・平成 16 年（行ケ）第 149 号「コレットチャック」

いうこと自体がいえないことになるから，用途発明である先願発明が完成したといい得るためには，タ

原告は，補正発明と先願発明とが同一であるとい

ピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発えるためには，先願明細書等に…補正発明の①②の明が，穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀両構成を明示する積極的記載か，少なくともそれを粉（従来技術）よりも，即席冷凍麺類用穀粉として示唆するに足る技術的事項の具体的記載がなされて優れた効果を奏することが必要であるというべきでいることが必要であると主張する。
しかしながら，特許出願に係る発明と当該特許出ある。
そうとすれば，先願明細書の記載において，タピ願の日前の他の特許出願に係る発明とが同一か否かオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発明を対比検討するために，後者の発明の内容をその明につき，その効果として，単に喫食可能な即席冷凍

細書等に基づいて解釈するに当たって，その出願時パテント 2019− 104 −

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拡大先願に関する裁判例の傾向分析

において，当業者にとって周知ないし常識程度と認もに，当該図面に関する説明の記載が明細書の発明

められる技術を参酌することは，当然許される…。

の詳細な説明中に加えられた…。
そうすると，後の出願の当初明細書等に本願発明
1 の実施例として記載された，伸長部である肉薄部

６．２．４

先願発明の地位（優先権主張絡み）

を螺旋形状に形成した図 11 実施例に係る人工乳首が争いとなった事例

は，先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく，先の出願の当初明細書等に現実に

・平成 14 年（行ケ）第 539 号「人工乳首」

記載されていた，伸長部である肉薄部を環状に形成
特許法 41 条 2 項は，同法 29 条の 2 の適用に係るした【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果

優先権主張の効果について「…優先権の主張を伴うとは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものであ

特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基る。したがって，当該伸長部である肉薄部を螺旋形礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書状にした人工乳首の実施例（図 11 実施例）を後の出又は図面…に記載された発明…についての…第 29

願の明細書に加えることによって，後の出願の特許条の 2 本文，…の規定の適用については，当該特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事

出願は，当該先の出願の時にされたものとみなす」

項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的と規定し，後の出願に係る発明のうち，先の出願の事項の範囲を超えることになることは明らかである

当初明細書等に記載された発明に限り，その出願時…。

を同法 29 条の 2 の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願

・平成 18 年（行ケ）第 10449 号「無アルカリガラス」の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文

優先権基礎出願と先願について，各特許請求の範言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを囲の記載を対比すると，CaO 含有量について，前者対比するのではなく，後の出願の特許請求の範囲にが「0〜10.0％」であるのに対し，後者が「0〜8.0％」

記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願であり，SrO 含有量については，前者が「0〜10.0％」の当初明細書等に記載された技術的事項との対比にであるのに対し，後者が「0.1〜10.0％」であ…る。

よって決定すべきであるから，後の出願の特許請求

このうち，SrO 含有量については，優先権基礎出の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載さ願明細書に「好ましくは 0.1〜10.0％である」との記れたものといえる場合であっても，後の出願の明細載があることに照らすならば，「0.1〜10.0％」の含有

書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等量については，優先権基礎出願明細書に開示されてに記載されていなかった技術的事項を記載することいるとみることができる。

により，後の出願の特許請求の範囲に記載された発しかし，CaO 含有量についは，優先権基礎出願明明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細

細 書 に は，「10.0％ よ り 多 い と，ガ ラ ス の 耐 バ ッ

書等に記載された技術的事項の範囲を超えることにファードフッ酸性が著しく悪化するため好ましくななる場合には，その超えた部分については優先権主い」と記載され，同記載部分によれば，優先権基礎

張の効果は認められないというべきである。

出願明細書においては，「10.0％」なる数値に上限と…本件において，後の出願に係る本願発明 1 の当しての技術的意義を有するものとして開示されてい初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載ると云えるが，「0〜8.0％」の範囲の数値についてとを対比すると，後者の図面には，「本発明（注，先は，何ら技術的な意味を示唆する記載はない。そし願発明）の実施の形態にかかる人工乳首」としてて，優先権基礎出願明細書の実施例及び比較例によ【図 1】が記載されているだけであったところ，前者

れば，CaO の含有量は，2.1 から 7.5％の範囲にあるの図面には，「本発明（注，本願発明 1）の第 4 の実ことが示されており，CaO を「8.0％」含有させたガ施の形態に係る人工乳首」として先の出願の図面にラス組成物についての開示はない。
そうすると，優先権基礎出願明細書には，「8％」は記載されていなかった【図 11】が加えられるととVol. 72

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パテント 2019

拡大先願に関する裁判例の傾向分析を上限とする「0〜8％」の CaO 含有量範囲につい書に記載されているということはできない。

て，何らかの技術的意義を示した記述はないと理解するのが自然である。

以上

以上によれば，先願発明は，優先権基礎出願明細

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