巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正
三
目

村 量

一

次

１ はじめに
２ 改善多項制の下における特許無効（1）改善多項制の導入（2）改善多項制の下における特許付与手続（3）改善多項制の下における特許無効審判
３ 複数の請求項を対象とする無効審判請求（1）取消訴訟の提起と無効審判の審決の帰趨（2）訂正請求の許否
４ 複数の請求項を対象とする訂正審判請求
５ 知財高裁第３部の一連の決定・判決（1）最高裁昭55・５・１判決（民集34巻３号431頁）（2）従前の東京高裁・知財高裁の裁判例（3）知財高裁第３部の一連の決定・判決
６

最高裁平20・7・10判決（平19 年（行ヒ）318）判時2019号88頁・民集62巻７号登載予定〔発光ダイオードモジュール事件〕（1） 事案の概要（2） 判決の内容（3） 判決の検討
７ 最高裁平20・7・10判決後に残された問題点（1）無効審判の対象とされている各請求項の有効無効、クレーム訂正の効果の確
定時期について（2）無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正との関係（3）複数の請求項を対象とする訂正審判請求（4）最高裁平20・７・10判決に対応する実務上の整備

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

1

巻頭論文

１ はじめに

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

特許法は、昭和50年法律第46号による改正により、それまでの「単項制」に替えて「多項制」を採用したと説明されることがあるが、それは、技術

昭和62年の特許法改正により、いわゆる「改善多項制」が導入された後的範囲を画する「必須要件項」に加えて、「実施態様項」を掲げることをにおいても、特許無効審判の審決や同審判手続での訂正請求並びに訂正審許容するというものであった。「実施態様項」は、単に発明の実施態様を判に関して、複数の請求項を対象とする場合における特許庁の取扱いには、記載したというだけのものであって、発明の技術的範囲ないし特許権の権

改善多項制導入以前の前例を墨守し、多項制に対応していない点が少なく利範囲を画するものではなく、それは欧米において採用されていた本来のなかった。この点はかねてから東京高裁判決等においても指摘されていた多項制とは、似て非なるものであった。上記のような欧米諸国における多が、平成19年から20年にかけて、立て続けに知財高裁第３部により特許庁

項制と異なる、言うなれば変則的な名ばかりの「多項制」では、発明者のの取扱いに疑問を呈し、その改善を求める内容の決定・判決がされ、特許保護に十分ではないということから、昭和62年の特許法改正により本来の争訟分野における関係者の間で、この点に関する問題点が認識されるに至っ

多項制が採用されたのが、「改善多項制」である。

ていた。

改善多項制においては、従来の「１発明１出願の原則」は廃され、同一

このようななかで、最高裁（第一小法廷）は、平成20年７月10日判決

発明かそうでないかを問わず、１つの願書において複数の請求項にそれぞ（平成19年（行ヒ）第318号）判時2019号88頁・民集62巻７号登載予定〔発光れ発明を特定して記載することができることとされた（特許法36条５項、ダイオードモジュール事件〕において、平成15年の特許法改正前の特許異37条）。すなわち、特許請求の範囲の記載は、１つの請求項に係る発明と議手続における訂正請求につき、請求項ごとに個別に訂正の許否を判断す

他の請求項に係る発明とが、同一の記載となることを妨げないが（36条５べきものと判示した。同最高裁判決の判示する内容は、現行法において、項）、２以上の発明については、１つの請求項に係る発明と他の請求項に無効審判手続における訂正請求につき同様に当てはまるものであり、今後係る発明とが、①産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であの特許争訟手続に対して大きな影響を与えるものである。しかし、同判決る場合、②産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部の内容を子細に検討すれば、無効審判手続における訂正請求についての同が同一であるなどの関係を有する場合に、１つの願書で特許出願をするこ

判決の判示内容は極めて適切なものであるが、他方、傍論として、訂正審とができる（37条）。そして、請求項ごとに特許がされ、特許権があるも判につき判示した内容には、疑問とすべき点が少なくない。

のとみなされる（特許法185条）こととなった【注１】。

本稿は、特許無効審判の審決や同手続での訂正請求並びに訂正審判に関して、複数の請求項を対象とする場合における問題点につき、上記最高裁（2）改善多項制の下における特許付与手続

判決以前における議論の内容を概説するとともに、最高裁平成20年７月10

改善多項制の下における特許要件の審査については、各請求項に記載さ日判決の内容を紹介し、さらに同判決後に残された問題点を検討するもの

れた発明ごとに個別に特許要件の審査を行うのではなく、１つの出願を不である。

可分一体のものとして扱い、どれか１つの請求項に係る発明が特許要件を欠くものであれば、他の請求項に係る発明について特許要件の有無を審査

２ 改善多項制の下における特許無効

しないまま、当該出願全体を一体として拒絶査定するというのが、特許庁における確立した取扱いである。

（1）改善多項制の導入
昭和62年法律第27号による特許法の改正により、我が国の特許制度に、
いわゆる「改善多項制」が導入された。
2

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

その理由としては、特許法49条が、特許出願に係る発明が要件を満たさない場合に（２号、３号）、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならないと規定していること、特許出願が37条の要件を満た知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

3

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

していないことが拒絶理由とされていること（49条４号）や、特許法51条

許無効審判が請求され、一部の請求項のみについて特許が無効とされるこに「特許出願について……特許をすべき旨の査定をしなければならない。
」とがある。また、複数の請求項を対象とする無効審判請求がされた場合に【注２】。そして、そのようは、特許庁の審決においては請求項ごとに無効事由の有無が判断され、請に解したとしても、出願人は、拒絶理由通知【注３】に対応して、特許要件

求項ごとに特許を無効とするかどうかの結論が示されるから、ある請求項の充足性に疑問を呈されている請求項を削除するなどの補正を行うことがについての特許は無効であるが、それ以外の請求項についての特許は有効でき、また、分割出願を利用することも可能であることからすれば、出願であるとの審決がされることがある。また、審決に対する取消訴訟は、各人に対して不利益はないとされる。

請求項についての審決の結論ごとに提起されることになる。

と規定されていることを挙げて説明されている

しかし、特許法49条の規定において、「発明」が各請求項に記載された

特許無効審判が特許庁に係属している間は、特許権者は、訂正審判を請内容であり、「出願」が複数の請求項に係る各発明を包含した１つの出願求することができないが、無効審判手続のなかで訂正請求をすることがでを意味していると直ちに断ずることはできず、同条４号の規定を根拠に、きるとされている（特許法126条２項、134条の２第１項）。この訂正請求

出願を一体不可分のものとして特許査定しなければならないと直ちに断ずについては、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることがでることもできないと思われる。むしろ、特許法185条が、同法27条１項１

きるものでなければならないという、いわゆる「独立特許要件」は要求さ号を対象条文として掲げ、「特許権の設定」の登録については、請求項ごれず、この点は、最終的な無効事由の有無の検討の際に判断されることにとに特許がされたものとみなしていることからすれば、２以上の請求項になる（特許法134条の２第５項は、同法126条５項を一部読み替えて準用係る特許については、同法49条にいう「出願」とは各請求項に係る発明ごしている。
）。無効審判手続において、特許権者は、無効審判請求の対象ととに観念すべきものであり、同法４号は、例外的に各請求項に係る発明でされている請求項のみならず、無効審判請求の対象とされていない請求はなく、複数の請求項に係る各発明の関係が所定の要件を満たさない場合項についても訂正請求することができるが、この場合には、当該請求項のにも、各請求項に係る出願が拒絶されることを規定していると理解するこ

訂正請求については独立特許要件を充足しなければならないものとされてとも不可能ではない。特許法123条１項は、請求項ごとに特許無効審判をいる（特許法134条の２第５項において読み替えて準用する同法126条５

請求することができると規定しながら、１号、４号、６号において、要件項）。これは、実質的には、無効審判請求の対象とされていない請求項にを満たさない特許出願に対して特許がされた場合を無効事由として掲げてついての訂正審判請求を、無効審判手続のなかで行うものということがでいるものであり、この点に照らしても、上記のように、特許法49条及び51

きる【注５】。

条における「特許出願」を、各請求項に掲げられた発明ごとに観念されるも無効審判についての審決がされた後においては、特許権者は、審決に対のと解することは、特許法の規定の解釈として十分に可能と思われる【注４】。

する取消訴訟の提起があった日から起算して90日以内に限り、訂正審判を請求することができるが（特許法126条２項ただし書）、この場合には、裁（3）改善多項制の下における特許無効審判

判所は、決定をもって審決を取り消して、事件を特許庁の審判に差し戻す

特許法123条１項は、柱書きにおいて、「特許が次の各号のいずれかに該ことができる（同法181条２項）。そして、同決定により事件が審判に差し当するときは、その特許を無効とすることについて特許無効審判を請求す戻された場合においては、差し戻された審判において改めて訂正請求がさることができる。この場合において、２以上の請求項に係るものについて

れない限り、既にされた訂正審判請求の内容と同一の訂正請求がされたもは、請求項ごとに請求することができる。
」と規定している。このように、のとみなされることになる（同法134条の３第４項、５項）。

無効審判請求は、請求項ごとに請求することができるとされているから、

なお、平成15年法律第47号による改正前の特許法においては、特許異議

複数の請求項からなる特許については、一部の請求項のみを対象として特の申立てについて、請求項ごとにすることができる旨が規定されていた

4

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

5

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正
（三村）

【注６】
（同改正前の特許法113条）。複数の請求項を対象とする特許異議手続

由はない。特許法123条が特許無効審判は請求項ごとに請求することがで及び同手続における訂正請求の問題点は、後述のような、無効審判手続にきると規定し、同法185条が同法125条の適用については請求項ごとに特許おける問題点と同様である。

がされ又は特許権があるものとみなすと規定していることに照らせば、複数の請求項を対象としてされた無効審判における審決は、行政事件訴訟法

３ 複数の請求項を対象とする無効審判請求上、請求項ごとに別個の行政処分と解されるものであって、複数の請求項に関する審決を全体として１個の行政処分と解することはできない。

（1）取消訴訟の提起と無効審判の審決の帰趨ａ

特許の有効無効の確定時期

しかしながら、特許庁は、複数の請求項を対象とする無効審判において審決がされ、そのうちの一部の請求項に係る部分のみに対して取消訴訟が既に述べたように、無効審判は、請求項ごとに請求することができ、請提起された場合にも、審決は、取消訴訟の対象とされなかった請求項に係

求項ごとに無効事由の有無が審理され、審決においては、請求項ごとに特る部分を含めて全体として確定していないという立場をとっていた。すな

許の有効無効の結論が示される。複数の請求項を対象として無効審判が請

わち、10の請求項からなる特許の全部の請求項を対象として無効審判が請求された場合には、一部の請求項についての特許を無効とし、その他の請求され、10の請求項のすべてについて特許を無効とする審決がされた場合求項についての特許を有効とする審決がされることがあるが、この場合ににおいて、特許権者が審決のうち１つの請求項に係る部分を対象として取は、審決に対して取消訴訟を提起することができる当事者は、請求項ごと

消訴訟を提起すれば、審決のうち残りの９の請求項についての特許を無効に異なることになる。この場合において、一方の当事者のみが取消訴訟をとする部分も確定しないというのである。そして、審決のうち当該１つの提起したときには、取消訴訟の審理の対象となるのは、審決のうち一部の請求項に係る部分を対象とする取消訴訟の判決において審決のうち当該部請求項に係る部分のみである。また、無効審判の対象とされた複数の請求分が取り消された場合には、差し戻された特許庁における審判手続におい項のすべてについて特許を無効とし、あるいは有効とする審決がされた場ては、当該１つの請求項のみならず、10の請求項のすべてについての審判

合にも、取消訴訟を提起することのできる当事者は、審決のうち特定の請が再度審理されるという取扱いがされていた。特許庁は、このような立場

求項についての結論のみを争い、当該部分のみを対象として取消訴訟を提から、上記の場合において、審決のうち９の請求項についての特許を無効起することがある。この場合にも、取消訴訟の審理の対象となるのは、審とする部分に対して取消訴訟が提起されなくても、特許登録原簿において、決のうち一部の請求項に係る部分のみである。

これらの請求項について無効の登録をせず、また、これら９の請求項に対

上記のように、無効審判の審決のうちの一部についてのみ取消訴訟が提応する特許料の納付を要するとしていた【注８】。このような特許庁の立場起された場合には、取消訴訟の対象とされなかった請求項についての、特は、民事訴訟において客観的併合の関係にある複数の訴訟物の一部（又は許の有効無効の審決の結論は、いつ確定すると解すべきであろうか。

同一訴訟物のうち数量的な一部）に対して上訴がされると、上訴の対象と前述のとおり、無効審判における審決は、請求項ごとに有効無効の判断されなかった部分を含めて訴訟の対象全体について確定が遮断されるのとが示されるものであり、審決に対しては、請求項ごとの結論に対して、そ同様に、無効審判の審決の一部に対して取消訴訟が提起された場合には、れぞれ個別に取消訴訟を提起することができるのであるから、審決のうち、審決全体の確定が遮断されるという見解に立ったものと思われる。しかし、取消訴訟の提起されなかった請求項に係る部分は、取消訴訟の提起可能期

民事訴訟において上記のように解されているのは、上訴審係属中に上訴人間の満了により確定するものと解すべきである。したがって、請求項ごとの相手方が附帯上訴をすることができることによるものである。したがっ【注７】。このことは行政訴訟一般のて、民事訴訟法における上訴の場合の解釈を、行政処分と取消訴訟の提起

構造上当然のことであって、審決取消訴訟についてのみ別異に解すべき理に対応するところの、審決とその取消訴訟にそのまま当てはめることはでに審決の確定時期は異なることになる

6

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

7

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正
（三村）

きない。

は、取消判決ないし取消決定の対象とされた請求項のみならず、取消訴訟ｂの対象とされなかった請求項についても、無効審判手続においてされた訂訂正請求によるクレーム訂正の確定時期
それでは、無効審判手続のなかで、無効審判請求の対象とされた請求項

正請求によるクレーム訂正の効果は否定され、訂正のされていない内容のについて訂正請求がされている場合には、それによるクレーム訂正の効果

クレームとして、差戻後の無効審判手続における審理がされるという取扱は、いつ確定すると解すべきであろうか。

いがされていた【注10】。

既に述べたとおり、無効審判における審決の特許の有効無効の判断は、

ｃ

無効審判請求の対象とされていない請求項のクレーム訂正の確定時期

請求項ごとに確定する。無効審判手続において、無効審判請求の対象とさ

前記のとおり、無効審判手続においては、無効審判請求の対象とされてれた請求項について訂正請求がされている場合には、当該訂正請求が形式いない請求項についても訂正請求をすることができるが、当該訂正請求に的な要件を満たしている場合には、訂正請求を認めた上で、訂正されたク

ついては独立特許要件が要求される（特許法134条の２第５項において読レームに無効事由（新規性・進歩性の欠如等）が存在するかどうかを判断

み替えて準用する同法126条５項）。当該請求項に対しては無効審判が請求するが、訂正請求により減縮されたクレームについては進歩性が認められされていないから、審決の当該訂正を許す旨の判断に対しては、無効審判

るとして、進歩性欠如を理由とする無効が否定され、当該請求項について請求人が取消訴訟を起こすことは許されない（当該訂正請求は、その実質の特許が有効と判断されることが少なくない。この場合には、当該請求項において、訂正審判請求であることからしても、無効審判請求人が不服をについての審決の判断は、訂正請求により訂正された内容のクレームを前申し立てるという構造とはされていない。
）。他方、審決が当該訂正請求を提としてなされたものである。すなわち、無効審判の審決における訂正請

許さないという判断をした場合についても、当該判断に対して特許権者が求を許す旨の判断と訂正されたクレームに係る特許の有効無効の判断とは、取消訴訟を提起することはできない。当該訂正請求が実質において訂正審

不可分一体のものであって、訂正を許すとの判断と特許の有効無効の判断

判請求であることからすれば、当該訂正請求を許さないという審決の判断がそれぞれ別個に取消訴訟の対象となるものではない。そうであれば、訂に対しては、特許庁を相手方として取消訴訟を提起することを許すという正請求によるクレーム訂正の結果、当該請求項についての特許を無効では構造とすることも考えられるところであるが、特許法は、そのような規定ないとする審決が確定した場合には、当該請求項の内容は、訂正されたクを設けていない。

レームとして確定するものである。すなわち、無効審判における審決のう

したがって、審決のうち、無効審判請求の対象とされていない請求項にち、他の請求項に係る部分に対して取消訴訟が提起されたとしても、取消ついての訂正請求の許否についての判断に係る部分は、審決の送達と同時訴訟の提起されなかった請求項については、取消訴訟の提起可能期間の満に確定し、クレーム訂正の効果が生ずると解すべきである【注11】。

了時に審判手続における訂正請求により訂正の効果が生ずるのである。したがって、請求項ごとにクレーム訂正の効果が生ずる時期は異なることに（2）訂正請求の許否なる【注９】。

ａ

複数の請求項の訂正請求の許否の判断

特許庁は、前記のように審決の部分的な確定を否定する立場をとってい複数の請求項が無効審判請求の対象となっている場合において、それらたことから、取消訴訟の対象とされなかった請求項についての訂正請求にの複数の請求項について訂正請求がされている場合、訂正の許否は、請求よるクレーム訂正の効果も、審決全体が確定するまでは生じていないとい

項ごとに個別に判断すべきか、それとも複数の請求項に係る訂正請求を全う取扱いをしていた。したがって、審決のうち一部の請求項に係る部分に体として判断すべきかという点については、次のとおり、２つの見解が唱対して取消訴訟が提起され、審決の当該部分が判決又は特許法181条２項

えられていた【注12】。

の決定により取り消され、事件が特許庁の審判手続に差し戻された場合に8

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

9

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）① 請求項基準説

請求によるクレーム訂正の効果が既に確定している請求項についての審決

この見解は、訂正請求の要件を充足するかどうかの判断は、各請求項ごとに判断しなければならず、審決において、訂正の許否を請求項ごとに示の判断の当否を取消事由とすることは、取消訴訟の構造と相容れないというべきである。

さなければならないとするものである。請求項基準説は、改善多項制の下このような取消訴訟の構造を前提とすれば、訂正請求の許否については、

においては請求項ごとに発明及び特許権を観念すべきであるとの基本的な請求項基準説が相当というべきである。すなわち、訂正の許否を請求項ご

考え方のほか、特に、訂正請求については、無効審判が請求項ごとに請求とに判断するということであれば、複数の請求項に係る審決のうち一部のされるところ、訂正請求がこれに対する防御手段として用いられるもので請求項のみを対象として提起された取消訴訟において、審決の取消事由とあることを理由とする

【注13】

。

なるのは、訂正請求の許否を含めて取消訴訟の対象となった請求項に関す② 一体説

る審決の判断ということになり、上記のような取消訴訟の構造と整合する。

この見解は、訂正請求は全体として一体のものであるとして、複数の請

これに対して、複数の請求項に係る訂正請求の許否について一体説の立求項についての訂正請求のうち、その１つの請求項についての訂正が要件場を採るとすれば、審決のうち一部の請求項のみを対象として提起されたを充足していなければ、その他の請求項についての訂正が要件を充足して取消訴訟において、取消訴訟の対象とされなかった他の請求項について訂いるかどうかを判断するまでもなく、全体として訂正請求はすべて許され

正請求を許すべきであった又は許すべきではなかったという理由で、取消ないとするものである。特許庁は、最高裁平20・７・10判決まで、一貫し訴訟の対象とされた請求項を含めた全体としての訂正請求の許否についててこの見解をとっていた。その理由としては、特許法185条において訂正

審決の判断を争うことを許さざるを得ないこととなる。しかし、そのよう【注14】

なことは、審決が請求項ごとに個別に確定するという原則と相容れないこ請求の規定が対象として掲げられていないことのほか、特許権者の意思や最高裁昭55・５・１判決（民集34巻３号431頁）を挙げる。

とになり、取消訴訟の構造上、到底採り得ないものというべきである【注15】。

上記の２つの見解の当否について検討するに、既に述べたように、複数一体説が挙げる理由のうち、特許権者の意思という点について言えば、の請求項を対象として無効審判が請求された場合における特許の有効無効

特許権者としては、請求項ごとに訂正の許否の判断がされる方が、一部のや訂正請求によるクレーム訂正の効果が請求ごとに確定することからすれ請求項についてでも特許が無効とされることを免れることになって有利でば、訂正請求の許否についても、請求項ごとに判断すべきものである。

あるから、むしろ請求項基準説による処理を希望しているはずである。ま

無効審判の審決に対する取消訴訟は請求項ごとに提起できるものである

た、最高裁昭55・５・１判決（民集34巻３号431頁）は、改善多項制導入

ところ、当該取消訴訟において、審決の取消事由として主張することが許前の実用新案権において、実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項がされるのは、訴訟において取消しの対象とされた請求項に関する審決の判含まれていたという事案であり、改善多項制の下においては先例的価値を断の当否のみというべきである。すなわち、取消訴訟においては、原告は、既に失っている。

取消しの対象とされた請求項に係る審決部分に関しては、審決が当該請求

ｂ

無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求との関係項について訂正請求を認めたこと又は認めなかったことを含めて、その当次に、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求と否を争うことができる。しかし、当該訴訟において取消しの対象とされての関係について、検討する。無効審判手続においては、無効審判請求の対いない請求項に関する審決の判断について、その判断が誤っていることを象とされていない請求項についても訂正請求をすることができるが、当該取消事由として主張することは許されない。審決のうち他の請求項に関す訂正請求については独立特許要件が要求される。また、当該訂正の許否にる部分は別個の行政処分であり、別個独立にその効果が確定することに照ついての審決の判断に対しては、無効審判請求人も特許権者も不服申立をらせば、取消訴訟の対象とされなかったことにより特許の有効無効や訂正することができず、その効果は審決の送達と同時に確定する。

10

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

11

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

このような点を考えると、無効審判請求の対象とされている請求項の訂既に述べたとおり、無効審判手続において無効審判請求の対象とされて正に加えて、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正を含んだ訂いない請求項についてする訂正請求は、その実質において、訂正審判請求

正請求がされている場合には、無効審判請求の対象とされていない請求項というべきである。したがって、上記の場合における、無効審判請求の対との関係でも、請求項基準説により訂正の許否を判断するのが相当である。

象とされていない請求項についての訂正請求の許否の判断に関しては、複すなわち、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求

数の請求項を対象とした訂正審判請求における訂正の許否の判断に当たっ

において、独立特許要件を欠くなどの理由により訂正が許されない場合にて、請求項基準説を採るか、それとも一体説を採るかという点と対応して、は、審決は、当該請求項についての訂正請求のみを許さないものとし、無考えることとなろう。

効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求に関しては、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものである。
特許庁は、この場合にも、一体説に基づく運用をしているが、相当とはいえない。なぜなら、この場合に一体説の立場を採るとすれば、審決に対私見では、後記４のとおり、複数の請求項を対象とした訂正審判請求においても、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものと解するから、上記の場合においても、同様に、請求項ごとに訂正請求の許否を判断すべきこととなる。

する取消訴訟において、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正の許否に関する審決の判断の当否を取消事由として主張することを許さざ

４ 複数の請求項を対象とする訂正審判請求

るを得ないことになるが、それは、前記ａにおいて述べたとおり、取消訴
訟の構造と相容れないからである。
ｃ

無効審判請求の対象とされていない複数の請求項の訂正請求

複数の請求項を対象として訂正審判請求がされた場合に、訂正の許否は、請求項ごとに判断すべき（請求項基準説）であろうか、それとも訂正審判

無効審判手続において、無効審判請求の対象とされている請求項と無効請求を全体として一体のものとして、１つの請求項についての訂正が要件

審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされていを充足していなければ、その他の請求項についての訂正が要件を充足してる場合に、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正請求が許されいるかどうかを判断するまでもなく、全体として訂正審判請求はすべて許ないことを理由として、無効審判請求の対象とされている請求項の訂正請されないとすべき（一体説）であろうか。

求が許されないと判断することが、相当ではないことは前記ｂにおいて述

無効審判手続における訂正請求と訂正審判請求とは、制度の導入された経緯や特許法における規定の関係に照らせば、同一の法的性質を有するもべたとおりである。
それでは、この場合において、無効審判請求の対象とされていない複数のであり、両者を区別して取り扱う理由がないから、訂正審判請求においの請求項について訂正請求がされているときに、これらの請求項についてても、訂正の許否は請求項ごとに判断すべき（請求項基準説）である【注16】。

の訂正請求相互間においては、どのように考えるべきであろうか。また、

すなわち、無効審判手続における訂正請求は、平成15年法律第47号によ

無効審判手続において、無効審判請求の対象とされている請求項について

る特許法の改正により導入された制度であるが、それ以前においては、無は訂正請求がされず、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項に効審判請求に対する特許権者側の防御手段としては、訂正審判請求しか存ついてのみ訂正請求がされている場合も、同様の問題がある。なお、これ在しなかったところ、無効審判手続と訂正審判手続が並行して審理されるらの場合において、無効審判請求の対象とされていない請求項についてのことで、特許庁及び裁判所の取消訴訟における無効審判に関する審理が無訂正請求の許否は、無効審判請求の対象とされている請求項についての訂駄となる事例が少なくないことが、指摘されていた。そのような状況に対正請求の許否の判断や特許の有効無効の判断に影響するものではなく、ま応するために、特許庁に無効審判が係属している間は、無効審判手続のなた、当事者双方の不服申立の対象とならない。

かでの訂正請求としてクレーム訂正を行うべきものとする（特許法126条

12

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

13

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

２項本文、134条の２第１項）とともに、無効審判の審決がされた後は、

５ 知財高裁第３部の一連の決定・判決

取消訴訟の提起の日から起算して90日以内に限り訂正審判を請求することができ（同法126条２項ただし書）、裁判所は決定をもって審決を取り消し

最高裁平20・７・10判決〔平19（行ヒ）318〕の内容を検討する前に、こて事件を特許庁に差し戻すことができる（同法181条２項）こととされた。

こで、訂正の許否に関する従来の最高裁の判例及び東京高裁・知財高裁のこのような特許法改正の経緯に照らせば、無効審判手続における訂正請求

裁判例を概観するとともに、知財高裁第３部の一連の決定・判決を簡略には、訂正審判請求と特許法上の法的位置付けを異にするものではない。訂紹介することとしたい。

正請求において独立特許要件が要求されていないのは、特許要件の有無の判断を訂正後のクレームに基づいての無効事由の判断のなかで行うことと（1）最高裁昭55・５・１判決（民集34巻３号431頁）

して、判断の重複を避け、無効審判の迅速な審理を図ったものであって、この最高裁判決は、最高裁平20・７・10判決の事件〔発光ダイオードモ

これをもって両者の法的性質が異なるということはできない。取消訴訟提ジュール事件〕において、被上告人である特許庁側が上告答弁書において起後に、裁判所により、特許法181条２項の決定により審決が取り消され、一体説の根拠として引用し、同判決の理由中において先例的価値を否定さ事件が特許庁に差し戻された場合には、特許権者により所定期間内に改めれ、排斥されたものである。

て訂正請求がされなかったときは、訂正審判請求と同一の内容の訂正請求

最高裁昭55・５・１判決の事案は、改善多項制導入前の実用新案権につがされたものとみなすこととされている（同法134条の３第５項）のも、

いてのものであり、複数の請求項を観念することができない実用新案登録

訂正審判請求と訂正請求が同一の法的性質を有することの表れである。

請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判請求の事案である。

特許庁は、訂正審判請求については、基本的には一体説に立った運用を同判決は、訂正審判請求の対象が明細書等の記載を複数箇所にわたってしている。もっとも、なかには、訂正審判請求に係るすべての請求項につ訂正するものであるとしても、これを一体不可分の１個の訂正事項としていて訂正の許否の判断をしている審決もあり、無効審判手続における訂正

訂正審判請求をしているものと解すべきであると判示して、訂正を許さな請求に比べると、一体説に基づく運用は強固なものではないように感じらかった審決の判断を肯定したものである。

れる。なお、特許権者が複数の請求項のクレームを訂正審判請求により訂

もっとも、同判決は、「請求人において訂正審判請求書の補正をしたう

正しようとする場合には、複数の請求項を併せて１つの訂正審判請求事件

え右複数の訂正箇所のうち一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特にとして申し立てる方法のほか、個別の請求項ごとにそれぞれ１つの訂正審

明示した場合は格別、これがされていない限り、複数の訂正箇所の全部に判請求事件として複数の事件を申し立てる方法をとることもできる。後者

つき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけでの場合、すなわち複数の訂正審判請求事件として申し立てた場合、特許庁あり」と判示しているものであり、この趣旨からすれば、現行法の改善多においては、これらの複数の事件をあえて併合審理することなく、別個の項制の下で、１つの請求項について複数の訂正事項を含む訂正請求や訂正事件としてそれぞれ処理する運用が行われているようである。そうであれ審判請求がされている場合にも、請求人において複数の訂正箇所のうち一ば、実務上、特許権者としては、それぞれの請求項ごとに別個の事件とし部の箇所についての訂正を求める趣旨を明示している場合には、同一の請て、複数の訂正審判請求事件を申し立てることにより、請求項ごとに訂正

求項についての訂正事項であっても、個別に訂正の許否を判断すべきことの許否の判断を受けることが可能である。

となろう。

14

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

15

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）（2）従前の東京高裁・知財高裁の裁判例① 東京高裁平14・10・31判決〔平12（行ケ）170〕判時1821号117頁（第18
民事部・裁判長永井紀昭）④ 知財高裁平20・５・28判決〔平19（行ケ）10163〕判時2020号112頁（知財高裁第２部・裁判長中野哲弘）
この判決は、後記（3）記載の知財高裁第３部の一連の決定・判決がされ判決は、無効審判において複数の請求項に係る訂正請求を認めて特許をた後、最高裁平20・７・10判決がされる前のものである。同判決の事案は、有効とした審決につき、訂正を認めた判断はいずれの請求項についても誤訂正拒絶審決の取消訴訟であり、複数の請求項に係る訂正審判請求においりであるとして、審決を取り消したもの。同判決は、理由中で、訂正許否て、特許庁が一体説に立って、一部の請求項について訂正要件を欠くといの判断は請求項ごとに判断すべきものと判示し、取消判決により差し戻さう理由で、他の請求項の訂正の許否についての判断をしないまま、訂正審れる審判手続においても、請求項基準説により訂正請求の許否を判断すべ

判請求を全体として成り立たないものとした判断の当否が問題となった。

きものと判示している。

同判決は、訂正審判請求については一体説による処理を行うべきものと判② 知財高裁平18・１・30決定（差戻決定）最高裁HP〔平17（行ケ）10842、

示しながら、最高裁昭55・５・１判決（民集34巻３号431頁）を引用して、10847〕（知財高裁第４部・裁判長田中昌利）

請求人において複数の訂正箇所のうちの一部についての訂正を求める趣旨

特許法181条２項に基づく差戻決定。複数の請求項に係る特許権につき、を特に明示したときは、それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして一部の請求項（請求項１〜７）を無効とし、他の請求項（請求項８）を有審理判断をする必要があるとする。そして、当該事案は、そのような場合効とした審決に対して、無効審判請求人及び特許権者の双方から取消訴訟に該当するから、訂正事項を２つに分けてそれぞれにつき訂正の許否を判が提起された事案において、特許権者が取消訴訟提起後に訂正審判請求を断すべきであったにもかかわらず、審決が一体説による処理を行ったのはしたことを理由として差戻決定を求めたところ、裁判所は、特許権者の提違法であるとして、審決を取り消した。

起した取消訴訟の対象となっている請求項（審決により無効とされた請求
項１〜７）のみならず、無効審判請求人の提起した取消訴訟の対象となっている請求項（審決により有効とされた請求項８）を含めて、審決を取り消して事件を特許庁に差し戻した。同決定は、理由中で、審決のうち当該事案において特許権者の提起した取消訴訟の対象となっている請求項（請求項１〜７）に関する部分のみを取り消して、事件を特許庁に差し戻した
場合に、特許法134条の２第４項のいわゆるみなし取下げの効果の生ずる範囲について疑問が生ずるとし、みなし取下げの効果を請求項ごとに生ずると解する可能性を指摘するとともに、改善多項制の下において特許庁が依然として訂正等につき一体説に基づく運用を行っていることに対して疑問を呈している。

（3）知財高裁第３部の一連の決定・判決① 知財高裁平19・６・20決定（差戻決定）〔平19（行ケ）10081〕判時
1997号119頁（知財高裁第３部・裁判長飯村敏明）② 知財高裁平19・７・23決定（差戻決定）〔平19（行ケ）10099〕判時
1998号111頁（知財高裁第３部・裁判長飯村敏明）③ 知財高裁平19・９・12判決〔平18（行ケ）10421〕最高裁HP（知財高裁第３部・裁判長飯村敏明）④ 知財高裁平19・12・28判決〔平18（行ケ）10426〕判時1999号102頁（知財高裁第３部・裁判長三村量一）⑤ 知財高裁平20・２・12判決〔平18（行ケ）10455〕判時1999号115頁③ 知財高裁平19・６・29判決〔平18（行ケ）10314〕最高裁HP（知財高裁
第２部・裁判長中野哲弘）
最高裁平20・７・10判決の原判決である。特許異議に対する訂正請求につき、一体説をとって審決を維持したものである。

（知財高裁第３部・裁判長三村量一）①〜③は、請求項についての有効無効及び訂正請求による訂正の効果の確定時期について、請求項ごとに個別に確定することを判示している。
④は、訂正審判請求における訂正の許否の判断について、請求項基準説をとるべきことを判示する。

16

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

17

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）⑤は、無効審判における訂正請求（無効審判請求の対象とされていない
請求項についての訂正請求が含まれる場合を含む。）及び訂正審判請求に（2）判決の内容ａ

特許出願、訂正審判請求及び特許異議における訂正請求についておける訂正の許否の判断について、請求項基準説をとるべきことを判示す

本判決は、複数の請求項に係る特許出願、訂正審判請求及び特許異議る。また、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求手続における訂正請求につき、次のとおり判示した。少し長くなるが、判による訂正の効果は、審決が送達された時点で確定することを判示してい決文を原文のまま引用する。なお、同判決が「特許法旧120条の４」などる。

と表記するのは、平成15年法律第47号による改正前の特許法の条文である。
「（1）特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許６ 最高裁平20・７・10判決（平19（行ヒ）318）判時2019号88頁・
民集62巻７号登載予定〔発光ダイオードモジュール事件〕

査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項（1）事案の概要に係る特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」なる名称の発の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく、明に係る、４つの請求項からなる特許権に関する事案である。当該特許権一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特の４つの請求項のすべてにつき特許異議が申し立てられたことから、特許許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されて権者は、４つの請求項のすべてについて特許請求の範囲の訂正請求（平成いない。このことは、特許法49条、51条の文言のほか、特許出願の分割と15年法律第47号による改正前の特許法120条の４第２項）をした。このう

いう制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で、特許法は、複数

ち、請求項１に係る訂正は特許請求の範囲の減縮であり、請求項２に係るの請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが訂正は明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。請求項３、４に係不適当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごる訂正は単なる形式的な誤記の訂正であり、その許否が取消決定の帰趨にとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており、特許法185条の

影響を及ぼすようなものではない。特許庁は、特許権者の訂正請求につき、みなし規定のほか、特許法旧113条柱書き後段が「二以上の請求項に係る請求項２についての訂正が要件を満たさないことを理由に、他の請求項の特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」

訂正について判断することなく、特許権者の訂正請求の全部を許されないと規定するのは、そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審ものとした上、訂正前の各請求項に記載された発明はいずれも進歩性を欠判の請求について規定した特許法123条１項柱書き後段も同趣旨）。

くものであるとして、特許を取り消す決定をした。

（2）このような特許法の基本構造を前提として、訂正についての関係規

特許権者は上記決定に対して取消訴訟を提起したが、原判決（知財高裁

定をみると、訂正審判に関しては、特許法旧113条柱書き後段、特許法123

平19・６・29判決〔平18（行ケ）10314〕最高裁HP）は、複数の請求項に係

条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定めるる訂正請求における訂正の許否の判断につき、一体説の見解を採り、訂正明文の規定が存しない上、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を請求を全体として認めなかった取消決定の判断を肯定した。

有すること（特許法126条５項、128条参照）にも照らすと、複数の請求項

そこで、特許権者が上告及び上告受理の申立てをした。

について訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。
これに対し、特許法旧120条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以18

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

19

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

下「訂正請求」という。）は、特許異議申立事件における付随的手続であの許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶもの

り、独立した審判手続である訂正審判の請求とは、特許法上の位置付けをではない。

異にするものである。訂正請求の中でも、本件訂正のように特許異議の申（3）以上の点からすると、特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするも係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についのについては、いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧120条のての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっ４第３項、旧126条４項）など、訂正審判手続とは異なる取扱いが予定さている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項にれており、訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するというこ

係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求とはできない。そして、特許異議の申立てがされている請求項についての項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないと特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は、請求項ごとに申立てをすいうべきである。
」

ることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであｂ

本件事案についての判断

るから、このような訂正請求をする特許権者は、各請求項ごとに個別に訂本判決は、上記のとおり判示した上で、本件事案につき、請求項１に係正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような各請求項ごる訂正は他の請求項に係る訂正とは可分のものとして個別にその許否を判との個別の訂正が認められないと、特許異議事件における攻撃防御の均衡断すべきであったのに、特許庁の決定は、請求項２に係る訂正が要件を満を著しく欠くことになる。以上の諸点にかんがみると、特許異議の申立て

たさないことを理由として、請求項１に係る訂正が要件を満たすかどうかについては、各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されについて何ら検討することなく、請求項１に係る訂正を含めて訂正請求のており、各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応全部を認めないと判断し、訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許

して、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の発明を認定して特許を取り消したものであり、取り消されるべき瑕疵があ減縮を目的とする訂正請求についても、各請求項ごとに個別に訂正請求をると判示した。そして、原判決のうち、請求項１に係る特許の取消決定にすることが許容され、その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと関する部分を破棄し、自判して、特許庁の取消決定のうち請求項１に係る考えるのが合理的である。

特許を取り消した部分を取り消した。取消決定のうち請求項２ないし４に被上告人は、発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のもの

係る特許を取り消した部分については、「その余の請求項に係る特許の取として把握されるべきであると主張するが、昭和62年法律第27号による特消決定に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定に許法の改正により、いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除

おいて排除されたので、棄却することとする。
」として、上告を棄却した。

され、しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるように

ｃ

判決内容の要約

なったことを考えると、同改正後の特許法の下で、上記のように解すべき本判決のうち、複数の請求項に係る特許出願、訂正審判請求及び特許異根拠を見いだすことはできない。前掲最高裁昭和55年５月１日第一小法廷

議手続における訂正請求について一般法理を述べた部分、すなわち上記ａ

判決は、いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが、複数の請に記載した部分の内容を、ごく簡略に要約すれば、次のとおりである。

求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事①

複数の請求に係る特許出願は、特許出願の分割をしない限り、特項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり、その趣旨は、特許許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をす

請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされてるほかはない。

いる場合には妥当するものと解されるが、本件のように、複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において、請求項ごとに訂正
20

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)②

訂正審判請求は、請求項ごとに可分な取扱いを定める明文の規定がなく、一種の新規出願としての実質を有することに照らすと、全
知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

21

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されている。
③

しかしながら、本判決が、特許異議手続における訂正請求について、訂特許異議手続における訂正請求は、請求項ごとに申し立てること

正審判請求と特許法上の位置付けを異にすると判示していること及びそのができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであ理由として独立特許要件が要求されていないことを挙げる点は、疑問でるから、訂正の許否は請求項ごとに判断すべきである。

ある。

上記のうち、特許異議手続における訂正請求について述べた部分（上記

既に前記４において述べたとおり、特許異議手続及び無効審判手続にお③）が、本判決の結論を導く上で必要な理論を判示した部分、すなわち判ける訂正請求は、制度の導入された経緯からみても、特許法上の規定の関決要旨に当たる部分であり、特許出願について述べた部分（上記①）及び係からみても、その法的性質は訂正審判請求と同一というべきであり、両訂正審判請求について述べた部分（上記②）は、いずれも傍論にすぎない。

者を区別する理由はない。また、独立特許要件が要求されていないことは、
特許異議における取消事由、無効審判における無効事由の存否の判断と重（3）判決の検討

複するために、訂正自体の要件とされていないだけのことであり、その点ａを理由として、法的位置付けが異なるということはできない。

特許異議における訂正請求について
本判決は、特許異議手続において複数の請求項に係る訂正請求がされた

ｂ

複数の請求項に係る特許出願について場合について、訂正の許否は請求項ごとに判断しなければならないとして、

上記のとおり、本判決は、法理部分の判示の冒頭において、複数の請求請求項基準説を採用した。特許異議手続における訂正請求は、現行法にお項に係る特許出願について、特許出願全体を一体不可分のものとして特許ける無効審判手続における訂正請求と特許法上の法的位置付けが同一であ

査定又は拒絶査定をするほかないと判示している。しかしながら、改善多るから、特許異議手続における訂正請求について本判決が判示する内容は、項制の下での特許出願について、必ずしも特許出願を一体不可分のものと無効審判手続における訂正請求に対してそのまま当てはまることになる。

して扱わなければならない訳ではないことは、前記２（2）において述べた

本判決が訂正請求につき請求項基準説を採用したことは、正当というべきである。そして、その理由として、「訂正請求は、請求項ごとに申立てとおりである。
ｃ

複数の請求項に係る訂正審判請求についてをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するもの

本判決は、訂正審判請求が一種の新規出願としての性質を有するとして、であるから、このような訂正請求をする特許権者は、各請求項ごとに個別複数の請求項に係る訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願と同様、に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような各請求全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されていると判示して項ごとの個別の訂正が認められないと、特許異議事件における攻撃防御のいる。しかしながら、訂正審判請求は、訂正請求制度が導入されるまでは、均衡を著しく欠くことになる。
」とし、「特許異議の申立てについては、各

特許異議ないし無効審判に対する特許権者側の防御手段として用いられて請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており、各請求きたものであり、沿革的な観点からみても、また特許法の規定の関係から項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して、特許異議

みても、一種の新規出願の性質を有すると解することはできず、むしろ、の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とす

訂正請求と同一の法的位置付けをすべきものである【注17】。

る訂正請求についても、各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容ｄまとめされ、その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理

本判決が、特許異議手続における訂正請求（無効審判手続における訂正的である。」と判示する点は、請求項基準説を妥当とする実質的な根拠と請求も同様）について、複数の請求項に係る訂正請求の訂正の許否は請求して、極めて正当であり、その内容は、無効審判手続における訂正請求に項ごとに個別に判断すべきものであることを判示したことは、きわめて正ついても同様に当てはまる。

当な結論である。しかし、その理由付けとしては、訂正請求が、請求項ご22

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

23

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）とに申し立てることのできる特許異議（無効審判も同様）としての実質を解すべきこととなる。

有するものであることを挙げるだけで十分であった。本判決は、特許出願及び訂正審判請求については一体説による処理が妥当することを傍論とし（2）無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正との関係て述べているが、この点についての判示は本判決の結論を導く上で必要な

最高裁平20・７・10判決は、特許異議手続（無効審判手続も同様）におものではなかったし、判示する内容も誤解に基づくものと思われる。本判ける訂正請求が特許異議（無効審判請求）に対する防御手段として位置付決が、特許出願及び訂正審判請求について判示する点は、傍論であり、最けられることを理由として、請求項ごとに訂正の許否を判断すべきものと高裁判決として下級審を拘束するものではないが、本来不要なものであっし、他方、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有することを理たばかりでなく、今後の特許審判及び取消訴訟の実務の運用に無用な混乱

由として全体を一体不可分のものとして訂正の許否を判断すべきものとしを与える結果を招くものと評価せざるを得ない。

ている。そうすると、特許無効審判において、無効審判請求の対象とされていない請求項について訂正請求がされている場合（当該請求項の訂正に

７ 最高裁平20・７・10判決後に残された問題点

ついては、独立特許要件が要求される。特許法134の２第５項）には、当該訂正請求の実質は無効審判の機会を利用しての訂正審判請求であること

それでは、最後に、最高裁平20・７・10判決（平19（行ヒ）
318）
〔発光ダ
イオードモジュール事件〕後に残された問題点を概観するとともに、同判決後に実務において対応すべき課題等を検討する。

から、これをどのように解するかが問題となり得る。
まず、無効審判請求の対象とされている請求項と無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされている場合に、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂正が独立特許要件等の訂正要件を（1）無効審判の対象とされている各請求項の有効無効、クレーム訂正の効果の確定時期について
最高裁平20・７・10判決は、複数の請求項を対象とする特許異議手続欠くなどの理由により許されない場合に、無効審判請求の対象とされている請求項の訂正について判断することなく、訂正請求を全体として認めないとすべきかどうかが問題となる。同最高裁判決は、訂正請求について訂（無効審判手続）において、各請求項の有効無効、訂正請求によるクレー

正の許否を請求項ごとに判断しなければならない理由として、訂正請求が、ム訂正の効果が請求項ごとに個別に確定するかどうかについて、明示的に請求項ごとに提起することのできる特許異議（無効審判請求）に対する防は言及していない。

御手段としての実質を有するものであり、各請求項ごとの個別の訂正が認

当該事案について、同判決は、特許庁の取消決定のうち、請求項１に係められないと特許異議事件（無効審判事件）における攻撃防御の均衡を著る特許を取り消した部分のみを取り消したが、他の請求項（請求項２〜４）

しく欠くことになることを挙げている。同判決のこのような判示内容に照に係る特許を取り消した部分については、取消決定を維持した原判決を是らせば、無効審判に対する防御手段としての訂正請求が、無効審判請求の認して、上告を棄却している。この点からすれば、最高裁判決は、他の請対象とされていない請求項についての訂正が訂正要件を欠くという、無効求項（請求項２〜４）については、上告棄却により原判決が確定すること

審判請求の対象とされている請求項とは全く無関係な理由により、訂正ので、特許庁の取消決定のうち、これらの請求項に係る特許を取り消した部

許否について判断されることなく認められないという結果となることは、分は確定し、最高裁判決により事件を差し戻された後の特許庁における特攻撃防御の均衡を著しく欠くことになり不合理と解することとなろう。こ

許異議手続においては、請求項１のみが審理の対象となるという見解を採っのように考えると、同最高裁判決の見解からすれば、無効審判請求の対象ているものと解される。すなわち、同最高裁判決の判示を前提とすると、とされていない請求項の訂正が要件を欠くという理由で、無効審判請求の特許の有効無効、訂正請求による訂正の効果は、請求項ごとに確定すると対象とされている請求項の訂正を認めないという処理は否定されるという

24

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

25

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）べきである。

実務上は、請求項ごとに個別の訂正審判請求を申し立てる方法を採ること

これに対して、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項のみににより、請求項ごとに訂正の許否の判断を受けることが可能である。殊に、ついて訂正請求がされている場合や、無効審判請求の対象とされている請特許を無効とする審決に対して取消訴訟を提起するとともに訂正審判請求

求項と共に無効審判請求の対象とされていない複数の請求項について訂正を申し立てる場合には、特許権者としては、請求項ごとに個別の訂正審判請求がされている場合に、無効審判請求の対象とされていない請求項の訂請求を申し立てる方法を採るのが安全であろう。

正相互の関係をどのように考えるかは、問題である。既に述べたように、
無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求は、その実（4）最高裁平20・７・10判決に対応する実務上の整備

質において、訂正審判請求である。そうすると、同最高裁判決が訂正審判

無効審判手続における訂正請求については、特許庁が従来一体説に基づ請求については一体説による処理を肯定していることに照らせば、同判決

く運用を行っていたことから、複数の請求項について、特許請求の範囲のは、無効審判請求の対象とされていない複数の請求項についての訂正相互

みならず、「発明の詳細な説明」欄の記載や図面も訂正しようとする場合間においては、一体説による処理を肯定する見解を採っていると解する余には、それらの訂正がどの請求項に対応するものかは、訂正請求書や訂正地がある。

明細書において明らかにされていなかった。今後は、最高裁平20・７・10
判決に従って、訂正請求について請求項基準説に基づく処理が行われるこ（3）複数の請求項を対象とする訂正審判請求
最高裁平20・７・10判決は、複数の請求項を対象とする訂正審判請求については、一体説による処理を肯定している。既に述べたとおり、同判決のこの点についての判示は、本来不要なものであり、その内容も疑問である。

ととなろうが、「発明の詳細な説明」欄の記載や図面の訂正がどの請求項に対応するものかを、訂正請求書や訂正明細書において明らかにさせる運用を行う必要がある。
また、同最高裁の見解によれば、複数の請求項を対象とする無効審判において、特許の有効無効や訂正請求による訂正の効果が請求項ごとに確定

同判決のこの点についての判示内容は傍論であり、下級審を拘束するもすると解することとなるから、これに対応して、請求項ごとに、特許登録のではないから、知財高裁が、これと異なる見解、すなわち訂正審判請求

原簿に特許の有効無効を速やかに記載し、訂正の結果を特許公報（訂正明についても請求項基準説を採用すべき旨の見解の判決をすることは判例違細書）により速やかに公示する態勢を整備する必要がある。

反ではない。また、最高裁が、同判決の見解を改めて訂正審判請求についても請求項基準説を採る場合には、小法廷において、請求項基準説を肯定する判決をすることが可能である。また、他の可能性としては、訂正請求【注１】

のみならず、訂正審判請求についても請求項基準説による処理を行うべきあるとされているが（特許法185条は、27条１項１号について除外事項を設けるこことを、特許法の改正により明文化することが考えられる。

となく、これを対象条文として掲げて、請求項ごとに特許がされ、特許権があるもしかしながら、現実には、当分の間、同最高裁判決の判示するところに従って、訂正審判請求については一体説による処理が行われることとなろう。もっとも、前述のように、現在の特許庁の運用では、複数の請求項について、請求項ごとに個別に訂正審判請求を申し立てた場合には、それぞれの事件において個別に訂正の許否の判断がされることになる。特許権者

特許法185条の条文上は、特許権の設定、移転についても請求項ごとに可能でのとみなしている。
）、特許庁は、当該規定にかかわらず、請求項ごとの設定登録や移転登録を行っていない。
【注２】理論的な根拠付けは別として、特許庁が出願を一体不可分のものとして特許査定を行っている実質的な理由は、各請求項に記載された発明につき個別に特許登録の許否を審査し、それに対する不服審判に対応するには、人的態勢が整っていな
いということにあるものと推測される。たしかに、多数の請求項からなる特許出願において、一体説により処理されることを避けようと考えるのであれば、
26

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

27

巻頭論文

改善多項制の下におけるクレーム訂正（三村）

について、各請求項に記載された発明ごとに個別に特許要件の有無を審査すること

形式の訂正明細書の提出を求めていないためである。

は、負担に耐えないという実情が存在するであろうが、それに対しては、欧州特許【注11】のように１つの出願における請求項の数を制限するなどの立法により対処すること【注12】「請求項基準説」と「一体説」という名称は、本稿において便宜上用いるもの

が、本来のやり方と思われる。

である。なお、本稿においては、無効審判手続において無効審判請求の対象となっ【注３】

複数の請求項に係る特許の出願の審査においては、拒絶理由の有無についてていない請求項についての訂正請求や、訂正審判、そしてまた、特許出願に対するはすべての請求項に係る発明につき検討し、拒絶理由を見いだした場合には、すべ審査に関しても、説明の便宜上、「請求項基準説」と「一体説」の名称を用いるこての拒絶理由を通知するのが、特許庁の取扱いである。

とがあるが、それぞれの場面における「請求項基準説」と「一体説」は、その内容【注４】

後掲東京高裁平14・10・31判決〔平12（行ケ）170〕判時1821号117頁について等が必ずしも同一ではない。私見では、これらの場面を通じて「請求項基準説」にの掲載誌（判例時報）のコメントは、請求項ごとに個別に特許要件の有無を審査しよる処理を行うべきものと解するが、各場面において「請求項基準説」と「一体説」

知財高裁平20・２・12判決〔平18（行ケ）10455〕判時1999号115頁。

て、査定する取扱いをすべきであるとの特許法解釈の可能性を示唆している。

を使い分ける見解も存在する。

【注５】

【注13】

無効審判は請求項ごとに請求することができるのであるから、特許法126条２

知財高裁平20・２・12判決〔平18（行ケ）10455〕判時1999号115頁、村林隆一

項本文の解釈としては、無効審判が特許庁に係属している間においても、無効審判「改善多項制のもとにおける無効審判事件（訂正請求を含む）の複数請求項の取扱の対象とされていない請求項についての訂正審判は請求することができると解する

い」知財ぷりずむ６巻63号（2007年12月号）64頁。

ことが可能と思われるが、特許庁の実務においては、無効審判の対象とされていな【注14】

い請求項についての訂正審判請求も許されないとする取扱いをしている。

求項についての訂正のみを許すという審決を求めていないとする（特許庁は、その【注６】平成15年法律第47号による改正前の特許法113条は、柱書きにおいて、「何人根拠として、訂正請求書（訂正明細書）において、訂正事項が請求項ごとに区分しも、特許掲載公報の発行の日から６月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号て記載されていないことを挙げるが、それは、特許庁が一体説の立場から、特許権のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。こ者に対して訂正事項を請求項ごとに区分して記載した訂正明細書の提出を求めていの場合において、２以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議のないからである。
）。特許庁は、特許権者の意思についての上記のような理解と、最申立てをすることができる。
」と規定していた。

高裁昭55・５・１判決（民集34巻３号431頁）を挙げて、一体説を正当と説明して【注７】知財高裁平19・６・20決定（差戻決定）
〔平19
（行ケ）
10081〕判時1997号119頁、いる（最高裁平20・７・10判決（平19（行ヒ）318）の事件における特許庁（被上告特許権者自身が、訂正請求全体を一体のものとして請求しており、一部の請知財高裁平19・７・23決定（差戻決定）〔平19（行ケ）10099〕判時1998号111頁、知人）の上告答弁書等参照）。

財高裁平19・９・12判決〔平18（行ケ）10421〕最高裁HP、村林隆一「改善多項制の【注15】前掲知財高裁平20・２・12判決〔平18（行ケ）10455〕判時1999号115頁（注13

もとにおける無効審判事件（訂正請求を含む）の複数請求項の取扱い」知財ぷりず

記載）は、請求項基準説を採用する理由として、この点を挙げる。

む６巻63号（2007年12月号）64頁。

【注16】【注８】特許庁が、このような取扱いを行っていたのは、１つには、同一の無効審判

個別に訂正を求めることができる。従って、その判断も個別的になされるべきであの審決により請求項ごとに時期を異にして特許が無効となることに対して特許登録

るとした事例」知財ぷりずむ６巻71号（2008年８月号）131頁、同「旧特許法120条

原簿のシステムが対応できるようになっていないことが、背景事情にあったと推測の４第２項に基づく訂正請求」Ｌ＆Ｔ41号（2008年10月号）167頁、古沢博・東京

村林隆一「特許法旧120条の４第２項に基づく、訂正の請求は各請求項ごとに高裁平14・10・31判決の判批・判例評論540号15頁（判時1840号177頁）、渋谷達紀される。
【注９】注７に掲記の各裁判例参照。

「知的財産法講義Ⅰ〔第２版〕」（有斐閣・2006年発行）257頁等参照。

【注10】

特許庁が、このような取扱いを行っていたのは、１つには、請求項ごとに訂【注17】

正の効果を特許公報（訂正請求における訂正明細書を引用）により公示する態勢が【後 注】

村林隆一・前掲論文（注16記載）。
本論文脱稿後に、 宮坂昌利・最高裁平20・７・10判決判批・Ｌ＆Ｔ42号

整っていないという背景事情がある。しかし、請求項ごとの個別の訂正を公示する（2009年１月号）96頁に接した。宮坂前調査官は、最高裁平20・７・10判決におけ態勢が整っていないのは、特許庁が、訂正請求は全体として不可分一体であるとする訂正審判請求に関する判示内容について、傍論であることを認めながら、最高裁

る見解から、特許権者に対して、訂正請求の際に請求項ごとに訂正事項を区分した

昭55・５・１判決の射程を確認したものであると説明している。しかし、最高裁平28

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

29

巻頭論文

20・７・10判決における訂正審判請求に関する判示内容が、誤解に基づく誤った判断であることは、本稿において述べたとおりである。また、宮坂前調査官は、無効審判の審決による特許の有効無効及びクレーム等の訂正の効果が、請求項ごとに確定するかどうかという点について、同最高裁判決の触れるところではないと説明しながら、同前調査官の「私見」として、請求項ごとに異時確定するのではなく、審判の対象となっている複数の請求項のすべてについて同時に確定するとの見解を表明している。しかし、本稿において述べたとおり、同最高裁判決は、原判決のうち
請求項１に係る特許の取消決定に係る部分を破棄した上で、自判して、特許庁の取消決定のうち、請求項１に係る特許を取り消した部分のみを取り消したが、他の請求項（請求項２〜４）に係る特許を取り消した部分については、取消決定を維持した原判決を是認して、上告を棄却しているのである。これは、他の請求項（請求項２〜４）については、上告棄却により原判決が確定することで、特許庁の取消決定のうち、これらの請求項に係る特許を取り消した部分は確定し、事件を差し戻された後の特許庁での特許異議手続においては、請求項１のみが審理の対象となるという立場を前提としたものと解さざるを得ない。仮に、宮坂前調査官の述べるように、取消決定のうち他の請求項（請求項２〜４）に係る部分が上告棄却判決により確定していないというのであれば、最高裁判決により事件を差し戻された後の特許庁での特許異議手続において、特許庁は、最高裁判決により取消決定が取り消された請求項１のみならず、他の請求項（請求項２〜４）についても、再度、自由な立場から判断を行うことができることになるが、そうであれば、最高裁が、他の請求項（請求項２〜４）に係る特許を取り消した取消決定を維持した原判決を是認して、主文において、上告を棄却した意味が不明となってしまう。宮坂前調査官の「私見」
は、行政訴訟における取消訴訟の構造についての誤解に基づくものであるばかりでなく、同最高裁判決をも誤解したものというべきであろう。

30

知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)