連続企画：特許発明の本質的部分の保護の適否

その２均等論における本質的部分の要件の意義（２・完）
均等論は「真の発明」を救済する制度か？
田

３

村 善

之

明細書の記載との関係

1）明細書の記載による本質的部分の認定
本質的部分にかかる特徴は、明細書に解決すべき課題と解決手法として記載されているものに基づいて認定される（以下に紹介する裁判例の他、明細書の記載に基づいて本質的部分を抽出した裁判例として、大阪地判平成12．5．23平成７（ワ）1110等［召合せ部材取付用ヒンジ］、大阪地判平成13．
5．31平成11（ワ）10596号他［地震時ロック装置及びその解除方法］、名古屋
地判平成15．
2．
10 判時1880号95頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17．
4．
27平成15（ネ）277他［同２審］、大阪地判平成15．
7．
17平成14（ワ）
4565［薄肉
ステンレス鋼管の拡管装置］、大阪高判平成15．11．27平成15（ネ）514［形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅰ２審］、大阪高判平成16．2．
6平成15（ネ）2115［形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅱ２
審］、東京地判平成15．3．26判時1837号108頁［エアマッサージ装置］、東京
地判平成16．3．5判時1871号96頁［包装ラベル付き細口瓶］、大阪地判平成16．6．24平成15（ネ）
4285［プレス用金型Ⅰ］、大阪高判平成16．12．10平成16（ネ）
2347［同２審］、大阪地判平成16．6．24平成15（ネ）4287［プレス用金型
Ⅱ］、大阪高判平成16．12．10平成16（ネ）
2346［同２審］、大阪地判平成17．7．
28平成16（ワ）
6549他［ボイドスラブ施工方法］、知財高判平成19．4．26平成
17（ネ）10104［遊技機２審］、東京地判平成19．9．28平成18（ワ）15809［円盤状半導体ウェーハ面取部のミラー面取加工方法］、東京地判平成19．12．25
平成19（ワ）4544［最小限の内部及び外部構成要素を有する安定制御 IC］、
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均等論における本質的部分の要件の意義
（田村）

連続企画

東京地判平成19．10．23平成19（ワ）11136［人工魚礁の構築方法及び人工魚
礁］、知財高判平成20．4．23平成19（ネ）10096［同２審］、東京地判平成20．3．
（25）

28平成19（ワ）12631［原稿圧着板開閉装置］等） 。

である。
この事件では、乾燥装置の発明に関し、クレイムに記載された「複数枚」という用語の技術的意義について、基底部に複数枚、羽根があることを要

明細書に開示されていない技術的思想を本質的特徴であると主張するこするのか（本件特許権１の特許公報図１を参照）、要するとしてこれを１とは許されない。特許法は、発明とその出願による公開と引き換えに特許枚とする被告製品（イ号物件目録図３参照。最下部の羽根は１枚しかない）権を付与する仕組みを採用している以上、出願により開示されていない技が本件発明と均等といえるのかということが争点となった。

術的思想について保護を付与するわけにはいかないからである。ゆえに、特許発明の特徴が一般的な原理を見出したところにあると主張するために乾燥装置事件は、当該原理が明細書に開示されている必要がある（東京地判平成11．1．
28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］）。

本件特許公報図１

2）明細書に記載されている解決原理を本質的部分でないと主張することは許されるか
逆に、明細書に解決すべき課題や解決手法として記載されているものを
本質的部分に該当しないと主張することも許されない（以下に紹介する裁判例の他、大阪高判平成14．
8．
28平成12（ネ）3014等［五相ステッピングモー
タの駆動方法２審］、東京地判平成16．3．5判時1871号96頁［包装ラベル付
き細口瓶］、東京高判平成17．12．28平成17（ネ）
10103［施工面敷設ブロック
２審］、大阪地判平成18．6．13平成17（ワ）11037［自動車タイヤ用内装材及（26）。
び自動車タイヤ］、知財高判平成18．10．
26平成18（ネ）
10063［同２審］

たとえば、解決すべき課題に関して、最下部の基羽根が１枚であること

イ号物件目録図３によって生じる課題を解決する旨が記載されているために、クレイム内の「複数枚の基羽根 5a から成る」という記載が「最下段に複数枚の基羽根を配設した」ものと解釈される場合、最下部に基羽根１枚しかない構成の被告装置、被告方法は、本件発明とは本質的部分を異にする（東京地判平成
18．
4．
26判時1947号88頁［乾燥装置］）。
この場合、技術的にクレイム記載の構成に限定することが不可欠である
かどうかとは無関係に、明細書の記載に基づいて本質的部分を決定する（知財高判平成19．3．27平成18（ネ）10052［乾燥装置２審］、この他、均等論
ではなく、クレイムの文言解釈のところで同旨を説きつつ、結論として均等も認めなかった判決であるが、前掲東京地判［乾燥装置］）。
代表的な裁判例は、前掲東京地判［乾燥装置］、前掲知財高判［同２審］
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連続企画

均等論における本質的部分の要件の意義（田村）

明細書の記載によると、従来技術では、被乾燥物を上昇させるには、たっことを主張、立証することは置換可能性を示すためには有意義であるとした１枚の垂直螺旋回転羽根によって上昇させているために、乾燥槽内の底ても、明細書に明示されてしまっている本質的特徴を否定するためには役部に位置する被乾燥物の全量に比して上昇する被乾燥物の量が少なく、早立たないことになる（27）。

期に被乾燥物を伝熱面に接触させることが難しいとともに、底部に被乾燥物が溜った状態が続き易く、乾燥効率を向上させることが難しかったとい

3）訴訟段階で提出された実験データの取扱い

う課題〔３〕があり、本件発明はこれを解決するためのものである、とさところで、従前の裁判例のなかには、本質的部分を抽出する際に、訴訟れていた。東京地裁は、こうした事情等を斟酌して、本件発明は、乾燥槽の段階で提出された実験データを吟味するものがあったということである。

内底部の被乾燥物を複数枚の基羽根によって複数箇所から巻き上げること

そのような取扱いは、知財高判平成19．3．27平成18（ネ）10052［乾燥装置２を要件としている、と解している。そのうえで、「従来技術は、被乾燥物

審］によって否定されたことになるのであろうか。

を螺旋状に上昇させるときの始まりが一箇所であったために課題〔３〕が具体的には、均等肯定例で本質的部分の範囲を画定する際に実験結果を生じていたという認識のもと、同課題を解決するための手段として、最下重視した、大阪地判平成14．4．16判時1838号132頁［筋組織状こんにゃくの部の羽根を複数枚にする構成を採用することにより、作用効果〔３〕を有製造方法及びそれに用いる製造装置Ⅰ］との関係が問題となる。

し、同課題を解決するに至ったものであるから、最下部の羽根を複数枚とこの事件の特許発明は、こんにゃくの風味、歯切れを改善した糸状のこする構成は、まさに本件各発明に特有の課題解決のための手段を基礎付け

んにゃくを束ねたこんにゃく（クレイムや明細書では「筋組織状こんにゃる技術的思想の中核をなす特徴的部分に当たるというべきである」と論じ

く」と表現されている。

て、この要件を充足しない被告装置、方法に均等は成立しないと判示した。

実施例の一つとして、本さらに、控訴審判決は、次のように説いて、本質的部分の要件の判断に

件特許公報の第８図を参際しては、明細書の記載から定められるものであって、被告装置によって照）を簡易に製造する装実際に、特許発明の実施例と同等の効果を上げることができるかどうかと置に関する発明である。

いうことは無関係であることを明らかにした。

従来は糸状のこんにゃく「特許発明の本質的部分とは、当該特許発明に係る明細書の記載から把を加熱ゲル化した後に押握されるものであって、客観的に見た場合に、上記課題解決のための技術

圧することにより「筋組手段として、最下段の基羽根を複数枚とする構成が唯一のものであるかど

織状こんにゃく」を得る

うか、あるいは最下段の基羽根を複数枚とする構成が、他の技術手段と比という方法を採用していべ、優れているかどうかは別論である。

たため、装置が複雑となっしたがって、被控訴人装置と本件各発明の実施例の一つをそれぞれ現実ていたところ、本件発明に稼働させた上、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等を比は糸状こんにゃくを成型

較して、それに差がないから、被控訴人装置における構成ないしこれと近するためのノズルの押出似した構成が、本件各発明の本質的部分に当たるとするような主張は、仮孔同士の間隔を詰めて３に、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等に係る部分の主張

mm 以下とすることによがそのとおりであるとしても、誤りであることは明らかである」

り（本件特許公報の第２こうした考え方の下では、イ号に置換しても同等の作用効果を上げうる
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こんにゃく事件
本件特許公報
【第８図】

【第２図】

図を参照）、押出孔から知的財産法政策学研究 Vol.22(2009)

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連続企画

均等論における本質的部分の要件の意義（田村）押し出された糸状こんにゃくが自然に膨張し、自動的に隣接の押出孔から押し出された糸状こんにゃく同士が一体化するという構成を採用したとこ

こんにゃく事件
別紙被告目皿目録

ろに技術的な特徴があった。
クレイムでは、「多孔のノズル」を備え、「押出し後の圧力開放により糸状こんにゃくのりが膨張して糸状こんにゃくのり同志がゲル化前の短時間のうちに外力を加えることなく接して一体化するようにしてなる」と記されていた。ところが、にのみ型間接侵害の成否が問題とされた被告目皿は主孔と主孔同士が完全には分離せず連通孔を通じて連結されていたために（判決別紙被告目皿目録の押出孔詳細を参照）、孔は一体化しており「多孔のノズル」とはいえず、またこんにゃくも連通孔から押し出される薄肉部
分によって当初から一つにつながるという意味で一体化していたために、分離したものが「一体化」するわけではないとされた。ゆえに被告目皿を用いたこんにゃくの製造装置は文言侵害が否定されることとなったわけである。
しかし、裁判所は、原告や被告から提出された各種実験結果を参酌した
うえで、次のように述べて、被告目皿における上記の相違部分は本質的部分ではないと判断した。被告目皿は本件特許発明と均等の範囲にある製造措置に用いるものであることになり、にのみ型間接侵害が肯定されることになったのである。いわく、「本件発明の本質的部分は、目皿から吐出された糸状こんにゃくのりが、圧力開放により膨張して、糸状こんにゃくのり同志が外力を加えることなく接して一体化するようにするために、こんにゃくのりの押出し孔間隙を３mm 以下の、又は押出し直後の糸状こんにゃ
くのり間のすき間を３mm 以下の小さい傾斜ノズルとした多孔のノズルを押出装置に設けたことにあるというべきである（ただし、…本件証拠として提出された実験結果からすると、押出し孔（主孔）の直径が1．2mm で、押出し孔（主孔）間隙が１mm を超える場合には、糸状こんにゃくのりのいをつけるのかということが問題となる。

一体化が不完全にしか生じないから、押出し孔の直径が1．2mm 程度の場

一つの考え方として、知財高判は、明細書に本質的部分であると明示さ合において、本件発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果をれているものを実験データを提出することで本質的部分ではないと主張す生じさせるというためには、押出し孔間隙を１mm 以下に限定してとらえることは許されない旨を説いているに止まり、およそ実験データを本質的る必要がある。）」（大阪高判平成16．5．28平成14（ネ）1693［同２審］もこれ部分の認定に用いることを一般的に否定したわけではない、というように（28）を維持） 。

その射程を限定するという捉え方がありえるかもしれない。

この判決と、前掲知財高判［乾燥装置２審］との間をどのように折り合60

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しかし、前掲知財高判［乾燥装置２審］の判文からは、かかる限定を可
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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）能とするような手掛りを見出すことは困難である。理論的に考えても、出４

公知技術との関係

願人が開示していない技術的思想に保護を与える事態が生じるのを防ぐた
めには、本質的部分の認定は、実験結果とは無関係に、明細書の記載のみから判断すると理解したほうがよさそうである。実験結果は、別途、置換

1）公知技術による本質的部分の画定解決すべき課題や解決手法は、公知技術によって画される。

可能性を吟味する際に参酌することは許されるが、実験結果により置換可特許発明が公知技術にない構成を開示するものであった場合には、構成能性がかりに認められたとしても、明細書に記載されていない解決原理にを同じくする限り部材や挟持手法を変更したとしても、本質的部分を同じ基づくものである場合には、均等が否定されるということになる。

くすることに変わりはない（東京地判平成14．4．16平成12（ワ）
8456等［重このような立場を採用する場合には、前掲大阪地判［筋組織状こんにゃ

量物吊上げ用フック装置］、名古屋地判平成15．2．10判時1880号95頁［圧流くの製造方法及びそれに用いる製造装置］に関しては、明細書の記載から

体シリンダ］、名古屋高判平成17．4．27平成15（ネ）
277他［同２審］、東京地

して、「目皿から吐出された糸状こんにゃくのりが、圧力開放により膨張

判平成15．3．26判時1837号108頁［エアマッサージ装置］、知財高判平成18．

して、糸状こんにゃくのり同志が外力を加えることなく接して一体化する」

9．25平成17（ネ）10047［同２審］）。

という従来技術にない構成を採用したところに、本件発明の本質的部分が特許発明が、公知技術に対して特定の構成を採用することにより格別のあると把握することができたといえる事案であるがゆえをもって、同判決

効果を得ることができることを理由に特許を取得した場合には、当該構成を正当化することになる。そして、同判決が「（本件証拠として提出されを欠く製品は本質的部分を異にするものとなる（大阪地判平成18．6．13平

た実験結果からすると、押出し孔（主孔）の直径が1．2mm で、押出し孔

成17（ワ）
11037［自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ］、知財高判平成（主孔）間隙が１mm を超える場合には、糸状こんにゃくのりの一体化が）。
18．
10．26平成18（ネ）10063［同２審］

不完全にしか生じないから、押出し孔の直径が1．2mm 程度の場合におい同様に、特許発明が、公知技術のなかから特定の組み合わせにおいて顕て、本件発明特有の課題解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせ著な効果があることを開示したことにより特許を取得した場合には、原則るというためには、押出し孔間隙を１mm 以下に限定してとらえる必要がとして、当該特定の組み合わせ以外の物質に置換することは、本質的部分ある。
）」と認定しているのは、理論的には本質的部分ではなく置換可能性を違えると解される（東京地判平成11．1．28判時1664号109頁［徐放性ジク

を肯定しうる技術の範囲を画定する作業をなしているに止まると整理する

ロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］、大阪地判平成10．9．17判時1664号122頁

ことになる。

［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ］）。

裁判例でも、被告製品の構成に置換した場合には、本件特許発明のクレ

たとえば、前掲東京地判［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］でイム中の「第２電流制限要素」とは逆の働きをすることを示す証拠が被告

は、速効性の薬剤と遅効性の薬剤を混合して徐放性製剤を得ることが公知から提出されていることを理由に置換可能性を否定する判決がある（東京であるという事情の下では、発明の本質は、「従来から放出遅延効果を有

地判平成19．10．23平成18（ワ）6548［シャットダウン機能を有する安定器用するものとして知られていた多数の皮膜物質のなかから、ジクロフェナク

（29）

集積回路］
） 。

ナトリウムという特定の有効成分に対してすぐれた徐放性を有する物質として特許請求の範囲記載の三物質を見いだしたという点が本件特許発明特有の解決原理」であるとされた。
その結果、「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて腸溶性皮膜に AS を用いることは、」「AS は HP とは化学構造が異なる別物質であることに照らせば、本件特許発明と同一の解決原理に属するものということ

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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）はできない」。「したがって、本件特許発明における HP に代えて AS を用要件によって均等を否定する際に用いた公知技術を、第４要件において均いることは、本件特許発明の本質的部分について相違するというべきであ等を否定する際にも用いた裁判例として、前掲東京地判［暗渠形成装置］）。

るから、均等の成立を認めることはできない」とされた。

このような取扱いのほうが、論理的に座りがよく、実験結果を本質的部分

もっとも、特定の組み合わせに顕著な効果を見出したばかりでなく、その原理までをも発見した場合には、当該原理が及ぶ限りにおいて置換をしの場面で考慮しないとした知財高判平成19．3．27平成18（ネ）10052［乾燥装置２審］の取扱いとも平仄が合うことになるように思われる。

たとしても、本質的部分を違えないと解される余地がある（傍論ながら、
前掲東京地判［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］）。

それにもかかわらず、裁判例が第４要件ではなく第１要件のところで公知技術を参酌することを好む理由は、第４要件の下だと、イ号がクレイムされていると仮定した場合に、当該公知技術との比較において当該クレイ

2）明細書に記載されている公知技術に限られるかムが新規性、非容易推考性を満足するかという吟味を行わなければならず、

本質的部分を確定する際に参酌される公知技術は、明細書に開示されてそれが否定されて初めて当該公知技術の存在によって均等を否定することいる従来技術に限られるのかということが問題となりうるが、従前の裁判ができるというハードルが課されているところ、第１要件の下では、その例では、特にこの点にこだわることなく、公知技術を斟酌するものが少な

ようなハードル抜きにいわば柔軟に公知技術を参酌することができるといくない（大阪地判平成11．5．27判時1685号103頁［注射方法及び注射装置］、

うところにあるのだろう。しかし、このような柔軟性は予測可能性と両刃

大阪高判平成13．12．25平成13（ネ）2382［地震時ロック装置及びその解除方の剣というところがあり、本来必要がないところまで均等を制限する可能

法２審］、京都地判平成12．7．18平成８（ワ）2766［五相ステッピングモー性なしとしない。

タの駆動方法］、大阪地判平成15．7．17平成14（ワ）4565［薄肉ステンレス鋼

ともあれ、いずれにせよ、解決すべき課題や解決手段を明細書の記載よ

管の拡管装置］（周知技術を顧慮）、東京地判平成15．8．28平成14（ワ）1574

りも限定するために参酌するのではなく、本質的部分に関して明細書に記（30）。さらに、公知技術ではないが、先願にかかる技術（31）［暗渠形成装置］）

載されている用語を当業者がどのように受け取るのかということを認定すも考慮の対象となる（東京地判平成12．3．
23判時1738号100頁［生海苔の異るために、当業者の技術常識を調査する必要が生じ、そのために周知技術

物分離除去装置］）。

ないし技術水準を参酌することが必要とされる場合がありうることに変わこのように従前の裁判例では、本質的部分を考慮する際の公知技術は明りは無い。

細書に開示されている従来技術に限られていない。明細書に記載されていない先行公知技術が顧慮された結果、明細書の記載にかかる課題や解決手

５

出願経過・審査経過との関係

法のみから看取される本質的部分が同一であると認められる範囲よりも、実際の本質的部分の同一性の範囲が狭く認定されるということはありうる

1）出願経過・審査経過による本質的部分の限定と理解されているのである。つまり、明細書以外の事情は、本質的部分の公知技術や先願公報に記載された発明と同一であることを理由になされ同一性が認められる範囲を拡張し均等論を肯定する方向には顧慮されるもた拒絶理由に対して、補正とともに、クレイムにかかる構成を採用するこのではないが、本質的部分の同一性が認められる範囲を縮減し均等論を否とが本件発明の特徴である旨を主張していたという事情（大阪高判平成13．

（32）

定する方向には斟酌されることになる。

12．25平成13（ネ）
2382［地震時ロック装置及びその解除方法２審］、東京地説明の問題ではあるが、こうした明細書に開示されていない公知技術と判平成16．10．29平成16（ワ）793［プリント配線板用コネクタ］、知財高判平の関係は、本質的部分で考慮するのではなく、もっぱら第４要件の仮想的成17．8．30平成17（ネ）10016［同２審］、大阪地判平成16．10．21平成14（ワ）クレイムの法理の下で論ずれば足りるのではなかろうか（たとえば、第１10511［酸素発生陽極及びその製法］、 大阪地判平成18．6．13平成17
（ ワ）

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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）11037［自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ］、知財高判平成18．10．26

性の範囲を限定する方向にのみ斟酌されている。第５要件が独立した要件

平成18（ネ）
10063［同２審］、東京地判平成19．
10．
23平成18（ワ）6548［シャッとして、しかも、通説的理解によれば抗弁として位置づけられるものであ

トダウン機能を有する安定器用集積回路］、知財高判平成20．6．18平成20

る以上、抗弁としての意義を失わせないためには、通説的理解によれば請（ネ）10003［同２審］、東京地判平成19．
10．23平成19（ワ）11136［人工魚礁の求原因として位置づけられている（34）本質的部分の要件のところで斟酌す

構築方法及び人工魚礁］、知財高判平成20．
4．
23平成19（ネ）10096［同２審］）、

るのではなく、第５要件のところでのみ考慮すれば足りるように思えなくクレイムにかかる特定の構成に顕著な効果があることを見出したことを意もない。もっとも、要件の整理の問題に止まるといえようか（35）。

見書で主張して特許査定を得たという事情（東京地判平成11．1．28判時
1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］、同一発明につき、

2）出願時に予見可能な技術に対する禁反言の成否

補正の事実には言及することなく、意見書の主張のみを斟酌して同様の取出願経過を参酌するといっても、実施例にイ号の構成の記載がないこと扱いをなすものに、大阪地判平成10．9．17判時1664号122頁［徐放性ジクロ

は、本質的部分を否定する方向には斟酌されない（明細書記載の実施例にフェナクナトリウム製剤Ⅰ］、その他、京都地判平成12．7．18平成８（ワ）は、各脚部を両側から空気袋で挟持する例しか記載されていなかったため

2766［五相ステッピングモータの駆動方法］、東京地判平成17．5．30平成15に、片側から空気袋、片側を緩衝材で挟持する被告製品について文言侵害（ワ）25968［熱膨張性マイクロカプセル］、大阪高判平成15．11．27平成15を否定しつつ、均等を肯定した判決として、知財高判平成18．9．25平成17（ネ）514［形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅰ２審］、大阪（ネ）10047［エアマッサージ装置２審］）。

高判平成16．2．6平成15（ネ）
2115［形態学的に均質型のチアゾール誘導体の

当初、クレイムに含まれていた技術を補正によりクレイムの範囲外とし製造方法Ⅱ２審］）は、当該構成や組み合わせ以外のものに置換すると本たり、意見書により当該技術がクレイムに含まれないことを強調したり質的部分を違えるものと解される方向に斟酌される。

した結果、特許権を取得した場合には、意識的除外ないし包袋禁反言の法

このような補正がなされた場合には、均等論の第５要件によっても、均理（36）が適用される。しかし、出願当初にクレイムに含めていなかったと等が否定される（前掲東京地判［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅱ］、いうだけで、そうした技術には均等を主張できなくなるとする法理（37）は前掲大阪高判［地震時ロック装置及びその解除方法２審］、前掲大阪高判認められていない。

［形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅰ２審］、前掲大阪高判

同法理を明示的に否定した判決として、名古屋地判平成15．2．10判時［形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法Ⅱ２審］、前掲東京地判

1880号95頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17．4．27平成15（ネ）277他［プリント配線板用コネクタ］、前掲知財高判［同２審］、前掲大阪地判［酸素発生陽極及びその製法］、前掲大阪地判［自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ］、前掲知財高判［同２審］）。

（38）、前掲知財高判［エアマッサージ装置２審］がある。
［同２審］

代表例として、前掲知財高判［エアマッサージ装置２審］の説示を紹介しておく。「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、特許出願

また、特許発明が分割出願であることを理由に、原出願にかかる発明に手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、特許権はない部分が本質的部分であるとする判決もある（東京高判平成13．2．

者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含

27平成11（ ネ）855［カセット型テープレコーダにおけるカセット装填装まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の

（33）

置］
） 。

範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これをこうした補正や分割にかかる事情は、本質的部分の同一性が認められる特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられているこ

範囲を狭くする方向にも広くする方向にも斟酌されるというわけではなく、とを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該第５要件と同様、明細書の記載から把握できる以上に、本質的部分の同一対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず、そのような構成

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知的財産法政策学研究

Vol.22(2009)

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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構

裁判例の趨勢は、むしろ均等に不利に、解決すべき課題や解決手段を狭く成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできないというべする方向に斟酌するというものである。最近では、特に次に述べる実験結

きである。
」

果との関係で、明細書の記載に従い本質的部分を確定するという考え方がこれに対して、例外的に、クレイムに「ブロック」と記すのみであった

唱えられているが（知財高判平成19．
3．
27平成18（ネ）
10052［乾燥装置２審］）、

ことや明細書の記載等を斟酌して、特許権者は覆工ブロックの選択肢のな

その影響によって、本質的部分の認定も、明細書の記載が中心となるのかかから「コンクリートブロック」を選択し、「自然石」を特許請求の範囲もしれない（たとえば、東京高判平成17．12．28平成17（ネ）10103［施工面から意識的に除外していたものと認定し、均等を否定した判決があるが敷設ブロック２審］は、公知技術を参酌した原審の東京地判平成17．
7．
7平（東京高判平成17．12．28平成17（ネ）10103［施工面敷設ブロック２審］
）、主

成16
（ワ）
7716［同１審］に比べると、明細書の記載のみから本質的部分を流を占めているわけではない。さらにいえば、同判決は、別途、本質的部認定しようとする姿勢が感じられる）。その場合、公知技術による解決原分の要件や置換可能性の要件の充足も否定したうえで、一文、付言したに理の限定は、もっぱら第４要件の仮想的クレイムの法理の仕事となるが、止まり、説示部分は傍論である（39）（40）。

いずれにせよ、本質的部分に関する明細書の記載の意味を確定するために周知技術や技術水準を考慮することはありえよう。

６

第三に、明細書に開示されているわけではなく、訴訟段階で提出された

小括

実験結果に関しては、従前はこれを積極的に顧慮する裁判例も見られたが均等に関する裁判例は、当初、特に大阪地裁を中心に、その後、主流を（大阪地判平成14．4．16判時1838号132頁［筋組織状こんにゃくの製造方法

占めることになる裁判例とは異なる取扱いをなすものも見られたが、時の及びそれに用いる製造装置Ⅰ］）、その後、明細書に記載されている本質的経過とともに、しだいに一つの方向に収斂している。

部分を否定するために、実験結果を参酌することを明示的に否定する裁判

まず、第一に、本質的部分の捉え方に関して、当初、クレイムの構成要例が現れている（前掲知財高判［乾燥装置２審］）。後者の立場に従う場合

件を睨んで本質的部分を抽出する方式（大阪地判平成10．9．17判時1664号にも、実験結果は第２要件の置換可能性の範囲を確定するために用いられ122頁［徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤Ⅰ］）と、被疑侵害物件に置ることになろう。

換した場合に技術的思想を異にするところを本質的部分と定義する方式

第四に、出願経過や審査経過に関しては、本質的部分の認定の際に、こ（東京地判平成11．1．28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナクナトリウ

れを均等に不利に参酌することで裁判例は一致している。説明の問題では

ム製剤Ⅱ］）という対立があった。しかし、両者は、いずれを採用するかあるが、第５要件の包袋禁反言ないし意識的除外の問題と重複しており、ということによって結論を異にするようなものではなく、その意味で説明

裁判例の取扱いは屋上屋を重ねているように思われる。なお、出願当初か（41）。その後、前者の方式を採ら明細書に記していないというだけで意識的除外と認める裁判例もあるが用する裁判例が主流を占めた結果（大阪地判平成12．5．23平成７（ワ）1110（公知技術を参酌することなく、明細書記載中心に本質的部分を認定した

等［召合せ部材取付用ヒンジ］等）、現在ではこの対立はほぼ解消されてことの影響があるのかもしれないが、傍論で、前掲東京高判［施工面敷設いる。

ブロック２審］）、裁判例の趨勢は、それだけでは均等を否定しないというの問題に止まると評価すべきものであった

第二に、明細書に記載されていない公知技術の取扱いについて、過去にものである（名古屋地判平成15．2．10判時1880号95頁［圧流体シリンダ］、はこれを置換部分が本質的部分であることを否定する方向に、つまり均等

名古屋高判平成17．4．27平成15（ネ）277他［同２審］、知財高判平成18．9．25に有利に参酌する裁判例もないわけではなかったが（傍論ながら、大阪高

平成17（ネ）10047［エアマッサージ装置２審］）。

判平成13．12．4平成12（ネ）3891［畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機］）、
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以上を総括すると、最近の裁判例の趨勢に従えば、最判平成10．2．24民
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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）

集52巻１号113頁［ボールスプライン軸受上告審］が定立した被疑侵害物ことができるように思われる（43）。逆に第２要件にも、明細書の記載に従件において置換されたところがクレイム中の本質的部分ではないことといえば、被疑侵害物件においても同一の解決原理によって置換可能性がある

う第１要件は、実際には、明細書に記載された解決原理が被疑侵害物件にように読める場合でも、実際に実験をしてみると置換可能ではなかったとおけるそれと同一であることという要件として用いられていることになる。

いう場合に、均等を否定することができるという独自の意義を認めること

そうすると、均等論は、発明の真の価値を、明細書の記載を離れて保護すができよう。

る法理ではなく、あくまでも明細書に記載されている解決原理（解決すべ

特許法は、発明とその出願による公開と引き換えに特許権を付与する仕き課題と解決手法）に基づいて、クレイムの文言よりもその保護を拡張す組みを採用しており、特許権が与えられるためには、発明されたものである原理に止まる。公知技術や実験結果を参酌して、明細書の記載よりも広ること、そしてそれが出願により開示されていることが必要となる。均等く解決原理を認定することは許されない。もっとも、逆に、これらを参酌論における置換可能性は発明にかかる技術的思想が及ばないものに対してして、明細書の記載よりも狭く解決原理を認定することは許されている均等を理由に特許権侵害が肯定されることを防ぐ要件であり、本質的部分（本質的部分のところで取り扱うか、第４要件、第２要件のところで処理の要件は当該技術的思想が出願された明細書に開示されていることを要求するのかという位置づけの問題は残る）。つまり、明細書の記載を超えてする要件として機能する。もって、両要件は、発明＋開示という特許法が真の発明を保護することはないが、逆に明細書に記載されていたとしても、定める特許の二大要件を均等論の場面において具現する法理として位置づ

真の発明でないものを保護することもない。

けることができよう（44）。

このように、真の発明でないものは保護しない、開示されていないもの
は保護しないという二元的な取扱いは、発明とその出願による開示という二つの手順を踏んだ者にのみ特許権の保護を与えるという特許制度の二元

２

技術的思想の開示のインセンティヴという観点からみた本質的部分の要件の意義的な枠組みに適合したものであり、推奨されて然るべきものであるように思われる。節を改めて検討することにしよう。

このように、本質的部分（＋置換可能性）という要件を打ち立て、技術的思想の同一性をもって均等の範囲を決することに対しては、特許の対象となる発明を技術思想と捉え、技術的課題に対する解決手段と理解する発四 解釈論の展開

明観を前提とするものであるところ、発明のなかには、課題の認識と解決
１

本質的部分の要件と置換可能性の要件の関係

手段の探索という手法によって行われるものばかりではなく、各種の実施
態様で実施をしていくなかで偶然に効能が発見されるという過程を経るも従前から、最判平成10．2．24民集52巻１号113頁［ボールスプライン軸受のがあるはずだという批判が加えられるかもしれない。

上告審］の打ち立てた第１要件に関しては、置換されたところが本質的部

そのような考え方に立脚する場合には、後者が現実の発明の主流を占め分であるのであればそれは置換可能性がなかったことを意味するというこているのであれば均等論の要件も後者の発想を中心に組み立てられるべきとを理由に、第２要件である置換可能性に加えて要件化することの意義がであり、そうだとすると、技術的思想を問題とすることなく、クレイムの（42）取り沙汰されていた。

各構成要素を等しく扱い、被疑侵害物件の構成との近似性のみを問題とす

しかし、前記のような近時の裁判例に鑑みれば、第１要件は明細書に記るタイプの均等論の要件をもって是とする考え方が主張されることになる

載された解決原理の同一性を問うものであるから、第２要件の置換可能性のかもしれない（45）。あるいは、そこまでいかなくとも、たとえば発明のが明細書の記載に基づいたものであることを要求するという意義を認める

種類によって両方のアプローチを使い分けるとか、その見極めが困難であ70

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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）るとすれば、たとえばせめて分野別に取扱いを違えるべきであるという主書に記載することのディスインセンティヴとならないようにする制度であ張がなされるかもしれない。

ると理解することができよう。

しかし、本質的部分の要件が、本稿が理解したように、明細書に開示さ前述した発明観の違いとの関係でいえば、発明者が、解決原理を自ら解れている技術的思想によって均等の範囲を画する要件であったとすると、明することなく、偶然、腸溶性物質ヒドロキシプロピルメチルセルロース

発明観の相違にかかわらず、本質的部分を要件化する意義を認めることがフタレートにぶちあたったに過ぎない場合には、ヒドロキシプロピル基のできるように思われる。

共通性に基づいて、均等論の保護を拡張するということはしない。つまり、特許法が推奨する産業政策の観点に鑑みれば、開示される技術的思想は、明細書に開示された技術的思想をもとに範囲を画そうとする均等論は、発応用可能性が拡がるより一般的なものであるほうが望ましいように思われ明が課題の認識とその解決手段という技術的思想に基づいて行われることる。たとえば、特定の腸溶性物質ヒドロキシプロピルメチルセルロースフを前提としているのではなく、偶然、特定の構成を採用する発明がなされタレートに徐放効果があるということだけが開示されるよりも、ヒドロキ

ることもあることを重々承知のうえで、そのような発明よりは、より応用

シプロピル基の存在が徐放効果に影響があるという原理が開示されるほう可能性のある解決原理が発明され、かつ明細書に開示されるほうを優遇す

が、より一般的に徐放効果のある物質を探索することを可能とするというる法理であると理解することになる。

意味で産業上の応用可能性が高く、望ましいと考えられる（そのような原理が明細書に開示されていないことを理由に、クレイムにかかる腸溶性物

３

効率的な特許制度の運用という観点からみた本質的部分の要件の意義

質ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートをヒドロキシプロピル基が共通するイ号に置換することは本質的部分を異にすると判断し、均等

以上のような考え方に立脚する場合には、均等論は、明細書において開を否定した東京地判平成11．1．28判時1664号109頁［徐放性ジクロフェナク

示されている技術的思想がクレイムの構成よりは広い範囲に及ぶ場合に、ナトリウム製剤Ⅱ］の例を用いた）。

そのような技術的思想に対応するクレイムを記載しきれなかった出願人ひ

この場合、明細書に開示された技術的思想をもって限界線を画する均等

いては特許権者を救済する法理として機能することになる。明細書の記載

論は、より広い解決原理を明細書に開示すること（ex．ヒドロキシプロピとは無関係に「真の発明」（かりにそのようなものがあるとして）を保護す

ル基の開示）を促すことで、特許法の趣旨に即した産業政策の発展を期するための法理ではない。あくまでも、クレイムが明細書に開示されている原理であるということができる。

発明をカヴァーしきれていない場合に、明細書記載の発明を保護する制度

あるいは、実務的に肯定されることが少ない均等論を当てにして、解決であるに止まる。クレイムのミスは救うが、明細書における開示不十分と原理を開示することなど、ありえないという反論がなされるかもしれない。

いうミスは救わない。このような区別は、以下のような論法により正当化

しかし、いずれにせよ、少なくとも、一般的な解決原理を発見しているにすることができよう。

もかかわらず、それをカヴァーするに足りる十分な広さのクレイムの叙述

発明者（もしくはその承継人である出願人）が発明の技術的思想を特定に失敗することを慮って、明細書に解決原理を開示しないという行動を出することは自身がなした発明のことであるので比較的容易であると考えら願者がとることを抑止するという意味合いを、均等論に認めることはでき

れ、また技術的思想の開示にインセンティヴを与えるという意味でも、こるように思われる。その意味で、均等論における本質的部分の要件は、よれを明細書に記載することを均等の要件とすることは合理的であると考えり応用可能性のある一般的な解決原理の発明とその開示を促すことを期待られるが、その反面、自身がなす実施態様ではなく、また明細書に記載さした制度であり、かりにそれが非現実的であるとしても、少なくとも、ク

れた技術的思想とクレイムの対応関係を見たうえで後者に間隙があればそレイムで技術的範囲を画するという制度が、出願人をして解決原理を明細

こを突くという後出しジャンケンをなすことができる被疑侵害者の実施態

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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）様を全て事前に予想することには困難がつきまとう。他方で、クレイムかの自己責任を強調する考え方も成り立ちうるのかもしれないが、特許法がら置換可能であることが当業者にとって容易に想到しうる範囲内に関して

産業政策に資する法であることを顧慮するのであれば、特許制度の効率的は、それを権利範囲に含めたとして被疑侵害者に不測の不利益を生じるとな運営というマクロ的な視点を見失ってはならないように思われる（50）（51）。

まではいえないであろう。ゆえに、明細書に技術的思想が開示されていれば、その全てをクレイムで包括しきれなくとも、置換容易の範囲内で侵害

五 結語を認め、権利者の救済を図り、もってクレイムによって技術的範囲を画するという制度が技術的思想の開示に対するディスインセンティヴとなるこ（46）とを防ぐのが、均等論の法理であると位置づけることができよう。

学説では、均等論における本質的部分は公知技術とクレイムとの距離で確定されると説かれることが少なくない（52）。そこでは、公知技術との距

もっとも、このような理解に関しては、明細書に技術的思想を記載する

離は、おそらく、明細書の記載とは無関係に（53）、均等の範囲を広くすることができているのであれば、クレイムにも記載しうるはずである。しか方向にも狭くする方向にも斟酌されると考えられていたように見受けられも均等の第３要件が、被疑侵害物件が当業者にとって置換容易であること

る（54）。

に鑑みれば、少なくとも出願時点において知られている物質や同効材に関しては均等など認める必要はないという批判がありえよう（47）。

しかし、裁判例の分析から明らかになったことは、公知技術との距離は、均等を狭くする方向に斟酌されることはあっても、明細書に記載された技

しかし、特許の出願件数は2006年の実績で40万8674件、特許査定の件数

術的思想に基づいて画定される均等の範囲を拡張する方向には斟酌されるは2006年の実績で12万9071件を数えている反面（48）、特許権関係の侵害訴ものではないということである。本稿は、こうした取扱いは、発明に加え訟が提起される件数は、2004年の全国の地方裁判所における民事事件の既て開示を特許権の保護の要件としている特許法の構造に即したものであり、済件数で209件を数えるに止まる（49）。侵害訴訟に至らない紛争も多々ある

正鵠を射たものであると考えている。

と推察されるにしても、40万件の出願数に比すれば、実際に侵害が問題とところで、本稿の冒頭で触れたように、ときとして、均等論における本なるケイス、さらには均等の成否が問題となるケイスはごく僅かであると質的部分の要件は予測が困難であるとか（55）、真実の発明を救済してもら評することができよう。それにもかかわらず、全ての出願について出願段えない等の不満を耳にすることがある。そのような不満は、本質的部分の階で完璧なクレイム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様

要件が、発明者が主観的に信じているところの「真の発明」を保護するもを予測してクレイムに記載するように促すことは、特許制度というマクロのであるという理解に起因しているものであるかもしれない。しかし、本的な視点からみると社会的な無駄を強いるだけに過ぎないように思われる。

質的部分の要件は、明細書に記載されている発明を探求する要件でしかな

反対説は、それによってクレイムが可能なかぎり明確化されることにない。均等論は、明細書の記載とは無関係に「真の発明」を保護する制度でると主張するのかもしれないが、均等論が適用される範囲のように当業者はなく、単に明細書に開示された技術的思想をクレイムがカヴァーしきれにとって置換容易である範囲に関しては、それ以上にクレイムを明確化さていないときにクレイムを救済する制度でしかない。今後、このような理せる必要性は大きくはなく、その便益よりも、均等が問題となるケイスの解が浸透していくのであれば、明細書を超えて真の発明を保護してもらえ

数が出願件数に比べて乏しいと推察されることを合わせ考慮すると、全出るという過剰な期待が減少し、予測可能性も相応に担保されることになる願に対して完全を強いることのコストが大幅に上回ることは明らかであるように思われる。

ように思われる。あるいは、侵害事件における特許権者と被疑侵害者というミクロ的な二当事者間の均衡のみを視野にいれるのであれば、一挙手一投足でクレイムを修正しえたはずの出願人（とその承継人である特許権者）
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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）（25） 裁判例では、被疑侵害者が、「おいて書き」は考案の前提要件であるから、「スさせる部分は本質的部分であると表示しているものを、侵害訴訟になって本質的部

チールバンド」は本質的部分であると主張したという事件において、「おいて書き」

分でないと主張することは禁反言の法理により許されないとする余地がある旨を示に記載される構成は公知技術や上位概念を表示することが多いものの、本質的部分唆していた。その後の裁判例では、さらに進めて、そもそも明細書を基準に本質的であるか否かということは記載形式だけではなく、従前の技術と比較して、当該考部分を画定している（ただし、本質的部分を縮減する方向では、補正や分割の経緯案の特徴がどの部分に属するのかということを実質的に考察して判断すべきである等、明細書の記載以外の事情も考慮されることがあることにつき、後述６参照）。

旨を説き、被告の主張を退けた判決がある（名古屋地判平成15．2．10判時1880号95（28） なお、本件被告と訴外会社から同一の構造の目皿を購入してこんにゃくを製造

頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17．4．
27平成15（ネ）
277他［同２審］）。もっとしていた業者とこれを販売していた業者が被告となった事件で、大阪地判平成14．

も、この判決は、単に「おいて書き」に書かれているか否かということのみに基づ

10．29平成11（ワ）12586他［筋組織状こんにゃくの製造方法及びそれに用いる製造装

いて本質的部分を把握することは許されない旨を説いたに止まり、明細書の記載を

置Ⅱ］は同旨を説き、直接侵害を肯定しており、大阪高判平成16．5．28平成14（ネ）

離れて実質的に考案の特徴を把握すべきであるという立場を採用したものではなく、3649［同２審］もこれを維持している。

本質的部分を把握する際には明細書の記載を参酌している。

（29） この他、被疑侵害者から提出された実験報告書に関して、そのデータをもって（26） 大阪地判平成18．
6．13平成17（ワ）11037［自動車タイヤ用内装材及び自動車タイ

しても、本件特許発明の構成と異なる効果を奏するものとは認められないと判示し、

ヤ］、知財高判平成18．
10．
26平成18（ネ）
10063［同２審］を紹介しておこう。

均等を否定しなかった判決もある（東京高判平成12．
10．26平成12（ネ）2147判時1738

自動車タイヤ内装材及び自動車タイヤにかかる特許発明に関して、破断伸びや圧号97頁［生海苔の異物分離除去装置２審］）。裁判所は、これが均等のどの要件に関

縮応力の点でクレイムに記載された数値限定に該当せず、一層のゴム発泡体からなわることになるのかということは明らかにしていない（被疑侵害者である被告は、

る帯状環状体のみで構成されている点でもクレイムに該当しない自動車タイヤ用内

本質的部分を攻撃していた）。実験データによって特許発明と同一の効果を奏する装材である原告製品（差止請求権不存在確認訴訟）が、本件特許発明と均等といえことが示された場合にはそれは置換可能性を肯定する方向に斟酌されることになる

るかということが争われた事件である。

が、知財高判平成19．3．27平成18（ネ）10052［乾燥装置２審］の立場に従えば、明細

被告特許発明の明細書では、自動車タイヤに内装されたゴム発泡体に、クレイム

書に本質的部分として開示されているところを本質的部分から除く方向には斟酌さ

記載の数値に限定された特定の物性を有するものを用いることによりグリップ力やれえないことになる。他方で、実験データによって特許発明と同一の効果を奏する

直進安定性を向上させる効果を奏することが強調されており、この数値範囲を逸脱ものではないことが示された場合には、解決原理を異にすることを示しているから、するとグリップ向上の効果等の発明の効果が十分に得られないと記されている。ま

置換可能性ばかりでなく本質的部分を否定する方向に斟酌されることになろう。

た、拒絶理由通知に対して、被告は、引用された文献と異なり、帯状環状体の表面（30） その他、均等肯定例ながら、公知技術を参酌するものに、東京地判平成12．
3．
23にゴムからなる非発泡表面層が一体化した構成を採用することによってタイヤ内周

判時1738号100頁［生海苔の異物分離除去装置］、東京高判平成12．10．26平成12（ネ）面との摩擦による発泡体の摩耗を防止できるという格別な効果が得られると主張し、2147判時1738号97頁［同２審］、東京地判平成15．
3．
26判時1837号108頁［エアマッサー

その旨補正したうえで特許査定を受けたという事情があった。

ジ装置］、同じく均等肯定例ながら、本件特許発明の拒絶理由通知書に記載されて一、二審ともに同旨を述べて均等の成立を否定している。本質的部分にかかる控いた先行技術との関係を斟酌するものに、東京地判平成14．4．16平成12（ワ）8456等

訴審の判示は、以下のとおりである。「自動車タイヤ用内装材について、特許請求［重量物吊上げ用フック装置］。

の範囲に記載された範囲内の数値に限定された特定の物性を有するゴム発泡体を使（31） 先願に基づいて当業者が容易に推考しうるものも、第４要件に基づいて均等の用するとともに、上記ゴム発泡体からなる帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡範囲から除外されるべきことにつき、東京高判平成13．11．28平成13（ネ）2630［三脚

表面層を一体化させる構成を採用したことは、いずれも本件発明特有の課題解決の脚立２審］。

手段を基礎付ける技術的思想の中核的、特徴的な部分すなわち本件発明の本質的部（32） 裁判例では、逆に構成要件が、「公知技術にすぎないから」ということを理由

分であると認めるのが相当である。
」に非本質的部分であると認定したものが存在するが（第２要件非充足を理由に均等（27） 西田/前掲注（7）
193〜194頁は、かなり早い段階で、客観的、技術的にみればを否定したが、大阪高判平成13．12．4平成12（ネ）
3891［畳のクセ取り縫着方法及び本質的部分でないところであっても、権利者が自ら明細書に特許発明の効果を生じ

畳縫着機］）、明細書に発明の特徴として開示されている技術思想に関して、明細書

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均等論における本質的部分の要件の意義（田村）の記載を離れれば客観的には公知技術であったということを理由に非本質的部分で運用をなすのであれば、第５要件において一切の均等の主張を否定するアプローチあると認定することを許容する趣旨であるとすれば、穏当なものとは思われないを採用したに等しくなるという問題があるからである（愛知靖之「審査経過禁反言（嶋末/前掲注（12）
65頁も参照）。

の理論的根拠と判断枠組み（1）」法学論叢157巻２号40〜41頁（2005年）の指摘に負（33）「原出願に係る発明は、カセット挿入後、カセットを録音、再生位置に移動さう）。ただし、これは致命的とまでいうことはできず、審査の潜脱をもたらさないせるための構成としては、挿入されたカセットが係止板と移動板との係合を解き、ことが明らかな補正や主張であれば、第１要件のところでも本質的部分を確定する

移動板を移動させる方法を用いる具体的構成に限定された発明であり、これ以外の際に斟酌しないと取り扱えば足りると逃れることは可能である（参照、愛知/前掲40

構成による発明を、原出願に係る明細書の図面中に見出すことはできない。これに

〜41頁）
。

対し、本件明細書・図面（本件特許発明の出願に係る明細書・図面）においては、（36） 参照、田村/前掲注（35）。

カセット挿入後、カセットを録音、再生位置に移動させるための具体的構成のみに（37） 関連して、アメリカ合衆国特許法におけるDedicationの法理の実態につき、参着目すると、特許請求の範囲において特定されておらず、原出願に係る明細書に記照、田口哲久「米国における均等論制限理論： Dedication Rule について―Johnson

載されたもの以外の構成も含まれ得る記載となっている。

& Johnston v．R．
E．Service事件を中心に―」知的財産法政策学研究２号（2004年）。

本件特許発明は、原出願の分割出願に係るものであるから、原出願中に発明とし（38）「控訴人は、包袋禁反言の法理を援用するが、上記の法理は、例えば出願中のて含まれていたものでなければならず（昭和45年改正前の特許法44条１項）、かつ審査官からの登録拒絶通知又は無効理由通知に対応して、権利者がその権利の登録

原出願とは別個の発明でなければならないことは、いうまでもないところである。

ないし存続を図るべく、権利の範囲を限定し、あるいはそれを明確ならしめる特定

このように、本件特許発明が原出願の分割出願に係るものであることに留意しつつ、文言を付加したなどの事情が存する場合に、後日、これに反する主張をすることは、

上記認定の原出願に係る発明及び本件特許発明に関する出願明細書中の特許請求の信義則によって禁じられるという内容であるところ、本件のように、より広義の用範囲及び発明の詳細な説明の記載を併せて考慮するならば、本件特許発明は、収納語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ函に挿入されたカセットを、自動的に下方の録音、再生位置に移動せしめるカセッ

広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）とい

ト装填装置について、原出願の明細書中から、カセットの挿入、脱出に関与するとうだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである。
」

ころの、長溝に摺動自在に装着されたスライド片及びこれと係着連動するタンブラー（39） この事件の特許発明は、土地や道路の造成の際に斜面等をブロックで覆う覆工

バネの構成に特に着目し、これを取出して分割出願に係る発明としたものと解さざ工事の際に、「ブロック」を「引留具」（本件特許公報の図４の３）にネットの経糸るを得ず、したがって、この部分こそが本件特許発明の本質的部分であるというべ又は緯糸を通し掛けにするのみで、多数のブロックをネットに結合する敷設ブロッきである。」ク（本件特許公報の図１）を容易に製造するというものであった。明細書の記載や（34） 西田/前掲注
（7）
194頁。

実施例から、クレイムにいう「ブロック」は人工の「コンクリートブロック」を意（35） あるいは、補正や分割にかかる事情を第１要件の本質的部分を抽出するための味し、自然石を含まないとされた。被告物件は、自然石を用いるものであったが一事情であるとしたほうが、より柔軟にこうした審査や出願の経緯を考慮すること（判決別紙の岩手物件図面の図1）、自然石には容易に「引留具」を取り付けることができると主張されることがあるかもしれないが、そうした取扱いはまさに第５要ができず、異質な技術（判決別紙の岩手物件図面の図２を参照）を必要とする（東件の意義を失わせることになろう。

京地判平成17．
7．7平成16（ワ）7716［施工行面敷設ブロック１審］の認定）。ゆえに、

この文脈で特に指摘すべきことは、第５要件の包袋禁反言の場面では、審査経過

自然石を用いた被告製品では、ブロック覆工作業を極めて容易かつ迅速に行うといにおいて限定的な補正や主張がなされたというだけで一切の均等の主張を封じるア

う発明の効果を達成しえないとされ、その結果、一、二審を通じて、本質的部分とプローチを採用すべきではなく、審査経過を潜脱するものでないことが明らかな場

置換可能性が否定されている。本文で紹介した意識的除外にかかる説示は、「さら合にはなお均等を認めるアプローチを採用すべきであるとされていること（田村善に、本件明細書の上記記載によれば、控訴人は、覆工ブロックのうち、『コンクリー

之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創トブロック』及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるか

刊号21〜22頁（2004年））との関係である。審査過程で限定的な補正や主張がなさら、『自然石』を特許請求の範囲から意識的に除外していることは、明らかである」

れたという事実があればただちに第１要件の充足を否定し均等論を否定するというというものであるが、本質的部分と置換可能性を否定した控訴審判決が、そのうえ

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で、この一文だけ付加したも均等論における本質的部分の要件の意義（田村）

ブロック事件
本件特許公報のに過ぎない。

頁の示唆を受け、第１要件の問題とする見解に改める。なお、愛知/前掲231〜232
頁は審査経過禁反言とは別の「特段の事情」として第５要件に位置づけている）。

【図１】（40） この他、均等否定例のな（41） 飯田/前掲注
（4）
183頁。

かには、文言侵害を否定する（42） 大友/前掲注（8）
14〜15頁。尾崎英男「均等論についての日米の比較的考察」『知際に、実施例に被告装置、方的財産法と現代社会』（牧野利秋退官・1999年・信山社出版）202〜204頁も参照。

法の構成にかかる記載がない（43） もっとも、三村/前掲注（6）
112頁は、第２要件は作用効果の同一性を明細書の記ことを文言侵害を否定する方載の「発明が解決しようとした課題」や「発明の効果」に基づいて確定されるもの

向に斟酌した判決がある がである旨を説いたうえで、第１要件は技術的思想を問題とする点で、第２要件とは（東京地判平成18．4．26判時区別されるという立場を示す（第１要件は「特許発明の技術的思想との同一性又は1947号88頁［乾燥装置］）、こ

課題の解決原理との同一性」を問題とするものであり、第２要件は「作用効果の同のような事情を均等における一性」を問題とするものである旨を説く設楽/前掲注（8）
牧野退官303〜304頁も参照）。

【図４】

本質的部分の要件を否定する

このように明細書に記載されていることを区別の基準としない立場の下でも、第２際に斟酌したわけではない。

要件は第３要件とともに侵害時点における置換可能性で判断されるために広範なもまた、出願経過とは無関係にのを技術的範囲に取り込みかねない契機を含んでいるところ、これを発明者が発明

明細書の記載のみに基づいてしたものではないという理由で第１要件のところで絞りをかけるという意義が認め

被疑侵害物件の構造は意識的られよう。

に除外されている旨を説く判ちなみに、本稿のように明細書に記載されていることを問題とするものが第１要

決もあるが（東京高判平成11． ブロック事件
6．29平成10（ネ）1861号［カー件、実際に置換可能であるか否かということを問題とするのが第２要件という区別

判決別紙岩手物件をする場合でも、出願時点において発明されていなかったものは明細書にも記載さ【図１】

トリッジ］）、むしろ明細書のれていないのだから（補正で追加することは新規事項追加に該当し17条１項により記載に基づいて特定される技許されないと解すべきである）、結局、均等を肯定することは許されないことにな

術思想を被疑侵害物件が用いる。

ていない事例として、（非）本（44） 均等論を特許発明の技術的思想を基準とする法理として位置づけるのであれば、質的部分の要件の充足を否定

出願時が置換容易性の判断基準時となり、具体的な構成を基準とするのであれば侵すべき事件であろう （田村/害時が置換容易性の判断基準時となるところ、前掲最判［ボールスプライン軸受上

前掲注
（35）
18頁では、当初明

告審］は第３要件の置換容易性のところで判断基準時を採用しつつ、抽象的な原理

細書で強調していたこの種のである第１要件を置いていることは内在的に矛盾していると指摘されることがある事例につき、第５要件の問題（大友/前掲注（8）16・20頁）。しかし、本文で述べたように、本質的部分の要件を明【図２】として均等を否定していたが、細書に記載された技術思想を指すと理解する限り、置換可能性と本質的部分の要件

審査潜脱という要素が弱い旨

は特許法の二大要件から無理なく導くことができる。大友/前掲のように均等論にを指摘する愛知靖之「出願時は二つのタイプのものしかないと考える必然性はないように思われる。同論文は、におけるクレームへの記載可

何故、均等を認めるべきなのかという均等論の制度趣旨自体に関しては、いまだ検能性と均等論」『知的財産法の討を控えているが、均等の法的性質は個別の要件の詳細を経たうえで決められるべ

理論と現代的課題』（中山信弘

き問題であり、また子細な比較法的な検討を踏まえたうえで、日本独自の法理を採

還暦・2005年・弘文堂）230

用するのであればその理由を示すべきであるという至当な指摘もなされており（大80

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友/前掲注
（8）20頁）、今後の進展に期待したい。

均等論における本質的部分の要件の意義（田村）あることは否めない。たとえば、均等肯定例である名古屋地判平成15．2．10判時（45） この点は、2008年６月７日に開催された日本工業所有権法学会のシンポジウム

1880号95頁［圧流体シリンダ］、名古屋高判平成17．
4．27平成15（ネ）277他［同２審］

における竹中俊子教授のご報告からご教示を賜った。大友/前掲注（8）15頁も参照。

におけるクレイムの「スチールバンド」を「樹脂製バンド」まで含むように文言解（46） その意味で、明細書に記載された本質的部分に保護を拡げる均等論は、潜在的釈をなすことは困難であると思われる（高林・前掲標準特許法134〜135・139頁もな被疑侵害者による機会主義的行動（発明と等価の技術の代替的な利用行為）を恐参照）。逆にいえば、こうした事例においてカテゴリカルに侵害を否定するところれて、特許権者が発明の出願という関係特殊的投資（この場面では、出願に費やしに高林・前掲の特徴がある。

た出願料や弁理士報酬等の費用に加えて、出願の結果もはや特許発明をノウハウと

しかし、このような考え方は、少なくとも裁判例の趨勢とは異なることは前述しして保持することができなくなる等の機会費用であって、特許権取得に埋没しておたとおりである。高林・前掲標準特許法138頁は、最判平成10．2．24民集52巻１号

り、それ以外の用途に転用する可能性がなくなる投資を意味する）を躊躇うことを

113頁［ボールスプライン軸受上告審］が、前述した５要件の下、均等論を認めな防ぐ法理として機能すると言い換えても良い（島並良「特許権の排他的効力の範囲ければならない理由として、「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想してに関する基礎的考察」日本工業所有権法学会年報31号16頁（2008年））。肝要なこと明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許は、均等によって保護範囲の広狭を定める基準が、発明に対する投資を適度に促す

請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等にとともに後続の適度の利用を担保するためにはどの程度の広さの保護範囲を設ける

置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることことが妥当であるのかという観点（Robert P．Merges & Richard R．Nelson, On the Co-ができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、

mplex Economics of Patent Scope, 90 COLUM．L．REV．839, 843, 875, 909‑911（1990）

奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社の紹介として、田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方（2）」

会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」と説いていることを指摘する。た

知的財産法政策学研究11号74〜75頁（2006年））とともに、どのようにして発明後

しかに、この説示は出願後に明らかになった物質や技術等に対して均等を認めなけの開示を促すインセンティヴを設けるべきなのかという観点をも合わせ考慮して決ればならない旨を説くものであるが、５要件のなかには少なくとも明示的には反映定されるべき問題でもあるということである（発明後の開示を含む諸取引のコストされていない。同事件の調査官解説も、特許出願時に存在していた物質、技術等にを下げるという取引費用理論の観点から特許法の各種要件を議論する、島並/前掲

置換する場合にも、５要件を充足する限りは、均等論が妥当する旨を説く（三村/前掲も参照。同論文は取引費用削減という側面を強調するが、もちろん、これは従来の

注（6）
147〜148頁）。

議論に対して新たな視点を提供するという思考実験を目指しているためであり、発（48） 特許庁編『産業財産権の現状と課題〜技術経営力の強化によるイノベーション

明の投資に対するインセンティヴという側面を見逃してはならないことは、同21頁の促進』（2007年・発明協会）４・７頁。

にも指摘されているところである）。

（49） 市川正巳「東京地裁における知財訴訟の現状と分析」塚原朋一＝塩月秀平編（47） 学説では、特許出願時に存在していた他の物資や技術についてはカテゴリカル『知的財産権訴訟の動向と課題−知財高裁１周年−』（金融・商事判例1236号・2006に均等を認めないとする見解もある。明細書記載の過誤は出願人の責任に帰すべき

年・経済法令研究会）17頁。

であるから、クレイムの文言解釈を超えて、均等論により保護範囲を拡張する必要（50） 直接、クレイム・ドラフティングを扱うものではなく、特許要件の審査に関すはないというのである（高林龍『標準特許法』（第２版・2005年・有斐閣）138〜140

る特許庁と裁判所の役割分担に関するものであるが、このようなマクロ的な視点を頁。同旨を説く、愛知/前掲注（40）については、後述注（50）を参照）。

強調するものとして、Mark A．Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95

たしかに、高林龍「統合的クレーム解釈論の構築」『知的財産法の理論と現代的課

Nw．U．L．REV．1495, 1495‑1531（2001）を参照。

題』（中山信弘還暦・2005年・弘文堂）191〜193頁が指摘するように文言解釈にも幅

他方で、この問題を含む均等論一般の論点について、「権利保護十全化原理」とはある（窯上段の温度が860〜880℃、窯下段の温度が820〜880℃の各製造法につき「技術的範囲明確化原理」との間の原理間衡量の問題であり、均等に関する要件論

全て侵害を否定した原判決を破棄差戻した、最判平成10．4．28平成６（オ）2378［燻

は、一方を例外としたり非妥当とするような手法をとるのではなく、両者の原理はし瓦製造法］を参照）。文言解釈に幅を持たせたところで限界はあり、高林/前掲中「対抗する原理による制約の存在を前提として、可能な限り高い程度で充足される

山還暦193頁が指摘するような「融通性のある文言解釈論」を適用しえない場合がことが望まれる」旨の方法論をもって臨むものとして、愛知/前掲注（40）220〜22382

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頁がある。愛知/前掲によれば、最判平成10．2．24民集52巻１号113頁［ボールスプラ

均等論における本質的部分の要件の意義（田村）ルの趣旨。次注参照）。

イン軸受上告審］が示した均等の５要件は、「権利保護十全化原理」の優先条件を

以上のように、前掲最判［ボールスプライン軸受上告審］の示した５要件はそれ示すものであり、その妥当性の吟味も、上述した衡量過程に即して行なう必要があ

ぞれ分岐点が明確なルールとして存在しており、その解釈の際に、個別の裁判所で、るという。

わざわざ抽象的な「権利保護十全化原理」と「技術的範囲明確化原理」にまで立ち明晰な方法論を示す論文であり、その点で高く評価されるべきものであるが、同返って、逐一「対抗する原理による制約の存在を前提として、可能な限り高い程度

論文では、「特許権者と第三者の利益（公益）」（愛知/前掲222頁）という本稿の定で充足されることが望まれる」というような個別具体の衡量を行なわなければなら義ではミクロの視点が強調されている反面、本稿が指摘したような特許制度の運営ないものではないと考える。愛知/前掲は「個別の事案において技術的範囲の確定という意味でのマクロの効率性は（少なくとも同論文内で明示的には）言及がないが問題とされる際には、…ここでなすべきことは、当該事案のもとで、いずれの原という限界があるように思われる（もっとも、愛知靖之「審査経過禁反言の理論的理がより大きなウエイトをもち、他方の原理に優先するのかを決定することだとい根拠と判断枠組み（3）」法学論叢156巻２号127〜129頁（2004年））。

うことができる」旨を説き、その際には「一方の原理の非充足または侵害の程度がさらにいえば、本稿は少なくとも均等の５要件に関しては、愛知/前掲の方法論

高ければ高いほど、他方の原理の充足の重要性が大きくなければならない」というには与しない（筆者の一般的な方法論については、田村善之「多元分散型統御を目「ルール」を妥当させる旨を説くが（愛知/前掲注（40）221〜222頁）、このような個指す新世代法政策学の試み」新世代法政策学研究創刊号（2009年刊行予定）を参照）。

別事件における衡量を許容する場合には、均等論の適用範囲は耐えがたいほど予測

なぜならば、本稿は、均等の５要件はこのような意味での「原理」ではなく、愛知/

不可能なものとなりかねない（もっとも、実際には、この衡量の具体的な適用とし

前掲注（40）220頁にいう「ルール」（原則と但書きという明確な要件論を打ち立てるて、出願時における同効材に対する均等論の適用を論じる愛知/前掲注（40）223〜ことができ、衡量を必要としないもの）であると捉えているからである。

232頁は、出願時に当業者が記載可能である同効材について均等論を否定するとい特許法は、産業政策の実現のために、出願により開示された発明思想に対するフう一般的なルールを定立している）。

リー・ライドを防ぐことを目的としているが、それでは保護範囲が不明確となるの（51） もちろん、均等論に依拠して、意識的にクレイムを縮減することにより審査をで、技術的範囲はクレイムによって画するという「ルール」を設けた（特許法70条

迂回するような戦略的行動を誘発することは、権利の範囲を決める侵害裁判所とは１項）。しかし、この「ルール」を設けた趣旨は、当業者にとっての予測可能性を別個に予め特許庁という専門の審査機関を置いている審査制度を潜脱することを許保護するところにあるから、置換容易な場合にまで、クレイム制度を墨守する必要

すことになりかねず、その意味でこれを防ぐ必要があるとしても、それは均等の第はない（第３要件の置換容易性というルールの趣旨）。くわえて、発明とその公開５要件として包袋禁反言の法理を適用することにより対処すれば足りる（このようを促すために、発明と出願を特許権成立の要件としている特許法の構造に鑑みれば、に包袋禁反言の法理を位置づけることについては、 田村/前掲注（35）、 大野聖二

出願で開示されていたとしても当事者が実際には発明していない思想までをも保護「均等論と二つのエストッペル論（1）〜（2）」パテント49巻２号〜３号（1996年）をするわけにはいかず（第２要件の置換可能性というルールの趣旨）、他方、発明さ参照）。

れていたとしても出願により開示されていな思想を保護するわけにもいかない（第（52） 以下に引用する文献の他、牧野/前掲注（15）
93頁、田中成志「均等侵害について」

１要件の本質的部分というルールの趣旨）。さらに、均等論が審査制度を経ること

牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 第１巻 特許法Ⅰ』（2007年・新日本法規）

なく裁判所限りで保護を与えるものである以上、権利の成立要件の審査機関と権利

161頁、小谷/前掲注（8）21頁。

の範囲の判断機関（裁判所）について特許法が定める役割分担（前者を一義的には（53） 明示的に、飯田/前掲注
（4）
181頁。

特許庁、最終的には審決取消訴訟における裁判所とし、後者を裁判所の役割とする（54） 保護の範囲は、パイオニア発明の場合は広く、成熟した技術分野では狭くなる

分担）の趣旨を無にしないためには、被疑侵害物件がかりに出願されていたとすれ旨を説く三村/前掲注（6）142頁を参照。

ば特許を付与するに値するものであることが明らかでなければならず（第４要件の（55） 大友/前掲注（8）14頁も参照。

仮想的クレイムというルールの趣旨）、同じく権利成立要件の審査手続と権利範囲の判断手続とが分立していることを奇貨とした制度の濫用を防ぐためには、前者と後者とで矛盾する主張を許すわけにはいかない（第５要件の包袋禁反言というルー

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