判例研究

真の発明者の認定― 細粒核事件 ―第一審：東京地判平成14.8.27判時1810号102頁
控訴審：東京高判平成15.8.26平成14(ネ)5077最高裁HP

山 根 崇

邦 ・ 時 井真

【事案の概要】原告Ｘは、平成元年、被告Ｙ社（ファイザー製薬株式会社）に入社し、平成12年 3 月に退職するまで、ほぼ一貫して製剤部門の研究・開発に従事した者である。Ｘは、Ｙ社の有する本件特許権の特許出願にあたり、共同発明者として願書に記載された者であって、特許公報においてもその旨記載されている。
本件は、このようなＸが、本件特許権に係る発明はＸがＹ社に従業員として在籍した当時、他の従業員と共同で発明した職務発明であるところ、特許を受ける権利の譲渡に対する相当な対価が支払われていないと主張して、特許法35条 3 項に基づき、金7000万円及びこれに対する訴状送達の日からの法定利息の支払いを求めた事案である。

【第一審認定事実に基づく事案の流れ】
H1

Ｘは、被告Ｙ社に入社。

H1.3

Ｘは、新薬開発センター製剤研究室長に就任。同研究室研究員であった
Ｂ（共同発明者として願書に記載された者）の直接の上司となる。

H1.12

Ｘは、部下Ｂに対し、製造コストが安くジクロルメタンを使用しない細粒剤（以下、新細粒剤）の研究を命じるとともに、自らも研究に着手。

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 265

判例研究

H2.4
H2.8

H4.5

Ｘは、Ｂに寺下論文1を交付。なお、主薬と賦形剤2を混合して細粒核を作ること自体は、当時既に公知の技術であった。

【本件特許権の概要】

Ｂは、Ｘに対し、新細粒剤開発のための 4 つの方法（対策 1 ～ 4 ）を提示。同月、Ｂは、信越化学にて対策 4 を試すが、失敗。

発明の名称

細粒核

特許番号

第2576927号

出願日

平成 4 年 5 月15日

登録日

平成 8 年11月7日

特許権者

Ｙ社

発明者

Ｘ（製剤研究室長）、Ｂ（製剤研究室研究員）、Ｃ（特許部Ｂは、深江工業にて、同社の専門技術者たるＥと事前に実験の条件設定について協議したうえ、高速攪拌造粒機を用いて、細粒核の製造実験（対策 3 ）を実施。同実験では、主薬と賦形剤である結晶セルロースを混合して核を造粒したが、その際、Ｅの発案に基づき結晶セルロースを69％用いるという条件設定（従前の例に比べて高い数値設定）を行った。同
実験の結果、真球度の高い細粒核が高収率で得られた。

H2.11

H3.8

真の発明者の認定(山根・時井)

Ｂは、Ｘと適宜協議しつつ、深江工業にて得られた細粒核の最適化実験を重ねた。その結果、深江工業での実験と同様、結晶セルロースの処方
量を多くすれば、コーティングに適した粒径の小さい核が多く得られることを発見。
Ｘは、Ｂに特許出願を推奨し、自らも特許部と折衝した。
特許部担当者Ｃは、公知例との比較データを得るために作成したＢの実
験プロトコールを不十分であると判断し、自らプロトコールを作成。Ｂ
は、これを受けて更に公知例や比較例に関する実験を行った。
その後、特許部のＤ部長及びＣは、明細書の草稿を作成する際に、Ｘと協議のうえ、専ら公知例（結晶セルロースの重量パーセントを25％とする攪拌造粒方法）との抵触を避けるために、結晶セルロースの重量パーセントを「少なくとも26％」（【請求項 1 】）と限定して特許請求の範囲を画することとした。
特許出願。

担当者）
特許請求の範囲（請求項 1 ）主薬と少なくとも26重量％の結晶セルロースとを含み、かつ80～400μm の平均粒子径を有することを特徴とする細粒核。
（請求項 2 ）前記結晶セルロースの含有量が60重量％以上であることを特徴とする請求項 1 記載の細粒核。
（請求項 3 ）前記主薬が、スルタミシリンまたはその薬学的に許容される塩である
ことを特徴とする請求項 1 または 2 記載の細粒核。
（請求項 4 ）攪拌造粒法により請求項 1 記載の細粒核を製造することを特徴とす

1

寺下論文は、コーティング可能な真球度の高い細粒核を高収率で得ることを課題とし、そのような細粒核の製造に関して、造粒過程や造粒終点、また操作条件（とりわけアジテーターやチョッパーの回転速度）や結合材の添加方法との関係を実験結果に基づいて分析し、報告するものである。なお、寺下論文には、白糖、コーン
スターチ、結晶セルロース等数種の賦形剤を混合し、アジテーターの回転速度を300～500rpm にするなどの条件設定をしたうえ、高速攪拌造粒機を用いて造粒したところ、前述の混合した賦形剤からなる真球度の高い細粒核が得られたとの結果が記載されている。
2賦形剤（fillers, excipient, diluents）とは、製剤の形を整えるために用いる添加剤をる細粒核の製造法。
（請求項 5 ）攪拌機（アジテーター）の回転速度が25～600回転／分であり、粉砕機（チョッパー）の速度が 0 ～4600回転／分であることを特徴とする
請求項 4 記載の細粒核の製造法。
（請求項 6 ）請求項 1 または 2 記載の細粒核をコーティングしてなることを特徴とする細粒剤。

いう（井上圭三監修＝斉藤侑也編『医療薬学IV－医薬品・医薬品情報の管理と提供』（東京化学同人、2000年）97頁）。錠剤・丸剤などの製剤過程で、主薬の量が少ない
場合に一定の大きさや濃度にする目的で添加されることが多い。

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判例研究【第一審判決】（請求棄却）

真の発明者の認定(山根・時井)ら、この数値の決定をもって、「技術的思想の創作」（特許法 2 条 1 項）と評価することはできず、当該数値の決定に関与したことをもって、本件発争点 1（Ｘは、本件発明の共同発明者か）明の共同発明者と認めることもできない（もっとも、……「26％」という（1）請求項 1 の「少なくとも26重量％」という数値限定について

数値は、Ｘではなく、Ｙ社特許部のＤ部長及びＣにより実質的に決定され｢まず、本件明細書の記載に基づいて、本件発明の内容をみるに、本件たものである。
）。
」

明細書における特許請求の範囲には、……請求項 1 ないし 6 が記載されて（2）請求項 2 の「結晶セルロースの含有量が60重量％以上であること」といる。

いう着想についてそして、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、「本件発明の細粒｢仮に本件発明に何らかの特許性を認め得るとすれば、それは、「本発明」
核は、結晶セルロースを26％以上用いたところにその主たる特徴がある。

において、結晶セルロースは、……60重量％以上用いることが特に好まし）と記載され、また、発明の効果として、「本発明は、主薬（段落【0011】）という点、すなわち、「結晶セルロースのい。
」（本件明細書段落【0012】と少なくとも26重量％の結晶セルロースを含み、かつ80～400μm の平均含有量が60重量％以上であることを特徴とする」（特許請求の範囲【請求粒子径を有する細粒核であるので、真球度が高く、粒度分布の小さい主薬

項 2 】）という点にあるというべきである。しかるに、この点は、Ｘが着を含有する細粒核を提供するという効果を奏するものであり、より精密で想したものではない（Ｘ自身も、……結晶セルロース（アビセル）を多量効率のよいコーティングができるという効果を有するものである。
」（段落に使用する点はＢからサジェスチョンがあったこと、結晶セルロースが多）と記載されているのであって、これらの記載によれば、本件発明【0046】

いと細粒収率が劇的に向上するという報告をＢから受けていたことを述の特徴は、結晶セルロースを26重量％以上用いることにより、真球度が高べている……。
）。賦形剤として、このように多量の結晶セルロースを用い

く、粒度分布の小さい主薬を含有する細粒核を提供するという効果を得らるという着想は、深江工業での実験において、賦形剤である結晶セルローれることを見いだした点にあるというべきである。

ス（アビセル）を、69重量％という従来例に比して格段に多量に処方した

しかしながら、このうち結晶セルロースの重量パーセントを「少なくと場合に、真球度の高い細粒核を高収率で造粒できたことによって、得られも26パーセント」と定めた点は、……公知例との抵触を避け、かつ、特許たものと認められるが、……同実験において、結晶セルロース（アビセル）

発明の範囲を最大とすることのみを目的として、机上で決定されたものでを69％用いたこと、アジテーター及びチョッパーの回転速度を前記認定のあり、実験による技術上の裏付けを全く欠いたものである。すなわち、本ように設定したことは、いずれも深江工業の専門技術者であるＥの発案に件明細書中の「結晶セルロースが26重量％より少ない場合には、従来の核基づくものであった。

と同様、核表面が粗く、摩損し易いため、コーティングとの均一性が損な

これらの事情に照らせば、本件発明について、もっとも大きな寄与をしわれ、過剰のコーティング材料を必要とし、作業時間も長いなどの問題点たのはＥであって、本件発明については、Ｅの発明又はＥとＢの両名によ）との記載は、が生じ、効率が悪いという問題を有する。
」（段落【0011】

る共同発明ということはできても、Ｘが共同発明者の 1 人として関与した実験により確認されたものではなく、上記の目的から机上で決定されたということはできない。
」「26パーセント」という数値を、あたかも技術的な理由があるかのように（3）Ｘの主張について見せるために、根拠なく作成された文章である。

｢Ｘは、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する技術と、寺下論文に

上記のとおり、「少なくとも26％の結晶セルロースを含み」（特許請求の開示された真球度の高いコーティング用細粒核を高収率で得る技術とを範囲【請求項 1 】）という点は、その理由として明細書に記載された内容組み合わせる着想が本件発明の特徴であるから、この着想を提供したＸはは事実に反するもので、実際には全く根拠を有しない架空の数値であるか共同発明者であると主張する……。

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判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

しかしながら、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造すること、及び、

むしろ少ないと解されるところである。本件についても、上記のとおり、

寺下論文に開示されたように、結晶セルロース（アビセル）等数種の賦形

主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と寺下論文に示された方剤を混合し、アジテーターの回転速度を300～500rpm にするなどの条件設法を組み合わせるという着想は、それだけでは真球度の高い粒核を高収率定をした上、高速撹拌造粒機を用いて造粒すれば、真球度の高い細粒核がで得られるという結果に結び付くものではなく、また、当該着想自体も当高収率で得られることは、いずれも公知であった。また、寺下論文におい業者であればさほどの困難もなく想到するものであって、創作的価値を有て示された条件設定の下で、主薬を含む真球状の核の造粒実験をすることする発想ということもできないのであるから、Ｘをもって、本件発明の共自体は、さほど困難なことではなかった。しかしながら、実際の実験にお同発明者と認めることはできない。
」

いては、各種混合物の比率、温度、アジテーターの回転速度、撹拌条件等（4）結論の違いで結果が左右されることから、真球度の高い細粒核を高収率で得るための最適な実験条件を見つけ出すことは、困難であった（このことは、｢以上によれば、本件発明について、Ｘが共同発明者であると認めることはできない。
」

Ｘ自身も……認めている。
）。
上記によれば、平成元年当時Ｙ社が抱えていた課題（真球度の高い細粒核を高収率で得ること）の解決のためには、撹拌造粒法における最適な実験条件を見つけ出すことが重要であり、当時公知であった主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と、寺下論文に開示された真球度の高い
コーティング用細粒核を高収率で得る方法とを組み合わせて主薬を含む

争点 2（Ｘが共同発明者である場合、特許法35条 3 項の「相当の対価」はいくらか）
争点 1 でＸが本件発明の共同発明者ではないと認定されたため、争点 2については審理判断されなかった。
Ｘは、第一審判決を不服として控訴した。

真球状の細粒核を製造しようとすることは、それ自体が発明と呼べる程度に具体化したものではなく、課題解決の方向性を大筋で示すものにすぎな【控訴審判決】（控訴棄却）い。したがって、Ｘが上記着想を得たからといって、本件発明の成立に創作的な貢献をしたということはできず、Ｘを共同発明者と認めることはで（1）控訴審判決は、まず、深江工業における実験について、以下のようにきない。

事実認定を変更し、本件発明について、Ｂの単独発明であると認定した。

なお、一般に、発明の成立過程を着想の提供（課題の提供又は課題解決｢Ｂは、深江工業の専門技術者であるＥと事前に実験の条件設定についの方向付け）と着想の具体化の 2 段階に分け、〔1〕提供した着想が新しいて協議した上で、実験を実施した。この実験においては、主薬を30（重量）％、場合には、着想（提供）者は発明者であり、〔2〕新着想を具体化した者は、賦形剤である結晶セルロース（アビセル）を69％、結合剤である HPC を 1 ％その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者の割合で混合したものに水を加え、アジテーターの回転速度を300～である、とする見解が存在する。上記のような見解については、発明が機

400rpm とし、チョッパーの回転速度を2000～3600rpm とするなどの条件設械的構成に属するような場合には、一般に、着想の段階で、これを具体化定をした上、高速撹拌造粒機を用いて撹拌する造粒方法が採用されている

した結果を予測することが可能であり、上記の〔1〕により発明者を確定が、このうち、結晶セルロース（アビセル）を69％用いること、アジテー

し得る場合も少なくないと思われるが、発明が化学関連の分野や、本件のター及びチョッパーの回転速度を上記のように設定することは、高速撹拌

ような分野に属する場合には、一般に、着想を具体化した結果を事前に予造粒機使用の専門家であるＥの助言を参考にして、Ｂが発案したところに想することは困難であり、着想がそのまま発明の成立に結び付き難いことよるものであった……。
」

から、上記の〔1〕を当てはめて発明者を確定することができる場合は、270

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)｢本件発明において技術的に重要な要素は、「本発明において、結晶セル
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判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

ロースは、……60重量％以上用いることが特に好ましい。
」（本件明細書段【評釈】

落【0012】）という点、すなわち、「結晶セルロースの含有量が60重量％以）という点にあ上であることを特徴とする」（特許請求の範囲【請求項 2 】

1．はじめにるというべきである。しかるに、この点は、Ｘが着想したものではない（Ｘ

本件は、大手製薬会社Ｙ（米国ファイザー製薬の100％子会社であるファ自身も、……結晶セルロース（アビセル）を多量に使用する点はＢから提イザー製薬株式会社）の新薬開発センター製剤研究室長という管理職の地案（サジェスチョン）があったこと、結晶セルロースが多いと細粒収率が位にあった元従業員Ｘが、Ｙ社に対し、本件特許発明の共同発明者である

劇的に向上するという報告をＢから受けていたことを述べている……。
）。

ことを前提に、職務発明の相当対価の支払いを求めた（特許法35条 3 項。

賦形剤として、このように多量の結晶セルロースを用いるという着想は、

以下、法○条と略記）という事案である。

深江工業での実験において、賦形剤である結晶セルロース（アビセル）を、本件の職務発明訴訟の特徴は、元使用者Ｙが、願書に共同発明者として

69重量％という従来例に比して格段に多量に処方した場合に、真球度の高記載された元従業員Ｘの対価請求に対し、Ｘはそもそも当該発明の発明者

い細粒核を高収率で造粒できたことによって、想起されたものと認められではないと主張して、Ｘの請求を全面的に棄却するよう求めている点にあるが、……同実験において、結晶セルロース（アビセル）を69％用いたこる。近年、職務発明の対価請求訴訟においては、対価額の算定に至る前段と、アジテーター及びチョッパーの回転速度を前記認定のように設定し、階の、対価請求の適格主体の問題として、発明者の認定が争点となるケー

その結果を得たのは、いずれも深江工業の専門技術者であるＥが述べたとスが急増しており、本件はまさにそうしたケースの典型例ということがでころを参考にして実験を実施したＢの発案に基づくものであった。

きる。

これらの事情に照らせば、上記の要素において重要な本件発明の技術的また、本件は、Ｘの氏名が願書の発明者欄に記載され、職務発明規程にな寄与者はＢであって、Ｂが現実に本件発明の創作に携わったものと認め基づく報償金も受領している事例において、発明に至る経緯を詳細に認定

ることができる。他方において、Ｘが共同発明者の一人として関与したとし、Ｘの当該発明への関与を具体的に検討して、その発明者性を否定した

認めることはできない。
」

判決としても意義を有する。
3（2）控訴審判決は、続けて、第一審と同様のＸの主張 に対して、第一審

ところで、本件では、米国ファイザー製薬からＹ社に対し、ジクロルメ

判決の説示を要約したうえで、「当裁判所もこの認定判断を支持するもの

タンを使用しない各種製品の製造法を開発するように要請があり、これをである」と判示した。そして、新たに下記の説示を追加して、Ｘの主張を受けて、製剤研究室長のＸが部下Ｂに新型細粒剤の製造開発を命じ、自ら退けた。

も検討を始めたという経緯があることから、本件発明が職務発明に該当す｢このように、本件発明は、従来からあった技術的課題の着想を前提にることに問題はないと思われる。また、本件は、Ｘが真の発明者といえるして、その解決方法を実現できる条件設定を見いだすために実験を行い、か否かということが主に争われた事案であるため、共同研究開発に係る職

その成果を挙げたところに意義があるということができ、本件における発務発明の処理や共同発明者間の共有割合などの論点4については争点とな明者の認定に際しては、この実験に携わって創作的に条件を見いだした者であるかという観点に依拠すべきである。したがって、Ｘの上記主張は、

4

理由がない。
」

461～463頁〔田村〕、 田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村

詳しくは、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド（第 3 版）』（有斐閣、2005年）

善之＝山本敬三編『職務発明』（有斐閣、2005年）102～104頁、山田真紀「共同発3

Ｘは控訴審において、真球度の高い細粒核を苦味マスキングのための効率的なコーティング方法の用途に用いることを着想したのはＸである、と主張した。

272

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

明者の認定について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉亙＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第 1 巻 特許法［1］』（新日本法規、2007年）314～315頁を参照。

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判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)らなかった。さらに、第一審、控訴審を通じてＸは発明者ではないとされ号）。このように、発明者が誰であるかは特許制度の重要な前提をなしてたため、職務発明の「相当の対価」（法35条 3 項）に関する争点についている6。
しかし、特許庁の出願審査では、発明者の記載について実質的な審査をも審理判断されなかった。
なお、控訴審判決は、本件発明の発明者について、「Ｅの発明又はＥと行っていないのが現状である7。また、発明者の記載が真実と異なっていＢの両名による共同発明」（第一審判決）から訴外Ｂの単独発明へと事実たとしても、出願人が発明者から特許を受ける権利を有効に承継している認定を変更している。しかし、本件の対価請求訴訟においては、Ｘが発明

限り、出願自体は適法とみなされ、出願人は特許権を有効に取得すること者（対価請求主体）として認められるか否かが問題であって、Ｘ以外のＢが可能である8。そのため、企業における特許出願業務の実態として、真又はＥのいずれが発明者であるかは判決の結論に直接影響を与えるもの

実の発明者ではない研究開発部門の管理職等を単独ないし共同発明者とではないと考えられる。また、控訴審判決は、その他の点については基本

して願書に記載することが少なくないと言われている9。本件でも、Ｙ社的に第一審判決の判断を是認しているため、独自の意義は薄いと考えられ内において米国への出願が予定されていない場合には、特許部に対して提る。そこで、本稿では、第一審判決を考察の対象とし、職務発明における出する文書に管理職が共同発明者として記載されていれば、特段の確認を

5

発明者の認定の問題を中心に検討することにしたい 。

することなく、その者を共同発明者として願書に記載して出願を行っていたことが認定されている。

願書の発明者欄の記載

第一審判決の認定

控訴審判決の認定

Ｘ (製剤研究室長）

Ｅ (深江工業の専門技術者)の単独発明

Ｂの単独発明Ｂ (製剤研究室研究員）
Ｃ (特許部担当者）

又は一般に、願書の発明者の記載は出願人が行ったものであり、特許庁にお6

Ｂ及びＥの共同発明

三村量一「発明者の意義」塚原朋一＝塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題―知財高裁 1 周年―』
〔金融・商事判例1236号〕（経済法令研究会、2006年）122・124

2．発明者の記載の意義
我が国の特許法上、発明者は特許を受ける権利の原始的な帰属主体である（法29条 1 項柱書）。特許出願において、発明者は願書の必要的記載事、特許公報や特許証にも発明者の氏名が項とされており（法36条 1 項 2 号）
表示される。また、出願人が発明者以外の者である場合には、特許庁からの求めに応じて、特許を受ける権利の承継を証明するための書面を提出す。仮に、発明者以外の者が発明者る義務がある（特許法施行規則 5 条 2 項）

頁、田邉実「発明者の認定について」牧野＝飯村＝三村＝末吉＝大野・前掲注 4) 275
頁。
7

工藤敏隆「発明者の認定基準、及び発明者の認定に関する紛争処理手続」『特許庁

委託平成17年度産業財産権研究推進事業報告書』（知的財産研究所、2006年）1 頁、三村・前掲注 6) 122頁、山田(真)・前掲注 4) 296頁。
8

横山久芳「発明者の権利」法学教室322号143頁注 5 )(2007年）。もっとも、発明者名誉権侵害の問題は生じうる。発明者名誉権とは、願書や特許公報、特許証などに発明者として記載される権利をいう。近時の裁判例では、出願が特許庁に係属している間は、出願人は発明者欄の補正を行うことが可能であるから（法17条）、発明

から特許を受ける権利を承継することなく特許出願をした場合（いわゆる者は、出願手続が特許庁に係属中のものについて、出願人に対し、願書の発明者の冒認出願）には、拒絶査定がなされ（法49条 7 号）、そのような特許出願記載を真実の発明者に訂正する補正手続を求めることができるとした判決がある。

に対して特許が付与されたとしても同特許は無効となる（法123条 1 項 6

大阪地判平成14.5.23判時1825号116頁［希土類－鉄系合金からの有用元素の回収方
法］（上野達弘［評釈］『特許判例百選（第 3 版）』
（有斐閣、2004年）60頁）。ただし、登録後は、特許法上、特許権者が発明者欄の訂正を直接行う手段が存しないため（法5

なお、第一審判決の評釈として、小谷悦司［評釈］企業と発明435号 2 頁（2002126条 1 項参照）、この場合に発明者名誉権を侵害された者が誰にいかなる請求をな

年）・436号11頁（2003年）、山田恒夫［評釈］発明100巻11号93頁（2003年）、寺本

し得るかは、今後の課題とされている（横山・前掲146頁）。

振透［評釈］『特許判例百選（第 3 版）』（有斐閣、2004年）64頁がある。

9274

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三村・前掲注 6) 122頁。

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判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

いても事実上審査をしていないことから、その記載に真実の発明者である
106000円を受け取っている（当事者間に争いがない）ことから、Ｘは本件発ことを推定させる効力や公信力は認められないと考えられている 。しか明の発明者であると事実上推定されることになろう。そして、Ｙ社がこれし、近時は、上述の特許制度の建前を重視し、出願人である使用者等は特を争う場合は、Ｘが発明者であるとの推定を覆すに足りる具体的な事情を許法の規定を遵守して真実の発明者を願書に記載したはずであるから、原主張立証する必要があることになる。本件において、発明の開発経緯やＹ

告たる従業員が願書に発明者として記載されている場合には、原告は当該社の特許出願業務の実態などが詳細に認定されている背景には、以上のよ

発明の発明者と事実上推定されるとする見解が有力である。同見解によれ

うな事情が関係しているものと推測される12。

ば、原告に対して就業規則・職務発明規程等に定める報償金が支払われている場合にも、同様に原告が当該発明の発明者であると事実上推定される

3．発明者の認定としている。そして、こうした取扱いは真正な発明者の記載を促し、紛争（1）職務発明の対価請求権の発生要件
法35条 3 項は、その文言上、特許を受ける権利が使用者に承継された場の防止に資するだけでなく、禁反言の原則に照らしても正当化されるとい
11

合に従業者に対価請求権が発生するための要件として、承継されたものがまた、近時の裁判例でも、被告からなされた特許出願において原告及び職務発明であること以上に、特許要件を備えていることや特許権が取得さＨが発明者と記載され、特許公報にも上記両名が発明者と記載されていた

れていることまでは要求していない。また、特許を受ける権利は、発明者

う 。

場合に、発明者とされた原告からの対価請求訴訟において被告が上記両名は発明者でないと主張することは、「国家機関である特許庁に対し特許法

1236条 1 項 2 号に基づき記載した内容と異なることを公然と主張することに基づく報償金の支払も受けながら、原告の発明者性が否定された裁判例として、東なり、特段の事情がある場合を除き、信義に反して許されない（禁反言）京地判平成13.12.26平成12(ワ)17124最高裁HP［水素化処理触媒 1 審］（松本司［評と判断する」と説示して、同見解を支持する判決が登場している（知財高釈］知財管理52巻11号1693頁（2002年））、東京高判平成15.6.26平成14(ネ)730最高。
判平成19.3.29判時1972号135頁［燃料噴射弁 2 審］）
こうした見解に従えば、本件においてＸは願書に共同発明者として記載され、しかもＹ社内の職務発明報酬基準に基づく報償金として合計 1 万

本件と同様、願書の発明者欄に発明者として原告の名前が記載され、発明規程に（布井要太
裁HP［同 2 審］、東京地判平成17.9.13判時1916号133頁［分割錠剤 1 審］
、泉克幸［評釈］知財管理57巻 1 号107頁（2007
郎［評釈］判時1927号14頁（2006年）年））、知財高判平成18.3.29平成17(ネ)10117最高裁HP［同 2 審］がある。
なお、このうち分割錠剤事件は、本件と同一の当事者間において争われた別訴である。Ｘが本件とは別の発明「フィルムコーティングを施した分割錠剤」の共同発

10

工藤・前掲注 7) 53頁。

明者であるとして、Ｙに対し、職務発明の相当の対価の支払いを求めた事案である。

11

本件第一審の裁判長である三村判事の見解である。三村・前掲注 6) 124～125・

この訴訟においても、Ｘは願書に共同発明者として記載され、就業規則等に基づく127頁。同様に、発明者欄の記載に事実上の推定力を認める見解として、影山光太

報償金として合計 1 万5000円の支払いを受けていた。裁判所は、当該発明の開発経郎「発明者の認定と収益への特許発明の寄与―職務発明にも関連して―」知財管理

緯に加えて、「Ｙの製剤研究室ないし製剤研究課において、当時、発明に技術的な56巻 6 号837頁（2006年）がある。なお、近時の対価請求訴訟の中には、研究室長の貢献をしているか否かを審査することなく、真の発明者のほか、その上司を発明者地位にあった原告が、発明者として自己の名前を出願依頼書（譲渡書を兼ねる）にに含めて」いたこと、「Ｙにおいては、決算期に合わせて年 1 回まとめて登録時の報記載しなかった事実について、「原告は、自分が発明者でないことを承知の上で、償金を支払っており、出願の際の発明者の記載に従って機械的に支払がされていこれらの出願依頼書の室長欄に上記確認印を押していたものというべきである」とた」こと等を詳細に認定している。そして、結論として、Ｘは当該発明につき具体述べて、原告の発明者性を否定する一要素として斟酌する判決もある。東京地判平的着想を示したとはいえず、管理職として一般的な指導を与えたにとどまるから、

成18.1.26判時1943号85頁［写真用支持体］（伊原友己［評釈］知財ぷりずむ 4 巻43

共同発明者として評価することはできないと判示した（前掲東京地判［分割錠剤 1号110頁（2006年）、森正幸［評釈］判時1965号（判評581号）191頁（2007年））。

審］、前掲知財高判［同 2 審］も同旨）。

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判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)が「発明」をすることにより原始的に生じるものであるが、法 2 条 1 項は、体は否定していない14。これらの裁判例は、法35条 3 項について、職務発特許要件を備えるべきことを「発明」の要件とはしておらず、その他の特明が出願・登録されていない場合や特許要件を満たしていない場合であっ許法の規定を見ても、「発明」と「特許発明」は明瞭に区別されている（法ても、「発明」の実態を備えている限り、対価請求権の発生自体は認めた。それゆえ、特許を受ける権利の譲渡により従業者に対価請2 条 2 項参照）

うえで、あとは「相当の対価」額の評価の問題として処理しようとするも求権が発生するためには、職務発明が「発明」の実質を備えていれば足り、のである。
これに対し、本件の第一審判決は、本件発明に何らかの特許性を認め得それ以上に特許要件を具備していることや実際に出願・登録されていることまでは必要ない、と考えられている（東京地判平成18.1.26判時1943号85

るとすれば、それは「結晶セルロースの含有量が60重量％以上であること

頁［写真用支持体])13。

を特徴とする」（請求項 2 ）という点にあると認定したうえで、当該特徴

確かに、従来の裁判例を眺めてみると、特許出願をせずにノウ・ハウとの着想にＸが関与したとは認められないとして、Ｘの発明者性を否定してして秘匿し、使用者においてのみ独占的に実施する旨を従業者と合意したいる。もちろん、この説示のみをもって、法35条 3 項の対価請求権の発生）、場合（東京地判昭和58.12.23無体集15巻 3 号844頁［連続クラッド装置］

要件として「発明」の実態が備わっているだけでは不十分であるとした判

特許出願はしたが審査請求をしておらず、特許登録されずに終わる可能性

決と解することはできないが、対価額の評価の問題として処理しようとすも相当ある場合（大阪地判平成14.5.23判時1825号116頁［希土類－鉄系合る上述の裁判例と整合的に理解することは困難かもしれない。

金からの有用元素の回収方法］）、出願審査請求期間の徒過により、特許出本件のみならず、近時の対価請求訴訟では、「相当の対価」額の審理に願を取り下げたものとみなされた場合（前掲東京地判［写真用支持体］）、

入る前段階において、そもそも原告たる元従業員の発明者性を否定して請19の請求項のうち 5 つについて無効審決が確定し、無効とされた請求項は求を棄却するケースが多数を占めている15。こうした近時の裁判例の傾向

当該特許の基本的な構成に係る発明であった場合（水戸地土浦支判平成15.4.10判時1857号120頁［油圧作動型カッター 1 審］
、東京高判平成16.9.29
平成15(ネ)2747最高裁HP［同 2 審］）
、拒絶査定が確定した場合（大阪地判、前掲東京地判［写平成5.3.4知裁集26巻 2 号405頁［中空糸巻付きガット］

14

こうした裁判実務の背景には、（数千円・数万円の）出願補償・登録補償をもって相当の対価とする従来の企業実務を追認するという意味合いもあったと推測される。
15

前掲東京地判［水素化処理触媒 1 審］、前掲東京高判［同 2 審］、東京地判平成

真用支持体］）、問題の特許に関する補正が要旨変更に当たることがほぼ確

14.8.27判時1810号102頁［細粒核 1 審］、東京高判平成15.8.26平成14(ネ)5077最高裁

実であり、無効事由が認められる蓋然性が極めて高い場合（東京高判平成HP［同 2 審］、前掲東京地判［分割錠剤 1 審］、前掲知財高判［同 2 審］、東京地判平13.5.22判時1753号23頁［オリンパス光学工業 2 審］
）等において、これら

成18.1.31判時1929号92頁［洗浄処理剤］、知財高判平成18.7.19判時1984号79頁［同の事情を相当の対価額を減じる方向に斟酌しつつも、対価請求権の発生自2 審］、東京地判平成18.9.8平成17(ワ)14399最高裁HP［テトラゾリルアルコキシカ
ルボスチリル誘導体 1 審］
、知財高判平成19.3.15平成18(ネ)10074最高裁HP［同 2 審］
（生田哲郎＝齋藤祐次郎［評釈］発明104巻 6 号58頁（2007年））など。例外的に、26件の発明のうち特許登録に至った 8 件について原告の発明者性を否定しつつ、別途、

13

学説では、特許要件を具備していない発明であったとしても、先願の地位（法29

26件の発明について被告が受けるべき利益の算定を行ったうえで（受けるべき利益条の 2 ）が発生するから、それを受けるべき利益と考えることが可能であると指摘

をゼロと算定）、原告の請求を棄却した裁判例として、前掲東京地判［写真用支持されている（吉田・前掲注 4) 90頁）。これに対し、特許法上、保護に値する発明で体］。これに対し、原告を(共同)発明者と認めた裁判例として、東京地判平成18.3.9

ないのであれば、あえて対価請求権を認めてまで、その発明に対するインセンティ

判時1948号136頁［燃料噴射弁 1 審］
（小島庸和［評釈］知財管理57巻 8 号1371頁（2007

ヴを与える必要はないとする見解も有力である（増井＝田村・前掲注 4) 436～437年））、知財高判平成19.3.29判時1972号135頁［同 2 審］、東京地判平成18.9.12判時1985

頁〔田村〕
）。

号106頁［保護膜形成用材料］( 5 件の発明のうち 1 件について発明者性を肯定)など。

278

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知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 279

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)からは、「発明」性のみならず何らかの特許性を具備していなければ、対特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に基づいて、本件発明の技術的思想

価請求権の発生を認めないとする態度を看取することも可能かもしれなの特徴がどこにあるかを把握している。そして、その際、発明の詳細な説い。その一方で、上記ケースの各事案が、従来の発明者の認定基準に照ら明欄における本件発明の主たる特徴に関する記載と発明の効果に関するしても、元々発明者となりえなかった者によって提起された訴訟であった

記載に着目して、「本件発明の特徴は、結晶セルロースを26重量％以上用からであるとも考えられる。いずれにせよ、ここでは問題提起にとどめたいることにより、真球度が高く、粒度分布の小さい主薬を含有する細粒核

い。

を提供するという効果を得られることを見いだした点にある」と認定して（2）職務発明における発明者の認定いる。このうち、「結晶セルロースを26重量％以上用いる」という点は、

それでは、本件の第一審判決は、どのような観点から発明者の認定を行
い、Ｘの発明者性を否定したのだろうか。以下では、本件の第一審判決の明細書において本件発明の課題の解決手段として記載された内容であり16、また、特許請求の範囲の請求項 1 に記載された内容でもある17。

特徴である、ア）公知例との抵触を避け、かつ、特許発明の範囲を最大とそうすると、請求項 1 の「少なくとも26重量％の結晶セルロースを含み」することのみを目的として、机上で決定されたにすぎないような構成要件という構成の決定に関与した者が発明者と認定されるように思われる。しについては、「技術的思想の創作」（法 2 条 1 項）と評価できないと判断しかし、第一審判決は、当該構成は実験による技術上の裏付けを全く欠いたた点、イ）特許性の認められる技術的思想の特徴を認定したうえで、当該ものであり、「技術的思想の創作」（法 2 条 1 項）と評価することはできな特徴への貢献の有無で発明者性を判断した点、ウ）Ｘのなした関与（論文いとして、当該構成の決定に関与した者の発明者性を否定した。具体的にの交付、課題解決の方向性の示唆、協議、特許部との折衝等）について、は、「少なくとも26重量％」という数値限定が、出願に至る過程で発見し創作的な貢献とはみなさず発明者性を否定した点、エ）発明の属する領域

た公知文献18との抵触を避けながら、特許発明の範囲を最大化することの別のアプローチに言及している点を中心に、関連する学説や裁判例を踏まみを目的として挿入されたものである点を指摘し、当該数値限定の理由とえながら、検討することにしたい。

して明細書に記載された内容は事実に反するものであるから、何ら根拠のない机上の数値限定への関与をもって、発明者と認定することはできないア）公知例との抵触を避け、かつ、特許発明の範囲を最大とすることのみと説示している。
確かに、本件明細書における実施例の欄をみると、実施例として結晶セを目的として挿入された構成要件につき、「発明」性を否定した点について我が国の特許法上、発明者の定義規定は存在せず、発明者の認定基準はルロースの重量％を約87～96％に設定した場合の実験が記載され（段落【0029】【0030】【0031】）、比較例として結晶セルロースの重量％を約9％に解釈に委ねられている。この点につき、近時の裁判例では、「特許法35条の相当の対価を請求し得る、特許出願された発明の発明者については、特許法 2 条 1 項、35条、65条、68条及び70条等に照らし、願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準としてその発明の技術的思想を把握したうえ

16

本件明細書には、課題の解決手段として、「本発明においては、主薬と少なくとも26重量％の結晶セルロースとを含み、かつ80～400μm の平均粒子径を有する細粒核により上記目的を達成するようにした。
」（段落【009】）と記載されている。

で、当該技術的思想の創作に貢献している者か否かによって判断すべきで17ある。
」という基準が提示されている（前掲東京地判［写真用支持体］、東を含み、かつ80～400μm の平均粒子径を有することを特徴とする細粒核。」と記載。
京地判平成18.3.9判時1948号136頁［燃料噴射弁 1 審］も同旨）
本件の第一審判決は、こうした一般論を述べていないが、Ｘが本件発明の共同発明者といえるか否かを判断するにあたり、まず、明細書における280

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

特許請求の範囲の請求項1には、「主薬と少なくとも26重量％の結晶セルロースとされている。
18

第 8 回製剤と粒子設計シンポジウム講演要旨集。ここに、賦形剤として25重量％の結晶セルロースを用いた撹拌造粒方法が記載されていた。

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 281

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

設定した場合の実験が記載されているのみで（段落【0032】【0033】）、結技術担当者Ｆが、長年のディーゼルエンジンの研究開発で培った技術的知

晶セルロースの重量％を26％未満に設定した場合に、「従来の核と同様、見に基づき、クレームに「L1≧4.5×W」という数値限定の構成を付加した

核表面が粗く、摩損し易いため、コーティングとの均一性が損なわれ、過行為について、L1／Wの下限値4.5はＦが推論により求めたものであり、そ剰のコーティング材料を必要とし、作業時間も長いなどの問題点が生じ、の検証実験は行われていないとしながらも、Ｆ自身の経験に裏付けられた）かどうかは、少なくとも効率が悪いという問題を有する」（段落【0011】

技術的知見を加えて、本件特許発明に特徴的な技術思想を具体化し特定し明細書の実施例から窺い知ることはできないように思われる。そうすると、たものであることを理由に、Ｆを共同発明者として認定した判決がある

請求項 1 における「少なくとも26重量％」という数値限定は、出願のテク、前掲知財高判［同 2 審］も同旨）。同判（前掲東京地判［燃料噴射弁 1 審］

ニックとして機械的に挿入された構成要件であって、「発明」の実質を備決は、本件の第一審判決を意識してか、上記「L1≧4.5×W」との関係式はえていないと判断されてもやむを得ないと考えられる。したがって、当該Ｆが推論により想到したものであるが、長年の技術的知見に裏付けられた数値の決定に関与したとしても、発明者とは認められないとした第一審判ものであって、発明の技術思想を具体化したものであることを強調してい19

決の判断は妥当であろう 。また、第一審判決が、そもそも「26重量％」

る21。

という数値の実質的決定者はＸではなく特許部のＤ部長及びＣである、とこのように、公知事実との抵触を回避するための数値限定であっても、確認的に認定していることからも、請求項 1 の数値限定についてＸが発明

発明者自身が実験をなしてこれを裏付ける必要はなく、何らかの合理的な者と認められる余地はなかったと言わざるをえない20。

根拠があり、当該数値限定が発明の特徴的な技術思想に係わるものである

しかしながら、公知文献との抵触を回避するために挿入された数値限定

場合には、発明者として認定される余地があろう。その意味で、公知例との構成要件について、実験による裏付けを欠くという一事をもって直ちにの抵触を避け、かつ、技術的範囲を最大とすることを目的として机上で決「発明」性が否定され、当該構成の貢献者はおよそ発明者たりえないかと定された数値限定は「発明」たりえないとする第一審判決の射程は、前掲

いえば、そうとは限らないというのが近時の裁判例である。

東京地判［燃料噴射弁 1 審］によって限定されたものと解される22。

例えば、原告作成の発明考案届出書に記載された「W・d≦0.4、W≦0.2（単位mm）」という数値限定について、「W・d≦0.4」との数値限定は噴霧角に影響するパラメータになりえず無意味なものであり、「W≦0.2」との数値限定は単なる設計事項として特許性が認められない、と判断した特許

21

もっとも、この前掲東京地判［燃料噴射弁 1 審］についても、サポート要件（法36条 6 項 1 号）に違反しないかという点が問題となりえよう。
22

なお、第一審判決の論理を推し進めると、後日の訴訟で、発明者の認識していなかった公知技術が発見されたり、実験を伴っていなかったことが発覚すると、「技19

なお、第一審判決は、請求項 1 の数値限定について、発明要件違反（法 2 条 1 項）

術的思想の創作」性を欠くと評価され、その構成への貢献者は発明者たりえない、と評価しているが、本件明細書の実施例に鑑みれば、サポート要件違反（法36条 6 項という帰結が導かれることになろう。本来原始的に決まっているはずの発明者が、1 号）の疑いもあるように思われる。サポート要件の判断基準を示した知財高裁大訴訟によって、頻繁に変更されることになるのである。しかし、「技術的思想の創（平合議判決として、知財高判平成17.11.11判時1911号48頁［偏光フィルムの製造法］

作」の要件は、そもそもこれを欠くと、特許法上の「発明」（法 2 条 1 項）と評価し

嶋竜太［評釈］ジュリスト1316号23頁（2006年））を参照。この他、サポート要件

えないのであって、発明者の変更は法が予定しているものといえる。このことは、を含む開示要件が果たす役割については、潮海久雄「特許法において開示要件（実訂正により特許請求の範囲が減縮された場合に、特許請求の範囲に基づいて行われ施可能要件・サポート要件）が果たす役割」知的財産法政策学研究16号131頁（2007

る発明者の認定も変更されうることからも窺える。そうすると、第一審判決の立場

年）を参照。

もそれほど不合理であるとまでは言えないであろう。なお、近時の裁判例の中には、

20

共同発明者の認定は、当事者の認識という主観的事情によって左右されるものでは

また、Ｘ自身、争点 1 に関する主張の中で、本件発明の特徴は、賦形剤である結晶セルロースの重量パーセントを多くした点にはないことを認めている。

282

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

ないと説く判決もあり（相当対価を請求する原告が、発明者欄に発明者として記載

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 283

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)イ）特許性の認められる技術的思想の特徴を認定したうえで、当該特徴へと読める判決がある。本件の第一審判決もその一例といえよう。
確かに、元従業員による対価請求訴訟が急増している現状に鑑みると、の貢献の有無で発明者性を判断した点について
次に、第一審判決は、本件発明に何らかの特許性を認め得るとすれば、創作的関与の対象を発明の技術的思想の特徴に限定することで、訴訟の頻（請求「結晶セルロースの含有量が60重量％以上であることを特徴とする」

発を抑制するという考え方は、一定の説得力を有するものである。また、

項 2 ）という点にあるとして、当該特徴の着想に実質的に関与した者につ対価請求訴訟では侵害の成否は問題とならないことから、第三者の予測可

いて、詳細な認定を行っている。具体的には、賦形剤として多量の結晶セ能性に配慮する必要は小さく、純粋に発明の技術的思想の特徴を探求する

ルロースを用いるという着想は、深江工業での実験結果から得られたものことが可能である。

であるとしたうえで、同実験において、69重量％という従来例に比して格しかし、その場合、発明の技術的思想の特徴をどのように把握するかと段に多量の結晶セルロースを処方するなどの条件設定を行ったのは、Ｅのいうことが問題となる。裁判例の中には、クレームを構成要件ごとに分説発案に係るものであったと認定している。そして、結論として、本件発明し、その構成要件中、発明の特徴的部分に該当するところを抽出する作業はその最大の寄与者であるＥの単独発明、又は、ＥとＢの共同発明であるを行っているように見えるものがある。

と認定している 。他方、Ｘの関与については、結晶セルロースを多量に

例えば、東京地判平成13.12.26平成12(ワ)17124最高裁HP［水素化処理使用する点はＸの着想したものではないと自認していることを認定して、触媒 1 審］は、発明Ａの請求項 1 について、水素化処理触媒を特定してい共同発明者としての寄与を否定している。こうした判断手法をどう評価する各構成要素（触媒金属化合物の組成、触媒の細孔容積及び平均細孔直径、べきだろうか。

Ｐ因子、細孔分布）に分説したうえで24、これらの構成要素のうち、Ｐ因23

上述したように、発明者の認定基準は解釈に委ねられているが、真の発子を除いたその他の構成要素は出願当時公知であるから、「本件発明Ａの明者とされるためには、技術的思想の創作に現実に関与することが必要で特徴部分は、前述したP因子によって触媒の細孔径と細孔分布を特定したある、という点については異論がない。このことは、「発明」の定義（法 2点にある」、「触媒の細孔径や細孔分布を特定する新たな方法を着想したと

条 1 項）からも明らかであろう。問題は、こうした創作的関与の有無をどいうのであれば格別、単に、前記試験に用いる機器を開発、製造し、あるのように判断するか、ということである。この点に関し、近時の対価請求

いは研究開発環境を整備したにとどまる者を、本件発明Ａを発明したと認訴訟においては、特許性の認められる技術的思想の特徴を認定したうえで、定、判断することはできない。
」と説示している。また、前掲東京地判［燃当該特徴に現実に貢献したか否かで判断するという手法を採用している料噴射弁 1 審］も、クレームを構成要件Ａ～Ｆに分説したうえで25、構成されたＢ及びＣが原告の貢献の大きさを認めて共同発明者として認識している旨

24

主張したことに対する説示として、前掲東京地判［テトラゾリルアルコキシカルボ

が簡略化したものによれば、「①請求項 1 に記載された特定の重量％のニッケルとモ

スチリル誘導体 1 審］）、社内における発明者の認定と訴訟における発明者の認定がリブデンからなる触媒であり、②この触媒は0.55～1.0ml/g の細孔容積、50～250Å

発明Ａの請求項 1 に係るクレームの記載は、前掲東京高判［水素化処理触媒 2 審］

一致しない場合も生じてくるものと思われる。

の平均細孔直径及び 3 ～ 4 のＰ因子を有し、③細孔分布において平均細孔直径＋1023

なお、控訴審判決は、深江工業での実験において、結晶セルロースを69％用いるÅより大きく平均細孔直径＋500Åより小さい細孔が全細孔容積の10～30％を占めなどの条件設定を行うことは、高速攪拌造粒機使用の専門家であるＥの助言を参考るものであることを特徴とする、④水素化処理触媒であり、⑤Ｐ因子は、P＝PD／S－－にして、Ｂが発案したものであったと認定し、この点に関する第一審判決の事実認との式で表わされ、PDは、平均細孔直径であり、水銀ポロシメータで測定した触媒定を変更している。その結果、「結晶セルロースの含有量が60重量％以上であるこ

全細孔容積の 1／2 が水銀で満たされたところの細孔直径(Å)を表わし、Ｓは、PD±とを特徴とする」（請求項 2 ）という構成における重要な技術的寄与者はＢであると5Åの範囲の細孔容積の全細孔容積に対する割合(％)を表わす」である。

して、Ｂを単独の発明者と認定している。

25

－

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知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

具体的には、「Ａ 弁体に設けた弁孔に摺嵌された針弁と、／Ｂ 該針弁の先端分

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 285

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

要件Ａ～Ｄ及びＦのスリット状噴孔からなる燃料噴射弁は、出願当時公知

及び、②結晶セルロース等数種の賦形剤を混合し、アジテーターの回転速の燃料噴射弁とその主要構成部分を記載したにすぎないものであるから、度を300～500rpm にするなどの条件設定をしたうえ、高速撹拌造粒機を用「本件特許発明が、特許性があると認められ、特許登録に至ったのは、そいて造粒すれば、真球度の高い細粒核が高収率で得られることは、いずれの構成要件Ｅの構成によるものということができる。そこで、この構成をも公知であったが、①②を組み合わせて主薬を含む真球状の核の造粒実験

着想し、具体化した者が誰であるかを次に検討する」と説示している（前を行う場合に、各種混合物の比率、温度、アジテーターの回転速度、撹拌

。
掲知財高判［同 2 審］も同旨）

条件等の設定次第で結果が左右されることから、最適な実験条件を見つけ

もっとも、これらの判決に共通するのは、Ｐ因子を除いた構成からなる出すことが課題の解決にとって重要であったのである。

水素化処理触媒や、構成要件Ｅを除いた構成からなる燃料噴射弁が、いずそうすると、深江工業での実験において、結晶セルロースを69重量％とれも公知であったという事情である。それゆえ、クレームの構成要件の中従来例に比して多量に用いる等の条件設定を着想した者は誰か、という点

から発明の特徴的部分を積極的に抽出しているというよりは、単に特許性に着目する第一審判決の手法は、結局のところ、発明の課題解決に向けてが認められるに至った構成要件に着目して、当該構成への創作的関与の有

具体的に関与した者は誰か、という点に着目するものといえよう。した

無を検討しているにすぎないと思われる。同様のことは、第 9 特許発明のがって、第一審判決は、クレームの構成要件に着目しているわけではなく、「ポリアルキレングリコールを 3 ～10重量％含有する」
請求項 1 の構成中、課題の解決原理に着目して、本件発明の技術的思想の特徴を把握しているとの補正によって付加された構成がなければ、特許登録に至らなかったもものと解される。

のといえるから、この数値が第 9 特許発明の本質的部分であり、この点に原告が関与したとは認められないとして、発明者性を否定した、前掲東京
地判［写真用支持体］にも当てはまろう26。
それでは、本件の第一審判決はいかにして本件発明の技術的思想の特徴

ウ）Ｘのなした関与（論文の交付、課題解決の方向性の示唆、協議、特許部との折衝等）について、創作的な貢献とはみなさず発明者性を否定した点についてを認定したのか。ここで、細粒核技術について振り返ってみると、本件発続いて、本件発明に対してＸのなした関与について検討しよう。企業に

明は、真球度の高い細粒核を高収率で得ることを課題とし、この課題解決

おける発明の場合、複数の者が関与して発明を完成させることが少なくなのためには、撹拌造粒法における最適な実験条件を見つけ出すことが重要い。例えば、新装置の製造委託者と受託者という形の関与もあれば、研究であった。すなわち、①主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造すること、開発チームにおける開発責任者、計画立案者、実験担当者という形の関与もある。その場合、そのうちの誰が発明者（共同発明者）となるのかは難が当接する前記弁孔の弁座部と、／Ｃ 該弁座部に連通するサック部と、／Ｄ 該
サック部に連通し且つ弁体先端に開口すると共に噴射弁外周壁側に外端を有し噴
射弁内周壁側に内端を有するスリット状噴孔とから成り、／Ｅ 前記内端の幅W、該内端の長手方向に沿った長さ L1 がL1≧4.5×Wである／Ｆ ことを特徴とする燃料噴射弁」である。

しい問題である。
本件では、製剤研究室長という管理者のなした関与が問題となった。具
体的には、Ｘは、研究員Ｂに対して、寺下論文を交付し、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する技術と寺下論文とを組み合わせるという着想

この他、東京地判平成13.1.30平成11(ワ)9226最高裁HP［写真付葉書の製造装置 1を示唆した（課題解決の方向性の示唆）。また、Ｂから深江工業での実験

審］、東京高判平成14.2.28平成13(ネ)943最高裁HP［同 2 審］（侵害訴訟において被結果について報告を受けた後、Ｂが同実験で得られた細粒核の最適化実験

告から冒認出願を理由とする特許無効が主張された事案）、大阪高判平成13.5.10判を行う際には、適宜協議を重ねている。さらに、Ｂに対して本件細粒核の例工業所有権法〔 2 期版〕1201の21頁［ローラチエン用トッププレート 2 審］
（特許

特許出願を推奨するとともに、自ら特許部と折衝を行っている。しかし、26を受ける権利の確認請求訴訟の事案）も参照。

286

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

本件の第一審判決は、以上のようなＸの関与について、本件発明に対する知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 287

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

創作的な貢献とは認めなかった。この点はどう評価すべきだろうか。
一般論として、①部下の研究者に対して一般的管理をしたにすぎない者、不成立審決）に対する審決取消訴訟や、特許を受ける権利の確認請求訴訟が大半であったことが窺える。これらの事例では、発明の完成に途中まで

例えば、具体的着想を示さずに、単に通常の研究テーマを与えたり、発明依頼者が関与し、そこから受託者が引き継ぐという構図になるため、発明の過程において単に一般的な指導を与えたり、課題の解決のための抽象的の技術的思想を具体化した者はどちらかということが判断の決め手とな助言を与えたにすぎない者（単なる管理者）、②研究者の指示に従い、補りやすい。その際、発明の課題解決手段に具体的に関与したと評価しうる

助したにすぎない者、例えば、単にデータをまとめたり、文書を作成したか否かが重要な考慮要素となる。

り、実験を行ったにすぎない者（単なる補助者）、③発明者による発明のまず、委託者側が単独の発明者とされた裁判例を見ていこう。例えば、完成を援助したにすぎない者、例えば、資金を提供したり、設備利用の便

東京高判昭和60.10.24判例工業所有権法2509の67の713頁［家庭用の脱衣収宜を与えたにすぎない者（単なる後援者）は、技術的思想の創作行為に現容具］は、製品モデルを依頼する際に、脱衣収容具の基本的構造、それを実に加担したとはいえないから、共同発明者ということはできない、とい

構成する脱衣箱や洗濯籠の基本的形状、側壁のメッシュのデザイン等に関27う規範が提示されることが多い 。また、発明の成立過程に着目し、着想する構想を示し、その後の企画会議において、最終的な脱衣箱と洗濯籠のとその具体化の 2 段階に分けたうえで、①着想が新規である場合には、着配置の構成を発案した者を、単独の考案者と認めた。他方、製品モデルを想をした者は発明者であり、②新規の着想を具体化した者は、その具体化作成した者は、単なる補助者にすぎないとされた。この事件では、脱衣箱が当業者にとって自明程度のものでない限り、共同発明者である、というと洗濯籠を比較的狭い場所に設置可能であること、洗濯籠への衣服の投入規範も提示されている28。

が容易であること、その衣服が外から見えにくいことなどを課題とし、「脱もっとも、前者の規範については、単なる管理者、単なる補助者、単な衣箱と洗濯籠とを上下多段状に配設して、洗濯籠の上方を脱衣箱で覆うよる後援者といっても、どの程度の関与であれば、これらの範疇を超えて創うにする一方、この籠の一側壁上部に衣服投入口を形成」することで課題

作的関与と認められるのかは、この基準から導くことができない。また、を解決する考案が問題となった。それゆえ、脱衣収容具の配置を構想した

後者の規範についても、どの程度具体的な構想を示せば、抽象的なアイデ

委託者が具体的な課題解決の手段を想到したといえよう。この他、東京地

アや要望を超えた発明の着想と認められるのかは、この基準から導くこと

判昭和54.4.16判タ395号155頁［穀物の処理方法とその装置]30は、従来の圧はできない29。結局、裁判例において、どのような場合に創作的な関与と扁フレーク製造法やその装置の有する種々の欠陥を十分に認識し、これを認められたのか（あるいは認められなかったのか）、ということを具体的除去・改良すべく研究開発を継続し、創意工夫を重ねた装置の製造委託者に見ていくほかはないと思われる。

を、単独の発明者と認めた。他方、圧扁飼料やその製造装置に関する知識・

そこで、従来の裁判例を概観すると、かつては機械の発明をめぐる委託者－受託者間の紛争が多数を占め、冒認出願を理由とする無効審決（無効経験を持ち合わせていなかった受託者は、装置の製作図面の作成等を担当
したにすぎないとされた。
次に、受託者側が単独の発明者とされた裁判例を見てみよう。例えば、

27

吉藤幸朔〔熊谷健一補訂〕『特許法概説（第13版）』（有斐閣、1998年）188頁が提東京高判平成3.12.24判時1417号108頁［自動ボイルエビの成型装置]31は、示した基準であり、近時の裁判例でも好んで用いられている。例えば、前掲東京地判［分割錠剤 1 審］、前掲東京地判［写真用支持体］、前掲東京地判［燃料噴射弁 1 審］、

30

前掲東京地判［保護膜形成用材料］など。

62頁がある。

28

吉藤・前掲注27) 188頁。

29

田邉・前掲注 6) 277～278頁、山田(真)・前掲注 4) 298頁。

288

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)31判例評釈として、辰巳直彦［評釈］『特許判例百選（第 3 版）』（有斐閣、2004年）
判例評釈として、田中光雄［評釈］特許管理43巻 2 号187頁（1993年）、玉井克哉［評釈］ジュリスト1050号180頁（1994年）がある。

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 289

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

従来、エビをボイルする際に湾曲しないよう串刺しするため多大な労力とも、原告は軽量化等の具体的な要望を告げているとして、原告と被告の双時間が必要とされ、その改善策としてエビの直伸煮沸装置が知られていた方を発明者と認めた。

が、湯通しによってエビの品質が落ち、作業能率も十分でないという欠点

これに対し、近時の裁判例を概観すると、委託者－受託者型の訴訟よりがあったところ、委託者は「エビを串で刺さないこと、蒸気噴射によっても、職務発明の対価請求訴訟が多いことが印象的である。対価請求訴訟のボイルすること、カットまで一連にできること」を指示したのみで、受託中には、機械の発明の事案もあれば、化学の発明の事案もある。もっとも、者において、自動ボイルエビ機の図面や試作機を制作し、量産機の改良も本件のような管理者のなした関与が問題となった裁判例に限っていえば、行ったという事案において、課題の解決手段は、委託者から示された素朴

化学関連発明の事例が多く、しかも創作的関与が否定された事例が多数をなアイデアを基礎として、受託者が具体化し産業上利用できるような構成占めている。これらの事例では、実験の繰り返しによって課題解決の手段として完成したとして、受託者を単独の考案者と認めた。この他、委託者が具体化されていく性質の発明が問題となりやすく、実験作業に従事しては従来品の欠点を改善した装置の出現を希望したにすぎないとか、製品の技術的思想を具体化した者が発明者と認められやすい。そして、ここでも性能等に関する要望を表明したにとどまる場合に、こうした要望を受けてやはり、発明の課題を解決する具体的手段に関与したと評価しうるか否か

具体的構造を想到し、装置を製作した者を単独の発明者と認めた判決もあが重要な考慮要素となるのである。
まず、創作的関与が否定された裁判例から見ていこう。例えば、東京地る（東京高判昭和60.8.15判例工業所有権法2333の36頁［型仕上及び予備試
験用プレス］、東京地判平成17.3.10平成16(ワ)11289最高裁HP［土木工事判平成17.9.13判時1916号133頁［分割錠剤 1 審］は、均一かつ容易に分割用レーザ測定器 1 審］
、知財高判平成17.8.30平成17(ネ)10069最高裁HP［同できるフィルムコーティングされた分割錠剤であって、フィルムコーティ

）
。
2 審］

ング工程時にツウィンニング（錠剤同士が結合する現象）等のトラブルが続いて、委託者と受託者が共同発明者とされた裁判例を見ていこう。例

生じないことを課題とする発明について、実験の積み重ねによって課題のえば、東京高判昭和51.4.27判例工業所有権法2333の30頁［パチンコ遊戯機

解決のための方向性が具体化されていく性質のものであり、実験が重要なの構造］は、原告は、パチンコ遊戯機に麻雀の上がり手を組み入れ、麻雀要素をなしていると指摘したうえで32、分割錠の形状の開発計画の立案、牌の模様を縦横に規則的に配列した表示部の表示を落下する打球によりプラセボ錠の試作、開発実験や検証等を行ったＢが、最も大きな技術的寄行わせ、一定の上がり手を表出させるという着想を得たものの、独力でか与を果たしたものであるとして、原告の部下Ｂを単独の発明者と認めた。

かる遊戯機を試作することができず、訴外Iに試作を依頼し、その後、共他方、製剤研究室長であった原告は、組織管理上必要な課題を分析したり、同して本件パチンコ遊戯機の構造、機能、耐久力等について研究を重ね、適当な実験担当者を指名したり、開発のステップが終了する度に報告を受

試行錯誤を繰り返して着想の具体化を完成したことを理由に、原告と訴外

けて実験担当者と職務管理上必要な一般的協議を行ったりしたのみで、自Ｉを共同発明者と認定した。この他、東京高判平成15.3.25平成11(行ケ)330

ら実験に参加したり、実験の具体的な内容について部下に指示を与えたり

等最高裁HP［建築用内部足場］は、原告が、建物の内装工事現場におけしたことはなく、重要な実験に立ち会いすらしなかったことを理由に、創る従来の足場の組立て・解体作業には時間がかかりすぎ、作業の負担も大きいという課題を認識し、この課題を解決するため、ホテルの宴会場等で32使用する折り畳み式のステージ台を建設現場の足場に転用することを思ング実験等を繰り返すことによって、課題を解決する手段が具体化される性質のもいつき、被告に試作品の製作を依頼したという事案において、被告製品ののであるから、本件発明における発明者を認定するにあたっては、実際にフィルム

基本的な態様を建築用足場に使用するという着想を持つこと自体が、本件

コーティング実験等を実施して創作的にその構成を見出した者であるかという観発明の実現において大きな地位を占めるものであり、製品の仕様について
290

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

控訴審の前掲知財高判［分割錠剤 2 審］も、本件発明は、実際にフィルムコーティ

点に依拠するのが相当である、と判示している。

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 291

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)

作的関与が否定された。また、前掲東京地判［水素化処理触媒 1 審］は、

それゆえ、本件発明の課題解決にとって重要であった最適な実験条件の発高い反応温度領域で脱硫活性を長期間安定的に維持しえるよう触媒を調見に関与したとは認められない。また、Ｘのその他の関与は、公知文献の製することを課題とし、Ｐ因子によって触媒寿命が最大となる触媒の細孔交付や課題解決の大まかな方向性の示唆、実験担当者との適宜協議など、

径と細孔分布を特定すること（課題解決）を特徴とする発明Ａについて、

まさに上記の創作的関与が否定された事例の場合と同様、通常の管理業務

Ｐ因子による特定方法は、研究員Ｌ及びＭが触媒の長期寿命試験、加速寿の範囲内とみなされるような関与にとどまっているといえる。上司の地位

命試験、触媒の組合せ試験等の各種試験を行った結果、想到したものであにあることをもって発明者の認定が緩和されるわけではない以上、Ｘの創るとして、Ｌ及びＭを発明者と認定した。他方、触媒グループのグループ

作的関与を否定した第一審判決の判断は適切であろう。

長であった原告は、Ｐ因子の着想につき助言をしたことはなく、グループ

もっとも、第一審判決の判決文からは、Ｘが最適化実験に関してＢと適長としてミーティングに出席することはあっても、部下とともに実験計画宜協議した内容が明らかではない。そのため、協議の中で、Ｘが実験に対を立てたり、実験結果の考察を行ったりしたことはないとして、創作的関して具体的な指示を出していた可能性も否定できない。その場合、実験条与が否定された。この他、開発プロジェクトリーダーたる原告が、数々の件に関する指示は課題の解決に向けた関与と認めることが可能であるか会議等に出席し、その都度、どのような実験が行われ、どのような評価に

ら、Ｘの創作的関与の程度が僅少なものにすぎないのであれば、Ｘを共同なっているのかを把握していたものの、原告が作成した月報等は他の従業発明者と認めたうえで、Ｘの受領した職務発明規程に基づく報償金（ 1 万員の研究・実験報告書に基づくものにすぎず、既に公知となっている公報

6000円）をもって「相当の対価」であると認定する方策も検討に値するよ

等を部下に教示したにとどまる場合に、創作的関与を否定した判決もある

うに思われる33。

（前掲東京地判［写真用支持体］）。
次に、創作的関与が肯定された裁判例を見てみよう。例えば、東京地判エ）発明の属する領域別のアプローチに言及している点について

平成18.9.12判時1985号106頁［保護膜形成用材料］は、液晶表示素子の製なお、付言するに、本件の第一審判決は、すでにＸが発明者ではないと造工程における高温処理に伴う保護膜の密着性の低下防止を課題とする

認定した後の傍論ではあるが、細粒核技術が属する領域に注目して発明者

発明 2 について、ベースポリマーの組成、硬化剤及び硬化促進剤につきを確定している。これは、従来には見られない発明者の認定手法であると様々な組合せの実験を行った結果、GMA と DCM との共重合体が密着性のいえる。

高いアクリル系熱硬化性保護膜を形成することを発見した（課題解決）と判旨を敷衍すれば、発明が機械分野に属する場合、一般に、着想段階でいう事案において、密着性改良チームにおいて主として実験を担当したＢ

これを具体化した結果を予測することが可能であるから、提供した着想が及びＤのほか、チームリーダーたる原告も、基板密着性のよい保護膜を得

新しければ、着想者が発明者であると認定しうる場合が多いのに対し、発るために、最適なベースポリマーを試行錯誤で見出す実験を行ったとして、

明が化学関連の分野に属する場合は、一般に、着想を具体化した結果を事

原告、Ｂ、Ｄの 3 名を共同発明者と認めた。

前に予測するのは困難であるから、着想の新規性をもって、着想者を発明

以上のように、委託者－受託者型の裁判例であれ、対価請求訴訟の裁判者と認定しうる場合はむしろ少ないとする。そして、この規範を本件につ例であれ、発明者の地位を得るためにどの程度の実質的な関与が必要かといて当てはめ、主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造する方法と寺下論文いうことは、発明の内容、すなわち、解決すべき課題とその具体的な解決に示された方法を組み合わせるという着想だけでは、真球度の高い細粒核

手段によって決まるものといえる。
ここで、改めて本件におけるＸの関与について眺めてみると、Ｘは深江
工業での実験やその後の最適化実験に立ち会ったり参加したことはない。
292

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)33

こうした方策を採用した裁判例として、大阪地判平成5.3.4知裁集26巻 2 号405頁［中空糸巻付きガット］がある。

知的財産法政策学研究 Vol.20(2008) 293

判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)を高収率で得られるという結果に結びつくものではないこと等を理由に、と思われる35。さらに、後者の判決においても、原告を共同発明者と認定

この着想を提供したＸの発明者性を否定している。こうした認定手法をどした後の付加的な説示ではあるが、製品の仕様について、原告が軽量化等

う評価すべきだろうか。

の具体的な要望を告げていた旨を認定している。

まず、発明が化学関連の領域に属する場合には、上記ウ) で検討したよ

そして、その他の裁判例を概観すると、機械の領域であっても、単に着うに、着想の提供のみでは創作的な関与とはみなさず、実験等への実質的想を提供するにとどまらず、現場の開発者に対して具体的指示まで出してな関与まで要求するのが、裁判例の傾向であるといえる。また、近時の裁いることも併せて発明者と認定する判決が少なくない。

判例でも、本論において、化学関連発明の特殊性を指摘して、着想を示し

例えば、前掲東京地判［連続クラッド装置］は、連続クラッド発明につたのみでは発明者と認めることはできない、という一般論を説く判決が登いて、原告Ｉを共同発明者と認定するにあたり、単に全体の開発作業の総場している（東京地判平成18.1.31判時1929号92頁［洗浄処理剤 1 審］、知指揮をしたことや研究室長に具体的構想を述べたことのみならず、研究室

財高判平成18.7.19判時1984号79頁［同 2 審])34。そうすると、第一審判決から上がってきた報告に対し、開発の大筋に関する事項について研究室長が定立した発明分野別の規範は、化学関連の領域では一応妥当するといえそうである。ただし、化学の領域であっても、発明の特徴部分に関する着35

想をした場合には、この着想の提供をもって発明者の一人と認める余地があることを仄めかす判決もある（傍論ながら、前掲東京地判［水素化処理）。
触媒 1 審］

玉井・前掲注31) 182～183頁。これに関連して、従来、冒認出願や共同出願違反を理由とする場合には、無効審判の請求人適格は真の権利者に限られる、とする見解が有力であったところ（中山信弘「特許無効審判における請求人適格」豊崎光衛
先生追悼論文集『無体財産法と商事法の諸問題』（有斐閣、1981年）215～216頁、他方、発明が機械の領域に属する場合にも、提供した着想が新しければ、

同「無効審判のあり方」日本工業所有権法学会年報 5 号213～214頁（1982年）。ただ着想者が発明者であるという命題を前提としていると読める判決がある。

し、従来の裁判例では、冒認を主張した当事者の適格性を検討しないことの方が通

例えば、前掲東京高判［家庭用の脱衣収容具］や前掲東京高判［建築用内常であったことにつき、玉井・前掲注31) 183頁を参照）、平成15年法改正により、部足場］がその好例であろう。ただし、両判決とも、問題の発明は、着想自体が課題解決の実現にとって重要な地位を占めるものであった。また、請求人適格として「利害関係人」の文言が挿入された（法123条 2 項但書）。この文言が被冒認者たる真の権利者を念頭に置いていることに疑いはないと言われている。立法担当者による解説では、冒認出願や共同出願違反といった権利帰属に係る前者の判決に関しては、冒認出願を理由とする第三者からの無効審判請求

無効理由は、新規性や進歩性などの他の無効理由と異なり、利害関係を有する当事に係る審決取消訴訟の事案であって、製品モデルを制作した者（受託者）

者に解決を委ねるのが適切である、と説かれている（特許庁総務部総務課制度改正

が自らを発明者と主張していないという事情も、結論に影響しているもの

審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会、2003年）
56頁）。それゆえ、同改正では上記の有力説が全面的に採用されたものと考えられている。もっとも、これに対し、冒認出願が無効理由とされている趣旨は、発明者

34

具体的には、前掲東京地判［洗浄処理剤 1 審］は、「化学関連の分野についてのが自ら特許出願をして発明を公開すべきという公益目的にあるとして、「利害関係発明においては、一般的に、着想を具体化した結果を事前に予測することが容易と人」には競業者まで含まれると解すべきであるとする解釈論的試みも提示されていはいえないため、着想がそのまま当業者が実施可能な発明の成立に結び付くものとる（ 田広志「冒認に関する考察」知的財産法政策学研究10号95～101頁（2006年）。

はいえず、実験を繰り返してその有用性を確認し、有用性のある範囲のものを確認

飯島歩「特許審判・審決取消訴訟制度の改正と解釈上の諸問題」判タ1129号75～76

することによって技術的思想が完成する場合がある。したがって、このような場合

頁（2003年）も参照。なお、冒認出願に係る無効理由の公益性につき、田村善之『知には、着想を示したのみでは、技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえな的財産法（第 4 版）』（有斐閣、2006年）304～306頁、井関涼子「冒認出願に対するいから、着想を示した者をもって真の発明者ということはできない。」という一般

真の権利者の救済」同志社法学53巻 5 号20頁（2002年）、松田竜「冒認出願と真の権論を展開している（前掲知財高判［同 2 審］も同旨）。

利者保護」知的財産法政策学研究 3 号213～215頁（2004年）を参照）。

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知的財産法政策学研究 Vol.20(2008)

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判例研究

真の発明者の認定(山根・時井)に具体的な意見・指示を出していたことも併せて考慮している。また、前みれば、単純にクレームの一要素に加担したからといって、ただちに共同

掲東京地判［穀物の処理方法とその装置］は、圧扁フレーク製造装置の発発明者とする必要はないと思われる。また、課題の具体的解決に至らない

明について、委託者Ｔを単独の発明者と認定するにあたり、圧扁飼料やそ

単なるアイデアを提供しただけでは、依然として産業の発展に寄与していの製造装置に関する知識・経験に乏しい受託者Ｙに対し、新装置の構想をないのだから、同様に発明者とする必要はないように思われる。ゆえに、繰り返し説明したことのみならず、他社の装置を見学させたり、実験の内裁判例の傾向をもって是とすべきであろう。

容を具体的に指示していたことを併せて認定している。この他、東京地判、東京平成13.1.30平成11(ワ)9226最高裁HP［写真付葉書の製造装置 1 審］

【付記】 本稿は、北海道大学知的財産法演習における報告原稿を加筆修正したもの

高判平成14.2.28平成13(ネ)943最高裁HP［同 2 審］は、葉書供給装置の発である。演習の席上および本稿の執筆にあたり、田村善之先生から懇切丁寧なご指明について、被告代表者Ｃを発明者と認定するにあたり、発明の最も特徴導を賜った。記して感謝申し上げる。

的な構成は霧発生器であるとしたうえで、Ｃが蒸気を噴霧することにより乾燥した水性糊の粘着力を回復させることを着想したのみならず、被告従業員らにこの着想の有効性を確認するよう指示したことも併せて考慮している。
このように、機械の領域でも、着想のみならず具体的指示まで認定して発明者性を肯定する裁判例が少なからず存在することに鑑みれば、機械の発明であることを理由に、提供した着想が新しければ着想者は発明者である、と直ちに帰結することは困難であるといえよう。
従来の技術的課題が、具体的着想だけで解決するのか、それとも実験まで必要とするのか否かについては、機械か化学かという、発明が属する領域以外にも、例えば、技術自体の難易度や開発担当者の技術的知見等にも影響されるものである。創作的関与の認定判断は、発明の解決すべき課題とその解決手段ごとに異なるのであるから、発明の属する領域別のアプ
ローチは、課題の解決原理を把握する際の参考程度にとどめておくのが相当であると思われる。
4．おわりに本件第一審判決に代表されるように、近時の対価請求訴訟では、相当対価額の算定に至る前に、原告たる元従業員の発明者としての地位を否定して、請求を棄却する裁判例が増加している。これらの裁判例は、発明者の認定において、発明の技術的思想の特徴、すなわち、従来技術の課題の解決手段に現実に関与したか否かを基準に判断している。特許制度が奨励しようとしているものが、産業の発展につながる技術的思想であることに鑑
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