論説

特許法において開示要件(実施可能要件・
サポート要件)が果たす役割
潮

海 久

雄

Ⅰ 問題の所在2005年11月、知財高裁の大合議1は、[パラメータ]判決において、当該特許がサポート要件（36条 6 項 1 号）を充足しないとする特許庁の特許取消決定を維持した。このサポート要件についての大合議の判旨は、出願時に実験データを提出しなければならないとした点、およびサポート要件の主張・立証責任を出願人にあるとした点とあいまって、特許実務に与える影響は大きいと思われる。現に、進歩性要件違反とともに36条違反に基づいて特許を無効とする審決例、審決取消訴訟が増加し、さらに、この開示要件は特許侵害訴訟における権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）の事由にも該当すると解されており、開示要件（36条）の適用範囲が拡大している2。
この開示要件（実施可能要件・サポート要件）は、元来、特許明細書およびクレームにどの程度の技術情報に関する記載を要求するかという、特許明細書の記載要件の問題である。しかしながら、特許制度の根本は、技術情報を開示する代償として独占権を付与するものであり、これらの要件
は技術情報の開示・伝達に重要な役割を果たすため3、開示要件（disclosure1

知的財産高裁平成17年11月11日判時1911号48頁。

2

開示要件の背景、比較法、他の特許法の要件への影響および問題点について、潮海久雄「特許法の開示要件（実施可能要件・サポート要件）について」ジュリスト
1324号80頁（2006年）参照。
3

Malchlup, F., An economic review of the patent system, Subcomm.on Patents,

Tradmarks and Copyright of the Senate Comm. On the Judiciary, Study No. 15, 85th

知的財産法政策学研究

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)requirement）と呼ばれている。さらに、バイオテクノロジー産業のようにして、開示要件が特に問題となる、化学、バイオテクノロジー、ソフトウ競争が激化している局面においては、開示要件は、単なる技術情報の開示

ェアの技術分野に分けて検討し、どのような発明について、どの要素を明のみならず、発明のどの部分が当該分野における競争を制限するに値する

細書がサポートすることが問題となっているのかについて、望ましい法政

かという権利の範囲を決定づける4。特許権が財産的情報を保護するもの

策との関係もあわせて検討する(Ⅳ)。また、開示要件が特許侵害訴訟でのであることを前提とするならば、開示要件は、特許権の成立にどの程度技権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）においてどのように機能するのかを、術情報を開示することが要求され、どの程度技術情報に関する競争を制限

発明の技術的範囲と特許発明の要旨認定の齟齬の観点もあわせて考察すすることが許容されるか、という問題に連なる。とりわけ、平成 6 年にクる(Ⅴ)。最後に、開示要件のメリットおよび問題点を指摘したい(Ⅵ)。

レームが自由化されて(36条 5 項)見られるようになった広すぎるクレームをどのように制限するかが、今日のクレーム解釈の最大の課題であり、Ⅱ 開示要件の趣旨と比較法の検討

開示要件の問題はその中でも重要な位置をしめると思われる。
したがって、この開示要件が、特許法におけるどのような局面で、どのように具体的に機能するかを検討することが重要となろう。本稿は、比較

１．開示要件の趣旨(1) 沿革法から得られた知見をもとに、これまでわが国特許法学において論じられ

わが国特許庁審査基準では、実施可能要件およびサポート要件は、特許ることが少なかった開示要件が果たす役割を、進歩性などの他の特許要件

明細書の記載に関する要件として記載要件と呼ばれている5。しかし、本との相互関係、技術分野ごとの機能、審決取消訴訟・侵害訴訟における機能

稿では、当該発明に関する技術情報を開示させる機能に着目して開示要件など、特許法における重要な局面ごとに明らかにしようとするものである。

（disclosure requirement）と呼ぶ。

まず、一般論として、開示要件の趣旨を整理し、わが国特許庁の審査基実施可能要件は、当業者が実施できる程度に発明の詳細な説明に発明の準が手本とした欧州特許法およびアメリカ特許法の検討を行う(Ⅱ)。次に、内容を記載させるものである（36条 4 項 1 号）
。サポート要件の趣旨は次の最近の Lemley、Merges らのアメリカの研究者が提案している、技術分野

とおりである。特許権という排他権は、新規で進歩性を有する発明を公開ごとの特許法の法政策に関する研究、および、「当業者」概念に関する研した代償として与えられている。したがって、サポート要件は、特許請求究を参照しつつ、開示要件と進歩性要件の関係を検討する。そこでは、特の範囲（クレーム）に示された排他権の範囲にふさわしい程度に、当該発許法の規定上、技術分野と無関係に中立的に適用されるようにみえる特許

明の内容を詳細な説明に記載し、発明の技術情報を公開することを要求す

法の開示要件や記述要件が、ソフトウェア関連発明では適用されないのにる（36条 6 項 1 号）。

比べて、バイオテクノロジー関連発明などの技術分野に特定して適用され2002年（平成14年）ごろから、特許庁は、特許審査において、実施可能ている点が、各技術分野の法政策からみて適切かが問題とされている(Ⅲ)。

要件では足りず、サポート要件も充足することを要求していた6。その趣

このような技術分野ごとの法政策研究の観点から、電気・機械の分野に比旨は、1994年（平成 6 年）特許法改正のクレーム記載の自由化（36条 5 項）に伴い、発明の構造よりもむしろその機能や作用により定義された広いク

Cong., 2d Sess., Washington , Governmental Printing Office, 1958, 76; Robert P. Merges

レームによる出願が急増したことから、先行技術調査が膨大となったため、

and Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev.

明細書によりサポートされる分野についてのみ審査範囲を限定する点に839 (1990), 845 ff; W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks
and allied Rights, 6ed. (2007), paras. 3-49-3-51.

5

特許庁審査基準第Ⅰ部第 1 章（明細書及び特許請求の範囲の記載要件）。

46

平嶋竜太「特許出願にかかる発明開示と実効的保護の調和」ジュリ1316号23頁参照。

Cornish, supra note 3, para.3-53.

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特許法において開示要件が果たす役割(潮海)あった7。これに対応して、2003年（平成15年）10月に特許庁は審査基準の関係で、医薬用途発明では、物質自体から当該用途に利用できるか判断を改訂した。
「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準｣（以が困難であるため、明細書において薬理データ又はそれと同視すべき程度

下「記載要件の特許庁審査基準」という）は、従来の、クレームと詳細なの記載により、出願時の技術常識を考慮して裏付ける必要がある。つまり、説明が表現上対応していない類型だけでなく、出願時の技術常識からみて特許請求の範囲が詳細な説明の裏づけを超えていればサポート要件に反

詳細な説明からクレームの内容を拡張ないし一般化できない場合、というする。前述の知財高裁大合議判決は、これら化学や医療分野における有用

新しい類型を規定し8、クレームと詳細な説明の実質的な対応関係までふ

性要件に関する先例が、パラメータ発明にも適用されうることを示したとみこんで審査することとした。もっとも、一般化できるかを判断するにあも評価されうる。

たり、審査官は、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならない(3) 実施可能要件とサポート要件の区別ようにする義務、および、一般化できない理由を説明する義務を負う。

実施可能要件とサポート要件の区別について、規定上サポート要件（36

前記知財高裁の大合議は、サポート要件の内容として、数式の範囲と得条 6 項 1 号）は、クレームと明細書の関係を規律するものであり、実施可

られる効果の技術的意味が理解できるように、詳細な説明に、1 ）当業者

能要件(36条 5 項)は主として特許明細書から判断されるものであろう。

が当該発明の課題を解決できる程度に記載するか、または、2 ）当業者がしかし、平成15年10月に改訂された「明細書及び特許請求の範囲の記載

出願時の技術常識を参酌して、当該発明の課題を解決できると認識できる要件の改訂審査基準｣（以下「特許庁審査基準」という）は、従来の、ク程度に記載すべきと判示している。

レームと詳細な説明が表現上対応していない類型だけでなく、出願時の技(2) 有用性要件との関係

術常識からみて詳細な説明からクレームの内容を拡張ないし一般化でき従来から、化学物質特許の有用性要件を判断する際、その有用性が明細ない場合、という新しい類型を規定し11、クレームと詳細な説明の実質的書に開示されていることが要求され、その有用性は、化学物質の構造からな対応関係までふみこんで審査することとした。したがって、クレームに予測困難であるため、実際の試験ないし試験結果から用途や作用・効果がより画される権利範囲中、詳細な説明から一般化できない部分は実施でき

9

開示されることが必要であるとされていた 。また、用途発明の完成の認ないため、実施可能要件の判断と重なる。また、実施可能要件の判断にお定においても10、開示要件が問題となりうる。すなわち、実施可能要件といても、クレーム全体を実施できるかという判断をするため、詳細な説明がクレーム全体を、出願時の技術水準も考慮してサポートしているかとい「『特許請求の範囲』の記載要件の明確化」産業構造審議会知的財産政策部会特許う判断に接近する。さらに、実施可能要件もサポート要件も出願人にその小委員会 第 3 回配布資料 7 。

主張・立証責任があり12、裁判例13も両要件は表裏一体の関係にあると判示

78

記載要件の特許庁審査基準 2.2.1参照。

9

東京高判平成 6 年 3 月22日知的裁集26巻 1 号199頁 [除草剤イミダゾール等誘導体]。

10

東京高判平成17年 1 月18日裁判所 HP（平成15年(行ケ)第166号）[アトピー性皮11

特許庁審査基準第Ⅰ部第 1 章（明細書及び特許請求の範囲の記載要件）2.2.1参照。

膚炎治療用外用剤]（明細書記載の臨床試験結果を裏付けるデータを提出できない

たとえば、数値限定により物を特定しようとする発明において、数値範囲全体にわため、29条 1 項柱書の「発明」にあたらない）、東京高判平成15年12月26日裁判所たる十分な数の具体例が示されておらず、また詳細な説明の他の記載や出願時の技HP（平成15年(行ケ)第104号）[受容体拮抗体の医学的新用途]（実施可能要件もサ

術常識によっても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張なポート要件も充足しない）。知財高判平成17年 8 月30日裁判所 HP（平成17年(行ケ)いし一般化できない場合（特許庁審査基準2.2.1.1(3) 例10）。

第10312号）[ピラゾロピリジン化合物の新規用途]（詳細な説明に、当該化合物が12

本願疾病の治療剤に利用できることを裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき第10205号）[ラクチュロース]参照。サポート要件について、前掲注(1)知財高裁大。
程度の記載がないとして36条 4 項違反とした）

合議判決参照。

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実施可能要件について、知財高判平成18年 2 月16日裁判所 HP（平成17年(行ケ)知的財産法政策学研究

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説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)している。提出が要求される証拠や実験データの質も両要件において同様
14。これに対して、1 個でも実施例あとする（T409/91(“Fuel oils/EXXON”)）
れ ば 開 示 要 件 を 満 た す と す る 審 決 も あ る (Genentech I/Polypeptideであると考えられる 。

expression T292/85), [1989] O.J. E.P.O. 275)。
(3) イギリスと欧州特許庁の立場の相違

２．欧州特許法の検討(1) 諸論

このように欧州特許庁がガイドラインを変更した一つの契機は、1995年

わが国のサポート要件の沿革をたどると、欧州特許庁での開示要件を強の Biogen v. Medeva plc [1995] R.P.C. 25 17の、イギリスの貴族院（House of

化する動きが15、わが国特許庁の審査基準によるサポート要件の強化に影Lords）判決である。貴族院は以下のように述べた。第1に、クレームが詳響を与えている。2000年 6 月に欧州特許庁のガイドラインが改訂され、広細な説明によりサポートされる（イギリス1977年特許法14条 5 項(c)）ため

16

いクレームやパラメータクレームに対する厳格な運用を示唆している 。

には、詳細な説明がイギリス特許法14条 3 項にいう実施可能な程度に開示

欧州特許条約では、実施可能要件とサポート要件もいずれも拒絶理由となすることが必要である。その上で、特許独占の範囲が、技術水準に対するっているものの、サポート要件（欧州特許条約84条）は、異議申立事由で技術的寄与に合致すべきである。したがって、詳細な説明において共通の、また、加盟各国裁判所での無効事由にもあたらない。開なく（同100条）

原理や性質を開示すればクレームは一般的用語となり、個々の場合の適用示要件に関する欧州各国特許法の規定、裁判例も一様ではない。

を証明する必要はなく、実施例が一つでも足りるのに対して、クレームが(2) 欧州特許庁

具体的な方法・物質を含めば、各々について実施できるように開示する必後述のイギリスの Biogen 貴族院判決以前は、欧州特許庁でも考え方が要がある。この点に関して、本判決は、(2)の後者である EPO の審決 (Genetech/

二つに分かれていた。一つは、特許の独占は技術水準への技術的貢献によPolypeptide Expression (T292/85)）を引用している。Genetech/Polypeptide

り正当化されるため、開示された範囲がサポート要件にとって重要である

Expression は、プラスミドにバクテリアにおけるポリペプチドの表現をコ
ントロールすることを可能にさせる一般原理を発明した。他のプラスミド、

13

知財高判平成17年10月19日裁判所 HP（平成17年(行ケ)第10013号）[体重モジュレーター]（遺伝子関連の化学物質発明の機能的クレームについて、50の実施例の結果からは当業者にその有用性があると認めるに足りず、また、一部の核酸分子につバクテリア、ポリペプチドで当該発明が同様に機能しないことは考えられないので、より一般的なクレームの特許が付与された。その根拠は、あらいて有用性を有しない客観的な事情が存在するとして、実施可能要件およびサポー

ゆる例の開示を要求すると第三者は簡単に迂回でき、特許による保護に実ト要件違反を認めた）。

効性がなくなるからである。第 2 に、権利範囲の広すぎる特許は、1 つの14

もっとも、出願時のサポート要件ないし実施可能要件不備の解消のために、一定方法でのみ成果達成が可能であることを開示するにすぎないにもかかわの薬理データを出願後に提出することの有効性は、イギリスと欧州特許庁で異なるらず当該成果を達成する全ての方法をクレームする結果となる。本件発明ようである。知的財産研究所「用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報。
告書」（2004年）110－114頁〔室伏良信執筆〕
15「『特許請求の範囲』の記載要件の明確化」（産業構造審議会知的財産政策部会特許小委員会第 3 回配布資料 7 ）。また、出願人が考える技術分野以外の公知技術によ17

クレームは、プロダクトクレームの形式をとり、「遺伝仕組換え DNA 技術により作られた分子で、適切な宿主の中で、Ｂ型肝炎抗原の特徴を有するポリペプチドをり拒絶査定がなされることは出願人にとって予測可能性がなく、特許庁にとっても生産する」ものである。当該 DNA 分子の作成方法と、当該 DNA 分子が何を作り出

先行技術調査の負担が増えることが考えられる。

すかという、2 点で、機能的、かつ一般的な用語を用いている。そして、当該分子

16

OJ EPO 5/2000, 228. Guidelines for examination in the EPO, C-Ⅲ6（サポート要の構造については明細書に具体的記載がない。詳細について、潮海久雄「バイオテ件）。Simon Dack and Benjamin Cohen, Complex Applications- A Return to First Principle,

クノロジー関連発明の法政策に関する考察―欧州における諸課題の検討―」知財研

32 IIC 5 (2001), p485.

フォーラム52号2－11頁（2003年）参照。

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)は、Ｂ型肝炎ウィルスの抗原が、Dane DNA 粒子を発現することにより作

イドラインも、当業者が詳細な説明からクレーム全体へ一般化できないとられる可能性を示したにすぎないにもかかわらず、当該抗原を作る全ての信じる十分合理的な理由を審査官が示さない限り、サポート要件を充足す

ＤＮＡ組換え技術をクレームしており、権利範囲が広すぎると結論づけてるとみなしている19。

いる。

なお、サポート要件を欧州特許条約において異議事由とすることをイギ

American Home Products Corp. v. Novartis Pharmaceuticals U.K. Ltd,

リスが提案したが、ドイツなど多数の国が反対し、その理由として、サポ[2000] R.P.C.547は、Laddie 判事が、一審において、一つの化合物であるラート要件違反は大部分実施可能要件違反になりうること、サポート要件違

パマイシンのみをクレームにしているにすぎない特許につき、ラパマイシ

反は容易に認定され、不必要な異議申立がなされうること、出願人に不必ンの派生物にも特許権の範囲が及び、被告の化合物の製造は特許権侵害に要に多くの実施例を強要する結果となりうることをあげている20。

あたると判示した。これに対して、控訴審の American Home Products(4) ドイツ

Corporation v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, [2001] R.P.C.8 は、ラパマイ
シンの派生物は、クレームの適切な解釈によれば、クレームの範囲外であ

ドイツ特許法は元来開示要件を重視せず、実施可能要件を同特許法34条
4 項に規定するものの、サポート要件は特許法の規定上見当たらない。

る。その上で、Biogen 判決を引用し、もしクレームが派生物まで含むとす

前述の Biogen 判決は、クレームの排他権の範囲が技術水準への寄与をると、詳細な説明は機能する派生物を何も開示していないため、詳細な説超える場合には無効となりうると判示したのに対して、ドイツ連邦裁判所

明は記載不十分であると判示した。

(BGH)は、無効手続の控訴審において、Biogen 判決を明確に否定している。

しかし、この Biogen 判決に対しては批判も多い。判旨によれば、クレ

すなわち、クレームが発明の適切な範囲を超えていたとしても、ドイツ特ームが物の発明で、詳細な説明が 1 つの製造方法だけを示し、他の製造方許法21条 1 項、22条 1 項に列挙された無効事由にあたらないとして当該特法の証拠がある場合、詳細な説明はクレームをサポートしていないことに許は有効と判示している21。

なる。これは、化学物質の特許が他の新しい製造方法まで独占できるという原則から逸脱している。つまり、本判決によれば、プロダクトクレーム

３．アメリカ特許法における記述要件（物の発明）の形式を採用してもサポート要件違反となることから、プロ

アメリカ特許法における記述要件（Written Description、112条）は、実

ダクトバイプロセスクレームの形で権利範囲を限定するか、全てのプロセ

施可能要件（Enablement、112条）よりも厳格に、発明の本質を理解できスを明示しなければならなくなる。本件特許を基礎とした欧州特許は、こる程度に詳細な説明への記載を要求する22。たとえば、当業者が過度な実の Biogen 判決と異なり、開示要件を満たすとして欧州特許庁の抗告部

験（undue experiment）なしに23、実施可能な程度に当該発明が開示された（Board of Appeal）で異議申立が不成立とされ18、優先日の明細書が後願の広いクレーム全体を十分に開示しているかを検討していない。
また、Biogen 判決後、EPO の抗告部(Enlarged Board of Appeal)は、Kirin-AmgenⅡ, T0636/97において、開示要件についてイギリスの本件最高19Guidelines for examination in the EPO, D-Ⅲ, 6.3.

20

淺見節子・新村悟「特許法の実態面の調査に向けた各国制度、運用等の調査研究

報告(2)」AIPPI 48巻 1 号(2003年)31頁、38、42頁。

裁判決と立場が異なること旨を明確に指摘し、広い特許を付与する政策を21

うちだした。その根拠として、広い特許を付与することを不可能にするよ

すれば当業者が実施可能である。ゴム面自体はクレームの対象でないため、どの程うな特許要件の解釈は技術の発達を阻害すると述べている。欧州特許のガ度ゴム面の実施例があればよいかは問題とならない）。

18

T296/93 (“HBV antigen production/BIOGEN”), 1995 O.J. EPO 627.

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BGHZ 156, 179 = GRUR 2004, 47 (48)-Blasenfreie Gummibahn Ⅰ(鑑定意見も考慮

22

Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313, 1334 (Fed. Cir. 2003).

23

In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed.Cir.1988).

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)場合には実施可能要件を充足する。しかし、記述要件を満たすためには、示を要求しており、予測可能性を害する点を強調している。具体的には、

さらに発明の特徴的部分を選び出して詳細な説明に記載し、特許権者が当新しいたんぱく質や DNA 関連発明に正確な記述を要求すると、たんぱく

該発明を出願時において所持（possession）していることを公衆に公示す

質の機能・性質を変えない代替物を含めて何千ものアミノ酸配列の配列をる必要がある24。1997年の Eli Lilly 判決25、2004年の Rochester 判決26は、記開示する必要が生じ、塩基配列の解明や出願に無駄なコストと時間がかか

述要件違反として特許性を否定している。

ることを指摘している。さらに、特許法の記述要件が本来技術に中立的に

これに対して、2002年の Enzo 事件27および2003年の Moba 事件28におい
29

適用されるべきとすると、ソフトウェア関連発明にも適用され、ソフトウて、Rader 判事 、Linn 判事らは、裁判例の沿革から、記述要件を、優先

ェアの機能を変えないソースコード全体を開示する必要があるはずにも日への遡及効によるクレームへの新規事項の追加の禁止30という本来の場かかわらず、バイオテクノロジー関連発明という特定の技術分野のみに適面に限定すべきとして、反対意見を述べている。特に、Eli Lilly 判決にお用されている点が不均衡であると批判している。

いて、記述要件が、実質上、当該発明の実施に必要な程度以上の発明の開Ⅲ 進歩性要件との関係
24

後掲注(27)の Enzo 判決における Lourie 判事、Newman 判事の同意意見参照。

25

The Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir.

1997)（ヒトを含む脊椎動物のインシュリン遺伝子がクレームされ、詳細な説明には

１．進歩性要件と開示要件のトレードオフ
バイオテクノロジー関連発明のように予測困難で出願時の技術水準が遺伝子のクローニング方法が開示されていたことから実施可能要件を満たす。しか低い領域においては、進歩性が高くて自明でない技術であるほど、明細書し、詳細な説明には、ねずみのインシュリンのみをコードする DNA 連鎖のみが開に実施例を書くことが要求され、実施困難として実施可能要件が機能し保示され、また、ヒトインシュリンの分子構造が開示されても、これをコードするヒ

護されなくなる。裏から言えば、出願時の技術常識からクレームをサポー

ト DNAの構造が一義的に決まらず開示されていないとして、記述要件違反とされた）。

トできる発明ほど、出願時の技術水準から容易推考となり進歩性が否定さ

26

University of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc., 358 F.3d 916 (Fed. Cir. 2004)（抗炎症剤の選別方法で選択される化合物を使用する治療方法につき、具体的に化合物の構造を特定していないことから、実施可能要件を充足するが、記述要件を充足しない).
27

Enzo Biochem. Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956 (Fed. Cir. 2002)（病原性のバクれることになる。また、明細書に実施例や周知技術、公知技術を書きすぎて技術常識が容易に判明してしまい、公知技術などが進歩性の否定に使われる場合も多くなりうる。つまり、実施可能要件・サポート要件は、進歩性要件と何からのトレードオフの関係にあるかが問題となる。

テリアの遺伝子材料を選択的に一定程度ハイブリダイズする DNA プローブの特許について、明細書における生物寄託への出典明示は記述要件を満たすが、機能的な表現が記述要件を満たすかは事実問題であるとして、地裁に差し戻した).
28

Moba, B.V. v. Diamond Automation Inc., 325 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2003)（ハイスピ

ードで卵を選別する機械の発明）.
29

Moba, B.V., 325 F.3d 1306, 1322-27.

30

２．
「当業者」概念
近年のアメリカの学説は、アメリカにおける記述要件が各技術分野の実態に適合した形で適用されるべきであるにもかかわらず、巡回区裁判所（CAFC）が、技術分野ごとの実態や望ましい特許法上の法政策を考慮せず、補正や新規事項が追加されたクレームや優先権を主張するクレームについて、出「当業者」の概念を画一的に措定して、記述要件、進歩性要件を適用して願時に遡及する場合、米国特許法132条（新規事項追加の禁止）ではなく、112条第いるため、特に、ソフトウェアとバイオテクノロジーにおいて、法政策的

1 パラグラフ（記述要件）により出願時に当該発明が所持されていたかを判断する。

に望ましくない結果が生じていると指摘している。つまり、「当業者」概国際第 1 委員会「米国特許法第112条『記述要件』関連判例と当事者の認識について」

念からみると、バイオテクノロジー関連発明では重要でない正確な構造を

知財管理56巻 8 号1164頁参照。

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開示する必要がある技術水準の低い「当業者」を念頭においているため、知的財産法政策学研究

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論

説

結果として多くの権利範囲の狭い特許が生じ、アンチコモンの状態が生じ
31

る 。これに対して、ソフトウェア関連発明では、技術水準の高い「当業特許法において開示要件が果たす役割(潮海)性を判断する当業者は、開発部門など従来の技術常識をもとに、課題を解決しようと新たに発明をする者であり、高度の技術水準を有する者が念頭

者」を念頭におくため、進歩性の要件が厳格に解される反面、開示要件にに置かれる。これに対して、開示要件（36条）を判断する「当業者」は、

ついてはソースコードを開示しなくてもよい。その結果、少ない数の権利

他人のおこなった発明を実施する者で、進歩性と異なる能力が要求され、範囲の広い特許が生じ、ライフサイクルが短く改良が頻繁になされるソフ

低い技術水準で広く製造部門の者も念頭におく。

トウェア開発に弊害が生じうる32。
このように、技術分野に関わりなく、また特許性の各要件の相違を区別

３．進歩性要件と開示要件の相関関係

せず、特許法の進歩性要件と開示要件を統一の当業者概念のもとで適用す

たしかに理念的には「当業者」概念について以上の区別をなしうる。しる結果、各技術分野のイノベーションを阻害していることを問題としていかしながら、わが国では、判断基準時はいずれも出願時であり、進歩性要る。アメリカの2002年の Burk and Lemley33の論文は、特許要件、とりわけ件と開示要件とで当業者概念を区別することは困難な面もある。たとえば、

進歩性要件や開示要件をどのように機能させるべきかを、各要件における複雑な技術分野での当業者の水準を裁判所が正確に評価できず、出願時の「当業者」概念から切り離して、技術分野ごとに、特許法の法政策や特許時点で判断しなければならず、また、判例の先例拘束性によりいったん設

発明のどの工程にインセンティブを付与すべきかという角度から議論し定した技術水準を後の事例にも踏襲しやすい36。わが国の裁判例も特段、ている。さらに、2003年の Burk and Lemley の論文34は、異なる技術分野に各要件の「当業者」を区別していないように思われる37。

統一的に適用される特許法を、各技術分野（バイオテクノロジー、化学・また、Ⅲ 2 . のように進歩性要件と開示要件において「当業者」の概念

薬、ソフトウェア、半導体）の実態に適合する法政策手段（policy lever）

を区別した場合でも、進歩性に関する「当業者」の方が、開示要件の「当として、裁判所がその裁量により、特許法の各要件（進歩性、開示要件）業者」よりも一般に高度な技術知識を要求されるはずであり、両要件は一を柔軟に解釈すべきと主張している。

定の幅をもって、権利の成立の否定の方向かつ権利範囲を狭くする方向に

もっとも、進歩性要件（29条 2 項）を判断する「当業者」と、実施可能

連動して機能する。すなわち、高度な技術者でようやく非自明と評価され要件（36条）を判断する「当業者」は理念的に異なる35。すなわち、進歩た高度な発明については、低い技術水準の当業者は、実施可能な程度に、より多くの実施例などの開示が要求される。つまり、高度の進歩性を有す

Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The

る発明であればあるほど、より技術水準の低い当業者にとっては多くの実

Anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698, 698 (1998).アンチコモンズにつ施例が必要となり、実施可能要件やサポート要件を充足しないことになる。

31

いて後掲注(61)参照。
32

Pamela Samuelson et al., A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer

戸法学年報第18号（2002年）242頁。

Programs, 94 Colum. L. Rev. 2308, 2345-46 (1994).

36

Burk & Lemley, supra note 33, at 1196-1202.

33

37

ボールスプライン事件（最判平成10・2・24民集52巻 1 号113頁）の提示した均等

Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Is Patent Law Technology－Specific ?, 17 Berkeley

Tech. L.J. 1155, 1183-85 (2002).
34

Dan L. Burk and Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L. Rev. 1575,

論の各要件における「当業者」の概念は同じで、第 3 要件「容易想到」と第 4 要件
「容易推考」の点で区別しているようにも解される（この点について北海道大学大1652-54 (2003).

学院博士課程の山根崇邦氏からご教示いただいた）。但し、進歩性要件における「当35

吉藤幸朔＝熊谷健一補訂・特許法概説（第13版・有斐閣・1998年）109・110、263

業者」と均等論の置換容易性の要件におけるそれが異なることを指摘するものとし頁。John O. Tresansky, PHOSITA-TheUbiquitous and Enigmatic Person in Patent Law, 73て、井上由里子「均等論における『置換容易性』の要件に関する一考察」中山信弘

J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 37 (1991). 島並良「特許法における当業者の概念」神

。
編・牧野利秋判事退官記念所収625頁（信山社・1999年）

142

知的財産法政策学研究 Vol.16(2007)

知的財産法政策学研究

Vol.16(2007)

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)逆に、進歩性の程度が低い発明については、技術水準の低い当業者にとっそれがある
また、サポート要件についても、製造方法、用途・機能、構造、作用・ても実施例の開示を必要としないが、技術水準の高い当業者からみると進効果などの諸点のうち、明細書においてどの部分の開示が要求されサポー

歩性を有しないことになる。
たしかに、このような当業者概念の連動を強調することは、ソフトウェ
アのように、より少ない特許をより狭い権利範囲で成立させることが法政トされるべきかが問題となりうる。この開示・サポートの必要性や重要性
は、以下のように各技術分野ごとに異なると思われる。

策的に望ましい場合には適切に働く。しかし、バイオテクノロジー関連発

第 1 に、製造方法の開示がある。特に、プロダクトバイプロセスクレー

明や製薬関連発明のように、発明後の製品化工程が不確実で膨大な投下資ムが問題となるが、電気・機械では方法で限定する必要性が小さいのに対本が必要であり、この部分について広い権利範囲が法政策的に望ましい場

して、化学・バイオテクノロジー発明では構造が不明確な場合など、製造

合には、このような相違を強調すると、進歩性要件と開示要件のいずれか

方法で限定せざるをえない場合もありうる。

で特許性が認められないか、数少ない権利範囲の狭い権利が成立すること

第 2 に、用途の点の開示があげられる。電気・機械の場合はクレームのになり適切でない。とりわけ、わが国の特許実務のように、進歩性要件も、

定義・用語が各発明により相違しており、クレームのみではその用語等が実施可能要件・サポート要件も、両方の要件を同時に厳格に解すると、大不明確な場合が多い。また、機能クレームで広いクレームもありうる。も部分の特許がいずれかの要件を満たさない可能性がある。

っとも、電気・機械の分野においては、化学等の分野と比較して、機能ク

以上の観点から、進歩性と開示要件の当業者概念を切り離して考え、望レームを除いて、通常、明細書に構造・機能・用途が開示されている。しましい法政策からみて、当該技術ごとに当業者を設定して、適切なインセ

たがって用途による限定が問題となるのは、化学やバイオテクノロジー関38

ンティブを図るべきとする提案がアメリカの学説からなされている 。

連発明であろう。
第 3 に、構造の点の開示があげられる。アメリカのバイオテクノロジー

Ⅳ 技術分野ごとの検討

関連発明や化学に関する CAFC の裁判例は、記述要件において分子の構造開示まで要求しているが、今日ではこれらの分野では、分子の正確な構造

１．問題の所在

よりも機能や作用・効果が重視されており40、このような裁判例の立場が一般に、電気・機械の発明では作用効果が予測でき、また技術水準が既適切かが問題となる。また、電気・機械の分野においても、構造よりも機に成熟している場合が多いため明細書に詳細な記載は要求されない。これ

能クレームが認められている今日では、広すぎるクレームの解釈におけるに対して、生物・化学の発明は、作用・効果を予測することが困難で、特開示要件が問題となりうる。
そこで、以下では、開示要件について問題が多い、化学、バイオテクノに遺伝子関連発明の場合は構造が多様でその有用性を予測することが困難である。また、技術水準も未成熟な場合が多いため、明細書に詳細な記

ロジー、ソフトウェア関連発明について検討する。

載が要求されると考えられる39。もっとも、この記載要件や記述要件を厳格に解し、かつ、出願時の技術水準にたよりすぎると、低い技術水準の中２．化学でなされたパイオニア発明については、技術水準によりサポートされずか(1) 機能・特性型医薬用途発明
特定の作用のメカニズムに関する特許が取得されると、当該作用を有す

つ詳細な記載が要求されるため、改良発明よりも狭い権利が付与されるおる限り全ての薬効を有する物がその技術的範囲に含まれることになる。こ38

Burk & Lemley, supra note 33 at 1183-85.

39

前掲注(30)知財管理56巻 8 号1170頁。

144

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Burk & Lemley, supra note 34 at 1687.

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)のような機能・特性型医薬用途発明については、当該医薬用途を有する物

適することを見いだしたことに基づく発明）の場合に、新規性が認められ質全体について先行技術調査を行うことができないため、保護範囲を限定ることになった。つまり、新たな用途に新規性が認められれば、物が同一することが困難であったが、開示要件により保護範囲を限定できるとされであっても新規性が認められる。欧州、イギリスでは一般に、医薬の副作ている41。つまり、特許庁の先行技術調査との関係では、新規性がないと用軽減のための医薬の投与量、投与間隔の調整による用途は、医師の行ういう理由で出願を拒絶するのではなく、サポート要件、実施可能要件を課べきことであり、進歩性がないなどの理由で特許性が認められない43。こして発明の内容を詳細な説明に記載させた上で、引用例などの先行技術調れに対して、わが国特許庁の審査基準は、これらの用途の他に、異なる医査の範囲を限定する趣旨であると思われる。また、特許出願人にとっても、薬を混合することにより新たな効果を生じる医薬にも新規性を認めてい

自己の技術分野以外の引用例により拒絶されるのは不意打ちとなりうる。

る。したがって、わが国の法政策は、医薬用途発明一般について新規性を(2) 用途発明

広く認める代わりに、実施可能要件、サポート要件によりその権利範囲を化学に関する発明についてはクレームに用途の記載がある用途発明が限定した上で、先行技術調査の負担を軽減する方向にあると考えられる。

問題となる。欧州は元来、新しい物質の創造・発見に対して新規性を認め同様のことがスイスクレームにも妥当すると考えられる。スイスクレーてきたものの、製薬業界においては、新しい物質の創造・発見は次第に困

ムは、「特定の新規な治療用途のための薬品を製造する物質の使用」とい難となり、むしろ、既知の物質に新しい用途・効用を発見するリサーチ形

うクレーム形式で書かれ、①公知物質である薬品の製造であることと、②42態が主流となりつつある 。この現象はわが国でも妥当すると考えられる。

新規な治療の応用を開示すること、③新規な治療に効果があることを示す

この場合、どの程度化学物質の用途という技術情報を開示すれば特許を取必要がありながら、その保護対象は治療方法ではないとされる。Bristol-

得でき、かつ、どの程度の侵害行為を差し止めることができるだろうか。

Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals での医薬の投与量、投与間隔のまず、特許の取得の面について検討する。有用性として医薬用途を1個調整による用途は、既知の治療方法の改良にすぎず新規の治療目的でないの示せば（例えば風邪など）、新規化合物であれば（絶対化合物）物質特許に対して、上述のスイスクレームは、既知化合物の既知の使用が異なる病気を取得できる。これに対して、すでに公知の物質について、新たな用途をの解決に用いられる、という発見に対して保護を与えている44。このスイス示した上で特許を取得できるだろうか。特許庁審査基準は、平成18年改正

クレームは、医療用途以外の場合で、既知物質の既知の使用が新しい目的を

以前は、平成 7 年改正により、①用途限定が付された物がその用途に特に達成するという発見に対しても、明細書に書かれた新しい用途が新しい技術

適した物を意味すると解される場合と、②その用途にのみもっぱら使用さ的効果を反映しているとして、新規性を認めている45。

れる物にのみ新規性を認めていたのに対して、平成18年の「新規性・進歩

では、このように取得された医薬用途発明特許の侵害訴訟の効力はどの性」の改訂審査基準1.5.2により、右①の場合以外に、②用途発明（ある物ように考えるべきだろうか。まず、医師の行為は、69条 1 項（試験・研究）の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用にや 3 項（調剤行為)46にあたらない限り、実施行為として直接侵害にあたる。

41

田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方」知的財産法政策

43

Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals [2001] RPC 1, para.111, 113.

学研究10号(2006年)55頁。バイオテクノロジー委員会第 2 小委員会「バイオ関連発

44Duphar/Pigs II, T19/86 [1988] EPOR 10 ; Use of adenosine and its derivatives in

明の機能・特性型クレームにおける権利化と権利解釈に関する研究」知財管理52巻

diagnosis, T233/96. L. Bently and B. Sherman, Intellectual Property Law, 2ed., 2001,

12号1815頁参照。

pp.462.

42

欧州を淵源とする医薬用途発明について、潮海久雄「バイオテクノロジー関連発

45

Mobil/Friction reducing additive, G2/88[1990] EPOR73.

明の法政策に関する考察―欧州における諸課題の検討」知財研フォーラム52号1頁。

46

昭和50年の改正により医薬の混合方法の発明に特許を与えた結果、調剤の際支障

146

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論

説

次に、医薬用途発明の特許は、本来、競争相手の製薬会社が、当該用途に特許法において開示要件が果たす役割(潮海)では侵害とならないとする考え方も有力である50。

用いる医師ないし医療機関へ供給ないしそのための製造行為を間接侵害

高林龍教授は、侵害訴訟においてこのようなクレームを書いた責任を出として差し止めることを目的としている。しかしながら、競争会社の供給願人に負わせる考え方にたった上で、技術分野ごとにプロダクトバイプロ

先の医療機関等が当該用途で用いていること、かつ競争会社がこの点およセスクレームの必要性を検討している。すなわち、機械の分野において、び特許発明であることについて悪意であることを立証する必要があり、立製造方法記載をもって特定する必要性は小さいため、原則として製造方法証の面で困難がある47。

により限定される。これに対して、化学の分野において製造方法記載でし(3) プロダクトバイプロセスクレーム

か物を特定できない場合で、かつ、原告方法と被告方法により製造される

プロダクトバイプロセスクレームは、物の発明が製法により限定されているものをさす。

物が同一であることを立証できる場合は、製造方法により限定されず侵害となる51。

裁判例は、特許を取得する段階（審査・審判）の事例では、以下のように判示している。製法要件が物の構成を特定する上でどのような意味を有３．バイオテクノロジー関連発明するかを判断する必要があるが、物の製造方法そのものの新規性・進歩性

CAFC の裁判例は、バイオテクノロジー関連発明の予測が不可能な点をを検討する必要はない。製造方法により限定されたものであることを主張

その分子構造に求め、進歩性要件は構造の部分まで開示されていない限りする場合には明細書に明示すべきである48。

否定されにくいとして、進歩性要件の要求水準を低く設定している52。そ当該特許が、クレーム中に、物の発明で製造方法を1個示している場合、の根底には、バイオテクノロジー産業は未成熟であり、製品化が不確実で被告が別の製造方法で製造した場合は、プロダクトバイプロセスクレームある（Uncertainty）という前提がある。これに対して、開示要件についての侵害訴訟における権利範囲の問題となる。裁判例は、一般に、プロダク

は、Ⅱ3 でみたとおり、分子の機能のみでは足りず分子の正確な構造の開トバイプロセスクレームは、方法でしか限定できないという例外的な場合示まで要求している53。CAFC は、バイオテクノロジー関連発明について、であることを前提に、特許の対象は、生産方法により特定された物として当業者の技術水準を低く見積もるため、進歩性要件の要求水準が低く、開把握し、当該生産方法によって生産された物に限定されないとしている49。

示要件の要求水準が高くなっており、その結果、数多くの権利範囲の狭い

もっとも、裁判例では、クレームの記載を重視し、発明の目的を特定す特許が成立している。このような CAFC の傾向を、Merges 教授は以下のる付加要素として製造方法が記載されたという特段の事情がない限り、クように正当化している。バイオテクノロジーの分野において、当該発明だ

レームの記載を意味のないものとして解釈できず、したがって上記の事例

けでなく、発明後の試験・研究や製品化などの過程も含めたイノベーショ

50

東京地判平成14年 1 月28日判時1784号133頁〔止め具一審〕。

が生じないようにするために規定されたもので、医薬自体の発明との調整は念頭に

51

おいていない。特許庁編・工業所有権法逐条解説（第16版・2000年）210頁。

林龍執筆）
。

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」『クレーム解釈論』166頁（高47

L. Bently and B. Sherman, supra note 44, p533.

5248

東京高判平成14年 6 月11日判時1805号124頁〔光ディスク用プリカーボネート〕。

1993).

49

東京高判平成 9 年 7 月17日判時1628号101頁〔インターフェロン〕。東京地判平成53

In re Deuel, 51 F.3d 1552, 1559 (Fed. Cir. 1995); In re Bell, 991 F.2d 781 (Fed. Cir.
Enzo Biochem v. Calgene, Inc., 188 F.3d 1362, 1371 (Fed. Cir. 1999); Regents of the

10年 9 月11日判時1671号137頁〔ポリエチレン延伸フィラメント〕（但し、結論としUniv. of California v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997); Amgen, Inc. v.

。
て物の同一を認めず）。東京高判平成14年 9 月26日判時1806号135頁〔止め具控訴審〕

Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991).

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)ン全体をみると、発明後のテストや開発にコストがかかり、かつ成功する

取得して実質上保護期間を延長することを防止すべきである58。
すなわち、バイオテクノロジー関連発明は、モノクローナル抗体59などかは不確実であるため、発明の奨励よりも製品開発を奨励する目的のために、進歩性の程度を低くするのは合理的である54。

製品化の過程については製薬と同様にプロスペクト理論60が妥当するが、しかしながら、これに対しては次の批判がある。まず CAFC は、バイオDNA リサーチに関する発明についてはアンチコモンズ理論61が妥当し、製テクノロジー関連発明を、特に開示要件の判断において、製造方法の確実品化にいたる過程において、相反する二つのモデルが妥当する62。したが性よりも、あまり重要でない分子構造の正確性や予測可能性を問題としてって法政策の点からは、進歩性要件の要求水準をあげる一方で開示要件を

55

おり、技術水準の決定の問題を回避している 。また、最初に当該機能を緩めて、数が少ないが権利範囲の広い特許を成立させることによりアンチ有する遺伝子を発見できれば、分子に関する未知の構造よりも既知の機能

コモンズの問題も防止できるとしている63。しかし、上述のような「当業に基づいて遺伝子を推定・検索することは容易で、今日ではほとんどルー者」概念により進歩性要件と開示要件のトレードオフを認めると（Ⅲ参照）、

ティン化・自動化されている56。このように、化学やバイオテクノロジー

このような法政策を実現できないため、両要件における「当業者」概念を関連発明では、分子構造よりも機能や作用・効果が重要であり57、この部

切り離して考察すべきと主張している。

分をむしろ開示する必要がある。したがって、進歩性の要求水準を低くする必要は必ずしもない。
バイオテクノロジー関連発明においては、発明に対する予測可能性は高４．ソフトウェア関連発明(1) 技術分野ごとの不均衡

く、投下資本や模倣に対する保護の必要性は小さいのに対して、発明の後開示要件が発明の各技術分野に中立的に適用されていない点として、バの製品化の過程はコストがかかり予測不可能であり、構造の小さな変化に

イオテクノロジー関連発明や化学の技術分野では、分子等の正確な構造まよる模倣からの保護の必要性が高い。もし、特許の権利範囲を狭く考え、分子を分離して特定して投資した後に当該分子のみについてしか特許権の保護が与えられないとすると、容易に特許権を迂回でき、誰も開発しなくなる。また、進歩性の程度の水準を下げて多くの特許を成立させても、

58

Burk & Lemley, supra note 34 at 1687.

59

Enzo Biochem. Inc. v. Gen-Probe Inc.,296 F.3d 1316, 1324-25 (Fed. Cir. 2002).

60

鉱山の発掘の際、金鉱を発見する将来の見込みに対して、鉱業権を広く認めるべきとする考え方を類推し、発明者に将来利益をあげる見込みに対して特許権を広く発明の過程を奨励しないばかりか、クロスライセンスの行われないバイオ

設定する方が以下の点で望ましいとする。すなわち、競争の激しい分野では特に発テクノロジーの領域では、後述のアンチコモンズの現象が生じうる。むし

明から商品化にいたる初期の段階で安心して技術開発投資ができ、かつ、他の企業

ろ、進歩性要件の水準を上げることにより、同一物質について用途発明をと協力（coordinate）することによって他の企業による重複投資を防止できる。Kitch,
The Nature and Function of the Patent System 20 Journal of Law and Economics 265, 288

54

Robert P. Merges, Uncertainty and the standard of Patentabilibty, 7 High Technology(1977).

Law Journal 1 (1992).

61

55は過剰に利用されるため、財産権を認める形で私有化を認めてきた。しかし、生物

Burk & Lemley, supra note 33 at 1183-85 at 1194. The Regents of the University of

伝統的には Commons（共有地）の悲劇という比喩で呼ばれるように、共同資源

California v. Eli Lilly and Co., 119 F.3d 1559, 1567-68 (Fed. Cir. 1997).

医学研究においては、このように川上の研究に私有化・排他権を認め、知的財産権

56

John M. Lucas, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice inの増殖が生じると、川下での研究と製品開発におけるイノベーションを抑圧するとBiotechnology: A Double Standard for the Double Helix, 26 AIPLA Q.J. 381, 418

論じている。Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg supra note 31, 280 Science 698(1998);Alison E. Cantor, Using the Written Description and Enablement Requirements to(1998).

Limit Biotechnology Patents, 14 Harv. J. L. & Tech. 267, 310-11 (2000).

62

Burk & Lemley, supra note 34 at 1676.

57

63

Burk & Lemley, supra note 34 at 1682-1683.

Burk & Lemley, supra note 34 at 1683, 1686; Burk & Lemley, supra note 33 at 1194.

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知的財産法政策学研究

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)で開示を要求するのに対して、ソフトウェア関連発明では、同じ機能を有される69。そのため、開示要件を厳格に考える法政策もありうる。さらに、する類似のソフトウェアの構造を開示することまで要求されない点があソフトウェアは数式にすぎず特許法の保護対象として適切でないものがげられている。前述の、Rader 判事の CAFC における反対意見は、このよ

多いにもかかわらず、現実には自然法則の利用などの「発明」の要件等でうにバイオテクノロジー関連発明に比してソフトウェア関連発明では開特許性を限定できないことから、ソフトウェア関連発明の特許保護を前提

示要件が厳密に要求されない点にあった（Ⅱ3 参照）。

としつつ、ソフトウェアの開示要件について、機能のみならず構造まで開CAFC のソフトウェア関連発明は、進歩性要件の要求水準を高く、開示要件を低く設定し、その結果、数少ないが権利範囲の広い特許が成立して示要件を要求する学説すら存在する70。
(3) ソフトウェアと開示要件いる64。

もっとも、ソフトウェア関連発明の類似の構造ないし改良版を、実施可(2) 開示の要請能な程度に詳細に開示する必要はなく、ソフトウェアにおける通常の技術

しかしながら、近年のソフトウェア関連発明のデータ圧縮技術に関する水準を有する当業者であれば、類似のソフトウェアを製作ないし実施でき

CAFC 判決である、Lizardtech, Inc. v. Earth Resource Mapping, Inc., 424 F.3d

ると考えられる。つまりソフトウェアは再利用され、改良されて利用され

1336 (Fed.Cir. 2005) は、実施例と詳細な説明と整合するアルゴリズムの特るのが通常であり、つまらない類似の構造や改良発明を特許明細書に開示

徴がクレームでは省略され、クレームの範囲が広げられた事例で、クレーされても技術の発達に寄与せず、むしろ類似の構造が多数開示された場合

ムが詳細な説明により支持されておらず、記述要件を充足しないとして特は、競争者はさらにつまらない改良発明を開発すべきことになる。また、許を無効とした。具体的には、天然資源の世界地図の膨大なデータを正確

通常、営業秘密であるソースコードを特許明細書に開示することを要求す

性や質を失うことなく劇的に圧縮し表示するソフトウェアにつき、シーム

るのは非現実的である。上述の Lizardtech, Inc. v. Earth Resource Mapping

レスのアルゴリズムである DWT (discrete wavelet transform) 作成の一方法も、遡及効による新規事項の追加を防止するために記述要件を適用したも65しか明細書には開示していないとして、特許性を否定した 。
もっとも、この裁判例は、記述要件にいう出願人が発明を保有しているので、実施可能要件により解決可能であり、その射程をソフトウェア一般に及ぼすべきでない。

（possession）かは、クレーム全体について実施可能であることと同義であると判示しており、実施可能要件でも解決可能であることを示唆している66。

Ⅴ 侵害訴訟での権利行使の制限の抗弁（104条の3）における機能

ソフトウェアは、最初のコーディングの段階が資本投下を必要とし、発明後の製品開発は確実で資本投下を必要とせず、リードタイムも短い67。

１．発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の関係71

また、ソフトウェア関連発明は累積的（cumulative）であり68、かつ改良が(1) 侵害訴訟において、特許発明の技術的範囲（70条）を詳細な説明を頻繁であるため、法政策的には権利範囲が狭い数少ない特許が望ましいと
69

Burk & Lemley, supra note 34 at 1689.オープンソースの問題がこのような法政策

64

Burk & Lemley, supra note 33 at 1162-1173.

を裏付ける。平嶋竜太「GPL(General Public Licence)」『ライセンス契約』（2007年・

65

Lizardtech, Inc., 424 F.3d 1336, 1344.

日本評論社）所収311頁。

66

Lizardtech, Inc., 424 F.3d 1336, 1345.

70

67

Burk & Lemley, supra note 34 at 1687.

255頁、264－265頁（別冊 NBL・2006年）。Joachim Weyand, Heiko Haase, Patenting

68

Richard R. Nelson, Intellectual Property Protection for Cumulative Systems Technology,

Computer Programs, 36 IIC 647 (2005).

94 Colum. L. Rev. 2674 (1994).

152

知的財産法政策学研究 Vol.16(2007)

71

平嶋竜太「ソフトウェア関連発明と知的財産法」IP. Annual Report 知財年報2006

詳細は、潮海久雄・AIPPI 掲載予定参照。

知的財産法政策学研究

Vol.16(2007)

153

論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)

参酌して（70条 2 項）狭くないし明確に確定する一方で、権利行使制限のて両者の食い違いが生じる可能性が高い。その結果、クレームの示す権利抗弁（104条の 3 ）の対象となる発明の要旨を、クレームを基準に広くな範囲が広すぎ、明細書によりクレーム全体をサポートできない75。この場

いし不明確なものとして画定し、開示要件（36条）違反として権利行使を合、発明の要旨認定では広いクレームが発明の要旨と認定され、進歩性要制限しうるかが問題となりうる72。

件違反ないしサポート要件違反とされる。これに対して、侵害訴訟におけ敷衍すると、審査、審判、審決取消訴訟において新規性・進歩性の判断

る権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）では技術的範囲の判断と平仄をあわの前提となる発明の要旨認定は、リパーゼ判決73によると、クレームのみせて、詳細な説明を考慮して解釈して侵害とされるのか、それとも無効審

ではその技術的意義を一義的に明確に理解できない場合など特段の事情判の判断と平仄をあわせて、進歩性要件違反ないしサポート要件違反とさがない限り、クレームに基づいてなされる。これに対して、侵害訴訟におれるかが問題となりうる。

ける特許発明の技術的範囲は、明細書等の記載等を考慮してクレームに記

このような両者の食い違いを埋めるために、侵害訴訟においても、クレ載された用語の意義を解釈すべきである（70条 2 項）。したがって、侵害ーム解釈においては、リパーゼ判決にならってクレームのみを参酌して審訴訟における権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）の「当該特許が特許無効理の対象となる発明を認定すべきとする考え方もある76。

審判により無効とされるべきものと認められるときは」の解釈においては、

たしかに、両者の食い違いを埋める必要がある。しかし、そのために発リパーゼ判決によれば、無効理由を含む広い権利範囲ないしは不明確な権明の要旨認定に関するリパーゼ判決を侵害訴訟にまで拡大適用すると、70利範囲として無効と解釈される一方で、侵害訴訟の技術的範囲の確定の論

条 2 項の明文に反する。また、化学分野の場合においては、侵害訴訟にお理によれば、明細書を考慮して狭い権利範囲ないしは明確な権利範囲としいて、権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）により権利行使が制限される場て有効な特許として取り扱われる、という齟齬が生じうる。

合が不必要に大きくなる。特に、明細書を参酌すればイ号物件が特許発明

この問題について、クレームのみではその技術的意義が一義的に明確での技術的範囲に含まれている場合にも権利行使が制限されることになる。

ない特許発明が多く、クレーム解釈の際に詳細な説明まで参酌をせざるをサポート要件を例にとれば、クレームの権利範囲のうち、明細書やデータえないため、以上の食い違いは事実上少ないという見方もありうる。特に、によりサポートされている部分やこれに近い部分をイ号物件が実施して電気・機械の分野では、わが国の特許明細書は、クレームに用いられる用

おり侵害と評価すべき場合にも、クレームが広いないしは不明確として無語が特許発明ごとにばらばらで、クレームのみで当該特許発明の技術的意

効理由を含むとして権利行使が制限されうる。そもそも、104条の 3 の抗義を一義的に理解することが困難な場合が多い。

弁や権利濫用の抗弁は、請求原因と切り離された抗弁の形で規定ないし裁

しかしながら、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲（70条）の食い

判例において認められているが、元来は特許発明の技術的範囲とイ号物件違いの可能性を調査官解説が暗に指摘している74。とりわけ、化学・バイを比較する際のクレーム解釈の一貫として導入されたものである。とりわ

オテクノロジーの分野の特許明細書は、クレームの用語自体は一般用語でけ、104条の 3 の抗弁は、無効審判請求がなされることを要件とせずに侵明確であるため、発明の要旨認定はクレームによる場合が多く、したがっ

害訴訟裁判所が無効理由を特許庁の立場で判断するもので77、104条の 3 に7275

東京地判平成18年 3 月24日判時1952号156頁〔NAND 型フラッシュメモリ〕。旧特最高裁判例解説（平成三年度〔3〕）41、43頁〔塩月秀平執筆〕。実施可能要件・許法36条 5 項 2 号にいう「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない

サポート要件違反を認めた前掲注(13) [体重モジュレーター]も、クレームは明確で事項」の記載要件違反といえるかが問題となった。

あり、36条 6 項 2 号違反ではないと判示している。

73

最判平成 3 年 3 月 8 日民集45巻 3 号123頁。

7674

最高裁判例解説（平成三年度〔3〕）47頁〔塩月秀平執筆〕
。

77

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髙部眞規子「知的財産権訴訟 今後の課題」NBL859号14頁、22頁。

「座談会 知財高裁の設置と今後の知財訴訟」ジュリ1293号45・46頁〔平嶋竜太〕

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155

論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)「無効審判」という文言があるからといって発明の要旨認定に関するリパ

２．裁判例（侵害訴訟）

ーゼ判決に従う必要は必ずしもない。
そもそも前掲塩月・最高裁判例解説は、具体的な各論（電気・機械、化まず、「当業者」の概念は、クレーム解釈および均等論の置換可能性要件に影響する（Ⅱ参照）。

学など）については、発明の要旨認定の際、クレームによるよりも、特段

次に、機能的・抽象的クレームないし不明確なクレームを解釈する際に、の事情により明細書を参酌すべき場合を原則としており、リパーゼ判決そ裁判例は、技術情報を公開した代償として独占権が付与されるという趣旨のものの見直しを図るべきであろう。すぐ後に下されたクリップ事件判決

から、発明の詳細な説明を参酌して当業者が実施しうる構成に発明の技術もクレームが一義的に明確でないとして、接着剤を用いない固定部材に訂的範囲を限定している（[磁気媒体リーダー]）79。さらに、近時の裁判例正された明細書を参酌して、特許請求の範囲が厳縮した形で訂正されたは、クレーム解釈の際、詳細な説明で開示された部分を参酌する根拠とし

78（126条 1 項 1 号）と判断している 。
(2) 以上の発明の要旨認定、侵害訴訟の技術的範囲の認定（70条 2 項）、
権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）の前提となる発明の認定を前提に、開て、サポート要件、実施可能要件の趣旨を援用し、開示の範囲で限定解釈するかまたは無効になりうると判示している（[ゲームボーイアドバンス])80。
また、実際に、実施可能要件違反を無効理由とする権利行使制限の抗弁

示要件がこれらの局面においてどのように機能するかみてみよう。
審査・審判・審決取消訴訟ではリパーゼ判決によりクレームにもとづい（104条の 3 ）を認めた裁判例も近年だされている81。

て広い発明の要旨認定がなされると開示要件が機能する場面が拡大する。

さらに、一般論として、作用効果不奏功の抗弁を認めたように見える裁これに対して、侵害訴訟では明細書を参酌して特許発明の技術的範囲が解釈されるため（70条 2 項）、侵害訴訟において開示要件が機能する場面は減

79

少する。

得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれるとすると、明細書に開示されて後者の侵害訴訟の局面において、権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）において発明の対象をリパーゼ判決のようにクレームを基準に理解すると、開示要件により権利行使が制限される可能性が非常に大きくなる。これに東京地判平成10年12月22日判時1674号152頁（「当該機能ないし作用効果を果たしいない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねな
いが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理対して、104条の 3 における発明の対象を、詳細な説明を参酌して把握す念に反する。したがって、クレームの記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記

ると、開示要件により権利行使が制限される可能性は小さい。すなわち、載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当明確性要件やサポート要件の判断の前提としての発明の内容の確定やク

該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことレームの文言を解釈する際に、詳細な説明を参酌すれば、多くの場合、クは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではな

レームが詳細な説明により明確化ないしサポートされてしまい、開示要件

く、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記載違反の無効理由により権利行使が制限される局面が小さくなる。

の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という）が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に含まれる。
」
）
。
80

東京地判平成17年12月27日判時1939号120頁[ゲームボーイアドバンス一審]、知財高判平成18年 9 月28日(平成18年(ネ)第10007号)[ゲームボーイアドバンス控訴審]。
81〔吉村真幸〕。
78

最判平成 3 年 3 月19日民集45巻 3 号209頁。最高裁判例解説（平成三年度〔5〕
）
〔高

林龍執筆〕
。

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大阪地判平成18年 7 月20日平成17年(ワ)第2649号〔水性接着剤〕（数値限定発明

で、当業者が過度の試行錯誤を経ずに実施しうることが必要なところ、製造方法としての触媒の添加方法が詳細な説明に記載されていないとして実施可能要件を満たしていないとした）。

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)判例もある。この裁判例は、イ号物件の構成がクレームに記載された発明のようにクレームを限定解釈する必要はなくなったとも考えられる85｡まの構成要件を充足していても、発明の詳細な説明に記載された効果を奏した、公知技術の抗弁や104条の 3 の立法とあいまって、公知部分除外説なない場合には、イ号物件が特許発明の技術的範囲に属するとすることはでど、公知技術を用いてクレームを無理に限定解釈をする必要はなくなった

きないものとして、イ号物件が作用効果を有するかを検討した。その上で、と主張する学説も多い86。

特許発明が詳細な説明に記載された作用効果を奏しない場合、実施可能要しかしながら、現実の訴訟では、権利濫用の抗弁や権利行使制限の抗弁、サポート要件（36条 6 項 1 号）
、ないし引用例との比較で件（36条 4 項）

（104条の 3 ）を主張できるようになった後も、進歩性要件違反と比べて、進歩性欠如（29条 1 項 2 号、29条 2 項）として無効となりうることを指摘

開示要件違反を理由に権利行使の制限の抗弁を適用した事例は少ない。そしている82。

の原因は何かを以下検討する。
83

しかしながら、この控訴審 は、36条 4 項の記載要件に基づいて、対象(2) 開示要件違反の無効理由の不明確性―新規性・進歩性違反の無効理由

製品が明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけではとの比較不十分として作用効果不奏功の抗弁を否定している。すなわち，作用効果

広すぎる機能クレームの場合には、明確性要件、サポート要件、実施可が不奏功の結果，当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要

能要件などの記載要件（36条）違反が、権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）件の一部又は全部を備えないこと，又は，特許発明の構成要件の一部又はの事由として主張される。

全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個

新規性・進歩性要件違反に対する訂正については、比較される引用例おの構成要素を有することを主張する必要がある、と判示している。つまり、

よび当該発明の相違が明確で、どの点が無効理由であるかは比較的明確で通常の、クレーム構成要件の解釈とイ号物件の対比により侵害の成否を判ある。これに対して、どのような場合にサポート要件違反となるかは不明

断しており、独立の抗弁として作用効果の抗弁を認めていない。

確な部分が多い。上述のとおり、日欧米の先進国間でその基準は異なる（Ⅱ参照）だけでなく、技術分野（化学、バイオ、ソフトウェア、機械）ごと

３．権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）における開示要件に、どの部分をサポートすることを要求するか（用途、製造方法など）が(1) クレームの限定解釈と権利行使の制限の抗弁

異なり、あわせて考慮される出願時の技術水準も異なる（Ⅳ参照)87。

権利の範囲が広すぎる機能的クレームの場合、上述の裁判例にみたとおり、一般論としては、サポート要件・実施可能要件違反として権利行使制
8485

設楽隆一「機能クレームの解釈について」知的財産法の理論と実務（第 1 巻）135

限の抗弁（104条の 3 ）ないし権利濫用の抗弁（キルビー抗弁) を主張し－137頁。

うる。そして、権利行使の制限の抗弁（104条の 3 ）においても、原告が再86抗弁において訂正などの「特段の事情」を主張・立証しうるとされている。
したがって、これらの抗弁、再抗弁を主張しうる以上は、［磁気リーダー］

公知技術の抗弁について、中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌98

巻 9 号1115頁。当然無効の抗弁について、田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」『機能的知的財産法の理論』（1996年・信山社）58頁。
104条の 3 の立法により公知部分除外説が役割を終えたとする、大渕哲也「クレーム
解釈と特許無効に関する一考察―公知部分除外説についての検討」『クレーム解釈82

大阪地判平成13年10月30日平成12年(ワ)第7221号〔エアロゾル製剤一審〕。これ論』（2005年・判例タイムズ社）2 頁。104条の 3 の立法による審査経過参酌の必要に近い見解として、吉藤幸朔＝熊谷健一補訂・特許法概説（第13版・有斐閣・1998

性の減少を示唆するものとして、潮海久雄「特許侵害訴訟における禁反言の法理の年）502頁。

再検討―均等論上の審査経過禁反言の法理を中心として」『知的財産法の理論と現83

大阪高判平成14年11月22日平成13年(ネ)第3840号〔エアロゾル製剤二審〕。

代的課題』（中山信弘先生還暦記念論文集・2005年・弘文堂）204頁。

84

最判平成12年 4 月11日民集54巻 4 号1368頁[キルビー]。

87

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潮海久雄・前掲注(2)ジュリ1324号80頁。

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)

したがって、記載要件違反として104条の 3 の「無効とされるべきもの」の裁量による部分が大きく、予測がつきにくい89。その結果、1 ）になるに該当するかが不明の場合ないし104条の 3 や権利濫用の抗弁を主張してのか 2 ）になるのか予測が困難となりうる。具体的には、まず、裁判官がいない場合で、機能的クレームの限定解釈の枠内で棄却判決ができる場合

将来訂正の範囲を予測する際、実施例とその均等部分を考慮して、これにには、クレームの限定解釈の余地が残ると考えられる。

イ号物件が含まれるかを判断するが、この範囲が不明確である。たとえば、(3) 訂正の予測

実施例自体が不明確な場合や、実施例の均等は多様な可能性があり、どの広すぎる機能クレームについて、訂正審判請求していない場合にも、権利行使制限の抗弁のみ認めるのか、実施例と均等な範囲までのクレームのように訂正すれば有効な訂正でイ号物件を含むのか不明確な場合がありうる。

限定解釈も認めるべきか争いがある。

また、1 ）と 2 ）の場合の区別を明確に予測できたとしても、当事者がその際、実施例と均等な範囲にイ号物件が含まれているかを考えるのが迅速に適切な訂正をするとは限らない。したがって、最終的には、実施例有益とされる88。すなわち、1 ）実施例と均等な範囲がイ号物件を含む場とその均等部分の範囲にイ号物件がはいるか否かを判断する以上、裁判官

合には、訂正が認められれば侵害の可能性が高い。これに対して、2 ）逆が訂正を促すなど釈明した上で、それでも当事者が迅速かつ適切に訂正をにイ号物件を含まない場合には訂正が認められてもイ号物件がクレーム

行わない場合には、クレームの限定解釈により早期に棄却判決をする運用の範囲外になる可能性が高い。1 ）の例として抽象的・機能的なクレームも考えられる。

や広すぎるクレームを限定解釈しても侵害となりうる場合がある。たとえ第 2 に、開示要件（36条）を訂正することは現実には困難な面も多いとば、クレーム全体を明細書がサポートしていないとしても、イ号物件がク考えられる。とりわけ、[偏光フィルム]によって、実施可能要件やサポー

レームの中で詳細な説明により裏付けられている部分に近い場合など（たト要件を充足するために、出願時以後に、詳細な説明の欄に実験データや

とえば、前述の知財高裁大合議の［パラメータ］の事例で、イ号物件が実実施例を追加することは困難となった。このように詳細な説明の欄を訂正

施例 1 －実施例 2 の間に存在する場合などや、［磁気媒体リーダー］の事例

することは困難である以上、実施可能要件を満たすように訂正することはでイ号物件が実施例と同一の場合）、サポート要件の趣旨に基づいて明細困難であろう。また、構成要件を明確にするためにクレームを書き換えた書を参酌するなどして限定解釈したとしても、実施例に近い部分は侵害とり、新たな構成要件を加えるなどしてクレームを減縮した（126条 1 項 1 号）

せざるをえない。したがって、2 ）の場合には権利行使の制限の抗弁によつもりでも、クレームを実質的に変更している可能性があり（126条 4 項）、

り請求棄却すればよいとしても、1 ）の場合には減縮の訂正まで待たざるサポート要件を満たすように訂正することも困難と考えられる。
このように瑕疵を治癒する可能性が小さい開示要件違反の訂正の場合、を得ず、早期に判断できない。
(4) 開示要件(36条)違反の無効理由の訂正の困難
このように、理論的には、1 ）、2 ）いずれの場合にも権利行使制限の抗

無駄な訂正が繰り返しなされ、訴訟審理が遅延するおそれがある。このよ
うに訂正を待つ必要性が極端に小さい場合には、クレームを限定解釈して弁（104条の 3 ）により解決すべきであろう。しかしながら、開示要件（36

棄却判決をすることも考えられる。

条）違反の無効理由の訂正は、特に訂正がなされていない段階で、以下の(5) 訂正審判請求ないし訂正請求がなされている場合

2 点において問題点を有する。

訂正審判請求等がなされている場合、原告が、①当該請求項について訂第 1 に、訂正によって36条違反の無効理由が解消されるか否かは、出願

正審判請求ないし訂正請求をしたこと、②当該訂正が特許法126条の訂正時の技術水準も考慮してどのような訂正をすればよいかという特許権者

要件を充たすこと、③訂正により無効理由が解消すること（29条、36条な88

89

設楽隆一「クレーム解釈の推移と展望」金融商事判例1236号52・53頁。

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設楽・前掲注（88）53頁。

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)ど）、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを主張した

Ⅵ 結語

場合には、訂正後のクレームでイ号物件が権利範囲に含まれているかも判断する90。

本稿は、比較法および近年のわが国の議論から得られた知見をもとに、これに対して、これらの要件を主張しない場合、訂正後のクレームで判開示要件が、特許法の各局面（進歩性要件との関係、ソフトウェア・化学・

断しないため、やはり前述の訂正前のクレームに基づいて権利行使制限のバイオテクノロジーなどの各技術分野、侵害訴訟での権利行使制限の抗抗弁により棄却するのか、クレームを限定解釈するかという問題が残る。

弁）においてどのように機能するかを検討し、開示要件の問題点を抽出しそして、2 ）訂正請求後もイ号物件がその技術的範囲に含まれない場合にた。
開示要件を課すメリットは、第 1 に、明確かつ実施可能な程度に、かつは、無駄な訂正請求の繰り返しによって訴訟審理が遅延しないように、ク91

レーム限定解釈により棄却して早期決着を図る必要がある 。

クレームに一般化できる程度に特許明細書を記載させ、豊富な技術情報を(6) 紛争の早期解決機能開示させるよう誘導できる点にある（Ⅱ1 参照）。

もともと、104条の 3 の立法当初から、訂正審判請求ないし無効審判請

第 2 に、審査、審判、審決取消訴訟の段階において広すぎるクレームを求において訂正請求しうるにも関わらず速やかに訂正しない場合には、速拒絶ないし無効にできる。特に、明細書の記載要件という一般的要件のメ

やかな審理の行われる侵害訴訟で棄却判決がなされるという裁判所の運リットとして、他の個別要件によって無効とできない広すぎるクレームも92

用が主張されていた 。この場合、訂正の余地を残しながら権利行使制限

拒絶ないし無効とすることができる。とりわけ、近年、権利範囲が広すぎの抗弁で棄却するよりも、明細書の詳細な説明に開示された発明に限定解るクレームや複雑なクレームによる出願がなされ、特許庁にとって、当該釈した上で棄却することが可能であれば、訂正を待たずして早期に結論をクレーム全体について先行技術を調査することが困難であり、特許の権利導きうる。したがって、クレームの限定解釈は、開示要件違反の無効理由

範囲の限定が困難なことが大きな問題となっている。その具体例として、にあたるか不明な場合や当事者が権利行使制限の抗弁（104条の 3 ）を主

マーカッシュ形式のクレーム93、パラメータ発明、効果のみが記載された

張しない場合、訂正の予測がつかない場合、無駄な訂正が繰り返される場

発明、多項制の下で多くのクレームが並んでいるもの94、機能・特性型医合や当事者が適切かつ迅速な訂正を行わない場合などにおいて、訂正を考

薬用途発明で当該医薬用途を有する物質全体について先行技術調査を行慮せずに早期に紛争を解決する機能を有すると考えられる。

うことができない場合95などが大きな問題となっている。この場合に広い
クレーム全体について先行技術調査をするのではなく、開示要件によって93択一形式のクレームで、物質、置換基、試薬などで包括する概念を使用できず、一定のグループから選択するときに用いられる。選択肢中の特定の物質の構造しか90

東京地裁平成19年 2 月27日([多関節搬送装置])。特許判例百選173頁〔髙部眞規

詳細な説明に記載されていない場合は36条 6 項 1 号違反（審査基準Ⅰ章 1 章2.2.1）、

子解説〕。

選択肢が類似の機能を有しない場合には36条 6 項 2 号違反(2.2.2.1)、選択肢が大量で91

簡潔性がない場合には36条 6 項 3 号違反（2.2.3.1）となる。竹田和彦「特許の知識」

塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係」金融・商事判例1236号86頁、93頁。

特許判例百選137頁〔東海林保解説〕参照（ただし、公知技術を参酌することによ215頁。

り特許発明の技術的範囲を無理なく限定解釈できる場合に留保している）。

94

Dack, supra note 16 at 486f.

92

95

バイオテクノロジー委員会第 2 小委員会「バイオ関連発明の機能・特性型クレー「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律につ。飯村敏明「知的財産訴訟の制度改
いて」知財管理55巻 4 号471頁〔飯村敏明発言〕

ムにおける権利化と権利解釈に関する研究」知財管理52巻12号1815、1827、1829・

正の概要と実効ある制度運用」知財管理55巻 3 号309頁。

1830頁。

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論

説

特許法において開示要件が果たす役割(潮海)権利範囲を限定し、その範囲内で先行技術調査をすれば足りる、という特の無効事由があるとされると、それより広い複数の請求項が無効となりう。
許審査上のメリットを有する（Ⅳ 2 (2) 参照）

るし、出願全体が拒絶されるうる（49条 4 号)97。

第 3 に、侵害訴訟においても、開示要件は、機能クレームなどの広いク

第 4 に、開示要件と進歩性要件は、当業者概念を通じて、一定範囲でト

レームを限定解釈する際の根拠として引用され、明細書に開示されていな

レードオフの形で連動する。すなわち、出願時の技術水準が低い場合には、い部分に独占権を認めるべきでないとする点で考え方が共通する([ゲー

進歩性の程度が高い特許発明ほど多くの開示が要求され、開示要件によっ

ムアドバンスボーイ]参照)。さらに、侵害訴訟においても、実施可能要件・て拒絶ないし無効とされる。これに対して、出願時の技術水準が高い場合サポート要件に基づく権利行使の制限の抗弁（104条の 3 ）、作用効果不奏には、進歩性の程度が低い特許発明は詳細な開示を要求されないが、進歩功の抗弁を主張できるとすると、クレームを無理に限定解釈しなければな

性要件によって拒絶ないし無効とされうる（Ⅲ参照）。

らない場面が少なくなる（Ⅴ参照）。バイオテクノロジーのような技術内

第 5 に、アメリカの記述要件は、出願人が、特許審査中に、自分の思い

容の理解が困難なクレームについても裁判所は容易に侵害不成立としう

つかない競争者の製品をみて、これをも包含するようクレームを変更する

る。

のを防止し、自己の発明の重要部分を出願時に開示させるよう機能していもっとも、実施可能要件・サポート要件をはじめとする開示要件には以下のような問題点も有する。

る98。これは、歴史的には、新規事項の追加されたクレームが遡及することを防止する機能を有する（Ⅱ3 参照）。たとえば、分割出願など将来不明

第 1 に、法政策の観点からみると、本来発明の技術分野に無関係に中立

確な発明を見据えて当初のクレーム等に実質上新規事項を追加する出願的に機能するはずのサポート要件が、バイオテクノロジー関連発明（DNAが増加しており、これを抑止する役割を果たす。しかしながら、このよう関連発明）など予測不可能で、当時の技術水準や技術常識が低いほど、多な記述要件の機能は、実施可能要件において、クレーム全体についての不くの実施例や詳細な記載が要求され、サポート要件が事実上機能して保護

合理な実験（undue experiment）を必要としないで実施可能な程度に出願

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されなくなる 。つまり、当時の技術水準が低く進歩性を有する発明であ時に明細書に記載すべきことを要求することによって解決しうる（Ⅳ4 (2)るほど、詳細な説明の開示が要求され、保護されなくなる。

参照）。その上、わが国では、実施可能要件およびサポート要件の判断基

第 2 に、一般条項のデメリットとして、審査官、裁判官の裁量が大きく、準時は出願時であり、その主張・立証責任は出願人の側にあり、また、平特に出願当時の技術水準や技術常識をどこまで主張・立証すればよいかが

成5年改正において補正の制限の範囲が従来の要旨変更から新規事項の追不明確である。開示要件の適用範囲が、各技術分野ごとに、望ましい法政、出願人の補正の範囲は限定
加禁止が基準となり（特許法17条の 2 第 3 項）

策の観点から機能的に決定されるべきとしても（Ⅳ参照）、各技術分野、されている。したがって、わが国において、特許審査中に出願人が補正に

また各国ごとに、技術水準はもちろん、サポートが必要な部分や程度が異よって競争者の発明を取り込むことを防止するために、実施可能要件の上なり予測可能性が小さい（Ⅳ参照）。

にさらにサポート要件を課すことには疑問がある。

第 3 に、開示要件を充足しないとして拒絶査定ないし特許無効とされる

第 6 に、侵害訴訟における権利行使制限の抗弁において、開示要件が機効果として、進歩性を有する発明についての独占権の全てを失うことにな能する局面は限られている。たしかに、発明の要旨認定および権利行使制

るだけでなく、自己の発明に関する技術情報を競争相手に開示することになる。さらに、1 つの請求項について広く記載したために、開示要件違反
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Rochester 判決での Rader 判事の意見参照。Burk & Lemley, supra note 34 at 1652-54;

Burk & Lemley, supra note 33 at 1183-85.

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東京高判平成14年 1 月31日判時1804号108頁〔複合軸受装置を備えるモータ〕。

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記述要件（Written Description）のこのような機能について、Gentry Gallery v.

Berkline Corp., 134 F.3d 1473, 1479-80 (Fed. Cir. 1998). Robert P. Merges, Patent Law
and Policy, 3 ed. 2002, LexisNexis, p320-321.

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論

説

限の抗弁（104条の 3 ）について、リパーゼ判決のようにクレームを基準に広いクレーム解釈を行うと開示要件違反が適用される局面が増加する。
しかしながら、少なくとも特許発明の技術的範囲（70条 2 項）および権利行使の制限（104条の 3 ）の対象となる発明について、明細書を参酌してクレームの文言解釈をすべきと考える。したがって、侵害訴訟において開示要件が機能する局面が縮小する。すなわち、サポート要件の判断の前提としての発明の内容の確定や、クレームの文言を解釈する際に、詳細な説
明を参酌すれば、多くの場合、クレームが詳細な説明によりサポートされて、サポート要件違反により権利行使が制限される場面が小さくなる。
これに対して、発明の要旨認定の場面では、リパーゼ判決により原則としてクレームを基準とするため、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲との齟齬は残り、無効審判請求の結果と侵害訴訟の結果の食い違いが残る。
将来的には、リパーゼ判決を変更して、発明の要旨認定の際にも明細書を参酌すべきと考える（Ⅴ1 参照）。
また、開示要件（36条）違反の無効理由解消のための訂正によりイ号物件が含まれる可能性がある場合には、当事者の減縮の訂正まで待つ必要がある。しかしながら、前述のように開示要件違反による無効か否かがまず不明確であり（Ⅳ参照）、また、開示要件違反の訂正による解消は特許権者の裁量による部分が大きくその予測は困難である。さらに出願時以降に明細書にデータ等を追加できず、クレームの実質的変更もできないため、現実には訂正も困難である。このような状況で、無駄な訂正が繰り返されたり、当事者がすみやかにかつ適切に訂正しない可能性があり、訴訟審理が遅延するおそれがある。したがって、訂正を予測することなしに早期に紛争を解決するため、訂正という「特段の事情」の考慮の余地を残すことなく、クレームを限定解釈する手法は残ると考えられる（Ⅴ3 参照）。
［付記］本稿は、北海道大学 COE 研究会での報告をまとめたものです。研究会の席上で貴重な御教示を賜わった田村善之教授、 田広志准教授、山根崇邦氏をはじめとする方々に御礼申し上げます。

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