SCENE 1：第２回口頭弁論

SCENE1 ～第２回口頭弁論期日～
本期日で行われる手続
争点整理の内容確認

技術説明会

当事者双方の主張を要約し，口頭で説明する最終プレゼ
ンテーション1

SCENE 1：第２回口頭弁論

SCENE1 ～第２回口頭弁論期日～
争点整理の内容確認
 当事者双方：
 被告製品の構成については争いなし
 争点
１．構成要件Ｃの充足性⇒貫通穴を一つしか通らないＦＲＰ製糸部材は，構成要件Ｃの「ＦＲＰ製糸部材」に当たるか

２．均等侵害の成否⇒貫通穴を一つしか通らないＦＲＰ製糸部材（被告製品の帯片）について，均等侵害が成立するか

 被告：無効の抗弁は主張しない
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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –１．本件特許発明の技術的意義（原告の主張）従来技術（【０００２】【図３】）
接着剤で接合する本発明の課題（【０００３】 【０００４】 ）金属材料によっては十分な接合強度が得られず、ゴルフクラブヘッドとしての耐久性を確保することが困難
本発明の実施例

FRP製の糸部材

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –２．本件特許発明の文言侵害（原告の主張）被告製品

本発明の構成要件（Ｂ～Ｄ）
Ｂ 複数の貫通穴が前記金属製外殻部材の接合部に設けられ，５つの穴Ｃ 前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，その形状が維持されたＦＲＰ製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記ＦＲＰ製外殻部材との間に介在させること
FRP外殻によって，

Ｄ 前記金属製外殻部材の接合部が，前記ＦＲＰ製外殻部材の接合部に接着されており，FRP帯片
金属外殻５つのFRP帯片からなる集合体

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –３．均等侵害（第１要件：非本質的部分）（原告の主張）特許発明の本質的部分
特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分
本件発明の本質的部分は、FRP製の糸のようなものを従来技術（【０００２】【図３】） 工夫ゼロ！ 金属製外殻部材とＦＲＰ製外殻部材との間に介在させ，かつ金属製外殻部材の貫通穴を通った状態で，接着剤で接合するその糸様のものを硬化させて掛け止めの効果を生じさせることで，両部材の接合強度を高めるということであって、一本の糸部材が複数の貫通穴を通ることは本質的部分ではない

実
施
例

被告製品

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –３．均等侵害（第２要件：置換可能性）（原告の主張）本件発明の作用効果
目的，作用効果（又は課題解決原理）が共通

貫通穴に熱硬化する糸部材を通して金属製外殻部材を掛け止めし、当該糸部材の一端をFRP製外殻部材に接着させることにより、金属製外殻部材とFRP製外殻部材の接合強度を強める

被告製品の作用効果
加熱により硬化し形状維持

しっかり掛け止め
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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –３．均等侵害（第２要件：置換可能性）（原告の主張）
図１

本件発明

反転

同一

反転同一

図２

被告製品
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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –３．均等侵害（第３要件：置換容易性）（原告の主張）本件発明の構成
複数の貫通穴に通した部材

被告製品製造時に容易想到

被告製品の構成
一つの貫通穴に１回だけ通した部材
8SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –３．均等侵害（第５要件：意識的除外のないこと）（原告の主張）被告の根拠①：「前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り」との部分は，審査時の補正により挿入

被告の根拠②：本件明細書段落【００１５】に「複数本の糸部材２２を配してもよい」との記載があるにもかかわらず、特許請求の範囲では除外

原告の反論：審査官が指摘した明確性要件違反の拒絶理由を解消するために，明瞭でない記載の釈明を目的として補正された。したがって，補正により，当初請求項に含まれる何らかの態様をその技術的範囲から除外したとは客観的，外形的に認められない。

原告の反論：「複数本の糸部材２２を配してもよい」態様とは，↓明細書において権利範囲から除外されているのは「貫通穴、糸部材なし」のみ（表１）9SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –本件特許発明(被告の主張）
課題（【０００４】 ）「金属製外殻部材に用いられる金属材料によらず，金属製外殻部材とＦＲＰ製外殻部材との接合強度を高めることを可能にした中空ゴルフクラブヘッドを提供すること」
課題の解決手段 （【０００５】）「複数の貫通穴が前記金属製外殻部材の接合部に設けられ，前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，その形状が維持されたＦＲＰ製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記ＦＲＰ製外殻部材との間に介在させることによって，前記金属製外殻部材の接合部が，前記ＦＲＰ製外殻部材の接合部に接着されて」発明の効果 （【０００７】）「ＦＲＰ製外殻部材を剥離する力が作用した場合には，糸部材が接着面とは反対面で金属製外殻部材を掛止した形状で維持されているため，糸部材がＦＲＰ製外殻部材を金属製外殻部材につなぎとめることになる。」

剥離する力

糸部材が反対面で掛け止め

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –被告製品の構成（被告の主張）
FRP外殻
FRP帯片
金属外殻

５つの穴のそれぞれ一つずつの穴を金属製外殻部材のフランジ部の上面側から下面側へ一回だけ通り，図のとおりの形状が維持されたＦＲＰ製の５つの帯片を、接着剤と共に、金属製外殻部材のフランジ部の上面側とＦＲＰ製上部外殻部材の接合部との間及び金属製外殻部材のフランジ部の下面側とＦＲＰ製下部外殻部材の接合部との間にいずれも介在させる

本件特許発明の構成要件C
前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，その形状が維持されたＦＲＰ製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記ＦＲＰ製外殻部材との間に介在させる

ＦＲＰ製の帯片≠「ＦＲＰ製糸部材」が、一つの穴しか通らない⇒構成要件Cを充足しない

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –均等侵害の不成立（被告の主張）
第１要件（本質的部分）の非充足課題（【０００４】 ）「金属製外殻部材に用いられる金属材料によらず，金属製外殻部材とＦＲＰ製外殻部材との接合強度を高めることを可能にした中空ゴルフクラブヘッドを提供すること」
発明の効果 （【０００７】）「ＦＲＰ製外殻部材を剥離する力が作用した場合には，糸部材が接着面とは反対面で金属製外殻部材を掛止した形状で維持されているため，糸部材がＦＲＰ製外殻部材を金属製外殻部材につなぎとめることになる。」

接合強度を高める＝剥離する力が作用した場合に、ＦＲＰ製糸部材が接着面とは反対面で金属製外殻部材を掛け止めした形状で維持される
本件特許発明の本質的部分＝一本のＦＲＰ製糸部材が複数の貫通穴を交互に通ること

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –均等侵害の不成立（被告の主張）
第２要件（置換可能性）／第３要件（置換容易性）の非充足

剥離する力

５つのＦＲＰ製の帯片が、それぞれ一つの穴に通されているのみ⇒剥離する力が作用した場合に、一つの穴しか通されていないので、接着面と反対面でしっかり掛け止めできず、接合強度が不十分＝同一の作用効果を奏することができない

置換可能性なし

置換容易性なし

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –均等侵害の不成立（被告の主張）
第５要件（意識的除外）
出願時の特許請求の範囲（構成要件C）「複数の貫通穴を通され，その形状が維持されたＦＲＰ製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記ＦＲＰ製外殻部材との間に介在させることによって，前記金属製外殻部材の接合部が，前記ＦＲＰ製外殻部材の接合部に接着されており」
拒絶理由通知『ＦＲＰ製の糸部材が複数の貫通穴をどのように通る構成かが明確ではない。』
補正後の特許請求の範囲（構成要件C）「前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通り，その形状が維持されたＦＲＰ製糸部材を，接着剤と共に，前記金属製外殻部材と前記ＦＲＰ製外殻部材との間に介在させることによって，前記金属製外殻部材の接合部が，前記ＦＲＰ製外殻部材の接合部に接着されており」
意見書「『ＦＲＰ製の糸部材が複数の貫通穴をどのように通る構成かが明確ではない。』と認定されましたが，補正により明確になったものと思料いたします。」「複数の貫通穴を通され」る態様のうち、「金属製外殻部材の内14面と外面を交互に通」る構成に限定＝意識的除外

SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –均等侵害の不成立（被告の主張）
第５要件（意識的除外）
最判平成29年3月24日「出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」

出願時の明細書の記載【００１５】「ＦＲＰ製の外殻部材２１の接合部２１aの大きさ、形状等に応じて、金属製の外殻部材１１とＦＲＰ製の外殻部材２１の接合強度をより高めるために、金属製の外殻部材１１に複数本の糸部材２２を配して接着させてもよい」「複数本の糸部材を配して接着」する構成を認識しながら、敢えて、「前記複数の貫通穴を通されて前記金属製外殻部材の内面と外面を交互に通」る構成に限定＝意識的除外

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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –質疑応答
 ＦＲＰ（繊維強化プラスチック）やエポキシ樹脂の特性
 本件発明と被告製品及びその変形例との接合強度の差異
 補正の経緯

 被告製品がその構成を採用している理由
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SCENE 1：第２回口頭弁論 – 技術説明会 –質疑応答（佐野裁判官の質問）
図１
原告主張本件発明

図２
ＦＲＰ製下部外殻部材なし被告製品

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SCENE 2：第３～５回口頭弁論

SCENE2 ～その後の手続～裁判所による侵害論の心証開示と和解勧告

和解打ち切り損害論の審理（第３～５回口頭弁論期日）

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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –SCENE3 ～第６回口頭弁論期日～
判決言渡し
主文
1.

被告は，別紙目録記載の製品を製造，販売してはならない。

2.

被告は，別紙目録記載の製品を廃棄せよ。

3.

被告は，原告に対し，５億円及びこれに対する令和元年１２月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

4.

訴訟費用は，被告の負担とする。

5.

この判決は，第１項及び第3項に限り，仮に執行することができる。
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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –判決理由１

構成要件Ｃの文言非充足

本件発明の構成要件Ｃの意義

構成要件Ｃの「ＦＲＰ製糸部材」は，金属製外殻部材の接合部に設けられた複数の貫通穴を通るＦＲＰ製糸部材を意味し，貫通穴を一つしか通らないＦＲＰ製糸部材は，これに含まれない。

被告製品への当てはめ

被告製品の帯片は，穴（貫通穴）を一つしか通らないから，構成要件Ｃの「ＦＲＰ製糸部材」とはいえない。

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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –判決理由２

均等侵害の成立（総論）

均等成立のための５つの要件（ボールスプライン最高裁判決）①相違部分が非本質的部分であること（第１要件）②置換可能性（第２要件）③置換容易性（第３要件）④公知技術からの容易推考困難性（第４要件）⑤意識的除外（第５要件）

第１要件の判断手法
発明の本質的部分，すなわち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を特許請求の範囲，明細書の従来技術に関する記載などから把握

第５要件の判断手法
出願経過の参酌
出願時同効材（マキサカルシトール最高裁判決）

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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –判決理由３

均等侵害の成立（第１要件）

本件発明の本質的部分
異種部材の金属製外殻部材とＦＲＰ製外殻部材との接合強度向上のため，①ＦＲＰ製糸部材をＦＲＰ製外殻部材と金属製外殻部材の間に「介在」させること②ＦＲＰ製糸部材を金属製外殻部材に設けた穴に通して，金属製外殻部材を引っ掛ける形状とした上で熱硬化させて，その形状を維持させることで ＦＲＰ製糸部材によって金属製外殻部材を「掛け止め」することの二つ。
ＦＲＰ製糸部材を金属製外殻部材に設けた穴に１回だけ通した構成としても，上記二つの要素に変更はなく，接合強度は向上するため，ＦＲＰ製糸部材が金属製外殻部材に設けた穴を複数回通ることは本件発明の本質的部分ではない。

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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –判決理由４

均等侵害の成立（第１要件）

被告製品への当てはめ
被告製品は，ＦＲＰ製糸部材に相当する帯片を金属製外殻部材に設けた穴に１回だけ通して，これを熱硬化させて，同帯片によって金属製外殻部材を掛け止めし，同帯片をＦＲＰ製外殻部材に接着させて介在させているから，本件発明の本質的部分を共通に備えている。
したがって，被告製品は，均等の第１要件を充足する。

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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –判決理由５

均等侵害の成立（第２，３要件）

第２要件

ＦＲＰ製糸部材を，金属製外殻部材の接合部に設けた穴に１回だけ通すという構成としても，ＦＲＰ製外殻部材と金属製外殻部材との接合強度を高めるという作用効果を奏することができるから，置換可能性が認められる。

第３要件
ＦＲＰ製糸部材が穴を１回だけ通るという構成は，本件発明の効果を奏する構成としては，特段の工夫もないありふれた構成といえるから，本件発明の構成を被告製品の構成に置換することは，当業者にとって容易である。

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SCENE 3：第６回口頭弁論 – 判決言渡し –判決理由６

均等侵害の成立（第５要件）

第５要件
本件でされた補正は，補正前の「前記複数の貫通穴を通され，その形状が維持されたＦＲＰ製糸部材」の意味を明確にしただけであり，何らかの限定を加えたものではない

明細書の段落【００１５】は，被告製品のような構成について記載したものではな
く，原告が，被告製品のような構成をあえて特許請求の範囲に記載しなかったということもできない。

したがって，被告製品は，均等の第５要件を充足する。

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