「ドープされた層間化合物およびその作製方法」事件[判決のポイント]① 無数の可能性がある場合、実施態様の１つの事例である特定の化合物が開示されているとは認定できない。
② 特許法２９条の２の適用に当たって先願明細書にどのような発明が記載されているかの認定と本願が特許法３６条６項１号に適合するかどうかの判断は異なるものであって、先願明細書に特定の組合せの実施例が記載されていないことから直ちに本願が特許法３６条６項１号に適合しないものとなるということはない。
[事件の表示、出典]
2008.10.29

知財高裁平成２０年（行ケ）第１０１２６[参照条文]
29 条の 2 と 36 条 6 項 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------１． 事案の概要[本願発明]
リチウム電池に使用するドープされた金属酸化物挿入化合物【請求項１】
ＬｉＭy-x ［Ａ］x Ｏz またはＭy-x ［Ａ］x Ｏz（式中、ＭはＣｏ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｔｉ、Ｆｅ、ＶまたはＭｏであり、０＜ｘ＜ｙであり、［Ａ］＝Σｗi Ｂi （ｉ＝１からｎ）［式中、Ｂi は、遷移金属であるＭを置換するために使用される元素であり、ｗi は全ドーパントの組み合わせにおける元素Ｂi の分率であって、Σｗi（ｉ＝１からｎ）＝１であり、ｎは、ドーパント元素Ｂi の総数であって、２以上の正の整数である］ΣｗiＥi （ｉ＝１からｎ）は、ＬｉＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物またはＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物における置換された遷移金属イオンＭの酸化状態±０．５に等しく、を近似し、Ｅi は最終生成物であるＬｉＭy-x ［Ａ］x Ｏz またはＭy-x ［Ａ］x Ｏz におけるドーパントＢi の酸化状態であり、ドーパント元素Ｂi は、層間化合物中のカチオンであり、かつ少なくとも２つのドーパント元素Ｂi はＬｉＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物またはＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物におけるＭの酸化状態と異なる酸化状態を有し、ドーパント元素Ｂi は、ＭがＮｉの場合にはＣｏを含み、ドープされた層間化合物中のＬｉ対Ｏの比は、ドープされない化合物ＬｉＭy Ｏz またはＭy Ｏz におけるＬｉ対Ｏの比よりも小さくない。）の式で表されるドープされた層間化合物。
ドーパント：［Ａ］＝Σｗi Ｂi

ＬｉＭy-x [Ａ］x Ｏz
遷移金属：Ｃｏ,Ｎｉ,Ｍｎ,Ｔｉ,Ｆｅ,Ｖ, Ｍｏ[先願発明]

ＬｉＭy-x [Ａ］x Ｏz×）Ｌｉ xＮｉ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 は満たさない○）Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 は満たすクレーム上の相違点：① ΣｗiＥi （ｉ＝１からｎ）は、ＬｉＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物またはＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物における置換された遷移金属イオンＭの酸化状態±０．５に等しいとの限定の有無② 少なくとも２つのドーパント元素Ｂi はＬｉＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物またはＭy-x ［Ａ］x Ｏz 化合物におけるＭの酸化状態と異なる酸化状態を有するとの限定の有無③ Ｌｉ対Ｏの比は、ドープされない化合物におけるＬｉ対Ｏの比よりも小さくないとの限定の有無[拒絶理由]
29 条の２36 条 1 項 2 号[審決]
実施例には、Ｌｉ xＮｉ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 が記載されているが、Ｃｏは鉄族元素に属し、Ｎｉと化学的性質が似通った元素として周知だから、Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 も実質的に記載されているに等しい。
先願明細書には、第１の実施態様として、ＬｉＣｏＯ2 から誘導されるＬⅰxＭＡmＤzＯ2型の活物質が記載され、そのなかにはＬｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 も含まれる。
実施例はＮｉのみだが、特許請求の範囲の欄において,前記一般式の M を『ニッケル,コバルト,マンガン及び鉄から選択される少なくとも一種』としている
よって、先願明細書には、Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 が記載されているといえる。
２．当事者の主張
1) 取消事由１（先願開示事項の認定の誤り）（原告）
ＣｏとＮｉの化学的性質が似通っているから、Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 もということにはならない。
Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 は第１の実施態様として明記されていない。
よって、先願明細書にＬｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 が記載されているとの認定は誤りである。
実施例に記載された、Ｌｉ xＮｉ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 は、遷移金属イオンＭの酸化状態±０．５に等しいとの条件を満たさなず、本願発明の技術的範囲には属さない。
（被告）
本願明細書（甲１）には、Ｌｉ xＮｉ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 やＬｉ xＮｉ0.7Ｃｏ00.1Ｔｉ
0.1Ｍｇ0.1Ｏ2

等の実施例は記載されているものの、Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 ような,Ｃｏを含みＮｉを含まない化合物については実施例がないのに、本願補正発明は、その特許請求の範囲の記載からみて、そのようなものを明確に含むものである。

そうすると原告が先願明細書にはＬｉxＣｏ0.09Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 の実施例がないから先願明細書にはこれが記載されているとすることはできないと主張することは，原告自ら，本願補正発明が「発明の詳細な説明」に記載されたものでなく，特許法３６条６項１号に違反しているということを認めることになる。
2) 取消事由２（拒絶理由の懈怠）① （原告）前置報告書には、拒絶理由通知で引用されていない JP09-354358 に基づく拒絶の理由が記載されていたが、審査官はこの点について新たな拒絶理由を通知すべきである。
★前置報告書では、別途特願 09-354358 が引用され、公報表１にＬｉwＮｉ0.8Ｃｏ0.19
Ｍｇ0.01Ｐ0.01Ｏ2 が記載されていると指摘された。
（被告）
前置審査において審査官が審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に,審査官が拒絶の理由を通知するかどうかは審査官の裁量事項である。
② （原告）前置報告書には、審決で引用された先願明細書は引用されていないから、当該拒絶理由は解消したとみなすことが妥当である。にもかかわらず、審決では先願明細書が引用された。
（被告）
本件前置報告書あるいは本件審尋のいずれにも,先願明細書による拒絶の理由が解消されたとは記載されていないし,また他に,拒絶の理由が解消されたとみるべき具体的な根拠もない。
３． 裁判所の判断
取消事由１＜一致点の認定の誤り＞
Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 は第 1 の実施態様（ＬⅰxＭＡmＤzＯ2 型の活物質）に含まれうる多くの活物質の一つにすぎないものであって、そのなかから特にＬｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 を選択するべき旨の記載はない。

ＣｏとＮｉの化学的性質が似通っているから、Ｌｉ xＣｏ0.90Ｍｇ0.05Ｔｉ0.05Ｏ2 もということにはならない。
なお書きで。
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特許法２９条の２の適用に当たって先願明細書にどのような発明が記載されているかの認定と本願が特許法３６条 ６項１号に適合するかどうかの判断は異なるものであって，先願明細書に特定の組合せの実施例が記載されていないことから直ちに本願が 特許法３６条６項１号に適合しないものとなるということはない。
４． 検討事項

29 条の２の適用
産業政策的（先を急いだいいかげんな出願の防止）には、厳格であるべき重複した権利発生の防止という点では補正によってクレーム可能な範囲で適用されるべき① 無数の選択肢がある場合、その中の特別な一例で新規性はどんな場合も否定されない？
⇒化学バイオ分野では、本件と同様の拒絶理由は実際には多い② 二重特許の可能性は？
⇒クレームに記載されており、36 条の拒絶を受けなければ、先願はそのまま特許される③ 本願は、２９条の２（特願 09-354358）と３６条６項１号で結局拒絶される？
パラメーター特許として成立する？３６条６項１号を通知されたとき、出願人はどう反論するか？
④ 本件の場合、特許庁は前置審査で引用した特願 09-354358 に基づき、あらたな拒絶理由を通知すべきだったか？
以弁理士

松任谷

上優子