知的財産権侵害！その時どうする？
～攻撃・防御とその下ごしらえ

令和5年8月25日

特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

自己紹介
略歴
昭和63年 3月
昭和63年 4月
平成 9年 1月
平成16年 4月
平成21年12月
平成23年12月

京都大学工学部航空工学科卒業
川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
弁理士登録
名古屋大学法科大学院入学
弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
日本弁理士会東海支部 副支部長（2016年）
愛知県弁護士会 情報問題対策委員会 委員長(2019年～）
APAA コピーライト委員会 委員長(2021年～）

E-mail : katomi@juju-law.jp

１ 侵害品の発見権利行使可能な時期
出願公開

特許登録

警告後は補償金の対象

現在損害賠償請求

特許権消滅

差止請求
非侵害

事件の進展（全体の流れ）
権利者

相手方

侵害品発見
対応検討・準備
警告書送付

対応検討・応答

交渉

和解

ＡＤＲ

知財調停民事訴訟

日本知的財産仲裁センター

裁判所

裁判所

権利行使は悩ましい
意義

費用

市場の維持
自社製品の信用の維持
ブランド価値の維持
利益の追求
ライセンシーとの関係調査等の費用その他の影響労力

相手方との取引関係
業界の慣行
社会的な評価弁護士等の費用実費など

権利侵害を発見し易いか？

侵害発見の端緒

お客様からの問い合わせ等関係者が店舗等で発見

不良品が届いた！
似た商品がある！
支店ですか？

インターネットで発見
検索エンジン
オンラインショップ
フリマサイトオークションサイトSNS２ 警告前の下準備

権利の確認 … 自分が使える権利を原簿で確認
侵害成否の確認 …

••

被疑侵害品の取り寄せ
侵害成否を厳しく判断

証拠の準備•
損害額の推定 … •何を？どうやって？どの程度？

販売数量などを推測
概算で良い… 方針の検討警告 等

侵害成否の確認
被疑侵害品の取り寄せ

権利侵害か？

⚫ 写真と現物は違うことがある⚫ 厳しく判断⚫ 現物でしか分からないこともある⚫ 特許／実用新案は文言侵害メイン⚫ 権利行使先の特定（特にオンラインショップの場合）⚫ 抗弁権(先使用権，商26条)の判断も慎重に⚫ 証拠化に配慮⚫ 不正競争防止法（２条１項１～３号）も検討⚫ 無効理由も検討

証拠の準備権利者には侵害成立の立証責任がある

品名：爺触
型番：NT-XXX
製造者 ------

仲介業者

製造元

レシート
品名･･･円

取扱説明書

インターネットアーカイブの利用
https://archive.org/
WATCH
2011
Spring爺蝕.com

写真撮影
・撮影日時
・撮影者

カタログ ホームページ
事実実験公正証書
・製品購入/製造の事実・製品の機能 など

方針の検討何を求めたい？

侵害の停止？
損害賠償？

ライセンスを求められたら？

誰に？法的根拠は？
権利行使の相手は？
（実施行為独立）

製造元

どの程度？
訴訟までやるか？

仲介業者

〇〇市場
プラットフォーマー
への権利行使は？

オンラインショップ爺蝕.comプラットフォーマーへの権利行使⚫ プラットフォーマーも一定の要件下で侵害主体となり得る（知財高判H24.2.14）⚫ プラットフォーマーに警告を出すと「出店者に直接連絡して欲しい」という回答が多い⚫ 知的財産権侵害の申告ページを用意しているプラットフォーマーもある

警告書の送付
1. 誰の名前で発送するか？
・会社の代表者名
・代理人名（弁護士、弁理士）○○年○○月○○日〒xxx-xxxx
××株式会社代表取締役

2. 記載すべき内容
・当事者双方の住所、氏名又は名称
・権利の告知･･･登録番号、請求項
・対象製品の特定･･･名称、品番など
・権利侵害に当たる旨（請求の法的根拠）
・請求内容･･･製造・販売の中止、在庫等の廃棄
損害賠償の支払販売先、仕入先、取引数量、価格等の情報掲示
・回答期限

○○ 様
〒xxx-xxxx○○株式会社代表取締役 △△

㊞

通知書
前略

当社は、下記の特許権を有しています。
特許第＊＊＊＊＊号
発明の名称：－－－－－－
請求項１－－－－－－－－－－－－を備える時計。

ところで、御社が製造・販売しておられる品名：爺触、型番：NT－●●●
なる冷蔵庫は、上記特許権の請求項１の構成要件を全て充足しています。
よって、当社は御社に対し、上記製品の製造・販売の中止、及び損害賠償金の支払いを求めます。つきましては、○月○日までに、御社の対応について

4. 内容証明にするか？
・警告内容、日時が立証できる・威圧感を与えられる・公報などの添付は不可（別便で送る）

御回答下さい。
なお、御回答なき場合は、法的措置をとらせて頂くことを申し添えます。
草々

３ 警告を受けたら？

権利の確認 … 原簿、公報自身の実施行為の確認 … 対象製品、販売実績、商流取引先への連絡、状況確認
侵害成否の確認 … 厳しく判断
警告書の回答期限に間に合わないー！

方針の検討
回答書

権利の確認
登録原簿
権利の存否
権利者
会社名の警告書なのに権利者は会社代表者ということもある

特許公報・登録公報
権利内容は公報で確認（参考） 専用実施権者（乙区）
通常実施権者（丙区）に記録される

方針の検討
侵害していません侵害です

交渉(２)

否認

ごめんなさい逃げる
相手の権利をつぶす

交渉(１)

権利者

解決金抗弁

ライセンス契約• 設計変更• 商標変更• 無効審判• 取消審判先使用権など相手の権利をつぶす！
特許等の無効理由の調査
無効理由（進歩性が多い）を想定し、どのような文献があれば良いかを考える。

無効資料の調査
特許文献以外に取扱説明書、カタログ、雑誌、海外文献なども調べる

商標の使用状況の調査（不使用取消審判）
・指定商品、指定役務との関係で使用と言えるか？
・社会通念上同一の商標の使用と言えるか？

先使用権（特実意）の立証先使用権（特許法79条、実用新案法26条、意匠法29条）
1. 出願人と別ルートで発明、考案、意匠を知得すること
2. 事業の実施または事業の準備をしたこと
3. ２が相手の出願より早いこと

特許庁「戦略的な知財管理について」より

商標における抗弁
先使用権（商標法32条）
1. 相手の出願前から商標を継続的に使用していること
2. 不正競争の目的ではないこと
3. 相手の出願時点で周知になっていること
証拠
①
②③④⑤

取引実績
広告宣伝等の実績
商標の使用写真等
SNS、雑誌等の記事
アンケートなど

商標権の効力が及ばない範囲（商標法26条）
1.
2.
3.
4.
5.

自己の肖像、氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標
指定商品の普通名称等を普通に用いられる方法で表示する商標
指定役務等の普通名称等を普通に用いられる方法で表示する商標
指定商品・指定役務等について慣用されている商標
いわゆる商標的態様により使用されていない商標

回答書◆ 内容証明にするか？
◆ 誠意ある対応を示すことが基本
嘘やごまかし、相手の誹謗中傷などはしない◆ 侵害を安易に認めない• 一旦、認めてしまうと後から撤回することは難しい• 権利者が侵害であることの根拠を十分に示していないときは、具体的な説明を求める• できる限り、侵害を否認する• 可能であれば相手方の権利には無効・取消理由があるとの主張もする• 否認等の理由は、あまり細かく述べない方が得策◆ （侵害の可能性があると感じる場合は）製造販売を中止したことを伝える• 「早期解決を図るため」「無用な紛争を回避するため」などを理由にする• 販売実績などについては回答を避けたい無視という対応はありか？

無視

無視

警
告書

警
告書

受け取らない受け取ら敗訴ない （送達完了） 不出頭 （無視）

提訴

訴
状
送達付
郵便訴
訟期
日判
決

強制
執行
銀侵
行害
口品
座差
差押
押

財産
開示

４ 交渉
◆ 落とし所を意識して交渉する（権利者）（被疑侵害者）侵害を停止できればOKとする〇〇円ほどの解決金でOKとするなど製造販売の中止はやむなし
解決金は〇〇円ほどまではやむなし など◆ 侵害の成否について明確な決着はつかないことが多い• 文書のやりとりを数回繰り返すうちに応答がなくなるパターンもある
権利者が権利行使を断念する場合など• 和解する場合の「解決金」の意義
権利者･･･損害賠償と解釈
被疑侵害者･･･非侵害だが早期解決のための方策と解釈
・金銭の支払いを伴うときは、和解書は必須◆ 適当なところで見切りをつけることも必要
・1～2往復のやりとりで概ね主張は出尽くす
・訴訟等に進むか、断念するか

５ 訴訟
管轄

（特許、実用新案等）東京地方裁判所、大阪地方裁判所（意匠、商標等）
通常の管轄＋東京地方裁判所、大阪地方裁判所

請求

差止請求（ 侵害行為の停止、侵害品の廃棄など ）損害賠償請求、不当利得返還請求（ 金銭の支払い ）信用回復措置請求（ 新聞広告、ホームページへの掲載、取引先への通知など ）対象、行為の特定

対象を型番、文章などで特定対象が侵害に該当することを主張・立証する請求項の構成を全て満たす
登録商標と同一・類似の商標であり、指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務に使用している侵害となる行為を各法の実施行為（特許法2条1項3号など）に基づいて特定＊＊＊装置を製造、販売した＊＊＊なる商標を、＊＊＊に表示して販売したどの不正競争行為（2条1項各号）に該当するかを主張・立証する損害額

損害額の推定規定
特許法102条1項
特許法102条2項
特許法102条3項

実施相応数量×権利者が得られる利益侵害者が得た利益
実施料相当額

請求権不存在確認訴訟
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