契約のキホン～秘密保持・ライセンス～
令和２年12月18日
特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

⾃⼰紹介
略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑

本⽇の⽬的1 質問されたときにビビらない程度に契約の基礎知識を得る
2 秘密保持契約、ライセンス契約のポイントを知る
3 現実的な問題への対処法を知る

1 質問されたときにビビらない程度に契約の基礎知識を得る
契約の成⽴、契約書の位置づけ• 契約は「申込み」と「承諾」（合意）によって成⽴する• ⼀部の契約（保証契約など）を除き⼝約束でも契約成⽴申込み（売ってください）
BOOK承諾（売りましょう）

証拠としての契約書
契約書＝処分⽂書
当事者の意思表⽰を表した⽂書cf）報告⽂書

売買契約成⽴通常はその場で本を渡し、代⾦を⽀払うので即時に契約終了

契約書はなぜ作成するのか︖

1. 合意したという事実、内容の明確化• 契約してから時間が経つと、⾔った／⾔わないの紛争になる• 内容を⽂章化しておかないと相互の認識が異なることがある
2. 責任追及するための証拠となる• ⼝約束を⽴証するのは難しい

裁判官は訴訟において⾃由⼼証で判断する。とはいえ、処分⽂書に記載されている内容と抵触する事実を認定することは特段の事情がない限り経験則違反となり許されない。
・・・だから、契約書の内容は重要︕

ところが、特段の事情が認められる例は、少なくない。
・・・不利な契約書があっても、諦めるな︕

契約書が争われた事例(1)
事件の概要

カツラの代⾦を⽀払え・注⽂した覚えはない︕
・仮契約しかしていない
Ｙ⽒
Ｘ社
契約書

• Ｙ⽒がＸ社を訪問し、カツラの相談をした↓• Ｘ社はカツラの費⽤、詳細打合せ、作成に要する期間を説明• Ｙ⽒は（仮契約のつもりで）契約書にサイン• その直後、Ｙ⽒は⽶国に⻑期出張（Ｙ⽒とＸ社は⻑期間、連絡なし）↓○年経過• Ｘ社からカツラが完成した旨の連絡• Ｙ⽒は正式注⽂した覚えがないとして受取拒絶↓
紛争へ︕

契約書が争われた事例(2)［判例］東京地判平１４．６．２５
Ｈ６年度契約（⾃動更新条項あり）「…申出がない場合には、本契約は同⼀条件で期間満了の⽇から⼀年間更新されるものとし…」

事件の概要

原告

パチスロ機製造
毎年、更新

Ｈ９年度

被告から契約更新の申出なし
パチスロ機製造は継続

Ｈ１１年

原告が被告を特許権侵害で提訴…

実施許諾を受けた業者は、設備を備え、⼈員を雇⽤するのだから、この契約は、その性質上、⼀年限りで終了することを予定した契約ではなく、継続することを前提とした契約と解することができる。

Ｈ８年度

被告

…

裁判所の判断Ｈ６年度〜

Ｈ８年度契約（⾃動更新条項なし）「甲は、…特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」

パチスロ機の特許権について実施許諾

実施許諾がＨ９年度以降も⾃動更新されているか否かが争点

契約と法律の関係
法
強⾏規定（当事者の合意でも排除できない）
例）公序良俗違反、職務発明の対価(?)、独占禁⽌法など

律
任意規定（当事者の合意で異なる定めが可能）

契約の意義
法律と異なる契約は無効となる可能性あり（法律を知っていないと⾃⼰満⾜で終わってしまう）• 契約で法律の内容を具体化
例）取引の⽬的物、代価、⽀払⽅法など• 契約で法律と異なる規定（特約条項）例）当事者の責任軽減など• 法律で定めていない事項について取極め

契約⾃由の原則はあるが、何でも取極めできる訳ではない

１ 合意内容が可能であること･･･････････････タイムマシンの売買契約
２ 合意内容が確定していること･････････････ ⽀払えるようになったら代⾦を払う
３ 合意内容が適法であること･･･････････････代⾦の⽀払いに代えて覚せい剤を○○グラム渡す
４ 合意内容が社会的妥当性のあること ･････ 違反駐⾞には⾦１０万円の罰⾦を請求します契約書〜ここに注意 (1) 契約書は完結させるべし︕
契約書案・修正の繰り返し

未完成のまま放置

取引開始

未完成の契約書は紛争に役⽴つか︖
 契約書のバックデートは避けるべし︕
× 契約⽇として現実の締結⽇よりも過去の⽇付を記⼊○ 遡及適⽤条項を設ける
・本契約は2020年4⽉1⽇から適⽤する・本契約の有効期間は2020年4⽉1⽇から1年とする

契約書〜ここに注意 (2) 義務条項をチェックせよ︕
有利な契約を狙うのではなく、不利な契約を回避することを考える「・・・を⽀払う」のような明⽂の条件だけでなく、隠れた義務条項にも要注意
個別契約は甲の注⽂書に対して⼄が承諾書を交付することにより成⽴する 第三者の⾏為を規定しない︕○条（引渡し）甲は⼄に対して製品を引渡し、A社がこれを保管する○条（秘密保持）
⼄が、甲の許諾を得て秘密情報を第三者に開⽰するとき、当該第三者は本契約と同等の秘密保持義務を負う。

契約書の形式
複数ページの契約書の場合⼀体性を確保する○○契約書

署名，記名押印について収⼊印紙について誰が署名等するか︖• 契約の種類に応じて 印紙税法で定められた額の収⼊印紙を貼る

個⼈ ･･･・・・・・・個⼈名 ○○ ○○• 印紙には消印（割印）を押す（全員でなくてもよい）→代理権を有している者

個⼈事業者･･･・屋号＋個⼈名○○商店 ○○ ○○全ページ間に当事者全員の契印（割印）を押す
製本テ プ

○○契約書

製本テープで製本し、テープと本体の間に、当事者全員の契印（割印）を押す

法⼈ ･･･代表取締役等の役職者△△社 代表取締役 ○○ ○○住所は必要︖→法律上は要求されないが相⼿を明確に特定するために記載した⽅が良い

印鑑は実印でないと不可︖→・三⽂判でも構わないが、証明⼒の点で実印の⽅が好ましい
・シャチハタは不可と解されている

印紙• 印紙は税務上の義務なので契約の効⼒とは無関係

参考⽂献「契約書の基本知識とつくり⽅」
⼩⼭内 怜治 著
⽇本能率協会マネジメントセンター

契約書の書式
特許権等実施許諾契約書○○（以下「甲」という。）と○○（以下「⼄」という。）とは、以下に定める発明に関して、本⽇、次の条項によって実施許諾契約（以下、「本契約」という。）を締結する。
第１条 甲は⼄に対し次の発明について通常実施権を許諾する。
特許第○○○号 発明の名称＊＊＊＊＊
第２条 甲は、⼄の同意を得ることなく、本発明の実施を⼄以外の者にも許諾できる。
第３条 ⼄は、甲に対し本契約の契約期間中に製品売上⾦額の○％の⾦額を実施料として⽀払う。
︓
第＊条 本契約に関する訴えは、⼤阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とする。
第＊条 本契約書は、甲⼄間の完全なる合意を記載し、本契約締結以前のすべての書⾯、⼝頭の合意または了解事項に優先する。
本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲および⼄がそれぞれ１通を保管する。
令和○○年○⽉○⽇
甲 ○○○○
印
⼄ ○○○○
印

表題
前⽂

本体部分

• 定義
• ライセンスの許諾• 技術指導• ロイヤルティ• 改良発明の取り扱い• 販売促進• 契約期間と解約• 秘密保持• 保証と責任• 紛争処理完全なる合意(Entire Agreement)
末尾⽂⾔
署名（記名押印）

11

2 秘密保持契約、ライセンス契約のポイントを知る
秘密保持契約（ＮＤＡ）のポイント
 双務契約ではない︕○条 甲及び⼄は秘密情報を第三者に開⽰⼜は漏洩してはならない↓
甲、⼄それぞれに義務を課しているが、交換条件になっている訳では無い（双務契約ではない）
甲が漏洩等したからと⾔って、⼄も漏洩等してよいということにはならない 開⽰・漏洩の禁⽌だけでなく⽬的外使⽤の禁⽌が重要○条 甲及び⼄は、秘密情報を本契約の⽬的以外に使⽤してはならない。
・開⽰、漏洩に基づいて損害賠償請求することは⾮常に困難
・⼀⽅、⽬的外使⽤は⼤きな⾜枷になり得る製品Aの共同開発の⽬的で開⽰された
秘密情報

製品Bの開発に利⽤すれば⽬的外使⽤となる

秘密情報とは○条 「秘密情報」とは、甲および⼄が本契約に基づき相⼿⽅に開⽰する技術上または営業上の情報のうち秘密であることが明⽰されたものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものは、除外される。
① 開⽰前に公知であったもの② 開⽰前に受領者が有していたもの③ 開⽰後に受領者の責によらずして公知になったもの④ 受領者が正当な権限を有する第三者より秘密保持の義務なく⼊⼿したもの⑤ 秘密情報を使⽤・参照することなく受領者が独⾃に開発等したもの⑥ （法律等の規定により開⽰が義務づけられるもの）
2 以下に掲げるものは、前項の秘密情報に含まれる。
① 本件製品のサンプルおよびその原料、製造⽅法② 本件機械学習に供する学習データ③ ・・・

秘密保持契約（ＮＤＡ）の内容【重要な条項】
1条（⽬的）
秘密情報を開⽰する⽬的など
2条（定義）
秘密情報とは3条（秘密保持）第三者への無断での開⽰、漏洩の禁⽌など
4条（使⽤）
⽬的外使⽤の禁⽌5条（返還）
契約終了時などにおける秘密情報の返還・廃棄義務）
6条（解除）
秘密漏洩時の取り扱い【オプション】
・ 秘密情報の管理義務
・ 秘密情報の複製等の制限
・ 秘密情報を相⼿⽅に開⽰する義務はない
・ 秘密情報の開⽰は知財のライセンス、譲渡等を意味するものではない
・ 秘密情報の開⽰は将来の取引を約束するものではない
・ 損害賠償・ 専属管轄・ 残存条項ライセンス契約〜ロイヤルティ• イニシャルペイメント・・・頭⾦• ランニングロイヤルティ・・・売上基準/数量基準で繰り返し⽀払い• ミニマムロイヤルティ・・・売上等に関係なく最低限⽀払うランニングロイヤルティ• ラ ン プ サ ム ・・・⼀括払契約締結までのコストはここで回収しておく• ランニングロイヤルティーの収益はライセンシーの実施能⼒次第
対象製品を明確にしておく• 改良製品も含まれるようにしておく
独占的ライセンスでは必ず考慮すべし• ライセンシーが実施しないと通常のランニングロイヤルティは得られなくなってしまう• 実施しないときの解約権なども留保しておくことが望ましい侵害訴訟の和解などではランプサム

契約期間にも要注意• 特許権→消滅するまで• ノウハウ→× 永久︖○ ⼀定期間でロイヤルティの⽀払いを打ち切る（ノウハウを買い取った扱い）

原告

被告• さっさと利益を確定したい• 他の企業から特許を無効にされる前に⽚付けたい• いつまでも関わっていたくない• 事業の報告、監視が煩わしいライセンス契約〜ロイヤルティ 監査
ライセンサー

ライセンシーロイヤルティ監査ライセンシーが売上げ等
帳簿は営業秘密をごまかして報告しては、↓適正なロイヤルティが確 中⽴的な者による監査
ライセンサーに⾒せたくな保できないい↓
帳簿の監査をしたい〇条（監査）
1. ライセンシーは、製品の製造数、販売実績その他ロイヤルティの計算に必要な事項を記録し、ライセンサーに報告しなければならない。
2. ライセンサーは、前項の報告に疑義が⽣じたときは、ライセンシーに対して、公認会計⼠その他中⽴な第三者による監査を請求できる。
3. 前項の監査の費⽤はライセンサーの負担とする。ただし、監査の結果、ライセンシーの報告によるロイヤルティが１０％以上過⼩であった場合、ライセンサーはライセンシーに対して、不⾜分のロイヤルティの２倍および監査の費⽤の⽀払いを請求できる。

ライセンス契約のポイント
 独占的実施許諾に要注意︕

独占的実施なのでロイヤルティを⾼く設定できる↓実施権者が実施しないとき、他⼈に乗り換えることができない（他⼈に許諾できない）
⼀定期間実施しないときは独占的地位を解除する条項などで対処

 ライセンサーが負う義務に注意
••••
•
•

第三者による権利侵害が発⾒されたときにこれを排除する義務（侵害排除義務）を負うか︖
権利を過失によって消滅させたときの損害賠償の有無
特許の有効性の保証、特許の技術的有効性の保証
第三者の特許を侵害しない旨の保証
技術指導の有無
特許庁への登録義務（商標の場合）

ライセンス契約〜改良発明の取扱
ライセンシーが実施をする中で改良発明が⽣まれることがある
ライセンサー

特許権

実施許諾

できれば使いたい

ライセンシー

改良発明

予め実施許諾中に条項を盛り込んでおく•

改良発明の報告義務•

通常実施権の許諾義務（グラントバック）•

専⽤実施権の設定義務（グラントバック）•

改良発明の譲渡義務（アサインバック）

独占禁⽌法違反の可能性

3 現実的な問題への対処法を知る
契約は⼒関係 契約は当事者の⼒関係に左右される。
 必ずしも⾃⼰にとって理想的な条項で契約が締結できるとは限らない
実運⽤で不利な状況の回避を図る【例︓秘密情報の場合】① 開⽰前に公知であったもの② 開⽰前に受領者が有していたもの ← ここに逃げる︕③ 開⽰後に受領者の責によらずして公知になったもの④ 受領者が正当な権限を有する第三者より秘密保持の義務なく⼊⼿したもの⑤ 秘密情報を使⽤・参照することなく受領者が独⾃に開発等したもの（不要な）情報をもらうことを極⼒回避する、という⼿も考えられる

現実的な悩みあれこれ 条項の修正に応じてもらえないときは︖• 話せばわかるときもある• 担当者を変えてみる• 交換条件を考える ⾃⼰に不利な条項で締結せざるを得なかった・・・• 是正する法律はないか︖• 実運⽤で⼯夫 相⼿が契約書を完成させてくれない・・・• 取引中断︖• 契約書「無し」を前提にリスク管理
 相⼿が契約書通りの対応をとってくれない・・・• その状態を放置しない• 実運⽤で⼯夫