平成２０年１０月２８日判決
平成１９年（行ケ）１０３５１号審決取消請求事件
１．概要
共同出願違反（特許法３８条）により、特許が無効とされた事案※関連事件
平成１８年（ワ）８２４８号特許権侵害差止等請求事件
請求棄却 共同出願違反による無効で権利濫用
２．事実関係

原告

被告

業務委託(OSG ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)

開発品の基本設計(ｼｮｯﾌﾟﾗｯｸｽ)

試作
金型設計、制作
量産準備

被告

両者

原告→被告

被告→原告

両者

被告

但し︑代金に食い違い

支払期限 ２月１４日

特許出願

H13.6.6

契約の合意解除

H13.3.26

代金支払要求の書簡

H13.1.26

注文書

H12.10.31

業務委託契約締結

H12.4.1

製品仕様提示H12.3.31

３．審決の判断（１）法定解除→遡及消滅
この書簡は、平成１３年２月１４日を期限とする開発委託契約の法定解除の意思表示に実質的に相当乃至示唆することは明らかである。その後、金型製作は請求人から被請求人に発注されることなく、同年２月１４日の期限を経過し、「両者は袂を分か」ち、請求人は同年「３月時点で該金型の中国での製作を発注」している。
（乙第３号証）これらが請求人による本件開発委託契約上の（３）および（４）の業務の受領を拒絶するという業務委託義務違反の債務不履行に該当することは明らかであり、本件開発委託契約は、被請求人による解除権の行使により法定解除されたものである。その効果として当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。したがって、本件開発委託契約第６条第１項は民法第５４５条第１項により遡及的に消滅した。
（２）合意解除→遡及消滅
平成１３年３月２６日の請求人被請求人各代表者間の面談において本件開発委託契約が解約されたことが確認され、合意解約により、契約が遡及的に消滅されることは、基本的な効果であり、同契約における特別な、例えば第６条第１項の効力を存続させるというような特約が付された事実が存在しないことをも認めた以上、たとえ本件開発委託契約が法定解除されたものでないとしても、本件特許発明に関する共同出願条項は、本件特許の出願日である平成１３年６月６日以前に効力を失った。
４．争点（１）債務不履行解除の事実認定
被告から原告への平成１３年１月２６日の書簡により、契約は債務不履行解除されたか？
（２）解除の効果に係る判断
契約の合意による解除により、契約は遡及消滅するか？
５．裁判所の判断（１）争点１について
しかし，審決において債務不履行解除の意思表示の認定根拠とされている甲８書簡
中の「本開発委託契約を御解約される場合は」という記載には，敬語が使用されているから，その「御解約」の主体は，被告作成の甲８書簡の相手方である原告であると理解される。また，甲８書簡において，被告が原告に対して主張した開発設計費支払請求の法的根拠は，債務不履行解除に係る損害賠償請求権（民法５４５条３項，４１５条）ではなく，本件開発委託契約書（甲５）の４条である。同条項の記載，すなわち「甲（判決注原告）のやむを得ない事由により，開発を中止又は中断しなければならなくなったとき，甲はその旨を乙（判決注被告）に書面にて通知することにより，本契約を解除することができる。この場合，甲乙協議の上，乙がそれまで負担した費用を甲は乙に支払うものとする。
」という約定記載によれば，その解除権行使の主体は，原告のみに限定されている。したがって，甲８書簡で言及された「御解約」の主体は，被告ではなく，原告であることは明らかである。その他，
甲８書簡には，債務不履行を理由とする解除の意思表示を認めるに足りる記載が見当たらない。

民法第 541 条（履行遅滞等による解除権）
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
民法第 545 条（解除の効果）
１ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

（２）争点２について
ア

本件開発委託契約の記載によれば，同契約では，①本件発明について特許を受ける権利が原告と被告の共有であることが定められ〔本件共同出願条項（６条１項(2)）
〕，また，②本契約の有効期間は，本契約締結の日から第２条の委託業務の終了日までとすると定められ（８条１項），さらに，③前項の定めに関わらず，・・・第６条（工業所有権）に関する定めは，当該工業所有権の存続期間中有効とする〔本件効力存続条項〕（８条２項）と定められている。そうすると，本件共同出願条項（８条２項にいう「第６条（工業所有権）に関する定め」に当たる。
）は，本件開発委託契約の合意解除を原因とする「委託業務の終了」（８条１項）にもかかわらず，本件効力存続条項（８条２項）により，委託業務終了後の平成１３年６月６日の本件特許出願時においても，「当該工業所有権の存続期間中」（８条２項）として，その効力を有するものと解すべきは，疑いの余地はない。
イ

この点について，被告は，本件開発委託契約書８条１項の「委託業務」は，事実行為であって，法律行為（契約）の終了原因である法定解除や合意解除を含まないから，法定解除等により契約目的を達成せずに途中で契約関係が終了した場合には８条１項が適用されず，その適用を前提とする８条２項の本件効力存続条項も適用されない旨主張する。
しかし，被告の上記主張は，以下のとおり理由がない。すなわち，①８条１項の「第２条の委託業務の終了」には，契約目的を達成した場合のみならず，委託業務（事実行為）が合意解除（法律行為）を原因として途中で終了する場合も含むと解するのが文言上自然であり，前記のとおり，合意解除の場合にも８条１項が適用され，８条２項の本件効力存続条項により本件共同出願条項がその効力を有すると解するのが，当事者の合理的な意思に合致するというべきであること，②本件開発委託契約では，最終的には，原告が被告の開発費用を負担することとし，被告が技術等を提供することと定められ（甲５の３条２項，３項参照），開発資金等を提供した原告と，技術等を提供した被告との間において，特許等について共有とするとした趣旨は，互いに相手方の同意を得ない限り独占的な実施ができないこととして，共同で開発した利益の帰属の独占を相互に牽制することにある点に照らすならば，合意解除がされた場合においても，両者の利益調整のために設けられた規定を別の趣旨に解釈する合理性はない
こと，③本件開発委託契約書５条（秘密保持）の約定は，同契約が合意解除がされた場合にも，不正競争防止法の関連規定の適用を待つまでもなく，その効力を特約により存続させて互いの営業秘密を保護しようとするのが契約当事者の合理的意思に合致すると考えられること等，諸般の事情を総合考慮するならば，本件開発委託契約書８条２項において上記秘密保持規定と同様に記載された「６条（工業所有権）に関する定め」について，合意解除の場合においても，その効力を特約により存続させるのが契約当事者間の合理的意思に合致するといえる。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
以上
弁理士 鈴木 守

業務委託契約（甲５）第２条（委託業務）
甲（請求人）は乙（被請求人）に対し、本開発品の量産に至る下記（以下「委託業務」という）業務を委託し、乙はこれを受託する。
（１）本開発品の基本設計（２）試作及び性能評価業務（３）金型の設計及び製作業務（４）量産準備と開始（省略）
第４条
甲（判決注原告）のやむを得ない事由により，開発を中止又は中断しなければならなくなったとき，甲はその旨を乙（判決注被告）に書面にて通知することにより，本契約を解除することができる。この場合，甲乙協議の上，乙がそれまで負担した費用を甲は乙に支払うものとする。
（省略）
第６条（工業所有権）
１，本開発品に関しての工業所有権を取得する権利は次の通りとする。
(1)商標および意匠登録は甲が取得し，甲が単独で所有する。
(2)特許および実用新案は甲（判決注原告）と乙（判決注被告）の共同出願とし，甲と乙の共有とする。
２，前項１，(2)の共同出願の手続きは甲が行い，発生する費用は甲乙それぞれが折半することとする。
（省略）
第８条（有効期間）
１，本契約の有効期間は，本契約締結の日から第２条の委託業務の終了日までとする。
２，前項の定めに関わらず，第５条（秘密保持）に関する定めは，この契約終了後５ヵ年間有効とし，第６条（工業所有権）に関する定めは，当該工業所有権の存続期間中有効とする。
平成１３年１月２６日書簡（甲８）
ここに開発委託契約の案件につきまして，弊社の最終的な条件および御見積もり等を下記の通り御提示申し上げますので，何卒，御高配を頂き御承認を賜りますよう切に御願い申し上げます。
・・・
９，開発委託契約の解約について上記８の納期を前提としますと２月１４日までに御決裁を頂きたく御願いを申し上げます。なお，本開発委託契約を御解約される場合は不本意ではありますが契約書第４条に基づき，前記５の開発設計費を請求させて頂きます。