〈日本知財学会誌〉Vol. 15 No. 2― 2018 : 23 32-

マキサカルシトール事件大合議判決とその実務への影響橋本一憲（特許業務法人セントクレスト国際特許事務所 弁理士）
The IP High Court Grand Panel Decision in the Maxacalcitol Case andits Effects on Patent Practices
Kazunori Hashimoto

Patent Attorney, Centcrest IP Attorneys【要旨】 ボールスプライン軸受事件最高裁判決において均等論の要件が確立して以降も，各要件の解釈では，学説や判例で異なる見解が示される論点が存在していた．今回のマキサカルシトール事件大合議判決は，特に第 1
要件と第 5 要件における論点（本質的部分，出願時同効材，特段の事情）につき明確化を図ったという点で，大きな意義がある．しかしながら，具体的事案において，判示された均等論の要件の充足性を評価・予測することは，
いまだ容易ではなく，この困難性は，出願人（特許権者）および第三者の特許実務に対して様々な影響を与える可能性がある．
【キーワード】 均等論

本質的部分

出願時同効材

特段の事情

幾何異性体

【Abstract】 Even after the Supreme Court decision on the Ball Spline case established the five requirements of theDoctrine of Equivalents, their interpretation remained controversial. Under the circumstances, the Grand Paneldecision of the IP High Court in the Maxacalcitol Case set forth important guidelines especially for interpreting its 1st
and 5th requirements. However, it is still difficult for patent practitioners to evaluate and predict patent scope in
specific cases on the basis of the guidelines, and this difficulty may have various effects on their patent practices.
【Keywords】 the Doctrine of Equivalents
special circumstances1.

essential partnon-claimed equivalents at the time of filinggeometrical isomer①異なる部分が特許発明の本質的部分ではない

はじめにこと（第 1 要件）②異なる部分を対象製品等におけるものに置換

均等論とは，対象製品等が特許発明の技術的範囲

しても特許発明の目的を達することができ，に属するか否かの判断に際して，一定の場合には，同一の作用効果を奏すること（第 2 要件）

特許請求の範囲の文理解釈を越えて均等の範囲まで③②の様に置き換えることに，いわゆる当業者

も特許発明の技術的範囲に属すると解するための論が，対象製品等の製造の時点において容易に理である．我が国では，均等論についての明文の規想到することができたものであること（第 3定はないが，ボールスプライン軸受事件最高裁判決

要件）で初めて積極的に認められ，均等侵害成立のための知技術と同一又は当業者がこれから容易に推以下の 5 つの要件が確立した．

ISSN 1349-421X© 2018

IPAJ④対象製品等が，特許発明の出願時における公All rights reserved.

23

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

考できたものではないこと（第 4 要件）

求の範囲の請求項 13 に係る発明と均等であり，そ⑤対象製品等が特許発明の出願手続きにおいての技術的範囲に属するから，控訴人方法により製造意識的に除外されたものにあたる等の特段のした控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると事情もないこと（第 5 要件）主張して，控訴人製品の輸入または譲渡の差止めおよび廃棄等を求めた事案である．

この判決以降，均等論を争点とする多くの特許権

原審は，控訴人方法が本件発明および訂正後の特侵害訴訟が提起されたが，近年の下級審裁判例で均許請求の範囲の請求項 13 に係る発明（以下「訂正等論の適用が否定される事例では，第 1 要件および発明」という．）と均等であることを認め，また，／または第 5 要件を根拠とするものが 7 割以上を占本件発明に係る特許が特許無効審判により無効にさめている ．均等論の各要件には多くの重要論点がれるべきものとは認められないと判断して，被控訴残されており，過去の判決を通じても，その解釈は人の請求を全部認容したため，控訴人ら（原審被告

必ずしも定まっていなかったが，そのような状況のら）が，原判決を不服として，本件控訴をした．

1

中で出されたのが，今回の大合議判決である．本稿

─訂正発明と控訴人方法─

では，本判決において，その基準が明確化された第訂正発明は，本件特許の請求項 13 に係る発明で1 要件および第 5 要件を解説するとともに，これらある．当該請求項は，マキサカルシトールを含む一要件が，今後の出願人（特許権者）および第三者の連の化合物群の製造方法を規定しているが，マキサ

特許実務に与える影響を中心に考察する．

カルシトールの製造のための出発物質として「シス2.

体のビタミン D 構造」の化合物を用いる．これに判決の概要と解説

対し，控訴人方法は，マキサカルシトールの製造に，
幾何異性体である「トランス体のビタミン D 構造」

2.1.

判決の概要

の化合物を用いる点で相違している（両者の出発物

─事案の概要─質が幾何異性体であることから，製造工程の中間体

本件は，角化症治療剤（商品名オキサロール軟膏・の構造も幾何異性体となる）．

ローション）の有効成分であるマキサカルシトール
を含む化合物群の製造方法に係る特許権（特許番号
第 3310301 号）の共有者の 1 人である被控訴人（中外製薬株式会社）が，控訴人（DKSH，岩城製薬株
式会社，高田製薬株式会社，および株式会社ポーラ
ファルマ）の輸入販売等に係るマキサカルシトール
製剤の製造方法は，本件特許に係る明細書の特許請

5位

シス体
O

シス体
OH

5位

5位

5位
トランス体
トランス体
出発物質の幾何異性体
出発物質の幾何異性体

しかしながら，ビタミン D 構造の 20 位アルコー
ル化合物を，末端に脱離基を有するエポキシ炭化水
素化合物と反応させることにより，一工程でエーテ
ル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入するこHOOHマキサカルシトール

24とができることでは共通している．ただし，控訴人
方法は，エポキシ基を有する側鎖の導入後，トランマキサカルシトール事件大合議判決とその実務への影響
訂正発明

エポキシ基を有する側鎖
OH

O

O

O

Br

＋

マキサカルシトール

エポキシ炭化水素化合物
Pro-O

O-Pro

Pro-O

O-Pro

控訴人方法

OH

O

O

Br

＋

O

マキサカルシトール

エポキシ炭化水素化合物
Pro-O

O-Pro

Pro-O

O-Pro

ス体からシス体への転換工程があり，工程数が増えテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されている．なお，訂正明細書には，発明の課題や効果

たビタミン D 構造……という中間体を経由し，そについての直接的な記載はない2．

の後，この側鎖のエポキシ基を開環するという新た─本事案への均等論の適用─

な経路により，ビタミン D 構造……の 20 位アルコー

本事案では，控訴人方法が，訂正発明に係る特許

ル化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入するこ権の文言侵害に当たらないことは当事者間に争いがとを可能とした点」という上位概念で認定した．そなく，訂正発明と均等なものとして，同発明の技術して，控訴人方法は，この本質的部分を備えている的範囲に属するか否かが争われた ．

から，均等の第 1 要件を充足すると認められると判3

本大合議判決では，均等の第 1 要件の「本質的部示した．

分」につき，「特許発明における本質的部分とは，また，第 5 要件の「特段の事情」につき，「特許当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なもの

技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴

として，出願時に当業者が容易に想到することので的部分であると解すべきである．……特許発明の本きる特許請求の範囲外の他の構成があり，したがっ

質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特て，出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到すに明細書記載の従来技術との比較から認定されるべることができたとしても，そのことのみを理由としきであり，そして，……従来技術と比較して特許発て，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載

明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特しなかったことが第 5 要件における『特段の事情』

許請求の範囲の記載の一部について，これを上位概に当たるものということはできない」とした上で，念化したものとして認定され」とした上で，明細書「出願人が，出願時に，特許請求の範囲外の他の構に記載の従来技術との比較で訂正発明の貢献度が大成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なるきいと評価し，その本質的部分を，「一工程でエー部分に代替するものとして認識していたものと客観25

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

的，外形的にみて認められるとき」は，特段の事情めないと解するのではなく，上記のとおり確定されにあたるとした．そして，「訂正明細書中には，訂る特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備え

正発明の出発物質をトランス体のビタミン D 構造ているかどうかを判断し，これを備えていると認めとした発明を記載しているとみることができる記載られる場合には，相違部分は本質的部分ではないとはなく……その他，出願人が，本件特許の出願時に，判断すべき」としたことから，構成要件区分説を否

トランス体のビタミン D 構造を，訂正発明の出発

定し7，解決原理同一説によるべきことを明確化し物質として，シス体のビタミン D 構造に代替するた．

ものとして認識していたものと客観的，外形的にみなお，本質的部分の認定のための基礎資料の範囲て認めるに足りる証拠はない」として，均等の第 5につき，「特許発明の本質的部分は，特許請求の範要件の特段の事情は認められないと判示した．

囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術とその他の均等の要件も充足すると認定され，結局，の比較から認定されるべきであり」として，原則と本控訴審では，原判決を維持すべきものとして，控して，明細書の記載に立脚すべきことを示しつつも，訴が棄却された．

「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが，出願時……の従来技術に

2.2.

解説

照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書に本大合議判決は，ボールスプライン軸受事件最高記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発裁判決以降，化学・医薬品分野で，知財高裁が均等

明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成論の成立を認めた初めての事案であり，以下の通り，

する特徴的部分が認定されるべき」とした8．

第 1 要件と第 5 要件の重要論点について明確な判断

また，本大合議判決では，従来技術との対比で認を行なっている．

定される本質的部分の広さ（概念レベル）について

─第 1 要件─

は，「①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度

第 1 要件における「本質的部分」については，特が大きいと評価される場合には，特許請求の範囲の

許発明を構成要件に分け，その中から本発明に特徴

記載の一部について，これを上位概念化したものと的な構成要件を本質的部分として取り出し，イ号製

して認定され（……訂正発明はそのような例であ品等が当該本質的部分となる構成要件を備えるか否る．），②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度かを評価する手法（構成要件区分説4）と，このよがそれ程大きくないと評価される場合には，特許請

うに構成要件の一部を形式的に取り出すのではな

求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される

く，従来技術に見られない特許発明に特有の課題解と解される」とし，従来技術に対する特許発明の貢決原理や技術的思想を確定した上で，イ号製品等が献度に応じて，本質的部分として認定される概念レ

それを備えるか否かで判断する手法（解決原理同一ベル，ひいては均等の範囲が変動するという踏み込説 ）が見られたが，近年は，解決原理同一説が多んだ基準も示した．

5

数説となり，判例においても採用される傾向にあった6．

そして，本事案の当てはめでは，明細書に記載の従来技術と比較した上で，「訂正発明は，従来技術

本大合議判決では，特許発明の本質的部分を「当にはない新規な製造ルートによりその対象とする目

該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技的物質を製造することを可能とするものであり，従術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的

来技術に対する貢献の程度は大きい」とし，訂正発部分であると解すべき」とし，さらに，「対象製品

明の本質的部分につき，「一工程でエーテル結合に等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判よりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミン断する際には，特許請求の範囲に記載された各構成

D 構造……という中間体を経由し，その後，この側要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で，本鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路によ

質的部分に当たる構成要件については一切均等を認り，ビタミン D 構造……の 20 位アルコール化合物

26

マキサカルシトール事件大合議判決とその実務への影響にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能ものとして認定されると解される」との部分は，本とした点にある」と認定した．

質的部分の認定に関し，明細書に発明の課題や効果

この点，控訴人は，ビタミン D 構造がシス体でについて直接的な記載のない状況下で，当事者が上あることも含めた製法全体が訂正発明の本質部分で位概念か下位概念かで争った事案に対して判示されあるとした上で9，従来技術と比較した「工程数のているという点に留意する必要がある．

短縮」という，唯一，明細書に記載のある効果 が，従って，まず，発明の課題や効果が明細書の記載

トランス体を用いる場合は得られないから（そもそから明確に把握される事案の場合には，当該記載にも工程数が短縮された従来技術があるから），本質

基づき本質的部分が認定されることになろう11．ま的部分において両者は同一とは言えないことなどをた，争点となる本質的部分が，上位概念か下位概念主張して争ったが認められなかった．

かという関係になく，従来技術との比較から抽出さ10

判決では，さらに，「出発物質の 20 位アルコールれる特有の技術的思想を構成する独立した 2 つの技

化合物の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体の術的特徴があり，当事者がそれぞれを本質的部分とビタミン D 構造のいずれであっても，出発物質を，して争った場合にどのように判断されるかは，本基末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反準から明らかではない12．この意味で，本大合議判

応させることにより，出発物質にエーテル結合によ決における本質的部分の評価手法が，明細書におけりエポキシ基を有する側鎖が導入された中間体が合る課題や効果の記載の程度や，争点となる技術的特成され，その後，この側鎖のエポキシ基を開環する

徴同士の関係が本事案とは異なる事案での判例の積ことにより，マキサカルシトールの側鎖を導入する

み重ねが待たれよう．

ことができるということに変わりはない」ことを根

なお，従来技術と比較した貢献度とは「程度」な

拠に，「出発物質又は中間体の炭素骨格（Z）のビのであるから，上記判示のように，必ずしも貢献度

タミン D 構造がシス体であることは，……その本が「大きい」や「それ程大きくない」で単純に区別

質的部分に含まれない」と判示した．

できるとは限らず，微妙な事案も生じるはずである

要するに，本大合議判決においては，まず，本質的部分が，エポキシ基を有する側鎖の導入工程といが，必ずしも，このような程度の評価自体に大きな意義をもたせる必要性はないと思われる13．

う技術的思想（上位概念）か，ビタミン D 構造がまた，本事案は該当しないとされたが，明細書にシス体であることをも含む製法全体という技術的思

おける従来技術の記載が客観的に不十分14 なため，

想（下位概念）かという争点において，従来技術と明細書に記載されていない従来技術をも参酌する場の比較から前者を本質的部分として認定した．そし合につき，判決では，「特許発明の本質的部分は，て，ビタミン D 構造がシス体である点を本質的部

特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定され分に加えるべきか否かの検証を，シス体かトランスる場合に比べ，より特許請求の範囲の記載に近接し体かを問わず当該本質的部分の技術的思想（すなわ

たものとなり，均等が認められる範囲がより狭いもち，上記側鎖が導入できること）の同一性が担保でのとなると解される」とした．明細書の従来技術のきるか否かという観点で行なった結果，その同一性開示が不十分である場合，特許発明の本質的部分をに影響を与えないから，ビタミン D 構造がシス体

明細書に記載の従来技術との比較で判断すべきとのであることは「その本質的部分に含まれない」と評原則を貫くと，特許発明の貢献度が不当に大きく評価した．

価されるおそれがある．この場合に，明細書に開示

本大合議判決における「……貢献の程度が大きい

範囲外の従来技術をも考慮することとして，本来，と評価される場合には，……上位概念化したものと明細書に適切な従来技術を記載すべき特許権者側のして認定され（……訂正発明はそのような例であ

不十分な開示により，均等の範囲が広がることに歯る．），……貢献の程度がそれ程大きくないと評価さ止めをかけたのは適切である．

れる場合には，特許請求の範囲の記載とほぼ同義の
27

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

─第 5 要件─

がら，この部分の化合物自体の表記の仕方が，「ビ第 5 要件の「特段の事情」が問題となる場面とし

タミン D 構造をシス体ともトランス体とも限定しては，①出願経過において特許請求の範囲を減縮す

ない一般的な表記」であると評価した上で，「トラる補正または訂正が行なわれた場合と，②出願当初

ンス体のビタミン D 構造を訂正発明の出発物質にの特許請求の範囲において当業者が容易に選択する

代替するものとして認識していたものと客観的，外ことができた技術的構成（出願時同効材）を記載し形的にみて認めるには足りない」と判示した．

なかった場合があるが，本大合議判決では，後者のここで，なぜ，文献を引用した際の化合物自体の表記の仕方が一般的な表記であると，文献に具体的

出願時同効材に関して判示した．
出願時同効材については，大きく，特段の事情と化合物が記載されていても，禁反言が認められなくして均等の適用を否定するという立場（均等論否定

なるのか，その行間が読み取れない．上記国際公開

説 ）と，出願時同効材というだけでは特段の事情

公報においては「水酸基が保護されている 9，10-

として均等を否定し得ないという立場（均等論肯定

セ コ-5，7，10（19）-プ レ グ ナ ト リ エ ン-1α，3β，説 ）に分かれる．過去の裁判例では，均等論肯定

20β-トリオール」として，トランス体が開示されて説に立ち，出願時同効材というだけでは，均等の適いる．従って，シス体を記載した特許公報に加えて，用から除外されないとしたものがあるが ，本大合

当該国際公開公報を引用した表記は，例え，引用さ議判決も，特段の事情を「出願人が，出願時に，特れ た「9，10-セ コ-5，7，10（19）-プ レ グ ナ ト リ エ

許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記

ン-1α，3β，20β-トリオール」との化合物名の表記

載された構成中の異なる部分に代替するものとして自体が「シス体ともトランス体とも限定しない一般認識していたものと客観的，外形的にみて認められ的な表記」であったとしても，文献におけるトランるとき」とした上で，「出願時に当業者が容易に想ス体およびシス体の具体的記載と，それらを引用し到することのできる特許請求の範囲外の他の構成がた「……に記載された……9，10-セコ-5，7，10
（19）
-

15

16

17

あり，したがって，出願人も出願時に当該他の構成

プレグナトリエン-1α，3β，20β-トリオール」とのを容易に想到することができたとしても，そのこと

表示に接した当業者は，通常，「本発明の出発物質のみを理由として，出願人が特許請求の範囲に当該として，シス体の他に，トランス体をも含ませる出

他の構成を記載しなかったことが第 5 要件における願人の意図による一般的な表記」と理解するはずで『特段の事情』
に当たるものということはできない．」

ある18．ビタミン D の構造として，天然には，シスと述べ，均等論肯定説に立脚することを明示した．

体とトランス体の 2 つの構造しか存在しないことか

さらに，本大合議判決では，特段の事情に該当すらも，当業者が，文献を引用した上記表記を，具体る 2 つの具体例を挙げた．1 つ目は，「出願人が明的なトランス体を含まない意図であると理解すると細書において当該他の構成による発明を記載していは考えにくい．本事案に関し，シス体とトランス体

るとみることができるとき」であり，この点についが記載された文献を明細書で引用して表示しているて，本事案の当てはめが行なわれた．具体的には，ことを強調して，特許請求の範囲には記載のないト

訂正明細書には「本発明による上記方法で出発化合ランス体を出発物質とする発明を出願人が除外した物として使用される化合物のいくつかは，公知化合と認定することも可能であったとの意見19 がある物である」との記載に続いて，シス体のビタミン D

が，当該表示に対する当業者の信頼を重視する観点

構造を記載した特許公報とトランス体のビタミン D

から傾聴に値する．

構造を記載した 2 つの国際公開公報を引用して，「日事案によっては，明細書における出願時同効材自本国特許公開公報……および国際公開公報……およ

体の表記の仕方が一般的な表記であったとしても，

び……に記載された所望により水酸基が保護されて当業者が，当該表記に出願時同効材を含ませる出願

いる 9，10-セコ-5，7，10（19）-プレグナトリエン-1α，人の意図を認識する状況は，現実に生じうる．従っ

3β，20β-トリオール」との記載があった．しかしなて，当該規範への具体的事案の当てはめにおいては，

28マキサカルシトール事件大合議判決とその実務への影響

出願時同効材自体の表記の仕方（例えば，一般的表されたものに当たるなどの特段の事情が存するとは記か否か）のみに拘束されることなく，必要に応じいえないというべきである」と判示し，原審と同様，て，当該表記が包含する材料の引用文献における記出願時同効材というだけでは，均等の適用から除外

載の態様（例えば，当該表記が包含する多様な材料

されないという点を明確化した．

が記載されているか出願時同効材のみか）や当該表

また，出願時同効材について「特段の事情」があ記が包含する概念の範囲（例えば，限定的な範囲のる場合に関し，「出願人が，特許出願時に，特許請

具体的材料を意味するものとなるか否か）などの個求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる

別具体的な事情も含めて総合的に評価する必要があ

部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到す

ろう．

ることができたにもかかわらず，これを特許請求のなお，本事案は該当しなかったが，本大合議判決

範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形では，特段の事情に該当する 2 つ目の具体例として，的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求のに記載された構成を代替すると認識しながらあえて範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたを挙げた．これは従来よりも一歩踏み込んだ基準をといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出示したと言えるが，この基準を画一的に適用すると願手続において特許請求の範囲から意識的に除外さ特許権者側に酷となる場合も想定されよう．例えば，れたものに当たるなどの特段の事情が存するという大学では，学問の自由の下，研究室ごとに独自の研べきである」と判示した．「あえて特許請求の範囲究が行なわれており，知財担当部署が，発明者以外に記載しなかった旨を表示」の部分は，原審にはなの他の研究室の発表内容まで把握して出願を行なう

い表現ではあるが，原審も，出願時同効材を明細書ことは事実上不可能である．このように，論文等にに記載した場合などについて，「上記のような場合

よる公表を出願人単位で見た場合，同じ組織には所には，当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に属するが，出願活動に全く関係しない者の公表内容除外したもの……と理解することができ」と説明しにより，「特段の事情」が認定されて均等が否定さているから，最高裁は，この点でも，実質的には原れる事態が生じうる．大学から技術移転を受けてビ審と同様の判断を行なったと評価できよう．

ジネスを展開する企業に対しても不測の不利益を与一方，原審において特段の事情に該当するとしてえよう．論文等の公表については，画一的に「特段記載されていた 2 つの具体例のうち，「出願人が出の事情」を認定するのではなく，個別具体的事情に

願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の応じて判断するのが妥当であろう．

構成による発明を記載しているとき」は，具体的に

3.

判決後の動向触れられなかった．しかしながら，最高裁判決は，「明細書等」に記載した場合を例示しているから（原審では，単に「明細書」とされていた），明細書以外

上記の通り，本大合議判決では控訴が棄却されたの場合（論文等による記載の場合）を排除していなため，その後，被告は，最高裁に上告を行なった．

いと思われる20．論文等による公表を画一的に「特最高裁では，以下のように判示し，上告を棄却した．

段の事情」として認定した場合，上記の通り，特許均等論の第 5 要件については，「出願人が，特許権者に酷となる事態も考えられ，明細書の記載と同出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対レベルで論ずることは適切でないことから，排除は象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構しないまでも，敢えて触れずに，個別具体的事情に成を容易に想到することができたにもかかわらず，

応じて判断させる意図かもしれない．

これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外
29

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 20184.

考察

戦略は，本大合議判決を考慮しても，出願人としては採用しづらい面があり，通常は，出願時同効材を実施の形態として明細書に記載した上で，特許請求今回の大合議判決は，均等の第 1 要件における「本の範囲を上位概念化し，被疑侵害者に対して文言侵質的部分」を「当該特許発明の特許請求の範囲の記害に問えるようにする戦略が好まれると思われる．

載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想

出願時同効材は，当業者が容易に置き換えられるもを構成する特徴的部分」と定義し，貢献度が大きいのなのであるから，仮に，審査過程でサポート要件

発明については上位概念化したものとして認定され違反等が問われるのであれば，必要に応じて，実験ることを示した．また，均等が否定される第 5 要件

成績証明書の提出を行ない，補正により削除する事の「特段の事情」を，「客観的，外形的にみて，対態を回避することも可能であろう．

象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載されたとはいえ，特許請求の範囲において上位概念化し構成を代替すると認識しながらあえて，特許請求のづらい出願時同効材の事案も考えられる．例えば，範囲に記載しなかった旨を表示していると言えると本事案のように，出願時同効材を採用する場合の反き」とした上で，本事案の当てはめでは，明細書に応工程数が，実施例で採用されている出発物質を用出願時同効材の具体的な記載がなかったことなどをいた場合の反応工程数と異なる場合には，これらを根拠に，特段の事情に該当しないと評価し，出願時まとめて上位概念化することが困難なこともあろ同効材に均等の成立を認めた．この判示は，出願人う．仮に，上位概念化した特許請求の範囲において，（特許権者）および第三者の特許実務にどのように目的物質を得るまでの工程数を揃えるため，本来な影響するであろうか．

ら記載すべき出願時同効材を用いる製法の必須工程

実施例のない出願時同効材については，それを明の一部の記載を行なわなかった場合には，一連の工細書に具体的に記載した上で特許請求の範囲を上位

程が完結していないとして，発明の明確性違反に問概念化して出願し，仮に，その後の審査過程でサポー

われるおそれがある．この場合，共通する工程のみ

ト要件／実施可能性要件違反に問われ，補正により（例えば，本質的部分の反応を含む中間体の製造工出願時同効材を削除することになった場合，包袋禁程まで）を上位概念化した特許請求の範囲を作製す

反言による「特段の事情」として第 5 要件により均ることも考えられるが，今度は，特許権の効力面で等の適用が否定されるリスクを負う21．従って，こ問題が生じうる．例えば，反応工程が異なることをのリスクを負うよりも，本大合議判決に基づき，均考慮して，中間体から目的物質を得るための工程を等の適用を期待して，敢えて，出願時同効材を明細削除し，中間体の製法とした場合，当該製法により書に具体的に記載せず，特許請求の範囲は，実施例直接得られるのは中間体であり，目的物質は間接生の裏付けのある下位概念で出願するという戦略の採産物となってしまう．我が国では，物の製法に係る用にも一理ある．

特許権の効力が間接生産物にまで及ぶか否かは明文しかしながら，
本大合議判決に基づく場合でも「本上規定されておらず22，及ぶと解する学説はあるも質的部分」の認定に際し，従来技術との比較によるのの23，どの程度まで及ぶかの基準は明らかではな

特有の技術的思想の抽出という作業を要し，どこまい．よって，目的物質（最終製品）への権利行使にで上位概念化した技術的思想として本質的部分が確支障をきたす事態も考えられる．また，上位概念で定されるか，ひいては均等がどの範囲で認められる

まとめずに，出願時同効材を含む目的物質の製法をかを，出願時に予測することは一般に困難である．

別クレームとした上で，サポート要件違反等に問わまた，この困難性ゆえに，均等を期待した下位概念れた際に，必要に応じて実験成績証明書を提出するでの出願を行なった場合，均等の範囲について被疑戦略も考えられるが，多くの出願時同効材が考えら侵害者との間で折り合いがつかず，訴訟に発展する

れる場合，その負担との関係で悩ましい．事案によっリスクも高まるであろう．このため均等に依存するては様々な状況が考えられるから，実務上，出願段

30マキサカルシトール事件大合議判決とその実務への影響

階から意図的に均等論に頼る戦略を採用することもあり得よう．
一方，本大合議判決において，明細書の従来技術の記載が客観的に不十分な場合には，均等の範囲を67

狭める方向で明細書外の従来技術を考慮することが判示されたことから，仮に裁判において均等の適用が主張される被疑侵害者の立場となった場合には，特許発明に対してより関連性の高い明細書記載外の従来技術を提示して，特許権者側の均等の範囲を狭めさせる対抗措置をとることも有効であろう24．

5.

8

おわりに

ボールスプライン軸受事件最高裁判決において均9

等論の要件が確立して以降も，各要件について，学説や判例において異なる見解が示される論点が存在していたが，本大合議判決は，特に第 1 要件と第 5要件における重要論点（本質的部分，出願時同効材，特段の事情）につき，明確化を図ったという点で大1011きな意義がある．
しかしながら，本大合議判決によっても，具体的事案でどこまで均等の範囲が及ぶかを評価することは難しく，実務上，特許権者側の出願時の戦略に大きな影響を与えるかは明らかではな
い．とはいえ，少なくとも，化学・医薬分野におけるクレームの公示機能に不安を感じ，均等の範囲まで適切に評価して他社特許の侵害を回避しようと試みる第三者の監視負担を増加させたことだけは確か
であろう．
注

1
2

3

4
5

特許第 2 委員会第 4 小委員会「均等論についての検討」『知財管理』
64 巻 3 号 345 頁（2014）
但し，「発明の背景」の欄には，当欄に開示された従来技術に共通した本発明との相違点として「アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない」との記載や，「側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［4.3.0］ノナン構造（本明細書中，以下において CD 環構造と称する），ステ
ロイド構造またはビタミン D 構造は開示されていない」との記載がある．また，一部の従来技術における問題点として「ステロイド基の側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を導入するのに 1 工程
より多くの工程を必要とし，従って所望の化合物の収率が低くなる」との記載がある．
併せて，訂正発明についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否かも争われたが，本稿では省略する．
西田美昭「侵害訴訟における均等論の法理」牧野利秋＝飯村敏明
編『新・裁判実務大系（4）知的財産関係訴訟法』192 頁
三村量一「判解」最高裁判所判例解説・民事編平成 10 年度（上）12141 頁（2001）
知財高判平成 21 年 6 月 29 日 判時 2077 号 123 頁〔中空ゴ
ルフクラブヘッド事件中間判決〕，東京地判平成 11 年 1 月 28 日
判時 1644 号 109 頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕
構成要件区分説にも，特許請求の範囲の構成要件を機械的に本質的部分と非本質的部分に区分する理念型としての構成要件区分説と，このような区分をした上で，課題解決原理によっては，構成要件を上位概念化したものとして本質的部分を把握しうるとする
説 が あ る が（ 愛 知 靖 之「 医 薬 品 の 製 法 発 明 と 均 等 論 」Law &Technology 74 号 77-79 頁），本大合議判決では，構成要件区分説に関連して「各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で，本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解する」と表現されていることから，いわゆる理念型としての構成要件区分説を念頭において言及していると思われる．
この判示は，本質的部分の認定のための基礎資料の範囲につき，明細書に記載された従来技術から判断すべきとしつつも，課題解
決の本質的特徴を確定する目的において，結果として均等成立の範囲を広げないものに限り，公知技術の参酌を認める学説（中山信弘＝小泉直樹『新・注解特許法（上）』1094-1095 頁，田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義（2・完）─均等論
は「真の発明」を救済する制度か ? ─」64 頁および 75 頁）と親和的である．
控訴人は，本質的部分につき，「化合物の製造方法の技術分野においては，化合物の構造の違い，反応条件の僅かな違いによっても，反応性に差異が生ずることがあり，出発物質から目的物質を得るまでの全工程が有機的に結合しているのであって，その有機的な結合そのものが課題解決のための技術的思想である．……訂正発明の本質は，部分ではなく，その製法全体にあり，……」と主張した．
前掲注 2）を参照のこと．
東京地判平成 11 年 1 月 28 日判時 1664 号 109 頁〔徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件〕では，本質的部分に係る技術的思想の認定は，明細書に効果の記載がある場合には，それに基づいてなされるべきであり，明細書記載外の効果に基づいて均等の範囲を拡大することは許されないことを判示した（田村善之「特許権侵害訴訟における均等論の要件の明晰化を図った知財高裁大合議判決～マキサカルシトール事件～」IP マネジメントレビュー
22 号 21 頁）．よって，本大合議判決の事案でも，仮に，ビタミ
ン D 構造がシス体である場合のみに見られる特有の効果が明細書に直接的に記載されていたら，結論は変わっていた可能性がある．
とはいえ，本事案では，明細書に，発明の課題や効果の直接的な記載はなかったものの，発明の背景の欄には，当欄の従来技術に共通した本発明との相違点や一部の従来技術の問題点が記載されていた（前掲注 2）．本発明との相違点や従来技術の問題点として背景技術の欄に記載された事項は，一般に，本発明の課題・効果と表裏一体の関係にあるから，間接的には，明細書に発明の課題・効果が記載されていたと評価することも可能である．そして，本大合議判決も，本質的部分の認定に際し，発明の背景の欄に記載の全ての従来技術との比較を行ない，本発明に対する共通の相違点として当欄に記載された事項に対応する課題・効果を抽出していることから，極力，明細書の開示内容（出願人の認識）に即した判断を行なおうとしたことが伺える．このような姿勢は，上記
徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件の判示の趣旨にも沿うものと言えるであろう．
仮に，従来技術との比較から独立した 2 つの本質的部分が抽出された場合，双方を本質的部分として認定してしまうと本大合議判
決の判示と矛盾する結果を招来する可能性がある．例えば，複数の工程からなる化合物の製法の発明において，従来技術と比較して，2 つの独立した斬新な側鎖の導入工程がある場合に，その双方を組み合わせて本質的部分と認定してしまうと，同じ発明において 1 つの斬新な側鎖の導入工程がある場合と比較して，均等の範囲は狭くなってしまうと思われる．なぜなら，前者では，代替技術が非本質的部分を対象とするものとして均等の要件を満たすためには，当該代替技術を適用した際に 2 つの本質的部分の技術的思想（2 つの独立した側鎖の導入工程）の同一性が担保できることが必要となるが，後者では，1 つの本質的部分の技術的思想（1
つの側鎖の導入工程）の同一性の担保で足りるからである．これでは，従来技術と比較して発明の貢献度が大きい発明の場合に，
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〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

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均等の範囲を広く認めることと矛盾する結果を招来してしまう．
もし，このような認定が行なわれるのであれば，複数の本質的部
分のそれぞれを基礎とする特許請求の範囲で特許を取得しておくなど，全体として広い均等の範囲を実現するための実務上の対策が必要であろう．
均等論の第一要件の本質的部分の認定においては，従来技術との比較により，特許発明における特有の技術的思想を構成する特徴的部分を確定するから，本質的部分の基礎となる技術的思想には，結果として，従来技術と比較した特許発明の貢献の程度が，当該技術的思想のレベルとして反映されることになろう．すなわち，一般に，特許発明において，上位概念で特有の技術的思想が抽出できれば，技術的貢献度が大きいと言え，下位概念の特有の技術的思想しか抽出できなければ，技術的貢献度がそれ程大きくないと言えるであろう．従って，本質的部分の認定において，別途，特許発明の貢献度の大きさのきめ細かな評価という積極的作業を行なう必要性は，必ずしもないように思う．また，仮に，従来技術からの技術の進歩という観点を越え，技術の受け入れ側の社会的状況によって変動しうる社会的貢献度までも考慮して，この技術的思想の幅を微妙に調整するとすれば，本質的部分の認定は，極めて困難なものとなろう．さりとて，社会的貢献度が大きいかそうでないかで一刀両断的に判断すれば，不公平な結果を招来してしまう．結局は，従来技術との関係で，どの程度の概念レベル
で特有の技術的思想を抽出できるかということにつきるのではな
かろうか．なお，特許発明は，そもそも従来技術から当業者が容易に想到し得ないものでなければならないから（発明の進歩性），
一定レベル以上の技術的貢献度を有するはずである．本大合議判
決において，貢献度が「大きい」と「それ程大きくない」で区分したのは，そもそも貢献度が小さいものは特許として成立しないことを意識したのかもしれない．
出願時の明細書には特許発明と関連性が高い従来技術を記載すべきであるから，明細書における従来技術の開示が「客観的に不十分」
な場合とは，主に，関連性の高い従来技術が明細書に開示されず，明細書の開示範囲外に存在するような場合が想定されよう．
均等論否定説は，ボールスプライン軸受事件が「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり，相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって，特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば，社会一般の発明への意欲を減殺することとなり，……」と判示しており，出願時同効材については均等論の適用される場面として記載されていないこと，また，当該事件の調査官解説（三村量一・前掲載注 5，155156 頁）が「当業者であれば，容易に，当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項……
については，出願人がそのような出願ないし補正をしなかったことが，当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たるとして，均等の成立が否定されることになる」と述べていることなどを根拠としている（大野聖二「均等論における本質的部分及び意識的除外」知財管理 54 巻 9 号 13501351 頁（2004），愛知靖之「審査経過禁反言・出願時同効材と

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均等論─アメリカ法を参照して─」日本工業所有権法学会年報 38号 105 頁（2015））．
均等論肯定説においては，出願時に完全な明細書は期待しがたい
一方，被疑侵害者は，事後的に迂回策を決めればよいという意味
で構造的に有利な立場にあることや，ボールスプライン軸受事件
では，出願時にも容易想到であったものを除くとは判示していな
いことなどを根拠とする見解が示されている（高林龍ら「日本弁理士会中央知的財産研究所第 11 回公開フォーラム─明細書，特許請求の範囲，そして保護範囲─」第 1 部 講演の部〔田村善之〕
パテント 67 巻 14 号 251 頁（2014），設樂隆一「クレーム解
釈手法の推移と展望」金判 1236 号 56 頁（2006））．
知財高判平成 18 年 9 月 25 日，
平成 17 年（ネ）10047 号〔椅子式マッサージ機事件〕では，「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が，特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには，特許権者が，……当該対象製品に係る構成を明確に認識し，これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり，特許出願当時の公知技術等に照らし，当該対象製品に係る構成を容易に想到し得たにもかかわらず，そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは，当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということはできない」と判示し，
名古屋高判平成 17 年 4 月 27 日 , 平成 15 年（ネ）277 号〔圧流体シリンダ事件〕では，「より広義の用語を使用することができたにもかかわらず，過誤によって狭義の用語を用い，かつ広義の用語への訂正をしない（このような訂正が許されるか否かはともかく）というだけでは，均等の主張をすることが信義則に反するといえないというべきである」と判示した．
例えば，トランス体の化合物 X が記載された文献 A を引用して，明細書に「文献 A に記載された化合物 X」との表示があった場合，例え，「化合物 X」との記載部分が一般的な表記であったとしても，通常，当業者は，「文献 A に記載された化合物 X」との表示をトラ
ンス体を指す出願人の意図として理解する．同様に，トランス体が記載された文献 A とシス体が記載された文献 B を併せて引用している場合は，通常，当業者は「文献 A 及び文献 B に記載された化合物 X」との表示をトランス体及びシス体を指す出願人の意図として理解する．また，複数のタイプの化合物をまとめて引用して，その表記を一般的表記とすることは，明細書における記載の簡略化や便宜の観点で，実務上，必要に応じて行なわれることである．
山内貴博＝田島弘基「均等の第 1 要件及び第 5 要件の解釈─知的財産高等裁判所（特別部）平成 28 年 3 月 25 日判決（平成 27
年（ネ）10014 号・マキサカルシトール事件）─」知財研フォー
ラム 107 号 58 頁
田中孝一「判解」法曹時報 69 巻 12 号 213-214 頁（2017）
特許第 2 委員会第 4 小委員会・前掲載注 1）355-360 頁
対照的に，欧州では，直接生産物に限られることが明記されており，
米国では，一定の間接生産物にまで及ぶことが明記されている（欧州特許条約 64 条 2 項，米国特許法 271 条（g）項）．
中山信弘・小泉直樹編・前掲注 8）47 頁
松田俊治「判批」ジュリスト 1499 号 52 頁（2016）