プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査の取扱いに関する調査研究（＊）
平成27年6月5日のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決は、発明の「要旨認定」及び「技術的範囲確定」において、PBPクレームを「真正」と「不真正」で物同一説と製法限定説に解釈を分けるという知的財産高等裁判所の判断を破棄し、「物同一説」を統一的に採用し、「PBPクレームに該当する場合（以下「場合」）」において、発明の明確性要件に適合するといえるのは、出願時において物をその構造又は特性により直接特定することに「不可能・非実際的事情（以下「事情」）」が存在するときに限られると判示した。特許庁は、改訂した「審査基準」及び「審査ハンドブック」においてこの判決を考慮し、今後「審査ハンドブック」において、「場合」及び「事情」の判断事例を充実させていくとしている。この調査研究では、「場合」及び「事情」について、公開情報調査、海外質問票調査及び有識者による検討によって、我が国及び諸外国（欧州特許庁、英国及びドイツ）の状況を把握し、その判断に資する具体例、及びその具体例を審査ハンドブックに掲載するか否かを検討する際の基礎資料を作成した。

例・審決例等を分析し、また、有識者による検討を行うことで、

Ⅰ． 序

出願人等に対して「場合」又は「事情」に該当するか否かの判断に資する具体例を示すとともに、当該具体例を審査ハ１． 本調査研究の背景と目的

ンドブックに掲載するか否かを検討する際の基礎資料を作成することを目的とする。

平成27年6月5日のプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物２． 調査研究の実施方法の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合：以下、「PBPクレーム」と表す。）に関する最高裁
判決1を受け、特許庁は、平成27年7月6日からPBPクレーム（１） 公開情報調査

2

に関する当面の審査の取扱いを開始した 。当該取扱いでは、（ⅰ） 本調査研究に関する情報の調査「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されて文献等、一般に入手できる各種公開情報を利用して、我いる場合」(以下、「場合」という。)は、審査官が「不可能・非が国及び海外主要国の制度及び運用に関して、調査、整理

実際的事情」（以下、「事情」という。）があると判断できるとき及び分析した。

を除き、当該物の発明は不明確であると判断することとして（ⅱ） 判例調査いる。

欧州特許庁(EPO)、英国、ドイツにおけるPBPクレームに関ここで、「場合」又は「事情」に該当するか否かの判断に資する審決・判決とその評釈等を含む、文献及び情報を調査する具体例については、今後の裁判例・審決例等を踏まえした。また、判決の分析結果の取りまとめに当たって、海外て、特許・実用新案審査ハンドブック（以下、「審査ハンドブッ

主要国（欧州）の特許に関する法令、判例等についての知3ク」という。）において充実させていくこととされている 。

見を有する弁護士・弁理士の助言を得た。

他方、出願人等にとっては、裁判例・審決例に限らず、当該具体例に関する情報があれば、PBPクレームが不明確で（２） 海外質問票調査

あるとの拒絶理由通知を受けた場合等の対応を検討する際

公開情報調査で抽出されなかった点を中心に質問項目をに有用であると考えられる。我が国において裁判例・審決例

抽出し、欧州特許庁、英国、ドイツの状況について現地法律がない状況で、出願人等に対して当該具体例を示し、さらに、事務所に対し質問票による調査を行った。

それを審査ハンドブックに掲載するか否か検討するには、諸外国の状況を把握しておくことや、「場合」又は「事情」に該（３） 委員会による検討

当する具体例としてどのようなものが考えられるのかについて有識者による検討を行うことが必要である。
この調査研究では、諸外国のPBPクレームに関する裁判

この調査研究に関して、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、この調査研究に関して専門的な知見を有する者（産業界有識者、弁理士、弁護士等）8名で構成さ(＊) これは平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

● 1 ●知財研紀要 2016 Vol.25

れる調査研究委員会を設置し、3回にわたって議論を行った。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

委員会では、公開情報調査、海外質問票調査の実施方法について検討し、各調査結果を踏まえて、したがって、36条6項2号に従い、特許を受けようとする発明が明確でなければならない。

① PBPクレームの該当性

ところで、特許庁は、「産業構造審議会 知的財産分科会

・「場合」の判断について、どのような具体例が、審査ハンド

特許制度小委員会 審査基準専門委員会WG」の第1回会

ブック第II部第2章2204の類型(1-1)、(1-2)、(2)、同2205の類

合（平成26年8月22日開催）での検討を踏まえ、「審査基準」

型(i)、(ii)、又は、その他、に該当するかを「特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考・類型(2)又は(ii)に該当する具体例として、今後審査ハンドブ

え方をまとめたもの」とし、「審査ハンドブック」を「審査業務をックへの掲載を検討できるような、特に参考になるものがある

遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項に加かえ、審査基準で示された基本的な考え方を理解する上で有② PBPクレームとしての記載が認められるための主張・立証

用な事例・裁判例・適用例を掲載し、その充実化を図る」とい・「事情」の主張・立証の内容について、発明に係る技術のう方針で、検討を行っていた4。同WGにおける検討が続いて特性、解析技術の水準、構造又は特性により特定するためいた平成27年6月5日に、上記最高裁判決があり、上記審査に要する作業内容等、どのような事項含まれていれば主張・

基準専門委員会WGの第6回会合（平成27年7月3日開催）に立証が認められるか

おいて「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基・主張・立証の具体例として、今後審査ハンドブックへの掲載

準の点検・改訂について」が議題となった。検討の結果、特を検討できるような、特に参考になるものがあるか

許庁は、この最高裁判決の判示内容を踏まえ、平成27年7等について議論した。

月6日付け「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」を公表した5。
その後、審査基準専門委員会WGでの検討を踏まえ、平Ⅱ． 我が国における「PBPクレ－ム」の取扱い

成27年9月16日に、全面改訂された「特許・実用新案審査基準」を公表 6 するともに、同日付けで全面改訂された「特許・１． 概要

実用新案審査ハンドブック」（以下、単に「審査ハンドブック」という。）も公表 7した。この改訂された「特許・実用新案審査

この調査研究では、PBPクレーム（物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合）について基準」と「審査ハンドブック」による運用は、平成27年10月1日
以降の審査に適用されている。

検討する。例えば、「製法Xによって得られる製品Y」のような

この改訂「特許・実用新案審査基準」において、PBPクレー

クレームである。全ての特徴が、出発物質とその反応を「製ムに関する部分は、第Ⅱ部第2章第3節4.3.1、第 部第2章

法」のみで記載される場合もあると思われるが、「構成」等の第4節5.に移行され、上記最高裁判所判決の影響を受ける

特徴が記載された上で、その一部が「製法」の表現を用いて部分が変更されている。

特徴付けられる場合もある。
PBPクレームの解釈（発明の要旨認定及び技術的範囲）については、従前から、物同一説と製法限定説が知られてまた、「審査ハンドブック」の2203～2205において、上述の「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」の内容を反映する形となっている。

おり、物同一説では、異なる製法で得られた物であっても、ク

この調査研究は、このような経緯の中で開始され、この調レーム記載の製法で得られた物と同一の物も含むとして解査研究に設置された委員会で、審査ハンドブックに記載され釈され、製法限定説では、クレームの文言どおりに、クレームている内容の検討が行われ、Ⅴ章に記載した検討結果を踏記載の製法で得られた物（製法Xにより得られた製品Y）に限

まえて、特許庁は、平成27年11月25日に「プロダクト・バイ・

定して解釈される。

プロセス・クレームに関する「不可能・非実際的事情」の主張
・立証の参考例」8、平成28年1月27日に「プロダクト・バイ・プ

２． PBPクレ－ムに関する法令・審査基準等

ロセス・クレームに該当しない例の追加」9をそれぞれ特許庁のウェブページで公表した。

我が国の特許法36条6項により、「特許請求の範囲」の記
載は、「次の各号に適合するもの」でなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。

特許庁は、今後、「事情」が認められ得る例の更なる充実
や、PBPクレームに該当しない例の更なる充実を含め、PBP
クレームの取扱いについて引き続き検討を行い、検討結果を踏まえて、平成28年4月上旬を目途に、審査ハンドブックを改訂する予定とのことである。

● 2 ●知財研紀要 2016 Vol.25

２． PBPクレ－ムに関係する裁判例を求めた（ⅴ）知財高裁(大合議)平成24年1月27日判決、平成22(ネ)10043号 特許権侵害差止請求事件でも、上記（ⅳ）（１） これまでの裁判例と同様に、真正PBPクレーム及び不真正PBPクレームの場合

最高裁判決までの過去の裁判例の全体の傾向としては、分けを行い、上記（ⅳ）の審決取消事件と同日に、控訴を棄要旨認定においては基本的に物同一説に立ち、技術的範却する判決を下した。

囲においては、多くの裁判例は物同一説に立ちながらも、特その後、上記（ⅱ）の控訴審事件である（ⅵ）知財高裁(第段の事情のある場合に製法限定説を採る中、製法限定説を一部)平成24年8月9日判決・平成23(ネ)10057号 特許権侵採りながら、特段の事情のある場合に物同一説を採るものが、害差止請求事件でも、「事情」が存在しないとして、「発明の若干ある。

要旨は，特許請求の範囲の記載どおり，製法により製造された物に限定され」るとして本件控訴を棄却した。

（２） 平成27年6月5日最高裁判決に至る事件の経緯（ⅰ）東京地裁平成22年3月31日判決・平成19年(ワ)35324（３） 最高裁判決

号 特許権侵害差止請求事件で、原告は、特許第3737801

上記（ⅴ）の上告審である（ⅰ）最高裁判所第二小法廷平

号「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的

成27年6月5日判決・平成24(受)1204号特許権侵害差止請に含まないプラバスタチンナトリウム，並びにそれを含む組成

求事件、及び上記（ⅵ）の上告審である（ⅱ）最高裁判所第物」の特許権者で、被告の特定の医薬品が、原告の特許権

二小法廷平成27年6月5日判決・平成24(受)2658号特許権を侵害するとして、その製造・販売の差止め、及び在庫品の侵害差止請求事件（裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫

廃棄を求める請求を行った。

芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)において、判裁判所は、発明の「技術的範囲は，本件特許の請求項１示事項として、に記載された製造方法によって製造された物に限定して解釈すべきである」とした。
また、（ⅱ）東京地裁平成23年7月28日判決・平成20(ワ１ 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・
プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定)16895号 特許権侵害差止請求事件では、原告は、被告の２ 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にそ

該当医薬品の輸入・販売の差止め、及び在庫品の廃棄を求の物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・

める請求を行った。しかし、上記（ⅰ）と異なり、PBPクレーム

プロセス・クレームと明確性要件の解釈論については、特に争点とされることなく、裁判所は、が、裁判要旨として、進歩性欠如の理由により、「本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである」とし、請求を棄却した。

１ 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲に
その物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バ

一方、上記（ⅰ）の被告は、上記特許権について、特許無イ・プロセス・クレームの場合であっても，その特許発明の技

効審判請求をし，これに対し、上記（ⅰ）の原告は訂正請求

術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特をして対抗した。特許庁は、訂正を認めた上で、（ⅲ）平成21

性等が同一である物として確定される。

年8月25日審決・無効審判請求2008-800055号において、特許無効審判請求不成立の審決をした。

２ 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・

上記（ⅲ）の審決取消請求が知財高裁になされた、（ⅳ）

プロセス・クレームの場合において，当該特許請求の範囲の知財高裁(第一部)平成24年1月27日判決、平成21年(行記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」とケ)10284号 審判取消事件では、裁判所は、「物の特定を直いう要件に適合するといえるのは，出願時において当該物を接的にその構造又は特性によることが出願時において不可

その構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法により又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られこれを行っている」場合を真正PBPクレーム、「物の構造又はる。

特性により直接的に特定することが出願時において不可能が示されている。

又は困難であるとの事情が存在するとはいえない」場合を不

なお、（ⅱ）の最高裁判決においては、「特許発明の技術

真正PBPクレームとして場合分けし、本件は、後者であって、的範囲の（は）…確定」を「発明の要旨の（は）…認定」と読み「無効と判断することはできないとした審決の結論に誤りはな替える。

い。」として、請求を棄却した。

また、それぞれ、千葉補足意見と山本意見がある。

上記（ⅳ）の係属中に、上記（ⅰ）の控訴審として、控訴人（特許権者）が第一審と同様の請求を行い、原判決の取消し

しかしながら、上告人は、差し戻された知財高裁において請求を放棄する旨を陳述ししたため、訴訟が終了した。

● 3 ●知財研紀要 2016 Vol.25

Ⅲ． 公開情報調査結果

満たし、出願において、出願人に、その組成、構造、又は他の検証可能(testable)な要因(parameter)を参照することによ１． 本調査研究に関する情報の調査って製品を十分定義できるようにする利用可能な他の情報がない場合にのみ許容され る。」と判示している（審決T「場合」及び「事情」について、資料編に示した参考文献

0320/87においても同趣旨）。

のうち、比較的容易に入手できた文献等において、その文

しかしながら、PBPクレームに関する他の審決では、明確献の筆者が、PBPクレームの類型等について論じている内容、性の要件において、「その組成、構造、又は他の検証可能な及び「事情」に関連して論じている内容を確認し、引用又は要因を参照して製品を十分定義できるような他の利用可能

要約の形式で抽出、列挙した。

な情報が出願にない」という理由で明確性要件違反としていその多くは、実際の出願や裁判例の事例を論じている。

るもの以外に、新規性・進歩性の判断における先行技術との相違を明確にするために、PBPクレームが認められていると

２． 裁判例調査結果

いう事例も多く見受けられた。
（ⅱ） 英国裁判例（１） 裁判例の調査方法

重要な判決は、Kirin-Amgen Inc and others v. Hoechst

欧州特許庁においては、その審決のデータベースが提供

Marion Roussel Limited and others, [2004] UKHL 46の上告されており、Keywords欄に「product-by-process」を入力して審判決である。この判決では、PBPクレームの新規性判断を検索すると、平成28年2月29日現在で、約84件が出力される。

欧州特許庁の法律を適用するとともに、「不可能・非実際的事

一方、欧州特許庁が発行している公式審決集“Case law of情」を「製品が異なるが、その相違が実際的に組成その他のthe boards of appeal of the European Patent Office”において言及により満足に定義付けられない場合」であると判示した。

、第Ⅱ部A章7プロダクト・バイ・プロセス・クレームに、様々な

Hospira UK Limited v Genentech Inc,の特許裁判所判決観点からの主要な審決が紹介されており、審決集で挙げらでは、「EPOの明白なPBPクレームへの対応は今日決着されれている審決等を海外質問票調査の回答も参考にしながらている。製品を定義する特許権者に開かれている方法が他分析した。

にない場合、それらは許可（その場合のみ許可）される。」と

英国においては、知的財産庁の決定がそのDB “Results

しながら、「事情」が適用されるようなPBPクレームは狭い範囲

of past patent decisions”にて提供されており、裁判例は、であることを述べている。

“BAILII Databases” が 提 供 さ れ て い る が 、 共 に 、 “（ⅲ） ドイツ裁判例

product-by-process”というキーワードでは検索結果が得られドイツにおいては、「「不可能・非実際的事情」が判断されなかったため、海外質問票調査の回答も参考にしなから、論た事例は少ない。最も頻繁に引用される判例はBeschluss v.

文等で挙げられている判例を中心に分析した。

06.07.1971, Az.: X ZB 9/70 Trioxanであり、「化学物質が製

ドイツにおいては、連邦最高裁判所及び連邦特許裁判所

造方法によって特徴付けられている物質クレーム（いわゆる並びに各州の地方裁判所及び高等裁判所など裁判所ごと

PBPクレーム）は、化学物質の構造式が知られていなくても、にDB提供されており、2000年以降の裁判例については検索

確実に確認できる特徴によって化学物質が同定され得なく可能であり、また、その他の種々DBが提供されている。しかても、いずれの場合も許可される。」とし、「高分子物質の完し、連邦最高裁判所の2000年以降の判例を、キーワード「

全かつ正確な構造の解明が、特許出願の時の認識可能性

product-by-process」で検索すると4件のみが出力され、また、を閉ざしているか、又は、例えば、個々の事案で、具体的構「product-by-process」と「事情」に相当するドイツ語等を掛け造がクレームされたポリマーの意図された特性に大きな影響

合わせて検索すると0件となってしまったため、海外質問票を持っているかが不確かなため、実務上、経済的利益との関調査の回答も参考にしながら、PBPに関する論文等で挙げら係で過度の負担を求める場合、出願人がそれを別の方法でれている判例を中心に分析した。

明確に識別できれば、高分子物質が特許保護から除外されない。」、「発明の「明確な識別性」の要件の考慮の際、保護（２） 裁判例の分析結果が求められているものを顧みないことは許されない。高分子（ⅰ） 欧州特許審決

物質が、その時点で、例えば、低分子化学の分野で可能な

欧州特許の審決において、PBPクレーム関する確立したような正確性を伴って記述されない場合、与えられた事情に審決としてT 150/82がある。この審決においては、「（「PBP」

従い、実務的要求及び今述べられた要件を考慮して、負担クレームとして知られている）それらの製造方法の観点で定できるように見える程度の正確性のみが求められ得る。」とし義された製品のクレームは、製品自体が、特許性の要件をて「不可能・非実際的事情」を説明している。

● 4 ●知財研紀要 2016 Vol.25

Ⅳ． 各国・地域におけるプロダクト・バイ・プ
ロセスの取扱い

ムの記載要件はないが、ドイツには、EPC84条の明確性要件に対応する条件もないため、明確性要件違反で拒絶理由は提起できず、ドイツ特許法34条の記載不備で拒絶され得る。

ここでは、海外質問票調査の現地代理人の回答を掲載し欧州特許庁においては、クレームで定義された方法が、クレている。

ームに示されている製品の特徴を備えた製品を得られない
場合、不十分という拒絶理由が提起され得、方法の記述が（

１． どのようなクレームがPBPクレームとして判断されるのか余りにも）曖昧であるが、クレームされた主題を定義し、先行技術から区別するために一見決定的である場合には、明確性拒絶理由又は一応の新規性の拒絶理由のいずれかが提（１）審査におけるPBPクレームかどうかの判断、及び（２）起され得る。一方、英国においては、他のクレームと変わら

PBPクレームとみなされない製品クレームでは、欧州特許庁、ないとしている。

英国、ドイツについては、「…によって得られ得る(obtainable（９）PBPクレームが新規性・進歩性要件を満たさない状況by)」、「...によって得られた(obtained by)」によって表現された及びそのような場合の対応については、いずれも製品それ

製品クレームはPBPクレームであるとしているが、少なくとも欧自体が要件を満たさない場合に、拒絶理由が提起され得る

州特許庁については「被覆された(coated)」、「接続された。

(connected) 」 、 「 供 給 さ れ た (provided) 」 、 「 処 理 さ れ た（１０）PBPクレームにおける拒絶理由を解消するための対(disposed) 」 、 「 配 置 さ れ た (arranged) 」 、 「 中 和 さ れ た応については、いずれにおいても、以下のような対応が可能(neutralized)」などの簡単な定義を用いるクレームは、通常でとしている。

ない方法工程を含まない限り、ほとんど、PBPクレームとみな•PBPクレームの主題が、実際に新規である、すなわち、異されることはなく、どの製品の特徴が示唆されているかが審なる方法により製造された先行技術の製品から異なることを査官に直ちに明らかである場合は、PBP特有の拒絶理由は示す比較実験データ又は他の技術的な議論を提出する。

通常提起されないと述べている。

•PBPクレームを削除する（他の種類のクレームが残ってい（３）構造を表す文言と方法を表す文言とを含む製品クレる場合）ーム（混合型クレーム）については、いずれにおいても、PBP•PBPクレームを方法クレームに書き換えるクレームとみなされるとの回答であった。

•製品クレームを維持するが、方法として特定される文言を（４）機械・電気／電子・化学の各分野におけるPBPクレー

構造を表す文言に書き換える（ほとんどの場合、EPOではそムとして、様々な例が挙げられた。

の厳格な追加事項基準の観点から困難である。）（５）製品クレームとPBPクレームを含む出願の扱いについ•明確性の欠如又は一応の新規性の欠如を解消するためては、いずれにおいても、具体的な事例は見当たらないが、に、クレームにおける方法をより詳細に、ただし提出された出仮に、同時に存在する場合には、「事情」が存在しないので、願に基づき記述する。

PBPクレームは認められないと考えられるが、PBPクレームの２． PBPクレームとしての記載が明確であると認められるための主張・立証方が先行技術との差別化ができるのであれば、PBPクレームが認められる可能性はあるとの回答であった。
（６）独立方法クレームに従属した製品クレームの扱いにつ（１）PBPクレームが「不可能・非実際的事情」が存在しない

いては、むしろ、極めて一般的な状況であり、認められるとし等の理由により特許性要件違反となる場合、及び（２）PBPクている。
（７）PBPクレームの先行技術調査については、少なくともレームの具体的な明確性要件については、欧州特許庁及び欧州特許庁・ドイツにおいては、製品／構造的特徴だけでな

英国においては、製品が、出願の文章において入手可能な

く、方法の特徴からも調査を行い、方法工程が、製品の追加情報とともに、他の方法で（組成、構造又は他の構造的／物の特徴を明らかにもたらすものでないとき、つまり、審査官が、理的要因）定義され得ない場合にのみ、PBPクレームが許容

その方法は、製品自体に何らの影響もなく異なる方法で置きされることは確立した判例法である。しかし、ドイツにおいて換えられると信じる場合は、新規性欠如の拒絶理由が提起さは、上記したように明確性要件はない。
（３）「不可能・非実際的事情」が存在するとの主張・立証にれ、新しい方法による新規性を示す負担は出願人に移るとしている。

ついては、欧州特許庁及び英国においては、構造的／物理（８）PBPクレームが記載要件を満たさない状況及びその場的要因によって製品を定義することが不可能であることが、合の対応について、欧州特許庁、ドイツにおいては、クレー最初に提出された出願の開示に基づいて評価され、記述に● 5 ●知財研紀要 2016 Vol.25

基づいて、それ以上のデータが製品自体を定義するために「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において，入手できない場合、PBPクレームは、一般的に方式的に許容

その製造方法が記載されていると，一般的には，当該製造される。また、英国では、製品の構造を正確に決定するため方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのに利用可能な分析技術がないこと、又は、製品は、解明するか・・・不明」であるとしている理由付けの部分を考慮して、判ことが困難な化合物の複雑な混合物であることを示唆するの決の射程を見極める必要があろう。例えば、委員会においてが妥当であるとしている。しかし、ドイツにおいては、「不可能委員から提示された、一見すると方法的な表現でも状態がな事情」が具体的に何かを述べたような判例はないように思明確なものはそもそもPBPクレームではないと考えるべき、クえると回答している。

レームの一部の表現だけでなくクレーム全体から読み取れる
出願人の意図、明細書の記載、技術常識等も考慮することが必要、最高裁判決は一般的に製造方法が記載されている

Ⅴ． 委員会による検討と、どのような構造かが不明確になるということが大前提にあるのだから、構造が明確なものはPBPクレームに該当しない

１． 「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」の判断についてのではないか、といった意見は、製造方法が記載されたクレームが明確であるか否か、ひいては最高裁判決の射程はどのようなクレームに及ぶべきか、を考えるに当たって十分にこの調査研究に設置した委員会において、平成28年1月考慮されるべきであろう。

27日付けで特許庁より公表された資料「プロダクト・バイ・プロ

一方、今回調査した、欧州特許庁、英国、ドイツの状況をセス・クレームに該当しない例の追加」の公表前の案段階の見るに、クレーム解釈については、今回、我が国最高裁判所

ものを用いて検討したところ、委員からは様々な意見が提示が判断した物同一説で、ほぼ一致しているが（一部英国の裁されたが、主だった意見としては：最高裁判決を十分に理解判例で侵害判断で製法限定説がとられている事件もあるが）、して、その射程を余り広げ過ぎないようにする；最高裁判決「事情」については、我が国最高裁判所のように、PBPクレー

は、一般的に製造方法が記載されていると、どのような構造

ムの明確性要件の判断を行うのは一般的ではなく、まず、新かが不明確になるということが大前提にあるのだから、構造

規性、進歩性の判断を行い、その際、先行技術との差別化が明確なものはPBPクレームに該当しないのではないか：ク

をするに当たって、組成、構造又は他の検証可能な要因でレームの表現だけでなく、クレーム全体から読み取れる出願は表現できず、製造方法でのみしかクレームを表現しない事

人の意図、明細書の記載、技術常識等も考慮して判断する情が存在するか否かが問われている事例が多い。すなわち、ことが必要；「場合」に該当する例を増やす指針や具体例の「事情」の持つ意味が異なるといえる。

充実、などがあった。

今後、予定されている審査ハンドブック改訂においては、
この調査研究の結果を踏まえて、更なる検討が行われること

２． 「不可能・非実際的事情」の主張・立証についてが期待される。
また、現時点では、最高裁判決の規範に従って判断され

平成27年11月25日付けで特許庁より公表された資料「プた裁判例がない状況であり、今回の規範が訴訟においてどロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する『不可能・非実際的のように適用されていくのか引き続き注目される。

事情』の主張・立証の参考例」の公表前の案段階のものを用

今後の出願人の対応、特許庁の運用を見守りつつ、PBP

いて委員会で検討したところ、委員からは様々な意見が出さクレームが、特許法の目的にかない、また、出願人及び第三れたが、主だった意見としては：審査ハンドブック2205に記載

者にとって望ましい形で利用されていくようなより良い方向性されている「合理的な疑問がない」の範囲を明確にしてほしを探っていく必要があろう。

い；ポリマーは「場合」に該当することもあるので、PBPクレー（担当:統括研究員 岩井勇行）

ムとして「事情」が存在する例として出されるのがいいのか疑問などがあった。

Ⅵ． まとめこの調査研究の委員会や公開情報調査によって得られた
文献において指摘されているように、最高裁判決については、

1
最高裁判所第二小法廷平成27年6月5日判決・平成24年(受)1204号、同2658号
2
特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」
3
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第6回審査基準専門委員会WG 資料1「プロダクト・パイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点
検・改訂について」
4
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会第1回審査基準専門委員会WG議事要旨（平成26年8月25日）URL<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun01_gijiyousi.

● 6 ●知財研紀要 2016 Vol.25

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特許庁「特許・実用新案審査基準」URL<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm>（最終アクセス
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特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例」特許庁ウェブサイト（平成27年11月25日）
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特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加」特許庁ウェブサイト（平成28年1月27日）URL<http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbp
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