進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

特集《特許》

進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比
平成 28 年度特許委員会

進歩性検討チーム

桑城

伸語，黒田

博道，奥田

誠，帯包

浩司，中田

雅彦，

井川

靖之，佐藤

大輔，新井

宏，京村

順二，武田

健志，

雨宮

康仁，江間

晴彦，斎藤

俊平，中嶋

裕昭，吉井

健晴

要 約
本稿は，平成 28 年度特許委員会において，進歩性について，直近の審決取消判決に係る裁判例を網羅的に分析し，特許庁の審査基準等と対比，考察した結果を報告するものである。
特許委員会では，これまで，2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して，近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成 28 年度特許委員会では，これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて，平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準，特許・実用新案審査ハンドブック，
および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し，内容の検討，改定の必要性，事例の追加等について検討を行った。
本稿は，その成果として，「進歩性」に関して，審査基準等の理解を助けるために有益な情報，事例等を報告する。
なお，本稿は，日本弁理士会正副会長へ提出した答申書に基づくものであり，報告内容の全文は会員向け電子フォーラムに掲載しているので，会員はぜひそれらを概観して頂きたい。
・特許委員会答申書掲載 URL（電子フォーラム）https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br_serial=5 & br_sub_serial=102 & sortOrd
er =0 & view_id=13053

目次

析し，内容の検討，改定の必要性，事例の追加等につ

１．背景

いて検討を行った。

２．本願発明（本件発明）の認定

本稿では，その成果として，「進歩性」における各論

３．引用発明の認定

点，「本願発明（本件発明）の認定」，「引用発明の認

４．
動機付けについて
５．周知・慣用技術

定」，「動機付け」，「周知・慣用技術」，「阻害要因」，「設

６．阻害要因計変更等」及び「有利な効果」に関して，それぞれ，

７．設計変更等審査基準等の理解を助けるために有益な情報，事例等

８．有利な効果を報告する。

１．背景

２．本願発明（本件発明）の認定

特許委員会は，これまでの活動において，2008 年以

現行審査基準は，まず，「請求項に係る発明は，請求降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を項の記載に基づいて認定する。」と記載された上で，網羅的に分析して，近年の裁判所の判断傾向を見出した。

「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考平成 28 年度は，これまでに見出した裁判所の傾向

慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈すを踏まえて，平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実る。」と記載されている。

用新案審査基準，特許・実用新案審査ハンドブック，

発明の新規性あるいは進歩性を考える際に，｢特許および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分請求の範囲の認定に際して，発明の詳細な説明及び図

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平成 23 年(行ケ)第 10266 号

面を参酌して行っている」判例が多い。
従って，「本願発明の認定」を行うにあたって，「請平成 23 年(行ケ)第 10273 号

求項に係る発明は，請求項の記載に基づいて認定す平成 23 年(行ケ)第 10358 号

る。
」が前提であるとともに，「明細書及び図面の記載

平成 24 年(行ケ)第 10166 号

並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載され平成 24 年(行ケ)第 10239 号ている用語の意義（技術的意義）を解釈する。」と考え

平成 25 年(行ケ)第 10245 号られていることが，審査基準から読み取れる。

平成 26 年(行ケ)第 10044 号

例えば，下記の平成 20 年(行ケ)第 10188 号の判決

平成 24 年(行ケ)第 10239 号に見られるように，「用語の意味（技術的意義）」が不平成 26 年(行ケ)第 10095 号

明な時には，解釈を発明の詳細な説明に求めることが平成 26 年(行ケ)第 10044 号

裁判において普通に行われている。

等で判示されている。

・平成 20 年(行ケ)第 10188 号

３．引用発明の認定
３．１．引用発明を認定する際の後知恵について「本願発明のライナーは「崩壊可能」とされているところ

引用発明を認定する際の後知恵については，旧審査（請求項 1），「崩壊可能」は日本語として一義的な意味を有す

基準では記載されていなかったが，現行審査基準にるものではない。

は，新たに以下のように規定されている。

そして，本願明細書において崩壊可能の用語をライナーの側壁に関し使用する場合には，手の圧力など，適度な圧力を第Ⅲ部第２章第３節３．３

留意事項

加えることにより変形でき，基部に向かって押すことができ審査官は，請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術をるものの側壁が破壊しない状態を意味する（上記ア(イ)摘記

示す証拠の内容を理解すると，本願の明細書，特許請求の範④）と定義されている。またライナーは，支持しなくても延囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという，後知在して直立した状態で立つことができる旨が記載されている恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明（同⑧）。

は，引用発明が示されている証拠に依拠して（刊行物であれ

そうすると，本願発明のライナーは，手の圧力などの人為

ば，その刊行物の文脈に沿って）理解されなければならない。

的な圧力を加えない限り，側壁は変形せずに収納容器の形状を保つ性質を有するものであり，自立構造（自立性ないし保審査ハンドブックには，「後知恵」に関する審判決例形性）を有するものといえる。この性質を有することによとして，1 事件（平成 18 年(行ケ)第 10211 号）が掲載

り，本願発明のライナーは，非使用時の保管・内容物の充填されている。過去の審判決例を検証したところ，本願が容易であり，また内容物を充填したまま単なる収納容器と発明の課題と引用発明の課題との差異を考慮することして使用出来ると共に，使用後に廃棄する必要があるとき

なく，形式的な記載のみに基づいて引用発明を認定しは，側壁が割れたり裂けるなどの破壊をすることなく，手でた審決の判断を否定した裁判例（平成 20 年(行ケ)第押しつぶして崩壊させ，廃棄に要する空間を少なくできる等

10196 号，平成 24 年(行ケ)第 10233 号，平成 24 年(行の意義を有するものと認められる。

ケ)第 10241 号）が認められた。これらの裁判例は，引用発明を認定する際の後知恵に関する現行審査基準の同様の傾向は，他にも，記載を理解する上で実務上有益であると思われる。

平成 21 年(行ケ)第 10179 号
平成 22 年(行ケ)第 10162 号

・平成 20 年(行ケ)第 10196 号

平成 21 年(行ケ)第 10136 号
平成 23 年(行ケ)第 10221 号…審決は，上記合成例 3（段落【0042】）のポリイミド樹脂

平成 23 年(行ケ)第 10228 号（A3）について，甲 1 公報の段落【0013】にはジアミンとして

平成 23 年(行ケ)第 10253 号

使用可能なものとして 2,2-ビス［4-（4-アミノフェノキシ）平成 23 年(行ケ)第 10221 号

フェニル］プロパンが挙げられていることから，合成例 3 のVol. 70

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ポリイミド樹脂（A3）の 2,2-ビス（4-アミノフェノキシフェ

なる硝子水処理材」であるとした審決の認定には誤りがある。

ニル）プロパンをこれと置換することができるとして，甲 1

被告は，引用例 1 の発明の詳細な説明中に「本発明で使用

公報にはポリイミド樹脂をポリイミド F の構成とする発明

する溶解性ガラスは，硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内，少なくが開示されている旨認定する。

とも 1 種類である」（段落【0006】）との記載があることを根

しかし，上記段落【0012】ないし【0013】に多数挙げられ拠として，引用例 1 に硼珪酸塩系ガラスが開示されているとたジアミンは「ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと主張する。

同じように比較，的低温で行うことができ，かつ，熱時接着

前記のとおり，引用例 1 の請求項 1 では，溶解性ガラスを力の高いダイボント用導電性接着フィルム」（段落【0004】）

燐酸塩系ガラスに限定している以上，上記記載から，硼珪酸を製造するためのポリイミド樹脂に係るモノマー組成として塩系ガラスが示されていると認定することはできない（請求は置換可能であるとしても，リフロークラックの防止等，こ項 2 では「硝子物」の組成は限定されておらず，上記記載は，

れとは異なる目的ないし課題を有する本件発明のジアミンに請求項 2 における「硝子物」に関する記載であると解するこ

係るモノマー組成として置換可能であるか否かは甲 1 公報のとができる。
）。

開示するところではなく，審決がこれを置換可能とした根拠

次に，被告は，引用例 1 の発明の詳細な説明によると，引用例 1 発明の溶解性ガラスは，従来技術である乙 1 文献に記は不明といわざるを得ない。
また，上記合成例 3 においては，ポリイミド F と同様のモ載された溶解性ガラスを前提とする発明であり，乙 1 文献にノマー組成に加えて，ジアミンに係るモノマー組成としては，実施例として，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスが記

3,3′ ,5,5′-テトラメチル-4,4′-ジアミノジフェニルメタン

載されている…と主張する。

が，テトラカルボン酸二無水物に係るモノマー組成としてベ

引用例 1 には，引用例 1 に先立つ従来技術として，乙 1 文

ンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物が挙げられているに献が挙げられており（段落【0003】），同文献には，水溶性ガもかかわらず，審決の上記認定においてはこれらの合成要素

ラスとして，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者が記が捨象されており，その根拠もまた不明といわざるを得ない。

載されているが，そのような文脈を根拠として，溶解性ガラ

そうすると，甲 1 公報と本件明細書におけるポリイミド樹スを燐酸塩系ガラスに限定した引用例 1 発明の「溶解性ガラ

脂を比較するに当たり，それらのモノマー組成の差異を捨象ス」について，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者をすることは許されないというべきであって，ジアミンの一種

共に含むと理解することは無理があり，採用できない。

であるとの共通性ないしテトラカルボン酸二無水物の一部が合致することのみを根拠として甲 1 公報の合成例 3 のポリイ
ミド樹脂がポリイミド F に等しいものと認定することは，誤・平成 24 年(行ケ)第 10241 号

りといわざるを得ない。
刊行物 1 の実施例の記載から，そこに記載の発明の目的を達成するためには，針刺し止栓は，止栓本体の成形時に針刺・平成 24 年(行ケ)第 10233 号

部分を針の針刺方向に撓ませて成形されたものであることが必要と解される。

引用例 1 には，…特許請求の範囲の請求項 1 及び実施例のしたがって，刊行物 1 に記載された発明の構成は，針を差記載によれば，溶解性ガラスとして「P2O5を含む燐酸塩系ガ

し込む部分であり熱可塑性合成樹脂弾性体で作られた針刺部

ラス」のみが記載され，他の溶解性ガラスの記載はない。請分と，針刺部分の材料より剛性が高く，針刺時の応力が外部求項 1 には，溶解性ガラスは，形状，最長径，金属イオンのに伝播することを防止し，かつ，針刺部分を区画するための含有量などと共に，P2O5の含有量が特定されており，発明の外周部分を有した止栓本体とを有する針刺し止栓において，詳細な説明には，溶解性ガラスの形状及び組成を厳選した旨

熱可塑性合成樹脂弾性体が，重量平均分子量で 15 万以上のの記載がある（段落【0012】）。

スチレン・共役ジェンブロック共重合体の水素添加物であっ以上によると，引用例 1 の請求項 1 及び実施例 1 において共役ジェンがイソプレン及びブタジエンから選択される 1て，溶解性ガラスとして硼珪酸塩系ガラスを含んだ技術に関種以上であるベースポリマー 100 部に対して，パラフィン系

する開示はない。したがって，請求項 1 及び実施例 1 に基づオイルを 50〜300 部，ポリオレフィン樹脂を 10〜50 部配合

いて，引用例 1 発明について「硼珪酸塩系の溶解性硝子からした組成物であって，当該組成物の JIS（DURO）の A 硬度

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が 20〜70 である針刺し止栓であり，かつ，針刺部分を射出成形した後，射出成形金型のキャビティに針刺部分を隙間を有（注１）「技術常識」とは，当業者に一般的に知られている技

して載置し，射出成形金型と針刺部分とで区画され隙間を除術（周知技術及び慣用技術を含む。
）又は経験則から明らいたキャビティに，止栓本体の材料である熱可塑性合成樹脂

かな事項をいう。したがって，技術常識には，当業者にの溶融樹脂を射出して止栓本体を成形することにより，針刺一般的に知られているものである限り，実験，分析，製部分を針の針刺方向に撓ませて成形した針刺し止栓である。

造の方法，技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的審決が認定した引用発明における「重量平均分子量が 20に知られているものであるか否かは，その技術を記載し万〜40 万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブ

た文献の数のみで判断されるのではなく，その技術に対ロック共重合体」は，上記認定の構成「重量平均分子量で 15する当業者の注目度も考慮して判断される。

万以上のスチレン・共役ジェンブロック共重合体の水素添加

ここで，「周知技術」とは，その技術分野において一般物であって前記共役ジェンがイソプレン及びブタジエンから的に知られている技術であって，例えば，以下のような選択される 1 種以上であるベースポリマー」に包含されるもものをいう。

のではあるが，前記のとおり，刊行物 1 に記載された発明が（ⅰ） その技術に関し，相当多数の刊行物（「第 3 節 新規

十分な液漏れ性能等の確保といった目的を達成するために性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.1 参照）又はウェブ

は，止栓本体の成形時に針刺部分を針の針刺方向に撓ませてページ等（「第 3 節成形されたものであることが必要と解されるのに対し，補正3.1.2 参照）（以下この章において「刊行物等」という。
）

発明では針刺部分を撓ませることは前提とされていないといが存在しているもの

新規性・進歩性の審査の進め方」のう点で技術思想が異なるものであり，このような差違を考慮（ⅱ） 業界に知れ渡っているもの

しないまま上記認定の構成に包含されるからといって，その（ⅲ） その技術分野において，例示する必要がない程よく知中の特定の構成を引用発明として認定するのは相当ではなられているものい。原告主張の取消事由もこの趣旨をいうものと理解するこ「慣用技術」とは，周知技術であって，かつ，よく用いらとができる。

れている技術をいう。
（注２）「技術水準」とは，先行技術のほか，技術常識その他の技術的知識（技術的知見等）から構成される。

３．２

刊行物に記載された発明の認定について

現行審査基準には，「刊行物に記載された発明」に関して，以下の記載がある。

今回，審査ハンドブックに掲載されていない過去の審判決例を調査したところ，「刊行物に記載された発明」の認定に関して，（１）特許文献の明細書と図面の記載から技術常識（１） 刊行物に記載された発明「刊行物に記載された発明」とは，刊行物に記載されているを参酌することにより当業者が導き出せる事項から把事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握され握される発明を，刊行物に記載された発明として認定

る発明をいう。審査官は，これらの事項から把握される発明した事例（平成 25 年(行ケ)第 10155 号）と，を，刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載（２）刊行物に記載されている事項から本願の出願されているに等しい事項とは，刊行物に記載されている事項

時における技術常識を参酌することにより刊行物に記から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当載されているに等しい事項を導き出すにあたって，本業者が導き出せる事項をいう。

願の明細書に記載されている事項を参酌することを認めないとした事例（平成 25 年(行ケ)第 10163 号，平成審査官は，刊行物に記載されている事項及び記載されてい26 年(行ケ)第 10107 号）

るに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は，「刊が見受けられた。

行物に記載された発明」とはいえないからである。

（１）については，明細書の文言からは特定できない
構成について，明細書の添付図面の描写と技術常識にまた，現行審査基準には，「技術常識」に関して，以下の記載がある。
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基づいて特定した上で，刊行物に記載された発明として認定している。この事例は，刊行物に記載された発− 25 −

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明を認定する基礎として，刊行物に記載されている文・平成 25 年(行ケ)第 10163 号

言そのものに限らず，図面等の描写から導き出される事項も用いられ得ることを明確に判示している点で，「審決の認定判断は，甲 1 発明 1 の内容を解釈するために

現行審査基準の理解を助けるものといえる。

本件特許明細書の記載を参酌しているところ，本件優先日時（２）については，本願の明細書に記載されている事点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなって項は，本願の出願時に当業者に公知の内容ではないか

おらず，当業者においてこれに接することができない以上，ら，これを参酌して刊行物に記載されているに等しい

甲 1 発明 1 の内容を解釈するに当たり，本件特許明細書の記

事項を導き出すことはできない，というものである。

載事項を参酌することができないことは明らかである。

この点について，酸化ベリリウム事件の最高裁判決（昭和 51 年(行ツ)第 9 号）によれば，特許出願当時の技術水準を認定するにあたって，出願後に頒布された

・平成 26 年(行ケ)第 10107 号

刊行物（すなわち，本願の出願時にいまだ公知でない刊行物）を用いること自体は許されるものである。ししかしながら，本件出願前に甲 15 に接した当業者は，本件出かしながら，本願の明細書に記載されている事項は，願後に公開された本件明細書の記載事項を参酌して甲 15 記

本願発明の発明者の認識を示しているに過ぎず，必ず載の保護素子の外部ケースの構造を理解することはない。ましも当業者の一般的な認識を示すものではないから，た，本件明細書に従来技術として記載されている事項は，本

技術常識ということはできず，上記の事例の判示は妥

件出願の発明者が従来技術として認識していたことを意味す

当なものといえる。これらの事例は，刊行物に記載さるが，そのことから直ちに本件出願時の当業者も同様に従来れた発明を認定する際の「技術常識」として，他の刊技術として認識していたものと認めることはできない。」

行物等には記載されておらず，本願の明細書にのみ記載されている事項を用いることができないことを明確に判示している点で，現行審査基準の理解を助けるも４．
;動機付け@についてのといえる。

*動機付け+に関しては，審査基準第Ⅲ部第 2 章第 2節のうち，p4「3.1.1

・平成 25 年(行ケ)第 10155 号

主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」欄において，下記(1)〜(4)の観点別に説明されている。

以上①〜③の点からみて，引用発明の軸受パイプ 41 は，サイドフレーム部材 21 に沿った方向に配設されている軸を介

３．１．１

主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

して軸受ブロック 42 に枢着されていると認定するのが相当

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば，請であり，前記明細書（訳文）の記載を前提として，引用例の求項に係る発明(A + B)に到達する場合（注 1）には，その適図面に接した当業者も，そのように理解するものといえる。

用を試みる動機付けがあることは，進歩性が否定される方向に働く要素となる。

これに対して被告は，引用例の図面が説明図にすぎず正確なものではない旨を主張する。しかしながら，引用例の図面

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は，以は，図面 1（Fig.1）をみても明らかなように，かなり写実的な下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮しものであり，形状，寸法，配置等に正確性を欠く模式図のよて判断される。審査官は，いずれか一つの観点に着目すれうな類のものとはいえず，当業者が上記認定のとおりに理解ば，動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけですることの妨げになるようなものではない。しかも，引用例はないことに留意しなければならない。

における文言上の記載とも矛盾するものではないから，被告（１） 技術分野の関連性の上記主張は，採用することができない。

（２） 課題の共通性（３） 作用，機能の共通性（４） 引用発明の内容中の示唆

このように，現行審査基準に記載されている*動機
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No. 10進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

付け+は，「主引用発明に副引用発明を適用する動機付

引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確にけ」のみである。

把握される場合には，進歩性の存在を肯定的に推認するのに附属書 D（審判決例集）では，動機付けに関する判

役立つ事実として，これを参酌する。その結果，論理づけが決例のほかに，「48 本願発明と主引用発明との間でできた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され，論理づの技術分野や課題の関係について指摘した上で，そのけができない場合は進歩性は否定されない。

主引用発明に基づく論理付けを試みることについて」欄を設けて，判決例を 3 件（平成 20 年(行ケ)第 10305

旧審査基準では明確には記載されていないが，主引号，平成 22 年(行ケ)第 10237 号，平成 24 年(行ケ)第用発明と副引用発明との関係のみならず，本願発明と10305 号）例示している。

主引用発明との関係，本願発明と副引用発明との関係

この欄の判決例は，審査基準第Ⅲ部第 2 章第 2 節
3.3「進歩性の判断における留意事項」(2)欄（後記参考などを含めて，*動機付け+を記述していると解される。

1 枠内参照）の記載に対応する判決例である。
また，
「48-1

即ち，旧審査基準から現行審査基準に切り替わった

主引用発明と副引用発明との間の課

題と，本願発明と主引用発明との間の課題の関係につ際に，*動機付け+に関しては，その記載内容が狭められたと言える。

い て」欄 に も，判 決 例 を 1 件（平 成 23 年 (行 ケ) 第しかし，審決取消訴訟の判決においては，進歩性の有無判断に当たり，「主引用発明に副引用発明を適用

10298 号）例示している。
この欄の判決例は，第 2 節 3.3「進歩性の判断におけする動機付け」に関する検討のみならず，本願発明とる留意事項」(2)欄（後記参考 1 枠内参照）の記載に対主引例との関係（主引例適格性），本願発明と副引例と応する判決例である。

の関係（副引例適格性）などについても検討した上で，一方，旧審査基準（平成 27 年 9 月までの審査に適論理付けの適否を判断している場合が散見される。

用：後記枠内参照）においては，*動機付け+を「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に限定して

４．１

主引例適格性について捉えてはいない。

（１Ａ）（本願発明と主引用発明との）技術分野の関連性：9 件＊旧審査基準＊（２Ａ）（本願発明と主引用発明との）課題の共通

２．４ 進歩性判断の基本的な考え方

性：14 件（１）進歩性の判断は，本願発明の属する技術分野における出（３Ａ）（本願発明と主引用発明との）作用，機能の願時の技術水準を的確に把握した上で，当業者であればどの

共通性：11 件

ようにするかを常に考慮して，引用発明に基づいて当業者が（４Ａ）主引用発明の内容中の示唆：6 件請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができ

以上のように，「主引例と副引例との組合せ」によるるか否かにより行う。

進歩性判断事案の中には，(1A)-(4A)の観点により主（２）具体的には，請求項に係る発明及び引用発明（一又は複引例適格性を検討している判決例が，多数存在する。

数）を認定した後，論理づけに最も適した一の引用発明を選び，請求項に係る発明と引用発明を対比して，請求項に係る４．２

発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一（１Ｂ）（本願発明と副引用発明との）技術分野の関致点・相違点を明らかにした上で，この引用発明や他の引用

連性：2 件発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から，請（２Ｂ）（本願発明と副引用発明との）課題の共通求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構

性：3 件

築を試みる。論理づけは，種々の観点，広範な観点から行う（３Ｂ）（本願発明と副引用発明との）作用，機能のことが可能である。例えば，請求項に係る発明が，引用発明

共通性：4 件からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに（４Ｂ） 副引用発明の内容中の示唆：1 件

該当するかどうか検討したり，あるいは，引用発明の内容に

以上のように，「主引例と副引例との組合せ」による動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また，

進歩性判断事案の中には，(1B)-(4B)の観点により副Vol. 70

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副引例適格性について

パテント 2017

進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

引例適格性を検討している判決例も，少なからず存在

知例（多くは公開公報等の刊行物）から周知技術を認する。

定する場合においても，刊行物から主引用発明や副引用発明を認定する場合と同様に，構成の違いはもちろ

４．３

主副組合せ適格性（主引用発明に副引用発んのこと，技術的課題や前提の相違を考慮する傾向が窺える。

明を適用する動機付け）

現行審査基準には，周知技術を適用する場面におい（１）（主引用発明と副引用発明との）技術分野の関連性：5 件て，その論理付けができるか否かの検討を省略しては（２）（主引用発明と副引用発明との）課題の共通

ならないことが示されているものの，周知技術を適用

性：11 件する以前の問題として，刊行物から周知技術を認定す（３）（主引用発明と副引用発明との）作用，機能のる際の留意点は明示されていない。
また，審査ハンドブックには，以下の 3 つの標題で共通性：12 件（４）（主引用発明，副引用発明における）引用発明

周知技術に関する判決例が掲載されているものの，周の内容中の示唆：10 件

知技術の認定に焦点が当てられた判決例は見当たらな

当然ながら，「主引例と副引例との組合せ」による進い。

歩性判断事案の中には，(1)-(4)の観点により主副組・「引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関合せ適格性（動機付け）を検討しているものも，少なする相違点の看過）について」からず存在する。従ってこの点を現行の審査基準に記・「周知技術を適用する際の論理付けについて」載したことは妥当である。

・「複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否について」

以上のように，「主引用発明に副引用発明を適用す

たとえば，「複数の分野にまたがる周知技術を認定

る動機付け」のみならず，主引例適格性，副引例適格

し進歩性を判断することの可否について」との標題で性，主副組合せ適格性等の各適格性を審査基準で取り掲載されている平成 17 年(行ケ)第 10523 号は，周知上げるのが好ましいと考える。また，各適格性の各観

例が種々の分野において採用されている事実を根拠に点等に対応した判決例を示すのが好ましいと考える。

して，その周知例を引用例に適用する際の阻害事由が一方，弁理士においては，審査基準の記載に拘わら存在しないと判断された事案であるから，周知技術のず，進歩性有無の判断，拒絶対応，異議申立・無効審

認定方法が直接に争われた事案ではない。
しかし，周知技術の認定の問題は，引用発明の認定

判の請求あるいは応答の際に，現行審査基準に記載の「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に加の問題として整理することも可能である。
審査基準は，引用発明の認定に関して，以下の基準

えて，主引例適格性などの各適格性についても検討し，その主張に役立てるべきである。

を示す。

５．周知・慣用技術

第Ⅲ部第２章第３節

現行審査基準では，旧審査基準に対して実質的に以新規性・進歩性の審査の進め方

３．引用発明の認定

下の点が追加されている。

３．３

留意事項

引用発明は，引用発明が示されている証拠に依拠して（刊周知技術であるという理由だけで，論理付けができるか否か

行物であれば，その刊行物の文脈に沿って）理解されなけれの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）ばならない。

を省略してはならない点

また，特許・実用新案審査ハンドブックには，引用当委員会が検討した，平成 20 年(行ケ)第 10345 号，
平 成 21 年 (行 ケ) 第 10412 号，平 成 23 年 (行 ケ) 第

発明の認定に関して，以下のとおりに記載されている。

10316 号，平成 24 年(行ケ)第 10126 号，平成 23 年(行ケ)第 10425 号，等の判決例からすると，裁判所は，周パテント 2017− 28 −

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No. 10進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

（表１）
3214

引用発明の認定に関する留意事項

第１判断パターンに該当する裁判例（１）審査官は，刊行物等の一部の記載のみから，合理的な

平成 20(行ケ)10431

平成 23(行ケ)10358

根拠無く，引用発明を認定してはならない。

平成 21(行ケ)10179

平成 23(行ケ)10425

平成 21(行ケ)10265

平成 24(行ケ)10126

平成 22(行ケ)10038

平成 24(行ケ)10205

平成 22(行ケ)10104

平成 24(行ケ)10232

平成 22(行ケ)10184

平成 25(行ケ)10089

平成 22(行ケ)10345

平成 25(行ケ)10229

平成 22(行ケ)10351

平成 25(行ケ)10234

平成 22(行ケ)10357

平成 25(行ケ)10259

平成 23(行ケ)10022

平成 26(行ケ)10132（２）審査官は，刊行物等に記載されている発明の内容を，その構成のみによって判断せず，解決すべき課題，技術分野等の観点についても考慮して判断する。

周知技術の認定方法が争点となった判決例の判示からすれば，これらの審査基準および特許・実用新案審
査ハンドブックに記載の点は，刊行物から周知技術を

平成 23(行ケ)10056

認定する際にも考慮すべきものと理解するのが妥当であろう。また，審査ハンドブックには，周知技術の認（表２）定に関して参考となる判決例を掲載することが望まし

第２判断パターンに該当する裁判例

いのではないか。

平成 19(行ケ)10095

平成 24(行ケ)10018

平成 22(行ケ)10282

平成 24(行ケ)10358

６．阻害要因阻害要因を考慮した進歩性の判断基準は，現行審査基準の第 III 部

第2章

第 2 節にて「3.2.2.

阻害要因」と題して第 10 頁〜第 13 頁に説明されている。

平成 22(行ケ)10407

平成 24(行ケ)10370

平成 23(行ケ)10237

平成 25(行ケ)10242

平成 23(行ケ)10320

平成 25(行ケ)10245

平成 23(行ケ)10389

平成 26(行ケ)10020（2012 年，2013 年，2015 年度委員会での検討事例を分類。）

具体的には，現行審査基準では副引用発明を主引用
発明に組合せることに関する阻害要因の判断（以下で実際の裁判例を加味しながら第 1 判断パターンのみ

は，便宜的に「第 1 判断パターン」と称す）と，かかならず第 2 判断パターンに対しても理解を深めることる組合せに依拠しない阻害要因の判断（以下では，便を行うと，*阻害要因+に関する現行審査基準の考え方

宜的に「第 2 判断パターン」と称す）とが示されてい全般がより的確に把握できるようになるものと考える。

る。つまり，第 2 判断パターンに依拠した裁判例が少現行審査基準では，副引用発明を主引用発明に組みなからず存在することを念頭において現行審査基準の合わせるといった引例同士の組合せに関する阻害要因理解に努めれば，*阻害要因+について実務上より有益判断の「第 1 判断パターン」は，具体的な例示（例 1〜

な指針を得ることができるものと考える。

例 4）を挙げて説明に多くを割いている（「第 1 判断パ
ターン」の記載は「3.2.2. 阻害要因」において約 8 割

７．設計変更等を占めている）。その一方，引例同士の組合せに依拠しない阻害要因判断の「第 2 判断パターン」は，具体現行審査基準では，設計変更等の(ⅰ)〜(ⅳ)類型が挙げられている。

的な例示はなく，一般的な説明がなされているにすぎない。

（ⅰ） 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適

しかし，下記表 1，2 を俯瞰すると，第 2 判断パターンに依拠して阻害要因が判断された裁判例は，第 1 判

材料の選択（ⅱ） 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好断パターンに依拠したものとそれほどひけを取らない

適化数であることが分かる。第 1 判断パターンは，引例同（ⅲ） 一定の課題を解決するための均等物による置換

士の組合せに係る阻害要因であり，発明の進歩性が議（ⅳ） 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う論される際の阻害要因としてオーソドックスな感が強

設計変更や設計的事項の採用

いと認識されるが，第 2 判断パターンも実際の現場では多いことがうかがえる。
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No. 10

現行審査基準では，旧審査基準に対して実質的に以− 29 −

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進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

下の点が変更されている。
第Ⅲ部第２章第２節

進歩性(1)設計変更等とされる例が変更されている点

３．２

進歩性が肯定される方向に働く要素(2)設計変更等は主引用発明に副引用発明を適用する際にも３．２．１

考慮される点（１） 引用発明と比較した有利な効果の参酌

引用発明と比較した有利な効果請求項に係る発明が，引用発明と比較した有利な効果を有審査ハンドブックには，設計変更等とされる裁判例

している場合は，審査官は，その効果を参酌して，当業者がが多数掲載されているものの，各裁判例が設計変更等請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みの(ⅰ)〜(ⅳ)類型のいずれに該当するのかが明確でなる。そして，請求項に係る発明が引用発明と比較した有利ないため，審査ハンドブックを参照したとしても，設計効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想変更等の理解を深めることが難しいといえる。

到できたことが，十分に論理付けられた場合は，請求項に係

このため，各裁判例と設計変更等の(ⅰ)〜(ⅳ)類型

る発明の進歩性は否定される。

等との対応関係を提示した内容を踏まえて，審査基準

しかし，引用発明と比較した有利な効果が，例えば，以下の考え方を理解すれば，実務上有益であると考えられの(ⅰ)又は(ⅱ)のような場合に該当し，技術水準から予測さる。

れる範囲を超えた顕著なものであることは，進歩性が肯定さ

設計変更等の(ⅰ)〜(ⅳ)類型には，『一定の課題をれる方向に働く有力な事情になる。

解決するための』との文言が付加されており，設計事（ⅰ） 請求項に係る発明が，引用発明の有する効果とは異質

項等に該当するか否かを判断する際には，「課題」が考な効果を有し，この効果が出願時の技術水準から当業者慮されることが明示されている。このため，設計変更が予測することができたものではない場合等と判断された事案について，解決する「課題」が異（ⅱ） 請求項に係る発明が，引用発明の有する効果と同質のなると主張することは有効であると考えられる。

効果であるが，際だって優れた効果を有し，この効果が先行技術の単なる寄せ集めについては，審査ハンド

出願時の技術水準から当業者が予測することができたもブックに裁判例が掲載されておらず，具体的な適用がのではない場合把握し難いと考える。このため，裁判例（平成 23 年
(行ケ)第 10148 号）を踏まえて，審査基準の考え方を理解すれば，実務上有益であると考えられる。

進歩性判断における発明の「効果」の取り扱いに関しては，独立要件説（発明の容易想到性とは独立した審査ハンドブックには，主引用発明に副引用発明を要件であり，容易想到性が肯定された場合でも，予測適用する際に設計変更等が考慮されたケースとして，できない顕著な「効果」により進歩性が認められると「容易の容易」について言及された平成 26 年(行ケ)第いう説）と，評価障害事実説（当業者が容易に発明す

10079 号が裁判例として挙げられている。

ることができたことを否定する方向に働く評価障害事

本裁判例（平成 26 年(行ケ)第 10079 号）が，動機付実であるという考え方）とがある。

けではなく，設計変更に関する裁判例として挙げられ本委員会で検討したところ，独立要件説に基づいたている点を考慮すると，動機付けの論理展開が，二段主張，すなわち，構成の容易想到性の議論とは離れて，階のステップとなってしまう場合，容易を重ねるので「仮に構成が容易想到でも，顕著な効果がある」との主はなく，「容易」と「設計変更」との組み合せによる論張によって，効果の顕著性のみによって進歩性が認め

理展開を行うべきであることを示唆するために，本裁られた裁判例は，見当たらなかった。
ただし，①構成が容易想到であると認定した上で，判例（平成 26 年(行ケ)第 10079 号）を敢えて挙げてい又は，②構成が容易想到であるか否かに関わらずといるとも考えられる。

う文脈で，発明の「効果」のみを理由として進歩性を

８．有利な効果認めた裁判例は極僅かに存在する（平成 24 年(行ケ)「有利な効果」は，審査基準において，進歩性が肯定

第 10207 号，平成 23 年(行ケ)第 10018 号）。
評価障害事実説に基づくと考えられる裁判例としされる方向に働く要素の一つとして挙げられている。
具体的に，現行審査基準には以下の記載がある。
パテント 2017て，平成 24 年(行ケ)第 10004 号「シュープレス用ベル− 30 −

Vol. 70

No. 10進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

ト事件」が，審査基準ハンドブック付属書 D に掲載されている。
一方，特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124 頁(2007)に掲載された「進歩性の判断手順例」によると，進歩性判断における「効果」の位置付けは，独立要件説のように整理されている。
つまり，特許庁は，有利な効果について，独立要件説と評価障害事実説の両方の立場を取っている，と理解することもできる。
とすると，審査基準ハンドブック付属書 D に既に掲載されている評価障害事実説を裏付ける裁判例（平成 24 年(行ケ)第 10004 号）だけでは，審査基準ハンドブック付属書 D が特許庁の立場を充分に反映できているとは言えない。
よって，独立要件説に基づくと考えられる裁判例として，上述した 2 つの裁判例が審査基準ハンドブック
付属書 D に追加されていれば，現行審査基準が特許庁の立場を充分に反映できていたと考える。
以上(原稿受領 2017. 6. 29)
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