新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

特集《特許》

新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比
平成 28 年度特許委員会

桑城

新規事項の追加検討チーム

伸語，高石

秀樹，鈴木

信彦，萩原

岡田

恭伸，福井

敏夫

敦，

要 約
本稿は，平成 28 年度特許委員会において，新規事項の追加について，直近の審決取消判決に係る裁判例を網羅的に分析し，特許庁の審査基準等と対比，考察した結果を報告するものである。
特許委員会では，これまで，2008 年以降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を網羅的に分析して，近年の裁判所の判断傾向を見出した。平成 28 年度特許委員会では，これまでに見出した裁判所の傾向を踏まえて，平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実用新案審査基準，特許・実用新案審査ハンドブック，
および同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分析し，内容の検討，改定の必要性，事例の追加等について検討を行った。
本稿は，その成果として，「新規事項の追加」に関して，審査基準等の理解を助けるために有益な情報，事例等を報告する。
なお，本稿は，日本弁理士会正副会長へ提出した答申書に基づくものであり，報告内容の全文は会員向け電子フォーラムに掲載しているので，会員はぜひそれらを概観して頂きたい。
・特許委員会答申書掲載 URL（電子フォーラム）https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1 & br_serial=5 & br_sub_serial=102 & sortOrd
er =0 & view_id=13053

本稿では，その成果として，「新規事項追加」に関し

目次
１．背景

て，審査基準等の理解を助けるために有益な情報，事２．はじめに例等を報告する。

３．審査基準及び審査ハンドブック，裁判例との対比
４．特許法における各論点における,発明の課題1の位置付け（統一的な検討方針）

２．はじめに
２．１．審査基準改訂及び審査ハンドブック新設，

５．まとめ

検討対象

１．背景

平成 27 年に改訂された審査基準及び新設された審特許委員会は，これまでの活動において，2008 年以

査ハンドブック（以下，「審査基準」等という。）は，降の進歩性・記載要件が争点となった審決取消判決を

これまでに蓄積された裁判例を反映しており，実務上網羅的に分析して，近年の裁判所の判断傾向を見出し有用である。
他方，その位置付け上やむを得ないところであるた。
平成 28 年度は，これまでに見出した裁判所の傾向

が，審査基準等は，すべての裁判例を統一的に説明すを踏まえて，平成 27 年 10 月 1 日付け改訂の特許・実るものではなく，一定の審査の基準を示すとともに，用新案審査基準，特許・実用新案審査ハンドブック，

仮想事例を想定した事例集を提供するに留まるものでおよび同ハンドブックに掲載の審判決例を網羅的に分ある。
それ故に，裁判例の中には必ずしも審査基準等と整析し，内容の検討，改定の必要性，事例の追加等について検討を行った。
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合的に理解し難いものもあり，また，審査基準等と整− 13 −

パテント 2017新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

合的に理解できる裁判例についても，判決文中の具体２．３．本稿 4. においては，特許法における各論的な当て嵌め箇所を確認することにより，審査基準等点においても発明の課題との関係が重視されの理解が一層深まることが期待される。

ており，その意味において，発明の課題は特許法のあらゆる論点の解釈に通ずる統一的な本部会においては，このような観点から重要度が高要素でありうることを考察する。

いと思われる裁判例を抽出した上で，審査基準等との具体的には，進歩性（特許法 29 条 2 項），サポート

関係で簡潔に説明を加えたものである。
なお，裁判例の抽出は，最高裁判所判例 DB を利用要件（特許法 36 条 6 項 1 号），実施可能要件（特許法して，検索キーワード「新規事項」or「17 条の 2 第 336 条 4 項），明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号），新規項」or「126 条 3 項」，判決言渡日平成 20 年 5 月 31 日

事項追加（特許法 17 条の 2 第 3 項，126 条 3 項）等の

〜平成 27 年 4 月 27 日で検索し，抽出された 263 件の特許要件においても，また，均等論及び間接侵害等のうち，新規事項追加に当たるか否か判断した 147 件を充足論においても，発明の課題がメルクマール（規範）

検討対象とした。
（担当：H28 高石，H27 鈴木，H26 萩に含まれている。
もちろん，発明の課題が各論点の結論に及ぼす方向

原，H25 岡田，H24 福井）

性が論点ごとに異なる以上，発明の課題をどのように２．２．本稿 3. においては，審査ハンドブックの記載すれば出願人に有利かも論点毎に異なる。

附属書 A に掲載されている各事例と，重要度が高い裁判例を対比して，附属書 A の理解を３．審査基準及び審査ハンドブック，裁判例との深めるとともに，附属書 A のみからは読み取対比れない裁判例の傾向ないし幅を考察する。

３．１．平成 27 年改訂・審査基準

端的に整理すれば，裁判例の傾向として，新規事項（１） 審査基準は，知財高判平成 20 年 5 月 30 日（平追加に当たるか否かの判断においては，補正・訂正に成 18 年(行ケ)10563 号）ソルダーレジスト大合議判決

係る構成と発明の課題との関係が重視され，補正等にを引用して，

係る構成要件が発明の課題の解決に関係する場合には「新たな技術的事項を導入するものである」と判断さ審査官は，補正が『当初明細書等に記載した事項』との関係れる場合が多く，補正等に係る構成要件が発明の課題において，新たな技術的事項を導入するものであるか否かにの解決に関係しない場合にはそのように判断されないより，その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判場合が多くなるという傾向がある。

断する。『当初明細書等に記載した事項』とは，当業者によっこの意味で，附属書 A に掲載されている各事例は，て，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれ並列的に掲載されているが，実際は，発明の課題とのる技術的事項である。補正が『当初明細書等に記載した事

関係を重視している事例 7〜9 が原則である。すなわ

項』との関係において，新たな技術的事項を導入しないもの

ち，上掲した審査基準においても言及されているとおである場合は，その補正は，新規事項を追加する補正でない。

り，補正（訂正，分割）により削除される事項，追加

他方，補正が新たな技術的事項を導入するものである場合される事項が発明による課題の解決には関係がない場

は，その補正は，新規事項を追加する補正である。

合は新規事項追加とならない場合が多いところ，附属書 A に掲載されているその他の事例は，このようなと説明している。

傾向を踏まえて，種々の類型に係る補正等について，

このように，審査基準においては，一般論として，具体的な当てはめを示したという位置付けであるか

新規事項追加の有無は，新たな技術的事項を導入する

ら，事例 7〜9 が適用されるとともに，並列的に適用さものであるか否かにより判断されるとされている。

れる考え方を示したものである。
（２） 審査基準は，新規事項の具体的な判断として，審査官は，補正が新規事項を追加する補正であるか否かを，
以下の 3.1 から 3.3 までに示された補正の類型ごとの判断手

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No. 10新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比法に基づいて判断する。

て新たな技術的事項を導入するものでなければ，その補正は許される。審査官は，以下の各種の補正ごとに示された，補として，具体的な判断手法を説明している。

正が許される場合及び許されない場合も考慮して，補正が新

具体的な項目としては，

規事項を追加するものであるか否かを判断する。

３．１ 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正として，具体例等を記述している。

３．２ 当初明細書等の記載から自明な事項にする補例えば，

正３．３ 各種の補正である。
これらのうち，「3.1

削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく，任意

当初明細書等に明示的に記載の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかされた事項にする補正」については，である場合には，この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

補正された事項が『当初明細書等に明示的に記載された事項』である場合には，その補正は，新たな技術的事項を導入として，発明特定事項の一部を削除する場合は，削するものではないから許される。したがって，審査官は，こ除する事項が発明による課題の解決には関係がない場の場合には，補正が新規事項を追加するものでないと判断す

合には，新規事項追加とならない場合が多いという一る。

般論を述べている。
また，例えば，「数値限定を追加する補正は，その数とされている。この点は，上掲知財高裁大合議判決
以前から採られていた判断手法であり，特に変更はな

値限定が新たな技術的事項を導入するものではない場
合には，許される」ところ，

い。
また，「3.2

当初明細書等の記載から自明な事項に24℃と 25℃の実施例が記載されている場合は，そのことをする補正」についても，もって直ちに『24〜25℃』の数値限定を追加する補正が許されることにならないが，…24℃と 25℃が，課題，効果等の記補正された事項が『当初明細書等の記載から自明な事項』で載からみて，ある連続的な数値範囲の上限，下限等の境界値ある場合には，当初明細書等に明示的な記載がなくても，そとして記載されていると認められる場合…は，実施例のないの補正は，新たな技術的事項を導入するものではないから許場合と異なり，数値限定の記載が当初からなされていたものされる。したがって，審査官は，この場合には，補正が新規と評価でき，新たな技術的事項を導入するものではない。し事項を追加するものでないと判断する。補正された事項がたがって，このような補正は許される。

「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには，当と説明されている。

初明細書等の記載に接した当業者であれば，出願時の技術常識に照らして，補正された事項が当初明細書等に記載されてこのように，補正（訂正，分割）により削除される

いるのと同然であると理解する事項でなければならない。…

事項，追加される事項が発明による課題の解決には関係がない場合は新規事項追加とならない場合が多い。

とされている。この点も，上掲知財高裁大合議判決
以前から採られていた判断手法であり，特に変更はな
い。

３．２．平成 27 年新設・審査ハンドブック（１） 審査ハンドブックには，「7. 新規事項を追加す

そうすると，改訂審査基準における上掲知財高裁大合議判決を考慮した記述は，続く「3.3

各種の補正」の項である。同項は，る補正（特許法第 17 条の 2 第 3 項）に関する事例集」と題して，事例 1〜67 が説明されている。これらの事
例のうち，特許請求の範囲が補正された事例毎に類型化して簡潔に纏めると，以下のとおりである。

補正された事項が 3.1 及び 3.2 のいずれにも該当しない場合

事例 7であっても，「当初明細書等に記載した事項」との関係におい更Vol. 70

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光学素子用成形型

上位概念化，削除又は変○パテント 2017新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

補正後は，凹面も凸面も含む。

「熱可塑性樹脂」と上位概念化×⇒本願発明の課題との関係で，必要不可欠な要素でな⇒複数の具体的例示を統合・抽象化した事例。

いことを理由として補正を適法とした事例。（新たな技術的事項の導入か否かは，課題との関係で左右

事例 22

される。
）
（＝事例 8，事例 9）⇒「冷凍時に凍結しない」という記載から，
「アイスク

あん

下位概念化又は付加

×

リーム用あん」という補正×
事例 2 伝票印字システム
更

上位概念化，削除又は変⇒「〜用」という補正が問題となった事例。

×

補正後は，紙切れ前で印刷できた分を，再度印刷して事例 23もしなくてもよい。

⇒技術常識を考慮して，複数の実施例を組み合わせた⇒明細書中に，両方記載されていなければならない。

化粧料

下位概念化又は付加○

補正（複数の化合物の併用）が許された事例。

⇒補正後のクレーム文言にない事象が複数考えられる
ときは，何れも開示されている必要あり。

事例 24

圧延方法

下位概念化又は付加○⇒「以下」を「未満」に補正することが許された事例。
事例 15

印刷装置

下位概念化又は付加 ×（効果を保持することとの関係で，新たな技術上の意義が認められない。）

広過ぎる補正クレーム
図面からは，割り込みジョブが，前の割り込みジョブの前に入るのか，後ろに入るのか不明★事例 25⇒どちらとも補正できない状態★事例 26 インターホン装置⇒補正後のクレーム文言にない事象が複数考えられる○

ときは，何れも開示されている必要あり。

事 例 19

携帯電話端末

下位概念化又は付加肥料袋の開封装置○

下位概念化又は付加
下位概念化又は付加○
事例 6 ステロイドの製法
更上位概念化，削除又は変⇒「音楽再生機能」という開示から，「音響信号を音声
電気信号に変換する機能」という補正が認められた

○

事例 14

事例（事例 25）。

抗圧入引抜機 下位概念化又は付加 ○

補正後は，第 1 工程のみ。（明細書に第 1 工程が記載⇒「カメラ」による検出という開示から，「非接触で」されているから OK としているが，第 1 工程のみ取り検出するという補正が認められた事例（事例 26）。
⇒明細書の記載を，上位概念化した補正が認められた出せるかは別問題では？）事例。（Cf. 事例 55）⇒明細書に複数の工程からなる製法が記載されていた。一部の工程のみをクレームアップした事例。

⇒明細書に文書で記載された機械的構成の一部をク
事例 12

レームアップする補正が適法とされた事例。（事例

弾球遊技機 下位概念化又は付加 ×

19）⇒明細書には，第 1 ランプのみ具体的な機能が記載されており，第 2 ランプの具体的な機能が記載されて（・・・のみが記載されていたと解すべき特段の事情いなかったところ，「異なった機能」という補正が不は認められない。）

適法とされた事例。
⇒仮に，第 1 ランプと第 2 ランプに別の機能が具体的に記載されていた事例であったとすれば，
「異なっ

事例 28

遠赤外線利用の籾乾燥方法

数値限定

×

⇒グラフに基づく補正が不適法とされた事例。

た機能」と抽象化した補正が適法であったか？
事例 31
事例 20 熱可塑性樹脂組成物

下位概念化又は付加

仮止め用接着剤

数値限定○⇒表に基づく補正が適法とされた事例。

×（※ 9.5 を当然にクレームアップできるのか？どの⇒「ポリエステル，ポリアミド等」という例示から，数字もクレームアップできるのか？）

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事例 30

中空微小体

事例 50

数値限定 ○⇒ 200-10000 というクレームを，「500-6000」という開示から，200-6000 に補正○

感光性平板印刷版

事例 33

感光性組成物×

図面の記載に基づく×⇒図面を抽象化してクレームアップできなかった。

プする補正が許された事例。
事例 32

具体例の追加事例 57 誤動作防止スイッチ
補正⇒数値範囲の上限又は下限の一方のみをクレームアッ

緩衝部材（⇔事例 25，26）

除くクレーム除くクレーム

○

事例 55

○

熱処理装置

図面の記載に基づく補正○⇒明細書の記載を考慮して，図面を抽象化してクレームアップできた。（＝事例 25，26）⇒通常の「除くクレーム」。「…本来進歩性を有するが，たまたま引用発明と重複する」という説明は，言い過ぎではないか？（事例 32）（２） 附属書 A に掲載されている各事例は，並列的⇒除かれた部分が明確でなければならない。（事例33）に掲載されているが，実際は，発明の課題との関係を重視している事例 7〜9 が原則であると考えられる。
すなわち，上掲した審査基準においても言及されて事例 35 ホスファン誘導体

マーカッシュ形式 ○/いるとおり，補正（訂正，分割）により削除される事

×

項，追加される事項が発明による課題の解決には関係⇒ 2 つの選択肢（化合物の組み合わせ）の其々の一部がない場合は新規事項追加とならない場合が多い。こを削除するときは，具体的な実施例が必要のことは，事例 7〜9 が説明している。

反対事例

これに対し，附属書 A に掲載されているその他の事 例 36シクロブタンジオン化合物類 マーカッ

事例は，このような傾向を踏まえて，種々の類型に係

シュ形式

○

る補正等について，具体的な当てはめを示したという

事例 37

置換ベンジルアルコール式

マーカッシュ形

位置付けであるから，事例 7〜9 が適用されるとともに，並列的に適用される考え方を示したものである。

○⇒ 1 つの選択肢（化合物）の一部を削除するときは，
具体的な実施例は不要

特許請求の範囲（2 段階で分割・補正・訂正すると，事例 35 と整合的【請求項１】

か？）ガラスからなる光学素子のプレス成形に用いる光学素子用成形型において，凹面状の成形面の最表層が金属酸化物 MO2

事例 38 ホスファン誘導体 マーカッシュ形式○

よりなる膜層からなることを特徴とする光学素子用成形型。

⇒通常の技術用語と異なるが，明細書中の定義に従って，広く補正が認められた。

補正後の特許請求の範囲（明細書中の定義のような理解も有り得る事案で【請求項１】あった。
）

ガラスからなる光学素子のプレス成形に用いる光学素子用成形型において，［削除］成形面の最表層が金属酸化物 MO2 よ事例 47 算盤用数字読み取り器

不整合記載の解消

りなる膜層からなることを特徴とする光学素子用成形型。

○⇒誤記の訂正が認められた。
（「約 130 度」⇒「約 110度」）
事例 48 グラフェンの合成方法 明瞭でない記載の明瞭化○⇒当該技術分野の技術常識を考慮して，「％」を「質量％」とする補正が認められた。（明瞭性）
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本願の発明が解決しようとする課題は，光学素子用成形型の− 17 −

パテント 2017新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比
表面に被覆する被覆膜を改良することで，高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであっ＜請求項 1 の訂正部分＞て，光学素子用成形型の成形面の形状は，このような課題の「…ただし，(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及び解決には直接関係しない。そのため，上記課題を解決する手

アクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無段として，成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはい

水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と，(B)光重合開

えず，本願発明にとって任意の付加的な要素であって，新た始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルな技術的事項を導入するものではない。

ベンジルケタール」と，(C)「ペンタエリスリトールテトラア

よって，成形面の形状を削除する補正は，当初明細書等に記

クリレート」及び「セロソルブアセテート」と，(D)「1 分子

載した事項の範囲内においてするものということができる。

中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」
である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学(株)製，登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く」

４．特許法における各論点における®発明の課題¯＜裁判所の認定した課題とその解決手段＞の位置付け（統一的な検討方針）「アルカリ水溶液で現像する場合は，エポキシ樹脂は一般に４．１．新規事項追加（特許法 17 条の 2 第 3 項，

アルカリ水溶液には溶けないため，エポキシ樹脂とからみ

126 条 3 項）合った状態の感光性プレポリマーの溶解性も低下し，また，

知財高判平成 20 年 5 月 30 日（平成 18 年(行ケ)

エポキシ樹脂は樹脂組成物を生成する段階において使用され10563 号）ソルダーレジスト大合議判決は，訂正を認た有機溶剤に溶解しているため，硬化剤との反応が速くな

めて特許法 29 条の 2 違反の無効理由がないとした審り，現像残りが生じやすくなるという問題がある一方，有機決を維持した。具体的な判示は，以下のとおり。

溶剤を現像液とする場合は，エポキシ樹脂は溶剤に溶解し，やはり硬化剤との反応が速くなるため，現像性が低下し，露『明細書又は図面に記載した事項』とは，当業者によって，明光部においては，エポキシ樹脂が現像液に溶解するなどの理細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる

由により，塗膜が侵されやすく，感度も悪くなる（また，水技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的

溶性エポキシ樹脂を使用した場合は，アルカリ水溶液で現像事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないもの

すると，露光部においては，エポキシ樹脂が現像液に溶解すであるときは，当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項

るなどの理由により，塗膜が侵されやすく，感度が悪くなの範囲内において』するものということができる。

る。）という問題があることを技術的課題として認識するも引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外するのである。…

ことによって，本件明細書に記載された訂正前の発明に関す

本件発明 1 は，現像液として有機溶剤，アルカリ水溶液のる技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえいずれを使用する場合においても，使用する希釈剤に難溶性ないから，本件訂正が本件明細書に開示された技術事項に新の微粒状のエポキシ化合物（「エポキシ樹脂」と同じ。
）を熱たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり，…

硬化性成分として用いるという課題解決手段を採用すること

願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内におにより，このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリ

いてするものである。

マーが包み込む状態となるため，感光性プレポリマーの溶解『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な性を低下させず，エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いの記載となっている場合においても，…補正事項自体が明細書で現像性を低下させず，露光部が現像液に侵されにくくなる

等に記載されていないからといって，当該補正によって新たとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するもな技術的事項が導入されることになるという性質のものではのである。そうすると，本件発明 1 は，課題認識の視点におない。

いて，甲第 3 号証発明と全く異なるものであり，これに伴って異なる課題解決手段を採用しているものというべきであ

同知財高裁大合議判決の判示を，更に具体的に検討

る。
」

する。

パテント 2017− 18 −

Vol. 70

No. 10新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比＜検討結果＞

４．２．進歩性（特許法 29 条 2 項）

同知財高裁大合議判決は，訂正の前後で効果が変わ

主引用例に副引用例を組み合わせることにより進歩らないことから，新たな技術的事項を付加したもので性を否定する論理付けでは，主引用例と副引用例とのないと判断している。すなわち，新規事項追加に当た課題の同一性・共通性が問題となり，其々の発明同士るか否かの判断において効果を考慮しており，このこの課題が同一であれば，動機付けが認められやすい。

とは，課題と効果の差はあるものの，新規事項追加に

なお，本願発明と主引用例との課題の共通性も，進当たるか否かの判断において補正・訂正に係る構成と歩性が否定される重要なファクターとされている（知発明の課題との関係を重視している近年の裁判例の方

財高判平成 25 年(行ケ)10242 号/照明装置事件，知財向性に沿っていると考える。

高判平成 28 年(行ケ)10079 号/タイヤ事件，など）。

※近時の裁判例として，発明の課題との関係を重視した代表的な裁判例としては，平成 26 年(行ケ)第 10087

４．３．サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）

号「ラック搬送装置」事件などが挙げられる。

知財高判平成 23 年(行ケ)第 10147 号「医薬」事件
は，サポート要件の一般的な判断基準として以下のとおり判示した（H24(行ケ)10299，H23(行ケ)10235 同

・平成 26 年(行ケ)第 10087 号

旨）。
この判断基準は広く受け容れられており，サポート

１．事案の概要

要件の有無が発明の課題と密接に関連することは明ら請求項に記載の「懸下」を上位概念である「保持」に訂正かである。

した事案である。
裁判所では，訂正事項の「保持」は「懸下」の上位概念であるが，本質的事項ではなく，技術常識を考慮すれば「懸下」…特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合す以外の「埋設」等の態様とすることも自明であると判断した。

るか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記訂正事項が，本願発明の課題との関係で必要不可欠な要素

載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明のではなく，訂正が認められた事例である。

詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載に判決抜粋：

より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲『本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決でき

質的な事項ではなく，測定ユニットは，その機能を発揮できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべるような態様で可動アームに保持されていれば十分であるときものである…。…

理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上当業者は，インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン

記技術常識を考慮すれば，可動アームに測定ユニットを取り又はその薬理学的に許容し得る塩の投与により血糖値の降下

付ける態様を，「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることにを発生させる場合に，併せてこれとは異なる作用機序で血糖ついても，本件明細書から自明のものであったと認められ値を降下させるビグアナイド剤であるフェンホルミン，メトる。
』

ホルミン又はブホルミンも投与すれば，ピオグリタゾンとは『・・・さらに，測定ユニットの「懸下」と「埋設」に関して，別個の作用機序で，やはり血糖値の降下を発生させることがその作用効果において具体的な差異が生じるとしても，そのでき，もって本件各発明の課題である糖尿病に対する効果がことは，本件明細書に記載された本件発明 7 の前記技術的意

得られることを当然想定できるものというべきである。

義とは直接関係のないことであり，また，本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば，本件訂正発明 2 が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を

４．４．実施可能要件（特許法 36 条 4 項）

左右するものではない。』

知財高判平成 22 年(行ケ)第 10348 号「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」事件は，実施可能要件の一般的な判断基準として以下のとおり判示した（H23(行ケ)10147 同旨）。

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パテント 2017新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比

この判断基準は広く受け容れられており，実施可能とを認めた判決であり，いわゆるリパーゼ最高裁判決

要件の有無が発明の課題と密接に関連することは明らの一般論を述べたうえで，以下のとおり判示し，明確かである。

性要件は「発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか」否かにより判断されるとした。

…方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をすることをいい（特許法 2 条 3 項 2 号），物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから…特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解（同項 1 号），方法の発明については，明細書にその方法を使することができない場合には発明の詳細な説明の記載を参酌用できるような記載が，物の発明については，その物を製造することも許されるものであって，こうして請求項に記載さする方法についての具体的な記載が，それぞれ必要がある

れた技術的事項を確定した上で，当該技術的事項から一の発が，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに明が明確に把握できるかどうか，すなわち，特許を受けよう

出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用し，又とする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求はその物を製造することができるのであれば，…実施可能要項に記載されているかを判断すべきものである。

件を満たすということができる。…
引用例 3（昭和 55 年 3 月刊行）には，ピペラジンジチオカ
ルバメート及びピペラジンビスジチオカルバメートのナトリ

また，知財高判平成 21 年(行ケ)第 10329 号「溶剤等ウム塩が公知の方法で合成された旨の記載があり，また，甲の攪拌・脱泡方法とその装置」事件は，以下のとおり

19（昭和 54 年刊行）にもピペラジンジチオカルバミン酸ナト

判示し，明確性要件は「課題を達成するための構成がリウムを合成した旨の記載があることからすると，本件各化

不明瞭となるもの」であるか否かにより判断されると合物は，本件出願日当時において公知の化合物であり，そのした。

製造方法も，周知の事項であったものと認められる…。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載の有無にかか

本件訂正発明 2 では，その設置位置として『容器の上端部のわらず，当業者は，本件出願日当時において，本件各化合物

近傍』と特定されているところ，近傍という言葉自体は，『近を製造することができたものと認められる。

所，近辺』（岩波書店刊，広辞苑第 6 版）と一般に理解されており，また，多数の特許請求の範囲の記載で使用されている
技術的用語であること（乙 5 の 1 及び 2）を考慮すると，『近

また，知財高判平成 20 年(行ケ)第 10199 号「組ブ傍』の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなけれ

ロック具」事件は，

ば，本件訂正発明 2 発明が有する上記技術的意義との関係において，課題を達成するための構成が不明瞭となるものでは

原告は，…経験則ないし技術常識に基づいて，本願発明の構ない。したがって，本件訂正発明 2 における『容器の上端部成から，本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作の近傍』について，当業者…は，『容器の上端部』の『近辺』

できると主張する。しかし，…発明の詳細な説明は，本願発と認識し，かつ，『検知手段』が『容器に収納された溶剤等の明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定す

温度』を検知できる範囲を指示するものと理解することがでるための指針を何ら記載していない以上，当業者は，これをきる…。

具体化するに際して，独自の創作を強いられることになるのであって，実施可能要件を充足するということはできない。

また，知財高判平成 23 年(行ケ)第 10097 号「フェイス・ボウ」事件は，以下のとおり判示し，明確性要件と判示している。

は「課題を解決するための手段が…記載されて」いる
か否かにより判断されるとした。

４．５．明確性要件（特許法 36 条 6 項 2 号）
知財高判平成 19 年(行ケ)第 10403 号「着脱式デバイス」事件は，請求項に記載された技術的事項を確定

請求項 1 は，『歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等するために明細書中の発明の詳細な説明を参酌するこを咬合器にマウントしなければいけませんが，其のとき上パテント 2017− 20 −

Vol. 70

No. 10新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比
下，左右，前後の位置，又咬合平面の角度を手早く調整すること。
『というものであるが，その文言や内容に照らすと，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求『歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマの範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思

ウントしなければいけませんが，』の部分は，『手早く調整す

想を構成する特徴的部分である…。

ること』がいかなる場面で行われるかという前提事項を説明

そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書のしたものと解される。また，『其のとき上下，左右，前後の位記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段…とその効果

置，又咬合平面の角度を手早く調整すること。』の部分も，…

…を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のう『時間と精密度を大きく改善出来る』や『下顎位を変えたいとち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴

きなど手短に行なうことが出来る』などの記載と同趣旨で的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきあって，本願明細書に記載された発明の効果に対応する記載である。

であると解される。そうすると，請求項 1 には，前提事項と発明の効果に対応する記載がされるのみで，いかなる装置又均等論第 1 要件の「本質的部分」の解釈に関するは方法によって『手早く調整すること』を実現するか，すな

ボールスプライン最高裁判決以降の下級審判決は概ね

わち課題を解決するための手段が一切記載されていない…。

このような解釈を採っている。
４．７．間接侵害（特許法 101 条 2 号，5 号）

また，知財高判平成 25 年(行ケ)第 10121 号「洗濯機多機能型間接侵害の要件は以下のとおりであり，の脱水槽」事件は，以下のとおり判示し，明確性要件「発明による課題の解決に不可欠なもの」であることの判断において「発明の目的，課題及び効果を参酌すが要件となっている。

ることも当然に許される」とした。

「特許が物の発明についてされている場合において，その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般

発明の技術的意義は，その構成自体だけでなく，作用等も考に流通しているものを除く。）であつてその発明によ慮して定められるものであるから，発明の技術的意義や特許る課題の解決に不可欠なものにつき，その発明が特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に，明細発明であること及びその物がその発明の実施に用いら書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく，発明れることを知りながら，業として，その生産，譲渡等の目的，課題及び効果を参酌することも当然に許されるので若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」（2 号）

あって，参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。（中略）本件明細書の記載について，当業者は，

５．まとめ
以上のとおり，特許法における殆ど全ての論点にお…（中略）…，『充分に小さな寸法の隙間』の技術的意義を把いて，その判断基準として，発明の課題との関係が問握することは可能であるということができる。

題とされている。
その意味において，新規事項追加の有無を判断する
４．６．均等論（第 1 要件）

際に，発明の課題が重要視されていることは，特許法

知財高判（大合議）平成 28 年 3 月 25 日（平成 27 年

全体としての解釈指針と合致するものであり，むし(ネ)第 10014 号）は，以下のとおり，均等論の第 1 要

ろ，当然のことであると考えられる。
以上

件は，「特許発明の課題及び解決手段」を把握して判断(原稿受領 2017. 6. 29)

することを判示している。

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