アメリカでのユニークな挑戦

特集《海外で活躍する日本弁理士》

アメリカでのユニークな挑戦
TYPHA IP LLC
Managing member
会員，米国弁理士，弁護士（日本，ニューヨーク州，ワシントン DC）

山田有美

要 約
「海外で活躍する日本弁理士」という特集をするということで執筆のご依頼をいただいた時，私の経歴はユニークなので，お役に立たないかもしれませんとお話ししましたが，それでも構いませんということで，執筆させていただくことになった。企業法務弁護士から特許弁護士への転身，個性豊かなアメリカの審査官の話，アメリカで実務を行う場合の注意点，アメリカの特許弁護士との付き合い方について，個人的な体験や経験をもとに紹介させていただきたい。

目次

ら知財をやりたいという気持ちが強かったことは確か

１．企業法務弁護士から米国特許弁護士への転身である。ただ大きな誤算は，アメリカでパテント・ア

２．判決や知財実務の動向

トーニー（特許弁護士）になるためには，アメリカの３．アメリカの業務環境

州の司法試験に合格することに加えて，パテント・

４．個性豊かなアメリカの審査官
５．日本でアメリカ特許実務を行う方へのアドバイス

エージェント試験に合格することが必要であるが，パ６．アメリカの特許弁護士との付き合い方

テント・エージェントの試験を受けるためには，理系

７．現地の生活環境のバックグラウンドがなければならないということで８．アメリカで研修される方へのアドバイスあった。アメリカでは，日本のように，弁護士であれば，弁理士登録ができるわけではないし，逆にパテン

１．企業法務弁護士から米国特許弁護士への転身

ト・エージェント試験に合格しただけでは，特許弁護

この業界で私の経歴はかなりユニークだと思う。21

士になることができない。それを知ったのは，ニュー年前に司法試験に合格し，2 年間の司法修習を経て，ヨーク州の司法試験に合格し，ニューヨークの総合法企業法務などの法律業務を行う一般的な弁護士として律事務所で特許訴訟に従事し始めた頃だった。私を雇日本で勤務していた。ところが，2004 年に法科大学院うことを決めた文系の日本人パートナーが，パテン制度が始まることになり，年間の司法試験合格者がト・エージェント試験の受験資格がなく，特許弁護士3000 人になるというので，何か得意分野を持たない限でなかったために苦労していたのを横目で見ていた。

り仕事がなくなるという危機感をもった。そこで，突

彼は特許訴訟以外に，特許出願の依頼も受けていた

如 2004 年にアメリカのロースクールに留学することが，米国特許庁での登録番号がないために，自分で出にしたが，最初は，一般的な日本の弁護士のように願関係書類に署名できずに，同じ事務所のアメリカ人ロースクールを卒業した後，ニューヨーク州の司法試特許弁護士に署名してもらっていた。ただ，自分で署験を受験し，1 年くらいアメリカの法律事務所で働い名できないと多くの不利益がある。例えば，アメリカたら日本に帰るつもりでいた。しかし，数々の偶然と人特許弁護士との方針が合わない時など署名を拒まれ運命によって，渡米から 13 年が経過した今でもアメるとか，審査官は「このように補正してくれたら許可リカで弁護士として働いている。

する」等の提案を署名した特許弁護士に連絡するが，アメリカの知財高裁の判事が教鞭をとることで有名電話を受けた特許弁護士が勝手に補正案を承諾してしだったジョージワシントン大学のロースクールで知財まったということもあった。それを見ているうちに，修士コースを選択していたということは，留学当初かアメリカで知財業務を続けるつもりであれば，パテンVol. 70

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ト・エージェント試験の受験資格を得て，特許弁護士

よって特許法 286 条の期間内であれば，Laches は主になるしかないと覚悟を決めた。日によっては朝 8 時

張できないと明確になった。

から 9 時まで大学微分積分の授業を受けた後，事務所

さらに 2017 年 5 月に相次いで，重要な最高裁判所に行き，ランチもオフィスで食べながら仕事をして，の判決が出された。裁判地に関する TC Heartland

夜 6 時から 9 時まで大学で物理，化学，コンピュー

LLC v. Kraft Food Group Brands LLC では，特許侵タ・サイエンス等の授業を取り，土日は仕事と授業の害訴訟に関して，被告が勝手に裁判地を選択すること予習復習をするという生活をしていたので，自由な時を 妨 げ る 判 断 を く だ し た。ま た，Impression

間はほとんどなかった。当時はかなり辛いと思った

Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. で は，が，今から考えると，大変良い経験であったと思う。

特許の国内消尽及び国際消尽が認められた。

パテント・エージェント試験合格後も，趣味で授業を取り続けたほどである。米国特許弁護士として登録し３．アメリカの業務環境たのを機に，日本の弁護士資格を理由として日本でも知財以外の業務を一般に行う総合法律事務所と知財弁理士登録した。その後は，特許出願や中間処理，再のみを行うブティック法律事務所とでは，若干業務環審査，特許鑑定等も多く手掛けるようになった。

境が異なる。総合法律事務所では，弁護士一人にアシスタント一人であるが，入ったばかりのアソシエイト

２．判決や知財実務の動向には個人のアシスタントがつかないことも多い。知財

アメリカで弁護士登録をしてから 10 年，特許弁護ブティック事務所だと，事務が新規出願のみを担当す士登録をしてから 7 年が経過し，その間継続してアメる部，IDS （Information disclosure statement） のみリカで業務を行っている。アメリカで業務を始めてかを担当する部といった具合に仕事別に事務処理が分か

ら KSR International Co. v. Teleflex Inc. 最高裁判例れていたりと，総合法律事務所のような弁護士一人に（550 U.S. 398 （2007））をはじめとする知財実務に大アシスタント一人といった構成になっていないこともきな影響を与える数多くの最高裁判決や高裁判決が下多い。

された。また，America Invent Act （AIA）によってアメリカではアソシエイトであっても弁護士が窓付米国特許法が大幅に改正され，アメリカが先発明主義

きの個室を持つのは一般的で，窓なしの個室は，弁護から先願主義へと方向転換した。

士の資格のない技術者，パラリーガル，会計，人事担

今までの判例の中で KSR International 最高裁判例

当者などが使っていることが多い。アメリカの弁護士の 次 に 特 許 出 願 業 務 へ の 影 響 が 大 き か っ た の は，は電話会議をすることが多いので個室は必要だと感じ

Alice Corporation v. CLS Bank International 最高裁る。

判例 （134 S. Ct. 2347 （2014））だろう。判決が出さ

アソシエイトの評価は，年間何時間クライアントにれた直後，特許対象物性が問題になり得る技術分野のチャージできる時間（ビラブルアワー）をつけること

出願に関して，既に Notice of Allowance （許可通知）が出来たかで決まってくる。一定時間を超えないと事が出されたものについても，特許成立以前の出願につ務所を辞めさせられる危険がある反面，一定時間を超いて一旦許可通知が取り消され，出願人への説明に翻えるとボーナスがもらえる仕組みになっている。仕事弄させられたのを覚えている。の質が悪ければ仕事が割り振られなくなるだろうとい

最近の判例で，興味深いものは，2017 年 3 月 21 日

う想定のもと，何時間時間をつけたかで評価されるのに出された特許侵害訴訟における Laches の抗弁を否かもしれないが，仕事が早くて真面目で長時間時間を定 す る 最 高 裁 判 所 判 例，SCA Hygiene Products

つけられない優秀な弁護士もいるので，必ずしもそうAktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC であとは言えないだろう。特に，リーマンショック後のよる。主に特許訴訟に従事していたころは，特許訴訟のうに仕事量が減った場合には，ビラブルアワーで評価

答弁書に Affirmative defense （抗弁）として，Lachesすることは弁護士が必要以上に個々の案件に長い時間を記載できるか考慮するのは当然であると脳に刻み込をつけるのを助長することにもつながり，クライアンまれていたといってよいほど，Laches は抗弁としてトのためにはならない。

当たり前のものであった。それが，この最高裁判例にパテント 2017− 62 −

アメリカの法律事務所のルールに従って仕事をする
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ことに疑問を感じ，日本企業のために今までとは異ないうこともある。電話の内容はさまざまであるが，多る事務所をと考えてワシントン DC に新規事務所を開いのは，「クレームをこのように補正したら，許可する設してから 1 年半が経過した。現在では，アメリカ人

けれども，出願人に聞いてもらえないか」というもの

弁護士，特許技術者，アメリカ人翻訳者，スタッフ 3である。米国特許庁が，ポイント制の評価システムを名の合計 7 名が働く事務所である。日本語を話せるア採用しているために，期末の前になるべく多くのポイメリカ人が 3 人いることも事務所の特徴である。日本ントを取得しようと審査官は許可通知を出そうとするの研修生の方からはランゲージ・エクスチェンジもでのである。ただ，そのままのクレームでは許可できなきて居心地が良い事務所と好評である。ただ，事務所い時に，補正してくれたら許可すると電話してくる。

内のコミュニケーションは英語だけで行っている。

アメリカの審査官の特徴は，言葉では説明しきれな知財以外の業務も行っているが，主な知財関連業務いくらい様々なタイプの審査官がいることである。特は，日本の特許出願をもとに，アメリカ出願をし，中許庁に出向いて直接審査官面接をしていたころは，審間処理その他の特許出願業務を行ったり，特許関係の査官の個性があまりにも豊かで驚かされた。最近はリ鑑定書を作成したり，特許関連のアドバイスなどをすモートで働いている審査官が多いことから電話での面ることである。また，月 1 回，日本企業からの研修生

接がほとんどであるが，電話だけでも，審査官の個性の方向けに知財高裁や最高裁の判例を解説するセミがバラエティーに富んでいることがよくわかる。まずナーを開催している。特許訴訟経験も踏まえ，特許出驚くのが，アメリカで生まれ育っていないと思われる願に絡む判例のみならず，訴訟に関する判例も多く解審査官が多いことである。技術分野にもよると思う説している。

が，私が頻繁に扱っている技術分野では，感覚的に 50

幸か不幸か，以前勤めていた知財ブティック事務所パーセント以上の審査官がアメリカ育ちでないと思わの経営状況が悪くなり，事務員の数が極限にまで減られるアクセントのある英語を話している。このようなされたため，必要に迫られて，自分で特許事務の隅々審査官と電話面接をするときに気を付けなければならまで行うことができるようになっていた。今になってないのは，分かりやすい英語でゆっくりと話すように考えるとその時の経験は本当に貴重だったと思う。通することである。同僚の早口のアメリカ人弁護士が担常，ある程度の規模の事務所に特許弁護士として勤務当していた案件で，クライアントから直接電話で指示する場合，特許事務員がすべての特許事務を行うのがあったので，私も電話面接に参加したことがあっで，どのように出願書類を作成し，どのようにファイた。審査官は明らかにアメリカ育ちではない英語をリングを行い，どのように特許庁に費用を支払っていしゃべっていた。早口のアメリカ人の説明にボソッとるかを知る機会はほとんどない。自分で事務まで行っ「分かった」と答えていたが，声の調子からすると審査ていた時の経験を生かして，特許事務のミスを最小限

官はこちらの主張を理解していないと感じたので，同にしながら，効率化させるチェックリストとプロセス

じ内容をゆっくりと分かりやすい英語で再度説明をしを作成し，それに基づいて，出願書類を二重三重にたら，今度は，大きな声で「ああ。分かった，分かっチェックし，間違いを限りなく少なくするプロセスをた。」と言っていた。やはり，最初の説明では理解して事務所内で徹底している。

いなかったようだ。
アメリカの審査官の中には，親切な審査官もいるか

４．個性豊かなアメリカの審査官と思えば，ひどい審査官もいる。電話面接の最後に，日本で特許出願業務を行っていなかったため，日本もう一度補正案を見てもらいたいから，応答書提出前の特許出願業務とアメリカの特許出願業務との違いにに時間をもらえないかと丁寧に聞いたところ，「弁護ついてあまり分からないが，日本の審査官とアメリカ士は，何時間働いたかでクライアントにチャージできの審査官の違いは大きいのではないかと思う。

るけれども，審査官はそういうシステムになっていな

アメリカの審査官は，とにかく電話をよくかけてくる。簡単なことを含めれば，1 週間に 4，5 回は，審査い。ただ働きはできないから，そんなことにさらに時間は使えない。」とはっきり言われたこともある。

官と電話で話している。四半期ごとの期末が近づいて今までさぼっていて，四半期の期末が来るのにポイくると，1 日に何人もの審査官が電話をかけてくるとントが足りなくて焦っている審査官から電話がかかっ

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アメリカでのユニークな挑戦てくることもある。クレームをこのように補正したらと思う。面接のときは特に神経を使い，例えば審査官許可するという審査官に，いつまでに回答が欲しいかが勘違いした理由について逃げ道を残すように気を使聞いてみると，今日中だという返事が戻ってきた。出う。ただ，後にその出願が特許になって訴訟で争われ願人は日本だから今日中というのは無理だと答える

た時にクレーム解釈に影響を与えることがないようなと，審査官は，「弁護士はクライアントからある程度の形で逃げ道を作るよう注意をしている。

権限が与えられているはずだから，これくらい弁護士同じ技術分野の出願を多く扱うと，同じ審査官に何の判断で答えられるはずだ。
」と言いはじめ，そのよう度も当たることも多い。審査官が，電話をかけてきたな権限はないから今日中というのはどうしても無理だ

時は，なるべく丁寧に対応するようにして，何かあっと答えると，分かったといって電話を切ってしまった時に審査官が「あの弁護士だったら電話して補正案た。その後，その審査官は，前回の応答書に署名をしを聞いてみるか」と思えるように注意している。実ていたもう一人の私の同僚弁護士に電話をして同じこ際，「My old friend!」といって電話をかけてきた審査とを聞いたようだ。同僚弁護士から全く同じことを言官もいる。ただ，いい加減な審査官もいるので，審査われて断念したようだが，審査官はその同僚弁護士官の補正示唆の趣旨を見極める必要がある。「従属項に，今日が期末の最終日だから今日中にどうしても許のクレーム〇の制限を独立項につけてくれたら，許可可通知を出したいとわめいたようだ。

しようと思うので検討してくれないか。」という審査扱っている技術分野に自信がありすぎる審査官とい官に先行技術を見つけたのか等と色々質問していたうのもいる。電話面接の前に補正案を審査官に送り，ら，審査官の真意は，簡単に説明すると，まだ先行技面接では，補正案では自明ではないということを説明

術調査を十分にしてないので特定の先行技術が見つする予定であった。しかし，審査官は，自分は 10 年以かったわけではないけれども，期末が近いのでポイン上エンジニアをしていて，審査官歴も 10 年以上で，こト稼ぎに許可通知を出したいから，これくらい長い従の技術分野では他の審査官を指導しているほどよく分属項をつけてくれたら多分十分で，先行技術はないだ

かっていると，訛った英語で豪語し，補正案は，明細ろうから提案してみた，ということだったようだ。

書のサポートがないから記載不備だという想定外の主

個性豊かな審査官の話を続けるといくら紙面があっ張をはじめた。明細書のサポートがあるという説明をても足りないので，この辺りで止めておくことにすするのに 30 分以上時間を費やしてしまったが，全くる。もし，アメリカの事務所に研修に来る機会がある進展しなかった。そこで，途中で戦略を変えて，どこなら，なるべく多くの面接に参加することをお勧めすで何のエンジニアをしていたのかと質問し，「すごいる。弁護士がクライアントに送っている正式なレポーですね」と，少し雑談をしてみた。すると，審査官のトレターには書けないようなことが多いので，面接を方から，こちらの意図をくんだ補正案を提案してく実際に体験することで審査官の感覚が分かるようになれ，このように補正したら許可すると言い始めた。さり，今後アメリカ特許出願業務を行う上で非常に役にらには，「この補正案を Interview Summary に記載す立つと思う。

るけれども，Interview Summary が出願人の代理人に届くには 1 週間くらいかかるから，ファックス番号５．日本でアメリカ特許実務を行う方へのアドバを教えてくれたら，今からファックスで送りますよ。」

イスと驚くほど親切になった。作戦変更は功を奏したのか日本でアメリカの特許出願に従事する方に対するアもしれない。

ドバイスとしては，「審査官はクレームを見て，判断し弁護士として訴訟に従事していた時は，相手方弁護ているのであって，明細書を見れば先行技術と如何に士の主張が完全に間違っていると頭から反論する書面

違う技術であることが分かるように記載されていてを提出しても，その主張の妥当性を判断するのは第三も，クレーム上それが記載されていなければ，審査官者であり，相手方ではないので，問題はなかった。しの拒絶に対する反論にはならない」という点である。

かし，こちらの主張の妥当性を判断する当の本人の審

これは，日本の審査官とアメリカの審査官のクレーム査官に対して，あなたは間違っていると反論するとき解釈の仕方が違うからなのかもしれない。アメリカのは裁判での主張書面とは違った注意を払う必要がある

特許審査中のクレーム解釈の基本は「broadest rea-

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sonable interpretation」である。つまり，合理的に最アメリカの弁護士が代替案を提案しない理由として

大 限 に 広 く 解 釈 す る と い う こ と で あ る。確 か にはいくつかある。よく言われる理由は，日本の特許事「broadest reasonable interpretation in light of the務所が日本企業の知財部とアメリカの事務所の間にspecification」であり，明細書を考慮しながらクレー入っている場合は，日本の特許事務所に遠慮をして代ムを解釈することが認められているとはいえ，クレー替案を出さないというものだ。アメリカの事務所からムの文言を見て当業者が内容を理解できるような場合

見ると，指示書案を考えたのは日本の特許事務所か企に，不必要に明細書の詳細説明の内容を織り込んで，業の知財部か分からない。もし，日本の特許事務所でクレームを狭く解釈するということは特許審査中にはあった時に，指示書案では通らない可能性が高いので行わない。そこで，本願の明細書と先行技術を比較しと説明して代替案を提案するということは，日本の特て，明細書に記載されている制限や技術範囲を理由に許事務所の面目を潰すことになりかねない。わざわざクレームを狭く解釈して，クレームされている内容は労力をかけて日本の特許事務所との関係を悪くするか先行技術に記載されていないと反論してもアメリカのもしれない危険を冒したくないという気持ちは分から審査官には相手にされない。先行技術と違う発明が明ないではない。ただ，建前上は上記のような理由を述細書に記載されていたとしても，クレームにそれが記べていても，実際は提出期限が近いので代替案を送っ載されていなければ，アメリカの審査官に対する反論て承認をもらう時間がないので，指示されたとおりにとしては役に立たないのである。

応答したというのが本当の理由であるということもあ

以前，アメリカ人の弁護士から，「日本企業からの応る。

答の指示は，明細書にしか書いていないことを理由にそこで，アメリカの事務所から必要があれば代替案先行技術との違いを主張するものが結構あるが，日本を送ってもらいたい場合は，その旨を明確に指示書にの審査官は，明細書に記載されている技術範囲や制限記載し，代替案がある場合でもない場合でも，応答書を入れ込んでクレームを解釈するのか？」と聞かれたのドラフトを期限前のいつ迄に送ってほしいというこことがある。とを明記するのがよいと思う。また，直接アメリカの審査官が解釈しているのはクレームであって明細書弁護士に会う機会ごとに，指示書の案では拒絶を克服でないということは，頭の中では分かっていても，発できないと思う時には代替案を送ってほしいと口頭で明の発掘から明細書の起案まで行い，発明の技術をよ伝えることも重要である。

く分かっていると，先行技術の技術とは全く違うではないかという思いが混みあがってくる。そこで，ク７．現地の生活環境

レームの文言には記載されていないことまで含んで，ニューヨークの総合法律事務所で弁護士をしていた

先行技術との違いを主張してしまいがちなのかもしれ

時は，マンハッタンに 2 年あまり住んでいた。しかない。そのようなときは，明細書の内容をまずは一旦し，マンハッタンは住みやすいところではなく，たま忘れ，クレームの文言だけをよく読み，クレームの文に遊びに行って楽しむところであると思った。まず，言だけから想像できる構造は何であるかを頭に描き，物価の高さには驚いた。ロースクールがあったワシン

そのうえで先行技術での開示の違いを考えるという方

トン DC から初めてマンハッタンに行った時，スター法をお勧めする。

バックスのコーヒーの値段がワシントン DC よりも高いので，騙されていると思って，他のスターバックス

６．アメリカの特許弁護士との付き合い方に入って値段を確かめると，やはり高かった。そんな日本でアメリカの特許出願に従事する方からよく聞はずはと思って，さらに別のスターバックスに入ってく不満は，日本から拒絶通知への応答に関する指示をみると，同じく高かった。これはマンハッタン値段な出す場合でも，それがアメリカの実務からすると通らのではと気づくのに 3 軒ものスターバックスに入ってない主張である場合は，代替案を出してもらいたいと値段を確認してしまった。コーヒーの値段だけではな思っているのに，アメリカの弁護士はいつも日本からい。当時ワンルームのアパートに 1 か月 2300 ドルもの指示のままに応答書を作成するだけで，代替案を提の家賃を払っていたが，それでも部屋に洗濯機はな案してきたことがないというものである。

く，下の階にあるランドリールームの洗濯機を使わな

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No. 8− 65 −パテント 2017アメリカでのユニークな挑戦

ければならなかった。高層階のアパートの家賃は月８．アメリカで研修される方へのアドバイス

4000 ドル以上であったが，彼らのアパートにも洗濯機

最後に，アメリカの法律事務所などに研修に来られはなく，下の階のランドリールームで洗濯をしなけれる方へのアドバイスであるが，研修期間は短いので，ばならなかった。

アメリカでしかできないことをなるべく多く体験する

それと比較するとワシントン DC は住みやすい。ワ

ことをお勧めする。特許に関する体験であれば，なる

シントン DC 近郊にあるアパートの家賃はやはり高い

べく多くの審査官面接に参加すること，公開されていが，マンハッタンよりは安いし，部屋に洗濯機と乾燥る特許庁の PTAB のヒアリングや知財高裁のヒアリ機がついている。ランドリールームが閉まる時間を気ングを実際に見に行くことなどである。特許以外であにせずに，いつでも自分の好きな時に洗濯ができるのれば，趣味を生かして地元の集まりなどに参加するこはありがたい。ワシントン DC の地下鉄はニューヨーとである。それほど忙しくなかった頃，私は趣味のバ

クの地下鉄より綺麗であるが，今までメインテナンスイオリンをいかして地元のアマチュアオーケストラにを怠っていたために煙が上がる事故が発生し，去年か参加していたことがあった。週 1 回の練習に参加する

ら急に一部区間を順々に単線にしてメインテナンスをことで，地元の人と接することもできた。また，アメはじめている。そのため，ダイヤが乱れることもあ

フトシーズン（8 月末から 2 月頭まで）に研修予定のり，使いやすいものとは言えない。アメリカでは，日場合は，アメリカに来る前に，アメフトのルールを習本の常識が通用しないために不便なことも多いが，13得してくることをお勧めする。アメフト好きが多いア

年もアメリカで生活すると，アメリカの生活にすっかメリカでは，研修先の事務所の弁護士とアメフトの話り慣れて，仕事で日本に出張しても，アメリカに戻っ題で盛り上がることができる。
アメリカで研修中も仕事は大切であるが，少し仕事てくるとホッとする。

から離れ，色々な体験をしていただきたいと思う。
(原稿受領 2017. 5. 31)

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