ワシントン便り【連載】ワシントン便り（第 19 回）米国の知的財産を巡る司法の動き（一財）知的財産研究教育財団知的財産研究所ワシントン事務所所長

蛭田 敦（HIRUTA Atsushi）

1．はじめに

図 1 から、東京と同様に立法府、行政府、司法府が米国ではいよいよ大統領選挙が近づいており、ホ集中的に配置されていることが分かる。東京と異なワイトハウスの住人が誰になるのか注目されるとこるのは距離感であり、例えば、ホワイトハウスと連ろである。今回は司法の動きをテーマとしている

邦議会の議事堂とは 3km ほど離れている。D.C. 内が、大統領が有する司法への影響力を示す端的な権の街歩きにも慣れてきたところであるが、地図と実限は、裁判官の指名権である。各裁判官の判断傾際に歩く距離との違和感は、D.C. の区画の大きさに向、すなわち保守系なのかリベラル系なのかが判決加えて、東京の類似機関の物理的な距離との相違もを左右することがあるといわれているため、最高裁あるのかもしれない。地図中に示されたランドマー

判所の裁判官の構成が話題になることも多い。トラクとなるいくつかの建物の位置関係を見ると、リンンプ前大統領は、その任期中に 3 名の保守系の裁判カーンが議会を正面に見据え、また、ジェファーソ官を指名したことなどから、現在の最高裁では保守ンがホワイトハウスを正面に見据えるような形に的な裁判官が過半数であり、保守的な判断が示されなっている点も興味深い。また、道路の配置などをやすいという声も聞こえてくる。

見ても、計画的に設計されて完成された都市だといワシントン便りではこれまでに街の様子を写真でう印象を受ける。

紹介しているが、その位置関係を地図で示したい。

図1

ワシントン D.C. 中心部の地図

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2．最高裁判決「Trump too small」△

商標審判部は、商標審査官の判断を支持し、商標登録を認めなかった。

例年、米国連邦最高裁判所は 6 月末頃から 9 月末頃まで休業期間となることもあり、春から初夏に判△Elster 氏 は、 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所（Court ofAppeals for the Federal Circuit： CAFC）に上として有名な Alice 判決も 6 月に出ており、判決後訴した。主な争点は、同商標登録を認めないこと10 年となった 2024 年 6 月を機に論考を報告する知が、憲法修正第 1 条に規定されている「言論の自的財産関係者も見られた。そして、2024 年 6 月 13由」に係る Elster 氏の権利を侵害するか否かで日には、「Trump too small」の商標登録についてあった。

争われた Vidal v. Elster 事件について、最高裁が判

CAFC は、Elster 氏の主張を認め、USPTO が同△

決が出やすい傾向がある。特許適格性に関する判決

1

決を示した 。

商標登録を認めなかったことは誤りであると判決した。

【事件の経緯】△USPTO は、同判決を不服として、米国最高裁判所に上訴した。

△Elster 氏は、2016 年の大統領選挙の討論をきっかけとして、Trump 氏に対する批判的なメッセー
ジ「Trump too small」を T シャツ（図 2 参照）【最高裁判決の概要】
最高裁判所は、全裁判官の一致（9 対 0）により、△や帽子の商標として利用するべく、米国特許商標
USPTO の審査官は、本出願が生存中の特定の個商標法において、特定の個人名に関する不登録事△

CAFC の判断を否定した。

△

庁（USPTO）に商標登録出願を行った。

由は、その内容に基づくもの（content-base）でようとするものであることから、米国商標法第 2あって、言論の視点に基づいて差別的に設けられ条（C）の不登録事由に当たるとして、同出願をたものではなく（viewpoint-neutral）、違憲とは拒絶した。

いえない。

Elster 氏は、拒絶を不服として USPTO の商標審

ただし、この判決は、「content-base」であって△判部に上訴した。

「viewpoint-neutral」であれば必ず合憲であると△人名を含む名称を本人の許諾を得ずに商標登録し予断するものではない。
T シャツ販売サイト

批判的なメッセージであるか否かによらず、他人△図2の名称に関する商標登録を行う場合には、当人の名声や信用を守るためにも、当人の許諾を得なければならないとする商標法の規定は妥当である。
同判決に当たっては、2023 年 11 月に口頭弁論が行われており、裁判官から Elster 氏に対する質問が集中的に行われたことや、USPTO の主張の妥当性などから、知的財産関係者からは、CAFC の判断が覆される可能性が示唆されていた。USPTO は、他者の権利を保護する観点から商標として登録できないだけで、「Trump too small」という言論は制限されていないなどと主張していた。実際のところ、

1

https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/22-704_4246.pdf

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ワシントン便り

Elster 氏は裁判継続中も最高裁判決後も図 2 に示し

図3

CAFC

図4

ホワイトハウスの北側たウェブサイトで T シャツの販売を行っており、言論の自由が奪われているとはいえないかもしれない。
なお、本件に関するものでも、知的財産に直接的に関係するものでもないが、最高裁判所は、2024
年 6 月 28 日の判決で「Chevron deference」と呼ばれる法理を否定する判断を示した。
この法理は、1984 年の最高裁判例に基づくものであり、法律が明確でない場合に、政府機関がその解釈をすることができるとするものである。この法理が否定されたことにより、法学者や弁護士などからは、政府機関による行政裁量が狭くなる可能性が指摘されている。
これは、USPTO の裁量についても例外ではなく、USPTO が示しているガイダンスの有効性などに関して議論が生じることもありえるため、注視する必要があると考えられる。

3．CAFC 大合議判決 – LKQ Corporation v. GM Global
Tech Operations LLC –CAFC は、特許や関税などの特定分野の控訴審を取り扱う裁判所である。日本では「CAFC」と表現されることが多いが、米国内での会話では「Federal社）事件の大法廷審理において、これまで意匠の自Circuit」と表現されるため、会話時には少し脳内明性判断に用いられてきた Rosen-Durling テストを変換が必要になる。CAFC は、図 1 から理解できる否定した 2。なお、図 5 は脚注 2 の URL から参照でと お り、 ホ ワ イ ト ハ ウ ス か ら 至 近 距 離 に あ る。

きる判決文からの引用である。

CAFCの建物は図3のとおり赤レンガの建物であり、図 4 の写真を撮影した地点で左を向くと視界に入っ
CAFCでの審理は通常3名の合議体で行われるが、に係る意匠の自明性が争点となった。
LKQ 社は、先行意匠として主引例と副引例とを△当事者からの請求により 11 名の裁判官による大合本事件では、GM 社の自動車フロントフェンダー△てくる。

【事件の経緯】

議体による審理を行うこともできる。ただし、大合提示し、それらの組み合わせから GM 社の意匠は議体での審理は希少とされており、それもあって本自明であるとし、USPTO の特許審判部（PTAB）事件の注目度は高かった。に当事者系レビューを請求した。

（LKQ 社）対 GM Global Tech Operations LLC（GM2

特許審判部（PTAB）は、意匠の自明性判断にお△CAFC は、2024 年 5 月 21 日に、LKQ Corporation

いて、判例に基づく Rosen-Durling テストを適用

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.5-21-2024_2321050.pdf

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図5

BM 社の意匠と先行意匠【大法廷判決】△

CAFC 大法廷は、Rosen-Durling テストの適用を否定し、事件を PTAB に差し戻した。
△

Rosen-Durling テストについて、審査対象の意匠と主引例とが「基本的に同一」であることを求めること、また、主引例と副引例との特徴に関連性を求めることは、過度に硬直的である旨が判示された。
△

特許法 103 条及び最高裁判例（Graham 判決 及びKSR 判決）は、意匠の自明性判断においても適用されるべきである旨も判示された。
本判決を受けて、知的財産関係者からは、①既存の意匠権について無効化のリスクが高まった、②審査段階から拒絶理由が通知される可能性が高まった、③意匠関連の出願件数が減少するのではないかといった懸念の声が上がっている。また、米国特許法は日本法における特許と意匠をカバーしているが、 特 許（Utility Patent） に 関 す る 判 例 が 意 匠（Design Patent）の事件で引用されたことに対する驚きもあったようである。他方、意匠に関しては、デザイン分野の学位を有する者に米国特許商標庁（USPTO）の代理人試験の受験資格を与え、意匠のプから成る。

専門家を増やす計画もあるところ、今後の実務に大審査対象の意匠と「基本的に同じ」特徴を有するきな影響を与え得る本判決が出されたタイミングを意匠を主引例とする。

好感する声もあった。

△

した。Rosen-Durling テストは、次の 2 つのステッ

USPTO は、本判決を受けて、2024 年 5 月 22 日にし、審査対象の意匠とすることが自明であるか否審査官や PTAB 向けのガイダンスを更新した。こかを判断する。その際、主引例と副引例の特徴にれは、暫定的な指針であると思われるものの、判決関連性が求められる。

日の翌日に公表されており、USPTO の判決後の対PTAB は、主引例が GM 社の意匠と「基本的に同応に時間がかかると予想していた知的財産関係者かじ」特徴を有しないとして、GM 社の意匠は自明らは驚きの声も聞こえてきた。当該ガイダンスは、ではないと判断した（GM 社の意匠権を維持した）。

事実認定と自明性判断とのパートから構成されている。

△

当業者が副引例などを用いて主引例の意匠を変更△△

LKQ 社は PTAB の判断を不服として CAFC に控＜事実認定について＞

CAFC の 3 名の裁判官から成る合議体による審理

1．先行意匠の範囲と内容を特定する。

△

訴した。

支持された。

主引例が特定されなければならない。

△ △では PTAB による Rosen-Durling テストの適用が主引例は、審査対象の意匠との視覚的な類似に基づいて特定されるが、「基本的に同じ」ものの再審理を請求した。に限定されない。

△

LKQ 社は、これを不服とし、CAFC の大法廷で84 ｜ IP ジャーナル 30 号（2024.9）

ワシントン便り△

主引例は、先行意匠から個々の特徴を選択してて、意匠審査官は念頭に置くべきである。

組み合わせたものではなく、現に存在するものでなければならない。

USPTO は、本 CAFC 判決をさらに検討した上で、意匠審査官向けに追加のガイダンスを提示し、トsame field of endeavor）におおむね属するが、レーニングを実施するとしている。今後の審査・審必ずしも同じである必要はない。

判の判断が統一的な基準に基づいて行われることが審査官は、主引例と同様、副引例についても審期待される。

△

主引例は、審査対象の意匠と同じ分野（the△

査対象の意匠と同じ分野であるか、類似する分野であるかを判断する。
2．審査官は、審査対象の意匠分野の通常の創作者

4．司法制度に関する議論（1）裁判官ショッピングの抑制（以下、当業者）の視点から、審査対象の意匠と米国の特許訴訟において、裁判地選択（フォーラ先行意匠との外観を視覚的に比較して相違点を確ムショッピング）が訴訟戦略の上で重要視されてい定する。

ることは既報のとおりである。そして、近年では、

3．審査官は、当業者の知識を考慮して、審査対象テキサス西部地区の Waco 支部に訴訟提起すると必の意匠が属する分野における創作能力のレベルをず特許訴訟に慣れている Albright 裁判官の担当に特定する。

なることから、同支部への訴訟提起が集中したこと

4．審査官は、自明性の判断に当たり、二次的考慮を受けて、テキサス西部地区の 12 名の裁判官に無要素（商業的成功など）を併せて考慮する。

作為に担当を割り振る運用を始めた。その結果、テキサス西部地区への特許訴訟提起件数は減少傾向に＜自明性判断について＞△

事実認定後、審査官は審査対象の意匠の自明性を米国の司法制度の検討を行う組織である米国司法会議（Judicial Conference of the United States）

当業者の観点から、先行意匠を変更して審査対象は、2024 年 3 月 12 日に、連邦地裁における裁判官の意匠と視覚的に同じ全体的外観を作る動機付けショッピングを抑制するために、裁判官を無作為にがある場合、審査官は、特許法 103 条により拒絶事件に割り当てる運用を強化する旨の報告を行っする。

た 3。米国司法会議は、最高裁長官を議長とし、各主引例と副引例は、相互に関連する必要はない。

巡回控訴裁判所の首席判事など、合計 26 名の裁判

ただし、主引例と副引例の意匠は、それぞれが審官から構成されている。この報告によれば、全米又査対象の意匠と類似していなければならない。

は州全体に影響のある民事訴訟において、宣言判決

主引例と副引例とを組み合わせる動機付けは、い（Declaratory Judgement）や差し止めが求められずれかの引例自体からもたらされる必要はない。ている事件においては、訴訟提起された地区全体のただし、当業者であれば審査対象の意匠と同じ全裁判官から無作為に担当判事を決めることが求めら体的外観を作るために、副引例の特徴を用いて主れる。

△

判断する。

△
△

引例の意匠を変更するであろうという証拠に裏付

上述の報告の 3 日後となる 3 月 15 日には、米国司けられた理由がなければならない。

法 会 議 の 裁 判 所・ 事 件 管 理 を 担 当 す る 委 員 会

主引例と副引例の意匠の全体的外観に相異がある（Committee on Court Administration and Case

ほど、主引例の意匠を副引例の意匠を参照して変Management）が、裁判官の割り当てに関するガイ更する動機付けの立証が困難になることについダンスを連邦地裁に通知した 4。このガイダンスで△3ある。

https://www.uscourts.gov/news/2024/03/12/conference-acts-promote-random-case-assignment

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は、担当判事の決定権は連邦地裁が保有することをる。そのため、主要な意見は、訴訟資金の提供者を確認しつつ、判事の割り当てプロセスの透明性の確開示することを規則化するものであった。その一方

保や、特定の裁判官に事件を集中的に担当させないで、資金力に乏しい特許権者が裁判を視野に入れてことなどが推奨指針として示されている。

権利主張できるようにすることも重要との認識が示

2024 年 4 月 10 日には、2 名の上院議員からそれぞされており、第三者からの資金提供に頼らずとも裁れ裁判官ショッピングを抑制するための法案が提出判で争うことができるような仕組みの必要性も示ささ れ た。 民 主 党 の Schumer 議 員 が 提 出 し た 法 案

れた。

5“E n d J u d g e S h o p p i n g A c t”も、 共 和 党 のMcConnell 議 員 が 提 出 し た 法 案“Stop Helping
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裁判官ショッピングも第三者による資金提供も、Outcome Preferences Act： SHOP Act”も、当事特許訴訟に関する問題点として広く認識されてお者が選択した特定の裁判官により全米又は全州に影り、これらに対する対策が適切になされることで、響のある判断がなされることを問題視する点では共訴訟の濫用が抑制されることが期待される。

通している。他方、Schumer 議員の法案は上述の米国司法会議が示した指針と同様に地区内での無作5．知的財産関係者との交流為な裁判官割り当てを求めるものであるのに対し米国に駐在して活動するメリットは、やはり、米て、McConnell 議員の法案は、差し止め判決の効力国の知的財産関係者との交流機会を桁違いに多く得を当事者間のみに限定するなどして影響範囲を縮小ることができることである。知的財産関連のイベンしようとする点で相違がある。なお、これまでも、トへの参加は、有益な情報を得るためだけでなく、裁判官ショッピングを抑制することを目的とした法知的財産関係者とのネットワーキングにつながるた案は複数提出されていた。

め、とても重要である。最近は名刺を持たない者も多く、連絡先の交換に苦労することもあるが、イベ（2）第三者による訴訟資金提供の抑制
特許訴訟提起件数が多いことで知られるデラウェ
ア州の連邦地裁において、第三者から資金提供を受ントで知り合った知的財産関係者と個別に会って意見交換することもある。
2024 年 5 月には、商標の国際的なイベントであるけた訴訟当事者は、その旨を裁判所に報告することが求められている。この報告義務が課せられてか

図6

JPO の展示ブース

ら、デラウェア州の連邦地裁への特許訴訟提起件数が減少したことも既報のとおりである。
下院の司法委員会の下部組織である法廷・知的財産・インターネット小委員会は、2024 年 6 月 12 日に、第三者の投資家などから資金提供される知的財産訴訟をテーマとする公聴会を開催した。公聴会の様子は動画 7 で公開されているが、同委員会の問題意識は、ロシアや中国などの他国の投資家により米国のビジネスが干渉を受けていることや国家の安全保障にリスクが生じていることにあるように思われ

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https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gkvldqznrvb/03152024court-random.pdf
https://www.congress.gov/118/bills/s4096/BILLS-118s4096is.pdf
https://www.congress.gov/118/bills/s4095/BILLS-118s4095is.pdf
https://judiciary.house.gov/committee-activity/hearings/us-intellectual-property-system-and-impact-litigation-financed-third-0

86 ｜ IP ジャーナル 30 号（2024.9）

ワシントン便り

INTA Annual Meeting 2024 が米国アトランタで開このイベントでは、国際会議場の多数の会議室を催された。同イベントは COVID19 の影響によりオ利用した講演と、展示スペースを利用した展示会とンライン中心で開催されていた時期もあったが、今が行われる。例年、日本の特許庁も、講演や展示会回は、アトランタに多くの知的財産関係者が集まに参加し、様々な国・地域からの参加者に日本の商り、非常に活気のあるイベントであると感じられ標制度などを紹介している。JPO の隣にはアフリカた。開会セレモニーでの報告によれば、136 の国・の知的財産庁が出展するなど、国際色豊かなイベン地域から約 9,700 名の参加登録があったとのことでトである。展示会場の隣には、おそらく 100 を超えある。その一方で、同イベントにより知的財産関係る円卓が設置された面会スペースとなっており、ビ者が世界中から集まることを期待して、イベント会ジネスの相談も多数行われている様子であった。展場の外でも知的財産関連企業や法律事務所などが多示会場と面会スペースとが 1 つのホール内に区分け数の懇親会を開催しており、INTA イベントには参されているだけであるので、参加者の会話が反響し加しないものの、その周辺で開催される懇親会に参て賑やかであり、知的財産ビジネスが活況にあるよ加することを目的としてアトランタを訪れた関係者うに感じられた。

も相当数いたようである。
図7

アトランタの夜景蛭田 敦（HIRUTA Atsushi）
2002 年に特許庁に入庁。特許審査官、審判官のほか、審査基準室長補佐（基準企画班長）、総務課長補佐（法規班長）、審判課審判企画室課長補佐、調整課長補佐（企画調査班長）、特許情報室長などを経験。2011 年 7 月から 2013 年 6 月まで客員研究員としてボストン大学ロースクールに滞在。2023 年 6 月から現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。

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