海外注目判決：No.73［米国］2016年Halo事件最高裁判決後の動向
──故意侵害の認定と増額賠償の判断の基準を明確化した事例──
米国連邦巡回区控訴裁判所，2021年９月28日判決
SRI International，Inc. v. Cisco Systems，Inc.，14 F.4th 1323
（Fed. Cir. 2021）

荒

木

昭

子

＊

抄 録 2016年のHalo判決で，米国連邦最高裁判所は，故意侵害に基づく増額賠償の判断基準を変更し，増額を認めるためには「酷い侵害行為」という行為の悪質性が必要であるとした。Halo判決のもとで，実務上は，まず陪審が故意侵害の認定を行い，故意侵害が認められた場合に裁判所が裁量により増額の有無及び金額を判断するという二段階の判断枠組みが取られている。従前，Halo判決が要求した行為の悪質性は，故意侵害の要件であるのか，増額判断の要件であるのか，裁判所によって判断が分かれていた。2021年９月のSRI事件CAFC判決は，行為の悪質性は故意侵害の要件ではなく，増額の要件であることを明らかにした。本稿では，本判決を解説することで，Halo判決のもとでの故意侵害に基づく増額の判断基準を明らかにするとともに，Halo判決後約６年間の判決の蓄積をもとに，増額の判断を回避するために考慮すべき実務上の留意点や，本判決後も残された論点について述べる。

目 次
1． はじめに
2． 事 例
2．1 事案の概要
2．2
2．3
2．4
3． 解
3．1
3．2

5． おわりに

手続き経過
争 点
判決要旨
説
米国における増額賠償の意義と根拠
先例の展開

3．3 Halo判決による実務の変更点
3．4 問題の所在：判断基準の不明確性
3．5 本判決の意義
4． 実務上の留意点
4．1 故意侵害に基づく増額判断を受けないために
4．2

本判決後も残る課題

1 ． はじめにHalo判決 において，米国連邦最高裁判所（以１）下「最高裁」という。
）が米国における故意侵害（willful infringement）に基づく増額賠償の判断
基準を変更してから約６年が経過した。同判決
は， そ れ 以 前 に 適 用 さ れ て き たSeagate事 件
CAFC判決２）の基準を緩和して，損害賠償額の増額を認めるためのより柔軟な基準を提示した。
しかし，Halo判決がいくつかの重要な点について明確な判断を示していなかったことから，＊

弁護士（カリフォルニア州、日本）
・弁理士
Akiko ARAKI

知 財 管 理 Vol. 72 No. 9 2022

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CAFCや連邦地裁におけるHalo判決の適用に不＄23,660,000の損害賠償を命じた。これに対し，統一が生じていた。

Ciscoは，故意侵害は認められないとする法律

本稿で取り扱うSRI事件の2021年９月28日付
CAFC判決（以下「本判決」という。
） は，①
３）

問題としての判決（judgement as a matter oflaw：JMOL）の申立てをした。

故意侵害（willful infringement）の認定と，②

連邦地裁は，陪審による故意侵害の認定は実損害額の増額（enhancement）の判断という２

質的証拠によってサポートされていると述べ段階の判断枠組みを前提に，Halo判決が示したて，CiscoのJMOLの申立てを認めず，陪審の「酷い侵害行為（egregious conduct）」ないし「不認定を維持する判断をした。そのうえで，この当な，悪意のある，及び不誠実な行為（wanton，

故意侵害の認定に基づいて35 U.S.C.§284に基

malicious，and bad - faith behavior）」といったづく２倍の増額賠償を認め，さらに35 U.S.C.§

行為の悪質性の要素は，損害額の増額の要件で285に基づく弁護士費用の賠償も認めた。

あって，故意侵害の認定の要件ではないことを同判決に対し，CiscoがCAFCに控訴した。

明らかにした判決である。
本稿では，本判決の意義を解説するとともに，（2）CAFC第一次判決

６）

Halo判決後の約６年で積み重ねられてきた判断

破棄差戻し。まず，CAFCは，陪審による故をもとに，実務上の留意点や残された課題を概

意侵害の認定が実質的証拠によってサポートさ説する 。

れているか否かについて，Halo事件最高裁判決

４）

2 ．事

を引用したうえで，Ciscoの行為が，故意侵害例を認定するために必要な「不当な，悪意のある，
及 び 不 誠 実 な 行 為（wanton，malicious，and

2．1 事案の概要

bad - faith behavior）」のレベルに至っているこ

SRIは，デラウェア州連邦地方裁判所で，Ciscoとを示すには不十分であると述べた。具体的にに対して，コンピュータネットワークセキュリ

は，CiscoがSRIから本件特許を知らせる通知書

ティに関する米国特許6,711,615及び6,484,203のを受領した2012年５月８日までCiscoはSRIの本

２件の特許（以下「本件特許」という。
）の侵件特許を認識していなかったことに争いがない

害を理由に特許権侵害訴訟を提起した。本件特ため，同日以前にCiscoによる故意侵害があっ許は，ハッカーがネットワーク上の複数のコンたことの認定が実質的証拠によってサポートさピューターやモニターにログインしようとしてれていないと述べた。そのうえで，CAFCは，も，各コンピューター又はモニターへのログイ

2012年５月８日以降の故意侵害の認定が実質的ンの試みが少なすぎることにより侵入警告を発証拠によってサポートされているか否かを一審することができない場合に，検知を免れること裁判所にてさらに判断させるため，本件を一審ができるという問題を解決しようとしたものでに差し戻した。そして，陪審の故意侵害の認定ある。

を前提にする一審による２倍の増額賠償の判断についても，同様に，破棄差戻しの判断をした。

2．2 手続き経過

さらに，弁護士費用についても，その認容に（1）連邦地裁第一次判決

至る一審の判断の一部として，陪審の故意侵害第一審で，陪審は本件特許の侵害と有効性をの認定を前提としていることから，同様に，破５）

認めたうえで，Ciscoによる故意侵害を認め，

1110

棄差戻しの判断をした。

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（3）連邦地裁第二次判決

第二次CAFC判決（本判決）である。

７）

本件の差戻しを受けた連邦地裁は，上記CAFC
第一次判決の判断を受けて，まず，故意の判断（1）故意侵害についてに適用されるべき基準は，Ciscoの行為が，故CAFCは，まず，2012年５月８日の通知日以意侵害を認定するために必要な「不当な，悪意後の故意侵害を認めた陪審の認定が，実質的証のある，及び不誠実な行為（wanton， mali-

拠によってサポートされているかを検討した。

cious，and bad - faith behavior）のレベルに至っその検討において，CAFCは，まず，次の事実ているか否か」である，と述べた。この基準を関係から，Ciscoは非侵害又は無効の反論につ本件に適用し，連邦地裁は，陪審による2012年

き合理的な根拠を有していなかったと述べた 。

５月８日以降の故意侵害の認定をサポートする

・Ciscoの先行技術に基づく唯一の無効主張は，実質的証拠がないと判断した。そして，連邦地

USPTOによって２度検討されて２度拒絶さ裁は，この故意侵害を否定する判断に基づき，れた引例による新規性欠如の主張であったこ

35 U.S.C.§284に基づく増額賠償を否定した。

となどから，Ciscoによる無効主張が不合理

他方で，弁護士費用については，故意侵害の８）であったこと認定がないとしても，Ciscoの訴訟行為から，・Ciscoの非侵害の反論は，連邦地裁のクレー

本件は35 U.S.C.§285の「例外的事例」に該当

ム解釈やその他の証拠に反するものであり，すると述べて，その賠償を認めた。

Ciscoによる非侵害の主張も不合理であった

本判決に対し，SRIは故意侵害を認めた連邦こと

地裁第一次判決による当初の陪審評決と増額賠

更に，CAFCは，陪審ではCiscoが誘引侵害償判決を復活させることを求めてCAFCに控訴（induced infringement）を行ったと判断しておし，他方，Ciscoも弁護士費用賠償を認めた本り，そのことについてCiscoが争っていないこ

連邦地裁第二次判決（差戻審）の判断を不服ととから，陪審が，誘引侵害を認定するに当たり，してCAFCに控訴した。

次の各事実を認定したと考えられると述べた。

2．3 争

・Ciscoが特許を認識していたこと

点・Ciscoが，顧客が侵害行為を行うよう誘引す

以上の経過のもと，本件判決では，以下の３点が争点となった。

る行為を行ったこと，かつ・Ciscoが，顧客の行為が侵害に当たることを①2012年５月８日付通知日以降の故意侵害の陪審評決が実質的証拠によってサポートされているか認識していたことCAFCは，以上の認定と，上記のとおりCisco
が非侵害又は無効の反論につき合理的な根拠を②35 U.S.C.§284に基づく増額賠償が認められるか有していなかったことを組み合わせると，2012
年５月８日の通知日以降の故意侵害を認めた陪③35 U.S.C.§285に基づく弁護士費用賠償が認審の認定は実質的証拠によってサポートされていると判断した 。

められるか

９）

なお，CAFCは，故意侵害の認定基準につい2．4 判決要旨て言及し，差戻審の連邦地裁第二次判決が依拠

本稿で解説する対象となる判決は，連邦地裁

した故意侵害の認定基準が他のCAFC判決が採第二次判決からの控訴事件に対し判断を示した

用した基準と異なることを指摘した。つまり，

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上記のとおり，連邦地裁第二次判決は，故意侵Ciscoが多大な努力にもかかわらず略式判決（サ

害を認定するため，Ciscoの行為が「不当な，マリ・ジャッジメント）とトライアルの全ての悪意のある，及び不誠実な行為（wanton，ma-

争点で敗れたとの事実に照らすと増額された損

licious，and bad - faith behavior） の レ ベ ル に

害額は適切」と述べたことを指摘した。そして，至っているか否か」を基準としていた。しかし，

この説明に当たり，連邦地裁は，Read Corp. v.

CAFCは，故意侵害の認定に行為の悪質性を要Portec，Inc判決で列挙されたファクター，少求する上記の基準は，CAFCの他の事例が示す

なくとも，「侵害者の訴訟の当事者としての行よりも厳格であると述べた 。

為」，侵害者の「規模や財務状況」，侵害者の「害10）

そして，CAFCは，「（前回のCAFC第一次判意」，及び，「事件の近接性（closeness of the決で）我々がHalo判決の『不当な，悪意のある，

case）」の各ファクターについて適切に考慮し及 び 不 誠 実 な 行 為（wanton，malicious，andたと述べ，結論として，連邦地裁による裁量のbad - faith behavior）』との文言に言及したこと

濫用はなかったと判断し，連邦地裁第一次判決

によって生じた混乱を除外するため，我々は，による当初の増額の判断を復活させた 。
13）

故意侵害の引き上げられた要件を作出することを意図したものではなかったことを明らかにし（3）弁護士費用についてたい。実際，Halo判決の上記部分は，『増額賠最後に，CAFCは，Ciscoによる弁護士費用償を理由付ける行為』に言及したものであって，にかかる判断への控訴については，次のとおり

故意の認定を理由付ける行為に言及したもので述べて却下した。

はない。Eko Brands事件で我々が述べたよう

まず，CAFCは，Octane Fitness判決 を引用に，Halo判決のもと，『故意（willfulness）』のし，35 U.S.C.§285に基づく弁護士費用賠償が認概念は，陪審に故意又は意図的な侵害以上のもめられる「例外的な事例（exceptional cases）」，のを認定することを要求していない」と述べた 。

が「当事者の訴訟上の立場の実質的な強さ（準

11）

14）

拠法と事例における事実の双方を考慮して）又（2）増額賠償について

は事案が訴訟で争われた不合理な方法のいずれ

次に，増額賠償の争点について，CAFCは，

かにおいて，他の事件から逸脱している事件」
であることを確認した 。

次のとおり述べた。

15）「故意は増額の要素ではあるが，増額賠償の連 邦 地 裁 第 一 次 判 決 は， 当 初， 本 件 で，付与は，故意の認定から常に導かれるわけでは

Ciscoはトライアルの前夜まで19の無効主張をない。行為が増額賠償を理由付けるのに十分に維持しながらトライアルではそのうち２つのみ

悪質さがあるかどうかを連邦地裁が判断する裁を 提 示 し， 連 邦 地 裁 の ク レ ー ム 解 釈 決 定 と量が残されている。我々は，連邦地裁による増Cisco自身の内部文書に反する弱い無効主張を額賠償の判断を裁量の濫用の基準によってレ提示し，徹底的なサマリ・ジャッジメントと制ビューする。
」（引用部分は未記載）

裁の努力を払い，トライアルのデポジション証

12）

そのうえで，CAFCは，連邦地裁第一次判決

言を過度に指定し，トライアル後の全ての防御が２倍の増額賠償を認めたことが適切であるこを主張するなどして，SRIと裁判所に「不必要との根拠として，「Ciscoの訴訟行為，その世界な繰り返し，無関係ないし取るに足らない」相

最大のネットワーク企業としての地位，SRIと当量の仕事を作り出したことを認定していた。

そのビジネスモデルへの明らかな軽視，及び，連邦地裁第二次判決も，上記事実関係に照らし，1112

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仮に故意侵害が認められないとしてもなお本件合に増額が認められるかの基準も何ら規定しては「例外的事例」に該当し，弁護士費用賠償がいない。

認められると判断した。

最高裁は，この点について，古くから，本条

本判決で，CAFCは，上記経緯を確認したうの増額賠償は「故意又は不誠実な侵害（willful

えで，このような連邦地裁の判断に裁量権の逸or bad - faith infringement）」の事例において付脱は認められないと述べて，弁護士費用賠償を与されることを示してきており ，そのため，認めた連邦地裁第二次判決を支持した 。

本条に基づく損害賠償額の増額は，故意侵害の（なお，本判決に対しては，Ciscoから最高裁問題と呼ばれてきた。

16）に裁量上訴の申立てがなされていたが，2022年
５月に申立て不受理が決定した。
）

3 ．解

17）

では，より具体的には，どのような場合に３倍を上限とする損害賠償額の増額が認められるのか。その判断基準が問題となる。以下では，

説

この点について論じた先例の発展について説明

以上で本判決の概要を紹介した。本判決は，故意侵害の認定の問題とそれに基づく損害賠償額の増額の問題を区別したうえで，Halo判決がする。

3．2 先例の展開

示した行為の悪質性の要素は，故意侵害の要件（1）Underwater Devices事件CAFC判決

ではなく，増額賠償の要件であることを明らか

かつて，Underwater Devices判決で，CAFCにした判決である。以下では，まず前提となるは，潜在的な侵害者が他者の特許権について実

条文上の根拠や先例を解説したうえで，本判決際に認識した場合，侵害の有無を判断するための意義について解説する。なお，本件では弁護の適切な注意を払うという積極的な義務（an

士費用賠償についても判断がされているが，こaffirmative duty to exercise due care）を負うとの論点については割愛する。

判断していた。そして，この積極的な義務は，

3．1 米国における増額賠償の意義と根拠

18）

侵害に当たる可能性がある行為を開始する前に弁護士に適切な法的助言を求め，これを取得す

そもそも，米国における故意侵害に基づく増る義務を含むとされた。本判決が示した「積極額賠償とは何か。35 U.S.C. §271（a）によると，的義務」は，実質的に，特許を認識した当事者

故意や過失といった主観的要素がなくとも特許に対し，弁護士の意見書を取得することを強い侵害の責任が生じる。一方で，米国では，日本るものであり，そのような義務を尽くしていなと異なり，侵害者において故意などの主観的要い当事者に対して増額賠償を請求することを可素が認められるなど一定の場合に損害額を増額能とした。

するという懲罰的損害賠償の制度が設けられている。もっとも，
条文上は，35 U.S.C. §284で「裁（2）Seagate事件CAFC判決

判所は，評決又は裁定された損害賠償額の３倍

１）「客観的無謀さ」のテスト

19）

ま で 増 額 す る こ と が で き る（the court may

その後，2007年のSeagate判決で，CAFCは，

increase the damages up to three times theUnderwater Devices判決の積極的注意義務を否

amount found or assessed）」と規定されるの定し，「客観的無謀さ（objective recklessness）」

みであり，「故意侵害（willful infringement）」のテストを導入した。これは，故意を認定するとの文言は用いられていないし，どのような場ためには，①侵害者が客観的に高い可能性で侵

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1113

害に当たるのにその行為を行ったこと（客観的あると述べた。

要件），及び，②侵害者が侵害リスクを認識しそして，最高裁は，35 U.S.C. §284により増ていたか，明らかに侵害に該当するため侵害リ額された損害は，酷い（egregious）侵害行為にスクを認識すべきであったこと（主観的要件）

対する懲罰的又は報復的な制裁として規定されの２つの要件をいずれも満たす必要があるといており，従来の最高裁の判断において，かかる

うテストである。特許権者は，主観・客観いず行為の有無は，必ずしも客観的な無謀さのみなれの要件も，明確かつ説得的な証拠（clear andらず，故意の，理不尽な，悪意のある，不誠実

convincing evidence）という高い証明基準によっな，計画的な，意識的に不正な，目に余る，あて立証する必要があった。このテストのもとでるいは海賊行為など，様々な事情に基づき多様

は，Underwater Devices判決のもとでの実質に判断されてきたと述べた。そして，最高裁は，的な弁護士の意見書取得の義務が除外された。

Seagate判決の硬直的な基準に基づく故意侵害

２）Seagate判決のテストの問題点の判断は誤りであり，非難に値する（culpable）

以上のSeagate判決のテスト客観要件のもと行為が認められるか否かを連邦地裁が裁量に基では，訴訟に至ってから，被告は，原告の侵害

づき柔軟に判断すべきことを明らかにした。最主張に対し何らかの客観的に合理性のある反論

高裁は，故意による行為は，非難に値する行為を提出することができれば，故意侵害の判断をの単なる一例であることを述べた。

免れることができた（以下，これを「訴訟のたまた，故意侵害につきSeagate判決は，明確めの合理的反論の抗弁」という）。例えば，被かつ説得的な証拠（clear and convincing evi-

告が原告の特許製品を意図的に複製したような

dence）に基づく証明を要求したが，Halo判決事例でも，訴訟段階で代理人弁護士が合理的なは，より低い証拠の優越（preponderance of the

非侵害ないし無効の抗弁を提出できれば，複製

evidence）で足りるとした。

時点で被告がそのような合理的抗弁の存在を認識していたか否かにかかわらず，Seagate判決

3．3 Halo判決による実務の変更点の客観的要件を欠くことになり，被告は故意侵（1）２ステップの判断枠組み

害の認定を免れることができた。このような意

Seagate判決のもとでは，通常，①まず前提

図的複製の事例は，まさに非難の対象とされるとして故意侵害に該当するか否かを判断し，故べき事例であり，増額賠償の対象とされるべき意侵害が認定された場合には，②裁判所がそのであるとの批判があった。

裁量により35 U.S.C. §284に基づく増額の有無
及びその金額を判断するという２段階のステッ（3）Halo最高裁判決

プの判断枠組みが取られていた。

20）

最高裁は，Halo判決で，このような批判があHalo判決後も，基本的には，Seagate判決のることを指摘したうえで，Seagate判決のテス

もとでの２ステップの判断枠組みが維持されてトを否定した。最高裁は，過失責任は，一般に，いる 。では，何が変わったのか。
21）

問題となる行為が行われた時点における行為者の認識に対して判断されるものであり，客観的（2）ステップ１：故意侵害の認定

な無謀さ（objective recklessness）を要求する

まず最初のステップである故意の認定におけSeagate判決の基準はあまりにも硬直的であり，る大きな変更点は，Seagate判決の客観的要件

かかる基準は故意侵害の判断基準として誤りでのもと有効であった「訴訟のための合理的反論

1114

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の抗弁」が利用できなくなり，行為当時の行為⑨被告が侵害行為を隠匿しようとしたか

者の主観にフォーカスして故意の有無が判断されることとなった点である。行為者の主観であ（4）Halo判決後の統計る故意の要素は事実問題であり，陪審によって以上のとおり，Halo判決により，Seagate判決判断される。

の客観的要件が否定されるとともに，証明基準

また，故意の認定の立証基準が引き下げられも緩和されるなど，故意侵害に基づく増額賠償

たことも重要である。上述したように，Seagateの基準が緩和されたことから，故意侵害の認定

判決のもとで要求されていた明確かつ説得的なが増加するものと予測された。では，Halo判決後，証拠（clear and convincing evidence）という実際には故意侵害の判断結果にどのような影響高い証明基準に代えて，Halo判決のもとでは，が生じているのか。この点について，Sandrik教

より低い証拠の優越（preponderance of the授による，2016年のHalo判決の前後の2010年か

evidence）の基準により判断がなされる。

ら2020年までの事例をもとにした実証研究がある 。この研究により，次の結果が示されている。
23）（3）ステップ２：増額の判断

・［ステップ１］Halo判決後，故意侵害が認定

次に，故意侵害が認定された場合，連邦地裁された事例は27.8ポイント増加した。2016年の裁量により増額の有無及びその金額が判断さのHalo判決以前に故意が認定された事例はれる（故意侵害が認められても増額しない判断

37.1％であったのに対し，同判決以後に故意をすることもできる。
）。

が認定された事例は64.9％であった 。
24）

Seagate判決のもとでは，
この裁量判断に当たり，

・［ステップ２］その一方，Halo判決後，故意

Read判決が列挙したファクターが考慮されること侵害の認定がなされた場合において賠償額のが多かった（Readファクターと呼ばれる） 。Read

増額を認める判断がなされた割合は8.7ポイ

ファクターの利用が必須ではないものの，Halo

ントの増加にとどまった。2016年のHalo判決

判決後も実務的にはこのファクターを参照して以前に故意の認定を前提として裁判所が賠償増額の有無を判断する事例が多い。

額の増額を認めた事例は60.3％であったのに

22）

Readファクターは，以下の要素を含む。
①侵害者が他者のアイディアやデザインを故意対し，同判決以後に増額が認められた事例は69.0％であった 。
25）以上のとおり，Halo判決後，故意侵害が認定に複製したか②侵害者が，他社の特許を認識した場合に，特される事例が大幅に増加している一方で，故意許の保護範囲を調査し，無効又は非侵害と誠侵害が認められた場合に裁判所の裁量によって実に信じたか増額が肯定される事例についてはそれほど大き③侵害者の訴訟当事者としての行為④被告の規模や財務状況⑤事件の近接性（筆者注：判断が容易ではないな増加がみられないことが分かる。

3．4 問題の所在：判断基準の不明確性

ほど双方の主張の優劣が近接しているか否（1）判断の不統一か。以下同じ。
）

以上で，Halo判決による故意侵害に基づく増⑥被告の侵害行為の長さ

額の判断基準の緩和とその実際の影響について⑦被告による是正措置述べた。ただ，さらに踏み込んで，Halo判決の⑧被告の害意もとで，「故意侵害」とは何を指すのか？ まず，
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1115

Halo判決後のWBIP，LLC v. Kohler Co.判決に

ment）」といったHalo判決のもとでの概念は，

よ り， 故 意 の 認 定 の 前 提 と し て 特 許 の 認 識

裁判所の増額の判断において考慮される問題で（knowledge of the patent）が必要であることあるとした 。つまり，行為の悪質性の要素は，は明らかにされたが ，他方，特許の認識のみ

陪審による故意侵害の認定（ステップ１）の要では故意の立証には不十分であるとされた 。

件ではなく，裁判所による増額の判断（ステッでは，具体的にはどのような事実関係があればプ２）の要件であるという見解である。

26）

27）

30）

故意侵害を認定することができるのか。この点以上の判断の不統一に伴い，連邦地裁レベルについて，Halo判決が具体的な判断を示してなでも，行為の悪質性の位置付けにつき混乱が生かったことから，連邦地裁やCAFCにおいて判じていた 。

断に不統一が生じていた。
特に，故意侵害の認定（ステップ１）の問題

31）

3．5 本判決の意義として，Halo判決が示した「酷い（egregious）（1）判断枠組みの明確化

侵害行為」や「不当な，悪意のある，及び不誠

本判決の意義は，以上の混乱のもとで，故意実な行為（wanton, malicious, and bad - faith be-の認定と増額の判断の基準をそれぞれ明らかに

havior）」といった行為の悪質性の要素が必要したことである。

とされるかが問題となった。

本判決は，Eko判決の判断に依拠することを明確にし，陪審が故意侵害を認定するには意図（2）行為の悪質性は故意侵害の要件である
とした判決

的又は故意によるものであることが示されれば足り，そのあとに裁判所が損害額の増額を判断

ま ず， 本 件SRI事 件 のCAFC第 一 次 判 決 は，するに当たって，Halo判決の「酷い行為（egre-

故意を認定するためには，その行為が「不当な，gious behavior）」や「不当な，悪意のある，及

悪意のある，及び不誠実な行為（wanton, mali-

び不誠実な行為（wanton, malicious, and bad -cious, and bad - faith behavior）」に至っているfaith behavior）」のレベルに達しているかを判必要があることを示していた 。つまり，行為断すべきことを明らかにした。つまり，Halo判の悪質性の要素は，陪審による故意侵害の認定

決が示した行為の悪質性の要素は，故意侵害の（ステップ１）の要件であるという見解である。

認定の要件ではなく，裁判所による増額の判断

この判断基準によると，故意の認定のハードルの要件であることが明らかにされた。

28）が高いものとなる。

そこで，一審での正しい判断手法は，以下のとおりまとめられる。

（3）行為の悪質性は故意侵害ではなく増額の要件であるとした判決
他方，CAFCは，2020年のEko判決では，Halo
判決のもとでの「故意」の概念が，陪審に意図的又は故意によるものであること以上の認定を［ステップ１］陪審による故意侵害の認定・前提として被告が特許を認識していたことが必要である。
・そのうえで被告の侵害が意図的又は故意によるものであったかを判断する。

「故意」
求めるものではないとした 。そして，［ステップ２］裁判所による賠償額の増額の判断が認定された場合にのみ，増額の問題が裁判所

・「酷い行為（egregious behavior）」や「不当な，によって判断されるが，「酷い行為（egregious

悪意のある，及び不誠実な行為（wanton, ma-behavior）」
や「懲罰に値する（worthy of punish-」のレベルにlicious, and bad - faith behavior）

29）

1116

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達しているかなどの観点から，裁判所の裁量・Ciscoの本訴での争い方などの訴訟行為によって増額の有無及びその金額を判断する。

・その世界最大のネットワーク企業としての地位

・実務的にはReadファクターが参照されるこ・SRIとそのビジネスモデルへの明らかな軽視とが多い。

・Ciscoが多大な努力にもかかわらず略式判決（サマリ・ジャッジメント）とトライアルで

CAFCでの控訴審では，ステップ１の故意の全ての争点で敗れたとの事実認定については実質的証拠によってサポートさ以上の連邦地裁の認定について，CAFCは，れているか否か，ステップ２の増額の判断につReadファクター
（上記3．3
（3）
を参照）
のうち
「侵

いては裁量権の濫用の基準によって判断される。

害者の訴訟当事者としての行為」，侵害者の「規模や財務状況」，侵害者の「害意」，及び，「事（2）誘引侵害の認定は故意侵害の認定を導く要素となり得る

件の近接性」を適切に考慮したと述べ，その判断を支持した。増額の判断においては，Cisco

以上の判断基準の明確化が本判決の最大の意の行為当時の主観のみならず，訴訟段階での事義であるが，さらに，基準の当てはめも参考に情も含めて行為の悪質性を判断しており，参考なる。まず，故意の認定については，Ciscoにになる。

よる顧客への誘引侵害（induced infringement）
が認められることに争いがないことを，Cisco
が非侵害ないし無効の合理的な反論を有していなかったことと組み合わせると，故意が認められると判断された。誘引侵害と故意侵害は，い4 ． 実務上の留意点
4．1 故意侵害に基づく増額判断を受けないためにずれも行為者の主観的要素が要求されるという以上で，本判決の意義について解説した。次点で共通するが，それぞれで求められる主観的に，本判決で明確化された基準のもとで，故意要素の共通点と相違点については必ずしも明確

侵害に基づく増額賠償の判断を回避するためではない。CAFCは，誘引侵害と故意侵害それに，どのような点に留意すべきかについて述べぞれの要件は異なっており，誘引侵害が認めらる。その手掛かりとして，まず，実務上，故意れるからといって直ちに故意侵害が認められる侵害の認定と増額の判断において重視される傾ことにはならないことを認めつつも，誘引侵害

向のあるファクターについて述べる。

の認定が故意侵害の認定の要素となり得ること（1）故意侵害の認定において重視されるを示しており，参考になる。

ファクター（3）増額の判断には引き続きReadファクターが適用され得る

本判決により，故意の立証のためには，故意又は意図的な侵害が必要であることが明らかに増額の認定については，上述したとおり，された。一般に，主観的意思を立証するのは容Halo判決後も，引き続きReadファクターが参照

易ではなく，さまざまな間接事実を積み重ねるされる事例が多い。このような実務にならい，ことで立証することが必要になる。本件は，誘本件の第一審である連邦地裁第一次判決も，引侵害の認定について被告のCiscoが争っていReadファクターを参照したうえで，以下事実をなかったというやや特殊な事例であったが，一考慮して賠償額の２倍の増額を認めた。

般的に重視される傾向のある事実として，Eko

知 財 管 理 Vol. 72 No. 9 2022

1117

判決が検討した陪審説示の内容が参考になる。

gation misconduct）がある場合には，増額が認

この陪審説示では，陪審に，故意の認定のためめられやすい傾向にあるとのことである 。害に，以下の各点を含む全ての事実を考慮するこ意の要素は，不正競争の利益を得るために特許とを指示した。

発明やデバイスを意図的に複製する場合に認め・侵害者が特許製品を意図的に複製したか？

られる 。複製の要素は，原告の特許技術を直・侵害者が訴訟特許の非侵害ないし無効につい接複製した場合に認められる（害意の要素と

36）

37）

オーバーラップする部分がある。
） 。訴訟にて合理的に信じていたか？

38）

・侵害者が設計変更など訴訟特許の侵害を避けおける不当な行為の要素は，重要な書類を提出るための善意の努力を行っていたか？

しないことや特定の事実を不正確に伝える行為

・侵害者が侵害を隠匿しようとしたか？

がある場合に認められる 。また，本要素は，
39）

CAFCは，上記の陪審説示を承認したわけで過度な申立て，ディスカバリにおける回避的ではないとしつつも，これらの事実につき「陪審誤解を招く複数の行為，裁判所が既に決定したが適切に考慮することができるファクターを列

争点の再主張，著しいリソースの浪費となる維32）挙した」と述べており ，実務において，故意持できない主張や抗弁の継続，トライアル前夜の認定に当たって上記各事実が考慮され得るこにおける裁判所が既に判断した争点に関する複とが分かる。

数の申立てやトライアル書面の提出といった事
情がひとつの事例で生じた場合にも認められ得（2）増額の判断において重視されるファクターる 。このような訴訟行為に関する事情は，本次に，増額の判断において重視されるファク判決でも増額判断の基礎とされた。

40）

ターについては，上述したSandrik教授の実証

このように，増額の段階では，行為当時の認研究におけるReadファクターの適用方法の分識に加え，訴訟段階のふるまいも含め，幅広い

析が参考になる。

事情が考慮され，特に，上に挙げた要素が重く

この研究によると，まず，①善意（good faith）

考慮されることが指摘できる。

と②正当な防御の存在（legitimate defense）の要素が認められる場合には，高い割合で増額が（3）考察（弁護士の意見書の位置付けも含め）（good
否定される傾向にあるとされている 。善意以上から，故意侵害の認定を受けないために

faith）の要素は，弁護士の意見書に依拠した場

は，故意侵害の認定，増額の判断それぞれで重合や，他社の特許を尊重する研究環境が認定さ視される傾向にあるファクターに留意しつつ適れたような場合に認められる 。また，正当な切な対応を取ることが必要である。意図的複製

防御の存在の要素は，故意侵害の認定を回避すがあるような事例はいうまでもないが，そうでることができなかったものの，事実認定者にとっない事例でも，他社の特許を認識した場合には，て容易な判断ではなかったような事例，つまり，自社製品との関連性の有無・程度次第ではある

合理的な判断に従うといずれの結論に至ってもものの，故意侵害に基づく増額賠償のリスクがおかしくないような事実上及び法律上の争点があることを念頭に置いて対策をとることが必要存在した事例で認められる（Readファクターの

となる。

33）

34）

「事件の近接性」）。

特に，Halo判決のもとでは，Seagate判決の35）

他方で，③害意（motivation to harm），④複

テストと大きく異なる点として，行為当時にお製（copying），⑤訴訟における不当な行為（liti-

ける行為者の主観が故意の判断の基準となる。

1118

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そこで，侵害行為時点において非侵害ないし無以上のとおり，弁護士の意見書は，それが適効と合理的に判断したといえることの証拠を構切に取り扱われていれば，故意侵害に基づく増築することが重要である。このような証拠は，額を妨げる強力な抗弁となり得るが，コストや故意侵害の認定において侵害行為者に有利に働

その他の事情で弁護士の意見を取得していない

くし，仮に故意侵害の認定を受けた場合に，増場合があり得る 。また，弁護士の意見を取得額の判断においても，侵害行為者に有利に働く。

していても，秘匿特権を放棄しないためにこれ

このような行為者の主観を示すために強力なを証拠として提出しない選択をする場合があり証拠が弁護士の意見である。適切なプロセス及得る。つまり，故意侵害の認定を避けるためにびタイミングで弁護士から得た非侵害ないし無弁護士の意見に依拠することによって，それに効の意見に従ったのであれば，行為者の主観に関する弁護士と依頼者とのコミュニケーション

おいて，侵害への有効な反論があると認識してについての秘匿特権を放棄したこととなるた

善意で行動したと示しやすい。Halo判決の差戻め，コミュニケーションの内容次第では，他の審の連邦地裁も，非侵害と無効の意見書につい

争点への影響を考慮して，あえて弁護士の意見て「強力な証拠（powerful evidence）」であるに依拠しないことを選択することがある。

44）と述べている 。ただし，弁護士の意見は，そ弁護士の意見が存在しない場合でも，そのこの客観的な存在自体が故意侵害に対する抗弁とと自体によって故意侵害が認定されるわけではなるのではなく，弁護士の意見書に善意で依拠ない。35 U.S.C.§298では，侵害者が弁護士のしたという行為者の主観が抗弁となることに留助言を取得しないこと又は侵害者が裁判所又は意する必要がある。

陪審に対してその助言を提出しないことは，被41）

それとの関係で，CAFCは，Omega Patents，

疑侵害者がその特許を故意に侵害したことを証で，被疑侵害者が明するために使用することができないとされ訴訟特許の非侵害や無効について弁護士の意見る。このような場合，被疑侵害品に関する意思に依拠したことはHalo判決後における侵害者の決定者の認識や ，侵害行為前に十分な経験の主観に関して関連性があると認めつつも，訴訟ある者によって非侵害又は無効の分析がなされ提起後の意見書は，侵害行為と同時ではないたていたこと ，あるいはその他の状況証拠を積め除外されると述べた。つまり，被疑侵害者がみ重ねることで行為者の善意を立証する努力が訴訟提起前に訴訟特許を認識していた場合，弁必要となる。非弁護士の分析と意見も内容や状護士の意見がその当時に取得されたものである

況により善意の基礎となり得るが，弁護士の意場合にのみ侵害者の主観に関連性を有する証拠

見ほど強力ではなく，その証拠力や許容性は意となる。また，Sunoco Partnership Marketing

見を述べた者のビジネス上の役割や分析能力，& Terminals L.P. v. U.S. Venture Inc. で，連あるいは証拠の種類などによって左右される 。

邦地裁は，被疑侵害者が，弁護士に詳細かつ正また，35 U.S.C.§298は，弁護士の意見書の不確な情報を提供しておらず，かつ意見書の正確存在について，故意の認定の基礎とすることが性をレビューしていなかったという事例で，そできないことを定めたのみで，増額の判断の基の意見書に善意で依拠したとはいえないとした。

礎とすることは妨げられないことにも留意する

LLC v. CalAmp Corp.判決

42）

43）

そこで，適切なプロセスを経て適時に弁護士

45）

46）

47）

必要がある 。
48）の意見書を取得し，その内容に基づいて善意で行動したといえる証拠を構築する必要がある。
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の立証につき，このwillful blindnessの法理の適4．2 本判決後も残る課題

用による立証を認めた 。故意侵害についても，55）

以上で述べたとおり，本判決を含むHalo判決

少なくとも主張段階では，現実の認識に代えて後の判断により，故意侵害に基づく増額の判断

willful blindnessの法理による認識を主張するこの基準が明らかとなり，実務上の指針も蓄積しとを認めた複数の連邦地裁判決があるが ，まつつある。しかし，本判決後も，依然として不だ判断は統一されていない。

明確な点が残っている。

56）

5 ． おわりに（1）訴訟提起後の特許の認識を主張する
ことで足りるか？

本稿では，Halo判決に基づく故意侵害の認定

49）と 増 額 の 判 断 の 基 準 を 明 確 に し たSRI事 件

まず，故意の前提となる特許の認識について，

CAFC判決について解説したうえで，裁判所の訴訟提起後の認識で足りるか否かが問題とな判断の動向や，実務上の留意点を述べた。本判る。つまり，原告は，訴訟提起前に警告状など

決後も依然として連邦地裁の間で判断が分かれにより被告に対し特許の通知をしていなかったている論点はあるものの，本判決を含め，Halo

場合でも，被告が訴状から訴訟特許について認判決後約６年の実務の積み重ねにより，35 U.

識したと主張することで，訴訟提起後の侵害行

S.C.§284の故意侵害に基づく増額賠償の判断基為について故意侵害の主張をすることができる

準や判断の基礎となるファクターについて，かなかという問題である。

り明らかになってきている状況にある。これら

この論点について，主張の段階で，訴状によの実務の積み重ねから示される指針を踏まえ，る特許の認識を主張すれば足りるとする裁判所

故意侵害による増額の判断を回避するための実もあれば ，それでは足りず訴訟前の特許の認務対応を適切に行っていくことが重要である。

51）

識が必要とする裁判所もあり ，連邦地裁に現段階で残されたいくつかの課題についてのよって取扱いが分かれている 。

今後のさらなる動向についても，また別の機会

50）

52）

があれば論じたい。
（2）Willful blindnessの法理によって特許の認識を主張することができるか？

53）

次に，特許の認識については，現実の認識が必要なのか，あるいは，それに代えてwillful blindnessの法理に基づく主張が認められ得るのかも判
断が固まっていない。Willful blindnessの法理とは，ある事実について現実の認識がない場合で

注 記
1） Halo Electronics v. Pulse Electronics, 136 S. Ct.
1923（2016）. 本判決の評釈として，例えば，矢作隆行「［米国］特許権の故意侵害に対する懲罰的賠償の適用要件を緩和する最高裁判決とその後」
知財管理67巻１号95頁（2017），John T. Johnson
ほか「『Haloスイング』―故意侵害の法理が再びも，①事実が存在することの高い可能性がある変化する」A.I.P.P.I.62巻２号126頁（2017）。

ことにつき被告が主観的に信じていること，②

2） In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360

被告がその事実を認識しないように意図的な行為に出たことの各要件が認められる場合に，その事実の認識があったものと認めるという法理である 。最高裁は，Global - Tech判決で，間54）

接侵害の類型である誘引侵害に求められる認識1120（Fed. Cir. 2007）（en banc）.
3） SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 14
F.4th 1323（Fed. Cir. 2021）.
4） 先行研究として，国際第１委員会「Halo最高裁判決後の故意侵害の事例における増額賠償の判断」知財管理68巻12号1706頁（2018）。

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5） SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.,
254 F.Supp.3d 680 （D. Del. 2017）.
6） SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.,

28） SRI, 930 F.3d 1295, 1309（2019）.
29） Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez
Enterprises, Inc., 946 F.3d 1367, 1378（Fed. Cir.
2020）.

930 F.3d 1295（Fed. Cir. 2019）.
7） SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc.,
2020 WL 1285915（D. Del. 2020）.
8） SRI, 14 F.4th 1323, 1328 - 1329（2021）.

30） 前掲注29）31） E. Robert Yoches, et al., Post Eko and SRI：District Courts Still Differ over Pleading Require-9） 前掲注８）1329.

ments for Willfulness（2022）, available at10） 前掲注８）1327.

https://www.finnegan.com/en/insights/articles/11） 前掲注８）1329 - 1330.

post - eko - and - sri - district - courts - still - differ -12） 前掲注８）1330.

over - pleading - requirements - for - willfulness.html

13） 前掲注８）1330 - 1331.

32） Eko, 946 F.3d 1367, 1379（2020）. See, Michael Cicero,14） Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness,
Inc., 572 U.S. 545（2014）.

Piercing Halo’s Haze at Year Five：Smoke
Clearing on Enhanced Damages, IPWatchdog

15） SRI, 14 F.4th 1323, 1331（2021）.

（2021）, available at16） 前掲注15）1332.

https://www.ipwatchdog.com/2021/06/13/

17） Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacementpiercing - halos - haze - year - five - smoke - clearing -Co., 377 U.S. 476, 508（1964）.

enhanced - damages/id=134534/

18） Underwater Devices Inc. v. Morrison - KnudsenCo., 717 F.2d 1380（Fed. Cir. 1983）.
19） In re Seagate, 497 F.3d 1360（2007）.

33） これらの要素が認められた事例の90.3％の事例で増額の判断が妨げられたとされている。Sandrik,
前掲注23）109.

20） Halo, 136 S. Ct. 1923（2016）.

34） 前掲注23）108 - 109.

21） WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1341

35） 前掲注23）109.

（Fed. Cir. 2016）は，我々は，Halo判決を，故意

36） 前掲注23）110.

の問題の事実の要素が陪審によって判断されるべ

37） 前掲注23）110.

きという確立した法を変更するものとして解釈し

38） 前掲注23）110.

ないと述べた。

39） 前掲注23）111.

22） Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827（Fed. Cir. 1992）.

40） 前掲注23）111 - 112.
41） Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc., 281 F.Supp. 3d23） Karen E. Sandrik, An Empirical Study：Willful

1087, 1091（D. Nev. 2017）. 弁護士の意見の取扱い

Infringement & Enhanced Damages in Patentに つ い て，Michael Cicero, 前 掲 注 32）; Michael

Law After Halo, 28 MICH. TECH. L. REV. 61

Kahn, et al.‘I Didn’t Mean to Do It!’—A Post -（2021）, 87, available at‘Halo’Good Faith Defense to Willful Infringe-

https://repository.law.umich.edu/mtlr/vol28/

ment, The Legal Intelligencer（2020）, available at

iss1/3https://www.akingump.com/a/web/tbFB7yPG-

この研究では，2010年１月１日から2020年12月

1mYmKV3pgH2vJa/bKwqy/legal - intelligencer -31日までの7,000件以上の判決をレビューした結

reprint - willful - infringement - kahn - elsby - and -果，①特許侵害訴訟のなかで故意の主張がなさ

petegorsky - 4814 - 7512 - 1080 - 2.pdf

れており，②事実により故意が立証されているか否かの判断がなされている事例260件を研究の対象としている。

42） Omega Patents, LLC v. CalAmp Corp., 920 F.3d
1337, 1353（Fed. Cir. 2019）.
43） Sunoco P'ship Marketing & Terminals L.P. v.

24） 前掲注23）92.

U.S. Venture, Inc., 436 F. Supp. 3d 1099, 1134

25） 前掲注23）94.

（N.D. Ill. 2020）.

26） WBIP, LLC, 829 F.3d 1317, 1341（2016）.
27） Halo, 136 S. Ct. at 1936（Breyer, J., concurring）.

44） Breyer判事は，Halo判決の補足意見で，増額賠償を避けるために弁護士の意見を取得するのに

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1121

かかるコストはイノベーターが小規模ビジネス

51） ZapFraud, Inc. v. Barracuda Networks, Inc., 528を立ち上げて経営することを妨げ得ると指摘しF.Supp.3d 247, 252（D. Del. 2021）で，Connolly

た。Halo, 136 S. Ct. 1923, 1936‒37（Breyer, J.,

判事は，クレームの認識が訴状の提出のみに基concurring）.

づいていた事例において，間接侵害と故意侵害

45） See, Omega Patents, 920 F.3d 1337, 1352（2019）.
46） See, Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 281 F.
Supp. 3d 1087, 1093 - 95（D. Nev. 2017）.

の主張につき，訴え却下の申立てを認めた。
52） E. Robert Yoches, et al., 前掲注31）.
53） Charlotte Jacobsen, et al., Willful Blindness and47） See, Michael Kahn, et al., 前掲注41）.

Enhanced Damages：Is Ignorance Bliss？, Klu-

48） Milwaukee Electric Tool Corporation v. Snap‒

wer Patent Blog（2020）, available at

On Incorporated, 288 F.Supp.3d 872, 901（E.D.

http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/06/

Wis. 2017）.

willful - blindness - and - enhanced - damages - is -49） Robert H. Sloss, Is Receipt of a Complaint
Sufficient Notice For Claims of Indirect or Willful
Infringement？（2022）, the Procopio newsletter,

ignorance - bliss/54） Global - Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563
U.S. 754, 769（2011）.

available at55） 前掲注54）768.

https://www.procopio.com/is - receipt - of - a -56） Charlotte Jacobsen, et al., 前掲注53）.

complaint - sufficient - notice - for - claims - of -（URL参照日は全て2022年５月９日）

indirect - or - willful - infringement/50） See, e.g., BillJCo, LLC v. Cisco Sys., Inc., 2021
WL 6618529（E.D. Tex. 2021）.

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（原稿受領日 2022年５月10日）