「結晶性アジスロマイシン２水和物」事件［判決のポイント］「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることが必要であり，また，当該「刊行物」に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要する。優先日当時の技術常識ないし技術水準に基づいて，刊行物の結晶の製造方法が追試可能であり，かつ，その結晶が現時点における客観的な資料に基づき本件発明と同一と認められるのであれば，たとえその名称や化学構造が不明であれ，刊行物には製造方法によりその物を特定していたということができる。
［事件の表示，出典］
平成２０年６月３０日 知財高裁 平成１９年（行ケ）１０３７８ 審決取消請求事件［参照条文］
２９条１項３号
１．事実関係［特許請求の範囲］【請求項１】 結晶性アジスロマイシン２水和物。
［経緯など］
アジスロマイシンという化合物それ自体は公知である。本件特許発明は非吸湿性かつ安定な結晶性のアジスロマイシン２水和物に関するものである。原告は，無効審判において，甲２に記載のアジスロマイシン結晶は，２水和物であるとの記載はないが，格子定数からみて２水和物であったと推定できるとして，新規性がないと主張したが，棄却審決となった。
２．争点
甲２には本件特許発明の２水和物が記載されているといえるか
３．審決の理由の要点
甲２には，１１−メチルアザ−１０−デオキソ−１０−ジヒドロエリスロマイシンＡの結晶（以下，『結晶Ａ』という。）については，『角柱形』，『高硬度』，『半透明』を呈することや，組成式，分子量，結晶学的データによって化学物質としての特定がされているが，かかる結晶が，２水和物であるとの明記はなく，当業者といえども上記物性データから直ちに２水和物であると理解することはできない。

一方，結晶Ａの格子定数は，甲３，甲４（優先日後の文献）に記載のアジスロマイシン２水和物の結晶の格子定数と一致する。したがって，甲２において結晶Ａとして得られた物質は実質的には本件発明のアジスロマイシン２水和物であったと推定できる。したがって，結晶Ａがアジスロマイシン２水和物であると認識されていなくとも，甲２に記載の製法に従い結晶Ａが製造できるのであれば，甲２には実質的に本件発明が記載されていることとなる。
甲２には，結晶Ａの原料の製造方法や入手方法については何等記載がなく，技術常識として当業者が知悉していたとするに足る理由はない。
そうすると，甲第２号証には，結晶Ａの製造方法が当業者が理解できる程度に開示されているとはいえないから，同号証に結晶Ａの発明が記載されているとはいえず，したがって，結晶Ａと実質的に同一である『結晶性アジスロマイシン２水和物』の発明が甲第２号証に記載されていたとすることはできない。
４．原告の主張
アジスロマイシンは新規化学物質ではなく，本件発明は，公知の化学物質であるアジスロマイシンの特定の物理的構成（２水和物）に関する発明であるので，審査基準の特許法２９条１項３号に係る「刊行物に記載された発明」に関する部分を本件発明に適用したのは誤りである。
甲２に結晶Ａとして記載されているのは，単なる化学名や構造式ではなく，アジスロマイシン２水和物が現実に得られ，存在することは明らかである。
甲２に記載された結晶Ａの格子定数は，甲３と甲４にアジスロマイシン２水和物の格子定数として記載された数値と一致するのであるから，甲２の結晶Ａがアジスロマイシン２水和物と特定されることは明らかである。この場合に，甲３，４は，甲２の結晶Ａが２水和物であるという事実を確認するために用いるにすぎないものであるから，これらが，本件優先日後に頒布された刊行物であることは，問題とならない。特許法２９条１項３号の適用においては，本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるのであって，その事実が，本件優先日後に頒布された刊行物を参照することにより左右されるものではない。
甲７および甲１７は，甲２に記載の方法を追試した結果得られるアジスロマイシンの結晶は，本件特許発明と同一のアジスロマイシンの二水和物結晶であることが確認されたことを示す。甲２の刊行日前に知られていたアジスロマイシンは，無水物と１水和物のみであった。甲７の追試では原料としてアジスロマイシンの無水物を，甲１７の追試では，原料として１水和物を使用して，いずれもアジスロマイシン２水和物を得たのであるから，これらの追試は，甲第２号証記載の方法に対する追試として適切な原料を用いたものであることは明らかである。
５．裁判所の判断「特許法２９条１項は，同項３号の「特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された発明」については，特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，まず，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることが必要であり，また，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず，当該「刊行物」に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。」「原告は，甲第２号証に記載された上記結晶Ａの格子定数が，甲第３，第４号証に，それぞれアジスロマイシン２水和物の格子定数として記載された数値と一致するのであるから，甲第２号証に記載された結晶Ａがアジスロマイシン２水和物と特定される旨主張する。しかしながら，甲第２号証に「アジスロマイシン２水和物の構成」が開示されているといえるかどうかは，甲第２号証が特許法２９条１項３号所定の刊行物に当たるかどうかという問題に係るものであって，同項の規定上，甲第２号証が同号所定の刊行物に当たるというためには，特許出願前（本件については，本件優先日である昭和６２年７月９日前）における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として，甲第２号証記載の結晶Ａが結晶性アジスロマイシン２水和物であると容易に知ることができたことを要するものというべきである。」「（甲第３，４号証は）本件優先日の後に頒布された刊行物であることが明らかである。したがって，これらの刊行物に記載された知見は，本件優先日当時の当業者の技術常識ないし技術水準を構成するものではなく，仮に，これらの刊行物の記載を参酌することにより，当業者において甲第２号証記載の結晶Ａが結晶性アジスロマイシン２水和物であると容易に知ることができたとしても，本件特許出願との関係で，甲第２号証が特許法２９条１項３号所定の刊行物であるとすることはできない。」「原告は，特許法２９条１項３号の適用においては，本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるのであって，その事実が，本件優先日後に頒布された刊行物を参照することにより左右されるものではないと主張するが，同号の適用については，本件優先日前において，甲第２号証に本件発明と同一の物が記載されていると理解できたかどうかが問題となるのであって，本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない。」「甲第２号証に，結晶Ａがアジスロマイシン２水和物であることについて明示的な記載がなく，また，記載された結晶学的データから結晶Ａがアジスロマイシン２水和物であることが特定されないとしても，本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて，甲第２号証の結晶Ａの製造方法に関する記載から実際に結晶Ａを製造することが可能であり（すなわち，甲第２号証の結晶Ａの製造方法が追試可能であり），かつ，その結晶Ａが現時点における客観的な資料に基づき，アジスロマイシン２水和物と認められるのであれば，甲第２号証は，本件優先日当時において，たとえその名称や化学構造が不明であれ，製造方法によりアジスロマイシン２水和物という物そのものを特定していたということができる。
しかしながら，甲第７号証の追試及び甲第１７号証の追試は，いずれも甲第２号証記載の結晶Ａの製造方法についての追試と認めることはできず，他に，本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて，甲第２号証の結晶Ａの製造方法に関する記載から実際に結晶Ａを製造することが可能である（甲第２号証の結晶Ａの製造方法が追試可能である）と認めるに足りる証拠もない。
したがって，結晶Ａが現時点における客観的な資料に基づき，アジスロマイシン２水和物と認められるか否かにつき判断するまでもなく，甲第２号証が，本件優先日当時において，製造方法によりアジスロマイシン２水和物という物そのものを特定していたと認めることもできない。」

疑問点＊本件特許発明は甲２に開示されている物質の固有の性質を特定しただけであって、新たな物質を提供したとはいえないのではないか。
＊２０００年以降の出願であれば、２９条１項２号の適用はあるか。
＊引例に「○○菌由来の○○酵素が精製された」との開示があるとき、この酵素の遺伝子をクローニングして得られた、「次のアミノ酸配列・・・・・を有する○○酵素」との発明は新規性を有するか。
６．実務上の指針
弁理士 田中 玲子