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審決取消訴訟における商標法39条（特許法104条の３）の適用可能性
知財高判平成19年７月19日＝平成19年（行ケ）第10051号（最高裁ホームページ）評釈

東京経済大学非常勤講師

小島 喜一郎

事実の概要

本件訴えを提起した。本件において原告は、審判におい原告は、「PINK'S」の欧文字と「ピンクス」の片仮名て問題とした本願商標と引用商標とが「ピンクス」の称文字を上下２段に書した商標につき、指定商品・役務を呼を共通にする類似商標であり、かつ、指定役務も同一「飲食物の提供」（第43類）等として、平成17年９月12または類似であるか否かを争うことなく、第１に、引用日に商標登録出願（以下、本願）をしたところ、特許庁商標の登録は原告商標１ないし３との類否判断を誤り、から拒絶査定を受けたため、平成18年６月16日付で不商標法４条１項11号の適用を誤って登録されたもので服審判請求をした。

あるから、本件訴訟において引用商標を当然無効と自判

この不服審判では、引用商標として、「Pinks」の欧文すべきこと、第２に、商標権の付与・無効等の処分は特字（標準文字）から成り、指定商品・指定役務を「キャ許庁の専権に属するとしても、商標法39条（特許法104

バレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶条の３）に基づき、裁判所において、無効審判手続にお店及びバーにおける飲食物の提供」（第42類）等とするける無効審決の確定を待たずして商標登録の無効性を判登録商標が用いられ、本願商標と対比された。そこで原

断できること、第３に、原告が請求する引用商標に関す告は、自己の商標権に係る「Pinks」の欧文字（標準文字）る無効審判において無効審決が確定し、引用商標に係るから成り、指定商品・役務を「飲食物の提供」（第42類）

本願商標と同一または類似の役務に関しての商標登録が等とする登録商標（原告商標１）や原告商標２および３遡及消滅することが見込まれることを理由として、引用が、引用商標（平成９年11月４日出願）より先に出願

商標に基づいて本願商標を商標法４条１項11号に該当されていることを指摘し、特許庁が原告商標１ないし３すると判断した原審決を取り消すべきと主張した。と引用商標との併存登録を認め、両者の指定役務が非類似であるとの前提に立つことが明らかであることに照ら【本願商標】

すと、本願商標の指定役務と引用商標の役務についても【引用商標】
Ｐｉｎｋｓ（標準文字）非類似として判断されるべきと主張した。
【原告商標１】

しかし特許庁は、原告主張を排斥し、本願商標と引用商標とを対比するにとどめ、両者が「ピンクス」の称呼Ｐｉｎｋｓ（標準文字）を共通にする類似商標であり、かつ、指定役務も本願の「飲食物の提供」（第43類）は引用商標の指定役務と同一判旨請求棄却

または類似であるとして、商標法４条１項11号により１．引用商標の無効を前提とする判断の可否について商標登録を受けることができないとの審決をした。

「引用商標が無効であるかどうかは、引用商標権者を原告は、同審決を不服として、その取り消しを求めて被請求人とする特許庁の商標登録無効審判手続において2009 No.6 The lnvention 47

対比される商標（本件では原告商標１ないし３）との関しており、その手続の中で無効審決がなされることが確係を中心に判断されるものであり、かつその類否判断の実である等と主張するが……無効審決がなされるかどう基準も、『対比される両商標が同一又は類似の商品ないか確実でなく、かつ未だ無効審決はなされていないのでし役務に使用された場合に、その出所につき誤認混同をあるから（なお原告は、前記のとおり本件訴訟提起後、生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、初めて引用商標の無効審判請求を行ったところ、それまそれには、そのような商品または役務に使用された商標でも原告において無効審判請求を行うについては何らのがその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、障害もなかったものであり、本件訴訟において引用商標記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその無効を前提問題として判断することを相当とする事情の商品又は役務の取引の実情を明らかにしうるかぎり、は全く存しない。
）……原告の主張は理由がない。
」

その具体的取引状況に基づいて判断』される（最高裁昭和43年２月27日第三小法廷判決・民集22巻２号399頁参

評釈照）のであるから、引用商標が原告商標１ないし３との結論に賛成するものの、一部理由づけに疑問を覚える。

関係で無効と判断される可能性が高いとしても、上記の１．本件訴訟の制度的背景ような手続上及び実体上の不確定要素がある以上……引

一般に、商標法の目的の一つとして、商標が有する自用商標の査定処分に明白かつ重大な瑕疵があったという他識別機能に基づく出所表示機能を維持することが挙げことはできない。
」

られる（注1）。この目的達成へ向けた方策の一環として、

２．無効事由を内包する先願登録商標に基づく商標法

商標法は、同法４条１項11号において、他人の先願に４条１項 11 号の適用について係る登録商標と同一・類似する商標で、同一・類似の指「〔商標〕法４条１項11号の規定は、商品の出所の混定商品・役務に関する出願については、商標登録ができ同防止のためのものであるから、その類否の判断は当該ないこととし、商品・役務の出所の混同を生じさせるお出願に係る商標と特定の他人の登録商標（本件においてそれのある商標の登録を予防している（注2）。

は前記引用商標）との対比においてのみ決定されるべきものであり、たとえ上記他人の登録商標（引用商標）が、もっとも、商標法４条１項11号該当性は、その判断（注3）時が基準となると解されている（商標法４条３項）。

第三の登録商標たる原告商標１ないし３との関係においしたがって、他人の先願に係る登録商標と同一・類似て登録を無効とされるべき瑕疵を有していたとしても、の商標に関する出願がなされた場合でも、後願に係る商そのことによって類否の判断を異にするにいたるもので標出願に関する登録の可否を判断するときに、先願に係はない。
」

る商標権が、存続期間の満了（商標法19条１項）や登

３．審決取消訴訟と商標法 39 条（特許法 104 条の３）

録を無効にすべき旨の審決の確定（商標法46条の２条）との関係について等を理由として消滅していたならば、後願に係る出願に「原告は、〔商標〕法39条が特許法104条の３を準用しついて商標法４条１項11号該当性は問題とされることていることを理由に、裁判所は商標法の定める無効審判はない（注4）。

手続における無効審決の確定を待たずして商標登録の無そのため、先願に係る商標権が消滅していなくとも、効性を判断できる旨主張するが、同条が適用されるのは、それが無効とされる蓋然性が高い場合には、そのことを『特許権または専用実施権の侵害に係る訴訟』（商標法に理由として、商標法４条１項11号の適用を免れ得るの則していえば『商標権または専用使用権の侵害に係る訴ではないかとの考え方が生じてくる。とりわけ、商標法訟』）についてであるから、前提において失当であり、39条（特許法104条の３）が規定され、無効審判手続を本件のような拒絶査定不成立審決〔ママ〕の取消訴訟に経由して商標権の無効が確定していなくとも、商標権の適用されるものではない。
」

無効を前提とした判断を裁判所が行えることとされたた

４．引用商標に対する無効審判請求との関係についてめ、より一層こうした期待を生じさせることとなる。

「平成19年４月13日付けで引用商標の無効審判請求を48 The lnvention 2009 No.6

本件は、原告出願に対する商標法４条１項11号の適用の前提となった引用商標が、原告商標１ないし３とのして無効と判断される権利の権利者は、通常、当事者と関係において、商標法４条１項11号に基づいて無効として侵害訴訟の手続きに参加していることが予想されるされる（商標法46条１項１号）蓋然性が高いことから、ことから、当該権利が無効か否かに関する主張の機会が原告がこれを根拠に、商標法４条１項11号に基づいて与えられており、権利が無効と判断されることに伴う不原告商標出願に関する拒絶査定を維持した審決の取り消利益を甘受すべき立場にあると解され得る。これに対ししを求めた事案であり、本判決は、こうした原告の主張て、審決取消訴訟においては、権利者が当該手続きに参に対して判断を示したものである。

加していないであろうことが少なからず見込まれ（注6）、

２．審決取消訴訟と商標法 39 条（特許法 104 条の３）権利者の手続保障が図られているとはいい難い。それゆとの関係について
原告は、引用商標の無効を前提とした判断を求める根拠の一つとして、商標法39条（特許法104条の３）を掲えに、手続保障の観点からみて、審決取消訴訟において権利の無効を前提とする判断を許容することには疑問を覚える。

げている。これに対し本判決は、同規定の文言上、そのしたがって、商標法39条（特許法104条の３）の文言適用は商標権または専用使用権の侵害に係る訴訟に限定を厳格に解釈し、同規定の適用を否定した本判決は妥当されていることを指摘して、本件のような拒絶査定を維と考える。

持する審決に対する取消訴訟に同規定の適用はないと述３．当然無効の主張に対する判断についてべ、原告の主張を排斥している（判旨３．参照）。

原告は、商標法39条（特許法104条の３）を根拠とす

もっとも、商標法39条（特許法104条の３）は、平成

る主張とは別に、「引用商標は商標法４条１項11号の適16年特許法一部改正（平成16年法律120号）により新た用を誤った過誤により登録されたことが客観的に明白でに導入された規定であり、これに先立って示された最判あり、かつその瑕疵は重大である」として、裁判所にお（三小）平成12年４月11日民集54巻４号1368頁の趣旨をいて当然無効と自判し、審決を取り消すべきである旨を推し進め、無効事由を内包する特許権の行使を許容しな主張している。

い姿勢を明らかにするために設けられたとされてい（注5）る

一般に、行政行為にはいわゆる「公定力」があるとさ。そして、最判（三小）平成12年４月11日は、無れ、その効力を否定するためには、不服申立てや取消訴効事由を内包する特許権の行使を許容しない根拠とし訟等の手続きを経てその効力の取り消しを求めることがて、権利者に不当な利益を与える一方、非権利者に不当必要とされる。しかし、判例上、「重大かつ明白な瑕疵」な不利益を与えるという、衡平の理念に反する結果を予のあるものは、所定の手続きを経て取り消されていなく防すること、訴訟当事者の負担・訴訟経済を視野に入れ、とも、いかなる法律効果も生じない「無効の行政行為」

紛争の短期的・一回的解決が望ましいこと、訴訟手続きとして取り扱うことができるとされている（注7）。ここで、の中止（商標法56条・特許法168条２項）は権利の無効

原告が、単に引用商標登録の無効を主張するのではなく、が確実に予見される場合においてまで訴訟手続きを中止主張の根拠とする引用商標登録の瑕疵の明白性・重大性すべき旨を規定したものと解することはできないことをを強調していることがうかがえることに鑑みると、上記挙げている。

原告主張は、引用商標登録が「無効の行政行為」である

これらの点は産業財産権侵害訴訟のみを視野に入れことを前提とした判断を求めているものと解される。て示されたと解されるものの、そこに示された根拠事由

ところで、「無効の行政行為」の確定基準となる、行は、審決取消訴訟においても基本的に当てはまるもので政行為の瑕疵の「重大・明白性」の意味内容について、あると思われる。そうすると、商標法39条（特許法104

学説上、さまざまな議論が積み重ねられてきているとこ条の３）の趣旨に基づいて、原告主張のように、引用商

ろ、現在では、この問題に関する最高裁判例の分析等を標の無効を前提とする判断も許容されるとの考え方も成通じて、行政行為の瑕疵の重大さや、瑕疵により当事者り立ち得るように見受けられなくもない。

が被る損害の程度、行政の目的、第三者の信頼保護等をしかし、産業財産権侵害訴訟では、判決の前提事実と考慮し、個々の事案に応じて「重大・明白性」の意味内2009 No.6 The lnvention 49

容を柔軟に判断し、具体的妥当性ある結論を導こうとす（注8）る方向性にあることがうかがえる。

主張しているものの、本判決が述べるように、「本件訴訟において引用商標の無効を前提問題として判断するこそこで、こうした視点から、本件において問題とされとを相当とする事情は全く存しない」こと（判旨３．参ている引用商標の登録について見てみると、まず、原告照）に照らすと、原告による引用商標の無効審判請求がが主張するように、引用商標は、原告商標１ないし３となされていることが、引用商標の登録を「無効の行政行の関係において、商標法４条１項11号の適用を誤った為」ではないとする判断に影響を及ぼすものとはなり得過誤により登録されたものであり、無効審判を通じて無ないと考える（注9）。

効とされる蓋然性が高いことがうかがわれる。実際に、

もっとも、その理由づけについてみると、本判決は、本件訴訟係属中に原告が請求した引用商標に対する無効最判（三小）昭和43年２月27日民集22巻２号399頁を引審判において、本判決後ではあるものの、引用商標の指用し、「手続上及び実体上の不確定要素がある以上、平定役務中、「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダ成14年９月17日になされた引用商標の査定処分に明白ンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供」（第かつ重大な瑕疵があったということはできない」として、42類）の部分についての登録を、原告商標１との関係原告の主張を退けている。この趣旨は、引用商標の登録において商標法４条１項11号に違反することを理由との際に、商標法４条１項11号をめぐり、いかなる判断して、無効とする審決が示されている。そうすると、引がなされたのかが定かでないことから、原告商標１ない用商標の登録を瑕疵ある行政行為と解することについてし３と引用商標との間に、観念、称呼、役務等が類似すは差し支えないといえる。

ると認められるとしても、取引の実情により、引用商標

次に、この瑕疵が、本件訴訟において、引用商標の登録を「無効の行政行為」として取り扱うことができる程が有効に成立する余地が少なくないとの判断に基づくものと解される。

度に「重大かつ明白な瑕疵」といえるかにつき検討を進しかし、引用商標と本願商標とが同一・類似の役務にめると、引用商標の登録を「無効の行政行為」と解する係る類似商標であるにもかかわらず、本願商標の登録のことにより、前述のような訴訟経済などの利益があるこ

可否に関する判断に際して、登録審査、拒絶査定不服審とは否定できない。しかし、引用商標の商標権者に不利判においても、また、本判決においても「取引の事情」益が生じることが予想されるところであり、引用商標のが考慮されていない。そうすると、引用商標の登録につ商標権者が本件訴訟の当事者ではないことに鑑みると、いてのみ「取引の事情」を考慮する余地があるとする前手続保障等の観点からみて、本件訴訟において、引用商提を採用することは、本願商標と引用商標との取り扱い標の登録を「無効の行政行為」と評価することには躊躇に関して一貫性を欠くこととなる。

を覚える。また、原告においては、原告商標１ないし３

もとより、前述のように、「重大・明白性」の意味内などの、本願商標と同一・類似性を有する役務に係る類容は個々の事案に応じて柔軟に判断されるべきとの理解

似商標について商標権をすでに獲得しており、原告が本が一般的であり、本判決の上記理由づけも、こうした姿願商標について商標権を迅速に獲得する必要性が少ない勢に基づくものと解することはできなくはないものの、ことが見込まれる。

同一・類似の役務に関する商標である引用商標と本願商

このように、引用商標登録を「無効の行政行為」と解標について、一方で「取引の事情」を考慮し、他方でそする必要性は必ずしも高いとはいえず、かえって引用商れを考慮しないという異なる基準を、同一の裁判手続き標の商標権者に不利益を与えることを鑑みると、結論とにおいて用いることは、当該裁判の正当性を損なわせるして、「引用商標の査定処分に明白かつ重大な瑕疵があっものとして疑問を覚える。

たということはできない」（判旨１．参照）とした本判
決は首肯できる。

本件においては商標法４条１項11号の該当性が問題とされていることに鑑みると、同規定に関する瑕疵につ

原告は、引用商標の登録を「無効の行政行為」とする

いては除斥期間が定められ（商標法47条）、商標登録の根拠として、引用商標の無効審判請求をしていることを無効事由として主張することに時間的制限が設けられて50 The lnvention 2009 No.6

いることに着目し、これを理由として引用商標の登録にしかし、引用商標が無効となる蓋然性が高くても、商関する瑕疵は「重大かつ明白な瑕疵」でないとの結論を標法４条１項11号の適否を判断する根拠となり得るの導くべきであったと考える。仮に、「取引の事情」を考は、本件訴訟において、引用商標の登録が一応有効なも慮する余地があるとする前提を採用するとしても、引用のとして取り扱われるからであり、仮に引用商標の無効商標に関する登録の判断の時期と本件商標に関する登録を前提とする判断が許容されるのであれば、商標法４条の判断の時期との間に時間的ずれがあることに着目する

１項11号の適否を判断するに際して、引用商標を根拠等、引用商標と本件商標との違いを明らかにする配慮がとすべきではないと考える。したがって、この点に関す求められるものと思われる。

る本判決の理解には疑問を覚える。

４．審決取消訴訟と商標法 39 条（特許法 104 条の３）

５．審決取消訴訟の審理範囲との関係についてとの関係について最後に、原告は審判において、本願商標の指定役務と以上のように、引用商標の無効を前提とする判断を行引用商標のそれとは非類似であると主張したのに対しうことは困難であることから、本件訴訟において、引用て、本件訴訟においては、引用商標の無効を主張してお商標の登録は一応有効なものとして取り扱われることとり、攻撃防御方法の変更がなされている。このことは従なる。そのため、本判決が述べるように（判旨２．参照）、来から議論がなされてきている審決取消訴訟における審引用商標が無効とされる蓋然性が高いとしても、商標法理範囲との関係で問題となることが予想される（注10）。

４条１項11号に基づき原告商標出願に関する拒絶査定を維持した審決を取り消すことは困難といえる。

本件においても特許庁は、原告が審査・審判の段階で引用商標登録の無効に関する主張を行っていないことをもっとも本判決は、この判断に先立ち、「そもそも請求棄却の根拠として主張している。もっとも、本判決……」と述べ、このことが引用商標の無効を前提とするはこの問題についてなんら判断を示していないことか判断を行うことの根拠となり得るとの立場にあることをら、ここでは問題の指摘にとどめることとする。
（こじま きいちろう）

うかがわせる説示を行っている。

（注１）豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』12頁（有斐閣・昭
和50年＝初版・昭和35年）、小野昌延編『注解商標法〔新版〕上巻』（注７）最判（大）昭和31年７月18日民集10巻７号890頁参照。
（注８）行政行為の瑕疵の「重大・明白性」の意味内容に関する議69頁〔小野昌延〕（青林書院・平成17年＝初版・平成６年）等。

論の現状について解説したものとして、例えば、原田尚彦『行政（注２）特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第16版〕1064頁（発明法要論〔第六版〕』180頁（学陽書房・平成17年＝初版・昭和51年）、協会・平成13年＝初版・昭和34年）参照。
（注３）特許庁編・前掲（注２）1069頁は、商標法４条１項各号の要件の判断が査定時を基準としてなされることを原則とする旨を明らかにする。

藤田宙靖『行政法I（総論）〔第４版〕』47頁（青林書院・平成16年＝初版・昭和55年）参照。
（注９）不登録事由の一つである商標法４条１項13号について、同規定が該当することが明らかになった場合であっても、他の拒絶（注４）商標法４条１項11号の文言のみに着目すると、同号所定の理由がないならば、拒絶理由を発することなく、同規定に基づく「他人の登録商標」を、同号該当性の判断時に登録が継続されて拒絶理由が消滅するまで一定期間手続きを止めるという柔軟な対いるものに限らず、過去に登録された商標すべてを包含すると解応がなされていること（小野・前掲（注１）373頁〔工藤莞司＝する余地がある。しかし商標法は、商標権が消滅した後に、同権樋口豊治〕参照）に鑑みると、本件においても、引用商標に対す利に係る商標を改めて登録することを許容しており（商標法４条

る無効審判請求がされていることに着目し、同無効審判に対する１項13号等参照）、この点を考慮すると、上記のような理解は成審決がなされるまで、本件訴訟手続きを中止する（商標法56条・り立ち得ないものと考える。
（注５）近藤昌昭＝齋藤友嘉「知的財産関係二法・労働審判法」59頁（商事法務・平成16年）。
（注６）いわゆる「当事者系」と呼ばれる審決取消訴訟においては、特許法168条２項）余地もあったのではないかと考える。
（注10）審決取消訴訟における審理範囲に関する分析を行った代表的論稿のうち近年のものとして、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣・平成15年）がある。

判決の前提事実として無効と判断される権利の権利者が当事者として参加している可能性があることは否定できないものの、少なくとも、本件のような、「査定系」の審決取消訴訟においては、当事者として参加しているとは考えにくい。

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