米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 8 月 19 日
担当：米州部 岩上 健

明細書や出願経過に反しない限り独立クレームは従属クレームに規定された実施態様を包含すると判断した CAFC 判決の紹介
LITTELFUSE, INC. v. MERSEN USA EP CORP.1 (Precedential)
判決日 2022 年 4 月 4 日
PROST, BRYSON, and STOLL, Circuit Judges
１．事案の概要
Littelfuse, Inc.（原告・控訴人、以下 Littelfuse）は、圧着ターミナル付きヒューズエンドキャップに関する特許第 9,564,281 号（以下'281 特許）を Mersen USA EP Corp.（被告・被控訴人、以下Mersen）が侵害したとして提訴した。
原審（マサチューセッツ州連邦地方裁判所、以下地裁）は、'281 特許の独立クレーム 1 及び 10 における“fastening stem”は複数の部品を連結するものを意味するから、クレーム 1 及び 10 に記載されたヒューズエンドキャップは単一部材から形成されたものを含まず、複数の部品から構成されたもののみを対象としていると解釈し、単一部材から形成されている被告製品は非侵害との判決を下した。
これに対し控訴審（連邦巡回区控訴裁判所、以下 CAFC）は、従属クレーム 8、9、19、20 が単一部材から形成された構成を記載しているので、対応する独立クレーム 1 及び 10 は単一部材から形成された構成を包含すると解釈すべきであり、明細書の記載や出願経過もこの解釈に矛盾しないと判断し、原審の判決を破棄・差し戻した。
２．'281 特許について（１）独立クレーム 1
1. A fuse end cap comprising:a mounting cuff (460) defining a firstcavity (425) that receives an end of afuse body, the end of the fuse bodybeing electrically insulating;a terminal (432) defining a secondcavity (410) that receives a conductor,wherein the terminal is crimped about
the conductor to retain the conductor
within the second cavity; anda fastening stem (465) that extends
from the mounting cuff and into
the second cavity of the terminalthat receives the conductor.

Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., CAFC, 21-2013 (2022)
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2013.OPINION.4-4-2022_1930596.pdf
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(符号及び強調は筆者が付した)（２）従属クレーム 8 及び 98. The fuse end cap of claim 1, wherein the mounting cuff (260) and the terminal (232)are machined from a single, contiguous piece of conductive material.
9.

The fuse end cap of claim 1, wherein the mounting cuff (360) and the terminal (332)
are stamped from a single, contiguous piece of conductive material.
(符号及び強調は筆者が付した)

なお、独立クレーム 10、従属クレーム 19 及び 20 についても、問題となった構成はクレーム 1、8 及び 9 と同様であるので、ここでの記載は省略する。
（３）明細書
明細書には、まず、ヒューズエンドキャップを含むヒューズ組立体の概略的な実施例が記載されている。次いで、“machined end cap”、“stamped end cap”及び“assembled end cap”の各実施形態が以下のように記載されている。
➢ “machined end cap”は、任意の適切な導電性材料の単一部材から、機械加工により製造することができる（Fig. 2B）。
➢ “stamped end cap”は、任意の適切な導電性材料の単一部材から型打ちにより形成することができる。すなわち、“stamped end cap”は、導電性材料のシートを屈曲させ、折り畳み、プレスすることにより作ることができる（Fig. 3B）。
➢ “assembled end cap”は、任意の適切な導電性材料の 2 つの別々の部品から形成することができる。この実施形態では、terminal 及び mounting cuff は、別個の部材から形成されている。terminal 及び mounting cuff は、mounting cuff の fastening stem を terminalの cavity にプレス嵌めするなどして結合されるか、又は、種々の接着剤、種々の機械的ファスナー、又は溶接などにより結合される。
（４）出願経過➢ ’281 特許の審査において、審査官は、３つの実施形態の各々が区別可能な種（species）を

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米国情報➢➢➢➢

開示していると指摘し、選択要求を通知した。この選択要求に対し、Littelfuse は“assembledend cap”の実施形態に対応する種を選択した。
上記選択に基づき、審査官は、選択されなかった実施形態に対応する従属クレーム 8、9、19及び 20 を審査対象から除外した。選択要求に従って取り下げられた従属クレーム（種クレーム）は、その従属クレームを包含する属クレームが特許可能となった場合に、再結合することができる。2
出願当初のクレーム 1 は、
“mounting cuff”と“terminal”のみが規定されており、“fasteningstem”の限定を含んでいなかった。
オフィスアクションにおいて新規性・進歩性欠如の拒絶理由が通知された後、Littelfuse はクレーム 1 及び 10 を補正して、“fastening stem”の限定を追加した。その後、審査官は補正されたクレーム 1 及び 10 を許可した。
審査官は、従属クレーム 8、9、19 及び 20 が「許可クレームの全ての限定を要件としている」と結論づけた後、それらの従属クレームを再結合した。換言すれば、審査官は、エンドキャップが単一部材から形成されることを要件としているこれら 4 つの従属クレームに記載されたエンドキャップは、エンドキャップが“fastening stem”を含むことを要件としているクレーム 1 及び 10 に記載されたエンドキャップと矛盾しないと判断した。

３．原審の判断
地裁は、“fastening stem”との用語は「他の部品を取り付け又は結合するステム」を意味すると解釈すると共に、“a fastening stem that extends from the mounting cuff and into the second
cavity of the terminal that receives the conductor”との記載は「mounting cuff から、導体を収容する terminal の second cavity 内に延び、且つ mounting cuff を terminal に取り付ける、stem」を意味すると解釈した。特に、fastening stem が「mounting cuff を terminal に取り付ける」ことを要件とするとの解釈を明確にする中で、地裁は、クレーム 1 及び 10 が単一部材から形成されたエンドキャップを含まないということを明示した。
４．争点
クレーム 1 及び 10 は、複数の部品から構成される実施形態のみを対象としている（即ち単一部材の構成は含まれない）か否か
５．CAFC の判断
CAFC は、下記の理由により、クレーム 1 及び 10 が単一部材の実施形態を対象としない（よって、単一部材であることが明確に記載されている従属クレーム 8、9、19 及び 20 も、単一部材の実施形態を含まないことになる）という地裁の解釈及び非侵害の判決を破棄し、独立クレームが単一部材と複数部品の両方の実施形態を包含することを可能にする“fastening stem”の限定の新しい解釈を採用するよう、本件を地裁に差し戻した。
（１）クレームの用語
一般的には、クレームの用語には「発明時に当業者にとってその用語が有するであろう意味」が付与される。特許のクレームや明細書で用語がどのように使われているかは、当業者がその用語をどのように理解するかを示す有力な証拠となる。3（２）独立クレームと従属クレームとの関係
定義上、独立クレームはそれに従属する従属クレームよりも広いので、従属クレームが当該クレ
23MPEP §821.04(a) (9th ed., rev. June 2020)
Phillips v. AWH Corp., CAFC, 03-1269, 03-1286 (2005)3米国情報ームに係る発明の特定の実施形態を対象にしている場合、対応する独立クレームはその実施形態を包含しなければならない。4 そうでない場合（つまり独立クレームが従属クレームに係る発明の実施形態を包含しない場合）、従属クレームの権利範囲が存在せず無意味なものとなる。そのような結果をもたらすクレーム解釈は、可能な限り避けるべきである。5,6,7
したがって、クレーム 8、9、19 及び 20 における単一部材の構成の記載は、クレーム 1 及び 10も単一部材の構成を対象とすることの説得力のある証拠となる。
（３）明細書又は出願経過の考慮
Doctrine of Claim Differentiation（１つの特許における複数のクレームはそれぞれ権利範囲が異なると推定する原則）による推定は、明細書や出願経過に基づく反対解釈によって覆すことができる。8 しかしながら、’281 特許の明細書及び出願経過は、「クレーム 1 及び 10 は、単一部材から形成されるものを含む」との解釈を支持する。
(i) 出願経過
地裁は、クレーム 1 及び 10 は複数の部品から構成されるもののみを対象とするという結論と、クレーム 8、9、19 及び 20 における単一部材の構成の記載との間に矛盾があることを認識した上で、クレーム 8、9、19 及び 20 の再結合は審査官の誤りであると判断した。
しかしながら、出願経過の記録は、審査官が誤ってクレーム 8、9、19 及び 20 の再結合を行ったとの結論を支持しない。再結合に際し、審査官は、これらの従属クレームは「許可クレームの全ての限定を要件とする」と判断している。独立クレームは複数の部品から構成されるものに限定されておらず、従属クレームは、それぞれ、mounting cuff、terminal、及び fastening stemを備えた fuse end cap を記載している点において整合性のある発明を形成しているため、審査官の判断は合理的である。
また、出願経過において、単一部材から形成されるエンドキャップを Littelfuse 自ら放棄したことを示す事実はない（クレーム 1 及び 10 は一貫して属クレームと位置付けられている）。
(ii) 明細書
本件明細書において fastening stem が登場するのは、複数の部品から構成される“assembledend cap”の実施形態のみである。しかし、裁判所は通常、明細書中の好ましい実施形態や具体例に限定してクレーム解釈をしてはならない。9 また、本件明細書には、単一部材から形成されたエンドキャップに fastening stem が存在し得ないという記載はない。
一方、本件明細書には、fastening stem が「mounting cuff 460 の側面から cavity 425 の反対側に突出している」と記載されており、fuse end cap が単一部材から形成される実施形態においても、mounting cuffの側面から突出する fastening stem を想定することが可能である。
（４）結論
クレーム、明細書及び出願経過に最も合致する“fastening stem”のクレーム解釈によれば、ク
レーム 1 及び 10 は、fuse end cap が複数部品から構成される実施形態に限定されない。
地裁は、独立クレームが単一部材と複数部品の両方の実施形態を包含できるように、クレームの“fastening stem”及び“a fastening stem that extends from the mounting cuff and into thesecond cavity of the terminal that receives the conductor”の解釈を調整すべきであるが、その解釈は、本発明の文脈及びこれらの用語の通常の意味において、“fastening”及び“stem”に意

Baxalta Inc. v. Genentech, Inc., CAFC, 19-1527 (2020)Intellectual Ventures ILLC v. T-Mobile USA, Inc., CAFC, 17-2434, 17-2435 (2018)
6 Trs. of Columbia Univ. v. Symantec Corp., CAFC, 15-1146 (2016)
7 Wright Med. Tech., Inc. v. Osteonics Corp., CAFC, 97-1007 (1997)
8 Retractable Techs., Inc. v. Becton, Dickinson, and Co., CAFC, 10-1402 (2011)9 Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am. Corp., CAFC, 01-1372, 1328 (2002)
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米国情報
味を与えるべきである。
６．考察
出願経過において（１）選択要求への応答時に複数部品の実施形態が選択されたこと、及び（２）複数部品の実施形態のみに登場する fastening stem が補正により独立クレームに追加されたことを鑑みると、独立クレームは複数部品の実施形態に限定されるとした地裁の判断も合理的に思われる。
しかしながら、明細書には、単一部材の構成において fastening stem を設けることを否定する明らかな記載はないし、独立クレーム 1、10 に fastening stem を追加した補正時に、Littelfuse はfastening stem が複数部品の構成を前提としていることを示唆するような主張（例えば「fasteningstem により terminal を mounting cuff に取り付ける」等）を一切述べていない。また、審査官は独立クレーム 1、10 を一貫して属クレームと扱っている。このように、単一部材の構成も含むとの解釈を覆す明らかな根拠が無い以上、クレーム自体に記載された文言、及び、独立クレームは従属クレームに記載された態様を含むべきとの原則が優先されたと考えることができる。
ただし、CAFC は地裁のクレーム解釈の全てを否定した訳ではなく、 クレームの文言から“fastening stem”は「取り付け又は連結」する“stem”であるとした地裁の判断は合理的である、としている。更に、単一部材の実施形態においても“fastening stem”を想定することはできるが、クレームの範囲に含まれるためには、“fastening stem”は“stem”を構成し、且つ、何らかの“fastening”機能を果たさなければならない、とも述べている。単一部材の構成においては、その構造上“fastening”機能は不要とも思われるので、差し戻し審において地裁が“fastening”の意味をどのように解釈するのか注目される。
以上

参考：訴状に記載されたクレームと被疑侵害製品との対比表10

First Amended Complaint, Littelfuse, Inc. v. Mersen USA NEWBURYPORT-MA, L.LC., D.
Mass., 1:17-cv-12375 (2017)
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