米国情報●国際活動センターからのお知らせ【米 国 情 報】
担当：外国情報部 鈴木孝章
最高裁判所 08-964
Bilski et al v. Kappos, under secretary of commerce for intellectual property
and director, Patent and Trademark office2010 年 6 月 28 日判決
1.事件の概要
上訴人 Bilski 氏の特許出願は、エネルギー市場における商品の買手と売手とを、価格変化のリスクからいかに保護するか、又は、いかにリスクを回避するかという発明に関するものである。クレイム 1 には、どのようにリスクを回避するかを指図する一連の工程が記載されており(参照 1)、クレイム 4 にはクレイム 1 の概念が数学の公式で表わされている。
参照 1(a) initiating a series of transactions between said commodity provider
and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity
at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding
to a risk position of said consumers;(b) identifying market participants for said commodity having acounter-risk position to said consumers; and(c) initiating a series of transactions between said commodity provider
and said market participants at a second fixed rate such that said series ofmarket participant transactions balances the risk position of said series ofconsumer transaction
USPTO の審査では、「上記の方法は、特定の装置上で実行されておらず、単なる抽象的なアイデアを扱うものであり、実用的な応用に限定されない純数学的な問題を解くものであり、技術的なものではない」として拒絶された。審判部における審判でも、「この出願は物理的なものを変換しない精神的なものであり、抽象的なアイデアである」として、審査官の判断が肯定された。
CAFC では大法廷を開き、審判部及び審査官の下した結論を肯定した。また、CAFCは、”useful, concrete, and tangible result”テスト（従来使用されてきたテストであり、101 条の下で特許対象となる”process”か否かを決定する）を否定し、「クレイムされた”process”が(1)特定の装置に関連付けられているか、(2)特定のものを異なるものへ変換している場合には特許可能であるとし（M or T テスト）、Bilskiのクレイム発明は特許の対象に該当しないとした。
2．背景
101 条は特許可能な対象を以下のように規定しており、”process” “machine”“manufacture” “compositions of matter”の独立したカテゴリーが含まれるとしている。
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine,manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof,米国情報may obtain a patent there for, subject to the to the conditions and requirementof this title
こ こ で 、 最 高 裁 判 所 の 判 例 は 、 ”law of nature” “physical phenomena”“abstract ideas”を特許対象の例外としている。
3．争点
100 条(b)によれば、発明に関連する”process”は、”process, art or method, andincludes a new use of a known process, machine, manufacture, composition ofmatter, or material.”であるが、物理的な現象及び抽象的概念は含まれない。100条(b)を解釈する上で、ビジネス方法が含まれるか否かが問題となった。
また、ビジネス方法が 101 条の射程範囲外にあるとしても、273 条(1)では、方法特許の特許権侵害を特許権者が主張する場合、侵害者は先使用を主張することができるとされている。また、273 条(3)には、”method”は”method の使用、ビジネス方法の使用”と定義されていることから、こうした防御が許される以上、法はビジネス方法を特許の対象に含めているといえるか否かが争点となった。
さらに、CAFC が採用した”Machine or transformation test(M or T test)”が、ある発明が保護対象に該当するか否かを決定する唯一のテストであるか否かが争点となった。
また、Bilski 特許出願でクレイムされた発明が 101 条の特許対象かについても争点となった。
4．最高裁の判断
Diamond v Diehr, 450 U.S. 175, 182(1981)によって、立法府が規定していない制限や条件について裁判所が言及してはならないとされている。このため、裁判所は、辞書を用いて定義に関する語句の解釈を行った。なお、最高裁は、「上記の例外が法目的と合致しない”process”への限定を示す自由裁量(Judiciary carte blanche)を与えるとは考えない」としている。
最高裁は、「CAFC が、上記の”Machine or transformation test”を唯一のテストとすることは、上記の法解釈原理に反するため、妥当でないと判断した。また、「ある物を他の異なる状態に変換することは特定の装置を含まないプロセスクレイムが、”Machine or transformation test”に合致しない場合にそのプロセスは特許されないということにはならない。」とも述べている。
一方、多数の”amicus briefs”において、「”Machine or transformation test”は、具体的で、物理的な形式のプロセス発明を評価するには良いが、ソフトウエア、診断医療技術、デジタル信号を扱うデータ圧縮技術、線形プログラミング等に基礎をおく発明については不明瞭である」とされた。しかし、最高裁は、情報化時代の技術が特許保護を受けるべきか否かに関して、特定の発明の特許性についてはコメントをしていない。
最高裁は、100 条(b)の”process”の定義に含まれる方法には、ビジネス方法が含まれる可能性があり、通常の意味において、方法はビジネス方法を排除するとは考えていない。ただし、ビジネス方法特許がどの程度排除されるかは不明である。
また、最高裁は、「ビジネス方法が 101 条の射程範囲外にあるとしても、連邦法はビジネス方法特許を予定しており、ある環境の下において、ビジネス方法は 101 条の特許対象としての方法であると理解されていることは明らかである。しかし、273 条

米国情報がビジネス方法の可能性を示唆するとは言え、ビジネス方法について広い特許性を示唆するものではない。」としている。
最高裁は、「Bilski でクレイムされた発明は、101 条本来の”process”ではない。」と判断した。そして、「上訴人は、リスクを回避することに関する概念について特許保護を受けようとしており、それらは特許対象ではなく、抽象的な概念である。すな
わち、クレイム１及びクレイム４はリスクヘッジとその概念を数学公式に落としたものである。また、それらは、Ｂenson 事件や Flook 事件におけるアルゴリズム類似のものである。100(b)条に示す”process”及び抽象的概念に関して、Ｂenson 事件、Flook 事件、及び、Diehr 事件が指針となろう。」とも述べている。

参考URL: http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf