米国情報●国際活動センターからのお知らせ【米 国 情 報】
２０１７年１０月 12 日
担当：米州部 井上 知哉
デザインパテントの侵害による損害

Samsung Electronics Co., Ltd. et al v. Apple Inc.
判決日 2016 年 12 月 6 日

１．事件の概要
２０１１年、Appleはサムソンに対してサムソンのスマートフォンがAppleのデザインパテント(D593,087, D618,677,D604,305)を侵害していると主張して地裁に提訴し、Appleは、デザインパテントの侵害による399百万ドル（約440億円（1ドル110円換算）の損害額の認定を得た。ＣＡＦＣでも、これが維持されたが、最高裁では、破棄差し戻しされた。
２．最高裁の要旨
２－１ 争点
複数の部品から構成されるデザインパテントの損害額は、消費者に販売される最終製品全体の利益に基づくのか、侵害する部品(component)のみの利益に基づくのか。35 USC §289の “article of manufacture”の意義が問題となる。
２－２ 最高裁の判断“article of manufacture”が最終製品のみをカバーするというＣＡＦＣの解釈は狭すぎる。
当事者双方は、更に、本件のデザインパテントにおいて、関係する“article of manufacture”がスマートフォンなのか、特定の部品なのかについての解決を求めたが最高裁はこれを拒否し、ＣＡＦＣで判断され得るとした。
２－３ 35 USC §289
Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design,or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes
for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable tothe owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district
court having jurisdiction of the parties.
（“article of manufacture”にデザインパテントを適用した者は、その全体の利益の範囲でデザインパテントの所有者に責任を負う）
３ デザインパテントの概要
３－１ 対象デザイン
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米国情報
スマートフォンの前面、ディスプレイ面などのデザイン
３－２ ‘087デザインパテント
CLAIM: The ornamental design of an electronic device, substantially as shown and described.
FIG. 1 is a front perspective view of an electronic device in accordance with the present invention;
FIG. 3 is a front view thereof;

４．最高裁判決の内容
４－１ ＣＡＦＣの判断
上記のように、地裁の判断が維持された。
具体的には、サムソンは、損害額につき、侵害製品全体の利益ではなく、“article of manufacture”、例えば、ス2米国情報マートフォンのスクリーンやケースの利益に限定されるべきであると主張したが、ＣＡＦＣは、サムソンのスマートフォンは、一般消費者に区別できる“article of manufacture”として別々に販売されていないことを理由として、限定する必要はないと判断した。
４－２ 最高裁の判断（１）まず、35 USC §289 を解釈し、その損害額の判断については、①“article of manufacture”の意義を特定し、次に、②“article of manufacture”による全損害額を算出する必要があるとし、最高裁では、①のみが必要となると判示した。
（２）①の“article of manufacture”は広い意味をもち、辞書における意味に基づき、“article of manufacture”は手や機械で作成された物を意味する。とすれば、“article of manufacture”は製品に販売される製品と、その部品の両者を含む。
そして、これらの解釈は、デザインパテントの保護対象を規定する 35 USC 171 や、通常のパテントの保護対象を規定する 35 USC 101 にも合致する。また、ＵＳＰＴＯや裁判例は、35 USC 171 を、複数の部品から構成される製品の一部品についてのデザインパテントを許容してきた。
（３）したがって、これまでのＣＡＦＣの“article of manufacture”の狭い解釈（Nordock, Inc v. Systems Inc., 803
F.3d 1344, 1355(CA Fed. 2015)）は、35 USC §289 に適合しない。よって、“article of manufacture”が、消費者に販売される最終製品のみをカバーするという解釈は狭すぎる。
当事者双方は、更に、本件のデザインパテントにおいて、関係する“article of manufacture”がスマートフォンなのか、特定の部品なのかについての解決を求めているが、それには、関係する“article of manufacture”を決定するテスト方法を決定等する必要があり、それは本件の争点を解決するには不要であり、ＣＡＦＣで決定等され得る。
以上により、ＣＡＦＣの判決は破棄され、本判決に沿った更なる審理のためＣＡＦＣに差し戻す。
５ 関連情報（通常のパテントの場合）
通常のパテントの場合、原則として複数の部品から構成される製品においては、最小の販売可能な特許実施単位（smallest salable patent-practicing unit）に基づいて損害額が算出される（LaserDynamics, Inc. v. QuantaComputer, Inc., No. 11-1440 (Fed. Cir. 2012)）。
６ 所感
まず、本判決により複数の部品からなるデザインパテントの損害が、最終製品全体の利益になるとは限らなくなった（部品のみに基づく損害になり得る）点に留意すべきである。したがって、今後はデザインパテントの侵害についての損害額が以前より低くなり得る。具体的には、部分（部品）のデザインは、権利範囲は広いが損害額が低くなり得るのに対し、全体のデザインは、権利範囲は狭いが損害額が高くなり得るという点に留意しつつ、デザインパテントの出願戦略を考えるべきであるといえるのではないか。
また、デザインパテントの侵害訴訟については、本判決に基づき、相手方の最終製品全体の利益に基づく損害の主張に対し、最終製品全体の利益に限られない（部品に基づく利益に限られる）との反論が可能となり得る点に留意すべきであるといえる。

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米国情報
一方、本最高裁判決は、“article of manufacture”の具体的な判断方法（テスト）については言及していないため、具体的な判断方法については今後の動向を注視する必要がある。なお、２０１７年２月７日、差戻しされたＣＡＦ
Ｃでは、どのような事実認定等が必要かにつき地裁での判断が好ましいとして更に地裁まで差し戻された。
判決文：
最高裁
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf
ＣＡＦＣ
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1335.Opinion.2-6-2017.1.PDF
以上

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