米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 6 月 10 日
担当：米州部 木下 智文

過去の CAFC 判例を変更し、IPR 申請時に合理的に主張することができた無効理由は、以後の侵害訴訟において主張できないことを示した CAFC 判決の紹介
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY v. BROADCOM LIMITED AND
APPLE INC. et al.1
判決日 2022 年 2 月 4 日
判決訂正 2022 年 2 月 22 日
１．事案の概要
本件は、California Institute of Technology（カリフォルニア工科大学）が、特許第 7,116,710号、第 7,421,032 号、及び 7,916,781 号に基づいて、無線データ通信用のチップを販売する
Broadcom 及びこのチップを用いたスマートフォンを販売する Apple による特許侵害を訴えた事件である。
本件では、クレーム解釈、特許適格性、IPR エストッペル、不公正行為、米国外での実施行為に対する特許権の行使、及び損害額の算定方法といった多彩な争点について争われたが、本報告では IPRエストッペルについて紹介する。
本件侵害訴訟において、被告（IPR 申請人）は無効主張を行ったが、根拠とした先行技術は過去のIPR において合理的に主張することができたものであるとして、原審（カリフォルニア州中部地区連邦地裁）は IPR エストッペルの規定に基づいて無効主張を排斥した。CAFC においては、この判断の妥当性について争われた。
２．IPR 及び IPR エストッペル
IPR は、2011 年のアメリカ発明者法(AIA)によって導入された、日本における無効審判に類似する手続である。その特徴としては以下のようなものがある。
・原則として特許発行から 9 ヶ月以降に申請（それ以前は無効理由に制限のない PGR を利用）
・無効理由は新規性・非自明性に限られる・IPR 申請書を提出すると、まず特許庁審判部(PTAB)は「合理的な無効可能性」が認められるかどうかを判断し、これが認められた場合にのみ審理を開始(institute)する
IPR は決して安価な手続ではないが、侵害訴訟に対する対抗策としてよく活用されており、例えば
FY20 における申請件数は 1429 件2である。
一方で、IPR を申請した場合、将来の侵害訴訟において無効主張が制限される可能性があり、IPRエストッペルと呼ばれることがある（一事不再理とも呼べる）。すなわち、特許法 315 条(e)(2)は、下記のように、IPR 申請人が特定のクレームについて IPR を申請し、審決がなされた場合3、同じクレhttps://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2222.OPINION.2-4-2022_1903268.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2020_roundup.pdf
3 すなわち、IPR が開始(institute)されなかった場合には適用されない。
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米国情報ームについて、IPR で主張した理由又は合理的に主張できたはずの理由で侵害訴訟において無効主張することを禁止している。
(e) 禁反言4(2) 民事訴訟その他の手続
第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する，本章に基づく，特許クレームについての当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は，第 28 巻第 1338 条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は 1930 年関税法第 337 条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても，請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて，そのクレームが無効であると主張することはできない。
３．過去の特許法 315 条(e)(2)の解釈
しかしながら、IPR 制度が導入された当初において、・PTAB は、IPR 開始後の審理において、IPR 申請人が主張した無効理由を全て審理していなかった、
・PTAB は、IPR 申請人が無効主張したクレームのうち、一部についてのみ IPR 審理を開始していた、といった事情があり、IPR 申請人が主張したものの PTAB が審理していない無効理由や、IPR 申請人が無効主張したが PTAB が審理対象としなかったクレームにまで、特許法 315 条(e)による無効主張の排除を認めるべきかどうかは争いが生じていた。
そのような中で、2016 年の CAFC による Shaw 判決5は、特許法第 315 条(e)は、IPR 中に申請人が主張し又は合理的に主張することができた無効理由の主張を禁止するものであるが、IPR は開始(institute)されてから始まるものであること、Shaw 判決の事例では本件では申請人が主張したものの IPR で審理されなかった無効理由があるが、これは IPR 中に主張し又は合理的に主張することができたものではないから、これと同一の無効主張は排除されないこと、を示した。
このように、本判決の前において CAFC は、IPR 申請書に含まれていても、PTAB が審理することを拒否した無効理由については、これを侵害訴訟において主張することを特許法 315 条(e)は禁止していない、と解釈していた。
このような流れの中で、IPR 申請書には含まれていないが合理的に主張することができた無効理由の扱いについては、地裁の判断が割れていた。例えば、IPR 申請書には含まれていないが合理的に主張することができた無効理由について、その後の侵害訴訟で主張することを禁止する判決があった一方で、IPR の審理開始後ではなく IPR 申請の段階で主張することができたにすぎない無効理由について、その後の侵害訴訟で主張することを許した判決もあった。
さらに、2018 年の SAS 最高裁判決6により、上記のような PTAB の実務が否定され、IPR を開始する場合、申請人が無効主張した全てのクレームを対象とすべきこと、申請人が主張した全ての無効理由を審理すべきことが示された7。この結果、IPR が開始したという前提において、IPR 申請書において主張することができた理由は、すべて IPR 中に主張することができたといえる。このように、Shaw 判決の前提は変化していた。

特許庁による和訳 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf
Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc. https://cafc.uscourts.gov/opinionsorders/15-1116.opinion.3-21-2016.1.pdf
6 SAS Institute, Inc. v. Iancu
7 SAS 判決のみからは、全ての無効理由を審理しなければならないのかどうかは必ずしも明確でないが、少なくとも PTAB は SAS 判決を受けて全ての無効理由を審理するように運用を変更した。
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４．本判決における特許法第 315 条(e)(2)の解釈
本判決は、SAS 最高裁判決を踏まえて過去の Shaw 判決を変更し、IPR 申請書で主張され、PTABによって審理された無効理由にのみ及ぶのではなく、IPR では審理されなかったが IPR 申請書において合理的に主張することができた無効理由にも、エストッペルが及ぶことを明確にした。
なお、2022 年 2 月 4 日の原判決においては、IPR では審理されなかったが IPR 申請書において合理的に無効主張することができた全てのクレーム及び無効理由に、エストッペルが及ぶ旨が判示されていた。しかしながら、エストッペルはクレーム単位で生じることを定める特許法第 315 条(e)(2)の規定に照らして誤解を生むとの意見に配慮したのか、2022 年 2 月 22 日付で、下線部を削除するように判決が訂正されている8。
５．本判決の結論
本件において、被告（IPR 申請人）が、侵害訴訟において無効主張のために用いた先行技術を、IPR申請の際に知っていたことに争いはなかった。このため、CAFC は、被告の主張する無効理由は IPR中に合理的に主張することができたとして、無効主張を排斥した地裁判決を支持した。
６．実務上の指針
IPR 申請をする場合、知っていたが申請書に記載しなかった無効理由・先行技術については、広くその後の侵害訴訟について主張できなくなる可能性がある。一方で、IPR 申請書には分量の制限もあることから、真に強い無効理由を慎重に検討することが求められている。
なお、本件については上告受理申立て(petition for writ of certiorari)がなされており、2023 年 1月の時点で、最高裁は合衆国訴務長官に対して意見を求めている段階である。
以上

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このような判決の訂正は珍しいようで、これを賞賛している論説が複数見受けられた。
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