米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 9 月 9 日
担当：米州部 上栗 潤子

意匠特許出願の新規性判断に用いられる引用例はクレームに記載された製造物品に限定されるとした CAFC 判決の紹介
In Re SurgiSil, LLP.1
判決日 202１年 10 月 4 日
１．事案の概要
本件は、SurgiSil LLP.（以下 SurgiSil）が、意匠特許出願における審査官の新規性違反の拒絶を支持した審判部（PTAB、Patent Trial and Appeal Board）の審決に対して米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）へ控訴した事件である。CAFC は、PTAB における「クレームされた意匠はクレームにおいて特定された製造物品に限定されない」との判断が誤りであるとし、審決を破棄した。
２．米国意匠特許の概要（２－１）米国意匠特許の内容
米国意匠特許は、タイトル、明細書（クレームを含む）、図面から構成される。タイトルおよびク
レームにおいて、意匠が適用される製造物品を特定する。クレームは、定型に従い、「The ornamental
design for （製造物品）, as shown and described」のように記載する。
（２－２）米国意匠特許要件
米国意匠特許要件のうち、本件に関わる製造物品要件および新規性について、以下に説明する。
（ⅰ）米国意匠特許適格性
米国意匠権の特許適格性は、米国特許法第 171 条に規定される。

・特許法第 171 条 意匠に関する特許(a) 一般。製造物品に関する何らかの新規な，独創的な及び装飾的な意匠を創作した者は，本法の条件及び要件に従うことを条件として，当該意匠について特許を取得することができる。．．．
特許法第 171 条に定められた製造物品要件を満たすものとして、判例法によって，少なくとも以下の 3 種の意匠を含むものと解釈されている:(A) 製造物品に適用若しくは具現化される装飾，刻印，印刷又は絵画にかかわる意匠(表面装飾);(B) 製造物品の形状又は形態にかかわる意匠; 及び1

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1940.opinion.10-4-2021_1843781.pdf
1米国情報(C) 上述した 2 のカテゴリーの組合せ。

絵画単独、すなわち製造物品に適用又は具現化されていない絵画，印刷，刻印など自体についてのクレームは，特許法第 171 条の製造物品要件を満たさず、拒絶される。
（ⅱ）新規性
意匠特許出願において，新規性の判断は、通常特許出願における場合と同じである。新規性違反と判断するには，クレームされている意匠と先行技術意匠とは実質的に同一でなければならない。ただし、判断対象は、機械的な観点からではなく、外観を対象とする。
CAFC は、侵害に際して用いられる試験である、通常の観察者による試験（Ordinary ObserverTest）が，「新規性についての唯一の試験」であることを認定した2。Ordinary Observer Test では，「通常の観察者が，購入者が通常見る際と同様の注意を払って見たときに，2 の意匠が実質的に同一である場合，かかる類似性が当該観察者の目を欺くほどであって，他方であるように見せかけて一方の購入を招いているのであれば，最初に特許を取得した方が他方によって侵害されていることになる」
3としている。
MPEP 1504.02 にて、In re Glavas（CCPA 1956）4を引用し、新規性の判断においては，クレームされた意匠と先行技術とが類似技術（analogous arts）から由来するものであることを要件とはしないとする。
３．過去の判例
上述の Glavas を含む、製造物品が類似技術か否かが争点となった過去の判例を以下に紹介する。
（３－１）In re Glavas (CCPA 1956)
物品の形状の意匠に関する進歩性が争われた事件。MPEP が採用する、意匠の新規性、非自明性の判断において、類似技術をどのように評価するかのガイダンスを提供した（MPEP1504.02,1504.03）。新規性においては、引用例が類似技術からのものであることを要しないとした。
International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009)
Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)
4 In re Glavas, 230 F.2d 447 (CCPA 1956)。MPEP 1504.02 にて引用されていたが、2023 年 2 月のMPEP 改正で、この引用が削除された。
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米国情報
浮き輪（float）の意匠特許出願 No.D8927（’927 出願）が引用例の組合せにより自明である旨の拒絶査定を支持した審決が CCPA における控訴審で破棄された事件である。
‘927 出願では、クレームに「The ornamental design for a float, as shown」と記載し、図面には、略直角の６面体で、平行な面と端部部材および、浮き輪の本体の長さ方向に凹状となった上下面を有する浮き輪を記載した。
審査・審判の内容
審査官は、主引例 Armstrong（浮き輪を備えた救命道具に関する特許）と、副引例（枕の特許）の組合せから自明であるとして’927 出願を拒絶した。審判において、Glavas は、副引例が非類似技術からのものであるから自明の判断は不適切であると主張したが、審判部は、物の形状に関しては、すべての技術が類似であるとして拒絶を支持した。
CCPA の判断
CCPA は、審判部の審決を破棄した際に、新規性、非自明性のそれぞれの場合について、次のように述べた。
［新規性］物品の用途は、その意匠の特許性とは関係はない。先行技術が出願人の物品と実質的に同一の外観を有する物品を示している場合，そのような物品の用途が何であるのかということが重要とはならない。したがって，意匠の新規性の判断においては非類似技術であることは問題にならない5。
［非自明性］．
．
．引用例の組合せの問題は、用途ではなく外観の組合せの問題である。．
．．組み合わされる引用例が機能的に類似の技術であるか否かについてではなく，当該引用例が，一方における一定の装飾的特徴の外観がそれらの特徴の他方への適用を示唆するように深く関連しているか否かについてである6。
In re Glavas における上記意見が、その後の審査における意匠の新規性・進歩性の判断のガイドラインとして採用されてきた。
（３－２）Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc. (Fed. Cir. 2019)
表面装飾の意匠に関する侵害が争われた事件。侵害の判断において、クレームの製造物品が意匠権の範囲を限定するとした。
Curver Luxembourg, SARL ( 以下、 Curver) は、 Home Expressions Inc. ( 以 下、 HomeExpressions)の販売するバスケットが、米国意匠特許 No. D677,946 (以下、’946 意匠特許)のパターンを取り入れているため、’946 意匠特許を侵害するとして訴えた。
地裁は、’946 意匠特許は、椅子のみに限定されているので、Home Expressions のバスケットは侵害ではないとする Home Expressions の主張に同意した。

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MPEP 1504.02 にて引用。2023 年 2 月の MPEP 改正で、この引用が削除された。
MPEP 1504.03 にて引用。
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米国情報’946 特許および被疑侵害製品
Home Expressions’946 特許
Claim：
Ornamental design for a pattern for a chair
椅子のパターン

バスケット※製造物品から離れたデザインパターンのみを描画している。

CAFC の判断（Curver の主張：図面重視）
Curver は、地裁が図面を重視せず、クレームの記載「pattern for a chair」に依拠するのは不適切であると主張した。
CAFC は、以下の理由で Curver の上記主張を退けた。
・伝統的に、図面を重視して意匠特許の範囲を決定してきた。しかしそれらの判例には、本件のような、いずれの図面も製造物品を描写していないといった非典型的なケースは含まれていない。
・長年に渡って採用されてきた、意匠特許は、デザインそのものではなく、製造物品に適用されたデザインにのみ付与されるという見解に鑑み、クレームに記載の言語が、図面に表れていない製造物品の唯一の例を提供する場合には、クレームの言語が意匠特許の範囲を限定できるとする。
・通常は、裁判所は意匠特許を規定する図面を参照してきたが、物品が図面でなく文字によって記載されているからといって、物品の特定を無視することは適当ではない。
（Curver の主張：非類似先行技術）
Curver は、In re Glavas 判決を引用し、クレームされた意匠は、同じ表面装飾を有するが完全に無関係な製造物品（非類似技術）についての先行技術であっても、新規性が否定されることから、侵害判断においても、物品が類似技術であることは必要ではないと主張した。
CAFC は、以下の３つの理由から、Glavas における意見がこの侵害の判断に必ずしも影響を与えないとした。

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米国情報
（ⅰ）Glavas では、裁判所は非自明性の決定について審理をするよう求められたのであって、新規性についての意見は付言（dictum）にすぎず、拘束しない。
（ⅱ）Glavas の付言は、物品の外観が描画された意匠特許に関するものであり、用途は異なるが実質的に同じ外観を有する先行技術物品による新規性の有無に関する。しかし、表面装飾が描画された意匠特許に関して、異なる物理的外観形状を有する無関係の先行技術物品による新規性については言及していない。
（ⅲ）Glavas の付言は、意匠特許侵害の決定の基準を、Ordinary Observer Test が唯一のテストであるように変更した Egyptian Goddess の大法廷判決の影響下にある。侵害の決定と新規性の決定は同じ基準を用いるので、新規性についても Ordinary Observer Test が唯一のテストである。
Curver は、Ordinary Observer Test において、通常の観察者が Home Expressions のバスケットを、Curver の意匠特許にクレームされた椅子と同じと信じて購入するほど欺かれ得ることはない、としたことに対して争ってはいない。
結論として、CAFC は記載されたクレーム“ornamental design for a pattern for a chair”は、クレームの範囲を限定し、Home Expressions のバスケットは Curver の椅子についての意匠特許を侵害しないとする地裁の判断を支持した。
４．In Re: SurgiSil の経緯・判決（４－１）審査官の判断
SurgiSil の意匠特許出願 No. 29/491,550（以下、’550 出願）は、Dick Blick catalog（以下、Blick）に記載されているため、新規性違反で拒絶した。
’550 出願：
クレーム：Ornamental design for a lip implant as shown and described
製造物品：リップインプラント
図面：

Blick に開示された意匠（以下、Blick 意匠）
製造物品：スタンプ（stump）（芸術用の道具）
柔らかい灰色の紙がきつく螺旋状に巻かれたものであって、広い領域のパステルや木炭を滑らかにし混ぜ合わせるために用いられる。
図面：5

米国情報（４－２）PTAB の判断
・’550 出願の意匠（’550 意匠）と Blick の形状の差異はわずかであると判断した。
・SurgiSil の主張である、Blick の製造物品はリップインプラントとは非常に異なるから、Blickは’550 意匠の新規性を否定しない、とする主張に対し、PTAB は、クレームに記載された製造物品を無視することは妥当であるとして、SurgiSil の主張を退けた。
・PTAB は、In re Schreiber, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)7 を引用し、引用例が類似技術か否かは、その引用例が新規性を否定するかどうかに無関係である、と説明した。
（４－３）CAFC の判断
・クレームにおいて特定された製造物品は意匠のクレームを限定しないとした PTAB の判断は誤りである。
・Curver v Home Expressions では、意匠のクレームは、抽象的なデザインを広く含まないので、クレームにおいて特定された製造物品（すなわち、椅子）に限定されるとした。従って、意匠のクレームは、クレームにおいて特定された製造物品に限定される。
・本件では、クレームがリップインプラントを特定している。図面にもリップインプラントが描かれている。したがって、意匠のクレームはリップインプラントに限定され、それ以外の製造物品を含まない。Blick はリップインプラントではなく芸術用道具を記載していることに争いはない。PTAB の新規性違反の判断は誤ったクレーム範囲の解釈に基づくものであるとした。
４．所感および実務上の指針
・Curver v Home Expressions では、表面装飾の意匠特許であって製造物品が図面に表れていないという点で特殊な事件であった。一方、In re SurgiSil では、物品が図面に表れている場合おいても、「意匠のクレームは、クレームにおいて特定された製造物品に限定される」としたが、物品が図面に表れていない場合と、物品が図面に表れている場合による差異について、説明がされていない。
・In re SurgiSil では、「それ以外の製造物品を含まない」と明言されたが、製造物品の限定がどこまで狭くとらえられるのか、今後の判例における議論を見守る必要がある。
・SurgiSil の意匠においても、Ordinary Observer Test によって新規性が認められた可能性もあると思われる。新規性の主張に関しては、従来通り、Ordinary Observer Test を用いることも検討されるべきと思われる。
以上

通常特許出願において、クレームに記載された新規な Intended Use が新規性の判断において考慮されないとした判決。
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