米国情報●国際活動センターからのお知らせ【米 国 情 報】
2016 年 10 月 11 日
担当：外国情報部 赤木 信行
１０３条の非自明性の要件を明確にするとともに、IPR 請求人のReply Brief 等による新たな議論の検討は不適法であるとしたＣＡＦＣ判決の紹介

Intelligent Bio-Systems, Inc. v. Illumina Cambridge Ltd.
判決日 2016 年 5 月 9 日
１．事件の概要
Illumina Cambridge Ltd. (以下、「Illumina」)は、米国特許No.7,566,537（以下、「’537特許」）を所有しており、その特許は、「デオキシリボ核酸（以下、「DNA」）鎖におけるヌクレオチドを標識化する方法」に関するものである。
Intelligent Bio-Systems, Inc. (以下、「IBS」)は、’537特許のクレーム１～６および８が先行技術に対して自明（35U.S.C.§ 103）であるため無効であるとして審判部（以下、「PTAB」）に当事者系レビュー(以下、「IPR」)を請求した。PTABは証拠の優越性（preponderance of evidence）によってクレームの自明性を説明する責任を果たしていないと最終決定した。また、PTABは、IBSがIPR手続中に提出したReply Briefは新たな議論を含み、専門家の宣誓書は参照によってReply Briefに議論を組み込むものであるため、これらを検討することは不適法であると最終決定した。これらの最終決定に対して、IBSは、CAFCに提訴した。CAFCは、PTABの最終決定を支持した。
２．非自明性の背景（１）米国特許法
米国特許法は、非自明性について、第103条において、以下のように規定している。
「クレームされた発明についての特許は，クレームされた発明が第102条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても，クレームされた発明と先行技術との間の差異が，クレームされた発明が全体として，クレームされた発明の有効出願日前に，クレームされた発明に係る技術において通常の技倆を有する者にとって自明であると思われる場合には，取得することができない。特許性は，その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。」1（改正後特許法第103条）（２）Graham事件2
合衆国最高裁は、Graｈａｍ事件以前の判決であるHotchkiss事件3などの論理に基づいて、第103条の規定を適用する枠組みを以下のように示した。
「第103条の下では、先行技術の範囲および内容が決定され、先行技術と争点となっているクレームとの差異が確認され、所属する技術分野における技術水準が決定される。この背景に対して、主題の自明性/非自明性が決定される。商業的成功、長らく感じていたが解決されなかったニーズ、他人による失敗などの二次的考慮
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http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf
Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,148 USPQ 459 (1966)
3
Hotchkiss v. Greenwood, 11 How.248 (1851)2

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米国情報が、特許を受けようとする主題の起源を取り巻く状況を明瞭にするために利用される場合もある。」（３）TSMテスト
非自明性の問題を、より画一的かつ一貫的に解決するため、CAFCは、TSMテストを採用してきた。TSMテス
トにおいては、「先行技術に記載の教示を組み合わせる動機付けまたは示唆」が先行技術、課題の性質、または当該技術分野における当業者の知識の中に発見された場合に限り、特許クレームは自明であるとされた4。
（４）ＫＳＲ最高裁判決5
ＣＡＦＣによる非自明性の判断の際の「ＴＳMテスト」の厳格な適用は否定されることが示された。また、既知の構成要素の組み合わせは、予測し得る結果以上のものがない場合には自明となるであろうことが示された。さらに、非自明性の判断においては、クレームされた新たな発明のやり方で構成要素を組み合わせるように当業者を促していた理由を特定することが重要であり得ることが示された。
（５）MPEP 2143.02 Ｉ 6
クレームされた発明に到達するために先行技術を変更または組み合わせる理由が存在する場合に、成功の合理的期待が存在することを提示し、一応の自明性があるとしてクレームを拒絶することができる。
３．技術の背景（１）DNAの構造
本件判決の理解には、DNAの構造についての知識が助けになると考えられる。以下に、DNAの構造のイメージを示す7。

・DNA は複数のヌクレオチドが重合した２本の鎖から構成されている。
・２本のヌクレオチドの鎖は、二重らせん構造を形成している。
・ヌクレオチドは、糖分子、リン酸、および塩基から構成されている。
・塩基は、アデニン（A）、シトシン（C）、グアニン（G）、チミン（T）のいずれかである。
・１本のヌクレオチドの鎖と他の１本のヌクレオチドの鎖との間では、A と T、C と G が水素結合することが決まっている。

4Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F. 3d 1308, 1323-1324 (CA Fed. 1999)
KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 , 82 USPQ2d 1385, 1395-97 (2007)
6 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/shinsa_binran2100.pdf
7 田宮信雄等訳、ヴォート生化学（下） 第２版、発行者 株式会社 東京化学同人、第７３８頁
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米国情報
（２）SBS法
本件判決の理解には、Sequencing by Synthesis（SBS）法についての知識も助けになると考えられるため、SBS法についても簡単に説明する。
SBS法においては、塩基配列の不明なヌクレオチドの単一鎖からスタートし、蛍光標識（蛍光色素）および保護基が結合されたヌクレオチドを当該単一鎖の標的となるヌクレオチドに結合して標識化する。標識化されたヌクレオチドの塩基の種類（A、C、G、T）を特定することによって、そのペアとなる標的となるヌクレオチドの塩基の種類を特定する。この操作を繰り返すことによって、最終的にはDNA全体の塩基配列が特定される。
SBS法においては、保護基によって他のヌクレオチドとの結合を防止してヌクレオチドをＤＮＡの単一鎖に１つずつ結合していくことが可能となる。また、SBS法においては、ヌクレオチドの塩基の種類ごとに異なる種類の蛍光標識を用いることによって、単一鎖に結合されたヌクレオチドの塩基の種類を特定することができる。SBS法概要を以下の図に示す。SBS法においては、（i）導入工程→（ii）標識化工程→（iii）検出工程→（iv）除去工程の順に行なわれ、（iv）除去工程の後に再び（i）導入工程に戻って、（i）～（iv）の工程が繰り返されることになっている。
（i）導入工程・A、C、G、T の塩基を有するヌクレオチドを含む液が導入される。
・導入されるヌクレオチドのそれぞれには保護基と蛍光標識とが結合されている。
・蛍光標識は、ヌクレオチドの塩基の種類ごとに異なった蛍光標識が用いられている。

（ii）標識化工程・A、C、G、T のうち１種類の塩基を有するヌクレオチドが標的となるヌクレオチドに結合することによって組み込まれる。
・標的となるヌクレオチドの塩基の種類によって結合するヌクレオチドの塩基の種類が決まる。
・結合しなかったヌクレオチドは洗い流される。

3米国情報（iii）検出工程・結合したヌクレオチドの蛍光標識に励起光を照射する。
・励起光の照射によって発生した蛍光を検出することによって結合したヌクレオチドの塩基の種類を特定する。
・これにより、標的となったヌクレオチド塩基の種類が判明する。

（iv）除去工程
・保護基および蛍光標識を除去する。
・保護基および蛍光標識の除去後は、（i）導入工程に戻って、次のサイクルが開始される。

４．’537特許のクレーム１

1. A method of labeling a nucleic acid molecule,the method comprising incorporating into the nucleic acid molecule a nucleotide or
nucleoside molecule,wherein the nucleotide or nucleoside molecule has a base that is linked to a detectable label
via a cleavable linker and the nucleotide or nucleoside molecule has a ribose or deoxyribose sugar
moiety, wherein the ribose or deoxyribose sugar moiety comprises a protecting group attached via
the 2′ or 3′ oxygen atom, and said protecting group can be modified or removed to expose a 3′
OH group and the protecting group comprises an azido group.
’537特許のクレーム１は、核酸分子を標識化する方法であって、保護基がアジド基を含む点に特徴がある。
なお、’537特許のクレーム１には、“said protecting group can be ...removed”の記載はあるが、この記載が保護基を除去する工程を意味するとは認定されず、その点について当事者間に争いがなかった。したがって、
PTABは、’537特許のクレーム１には、保護基を除去する工程については記載されていないと認定した。
５．先行技術文献（１）Roger Tsien et al., WO 91/06678 (May 16,1991) （以下、「文献１」）

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（２）Jingyue Ju et al., U.S. Patent No.6,664,079 (Dec. 16, 2003) （以下、「文献２」）（３）Zavgorodny et al.,1-Alkylthioalkylation of Nucleoside Hydroxyl Functions and Its Synthetic Applications: A
New Versatile Method in Nucleoside Chemistry, 32 TETRAHEDRON LETTERS 7593 (1991) （以下、「文献３」）（４）Bernard Loubinoux et al., Protection of Phenols by the Azidomethylene Group Application to the Synthesisof Unstable Phenols, 44 TETRAHEDRON 6055 (1988) （以下、「文献４」）
６．先行技術文献の開示（１）文献１および文献２
文献１および文献２はIBSが提出した主引例である。文献１および文献２はSBS法の標識化工程を含むDNAの塩基配列を決定する方法を開示している。文献１および文献２はヌクレオチドの３’OH基の位置に保護基を用いることを開示しているが、保護基にアジド基を用いることについては開示していない。文献１および文献２
は、保護基を量的に除去することが要求されることを開示している。
（２）文献３
文献３はIBSが提出した副引例である。文献３はアジドメチル基がヌクレオシドの３’OH基の好適な保護基であり、アジドメチル基が特定の穏便な条件でヌクレオシドから除去可能であることを開示している。
（３）文献４
文献４はIlluminaが提出した反証のための文献である。文献４はフェノールからアジドメチル基が６０～８０％の除去率で除去されることを開示している。
７．当事者の主張（１）IBSの主張
文献１または文献２と文献３とを組み合わせることについての動機付けがある。
文献１または文献２と文献３とを組み合わせてクレームされた発明の限定に合致させる際に成功の合理的期待がある。
なお、IBSは、IPR手続中に、新たな議論を含むReply Briefを提出するとともに、Reply Briefの議論を超える説明および証拠を含む専門家の宣誓書を提出してPTABにこれらの検討を求めた。
（２）Illuminaの主張
文献１および文献２の「保護基を量的に除去」はほぼ１００％の除去率を意味していることから、文献４のアジドメチル基の除去率（６０～８０％）の記載に基づけば、当業者は、文献３のアジドメチル基が文献１および文献２の要求を満たすことを予期しない。
８．PTABの最終決定（１）’537特許の非自明性について
IBSは、何故、当業者が、文献３のアジドメチル基が文献１または文献２の保護基の量的な除去の条件を満足することを予測できたのか十分に説明できていないため、’537特許は自明ではない。
（２）IBSのReply Briefおよび専門家の宣誓書の検討について
IBSのReply Briefは、新たな議論を提起するものであるため、37 C.F.R.§42.23(b)8（Replyは特許権者の応答
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https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf#search='37CFR'5

米国情報で挙げられた議論に対するものに限られる。）に反し、IBSの専門家の宣誓書は、Reply Briefの記載を超える議論および証拠が参照によってReply Briefに組み込まれるものであるため、37 C.F.R.§42.6(a)(3) 9（議論は、参照によって、ある文書から他の文書に組み込まれてはならない。）に反するため、これらの議論を検討することは不適法である。
９．争点（１）PTABによる’537特許の非自明性についての最終決定は適法か？
（２）PTABによるReply Briefおよび専門家の宣誓書の検討についての最終決定は適法か？
１０．CAFCの判断（１）PTABによる’537特許の非自明性についての最終決定について
CAFCは、PTABの’537特許が自明ではないことの理由が、IBSの主張に、（i）先行技術文献を組み合わせるための動機付けがあること、（ii）当業者がクレームされた発明を達成するための成功の合理的期待があること、（iii）その両方、のいずれが欠如しているのか不明であるとしたが、’537特許が自明ではないことは認定された事実によりサポートされているとして、’537特許は自明ではないとするPTABの最終決定が適法であるとして支持した。その際に、１０３条の要件について、以下の（ａ）および（ｂ）の点を明確にした。
（ａ）「クレームされた発明を達成するために当業者が先行技術文献の教示を組み合わせることを動機付けられたであろうこと」、および「当業者がクレームされた発明を達成するために先行技術文献の教示を組み合わせる際に成功の合理的期待を有していたであろうこと」を証明することはIBSの責任である。
（ｂ）「成功の合理的期待」は、クレームされた発明の限定を満たすように先行技術文献を組み合わせる際の成功の可能性を意味する。’537特許のクレーム１には保護基の除去が記載されていないため、「文献１および文献２の塩基配列決定方法において文献３の保護基が量的に除去されないであろうこと」は、「成功の合理的期待」とは関係ないが、先行技術文献の教示を組み合わせることを当業者に動機付けない理由にはなり得る。
（２）PTABによるReply Briefおよび専門家の宣誓書の提出についての最終決定について
CAFCは、PTABによるReply Briefおよび専門家の宣誓書の検討を拒否した最終決定が適法であるとして支持した。
１１．所感（１）１０３条の非自明性の要件について（ａ）今回のCAFCの判断では、１０３条の自明性の立証のためには、「先行技術文献の教示を組み合わせることを当業者が動機付けられたであろうこと（以下、「文献の組み合わせための動機付け」）」、および「先行技術文献の教示を組み合わせる際に当業者が成功の合理的期待を有していたであろうこと（以下、「成功の合理的期待」）」の両方の要件を立証する必要があることが確認された。
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https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf#search='37CFR'
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米国情報
これにより、特許クレームが自明であることを理由に無効である旨のＩＰＲを請求する際には、「文献の組み合わせのための動機付け」および「成功の合理的期待」の２つの要件を立証する必要があると考えられる。また、特許出願の審査手続において、１０３条違反の局指令が発行された場合には、局指令における審査官が示す理由に「文献の組み合わせの動機付け」および「成功の合理的期待」のいずれか一方でも欠落している場合には、その旨の反論をすることにより、当該局指令を克服できる可能性があるようにも思われる。
（ｂ）また、今回のCAFCの判断では、クレームの構成要素に記載されていない事実では「成功の合理的期待」は立証できないことも示された。これにより、たとえば、クレームの構成要素に関係のない事実に基づいて「成功の合理的期待」によりクレームが自明である旨の局指令が発行された場合には、クレームの構成要素に関係のない事実では「成功の合理的期待」を立証することができない旨を反論することによって当該局指令を克服できる可能性があるようにも思われる。
たとえば、上記の’537特許のクレーム１の審査手続において、審査官が以下の事実に基づいて’537特許のクレーム１の非自明性を否定した局指令が発行された場合を仮定する。
・主引例：SBS法の記載がある文献１および文献２
・’537特許のクレーム１と主引例との相違点：保護基がアジド基を含むこと
・副引例：保護基としてのアジドメチル基がSBS法において除去可能であることの記載がある文献３
・理由：文献３には「保護基としてのアジドメチル基がSBS法において除去可能である」ことが記載されていることから、’537特許のクレーム１は、文献１～文献３から自明である。
この場合に、’537特許のクレーム１は「保護基の除去」を構成要素としていないため、審査官は「成功の合理的期待」について立証できていないとの反論が可能かも知れない。
（２）IPRの請求について今回のCAFCの判断では、Reply Briefで新たな議論をしてもその検討がされないこと、および専門家の宣誓書に記載された議論を参照によってReply Briefに組み込んだ場合にもその検討がされないことが適法であることが示された。
これにより、IPRの請求に際しては、IPRの請求時に考えられる限りのすべての議論を、他の文書を参照することなくIPRの請願書に記載しておく必要があることが好ましいと考えられるが、IPR請求には１４０００ワードの字数制限があるため（37 C.F.R.§42.24(a)(1)(i) 10）、議論を絞って複数回に分けてIPRを請求することを検討することも重要であると考えられる。
以上（判決文）http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1693.Opinion.5-5-2016.1.PDF

10https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf#search='37CFR'
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