米国情報●国際活動センターからのお知らせ【米 国 情 報】
2018 年 8 月 1 日
担当：米州部 木下 智文
当事者系レビュー(IPR)制度を合憲と判断した最高裁判決の紹介

Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, et al. 1
判決日 2018 年 4 月 24 日

１．事件の概要
Oil States社は、2001年に水圧破砕に用いる装置の保護具に関する特許を取得し、2012年にGreene’ Energy社を特許侵害で地裁に訴えた。これに対し、Greene’s Energy社は裁判で特許無効を主張するとともに、米国特許商標庁(USPTO)に当事者系レビュー(IPR)を申請した。
地裁はGreene’s Energy社の無効主張を排除した 2ものの、その数ヶ月後、USPTOの審判部(PTAB)はBroadest Reasonable Interpretation基準でクレームを解釈し、新規性欠如による特許無効 3の審決を出した。
Oil Statesは、特許性に加えてIPR制度が憲法違反であると主張して連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提訴した。しかしながら、CAFCもPTABの審決を支持したので、Oil Statesは最高裁に上告した。最高裁は、IPR制度が憲法違反であるか否かという争点に関して裁量上訴を認めた。
最高裁は、本件に関してIPR制度が憲法違反であるとはいえないと判断し、PTABの審決が確定した。
２．前提－IPR制度の概要
IPR制度は、AIAに伴い2012年から開始した特許無効手続である。日本における無効審判と類似するが、その特徴を簡単にまとめると以下の通りである(2018年7月現在)。

請求人
請求可能時期

IPR

日本の無効審判

利害関係人

利害関係人

特許付与日から９ヶ月～（それ以前は付与後レビュー(PGR)）

いつでも無効理由

新規性及び非自明性

全ての実体的理由

審理開始基準無効の合理的蓋然性がある場合のみ審理を開始

全件審理

審理期間

申立から６ヶ月以内に審理開始すべきかを判断

規定なし（平均１年弱）

Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, et al., Supreme Court No. 16-712(2018) https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf
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厳密には、地裁によるクレーム解釈命令(claim construction order)がなされ、この命令に従ってクレームを解釈すると先行技術に基づく無効主張が不可能になった。
3 訂正申立(motion to amend)もなされたが、こちらは記載要件(written description)違反により認められなかった。
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審理が開始された場合、審理開始から１２ヶ月以内に審決口頭審理
エストッペルありあり主張した又は合理的に主張できたはずの理由を最ディスカバリ

終決定後に主張できない

同一の理由を確定後に主張できない

専門家証人に対するデポジション（証言録取）等

庁費用$15,500（申立時）事実上なし\49,500＋\5,500×クレーム数$15,000（審理開始時）

３．判決の要旨
３－１ 争点IPR制度は、憲法第３章(Article III)又は修正第７条(Seventh Amendment)に反するか？
３－２ 関連規定 4Article III Section 1
The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as
the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts,
shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, aCompensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.
（合衆国の司法権は、1つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの裁判官は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。）
Seventh Amendment
In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury
shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States,
than according to the rules of the common law.
（コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利は維持される。
陪審が認定した事実は、コモン・ロー上の準則による場合を除き、合衆国のいかなる裁判所もこれを再び審議してはならない。）
３－３ 裁判所の判断（１）憲法第３章の解釈
議会は、第３章に規定する以外の主体に対して国家の「司法権力」を与えることはできない。裁判所の先例によれば、第３章の司法権力の行使であるか否かを判断するにあたり、「公権(public rights)」と「私権(private4

憲法日本語はアメリカンセンターJAPAN(https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/)のものを、特許法日本語は特許庁(https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf)のものを、それぞれ使用した。
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米国情報rights)」が区別されてきた。裁判所は公権と私権を厳密に区別してこなかったが、裁判所は「執行機関又は立法機関による憲法上の機能の行使に関連して、政府とその支配を受ける個人との間に生じる」事項を、公権原理(doctrine)の下で扱ってきた。このような「公権に関する事項」は、公権原理の下で扱われ、第３章に規定する裁判所の外部において事件を解決することが憲法上許される。
（２）IPRの公権性
Ａ．特許権付与は公権に関する事項である
裁判所が長年判断してきたように、特許権付与は「公権に関する事項」である。
なぜなら、特許権付与は「国家と他者との間に生じる」事項であり、特許権とは「新しく有用な改良をした発明者に対して」国家が与える「公的な特権(フランチャイズ)」だからである。このような権利はコモン・ローには存在せず、制定法が創造したものである。さらに、議会は「著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する」という憲法上の権原を有するから、特許権付与は「司法判断」なしに「執行機関又は立法機関」によって行われる「憲法上の機能の行使」にあたる。
Ｂ．IPRでは公権に関する事項が解決される
IPRは特許権付与と基本的に同様の事項を扱っている。IPRは特許権付与の見直しであり、付与時と同様の事項が考慮されるし、パブリックドメインに属する知識の独占を防ぐという目的も共通しているからである。
さらに、特許権は、司法部ではないPTABによる取消が可能であるという制限の下におかれた特権であり、これを取り消す権利は留保されている。
したがって、IPRで解決される事項は公権原理の下で扱われるものであるから、PTABがIPR事件を扱うことは憲法第３章に違反しない。
Ｃ．Oil Statesの反論に関して裁判所は特許権を「特許権者の私有財産」とみなしてきた。しかし、特許は私有財産の特別な形態といえる公的な特権であり、制定法に規定される権利を与えるにすぎない。米国特許法第261条でも「本法の規定に従うことを条件として，特許は，人的財産(personal property)の属性を有する。」とされており、この規定にはIPRにおける取消が含まれる。
過去には特許を取り消せるのは裁判所だけとする裁判例もあったが、これは行政による付与後レビューの規定が全く存在しなかった1870年特許法下のものである。
Oil Statesは、IPRが、性質上コモン・ロー又はエクイティによる訴訟対象である事項を司法管轄から除外することができないとする「一般」原理の侵害を主張している。しかしながら、18世紀の英国にあっても、枢密院に対する特許無効請願というIPRに類似した制度が存在していたから、特許制度がこのようなシステムを含みうることは憲法制定時に認識されていたはずで、その範囲内で議会が特許要件の１つとしてIPR制度を作ったにすぎない。
Oil Statesは、IPRでの審理が裁判に類似していることを挙げるが、これは裁判所外でIPRを行うことを否定する理由にはならない。

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米国情報
（３）修正第７条について
議会が裁判所外で審理すべき事項を適正に定めている場合、陪審以外が事実認定を行っても修正第７条に反しないというのが裁判所の先例である。議会はIPRをUSPTOが扱う事項として定めているから、審理に陪審が関与する必要はない。
（４）本判決の射程について
本判決は本事件に関して出されたものにすぎず、その射程は狭いことを強調する。例えば……
・侵害事件を裁判所外で扱えるか否かは判断していない。
・IPR審決に対してはCAFCに提訴できるが、裁判所が全く介入できない制度であった場合にIPRが合憲か否かは判断していない。
・特許が発行された際にIPR制度がなかったにもかかわらず遡及適用することが許されるか否かは、本件では争われていない。
・デュープロセスについても争われていない。
裁判所は、デュープロセス条項 5又は収用条項 6(Takings Clause)との関係において特許が財産ではないと判断したわけでもない。
（５）結論、補足意見及び反対意見について
上記のとおり、７対２の多数意見として、最高裁はIPRは合憲であるとしてCAFC判決を支持した。
Breyer判事、Ginsburg判事、及びSotomayor判事は、公権に関する事項であるIPRは憲法第３章及び修正第７条に反しないことに同意する一方、本判決は私権に関する事項が裁判所外で（例えば行政機関で）審理されてはならないと示したわけではないことを補足している。
Gorsuch判事及びRoberts長官は、特許権付与を特許権剥奪と同視できないこと、判断を行政に委ねることの危険性（例えば政治的に結論が歪められる）等を挙げて多数意見に反対している。
４．所 感侵害訴訟を提起された側にとって、IPR が重要な戦略の１つであり続けることが確認されたといえる。
一方、裁判所自身が本判決の射程は狭いと強調しているように、すべての IPR 事件について本判決が当てはまるとまではいえないことに留意されたい。例えば、IPR 制度創設以前に発行（又は出願）された特許を IPRの対象とすることの合憲性が今後争われるのではないか、と予測する米国弁護士の見解もある。
以上

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修正第５条「何人も、法の適正な過程（デュー・プロセス・オブ・ロー）によらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。」
6 修正第５条「何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために収用されることはない。
」
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