米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 7 月 8 日
担当：米州部 小池 孝史

軽微な誤記の存在は故意侵害の抗弁とならないと判断した CAFC 判決の紹介
Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc.1
判決日 2022 年 6 月 3 日
１．事案の概要
本件は、回転式カバー付きのフラッシュメモリの特許第 6,926,544 号（以下’544 特許）に対するKingston Technology Company Inc.（以下、Kingston）の特許侵害の有無が争われた事件である。
地裁は、クレーム中の誤記を訂正した上で被告 Kingston の故意侵害を認定し、Kingston に対し$7,515,327.40 の損害賠償を支払うよう命じた。これに対し、Kingston が連邦巡回区控訴裁判所（以下、CAFC）に上訴した。
本 CAFC 判決における主な争点は、地裁による司法訂正 (judicial correction) の是非および故意侵害の判断の正当性である。CAFC は、裁判所によって司法訂正が認められる場合の要件を確認すると共に、誤記に依拠した故意侵害の抗弁を認めず、地裁の判断を支持した。
２．’544 特許クレーム
A. 原文
1. A flash memory apparatus comprising:a flash memory main body (30) including a rectangularshaped case (31) within which a memory element ismounted, an USB (Universal Serial Bus) terminal
piece (32) electrically connected with the memory
element and installed at a front end of the case in a
projecting manner, and a hinge protuberance (33)
formed on at least one side of the case; anda cover (40) including pair of parallel plate members
facing each other and spaced by an interval
corresponding to the thickness of the case, the cover
having an open front end and a closed rear end witha pair of lateral side openings (42); the parallel plate
members having at least one hinge hole (41) receiving
the hinge protuberance (33) on the case for pivoting
the case (31) with respect to the flash memory main
body (30), whereby the USB terminal piece (32) isreceived in an inner space of the cover (40) or exposed
outside the cover (40).

（かっこ内符号は著者加筆）

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Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc., 35 F.4th 1367 (2022).
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1834.OPINION.6-3-2022_1960213.pdf
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B. 参考和訳
フラッシュメモリ装置であって、記録要素が取り付けられた矩形ケース(31)、前記メモリ要素に電気的に接続されると共に前記ケースの前端に突出して取り付けられる USB 端子部品(32)、及び前記ケースの少なくとも片側に形成されたヒンジ突起(33)、を有するフラッシュメモリ本体(30)と、互いに対向すると共に前記ケースの厚みに相当する間隔だけ離れて設けられた一対の平行板部材を有すると共に、開放された前端と閉鎖された後端と一対の側面開口部(42)とを備えたカバー(40)と、を備え、前記平行板部材は、前記フラッシュメモリ本体(30)に対して前記ケース(31)を回転させるために前記ケースのヒンジ突起(33)を受け入れる少なくとも１つのヒンジ孔(41)を有し、よって、前記 USB 端子部品(32)が前記カバー(40)の内側空間に収容される又は前記カバーの外部に露出するように構成される。
３．事案の経緯① 2005-08-09② 2012-02-22③ 2014-08-22④⑤⑥⑦⑧⑨

2014-10-24
2017-11-06
2018-09-10
2019-11-20
2020-08-07
2022-06-03

Hana Micron Inc. が’544 特許を取得
CATR に’544 特許を譲渡
CATR が Kingston に対する特許権侵害訴訟をカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所（Central District of California）に提起
Kingston が’544 特許の無効を求めて 3 件の IPR を申請（訴訟審理を中断）
CAFC において IPR の判断を一部認容（訴訟審理を再開）
地裁判決①（2018 WL 5099486）：クレーム解釈
地裁判決②（2019 WL 8138163）：証拠の削除・取下げの申立て
地裁判決③（2020 WL 9158697）：特許無効、特許侵害の判断
本 CAFC 判決

４．本事件の争点
A. 争点 1：地裁による軽微な誤記の訂正が適法か
B. 争点 2：地裁による故意侵害の判断が適法か
C. 争点 3：損害賠償に関する特定の専門家証言を採用したことは誤りか
５．CAFC の判断（判事：Alan D. Lourie, Sharon Prost, Raymond T. Chen）
A. 争点 1(i) 判断基準
• 明白な誤記や書き間違い (obvious minor clerical error) であれば裁判所による訂正が認められる場合がある。訂正が認められるのは、①合理的な議論の対象 (subject to reasonabledebate) となっておらず、かつ②審査等において異なる解釈がされていない場合に限る。
Novo v. Micro (CAFC 2003).
• 誤記は、特許の文面から明らかなものでなければならない。Grp. One v. Hallmark (CAFC2005).
• 訂正は当業者の視点に立ってなされなければならない。Ultimax Cement v. CTS Cement(CAFC 2009).
• 訂正が権利範囲に与える影響を必ず考慮し、訂正後の権利範囲について発明者が権利を有するか否かを明細書の記載に照らして検討しなければならない。CBT v. Return Path (CAFC2011).
(ii) Kingston の主張
a. 明白な誤記該当性
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地裁による訂正は権利範囲を変えるものであって明白な誤記とはいえない。
b. 訂正の可否① 議論の対象か否か「前記カバーに対して前記ケースを回転させる(“pivoting the case with respect to thecover.”)」、「前記カバーに対して前記フラッシュメモリ本体を回転させる」といった解釈も可能であり、議論の対象となる。
② 審査等における異なる解釈の有無
IPR 手続において、特許権者 Pavo が訂正を求めたが、PTAB はこれを拒否している。したがって、訂正の内容と異なる解釈が存在している。
(iii) 分析
a. 明白な誤記該当性「前記フラッシュメモリ本体に対して前記ケースを回転させる」なる記載における「ケース」が誤記であることはクレーム全体の内容に照らして明らかであり、「前記フラッシュメモリ本体に対して前記カバーを回転させる」の書き間違いに過ぎない2。よって当該記載は明白な誤記に当たる。
b. 訂正の可否① 議論の対象か否かケースはフラッシュメモリ本体の一部であるから、Kingston の主張する訂正案は、結局のところケースに対してメモリ本体が回転するという点において違いはなく、同一の作用を表すものである。
したがって、本訂正は合理的な議論の対象に該当しない。
② 審査等における異なる解釈の有無
出願人、審査官のいずれも本願クレームが「カバーを回転可能であること」を特徴として指摘している。PTAB も、本願発明のカバーが回転する性質を認めている。
したがって、審査経過も含めて上記以外の合理的な解釈は示されていない。
なお、IPR 手続において PTAB が訂正を拒否したのは手続上の理由によるものであり、訂正の内容が不適切であったことを示す証拠とはならない。
(iv) 結論
以上から、地裁による訂正は適法である。
B. 争点 2(i) Kingston の主張• 本件特許のオリジナルクレームを侵害しておらず、裁判所においてクレームが訂正され得ることを予測することはできなかったため、故意侵害には当たらない。
• 訂正を拒否した PTAB の判断を信頼したものであり故意侵害には当たらない。
(ii) 分析・結論• 司法訂正はクレームの意味を明らかにするものに過ぎない以上、クレーム中の明白な誤記の存在は故意侵害に対する抗弁とはならない。
• 故意・過失の有無は、問題となる行為があった時点における知識に基づいて判断される。HaloElecs. v. Pulse Elecs., (S.Ct. 2016). したがって、実施行為後における PTAB の判断は故意

CAFC は、クレームの第 1 節でケースがフラッシュメモリ本体の一部であると定義されていること、回転させるための構造となるヒンジ孔がカバーに設けられてケース側の突起をはめ込む形状となっていることを根拠として、フラッシュメモリ本体（ケース側）に対して回転する対象はケース足りえず、カバーであることは明白であると判断している。
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米国情報の有無とは関係がない。
C. 争点 3(i) 経緯
特許権者 Pavo 側の専門家 Bergman 氏は、前権利者 CATR と IPMedia との間の契約（利益の25%をライセンス料とする）を前提に、IPMedia と Kingston とのビジネスモデルの違いを考慮し、利益の 18.75%（1 ユニット当たり 40 セント）がライセンス料として妥当と証言。
陪審員は Bergman 氏の提案に基づき賠償額（合計$7,515,327.40）を算定。
(ii) 判断基準
陪審員による賠償額は、その額が著しく過剰であり、明らかに証拠によってサポートされていない場合を除き、支持されなければならない。Bio-Rad Labs. v. 10X Genomics (CAFC 2020).
陪審員は専門家証言のうちのどれを採用するかを決定することができる。 i4i v. Microsoft(CAFC 2010).
(iii) Kingston の主張• Bergman 氏の算定式は、CATR が実際に受け取った金額ではなく、拘束力がない不払い条項(non-payment term) に記載された内容に依拠したものであるから裁定権の濫用である。陪審員による評決を取り消し、判事による判断 (judgement as a matter of law) がされるべきであった。
• Bergman 氏は、権利を侵害していない特徴の影響を考慮していない。
(iv) 分析・結論• CATR と IPMedia との間の契約は合意に至っており、利益の 25%をライセンス料とすることが記載されている。したがって、Bergman 氏の証言に依拠した評決に違法性はない。
• IPMedia のライセンス料が妥当であることについて両当事者間において争いはない。したがって、当該ライセンス料は各特徴の寄与率を適切に評価したものと認められる。
7．所感
今回、裁判所によるクレームの訂正の可否とその判断基準、誤記が含まれている場合の故意侵害の有無などが判断されたが、結果はいずれも妥当なものといえるだろう。
2005 年の Phillips 大法廷判決から、特許クレームの解釈は主に内部証拠（明細書等の記載）に基づいてすることが定着している。したがってクレームに明白な誤記があったとしても、明細書の記載から正しい解釈が可能であれば、裁判所の訂正の有無にかかわらず本件のようなクレーム解釈をする余地はあるように思える。ただし、それは誤記が明らかであり、かつ一義的な解釈が可能な場合に限られるだろう。例えば、本件において Kingston 側が引用した Chef America v. Lamb-Weston (CFAC2004) 事件では、誤記を主張したものの、誤記の訂正がクレームのもつ明白な意味と異なる解釈につながるとして訂正が否定されている。発明の本来の意図とは異なるものであっても、誤記のままでも技術的に成立し得る場合や、明細書中にも同様の誤記が含まれている場合は訂正が認められる可能性はかなり低くなると予想される。誤記に注意することはもちろんだが、発明のポイントを多面的に説明する（単なるクレーム表現の繰り返しで終わらせない）といった工夫を凝らすことで、万が一誤記が含まれていたとしても補正や訂正をすることのできる途を残せるかも知れない。
なお、本判決文で述べられているように、本件地裁は陪審員に対して「平行板部材」に関して独自4

米国情報の解釈を与えており、Kingston はこの解釈の妥当性を争うこともできたように思う 3 。しかし、Kingston は「地裁の解釈に同意しない」、「あらゆる異議を申し立てる権利を留保する」と主張するだけで具体的な行動を採らなかったために、異議を申し立てる権利を喪失したとみなされ、CAFC での反論が認められていない。上記「平行板部材」の解釈が変われば非侵害を主張できる案件であったことからも、もう少し粘っても良かったのではと感じる。
以上

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具体的には、陪審員に対し、「一対の平行板部材」は単一の金属片で形成されていても複数の金属片で形成されていても良い、との指示を出している。なお、明細書においてこの部材の具体的な構成に関する記載はない。
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