米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 6 月 10 日
担当：米州部 木下 智文

米国内での製品サイクル活動に基づき、米国外生産品の米国外での販売分までも米国内での販売と捉えた地裁評決を支持した CAFC 判決の紹介
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY v. BROADCOM LIMITED AND
APPLE INC. et al.1
判決日 2022 年 2 月 4 日
判決訂正 2022 年 2 月 22 日
１．事案の概要
本件は、California Institute of Technology（カリフォルニア工科大学、Caltech）が、特許第7,116,710 号、第 7,421,032 号、及び 7,916,781 号に基づいて、無線データ通信用のチップを販売する Broadcom 及びこのチップを用いたスマートフォンを販売する Apple による特許侵害を訴えた事件である。
本件では、クレーム解釈、特許適格性、IPR エストッペル、不公正行為、米国外での実施行為に対する特許権の行使、及び損害額の算定方法といった多彩な争点について争われたが、本報告では米国外での実施行為に対する特許権の行使及び損害額の算定方法に係る争点について紹介する。
本件侵害訴訟において、原告 Caltech は、通信用チップを販売する Broadcom と、通信用チップをスマートフォンに使用する Apple のそれぞれに対して、異なるロイヤリティ率に基づく損害賠償を請求しており、原審（カリフォルニア州中部地区連邦地裁）においてはこのような算定方法に基づく賠償の評決がなされていた。
控訴審において被告側は、上記のような、チップレベル(Broadcom)とデバイスレベル(Apple)のそれぞれに対する「2 段階の」損害額算定手法は妥当ではないことを主張した。被告側はまた、誤った特許権の域外適用により、算定された損害額に Broadcom の海外子会社による海外販売分が含まれていることを主張した。最終的に CAFC は、地裁が特許権を域外適用したとの主張は認めなかったものの、損害眼の算定手法は誤りであると判断して、評決を破棄し、さらなる審理のために差し戻した。
２．米国外での実施行為に対する特許権の適用
特許権の直接侵害については特許法 271 条(a)に定められており、米国内において特許発明を生産、使用、販売、輸入、又は販売の申出を行うと特許侵害になる旨が明確にされている。

第 271 条 特許侵害
(a) 本法に別段の定めがある場合を除き，特許の存続期間中に，権限を有することなく，特許発明を合衆国において生産し，使用し，販売の申出をし若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は，特許を侵害することになる。
一方で、クラウド技術のように国境をまたいだ発明実施行為が普通に行われるようになっている現1

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2222.OPINION.2-4-2022_1903268.pdf
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米国情報在、「合衆国において」との規定の具体的な意義については頻繁に争われている。
（１）特許システムの使用
2005 年の Blackberry 事件 CAFC 判決2では、特許システムを構成する装置の一部が米国外に存在している場合であっても、この特許システムの使用が特許侵害にあたると判断された。この判決では、特許法 271 条(a)におけるシステムの使用地は、システムを制御し、得られたシステムを有益に使用している地であると判断されている。注目すべきことに、特許システムにおける特徴的な構成である電子メールを携帯端末に送信する装置は米国外に存在していたものの、この点は結論に影響を与えなかった。
なお、米国外での実施とは無関係に、特許システムを構成する装置の一部を第三者が保有している場合にも、Blackberry 事件における判示事項を踏まえて、特許システムを全体として制御し、そこから利益を得ているのであれば、特許システムを使用することに該当するとの判断が、2011 年のCentillion 事件 CAFC 判決3によって示されている。興味深いことに、本判決は、特許システムを使用したというためには、特許システムの各要素に物理的な又は直接の制御を及ぼすことが必要であるとの地裁判決を否定している。
（２）特許方法の使用
2005 年の Blackberry 事件 CAFC 判決（既出）では、特許方法を構成する工程の一部が米国外で実施されている場合には、特許方法の使用は特許侵害にあたらないと判断された。
なお、2015 年の Akamai 事件 CAFC オンバンク判決4において、米国外での実施とは無関係に、特許方法を構成する工程の一部を第三者が実施している場合については、第三者の行為を指示又は制御しているのであれば、特許方法の使用が特許侵害にあたると判断されている。
（３）販売／販売の申出2016 年の Halo 事件 CAFC 判決5では、契約の最終締結及び納品といった実質的な販売取引が完全に外国で行われる場合、米国内で価格交渉及び契約交渉が行われるだけでは、特許法 271 条(a)における販売には当たらないと判断されている。また、販売の申出に関しても、米国内で交渉が行われていても、販売が米国外で行われる場合には、米国内における販売の申出にはあたらないと判断されている。
（４）その他
特許法 271 条(f)に基づく、米国外での逸失利益の損害賠償について争われた WesternGeco 事件最高裁判決6など、米国外での実施行為に対する米国特許権の行使の可否については、侵害態様毎に検討が必要であると思われる。
３．本事件の争点及び判断
被告 Broadcom の主張によれば、評決による賠償額の算定根拠となったチップ販売数には、Broadcom が米国外の顧客に販売し、その後米国には輸入されなかった分を含んでいた。
この点に関し、地裁は陪審に対して、実質的なレベルの販売活動が米国内で行われていたのであれ
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/03-1615r.pdf
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/10-1110-1131.pdf
4 https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/9-1372.opinion.8-11-2015.1.pdf
5 https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/13-1472.opinion.8-3-2016.1.pdf
6 https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf232

米国情報ば、外国で生産され供給された製品についても米国内での販売が行われたと判断できること、デザインウィンにつながった販売サイクルは米国内での販売を引き起こす(trigger)といえる、と説明していた。
デザインウィンとは、特定のデバイスに半導体が採用されることを意味する、半導体の分野における業界用語である。Carnegie Mellon University 対 Marvell 事件 CAFC 判決7の表現を借りれば、デザインウィンはチップ設計者に以下のような利益をもたらすものである。

チップ設計者は、顧客の製品に組み込むために特別に設計されたカスタマイズチップを販売している。
チップはカスタマイズされたものであるため、設計者と潜在顧客は、販売が行われチップが量産に入るまでに、数年にわたる大規模な共同作業を含む、長い「販売サイクル」を経験することになる。この販売サイクルの最後に、チップ設計者が成功した場合に「デザインウィン」を確保することができ、この「ウィン」により、顧客は設計者がカスタマイズしたチップを専用的に使用することになり、その数は数年間で数千万から数億チップに相当する。
そして、被告 Broadcom も、米国内での何年にもわたる Apple との共同開発の結果、Apple 製品向けのチップを開発し、「デザインウィン」を勝ち取っていた。
被告 Broadcom は、上記の Halo 判決に基づいて、上記の陪審に対する説明は誤りであると主張した。すなわち、Halo 判決によれば、・米国内で価格交渉及び契約交渉が行われるだけでは、外国での活動は特許法 271 条(a)にいう販売とはならない、・契約の最終締結及び納品といった実質的な販売取引が完全に外国で行われる場合、外国での活動は特許法 271 条(a)にいう販売とはならない、のであって、デザインウィンにつながった販売サイクルのために、外国で生産され供給された分まで米国内での販売とみなすことはできない旨を主張した。
しかしながら、CAFC は、・Halo 判決の判示事項は、販売サイクルにより得られたデザインウィンが米国内での取引とはなり得ないことを定めた包括的な規定ではなく、・地裁は、実質的な販売活動が完全に米国内で行われている場合、米国内での販売とはなり得ないことを陪審に正しく説明しており、・地裁は、米国内でこのような実質的な販売活動がなされていたかどうかが争点であることを正しく強調しているとして、被告の主張を認めなかった。
CAFC における明示的な争点とはなっていなかったものの、この結果は、デザインウィンにつながった販売サイクルは米国内における実質的な販売活動と考えることができるから、このようなデザインウィンの結果として生じた米国外での販売も、米国内での販売と同視できることを意味しているように思われる。
４．損害額に関する本事件の争点及び判断
原告 Caltech は、被告 Broadcom に対してはチップレベルのライセンスを、被告 Apple に対してはデバイスレベルのライセンスを、それぞれ全く異なるロイヤリティ率で行うという、二段階の損害
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https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1492.opinion.7-31-2015.1.pdf
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米国情報モデルを陪審に対して説明していた。このような損害モデルの正当性について、地裁及び原告 Caltechは以下のように説明している。
・サプライチェーンの各段階にある会社に損害賠償を請求するケースは時折見られる。
・Broadcom に対するライセンスからは Apple への販売分を除外するため、二重の利得にはならない。
・合理的なロイヤリティは製品に対して特許技術が与える価値によって決まるものだから、サプライチェーンの別の段階にいる相手に対して異なるロイヤリティ率を適用することは妥当である。
被告はこのような算定手法は誤りであると主張したところ、CAFC は、以下のような理由で被告の主張を認めた。
・合理的なロイヤリティは、自発的なライセンスサーと自発的なライセンシーが侵害開始直前における仮想的な交渉において合意するであろう額になる。通常のケースでは、単一の侵害者が、交渉していれば支払うであろうロイヤリティに基づいて損害額を決めるものである。
Broadcom と Apple が、同じチップについて異なるライセンス料率を支払うという不自然な交渉に入っていたであろうと結論づけられる根拠は存在しない。Broadcom と Apple がサプライチェーンの別の段階にいるからといって、このような二段階の損害モデルを正当化する理由はない。
・十分な理由がない限り、同じサプライチェーン内の異なる時点において、同じデバイスに対するロイヤリティを変えることは、先例に反する。
・先例によれば、各侵害者について個別の合理的ロイヤリティを計算してはならず、同じデバイスについて１人から賠償を回収できたら、他の人からはせいぜい名目的な追加の賠償を回収できるにすぎない。
結論として、CAFC は Caltech が提示した二段階の損害モデルを、訴訟記録に裏付けられていないとして否定し、評決を破棄してさらなる損害額の審理のために事件を地裁に差し戻した。
５．実務上の指針及び所感
日本では特許権の域外適用について否定的に捉えた判決8もなされている一方、米国では過去からフレキシブルな判決もみられ、とりわけ米国内でのデザインウィンに向けた販売活動に基づき、外国における販売までも米国内での販売と同視したようにみえる本判決のインパクトは大きいように思われる。米国特許に関係する特許侵害相談には、このような事情も踏まえて慎重に行うことが望まれる。
また、損害額に関する争点は、5G 特許を有する通信業界と自動車業界との争いにみられるように、権利者は完成品に近い製品に対して権利行使することを望む傾向があるところ、本件はこのような試みに失敗した事例とも思われ、今後の力関係を占う上で非常に興味深く思われる。
以上

ドワンゴ対 FC2 事件：令和元年（ワ）25152 号。ただし、この事件では特許システムの生産が侵害行為として主張されているのに対し、Blackberry 事件では特許システムの使用が侵害行為となっている点に注意されたい。
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