米国情報●国際活動センターからのお知らせ【米 国 情 報】
担当：外国情報部 松本一騎、本同信也
CAFC 判決

2006-1013

AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC.（原告）,v.
BMW OF NORTH AMERICA, INC., CK ELECTRONICS, INCORPORATED,CONTI TEMIC MICROELECTRONIC, GMBH,and TEMIC AUTOMOTIVE OF NORTH AMERICA, INCORPORATED,DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, FORD MOTOR COMPANY,et al.（被告）2007年9月6日判決
1.事件の概要
AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL（以下、「ATI」と称する。）は、BMW OF
NORTH AMERICA, INC.他（以下、まとめて「BMW」と称する。）が自動車の衝突センサに関する米国特許5,231,253（以下、「253特許」と称する。）を侵害しているとして、
ミシガン東部地区地方裁判所に提訴した。当該裁判所は、253特許のクレームが、米国特許法112条違反により無効であると認定した。
ATIは、CAFCに控訴したが、CAFCは、地裁の認定を支持した。
2.特許発明の概要
253特許は、自動車の側面からの衝突を検知するためのセンサに関する特許である。
253特許のクレーム１は、概略以下の通りである。
「側面衝突検知センサは、(a)ハウジングと、(b)前記ハウンジングの加速に応答して前記ハウジング内を移動可能な物体と、(c)前記物体の移動が所定の閾値を超えたことに応答して、乗員を保護する装置を起動する手段と、(d)前記ハウジングを、自動車の側面の衝撃を検出できるような位置および方向に、自動車のサイドドア、ならびに前輪および後輪間の自動車の側部、の少なくとも一方に搭載する手段とを備える。」「A side impact crash sensor for a vehicle having front and rear wheels, said
sensor comprising:(a) a housing;(b) a mass within said housing movable relative to said housing in response toaccelerations of said housing;(c) means responsive to the motion of said mass upon acceleration of said housing
in excess of a predetermined threshold value, for initiating an occupant
protection apparatus; and(d) means for mounting said housing onto at least one of a side door of the vehicle
and a side of the vehicle between the centers of the front and rear wheels, insuch a position and a direction as to sense an impact into the side of said
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米国情報vehicle. 」
本件明細書では、機械的な側面衝突センサ（下記FIG.1参照）は、2 columns and 5figuresにわたって詳細に記載されているが、電気的な側面衝突センサの記載は1段落のみであり（下記参照）、概略構成図面（下記FIG.11参照、電子センサ201、検出物体202、ハウンジング203。）が1つ開示されているのみであった。
＜機械式センサ＞＜電気式センサ＞＜電気式センサの説明＞
FIG. 11 is a conceptional view of an electronic sensor assembly 201 built
according to the teachings of this invention. This sensor contains a sensing
mass 202 which moves relative to housing 203 in response to the accelerationof housing 203 which accompanies a side impact crash. The motion of the sensing
mass 202 can be sensed by a variety of technologies using, for example, optics,resistance change, capacitance change or magnetic reluctance change. Output fromthe sensing circuitry can be further processed to achieve a variety of sensor
2米国情報response characteristics as desired by the sensor designer.
3.争点
本件の主要な争点は、253特許の明細書が、上記クレーム１に関して「enablement」requirement（実施可能要件：米国特許法112条第1段落）を満たしているか否かである。
＜争点１＞ クレーム中の１つの実施形態が明細書に実施可能に記載されていれば、実施可能要件を満たすか否か。
本件のようにクレームが複数の実施形態（機械式センサ、電気式センサ）を含む場
合においても、明細書において、上記複数の実施形態のうち少なくとも１つの実施形態が実施可能に記載されていれば、112条の実施可能要件を満たすのか、或いは、全ての実施形態が実施可能に記載されていることを要するのか、が争点となった。
ATIは、「判例法における二分法によれば、明細書に全ての実施形態を実施可能に記載すべき場合と、１実施形態の記載で足りる場合がある。本件では、１実施形態である機械式センサが実施可能に記載されているから、実施可能要件を満たす」と主張した。
これに対し、BMWは、「明細書はクレームの全範囲を実施可能にしなければならない」と主張した。
＜争点２＞ 当業者に周知であれば、明細書の記載が不十分でも実施可能要件を満たすか。
ATIは、「本件明細書の図11等には電気式センサが実施可能に記載されている。また、電気式センサは出願時の周知事項であるので、それについて明細書に詳細に記載する必要はない。」と主張した
これに対し、BMWは、「明細書はクレームの全範囲を実施可能にしなければならない」と主張した。
4.CAFCの判断＜争点１について＞
地方裁判所は、クレーム１の「前記物体の移動に応答する手段」が、機械的な側面衝突センサおよび電気的な側面衝突センサの両方を含んでいると解釈した。
明細書においては、クレームの全範囲が実施可能でなければならず、本件明細書は、電気的な側面衝突センサを実施可能には記載していないから、クレームの全範囲を実施可能とするものではない、との地方裁判所の判断を支持する。
本件明細書では、機械的な側面衝突センサは詳細に記載されている（2 columns and5 figures）が、電気的な側面衝突センサの記載は1段落のみであり、極めて概略的な構成の図面が1つ開示されているのみである。
ATIは、このような限定的な記載でも、当業者であれば不足する情報を補うことが可能であると主張しているが、これは是認できない。Genentech, Inc. v. Novo Nordisk
A/S(Fed. Cir. 1997)（以下、Genentechとも称する。）において、「十分な実施可能性を構成するために、当業者の知識ではなくて明細書が、発明の新規な特徴（novelaspect）を提供しなければならない。」と判示されている。すなわち、当業者の知識が発明と非常に関連していても、発明の新規な特徴は、特許において実施可能にされていなければならない。
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米国情報＜争点２について＞
本発明の新規な特徴は、側面衝突を検知するために速度タイプのセンサを用いることである。ATIが主張するように、側面衝突センサが本発明の新規な特徴であるならば、電気的なセンサを作製するのに従来技術が適用可能であることを主張するだけでは不十分である。
Genentechで判示されているように、「当該分野における技術常識で明細書に開示する必要のないものは、単なる補足的なものであって、実施可能とするための基本的な開示の代わりとなるものではない」。さらに、Genentechでは、「重要でない詳細部分を省略することは、明細書において実施可能要件の非充足を生じさせる要因にはならない。しかしながら、プロセスを実行するための出発材料または条件が開示されていないときには、過度の実験が必要となってしまう。」とも判示されている。
また、ATIは、出願時に、速度衝突検知は新規の分野であり、側面衝突を検知する
電気的なセンサは存在しなかった、と主張しているのであるから、明細書において、電気的なセンサがどのようにして側面衝突を検知するかを議論し、その構成の詳細を記載することは、非常に重要であったはずである。
Genentechで判示されているように、明細書が、側面衝突を検知する電気的なセンサを用いるための「単なるスタート地点、およびさらなる研究のための方向付け」を記載しているだけでは、当業者が当該センサを作製しかつ使用する案内を提供できているとは言えない。この場合、明細書は、”適切な詳細”すなわち側面衝突を検知する電気的なセンサを用いるための十分な開示を欠落しているのである。
5.訳者コメント
本件では、Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S(Fed. Cir. 1997)での判示内容が複数引用されており、「enablement」requirementに関して以下のような点が確認された。
すなわち、「十分な実施可能性を構成するために、当業者の知識ではなくて明細書が、発明の新規な特徴（novel aspect）を提供しなければならない。」ことから、発明の新規な特徴については、従来技術が適用可能であることを主張するだけでは不十分である。
また、「当該分野における技術常識で明細書に開示する必要のないものは、単なる補足的なものであって、実施可能とするための基本的な開示の代わりとなるものではない」。
そして、発明の特徴に関する「単なるスタート地点、およびさらなる研究のための方向付け」を記載しているだけでは不十分であり、「過度の実験が必要」とならないような開示が必要である。
以上、「enablement」requirementを満たす開示内容を判断する際の一助になると思われる。
参考URL：
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/06-1013.pdf

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