米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 7 月 8 日
担当：米州部 岡東 保

米国連邦地裁・ＩＴＣで係争中の事件に対する TPAB での PGR・IPR 審理開始要件
および
米国特許庁長官によるメモランダム（2022 年 6 月 21 日）
INTERIM PROCEDURE FOR DISCRETIONARY DENIALS IN AIA POSTGRANT PROCEEDINGSWITH PARALLEL DISTRICT COURT LITIGATION

目次
１．概要
２．IPR について
３．NHK SPRING CO., LTD, v. INTRI-PLEXTECHNOLOGIES, INC.事件
４．APPLE INC., v. FINTIV, INC.事件
５．米国特許庁長官メモランダム
６．考察
１．概要
米国特許法で定める IPR（当事者系レビュー、Inter Partes Review、以下、IPR）および PGR（付与後レビュー、Post Grant Review、以下、PGR）は、特許権の無効判断を審理する手段としてよく利用されている。しかし、これと並行して米国連邦地裁（以下、連邦地裁）あるいは ITC で同一当事者による無効手続が行われる場合がある。
連邦地裁あるいは ITC と重複して PTAB で無効手続を行うか否かの判断基準と、それに関連する米国特許庁長官から発行されたメモランダムについて紹介する。
２．IPR について
IPR とは、特許侵害訴訟等において、被告が PTAB へ申請する特許無効手続である。
同様の特許無効手続として PGR がある。PGR と IPR との大きな違いは、PGR の申請期間が特許発行後 9 カ月以内であるのに対して、IPR の申請期間が特許発行後 9 カ月以降である。以下に IPR を例にとって説明するが、ここで説明する内容は PRG にも適用される。

1

米国情報

IPR タイムライン（１）IPR タイムライン（ア）申請フェーズ
IPR 申請者による IPR 申請 (米国特許法 312 条、以下、○〇○条と表記する)
特許権者による予備応答書の提出（IRP 申請書提出後３ヶ月以内）
IPR 審理の開始（institution）決定（予備応答書提出後３ヶ月以内）（２）IPR の審理開始要件(314 条)（ア）主体的要件
特許権者でない利害関係者（312 条(a)）（315 条(b)）
民事係争中でない者、訴訟提起後 1 年以内、禁反言の適用無い者など [米国特許法規
則 42.101、以下、規則○〇と表記する]（イ）IPR 申請の時期的要件
特許発行後 9 カ月より後、または、PGR が係属していればその終了後、何れか遅い方の後、IPR 申請が可能である（311 条(c)）[規則 42.102(a)]（ウ）IPR 申請事由新規性（102 条）及び非自明性（103 条）に限定した無効理由を根拠に申請可能。証拠は特許及び刊行物に限定される（311 条）[規則 42.104(b)]少なくとも一つのクレームを無効にできる適切な見込み（Reasonable likelihood、５分５分の可能性）があること。（314 条(a)[規則 42.108(c)] [120910-aia-roadshowslides page 84]2米国情報（エ）PTAB の裁量権
PTAB は IPR を開始するか否かを決定する裁量権を有する。（314 条、325 条(d)）（i）314 条 （IPR の開始）
…特許庁長官は、申請書において争われた請求項の少なくとも 1 つに関して申請人が勝訴する合理的可能性があると決定しない限り、IPR 審査の開始を許可することはできない。
（ii）325 条(d) 複数の手続き…特許に関連する別の手続または事項が特許庁に提出された場合、特許庁長官は、IPR またはその他の手続または事項の停止、譲渡、統合、または終了などの進め方を決定することができる。
…特許庁長官は、以前と同じまたは実質的に同じ先行技術または論点が特許庁に提出された場合、その請願書または要求を考慮し却下することができる。
３．NHK SPRING CO., LTD, v. INTRI-PLEXTECHNOLOGIES, INC.事件

NHK SPRING CO., LTD, v. INTRI-PLEXTECHNOLOGIES, INC.（PTAB September 12,2018）- Precedential 1
事件番号 IPR2018-00752、米国特許番号 6,183,841 B1（１）事件の概要（ア）IPR 申請書の提出(2018 年 9 月 12 日)
日本発条株式会社(ＮＨＫ)(申請者)は、米国特許第 6,183,841 B1 号の請求項 1、4、7、10 に関する IPR を申請した。
（イ）予備応答書の提出
イントリ-プレックス（特許権者）は、予備応答書で、「本件の特殊な状況に基づき、314(a)条及び 325(d)条に基づき PTAB の裁量権により当該 IPR を開始しない」ことを申入れた。
（２）NHK-イントリ-プレックス・ファクタ（以下、NHK ファクタ）
PTAB は、以下の 6 つの NHK ファクタを定めて検討した。
（ファクタ１）IPR で主張された先行技術と、審査での先行技術との類似点及び重要な相違点について
結論：IPR で主張された先行技術は審査と同じ引例であった。

1

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/NHK%20Spring%20Co.%20Ltd.%20v.%20Intr
i-Plex%20Techs.%20Inc.%20IPR2018-00752%20%28Paper%208%29.pdf
3

米国情報（ファクタ２）IPR で主張された先行技術と審査中に評価された先行技術の累積性について結論：審査と同じ引例なので検討不要と判断した。
（ファクタ３） IPR で主張された先行技術が審査で拒絶の根拠となったか否かを含め、審査中に評価された程度および範囲について結論：審査官は引例と AAPA(Applicant Admitted Prior Art)を適用した。
（ファクタ４）審査での論点と、申請者が先行技術に依拠する方法または特許権者が先行技術を区別する方法との重複の程度について
結論：申請者の主張は審査官の所見と実質的に同じであった。
（ファクタ５）申請者が、審査官が主張する先行技術の評価をどのように誤ったかを十分に指摘したかどうかについて
結論：申請者による、審査の誤りの主張は十分ではなかった。
（ファクタ６）申請書に提示された追加の証拠や事実が、先行技術や主張の再検討を正当化する程度について
結論：申請者の主張は、審査中の審査官の所見と実質的に重なる。
（３）審決
以下の理由で、PTAB は、314(a)条および 325(d)条に基づく裁量権を行使し、IPR の審理開始の申請を却下した。
（ア）先行技術が検討済みであること、および（イ）並行中の連邦地裁の手続が終了間近であること。すなわち、連邦地裁の陪審裁判は 2019 年 3 月 25 日を予定している。一方、IPR を開始しても 2019 年 9 月までは結論が出ない。
４．APPLE INC., v. FINTIV, INC.事件

APPLE INC., v. FINTIV, INC., （PTAB March 20, 2020）-(Precedential)2事件番号 IPR2020-00019、特許第 8,843,125（B2）号（１）事件の概要（ア）IPR 申請書の提出(2019 年 10 月 28 日)
申請者 Apple Inc.は、特許権者 Fintiv, Inc.が所有する米国特許第 8,843,125（B2）号の特定の請求項に異議があるとして本件 IPR 申請書を提出した。
（イ）予備応答書の提出(2020 年 2 月 15 日)

2https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR202000019%2C%20Apple%20v.%20Fintiv%2C%20Paper%2011%20%283.20.20%29.pdf
4

米国情報Fintiv は、予備応答書で共通の争点が提示され、2020 年 11 月 16 日に判決日が設定されている連邦地裁の訴訟が同時進行していることを理由に、PTAB が 314 条(a)に基づく裁量権を適用し、審理開始を却下することを申入れた。
（２）APPLE-FINTIV要件（以下、Fintiveファクタ）
PTABは、以下の6つのFINTIVファクタを定め、当該事件に適用した。
（ファクタ１）裁判所が停止命令を認めたか、または審理が開始された場合に停止命令が認められる可能性があるかどうかについて（ファクタ２）裁判所の判決日とPTABのIPR審決日との近さについて
なお、NHK事件では連邦地裁の判決日が予想されるIPR審決日よりも早かったので、PTABはIPR開始却下の裁量権を行使した。
（ファクタ３）裁判所と当事者らによる並行手続への投資について審理開始時点で、連邦地裁が申請書で争点となっている特許に関する実質的な命令を出している場合、IPR開始の却下に有利に働く。
（ファクタ４）連邦地裁への訴状で提起された争点と、IPRへの並行手続で提起された争点との重複性について申請書に並行手続で提示されたのと同一または実質的に同一の請求項、根拠、論点、および証拠が含まれる場合、IPR開始の却下に有利に働く。
（ファクタ５）IPR申請者と連邦地裁の被告が同一当事者であるかどうかについて
IPR申請人が裁判所の審判の被告と無関係である場合、IPR開始に不利となるように考慮する。
（ファクタ６）PTABの裁量権に影響を与える実体的事項を含むその他の状況について実体的事項を含む、当該事件に関連するすべての状況を公平に評価する。
（３）審決
要件２－５について、特許権者の主張が優位と判断され、PTABは特許法314(a)に基づきIPRの審理開始申請を却下した。
５．米国特許庁長官メモランダム3（2022年6月21日）
米国特許庁Kathi Vidal長官から、PTABメンバーへ「IPRの裁量却下に関するガイダンス」が2022年6月21日に出された。
これは、連邦地裁あるいはITCでの特許権侵害事件が行われている場合であって、さ3

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_ai
a_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf
5米国情報らに、PTABでのIPRを申請する場合に、IPR審理開始を却下できない要件を明確化・明文化したものである。
（１）問題点の分析（ア）説得力のあるIPR申請（Compelling Merit）
説得力のある有益なIPR申請書は、連邦地裁で訴訟が行われている場合でも、PTABでIPRの審理を開始することが許可される。Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 579 U.S.

261,272 (2016)
ここで、説得力のある有益なIPR申請とは、もし審判で反論されなければ、証拠によって、明らかに１つ以上のクレームが無効であるという結論を導くものである場合、または１つまたは複数のクレームが、証拠の優越性によって無効であるという結論となることが明白な場合である。
（イ）ITCとFintivファクタ
ITC(International Trade Committee)4とは米国国際貿易委員会である。日本の税関に相当する機能を有する。
PTABは、過去に並行するITCの調査に基づくIPRの審理開始を却下したケースがある。

Philip Morris Prods. S.A. v. Rai Strategic Holdings, Inc., IPR2020-00919。
しかし、連邦地裁とは異なり、ITCには特許権を無効にする権限がない。またITCの無効判断は特許庁や連邦地裁を拘束するものではない。
今後、ITCとの並行手続きにおいて、Fintivファクタを適用してIPR申請した場合には、PTABは、IPR申請を裁量却下しないこととする。
（ウ）IPR 申請書の論点と連邦地裁の論点と重複しないことの確約

Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corporation (§II.A), IPR2020-01019,Precedential 2020 年 12 月 17 日
Fintiv ファクタ４は、IPR 申請と並行する手続きで提起された問題の重複度に着目している。
IPR 申請者が、IPR 申請書と同じ理由、または合理的に提起され得る可能性のある理由を、並行する連邦地裁の裁判で追及しないことを確約した場合には、連邦地裁とPTAB の間で矛盾する決定あるいは重複する努力の可能性が軽減される。
4

ＩＴＣ（International Trade Committee）とは米国国際貿易委員会である。ＩＴＣは、正確ではないがシンプルに言えば、日本の税関に相当する機能を有する。ＩＴＣは独立の準司法的機関で、立法府や行政府に似た活動をしたり、裁判所と同じように審判手続きも行うアメリカ独特の機関である。知的財産権侵害製品の輸入差止を命じることができるが、知的財産権を無効とすることは出来ない。

6

米国情報（エ）期日
Fintiv ファクタ２は、連邦地裁の判決日が、PTAB の予測する IPR の審決日に近いかどうかを考慮するものである。
Fintiv ファクタ２を適用する際に、PTAB は、「裁判所の審判スケジュールをそのまま採用」していた。利害関係者は、裁判の予定日は信頼性が低く、しばしば変更されることを指摘している。従って、裁判所の判決予定日は、それ自体では、連邦地裁の判決が、PTAB の IPR 審決前に行われるかどうかの良い指標にはならない。
当事者は、裁判が行われる連邦地裁での民事訴訟の裁判期間の中央値に関する最新の統計に関する証拠を提出することができる。また、PTAB は、並行訴訟の担当裁判官の訴訟件数や、他の訴訟処分のスピードや利用可能性などの追加的な裏付け要因も考慮する。

In re Google LLC, No. 2021-178, 2021 WL 5292267 at *3 (Fed. Cir. 2021).
（２）結論
以上の検討の結果、以下の要件のいずれかを満たす場合には、Fintivファクタに基づいてIPRが申請された場合、PTABはIPRの審理開始を却下しないこととする。
要件１：IPR申請者が非特許性の説得力のある証拠を提示している場合
要件２：IPR申請が並行して行われるITC手続きに基づく場合
要件３：IPR申請者が、並行する連邦地裁の手続において、IPR申請書と同じ理由、または申請書において合理的に提起され得る理由を追求しないことに合意した場合
但し、PTABは、Fintivファクタに基づき上記の要件１から３を満足する場合であっても、314(a)、324(a)、325(d)条に基づく他の理由でIPRの開始を却下する権利を保持する。例えば、申請人による手続濫用のような状況が存在する場合、審理開始を却下することができる。
６．考察（１）NHKファクタおよびFintivファクタと、USPTOメモランダムの関係（ア）NHKファクタおよびFintivファクタ
NHKファクタおよびFintivファクタは、PTABでのIPR審理開始の判断基準を先例として示したものである。最終的には各ファクタを総合的に判断し、PTABの裁量権でIPR審理の開始か却下かが決定される。
（イ）USPTOメモランダム
USPTOメモランダムは、AIAの立法主旨を考慮しIPRを申請する場合に、PTABがIPR審理開始を却下できない要件を明確化・明文化したものである。これによりメモランダム発
7

米国情報行前よりIPR審理を開始する割合が増加している。
（２）米国特許庁メモランダムの要件１と要件３の関係について、AIAで設立したIPRの主旨は、発行特許に異議を唱えるための「迅速かつ費用対効果の高い訴訟代替手段」を提供することにより、特許の質を向上させ、確保することを目的としている。
従って、説得力のある申請であれば、連邦地裁と重複していても、PTABはIPRを開始する方向で対応すると思われる。
なお、説得力のある申請ではない場合であれば、連邦地裁との重複を避けることを確約にすることによりPTABでのIPR審理を開始することが出来る。
（３）IPRの申請時期について
まず、PTAB審決予定日が、連邦地裁の判決予定日より前であることを確認する。
IPR申請は訴訟提起後１年以内であるが、出来るだけ早く申請することが重要であると思われる。併せて、並行訴訟の担当裁判官の訴訟件数や、他の訴訟処分のスピードや利用可能性などの追加的な裏付け資料をPTABへ提出することが重要である。
（４）ITC事件への対応
ITC事件に基づく場合には、PTABは、IPR審理開始を却下しないとした。従って、ITC事件に関連する場合には、IPR申請が対応策のオプションの一つとして考えられる。
（５）連邦地裁の判決とIPRの審決との関係(ア)連邦地裁で特許が無効と判断され、その後IPRで特許が有効と判断された場合
この場合、異議を唱えるべき特許が残っていないのでIPRは続行されない。連邦地裁の判決が支配的になる。
(イ)連邦地裁で特許が有効と判断された場合
この場合、連邦地裁の被告がその特許を無効にするために連邦地裁に宣言判決（Declaratory Judgement）を申請するか、あるいは連邦地裁での原告がIPRの審決を不服としてCAFC（連邦巡回控訴裁判所）に上訴する可能性が高い。
(ウ)IPRで特許が無効と判断された場合連邦地裁は、特許を無効と判断する可能性が高いと思われる。IPRは連邦地裁の判断を左右するものではないが、連邦地裁がIPRの結果に反する結論を出す可能性は極めて低いと思われる。
(エ)IPRで特許が有効と判断され、その後連邦地裁で特許が無効と判断された場合。
連邦地裁の無効判決が支配的となる。

8

米国情報
なお、（ア）から（エ）の全ての場合において、不服のある当事者はCAFCへ上訴が可能である。
（６）日本国特許法
日本国特許法では、第百六十八条に以下の条文が定められている。
第百六十八条…
２ 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
しかしながら、侵害訴訟（裁判所）および特許無効審判（特許庁）における有効性判
断のダブルトラックの問題について、現在、日本では、特許法168条２項に基づく訴訟手続の中止が実務上ほとんど使われていないと思われる。
参考資料：「国際知財司法シンポジウム2018」の報告（５４頁および５６頁）5以上

5

https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/file/JISP2018_4c_049_070.pdf
9