米国特許法改正規則ガイド
第1回
2012 年 2 月 10 日
執筆者

河野特許事務所

弁理士

河野英仁

1．概要
米国特許商標庁(以下、USPTO)は 2012 年 1 月初旬に米国特許法の改正に伴う改正規則案を公表した。このうち、日本企業にとって重要な(1)情報提供制度(AIA: America Invents Act セクション 8)、(2)査定系再審査(AIA セクション 6)、及び、(3)発明者の宣誓書または宣言書(AIA セクション 4)について新旧規則を対比しながら解説を行う。
公表された規則に対し USPTO は意見を募集しており、(1)及び(2)については 2012
年 3 月 5 日、(3)については 2012 年 3 月 6 日までに意見を USPTO に提出する必要がある。
なお、その他の規則についても順次公表され次第レポートする。
2. 情報提供制度(AIA セクション 8)(1)改正の趣旨
改正前においても情報提供制度は設けられていた(規則 1.99)。
しかしながら、提供できる時期は出願公開後の 2 ヵ月内に限定されており、特許及び刊行物の提出数も 10 に限られていた。その上、単に特許及び刊行物が提出できるのみ
で、いかなる説明をも提出することができないという問題があった。
そこで、提出期間を大幅に拡大すると共に、簡潔な説明をも提出することができるよ
うに法改正1したものである(122 条(e))。
米国特許法第 122 条(e)の新設に伴い、以下のとおり規則が改正された。
(2)情報提供の時期（米国特許法第 122 条(e)、規則 1.290）
情報提供は書面で以下のいずれかの期日の早いほうに従ってなされなければならない1

規則を除く米国改正特許法の詳細については拙著「決定版出版 2012 年 1 月を参照されたい。
1

改正米国特許法全理解」ILS(A)対象特許出願における米国特許法第 151 条(特許の発行)の規定に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、または(B)(i)USPTO により米国特許法第 122 条(出願の秘密性；特許出願の公開)の規定に基づき、対象特許出願が最初に公表された日から 6 ヶ月後,もしくは(ii)対象特許の審査において、審査官による米国特許法第 132 条(拒絶通知)の規定に基づくクレームに対する最初の拒絶理由発行日、のいずれか遅い方
すなわち、(A)（特許許可前）または（B）のいずれか早いほうであり、(B)(i)(公開 6月)若しくは(B)(ii)(最初の拒絶)のいずれか遅い方となる(122 条(e)(1))。
また、注意すべきは規則 1.290(b)(2)(i)に規定されているとおり、情報提供の開始起点は米国特許法第 122 条(b)(出願公開)及び規則 1.211(出願公開)の規定に基づき、
USPTO により公開された場合に限られる。つまり WIPO(World Intellectual Property
Organization)による公開によっては起点が開始されないということである。
(3)提出書類
規則 1.290(d)の規定に基づき、情報提供に際しては以下の書類を提出しなければならない。
(1)提出される書類のリスト；(2)各リスト書類の関連性を示す簡潔な説明(3)リストした書類、または、当該書類をリストするに至った部分の判読可能な写し。
ただし、USPTO が要求しない限り、米国特許及び米国特許公開公報を除く。
(4)リストした書類のうち、審査官が考慮する非英語文書の関連部分すべての英語翻訳、及び(5)提出を行う当該第三者により以下の事項を示す声明(i)第三者は規則 1.56(特許性に関する重要情報の開示義務)に基づく出願に関する情報を開示する義務を負う個人ではないこと、及び(ii)当該提出が米国特許法第 122 条(e)の規定及び本セクションに従っていること。
(4)手数料規則 1.290(f)及び(g)によれば、第 1 回目の提出の場合、全書類が 3 以下、すなわち提出する文献数が 3 以下の場合、無料となる。また全書類が 3 より多く 10 以下の場合 180
ドル、11 以上 20 以下の場合 360 ドルと、10 書類毎に 180 ドルが加算される。なお、情報提供が 2 回目の場合、1 以上 10 以下で 180 ドル、11 以上 20 以下で 360 ドルと全書類 3 以下による無料サービスを受けることができなくなる。
2

(5)情報提供に対する特許出願人の対応
新情報提供制度の導入により、今後第三者から情報提供がなされることが増加するものと思われる。ただし、USPTO による特段の要求がなければ、特許出願人は直接情報提供に対してアクションを取る必要はない(規則 1.290(h))。
(6)新旧規則対比表
改正前

改正後

規則 1.99 公開された出願に関する第三者 規則 1.290

出願における第三者による提出提出→(削除)(a) 係属中の公開された出願に関連する特 (a)第三者は、米国特許法第 122 条(e)及び許又は刊行物の公衆の一員による提出は， 本セクションの規定に適合すれば、考慮のその提出が本条の要件を満たしており，そ ため及び特許出願記録への包含のため、出の提出物及び出願ファイルが審査官に届 願の審査に関連する可能性のある特許、公けられたときに，その出願が未だ係属して 開特許出願または他の刊行物を提出する
いる場合は，出願ファイルに記録すること ことができる。米国特許法第 122 条(e)及び本セクションの規定に適合しない場合、ができる。

(b) 本条に基づく提出は，それが対象とす 出願において第三者が上記特許等を提出
る出願を出願番号によって特定しなけれ しても USPTO はそれらを包含または考ばならず，また，次のものを含まなければ 慮しない。
ならない。

(b)本セクションに基づく第 3 者の提出は、(1) §1.17(p)に記載されている手数料

以下のいずれかの期日の早いほうに従っ(2) 特許商標庁による考慮を求めて提出さ てなされなければならない(1)出願において、規則 1.311(許可通知)れる特許又は刊行物の一覧。これには，各特許又は刊行物の公開日・出版日が記載さ に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、またはれなければならない。
(3) 一覧に記載された特許，若しくは書面(2)(i)USPTO により米国特許法第 122 条

形式による刊行物，又は少なくとも関連性(出願の秘密性；特許出願の公開)及び規則を有する部分の各々の写し，及び(4) 依拠されている非英語特許又は書面形 1.211(出願公開)の規定に基づき、対象特許
式による刊行物に係る必要かつ適切な部 出願が最初に公表された日から 6 ヶ月後,
もしくは分の全てについての英語翻訳文(ii)対象特許の審査において、審査官(c) 本条に基づく提出物は，§1.248 に従って出願人に送達されなければならない。 による規則 1.104（審査の内容）の規定に(d) 本条に基づく提出物は，特許若しくは 基づくクレームに対する最初の拒絶理由
刊行物についての説明又はその他の情報 発行日、のいずれか遅い方
3

を含んではならない。特許商標庁は，本条 (c)本セクションに基づく第三者による提に基づく提出物にそのような説明又は情 出は、書面で行われねばならず、当該提出報が含まれている場合は，それらを記録し 書類の各頁において、本セクションパラグ
ない。本条に基づく提出はまた，特許又は ラフ(d)(3)により要求されるコピーを除い刊行物の総数として 10 件に限定される。

て、当該提出が行われた出願を出願番号に(e) 本条に基づく提出物は，それに係る出 より特定しなければならない。
願の公開日(§1.215(a))から 2 月以内，又 (d)本セクションに基づく第三者による提は許可通知の郵送前(§1.311)の内，何れか 出は以下を含めなければならない
早い方までに提出されなければならない。

(1)提出される書類のリスト；

本条に基づく提出物であって，前記期間内(2)各リスト書類の関連性を示す簡潔なに提出されなかったものは，その特許又は 説明(3)リストした書類、または、当該書類を刊行物をそれ以前に特許商標庁に提出することが不可能であった場合に限り許可 リストするに至った部分の判読可能な写され，かつ，その提出には，§1.17(i)に記 し。ただし、USPTO が要求しない限り、載されている処理手数料の添付も行われ 米国特許及び米国特許公開公報を除く。
(4)リストした書類のうち、審査官が考慮なければならない。係属中の公開された出願についての公衆の一員による提出であ する非英語文書の関連部分すべての英語って，本条の要件を満たしていないもの 翻訳、及び(5)提出を行う当該第三者により以下のは，記録されない。

(f) 公衆の一員は，その提出物が受領され 事項を示す声明(i)第三者は規則 1.56(特許性に関するたことについての特許商標庁の確認を受領するために，提出物に本人宛ての葉書を 重要情報の開示義務)に基づく出願に関す含めることができる。本条に基づく提出物 る情報を開示する義務を負う個人ではなを提出する公衆の一員は，本人宛て葉書の いこと、及び(ii)当該提出が米国特許法第 122 条(e)

返送以外には，その提出に関し特許商標庁からの連絡を受けない。出願人は，特許商 の規定及び本セクションに従っているこ
標庁からの要求がない場合は，本条に基づ と。
く提出について応答する義務及び必要を (e)本セクションパラグラフ(d)(1)により要求される書類リストは、米国特許及び米国有さない。

特許公開公報を、他の書類とは別のセクシ
ョンにて、リストしなければならない。また、「規則 1.290 に基づく第三者発行前提
出」のようにリストを特定する標題を含めねばならない。さらに、以下を特定しなければならない。
(1)特許番号、筆頭発明者及び登録日によ4

り米国特許を特定しなければならない。
(2) 特許公開番号、筆頭発明者及び公開日により米国特許公開公報を特定しなければならない。
(3)特許発行または出願公開した国または特許庁、筆頭発明者、適切な書類番号、及び、特許または公開公報に示された公開
日により外国特許または外国特許公開公報を特定しなければならない。
(4)可能であれば、出版社、著者、タイトル、提出される頁、出版日、及び、出版場
所により非特許文献を特定しなければならない。書類から明らかでない場合、第三者は先行技術と主張する非特許文献の日を立証する義務を負う。
(f)本セクションに基づき第三者が提出を行う際は、提出する書類 10 部毎またはその一部分毎に、規則 1.17(p)に規定された手数料(180 ドル)を支払わねばならない。
(g)本セクションパラグラフ(f)で要求されるその他の手数料は、提出をなす第三者による声明に伴う全書類が 3 またはそれよ
り少ない場合には、要求されない。ただし、当該声明にサインする者が妥当な調査後に知る限り、当該提出が当該出願において当該第三者または該第三者の関係者により、米国特許法第 122 条(e)に基づき提出される最初かつ唯一の提出である場合に限る。
(h)USPTO による要求がなければ、出願人は本セクションに基づく提出に対応する義務がなく、また必要がない。
(i)規則 1.8(郵送又は送信の証明書)の規定
は、本セクションにおいて規定される期限に適用されない。
1.291 係属中の出願に対する公衆による 規則 1.291
5

係属中の出願に対する公衆に異議申立

よる異議申立＊＊＊＊＊＊(b) 異議申立書が，(c)を満たしていること (b)異議申立書が，(c)を満たしていることに加え，§1.248 に従って出願人に送達さ に加え，規則 1.248 (書類の送達；送達方
れているか，又はその送達が不可能なとき 法)に従って出願人に送達されているか，
はその 2 部が特許商標庁に提出されてお 又は，その送達が不可能なときは，特許商
り，かつ，(b)(1)の場合を除き，異議申立 標庁に 2 部提出されており，かつ，(b)(1)
書が，§1.211 に基づいて出願が公開され の場合を除き，異議申立書が，出願が米国た日又は§1.311 に基づく許可通知書が郵 特許法第 122 条(b)(出願公開)及び規則
送された日の内，何れか早く生じる日の前 1.211(出願公開) に基づいて公開された日に提出されている場合は，その異議申立書 又は規則 1.311(許可通知) に基づく許可通は，出願の記録に入れられる。

知書が付与若しくは郵送された日の内，何(1) 異議申立書に出願人の同意書が添付さ れか早く生じる日の前に提出されているれている場合において，異議申立書が手続 場合は，その異議申立書は出願の記録に入中の再審理を可能とする時期に出願と突 れられるものとする。
き合わせられるときは，その異議申立書 (1) 異議申立書に出願人の同意書が添付さは，考慮されるものとする。

れている場合において，異議申立書が規則
1.311(許可通知)に基づき許可通知書が付
与若しくは郵送される前に提出された場
合、その異議申立書は，考慮されるものと
する。

＊＊＊

＊＊＊

(c) 異議申立書は，(a)及び(b)の要件を満た (c) 異議申立書は，(a)及び(b)の要件を満たすことに加え，次のものを含まなければな すことに加え，次のものを含まなければな
らない。

らない。

(1) 依拠する特許，刊行物又は他の情報の(1) 依拠する特許，刊行物又は他の情報一覧のリスト。以下により特定する。

(2) (c)(1)に従って列記される各項目の関(i) 特許番号、筆頭発明者及び登録日

連性についての簡単な説明

により各米国特許を特定(3) 列記された各特許，刊行物若しくは書(ii) 特許公開番号、筆頭発明者及び公面による他の情報項目又は少なくともそ 開日により各米国特許公開公報を特定(iii) 特許発行または出願公開した国の該当部分の写し(4) 依拠する，非英語による特許，刊行物 または特許庁、筆頭発明者、適切な書類番
又は他の情報項目の中の必要であり，か 号、及び、特許または公開公報に示されたつ，該当する部分の全てについての英語翻 公開日により各外国特許または各外国特
訳文，及び許公開公報を特定
6

(iv) 可能であれば出版社、著者、タイ(5) 異議申立が同一利害関係人による第 2

回目又は後続の異議申立である場合は，第 トル、提出される頁、出版日、及び、出版
2 回目又は後続の異議申立において提起さ 場所により各刊行物を特定。
(vi)知っていれば、日により特定する

れている争点が先に提起された争点と著

しく異なっている理由及び著しく異なっ 他の情報に係る各項目(2) (c)(1)に従ってリストされる各項目ているその争点が先に提出されなかった

理由についての説明，並びに§1.17(i)に記 の関連性についての簡単な説明(3)リストされた各特許，刊行物若しくは載されている処理手数料が提出されなけ

書面による他の情報項目または少なくとればならない。

もその該当部分の判読可能な写し。ただし、USPTO が要求しない限り、米国特許
及び米国特許公開公報を除く。
規則 1.292(公然実施手続)削除

3. 査定系再審査において提出することが可能な書類の拡大(AIA セクション 6)(1)査定系再審査の改正点
査定系再審査においては特許及び刊行物等の先行技術に加えて、裁判所における特許権者の供述をも提出することができるようになった(米国特許法第 301 条)。
米国特許法第 301 条の改正に伴い、以下のとおり規則が改正された。
(2)提出書類
特許権者の供述に関する書類として以下が要求される。
供述書面、当該供述書面に対応する供述を提出した手続きに係る証拠、訴答書面
例えば、第三者は、特許権者が連邦裁判所にて議論したクレーム範囲に係るデポジシ
ョンを提出することができる。ただし、連邦裁判所または USPTO に対する手続とは別に特許権者がなした主張に係る供述は、許可されず、特許包袋書類に含められない(規則 1.501(a)(2))。
特許権者が供述を提出する場合、クレームが先行技術に対しどのように相違するかを主張しなければならない。一方、第三者が提出する場合、先行技術、供述書面及び添付
情報を、クレームに適用する適切性及び方法を書面で説明しなければならない(規則1.501b(1)(2))。
(3)匿名(ダミー)での請求
査定系再審査のメリットは匿名で請求することができる点にある。PGR(付与後レビュー)及び IPR(当事者系再審査)では匿名で請求することができず、競合他社を刺激した
7

くない場合は、査定系再審査を選択することとなる(規則 1.501(d))。
具体的には以下の手続により匿名とする。
請求人は、(1)実際の当事者を特定する供述を別紙にて提出しなければならない。
(2)実際の当事者を特定する供述としてタイトル付けしなければならない。
(3)書面にて USPTO に当該書面を封印することによって秘密にするよう要求しなければならない。
(4)明確かつ目立つように、非公開提出として当該供述を指定する適切なインストラク
ションラベルを含めなければならない。例えば、“NOT OPEN TO THE PUBLIC FOROFFICE USE ONLY.”の如くである。
当該手続により、USPTO は実際の当事者声明を封印し、非公開を維持する。
(4)禁反言との関係
PGR 及び IPR では禁反言が成立する(米国特許法第 325 条(e)及び 315 条(e))。そのため、匿名とはいえども、規則 1.510(6)(7)では禁反言を防止する範囲内において証明書及び利害関係人の特定が以下のとおり要求されている。
(6)当事者系レビュー(米国特許法第 315 条(e)(1))及び PGR(付与後レビュー米国特許法
第 325 条(e))の双方の法定の禁反言規定が、査定系再審査を禁じることのない証明書(7)査定系再審査の後に申し立てられた当事者レビューまたは PGR が、実際の利害関係
人またはその利害関係人により申し立てられた継続中の査定系再審査を妨げるか否かを決定するのに必要な範囲で、実際の利害関係人を特定する供述(5)供述提出の効果
審査官は査定系再審査請求書の提出日から 3 月以内に、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを判断する。実質的で新たな問題が提起されている場合
再審査が開始される(米国特許法第 304 条)。ただし、審査官は当該判断に当たり供述書面を考慮してはならない旨規定されている(規則 1.515(a))。つまり、審査官は今回の法改正により追加された供述書面とは無関係に、実質的で新たな問題が提起されているか否かを判断しなければならない。
再審査手続が命じられた後、提出した供述は、特許庁長官により特許クレームの正確な意味を解釈するために使用される(規則 1.552(d))。
(6)新旧規則対比表8

改正前
規則 1.501

改正後

特許ファイルにおける先行技 規則 1.501

特許ファイルにおける先行技

術及び供述書面の引用

術の引用(a) 特許の実施可能期間中はいつでも，何 (a)提出物情報：
人も，特許商標庁に対し，特許又は刊行物

特許権利行使可能期間中はいつでも、何から構成される先行技術であって，当該人 人も、本セクションに基づき以下の情報にが，その特許に対して関連性があり，適用 関して書面により USPTO に提出するこ可能であると述べ，かつ，その特許の何れ とができる。
：(1)提出を行う当該者が特許性に関連あかのクレームの特許性に関係があると考えるものを，書面によって引用することが ると記載する特許または刊行物に係る先できる。引用が特許所有者によって行われ 行技術(2) 連邦裁判所または USPTO の手続にる場合は，関連性及び適用可能性についての説明は，そのクレームが先行技術と如何 おいて提出され、特許権者が特定特許クレに異なるかについての説明を含むことが ームの範囲について見解を示した特許権できる。当該引用は，§1.502 及び§1.902 者の供述。本パラグラフに基づき提出されに定められている事情の場合を除き，その る供述には、この供述書面に対応する供述
特許ファイルに記録される。

を提出した手続きに係る証拠、訴答書面、(b) 引用をする者が，自らの身元が特許フ またはその他の全ての書面を添付しなけァイルから排除され，秘密にされることを ればならない。また、本パラグラフに基づ望む場合は，引用文献は，提出をする者の く当該供述書面及び添付情報は、適用可能
身元を表示することなく，提出されなけれ な保護命令の対象となる情報を省くようばならない。

編集した形態で提出しなければならない。

(c) 特許ファイルに関する，公衆による特連邦裁判所または USPTO の手続外で許又は刊行物の引用は，(1) 同一物の写し 特許権者が提出し、後に連邦裁判所またはが特許所有者に対し，§1.33(c)に規定され USPTO 手続に含まれた供述書面は、本セている宛先に名宛して郵送されたことを クションで許可されず、当該提出は特許包示すか，又は，送達が不可能な場合は，(2) 袋書類に含められない。
その 2 部が特許商標庁に提出されるかの (b)説明に含める事項：本セクションパラグ
何れかでなければならない。

ラフ(a)に従う提出は；(1)特許包袋書類の一部分とすべく提出するために、少なくとも一つの特許クレームに対し、本セクションパラグラフ(a)(1)に基づき提出される先行技術と、本セクションパラグラフ(a)(2)に基づき提出される
供述書面及び添付情報と、を適用する適切性及び方法を書面で説明しなければなら
9ず；また(2)当該提出が特許権者によりなされる
場合、クレームが本セクションパラグラフ(a)(1)に基づき提出された先行技術、または、本セクションパラグラフ(a)(2)に基づき提出された供述書面及び添付情報に対しどのように相違するかの説明を含める
ことができる。
(c)審理中の再審査：上記提出が行われた特許について、再審査手続が請求されており、かつ、継続している場合、当該提出物は、規則 1.502(査定系再審査手続における先行技術引用の処理)及び 1.902(当事者系
再審査手続における先行技術引用の処理)の規定に従って特許包袋書類へ入力される。
(d)身元：提出者が自身の身元を包袋書類から排除し、秘密維持を希望する場合、当該提出書類は、当該提出を行う者を特定せずに匿名で行わなければならない。
(e)提出の送達(service)：本セクションに基づく提出は、提出物のコピーが規則 1.248（書類の送達；送達方法）に係る特許に記録された特許権者の住所宛に送達されたこと、または、誠意をもって送達の試みがなされたことを示さなければならない。送達の証明、または、十分な説明及び送達の誠意ある試みいずれかを証明できない提出物は特許包袋に含められず、また、気づかずに入力されていれば抹消される。
(f)特許権者の供述の考慮：本セクションパ
ラグラフ(a)(2)の規定に基づく特許権者の供述及び添付情報は、米国特許法第 301 条(d)(先行技術の引用及び供述書面の制限)において規定された目的以外では USPTO
により考慮されない。再審査が命じられた
10

場合、米国特許法第 301 条(a)(2)(供述書面の提出)の規定に従い提出された特許権者の供述は、再審査の対象となる特許におけるクレームの範囲を決定する際に考慮される。
規則 1.510

査定系再審査の請求＊＊＊＊＊規則 1.510

査定系再審査の請求＊＊＊＊＊(b)＊＊＊再審査請求書は，次の部分を含ま (b)＊＊＊再審査請求書は，次の部分を含まなければならない。

なければならない。
(2)再審査請求の対象とされる全てのク(2)再審査請求の対象とされる全てのク

レームの特定，及び再審査請求の対象とす レームの特定，及び再審査請求の対象とする全てのクレームに対して，引用されてい る全てのクレームに対して，引用されている先行技術を適用することの適切性及び る先行技術を適用することの適切性及び方法に関する詳細な説明。適切な場合は， 方法に関する詳細な説明。
セクション 1.501(a)(2)に従い提出され再審査を請求する当事者は，クレームが引用されている先行技術と如何に異なるか た前記詳細な説明に依拠する特許権者のも指摘することができる。

各供述及び添付情報。再審査請求は、ある＊＊＊＊＊＊

特許クレームの正確な意味をそのクレームに適用される先行技術に関連して決定するために、当該供述がどのように使用されるか、また各関連クレームがどのように解釈されるかについて説明しなければならない。
適切な場合は，再審査を請求する当事者
は，クレームが引用されている先行技術と如何に異なるかも指摘することができる。
＊＊＊＊＊(6)当事者系レビュー(米国特許法第 315条(e)(1))及び PGR(付与後レビュー米国特許法第 325 条(e))の双方の法定の禁反言規定が、査定系再審査を禁じることのない証
明書(7)査定系再審査の後に申し立てられた
当事者レビューまたは PGR が、実際の利害関係人またはその利害関係人により申し立てられた継続中の査定系再審査を妨
11

げるか否かを決定するのに必要な範囲で、実際の利害関係人を特定する供述規則 1.515

査定系再審査請求についての 規則 1.515

査定系再審査請求についての決定

決定(a) 審査官は，査定系再審査請求書の提出 (a) 審査官は，査定系再審査請求書の提出日から 3 月以内に，その請求を考慮し，そ 日から 3 月以内に，その請求を考慮し，その請求書及びそこに引用されている先行 の請求書及びそこに引用されている先行技術によって，特許の何れかのクレームに 技術によって，特許の何れかのクレームに影響を及ぼす，特許性に関する実質的で新 影響を及ぼす，特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを，他の たな問題が提起されているか否かを，他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しな 特許又は刊行物を考慮して又は考慮しな
いで，決定する。審査官の決定は，決定の いで，決定する。
時点において有効なクレームを基礎とす 規則 1.501(a)(2)(供述書の提出)の規定に従るものとし，特許に関する庁のファイルの い提出された供述及び添付情報は、当該請一部となり，§1.33(c)に定められている宛 求に対する審査官の決定において審査官先に名宛して特許所有者に対し，及び再審 により考慮されない。
査を請求した者に対して郵送される。

審査官の決定は，決定の時点において有効なクレームを基礎とするものとし，特許に関する庁のファイルの一部となり，§
1.33(c)(特許出願，再審査手続及びその他の手続に関する通信)に定められている宛先に名宛して特許所有者に対し，及び再審査を請求した者に対して郵送される。

規則 1.552

長官による争点についての決 規則 1.552

定

定

新設

＊＊＊＊＊

長官による争点についての決規則 1.501(a)(2)(供述書の提出)の規定に従い提出された特許権者の供述及び添付情報で、再審査される特許において記録されるものはすべて（当該特許の再審査ファイ
ルも含む）、再審査手続が命じられた後は、特許及び刊行物を適用するに当たり、特許
クレームの正確な意味を解釈するために使用することができる。
4．発明者の宣誓または宣言(AIA セクション 4)
12

(1)改正概要
米国特許法第 115 条(発明者の宣誓または宣言)及び第 118 条(発明者以外の出願)の改正に伴い、宣誓書または宣言書の記載に関し以下の規則改正がなされる予定である。
適宜重要なポイントを新旧対比表と共に解説する。
(2)「規則 1.1

合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先」、「規則 1.31

出願人は，1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。」、「規則 1.32

委任状」及び、「規則 1.33

特許出願，再審査手続及びその他の手続に関する通信」についての規則

改正。
(3)注意点規則 1.31 及び規則 1.33(f)に規定されているとおり、法人は特許出願のプロセキュー
ションを、特許有資格実務者(patent practitioner)を通じてのみ手続きできるようになった。法人は USPTO に対する特許出願のプロセキューションを自ら行っているが、あまりにもミスが多く審査官の負担が大きいことから、特許有資格実務者による手続を必須としたものである。本規則改正を通じて、USPTO は審査のバックログの低減を図る
こととしている。
改正前

改正後

規則 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外 規則 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先に関する通信の宛先

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

(e) 特許存続期間の延長(e) 特許存続期間の延長

合衆国特許商標庁に対する，35 U.S.C.第 合衆国特許商標庁に対する，35 U.S.C.第156 条に基づく特許存続期間の延長申請書 156 条（特許存続期間の延長）に基づく特及びそれに関する通信の全ては，「Mail 許存続期間の延長申請書及びそれに関すStop Patent Ext.」と付記しなければなら る 通 信 の 全 て は ，「 Mail

Stop

ない。決定が既に行われており，適切な事 Hatch-Waxman PTE.」と付記しなければ情においては，特定の個人宛てとする表記 ならない。決定が既に行われており，適切もしなければならない。

な事情においては，特定の個人宛てとする
表記もしなければならない。

規則 1.31

出願人は，1 又は 2 以上の特許 規則 1.31

出願人は，1 又は 2 以上の特許

有資格実務家又は共同発明者を代理人と 有資格実務家又は共同発明者を代理人と13

することができる。

することができる。

特許出願人は自らの事件を提出し，手続を (a)特許出願人は自らの事件を提出し，手続することができ，又は委任状を出し，1 又 をすることができ，又は委任状を出し，1は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同明者を代表者とすることができる。合衆国 発明者を代理人とすることができる。
特許商標庁は，特許有資格実務家の選択に ただし、法人(juristic entity)は特許有資格
関する援助をすることができない。

実務者を代理人としなければならない。法人による手続は、規則 3.71(a)(譲受人による手続)に準拠し、譲受人によるアクショ
ンは、規則 3.73(譲受人の権利確立)に準拠する。
(b)合衆国特許商標庁は，特許有資格実務家の選択に関する援助をすることができない。

規則 1.32*****

委任状

規則 1.32

委任状*****(d)継続出願において米国特許法第 120(継続出願),121 条（分割出願）または 365 条(c)( 合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づく利益を主張する先の出願からの委任状は、継続出願の発明者名(inventorship)が先の出願と同じである場合、または、先の出願の一または複数の発明者が継続出願において消去された場合であり、かつ、
先の出願の委任状の写しが継続出願において提出され場合、継続出願において効力を有する。
(e)委任状が全ての発明者に認められているが譲受人には認められていない場合、規則 1.48(再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正)に従って発明者を追加すると、規則 1.48 の請求が認められると同時に委任状を喪失することとなる。ただし、追加の発明者が、他の発明者らにより提供された委任状に一致する委任状を提14供した場合はこの限りではない。この規定は、該当する場合、特許有資格実務家の規則 1.34(代理能力による行為)に従う行動を妨げるものではない。
規則 1.33 特許出願，再審査手続及びその 規則 1.33

特許出願，再審査手続及びその他の手続に関する通信他の手続に関する通信(a) 通信宛先及び昼間電話番号(a)出願をするときは，通信宛先が，出願デ出願をするときは，通信宛先が，出願デー ータシート(§1.76)に，又は出願に際してタシート(§1.76)に，又は出願に際して提 提出される書類の中の何れかの個所に，明出される書類の中の何れかの個所に，明確 確に確認することができる方式で記載さに確認することができる方式で記載され れなければならない。通信宛先が指定されなければならない。通信宛先が指定されて ていない場合は，特許商標庁は，最初に記いない場合は，特許商標庁は，最初に記名 名されている発明者(発明者が記名されてされている発明者(発明者が記名されてい い る 場 合 に 限 る 。 § 1.76(b)(1) 及 び §る 場 合 に 限 る 。 § 1.76(b)(1) 及 び § 1.63(c)(2)参照)の郵便宛先を出願に係る通1.63(c)(2)参照)の郵便宛先を出願に係る通 信宛先として取り扱うことができる。
信宛先として取り扱うことができる。特許 特許商標庁は，出願に関する全ての通知，
商標庁は，出願に関する全ての通知，公式 公式書信及びその他の通信を，通信宛先に書信及びその他の通信を，通信宛先に関連 関連している者に名宛するか，又はそれ以している者に名宛するか，又はそれ以外の 外の方法で，当該人が入手することができ方法で，当該人が入手することができるよ るようにする。ただし，特許商標庁の電子うにする。ただし，特許商標庁の電子出願 出願制度を使用して提出された通信に関制度を使用して提出された通信に関して しては，庁は，電子受領確認を送信者に送は，庁は，電子受領確認を送信者に送付す 付する。
る。長官によって必要と判断される場合を 長官によって必要と判断される場合を除
除き，庁は通常，1 の出願人及び 1 の特許 き，庁は通常，1 の出願人及び 1 の特許有有資格実務家，又は 2 以上の特許有資格実 資格実務家，又は 2 以上の特許有資格実務務家を相手とする重複通信は行わない。1 家を相手とする重複通信は行わない。
の書類に関して 2 以上の通信宛先が指定 1 の書類または同日に提出された複数の書されている場合は，特許商標庁は，その内 類に関して 2 以上の通信宛先が指定されの 1 を通信宛先に定めるものとし，顧客番 ている場合は，特許商標庁は，その内の 1号に関連している宛先が与えられている を通信宛先に定めるものとし，顧客番号に場合は，その宛先を印刷されている通信宛 関連している宛先が与えられている場合先に優先して使用する。通信宛先となる当 は，その宛先を印刷されている通信宛先に事者に関しては，明確に確認することがで 優先して使用してもよい。
きる方式で昼間電話番号を提供しなけれ 通信宛先となる当事者に関しては，明確に15

ばならず，また，通信宛先を変更すること 確認することができる方式で昼間電話番ができる当事者は，その電話番号を変更す 号を提供しなければならず，また，通信宛ることができる。通信宛先は，次のとおり 先を変更する権限が与えられている当事に変更することができる。

者は，その電話番号を変更することができ*****る。通信宛先は，次のとおりに変更するこ(b) * * *とができる。

(3) §3.71(b)に規定されている譲受 * * * * *人，又は(b) * * ******(3) [削除]*****(f)譲受人は本章の規則 1.31(出願人は，1
又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代表者とすることができる)及び規則 3.71(譲受人による遂行)に従って、出願の遂行を行うことができるにすぎない。
特に規定されていない限り、法人の代理として提出する全ての書類には特許有資格
実務者による署名が必要である。
(g)先の出願からの出願書類が継続出願において使用され、通信宛先が先の出願の遂行中に変更された場合、継続出願に使用される更新通信宛先を特定する出願データ
シートまたは別の書類を提出しなければならない。それがなかった場合は，USPTO
は，先の出願の手続遂行中における通信宛
先の変更を承認できない可能性がある。
(h)通信宛先が出願レコードの通信宛先である代理権を有する特許有資格実務者は、特許が発行された後に、通信宛先を変更することができる。ただし、通信宛先の変更
は、特許権者または特許所有者に通知されたことを示す声明を伴うことを条件とする。

(4)「規則 1.41

特許出願人」についての規則改正
16

(i)規則 1.41(a)(3)についての注意点
規則改正により、国籍の記載が不要となったことから、規則 1.41(a)(3)においては非仮出願で宣誓書・宣言書が存在しない場合に、国籍の記載が不要であることを確認的に規定したものである。
(ii)規則 1.41(a)(4) についての注意点
米国特許法第 371 条に基づく国内段階出願における発明者名の修正を容易にしようとする改正である。現行規則では国内段階出願における発明者の修正には手間がかかるという問題があった。
本改正規則では国内段階出願を、通常の米国特許法第 111(a)に基づく出願と類似した取り扱いとするものである。すなわち、規則 1.48(f)2と同じく宣言書または宣誓書の最初の提出により、発明者の誤りを修正することができる。
改正前
規則 1.41

改正後
規則 1.41

特許出願人

特許出願人

(a) * * *(a) * * *(3)規則 1.63(宣誓書又は宣言書)によ(3) §1.63 によって規定されている宣誓書若しくは宣言書を添付せずに提出され って規定されている宣誓書若しくは宣言
る非仮出願，又は§1.51(c)(1)よって規定さ 書を添付せずに提出される非仮出願，又はれている添状を添付せずに提出される仮 規則 1.51(c)(1)(仮出願の添状)よって規定
出願に関しては，その出願書類が§1.53(b) されている添状を添付せずに提出される又は§1.53(c)に従って提出される時に，実 仮出願に関しては，その出願書類が規則際の発明者と考えられる各人の名称，居所 1.53(b)(非仮出願)または 1.53(c)(仮出願)に及び国籍が提供されなければならない。

従って提出される時に，実際の発明者と考えられる各人の名称及び居所が提供されなければならない。

(4) 35 U.S.C.第 371 条に基づいて国内段階(4)第 371 条(国内段階)に基づいて国内に移行する国際出願に係る発明者名は，当 段階に移行する国際出願に係る発明者名
該国際出願に記載されている発明者名で は，規則 1.63(d)(継続・分割出願における2規則 1.48(f)(1) 非仮出願−作成された宣誓書／宣言書の提出は発明者名を訂正する

正しい発明者の名称が，発明者の何れかによって§1.63 に基づいて作成された宣誓書又は宣言書を伴っていない，§1.53(b)に基づく仮出願の出願時に表示されていない場合は，その出願の係属中における，発明者の何れかによって§1.63 に基づいて作成された宣誓書
又は宣言書の初めての提出は，発明者名についての先の特定を訂正する役割を果たすものとする。
17

あって，PCT 規則 92 の 2 に基づいて行わ 宣誓書または宣言書)に規定された場合をれた変更を含む。国際出願において名称表 除き、PCT 規則 4.17(iv)( 発明者である旨示がされている発明主体とは異なる発明 の申立てであつて実施細則に定める署名主体の名称表示をしているか，又は PCT がされたもの)に基づき行われる宣言書、
規則 4.17(iv)に基づいて提出された宣言書 若しくは、規則 1.497(第 371 条(c)(4)に基の作成の後に，PCT 規則 92 の 2 に基づい づく宣誓書又は宣言書)の規定に基づく宣て発明主体についての変更が行われてい 誓書または宣言書の最初の提出に記載さる場合の宣誓書若しくは宣言書の提出に れた発明者名である。
関 し て は ， § 1.497(d) 及 び (f) を 参 照 (35 PCT 規則 4.17(iv)に基づきなされる宣言書
U.S.C.第 371 条に基づいて国内段階に移 も規則 1.497 に基づきなされる宣誓書また行する国際出願には，§1.48(f)(1)は適用し は宣言書の何れも、国内段階出願の継続中に提出されない場合、発明者名は当該国際ない)。

出願に記載されている発明者名であって，
PCT 規則 92 の 2(願書又は国際予備審査請
求書の表示の変更の記録)に基づいて行われた変更を含む。
＊＊＊＊＊(c)出願人からの委任を受けている者は，発＊＊＊＊＊(c) 出願人からの委任を受けている者は， 明者の代理として，特許出願及び関連文書
発明者の代理として，特許出願を物理的又 （料金を含む）を物理的又は電子的に特許
は電子的に特許商標庁に届けることがで 商 標 庁 に 届 け る こ と が で き 、 ま た 規 則
きるが，出願に関する宣誓又は宣言(§ 1.33(a)( 通信宛先及び昼間電話番号)に従1.63)は，§1.64 に従ってのみ行うことが う通信宛先を提供することができるが，出できる。

願に関する宣誓又は宣言(§1.63)は，§1.64(宣誓又は宣言をする者)に従ってのみ行うことができ、補正及び他の書面には規則 1.33(b)( 補正書その他の書類)に従って
署名しなければならない。

(5)「 規則 1.42 発明者が死亡した場合または法的無能力者である場合」、及び「規則 1.47

発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合」についての規則改正(i)規則 1.42(a)の注意点
規則 1.42(a)は、米国特許法第 115 条(d)の代替説明書の規定新設に伴い設けられたものであり、米国特許法第 115 条(d)(2)(i)と(ii)とをカバーしている。発明者が死亡した場
18

合または法的無能力者である場合、譲受人等が宣誓書または宣言書に署名することができる。
(ii)規則 1.47(b)の注意点
上述した規則 1.42(a)と同様に、米国特許法第 115 条(d)(2)(B)をカバーするものである。すなわち、発明者が宣誓または宣言を拒否した場合に、譲受人等が宣誓書または宣言書に署名することができる。
(iii)規則 1.47(c)の注意点
本セクションに基づき宣誓または宣言を行う際の嘆願書の要件について規定したものである。旧規則 1.47(b)の証明の一つ「回復不能の損害を防止するために必要である
旨の証明」は 1.47(c)に盛り込まれなかった。これは、改正米国特許法にはこのような要件が課されていないからである。
(iv)規則 1.47(d)の注意点
旧規則 1.47(c)とほぼ同じ規定である。ただし、継続的出願(Continuing application)という文言に変更された。これは継続出願、分割出願だけではなく、一部継続出願（CIP:
Continuation-In-Part）も含まれる趣旨である。
改正前
規則 1.42 発明者が死亡した場合

改正後
規則 1.42 発明者が死亡した場合または法発明者の死亡の場合は，死亡した発明者の 的無能力者である場合
法定代理人(遺言執行人，遺産管理人等)は (a) 発明者が死亡した場合または法的無能
必要な宣誓又は宣言をすること及び特許 力者である場合は，死亡または法的無能力を出願し，かつ，取得することができる。 となった発明者の法定代理人(遺言執行
発明者が出願からそれに係る特許の付与 人，遺産管理人、保護者または後見人等)、までの間に死亡した場合は，特許証は，適 譲受人、または、発明者が当該発明を譲渡
切な介入によって，法定代理人に対して発 する義務のある者若しくはそれ以外に、当行させることができる。

該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者が、規則 1.63(宣誓書又は宣言書)に基づき宣誓または宣言を行うことができる。ただし、宣誓書または宣言書が、
規則 1.63(a)及び(b)の要件に従っており、かつ、死亡または法的無能力となった発明者を特定していることを条件とする。当該事項に関する十分な経済的利害関係を証19

明する者は、死亡または法的無能力となった発明者に代わり宣誓または宣言を行う。
(b)発明者が発明を譲渡する義務のある者
またはそれ以外に本セクションに基づき行動する当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、規則 1.17(g)(特許出願及び再審査の処理手数料)に規定される料金と共に、嘆願書、及び、関連事実の証明を含む以下のいずれかを示す方法
によって行わなければならない:(1)死亡したまたは法的無能力の発明者が発明を当該者に譲渡する義務がある事、
または、(2)当該者が、死亡した発明者または法的無能力の発明者の代わりに規則 1.63(宣誓書または宣言書)に従う宣誓または宣言を行うのに十分な、当該事項に関する経済的利害関係を有し、かつ、当該行為がその者の権利を維持するために不可欠であること。
(c)発明者が出願と特許成立との間に死亡した場合、特許証は本セクションに従う適切な介入に基づき法定代理人または譲受人に対して発行される。
規則 1.47

発明者が署名を拒絶するか又 規則 1.47

は発明者と連絡が取れない場合の出願発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合(a) 共同発明者が特許出願に参加すること (a)発明者または法定代理人(規則 1.42)がを拒絶するか，又は適切な努力をした後 規則 1.63(宣誓書または宣言書)に基づく宣で，所在不明であるか若しくは連絡が取れ 誓または宣言を拒否した場合、または、適ない場合は，出願は，他の発明者が本人及 切な努力をしてもなお所在不明であるか
び非署名発明者を代表して行うことがで 若しくは連絡が取れない場合は、非署名発きる。当該出願に係る宣誓書又は宣言書に 明者の譲受人、発明者により発明の譲渡をは，関連事実に関する証拠，§1.17(g)に規 受ける権利のある者、または、それ以外に定されている手数料，非署名発明者につい 当該事項に関する十分な経済的利害関係て最後に分かっていた宛先を含む申請書 を証明する者が、規則 1.63 に基づき、非が添付されなければならない。非署名発明 署名発明者に代わり宣誓または宣言する
20

者は，その後，§1.63 の要件を満たす宣誓 ことができる。当該事項に関する十分な経書又は宣言書を提出することにより，出願 済的利害関係を証明する者は、非署名発明者に代わり宣誓または宣誓を行う。

に参加することができる。

(b) 発明者全員が特許出願の作成を拒絶す (b)発明者または法定代理人(規則 1.42)がるか，又は適切な努力をした後で，所在不 規則 1.63(宣誓書または宣言書)に基づく宣明であるか若しくは連絡が取れない場合 誓または宣言を拒否した場合、または、適は，発明者がその発明を譲渡したか若しく 切な努力をしてもなお所在不明であるかは書面により譲渡することに同意した相 若しくは連絡が取れない場合は、残りの発手である者，又はそれ以外に当該手続を正 明者が、規則 1.63 に基づく宣言または宣当化する事項に関する十分な財産的権利 誓を、当該発明者及び非署名発明者の代わを証明する者は，発明者全員のために及び りに行うことができる。
その代理人として，特許出願をすることが (c)本セクションに従う宣言または宣誓は、できる。そのような出願における宣誓書又 規則 1.63(a)及び(b)(宣言書またが宣誓書)
は宣言書には，関連事実についての証拠， の要件に従わなければならず、かつ、以下当該手続が当事者の権利を保全するため を含む嘆願書を添付しなければならない。
(1)規則 1.17(g)(処理手数料)に規定されに又は回復不能の損害を防止するために必要である旨の証明，§1.17(g)に規定され た料金を含み；(2)非署名発明者名を特定し、かつ、非署ている手数料，及び発明者全員についての

最後に分かっていた宛先を含む申請書が 名発明者の既知の最新住所を含み；(3) 出願書類の写しを提出する際に、発添付されなければならない。発明者は，その後，§1.63 の要件を満たす宣誓書又は宣 明者または法定代理人が適切な努力をし言書を提出することにより，その出願に参 てもなお連絡が取れないか、あるいは、規則 1.63 に基づく宣言または宣誓を拒否し加することができる。

(c) 特許商標庁は，出願についての通知を， たかのいずれかを、妥当な事実証明と共にその出願に参加していない全ての発明者 言及し、
(4)非署名発明者が発明を譲渡する義務に対し，前記申請書に記載されている宛先に名宛して送付し，かつ，出願の通知を公 がある者、または、本セクションパラグラ
報に公告する。特許商標庁は，継続又は分 フ(a)に基づき当該事項に関する十分な経割出願については，先の出願に関する通知 済的利害関係を証明する者は、以下のいずが非署名発明者に与えられている場合は， れかの妥当な事実証明を含む説明を示す
通知規定の適用を省略することができる。 事：(i)非署名発明者が当該発明をその者に譲渡する義務があること。
(ii)その者が、非署名発明者に代わりに規則 1.63 に従う宣言または宣誓を行う
ために、当該事項に関する十分な経済的利21

害関係を有する事、及び、当該アクション
が当事者間の権利を維持するのに不可欠であること。
(d)特許商標庁は，出願についての通知を公報に公告し，また、当該出願についての通知を非署名発明者へ本セクションに基づく嘆願書に記載された住所宛に送付する。
特許商標庁は，継続的出願については，先の出願に関する通知が非署名発明者に与えられている場合は，通知規定の適用を省略することができる。
(e)非署名発明者または法定代理人は、規則
1.63 に基づく宣誓書または宣言書または宣誓書を提出することにより、後に、出願に参加することができる。本セクションに基づき非署名発明者または法定代理人が嘆願認可後に宣誓書または宣言書を提出することにより、非署名発明者または法定代理人が委任状を無効にしたり許可した
りすることはできない。
(6)規則 1.48「再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正」、及び
規則 1.53「出願番号，出願日及び出願の完成」についての規則改正(i)改正規則 1.48(k)の注意点
規則 1.48(a)と同様に、国際特許出願についても国内段階移行前に容易に発明者名の修正できるように改正したものである。
(ii)改正規則 1.53(f)(4)の注意点
規則 1.63(d)の改正にあわせ、継続的出願には継続出願、分割出願に加え、CIP も含
むことを明確化したものである。
改正前

改正後

規則 1.48 米国特許法第 116 条による再 規則 1.48

再発行出願以外の特許出願に発行出願以外の特許出願における発明者 おける発明者名の訂正
名の訂正

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

(k)米国特許法第 371 条(国内段階)に基づ
22く国内段階出願
本セクションパラグラフ(a)に規定された発明者名の訂正手続は、非仮出願(規則1.9(a)(3))になる前に米国特許法第 371 条に基づき国内段階に移行する国際特許出願に対しても適用可能であり、また PCT
規則 4.17(iv)(国内的要件に関する申立て)に基づき提出された宣誓済み宣言書に記載された発明主体における誤りを訂正することも可能である。
規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完 規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完
成

成

*****

*****
(f) * * *(f) * * *

*****

*****

(4) 本項は，(b)又は(d)に基づく継続又は分 (4) 本パラグラフは，(b)又は(d)に基づく継割出願，及び(b)に基づく一部継続出願に適 続又は分割出願，及び(b)に基づく一部継続用される。(b)に基づく継続又は分割出願に 出願に適用される。(b)に基づく継続的出願
関する，先の出願に係る宣誓書又は宣言書 (continuing application)に関する，先の出の写しの提出に関しては，§1.63(d)を参 願に係る宣誓書又は宣言書の写しの提出照。

に関しては，§1.63(d)を参照する。

(7)規則 1.55「外国優先権の主張」についての規則改正
規則 1.55(a)に規定されたとおり、外国出願の優先権を主張する場合は、出願データ
シートまたは補助的出願データシートに外国出願の出願番号，出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載することが必要となった。出願データシートまたは補助的データシートに当該記載が存在しない場合、1.55(a)の規定により権利放棄されたものと見なされるので注意が必要である。
改正前
規則 1.55

外国優先権の主張(a) * * *改正後
規則 1.55

外国優先権の主張(a) * * *(1)(i) 35 U.S.C.第 111 条(a)に基づいて(1)(i) 35 U.S.C.第 111 条(a)(特許出願)にされる原出願においては，優先権主張は， 基づいてされる原出願においては，優先権
23その出願の係属中，かつ，その出願の実際 主張は，その出願の係属中，かつ，その出の出願日から 4 月，又は先の外国出願の出 願の実際の出願日から 4 月，又は先の外国願日から 16 月の期間の何れか遅い方まで 出願の出願日から 16 月の期間の何れか遅に提示しなければならない。この期間は延 い 方 ま で に 、 出 願 デ ー タ シ ー ト （ 規 則
長することができない。当該主張は，優先 1.76(b)）または補助的出願データシート
権主張の対象とされる外国出願，及び同一 (規則 1.76(c))において、提示しなければな
主題についてのものであり，優先権主張の らない。この期間は延長することができな対象とされる出願の出願日前の出願日を い。
有する外国出願がある場合は，その外国出 当該主張は，優先権主張の対象とされる外願を，出願番号，出願国(又は知的所有権 国出願，及び同一主題についてのものであ当局)及び出願の年月日を記載して，特定 り，優先権主張の対象とされる出願の出願しなければならない。本項の期間は，35 日前の出願日を有する外国出願がある場
U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願に関して 合は，その外国出願を，出願番号，出願国は，その出願が次のものである場合は，適 (又は知的所有権当局)及び出願の年月日を用しない。

記載して，特定しなければならない。本項の期間は，35 U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願に関しては，その出願が次のものである場合は，適用しない。

*****

*****

(c)そのような主張が本項の規定に従って (c) そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き，35 U.S.C.第 119 受理される場合を除き，35 U.S.C.第 119条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)に基づく優先権主張であって，(a)に定められている 優先権主張であって，(a)に定められている期間内に提出されなかったものは，権利放 期間内に出願データシート（規則 1.76(b)）
棄 さ れ て い る も の と み な さ れ る 。 35 ま た は 補 助 的 出 願 デ ー タ シ ー ト ( 規 則
U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 1.76(c))において、提出されなかったもの
条(a)に基づく優先権主張が(a)によって定 は，権利放棄されているものとみなされめられている期間の後に提示された場合 る。35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又はにおいて，先の外国出願を，その出願番号， 第 365 条(a)に基づく優先権主張が(a)によ出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年 って定められている期間の後に提示され月日を明示することによって特定した主 た場合において，先の外国出願を，その出張が故意によらず遅延していたときは，そ 願番号，出願国(又は知的所有権当局)及びの 主 張 は 受 理 さ れ る こ と が あ る 。 35 出願の年月日を明示することによって特U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 定した主張が故意によらず遅延していた条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する ときは，その主張は受理されることがあ
受理申請には，次のものが添付されなけれ る。35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで又は
24

第 365 条(a)に基づく優先権主張の遅延にばならない。

関する受理申請には，次のものが添付されなければならない。
*****

*****

(d)(1) 外国出願の認証謄本に関する本条 (d)(1) 外国出願の認証謄本に関する本条の要件は，次の場合においては，満たされ の要件は，次の場合においては，満たされたものとみなされる。

たものとみなされる。

***

***
(ii) 当該外国出願が，宣誓書若しくは宣(ii) 当該外国出願が，宣誓書若しくは宣言書(§1.63(c)参照)又は出願データシート 言書(§1.63(c)参照)又は出願データシート(§1.76(a)(6)参照)において特定されるこ (§1.76(b)(6))または補助的出願データシート(規則 1.76(c))において特定されるこ

と，及び

と，及び
(8)規則 1.63 「宣誓書または宣言書」に関する規則改正(i) 改正規則 1.63(a)の注意点
改正規則 1.63(a)では、宣誓書または宣言書には国籍の記載が不要となったほか、先発明主義から先願主義への移行に伴い、”「最初 first」の発明者であると信じる”の文言が削除された(1.63(a)(4))。
(ii)改正規則 1.63(c)の注意点
改正規則 1.63(c)では米国特許法第 115 条(e)の規定に基づき、譲渡証中に宣言書または宣誓書を含むことができる旨規定された。規則 1.63(d)は旧 1.63(d)(3),(d)(3)(i),(ii)を単純化したものである。なお、規則 1.63(d)(4)(5)は削除された。
(iii)改正規則 1.63(e)の注意点
旧規則 1.63(e)の CIP は規則 1.63(d)(1)でカバーされるので削除された。
新規則 1.63(e)は米国特許法第 115 条(h)(1)(説明書の補正)に対応して設けられた規則である。
また、米国特許法第 115 条(h)に基づき適時に出願手続期間中に提出された宣誓書または宣言書は、順守のため継続してレビューされる。しかしながら、出願においては規則 1.48、特許においては規則 1.324 の順守が要求されているため、米国特許法第 115条(h)に基づき、宣誓書または宣言書を提出しても、発明者の修正には作用しない。別途規則 1.48,1.324 を経る必要がある。
改正前
規則 1.63

宣誓書または宣言書

改正後
規則 1.6325

宣誓書または宣言書

(a) 非仮出願の一部として§1.51(b)(2)に (a)米国特許法第 111 条(a)に基づき出願さ基づいて提出される宣誓書又は宣言書は， れた非仮特許出願、または、米国特許法第371 条に基づき国内段階へ移行した非仮出

次の条件を満たさなければならない。

(1) §1.66 又は§1.68 に従って作成，すな 願は、宣誓書または宣言書を含まなければ
わち，署名されること。人が署名資格を有 ならない、または含むよう補正しなければするための最低年齢はないが，署名をする ならない。本セクションに基づく宣誓書ま者は，署名する能力，すなわち，当該人が たは宣言書は以下の条件に従わなければ署名しようとする文書を理解する能力を ならない。
(1) §1.66(宣誓をさせる権限を有する

有していなければならない。

(2) 各発明者を，姓及び少なくとも 1 の略 職員)または§1.68(宣言書)に従って作成，称でない名，その他にも名又はイニシャル すなわち，署名されること。
(2) 各発明者を，略称ではなくフルネーがある場合はそれを含む完全名称によっ

ムで特定すること(ミドルネームは除く)て特定すること(3) 各発明者の国籍を特定すること，及び(3) 対象とする出願を特定すること(4) 宣誓又は宣言をする者は，記名されて(4)宣誓または宣言を行う者が、記載されいる発明者が，クレームされ，特許が求め た発明者または共同発明者が、宣誓書またられている主題の本来かつ最初の発明者 は宣言書が提出された出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であると考えている旨を陳述すること(b) (a)の要件を満たす他に，宣誓書又は宣 であること信じているという声明を含む
言書は，次の条件を満たさなければならな こと(5)出願が発明者によりなされたというい。
(1) 対象とする出願を特定することこと、または、発明者によりなされたと認(2) 宣誓又は宣言をする者は，宣誓書又は められたということを陳述すること(6) 宣誓又は宣言をする者は，宣誓書又宣言書において明示して言及されているクレームを含む出願内容(補正書があると は宣言書において明示して言及されていきは，それによって補正されたもの)を精 るクレームを含む宣誓書または宣言書が査しており，かつ，理解している旨を陳述 提出された出願内容(補正書があるときすること，及びは，それによって補正されたもの)を精査(3) 宣誓又は宣言をする者が，§1.56 にお しており，かつ，理解している旨を陳述す
いて定義されている特許性にとって重要 ること，
(7) 宣誓又は宣言をする者が，§1.56 にであることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する義務を承 おいて定義されている特許性にとって重知している旨を陳述すること要であることが当該人に分かっている全(c) そのような情報が§1.76 に従って出願 ての情報を特許商標庁に開示する義務を
データシート上で提供されている場合を 承知している旨を陳述すること除き，宣誓書又は宣言書は，次の事項も特 (b)そのような情報が§1.76 に従って出願
26

データシート上で提供されている場合を定しなければならない。

(1) 各発明者について，郵便宛先，及び発 除き，宣誓書又は宣言書は，各発明者につ明者が郵便を通常受け取る場所と異なる いて，発明者が郵便を通常受け取る郵便宛
場所に住んでいる場合は，その居所，及び 先，及び居所を特定しなければならない。
(2) §1.55 に従って優先権主張の基礎とさ ただし、その発明者が当該郵便宛先と異なれる特許(又は，発明者証)についての外国 る場所に住んでいる場合に限る。
出願があるときは，その出願，及び優先権 (c)(1)以下の場合、譲渡証に本セクション
主張の基礎とされる出願の出願日前の出 で要求される宣誓書または宣言書を含め願日を有する外国出願があるときは，その てもよい(i)譲渡証が本セクションで要求される出願。特定の方法は，出願番号，出願に係(a)及び(b)の情報及び陳述を含み、かつ、

る国，年月日を明示することによる。

(ii)譲渡証の写しが当該出願において提(d)(1) 継続又は分割出願においては，§

1.51(b)(2)及び§1.53(f)に基づく新たな宣 出され、かつ、本章第 3 部(譲渡、記録及誓書又は宣言書を作成する必要はない。た び譲受人の権利)に記載されるとおり記録されること。

だし，次の事項を条件とする。

(2)規則 1.63 に基づく宣誓書または宣言(i) 先の非仮出願が(a)から(c)までによって規定されている宣誓書又は宣言書を含 書に対する言及は、本パラグラフに記載されている譲渡証を含む。

んでいたこと(d)(1)規則 1.63 に基づく新たな宣誓書又(ii) 継続又は分割出願が，先の出願に記名されていた発明者の全員又はそれより少 は宣言書は、米国特許法第 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合ない者によって提出されたこと(iii) 継続又は分割出願において提出され 衆国を指定国とする国際出願の継続出願)
た明細書及び図面が，先の出願において新 に基づく規則 1.78(先の出願日の利益の主規事項になると思われる事項を含んでい 張及び他の出願との相互参照)に従う先のないこと，及び出願の利益を主張する出願において、規則(iv) 先の出願において提出された，作成さ 1.51(b)(2)( 出願に関する一般的要件 宣誓れた宣誓書又は宣言書の写しであって，署 書または宣言書)及び規則 1.53(f)( 出願後名又は当該書類に署名がされていたこと の出願の完成)または規則 1.497(a)( .第の表示を示すものが，継続又は分割出願に 371 条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書)について提出されること基づき要求されない。ただし，次の事項を(2) 継続又は分割出願について本項に基づ 条件とする。
いて提出される，作成された宣誓書又は宣(i)本セクションに従いなされた宣誓書

言書の写しには，継続又は分割出願におい または宣言書が先の出願で提出されていて発明者でない者の名称の削除を要求す ること。
(ii)署名またはそれがなされたことの表る陳述が添付されなければならない。

(3) 作成された宣誓書又は宣言書であっ 示を示すコピーが継続的出願において提27

て，継続又は分割出願についてその写しが 出されていること。及び(iii)継続的出願に記載された新たな発明提出されたものが，§1.47 に基づく状態を付与された先の出願において最初に提出 者が本セクションに従いなされた宣誓書
されたものである場合は，その先の出願に または宣言書を提供していること。
(2)該当する場合は、本パラグラフに基づ関する，作成された宣誓書又は宣言書の写しには，次のものが添付されなければなら き提出された宣誓書または宣言書のコピ
ーは、継続的出願における発明者でない発ない。

(i) 先の出願に対し§1.47 の状態の付与を 明者名の削除を要求する規則 1.33(b)（補求める申請書を承認する決定書の写し。た 正書その他の書類）に従い署名された声明
だし，全ての発明者又は法定代理人が，継 を伴わなければならない。
(3)先の出願が規則 1.42（発明者が死亡

続又は分割出願が 35 U.S.C.第 120 条，第121 条又は第 365 条(c)に基づく利益を主 または法的無能力である場合）または 1.47
張している，§1.47 に基づく状態を付与さ （発明者が署名を拒絶するか又は発明者
れた出願に参加するための宣誓書又は宣 と連絡が取れない場合）に基づく嘆願を経言書を提出している場合は，この限りでな た状態である場合、作成された宣誓書または宣言書の写しは、先の出願における嘆願

い。及び(ii) 1 又は 2 以上の発明者又は法定代理人 を認める決定の写しを伴わなければならであって，先の出願に参加することを拒絶 ない。ただし全ての発明者または法定代理
した，又は所在不明であった若しくは連絡 人が先の出願に後で加わった場合はこのが取れなかった者が，その後，先の出願， 限りではない。
又は継続若しくは分割出願が 35 U.S.C.第 一以上の非署名発明者または法定代理人
120 条，第 121 条若しくは第 365 条(c)に が先の出願に後で加わった場合、作成され基づく利益を主張する他の出願に参加し た宣誓書または宣言書は、当該出願に加わている場合は，その出願に参加するため るべく発明者または法定代理人により提に，当該発明者若しくは法定代理人によっ 出された宣誓書または宣言書の写しを伴て提出された，その後に作成された宣誓書 わなければならない。
(e)米国特許法第 115 条(h)(1)に従い提出さ若しくは宣言書の写し(4) 先の出願の手続遂行中に委任状又は通 れた宣誓書または宣言書はいつでも出願
信宛先が変更された場合は，委任状又は通 ま た は 特 許 の 包 袋 に 含 め ら れ る が 、信宛先に関する当該変更は，継続又は分割 USPTO によりレビューされないこともあ
出願において確認されなければならない。 る。記載された発明者名のいかなる訂正要
それがなかった場合は，特許商標庁は，継 求も、出願においては規則 1.48(特許出願
続又は分割出願において，先の出願の手続 における発明者名の訂正)、特許において遂行中における委任状又は通信宛先の変 は規則.1324(特許に関する発明者名の訂正)に従わなければならない。

更を承認することができない。
(5) 先の出願において記名されていなかっ28

た発明者を記名する継続又は分割出願においては，新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。
(e) 一部継続出願においては，新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなけ
ればならないが，それには先の出願において記名されていた発明者全員，それより多い又は少ない発明者を記名することができる。
(9)規則 1.64「宣誓又は宣言をする者」の改正、及び規則 1.67「宣誓書または宣言書の非順守」の改正(i)規則 1.64(b) の注意点
規則 1.64(b)では法定代理人の国籍は不要とする点改正された。宣誓書または宣言書において発明者の国籍の記載要件が米国特許法第 115 条から排除されたため、同様に法定代理人の国籍の記載も不要としたものである。
(ii)規則 1.67 の改正の注意点
規則 1.64 は宣誓書または宣言書に不備がある場合の取り扱いについて規定している。
USPTO が修正を要求することができるほか、出願人も修正を要求することができる。
なお、改正前に存在していた補充（supplemental）宣誓書、及び補充宣言書は削除された。
改正前
規則 1.64*****

宣誓又は宣言をする者

改正後
規則 1.64

宣誓又は宣言をする者*****(b) 宣誓又は宣言をする者が発明者でない (b)宣誓又は宣言をする者が発明者でない場合(§1.42，§1.43，§1.47 又は§1.67) 場合(規則 1.42(発明者が死亡または法的無は，その宣誓書又は宣言書は，当該人と発 能力である場合)，規則 1.47(発明者が署名
明者との関係，及び発明者が陳述を要求さ を拒絶するか又は発明者と連絡が取れなれる情報及び信念に基づく事実を，陳述し い場合)又は規則 1.67(宣誓書または宣言書
なければならない。宣誓又は宣言をする者 の非順守))は，その宣誓書又は宣言書は，が死亡した発明者の法定代理人である場 当該人と発明者との関係，及び発明者が陳合は，その宣誓書又は宣言書はまた，当該 述を要求される情報及び信念に基づく事人が法定代理人であること，並びに当該法 実を，陳述しなければならない。
定代理人の国籍，居所及び郵便宛先を陳述 宣誓又は宣言をする者が死亡または法的29しなければならない。

無能力発明者の法定代理人である場合は，その宣誓書又は宣言書はまた，当該人が法定代理人であること，並びに当該法定代理
人の居所及び郵便宛先を陳述しなければならない。ただし、当該情報が規則 1.76(出願データシート)に従う出願データシート
にて提供されている場合は除く。

(a) 先に提出された宣誓書又は宣言書に存 規則 1.67

宣誓書または宣言書の非順守在している不備又は不正確を訂正するた (a)宣 誓書ま たは宣 言書 が米国 特許 法第めに，§1.63 又は§1.162 の要件を満たす 115 条または規則 1.63(宣誓書または宣言
補充宣誓書又は補充宣言書を，特許商標庁 書)若しくは 1.162(出願人，宣誓書又は宣は要求することができ，又は発明者及び出 言書)の要件に従わない場合、規則 1.63 または規則 1.162 の要件に合致する宣誓書ま

願人は提出することができる。

(1) 全ての発明者又は出願人(§1.42，§ たは宣言書を提出して先に提出した宣誓
1.43 又は§1.47)に関する不備又は不正確 書または宣言書中の不備または不正確部
は，全ての発明者又は出願人によって署名 分を修正することを USPTO が要求してされた補充宣誓書又は補充宣言書をもっ もよく、または、発明者若しくは出願人が提出してもよい。

て訂正することができる。

(1) 全 て の 発 明 者 又 は 出 願 人 ( 規 則(2) 全ての発明者又は出願人より少ない者(§1.42，§1.43 又は§1.47)に関する不備 1.42(発明者が死亡または法的無能力であ又は不正確は，発明主体全体を特定してい る場合)，または規則 1.47(発明者が署名をるが，過誤又は不備に係る発明者又は出願 拒絶するか又は発明者と連絡が取れない
人のみによって署名された補充宣誓書又 場合)に関する不備又は不正確は，全てのは補充宣言書をもって訂正することがで 発明者又は出願人によって署名された米
きる。

国特許法第 115 条及び規則 1.63 または規(3) 宣誓書又は宣言書において§1.63(c)の 則 1.162 に従う宣誓書または宣言書をもっ要件を満たさなかったことによる不備又 て訂正することができる。
(2) 全ての発明者又は出願人より少ない

は不正確(例えば，発明者の郵便宛先の遺漏の訂正)は，§1.76 に従った出願データ 者(規則 1.42，または規則 1.47)に関する不シートをもって訂正することができる。

備又は不正確は，発明主体全体を特定して(4) 補充宣誓書若しくは補充宣言書又は出 いるが，過誤又は不備に係る発明者又は出願データシート(§1.76)の提出は，その補 願人のみによって署名された米国特許法
充宣誓書若しくは補充宣言書又は出願デ 第 115 条及び規則 1.63 または 1.162 に従ータシートに署名しなければならない者 う宣誓書又は宣言書をもって訂正するこに関する部分を除き，§1.33(a)(2)及び本 とができる。
(3) 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 に お い て §条(b)に準拠する。
30

(b) 当初に提示された発明若しくはクレー 1.63(b)(郵便宛先、居所)の要件を満たさな
ムの記述において，提示され若しくは説明 かったことによる不備又は不正確は，規則
されてはいたが，実質的には包含されてい 1.76(出願データシート)に従った補充出願なかった事項についてクレームが提出さ データシートをもって訂正することがでれる場合，又は明細書及び所要の図面が提 きる。
出された後に§1.53(f)に従って提出され (b) 非仮出願の出願日以後は，先に提出さた宣誓書若しくは宣言書が，新規事項を含 れた宣誓書または宣言書に存在する不備
む補正に明示して，かつ，不適切に言及し または不正確を訂正するために宣誓書又ている場合は，§1.63 の要件を満たす補充 は宣言書が提出されたとしても，その出願
宣誓書又は補充宣言書が提出されなけれ に新規事項を導入することができない。
ばならない。非仮出願の出願日以後は，補充宣誓書又は補充宣言書が提出されたとしても，その出願に新規事項を導入することができない。適切な状況においては，ここで要求されている宣誓又は宣言は，発明者以外の出願人が情報及び所信に基づいて行うことができる。
(10)規則 1.76「出願データシート」の改正(i)規則 1.76(a) の注意点
出願データシートは米国特許法第 371 条(国内段階)に基づく国際特許出願において提出しなければならない書類であることが明確化された。規則 1.55(外国優先権の主張)及び規則 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)の改正に伴い、先の出願の利益を主張する場合も出願データシートの提出が義務づけられることとなった。
(ii)規則 1.76(c) の注意点
出願データシート、宣誓書または宣言書について補正を行う場合、出願データシート
ではなく、補助的出願データシートを提出すべき旨明確化したものである。出願データ
シートは出願の一部となり、原則として署名は不要である。一方補助的出願データシー
トは当該出願に対する補正に該当し、規則 1.33(b)( 補正書その他の書類)に従って署名しなければならない。
(iii)規則 1.76(d) の注意点
出願データシート、明細書の補正、宣誓書または宣言書等の間での記載に齟齬がある
場合、最新の書類の記載が適用される旨規定している。ただし、発明者名は、最新の宣誓書または宣言書の記載が優先される。
また優先権及び先の出願の利益を主張する場合は、最新の出願データシートが適用される。すなわち、明細書にて優先権主張、先の出願の利益主張に関する補正をしても効31

力を生じないことになる。
改正前
規則 1.76

出願データシート(a) 出願データシート

改正後
規則 1.76

出願データシート(a) 出願データシート

出願データシートとは，仮出願又は非仮出 出願データシートとは，仮出願、非仮出願願の何れにおいても任意に提出すること または米国特許法第 371 条(国内段階)に基ができる書類であって，特許商標庁が指定 づき国際特許出願において提出しなけれした書式により整えられた書誌的データ ばならない書類であり、かつ、米国特許法を含むものである。出願データシートには 第 119 条(優先権主張出願、仮出願)、120「出願データシート」の表題が付されなけ 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365
ればならず，また，(b)に列記した項目見出 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継しの全てを，個々の項目見出しに該当する 続出願)または 365 条(優先権)に基づく優データを付して，含んでいなければならな 先権または先の出願の利益を主張するたい。出願データシートが提供された場合 めに提出しなければならない書類である。
は，そのデータシートは，その提出に係る 出願データシートは特許商標庁が指定し仮出願又は非仮出願の一部となる。

た書式により整えられた書誌的データを＊＊＊＊＊含むものである。出願データシートには(c) 補充的出願データシート「出願データシート」の表題が付されなけ(1) 補充的出願データシートは，その後， ればならず，また，(b)に列記した項目見出
先 に 提 出 し た 出 願 デ ー タ シ ー ト 又 は § しの全てを，個々の項目見出しに該当する
1.63 若しくは§1.67 に基づく宣誓書又は データを付して，含んでいなければならな
宣言書の情報を訂正又は更新するために， い。出願データシートが提供された場合
発行手数料を納付する前に，提出すること は，そのデータシートは，その提出に係るができる。ただし，発明者名の変更には§ 仮出願又は非仮出願の一部となる。
1.48 が適用され，通信宛先の変更には§ ＊＊＊＊＊
1.33(a)が適用され，国籍の変更には§1.63 (c) 補充的出願データシート(1) 補充的出願データシートは，先に提又は§1.67 が適用される。及び(2) 補充的出願データシートは，「補充的出 出した出願データシート又は規則 1.63(宣願データシート」という表題が付されてい 誓書または宣言書)若しくは§1.67(宣誓書
なければならず，(b)に列記した全ての項目 または宣言書の非順守)に基づく宣誓書又見出しを含み，各項目見出しに該当する全 は宣言書の情報を訂正又は更新するためての情報を含まなければならず，また，変 に，本セクションパラグラフ(a)に基づく出更される情報を特定しなければならず，そ 願データシートが出願時に提出されていの方法としては，挿入部分に下線を，除去 るか否かにかかわらず、出願後かつ発行手する文言に取消線又は括弧を付すことが 数料納付前にのみ，提出することができ32

る。ただし，発明者名の変更には§1.48 が望ましい。

(d) 出願データシートと他の書類との間の 適用され，通信宛先の変更には§1.33(a)が適用される。及び

不統一(2) 補充的出願データシートは，「補充的本条に基づく出願データシート及び他の書類の双方によって提供される情報の間 出願データシート」という表題が付されてに不統一がある場合は，(1) (d)(3)に定める いなければならず，(b)に列記した全ての項
場合を除き，情報の提供が出願データシー 目見出しを含み，各項目見出しに該当する
ト，明細書の補正，通信宛先の指定による 全ての情報を含まなければならず，規則
ものか，又は§1.63 若しくは§1.67 の宣 1.33(b)( 補正書その他の書類)に従って署誓書又は宣言書によるものかに拘らず，そ 名されていなければならず、また，変更さの内の最後に提出された情報が適用され れる情報を特定しなければならず，その方る。

法としては，文言の挿入部分に下線を，除去する文言に取消線又は括弧を付すこと。
(d)出願データシートと他の書類との間の不統一(1)出願データシート、明細書の補正，通信宛先の指定，または、規則 1.63(宣誓書または宣言書)若しくは規則 1.67(宣誓書または宣言書の非順守)による宣誓書又は宣言書の間で不統一がある場合は，提出書類の内、最新のものが適用される。ただし、発明者名(規則 1.41(a)(1) 非仮出願に係る発明者名)については、最新の宣誓書または宣言書(規則 1.63 または規則 1.67)が適用され、外国優先権(規則 1.55 外国優先権の主張)または国内利益(規則 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)の主張に関しては最新の出願データ
シートが適用される。
＊＊＊＊＊(11)規則 1.78「先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照」の改正
規則 1.76(2)(i)は、「非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願であって，1 又は 2 以上の先にされ，同時に係属している非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願の利益を主張するものは，先にされた当該各出願への言及を含むか又は含むように補正されな
33

ければならず，その際，それらの出願を出願番号(シリーズ・コード及び一連番号によって構成されているもの)又は国際出願番号及び国際出願日によって特定し，双方の出願の間の関係を表示しなければならない。
」と規定している。
クロスリファレンスに関する言及は、出願データシートまたは補充的出願データシー
トにより行わなければならないと改正された。現在審査官は優先権主張の判断にあたり、
明細書、明細書に対する補正書、及び、出願データシートを確認する必要があり、非常に手間がかかるという問題があった。実務上は数多くの優先権が主張されるため、これら書類間で不一致が存在したとしても、出願データシートまたは補充的出願データシー
トを参照することとしたものである。
改正前
規則 1.78

改正後

先の出願日の利益の主張及び 規則 1.78

先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照

他の出願との相互参照(a) * * *(a) * * *(2) * * *(2) * * *(iii) 後にされる出願が非仮出願であ(iii) 後にされる出願が非仮出願である場合は，本項によって要求される言及が る場合は，本項によって要求される言及
出願データシート(§1.76)に含まれるか， は、出願データシート(§1.76)に含まれる又は明細書がその表題の後の第 1 文に当 か，または、補充的出願データシート(規該言及を含むか，若しくは含むように補正 則 1.76(c))に含まれていなければならなされなければならない。

い。

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

(5) * * *(5) * * *(iii)後にされる出願が非仮出願である(iii) 後にされる出願が仮出願である

場合は，本項によって要求される言及が出 場合は，本項によって要求される言及は、
願データシート(§1.76)に含まれるか，又 出願データシート(§1.76)に含まれるか，は明細書がその表題の後の第 1 文にその または、補充的出願データシート(規則言及を含むか，若しくは含むように補正さ 1.76(c))に含まれていなければならない。
＊＊＊＊＊

れなければならない。
＊＊＊＊＊(12)規則 1.172「出願人」、
規則 1.175「再発行宣誓書または宣言書」、
規則 1.311「許可通知」の改正、及び、

規則 1.497「米国特許法第 371 条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書」の改正
34

規則 1.172 及び規則 1.175 は再発行出願についての宣誓書または宣言書について規定したものである。規則 1.311 では米国特許法第 118 条の改正に伴う許可通知に関する改正が行われ、規則 1.497 では米国に国内移行する際に必要な宣誓書または宣言書について改正が行われた。
(i)規則 1.175(a) の注意点
出願人は、再発行宣誓書または宣言書において再発行の根拠となる各理由を特定する要件が明確化された。具体的には、以下のうち当てはまる理由を述べなければならない。
(1) 瑕疵のある明細書または図面(2)特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより多く主張したこと、または、(3)特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより少なく主張したこと、また変更がクレームの拡大を理由とする場合、広がったクレーム及び明細書の広がった部分を特定すること。
(ii)規則 1.175(c) の注意点
新規の過誤についてのみ言及しなければならず、再発行宣誓書または宣言書にて過去の過誤に言及する必要はないということを明確化したものである。これは
MPEP1414.01,I にも従うものである。
(iii)規則 1.311(c)
改正米国特許法第 118 条では「長官が発明者以外の者により本章に基づき申請された出願に係る特許を認めた場合、当該特許は、長官が条件を満たすと判断したことを発明者に通知することにより、実際の利害関係のある当事者に対し認められる。」と規定された。当該規定に対応すべく、規則 1.42(発明者が死亡または法的無能力である場合)
または規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づき出願した場合、出願人は出願の所有権の変更を、登録料の納付前に USPTO に通知しなければならないとする規則 1.311(c)を新設した。当該通知がない場合、USPTO は出願の所有権に変更がないものとして取り扱う。
改正前
規則 1.172

出願人、譲受人

改正後
規則 1.172

出願人(a) 別段の定めがある場合を除き(§1.42， (a) 再発行特許出願人は、特許に関する不§1.43，§1.47 参照)，再発行宣誓書の署 可分の権利を有する譲受人がいるときは，
名及び宣誓，又は宣言書の作成は，発明者 譲受人全員による同意書が添付された宣35

によって行われなければならず，また，特 誓書または宣言書を提出しなければなら
許に関する不可分の権利を有する譲受人 ない。
がいるときは，宣誓書若しくは宣言書に (b)宣誓書または宣言書(1)クレーム範囲を広げない再発行：出願

は，譲受人全員による同意書が添付されていなければならないが，出願が原特許のク において元の特許のクレーム範囲の拡大
レームの範囲の拡大を求めないときは，再 を求めない場合、宣誓書または宣言書には：発行宣誓書の作成及び宣誓，又は宣言書の 以下の者が署名しなければならない。
(i)死亡者または法的無能力者の法定作成は，権利全体の譲受人が行うことができる。再発行に同意する全ての譲受人は， 代理人、または、非署名発明者に対する規再発行出願に関して，§3.73(b)の規定によ 則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発る提出物を提出することにより，自己の所 明者と連絡が取れない場合)に基づく出願
人を含む発明者

有権を確認しなければならない。
(b) 再発行特許は，その権利が示されると(ii)権利全体の譲受人；またはころに従い，原特許権者，その法定代理人(iii) 死亡者または法的無能力者の法又は譲受人に付与される。

定代理人、または、非署名発明者に対する規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づく出願人を含む、権利が譲受されていない全発
明者に加え全ての部分的な譲受人(2) クレーム範囲を広げる再発行：出願
人が元の特許のクレーム範囲の拡大を求める場合、宣誓書または宣言書は以下の者により署名しなければならない。
：(i)死亡者または法的無能力者の法定代理人、または、非署名発明者に対する規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づく出願
人を含む発明者；または(ii)2012 年 9 月 16 日またはそれ以降に提出された再発行出願に関しては、原特許に係る出願が権利全体の譲受人により提出されている場合(すなわち、規則 1.42
または規則 1.47 に基づき当該譲受人により宣誓または宣言が行われている場合)、
権利全体の当該譲受人(c)譲受人の所有権：再発行に同意する全て
36

の譲受人は，再発行出願に関して，§
3.73(b) (商標または特許事項における行動を要求または取るための譲受人権利の確立)の規定による提出物を提出することにより，自己の所有権を確認しなければならない。
(d) 再発行特許は，その権利が示されるところに従い，原特許権者，その法定代理人
又は譲受人に付与される。
規則 1.175

規則 1.175

再発行宣誓書または宣言書

再発行宣誓書または宣言書(a) 再発行宣誓書又は宣言書は，§1.63 (a) 再 発 行 宣 誓 書 又 は 宣 言 書 は ， 規 則の要件を満たすことに加え，次の事項も記 1.63(宣誓書または宣言書)の要件を満たすことに加え，再発行のための理由として使載しなければならない。

(1) 出願人は，瑕疵のある明細書若しくは 用する米国特許法第 251 条に従う少なく
図面を理由として，又は特許権者が，特許 とも一つの過誤を明確に特定し、出願人がに関して主張する権利を有するものより 原特許の全部または一部が作用しないま多く若しくは少なく主張したことを理由 たは無効であると考えていることを、以下として，原特許の全部又は一部が作用しな のうち当てはまる理由によって述べなけい又は無効であると考えていること。これ ればならない。
に関しては，再発行のための理由として使(1) 瑕疵のある明細書または図面用する過誤の少なくとも 1 を記載しなけ(2)特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより多く主張したこと、まればならない。及び(2) 再発行出願において，本項に基づく宣 たは、(3)特許権者が特許に関して主張する権

誓書又は宣言書の提出時までに訂正される過誤の全てが，出願人の側の詐欺的意図 利を有するものより少なく主張したこと、また変更がクレームの拡大を理由とするがなく生じていたこと(b)(1) (a)に基づいて提出される宣誓書又 場合、広がったクレーム及び明細書の広がは宣言書によって取り扱われていない過 った部分を特定すること。
(b)何らかの点において広がったクレーム

誤の訂正に関しては，出願人は，当該過誤が出願人の側での詐欺的意図がなく生じ は、本セクションパラグラフ(a)(3)に従うたことを申し立てる補足の宣誓書又は宣 広がったクレームとして取り扱われ、か言書を提出しなければならない。本項によ つ、特定せねばならない。
って要求される補足の宣誓書又は宣言書 (c)本セクション(a)に従う再発行宣誓書まは，特許許可前に提出されなければなら たは宣言書において既に特定された全てず，また，その提出は，の過誤がもはや再発行の理由として使用(i) 許可前に補正書と共に，又はすることができない場合、再発行の理由と37

(ii) 本項に基づく補足の宣誓書又は宣言 して使用している新たな過誤は、本セクシ
書の提出により審査官が行う 35 U.S.C.第 ョンに従う再発行宣誓書または宣言書に251 条に基づく拒絶が克服される旨の指示 おいて特定されねばならず、その陳述は当があった場合は，その拒絶を克服するため 該新たな過誤についてのみ言及しなけれに，ばならない。

行うことができる。

＊＊＊＊＊(2) 許可後に訂正を求める過誤に関して (e)継続的再発行出願：(1)継続的再発行出願が先の再発行出願

は，訂正されるべき過誤が出願人の側での詐欺的意図がなく生じたことを陳述する に取って代わる場合、規則 1.172(出願人)
補足の宣誓書又は宣言書が，訂正要求に添 に従う再発行宣誓書または宣言書の要件
は、取って代わる先の再発行出願の再発行付されなければならない。

(c) (a)(1)に規定されているとおりに，再発 宣誓書または宣言書の写しにより満たさ
行の理由とする 1 の過誤について記述し れる。
(2)継続的再発行出願が先の再発行出願

た後，宣誓書又は宣言書において前に記述された過誤の全てが訂正されない場合を に取って代わらない場合、規則 1.172 に従除き，(b)に基づくその後の宣誓書又は宣言 う再発行宣誓書または宣言書の要件は、以：書が訂正されている他の過誤を明示して 下により満たされる。
(i)先の再発行出願により修正されな特定する必要はない。

かった原特許における少なくとも一つの＊＊＊＊＊(e) 親再発行出願に代わるものではない， 過誤を特定する新たになされた再発行宣
継続する再発行出願の提出は，宣誓書又は 誓書または宣言書、または、(ii)特定された過誤が先の再発行出願

宣言書であって，(a)(1)に従って，親再発行出願又は先の再発行出願によって訂正 にて修正されなかったこと、または、特定済みとはなっていない原特許における過 された過誤が先の再発行出願とは異なる
誤の少なくとも 1 を特定するものを含ん 形態でどのように修正されているのか、のでいなければならない。宣誓書又は宣言書 いずれかを説明する陳述を伴う利益主張に関する他の要件の全ても満たされなけ 系統範囲内での先の再発行出願の再発行ればならない。

宣誓書または宣言書の写し(f)米国特許法第 115 条(h)(1)に従い提出された再発行宣誓書または宣言書は、何時提出されたものでも、再発行出願の包袋書類
内で取り替えられる。ただし、USPTO によりレビューされない。
規則 1.311 許可通知*****(c)譲受人、発明者が発明を譲渡する義務の38

ある者、または、それ以外に当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者
が規則 1.42(発明者が死亡または法的無能力である場合)または規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づき出願した場合、出願人は出願の所有権の変更を、登録料の納付前に
USPTO に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
USPTO は、そのような通知がなければ、出願の所有権に変更がないものとする。
規則 1.497

米国特許法第 371 条(c)(4) (国 規則 1.497

米国特許法第 371 条(c)(4) (国内段階、発明者の宣誓書または宣言書)に 内段階、発明者の宣誓書または宣言書)に基づく宣誓書又は宣言書基づく宣誓書又は宣言書(a) 国際出願の出願人が，§1.495 に従っ (a)国際出願の出願人が，§1.495 に従って，35 U.S.C.第 371 条に基づく国内段階 て，35 U.S.C.第 371 条に基づく国内段階へ移行することを希望し，かつ，その国際 へ移行することを希望し，かつ，その国際出願に関して，本条に従った宣言書(申立 出願に関して，本条に従った宣言書(申立書)が，PCT 規則 26 の 3.1 に定められてい 書)が，PCT 規則 26 の 3.1 に定められている期間内に，PCT 規則 4.17(iv)に基づいて る期間内に，PCT 規則 4.17(iv)に基づいて事前に提出されていない場合は，出願人 事前に提出されていない場合は，出願人
は，次の条件を満たす宣誓書又は宣言書を は，規則 1.63 に従う宣誓書または宣言書
提出しなければならない。

を提出しなければならない。

(1) §1.66 又は§1.68 の何れかに従って (b) 以下の条件を満たす場合、宣誓書又は宣言書は，米国特許法第 371 条に基づく国作成されること(2) それが対象としている明細書を特定す 内段階への移行目的に関し米国特許法第371 条(c)(4)及び規則 1.495(c)(国内段階へること(3) 各発明者及び各発明者の国籍を特定す の移行)に適合しているものとして受理さること，及びれる。

(4) 宣誓又は宣言をする者が，記名されて(1)宣誓書または宣言書が、規則 1.66(宣いる発明者を，クレームされており，特許 誓をさせる権限を有する職員)または規則が求められている主題についての本来か 1.68(宣誓書に代わる宣言書)のいずれかにつ最初の発明者であると考えている旨を 従ってなされていること。
(2)宣誓書または宣言書が、それが対象と記述すること(b)(1) 宣誓書又は宣言書は，§1.42，§ している出願を特定すること。
1.43 又は§1.47 に定められている場合を(3)宣誓書または宣言書が各発明者を特除き，実際の発明者全員によって作成され 定していること。
39

(4)宣誓書または宣言書が、宣誓又は宣言

なければならない。

(2) 宣誓書若しくは宣言書，又は補充宣誓 をする者が，記名されている発明者を，出書若しくは補充宣言書を作成する者が発 願に係るクレーム発明の本来の発明者ま明者でない場合(§1.42，§1.43 又は§ たは本来の共同発明者であると考えてい1.47)は，その宣誓書又は宣言書は，当該人 る旨を記述していること(5)宣誓書または宣言書が、出願が発明者と発明者との関係，並びに情報及び所信に基づいて，発明者が陳述することを要求さ によりなされ、または、発明者によりなされたであろう事実を記述しなければなら れる権限を与えられている旨を記述してない。宣誓書又は宣言書に署名する者が死 いること。
(6)宣誓書または宣言書が発明者により亡した発明者の法定代理人である場合は，宣誓書又は宣言書は，当該人が法定代理人 なされていない場合、規則 1.42（発明者がであること，並びに法定代理人の国籍，居 死亡または法的無能力である場合）及び規所及び郵便宛先も記載しなければならな 則 1.47（発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合）の適用可能ない。

(c) (f)に従うことを条件として，宣誓書又 要件に従うこと。
は宣言書が(a)及び(b)の要件を満たしてい (c)規則 1.497(b)の要件に合致する宣誓書る場合は，その宣誓書又は宣言書は，35 又は宣言書がまた規則 1.63 の要件に合致
U.S.C.第 371 条(c)(4)及び§1.495(c)に適 しない場合，規則 1.63 に適合する宣誓書合しているものとして受理される。ただ または宣言書、若しくは、補充的出願デー
し，その宣誓書又は宣言書がまた§1.63 の タシートは，規則 1.67(宣誓書または宣言要件を満たしてはいない場合は，§1.63 に 書の非順守)に従って要求される。
適合する補充宣誓書若しくは補充宣言書，
又は出願データシートが，§1.67 に従って要求される。
以上

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