～暖簾分けにおける商標について～
日本商標判例紹介（15）2022年5月24日
執筆者 弁理士 岡田充浩
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概要
日本では長年勤務した従業員に暖簾（屋号）を用いた独立を認める「暖簾分け」という商慣習がある。本事案では暖簾分けの関係者で争った商標権侵害について紹介する。
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本事案の商標【原告保有登録商標01】
登録番号：第６３８１０４号
商標：
指定商品等：
29類 食肉、卵、食用魚介類（生きているものを除く。）、冷凍野菜、…
30類 コーヒー豆、穀物の加工品、アーモンドペースト、お好み焼き、…
31類 食用魚介類（生きているものに限る。）、海藻類、野菜、…
32類 飲料用野菜ジュース
出願日：昭和３７年９月１２日
登録日：昭和３９年３月６日【原告保有登録商標02】
登録番号：第６１１８６８１号
商標：
指定商品等：
30類 茶、コーヒー及びココア、…穀物の加工品、…
35類 広告、…飲食料品の小売又は卸売…、出願日：平成３０年３月２０日
登録日：平成３１年２月１日【被告保有登録商標01】
登録番号：第１５０４３２３号

商標：
指定商品等：

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30類 お好み焼き、たこ焼き、ピザ
出願日：昭和５２年４月８日
登録日：昭和５７年３月３１日【被告保有登録商標02】
登録番号：５８６４２２４号

商標：
指定商品等：
29類 お好み焼きのもと30類 お好み焼き
出願日：平成２８年１月１５日
登録日：平成２８年７月８日【被告保有登録商標03】
登録番号：５９２０４０５号

商標：
指定商品等：
29類 お好み焼きのもと30類 お好み焼き
出願日：平成２８年７月５日
登録日：平成２９年２月１０日【被告使用商標01】

商標：【被告使用商標02】

商標：【被告使用商標03】

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商標：
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本事案の経緯【暖簾分けの関係者】
株式会社ぼてぢゅう総本家：最初に「ぼてぢゅう」の屋号で開業したＡ氏により設立された。同社は被告保有登録商標01を商標登録した。その後同社は倒産した。
原告（株式会社東京フード／BOTEJYU Groupﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）：Ａ氏設立の「株式会社ぼてぢゅう総本家」から暖簾分けを受けたＣ氏により設立された。Ｃ氏は原告保有商標登録01～02を商標登録した。
大阪ぼてぢゅう株式会社：Ａ氏の開業後に「玉出ぼてぢゅう（後の大阪ぼてぢゅう）」の屋号で開業したＢ氏により設立された。和解契約によりＣ氏から「ぼてぢゅう」の使用許諾を条件付きで受けている。
被告（北山食品工業株式会社）：Ａ氏設立の「株式会社ぼてぢゅう総本家」の委託で商品を製造し、その後倒産した同社から被告保有登録商標01の譲渡を受けた。その後
被告保有登録商標02～03を商標登録した。
【訴訟に至る経緯】
昭和２１年６月頃、Ａ氏は「ぼてぢゅう」の屋号でお好み焼き店を開業した。
昭和２８年頃、Ｂ氏は「玉出ぼてぢゅう」の屋号でお好み焼き店の事業を開始した。Ｂ氏はＡ氏から暖簾分けを受けた。
昭和３２年１２月頃、Ｂ氏は「大阪ぼてぢゅう株式会社」を設立した。
昭和３４年４月１５日、Ａ氏は「株式会社ぼてぢゅう総本家」を設立した。
昭和３７年７月頃、Ｃ氏はＡ氏設立の「株式会社ぼてぢゅう総本家」から暖簾分けを受け、お好み焼き店の事業を開始した。
昭和３９年３月６日、Ｃ氏は原告保有登録商標01を商標登録した。
昭和４３年９月３日、Ｃ氏は原告（株式会社東京フード）を設立した。
昭和５５年１０月２日、Ｃ氏はＢ氏設立の大阪ぼてぢゅう株式会社との間で、大阪ぼてぢゅう株式会社及びその暖簾分け先が、関西以西の地域で「ぼてぢゅう」を使用することを許諾する和解契約を締結した。
昭和５７年３月３１日、Ａ氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家は被告保有登録商標01を商標登録した。
平成４年頃、Ａ氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家は被告との間で、ぼてぢゅう商品の製造委託及び商標使用許諾に係る製造委託契約書を締結した。
平成２１年１０月５日、Ａ氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家は破産手続開始の決3定を受けた。
平成２２年７月１５日、被告はＡ氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家から被告保有登録商標01の譲渡を受けた。
平成２４年３月３１日、被告は被告保有登録商標01を失効させた。
平成２７年１１月２０日、原告（株式会社東京フード）はＣ氏から原告保有登録商標01の譲渡を受けた。
平成２８年７月８日、被告は被告保有登録商標02を商標登録した。
平成２８年１２月１８日～令和元年８月３１日、被告は被告使用商標を付した商品を製造販売した。
平成２９年２月１０日、被告は被告保有登録商標03を商標登録した。
平成３０年１１月２２日、原告（株式会社東京フード）は被告に対し被告使用商標を付した商品の製造販売が原告保有登録商標01を侵害するおそれがある旨の警告書を送付した。
平成３１年２月１日、原告（株式会社東京フード）は原告保有登録商標02を商標登録した。
平成３１年２月６日、原告（BOTEJYU Groupﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）は原告（株式会社東京フード）から原告保有登録商標01の譲渡を受けた。
令和元年６月１２日、原告（株式会社東京フード）は被告に対し被告商品のパッケージのデザインを変更するとの回答があったにもかかわらず変更が実行されていない旨の警告書を送付した。
令和元年１２月２７日、原告らは被告使用商標の使用差止等を求める訴訟を提起し、令和４年３月１８日に判決の言い渡しがなされた（令和元年（ワ）第３４０９６号、商標権侵害行為差止等請求事件、東京地方裁判所民事第４０部）。
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本事案での主張

本事案で注目すべき主張は以下の通りである。

第１ 原告保有登録商標01に係る権利濫用その１（被告主張）

原告保有登録商標01は周知著名なＡ氏の店舗名に反して違法に商標登録された（商標法第４条第１項１０号）。原告保有登録商標01はＡ氏の店舗のうちの１店舗名として使用されていた。これに対して被告はＡ氏設立の株式会社ぼてぢゅう総本家から商標の使用許諾を受け、その後倒産した同社から被告保有登録商標01の譲渡を受け２７年間継続使用してきた。被告は当該継続使用を通じてぼてぢゅう総本家が獲得した周知著名性を継承したといえる。
依って原告保有登録商標01に基づく権利行使は権利濫用である。
（原告主張）

Ａ氏の店舗名の周知著名性の証拠の開示がない。１店舗名での使用を主張しても店舗全体での周知著名性が不明である。原告はＡ氏から営業権を買い取っ4ている。依って原告保有登録商標01は商標法第４条第１項第１０号違反ではない。

第２ 原告保有登録商標01に係る権利濫用その２（被告主張）

Ｃ氏は和解契約においてＢ氏設立の大阪ぼてぢゅう株式会社及び暖簾分けを受けた者に対し原告保有登録商標01を権利行使しない旨を合意した。当該合意はＢ氏に暖簾分けをしたＡ氏設立のぼてぢゅう総本家に対して権利行使しない旨、更にぼてぢゅう総本家から使用許諾を受けた被告に対して権利行使しない旨を含むと解される。これに対して被告はぼてぢゅう総本家から被告保有登録商標01の譲渡を受けて商標を継続使用している。
依って原告保有登録商標01に基づく権利行使は権利濫用である。
（原告主張）

合意についての被告の主張を否認するが、仮にぼてぢゅう総本家が原告保有商標登録01を使用できる立場にあったとしても、当該立場が被告保有登録商標01の譲渡を通じて被告に移転するものでない。
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裁判所の判断第１の主張に対して
原告保有登録商標01の設定登録時である昭和３９年３月６日時点で、Ａ氏の店舗名「ぼてぢゅう」が周知著名である事実を認めるに足りる証拠がない。また当時Ａ氏の店舗名「ぼてぢゅう」と併存してＢ氏の店舗名「玉出ぼてぢゅう（後の大阪ぼてぢゅう」が併存していたことからＡ氏の店舗名「ぼてぢゅう」が周知著名性を取得したとは言いがたい。依って被告がＡ氏設立のぼてぢゅう総本家の周知性を継承して商標を使用していたという主張を認容できない。従って権利濫用に該当しない。

第２の主張に対してＣ氏の和解契約を精査してもＡ氏らとの関係に何ら触れていないことから、合意の効力がＡ氏らに及ぶという解することはできない。被告の主張は失当である。従って権利濫用に該当しない。

判決
被告は被告使用商標を使用してはならない。
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本事案から学ぶ点
Ａ氏の暖簾分けからはじまった本事案では本判決で一区切りがついたものの、ウェブサイト上では原告保有の「」とＢ氏設立の大阪ぼてぢゅう株式会社（現在の株式会社ぼてぢゅうコーポレーション）保有の「」と被告保有の「」とが未だ併存し、三者を混同して紹介しているウェブページが存在する。暖簾分けをする側及び受ける側は夫々が識別されるよう努めなければならない。
以上

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