生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

消滅時効の成否およびライセンス条項の許諾範囲が争われた事例（大阪地方裁判所第21民事部

平成22年１月28日判決

１．事案の概要

平成19年（ワ）
第2076号）

このカタログの記載を引用して本件特許発明の構成

本件は、発明の名称を「組合せ計量装置」とする日要件と被告物件の構成を対比していることからすれば、本特許権（以下、本件特許権）を有していた原告が、原告が被告物件のカタログの記載内容を知った時点を被告による組み合わせ計量装置の製造販売が同特許権もって、原告が被告による本件特許権侵害の事実を知っを侵害したとして、被告に対して不法行為に基づく損た時と推認するのが相当である。そして原告は、平成害賠償請求を求めた事件です。

６年１月には「SIGMA」（ 注：被告物件の一種）のカタ

なお、原被告間では、別件特許権に基づく特許侵害ログを入手し、実際に「SIGMA」の中古機を購入して差し止め仮処分の係争が先にあり、昭和63年５月に多その構造を分析して同月28日付の文書を作成している。

数の特許権等のクロスライセンスを条件に含む和解（以また原告は、平成９年７月には、「ALPHA」（注：下、本件和解）が成立し、本件特許発明と実質的に同被告物件の他の一種）のカタログを入手し、訴外Ａ社

一発明に関する米国特許権はライセンス対象とされましに納入されていた「ALPHA」の実機を見学して同年たが、本件特許権はその対象になっていませんでした。

８月18日付の社内文書を作成している。
原告は、上記のような被告物件の調査を行い、その２．争点構成を把握したうえで、平成８年12月24日付の手続

本件では、被告物件が本件特許発明の技術的範囲に補正書を提出して特許請求の範囲の記載を設定登録時属するか（侵害論）、本件特許権は特許無効審判によっのものに補正し、平成９年８月８日に本件特許権の設て無効とされるべきものか（無効の抗弁）、本件特許権定登録がなされた。

侵害についての被告の過失の有無（特許法第103条の適したがって原告は、本件特許権の設定登録がなされ用可否）、消滅時効の成否（争点Ａ）、日本国内で製造さた平成９年８月８日の時点で、被告物件が本件特許権れ米国向けに販売された被告物件が損害賠償の対象とを侵害することの認識を有していたといえる。

なるか
（争点Ｂ）
等の多数の争点がありました。このうち本稿では、争点ＡおよびＢについて解説します。

また、原告と被告は、計量装置のシェアを２分する企業であり、これまで世界中で競争を展開しており、展示会でカタログを入手するなどして、常にお互いの３．消滅時効の成否製品や技術について情報収集を行っている。被告は、（１）
被告の主張被告物件を多数の展示会に出展し、そのカタログも配

原告は、本件訴訟を提起した当初、被告による本件布しており、遅くとも展示会「JAPAN PACK 2003」

特許権侵害を立証するための証拠として被告物件のカの最終日である平成15年10月25日までには、原告が被タログのみを提出した。

告物件のカタログを入手していたことは明らかである。

32 The lnvention 2010 No.6以上のことから、本件訴訟提起（平成19年２月26日）

高級機種シグマを見学したいと思った」との記載等かから３年以上前に発生している原告の損害賠償請求権らすれば、原告は、あくまで競業会社である被告が製は時効により消滅している。

造する被告物件と原告の計量装置とを比較し、原告の計量装置の優位性や改善点を調査することを目的とし（２）
裁判所の判断て被告物件の調査を行っていたことが明らかである。

民法724条（不法行為に基づく損害賠償請求権の消このことからすれば、原告が被告物件のカタログを滅時効）にいう被害者が損害を知った時とは、被害者随時収集していた点についても、同様の目的で被告物が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきで件の調査をしていたものと推認されるのであって、そある（最高裁判所平成14年１月29日第三小法廷判決・のことを超えて本件特許権侵害の有無の調査を目的と民集56巻１号218頁参照）。

し、被告物件と本件特許発明とを対比して被告物件がそして、本件のような特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者は加害者による本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについての調査をしていたものと認めることはできない。

物件の製造販売等を認識していたとしても、当該物件が自己の特許発明と対比してその技術的範囲に属し、４．米国向け製品が損害賠償の対象となるか

当該加害者の行為が被害者の有する特許権を侵害する（１）被告の主張行為であることを現実に認識していなければ、これに原告と被告は、本件和解が成立した時点ではいずれよる損害の発生を現実に認識し得ず、加害者に対してももっぱら日本国内で計量装置の製造販売を行ってい損害賠償請求権を行使することができないから、「損たものであり、外国には生産設備がなかった。原告と害及び加害者を知った」というためには、加害者の行被告は、それらをお互いに認識しており、そのうえで為が被害者の特許権を侵害する行為であることを現実世界的な紛争を解決するため、外国の特許権を含めたに認識することを要するものと解するのが相当である。

包括的クロスライセンス契約を締結するために本件和これを本件についてみるに、原告の関係会社が、平解をしたのである。

成６年１月に「SIGMA」の中古機を購入して原告のこのように、本件和解においては、外国市場で営業計量装置との比較を行い、「SIGMA」と原告の計量装（販売を含む）をすることを前提としてお互いに外国置の性能等を比較した結果を記した文書を作成したこ

特許権をクロスライセンスの対象としたのであるかと、原告（開発部制御技術グループ）自身、平成９年

ら、その許諾の範囲は、許諾された外国特許権に係る７月には、訴外Ａ社が使用する「ALPHA」を見学し発明の実施（販売）のために日本国内で当該発明の実て社内文書を作成したことが認められる。

施に当たる製造販売を行うことも含むと解するのが両

また原告は、被告物件を実際に購入してその性能を当事者の意思に沿うものであり、また合理的である。

調査したり、他社の使用する被告物件を見学するなどそして、本件和解により被告に通常実施権が許諾さしていたのであるから、被告が展示会等で配布していれた米国特許第4,705,125号（以下、125特許）発明は、た被告物件のパンフレットについては、随時収集して本件特許発明と実質的に同一の技術を対象とするもの被告物件を調査していたことは容易に推認される。

である。したがって、被告が米国に輸出する目的で日しかしながら、上記各社内文書には、原告において、本国内において被告物件を製造することは、本件和解被告物件が本件特許発明（当時は登録前の発明）の技により許諾されていることになるから、米国向けの被術的範囲に属するか否かの調査をしたことをうかがわ

告物件は損害賠償の対象に含まれない。

せるような記載は一切なく、かえって「今回、他社製のマ マコンピュータスケールを見学する機械を得、大変参考になった。今後の設計に活かしたい。次回、大和の最新（２）原告の主張
原告による125特許の実施許諾により許されるのは2010 No.6 The lnvention 33

米国内における製造、使用、販売、米国への輸入であ国の特許発明の実施（販売）のために日本国内で製品り、日本国内での譲渡（輸出）行為が125特許の許諾を製造することまでを許諾する意思を有していたと認によって適法になるなどという理論は成立しない。

めることは困難である。

本件和解は、原被告間の特許紛争を米国、英国、豪州を含めて解決するという和解であるものの、和解条項

５．考察

中に当事者が有するこれらの国の特許・実用新案を個（１）消滅時効について別具体的に特定して相互に実施許諾したという事情に不法行為に基づく損害賠償請求に関する最高裁判例

鑑みれば、和解対象に含まれない特許権等については、に照らせば、消滅時効の起算日は単に被告の行為が細心の注意を払って実施を希望する側が権利者の許諾あったことを原告が知った時ではなく、被告の行為がを得るよう努めるべきである。被告において、このよう原告の特許権を侵害する行為であることを原告が現実な許諾の申し入れを行わずに本件特許発明を実施するに認識した時ということになります。また、時効によという当事者間の信頼を裏切る違反行為をしたものでる請求権の消滅を基礎づける事実の立証責任は、請求ある以上、その侵害の責を免れることはできない。

されている者（＝被告）にありますので、被告は、原告が被告の行為が特許権を侵害する行為であると現実（３）裁判所の判断に認識していたと証明する必要があります。

目録に、日本特許、米国特許、オーストラリア特許、本件では、原告が被告製品のカタログを収集し、中英国特許など合計約900件にのぼる特許権等および特許古の被告製品を分析していましたが、それらは原告の出願中の権利が国ごとに分類されて記載されているな開発部の担当者が行っており、また、原告特許発明とど、本件和解は許諾の対象範囲を明確に特定している。の対比を行ったことをうかがわせる事情がなかったこ

そして、本件特許権が本件和解による実施許諾の対象とから、消滅時効の成立が認められませんでした。

から除外されることは本件和解の文言上明らかである。
また、特許権は各国ごとに成立する別個の権利であり、（２）本件和解による許諾範囲について実質的に同一の技術を対象とするものであっても、各国本件和解では、ライセンス対象の特許が国ごとに分の特許権についてそれぞれの国の市場状況等に応じて、類して記載されていたことから、本件特許権が本件和ある国では実施を許諾し、他の国では許諾しないという解の対象外であることは明らかであり、また各国特許ことは当然にあり得ることであって、このことは何ら不独立の原則に照らせば、本判決の理由は妥当でしょう。

自然なことではないうえ、本件和解による実施許諾の対

なお、本件和解の時点では125特許は成立していま象が記載されている目録においても、各国ごとに実施許したが、本件特許は出願公開前でした。被告は本件の諾の対象となる特許権等は分類して記載されているのような事態を未然に防止するため、和解交渉時においであるから、原告と被告が、本件和解において、各国のて、原告に対し、許諾された125特許に対応する本件特許権ごとに実施許諾するか否かを個別に決定するこ

日本特許出願の有無を確認するなどの対策を講じることを当然に前提としていたことが明らかである。とができたのではないかとも思われます。

この点、被告は、原告と被告のいずれも外国に生産設備を有しておらず、そのことをお互いに認識したう

いくた

てつお

主張するが、そうであったとしても、原告と被告は、1972年東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

そのことを前提として外国の特許権と日本の特許権とさのを明確に区別して各別にその実施許諾の対象にすると1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越法律特許事務所に在籍。

えで世界的な紛争を解決するために本件和解をしたという本件和解をしているのであるから、許諾された外34 The lnvention 2010 No.6

たつみ