生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

不正な商標権移転登録の申請行為につき、被告の共同不法行為責任と、訴訟費用、弁護士費用、弁理士費用の各損害を認めた事例［東京地方裁判所

令和４年５月27日判決

令和２年
（ワ）
第14627号］

１．事件の概要

判請求をし、無効審決を得ました。

３．裁判所の判断（共同不法行為責任）（１）本件は、株式会社櫻山を合併し（３）本件訴訟において、原告は営業

裁判所は「Ｂは、被告がＤに虚偽のてその権利義務を承継した原告が、櫻上の損害のほか、弁護士費用（本件各説明をして入手した印鑑証明書を正に山の代表取締役であった被告とその元商標権の第三者への移転を防ぐための使用して、本件商標２の移転登録手続夫であるＢに対し、両者が共謀して櫻処分禁止仮処分の申立ておよび本件各をしたことが認められ、その他に、被山の保有する指定商品「クロワッサン、商標権の移転登録抹消登録手続請求訴

告による印鑑証明書の取得時期、取得

ラスク」の登録第5511786号および登訟提起に要したもの）、訴訟費用（印の経緯、被告とＢとの関係等に照らす録第5511808号の各商標（以下、前者紙代・郵券代および仮処分登録免許と、被告による上記印鑑証明書の取得を本件商標１、後者を本件商標２。併税）、ならびに弁理士費用（特許庁の依頼は、Ｂと共謀して本件商標２の移せて本件各商標）の移転登録申請を権手続きに係る意見書等作成およびＢ商転登録を行うためのものであったと認

限なく不正に行ったうえ、Ｂ名義の移標２および３の無効審判請求に要しためるのが相当である。そして、当該認転登録を得た行為が、櫻山に対する共もの）を損害として主張しました。

定事実を踏まえると、被告は、Ｂと共同不法行為を構成すると主張して、損別件訴訟で要した訴訟費用や弁理士謀しこれと一連の行為である本件商標害賠償請求をした事案です。

費用が不法行為による損害賠償の範囲

１の移転登録手続をも行ったものと推（２）Ｂは本件各商標の移転登録を不に含まれるか否かが争点となった珍し認するのが相当である。

正に得た後、それらの権利者であるこい事案として、本稿にてご紹介します。とを前提にＢ商標１～３の商標登録出願をし、Ｂ商標１は拒絶査定されまし
たが、Ｂ商標２および３の登録を受けました。

したがって、被告は、Ｂと共謀して本件商標１及び２に係る移転登録を２．争点
本件の争点は、①櫻山の代表取締役行ったものと認めるのが相当である」としました。

であった被告とその元夫Ｂとの共謀のまた、「被告は、Ｂによる本件各商

原告は本件提訴に先立ち、Ｂに対し有無、②被告の故意・過失の有無、③標権の移転登録手続を共謀し、Ｂ商標て提起した本件各商標権移転登録の抹原告に生じた損害です。なお、当初、１ないし３の登録申請手続も容認して消登録手続請求訴訟において勝訴判決

本件訴訟の相被告とされていたＢは、いたというべきである。……本件商標（以下、別件判決）を得た結果、本件自身の行為の違法性を認め損害論のみ

２の移転登録申請は、櫻山の代表者で各商標権の名義人となりました。そのを争いましたが、本件の口頭弁論終結あった被告の意思に基づくことになる後、原告は別件判決の結果、原告が本後に原告と裁判上の和解をしました。

ところ、……櫻山は、当時、Ｂに対し、件各商標権の権利者となったことを前

本稿では事案の内容に鑑み、上記争本件商標２を移転する理由は何ら存在提として、Ｂ商標２および３の無効審点③を中心にご紹介します。

しなかったと認められるから、これは2022 No.9 The lnvention 47

櫻山に対する不法行為を構成するもの

各号に掲げられた費目のものについかわらず、客観的に登録が拒絶されると認められ、また、櫻山が、Ｂに対し、て、別件訴訟に係る訴訟費用額等の確ものといえ、他方、Ｂ商標２及び３は、本件商標１を譲渡するなどした事実が定処分を経て取り立てることが予定さＢが本件商標１及び２の名義人である存在しないことにも格別争いがないこ

れているのであるから、原告が、もと以上、原告が行った情報提供の程度でとからすると、……これも櫻山に対すより、これをＢに対する不法行為に基は、その登録を阻止し得ないものでる不法行為を構成することは明らかでづく損害賠償請求において損害としてあったと認めるのが相当である。したある」として、被告の故意による共同主張することは許されない（最高裁平がって、これらの情報提供に係る費用不法行為が成立する旨判示しました。

成31年（受）第606号令和２年４月７日を被告の不法行為と相当因果関係ある

判決・民集74巻３号646頁参照）。

損害であると認めることはできない」

４．裁判所の判断（原告の損害）

もっとも、別件訴訟の当事者以外のとして、原告の損害と認めませんでし（１）まず裁判所は、原告の営業上の者に負担を求める場合には、別件訴訟た。さらに、原告が商標登録出願をし損害につき、「原告は、三越伊勢丹から、に係る訴訟費用額等の確定処分を経てた花柄ロゴ等について応答期間の延長

原告の商標登録の問題を指摘され、商取り立てることが予定されていないのを求めた手続きに係る費用ならびにこ標登録に問題があるとカタログ等を作であるから、上記の理が直ちに当てはれら商標登録出願に対する拒絶査定へり直さなければならないとして、平成まるものと解するのは相当ではなく、の対応のために支出した印紙代および30年の御中元のカタログ等の掲載はで共同不法行為に係る損害賠償債務が連意見書作成に係る弁理士費用についてきないことなどを告げられ、当該カタ帯債務とされている趣旨に照らしても「応答期間の延長を必要とする当時ログ等の掲載による売上げを計上するも、原告は、被告との関係においては、の事情」「及び原告提出に係る意見書ことができなかったことが認められる。

上記費目のものについて、……共同不の内容が具体的には明らかにされていそうすると、少なくとも、原告がＢ法行為に基づく損害賠償請求においてないことを踏まえると、原告主張の費商標２及び３に係る無効審決を得た令損害として主張することは、許される用についてまで、被告の不法行為と相和２年５月まで、原告の商品を当該カタというべきである」とし、証拠上認定

当因果関係がある損害であると認めるログに掲載し得なかったことによる損できるこれらの費目について、原告のに足りない」として、原告の損害と認害は、被告による本件各商標権の移転損害と認めました。

めませんでした。に係る不法行為と相当因果関係がある弁護士費用についても「別件訴訟の他方、Ｂ商標の無効審判請求に要し損害と認めるのが相当である」としたう

難易度、審理の経過、認容する請求のた費用については、「Ｂ商標２及び３え、損害額について「その損害算定期

内容その他の諸般の事情を考慮すれは、Ｂが本件商標１及び２の権利者で間の計算上の始期は、通常の御中元のば、……本件商標１及び２の移転登録あることを前提に登録されたものであ

カタログの掲載時期その他の上記事情の態様の悪質性及び当該抹消登録手続

り、原告のラスク菓子の製造販売事業を総合すると、平成30年５月とするのの難易性に照らしても、被告の不法行等に関連するものであると認められるが相当であるから、原告の主張する終為と相当因果関係のある弁護士費用

ところ、……被告も、その登録を容認期である令和２年５月までの25か月間は、50万円と認めるのが相当である」

していたと推認されるものであるかに相当する750万円の限度で損害を認と判示しました。

ら、その無効審判請求に係る印紙代（申めるのが相当である」と判示しました。 （３）次に、裁判所は特許庁への情報立手数料）及び弁理士費用については、（２）次に、裁判所は印紙・郵券およ提供のために支払った弁理士費用につ被告の不法行為と相当因果関係がある

び仮処分登録免許税につき、
「原告は、

き、
「Ｂ商標１は、Ｂが本件商標１及損害であると認めるのが相当である」

Ｂとの関係においては、別件訴訟におび２の権利者であることを前提としてとして、原告の損害と認めました。

いて民事訴訟費用等に関する法律２条

も、原告が行った情報提供の程度にか

48 The lnvention 2022 No.9

そのうえで、弁理士費用等の損害額については「Ｂが原告の無効審判請求ですが、弁護士費用は自らが選任した訴訟追行を弁護士に委任した場合、そに対し何らの答弁をしなかったこと、弁護士との委任契約により内容が定まの弁護士費用は、事案の難易、請求額、当該無効審判請求に先立ってＢに対すりますので、訴訟費用に当たりません。

認容された額その他諸般の事情を斟酌る本件商標１及び２の移転登録の抹消

不法行為による損害賠償請求訴訟にして相当と認められる額の範囲内のも手続を命ずる判決……が確定していた

おいて、費用法２条各号に定められたのに限り、当該不法行為と相当因果関こと、その他の上記無効審判請求の難訴訟費用を損害として主張することの係に立つ損害と認められます（最判昭易度、審理の経過、認容する請求の内許否につき、最判令和２年４月７日民和44年２月27日民集23巻２号441頁）。

容……等を考慮すると、被告の不法行

集74巻３号646頁は、「強制執行の申なお、裁判所が損害と認める弁護士為と相当因果関係がある費用は、申立立てをした債権者が、当該強制執行に費用は、弁護士との委任契約に基づく手数料等11万2400円……に、上記の事おける債務者に対する不法行為に基づ

実際の弁護士費用とは異なり、多くの情を踏まえた弁理士費用相当損害額30く損害賠償請求において、当該強制執場合はその一部のみを認めています。

万円を加えた41万2400円の限度で認め行に要した費用のうち費用法２条各号

本件判決は、別件訴訟や仮処分の弁るのが相当である」と判示しました。に掲げられた費目のものを損害として護士費用に加え、商標登録無効審判に（４）最後に、裁判所は原告の損害の主張することは許されない」旨判示し要した弁理士費用の一部も不法行為にまとめとして、「原告に生じた損害は、ています。これは、訴訟制度の公平・よる損害と認めた点に特色がありま

上記合計876万0700円に、本件訴訟の円滑な利用を促し、裁判を受ける権利す。同請求も、専門的知識を要する訴難易度、審理の経過、認容する請求のを実効的にするという費用法２条の公訟類似の手続きですので、前記最判の内容その他本件において認められる諸益目的に鑑み、訴訟費用の回収手段の射程が及ぶと判断して損害と認めた本般の事情を考慮して、本件訴訟に係る任意選択を認めず、専ら確定処分に限件判決は妥当といえます。

弁護士費用相当損害額87万6070円を定したものと理解されています（宇賀（４）債務不履行の事案における弁護加えた963万6770円であると認めるの裁判官の補足意見）。

士費用の請求は、不法行為と異なり、しんしゃく

もっとも、同判決は強制執行の申立金銭債務の不履行の事案では一般的にてをした債権者と債務者との間の規律否定され（最判昭和48年10月11日判

５．考察を述べており、当事者以外の者に訴訟時723号44頁）、使用者の安全配慮義（１）本件では、被告の共同不法行為費用の負担を求める場合には射程が及務違反など限られた事案でのみ認めらを原因として提起された損害賠償請求ばないと理解されています。本件判決れています（最判平成24年２月24日

訴訟において、原告の損害として認めも、別件訴訟等の当事者Ｂに対する訴判時2144号89頁）。その理由は、債務られる経費の範囲が問題となりました。

訟では損害と主張できないが、共同不不履行の場合には、契約で取立費用を（２）訴訟費用とは民事訴訟法等の法法行為者たる被告に対する訴訟では損定めるというリスク分配が可能であ令により負担が定められた費用で、そ害と主張できる旨判示しています。

り、契約に定めがないときは債権者がの範囲は民事訴訟費用等に関する法律（３）不法行為の被害者が、自己の権利取立費用を負担するのが原則である、（以下、費用法）２条各号に定められ擁護のため訴え提起を余儀なくされ、などと説明されています。

が相当である」と判示しました。ています。本件では、訴状等に貼付する印紙代（費用法２条１号、同３条）、送達に要する郵券代（同法２条２号、11条）、仮処分の嘱託登記につき納める登録免許税（同法２条11号）が訴訟費用に当たります。よく誤解されるの

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（１級・統計数理、準１級）取得。

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