生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

明確性要件およびサポート要件違反等が争われた事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要
本件は、無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟です。

平成25年９月19日判決

平成24年
（行ケ）
第10387号］

２．発明の概要
本件特許（特許第4082734号）の特

３．原審決の概要（１）明確性要件について許請求の範囲には、次の発明が記載さ「本件発明１における『安定化されたれていました。

溶媒組成物』との記載について、金属て特許無効審決がなされました。

【請求項１】の種類が異なれば、同じ溶媒組成物を①本
 件 発 明 １ ～ ３、 ５、 ９、10は、安定化された溶媒組成物であって、臭用いて同一の使用条件で腐食試験を実

甲１（先願）に記載された発明と化n-プロピルを少なくとも90重量％施しても、金属腐食が生じる場合と生同一である

含有する溶媒部分とニトロアルカン、じない場合があり、また、温度が異な

１、２－ブチレンオキサイドおよび１、れば、同じ溶媒組成物を使用しても金３－ジオキソランを含んでいて１、４属腐食が生じる場合と生じない場合が－ジオキサンを含まない安定剤系部分あるので、使用条件が特定されていなト要件を満たさないを含む溶媒組成物。

い『安定化された溶媒組成物』との記

これに対して裁判所は、① 拡大先【請求項２～４】：省略

載は明確ではなく、本件発明１及びこ願および② 明確性要件違反について【請求項５】の発明を直接又は間接的に引用する本は審決の理由に誤りはないが、③ サ該溶媒部分が臭化n-プロピルを94か件発明２～８は明確性の要件を欠く」

ポート要件違反については審決の理由

ら98重量％含有する請求の範囲第１との理由を示して、請求項１～８は明が誤りであると判断し、結論として審項記載の溶媒組成物。

確性要件違反であると判断しました。

決を維持しました。

【請求項６～８】：省略（２）サポート要件について

原審判では、以下のとおり認定され② 本 件発明１～８は、明確性要件を満たさない③ 本 件発明５、８、９、10はサポー

本件は、新たな解釈や判断基準を示【請求項９】「ア 本件発明９、10についてしたものではなく、事例判決の一つに物品を洗浄する方法であって、臭化n-

本件発明１～８は、『安定化された溶すぎませんが、明確性要件およびサプロピルを少なくとも90重量％含有す媒組成物』との発明特定事項を有する

ポート要件に対する知財高裁の考え方

る溶媒部分とニトロアルカン、１、２－ところ、安定剤の含有量の好適範囲とがよく表れている事例として参考にな

ブチレンオキサイドおよび１、３－ジオして記載されている数値範囲以外、特ります。

キソランを含んでいて１、４－ジオキサに下限値を下回るもので、結果的に『金以下、本稿では、明細書記載要件（明ンを含まない安定剤系部分を含む室温属腐食の遅延化をもたらす』との課題

確性要件、サポート要件および実施可から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物が解決できないものは、『安定化された能要件）について説明し、拡大先願にに該物品を浸漬することを含む方法。

溶媒組成物』ではなく、本件発明１～関する争点の説明は省略します。

【請求項10】：省略８の範囲外になるものである。これに2014 No.1 The lnvention 37対して、本件発明９、10は、『安定化さ一切記載されておらず、本件発明５、８成物』であり、また、本件発明の効果は、れた溶媒組成物』との発明特定事項をは『発明の詳細な説明に記載された発使用者及び環境に優しく、かつ、高い含んでおらず、安定剤の含有量の好適明』ということはできない」との理由を安定化効果を示す脱グリース及び洗浄範囲として記載されている数値範囲以示して、請求項５、８～ 10はサポート用溶媒が得られたことと理解できる」

外、特に好適範囲の下限値を下回るも要件違反であると判断しました。

（２）明確性要件についてのを含むものであるから、そのようなも裁判所は、明確性要件違反の無効理のにあっては、必ずしも『金属腐食の４．裁判所の判断

由について、次の理由により、原審決遅延化をもたらす』との課題が解決で（１）本件発明についての判断に誤りはないと認定しました。

きるとはいえない。したがって、本件発まず裁判所は、本件明細書の記載を「本件明細書においても、安定という明９、10は、その範囲すべてにおいて一部抜粋して記載したうえで、本件発明用語が、洗浄に使用する組成物を金属発明の課題が解決できるとはいえない。

を次のように理解したことを示しました。と高温で接触させた場合に金属を腐食

イ 本件発明５、８について「前記（１）に摘記した本件明細書の記させないようにすることを意味するも本件発明５は、『該溶媒部分が臭化n-載によれば、臭化n-プロピルは、オゾのとして使用されていると理解できる。

プロピルを94から98重量％含有する請ン層を枯渇する可能性が低く、溶媒機原告は、本件発明における『安定化』求項１記載の溶媒組成物』であり、本能、コスト、毒性及び可燃性の問題にとは、『ある溶媒と接触する金属が、件発明８は、『該溶媒部分が臭化n-プロおいて有望な洗浄用溶媒であるが、よ当該溶媒への安定剤の添加により、安ピルを94から98重量％含有する請求項り高い温度で使用した場合に金属の腐定剤を添加しない場合に比べてより腐６記載の溶媒組成物』である。一方、食がもたらされる可能性があるという発食しにくくなること』、端的には『金発明の詳細な説明には、『臭化n-プロピ明の背景の下、臭化n-プロピルとその属腐食の遅延化』であり、……『安定ルが本溶媒組成物の94－97重量％にな安定剤系の最良の組合せを調査するこ化された溶媒組成物』との記載が明確るようにしてもよい。
』と記載されてはとにより、使用者及び環境に優しく、か性を欠くとした審決の判断は誤りであいるものの、臭化n-プロピルを『94からつ、より高い温度で使用した場合に金ると主張する。

98重量％含有』すること、『97から98重属が腐食されないという安定化効果をしかし、『……溶媒組成物』について、量％含有』することの記載はない。発示す脱グリース及び洗浄用溶媒を見出使用する条件によって、金属腐食が生明の詳細な説明には、『臭化n-プロピルしたというのが、本件発明である。そしじる場合と生じない場合があることとを少なくとも90重量％含む』ことについて、本件発明の課題は、臭化n-プロピなり、原告が主張する安定化の意味にて記載され、『少なくとも90重量％含む』

ル溶媒とその安定剤系の最良の組合せ従えば、『……溶媒組成物』という物との数値範囲に『94から98重量％含む』を調査することにより、使用者及び環が存在しても、この組成物の使用条件との数 値 範囲を包含し、『94から98重境に優しく、かつ、より高い温度で使用が定まるまでは、この物が『安定化さ量％含む』という技術思想が『少なくとした場合に金属が腐食されないというれた溶媒組成物』に該当するのか否かも90重量％含む』という技術思想の下安定化効果を示す脱グリース及び洗浄を特定できないということになる。

位概念には当たるものの、下位概念と用溶媒を提供することであり、本件発したがって、……『……〈安定化され上位概念で表現された発明は、技術思

明１の構成は、『臭化n-プロピルを少なた溶媒組成物〉との記載は、…同一溶想としては別のものといわざるを得な

くとも90重量％含有する溶媒部分とニト媒組成物を用いても、使用条件によってい。そうすると、本件発明５、８におい

ロアルカン、１、２－ブチレンオキサイは〈安定化された〉場合とそうでない場て『該溶媒部分が臭化n-プロピルを94ドおよび１、３－ジオキソランを含んで合が存在し得るのであるから、使用条件から98重量％含有する』との発明特定

いて１、４－ジオキサンを含まない安定が特定されていない〈安定化された溶事項が、そもそも発明の詳細な説明に剤系部分を含む』『安定化された溶媒組媒組成物〉との記載は明確であるとはい38 The lnvention 2014 No.1

えない。
』との判断に誤りはない。……。

量の下限値が特定された記載されてい本件発明の「安定化された」のようこの点について、原告は、本件発明ないこと（原文ママ）を根拠に、本件に、「物の発明」を特定する際に、そ１～８は溶媒組成物の発明なので、組発明９及び10がサポート要件を満たの「物」の機能、作用あるいは効果を成物がどのような条件の下で使用されさないとすることはできない。

用いて表現した場合、その「物」の使るかということは、それによってその（２）本件発明５、８についてい方によって機能、作用または効果を溶媒組成物自体が異なるものになるわ

審決は、臭化n-プロピルの含有量が奏したり奏さなかったりすると、「物けではないので、請求項の記載が明確『94 ～ 98重量％』であることは本件の発明」が不明確とされるおそれがあかどうかを判断するに当たっては無関

明細書には記載されておらず、『97 ～ります。クレーム作成時には注意すべ係であると主張する。しかし、組成物98重量％』の範囲を補完する記載もなきでしょう。の使用条件により溶媒組成物自体は変いし、安定剤の含有量を計算して、残サポート要件については、特定の成化するものではないものの、溶媒組成余を臭化n-プロピルの数値範囲を限定分について最良の組み合わせを見いだ物が『安定化された溶媒組成物』に該するための量とすることは記載されてした発明であり、配合比の最適化を発当するか否かが変化するので、組成物いないので、臭化n-プロピルの含有量明の課題とするものではないから、各がどのような条件の下で使用されるかが『94 ～ 98重量％』であることは明成分の配合量の下限値を特定した記載ということが、請求項の記載の明確性細書に記載されていないと判断した。

がないことを根拠にサポート要件違反判断に関係するのであって、原告の主しかし、上記（１）のように、本件発とはならないと判断されました。

張を採用することはできない」

明は、臭化n-プロピルとその安定剤系組成に特徴のある発明において、すべ（３）サポート要件についての 組 合 せ を 特 徴 と す る 発 明 で あ り、ての成分について上限、下限の特定を裁判所は、サポート要件について、……。そうすると、本件明細書の発明要求するのは、発明者・出願人の負担次の理由により原審決の判断は誤りでの詳細な説明中に臭化n-プロピルの含があまりにも大きすぎます。

あると判示しました。

有量について『94 ～ 98重量％』といしたがって、配合比の最適化を特徴「（１）本件発明９、10についてう数値範囲の具体的な記載がないこととする発明以外では、下限値が記載さ……審決は、特許請求の範囲に臭化を根拠に、本件発明５及び８がサポーれていないことだけではサポート要件n-プロピルと組み合わせる安定剤の下ト要件を満たさないとすることはでき違反にならないとする今回の判断は妥

限値が記載されておらず、当然にそのない」

当であるといえるでしょう。

効果を奏さないような、安定剤をごくわずかしか含まないような配合量につしかし、本件発明の請求項５、８に５．考察

おいて、臭化n-プロピルの配合量の数いての発明が本件発明９及び10の範

まず、明確性要件については、本件値範囲を特定したことに特徴があるに囲に形式上含まれることをもって、本発明の溶媒組成物は、同一組成物であっもかかわらず、「臭化n-プロピルとそ件発明９及び10がサポート要件を満ても使用条件により「安定化された場合」の安定剤系の組合せを特徴とする発たさないと判断した。しかし、本件発とそうでない場合があることから、請求明」と認定し、配合比の最適化ではな

明は、臭化n-プロピルを安定化する臭項１の「安定化された溶媒組成物」とのいとした本件判決が妥当であったかど

化n-プロピルと安定剤の最良の組合せ記載が不明確であると判断されました。

うかについては疑問が残ります。

を見出すことを発明の課題とするもの

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

であって、臭化n-プロピルと安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、特許請求の範囲に、安定剤系として選択される物質の配合さの たつみ
1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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