生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許権の消尽が否定された事例［大阪地方裁判所

１．事件の概要
本件は、主として特許権および商標

平成26年１月16日判決

平成24年
（ワ）
第8071号］

ペーパとから成り、ロールペーパのシートの巻量に応

被告は「被告製品は原告製品の使用済権の消尽の成否が争われた事例です。

じたシート張力を中空軸に付与すみ芯管をそのままの状態で再利用した

原告は、薬剤分包装置（以下、原告装るために、支持軸に設けた角度セものであるから、被告製品について本件置）を製造・販売し、原告装置で使用すンサによる回転角度の検出信号と特許権は消尽している」と主張しました。

るための薬剤分包用ロールペーパ（以測長センサの検出信号とからシー

原告は、原告製品の芯管の所有権は下、原告製品）を製造・販売しています

トの巻量が算出可能であって、そ原告に留保されており、原告から顧客（ただし、原告製品の芯管の所有権留の角度センサによる検出が可能なに譲渡（販売）しているのは分包紙の保について争いあり）。

位置に磁石を配置し、みであるから、特許権消尽の前提を欠その磁石をロールペーパと共に回いている旨を主張しました。

被告は、原告製品の分包紙が消費さＣ（２）争点２－１についてＤれた後に残った芯管を回収し、それに分転するように配設して成る包紙を巻き直した製品（以下、被告製品）Ｅ

薬剤分包用ロールペーパ。

を販売しています。
被告製品は、
原告製

３．争点

これに対して、被告は、次のように反論しました。
「原告は、原告と最終的な顧客（使品の芯管をそのまま使用しているため、本件の争点は、以下のとおりです。

用者）である病院や薬局等との間で、被告製品の芯管にも原告の付した登録

１）被告製品は本件特許発明の技術的原告製品の芯管の所有権を原告に留保商標が付されたままになっていました。

範囲に属するか

原告は、被告に対して、特許権およ２）特許権消尽の成否する旨の合意があると主張する。
しかし、原告製品は、原告から医薬び商標権に基づいて差し止めおよび損

３）商標権を行使することの可否

品問屋などの卸売業者に、卸売業者か害賠償を請求し、被告は特許権および

４）損害額等（説明は省略）

ら病院や薬局等の顧客に、順次、販売商標権の消尽を主張しました。

なお、争点２は、原告製品の芯管にされるものである。それにもかかわら関する所有権留保の有無（争点２－１）

ず、原告は、最終的な顧客（使用者）と、被告製品と原告製品の同一性（争との合意しか主張しておらず、卸売業ば、次のようになります。

点２－２）の２点からなります。

者間や卸売業者と顧客間でも所有権留Ａ ［省略：薬剤分包装置の特徴の説

４．各争点についての当事者の主張保の合意が成立していることについて（１）争点１について主張立証していない」

２．発明等の概要
本件特許発明を構成要件に分説すれ

明］……ようにした薬剤分包装置に用いられ、Ｂ

被告は、構成要件Ａ、ＣおよびＤの（３）争点２－２について

中 空芯管とその上に薬剤分包用構成要件充足性について不知としまし

被告は、次のように主張しました。

シートをロール状に巻いたロールたが、積極的には争っていません。

「被告製品は、分包紙を費消した後2014 No.4 The lnvention 41

の原告製品の使用済み芯管に分包紙を被告製品における加工の態様は、原積極的に争っておらず、原告の主張ど巻き直して製品化したものであり、芯告製品の芯管に分包紙を巻き直すことおりに認定されました。

管自体には何らの加工や部材交換もにより、完全に失われていた商品とし（２）争点２－１について行っていない。ての効用を、概ね新品同様に回復させ裁判所は、まず、特許権の消尽につ分包紙が消耗品であるのに対し、芯るものである。

いて、次のように最高裁判決（最判平

管は硬い樹脂でできており、分包紙を（ⅳ）取引の実情等９.７.１）を指摘しました。

使い切る程度の期間で破損したり劣化したりするものではない。
このような芯管のリサイクルは、特許製品が製品としての本来の耐用期間芯管を再利用することは可能である「特許権者又は実施権者が我が国のものの、製品全体としては使い切りの国内において特許製品を譲渡した場合消耗品であり、修理して使い続けるこには、当該特許製品については特許権とは予定されていない。

はその目的を達成したものとして消尽を経過してその効用を終えた後に再使

前記のとおり、原告は原告製品の芯し、もはや特許権の効力は、当該特許用又は再生利用をするものではない。

管の所有権を留保しており、原告製品製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行

したがって、被告製品は、原告製品の経済的価値のほとんどは分包紙が占為等には及ばない」と同一性を有しており、新しく特許製めている」

品を製造したものではない」（４）争点３について

そのうえで、原告は原告装置を販売する際に「① 原告製品の芯管は分包紙

これに対して原告は、次の理由から、被告は、「被告製品は原告製品の使を使い切るまでの間無償で貸与するも被告製品は加工前の原告製品と同一性用済み芯管をそのままの状態で再利用のであること、② 使用後は芯管を回収を欠く製品を新たに製造したものであしたものであるから、被告製品についすること、③ 第三者に対する芯管の譲ると主張しました。て本件各商標権は消尽している」と述

渡、貸与等は禁止すること」
を顧客に対「（ⅰ）原告製品の属性

べ、「被告製品の芯管に本件各登録商して説明していること、①～③の説明

原告製品は、薬剤の分包に用いられ標が付されているとしても、製品全体が原告製品の表面、その包装、ウェブるものであり、その構造は、芯管とそについて、出所識別機能や品質保証機サイトおよびカタログに記載されていの周囲に巻回された分包紙からなる。

能を害する態様で使用しているものでること、顧客から芯管が返還されたときはない」と主張しました。にポイントを付与し、ポイントと景品をそうすると、分包紙を使い切った後は製品としての効用を失うことになる

これに対し原告は、芯管の所有権を留交換するサービスを行っていること、から、製品としての耐用期間は分包紙保しているから商標権は消尽していな芯管の回収率が約97％であることなどを使い切るまでの間である。

い旨を主張し、さらに「本件各登録商標の事実から、原告製品の芯管の所有権は（ⅱ）本件特許発明の内容の指定商品は『紙類』であるところ、原原告に留保されていると認定しました。

本件特許発明の構成要件は、分包紙告製品と被告製品は分包紙が全く別のまた、芯管の所有権が原告に留保さの巻き量の検出を可能にする芯管と、そ物であるから、製品としての同一性がなれていることは卸売業者も認識していの周囲に巻回された分包紙からなり、分い」「芯管が同一であるとはいえ、被告製る旨を認定しました。

包紙を使い切った後の芯管だけでは本品は、分包紙やその巻き方が原告製品と上記認定の結果、原告は原告製品の件特許発明の構成要件を充足しない。

は異なるから、商標の出所識別機能及び分包紙を顧客に譲渡しましたが、芯管そうすると、分包紙は本件特許発明品質保証機能の観点からみても完全には譲渡しておらず、分包紙は顧客の下の必須の構成要件であり、これを使い異なる商品である」と主張しました。

で費消されており特許権の消尽の対象

切った後に特許製品としての同一性が５．裁判所の判断にならず、芯管は譲渡されていないか失われることは明らかである。

（１）争点１についてら消尽の前提を欠いていると判断し（ⅲ）加工及び部材の交換の態様
42 The lnvention 2014 No.4

構成要件充足性については、被告はて、特許権の消尽を認めませんでした。

（３）争点２－２についてあって、被告製品は「加工前の原告製め、譲渡されていない部品は、特許権

裁判所は、まず、「特許権者又は特品と同一性を欠く特許製品が新たに製消尽の前提が欠けることになります。

許権者から許諾を受けた実施権者が我造されたもの」と認定して、芯管の譲このため、特許権の消尽を主張しようが国において譲渡した特許製品につき渡の成否にかかわらず特許権の消尽をとする場合には、前記最高裁判決の基加工や部材の交換がされた場合におい認めることができないと判断しました。

準に照らして検討するだけではなく、て、当該加工等が特許製品の新たな製（４）争点３について回収した部品の所有権が留保されてい造に当たるとして特許権者がその特許裁判所は、商標権の有する品質表示るか否かも確認する必要があります。

製品につき特許権を行使することが許機能に着目し、「顧客にとって、上記また、特許権者が所有権留保を主張されるといえるかどうかについては、製品に占める分包紙の部分の品質は最する場合、所有権が留保されているこ

当該特許製品の属性、特許発明の内容、大の関心事である」と認定したうえで、とが、最終顧客のみならず中間流通業

加工及び部材の交換の態様のほか、取「分包紙及びその加工の主体が異なる者にも認識できるようにすることが重引の実情等も総合考慮して判断すべき場合には、品質において同一性のある要です。製品が展転流通する過程で、所である」（最判平19.11.８、インクカー商品であるとはいいがたいから、この有権留保を認識していない者が取引にトリッジ事件）と指摘しました。

ような原告製品との同一性を欠く被告関与していると、その者が動産の即時そのうえで、「顧客にとって、原告製品について本件各登録商標を付して取得（民法192条）によって所有権を取製品（被告製品）は上記製品に占める

販売する被告の行為は、原告の本件各得し、特許権者の所有権が失われます。

分包紙の部分の価値が高いものである商標権（専用使用権）を侵害するもの

本件では、特許権者と最終顧客とのこと、需要者である病院や薬局等が使というべきである」と判断しました。

間の合意の他、製品、製品の包装、ウェ用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直す

６．考察

ブサイト、カタログにも所有権留保のなどして再利用することはできないた

特許製品の一部をリサイクルした場表示があり、卸売業者も十分に認識でめ、顧客にとって、分包紙を費消した合に、特許製品が新たな製造に該当すきるようになっていたという事実にも後の芯管自体には価値がないこと」をるかどうかの判断基準は、前掲のイン注目すべきでしょう。

認定し、このことから、「特許製品のクカートリッジ事件最高裁判決に示さ属性としては、分包紙の部分の価値がれています。

また、
本件では、商標権の侵害の有無について、品質表示機能に着目して判断高く、分包紙を費消した後の芯管自体本件は、前記判断基準に照らしても特しています。本件は、芯管の所有権が留は無価値なものであり、分包紙が費消許権の消尽が否定される（争点２－２）

保されている、すなわち、商標権者の所された時点で製品としての本来の効用のですが、さらに、リサイクルされた部有物に登録商標が付されているというを終えるものということができる。芯品の所有権が特許権者に留保されてい特徴がありますが、製品の品質に着目す管の部分が同一であったとしても、分たことを理由に特許権の消尽を否定しれば、原告製品と異なる被告製品に登包紙の部分が異なる製品については、た（争点２－１）
ことに特徴があります。

録商標が付されていることによって、商社会的、経済的見地からみて、同一性特許権の消尽は、我が国において譲標権の品質表示機能が損なわれているを有する製品であるとはいいがたいも渡した特許製品そのものに限られるたと判断した本件判決は妥当でしょう。のというべきである」と認定しました。
そして、「使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為
は、製品としての本来の効用を終えた原告製品について、製品の主要な部材を交換し、新たに製品化する行為」でいくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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