生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士

特許権者による特許発明の実施は特許法102条２項の適用要件ではないとした事例［知的財産高等裁判所

平成25年２月１日判決

平成24年
（ネ）
第10015号］

１．はじめに２．事案の概要および第一審判決（１）侵害者の利益と権利者の損害（１）本件の概要

特許法102条２項は、「特許権者又本件は、「ごみ貯蔵機器」の発明には専用実施権者が故意又は過失により関する特許権（特許第4402165号）を自己の特許権又は専用実施権を侵害し有する原告が、被告（アップリカ社）た者に対しその侵害により自己が受けによるごみ貯蔵カセット（イ号物件）た損害の賠償を請求する場合においの輸入・販売等が本件特許権および原て、その者がその侵害の行為により利告の有する意匠権を侵害すると主張益を受けているときは、その利益の額し、被告に対して、イ号物件の輸入・は、特許権者又は専用実施権者が受け販売等の差し止めおよび損害賠償を請た損害の額と推定する」と規定してい求した事件です。

ます。

なお、被告は、原告が被告の顧客に特許権侵害者が得た利益の額を、特対して、被告が販売するイ号物件が原許権者等の受けた損害の額と推定する告の知的財産権を侵害しているとの事旨の規定です。

実を通知したことなどが、被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、（２）本判決の意義

流布（不正競争防止法２条１項14号）に

従来、特許権者が同項の規定の適用該当すると主張して、原告に対し、損を受けるためには、その前提として、特害賠償請求の反訴を提起しています。

許権者自身が特許発明の実施をしていることが必要であり、特許権者が特許発明を実施していないときは、特許法102条２項は適用されない［同条３項の規定（実施料相当額の賠償）によることになる］と解するのが判例・通説でした。
本判決は、知財高裁の大合議部が、従来の判例・通説の解釈を覆したものであり、実務上、極めて重要な判決です。

内側壁と、外側壁と、前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって、使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と、前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように、前記外側壁から突出する構成と、を備え、前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵カセット」［ごみ貯蔵機器］【参考】本件発明１のクレーム（請求項14）「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、該ごみ貯蔵カセッ
トは、略円柱状のコアを画定する※１がカセット2013 No.9 The lnvention 45

（２）原告による本件特許発明の不実施「 特 許 法102条 ２ 項 は、『 特 許 権 者

該特許発明を実施していることを要件

原告は英国法人であり、日本国外に……が故意又は過失により自己の特許とするものではないというべきである」

おいて原告製のごみ貯蔵カセットの製権……を侵害した者に対しその侵害に造等は行っていたものの、日本国内により自己が受けた損害の賠償を請求す（イ）本件へのあてはめ

おいては、日本国内の販売店（以下、る場合において、その者がその侵害の「……上記認定事実によれば、原告は、コンビ社）が、原告との販売店契約に行為により利益を受けているときは、コンビ社との間で本件販売店契約を締基づき、原告製ごみ貯蔵カセットを輸

その利益の額は、特許権者……が受け結し、これに基づき、コンビ社を日本入・販売していました。

た損害の額と推定する。』と規定する。

国内における原告製品の販売店とし、したがって、原告は、自らは日本国

特許法102条２項は、民法の原則の下コンビ社に対し、英国で製造した本件内において本件特許発明を実施していでは、特許権侵害によって特許権者が発明１に係る原告製カセットを販売（輸ませんでした。

被った損害の賠償を求めるためには、出）していること、コンビ社は、上記特許権者において、損害の発生及び額、原告製カセットを、日本国内において、これと特許権侵害行為との間の因果関一般消費者に対し、販売していること、

第一審判決（東京地判平成23年12月係を主張、立証しなければならないとこ

もって、原告は、コンビ社を通じて原26日）
は、イ号物件は本件発明１の技術ろ、その立証等には困難が伴い、その告製カセットを日本国内において販売的範囲に属するとして、イ号物件の輸入・結果、妥当な損害の塡補がされないとしているといえること、被告は、イ号販売等の差し止めを認め、損害賠償請求いう不都合が生じ得ることに照らして、物件を日本国内に輸入し、販売するこを一部認容しました（意匠権については侵害者が侵害行為によって利益を受けとにより、コンビ社のみならず原告と非侵害と判断、被告の反訴請求は棄却）。ているときは、その利益額を特許権者もごみ貯蔵カセットに係る日本国内のこのうち、損害賠償請求について、第の損害額と推定するとして、立証の困市場において競業関係にあること、被一審判決は、原告が日本国内において難性の軽減を図った規定である。この

告の侵害行為（イ号物件の販売）により、本件特許権を実施していないことを理ように、特許法102条２項は、損害額の原告製カセットの日本国内での売上げ由として、特許法102条２項の適用を認立証の困難性を軽減する趣旨で設けらが減少していることが認められる。

めず、同条３項に基づき算定した損害れた規定であって、その効果も推定に以上の事実経緯に照らすならば、原賠償額（2113万円余）を認容しました。

すぎないことからすれば、同項を適用す

告には、被告の侵害行為がなかったならるための要件を、殊更厳格なものとする

ば、利益が得られたであろうという事情

３．裁判所の判断合理的な理由はないというべきである。

が認められるから、原告の損害額の算（１）本判決の概要

したがって、特許権者に、侵害者に定につき、特許法102条２項の適用が排裁判所は、以下のように判示して、よる特許権侵害行為がなかったならば除される理由はないというべきである」

特許法102条２項の適用を認め、第一利益が得られたであろうという事情が審判決の認容額の約７倍である１億存在する場合には、特許法102条２項（ウ）推定の覆滅について4807万円余りの損害賠償請求を認容の適用が認められると解すべきであり、「……被告は、日本国内において原しました（上告）。

特許権者と侵害者の業務態様等に相違告製品を販売して利益を得ているのが存在するなどの諸事情は、推定されは、コンビ社であって原告ではない、た損害額を覆滅する事情として考慮さまた、原告とコンビ社間には、強制的（ア）特 許権者による特許発明の実れるとするのが相当である。そして、な最低購入量の定めや最低購入量不達施 は、 特 許 法102条 ２ 項 の 適後に述べるとおり、特許法102条２項の成時の経済的な補填の定めがあり、原用要件か適用に当たり、特許権者において、当告には損害が生じないから、原告の損（３）第一審判決（２）判旨

46 The lnvention 2013 No.9

害賠償請求は失当であると主張する。

いない場合には、特許権者には逸失利すぎないとも考えられ、特許法102条

しかし、被告の上記主張は、以下の益が発生しないはずである、という理２項の侵害者利益額の賠償を認めず、由に基づき、特許権者が特許発明を実同条３項の実施料相当額の賠償しか認

すなわち、上記のとおり、原告は、施していない場合には、特許法102条

めないとすることは、侵害者を不当にコンビ社との間で本件販売店契約を締２項は適用されないと解してきました。

利することとなって妥当ではないよう結し、これに基づき、コンビ社を日本国

このような従来の判例・通説の立場内における原告製品の販売店とし、コに立つと、日本国内の販売店を通じてしたがって、本判決が、原告についンビ社に対し、英国で製造した本件発製品を販売し、自らは日本国内において特許法102条２項の適用を認めたこ

明１に係る原告製カセットを販売（輸出）て特許発明の実施行為を行っていなとは、結論において妥当と考えられる

していること、コンビ社は、上記原告かった原告について、特許法102条２項でしょう。

製カセットを、日本国内において、一般の規定は適用されないことになります。

消費者に対し、販売していること、もっ本件の第一審判決もこのような結論て、原告は、コンビ社を通じて原告製を採りました（同種事案で特許法102条

本件は、上告されているとのことでカセットを日本国内において販売してい２項の適用を否定したものとして、東京あり、本判決による特許法102条２項るといえることからすれば、日本国内に地判 平成17年３月10日「判例時報1918の解釈が最高裁によって維持されるかおいて、原告製品の販売から利益を得

号p.67［多機能測量計測システム］」等）。

どうかが注目されます。

とおり採用できない。

（３）今後の問題点

また、本件のように、外国の特許権ているのは、コンビ社のみであるとはいえない。また、原告とコンビ社間に、強に思われます。

（２）本判決の結論者が日本国内の販売店を用いて特許発制的な最低購入量の定めや最低購入量

しかし、本判決は、侵害者による特明の実施品を流通させている場合の不達成時の経済的な補填の定めがある

許権侵害行為がなかったならば利益が他、どのような場合に「侵害者によると認めるに足りる証拠は存在しない。

得られたであろうという事情が特許権

特許権侵害行為がなかったならば利益のみならず、本件において、被告は、者にある場合には特許法102条２項をが得られたであろう」といえるかは明

原告製カセットの販売におけるコンビ適用することができるとしたうえで、確ではなく、事例の蓄積が待たれます。

社の利益額等について具体的な主張立特許権者による特許発明の実施は特許

さらに、本判決では、「特許権者と証をしていないことなどに照らすと、法102条２項適用の前提条件ではない侵害者の業務態様等に相違が存在するコンビ社が原告製カセットの販売をしとしました。などの諸事情は、推定された損害額をていることをもって、上記推定の覆滅を認めることはできない」

原告が自ら日本国内で特許発明を実施していないとしても、本件のように覆滅する事情として考慮される」と述べています。

特許発明の実施品である原告製品が日

原告が特許発明を実施していない

４．考察

本国内で流通し、現実に競業関係にあケースにおいて、具体的にどのような（１）従来の判例・通説

る場合、特許権者自らが日本国内で特事情が特許法102条２項の推定の覆滅

従来の判例・通説においては、特許許発明を実施するか、それとも、販売事由となるかは、さらに検討を要する

法102条２項は、損害額の推定規定で代理店を用いるかは、形式的な違いにところです。

はあっても、損害の発生を推定した規

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

定ではないので、特許法102条２項の適用の前提として、特許権者に逸失利益が発生していることが必要であるところ、特許権者が特許発明を実施してもりもと しん
東京大学法学部卒業。生田名越高橋法律特許事務所にて、侵害訴訟等の知的財産権法務、システム関連契約案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。

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