生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

共同被告の一人についての責任主体性が争われた事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

令和３年８月20日判決

令和２年
（ワ）
第4332号］

欧州、アジア各国でスマートフォンやかを検討するに当たっては、事態を物

本件は、発明の名称を「加熱式エアタブレットの製造、販売を行う国際的理的、自然的に観察するだけでなく、ロゾル発生装置、及び一貫した特性のな企業グループ（Ｃ社グループ）の日社会的、経済的側面をも含め総合的にエアロゾルを発生させる方法」とする本法人である。

観察して、侵害行為の法的な帰属主体が誰であるかを規範的に判断すべきで発明に係る特許権を有する原告が、被告Y1およびY2に対して被告らが共同（２）被告製品の販売等あるところ、以下の事実関係によれば、

で被告製品の販売、輸出、輸入および被告Y1は、平成30年６月ころから

被告Y2は、被告Y1と主観的かつ客観販売の申し出をすることが本件特許権

被告製品の販売、輸入および販売の申的に共同して、被告製品の販売等をしの侵害に当たると主張して被告製品のし出をした。ていたと評価し得る」
ア．主観的共同関係

譲渡、輸出、輸入、譲渡の申し出の差止めおよび廃棄を求めた事案です。

（３）本件特許権に基づく仮処分「被告らは、いずれも中国Ｃ社を中心とする中国Ｃ社グループの日本法人

本件では、①被告製品の構成要件該

原告は、被告らを債務者として、被当性、②特許無効の抗弁の成否、③被告製品の譲渡等の差止めを求める民事であり、代表者が共通している」

告Y2の責任主体性、④差止めの必要保全の申立てをしたところ、令和元年「被告製品１及び２の記者発表に関性――が争点になりました。
このうち、12月18日、同申立てを認容した（本する記事等……には、『Ｃ社グループが③と④について紹介します。

件仮処分命令）。

技術的にサポートしたことから、Y2のＹ社長がY1の代表取締役を兼任す

２．争いのない事実等（１）当事者（４）別件訴訟る』などと記載され、同記者会見は、両原告は、被告Y1に対し本件特許権と者の代表者を兼ねるＹが自ら行った」

被告Y1は、喫煙具類や電子製品のは別の特許権に基づき、被告製品の譲「被告製品３の記者発表に関する記企画、製造、販売および輸出入等を目渡等の差止めを求める訴訟を東京地方

事……には、当時被告Y2の従業員で的として、平成30年２月28日に設立裁判所に提起したところ、同裁判所はあったＺ……が『Y1事業戦略本部マされた株式会社である。

令和２年３月25日、原告の差止請求をネジャー』との肩書きで行ったと記載認容する判決をし、同判決は確定した。

されている」

被告Y2は、電化製品、コンピュー「被告Y1の登記簿上の本店所在地はター関連機器の企画、製造、販売および輸出入等を目的として、平成25年３．当事者の主張（住所は省略）であり、アマゾンの出１月30日に設立された株式会社であ（１）原告の主張

品者プロフィール上の所在地は同住所

り、中国Ｃ社を中核企業とし、米国、「特許法上の侵害行為者が誰であるに所在する（省略）にあるシェアオフィ
2021 No.12 The lnvention 33

ス……となっている……。同オフィス

被告Y1のみを対象とするものであり、ケティング業務等の委託を被告Y1かの利用契約は、当初、被告Y2が契約し、被 告Y2は 対 象 と な っ て い な い か ら、ら受けていただけであり……、被告

被告Y1に契約上の地位が譲渡された

被告Y2が被告Y1と共同して行う被告

Y1から業務委託を受けていた複数のものであ」る。

製品の譲渡等を差し止める必要があ会社のうちの一つにすぎない」

イ．客観的共同関係

る。また、被告Y1は自社サイトや楽ウ．差止めの必要性「楽天における被告製品の販売サイ天サイト上の店舗を維持しており、い「被告Y1は、本件別件訴訟で被告製トにおいては、商品の返送先住所がつでも直ちにオンライン上で被告製品品の譲渡等の差止めを命じた確定判決「（住所は省略）」と記載されているが、の販売再開が可能であるから、被告を受け入れているのであるから、被告

これは被告Y2の所在地と同じビルでY1に対する被告製品の販売等の差止製品の譲渡等を再開することはなく、ある」めの必要性は引き続き存在する」

また、被告Y2は、本件各発明の実施「被告Y1の従業員の勤務日数及び勤「被告らは、被告製品の輸出の差止行為をしていないから、被告らが、今務時間に照らすと、被告Y1の代表者めの必要はないと主張する。

後、被告製品の販売、輸入及び販売の及び社員が、ショッピングサイトとのしかし、被告製品は、国際的な企業日常的な業務連絡、輸入通関手続関連グループであるＣ社グループの製品「被告製品は、日本での販売を予定の業務、ウェブサイトの作成、広告宣で、被告製品のユーザーガイド……にしたものであって、海外に輸出するこ伝活動等を行っているとは考え難い」

外国語による説明の記載があることかとを予定したものではない。被告製品「仮に業務委託費が毎月固定額でらも明らかなとおり、海外での販売をのユーザーガイドに外国語の記載がああったとしても、被告Y2に経済的な利予定したものであり、現に、日本以外ることは、日本で外国語を話すユー益が帰属していることは否定できず、の国でも販売されている……。

ザーのためのものであって、輸出とは申出をすることはない」

被告らはいずれも同じＣ社グループのしたがって、被告らが本件仮処分命100％子会社であり、被告製品の販売令により日本で販売できなくなった被行為による損益（計算）は、最終的に告製品を海外に輸出する可能性は高４．裁判所の判断は中国Ｃ社に帰するから、利益の帰属く、本件仮処分命令でも被告製品の輸（１）被告Y2の責任主体性や計算を厳格に区別する意味はない」

出は差止めの対象とされている」

関係がない」「 被 告Y1及 び 被 告Y2は、 い ず れ もＣ社グループに属する法人であり、被「本件において被告Y2を責任主体と評価しなければ、侵害リスクの高い製（２）被告の主張

告Y1の設立時の代表者と被告Y2の代品を販売する業者は、ペーパーカンパ

ア．主観的共同関係表者は同一である上、被告Y1の令和ニーを設立し、事業活動を当該法人の「被告らは、全く別の法人であり、元年９月時点での従業員数は２名であ名義で行うことにより、自らは侵害の資本関係はなく、現時点では、代表取り、そのうちの１名であるＺは令和元責任を容易に免れることが可能とな締役も異なる」

年５月に被告Y2から被告Y1に移籍しり、相当でない」

イ．客観的共同関係ているとの事実が認められる。また、

ウ．差止めの必要性「発明の実施主体であるためには、被告Y1の本店所在地のオフィスの利「被告らは、本件別件訴訟の被告製自己の名義及び計算による実施行為が用契約上の地位は被告Y2から譲り受品の譲渡等の差止めを認める判決が確必要であるというべきところ、被告製けたものであるなど、両社には密接な定していることを理由に、本件訴訟に品の販売等の実施行為を自己の名義及人的及び物的な関係があるということおいて差止めの必要性がないと主張すび計算で行ったのは、被告Y1であり、ができる。

る。

被告Y2ではない。

しかし、本件別件訴訟の確定判決は
34 The lnvention 2021 No.12

被告Y2は、被告製品の返品及びマーまた、被告Y1は被告製品１及び２の販売に関する記者発表が行われる約４か月前に設立されているが、その人みを被告として、本件特許権とは別の者として差止めの名宛人としてふさわ的態勢は、代表者であるＹのほか従業特許権に基づいて被告製品の譲渡等のしいか否かが争点になりました。この員が２名にすぎず、その２名について差止めを求めるものであり、その訴訟点、形式的に販売元の名義人だけを差も、令和元年９月１日から同月30日ま

物は本件訴訟の訴訟物と異なる上、被止めの対象とすると原告が主張するよでの１人当たりの勤務日数及び勤務時

告Y1がオンライン上で被告製品の販

うに、ペーパーカンパニーを立ち上げ間は通常の事業活動をしているとは考売を再開することが可能であるから、ることで容易に責任逃れを行うことがえ難いほど短い。また、被告Y1のオ本件別件訴訟の確定判決の有無にかか可能になってしまうので適切ではありフィスはシェアオフィスであり、平成わらず、被告Y1に対して本件特許権にません。他方で、発明実施行為の一部30年10月時点において、同オフィスの基づく被告製品の譲渡等の差止めを求にわずかでも関与した者を全員差止め入居するビル１階の受付には被告Y1める必要性はあるというべきである。の対象とするのは行き過ぎでしょう。の表示はなかったことなどによれば、

また、被告らは、被告製品の輸出を本判決では、Y1とY2の密接な人的被告Y1が被告製品に関する実質的な行ったことはないから、被告製品の輸および物的な関係性やY1の営業実態事業活動を行っていたとは考え難い。

出の差止めの必要性はないと主張する等を総合考慮して、被告製品はY1とさらに、上記のとおり、楽天におけが、被告製品のユーザーガイドには、Y2が共同して販売したと認定しましる被告製品の販売サイトにおける商品外国語による説明の記載があり……、た。本判決では、共同行為と認定できの返送先住所は被告Y2の所在地と同

実際、被告製品は、英語圏向けのECるか否かの判断基準を明確にしていまじビルであると認められるところ、被サイトにおけるＣ社グループのオフィせんが、本件事案に関していえば、結告Y1が被告Y2に対して返品された商シャルストアで販売され、平成31年論は妥当でしょう。

品の取扱いを委託するとともに、マー４月に行われた被告製品３の発売の発ケティング業務などを委託していたこ

表会でも、被告製品が中国、ロシア、 （２）差止めの必要性とについては当事者間に争いがない。

イタリア、韓国など世界７か国で販売

被告製品は、別件訴訟の確定判決で被告らは、被告Y2が受託したのは上されていることが発表されていること差止めが認められていますが、本件訴記 業 務 に 限 定 さ れ る と 主 張 す る が、に照らせば、Ｃ社グループの日本法人

訟と別件訴訟では対象特許権が異なるマーケティング業務も行いながら、商である被告らが、日本において販売がので、別件訴訟の確定判決があるから品については返品取扱い業務のみを取できない被告製品を海外に輸出するおといって、本件訴訟で差止めが認めらり扱っていたとは考え難く、上記の被それはあるというべきである」

れない理由にはならないでしょう。また、別件訴訟の判決が確定する前に本告Y1の物的・人的態勢も考慮すると、
被告Y2は被告製品の販売等に関する５．考察件仮処分命令が出ているため、それに業務を被告Y1と共同して行っていた（１）責任主体性について対応する本案訴訟である本件でも差止と推認することが相当である」

本件では、被告製品はY1名義で販売されていたことから、Y2が実施行為めを認める必要があったという事情もあります。

（２）差止めの必要性「差止めの必要性に関し、被告らは、本件別件訴訟の被告製品の販売等の差止めを認める判決が確定していることを理由に、本件訴訟において差止めの必要性がないと主張する。
しかし、本件別件訴訟は、被告Y1のいくた てつお
東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

2021 No.12 The lnvention 35