生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

ブーツの形態が「商品等表示」に該当すると認められた事例［知的財産高等裁判所 令和５年11月９日判決 令和５年（ネ）
第10048号］［東京地方裁判所 令和５年３月24日判決 令和２年（ワ）
第31524号］

１．事件の概要

２．認定された被控訴人商品の形態

本件は「ドクターマーチン」のブラン

原審・控訴審が認定した被控訴人商（エ）ソールパターン （略）（オ）アウトソール踵部分の傾斜 （略）ドでブーツ（被控訴人商品）等を販売

品の形態は以下のとおりです。

（カ）靴の前部 （略）する被控訴人（一審原告）が、ブーツ（ア）黄色のウェルトステッチ（キ）ピューリタンステッチ （略）（控訴人商品１、２）を販売する控訴

靴の外周に沿って、アッパーとウェ人（一審被告）に対し、控訴人商品のルトを縫合している糸がウェルトの表形態が商品等表示として周知となって面に一つ一つの縫い目が比較的長い形

３．裁判所の判断いる被控訴人商品の形態に類似してい状で露出し、ウェルトステッチが視認（１）特別顕著性の有無についてるため、控訴人商品を販売する行為ができる。また、ウェルトステッチには、「被控訴人のブランド『ドクターマー

不正競争防止法（以下、法）２条１項１

明るい黄色の糸が使用されており、黒チン』の商品として我が国で販売され号の不正競争行為に該当するなどと主色のウェルトとのコントラストによっている『1460張し、販売差止め等を求めた事案です。て黄色のウェルトステッチが明瞭に視製のブーツ）は、その大半のモデルに認できる。

おいて、黄色のウェルトステッチ（形（イ）ソールエッジ

態（ア））……（形態（イ））……（形態

商品の形態が同号の「商品等表示」として保護されるためには、当該形態（ク）８ホール （略）８ホールブーツ』（革が①客観的に他の同種商品とは異なる

アウトソールは、垂直方向において（ウ））……（形態（エ））……（形態（オ））

顕著な特徴を有しており、②特定の事接地面に向けて黒色から明るい半透明……（形態（カ））……（形態（キ））及業者の出所を表示するものとして周知

色へグラデーションにより変化していび……（形態（ク））という形態上の特であることが必要とされています。本るような外観を有する。また、ソール徴を備えていると認められる」

件でも、被控訴人商品の形態に上記のエッジには、接地面に対して水平に細「 被 控 訴 人 商 品 は、 特 に 形 態（ア）①特別顕著性および②周知性があるかい溝が何重にも彫り込まれている。

……形態（イ）……及び形態（ウ）……の否かが重要な争点となりました。

（ウ）ヒールループ

３点において、他の同種商品とは異なかかと履 き 口 の 踵 側 に 長 さ 約10セ ン チ

る顕著な特徴を有し、強い出所識別力メートルのヒールループが設けられてを発揮していると認められる。
さらに、いる。また、ヒールループの表面には個別にみればさほど特徴的な形態とま黒地に黄色の糸で、裏面には黄色地にではいえない形態（エ）～形態（ク）とも黒 色 の 糸 で、 そ れ ぞ れ「AirWair組み合わせて全体的に観察すれば、他ししゅう（被控訴人商品）（控訴人商品２）

WITH Bouncing SOLES」と刺繡のよの同種商品（ブーツ）には全く見られうに織り出されている。

ない顕著な特徴を有する……。
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（３）被 控訴人商品と控訴人各商品の……上記の形態（ア）～（ク）の特徴を論としては首肯できるにしても、当裁全て備える被控訴人商品は、いわゆる判所の上記判断を左右するものでは特別顕著性を備えるものと認められる」ない」「被控訴人商品は、形態（ア）～（ク）「控訴人は、黒を含む暗色系のウェ「 原 審 は ……（ 形 態（ア））だけをの特徴を全て備えるものとして周知のルトと明るい色合いの縫合糸との組合……周知の商品等表示に当たると判断

商品等表示該当性が認められるものでせによって明暗のコントラストを演出しているところ、この判断は……弁論あるが、被疑侵害商品が上記の特徴をする靴製品にさしたる個性や特異性は主義に反する」

全て備えていない場合であっても、同ない旨主張する。確かに『黒色のウェ（２）周知性の有無について一性はともかく類似性が当然に否定さ形態の類似性について

ルトと明るい黄色の糸のステッチ』と「被控訴人商品を含む『1460 ８ホーれるものではない。その類否の判断にいう形態だけを単独で取り上げれば、ルブーツ』は、昭和60年以降現在に至当たっては、被控訴人商品の形態の最靴製品のパーツ（ウェルト、ステッチるまで……我が国において販売されて大の特徴というべき形態（ア）（ 黄色の糸）において普通に使用されることがいること、その販売チャンネルは、同ウェルトステッチ）がいわば要部とな想定される、ありふれた色彩のうちの社の運営する実店舗72店舗及び公式オり、最も重視されるべきであるが、そ任意の組合せにとどまるものであり、ンラインストアのほか、靴小売りチェー

れ以外の形態も含めた総合的な判断がそれだけから特別顕著性を認めること

ン、セレクトショップ等の正規取扱店求められると解される」は、過剰な独占を認める結果になり相が含まれること、『1460』シリーズの「控訴人商品１については……被控当でない。黒と明るい黄色とのコント

売上げは、令和３年度だけで10万足近

訴人商品の形態（ア）～（ク）の特徴を全

ラストによってウェルトステッチが明く、販売額で14億円余りに上ること、て備え……両者の形態が類似すること瞭に視認できるという効果があるにしドクターマーチンジャパンは、ファッは明らかである」ても……これに類する明暗のコントラション雑誌を中心に『ドクターマーチ「控訴人商品２については、ヒールストが採用されている靴製品は他にもン』の広告を継続的に掲出しており、ループ（形態（ウ））を除く部分は控訴普通に見受けられる……。

被控訴人商品の写真が掲載されたもの

人商品１と同様であるが、被控訴人商

しかし、本件において、被控訴人は、もあること、被控訴人商品は、雑誌等品のヒールループには被控訴人標章が被控訴人商品を『被控訴人主張形態メディアにも再三取り上げられてお刺繡のように織り込まれているのに対（ア）ないし（ク）の形態的特徴を全て有り、その中には、『一目でドクターマーし、控訴人商品２のヒールループは、するもの』として定義し……これらのチンだとわかる黄色のウェルトステッ

黒っぽい無地の素材が使用され、長さ『形態上の特徴を全て備える被控訴人

チやロゴ入りのヒールループなど…もも被控訴人商品のものの半分程度であ商品の全体の形態』が被控訴人の周知特徴』、『ドクターマーチンのトレードる点で異なっている。の商品等表示であるとして……請求をマークともいえるイエローステッチ』

しかし、このような違いはあっても、組み立てている……。など、特に形態（ア）に具体的に言及し、ブーツの履き口の踵側に、上方に向け当裁判所は、被控訴人のこの主張をこれがドクターマーチンのブーツの最て立ち上がるヒールループが設けられ前提に……（形態（ア））だけでなく、大の特徴であるとの趣旨のコメントをているという基本的な形態においては形態（ア）～（ク）を全て備える被控訴人するものが多いことが認められる」

共通しており、上記の違いは、需要者商品の全体の形態が商品等表示に該「以上によれば、形態（ア）～（ウ）のにおいて、同じシリーズ商品の異なる当するかどうかを検討し、そのような特徴を備える被控訴人商品の形態は、型番商品の細部のデザインの違いと認観点から、被控訴人商品の特別顕著性需要者の間に広く認識されており、周識する程度のものと解される。

を肯定したものである。控訴人の主張

知の商品等表示に該当するものと優には……（形態（ア））だけに着目した議認められる」

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そして、上記の相違点のほか、控訴人商品２が被控訴人商品の形態（ア）、ママ（イ）（エ）、～（ク））の特徴を全て備える（２）特別顕著性に関する判断表示」と認められる可能性は低いと考えられます。

こと、特に被控訴人商品の最大の特徴原審が（ア）の形態にのみ特別顕著性と考えられる黄色のウェルトステッチがあると認定したのに対し、控訴審はなお、原審が（ア）の形態のみを「商（形態（ア））において共通の特徴がある（ア）～（ク）全てを備えた形態に特別顕品等表示」と認定した点は、弁論主義

ことを踏まえて総合的に検討すれば、著性を認めました。注目されるのは控違反と判断されています。被控訴人が控訴人商品２の形態も被控訴人商品の訴人の反論を検討する文脈で、（ア）の（ア）～（ク）全てを備えた形態を「商品形態と類似するものと認められる」構成単独では（特別顕著性を基礎付け等表示」と主張している以上、当事者る顕著な特徴であったとしても）他のの攻撃防御は全体の形態に対して行わ

４．考察

靴製品で普通に使用されることが想定れるため、一部の構成のみを「商品等（１）法律構成の選択されるありふれた色彩のうちの任意の表示」と認定すれば、当事者に対する商品デザインが模倣された場合に差組み合わせからなる構成であり、単独不意打ちになることは避けられないた

止め・損害賠償請求を行うための法的で特別顕著性を認めると過剰な独占をめ、かかる判断は妥当といえます。

構成としては、①意匠権、②商標権、許すことになると判示している点で（３）類否判断③著作権または④法２条１項３号（形す。かかる判示は、被控訴人商品の黄被控訴人商品と控訴人商品の類否判態模倣）、そして⑤法２条１項１号・色のウェルトステッチに関する位置商断について、原審が外観・称呼・観念２号を用いることが考えられます。し

標につき「商品が通常有する形状……の要素から商標法的な手法を用いたのかし、権利の出願登録が必要になる（上又は取引者・需要者をして商品が通常に対し、控訴審は被控訴人商品の（ア）記①、②）、応用美術として「機能的有すると予測できる範囲の形状等のみの形態を要部として、要部を中心に両な構成と分離しても美的特性を備えてからなる外観の一部から構成される位商品の形態全体を比較するという意匠いる」
ことが要求される（上記③）、請置商標……を特定の者に独占させるこ法的な手法を採用しました。このよう求者の商品が「日本国内で最初に販売とは、公益上の観点から適切でない」な手法を用いた例としては、ジーンズされた日から起算して三年を経過」しとして、商標法３条１項３号に該当すのポケットにあるステッチについてのた後になされた侵害行為に対しては権ることを理由に登録を認めなかった裁

類否判断をした東京高判平成13年12

利行使ができない（法19条１項５号

判例〈知財高判令和５年８月10日令月26日 平 成12年（ネ）第3882号 が 挙 げイ、上記④）、「商品等表示」として周和５年（行ケ）第10003号〉とパラレルられます。

知・著名性が要求される（上記⑤）なに、「商品が通常有する形状……取引一般的に称呼・観念が生じ難く、外ど、いずれの法律構成を採っても権利者・需要者をして商品が通常有すると観が複雑になりがちな商品形態の「商行使には一定のハードルがあります。

予測できる範囲の」形態は「商品等表品等表示」については、このように意

本件において、被控訴人は法２条１示」として認められないと判断してい匠法的な手法で類否判断を行うほう項１号の法的構成を選択しました。こるようにも理解できます。少なくとも、が、より精密な検討が可能になると考れは、被控訴人商品（全体の形態）にかかる判示を前提にすれば、色彩の組えられるため、控訴審の判断は妥当でついての意匠・商標登録がない一方で、み合わせからなる構成のみで「商品等あるといえます。

昭和60年からの長い販売実績があることに加え、十分な売上額、販売網、宣伝広告の実績があるほか、メディア等で具体的に形態に着目した取材がなされているなど、周知性立証の資料が用意できたためと考えられます。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
かわせ しげひろ
一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務をした後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。

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