生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

特許発明の一部が国外で実施されていても日本の特許権の効力が及ぶと判断した事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和４年７月20日判決

平成30年（ネ）第10077号］

法２条３項１号）の一部が日本国外でとを特徴とする表示装置」

本件は、ニコニコ動画等を運営するなされていたため、日本の特許権の効（２）本件発明１－９控訴人（ドワンゴ）が被控訴人ら（FC2

力が及ぶか否かが争点となりました。

「動画を再生するとともに、……表他１社）に対し、動画・コメント表示

特許権は、いわゆる属地主義のもと、示装置のコンピュータを、前記動画に関するプログラムを、被控訴人らが登録された国の領域内でのみ効力を有……を再生して表示する動画再生手運営する動画サイト上で動画閲覧者しています。しかしながら、昨今急激

段、……コメント表示手段、として機（以下、ユーザー）に配信していたこに発達するネットワーク技術を活用し能させるプログラム」と等が、控訴人の特許（第4734471号）

たサービスにおいては、サーバー等のに係る特許権（以下、本件特許権１）一部の設備が国外に設置されることが３．裁判所の判断を含む２つの特許権を侵害する等と主多く、このような場合に日本の特許権「被控訴人らは、共同して日本国内張し、差止めおよび損害賠償を請求しの効力が一切及ばないとなると、特許に所在するユーザに対し、被控訴人らた事案です。

権侵害の責任からの不当な潜脱を許容各プログラム……を配信している。

本件特許権１に係る発明は、動画やすることになりかねません。本判決は……被控訴人ら各プログラムは、米コメントを再生する表示装置のクレーそのような問題意識から、特許発明の国内に存在するサーバから日本国内にム（本件発明１－１、２、５および６）一部が国外で実施されていても日本の所在するユーザに向けて配信されるもと、動画やコメントを表示装置上に描特許権の効力が及ぶケースがあると明のと認められるから（以下、被控訴人画させるプログラムのクレーム（本件示しており、今後の特許戦略を考える

ら各プログラムを日本国内に所在する

発 明 １ － ９ お よ び10） 等 か ら 成 り、うえでも非常に重要な意義を有していユーザに向けて配信することを『本件本判決は、被控訴人らのプログラムおるといえます。

配信』という。）、被控訴人ら各プログ

よび同プログラムをインストールしたラムに係る電気通信回線を通じた提供

ユーザーの端末（以下、被控訴人ら各装

２．請求項（抜粋）（以下、単に『提供』という。
）は、そ置）が、いずれも上記発明の技術的範（１）本件発明１－１の一部が日本国外において行われるも囲に属する旨判示しました。ところが「動画を再生するとともに、前記動のである。そこで、本件においては、本件では、被控訴人らのプログラムが画上にコメントを表示する表示装置で本件配信が準拠法である日本国特許法米国に所在するサーバーから日本国内あって、前記コメントと……コメントにいう『提供』に該当するか否かが問のユーザーに配信されていた、すなわ情報を記憶するコメント情報記憶部

題となる」

ち本件発明１－９および10の実施行と、……動画再生部と、……コメント「我が国は、特許権について、いわ為（電気通信回線を通じた提供、特許表示部と、を有し、……に表示するこゆる属地主義の原則を採用しており、2023 No.2 The lnvention 47

これによれば、日本国の特許権は、日のであれば、これに日本国の特許権の発明１－９……の効果は、日本国の領本国の領域内においてのみ効力を有す効力を及ぼしても、前記の属地主義に域内において発現している。これらのるものである（最高裁平成７年（オ）
第は反しないと解される。

事情に照らすと、本件配信は、その一1988号同９年７月１日第三小法廷判

したがって、問題となる提供行為に部に日本国の領域外で行われる部分が決・ 民 集51巻 ６ 号2299頁、 …… 最 高

ついては、①当該提供が日本国の領域あるとしても、これを実質的かつ全体裁平成14年９月26日第一小法廷判決

外で行われる部分と領域内で行われる的に考察すれば、日本国の領域内で行参照）。そして、本件配信を形式的か部分とに明確かつ容易に区別できるわれたものと評価するのが相当である。

つ分析的にみれば、被控訴人ら各プロか、②当該提供の制御が日本国の領域……以上によれば、本件配信は、日グラムが米国の領域内にある電気通信内で行われているか、③当該提供が日本国特許法２条３項１号にいう『提供』回線（被控訴人ら各プログラムが格納本国の領域内に所在する顧客等に向けに該当する」（注：①’ ～④’の記号はされているサーバを含む。
）上を伝送られたものか、④当該提供によって得筆者付記）される場合、日本国の領域内にある電られる特許発明の効果が日本国の領域「被控訴人らは、被控訴人ら各サー気通信回線（ユーザが使用する端末装内において発現しているかなどの諸事ビスの提供に際し、インターネットを置を含む。）上を伝送される場合、日情を考慮し、当該提供が実質的かつ全介して日本国内に所在するユーザの端本国の領域内でも米国の領域内でもな体的にみて、日本国の領域内で行われ末装置に被控訴人ら各プログラムを配い地にある電気通信回線上を伝送されたものと評価し得るときは、日本国特信しており、また、被控訴人ら各プロる場合等を観念することができ、本件許法にいう『提供』に該当すると解す

グラムは、ユーザが被控訴人ら各サー通信の全てが日本国の領域内で完結しるのが相当である」（注：①～④の記

ビスのウェブサイトにアクセスするこていない面があることは否めない。

号は筆者付記）とにより、ユーザの端末装置にインス

しかしながら、本件発明１－９……

「これを本件についてみると、本件トールされるものである……そうするのようにネットワークを通じて送信さ配信は、日本国の領域内に所在すると、被控訴人らによる本件配信及びれ得る発明につき特許権侵害が成立す

ユーザが被控訴人ら各サービスに係るユーザによる上記インストールによるために、問題となる提供行為が形式ウェブサイトにアクセスすることにより、被控訴人ら各装置……が生産され的にも全て日本国の領域内で完結するり開始され、完結されるものであってるものと認められる。

ことが必要であるとすると、そのよう……①’本件配信につき日本国の領域外

そして……被控訴人ら各プログラムな発明を実施しようとする者は、サーで行われる部分と日本国の領域内で行は、被控訴人ら各装置の生産にのみ用バ等の一部の設備を国外に移転するなわれる部分とを明確かつ容易に区別すいられる物であると認めるのが相当でどして容易に特許権侵害の責任を免れることは困難であるし、②’本件配信のあり、また、被控訴人らが業として本ることとなってしまうところ、数多く制御は、日本国の領域内に所在する件配信を行っていることは明らかであの有用なネットワーク関連発明が存在ユーザによって行われるものであり、るから、被控訴人らによる本件配信は、する現代のデジタル社会において、かまた、③’本件配信は、動画の視聴を欲

特許法101条１号により、本件特許権かる潜脱的な行為を許容することは著する日本国の領域内に所在するユーザ１を侵害するものとみなされる」

しく正義に反するというべきである。に向けられたものである。さらに、④’他方、特許発明の実施行為につき、形本件配信によって初めて、日本国の領４．考察

式的にはその全ての要素が日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを（１）本判決の意義と評価

域内で完結するものでないとしても、付すなどした本件発明１－９……に係

IoT・SaaS等のネットワーク技術を実質的かつ全体的にみて、それが日本る動画を視聴することができるので活用したサービスが急速に拡大するな国の領域内で行われたと評価し得るもあって、本件配信により得られる本件かで、そのシステムの一部の構成（サー48 The lnvention 2023 No.2

バー等）を国外に設置することは珍し

国外に設置するだけで容易にネット

特に非本質的なごく一部の構成しかくありません。しかし、これまで特許ワーク関連技術の特許権を回避できる国内に存在しないような場合にまで広発明の一部が国外で実施された場合にという懸念から、「プログラムの発明」

く特許権の効力が及ぶとすると、属地も日本の特許権の効力が及ぶと判断し（本件発明１－９および10）の「提供」主義に抵触することになりかねません。

た例は乏しく、サーバーが国外に設置について前記のとおり判断しました。

そのため、複数の国にわたってシスされたネットワーク関連技術に対してこの判決の射程が他の発明・実施行為テムの発明が実施されている場合に日権利行使できるか否かは不明確な状態一般に及ぶか否かは意見が分かれ得る本の特許権の効力が及ぶ条件は、本事でした。

ところです。

例よりも限定的に判断すべきである、

本判決は、前記①～④の考慮要素とこの点に関し、サーバーとユーザーすなわち、日本国内における実施行為共に「実質的かつ全体的にみて、それ端末から構成される「システム」のクの重要性や実施行為全体に対する割が日本国の領域内で行われたと評価しレームから成る特許（第6526304号）合、関与する主体の主従関係や責任の得るとき」という規範を示し、特許発につき、米国のサーバーと日本国内の所在等の事情をも付加して考慮し、特明の一部が国外で実施された場合で（ユーザー所有の）クライアント端末許発明の構成要件の全てを満たす物

あっても日本の特許権の効力が及ぶを用いてシステムを創出したことがが日本国内において新たに作り出されケースがあると判示している点で、先「生産」（特許法２条３項１号）に該当たのと同視できるような場合に限っ例的価値のある重要な裁判例です。

しないとされた事例〈東京地裁令和元て、日本の特許権の効力が及ぶ（「生本判決の結論は、サーバー等の一部

年（ワ）25152号、本稿執筆時点で控訴産」に当たる）と解すべきであると考の設備を国外に設置することで日本の審係属中〉があります。このようなシえます。

特許権侵害の責任を不当に潜脱するこ

ステムの発明については、サーバーをとを防ぐという観点から、妥当なもの海外に設置することで容易に特許権侵だと考えられます。もっとも、本判決害の責任を回避され得るという同様の本稿執筆時点で本判決は未確定です

が示した考慮要素①～④は、「日本か懸念が妥当するため、本判決の射程がが、その結論を踏まえると、今後ネッらアクセスできる国外のサーバー上で及ぶケースがあると考えられます。

トワーク関連技術を権利化する場合、（３）本判決を踏まえた実務対応プログラムが公開され、そのプログラもっとも、（Ｉ）複数の要素からなるシステムのクレームのみならず、クラムが日本国内にあるPCにインストーシステムの発明は、要素ごとに発明にイアント端末側で動作するプログラムルされた」だけで全部充足しかねず、おける重要度が異なり、また、（II）日のクレームも出願しておくことが、権事実上ほぼ全てのケースが上記規範に本国内で構成要件の一部のみが行われ利行使の機会を確保するうえで非常に該当するのではないかという疑問がある「生産」と、全ての構成要件を充足重要となります。もし予算的に可能でります。したがって、規範に該当するする物が日本国内に移転される「提供」あれば、日本のみならず、主要な外国か否かの考慮要素は、今後の裁判例のとは、行為の性質や侵害に対する寄与（特に米国）での特許出願も併せて検積み重ねによってさらに精緻化される度も異なるため、本事例とは別の検討討すべきでしょう。

べきであり、本判決で示された①～④が必要です。の考慮要素は「などの諸事情を考慮し」との記載があることから、あくまで例示であると解すべきです。
（２）本判決の射程
本判決は、サーバー等一部の設備をいくた てつお
東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
かわせ しげひろ
一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務をした後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。

2023 No.2 The lnvention 49