生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

被告製品中に特許発明に係る新規化学物質が含まれていれば、単離していなくても技術的範囲に属するとされた事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

令和５年７月28日判決

令和４年
（ワ）
第9716号］

５－アミノレブリン酸リン酸塩（５－ミノ酸含有加工食品であり、５－アミ本件は、アミノ酸含有加工食品であALAホスフェート）を含むアミノ酸粉

ノレブリン酸リン酸塩そのものではな

る被告製品が本件特許権を侵害すると末（ただし５－ALAホスフェートの濃いから、各被告製品は、本件発明を充して、侵害差止め等を求めた事案です。

度には争いがある）が含まれています。

足しない」「本件明細書において、５－アミノ本件の判断理由は従来の裁判例に沿ったもので目新しい判断が示されたわけ

４．争点

レブリン酸リン酸塩の製造の実施例１

ではありませんが、新規な化学物質の被告製品が、本件発明の技術的範囲の記載……においては、５－アミノレ発明に係る技術的範囲の解釈および新に属するか否か（属否論：争点①）おブリン酸塩酸塩をリン酸に加え、濃縮規性判断について参考になる事例です

よび本件発明の新規性（無効論：争点し、析出させることで５－アミノレブので紹介します。

②）が争点になりました。

リン酸リン酸塩を単離している。
また、単離された５－アミノレブリン酸リン２．本件発明５．当事者の主張

酸塩は……、極めて高純度の５－アミ（１）争点①（属否論）

ノレブリン酸リン酸塩が得られていおりです。

ア．原告の主張る。……本件発明の『５－アミノレブ「下記一般式（１）「本件発明は、『下記一般式（１）…でリン酸リン酸塩』とは、単離した高純HOCOCH２CH２COCH2NH２・HOP（O）表される５－アミノレブリン酸リン酸度のものをさすと解すべきである」

（OR１）
（OH）
（１）
（式中、Ｒ１は、水ｎ２－ｎ－塩』
であり、５－アミノレブリン酸リン「本件引用例や乙１文献を引用例と素原子又は炭素数１～18のアルキル基酸塩が含有される製品である限り、本する無効の主張について、本件引用例を示し；ｎは０～２の整数を示す。
）
で表

件発明の技術的範囲に属する。各被告や乙１文献には、５－ALAのリン酸される５－アミノレブリン酸リン酸塩」

製品は、いずれも５－アミノレブリン塩を製造し単離する方法は記載されて酸リン酸塩を含有するから、各被告製いないと主張するなどし、繰り返し『５品は、本件発明の技術的範囲に属する」－アミノレブリン酸リン酸塩』は『単被告製品（２種）は、パッケージにイ．被告の主張離』したものであると主張して乙１文「５－アミノレブリン酸配合／５－「本件発明は５－アミノレブリン酸

献や本件引用例との相違点を強調してALA」（「／」は改行）等の記載があリン酸塩そのものである。各被告製品いた。……原告が、本件発明の『５－るアミノ酸含有加工食品です。

は、５－ALAホスフェート（５－アアミノレブリン酸リン酸塩』が単離さミノレブリン酸リン酸塩）を原材料とれた高純度のものに限られないと主張して含むものであるが、いずれも、アすることは信義則に反し、許されない」

本件特許の請求項１の記載は次のと

３．被告製品

各被告製品には、上記一般式（１）の１

うちＲ を水素原子とし、ｎを１とした2024 No.1 The lnvention 29

（２）争点②（無効論）に基づいてその製造方法その他の入手しかし、本件発明は新規な化学物質

ア．被告の主張方法を見いだすことができることも必の発明であり、本件発明の目的は、新「本件引用例には、作用物質の特に要である」

規な化学物質としての５－アミノレブ

有利な例として『５－アミノレブリン「 本 件 引 用 例 に …… ５－ALAホ ス

リン酸リン酸塩を提供することであっ酸またはその塩またはエステル』とあフェートを積極的あるいは優先的に選て、５－アミノレブリン酸リン酸塩のり、複数列挙されている５－アミノレ択すべき事情は存在しない（上記要件

純度を向上させることにあるのではな

ブリン酸の塩の『有利な例』の一つに①）。また、本件引用例には５－ALAホ

い。本件発明の５－アミノレブリン酸『５－ALAホスフェート』が明記されスフェート（５－ALAのリン酸塩）のリン酸塩であれば、それが単離されてている。そうすると、引用発明は、本製造方法についての記載が全く存在しいなくとも、また、それを含む製品に件発明と同一であり、新規性を欠く」

ない（上記要件②－Ａ）。加えて、本件おいてそれが高い濃度でなくとも、発「乙16文 献から乙18文 献には、５－明細書に『５－アミノレブリン酸は塩明の効果を奏するといえる」

ALA（５－アミノレブリン酸）単体は特酸塩としてのみ製造法が知られて』い

「被告は、……特許無効の主張に対定の菌を用いて量産できることが明示た……と記載され『……５－アミノレブ

し、原告が乙１文献や本件引用例には、されており、５－ALAの単体の製造方リン酸リン酸塩』の製造方法その他の５－ALAのリン酸塩を製造し単離す法は本件特許の優先日においても周知入手方法を見いだすことができると認る方法は記載されていないと主張するである。加えて、５－ALA（５－アミノめられる事情もない（上記要件②－Ｂ）」などしたことなどをもって、原告が、本件発明の『５－アミノレブリン酸リレブリン酸）をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとなり、５－アミ6．裁判所の判断ノレブリン酸リン酸塩（ホスフェート） （１）争点①（属否論）

ン酸塩』が単離された高純度のものに限られないと主張することは信義則に反し、許されない旨主張する。

が得られることも技術常識である」「本件発明は、……従前知られていイ．原告の主張た５－アミノレブリン酸に比べて有利しかしながら、……原告は、本件引「特許法29条１項３号の『特許出願な効果を有する新規な化学物質の発明

用例や乙１文献には、５－アミノレブ前に‥‥頒布された刊行物に記載されである」

リン酸リン酸塩の製造方法や入手方法た発明』に該当するかどうかの判断に「各被告製品は、原材料として５－が記載されていない旨を述べる趣旨

当たって、新規な化学物質については、ALAホスフェート（５－アミノレブで、それを単離することについて記載

大前提として、①物質の構成が開示さリン酸リン酸塩）が含まれるアミノ酸がないと述べているか、本件特許の請れていること、とりわけ、刊行物に多粉末を用いるアミノ酸含有食品であり求項３の『水溶液』の解釈に関連する数の選択肢が列挙されている場合に……各被告製品には、新規な化学物質主張をしたにすぎない」

は、特定の選択肢に係る技術的思想をである本件発明のアミノレブリン酸リ（２）争点②（無効論）

積極的あるいは優先的に選択すべき事ン酸塩そのものが含まれている。

情が存在することが必要であり、そし以上によれば、各被告製品は、本件「本件引用例の組成物が５－アミノレブリン酸の誘導体を作用物質として含て、②－Ａ当該刊行物において、当業発明の技術的範囲に属する」

有する旨、この作用物質として特に有者が当該物質の製造方法を理解し得る「被告は、各被告製品が、アミノ酸利には『５－アミノレブリン酸または程度の記載があること、又は②－Ｂ製含有食品であること、５－アミノレブその塩またはエステルである』旨が記

造方法を理解し得る程度の記載がない

リン酸リン酸塩が単離されておらず、載され、この『塩またはエステル』の場合には、刊行物に接した当業者が、その純度が低いことを挙げて、各被告有利な例として22種類の化合物が列挙思考や試行錯誤等の創作能力を発揮す製品が本件発明の技術的範囲に属さなされ、その列挙された化合物の中には、るまでもなく、特許出願時の技術常識い旨主張する。

５－ALAホスフェートが含まれている」

30 The lnvention 2024 No.1

「『刊行物』に物の発明が記載されての入手方法を見出すことができたといす。本件の場合、特許出願時の技術常いるというためには、同刊行物に発明えることが必要である」

識では「５－ALAは化学的にきわめの構成が開示されているだけでなく、「本件引用例においても『５－ALAて不安定な化合物である」と認識され……当該刊行物に接した当業者が、思は…化学的にきわめて不安定な物質でており、また本件特許出願前には塩酸考や試行錯誤等の創作能力を発揮するある』、『５－ALAHC１の酸性水溶液塩しか知られていなかったという事情までもなく、特許出願時の技術常識にのみが充分に安定であると示される』から、引用例中に列挙された多数の化基づいてその技術的思想を実施し得ると記載されていて……これらの事項が学 物 質 名 の 一 つ に ５－ALAホ ス

程度に、当該発明の技術的思想が開示

本件優先日当時の技術常識であったとフェートがあっても、具体的な製造方されていることを要するというべきで認められることも考慮すると、本件優法や入手方法が記載されていない引用ある。

先日当時において、５－アミノレブリ

例には本件発明が開示されていないとン酸単体を得る技術が周知であったとする判断は妥当でしょう。

は認められない」（３）仮想ケースでの考察

特に、当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方

理論上は属否論および無効論は前記法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行

7．考察のとおりですが、事案によっては理論物にその技術的思想が開示されている（１）争点①（属否論）についてどおりに形式的に運用してよいのか疑義があるケースがあります。というためには、一般に、当該物質の本件発明は新規な化学物質の発明で構成が開示されていることにとどまらあるため、当該新規な化学物質を含有例えば、食品を調理したときに特定ず、その製造方法を理解し得る程度のする被告製品が特許発明の技術的範囲化学物質が若干量生成し、当該物質が記載があることを要するというべきでに属するとの本件の結論は妥当と思わ「新規な化学物質」であるとして特許ある。そして、刊行物に製造方法を理れます。新規な化学物質の発明として発明になっていた場合を考えてみま解し得る程度の記載がない場合には、特許になっているからには、単離してしょう。前記仮想ケースでは、「新規当該刊行物に接した当業者が、思考やいないとか高純度ではないなどの理由な化学物質」とされる物質を含有して試行錯誤等の創作能力を発揮するまででは非侵害にはならないでしょう。

いるので、理論上特許発明の技術的範もなく、特許出願時の技術常識に基づ（２）争点②（無効論）について囲に属します。そのため特許無効にないてその製造方法その他の入手方法を新規な化学物質の発明が「刊行物にらない限り特許権侵害になりますが、見出すことができることが必要である記載されている」というためには、「当食品調理方法などでは文献に詳細な記というべきである」

該刊行物に接した当業者が思考や試行載がなく、特定の化学物質が生成する「本件引用例には、列挙された化合物錯誤等の創作能力を発揮するまでもなか否かが文献上明らかでないことがあの中に５－ALAホスフェートが含まれく、特許出願時の技術常識に基づいてるでしょう。そのような場合でも、特ているものの、本件引用例にその製造その製造方法その他の入手方法を見出許無効にできなかったから侵害として方法に関する記載は見当たらない……。

すことができることが必要である」とよいのかは疑義があります。

したがって、５－ALAホスフェーの判断手法は従前の裁判例と同じでトを引用発明として認定するためには、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいて、５－ALAホスフェートの製造方法その他

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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