生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

商標権の無効審判の除斥期間（商標法47条）経過後になされた無効の抗弁、権利濫用の抗弁の採否に関する最高裁判決［最高裁判所

１．事案の概要

平成29年２月28日判決

平成27年（受）第1876号］

上告人と被上告人の間に紛争が生じ

年12月、不正競争防止法２条１項１号たため、平成18年６月、上告人は被に基づく差止等請求訴訟（本件本訴）

本事案は、商標権者（上告人）が商標上告人に対して損害賠償請求訴訟を提を提起したところ、上告人は、平成25法47条１項の除斥期間経過後に、被起し、平成19年５月25日、販売代理

年12月、各商標権に基づき、被上告人上告人に対して商標権侵害を主張した店契約が同日現在において存在しない使用商標の差止等請求訴訟（本件反訴）

ところ、被上告人側から、同法４条１ことの確認等を内容とする訴訟上の和を提起しました。そして、被上告人は、項10号を理由とする無効の抗弁、権解が成立しました。

平成26年２月６日の弁論準備期日に（１）争点

利濫用の抗弁の主張がなされ、これが被上告人は上告人に対して、平成21

おいて、本件各登録商標は、被上告人認められた原審の判断の当否が判断さ年７月、不正競争防止法に基づく差止使用商標との関係で４条１項10号のれた上告受理事件の最高裁判決です。

等請求訴訟を提起し、その控訴審にお無効理由があるとして被上告人に対す

被上告人側からは商標権侵害の主張いて、平成23年７月８日、上告人が「エる本件商標権の権利行使は許されないの他に、不正競争防止法違反の主張もマックス」を使用しないことを誓約す旨の反訴答弁書を陳述しました。

なされていましたが、本稿では、上記のることなどを内容とする訴訟上の和解

原審は、①被上告人使用商標の周知商標法の争点について主に紹介します。

が成立しましたが、上告人は、その後も、性を認定し、「上告人が被上告人使用被上告人使用商標と同一の商標を使用商標と同一の商標を使用する行為はして本件湯沸器の販売を継続しました。

……不正競争に該当する」、②被上告

原審（福岡高裁平成27年６月17日、

なお、上告人は、平成17年１月25日、人使用商標は商標法４条１項10号の平成26年（ネ）791号）で認定された事「エマックス」（標準文字）を、第11類周知商標に当たり、「本件各登録商標

実は以下のとおりです。

「家庭用電気瞬間湯沸器、その他の家のいずれについても、商標登録を受け被上告人は、平成６年11月１日、訴外庭用電熱用品類」を指定商品として商ることができない同号所定の商標に該米国法人Ａ社との間で同社製の電気瞬標登録出願をし、商標権設定登録がさ当するから」商標法39条で準用する間湯沸器（以下、本件湯沸器）についれました（登録第4895484号）。さらに、特許法104条の３の抗弁が認められ、ての日本国内における独占的販売代理平成22年３月23日、上段に「エマッ「被上告人に対する本件各商標権の行店契約を締結し、以後、「エマックス」

クス」、下段に「EemaX」の２段並記使は許されない」と判示しました。

「EemaX」「Eemax」の各商標（以下、被の商標を同一の指定商品で商標登録出上告人使用商標）を付して販売してい願をし、同年11月５日に商標権設定登２．裁判所の判断ました。同年12月20日、上告人と被上告録がされました（登録第5366316号）。

（１）不正競争防止法について人は、販売代理店契約を締結しました。

被上告人は、上告人に対し、平成24（２）本事案の経過

裁判所は、不正競争防止法２条１項
2017 No.6 The lnvention 41

１号の被上告人使用商標の周知性につにより同法４条１項10号該当を理由のとして認識されている者の利益と商いて、原審で認定した本件湯沸器の広とする商標登録の無効審判を請求する標登録出願人の利益との調整を図るも告宣伝、販売等の事実関係を踏まえ、ことができないのであるから、この無の」と解したうえで、ポパイ事件（最本件湯沸器の販売地域は日本国内の広効審判が請求されないまま上記の期間

判平成２年７月20日民集44巻５号876

範囲にわたり、「被上告人使用商標がを経過した後に商標権侵害訴訟の相手頁）を参照し、「登録商標が商標法４日本国内の広範囲にわたって取引者等方が商標登録の無効理由の存在を主張

条１項10号に該当するものであるにもかの間に知られるようになったというこしても、同訴訟において商標登録が無かわらず同号の規定に違反して商標登とはできない」として周知性を否定し、効審判により無効にされるべきものと録がされた場合に、当該登録商標と同「原審摘示の事情のみをもって直ちに」認める余地はない」としました。

一又は類似の商標につき自己の業務に「上告人が被上告人使用商標と同一のまた、「上記の期間経過後であっても係る商品等を表示するものとして当該商標を使用する行為につき同号該当性

商標権侵害訴訟において商標法４条１

商標登録の出願時において需要者の間を認めた原審の判断には、法令の適用項10号該当を理由として本件規定に係に広く認識されている者に対してまでを誤った違法がある」としました。

る抗弁を主張し得ることとすると、商も、商標権者が当該登録商標に係る商標権者は、商標権侵害訴訟を提起して標権の侵害を主張して商標の使用の差（２）商標法４条１項10号についても、相手方からそのような抗弁を主張止め等を求めることは、特段の事情がア．除斥期間経過後の無効の抗弁の主されることによって自らの権利を行使ない限り、商標法の法目的の一つであ張について、裁判所は、VALENTINOすることができなくなり、商標登録がる客観的に公正な競争秩序の維持を害事件（最判平成17年７月11日裁判集されたことによる既存の継続的な状態するものとして、権利の濫用に当たり許民事217号317頁）を参照し、商標法を保護するものとした同法47条１項のされないものというべき」としました。

47条１項の「趣旨は、同号の規定に上記趣旨が没却される」として、「商標そして、「商標権侵害訴訟の相手方は、違反する商標登録は無効とされるべき法４条１項10号該当を理由とする商標

自己の業務に係る商品等を表示するもものであるが、商標登録の無効審判が登録の無効審判が請求されないまま商のとして認識されている商標との関係請求されることなく除斥期間が経過し標権の設定登録の日から５年を経過しで登録商標が商標法４条１項10号に該たときは、商標登録がされたことによた後においては、当該商標登録が不正当することを理由として、自己に対するり生じた既存の継続的な状態を保護す競争の目的で受けたものである場合を商標権の行使が権利の濫用に当たるこるために、商標登録の有効性を争い得除き、商標権侵害訴訟の相手方は、そとを抗弁として主張することができるもないものとしたことにあると解されの登録商標が同号に該当することによのと解されるところ、かかる抗弁についる」と除斥期間の趣旨を判示しました。

る商標登録の無効理由の存在をもっては、商標権の設定登録の日から５年

そして、「商標法39条において準用て、本件規定に係る抗弁を主張するこを経過したために本件規定に係る抗弁される特許法104条の３第１項の規定とが許されないと解するのが相当」とを主張し得なくなった後においても主（以下「本件規定」という。
）によれば、判示し、除斥期間経過後の４条１項10張することができるものとしても、同法商標権侵害訴訟において、商標登録が号の無効の抗弁の主張を排斥しました。

47条１項の上記（ア）の趣旨を没却する無効審判により無効にされるべきもの

イ．除斥期間経過後の権利濫用の抗弁ものとはいえない」として、「商標法４と認められるときは、商標権者は相手の主張について、商標法４条１項10号条１項10号該当を理由とする商標登録方に対しその権利を行使することがでは、「需要者の間に広く認識されているの無効審判が請求されないまま商標権きないとされているところ、上記のと商標との関係で商品等の出所の混同のの設定登録の日から５年を経過した後おり商標権の設定登録の日から５年を防止を図るとともに、当該商標につきであっても、当該商標登録が不正競争経過した後は商標法47条１項の規定自己の業務に係る商品等を表示するもの目的で受けたものであるか否かにか

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かわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、後に、権利濫用の抗弁の主張が認めらそのため、第三者の周知商標によるその登録商標が自己の業務に係る商品れるか否かについては、その主張を認

４条１項10号の無効理由を根拠とした等を表示するものとして当該商標登録める裁判例があります〔例えば、東京

権利濫用の抗弁の主張まで許容したもの出願時において需要者の間に広く認

地判平成17年10月11日〈平成15年（ワ）のではなく、むしろ前記趣旨からすれ識されている商標又はこれに類似する第16505号、平成16年（ワ）第10154号〉、ばそれを否定しているとも解されます。

商標であるために同号に該当すること

東京地判平成24年２月28日〈平成22ウ．さらに、４条１項10号以外の無を理由として、自己に対する商標権の年（ワ）第11604号〉〕。

効理由による権利濫用の抗弁の主張が行使が権利の濫用に当たることを抗弁

一方、権利濫用の抗弁の主張を認め認められるか否かも問題になります。

として主張することが許されると解すないと思われる裁判例〔東京地判平成

この点については、判決からは明らるのが相当」とし、除斥期間経過後の17年４月13日〈東京地判平成16年（ワ）かではありませんが、山崎裁判官の補権利濫用の抗弁の主張を認めました。

第17735号〉〕もあります。

足意見で、「権利の濫用の有無は、当イ．本判決では、除斥期間経過後の権該事案に表れた諸般の事情を総合的に３．考察

利濫用の抗弁の主張を認めています考慮して判断されるべきもの」
であり、（１）無効の抗弁についてが、４条１項10号の無効理由がある「法廷意見において、商標法４条１項商標法47条１項の除斥期間経過後場合に、いかなる場合にも権利濫用の10号に違反して商標登録がされた場の無効の抗弁の主張が認められるか否抗弁の主張が認められる、と解すべき合に、」「同号の周知性を有している者かについては、これまで、認める見解ではない点には注意が必要です。

に対して商標権を行使することにつと認めない見解の双方がありました

すなわち、判決では、４条１項10

き、特段の事情がない限り権利の濫用が、本事案において、認めない見解を号の趣旨が、商品等の出所の混同の防に当たるとされているのも、権利の濫採ることを明らかにしました。

止とともに、「当該商標につき自己の用と判断される場合の一つの類型化さ判決では、除斥期間の趣旨を、「既存業務に係る商品等を表示するものとしれた事例を示すものとして位置付けるの権利の継続的な状態の保護」にあるて認識されている者の利益と商標登録ことができよう」と判示している点は、としたうえで、除斥期間経過後には47出願人の利益との調整を図る」規定で参考になると思われます。

条１項の規定により無効審判を請求であるとしたうえで、周知商標の使用者

すなわち、10号以外の無効理由によきないのであるから、無効理由の存在をに対してまで商標権の権利行使を認める場合であっても、その無効の抗弁の主張しても「同訴訟において商標登録ることは、「特段の事情がない限り、主張は許されませんが、訴訟当事者間が無効審判により無効にされるべきもの

商標法の法目的の一つである客観的にの関係において、その権利主張が権利と認める余地はない」とし、また仮にか公正な競争秩序の維持を害するものと濫用と評価され得るような場合には、かる抗弁が主張できるとすると、47条１して、権利の濫用に当た」ると判示し本事案と同様に、除斥期間経過後で項の趣旨が没却される、としています。ており、あくまでも周知商標の使用者あっても、47条１項規定の無効理由にこのことからすれば、４条１項10と商標権者の関係で権利濫用の抗弁のよる権利濫用の抗弁の主張が認められ主張を認めたにすぎません。

る余地は残されていると解されます。

号に限らず、47条１項に列挙されるその他の無効理由についても、除斥期間経過後に無効の抗弁を主張することはできないものと解されます。

（２）権利濫用の抗弁について
ア．商標法47条１項の除斥期間経過

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
よしうら よういち
早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。

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