生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

原審で公然実施発明であり新規性なしと判断された後、訂正審判で特許請求の範囲を減縮して控訴審では無効理由がないとされた事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和６年２月27日判決

令和５年
（ネ）
第10010号］

２．本件発明の内容

切り花の延命、切り花の開花調整、害本件は、発明の名称を「機能水」と訂正後の本件特許の請求項３記載の虫駆除、アニサキス防除、抗微生物、する特許（特許第6708764号：本件特発明（本件発明）を構成要件に分説す

抗ウイルス、便臭軽減、血圧低下、体許）に係る特許権（本件特許権）を有れば次のようになります（下線は訂正

温上昇、及び口腔内環境の改善のうちする控訴人が、被控訴人製品の製造販箇所）。の少なくとも１つであり、前記式（３’）

売が本件特許権を侵害すると主張して「Ａ多価アミン及び／又はその塩で表される不飽和アミンに由来する構差止めおよび損害賠償を請求した事案を機能成分として含有し、水、多価ア造単位を有するポリマーがジアリルアです。

ミン、多価アミンの塩の総含有量がミン重合体である場合は、切り花の延

原審は、被控訴人製品は原審におけ95重量％以上である機能水であって、命であるる本件発明の構成要件を全て充足する

Ｂ 前記多価アミンが、下記式（３’）

Ｄ 機能水」

が、本件発明は本件特許の優先日前になお、訂正前は構成要件B中の重量公然実施された発明と同一であるから平均分子量が「500 ～ 50000」であっ

特許無効審判により無効とされるべきた と こ ろ、 訂 正 審 判 に よ り「500 ～であるとして、控訴人の請求を棄却し15000」に減縮されました。

ました。これに対して控訴人は原審ので表される不飽和アミンに由来する構

口頭弁論終結の日の翌日に本件特許の造単位を有するポリマー（式中、ｎは請求項３および４に係る訂正審判を請

０又は１を示し、ｐは１又は２を示し、
７８９３．被控訴人の行為等
ア

被控 訴 人 は、平 成30年10月ご求し、本件控訴の係属中に訂正審判がＲ 、Ｒ 、Ｒは水素原子を示す）

ろから、Ａ社より水溶液「ATW-01」確定しました。のうち、重量平均分子量500 ～ 15000（旧ATW）を購入して、旧被控訴人製の、ポリアリルアミン又はジアリルア品を製造し、販売していた。

本件では訂正要件、被控訴人製品の構成、先使用権の有無など興味深い争点が多数ありますが、誌面の都合上、ミン重合体であり、Ｃ前記機能成分の有する機能が、また、被控訴人は同じころからＢ製品を製造し、販売していた。

公然実施発明による新規性・進歩性欠前記式（３’）で表される不飽和アミイ 被控訴人は、本件特許の出願後如の争点に絞って説明します。

ンに由来する構造単位を有するポリから令和２年２月ごろまでの間、Ａ社

なお以下では、原審判決の引用にあマーがポリアリルアミンである場合

またはＡ社の代理店より本件特許に規たり「原告」「被告」を「控訴人」「被は、魚介類又は精肉の鮮度保持、魚介定される組成を有する水溶液「ATW-控訴人」と置き換えています。

類又は精肉の熟成、植物の成長調整、1」（現ATW）を購入して、被控訴人
2024 No.7 The Invention 37

エ 以上から、Ｂ製品は、ポリアリ「本件訂正による数値範囲の変更

ウ 被控訴人は、令和２年６月ごろ

ルアミン又はその塩を機能成分としては、発明を変更することなく、その技から、Ｂ社より原材料を購入して、被含有し、水、ポリアリルアミンの総含術的範囲を減縮することを目的とす

控訴人製品を製造し、販売している。

有量が95重量％以上である水であっる。また、本件優先日において、本件て（ａ’）
、ポリアリルアミンの重量平訂正後の本件発明に係る『15000』と、

４．当事者の主張

均 分 子 量 が500 ～ 50000で あ っ て公然実施発明に係る『45000』は、い（１）被控訴人の主張（ｂ’）
、魚介類の鮮度保持の機能を有ずれもポリアリルアミンの重量平均分

ア 原審での主張

する（ｃ’）、機能水（ｄ’）という構成子量として広く知られ、一般的に利用「（１）被控訴人は、本件特許の優先を有するものであるといえる。

されている範囲内のものである……。

日前である平成30年10月頃から、日（３）したがって、引用発明は、本したがって、本件訂正後の本件発明は、本国内において、不特定多数の者に対件発明の各構成要件を充足し、本件特公然実施発明に基づいて当業者が当然し、Ｂ製品を販売していた。

許の優先日前に公然と実施されたものに予測することができたものであるか（２）Ｂ製品の構成についてであるから、本件特許は、無効審判にら、進歩性を有して」いない。

アより無効にされるべきものである」「本件明細書には、ポリアリルアミ

ATWは、濃度のみが異なり、成分がイ 控訴審での追加主張

ンの重量平均分子量につき、『500 ～同一であるから、現ATWが本件発明「本件訂正は、技術的思想としての15000』という数値範囲は記載されての構成要件Ａ及びＢを充足するのであ発明を変更するものではなく、数値範いないから、当該数値範囲に特別な技れば、旧ATWも同構成要件Ａ及びＢ囲を単に減縮するものにすぎないか術的意義は認められない。また、本件を充足することは当然である。

ら、具体例としてたまたま記載されて明細書には、重量平均分子量と発明のまた、核磁気共鳴分光法による解析いた数値『15000』を用いて数値範囲効果との間に因果関係があることも記及 び 質 量 分 析（ …… 乙18分 析 ……）を減縮する訂正が認められたと理解す

載されていないから、公然実施品であの結果によれば、Ｂ製品の含有成分はべきものである。本件訂正審決においるＢ製品の成分を入手した当業者が、ポリアリルアミン又はその塩であるこては、訂正前の本件発明が新規性及びポリアリルアミンの重量平均分子量をとが判明し、ゲル浸透クロマトグラ進歩性を有することを前提とし、公然任意に変更可能であることは当然のこフィ測定（……乙24分析……）の結実施発明と対比して独立特許性要件をとであり、市販品として容易に入手可果によれば、重量平均分子量は4.5×判断した上で訂正が認められたわけで能な重量平均分子量のポリアリルアミはないことを念頭に置くべきである。

ンを採用することに何の困難性もない

Ａ社が被控訴人に販売した旧

仮に、本件明細書に重量平均分子量から、本件発明は進歩性を有して」い

ATWの成分は重合アミンと水であるの上限値としての『15000』が記載さない。との表記がされているところ、Ｂ製品れていたとしても、本件特許の優先日（２）控訴人の主張

は、旧ATWを使用して製造され、そ前に公然実施されたＢ製品の重量平均

ア 原審での主張製品を製造し、販売していた。

Ａ社が提供する旧ATW及び現410 であった。
イ384の成分が同じであるから、Ｂ製品のポ分 子 量4.5×10 と の 比 較 に お い て、控 訴 人 は、 原 審 で は 旧ATWと 現リアリルアミン又はその塩の総含有量『15000』という上限値が技術的に如ATWは製法が異なることと、乙18分は95重量％以上である。

何なる意義を有するのかが不明である

析および乙24分析が信用できないこ

ウ 被控訴人は、魚介類の鮮度保持から、本件訂正後の本件発明が、新規とを主張していました。に使用するための機能水としてＢ製品性を有すると仮定したとしても、それ

イ 控訴審での追加主張を販売していた。

でもなお、進歩性を有しない」「そもそも原判決のような公然実施

The Invention 2024 No.7

発明を認定すること自体できないもの分析）が判明したとするものである。

であるポリアリルアミンを、重量平均であるが、仮にそのように認定できる

そうすると、本件発明と公然実施発明

分子量が『500 ～ 15000』であるポリとしても、乙24分析によれば、公然実（引用発明）は以下の点で相違する。

アリルアミンに置換することを、当業施発明（引用発明）の重量平均分子量『本件発明においては、ポリアリル者が容易に想到できたとはいえない」

は『45000』であり、本件発明の『重アミン又はジアリルアミン重合体の重量平均分子量500 ～ 15000』と相違する。

量平均分子量が「500 ～ 15000」であ

本件優先日前にはＢ製品にどのようるのに対し、公然実施発明（引用発明）

本件発明と公然実施発明の構成が全な成分が含有されているかは一切知らにおいては、ポリアリルアミンの重量て同一であれば、本件発明は新規性がれていないから、本件特許の存在を前平均分子量が「45000」である点』ないことになります。発明の構成の一

６．考察

提とせずに、公然実施品の成分の中か前記のとおり、公然実施発明（引用部が公然実施品を分析することによっらポリアリルアミンに注目し、さらに、発明）は、Ｂ製品という製品に関し、て初めて明らかになる物性値であってその重量平均分子量を本件発明の当該製品に含まれる成分を分析するこも、分析が困難である等の特段の事情『500 ～ 15000』の間に変更する動機とにより、含有成分がポリアリルアミがない限り新規性が否定されます。

付けは全くない」

ンであり、その重量平均分子量が4.5×
4

他方で、構成要件の一部に相違点が10 であることが判明したにすぎないもあれば新規性は認められ、後は進歩性

５．裁判所の判断のであるから、当該製品自体に、何らかの有無が争点となり、当業者が引用発「ａ

公然実施発明は、公然実施品の課題があることを認識することはで明に基づいて本件発明を容易に想到での具体的な構成又は組成等に基づいてきないものである。また、この公然実きたか否かが争われます。その際は、認定されるため、通常、その公然実施施発明（公然実施品）における構成又本件発明と引用発明の相違点につい品自体に課題が記載されていることはは組成について、技術的思想や課題をて、引用発明の構成から本件発明の構なく、何らかの課題があることを認識認識できるような、本件優先日当時の成に変更する動機付けがあったことをすることは困難であるから、公然実施技術常識があった旨の証拠もない。そ示せるかどうかが重要ポイントになり発明に基づく容易想到性の有無を判断うすると、本件優先日当時の技術常識ます。

するにあたっては、公然実施品から出を前提として、これらを変更する何ら

ところが引用発明が公然実施発明の願日（優先日）当時の技術常識を前提かの動機付けがあったともいえない。

場合、公然実施品には解決課題や効果にして技術的思想や課題を認識できる

したがって、公然実施発明（引用発が明示されていないのが通常です。特かどうか、その構成又は組成を変更す明）において、その含有成分であるポに相違点が公然実施品を分析することる動機付けがあるか否かを検討すべき

リアリルアミンの組成に着目し、重量により初めて明らかになる物性値であである。

平均分子量等の物性をあえて変更する

るときは、その物性値を公然実施品かｂ

公然実施発明（引用発明）は、ことについて動機付けがあるとはいえらあえて変更する動機付けがあると論

本件特許の優先日前の平成30年10月ないから、重量平均分子量が『45000』証するのはかなり難しいでしょう。

から製造販売された製品であるＢ製品に係る発明であり、当該製品に含まれる成分を分析することにより、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであること（乙18分析）、その重量平均分子量は、4.5×104であること（乙24

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録
後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。
この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

2024 No.7 The Invention 39