生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

特許権侵害の不法行為により特許権者に損害を与えた会社の役員個人に対し、会社法429条１項に基づく損害賠償責任を認めた事例［大阪地方裁判所

１．事件の概要

令和３年９月28日判決

令和元年（ワ）第5444号］受けたもの）。当時、
被告P1およびP5は、許の発明の技術的範囲に属するとして、本件は、発明の名称を「二酸化炭素原告の代表取締役でした。その後、原その製造販売の中止等を求めました。

含有粘性組成物」とする２件の特許（特告は、本件特許１発明の実施品である（５）ネオケミア特許の発明は先願の許第4659980号および同第4912492号。

炭酸パックの製造販売を開始しました。

本件各特許発明を利用する関係にあり

以下、前者を本件特許１、後者を本件（２）被告P1は、平成12年に原告の代ましたが、被告P1は、後述する別件訴

特許２といい、各特許権を本件特許権

表取締役を退任し、平成13年５月22訟が係属するまでそのことを知りませ１、本件特許権２という）の特許権者

日、ネオケミア社を設立して代表取締んでした。そして、ネオケミア特許がであった原告が、被告製品の製造販売役に就任しました。その後、同社は、登録された以上、その発明の実施品に等を行った訴外２社（ネオケミア社、ク被告製品の製造販売を開始しました。

ついては本件各特許権の侵害にはならリアノワール社）の代表取締役、取締

同社は、平成14年４月５日、被告P1ないと考え、各被告製品の製造販売を役であった被告らに対し、本件各特許を発明者とする二酸化炭素外用剤調製継続し、クリアノワール社や取引先に権が侵害され損害を受けたとして、主用組成物に係る発明を特許出願し、分対してもその旨を説明していました。

位的に、被告らは会社の職務執行に際割出願を経て平成20年から22年まで（６）原告は、平成27年５月１日、前し悪意・重過失により原告に損害を生の間に３件の特許（特許第4130181号、記２社を含む複数の会社を被告としじさせたと主張して、会社法429条１項

同 第4248878号、 同 第4589432号。 以て、本件各特許権に係る特許権侵害のに基づく損害賠償を、予備的に民法709下、ネオケミア特許）を取得しました。

不法行為に基づく損害賠償請求訴訟条に基づく損害賠償を求めた事案です。 （３）平成23年１月７日に本件特許権〈大阪地裁平成27年（ワ）第4292号。以

１、平成24年１月27日に本件特許権下、別件訴訟〉を提起し、原告の請求が負う善管注意義務の内容と会社法２が登録されました。

についての一部認容判決は、知財高裁

429条１項の責任につき、実務上参考（４）ネオケミア社は、原告の製造するの控訴棄却判決を経て確定しました。になりますので、本稿で紹介します。

製品がネオケミア特許の発明の技術的その後、訴外２社のうちネオケミア範囲に属するとして、原告の取引先に社が破産手続開始決定を受けるなど２．事実関係

対し特許法65条に基づく補償金請求をし、原告は損害賠償債権のうちごく一（１）原告は、平成10年10月５日、被告行いました。他方で、原告は、ネオケ部を回収できるにとどまりました。

P1およびP5を発明者として、本件特許ミア特許に無効理由があることを理由

そこで、原告は、改めて上記訴外２１の出願をしました（本件特許２は、として取引先への警告および請求をや社の代表取締役および取締役個人をそ

本件特許１の発明に係る出願を原出願めるよう求めるとともに、被告らやそれぞれ被告として、本件訴訟を提起しとして後に分割出願され、特許査定をの取引先に対し、被告製品が本件各特たものです。

特許権侵害警告を受けた会社の役員

2022 No.1 The lnvention 41

３．争点と裁判所の判断当然に実施行為を停止すべきであると補償を行い、自社が損害賠償債務を実（１）本件では、本件各発明の技術的範いうことはできないし、逆に、被疑侵質的には負担しないようにするなど、囲への属否、進歩性欠如の有無も争点

害者の側に、非侵害又は特許の無効をいくつかの方法が考えられるのであっとなりましたが、裁判所は各被告製品に主張する一定の論拠があるからといって、それぞれの事案の特質に応じ、取つき、特許権侵害ないし間接侵害を認定て、実施行為を継続することが当然に締役の行った経営判断が適切であった

し、本件各発明の進歩性欠如（特許法許容されることにもならない。

かを検討すべきことになる」

29条２項）の被告の抗弁を排斥しました。

自社の行為が第三者の特許権侵害と（３）そして、裁判所は、代表取締役（２）次に、裁判所は、特許権侵害のなる可能性のあることを指摘された取締である被告P1およびP3の責任につき警告を受けた会社の取締役が負う善管役としては、侵害の成否又は権利の有以下のとおり判示しました。なお、判注意義務の内容と悪意・重過失の判断

効性についての自社の論拠及び相手方決では取締役の責任についても言及さ方法につき、次のとおり判示しました。の論拠を慎重に検討した上で、前述のれています。

「法人の代表者等が、法人の業務ととおり、侵害の成否または権利の有効アして第三者の特許権を侵害する行為を性については、公権的判断が確定する「被告P1が、各被告製品の製造販売行った場合、第三者の排他的権利を侵まではいずれとも決しない場合があるこが本件各特許権の侵害にならない、あ害する不法行為を行ったものとして、と、その判断が自社に有利に確定するとるいは本件各特許は無効であると主張

法人は第三者に対し損害賠償債務を負は限らないこと、正常な経済活動を理由した点について十分な論拠があったと担すると共に、当該行為が罰せられるなく停止すべきではないが、第三者のいうことはできず、むしろ特許制度のほか、法人自身も刑罰の対象となる（特権利を侵害して損害賠償債務を負担す基本的な内容に対する無理解の故に、許法196条、196条の２、201条）。

る事態は可及的に回避すべきであり、仮ネオケミア特許の実施品であれば本件したがって、会社の取締役は、その善に侵害となる場合であっても、負担する各特許権の侵害にはならないと誤解し管注意義務の内容として、会社が第三損害賠償債務は可及的に抑制すべきこて各被告製品の製造販売を続け、取引者の特許権侵害となる行為に及ぶことと等を総合的に考慮しつつ、当該事案先にもそのように説明したものである。

を主導してはならず、また他の取締役において最も適切な経営判断を行うべ……前記……①ないし④で述べたよの業務執行を監視して、会社がそのよきこととなり、それが取締役としての善うな方法をとることで、特許権侵害にうな行為に及ぶことのないよう注意す管注意義務の内容をなすと考えられる。

及び、自社に損害賠償債務を負担させべき義務を負うということができる。

具体的には、①非侵害又は無効の判ることを可及的に回避することは可能

他方、特許権者と被疑侵害者との間断が得られる蓋然性を考慮して、実施であるにも関わらず、被告P1はそので特許権侵害の成否や特許の有効無効行為を停止し、あるいは製品の構造、いずれの方法もとることもせず、各被について厳しく意見が対立し、双方が構成等を変更する、②相手方との間で、告製品の製造販売を継続している。さ一定の論拠をもって自説を主張する場

非侵害又は無効についての自社の主張

らに、別件判決……によれば、ネオケ

合には、特許庁あるいは裁判所の手続を反映した料率を定め、使用料を支

ミアは各被告製品の販売により相応のを経て、侵害の成否又は特許の有効性払って実施行為を継続する、③暫定的利益を得ていたのであるから、特許権についての公権的判断が確定するまで合意により実施行為を停止し、非侵害侵害となった場合の賠償相当額を留保に、一定の時間を要することがある。

又は無効の判断が確定すれば、その間するなどして、別件判決確定後に損害このような場合に、特許権者が被疑の補償が得られるようにする、④実施を遅滞なく塡補すれば、ネオケミアに侵害者に特許権侵害を通告したからと行為を継続しつつ、損害賠償相当額を損害賠償債務を確定的に負担させない

いって、被疑侵害者の立場で、いかな利益より留保するなどして、侵害かつようにすることも可能であったのに、る場合であっても、その一事をもって有効の判断が確定した場合には直ちに被告P1は任意での賠償を行わず、ネ42 The lnvention 2022 No.1

被告P1の責任オケミアを債務超過の状態としたましたような方法をとることもなく、裁ど損害賠償債務を可及的に抑制する措

ま、破産手続開始の申立てを行ったも判所からの心証開示があるまでの間、置を求めました。そして、被告らにおのである」として、被告P1が、本件被告製品14の販売をして特許権侵害いて、特許法の基本的な理解を欠き、各特許が登録されたことを知りながらの不法行為を継続し、原告に損害を生十分な論拠なくして自社による製品販各被告製品の製造販売を継続したことじさせた」として、取締役の善管注意

売を特許法上適法な行為と誤信したうにつき、取締役の善管注意義務違反と義務違反と重過失を認定しました。

えで、侵害警告後も漫然と被告製品の販売を継続したことに対し、善管注意悪意を認定しました。
４．考察

義務違反と悪意・重過失を認定したも「被告P3は、原告から被告製品14の（１）本件では、会社の役員が、第三者かのです。特に、特許専門家である弁理販売が本件各特許権の侵害に当たるとら特許権侵害等の警告を受けた後も製士が非侵害と結論付けた鑑定書を取得の警告を受けたものの、本件各特許の品販売の継続を主導し、結果的に当該したにもかかわらず、役員の責任を認発明者であって炭酸ガスパックの専門会社の第三者に対する特許権侵害の不めた判断は注目に値します。

家であった被告P1から、ネオケミア法行為の存在が後日判明した場合につ（２）なお、別件判決の確定により、が委任した弁護士や弁理士が特許権侵いて、当該役員個人の原告に対する損ネオケミアの特許権侵害で原告が被っ害ではないと言っているなどと聞き、害賠償責任の存否が争点となりました。

た損害も確定しているという前提ではどのような根拠で特許権侵害に当たら会社の役員が職務執行をする際、悪ありますが、本件判決が会社法429条ないということになるのか理解できな

意または重過失により、会社に対する善１項の役員の責任についても、特許法いまま、ネオケミアでも特許権を有し管注意義務・忠実義務に違反し、これ102条２項の推定規定の適用を認め、ていて、原告製品よりネオケミアの製によって第三者に損害を与えた場合、当会社による特許権侵害の不法行為に基品の方が品質・性能が良いので、原告該役員は直接当該第三者に対する損害づく損害賠償債権と同額の損害額を認の特許権が優先することはないなどと賠償責任を負うとされています（会社法定したことも、注目に値します。

考え、被告製品14の販売を継続する

429条１項、最大判昭和44年11月26日）。

（３）2021年６月11日より、上場企業意思決定をしたというのであるから、本件において裁判所は、特許権侵害に順守が求められる「コーポレートガ主として、被告製品14の製造元であ警告等の内容の正否が公権的判断をバナンス・コード」が施行され、そのるネオケミアからの説明に依拠してそ待って確定されることを考慮して、侵なかで知的財産への投資等に対する具の判断を行ったことになる。

害警告を受けた役員の善管注意義務の体的な情報開示、グループ全体を含めしかしながら、特許権侵害が成立し内容として、すべての製品販売を直ちた全社的リスク管理体制の整備等が明ないとするネオケミア側の説明に十分に停止する措置までは求めませんでし記されました。特許権侵害警告を受けな論拠がなく、むしろ被告P1の特許た。他方で、侵害の成否または権利のた取締役の行為規範につき本件判決が制度に対する誤解が前提となっていた

有効性につき双方の論拠を慎重に検討示した具体的な内容は、適切なコンプことは、前記……で検討したとおりでする措置や、結果的に特許権侵害と後ライアンス確保とリスクテイクのうえあるし、品質・性能において上回って日判明した場合に備え、前記①～④なでとても参考になります。

イ

被告P3の責任いることは、特許権侵害を否定する理由とはなり得ない。
……被告P3は、特許権侵害の警告を受けた後も、主として被告製品14の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠し、前記……①ないし④で検討

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（１級・統計数理、準１級）取得。

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