生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

差止請求権不存在確認訴訟において均等侵害が認められた事例［大阪地方裁判所

１．事件の概要
本件は、差止請求権不存在確認訴訟で、間接侵害の均等侵害が認められた

令和３年３月25日判決

平成31年
（ワ）
第3273号］

句が存在する第二の関連画、から成る

ａ 別紙セット画目録記載（１）～

組画の画像データが、複数個記録され（47）の都道府県の地図上の形状を前た組画記録媒体と、記都道府県の名称と結びつけて憶えるための学習用DVD。

事例です。判断手法は従来の裁判例をB2 前記組画記録媒体に記録された踏襲しており、事例判決にすぎません

複数個の組画の画像データから、一のｂ 前記学習用DVD には、後記都道が、均等侵害が認められたケースは比組画の画像データを選択する画像選択

府県形状画と結びつけた形状のイラス

較的少数なので参考事例として紹介し手段と、トが描き込まれた画（以下『イラストB3 前記選択された組画の画像デー画』という。）、後記都道府県画と形状

なお、本件は差止請求権不存在確認

タにより、前記第一の関連画、前記第を同じくしその中に翻案したイラスト訴訟であるため、被告が特許権者、原二の関連画、及び前記原画の順に表示を入れ込んだ画（以下『形状・イラス

告が被疑侵害者であり、通常の侵害差する画像表示手段と、ト画』という。）、都道府県の地図上のます。

止請求事件と原告・被告が異なっていますのでご注意ください。
２．本件発明の構成要件

B4 前記関連画及び原画に対応する形状を示す画（以下『都道府県形状画』

語句の音声データが記録された音声記という。
）及び都道府県形状画と共に録媒体と、当該都道府県が属する地方の位置関係

B5 前記音声記録媒体から、前記語を示す画（以下『都道府県位置画』と「本件発明の構成要件は、次のとお句の音声データを選択する音声選択手いう。）の４画をセット（以下『セッり分説される。

段と、ト画』という。）にした映像が、日本Ａ コンピューターを備え、対応すB6 前記選択された語句の音声デー

全国及び別紙セット画目録記載１～６る語句が存在する原画の形態を該語句タを再生する音声再生手段と、を含み、の地方ごとに記録されている……。と結びつけて憶えるための学習用具でＣ 前記画像表示手段が、前記第一ｃ 前記学習用DVD には、それぞれの関連画、前記第二の関連画、及び前

前記イラスト画、前記形状・イラスト

Ｂ 前記コンピューターが、記原画を、対応する語句の再生と同期

画、前記都道府県形状画、前記都道府

B1 前記原画、該原画の輪郭に似たして表示する

県位置画の一連の語呂合わせの歌の音あり、若しくは該原画を連想させる輪郭を有Ｄ 学習用具」

声が、別紙セット画目録記載１～６の地方ごとに一曲ずつ、映像として記録し対応する語句が存在する第一の関連画、並びに、該原画及び第一の関連画

３．原告製品の構成に似た若しくは該原画及び第一の関連「原告製品の構成は、次のとおりで画を連想させる輪郭を有し対応する語ある。

されている。
ｄ 前記学習用DVD の映像は、１つのセット画ごとに前記イラスト画、前2021 No.8 The lnvention 33

記形状・イラスト画、前記都道府県形１要件および第５要件に絞って説明し本質的部分というべきである」

状画、前記都道府県位置画の順に出力ます。

「原告製品を使用したコンピュー
ターにおいては、イラスト画（第一のされると共に、前記イラスト画、前記形状・イラスト画、前記都道府県形状５．均等侵害に関する裁判所の判断関連画）、形状・イラスト画（第二の画の一連の語呂合わせの歌が音声とし（１）第１要件（非本質的部分）関連画）及び都道府県形状画（原画）を「特許発明の本質的部分とは、当該含む画像を１単位として組画記録媒体

ｅ 前記学習用DVDに記録された映特許発明の特許請求の範囲の記載のうに記録しており（構成ｂ）、その表示像を再生するにあたっては、日本全国

ち、従来技術に見られない特有の技術の際には、この順序で表示される（構の都道府県を別紙セット画目録記載的思想を構成する特徴的部分であると成ｄ）。また、イラスト画、形状・イ（１）～（47）の順に再生するモード（以解される。このような特許発明の本質

ラスト画及び原画それぞれに対応する下『ALL PLAYモード』という。
）又は的部分を対象製品等が共通に備えてい語句を含む語句の音声データを音声記

別紙セット画目録記載１～６の地方ごると認められる場合には、相違部分は録媒体に記録し（構成ｃ）、その再生とに再生するモード（以下『地方選択本質的部分ではないと判断すべきでを上記表示に同期して行っている（構モード』という。
）が選択できる。ALL

あ」る。

成ｄ）
。

PLAYモードであっても、地方選択「本件発明のうち、組画の１単位とししたがって、原告製品を使用したコモードであっても、それぞれの再生順て、原画、該原画の輪郭に似た若しくンピューターは、本件発明の本質的部は、地方ごとに作成者が設定した都道は該原画を連想させる輪郭を有し対応分を備えているものと認められるので府県の順に自動で連続して再生され、する語句が存在する第一の関連画、並あって、本件発明と原告製品を使用し選択された地方に属する都道府県の前びに該原画及び第一の関連画に似た若たコンピューターとの相違部分は、本記イラスト画、前記形状・イラスト画、しくは該原画及び第一の関連画を連想質的部分ではないといえる」

及び前記都道府県形状画の一連の前記させる輪郭を有し対応する語句が存在語呂合わせの歌の音声が再生される」する第二の関連画から成る組画を組画（２）第５要件（意識的除外のないこと）

記録媒体に記録する点、画像表示手段「原告は、組画の逐次又は一斉の表に表示するに際し、前記第一の関連画、示をして記憶する人の『作業』となる

原告製品はその構成にコンピュー

前記第二の関連画、及び前記原画の順部分を削除しつつ、組画の表示を構成ターを備えるものではないので構成要に表示する点、第一の関連画に対応す要件B2の選択手段に限定して、明確件ＡおよびＢを充足しないことに争いる語句、第二の関連画に対応する語句、性の欠如に係る拒絶理由を補正するとはなく、また、原告製品は学習用具で原画に対応する語句から成る語句の音共に、『組画を逐次又は一斉に表示しあり、構成要件Ｄを充足することに争声データを、音声記録媒体に記録し、て』とする構成を削除し、かつ、『一いはないことから、構成要件B1 ～ B6

音声再生手段で再生し、前記画像表示の組画の画像データを選択する画像選および構成要件Ｃの充足性が争点にな手段が前記第一の関連画、前記第二の択手段』を付加したという本件補正のりました。

関連画、及び前記原画を対応する語句経緯から、被告は、特許請求の範囲に被告は構成要件B2について均等侵の再生と同期して表示する点は、本件つき、『一の組画の画像データを選択害を主張したため、均等侵害の成否、明細書の従来技術に記載されていないする画像選択手段』に客観的、外形的さらに間接侵害の成否も争点になりまことはもとより、……文献（引用者注：に限定し、これを備えない発明を本件した。

本件特許の審査の際に従来技術とされ発明の技術的範囲から意識的に除外しなお、以下では誌面の都合上、均等た公開公報）のいずれにも記載がない。

たなどと主張する。

侵害に関する裁判所の判断のうち、第そうすると、上記各点が本件発明のて出力される。

４．争点

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しかし、本件通知書及び本件意見書

の各記載を踏まえると、『それぞれの的に見ると、被告は、本件補正により、サカルシトール事件は上告審がありま

前記記憶対象に対応する前記組画を逐人為的作業を示す部分としての『逐次すが、上告審では第１要件について判次又は一斉に表示して前記記憶対象を又は一斉に表示』という行為態様は意示せず、かつ、控訴審の結論を維持し記憶する』のは人間が行う作業であっ識的に除外しているものの、物及び方ています。そのため、「発明の本質的て、物の発明としての『学習用具』の法の構成として、逐次又は一斉に表示部分」の解釈は、マキサカルシトール構成をなしていないなどといった明確する構成を一般的に除外する旨を表示

事件知財高裁大合議判決が先例になっ性要件に係る本件通知書の指摘に対したとはいえない。また、『一の組画ています。

し、被告は、本件補正において、作業の画像データを選択する画像選択手

本件においては、原告製品が本件発の主体につき、画像選択手段、画像表段』との構成を付加した点は、本件明明の本質的部分を備えていることか

示手段、音声選択手段、音声再生手段

細書に『一の組画』の画像データの選ら、本件発明と原告製品の相違点は本といった『手段』とし、人が行う作業択、表示を念頭に置いた記載があるこ

件発明の本質的部分ではないと結論付を示す部分を削除することで、これらとを踏まえたものと理解されるもののけています。の手段を含むコンピューターであるこ……、これをもって直ちに、客観的、とを明確にしたものと理解される。そ外形的に見て、複数の組画を選択するれと共に、進歩性に係る本件通知書の構成を意識的に除外する旨を表示した指摘に対しては、上記のように作業のものとは見られない。

（２）第５要件について
本件では、出願審査経緯において、本件発明と原告製品の相違点である構主体を明確にしたことに加え、組画記

そうすると、原告指摘に係る本件補成要件B2に補正がありました。しか録媒体に記録される画像データを、『１

正の経緯をもって、被告は、特許請求し、当該補正は明確性要件違反の拒絶又は複数種の記憶対象から成る記憶対の範囲につき、『一の組画の画像デー

理由を解消するためのものであったと象群に含まれる個別の記憶対象を表現タを選択する画像選択手段』に客観的、して、当該補正は「一の組画の画像デーする原画及び該原画に関連する関連事外形的に限定し、これを備えない発明タを選択する画像選択手段」に客観的、項又は関連像を表現する１又は複数種を本件発明の技術的範囲から意識的に外形的に限定したものではないと認定の関連画から成る組画の画像』（当初除外したと見ることはできない」

されました。
特許請求の範囲の手続補正があったの請求項１）から『原画、該原画の輪郭に似た若しくは該原画を連想させる

６．考察

場合でも意識的限定には当たらないと輪郭を有し対応する語句が存在する第（１）第１要件についてされた先例として大阪地判平成25年7一の関連画、並びに、該原画及び第一発明の本質的部分を「従来技術に見月11日・平成22年（ワ）第18041号などの関連画に似た若しくは該原画及び第られない特有の技術的思想を構成するがあります。特許請求の範囲が補正さ一の関連画を連想させる輪郭を有し対特徴的部分」と解する点は、マキサカ

れている場合には、どのような理由で応する語句が存在する第二の関連画、ルシトール事件知財高裁大合議判決

当該補正が行われたのかを検討する必から成る組画の画像データ』に限定す〈知財高判平成28年３月25日・平成27

要があります。

ると共に、画像表示手段が第一の関連

年（ネ）第10014号〉と同じです。マキ

画、第二の関連画、及び原画をその順に表示することとし、さらに、その表示を、これらに対応する語句の再生と同期させることとして、情報の提示方法を限定したものである。
このような出願経過を客観的、外形

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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