生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許請求の範囲の補正が意識的除外に該当しないとされた事例［大阪地方裁判所

平成25年７月11日判決

１．事件の概要
本件は、２件のソレノイド駆動ポンプの制御回路に係る発明（本件特許発Ｃ１

平成22年（ワ）
第18041号］

流電圧を分圧して検出する検出３．争点および当事者の主張

手段５と、（１）本稿で取り上げる争点

該検出手段５で検出した直流電本件では、構成要件Ａ１～Ｅ１のすべ

明１および２）の特許権を有する原告圧を一種の制御回路に対応したての構成要件について、充足性の争いが、被告の製造販売するポンプ（旧イ所望の直流電圧と比較し、且つがありましたが、誌面の都合上、構成要号製品、新イ号製品およびロ号製品）駆動回路７に提供された直流電

件Ｂ１の均等侵害に関する当事者の主の製造販売等の差し止めおよび損害賠

圧を所望の直流電圧に変換すべ

張と裁判所の判断に絞って説明します。

償を求めた事案です。

く該駆動回路７に制御信号を供給する演算処理部６とを具備し、 （２）原告の主張

本件は、本件特許発明１および２は進歩性欠如の無効理由があるとの理由

電源１の電圧に関わりなく前記「構成要件Ｂ１の文言が、ステップで請求棄却判決になっていますが、傍所望の直流電圧を駆動電圧とし①で電圧を分圧して電源電圧を検出す論で、新イ号製品およびロ号製品が均てソレノイド８に供給するソレる場合を含まず、ステップ②で電圧を等論によって本件特許発明１の技術的ノイド駆動ポンプの制御回路で分圧して電源電圧を検出する場合に限範囲に属するとの判断を示しています。

あって、ると解されるとしても、ステップ①で前記制御信号は、駆動回路７に電圧を分圧して電源電圧を検出する新の均等論の判断部分を取り上げて解説提供される直流電圧をスイッチ

イ号製品は、構成要件Ｂ１の均等の範します。

ングし、オン・オフのデューティ囲内にある。

本稿では、傍論における新イ号製品

２．発明の概要（１）本件特許発明１を構成要件に分Ｄ１

Ｅ１Ｆ１を制御する信号である

アことを特徴とするソレノイド駆［省略］動ポンプの制御回路。

イ説すると、次のようになります。
Ａ１

Ｂ１

非本質的部分（第１要件）

置換可能性（第２要件）［省略］

ソレノイド駆動ポンプのソレノ（２）本件特許発明１は、電源がソレウ

イド８に駆動電圧を供給して該ノイドを駆動するために適していない［省略］

ソレノイド８を駆動する駆動回電圧である場合でも、一種の制御回路

エ路７と、で駆動回路に供給される電圧を所望の原告は、本件特許１の出願経過にお90 ～ 264Ｖの間で電圧が異な電圧に変換してソレノイドに供給するいて、構成要件Ｂ１に係る補正、説明をる交流電圧の電源１から整流さことができるという効果を奏します。

行ったが、新規性、進歩性の拒絶理由をれて駆動回路７に提供される直置換容易性（第３要件）

意識的な除外（第５要件）解消するためではなく、記載不備の拒絶2013 No.10 The lnvention 41

理由を解消するための補正に過ぎず、ス

そのため、原告は、本件特許１の出のいずれかにかかわらず、『駆動回路テップ①で電圧を分圧して電源電圧を願手続において、新イ号製品の構成、７』に提供された直流電圧を『所望の検出する構成を意識的に除外したことすなわち、交流電圧の電源について、直流電圧』に変換するという本件特許を明示又は示唆する記載も一切ない。

トランスを経て降圧、整流された後の発明１の目的は達することができ、同したがって、かかる構成を特許請求電圧を検出するという構成を含め、上一の作用効果を奏するものといえる。の範囲から意識的に除外した等の特別記のとおり限定された以外の構成を、 （２）第３要件の事情はないというべきである」

意識的に除外しており、特別な事情が存在するといえる」（３）被告の主張

上記（１）記載のとおり、本件特許発明１と新イ号製品とは、『所望の直流電圧』と比較すべき電源電圧の値を測４．裁判所の判断定する手段を備える点では共通してい新イ号製品の構成は、構成要件Ｂ１「……新イ号製品は、本件特許発明ながら、その検出手段の接続部位を異が規定する構成と比べ、分圧回路に印１の構成要件Ｂ１を文言上充足するとにしている。

加される電圧を極めて小さくすることは認められないが、以下のとおり、上しかし、電源電圧値の測定についてが可能になり（ソレノイドに印加され記①から⑤までの要件を満たしておは、『交流電圧の電源１から整流される電圧と比べると約20分の１）、これり、本件特許発明１と均等なものとして駆動回路７に提供される直流電圧』に伴い、分圧回路の抵抗が発熱するこてその技術的範囲に属するといえる。

を分圧して検出するという方法に限定とを抑制することができるという顕著（１）第２要件

されるものでなく、新イ号製品のよう「ア置換可能性（第２要件）な作用効果が奏される。

本件特許発明１が『交流電圧の電源に、別の分岐先で整流された直流電圧

そのため、両者には作用効果上の明１から整流されて駆動回路７に提供さを分圧して検出することでも同様に可白な相違点が存在しており、置換可能れる直流電圧を分圧して検出する検出能なことは、技術常識上明らかである。

性はない。

手段５』
（構成要件Ｂ１）を備えていそのため、本件特許発明１の構成要るのに対し、新イ号製品は、交流電源件Ｂ１を新イ号製品における構成に置［省略］

１から提供された交流電圧を、本件特き換えることは、当業者が、新イ号製

ウ

意識的な除外（第５要件）

許発明１の『駆動回路７』に当たる品の製造時点において容易に想到する

原告は、本件特許１の出願当初、構『FET4b』へ直流電圧を提供する整流ことができたものといえる。

成要件Ｂ１に当たる部分を『駆動回路器とは別の『整流器17』に分岐し、整（３）第１要件

７に電圧を提供する電源１の電圧を検流した後、『分圧回路18』及び『CPU８』

本件特許発明１は、ソレノイド駆動出する検出手段５』としていたが、特で直流電圧を分圧して検出するものでポンプの制御回路に係る物の発明であ

許法36条４項及び６項２号に規定すあり、この点で両者は相違する。

り、交流電源の電圧値が90～264Ｖのイ置換容易性（第３要件）る要件を充たしていないとして拒絶理

しかし、本件特許発明１と新イ号製いずれかにかかわらず、『駆動回路７』

由通知（乙２）を受けた後、『交流電品のいずれも、『所望の直流電圧』とに提供された直流電圧を『所望の直流圧の電源１から整流されて駆動回路７比較すべき電源電圧の値を測定する手電圧』に変換する点に特徴がある。そに提供される直流電圧を検出する検出段を備える点では同じであり（弁論ののため、『所望の直流電圧』と比較され手段５』と補正した。すなわち、検出全趣旨）、ただ、その検出手段の接続るべき電源電圧値を測定する構成を備

手段５の検出対象は、当初『電源１の部位を異にするにとどまる。そのため、えることは必須といえるが、電圧の具電圧』であったが、手続補正により、『駆本件特許発明１の構成要件Ｂ１を新イ体的な検出手段に、従来技術にはない動回路７に提供される直流電圧』に限号製品における構成に置き換えたとし本件特許発明１の課題解決手段を基礎定されたことが明らかである。ても、交流電源の電圧値が90～264Ｖづける特徴があるわけではなく、その42 The lnvention 2013 No.10

点を本質的部分とする発明ではない。

本件で問題となった補正は、明細書

他方で、特許法36条６項２号の拒したがって、電圧の検出手段の接続［0034］段落の「駆動回路７に供給さ絶理由を解消するための補正によって部位は、本件特許発明１の本質的部分れる電圧を所望の電圧に変換してソレ意識的除外と判断された事例として、ではないといえる。

ノイド８に供給することができる」と大阪地裁平成21年４月７日判決［平（４）第４要件の記載が、なぜ所望の電圧に変換でき成18年（ワ）第11429号］があります。

るのか不明であるとの審査官の指摘にこの事例では、審査官が「各成分の証はない。

対して、「駆動回路７に供給される電配合量（組成比）が記載されていない（５）第５要件圧」を詳細に説明するために補正した［すべての配合量（組成比）についてものでした。

同等の効果を奏するものとは認められ本要件について、被告からの主張立

原告は、本件特許１の出願当初、構成要件Ｂ１に相当する部分を『駆動回この補正は、電圧の検出手段に関しない］」と指摘した拒絶理由に対して、

路７に電圧を提供する電源１の電圧をて特に限定したものではなく、そのた配合割合（フィラーの体積分率）を追検出する検出手段５』としていたが、め、前記補正が特定の電圧検出手段以加する補正をしました。

平成19年５月２日付け拒絶理由通知

外を意識的に除外したものではないとを受けた後、『交流電圧の電源１から判断されたものと解されます。

を外形的に見れば、カップリング処理された熱伝導性無機フィラーの体積分整流されて駆動回路７に提供される直流電圧を検出する検出手段５』と補正

この事例では、裁判官は「本件補正（２）先行裁判例について率を限定したものと解するのが相当で特許法36条の要件を満たすためのあ（る）」と判示し、無機フィラー体積

しかし、平成19年５月２日付け拒手続補正があったにもかかわらず均等分率が異なる被告製品の均等侵害を認絶理由通知は、特許法36条４項（実侵害を認めた先例として、大阪高裁平めませんでした。

施可能要件）及び同条６項２号（明確成８年３月29日判決［平成６年（ネ）第性要件）の要件を満たしていないとす3292号］（t-PA事件）があります。

した（乙１～３）。

（３）実務への影響についてるもので、新規性及び進歩性に係る拒この事例では、補正前の特許請求の本事例の均等論侵害についての判断絶理由通知ではなかったし、電圧の検範囲の「ヒト組織プラスミノーゲン活は、傍論であり、また、特別な判断手法出手段に係る記載の不備を指摘するも性化因子をコードしている配列を含有が用いられているわけではありませんのでもなかった（乙２）。原告が手続するDNA配列」との記載が、物質の特が、均等論第５要件（意識的除外）を検補正書とあわせて提出した意見書にお定として不十分である旨の拒絶理由通討する際に参考になる事例でしょう。

いても、電圧の検出手段に関して特段知を受けて、「第５図に記載のアミノ特許法36条の要件を満たすためのの説明をしているわけではない。

酸配列１～527で示される……」との手続補正があったときは、単に補正前

このような経過からすれば、原告の文言を追加する補正をした事例です。

後の文言を対比するだけではなく、ど上記補正について、新規性や進歩性の裁判官は、前記拒絶理由通知が第５のような理由でその補正が行われたの欠如を回避するなどのため、電圧の検図に記載のアミノ酸配列以外を除外すかまで考慮したうえで、意識的に除外

出手段に関して特定の構成を意識的にる前提に立っていないと判断して、均したと評価できるか検討する必要があ除外したものとは言い難い。

等侵害を認めました。

ります。

また、他に均等の成立を否定すべき特段の事情も認められない」

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

５．考察

さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

（１）本事例の判断について

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