生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許法102条１項に基づく損害額の推定に関する大合議判決［知的財産高等裁判所特別部

１．事件の概要
本件は、発明の名称を「美容器」と令和２年２月28日判決

平成31年
（ネ）
第10003号］

範囲に属し（争点３）、無効理由はなに関するものであるので、比較対象とない（争点４）と判断しました。

るのは原告製品と被告製品の全体ではなく、それぞれの軸受部分のみである」

する特許権２件を有する一審原告が、一審被告に対して侵害差止めと損害賠償

３．当事者の主張「原告製品及び被告製品における軸受を求めた事件の控訴審です。原審は、差（１）
一審原告の主張は、各製品を分解しなければ確認する止めと損害賠償の一部を認容したとこ「原告は本件特許２に係る実施品……

ことができないので、需要者は軸受にろ、原告被告の双方が原判決を不服とを販売しており、原告製品と被告製品より製品の選択を行っているわけではして控訴しました。

は、市場において競合する関係にある」

ない。……被告製品の市場における競本件では、被告製品が特許発明の技「原告は、……において、最も多い月合品は、高価格商品である原告製品で術的範囲に属するか否か（争点１、３）、は約……個、最も少ない月は約……個はなく、被告製品と同一の価格帯で販売

特許無効の抗弁の成否（争点２、４）おの原告製品を実施しており、この範囲されている他社製の美容ローラである」

よび一審原告の損害額（争点５）が争で販売数量が増減しても供給可能であ「特許発明が製品の一部を構成してい点になりました。そのうち、損害額のる程度の実施能力を有していた」

るに過ぎない場合は、当該発明が技術認定が先例として重要と考えられます「被告は、被告製品の軸受部材の原価的に優れており需要者の製品選択に寄ので、本稿では争点５の関連事項に絞っ率を損害額算定について乗ずるべきと与している場合に当該寄与の程度が考て説明します。

主張する。しかし、本件発明２は、美容慮され、そのような事情が認められな器に係る特許権であって、製品価値のい場合には、全体の製造費用に占める構成上も必要不可欠な重要な要素であ

特許発明に該当する部分の製造費用の本件特許発明は、「美容器」に係る物るから、寄与率を考慮する必要はない」

割合が寄与の程度とされる。……本件の発明です。当該美容器は、回転体、支「特許権は商標権のように需要者の識特許２は被告製品、原告製品の選択に持軸、軸受け部材およびハンドル等の別機能を前提とするものではないので、全く寄与しないのであるから、製造費部材から構成されており、本件特許発需要者が本件発明２を外部から確認で用に占める本件発明２に該当する部分

明は美容器の軸受け部材と回転体の内きるか否か、及びこれを認識して商品（軸受）の製造費用の割合が寄与の程度

周面の形状に主な特徴があります。

を選択していたか否かは特許法102条１とされるべきである」

項を適用する上で問題とならない」「軸受は……基本的かつ汎用的な部材

２．争点１～４の判断等

控訴審は、本件特許１について、被であ」り、「原告製品に使用されている告製品は特許発明の技術的範囲に属さないと判断し（争点１）、本件特許２について、被告製品は特許発明の技術的（２）
一審被告の主張「原告の主張する損害は、本件特許２軸受には多数の競合品が存在するため、特許法102条１項適用の基礎を欠く」
2020 No.6 The lnvention 41

４．裁判所の判断である本件特徴部分すなわち軸受け部譲渡数量に特許権者等の製品の単位数「『侵害行為がなければ販売すること材と回転体の内周面の形状も、原告製量当たりの利益の額を乗じた額の全額ができた物』とは、侵害行為によって品の販売による利益に相応に貢献してを特許権者等の受けた損害の額とするその販売数量に影響を受ける特許権者いるものといえる。のではなく、特許権者等の実施の能力等の製品、すなわち、侵害品と市場にしかし、上記のとおり、原告製品は、に応じた額を超えない限度という制約おいて競合関係に立つ特許権者等の製一対のローリング部を皮膚に押し付けを設けているところ、この『実施の能力』品であれば足りる」て回転させることにより、皮膚を摘みは、潜在的な能力で足り、生産委託等「特許法102条１項所定の『単位数量上げて美容的作用を付与するという美の方法により、侵害品の販売数量に対当たりの利益の額』は、特許権者等の容器であるから、原告製品のうち大き応する数量の製品を供給することが可

製品の売上高から、特許権者等においな顧客誘引力を有する部分は、ローリ能な場合も実施の能力があるものと解て上記製品を製造販売することによりング部の構成であるものと認められ、ますべきであり、その主張立証責任は特許その製造販売に直接関連して追加的にた、原告製品は、ソーラーパネルを備え、権者側にある。そして、……一審原告は、必要となった経費を控除した限界利益微弱電流を発生させており、これによ毎月の平均販売個数に対し、約３万個の額であり、その主張立証責任は特許り、顧客誘引力を高めているものと認の余剰製品供給能力を有していたと推権者側にあるものと解すべきである」

められる。これらの事情からすると、本認できるのであるから、この余剰能力「本件発明２は、回転体、支持軸、軸受件特徴部分が原告製品の販売による利の範囲内で月に平均２万個程度の数量け部材、ハンドル等の部材から構成さ益の全てに貢献しているとはいえないの原告製品を追加して販売する能力をれる美容器の発明であるが、軸受け部材から、原告製品の販売によって得られ有していたと認めるのが相当である」と回転体の内周面の形状に特徴のあるる限界利益の全額を原告の逸失利益と「特許法102条１項ただし書は、侵害発明であると認められる（以下、この部認めるのは相当でなく、したがって、原品の譲渡数量の全部又は一部に相当す分を『本件特徴部分』という）。

告製品においては、上記の事実上の推る数量を特許権者が販売することがで原告製品は、支持軸に回転可能に支定が一部覆滅されるというべきである。

きないとする事情（以下『販売できな持された一対のローリング部を肌に押そして、上記で判示した本件特徴部

い事情』という。
）があるときは、販売し付けて回転させることにより、肌を分の原告製品における位置付け、原告できない事情に相当する数量に応じた摘み上げ、肌に対して美容的作用を付製品が本件特徴部分以外に備えている額を控除するものとすると規定してお与しようとする美容器であるから、本特徴やその顧客誘引力など本件に現れり、侵害者が、販売できない事情とし、件特徴部分は、原告製品の一部分であた事情を総合考慮すると、同覆滅がさ認められる各種の事情及び同事情に相るにすぎない。

れる程度は、全体の約６割であると認当する数量に応じた額を主張立証しためるのが相当である。

場合には、同項本文により認定された

ところで、本件のように、特許発明を実施した特許権者の製品において、特この点に関し、一審被告は、原告製損害額から上記数量に応じた額が控除

許発明の特徴部分がその一部分にすぎ品全体の製造費用に占める軸受けの製される。そして、『販売することができない場合であっても、特許権者の製品造費用の割合を貢献の程度とすべき旨ないとする事情』は、侵害行為と特許の販売によって得られる限界利益の全主張するが、上記の推定覆滅は、原告製権者等の製品の販売減少との相当因果額が特許権者の逸失利益となることが品の販売による利益に対する本件特徴関係を阻害する事情をいい、例えば、①事実上推定されるというべきである。

部分の貢献の程度に着目してされるも特許権者と侵害者の業務態様や価格等

そして、原告製品にとっては、ローのであり、当該部分の製造費用の割合に相違が存在すること（市場の非同一リング部の良好な回転を実現することのみによってされるべきものではない」

性）、②市場における競合品の存在、③も重要であり、そのために必要な部材「特許法102条１項は、……侵害者の侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝

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広告）、④侵害品及び特許権者の製品の５．考察

多数あります。しかし、特許法の条文

性能（機能、デザイン等特許発明以外（１）「侵害行為がなければ販売するこ‌には「寄与率」またはそれに相当するの特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきであとができた物」の解釈
特許法102条１項本文には「侵害行為文言はなく、条文をどのように解釈して「寄与率」の概念を導くのか学説上争いがあります。

る」

がなければ販売することができた物」と「原告製品は、比較的高額な美容器での文言があります。学説では、
この「物」

本判決では、特許発明の特徴部分があるのに対し、被告製品は、原告製品は、「侵害者の製品と市場で競合する製製品の一部分にすぎない場合であっての価格の８分の１ないし５分の１程度品であれば足りる」という説と「特許も、「製品の販売によって得られる限界の廉価で販売されていることからする発明の実施品でなければならない」と利益の全額が特許権者の逸失利益となと、被告製品を購入した者は、被告製する説がありますが、本判決では前者る」と事実上推定したうえで、「特徴部品が存在しなかった場合には、原告製の見解を採りました。

分が原告製品の販売による利益の全て品を購入するとは必ずしもいえないとなお、知財高裁平成25年２月１日大に貢献しているとはいえない」ことかいうべきである。したがって、上記の合議判決（ごみ貯蔵機器事件）では、原ら、上記の事実上の推定が一部覆滅さ販売価格の差異は、販売できない事情

告が特許発明を実施していない場合でれる、と判断しました。と認めることができる。

あっても特段の事情があれば102条２項

すなわち、多くの先行裁判例では、「製そして、原告製品及び被告製品の上の推定規定が適用できる旨判示してい品全体の利益額×〇％（寄与率）」を特記の価格差は小さいとはいえないことますが、同条１項の適用については判許権者の損害額と考えているのに対し、からすると、同事情の存在による販売示していませんでした。

本件では「製品全体の利益額－事情に鑑み推定が覆滅される額」を損害額とできない事情に相当する数量は小さくはないものと認められる。

（２）「寄与率」について考えているのでしょう。

一方で、上記両製品は美容器である

特許発明の実施部分が侵害品のごもっとも、具体的な損害額の算出でところ、美容器という商品の性質からく一部にすぎない場合に、侵害品全体は、「原告製品の限界利益の全額からすると、その需要者の中には、価格をの利益に基づいて特許権者の損害額６割を控除し」と計算しているため、重視せず、安価な商品がある場合は同を推定してよいか、という問題があり寄与率40％を乗じた計算と違いがあ商品を購入するが、安価な商品がないます。

りません。先行裁判例の「寄与率」で場合は、高価な商品を購入するという特許発明の実施部分が侵害品のごくも、部品の製造費用の割合で一律に決者も少なからず存在するものと推認で一部にすぎないのに、侵害品全体の利めるわけではなく、製品全体の価値にきるというべきである」

益に基づいて損害額を算出しては妥当対する特許発明部分の貢献度を考慮「原告製品の単位数量当たりの利益のな結論にならない場合があることは争していますから、寄与率を認めた多く額の算定に当たっては、本件発明２がいがないでしょう。裁判例では、侵害の先行裁判例と本件判決とは説明の原告製品の販売による利益に貢献して品の販売数量×単位数量あたりの利益仕方が異なっているだけだと思われいる程度を考慮して、原告製品の限界額×寄与率で損害額を認定した判決がます。

利益の全額から６割を控除し、また、被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から、特許法102条１項ただし書により５割を控除するのが相当である」

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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