生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

発明に含まれる医薬組成物の全体について、実施できる程度に明細書の発明の詳細な説明の記載がなされていないとされた事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和元年６月26日判決

平成30年
（行ケ）
第10043号］

る、抗原に対するpH5.8でのKDとpH7.4及び数を決定したのかが一切記載され本件は、不特定多数の医薬に用いるでのKDの比であるKD（pH5.8）/KD（pH7.4）ておらず、本件明細書の記載のみでは、ことができる抗体を含有する、医薬組の値が２以上、10000以下の抗体であっヒスチジン置換又は挿入をする場所及成物の発明に係る特許に対する無効審て、血漿中半減期が長くなった抗体をび数を特定することができず、立体構判請求が不成立とされた審決が取り消含む医薬組成物」

造モデリングによる変異体の作製を再現することが出来ない」

された事例です。原審判では、実施可能要件およびサポート要件違反（無効３．無効理由１に関する当事者の主張「本件明細書の実施例３では、ヒスチ

理由１）、拡大先願（無効理由２）、進歩〈原告（審判請求人）の主張〉

ジンスキャニングにより、① 結合能に性欠如（無効理由３）、明確性要件違反（無「本件発明１は、ヒスチジンの置換又大きく影響のないヒスチジン置換箇所

効理由４）が争われ、審決ではいずれは挿入をする場所と数の組み合わせにを同定するためのライブラリーを構築の無効理由も成り立たないとされまし

よって、不特定多数の医薬に用いることしてスクリーニングを行い、② その結た。本件訴訟では、無効理由１～４のができる抗体を特許発明の範囲に含む。

果に基づきCDR配列のヒスチジン改変成否が争われましたが、裁判所は無効

そうすると、実施可能要件を充足するたライブラリーを構築して、pH依存的な理由１の実施可能要件についてのみ判

めには、本件発明１に含まれる物の全体結合を示す抗体をスクリーニングする、断しました。

について実施できる程度に本件明細書という二段階のスクリーニングを経ての記載がされていなければならず、特許pH依存的結合特性を備えた抗体を作製請求の範囲に属する技術の全体を実施している。

２．本件特許発明の内容
本件特許（特許第4954326号）の特許することに、当業者に期待し得る程度を

これによれば、実施例３では、膨大請求の範囲には請求項１～６が記載さ越える過度の試行錯誤や創意工夫を強な数のクローンを含むライブラリーのれており、その全ての請求項に対している事情のある場合には、実施可能要件構築と、そのライブラリーから所望の無効審判が請求されました。請求項２を充足しないというべきである」

機能を有するクローンのスクリーニン～６は請求項１を引用する従属請求項「本件明細書の実施例２にはホモログという期待される以上の過度の試行です。請求項１に係る発明（本件発明ジーモデリングにより立体構造モデル錯誤と複雑高度な実験が必要である」

１）は次のとおりです。

を作成し、pH依存的結合特性を備えた「実施例３に記載された二段階のスク「【請求項１】少なくとも可変領域の１抗体を得るための変異箇所を選定するリーニング法は、特定の出発材料にのみつのアミノ酸がヒスチジンで置換され方法が記載されている。

適用可能であるに過ぎず、それ以外の出又は少なくとも可変領域に１つのヒスチ

しかし、本件明細書には、どのようジンが挿入されていることを特徴とすにしてヒスチジン置換又は挿入の場所発材料には適用することができない」「本件発明の抗体は、基準となる抗体
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並びにヒスチジンの置換又は挿入を行

ンスキャニングを適用する場合、置換

本件発明１に係る医薬組成物に含まれう具体的位置及び数のいずれもが特定又は挿入の各々の効果は、次の……ヒる抗体についても、元の抗体及びヒスされていない。本件明細書の実施例３

スチジン置換位置の特定に必要な試験

チジン置換又は挿入の位置や数は限定においてパンニングを用いたスクリー（前半の試験）、……ヒスチジン置換のさされないことが理解できる。よって、本ニング法は記載されているが、その方れたpH依存性抗体の血中動態の試験（後件発明１の技術的範囲には、１個又は法では本件明細書において所望の機能半の試験）を行うことで確認できる。こ複数のヒスチジン置換及び／又は挿入が実証された抗体を取得することはでれらの実験は、周知技術によって行うがされ、所定のpH依存的結合特性を有きない。

ことができ、特別な技術を新たに開発し、血漿中半減期が長くなったあらゆする必要はない」

る抗体を含む医薬組成物が含まれるこ

占的な権利である特許権を付与するこ「複数のヒスチジン置換又は挿入がさとになる。とによって、特許権者の発明を保護し、れた抗体については、置換及び挿入のそうすると、本件発明１が実施可能

一方で第三者には特許に係る発明の内各々について約220箇所のヒスチジンス要件に適合するためには、このような容を把握させることにより、その発明キャニングで特定できた位置を組み合本件発明１に含まれる医薬組成物の全の利用を図ることを通じて、発明を奨わせれば足り、ヒスチジンスキャニン体について実施できる程度に本件明細励し、もって産業の発達に寄与するこグによって有望であることが判明した書の発明の詳細な説明の記載がされてとを目的とするものであるところ（特個々の置換又は挿入について、その組いなければならないものと解される」

許法１条参照）、目的物質を網羅的に取み合わせを改めて検証する必要はない」「本件明細書の【0029】には、抗原結得する事ができないスクリーニング方「原告は、本件明細書はスクリーニン合分子のpH5.8における抗原結合活性を法のみの開示に対して、目的物質全般グ方法を開示するにすぎず、本件発明

pH7.4における抗原結合活性より弱くすにわたる独占権を付与することは上記はいわゆる『リーチ・スルー』クレーる方法……について、① ヒスチジン置目的に反する。被告は審判段階においムであると主張する。

換又は挿入が行われる位置は特に限定

特許制度は、発明を公開した者に独て、本件発明の抗体を実施例３記載のしかし、本件発明は、可変領域へのされないこと、② その位置としては、スクリーニング法によって取得できるヒスチジンの導入という具体的な課題

抗原結合分子が抗体の場合には抗体の旨主張しており、この主張は、本件発解決手段に基づくものであり、単にス可変領域などを挙げることができるこ

明が『リーチ・スルー』クレーム（現クリーニング方法で抗体を特定した発と、③ ヒスチジン置換又は挿入が行わ在開示された発明に基づいた、将来な明ではないし、個々の抗体でのヒスチれる数は当業者が適宜決定することがされるであろう発明に対するクレーム）

ジンの導入位置は、過度の試行錯誤なできること、④ ヒスチジン変異以外のに該当することを自認するに等しい」

しに特定できるのは、上記……のとお変異……を同時に導入してもよいこと、〈被告（特許権者）の反論〉りである。本件発明は、スクリーニン⑤ ヒスチジン置換及び挿入を同時に「ヒスチジンスキャニングは、抗体のグ方法ではなく具体的な課題解決手段行ってもよいことなどが記載されていアミノ酸の配列において、各アミノ酸に基づいているから、本件発明が『リーる」を順にヒスチジンに置換し、置換されチ・スルー』クレームであることを前「……抗原結合分子が抗体の場合にた各抗体を評価する方法であり（本件提とした原告の主張は失当である」

は、抗体のCDR配列やCDRの構造を決定する配列が考えられ、例として重鎖明細書【0029】及び【0288】）、可変領域のアミノ酸の数は、重鎖及び軽鎖の４．裁判所の判断について16箇所、軽鎖について10箇所各々について約110個の合計約220個で「本件発明１の特許請求の範囲には、が挙げられること、さらに、このうちある。本件出願日の技術水準において、元の抗体及びヒスチジン置換又は挿入４箇所は普遍性の高い改変箇所と考えこれらの各アミノ酸についてヒスチジの位置や数についての限定がないから、られること、複数の箇所を組み合わせ

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てヒスチジンに置換する場合の好まし変化がない箇所を予め選び出し、当該することなく、本件発明１を実施する

い組み合わせの具体例をいくつか挙げ箇所のいずれか１か所がヒスチジン置ことができる程度に発明の構成等の記ることができることなどが記載されて換された抗体を作製する方法が記載さ載があるということはできない」とだけいる」

れている（【0288】～【0290】）。この方判断して、本件発明１は実施可能要件が「しかし、上記のCDR配列は、あくま法は、……実施例２の方法とは異なり、ないとの理由で審決を取り消しました。

でも例にすぎず、これ以外の箇所の改構造未知の抗体に対しても適用可能で

ここで、「リーチ・スルー・クレー

変によって所望の抗体が得られることあるということができる。

ム」とは、現在開示された発明に基づもあり得るから、本件発明１に含まれしかし、本件明細書の記載からは、いた、将来なされるであろう発明に対る医薬組成物全体に当てはまるもので実施例３における『CDRの残基をヒスするクレームのことをいいます。医薬はない」

チジンに置換しても結合能に大きな変品の開発ツールとしてのスクリーニン「ヒスチジン置換又は挿入がされたこ化がない箇所』（【0289】）に、本件発明

グ法を発明したとき、そのスクリーニとを特徴とする、所定のpH依存的結合１の抗体のヒスチジン置換箇所が必ずング方法について「方法の発明」とし特性を有する抗体に関し、ヒスチジン含まれるかは不明である」て特許を取得することが考えられます

置換又は挿入位置の特定方法が示され「したがって、実施例３の方法は、本が、その「方法の発明」の特許権はそているのは、実施例２及び実施例３の件発明１に含まれる医薬組成物全体にのスクリーニング方法を業として用い方法であることがいえる」

適用できるものではない」

ることに権利が及ぶとしても、そのス「実施例２にはホモロジーモデリング「以上のとおりであるから、本件明細クリーニング方法を用いて開発された及び立体構造モデルを用いる方法が記書の発明の詳細な説明に、当業者が、明医薬品自体には効力が及ばないと解さ載されている（【0285】）。

細書の発明の詳細な説明の記載及び出れます。そこで、出願人は、そのスク

しかし、ホモロジーモデリングとは、願当時の技術常識に基づいて、過度のリーニング方法を用いて開発された医アミノ酸配列に相同性のある構造既知試行錯誤を要することなく、本件発明

薬組成物を「物の発明」として権利化

タンパク質の立体構造をもとに、構造１を実施することができる程度に発明することを企図します。その手段とし未知タンパク質の立体構造を計算機上の構成等の記載があるということはでて、そのスクリーニング方法により将で予測する手法であり、構造予測を行きない」

来的に開発されるであろう医薬組成物を権利範囲として記述する「リーチ・うタンパク質とアミノ酸配列に相同性のあるタンパク質の立体構造の情報が５．考察スルー・クレーム」が考えられます。

あることが前提となる技術である……。

本件では、本件発明が、いわゆる「リーしかしながら、「リーチ・スルー・ク

そうすると、ホモロジーモデリングチ・スルー・クレーム」に該当するか否レーム」が常に拒絶・無効理由を含むを用いる実施例２の方法については、構かについて当事者間で争いがありましとまでは断定されませんが、ほとんど造未知の抗体一般についてヒスチジンた。裁判所は本件発明が「リーチ・スの場合は、本件と同様に実施可能要件

置換位置を検討する場合に常に利用でルー・クレーム」に該当するか否かを判を満たさないものとして拒絶・無効にきるとは限らないものである。

断することなく、「過度の試行錯誤を要なっています。

よって、実施例２の方法は、本件発明１に係る医薬組成物全体に適用できるものではない」「実施例３には、ヒスチジンスキャニングの手法によって、CDRの残基をヒスチジンに置換しても結合能に大きないくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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