生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士「平均分子量」の意義が不明確であるから明確性要件を満たさないと認定された事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

平成29年１月18日判決

平成28年（行ケ）第10005号］

酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、 （４）審決の内容

本件は、無効審判の審決取消訴訟で、硫酸マグネシウム、リン酸水素二ナト

本件審判の審決では、審判請求人が審判の請求は成り立たない旨の審決をリウム、リン酸二水素ナトリウム、リ主張する無効理由の全てについて理由取り消した事案です。本件は、特に新ン酸二水素カリウムから選ばれる少ながないと判断しました（詳細省略）。

しい判断基準を示したわけではありまくとも１種、およびせんが、物性値の数値範囲を特定した

ｃ）平均分子量が0.5万～４万のコンド

３．当事者の主張

発明の特許出願明細書を作成する際のロイチン硫酸或いはその塩を0.001 ～（１）原告の主張注意点として参考になる事例ですので10ｗ/ｖ％含有することを特徴とするソ

原告は、取消理由として、記載不備

本稿で取り上げました。

フトコンタクトレンズ装用時に清涼感に関する判断の誤り（取消理由１ないを付与するための眼科用清涼組成物」

し８）と新規性欠如および進歩性欠如

２．特許庁における手続き等（１）本件の対象審判の概要の判断の誤り（取消理由８ないし１１）（３）審判請求人が主張した無効理由を主張しましたが、以下では、このう本件の対象審判（無効2015-800023

本件審判では、審判請求人は、次の号： 以 下、 本 件 審 判 ） は、 特 許 第ように大きく分類して７個の、細分化

原告は、次のように、「平均分子量」5403850号（以下、本件特許）の請求すると21個の無効理由を主張しました。

が明確である旨の審決は誤りであると

項１ないし６に記載の発明に係る特許（ｉ）明 確性要件違反〈①「平均分子量」主張しました。の無効を請求した審判です。

（２）本件特許に係る発明の概要
本件特許の請求項１の記載は、次のとおりです。
「【請求項１】ａ）メントール、カンフル又はボルネ

ち取消理由１について説明します。

が不明確、②ｂ）の含量が総量な「本件特許請求の範囲及び本件明細のか列挙された成分ごとなのか書に記載されている『平均分子量』には、不明確〉『重量平均分子量』、『粘度平均分子量』、（ⅱ）実 施可能要件違反（詳細省略：細分化すると６個）（ⅲ）サ ポート要件違反（詳細省略：細分化すると６個）『数平均分子量』、『ｚ－平均分子量』等の様々な平均分子量が存在し、それぞれ定義及び測定方法が異なるから、同一物質であっても測定方法によって数オールから選択される化合物を、それ（ⅳ）刊
 行物（甲１）による新規性欠如

値自体が大きく異なるものになる。それら の 総 量 と し て0.01ｗ/ｖ ％ 以 上0.1（ⅴ）刊
 行物（甲４）による新規性欠如にもかかわらず、本件明細書には、上ｗ/ｖ％未満、（ⅵ）公 然実施発明による新規性欠如

記にいう『平均分子量』の定義又は説ｂ）0.01 ～ 10ｗ/ｖ％の塩化カリウム、 （ⅶ）進 歩性欠如（詳細省略：細分化

明が一切なされていないから、『平均分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、炭すると４個）子量』という記載はそれ自体明確であ2017 No.5 The lnvention 37

るとはいえない。この点につき、審決は、であると理解するものと認められる」が『重量平均分子量』、『数平均分子量』、本件明細書及び技術常識によれば、本件特許請求の範囲及び本件明細書にいにとどまり、上記にいう『平均分子量』４．裁判所の判断『粘度平均分子量』等のいずれに該当すう『平均分子量』とは、『重量平均分子量』

裁判所は、まず、明確性要件（特許るかを明らかにする記載は存在しない」

であると解することができると認定した

法36条 ６ 項 ２ 号 ） の 趣 旨 に つ い て、

「次に掲げる事実によれば、高分子化ものの、……本件出願日当時の技術常次のように判示しました。

合物の『平均分子量』は、本件出願日識を考慮したとしても、上記にいう『平「特許法36条６項２号は、特許請求当時には、一般に『重量平均分子量』に均分子量』が一義的に『重量平均分子量』の範囲の記載に関し、特許を受けようよって明記されていたことが認められる」であると解することはできない。のみなとする発明が明確でなければならない「次に掲げる事実によれば、マルハらず、本件明細書の発明の詳細な説明旨規定する。この趣旨は、特許請求の株式会社……から販売されていたコン（【0021】）には、『マルハ株式会社から範囲に記載された発明が明確でない場

ドロイチン硫酸ナトリウムの『重量平販売されているコンドロイチン硫酸ナト

合には、特許の付与された発明の技術均分子量』は、本件出願日当時、２万リウム（平均分子量約0.7万等）等が利的範囲が不明確となり、第三者に不測ないし2.5万程度のものであったこと用できる。
』と記載されているところ、の不利益を及ぼすことがあり得るたが認められる」

当該記載にいう『平均分子量』は、『粘め、そのような不都合な結果を防止す「マルハ株式会社は、平成15年ない度平均分子量』を意味するから、本件ることにある。そして、特許を受けよし平成16年頃、コンドロイチン硫酸

発明の詳細な説明には、少なくとも『粘うとする発明が明確であるか否かは、ナトリウム……の平均分子量につき、度平均分子量』のものも混在している。

特許請求の範囲の記載のみならず、願全て『粘度平均分子量』で測定してこ……したがって、当業者が『平均分書に添付した明細書の記載及び図面をれを販売しており、それ以外の測定方子量』を一義的に理解することができ考慮し、また、当業者の出願時におけ法によって算出したものは存在しなない」

る技術常識を基礎として、特許請求のい。また、上記の各製品の『粘度平均範囲の記載が、第三者に不測の不利益分子量』は６千ないし１万程度のものを及ぼすほどに不明確であるか否かとであったことが認められる」いう観点から判断されるべきである」「マルハ株式会社は、過去において、次いで、本件明細書における「平均ユーザーからコンドロイチン硫酸ナト「本件特許請求の範囲及び本件明細分子量」の意義について次のように判

リウムの平均分子量について問合せが書には、高分子化合物の平均分子量に断しました。

あった場合には、粘度平均分子量の数つき一貫して『平均分子量』と記載さ「『平均分子量』という概念は、一義値を提供していたものであり……」

れているから、当業者は『平均分子量』的なものではなく、測定方法の違い等「マルハ株式会社と生化学工業株式の意味が全て同じものであると理解すによって、『重量平均分子量』、『数平均会社の２社は、本件出願日当時、コンるものと認められる。……一般に『重分子量』、『粘度平均分子量』等にそれドロイチン硫酸又はその塩の製造販売量平均分子量』を用いることが多く、ぞれ区分される……そのため、同一のを市場において独占していた」『数平均分子量』、『粘度平均分子量』

高分子化合物であっても、『重量平均そして裁判所は、上記の本件明細書等は、分子量分布の目安、高分子物質分子量』、『数平均分子量』、『粘度平均における「平均分子量」の意義を踏まの試料の分子量の目安を示すにすぎな分子量』等の各数値は、必ずしも一致えて、明確性要件について次のようにいから、眼科用薬分野の当業者は、本せず、それぞれ異なるものとなり得る」

判断しました。

件特許請求の範囲及び本件明細書にい「本件特許請求の範囲及び本件明細書「本件明細書（【0021】）には、『本発明う『平均分子量』が『重量平均分子量』には、単に『平均分子量』と記載されるに用いるコンドロイチン硫酸又はその（２）被告の反論
被告は、取消理由１に対して、次のように反論しました。

38 The lnvention 2017 No.5

塩は公知の高分子化合物であり、平均らかに齟齬するものであることが認め確性要件違反になる場合があります。

分子量が0.5万～ 50万のものを用いる。

られる。これらの事情の下においては、物性値の定義は、明細書の記載や当……特に好ましくは0.5万～４万のコン

本件明細書の『コンドロイチン硫酸ナ

業者の出願時における技術常識等を参ドロイチン硫酸又はその塩を用いる。

トリウム（平均分子量約0.7万等）』とい酌して明確であればいいので、例えば、かかるコンドロイチン硫酸又はその塩う記載に接した当業者は、上記にいう実施例に物性値の測定方法を記載するは市販のものを利用することができ、平均分子量が粘度平均分子量を示す可などにより物性値の定義を明確にする

例えば、……マルハ株式会社から販売能性が高いと理解するのが自然である」

ことも可能です。発明者自身が測定しされているコンドロイチン硫酸ナトリ「少なくとも、コンドロイチン硫酸ナた物性値であれば、実施例に測定方法ウム（平均分子量約0.7万等）等が利トリウムに限っては、直ちに重量平均分を明記しておくのが無難でしょう。

用できる。
』という記載がされている。

子量で記載されているものと理解する

発明者自身が測定した物性値ではな

また、本件出願日当時、マルハ株式会ことはできず、これが粘度平均分子量

く、原料サプライヤー等の他人から教社が販売していたコンドロイチン硫酸あるいは重量平均分子量のいずれを意わった物性値を用いる場合には注意がナトリウムの平均分子量は、重量平均味するものか特定することができない」

必要です。そのような場合、発明者が物分子量によれば２万ないし2.5万程度「以上によれば、本件特許請求の範性値の測定方法を知らず、そのためにのものであり、他方、粘度平均分子量

囲にいう『平均分子量が0.5万～４万

当該物性値が多義的であることに気がによれば６千ないし１万程度のものでのコンドロイチン硫酸或いはその塩』ついていないことがあります。本件のあったことからすれば、本件明細書のにいう平均分子量が、本件出願日当時、場合、原料サプライヤーから教わったマルハ株式会社から販売される上記「重量『重量平均分子量』、『粘度平均分子量』 「平均分子量」の数値のなかに、『コンドロイチン硫酸ナトリウム（平のいずれを示すものであるかが明らか平均分子量」と「粘度平均分子量」が均分子量約0.7万等）』にいう『平均分でない以上、上記記載は、第三者に不混在していたのに、そのことに気がつ子量』が客観的には粘度平均分子量の測の不利益を及ぼすほどに不明確であかずに単に「平均分子量」と記載した数値を示すものであると推認される。

り、特許法36条６項２号に違反するため、明確性要件違反になったものとと認めるのが相当である」

推測されます。

そして、マルハ株式会社は、本件出特許請求の範囲に物性値の数値範囲

願日当時、コンドロイチン硫酸ナトリウムの製造販売を独占する二社のうちの５．考察を記載する際には、その物性値の測定一社であって、コンドロイチン硫酸ナト

例えば、高分子の「平均分子量」や原理や測定方法を意識し、当該物性値リウムの平均分子量を粘度平均分子量微粒子の「平均粒子径」など、定義がが一義的に定まるか否かに注意を払うのみで測定し、ユーザー（当業者を含む。

複数あり、測定方法によって数値が大必要があります。

以下同じ。
）から問い合わせがあった場

きく異なる物性値があります。そのよ

また、本件とは異なりますが、物性合には、その数値（６千ないし１万程うな物性値の数値範囲を用いて特許請値の測定原理や測定方法を意識せずに度のもの）をユーザーに提供していた求の範囲を規定した場合、どの定義を数値範囲を記載すると、数値の有効桁のであり、……のみならず、本件出願用いた数値範囲であるか示さないと、明数が不適切となるおそれがあります。

日当時には、マルハ株式会社から販売されていたコンドロイチン硫酸ナトリウ
ムの重量平均分子量が２万ないし2.5万程度のものであることを示す刊行物が既に複数頒布され、当該数値は、本件明細書にいう0.7万等という数値とは明

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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