生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

侵害訴訟の被告が審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決が確定した場合には、同一当事者間の侵害訴訟において、同一事実・同一証拠の無効の抗弁が主張できないとされた事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

平成30年12月18日判決

平成29年
（ネ）
第10086号］

３．当事者の主張等

本件は、侵害訴訟の控訴審判決です。 （１）争点２について
原審では、特許無効の抗弁が認められ、

ア．無効理由１（原審での無効理由）

そして、このような場合も『当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき』（特許法請求が棄却されました。原審係属中に本件発明は、特開2005-66304号公報104条の３第１項）に当たると解すべき被控訴人（原審被告）は無効審判（本に記載された発明（乙24発明）に、乙であるから、被控訴人が無効理由１を件無効審判）を請求していましたが、当25 ～ 31公報に記載された技術的事項や主張することは許される」

該無効審判は無効不成立の審決がなさ

発明・考案・意匠の構成のいずれかをれ、当該審決に対して審決取消訴訟を適用することにより、当業者が容易に提起せずに確定しました。

発明できたか否か。

本件発明は、乙24発明に、乙44もし（ａ）控訴人の主張

くは乙45公報に記載の発明、乙25 ～ 31

「無効理由１は本件無効審判請求にお公報に記載された技術的事項等のいず原審と無効審判の時系列は次のとおりです。

イ．無効理由２（本件で追加の無効理由）

H28.５.10

原審の提起いて無効不成立となった無効理由と同れかを適用することにより、当業者がH28.７. ４

本件無効審判の請求

H29.４.18

無効不成立の審決一であるところ、本件審決が確定した

容易に発明できたか否か。

H29.５.29

上記審決の確定

H29.６.30

原審口頭弁論の終結

ため、被控訴人は、同無効理由を主張して無効審判請求をすることはできな（２）争点４についてくなった（特許法167条）。したがって、

ア．被控訴人の主張

本件は、『当該特許が特許無効審判によ「被告各製品の輸入販売を行っていたり…無効にされるべきものと認められのは補助参加人である。したがって、被るとき』（特許法104条の３第１項）に当控訴人が損害賠償責任を負うことはななります。

たらず、被控訴人は本件訴訟においてい」

１．技術的範囲の属否

無効理由１を主張することはできない」

２．争点
本件における争点は、以下の４点とイ．控訴人の主張

２．‌無効理由の存否および本件におい（ｂ）被控訴人の主張「被控訴人は、補助参加人が被告各製３．損害額「本件審決の確定により被控訴人が改品を販売していたと主張するところ、①  

４．‌被告各製品の販売についての被控めて無効理由１に基づく無効審判請求

被控訴人と補助参加人は本店所在地がをすることはできないとしても、被控同一であり、両社の役員は被控訴人代

訴人以外の第三者は無効理由１による

表者の親族で占められていること、②無効審判請求をすることが可能である。

被告各製品の取扱説明書の輸入販売元て無効理由を主張することの可否

訴人の責任の有無
このうち、本稿では争点２および争点４について説明します。

2019 No.4 The lnvention 37

欄には被控訴人の名称が記載されている事実であるといえる。さらに、⑥ 被た趣旨は、同一の当事者間では紛争のること、③ 被告各製品の販売名には被控訴人代表者は補助参加人の会長とし一回的解決を実現させる点にあるもの控訴人の名称の一部である『ベノア』がて補助参加人の経営に関与し、また、被と解されるところ、その趣旨は、無効付されていること、④ 被告各製品はイ

控訴人の役員は被控訴人代表者のみで審判請求手続の内部においてのみ適用

ンターネットモール上で『ベノア・ジャあったこと、⑦ 被控訴人は、補助参加されるものではない。そうすると、侵パン正規品』、『メーカー名：ベノア・ジャ人と同様、美容機器の販売をも目的と害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審パン株式会社』と表示して販売されてする株式会社であったことからすれば、決取消訴訟を提起せずに無効不成立のいたこと、……からすれば、被控訴人

被控訴人と補助参加人は、同一人物の審決を確定させた場合には、同一当事と補助参加人は人的・物的資材及び経支配下にあり、密接な関係を有する会者間の侵害訴訟において同一の事実及済的資材を共用しているといえる。被社であって、両者が共同して事業等をび同一の証拠に基づく無効理由を同法控訴人と補助参加人の被告各製品の販行うことも十分に考え得る関係にあっ104条の３第１項による特許無効の抗弁

売に関する行為は、客観的に密接な関たといえる。そして、これらの事実をとして主張することは、特段の事情が連共同性が認められ、被控訴人にも共併せ考えると、少なくとも、両社が意ない限り、訴訟上の信義則に反するも同不法行為責任が認められる」思を通じて被告各製品の販売（卸売りのであり、民事訴訟法２条の趣旨に照及び小売り）を行ったことは、十分にらし許されないものと解すべきである。

あり得る事柄であったと認められる。

そして、本件において上記特段の事

４．裁判所の判断（１）争点４について以上のとおり、本件特許権の侵害につ情があることはうかがわれないから、被いて主観的な関連共同性が認められるか控訴人が本件訴訟において特許無効のについて検討しました。

ら、補助参加人による被告各製品の販売抗弁として無効理由１を主張すること「……③ 被告各製品の取扱説明書にはについて被控訴人と補助参加人の共同は許されない」

被控訴人が輸入販売元であるとしてそ不法行為が成立するというべきである」

裁判所は、事案に鑑み、まず争点４

イ．無効理由２についての住所が表示されており、被告各製品やその包装等に補助参加人が輸入者や（２）争点２について「無効理由２は、無効理由１と主引例販売者であることを示す記載があった

ア．無効理由１についてが共通であり、本件審決にいう相違点ことはうかがわれないこと、④ 被告各「無効理由１は、本件無効審判請求と１Ａ及び相違点２Ａについて、『生体に製品の取扱説明書の保証書には被控訴同じく、乙24公報に記載の主引例と乙印加する直流電源に太陽電池を用いる人が無償修理依頼に対応する旨記載さ25 ～ 31の１公報に記載の副引例ないしこと』が周知技術である、あるいは、副れ、消費者からの商品に関する問い合周知技術に基づいて進歩性欠如の主張

引例として適用できることを補充する

わせや無償修理の依頼には被控訴人とをしたものであるから、無効理由１はために、新たな証拠（乙44公報及び乙して何らかの対応を行っていたことが本件無効審判請求と『同一の事実及び45公報）を追加したものといえる。

うかがわれること、⑤ 被告各製品の商同一の証拠』に基づくものといえる。そ

本件審決は、相違点１Ｂ及び相違点

品名の冒頭には被控訴人の名称の一部して、本件審決は確定したから、被控２Ｂに係る構成の容易想到性を否定し、（ベノア）が付され、複数のネットショッ

訴人は無効理由１に基づいて本件特許相違点１Ａ及び相違点２Ａについてはプで被告各製品が『ベノアジャパン』のの特許無効審判を請求することができ判断していないのであるから、被控訴正規品や純正品であることを示して販ない（特許法167条）。

人が相違点１Ａ及び相違点２Ａに関す売されていたことが認められ、これら特許法167条が同一当事者間におけるる新たな証拠を追加したとしても、相の事実は、被控訴人が、被告各製品の同一の事実及び同一の証拠に基づく再違点１Ｂ及び相違点２Ｂに関する判断販売に関わっていたことをうかがわせ度の無効審判請求を許さないものとしに影響するものではない。そうすると、

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無効理由２は、新たな証拠（乙44公報く解釈する必要性はなくなりました。

ます。確定審決の当事者および参加人及び乙45公報）が追加されたものであ

この点に関し、知財高裁平成28年９以外の者が無効審判を請求した場合にるものの、相違点１Ｂ及び相違点２Ｂ月28日判決・平成27年（行ケ）第10260号「特許無効審判により……無効にされるの容易想到性に関する被控訴人の主張

審決取消請求事件では、同条の趣旨をべきもの」に該当するから、特許法104を排斥した本件審決の判断に対し、そ「特許権……の有効性について複数の異条の３の文言上は無効審決確定後でもの判断を蒸し返す趣旨のものにほかななる判断が下されるという事態及び紛特許無効の抗弁を主張できると解するらず、実質的に『同一の事実及び同一争の蒸し返しが生じないように特許無余地があります。の証拠』に基づく無効主張であるとい効審判の一回的紛争解決を図るために、この点、本件では、特許法104条の３うべきである。したがって、本件審決当事者及び参加人に対して一事不再理の文言から特許無効の抗弁を排斥するが確定した以上、被控訴人は無効理由効を及ぼすものと解される」と述べ、確のではなく、紛争の一回的解決を実現

２に基づく特許無効審判を請求するこ

定した審決と主引例が同一で副引例のさせるという法趣旨から、被控訴人のとができない。

多数が共通して、一部の副引例が追加さ審判および訴訟での活動を訴訟上の信……被控訴人が本件訴訟において無れただけの無効理由について「同一の義則に反するものとして、特許無効の効理由２に基づき特許無効の抗弁を主事実及び同一の証拠」と判断しました。

抗弁を排斥しました。

張することは許されないものというべ

本件の無効理由２は、無効理由１と本判決の結論は妥当と思われますが、主引例（乙24発明）が同一で、副引例

その判断理由は「訴訟上の信義則」をの多数（乙25 ～ 31）が共通しており、根拠としており、「信義則」という価値５．考察一部の副引例（乙44、45）を追加した判断が含まれていますので、他の事案（１）無効審判の一事不再理についてだけの無効理由であり、かつ、追加のに当てはめる際には注意が必要です。

特許法167条には、特許無効審判の確副引例は確定審決の判断理由に影響を定審決の登録があった後は、同一の事与えないものですから、上記の判断は実および同一の証拠に基づいてその審妥当でしょう。

きである」

いわゆるダブルトラックについて、「原告（特許権者）は侵害訴訟の特許無判を請求できない旨の規定があります。
平成23年特許法改正の前は、同条は（３）ダブルトラックについて（２）侵害訴訟と無効審判の関係効の抗弁と無効審判の両方で勝たなけ「何人も」と規定されており、他人が行っ平成23年法改正後は、無効不成立のればならないのに、被告（被疑侵害者）た無効審判の審決が確定した場合でも、審決が確定した後でも、当事者およびはどちらか一方で勝てばよいから不公「同一の事実及び同一の証拠」に基づい参加人以外の者であれば、同一の事実平ではないか」との意見があります。て審判請求ができませんでした。

および同一の証拠に基づいて無効審判

しかし、被告が無効審判を請求してこのため、他人が不適切な審判手続を請求することができます。他方で、特負けた場合（無効不成立）は、侵害訴きを遂行した際に第三者に不利益が及許法104条の３には「当該特許が特許無訟で無効の抗弁を主張できなくなるおぶことを防ぐため、「同一の事実及び同効審判により……無効にされるべきもそれがあるので、被告も一方で勝てば一の証拠」を狭く解釈すべきであるとのと認められるとき」と規定されていよいということにはならないでしょう。

考えられていました。
平成23年法改正後、同条は「当事者及び参加人」に限定されたことで、他人が不適切な審判手続きを行った場合でも第三者に不利益が及ぶことがなくなり、「同一の事実及び同一の証拠」を狭

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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