生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

公然実施による特許無効の抗弁が認められた事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

令和３年10月29日判決

平成31年
（ワ）
第7038号、第9618号］

以上であることを特徴とする

この測定結果を記載した検査成績書〈Rate（3R）＝P3／（P3＋P4）×……によれば、本件特許出願の前後で２の特許権者である原告が、被告製品

100…（式１）評価項目の各数値は同等である。

A1 ～ A3が本件特許１発明の技術的ここで、P3は菱面晶系黒鉛層（3R）

上記検査成績書にはRate（3R）の記範囲に属し、被告製品A4 ～ A11が本のＸ線回折法による（101）面の載はないが、被告Y1は同じ品番の製品

件特許１および２の各発明の技術的範

ピーク強度、P4は六方晶系黒鉛層について、製品の物理的特性を実質的囲に属すると主張して被告Y1に対し（2H）のＸ線回折法による（101）に変えるような変更は行っていない。て差止めおよび損害賠償を求めた事件

面のピーク強度である。〉（ウ）被告製品A1ないし６については、本件は、本件特許１および本件特許（第１事件）と、原告が被告製品B1 ～B5が本件特許１および２の各発明の1C グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。

製品ごとに、製品別製造標準……として製造工程を定め、その中で最終検査における検査項目の規格値を定めてお技術的範囲に属し、被告製品B6が本
件特許２発明の技術的範囲に属すると３．当事者の主張り、特定の顧客との間で、一般に適用主張して被告Y2に対して損害賠償を（１）被告らの主張される規格とは異なる規格を定め、当請求した事件（第２事件）が併合審理「（ア）被告Y1は、本件特許出願前該規格に従った製品を納入することはされた事件です。

から、『Z ‐ 5F』、『W ‐ 5』等の被告あるものの、それらを除けば、製品別製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製製造標準として定めた規格は、本件特が、そのうち、公然実施による特許無造販売している。

許出願前から変更されていない。……

効の抗弁に絞って説明します。

（イ）『天然黒鉛の工業分析及び試験方（ エ ） 被 告 製 品A7な い し11に つ い て

法 JIS M8511』（ …… 以 下『JIS法 』

は、 被 告Y1は 自 ら 粉 砕・ 分 級 せ ず、という。）は、天然黒鉛の分析項目と分級済みのものを購入し、受入検査を本件特許１発明（以下、本件発明１）して、固定炭素分、灰分、揮発分及び行った後、梱包して自社の品名のシーは、次のような構成要件に分説できる。

水分を挙げ、これらの定量方法を定めルを貼付して出荷している。
このため、

1A 菱面晶系黒鉛層（3R）と六方晶系ており、これらの項目の数値は、天然

被 告Y1は、 黒 鉛 原 料 受 入 検 査 詳 細黒鉛の基本的な特性を表す指標を構成……に検査項目及び規格値を定め、受1B 前記菱面晶系黒鉛層（3R）と前記す る と 解 さ れ る と こ ろ、 被 告Y1は、入検査において、検査項目に係る規格六方晶系黒鉛層（2H）とのＸ線回被告製品Ａについて、これらの項目を値を満たすか検査し、規格を満たした

折法による次の（式１）により定JIS法に定める定量方法に従って測定サンプルのみを当該規格が適用される

義 さ れ る 割 合Rate（3R） が31 ％し、さらに平均粒径を測定していた。

製品と同一の製品として扱うこととし本件では多数の争点がありました

２．本件特許１発明の構成黒鉛層（2H）とを有し、2022 No.4 The lnvention 37各数値は同等で、同一の製造工程によられることは、周知の事実である。そ黒鉛原料受入検査詳細については、り、同一の規格を満たす製品の製造及して、原材料は製造業において営業秘

本件特許出願前の平成23年８月22日以

び販売を続けてきたものであり、サン密そのものであり、黒鉛製品のような降、改訂等はされていない。

プル結果①によれば、本件特許出願前

原材料の売買契約等においては秘密保（オ）文献……によれば、天然黒鉛をの被告製品A9及び10の各サンプルの持条項が設けられている……。取引当

粉砕することによって生成される菱面Rate（3R）は31％以上又は40％以上

事者双方がこれにつき秘密保持義務を

体晶系の割合は、粉砕生成物の粒径やであったことからすると、仮に、現時負わない場面は通常は想定できない。

粉砕方法、粉砕機構によって異なるこ点において、被告製品Ａが本件各発明……とが認められるところ、被告製品Ａのの技術的範囲に属するのであれば、被ウ 本件各発明の実施能力について規格のうち、粒径に対応する粒度と製告Y1は、本件特許出願前から、本件取引の相手方は、たとえ被告らから造工程に含まれる粉砕の方法及び機構各発明の技術的範囲に属する被告製品

黒鉛製品を入手したとしても、Ｘ線回（粉砕に用いる粉砕装置）は、Rate（3R）Ａを製造販売していたといえる」

折法による測定及び解析を行わなけれている。

ば、Rate（3R）を内容とする本件各と相関関係にあると考えられる。
そして、被告製品A3ないし６につ（２）原告の主張発明の内容を知り得ないから、公然実いては、……超微粉砕機及び微粉砕工「ア 公然実施の成立要件について施が成立するためには、Ｘ線回折法に程に変更はなかった。

公然実施とは、発明の内容を不特定よる測定及び解析ができる者でなければならない。

他方で、被告製品A1、２及び７ない多数の者が知り得る状況でその発明がし11については、そもそも被告Y1にお実施されることをいう。したがって、しかし、企業が費用や労力、時間をいて微粉砕工程を行っておらず、……

明示的な秘密保持契約（秘密保持条項）かけてまで外部の専門機関に測定及び被告Y1は、本件特許出願の前後を通じがある場合はもちろんのこと、黙示な解析を依頼するには、相応の必要性のて、生産者から、粉砕方法を変更する

いし信義則上の秘密保持義務がある場

説明の下、社内の相応の決裁を受ける旨の通知を受けたことはないから、被合や、工場内等の狭い領域でしか認識必要があり、そのような手続を経るこ

告製品A1、２及び７ないし11についてできない場合には、公然実施は成立しとなく依頼することはないから、専門も、本件特許出願の前後を通じて、粉ない。

機関にＸ線回折法による測定及び解析砕方法に変更はないといえる。

また、実施品を外から見たり入手しを依頼する具体的可能性はなかったというべきである。

（カ）被告らは、本件特許出願前の平たりしても、発明の内容を知り得ない

成24年２月２日に製造された被告製品場合には、公然実施に該当しない。例

したがって、第三者が被告ら……かA9のサンプル及び平成25年９月30日

えば、発明の実施品が市場において販ら本件各発明を実施した製品を取得しに製造された被告製品A10のサンプル売されたものの、実施品を分析してそたとしても、当該第三者は、本件各発について、SmartLabで測定を行い、この構成ないし組成を知り得ない場合に明の構成ないし組成を知り得なかったの測定結果をPDXLを用いて解析しては公然実施には当たらない。

から、本件各発明が公然と実施されたRate（3R）を算出したところ、別紙

イ 秘密保持義務についてとはいえない」……のとおりの結果を得た（……以下被告各製品などの黒鉛粉末製品は、「被告らは、本件特許出願前に製造「サンプル結果①」という。
）。

いずれも企業同士で取引されるものでされた被告製品A9及び10のサンプル（キ）以上によれば、被告Y1は、本件あり、一般消費者に販売されるようなのRate（3R）が31％以上又は40％以特許出願の前後を通じて、被告製品Ａ市販品ではない。企業同士の取引では、上であったと主張する。の各名称と同一の名称を用い、固定炭通常、秘密保持契約を締結するか、基

しかし、被告ら主張に係る上記サン素分、灰分、揮発分、水分及び粒径の本契約等において秘密保持条項が設けプルが本件特許出願前に製造された被38 The lnvention 2022 No.4

告製品A9及び10のサンプルであるこ

告製品Ａは、同じ製造工程を経て、同は「当業者がその商品を通常の方法でとを裏付ける証拠はない」

じ規格を満たすものであると認められ分解、分析することによって知ることる。そして、他にこれらの製品に対しができる場合も公然実施となる」と判

４．裁判所の判断てRate（3R）の増減に影響を及ぼす示しました。

「法29条１項２号にいう『公然実施』事情が存したとは認められず、……現とは、発明の内容を不特定多数の者が時点において、被告製品A1ないし３（２）特殊パラメータの数値の推認手法知り得る状況でその発明が実施されるは本件発明１の、被告製品A4ないし特許出願日前に製造販売された製品ことをいい、本件各発明のような物の11は本件各発明の各技術的範囲に属の検査成績書や品質保証書などに特殊発明の場合には、商品が不特定多数のする。これらの事情に照らせば、被告パラメータを導出できる物性値が記載者に販売され、かつ、当業者がその商Y1は、本件特許出願前から、被告製されておらず、出願日前に実施された品を外部から観察しただけで発明の内品A1ないし３については本件発明１製品の特殊パラメータの数値の証明に容を知り得る場合はもちろん、外部かの、被告製品A4ないし11については苦労することがよくあります。

らそれを知ることができなくても、当本件各発明の各技術的範囲に属する被本件では特許出願日前に製造された業者がその商品を通常の方法で分解、告製品Ａを製造販売していたと認める

サンプル（被告製品A10）を事後的に分析することによって知ることができのが相当である」

分析した結果、Rate（3R）が特許発明

なお、誌面の都合で説明を省略しまの数値範囲内であった事実と、特許出相当である」

したが、本件では被告以外の第三者の願日前後で製品の製造工程および規格「被告製品A9に係るサンプル結果①

製品についても上記と同様の判断手法値にほぼ変更がない事実とから、特許については、同じ製品であるにもかかで公然実施が認定されています。

出願日前に実施された製品の特殊パラる場合も公然実施となると解するのがメータ〈Rate（3R）〉が特許発明の数わらず、算出されたRate（3R）にかなりのばらつきがあること……からする

５．考察値範囲内であると推認されました。と、被告製品A9のサンプルのRate（3R） （ １） 分 析 し な い と わ か ら な い パ ラについて、サンプル結果①は採用するメータを含む発明の公然実施性（３）サンプル分析結果の信用性

特殊パラメータで規定された発明の本件では、出願日前に販売された製他方で、被告製品A10に係るサンプ

場合、販売された製品の外観を見ただ品のRate（3R）の数値の立証が必要

ル結果①については、複数回算出した

けでは、その特殊パラメータを満たすになりましたが、被告製品A9の分析Rate（3R）にばらつきがほとんどなく、か否かが判別できないことがありま

ではRate（3R）の値にばらつきがあり、…… 被 告 製 品A10の サ ン プ ル のRateす。本件ではRate（3R）がそのよう信用されませんでした。

（3R）について、サンプル結果①を一な特殊パラメータに当たります。

ことができないというべきである。

分析実験結果を提出して証明する場

そのような場合、製品を販売したこ合には、測定値のばらつきをなくすなある」とによって発明を公然と実施したとい

ど、実験の正確性に注意することが必「被告Y1は、本件特許出願前から現えるか否かが問題となります。本件で要です。

応採用することができるというべきで在に至るまで、被告製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており、この間、菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造工程及び規格値にほぼ変更はない
ことから、この間に製造販売された被

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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