生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

審判請求理由補充書の実験結果を参酌して進歩性を認めた事例［知的財産高等裁判所

平成22年７月15日判決

１．事案の概要

平成21年（行ケ）第10238号］

２-フェニル-ベンズイミダゾール-５-スルホン酸であ

本件は、審判請求理由補充書で提出された実験結果

るUVB日焼け止め剤活性種を含む」に対し、引用発を参酌できないとされた拒絶査定不服審決の取消訴訟

明は「任意に通常のUV-Ｂフィルターを含む」とされであり、当該実験結果を参酌することができると判断ている点で相違し、その余は一致する。

され、審決が取り消された事案です。

発明の容易想到性について、「代表的なUV-Ｂフィルター」成分の中から、「２-フェニル-ベンズイミダ２．本願発明の概要本願発明（【請求項１】に記載の発明）の構成は、ゾール-５-スルホン酸」を選定することは容易である。
本願明細書には実施例として化粧品の製造例が記載次のとおりです。

されているにすぎず、本願発明の効果については一般「日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であっ的な記載にとどまり、客観性のある具体的な数値デーて：タをもって記載されているものではない。

ａ）安 全で且つ有効な量の、UVAを吸収するジベ
ンゾイルメタン日焼け止め剤活性種；

また、特に「UV-Ｂフィルター」を「２-フェニルベンズイミダゾール-５-スルホン酸」に特定することｂ）安全で且つ有効な量の安定剤であって、次式、（一による効果については、何ら具体的に記載されていな

般式及びその説明は省略）である前記安定剤；い。よって、本願明細書の記載からは、格別予想外のｃ）0.1 ～４重量％の、２-フェニル-ベンズイミダゾール-５-スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種；及びｄ）皮膚への適用に好適なキャリア；を 含み、前記UVAを吸収するジベンゾイルメタン効果が奏されたものとすることはできない。
審判請求理由補充書で提出された実験結果は、本願明細書に「２-フェニル-ベンズイミダゾール-５-スルホン酸」に特定することによる効果が何ら具体的に記載されていないので、参酌することができない。

日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が0.8未満で、前記組成物がベンジリデンカン

４．裁判所の判断

ファー誘導体を実質的に含まない前記組成物。
」（１）実験結果の参酌可否の判断方法
裁判所は、まず、出願後に実験結果等を提出して「発３．審決の理由の概要明の効果」を主張することについて、次のような抽象審決の理由は、おおむね次のとおりです。

的な判断方法を示しました（下線は筆者らが強調のた本願発明と特開平９-175974号公報に記載された発めに付したもの）。

明（引用発明）とは、本願発明は「0.1 ～４重量％の、「特許法29条２項の要件充足性を判断するに当た2011 No.4 The lnvention 37

り、当初明細書に、『発明の効果』について、何らのニル-ベンズイミダゾール-５-スルホン酸」
を選択した本記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独発明であると認識するのが自然であるといえる、と認定占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することしたうえで、紫外線防止効果と光安定性を測定した実になるので、特段の事情のない限りは、許されないと験報告書を参酌することが許されると判断しました。

いうべきである。
（中略）解決課題及び解決手段が提示されているか

５．考察

否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不（１）本件の裁判例としての位置づけ即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮す

本件より前に、出願後に提出された実験結果を参酌ると、本願当初明細書において明らかにしていなかっできないとした裁判例が複数あります。しかし、本件とた『発明の効果』について、進歩性の判断において、先例とは事案が相違するため、実験結果の参酌可否の出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出結論が異なったと考えられます。本件は判例を変更し願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、たものではなく、事例判決の一つと評価すべきでしょう。

特段の事情のない限り許されないというべきである。
他方、進歩性の判断において、『発明の効果』を出（２）出願後の実験結果を参酌しなかった先例願の後に補充した実験結果等を考慮することが許され

ア．知財高裁特別部 平17.11.11判決［平成17年（行ケ）ないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者と第10042号「偏光フィルムの製造法」事件］の公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書

いわゆるパラメータ特許のサポート要件ないし実施に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合は可能要件について判示した標記大合議判決では、出願さておき、当業者において『発明の効果』を認識でき後に提出された実験結果の参酌可否について、次のよる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載があうに判示しています（下線は筆者らが強調のために付る場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後にしたもの）。

補充した実験結果等を参酌することは許されるという「特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）をべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立っ用いた一定の数式により示される範囲をもって特定して判断すべきである。」

た物を構成要件とする、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明（２）本件への適用細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な次に裁判所は、上記観点から本件について検討し、説明に、特許出願時の技術常識を参酌してみて、パラ本願明細書【0011】欄に「驚くべきことに、本組成物が優メータ（技術的な変数）を用いた一定の数式が示す範

れた安定性（特に光安定性）、有効性、及び紫外線防止

囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者効果（UVA及びUVBのいずれの防止作用を含めて）を、において認識できる程度に、具体例を開示して記載す

安全で、経済的で、美容的にも魅力のある（特に皮膚におることを要すると解するのは、特許を受けようとする発ける透明性が高く、過度の皮膚刺激性がない）方法で明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権と提供することが見出されている」と記載されていること、して成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技【0025】欄に「好ましい有機性日焼け止め剤活性種は２-術的範囲）を明らかにするという明細書の本来の役割フェニル-ベンズイミダゾール-５-スルホン酸である」とに基づくものであり、それは、当然のことながら、その記載されていることなどに照らせば、本願当初明細書

数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏に接した当業者は、「UV-Ｂフィルター」
として「２-フェ付けられたものであることを明らかにしなければならな

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いという趣旨を含むものである。そうであれば、発明の染料の種類が限定されていない本願発明における詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できる『10ppmから0.01ppmの範囲』の上限値及び下限値につと認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時いての、上記判断を左右するものではない。」の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に

なお、この実験証明書は、ブルーイング剤の濃度を、記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示0.005ppm、0.05ppm、５ppm、20ppm、100ppmとしたデーされた内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのタを提出したものでした。に、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、そ（３）先例と本件との違いについての内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで

前記アは、いわゆるパラメータ発明において、出願拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合さ後に数式の示す範囲を裏付ける実験結果を提出するこせることは、発明の公開を前提に特許を付与するといとが認められなかった事例です。また、前記イは本願う特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。
」

明細書において、実施例による裏付けのない数値範囲「甲６証明書の記載をそのまま信用するとしても、の意義を、実験報告書に基づいて主張した事例です。

甲６証明書記載の実験データは、本件明細書の発明のパラメータ発明における数式の意義や、組成物発明詳細な説明に具体的に開示されていない、特定の完溶における特定成分の含有量の数値範囲の意義等は、実温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の数値を有するPVAフィ験による裏付けがないと当業者に理解できるとはいえルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と、ないことがよくあります。そのような発明において、その測定データに基づき判断されるPVAフィルムの数式の意義や数値範囲の意義を裏付ける実験を出願後

完溶温度（Ｘ）及び平衡膨潤度（Ｙ）の数値と偏光フィルに提出することは、いわば出願後に発明を完成させたムの性能との関係を、本件出願後になって開示するもようなものなので、出願後の実験結果を参酌できないのにほかならず、これを上記発明の詳細な説明の記載のは当然といえます。

内容を記載外で補足するものとして参酌することは、それに対し、本件では、発明の構成について実施例上記アに説示したところに照らし、許されないというに化粧品の製造例が記載されており、発明の効果につべきである。
」

いても定性的な表現ながら、明細書に一応の記載があった事例であったため、前記先例とは異なり出願後の実イ．知 財 高 裁 平19.７.30判 決［ 平 成18年（ 行 ケ ）第10094号］
標記判決では、傍論部分ですが、出願後の実験結果験結果を参酌することが許されたものと考えられます。
ただし、発明の効果について一行記載があれば、常に出願後の実験結果が参酌されるかというと必ずしもの参酌について、次のように判示しています。

そうはならないでしょう。出願後の実験結果が参酌さ「本件において、本願明細書にブルーイング剤の効れるか否かの判断は、発明の特殊性を考慮しつつ、明果に関して具体的に記載されているのは、0.5ppmの細書に「発明の効果」がどの程度具体的に記載されてブルーイング剤を用いた実施例のみであって、実験証いたかを個別的に検討することになるといえます。

明書（甲６）の実験データの内容は、本願明細書の記いくた載から自明の範囲内のものとは認められないから、本てつお

囲の意義を、同実験証明書に基づいて主張することは1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

許されないというべきであるが、仮に同実験証明書のさの内容を参酌したとしても、同実験証明書は特定のブ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

願明細書において実施例等による裏付けのない数値範ルーイング剤について実施した結果にすぎないから、たつみ

2011 No.4 The lnvention 39