生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許発明が公然実施された発明と同一である
事実の立証において、証拠として提出されたビデオ映像の証拠価値等が争われた事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

平成26年７月17日判決

平成25年（行ケ）第10288号］

京地裁平成23年（ワ）第29049号、控訴①「合板工場と思われる場所での撮本件は、本件特許（特許第4460618

審：知財高裁平成24年（ネ）
第10078号：影部分（第１の映像）とその他の場所で号）に係る発明は、出願前に公然実施

以下、先行侵害訴訟〉が争われました。の撮影部分（第２の映像）が含まれておされたものであるから、無効であると先行侵害訴訟において、被告は、特り、全く別の場所で別の機械を撮影しした審決（無効2012-800014；原審決）

許無効の抗弁と先使用権の抗弁を主張てこれらを一つのビデオ映像に編集しを維持した事例です。

し、判決では先使用権の抗弁が認めらている」
から、重要な部分に関して編集れましたが、特許無効の抗弁についてされた疑いが強く、大きな疑念がある。

原審決では、甲９の１におけるビデオ映像の「スカーフカッター」
は本件特は判断が示されませんでした。

許発明の構成要件をすべて充足するものであり、当該「スカーフカッター」
は② 先行侵害訴訟において、甲９の１と同一の証拠を提出したのは、提訴

２．発明の概要

後半年を経過した後であり、提出経緯

本件特許出願日前に被告（審判請求人）

本件特許発明はベニヤ単板、合板等が製造し、リース会社を介して、株式会の板状体を、丸鋸、フライスカッター、円社サンテックに引き渡した物であると盤カッター等の切削工具でスカーフ面論しました。

認定し、本件特許発明は出願前に公然形状に加工するためのスカーフ面加工「甲９号証の１のビデオ映像は、平実施された発明であると認定しました。

方法および加工装置に関するものです。

成９年10月29日から同年11月２日ま原告（審判被請求人・特許権者）は、

本件では、甲９の１のビデオ映像ので開催された第33回名古屋国際木工取消事由として、以下の２点を主張し装置が、本件特許発明の構成要件を充機械展において上映する目的及び取引ましたが、認められませんでした。

足するかについて、青色部材が単板を先に対する販売促進用資料として上映①甲 ９の１のビデオ映像の証拠価値押圧しているか否かの１点で争われまする目的で製作されたものである。の評価および撮影日時認定の誤りしたが、その余の構成要件については甲９号証の１のビデオ映像は、平成② 甲 ９の１に基づいて公然実施を認特に争われなかったため、本件特許発９年５月に撮影したサンテック用ス明の構成要件の詳細説明は省略します。

カーフジョインターのビデオ映像を基めた誤り
本件は、本件特有の事実の認定が争が不自然である。
これに対し、被告は、次のように反に、同一の装置を撮影した複数のビデ点になっていますが、公然実施の事実

３．争点および当事者の主張

オ映像の中から、上記の目的に適う鮮の立証活動の参考になるため、本稿で（１）取消事由１について明な映像等を選択して編集したもので紹介します。
なお、本件に先だって、原告被告間で、本件特許に基づく侵害訴訟〈第１審：東原告は、甲９の１のビデオ映像につあって、編集の事実によって、その証いて次の２つの疑問があり、証拠価値拠力、信用性が失われるものではない」が認められないと主張しました。

（甲９の１は）「先行侵害訴訟の第３回2014 No.10 The lnvention 41

口頭弁論期日……に提出したものであ像の装置を他の製造ラインとすり合わり、その提出時期に不自然な点はない」

せ、現場において取り付け位置を変更

シーン11は、サンテックに納入後または微調整を行うなどの改造を加えの平成９年６月18日に、サンテックたものにすぎず、甲９の１の映像の装工場内でサンテックに納入した糊付装原告は、次の理由から、甲９の１の置と甲46の映像の装置とは同一である。

置を撮影したものである（甲47）」

ビデオ映像に基づいて公然実施の事実③ 本件において、サンテックが社「原告は、甲９号証の１のビデオ映会通念上または商慣習上、守秘義務を像は重要な部分に関し編集された疑い① 原審決は、甲９の１のビデオ映像負うべき特段の事情はない。原告が挙があり、その提出経緯も不自然であるに映っている青色部材を本件特許発明げる裁判例は、開発絡みの引き合いのから、甲９号証の１には証拠価値が認の押圧部材と認定したが、サンテック相談に関するものであって、本件の事められないと主張する。

向けに描かれた組み立て用の設計図に案とは異なる。サンテックが工場見学

しかし、
甲49号証によれば、甲９号証

よれば、青色部材は、弱く押圧するか、会において、原告をはじめ一部企業のの１のDVDに収録された映像は、もと部材が板厚以上に離れているガイド部

参加者について見学をご遠慮願いたい

もとビデオカセットに撮影された映像材とみるのが合理的であるから、甲９旨回答したが、それ以外の者による工であるところ、甲45号証の映像が収録の１のビデオ映像のスカーフカッターは場見学を拒絶したものではない。

されていたのは８ミリビデオテープカ（２）取消事由２については認定できないと主張しました。

本件特許発明の構成要件を充足しない。
② 甲９の１のビデオ映像のスカーフカッターと、サンテックに譲渡したる（甲45、46）。

セットであり、カセットの背面には、『ス４．裁判所の判断

カーフジョインタ DATE：97.３.14サ（１）取消事由１についてンテック用』とのラベルが貼り付けらとされる装置（甲46の映像の装置）には裁判所は、甲９の１の構成および内れている。甲46、47号証の映像が収録種々の相違点が存在し、同一ではない。

容について、次のとおり認定しました。

されていたのはデジタルビデオカセッ③ リース会社とサンテックとの間の「甲９号証の１のビデオ映像は、甲トであり、カセットの表面には、それ延払条件付売買契約書に秘密保持条項

９の１本体映像と甲45ないし47号証

ぞれ『97.３.14① サンテックスカーフ』

はないが、社会通念上または商慣習上、のビデオ映像を組み合わせた映像から等、『97.６.17サンテックNo.１』と記載秘密扱いとすることが暗黙のうちに求め成る。甲９号証の１の映像は18のシーされたラベルが貼り付けられている。

られている。日本木材学会等の主催でンから構成されて」いる。

行われたサンテックの工場見学会につ「シーン１は、タイトルである。シー

証の１のビデオ映像は、平成９年10月

いて、サンテックが原告らの参加を断っ

ン18はエンディングテロップである。

29日から同年11月２日まで開催されたているのは、そのような社会通念上またシーン２ないし５、シーン８、９、第33回名古屋国際木工機械展においては商慣習上の秘密扱いの表れである。

シーン12ないし14、シーン17は、甲９上映する目的等で製作したものであり、これに対し、被告は、次のように反の１本体映像であり、平成９年５月に、甲９の１本体映像には、不鮮明な部分

サンテック工場内においてサンテックがあったため、甲45ないし47号証の映① 甲９の１のビデオ映像から、青用スカーフカッターを含むスカーフ像を差し込んで、甲９号証の１の映像色部材が単板を押圧していることが明ジョインターを撮影したものである」

を作成したものとされている（甲119）。

らかであると主張するとともに、組み「シーン６、７及び10、シーン15、これらの作成経緯、差し込まれた甲立て用設計図の記載から、青色部材が16は、平成９年３月13日又は14日に、45ないし47号証の原映像の保存状況、単板を押圧することが可能である。

被告工場で撮影されたサンテック納入

甲９号証の１の内容に照らせば、甲９② 甲46のビデオ撮影された装置は、前のサンテック用スカーフカッターを号証の１の証拠価値を疑わせるようなサンテックに納入された甲９の１の映含むスカーフジョインターの映像であ事情は見当たらず、原告の主張を採用論しました。

42 The lnvention 2014 No.10

また、被告の説明によれば、甲９号することはできない。
原告は、先行侵害訴訟や審決における提出経緯が不自然であると主張する

５．考察が行われた場合には、訴訟を有利に進（１）ビ デオ映像を証拠とする場合にめるためにビデオ映像を改竄したのではついてないかとの疑いが生じます。しかし、本が、原告の主張する事情が訴訟や審決公然実施の事実の立証において、出件では本件特許の出願日前に開催されの進行に照らして特段不自然なものと願前に撮影されたビデオ映像を証拠とた展示会で上映する目的でビデオ映像は認められない」

することがよくあります。しかし、ビが編集されていたため、訴訟のために改「原告は、映像処理においてタイムデオ映像、特にDVD等のデジタルビ竄等を行ったとは考えにくいでしょう。

コードを容易に挿入できると主張するデオ映像は、編集が容易であるため、また、本件では、ビデオ映像の編集が、そのような疑いを生じさせるよう改竄されているおそれがあります。

な事情は認められない」（２）取消事由２について① 裁判所は、甲９の１のビデオ映像に撮影されている青色部材の映像にの目的や動機が合理的で、編集前の原

本件では、甲９の１として提出され映像も保存されていたことから、ビデたDVDのビデオ映像が、複数の場所オ映像が編集されたものであっても証で撮影された映像を編集したもので拠価値が認められました。

あったため、ビデオ映像の証拠価値が争点になりました。

ビデオ映像を証拠として提出する際には、編集していない映像を証拠とす

ついて詳細に検討したうえで、青色部相手方からビデオ映像が証拠としてるのが最善ですが、編集された映像し材が押圧部材であるとの審決の判断は提出されたときには、本件原告のようか入手できなかった場合であっても、訴誤りではない旨を認定しました。に、ビデオ映像が編集や改竄されたも訟とは無関係に編集されたものであり、② 裁判所は、甲９の１の装置と甲46のではないかとの疑いをもって、注意かつ編集目的が合理的であれば、証拠の装置の相違点について、「シリンダー深く観察して検討することが重要です。

として利用できる可能性があります。の追加、光電管の取付位置の変更、補他方で、ビデオ映像が編集されたも強リブの追加、ショックアブソーバーのであっても、それだけで証拠価値がの追加、ごみ検知センサーのカバーの全くなくなるわけではありません。

（２）物の発明の実施の公然性について
物の発明について、その構成要件を追加等、いずれも顧客の工場の実態や本件では、ビデオ映像の編集が、本すべて充足する物が譲渡された場合に顧客の要望に基づくカスタマイズの範件特許出願日前に開催された名古屋国は、特段の事情がない限り、物の発明が囲での相違点にすぎないと認められる

際木工機械展において上映する目的等公然に実施されたと推定されます。物

から……、それらの相違点があるからで製作されたものであること、甲９のの譲渡の際に秘密扱いとされていた特といって、甲９号証の１の装置と甲46１の本体映像に不鮮明な部分があった段の事情は、「公然実施ではない」と主張

号証又は甲47号証の装置が同一でない

ため他の映像を差し込んで製作されたする側が主張立証する必要があります。とはいえない」と認定しました。

ことおよび原映像の保存状況から、ビ

本件では、原告が主張する各事実は、③ 裁判所は、サンテックがサンテッデオ映像の証拠価値を疑わせるような秘密扱いとされていたと解すべき特段ク用スカーフカッターの構成を秘密と事情は見当たらないと認定されました。の事情とはいい難いため、公然実施をして保護すべき義務が発生するような訴訟になった後にビデオ映像の編集認めた判決は妥当でしょう。

特段の事情はないと認定し、サンテッ
クが原告および一部企業の参加者の見学を拒絶した点については、他の参加者の見学まで拒絶したものではないか
ら、これをもって秘密扱いしていたと認めることはできないと判断しました。

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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