生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士

特許法102条１項に基づく損害賠償として１億4600万円余を認容した事例［東京地裁

平成23年１月20日

１．事案の概要
本件は、液中の粒子を撮像し、その粒子像を記憶、平成20年（ワ）
第36814号］

１Ｃ 照射された粒子を撮像する撮像手段と、
１Ｄ 撮像された粒子像を解析する画像解析手段と、表示するとともに、粒子像を画像解析することによっ

１Ｅ 表示手段とを備え、て、粒子の大きさや形状に関する情報を求める粒子画

１Ｆ 画 像解析手段は、撮像された各粒子像の面積お像分析装置についての特許権（特許第3411112号）を有よび周囲長についての粒子データを測定し、そする原告が、被告装置の製造、販売等の行為が原告のの粒子データから粒子の粒径と円形度を算出す特許権を侵害すると主張して、被告に対し、被告製品のる算出手段と、製造、販売等の差し止めと損害賠償を求めた事案です。

１Ｇ 粒
 径による粒度頻度データに基づいてヒストグラ

本件は、特に目新しい判示事項を含むものではありムを作成すると共に粒径と円形度とに対応する２ませんが、原告の請求額とほぼ等しい比較的高額の損つのパラメータによる２次元スキャッタ頻度デー害賠償が認容されたケースであること、均等論を除けタに基づいて２次元スキャッタグラムを作成してば、文言侵害論、無効論から損害論までひと通りの争表示手段にそれぞれ表示する図表作成手段と、点を含み、特許権侵害訴訟を理解するうえで格好の素

１Ｈ 撮像された各粒子像を格納する記憶手段と、材と考えられること、および特許法102条１項の「利１Ｉ 記 憶手段に格納された各粒子像を表示手段に一益」の意義について、いわゆる限界利益説により判断括表示する粒子像呼出手段とからなることした一事例を提供するものであることから、実務上参

１Ｊ を特徴とする粒子画像分析装置。

考になるものとして紹介する次第です。
３．本件の争点と裁判所の判断
２．本件特許発明
本件特許の請求項の数は９であり、うち、請求項１、２、４および６の発明について、原告は特許権の侵害（１）構成要件１Ｇのうち「２次元スキャッタ頻度データに基づいて２次元スキャッタグラムを作成」の充足性（ア）当事者の主張を主張しています。本稿では紙幅の都合上、請求項１構成要件１Ｇの「２次元スキャッタ頻度データに基の発明（以下、本件発明１）についてのみ、発明の構づいて２次元スキャッタグラムを作成」の意義につい成要件を分説して掲載します。て、原告は、「２次元スキャッタ頻度データ」とは、粒１Ａ 粒
 子懸濁液の流れをシース液で取り囲んだ流れ度をd、円形度をｓとしたときに、［Ｘ軸、Ｙ軸］＝［（dに変換するシースフローセルと、１Ｂ 変
 換された懸濁液流に対して光を照射する光照射手段と、～d＋Δd）、（s～s＋Δs）］の領域における頻度データを意味し、「２次元スキャッタグラム」とは、２つのパラメータを用いた頻度分布図を意味すると主張しました。
2012 No.2 The lnvention 49これに対して被告は、「スキャッタグラム」とは、測定された２つのパラメータをＸ軸、Ｙ軸に取り、２グラム」を意味するものと解することはできないとして、被告の主張を排斥しました。

次元座標上の１つの「点」として表示する方法を指し、円相当径と円形度のデータを、あらかじめグラフのＸ（３）記載要件違反の有無

軸、Ｙ軸に有限の個数（25個）に分割して作った升目（幅被告は、「２次元スキャッタ頻度データに基づいて」を持った一定の区間）により表示するものである被告

２次元スキャッタグラムを作成するとは、どのような製品は、構成要件１Ｇを充足しないと主張しました。

データ処理を行って２次元スキャッタグラムを作成す（イ）裁判所の判断ることをいうのか明らかではなく、本件特許は特許請

裁判所は、本件明細書の記載からすると、構成要件１Ｇの技術的意義は、具体的には、円相当径と円形度求の範囲において特許を受けようとする発明が明確ではないと主張しました。

による２次元スキャッタグラムにおいて、凝集分子がしかし裁判所は、「２次元スキャッタ頻度データ」分布していると考えられる領域を推定したり、ある２の意味は、請求項の記載や発明の詳細な説明の記載か次元領域を設定し、その領域内または領域外の粒子のら明確に理解することができるとして、被告の主張をデータだけに限定して粒度解析や円形度解析をするな排斥しました。

どの点にあるため、「本件発明は、２次元スキャッタグラムの『領域』に着目して各種の推定や設定を行う（４）本件発明１の進歩性ものである」と認定しました。そのうえで、構成要件

裁判所は、本件特許発明と被告が主張する引用例（乙１Ｇの「２次元スキャッタグラム」とは、「粒径と円４発明）との間の相違点である、「本件発明１は『表示形度に対応する２つのパラメータによる平面を長方形手段』を有するとともに、本件発明１の『画像解析手段』格子に分け、各格子に入る度数のデータを平面上の図は、『粒径による粒度頻度データに基づいてヒストグラに表したものを意味すると解するのが相当」と判示し、ムを作成すると共に粒径と円形度とに対応する２つのパ被告製品は構成要件１Ｇを充足すると判断しました。

ラメータによる２次元スキャッタ頻度データに基づいて２次元スキャッタグラムを作成して表示手段にそれぞれ（２）訂正要件違反の有無表示する図表作成手段』を有する」点（相違点②）と、「本

被告は、構成要件１Ｇに「２次元スキャッタ頻度デー

件発明１は、『撮像された各粒子像を格納する記憶手段』タに基づいて」との文言を追加した訂正（以下、本件及び『記憶手段に格納された各粒子像を表示手段に一訂正）について、本件訂正前は「２次元スキャッタ頻括表示する粒子像呼出手段』を有している」点（相違度データ」に基づかない「２次元スキャッタグラム」

点③）について、本件発明１においては、相違点②とであったものが、本件訂正によって「２次元スキャッ③の構成を併せ備えることに重要な技術的意義があるタ頻度データ」に基づく「２次元スキャッタグラム」と認定しました。そのうえで裁判所は、引用例や他の乙になったものであるから、本件訂正は実質上特許請求号証には、相違点②と③の構成を併せ備えることにつの範囲を拡張または変更するものであって、訂正要件いての課題や解決手段についての何らの開示や示唆もを欠き無効であるなどと主張しました。

ないことから、相違点②と③の構成を併せ備えることのしかし、裁判所は「スキャッタグラム」という用語意義を認識していない当業者において、相違点②と③の通常の意義や、本件発明において「粒径と円形度との構成を併せ持つ構成に想到することが容易であったに対応する２つのパラメータによる２次元スキャッタとは認められないと判断し、被告の主張を排斥しました。

グラム」を作成することの技術的意義等に鑑みると、本件訂正前の「２次元スキャッタグラム」が「２次元スキャッタ頻度データに基づかない２次元スキャッタ
50 The lnvention 2012 No.2（５）特許法102条１項による損害額
裁判所は、特許法102条１項の「単位数量当たりの利益の額」について、「仮に、特許権者において侵害表示手段にそれぞれ表示する図表作成手段」の有無（相品の販売数量に対応する数量の権利者製品を追加的に違点②、構成要件１Ｇ）と、「記憶手段に格納された製造販売したとすれば、当該追加的製造販売により得各粒子像を表示手段に一括表示する粒子像呼出手段」

られたであろう売上額から、追加的に製造販売するたの有無（相違点③、構成要件１Ｉ）について、被告主めに要したであろう追加的費用（費用の増加分）を控除

張の引用例には開示も示唆もないとして進歩性を認めした額を、追加的製造販売量で除した額（以下「限界ました。

利益」という。
）であると解される」と判示しました。

撮像したデータに基づくグラフを作成したり、撮像そのうえで裁判所は、原告製品の売上高から控除すした粒子像をメモリーに保存し、必要に応じてディスべき金額として、材料費、消耗材料費、外注加工費およプレーに表示させるということは、一見、当たり前のび原告製品の物流関係変動経費（旅費交通費、運送費、ようにも思えますが、裁判所は進歩性を認め、高額の配達費、燃料費および宿泊費）を控除した金１億3379損害賠償を認容しています。裁判所の判断の当否はさ

万3389円を原告製品の限界利益であるとしました。ておき、当たり前の技術と即断するのではなく、発明

なお、裁判所は、売り上げから控除すべき物流関係の技術的意義や、発明の技術的意義に鑑みて課題やそ変動経費の算定は、原告が実際に原告製品を販売したれを解決する手段について公知文献等に開示や示唆が先への運送費によるべきではなく、原告が原告製品をあるかについて深く検討し、権利化を試みることの重被告製品の販売先に納入したと仮定した場合に発生す要性を思わせる事例といえます。

る運送費によるべきであり、限界利益の算定にあたって控除すべき運送経費は、被告が被告製品を販売した際に要した費用に基づき算定すべきであると判示しています。
他方、被告は、金型の減価償却費、製造加工費としての労務費、被告製品の製造にあたって従業員が会議（２）限界利益説
特許法102条１項の「単位数量当たりの利益の額」の意義について、従来の学説上は、粗利益説、純利益説といった見解もみられましたが、現在の判例実務は、本判決も採用した限界利益説で確立しています。

等の移動の際に発生した費用、販売管理費、検収作業限界利益説とは、「追加的製造販売により得られた等の費用をも控除すべきであると主張しましたが、裁であろう売上額から、追加的に製造販売するために要判所はこれを排斥しました。

したであろう追加的費用（費用の増加分）を控除」するという見解です。要するに追加的製造販売分にかか（６）結論
裁判所は、被告製品の製造等の差し止め、被告製品る変動費のみを控除するということであり、工業簿記でいうところの貢献利益とイコールです。の廃棄の請求を認容し、損害賠償については、特許法変動費のみを控除するということですから、販売費102条１項による損害額に弁護士費用等を含めた金（のうちの固定費）や一般管理費、さらには、機械等１億4679万3389円（請求額は１億4752万7616円）のの減価償却費といった固定費は控除されないこととな支払いを被告に命じました。

ります。
いくた

４．考察
（１）進歩性の認定
裁判所は、「粒径による粒度頻度データに基づいててつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ヒストグラムを作成すると共に粒径と円形度とに対応もりもとする２つのパラメータによる２次元スキャッタ頻度

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田名越高橋法律特許事務所にて、知的財産権侵害訴訟、技術法務案件等に従事。日
本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。

データに基づいて２次元スキャッタグラムを作成してしん2012 No.2 The lnvention 51