事業に資する知財戦略（+留意点）（2023年3月13日）

中村合同特許法律事務所
法律セクション
弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹

目 次
１．はじめに
２．特許制度概論（＋ＩＰランドスケープ）（「オープン・クローズ戦略」は省略）⇒コーポレートガバナンス（ＣＧ）コードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財３．強い（特許を取れる）発明（パイオニア発明）＝将来のイ号製品を捉える分割出願を可能とする当初明細書
４．技術分野別の特許出願戦略（ＩＴ、医薬・バイオ）
意思決定レベルの大局的検討事項
５．特許戦略レベルの重要判決（等）＋特許以外の知財に関する重要ポイント
６．発明の「解像度」（★）
知的財産部レベルの具体的戦略・戦術⇒特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」
７．特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地（『オプション権』）を確保する出願戦略（★）⇒分割出願戦略（裁判例に見る「新規事項追加」）⇒諸外国移行を念頭においた出願戦略（優先基礎出願明細書の工夫/諸外国の実務）
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８．特許出願価値を最大化するための、その他の工夫（多種多様な小技）

１．はじめに＜研究・開発の方向性、M&A等、ハイレベルの経営判断＞⇒IPランドスケープ＜特許庁資料令和2年度＞＜日々の研究成果の特許権による保護＞①強い発明＝従来技術から遠いパイオニア発明の見極め②各発明の“特許出願価値の最大化”⇒特許要件を踏まえ、発明者の想定を超えて発明を広げ、中間概念を想定し、発明の課題を工夫し、分割出願や諸外国移行を念頭においた出願戦略を確立する。
⇒発明の「解像度」を上げる。（「言葉にできるは武器になる」（梅田悟司氏著））3

２．特許制度（＋ＩＰランドスケープ）（「オープン・クローズ戦略」は省略）
特許権～出願日から20年間の独占排他権（優先権主張で21年）⇒独占実施権ではないため、利用関係にある等、他者特許を重複する部分は両者ともに実施できない。
ビジネス規模が大きい事案では、差止請求が主目的。
（※米国では、ディスカバリーに多額のコストが掛かることを背景に、訴訟費用よりも安い金額で和解を提案してくるNPE（Non Practice Entity）が多く、差止めの要件が厳しい。）
発明の技術的範囲に“将来の”競合他社製品が入るように工夫することが究極的な目標である。⇒分割出願戦略 4

（ＩＰランドスケープ）旭化成の事例（旭化成株式会社のHPから）
自社・他社の特許出願数を可視化し、事業判断、M&A等に活用される。
⇒現状把握と大局的判断に有効!!

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ＣＧコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 shiryo1.pdf (kantei.go.jp)

6ＣＧコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 shiryo1.pdf (kantei.go.jp)•企業価値に占める無形資産の割合について見ると、米国企業は、企業価値に占める無形資産の割合が過半を越えているのに対し、日本企業はいまだ有形資産価値の占める割合が大きい。その背景としては、日本企業が、依然として有形資産投資を重視する傾向にあり、新たな知財・無形資産に投資することによって、付加価値の高い新たな製品やサービスに転換し、新たなマーケットを創出していこうという試みにおいて、欧米・新興国の先進的な競合相手の後塵を拝していることが指摘される。
•こうした日本企業の姿勢は、上場企業の株価純資産倍率（PBR）で見ても日本は1倍前後で推移しており、欧米に比べると低い状況となっていることに表れている。このことは見方を変えれば、企業価値向上の原動力となる知財・無形資産について、日本企業には質の高い蓄積があり、知財・無形資産への投資を促進し、投資家や金融機関に対する開示や建設的な対話を進めることで、企業価値を高める余地があるにもかかわらず、必要な投資と洗練された活用戦略による十分な実践が不足していたために企業価値の向上につながっていないという「もったいない」状態に置かれているとも言え、その原因をテコ入れすれば大きなポテンシャルを期待し得ると考えられる。
•こうした状況を踏まえ、本ガイドラインの狙いは、企業がその強みとなる知財・無形資産を活用して競争力の維持・強化を図り、中長期的な企業価値を創造するサステナブルなビジネスモデルを構築し、それを巡る企業経営者と投資家との間の相互理解と対話・エンゲージメントを促進させることで、新たな知財・無形資産の獲得に向けた投資について、資本市場からの理解やサポートが得られ、金融市場からの資金調達力が7強化されることで、更なる知財・無形資産への積極的な投資につなげるといった好循環を促すことにある。

ＣＧコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 shiryo1.pdf (kantei.go.jp)＜知財価値評価＞①原価法（コスト）⇒付加価値を評価困難②取引事例比較法⇒類似事例が少ない③収益還元法⇒事実上の事業価値評価であるが、本来的に知的財産は事業価値と不可分であるから、最適な価値評価手法。
⇒問題は、価値ある事業を、将来の想定発展形を含めて、知的財産権（特に特許権）で、保護できているかである。

8令和4年1月28日「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver 1.0」 shiryo1.pdf (kantei.go.jp)

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知財を「資産」と捉える。⇒切り分けた価値評価？

③収益還元法 ⇒投資家にとっての価値評価は、知財と一体不可分である
事業価値であるから、知財の価値を切り分けて把握するニーズは大きくない。

⇒知財の譲渡価値も、結局は、買い手の事業とのシナジーで決まる。
（１）職務発明の対価における「独占の利益」（＝超過利益×仮想実施料率×発明の寄与率）（２）損害論における「寄与率」知財高判（大合議）平成30年（ネ）第10063号【二酸化炭素含有粘性組成物】事件⇒特許法１０２条２項の損害額推定規定は、「利益全額について同項による推定が及ぶ」と解し、推定覆滅事由である「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情」としては、
例えば、「①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許
発明以外の特徴）などの事情」、及び、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合」における「特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情」を判示した。
10⇒上記（１）（２）ともに明確な基準ではなく、判決もざっくり当てはめている。～切り分けた価値評価困難。

ＣＧコードを踏まえた、意思決定者が把握すべき知財
企業と投資家の対話のための「価値協創ガイダンス」（価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス － ESG・非財務情報と無形資産投資 － ） （METI/経済産業省）

投資家から、企業に開示が求められる
情報として、従来は「経費」と捉えていた無形資産・知財を、「資産」として捉え、企業価値を把握。
⇒コストアプローチに留まらず、知財の収益性を把握する。
＝知財（特許権）がカバーする範囲を正しく把握する。

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知財DD：「知的財産デュー・デリジェンス標準書及び解説」（特許庁、平成30年3月）

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３．「強い発明＝パイオニア発明」とは？⇒最強化戦略＜代表的な特許要件（基準時は、最初の出願時（優先日））＞

進歩性＝当業者が、従来技術から容易に想到できない。
実施可能要件＝当業者が、過度の試行錯誤なく実施できる。
≒サポート要件＝当業者が、発明の課題解決を理解できる。
＜「弱い特許」＜「弱くないが勿体ない特許」（従来技術と近いため、（進歩性〇の範囲は広いものの、進歩性〇の範囲が狭い＞ サポート要件〇の範囲が狭い＞＜「強い特許（パイオニア発明）」（進歩性〇の範囲が広く、且つサポート要件〇の範囲も広い＞

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４．技術分野別の特許出願戦略（ＩＴ v. 医薬/バイオ）
ＩＴ分野～特許が混み合っている。
数千件レベルの特許網を構築して、事業独占状態を確保する戦略。
医薬品と異なり…新しいコンセプトがコンピュータ関連の技術進化により２０年後に実用化される。
⇒パイオニア発明“１個”による、事業独占という状況が生まれ難い。
（※大昔は、「サブマリン特許」があった。）

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４．技術分野別の特許出願戦略（ＩＴ v. 医薬/バイオ）医薬分野～①新規物質、②新規用途、③用法・用量等①～新規物質の提供が課題解決～具体例から発明を広げられる。
②～新規の治療/予防対象の疾病等に有効である薬理データが必要。
③～用法・用量等で進歩性が認められる範囲のみ。
⇒医薬承認制度。ピンポイントでカバーできればOK。
＋特許権の延長制度（医薬承認までの審査時間～上限５年。）

バイオ分野～僅かに構造を変更しても効能・効果あり。
⇒親出願で構造特定。分割出願で、機能的クレームを確保する戦略。
Ex)平成31年（ネ）10014【PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件】（アムジエンv.サノフィ）は、
機能的クレームである分割特許を権利行使して、サポート要件〇。特許権者勝訴。
「（分割出願の）【請求項１】ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，配列番号６７のアミノ酸配列15からなる重鎖可変領域を含む重鎖と，配列番号１２のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体」

５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【特許権の共有～諸外国の法律】

特許権の「共有者」が自由に実施許諾（等）できる範囲「特許権の共有に対する国内外の法的制約について」（長谷川洋、三宅俊男）（知財管理Vol.70 No.7 2020）＜日本、ドイツ＞
自由に実施許諾×。単独で訴訟提起〇。
＜米国＞
自由に実施許諾〇。単独で訴訟提起×。
＜中国＞
自由に実施許諾〇。単独で訴訟提起〇。
（※実施許諾により得た実施料を分配義務あり）⇒共同開発（出願）契約時の取り決めは、
各国移行の可能性を踏まえて検討する。

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５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【米国訴訟とAttorney-Client Privilege】
米国訴訟における「ディスカバリー（Discovery）」において提出を拒む法理①弁護士・依頼者間秘匿特権（Attorney-Client Privilege）⇒「弁護士」と依頼者間の交信であり、「法的助言」に関するものであること。
②ワークプロダクトの法理（Work Product Doctrine）⇒訴訟対応目的で作成された文書等※米国特許については、「米国弁護士」である必要あり。
⇒米国弁護士との法的助言に関する交信とする。

17「弁護士の職務上の秘匿特権と 通信秘密をめぐる比較法的考察」（田村陽子、筑波ロー・ジャーナル 27 109-160, 2019-12 ）「米国特許紛争における秘匿特権保護と 日本弁護士・弁理士との関係」（一色太郎）（パテント誌Vol.70 No.1 2017）

５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【過失の推定（特許法１０３条）】
不法行為の一般原則（民法７０９条）～（故意又は）「過失」が要件である。
⇒特許権等侵害は、不法行為であるから（故意又は）「過失」が要件である。
特許権、意匠権、商標権侵害は「過失」が推定される （特許法103条、商標法39条、意匠法40条）。
⇒日本では、「過失」の推定が覆滅されて非侵害となった裁判例無し!!

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https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/03.pdf

５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【特許権と独占禁止法】

リコー控訴審判決（知財高判令和2年(ネ)第10057号＜大鷹裁判長＞）⇒リコーの特許権行使を独占禁止法違反として、差止請求、損害賠償請求を権利濫用として棄却した一審判決を変更した。～特許権者勝訴「…再生品が装着された原告プリンタにおいても，トナー残量表示に『？』と表示されるとともに，『印刷できます。』との表示がされるので，再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり，ユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められない… 。残量表示がされない再生品と純正品との上記機能上の差異及び価格差を考慮して，再生品を選択するユーザーも存在する…。」「電子部品の形状を工夫することで，本件各発明１ないし３の技術的範囲に属さない電子部品を製造し，これを原告電子部品と取り替えることで，本件各特許権侵害を回避し，残量表示をさせることは，技術的に可能…。」⇒「リサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることはできない…。」
特許権行使が独禁法違反とされた確定判決なし。⇒公取審決はある!!
19※ライセンスでは、独禁法（公正競争の阻害、優越的地位の濫用）に要注意。⇒日米欧のガイドラインは必読!!

５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【特許権と独占禁止法】 「独占禁止法ガイドライン改正に伴うライセンス契約への影響に関する研究」（知財管理Vol.59、No.9、2009）20

５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【海外サーバと日本国内実施】

ドワンゴ v. 米国ＦＣ２控訴審判決（知財高判令和４年７月２０日）⇒日本国外のサーバーから、日本国内の視聴者に「動画へのコメント
表示用プログラム」を配信していた被告（米国ＦＣ２）は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した。
（～特許に限らず、外国サーバ問題に対する裁判所の姿勢の表れ。）（※知財高裁判決が、ＦＣ２のプログラム配信について評価した事実）①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
②日本国内の利用者が制御している。
③日本国内の利用者に向けられたものである。
21④得られる効果が日本国内であらわれる。

先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～控訴審判決（平成30年(ネ)10077＜本多＞）＜論点＞米国FC2は、米国に所有するサーバーから、日本国内に所在するユーザに向けて、「プログラム」を配信していた。⇒日本国特許法にいう「提供」に該当するか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー…ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、 …
形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、…サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、…かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する…。…
①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得る
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ときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。

先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～控訴審判決（平成30年(ネ)10077＜本多＞）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー…本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって… 、①本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、②本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、③本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、④本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すな
どした…動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明
１－９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。
これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われた23ものと評価するのが相当である。⇒日本国特許法にいう（国内の）「提供」に該当する。

プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、パラレルであるか？
【特許法2条3項1号】＜実施行為＞物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、
電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

米国FC２は、「プログラム」を、米国内のサーバーから、日本のユーザ向けに配信している。（米国のネットワーク、海底ケーブル（?）、日本のネットワーク経由）⇒プログラムの「提供」=「譲渡」が行われた場所は、…米国？日本？跨る？
商標のH17（行ケ）10817、H14（行ケ）346、特許のH28（ワ）25436とパラレルに考えるならば、（物理的にも契約上も）引渡し場所は米国内ではないか？
⇒物理的には、米国内のサーバーから配信した段階でFC2の手を離れる。
⇒日本ユーザに到着しないときに再配達することは、上掲商標事案も同じ。
※先行事件控訴審判決（ 平成30年(ネ)10077 ）は、①②③④の海外から日本ユーザに向けて配信すれば満たしやすい要件を立てて、日本国内の提供に該当すると評価した。⇒要件①②③④は、有体物の「譲渡」に妥当するか？
24⇒「提供」を認定し、「譲渡・貸渡し」を認定しなかったにも関わらず、主文で「譲渡・貸渡し」の差止めも認容した。裁判所はパラレルに考えた??

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【商標】平成17年（行ケ）10095「PAPA JOHN’S」事件＜中野＞

海外サーバ～日本からアクセス可能な英語ウェブサイト⇒国内使用×「・・・ウェブページは，米国サーバーに設けられたものである上，その内容もすべて英語で表示されたものであって，日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり，日本の検索エンジンによっても検索可能であるが，このことは，インターネットのウェブページである以上当然のことであり，同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということはできない。・・・
上記雑誌は，日本国内において頒布されたとしても，日本国内で発行されたものとは認められない上，その内容もすべて英語で表示されたものであって，日本の需要者を対象としたものとは認められない。」⇒海外サーバ、海外雑誌は、日本語でないと、日本の需要者を対象としたと認められず、国内使用×。（雑誌は、国内頒布されても×。）
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【商標】令和2年（行ケ）10078「AROMA ZONE」事件＜鶴岡＞

海外サーバ～日本人向けの日本語オンラインショップに譲渡⇒国内使用「ランジュビオは，フランスに在住する日本人Ａが運営するオンラインショップ
であり，日本語で運営され，日本向けに商品販売を行っている。・・・
本件要証期間中・・・ランジュビオのウェブページには，原告製品である瓶やガラス製容器が販売商品として掲載され，日本円で価格が表示されている。
・・・原告は，ランジュビオに対し，日本において消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡し，ランジュビオは，本件要証期間中に，本件商標を付した状態で日本の消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし，少なくとも，ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。かかる事実によれば，本件商標は，
本件要証期間内に，商標権者である原告によって，日本国内で，使用立証対象商品に，使用されたものと評価することができる。」 ⇒譲渡場所が海外28であっても、日本向け販売であれば、「国内使用／展示」したと認められた!!

【商標】平成29年（行ケ）10071「COVERDERM」事件＜清水＞

海外サーバ～日本の需要者向けの日本語オンラインショップ⇒国内使用「・・・原告は，・・・本件ウェブサイトにおいて，日本の需要者に向けて原告の『ＣＯＶＥＲＤＥＲＭ』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められる。したがって，
原告は・・・日本国内で商標法２条３項８号にいう使用をしたものといえる・・・。
本件ウェブサイトは，日本語で本件商標に関するブランドの歴史，実績等を紹介するとともに，注文フォーム及び送信ボタンまで日本語で記載されているのであるから，リンク先の商品の紹介が英語で記載されているという事情を考慮しても，本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトである
ことは明らかである。・・・グーグルで検索する場合において，検索キーワードを『カバーダーム』，『COVERDERM化粧品』としたとき及び日本語のページを検索するように設定した・・・。」⇒サーバの所在地が海外であっても、日本の29需要者に向けた販売であれば、「国内使用」したと認められた!!

東京地判平成28年（ワ）25436「Ｌ－グルタミン酸の製造方法」事件＜矢野＞「（イ） 輸入・譲渡について…ＣＪインドネシア販売分については，その売買契約はＣＪインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ，本件ＭＳＧの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたＣＩＦないしＣＦＲの貿易条件…からは，本件ＭＳＧの買主への引渡しは，インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり，これに反して，本件ＭＳＧの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや，日本への輸入手続を売主であるＣＪインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると，ＣＪインドネシア販売分に係る本件ＭＳＧについては，その譲渡は日本国外において行われているものと認めるのが相当であり，被告らによる日本への輸入の事実も認められない。ＣＪインドネシア販売分に係る本件
ＭＳＧの日本国内への輸入については，本件ＭＳＧの引渡しを受けた買主側によって行われていたものというべきである。」 ⇒「（国内）譲渡」を否定した。
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プログラムの「提供の申出」も同じ⁉

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【米国商標】Playboy v. Chuckleberry(旧tattilo )939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996)

イタリアでウェブサイト運営⇒米国居住者からの申し込み受諾を禁止した<参照> NTTﾃﾞｰﾀ通信(株) 知的財産部内村（https://www.softic.or.jp/YWG/reports/uchimura.htm）

・被告は米国のユーザを歓迎していたし、それにより商品を米国内で頒布していた。希望者はTattiloにFAXすると、E-mailでパスワードとユーザネームが返送されるという手続きを踏むことにより、Tattiloは、米国内で商品を頒布した。
・インターネットはワールドワイドなものであり、地球上のどこからでもアクセスできる。単に商品が禁じられた国からもアクセスができるからというだけで、tattiloにsiteの動作を止めさせることはできない。
・本裁判所は世界中のインターネットサイトに対して裁判権をもっていないし、差止めるつもりもないが、この国のアクセスを禁ずることはできる。したがって、tattiloがsiteを動かしている間は、米国に居住する
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顧客の申込を受けてはならない。

５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【ルール内の戦術】

数値限定/パラメータ発明の功罪（ex.令和1年(行ケ)第10137号等、大多数）【請求項１】・・・１０ｍｇ乃至１０００ｍｇの量の微粒子セレコキシブを含み，一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって，粒子の最大長において，セレコキシブ粒子のＤ９０が２００μｍ未満である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。
「粉砕により微細化をしたセレコキシブを用いることや，その微細化条件を『セレコキシブのＤ９０粒子サイズ』で規定することについての記載も示唆もない。」※パラメータに着目する容易性否定。⇒進歩性〇⇒新たなパラメータで特許出願すると、従来技術が当該数値範囲内であったかを事後的に確認できず、新規性を否定できないという問題。
⇒特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素‼
（※パラメータに着目する容易性を主張・立証して、無効化する方針。Ex.平成29年（行ケ）第10058号「ランフラットタイヤ」、
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平成29年（行ケ）第10096号「スパッタリングターゲット」、平成29年（行ケ）第10146号「導光フィルム」、等）

５．特許戦略レベルの重要判決（等） 「消尽論」の日米比較
論点

日本

米国

国内消尽

「消尽」する（BBS、インクタンク）「消尽」する（Quanta、Lexmark）

国際消尽“黙示の授権” （BBS）「消尽」する（Lexmark）

方法発明
の消尽

間接侵害品の譲渡で「消尽」する（インクタンク大合議）

特許を「実質的に具現化する」場合、部品販売で「消尽」する。（Quanta）

物の発明～消尽しない。黙示の承諾
間接侵害品は有り得る。（iPhone大合議）の譲渡と方法発明～消尽する（インクタンク大合議）
消尽

特許を「実質的に具現化する」場合は、部品販売で「消尽」する。（Quanta）※物の発明と方法の発明とで区別なし

許諾条件
と消尽

①実施許諾契約に制限を付ける⇒「許諾」を否定する②貸与/所有権留保⇒「譲渡」否定①Quanta、②Lexmarkの各事案では、譲渡に“条件”を付しても、「消尽」を回避することはできなかった。

再生産と
消尽

「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」⇒権利行使可（インクタンク）

特許製品を新たに“製造（make）”した⇒権利行使可（Monsanto） 34

５´．特許以外の知財についての重要判決～【商標】商号と商標的使用「モンシュシュ」事件（大阪高判平成23年（ネ）2238、平成24年（ネ）293）
原告（商標権者）～「ＭＯＮＣＨＯＵＣＨＯＵ／モンシュシュ」（1981年登録）
被告～2007年に商号を「モンシュシュ」に変更した。（堂島ロールを販売）
商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似⇒被告は，「洋菓子の小売」という役務に対する使用，「洋菓子」という商品に対する使用ではないと主張したが，「商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え，出所の混同を招くおそれがある」以上，商品・役務類似と判断した。

※商号は「普通の方法」であれば商標権侵害とならないが（商標法26条）、「株式会社」と離れて使用すると危険が高まる。
⇒商号変更時は、同一/類似商標が存在する商号は避ける。（商標調査）
35⇒自社の商号を商標登録することは、最低限の防衛ライン!!

５´．特許以外の知財についての重要判決～【商標】商品・役務の類否「たこ焼き工房」事件（大阪地判平成31年（ワ）第784号）
原告～「たこ焼き工房」＜指定商品「たこ焼き」＞（平成28年登録）
被告～「蛸焼工房」＜指定役務「飲食物の提供」＞（平成14年登録）
商標権侵害＝商標の類似＋商品・役務の類似⇒被告は、テイクアウトで「たこ焼き」を販売していたため、商標権侵害となった。
⇒商標の先使用権（商標法32条1項）は、「被告店舗が多数存在する愛知県及びその近隣県の需要者の多くに認識されている」とはいえないとして、否定された。

※商標（文字＋デザイン）が同一でも、非類似の商品・役務については、他人に商標権を取られてしまう!! ⇒先に開始した事業を、その商標を36使って継続できなくなる。取得すべき「商品・役務」を要検討。

５´．特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務

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５´．特許以外の知財～【商標】メタバースを踏まえた、商品・役務「メタバースの商標と登録」（弁理士・岡田充浩） https://knpt.com/contents/trademark_news/2022.03.29.pdf（例１）アメリカンエキスプレス【第09類】テキスト及びグラフィックコンテンツを特徴とする非代替性トークン（ＮＦＴ）【第35類】メタバース等でのカード会員に対するインセンティブ報酬プログラムの運営【第42類】メタバース等での接続可能な・・・ユーザーが対話できる仮想環境の提供（例２）マクドナルド【第09類】仮想の飲食料製品等を含むダウンロード可能なマルチメディアファイル【第35類】仮想グッズのオンライン販売サービス【第43類】実際の商品と仮想の商品を提供する仮想レストランの運営（例３）ウェルマート
【第09類】仮想市場を提供するダウンロード可能なソフトウェア【第35類】仮想現実及び拡張現実を特徴とするオンライン小売店舗【第42類】小売戦略等の分野での機械学習のための人工知能を使用したソフトウェア
38のアプリケーションサービスプロバイダ（ASP）

５´．特許以外の知財～【不正競争防止法】営業秘密侵害の刑事事件「特許と営業秘密と知財戦略-営業秘密ラボ-」2021年3月22日（https://www.営業秘密ラボ.com/2021/03/blog-post_22.html）

経済産業省 知的財産政策室平成29年6月「営業秘密の保護・活用について」１頁（https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/1706tradesec.pdf）

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５´．特許以外の知財について～【不正競争防止法】営業秘密の３要件＜不正競争防止法第２条第６項＞①秘密管理性（秘密として管理されている）②有用性（事業活動に有用な技術上又は営業上の情報）③非公知性（公然と知られていない）⇒「①秘密管理性」
秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密
管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。 （※具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるものであり、企業における営業秘密の管理単位における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識で40きる程度のものである必要がある。）

５´．特許以外の知財について～【著作権】著作権契約時の必須文言
著作者人格権（公表権・氏名表示権・同一性保持権・名誉声望保持権） は譲渡できないため、「著作者人格権を行使しない」旨の特約が必須‼
著作物の翻訳・翻案、二次的利用の権利は、著作権譲渡の目的として特掲しないと、留保されたと推定されてしまう。（著作権法61条2項）
Ex.)「●●●に関する一切の権利（著作権法２７条および２８条の権利を含む）は〇〇に帰属する」などと、契約書上明記する必要がある‼
「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」（著作権法27条）
「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を41専有する。」（著作権法28条）

５´．特許以外の知財について～【知財ミックス（商標＋意匠）】

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５´．特許以外の知財について～【知財ミックス（特許＋意匠）】

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５´．特許以外の知財～【意匠】25年、審査16000円、拒絶後は非公開

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５´．特許以外の知財～【意匠】出願後の公知意匠と、イ号の類似判断
大阪地判令和元年（ワ）１０８２９「頭部マッサージ具」事件「ウ 本件後願意匠
登録意匠の要部認定に当たっては、先行する公知意匠を考慮すべきではあっても、 登録意匠の出願に後れる後願意匠を考慮することは、原則として相当でない。・・・」⇒被告製品は類似する。
（本件登録意匠）（被告製品）

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５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【（名目）取締役の個人責任】

大阪地判令和元年（ワ）5444「二酸化炭素含有粘性組成物」⇒個人責任あり（１）イ号製品の製造販売を行った会社の代表取締役Ｐ１ ⇒重過失あり①C弁護士と進歩性欠如の無効理由について十分な検討をしていたとは認められない。
②D特許事務所の鑑定書は，交渉決裂後，訴訟提起が予想される中で取得された。
③自らの（利用）特許の実施は他人の特許権侵害にならない、と基本的事項を誤解していた。
（２）イ号製品を仕入れて販売した会社の代表取締役Ｐ３ ⇒重過失あり①どのような根拠で特許権侵害に当たらないということになるのか理解できなかった。
②原告製品より品質・性能が良いから特許権は非侵害である、と誤解して意思決定した。
（３）名目取締役取締役Ｐ２（及びP４） ⇒重過失あり「監視，監督を尽くしても，被告Ｐ１の行為を抑止できなかったとすべき具体的な事情は認められないし，被告Ｐ２がネオケミアの業務に関心を持たず，本件各特許すら知らず，各被告製品に係る紛争を知らなかったということを被告Ｐ２に有利な事情と解することはできず，むしろ，取締役としての義務に違反する程度は大きい・・・。」
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５．特許戦略レベルの重要判決（等）～【（名目）取締役の個人責任】

平成30年（ネ）10001「生海苔異物分離除去装置」事件＜鶴岡＞⇒個人責任あり「１審被告Ａは平成26年11月初旬には本件仮処分決定について知ったものと認められるから，これによって被告装置が本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に認識することができたと認められる。ところが，１審被告Ａは，本件仮処分決定を踏まえて，中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討をした形跡もないまま，取引を継続し，さらに被告装置の型式名について工作をするなどしているのであり，・・・少なくとも重大な過失があった・・・。」

平成31年（ワ）3277「地盤強化工法」「ナビゲーション装置」＜嶋末＞⇒個人責任あり「被告Ｐ７及び被告Ｐ８は，本件については何も知らなかったと主張する。しかし，被告Ｐ７は，被告Ｐ５から，本件各特許権の共有持分権を第三者に対して販売することについて聞いていたのであり，また，名目上の取締役であっても，代表取締役である被告Ｐ５に対する監視・監督義務を負うところ，被告Ｐ７及び被告Ｐ８は，本件について調査したり取締役会を招集したりすることなく，ただ漫然と被告Ｐ５の行為を許容していたのであるから，任務懈怠があり，これについて少なくとも重過失が認められる。したがって，被告Ｐ２，被告Ｐ７及び被告Ｐ８は，原告に47
対し会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任を負う・・・」 ※東京地判平成24年（ワ）31523「流量制御弁」も個人責任あり

６．発明の「解像度」（★）
特許発明は文章で記載する～「技術理解力」＋「文章力」～発明者から聴いた具体例だけを特許化することに付加価値はない。
他方、過度に広げてしまうと、発明の解像度が低くなり、記載要件×。
研究者が意識した発明（具体例）を、「進める（＝それで）」「深める（＝なぜ）」「戻す（＝本当に？）」という思考を行う。
明細書に記載する発明の解像度を高め、特許出願価値を最大化する。
「自分の常識は、先入観であると心得る」「違う人の視点から考える」（１２２頁、１２７頁）

48「言葉にできるは武器になる」（梅田悟司・著）（６６頁）

特許要件を踏まえた「明細書に記載された発明の解像度」
中位概念化（実施例を拡張できる限界）～実験等で確認した具体例が3-3である場合
新規事項追加でなければ、出願後でも、図１よりも狭く、図２よりも広く権利化可能。
⇒特許出願戦略における最重要ポイント!!
弁理士/知財部が提供できる付加価値は、発明者から具体例として3-3を聞いたとき、縦横無尽に中位概念化を可能とすること!!
・実施例が無い発明の権利化（図８）・従来技術を除くクレーム（図９）・機能的クレーム/効果のクレームアップ/程度を表すクレーム（図１０）・数値限定/パラメータ発明（図１１）49７．特許出願後、出願日の優先権を確保したまま、競合他社の実施品を見た後に、別の発明を権利化する余地（『オプション権』）を確保する出願戦略（★）～＜統計＞分割出願、日本企業の米欧中韓出願

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東京地判平成２９年（ワ）
第３６５０６号＜佐藤裁判長＞「ＬＩＮＥふるふる裁判」の対象特許（JP6206897）（６８ページの明細書）
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願
分割特許で訴訟提起⇒非充足⇒更に分割出願⇒第７世代特許で侵害成立
特許権者：
株式会社フューチャーアイ

知財高判令和２年（ネ）第１００４２号＜本多裁判長＞「車両誘導システム」事件の対象特許（JP5769141）
１８ページの明細書で分割出願２０個⇒第４世代特許で侵害成立
特許権者：
有限会社ＰＸＺ

知財高判平成２９年（ネ）第１００４７号＜鶴岡＞「電気コネクタ組立体」事件の対象特許（JP5362931）
警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願
ロック突部

ロック溝部の寸法「Ａ＞Ｂ＞Ａ´」（青色の丸印）を削除した。
⇒ケーブルＣに上方向（赤矢印の方向）に
不用意な力が加わっても、ロック突部と突出部とが物理的に干渉して、抜出を防止できる、という発明の課題に直接影響なし。

分割特許で訴訟提起⇒侵害成立

突出部
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ドワンゴ v. 米国ＦＣ２の対象特許（２件目、東京地判令和元年(ネ)25152＜國分＞）※別ツリーから分割出願⇒充足（システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中）（１件目、平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒控訴審で逆転充足（プログラム特許で、外国サーバ問題クリア）
特許権者：
株式会社ドワンゴ

ドワンゴ v. 米国ＦＣ２控訴審判決（１件目、平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒国外のサーバーから国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告（米国FC2）は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した（※知財高裁判決が、ＦＣ２のプログラム配信について評価した事実）①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
②日本国内の利用者が制御している。 ③日本国内の利用者に向けられたものである。
④得られる効果が日本国内であらわれる。

令和2年（ネ）10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜本多裁判長＞※別のツリーから分割出願。
⇒104条推定で特許権者勝訴。

平成31年（ネ）10015【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜大鷹裁判長＞⇒一審、控訴審ともに
文言非充足＜一審＞東地平成29年（ワ）35663⇒「大豆胚軸」のクレーム文言解釈は、
親出願の出願経過における出願人の主張内容と同様に理解される。

特許権者：
大塚製薬株式会社

令和2年（ネ）10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜本多＞★特許法104条により生産方法が推定された事例。
※特許法104条（生産方法の推定）～「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する」①「特許出願」日～優先権主張の基礎出願に開示あり。⇒優先権主張日。（一審を逆転した）②「公然知られた物」＝「その物が特許法１０４条の『公然知られた』物に当たるといえるには，基準時において，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存すること…。」

レクシア特許法律事務所の
立花顕治先生（弁理士）から許可を得て、引用させて頂きました。
*立花先生の同講演は、超有用です!!

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特許「出願」戦略の全体像①特許「出願」の価値を「オプション権」と捉えた最大化戦略＜実務における裁判例等の活用＞②裁判例に基づく、具体的な実務方針＜特許裁判実務と特許出願実務＞（２時間ロングバージョン）（２０分ショートバージョン）

59特許出願のフローチャート★分割出願（特許法44条）①補正が可能な時期、②特許査定時、③拒絶査定時⇒分割要件は、補正要件と同じ。
（東京地判平成15年（ワ）9215）＝「最初の出願時の明細書又は図面に記載した事項」の範囲⇒子特許、孫特許、
曾孫特許...を作れる
分割出願を繰り返せば、当初明細書に60記載された発明を、後から特許化できる

②当初明細書に「ネタ」を埋め込んでおいて、特許出願後に補正・訂正・分割出願で取り出して特許化できる
クレーム
クレーム
クレーム
されている されていない されていない

１

２

発明①だけが特許となるが、・・・

３
発明②③を分割出願して、別に特許化できる‼

当初明細書（出願時に提出する明細書は実質的な内容を追加・変更できない。）に、①②③の発明が具体的に記載されているが、①の発明だけがクレームされていた場合（⇒発明②③についても特許化できる「オプション権」を持っていると同じである!!）※ライバル企業は、発明①のみならず、発明②③についても、特許化できる以上実施を控えておこうと考える。
⇒特許権の価値は、発明に係る事業の独占であるから、ライバル企業が発明②③の実施も控えるから、（係属中は、）②③の排他権も確保していると同じ効果がある‼
61⇒特許査定後に分割出願しないと、「オプション権」は消滅する。

⇒分割出願を繰り返せば、当初明細書に記載された発明を、後から特許化できる。
平成２９年（ワ）第３６５０６号
ＬＩＮＥふるふる裁判の対象特許⇒当初明細書に多数の発明を記載し、ライバル製品を見た後に繰り返し分割出願して補足する戦略が有効‼
⇒しかし、分割を繰り返していかないと藪蛇になる・・・
最判平成28年（受）第1242号「マキサカルシトール」事件①Dedicationの法理=明細書で開示したがクレームしなかった。
「出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲
から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する・・・」⇒均等論×62⇒当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である‼

③出願後に広く、（多様なクレーム文言で）取り出せるように、「発明の課題」の記載及び位置に留意して「ネタ」を埋め込む
分割出願、補正、訂正で取り出すとき、明細書に記入された具体的な事項②を、抽象化（上位概念化）してクレームアップできるか？
⇒明細書中の図面は成形面が凹面状であった場合、
クレーム
クレーム
クレーム
「凹面状の成形面」というクレーム文言を、されている されていない されていない「凹面状の成形面」と抽象化して、
１２３
成形面が凹面状、凸面状、平面状、何れも含むように補正できるか？
当初明細書（出願時に提出する明細書は⇒成形面の形状が、本願発明の実質的な内容を追加・変更できない。）に、①②③の発明が具体的に記載されているが、 課題と直接関係なければOK。
①の発明だけがクレームされていた場合⇒課題と直接関係あるならば×。
（ex.成形面に水を貯留することが発明の課題なら×）⇒同じ実施例でも,発明の課題により柔軟性が変わる‼
63＝平成26年（行ケ）10087【ラック搬送装置】＜設樂＞、平成31年（行ケ）10046【回路遮断器の取付構造】＜大鷹＞、他

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略64

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略65

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略66

平成29年（行ケ）10089、10090【医療用軟質容器】事件＜高部＞★構成要件の削除と新規事項追加～発明の課題との関係で、本質的（必要不可欠な要素）でなければ、発明特定事項の削除OK!!
※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を削除した。
（判旨抜粋）「…課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば，当業者は，開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。さらに，本件当初明細書等に記載された貫通路
は，右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり…，右側及び左側から指が挿入される必要があることや，挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。…
このように，本件当初明細書等の記載から，当業者は，開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき，このような構成でも，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき，さらに，開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。
したがって，本件当初明細書等において，開閉操作部について貫通路と表現され，開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても，当業者であれば，本件当初明細書等の記載から，片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。」＝平成26年（行ケ）第10087号【ラック搬送装置】事件＜設樂＞＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例７

https://www.jpo.go.jp/…/handbook_…/document/index/app_a7.pdf

平成29年（行ケ）10099【・・・トランジスタ】事件＜森＞*「36条適合のための訂正」と新規事項追加～明細書中に記載がない
数値でも、実施可能な範囲に限定するときは新規事項追加でない。
第一次判決・平成27年（行ケ）10176＜清水＞は、 ４つの書証から、本件出願当時、当業者が「ｍが５以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していた」と認定・判断した。
⇒差戻後・訂正請求して、「ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ」の「ｍ」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。
（本件判決）「（２）ア 原告は，本件明細書には，本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型
トランジスタの活性層として用いることが，当業者が実施可能な程度にすら記載されておらず，このことが本件明細書から自明であるとはいえない，と主張する。しかし，上記主張が認められるかどうかにかかわらず，前記（１）のとおり，本件訂正により，新規事項を導入するものとはいえない…。」「原告は，本件化合物のアモルファス薄膜についてｍの値を５未満とした，新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない，と主張する。しかし，…本件発明は，本件化合物を活性層として用いた
透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。…本件訂正によって記載された『ｍ＝５未満』という数値
は，実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず，それを超える技術的意義（臨界的意義など）があるとは認められないから，上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって，新規事項を導入するものということはできない。」

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」 ⇒進歩性（本件発明の課題）～従来技術と異なる観点でありながら高度、限定的、具体的ではなく、実施例等によりサポートされている場合には、進歩性確保の観点からメリットは大きく、デメリットは小さい!!

①米国～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、本件発明の「課題」とは異なる
課題で主引例と副引例を組み合わせられれば非自明性否定。
②欧州審査ガイドライン～課題解決アプローチ（Problem-and-Solution Approach）により、69
解決すべき「客観的な技術的課題」の確定（GL G-VII 5.2）。

「進歩性」及び「サポート要件」における本件発明の「課題」の位置付け
サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!
・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性
進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!
・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性（本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。）

進歩性を確保する㊙テクニック（サポート要件も満たすように）⇒パラメータ発明も同じ

当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。
本件発明＝Aを屋上に設置する（利点α、デメリットａ）
従来技術＝Aを地下に設置する（利点β、デメリットｂ）⇒「従来はAを地下に置くことで温度上昇防止（β）という効果を得られ、屋上に置くことは過熱してしまうという阻害事由（ａ）があるため屋上に置くことは避けられていたが、今般、発明者はAを地下に置くことにより洪水時の浸水回避（α）という新たな課題を見出して、阻害事由（ａ）にもかかわらず、Aを屋上に設置する本件発明に想到した。」（＋「従属項の発明は、“更に”空冷機構を採用することにより、Aを屋上に設置しても温度上昇を一定程度抑制できる。」）

④技術革新とボーナスタイム～新たな「発明の課題」と進歩性★本件発明と主引用例の「課題」が異なると、進歩性〇と判断され易い。
（発明の課題は、原則として明細書の記載どおり認定される。）※発明＝技術的思想（特許法２条１項）～構成＋課題・作用効果⇒「発明」の容易想到性は、「構成」の容易想到性だけでは決まらない‼
（最判平成30年（行ヒ）第69号【…ドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物】事件）「問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…こうした課題があることを前提として，引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえ…ない。」（令和1年（行ケ）10159「Ｘ線透視撮影装置」事件＜菅野＞）「シリコーン誘発凝集阻害という課題の発見の容易性」を否定した（令和2年（行ケ）10015「・・・沈殿を阻害する新規製剤」事件＜鶴岡＞）「『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても，『解決課題の設定・着眼がユニークであった場合』（例えば，
一般には着想しない課題を設定した場合等）には，当然には，当該発明が容易想到であるということはできない。」（平成22年（行ケ）10075「換気扇フィルター」事件＜飯村＞）

技術革新があると、新たな課題を設定し、特許化しやすい!!

72⇒“新技術に伴う新たな課題”を前提とすれば解決は容易でも、当該課題が容易想到でなければ、進歩性〇!!

令和1年（行ケ）10159【Ｘ線透視撮影装置】事件＜菅野＞≪進歩性≫「本件発明」の課題と「主引用発明」の課題とが相違することは、相違点の容易想到性否定の方向で考慮される!! ＋「問題点を新たに課題として取り上げたことに意義がある」と評価された。
＝平成22年（行ケ）10075【換気扇フィルター】事件＜飯村＞等（判旨抜粋）「本願発明は，…操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…こうした課題があることを前提として、…相違点の構成にする動機づけがあるとはいえ…ない。」★令和3年（行ケ） 10082 【電気絶縁ケーブル】事件＜東海林＞
課題は共通するが、引用発明が別の手段で課題を解決済み。⇒更に副引例を組み合わせる動機付けなし=H19(行ケ)10238、H24(行ケ)10328、H28(行ケ)10103、H29(行ケ)10013

特許/審査基準「請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる
主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。…審査官は、主引用
発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば……
十分に動機付けとなる事情が存在するのか…)が要求される…。」①米国の実務～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、本件発明の「課題」とは異なる課題で主引例と副引例を組み合わせられれば非自明性否定。
②欧州審査GL～課題解決アプローチにより、解決すべき「客観的な技術的課題」の確定。（GL G-VII 5.2）

諸外国移行を念頭においた出願戦略（優先基礎出願明細書の工夫）（１）内在特性（inherent）①米国（MPEP2114）～「先行文献に機能に関する開示がなかったとしても、それによって新規性は主張できない。それは、先行文献の中には内在的に問題となる構造が開示されているからである（In re Schreiber（Fed. Cir. 1997））。」（２）選択発明②欧州審査ガイドライン～２以上のリストからでないと新規性×（GL G-VI,8）。

（３）用途発明（使用方法を特定する発明を含む）①米国（MPEP2173.05(q)） ～「Use(用途)」クレーム [R-10.2019] 物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでしか、特許を得られない。
②欧州審査ガイドライン～用途は、原則限定しない。適した物と解釈される（欧州でも、医薬用途は限定になる）（GL F-IV,4.13）。方法も同じ（GL F-IV,4.13）。
③中国～用途が製品自身の固有な特徴で決定され、そして用途の特徴に従い製品の構造、組成が変化したことを暗示していなければ、当該用途の特徴で特定されている製品のクレーム
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は対比文献の製品に対して新規性を具備しない（審査指南3章3.2.5(2)）。

諸外国移行を念頭においた出願戦略（優先基礎出願明細書の工夫）（４）数値限定発明/パラメータ発明①米国～数値限定は、一般に、明瞭性の問題とならないが（MPEP2173.05(c)）、上下限のみ等の数値範囲は不明瞭と判断されうる（MPEP2173.05(c)II）。
②欧州審査ガイドライン～なし。２以上のリストからでないと新規性×（GL G-VI,8）。／一部重複する場合の進歩性：当該技術の熟練者が，根底となる技術的課題を解決しようと望んで，又は何らかの改良若しくは利点を期待して，一部重複する範囲を選択又は選別したであろうか否かを考慮する。（GL G-VII 12）②´ドイツ～数値範囲内の全範囲、中間値、導き出される部分範囲を開示する。⇒新規性×（補正は柔軟）。BGH X ZB 11/90 Chrom-Nickel Legierung③中国～引用文献で開示した数値範囲が、本件発明の技術的特徴の数値範囲の一部と重なっているか、共通した端点がある場合は（例：引用文献5～10、本件発明3～5）、新規性×。本件発明の数値範囲の両端点が、引用文献で開示した数値範囲に入っている場合は（例：引用文献5～10、本件発明7～9）、新規性〇。（審査指南3章3.2.4）
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諸外国移行を念頭においた出願戦略（優先基礎出願明細書の工夫）（５）除くクレーム①米国（MPEP2173.05(i) 否定的限定 [R-08.2017]）～noncircular, nonmagnetic等OK。
②欧州審査ガイドライン（G1/03）「Undisclosed disclaimer（非開示の特徴を除くディスクレイマー）」が許されるのは、以下の３つの場合のみである。
１．EPC54条（3）の先行技術（日本特許法29条の2の文献に対応）に対して新規性を確保する場合。
２．偶発的な先行技術に対し新規性を確保する場合。
３．非技術的理由により特許性を除外されている事項（例えば治療方法）を除く場合。
ただし以下に該当する場合は許されない（G1/03、G2/03）：（１）実施できない実施形態を除外したり、実施可能要件の不十分さを是正する目的がある場合、（２）進歩性に関連する場合、（３）先願未公開出願（EPC54条(3)）または偶発的開示先行技術
以外の先行技術に対しても新規性を確保する場合、（４）必要以上に主題を除く場合。
③中国～「開示されていない」除くクレームは、新規性欠如を克服するために抵触する出願又は偶発的な先の開示から特定の技術的解決策が削除された時のみ認められる（＝先の開示の技術的分野及び解決すべき技術的課題は、本発明とは全く異なる）か、又は除外された技術的解決策は実践できないことを証明する必要がある。＜日中韓2015年JEGPEの事例27＞ 76

諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国ＭＰＥＰ、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国ＭＰＥＰ、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈諸外国における「新規事項追加」の実務～日本の審査基準/裁判例、米国ＭＰＥＰ、欧州審査ガイドライン、中国審査指南＋最高人民法院解釈東京地判令和1年（ワ）30991【…組成物】事件＜田中＞【請求項１】「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の，ＨＦＯ－１２４３ｚｆおよびＨＦＣ－２４５
ｃｂと，を含む，熱伝達組成物，冷媒，エアロゾル噴霧剤，または発泡剤に用いられる組成物。」（判旨抜粋）「当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの『２４５ｃｂ』と『１２３４ｙｆ』に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。」※明細書中で、２つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした裁判例①知財高判平成25年（行ケ）第10346号【水晶発振器の製造方法】事件～「上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，それぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立した技術的事項であ（る）…」②知財高判平成28年（行ケ）第10257号【携帯情報通信装置】事件～「段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されているような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない…」
Cf.引用文献に要素A及びBが個別に記載されていても、当然には、A+Bの引用発明は認定されない（Cf.平成28年(行ケ)10182【ピリミジン誘導体】）。
＜長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照＞EPO審決（T1511/07）
Cherry Picking（Combination of features pertaining to separate embodiments）×
出願当初のクレーム：AおよびBを有する組成物、 補正後のクレーム：A、B、CおよびDを有する組成物。
明細書：実施形態１：A+B+Cを有する組成物、実施形態２：A+B+Dを有する組成物
Singling Out×
出願当初のクレーム：a1、a2、a3またはa4であるAと、 b1、b2、b3またはb4であるBとを有する組成物
明細書：本発明の組成物は好ましくはa1とb4とを有する。 補正後のクレーム：a2とb1とを有する組成物

令和元年（ワ）23164【画像形成装置】＜田中＞Cf.令和2年（行ケ）10313＜大鷹＞※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。（親出願日まで遡及しない。） ＝大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨※明細書の追加記載が新規事項追加～【人工乳首事件】（平成14年（行ケ）539）以来!?
「本件出願２が分割出願された時点における本件出願１の明細書等…と，本件出願２の明細書等（本件出願２分割時明細書…）とを比較すると，本件出願２分割時明細書は，例えば，指定キープ指示部によって，
電源ＯＦＦ後も加工条件をキープし，次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が追加されている点（段落【０１００】），倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって，使用頻度の高い
加工条件である倍率の設定数を減らし，メニューの設定数を減らすことに関する記載が追加されている点（段落【０１０５】），登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって，安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が追加されている点（段落【０１４５】），図７ないし図１５及
びこれに関連する記載が追加されている点（段落【００４１】…）で，本件出願１査定時明細書の記載と相違しており，本件出願２分割時明細書は，本件出願１査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから，本件出願１査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない…。そうすると，本件出願２は，…②の分割要件を満たさない…」⇒親出願日後、子出願日前の引用発明に基づき進歩性欠如*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無（原明細書等に開示があれば追記不要、開示がなければ新規事項追加となる。）

令和元年（行ケ）10132【ブルニアンリンク作成デバイス】＜鶴岡＞「部分優先」～後の「出願に係る特許を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，
当該構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある。」（１）基礎出願の発明が１まとまりの完成した発明であり、かつ、（２）後の出願（本件出願）で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の引用発明により新規性・進歩性が否定されない※本判決は、原告（無効審判請求人）の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。（一般化できないが、参考になる）(1) 原告（無効審判請求人）が基礎出願（米国仮出願）に含まれず後の出願（日本における本件出願）にて追加された
新たな構成であると主張する構成（①ないし④）を含まない構成は、１まとまりの完成した発明である。
(2) 構成①ないし構成④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性・進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。
(3) 構成①ないし構成④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間（優先期間中）に公知となった技術（甲１動画）により新規性・進歩性が否定されるのは、構成③のみである。
(4) 構成③は、基礎出願（米国仮出願）に含まれている。 ⇒パリ優先権が認められる。

⇒例えば、基礎出願（構成Ａ）、優先期間中の他人の出願（構成Ｂ）であった場合には、日本国の出願「構成Ａ＋Ｂ」は優先権×であるが、出願「構成Ａ＋Ｃ」は優先権〇。

８.特許出願価値を最大化するための、その他の工夫
・「３つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化
・「多様なクレーム文言」を活用する、特許「群」としての価値の最大化
・変更出願～「機能」が「構造」と結びついていると、意匠権が強い!!
クレーム文言の工夫＜１２選＞①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は1件のみ⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義⑨製造方法の発明、⑩別出願の活用、⑪程度を表わす文言、⑫間接侵害、複数主体
87侵害の想定（システムクレームの見直し）⑤「３つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化「物の発明」「製造方法の発明」「単純方法の発明」 の特許価値は？
⇒方法の発明は、特許権侵害の立証が比較的困難である。
⇒特に「単純方法の発明」は、生成物がなく、侵害立証が一層困難...
特許価値は、「物の発明」＞「製造方法の発明」＞「単純方法の発明」？
物

物

製造方法
製造方法
単純方法

○
単純方法

⇒同じ当初明細書の開示からも、多様なカテゴリーで特許化することにより、それらの特許価値（権利範囲＋立証可能性）の「総和」を最大化できる。

88

⑤「３つのカテゴリー」を活用する、 特許「群」としての価値の最大化（１） 「物の発明」よりも「製造方法の発明」が価値が高い余地？
⇒特許法概説〔第13版〕（吉藤）、新・注解特許法〔第2版〕（平嶋）ともに、「直接生産物」に限定されず、「間接生産物」に及び得ると説明する。
（＋発明の本質的部分がずれ、均等論の成否が分かれる。Ex)大阪地判平成8年（ワ）第12220号【注射液の調製方法及び注射装置事件】＜小松裁判長＞）（２） 「単純方法の発明」の見直し⇒侵害立証の困難性はあるが、「生産物」が不要。近時の裁判例では、
間接侵害を認容する判決多数。物の発明と異なる範囲で権利化可能。

－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

原料Aからaをスクリーニングして、製造方法Bで、完成品Cを製造すると高性能・高効率の場合＜物の発明＞「C」（or プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、効果のクレームアップ）⇒ａの輸出は差止不可。Ｃが従来より高性能でも、製法の高効率は反映されず、進歩性に懸念＜製造方法の発明＞「AからaをスクリーニングしてCを製造する方法B」or「Cを製造する方法B」⇒物の発明より進歩性は強くなるが、製造方法Ｂの限定が入り、侵害立証の困難性が懸念＜単純方法の発明＞「原料Aからaをスクリーニングする方法」
89⇒（侵害立証の困難性以外は、）高効率のスクリーニング方法を独占する最善手⇒抑止効果大⑥「多様なクレーム文言」を活用する、特許「群」としての価値の最大化「物の発明」を多様なクレーム文言で特許化することにより、それらの権利範囲（特許発明の技術的範囲）の「総和」を最大化できる。
ex.機能的クレーム、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム、用途発明/サブコン⇒（明確性要件を満たす範囲で、） 外延が若干あいまいなクレーム文言は、ライバル企業への抑止力としての価値がある。
③機能的クレーム⇒（当業者が）実施例から（容易に）実施可能な範囲⑧程度を表すクレーム（「十分に」「略」「近傍」「一定の」等）⇒（当業者が）発明の課題を解決できる範囲⑥除くクレーム

公知の“構造”～公知技術を除く発明特定事項
除く②従属項の利活用（従属項）（クレームディファレンシエーション）⇒独立項は、従属項の（構造で明確に特定された）限定が無いと解釈される“通常の”物の発明（独立項）⑤用途発明～構造は公知でも、用途に進歩性が認められる類型⑦数値限定・パラメータ発明
90～数値で構造を裏から特定する類型

⑦変更出願～「機能」が「構造」と結びついていると、意匠権が強い!!

91クレーム文言の工夫＜１２選＞①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は1件のみ⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義⑨製造方法の発明、⑩別出願の活用、⑪程度を表わす文言、⑫間接侵害、複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し） 92

①拒絶理由と、クレーム文言の補正「木製(A)で、天板(A)及び五角柱(B)の脚を有する机」という発明を出願したが、木製・天板(A)は周知であり、五角柱の脚(B)は容易想到として、拒絶理由通知。
手続補正は、木製・天板(A)は削除、(B)は一応残して、新たに、脚は先細り形状(C)という構成を追加する。
※周知の構成（Ａ）は進歩性に寄与しないが…、公知でない構成（Ｂ）は、新たに追加した構成（Ｃ）と合わせて進歩性に寄与する可能性がある‼
93（補正後）木製(A)で、天板(A)及び五角柱(B)で先細り形状(C)の脚を有する机

②従属項の利活用（クレームディファレンシエーション）※発明の「課題」を解決できる構成として、特許請求の範囲に記載された用語の意義を限定的に解釈される（特許法７０条２項）。
⇒当該限定的な構成を含む従属項があると、当該「課題」は従属項の課題であるとして、独立項の限定解釈を回避できる!!
Ex)明細書中に記載された課題が、①時間当たりの噴射能力向上、②詰まり防止。
⇒課題解決原理が、①薄膜流とする傾斜面＋液体供給の方向、②粒子径10μm以下⇒【請求項１】だけであると、ノズルの構成が①を満たし、噴射される液体「微粒子」が②粒子径10μm以下であると限定解釈されやすい。 ⇒他方、「粒子径10μm以下」と限定した【請求項２】があると、②は請求項２の課題であり、請求項１は限定されないと解釈され易い。（Cf.従属項がなかった事案で、控訴審・平成30年（ネ）10016が逆転充足としたが、原審・94
大阪地判平成27年（ワ）12965は 非充足としていた。～このような紛れを未然に防ぐための出願戦略となる。）

③機能的クレーム（全件検討可!!）「特許請求の範囲が…抽象的，機能的な表現で記載されている場合」は「明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に含まれる。」 （東京地判平成28年（ワ）11475「第Ⅸ因子/第Ⅸａ因子の抗体および抗体誘導体」事件＜嶋末＞）（＝東京地判平成23年（ワ）10341、平成24年（ネ）10094 「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」、大阪地判平成21年（ワ）6994「地震対策付き棚」事件）⇒実施可能要件/サポート要件〇である範囲で発明を捉えることにより、
特許法３６条違反を回避できるから、必ずしも特許権者不利ではない!!

構成を過不足なく記載するクレームが理想だが、特許を見て僅かに変更する侵害品を捉えられない・・・（均等論は別として）
95⇒“実施例＋α”という、機能的クレームを常に検討すべし!!

④サブコンビネーションクレーム⇒２つ以上の物を組み合わせた,「物の発明」（コンビネーション発明）を構成する個々の物の発明であり、物の使用態様として,特定の物と組み合わせて使用する態様を発明特定事項として記述した物の発明をいう
Ex.）特定の構造を有するプリンタに組み込んで使用するインクカートリッジの発明⇒審査基準も、「審査官は、請求項に係る発明の認定の際に,請求項中に記載された『他のサブコンビネーション』に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない」としており（第III部 第2章 第4節4.1）、発明特定事項として取り扱う実務が多数である。（これに反する東京地判平成22年（ワ）第24818号は、踏襲されていない。）⇒使用態様が異なることを理由に、特許権者敗訴した事例はない‼
「～に用いられる」という文言は、『用いることが可能な』を意味するものであり、実際に「～」に使用されなくても充足。（知財高判平成31年（ネ）10009＜大鷹＞）96※大阪地裁平成30年(ワ)3461は、「…薬剤包装装置に装着可能な分包紙ロール…」というクレーム文言で、「装着可能」の充足性は問題にすらならなかった。

⑤「用途」「使用態様」の特定⇒「用途」の相違を理由に、特許権者敗訴は１件のみ‼
※平成28年(ネ)10023【メニエール病治療薬】＜設樂＞は、「成人１日あたり0.15～0.75g/kg体重」という用法用量の数値範囲外!!

「用途」を満たす必要があるか、適していればよいかの区別は、⇒「用途」以外の構成・方法で新規性・進歩性が認められる場合は、当該用途に使用されるものとして販売されていなくても（直接）侵害になる‼
*「使用態様」も発明特定事項となり、引用例との相違点となる。当該「使用態様」が容易想到でなければ、進歩性〇。（平成27年(行ケ)第10129号、他多数）
97【請求項】…開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部…を有する…測定装置

⑥除くクレーム（進歩性にも使える!!）平成29年（行ケ）10032『導電性材料の製造方法（銀フレーク）』事件＜高部＞（一次判決）⇒平成30年（行ケ）10071＜大鷹＞（二次判決）は、拘束力を理由に同旨【請求項】「銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し，銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く），それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」⇒引用例は，銀フレークを端部でのみ焼結させて，端部を融合させる方法を開示するに留まり，端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料を当業者に示唆しない。⇒進歩性〇---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成30年（ネ）10006『システム作動方法』事件（カプコンv.コーエー）＜鶴岡＞【請求項】「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を有するゲーム…」⇒引用例において，セーブデータを記憶可能でない記憶媒体は阻害要因がある。⇒進歩性〇----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------★引用例の必須構成を「除く」クレーム⇒進歩性〇‼

98

⑦数値限定・パラメータ発明
新たな「課題」を解決することができる、新たな数値・パラメータを考案した発明。⇒当該課題を解決するために、当該パラメータに着目する
ことは容易でなかった、という裁判例が多い。

＝新たな「課題」とセットでパラメータを作ると、進歩性を否定し難い‼
※明細書に当該課題を、当該パラメータで制御できる旨の作用機序を記載し、実施例を用意すれば、サポート要件も〇（＝令和1年(行ケ)第10128号）
99
高石秀樹「パラメータ発明の進歩性判断」（日本工業所有権法学会年報 第44号（2021年））215～242頁

⑧効果のクレームアップ（構成容易を免れない場合の最終奥義）
発明の「効果」をクレームアップした場合は、当該構成がかかる「効果」を必ず奏する
場合でない限り、発明特定事項と認める裁判例が多数。
⇒当該「効果」が容易想到でなければ、進歩性〇。
⇒「効果」をクレームアップしてもしなくても，充足論で「効果」を奏するものとクレーム文言解釈されるから（特許法70条2項）、「効果」をクレームアップしても、発明の技術的範囲は狭まらない‼
平成29年（行ケ）10041「熱間プレス部材」、、
令和2年（行ケ）10015「…新規製剤」は、
100
クレームアップされた「効果」が優先日当時の当業者が認識できたものでない限り進歩性〇という判断枠組み

⑨「製造方法」の発明
特許法２条３項～発明の「実施」の定義
一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。
以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む…）をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」※東京地判平成28年（ワ）第25436号【Ｌ－グルタミン酸の製造方法事件】＜矢野＞は、製造方法の特許発明で、外国で製造された物を侵害物として、日本の特許権侵害が成立した。（後掲）⇒特許法概説〔第13版〕（吉藤）、新・注解特許法〔第2版〕（平嶋）ともに、「直接生産物」に限定されず、「間接生産物」に及び得るとする。
※直接生産物に係る物の発明よりも、製造方法の発明に係る特許権が101
間接生産物まで広く及び得ることとなる。⇒製造方法のクレームを創る‼

⑩別出願の利活用（「Ａ」と「Ａ以外」の別出願）（１）着目した因子（数値範囲）を、発明毎に異なって設定する★平成28年(行ケ)10180「ランフラットタイヤ」（特許5361064/ブリヂストン）⇒進歩性〇【請求項１】…ゴム補強層に，動的貯蔵弾性率の１７０℃から２００℃までの変動が２．９ＭＰａ以下…を特徴とするランフラットタイヤ。

「本件特許の原出願日当時において，ランフラットタイヤの補強用ゴム組成物の温度範囲は，
せいぜい１５０℃以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず，ランフラットタイヤの補強用ゴム
組成物において，１７０℃から２００℃までの温度範囲に着目されていたということはできない。」★平成29年(行ケ)10006、10015「ランフラットタイヤ」（特許4886810/ブリヂストン）⇒進歩性〇【請求項６】…１８０℃から２００℃における貯蔵弾性率の最大値と最小値の差ΔＥ’が２.３メガパスカル（ＭＰａ）以下…ランフラットタイヤ。

「ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は，せいぜい１５０℃以下の温度範囲で着目されていたものにすぎず，ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物において，
１８０℃から２００℃までの温度範囲に着目されていたということはできない。」（２）包袋禁反言を回避できる。（特許権者自身の原出願における主張は、後願の解釈に影響する。）

102

⑪程度を表わすクレーム文言「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”が問題となった事案は多いが、この点のみを理由に明確性要件違反とされたり、非充足とされた裁判例は少ない。
「直近」「十分に」「緊密に」「充分に」「略」「近傍」「一定の」等の程度を表わすクレーム文言の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が103認められると整理できる（ 「改修引戸装置」控訴審は非充足）

⑫間接侵害、複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し）（用途発明、サブコンビネーションクレームと同様に、）直接侵害が存在するが、「のみ」「不可欠」要件を欠くとして間接侵害不成立と判断された裁判例は少ない⇒近時、間接侵害成立多数。（均等論と同時成立も!!）⇒「Ａ＋Ｂ」を発明したときは…、 「Ａ」「Ｂ」はもちろん、「Ａと使う（ことができる）」という“サブコンビネーション
クレーム”に留まらず、最初から間接侵害も考慮して、「Ａ+Ｂ+α」も検討する。（αが進歩性に貢献し得る。 Cf. 均等論第４要件）
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クレーム文言の工夫＜１２選＞①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は１件のみ⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義⑨製造方法の発明、⑩別出願の活用、⑪程度を表わす文言、⑫間接侵害、複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し）105

＜結語＞ 日本の特許出願は減少傾向にあるとはいえ年間３０万件であるのに対し、特許権侵害訴訟は年間約１５０件であるから、単純計算すると、裁判所で権利行使される割合は２０００分の１である。それ故、ともすると、特許出願の目的は特許権の取得であり、裁判所まで考慮した特許出願戦略を考慮しない出願もあると感じる。
しかしながら、全ての特許出願は、特許化し、自社の独占実施権の顕在的及び潜在的範囲を最大化し、特許技術に基づく事業を有利にするために、全ての特許出願において裁判所まで考慮した特許出願戦略を念頭に置くべきであり、また、そうしないと特許出願・維持費用の費用対効果を最大化できない。
最後にもう一つ、分割出願戦略の注意点を述べておく。当初明細書に多数の発明を記載し、競合他社製品を横目で見ながら分割出願を繰り返す戦術は有効である。
ただし、そのような戦略を採ったのであれば、すなわち、当初明細書に多数の発明を記載したならば、分割出願を繰り返すことで係属させておかないと藪蛇になる。何故なら、明細書に記載されているにもかかわらずクレームアップされてない発明は、所謂Dedicationの法理により均等論第５要件が否定され、却って権利範囲を狭め、競合他社を利する足枷となるからである。その意味で、当初明細書の好ましい記載ボリュームは出願後の分割戦略次第であるから、闇雲に多く記載すればよいというものではない。
106

９．まとめ（TIP）～「特許の現在地」
日本企業は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な
分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要である。
⇒多くの特許出願が分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆に言えば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能である
ことを踏まえるべきであるため、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品を見ながら請求項を創るという意識で対応することが必須である。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、他者特許クリアランスの分量及び難易度は上がっている。
日本企業の特許出願戦略について、近時１７年間の統計を踏まえて、出願戦略の傾向変化と、これに伴う出願人側の留意点、実施者側の留意点について考察した。
日本企業等の特許実務家の皆様において本稿が参考になることを祈願する。 107

ご清聴有難うございました!!
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