生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

明細書記載外の従来技術を参酌したうえで、特許発明の貢献の程度および特許発明の本質的部分（均等の第１要件）を認定した事例［知的財産高等裁判所

１．事案の概要

平成30年６月19日判決

平成29年
（ネ）
第10096号］

複数のキャラクターから、表示部に表パーツを購入することにより、前記パー

本件は、「携帯端末サービスシステム」

示すべき気に入ったキャラクターを決ツ毎に準備された複数のパターンからの名称を持つ特許権を有する控訴人（一定し、その決定したキャラクターを前一つのパターンを決定し、前記基本キャ審原告）が、被控訴人（一審被告）に記表示部にて表示自在となるように構

ラクターを気に入ったキャラクターに対し、被控訴人のシステム（以下、被成してある携帯端末サービスシステム

着せ替える操作により、気に入ったキャ告システム）が控訴人の特許発明（以下、であって、ラクターを創作決定する着せ替え部を備える本件発明）の技術的範囲に属し、控訴Ｃ その決定したキャラクターに応人の特許権を侵害すると主張して、不じた情報提供料を通信料に加算する課

Ｈ 携帯端末サービスシステム」

当利得返還請求をした事案です。

金手段を備え、なお、構成要件ＦおよびＧの「仮想原判決、控訴審判決共に、被告システＤ 前記キャラクターが、複数のパーモール」について、明細書には、実施ムについて、文言侵害および均等侵害をツを組み合わせて形成するように構成形態として「図５に示すように、表示否定し、控訴人の請求を棄却しました。

してあり、部２には、仮想モール10、基本キャラ

控訴審判決は、本件発明の従来技術にＥ 気に入ったキャラクターを決定クター 11が表示され、店S1 ～ Snが出対する貢献の程度と、本質的部分の判断するにあたって、前記データベースに店された仮想モール10内に基本キャラについて、知財高裁平成28年３月25日アクセスすることによって、複数のパークター 11を出現させ、基本キャラクター判決（マキサカルシトール事件大合議

ツ毎に準備された複数のパターンから11があたかも仮想モール10内の住人で判決）（以下、大合議判決）の規範に対一つのパターンを選択することにより、あるかのように構成してある」と記載

する詳細な当てはめを行っており、実少なくとも一つ以上のパーツを気にされ、図５が示されています。

務上参考になります。

入ったパーツに決定し、複数のパーツ【図５】を組み合わせて、気に入ったキャラク
２．本件発明の構成要件
本件発明の構成要件を分説すると次のとおりです。

ターを創作決定する創作決定手段を備え、Ｆ 前記創作決定手段に、前記表示「Ａ 表示部と、電話回線網への通信部に仮想モールと、基本パーツを組み手段とを備える携帯端末から、前記電合わせてなる基本キャラクターとを表話回線網に接続されたデータベースに示させ、アクセスすることによって、
Ｂ 前記データベースに用意されたＧ 前記基本キャラクターが、前記仮想モール中に設けられた店にて前記
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３．被控訴人システムの構成に、「本件明細書図５に示されるように、における従来技術と比較した貢献の程被控訴人は、被告システムが本件発店舗のみならず基本キャラクターが移度に応じて定められることからすれば、明の構成要件Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｈを備動し得る通路をも備える必要があると特許発明の本質的部分は、特許請求のえていることは争わず、構成要件Ｃ、Ｆ、解される」と判示し、ピグの移動のた範囲及び明細書の記載、特に明細書記載Ｇを備えていない旨争いました。

めの通路が表示されない被告システムの従来技術との比較から認定されるべは、充足しないとしました。

きである。そして、従来技術と比較して本件発明の構成要件Ｃに対し、被告特許発明の貢献の程度が大きいと評価システムの課金手段は、キャラクター（ピグ）を構成するアイテムの購入に係

５．均等侵害に関する控訴審の判断される場合には、特許請求の範囲の記載る情報提供料を支払う際、ユーザーがア．本件の均等論については、そのの一部について、これを上位概念化したあらかじめ携帯電話会社の提供する決認定上重要である第１要件（非本質部ものとして認定され、従来技術と比較し済システム上で購入しておいた仮想通分）の当てはめにおいて、従来技術とて特許発明の貢献の程度がそれ程大き貨であるコインを用いるものでした。の関係を極めて丁寧に認定しているのくないと評価される場合には、特許請求で、第１要件のみ取り上げます。の範囲の記載とほぼ同義のものとして本件発明の構成要件Ｆに対し、被告認定されると解される。

システムの表示部は、複数の仮想店舗

イ．控訴審は、まず均等成立のためと 遊 歩 の た め の 空 間 が 表 示 さ れ ず、の要件・範囲を示した最高裁平成10年

ただし、明細書に従来技術が解決で「ショップ一覧」画面やアイテム一覧画

２月24日第三小法廷判決・民集52巻１

きなかった課題として記載されている面が表示される際にピグは表示されな号113頁（以下、ボールスプライン事件

ところが、出願時の従来技術に照らしていものでした。

最判）、最高裁平成29年３月24日第二小

客観的に見て不十分な場合には、明細書

本件発明の構成要件Ｇに対し、被告法廷判決・民集71巻３号359頁を引用しに記載されていない従来技術も参酌しシステムの表示部は、特定のショップたうえで、均等成立の第１要件（非本て、当該特許発明の従来技術に見られなで特定のアイテムを選択して「レジへ質部分）について、ボールスプラインい特有の技術的思想を構成する特徴的すすむ」または「購入する」との表示を事件最判を踏襲し、「特許発明における部分が認定されるべきである。そのよう選択した後、購入画面が表示されてい本質的部分とは、当該特許発明の特許な場合には、特許発明の本質的部分は、る際にピグが表示されないものでした。

請求の範囲の記載のうち、従来技術に特許請求の範囲及び明細書の記載のみ見られない特有の技術的思想を構成すから認定される場合に比べ、より特許請４．文言侵害に関する控訴審の判断る特徴的部分であると解すべきである」

求の範囲の記載に近接したものとなり、（１）構成要件Ｃについてと判示しました。

均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される」と判示しました。

控訴審は、本件発明の課金手段につそのうえで、「本質的部分」の意義おいて、明細書の記載を根拠に、「決定しよび判断方法について、大合議判決を踏

ウ．控訴審は、次に、本件発明の本たキャラクターに応じた情報提供料を襲し、「上記本質的部分は、特許請求の質的部分の認定方法について、明細書通信料に加算する態様の課金手段を意

範囲及び明細書の記載に基づいて、特許に記載された従来技術、本件発明の課味するものと解される」と判示し、ア

発明の課題及び解決手段とその作用効

題解決手段、本件発明の作用効果を詳

イテムの購入とは無関係にあらかじめ果を把握した上で、特許発明の特許請求細に認定するとともに、明細書外の資購入した「コイン」を決済手段とする被の範囲の記載のうち、従来技術に見られ料から出願時の客観的な従来技術の内告システムは、充足しないとしました。

ない特有の技術的思想を構成する特徴容を詳細に認定したうえで、本件発明（２）構成要件Ｆ、Ｇについて的部分が何であるかを確定することにの貢献の程度と本質的部分の範囲を認

控訴審は、「仮想モール」の意味につよって認定されるべきである。
すなわち、定する方法を採用しました。

いて、明細書の記載や実施形態を根拠

特許発明の実質的価値は、その技術分野

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すなわち、従来技術の課題として明細書に挙げられたキャラクター選択の献の程度は、特許請求の範囲および明細たことを前提としているとも読み取れ幅、キャラクター形成とその利用、キャ書の記載、明細書記載の従来技術との比る表現をしています。そのため、従来ラクター画像情報に対する課金方法の較により認定されるのが原則です。

技術に関する明細書の記載が不十分であるとの認定の根拠が明確にされていそれぞれについて、出願時の客観的なもっとも、客観的な従来技術と比較従来技術の内容に照らして、「課題が未した特許発明の貢献の程度が、明細書解決のままであったとは認められなの記載からうかがわれる貢献の程度よ

また、明細書の記載に係る不十分性い」あるいは「本件特許出願日においりも、客観的に見て小さい場合においの認定が結論にどのように結び付くかて既に解決されている課題であった」とて、明細書の記載だけから貢献の程度も、あまり明確にされていません。お認定しました。そのうえで、「本件明細を判断すると、均等成立範囲が不当にそらく、明細書の記載のみをもって、本書に従来技術が解決できなかった課題拡大することになりかねません。

件発明の本質的部分の認定が可能な事ません。

案と判断したものと思われます。

として記載されているところは、本件

そこで、従来技術に関する明細書の記

特許出願日における従来技術に照らし載が客観的に見て不十分な場合は、明（３）これに対し、控訴審は、従来技て客観的に見て不十分なものと認めら細書に記載されていない従来技術も参術に関する明細書の記載と、明細書外れる。

酌したうえで、貢献の程度と特許発明の資料から認定される出願時の客観的の本質的部分を認定すれば、均等成立な従来技術の内容を比較したうえで、大範囲の不当な拡大を防止できます。

合議判決のいう明細書の記載の不十分

そうすると、本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、……技術（引用者注：公知技術）も参酌して認

前記大合議判決は、このような例外性を認定しています。そして、大合議定されるべきである」と判示しました。

的な場合に、貢献の程度の認定に際し、判決の規範に忠実に、明細書外の資料そして、貢献の程度について、キャ明細書記載外の従来技術も参酌すべきから認定される 従来技術を参酌して、ラクター選択・変更等の態様に関することを示したものです。

本件発明の貢献の程度を認定し、本件構成、キャラクターの選択等に関する（２）本件の原審判決も、明細書の従発明の本質的部分は特許請求の範囲の課金に関する構成のいずれについても、来技術の記載について、前記大合議判記載とほぼ同義であるという結論を導「従来技術に対する本件発明の貢献の程決と同一の判断基準を挙げたうえで、いています。

度は小さい」と認定し、本件発明の本「本件明細書において従来技術が解決でこのように、控訴審は、明細書記載質的部分の範囲については、「特許請求きなかった課題として記載されている外の資料を参酌して、従来技術に関すの範囲の記載とほぼ同義のものとしてところは、客観的に見て不十分であるる明細書の記載の十分性を認定するな認定するのが相当である」と判示しまといい得る」と認定しています。

ど、前記大合議判決が挙げた要件を丁もっとも、原審判決は、出願時の客寧に検討して認定したうえで、特許発結論として、被告システムが、本件観的な従来技術の内容を詳細に認定し明の貢献の程度とその本質的部分を判発明の本質的部分を構成する構成要件ていませんし、「本件発明は、……とい断しており、実務上参考になると考えＣ、Ｆ、Ｇを備えていないとして、被う従来技術の問題点を解決して……」なます。

告システムは、「均等の第１要件を充足

ど、従来技術では課題が未解決であっした。

しない」と判示しました。
６．考察（１）特許発明の本質的部分の範囲は、従来技術と比較した特許発明の貢献の程度に依存して決定されますが、その貢いくた てつお
東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。特許、商標、著作権等の知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、相続案件を中心とする家事事件、刑事事件など幅広い事案で豊富な経験・実績を有する。交渉および訴訟対応全般を得意とする。

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