生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

特許法102条２項および３項の損害額の算定基準を詳細に論じた知財高裁大合議判決［知的財産高等裁判所

１．事案の概要
本事案は、控訴人らが製造、販売す

令和元年６月７日判決

平成30年（ネ）第10063号］

２．裁判所の判断額について同項による推定が及ぶと解（１）102条２項の利益の額すべきである。もっとも、上記規定はる被告各製品について、被控訴人の保有まず、「特許法102条２項は、民法の推定規定であるから、侵害者の側で、侵する本件各特許権における各特許発明原則の下では、特許権侵害によって特害者が得た利益の一部又は全部についの技術的範囲に属し、控訴人らが被告各許権者が被った損害の賠償を求めるたて、特許権者が受けた損害との相当因製品を製造、販売等する行為は上記各特めには、特許権者において、損害の発果関係が欠けることを主張立証した場

許権の直接侵害、間接侵害等に当たると生及び額、これと特許権侵害行為との合には、その限度で上記推定は覆滅さして、被控訴人が、その製造、販売等の間の因果関係を主張、立証しなければれるものということができる」

差止め、廃棄、102条２項および３項なならないところ、その立証等には困難

そのうえで、「利益の額」は、「侵害どの損害賠償を請求した特許権侵害訴が伴い、その結果、妥当な損害の塡補者の侵害品の売上高から、侵害者にお訟の控訴審です。この判決は知財高裁特がされないという不都合が生じ得るこ

いて侵害品を製造販売することにより別部で下された大合議判決としては12とに照らして、侵害者が侵害行為によっその製造販売に直接関連して追加的に件目です（13件中１件は取り下げ）。て利益を受けているときは、その利益必要となった経費を控除した限界利益

特許権者（被控訴人）は、発明の名の額を特許権者の損害額と推定するとの額であり、その主張立証責任は特許称を「二酸化炭素含有粘性組成物」として、立証の困難性の軽減を図った規権者側にあるものと解すべきである」とする２件の特許権（特許第4659980号、定である。そして、特許権者に、侵害して、102条１項と同様に限界利益説を特許第4912492号）を保有しています。

者による特許権侵害行為がなかったな

採用すること、および主張・立証責任

また、化粧品・医薬部外品等の製造、販らば利益が得られたであろうという事が特許権者にあることを示しました。

売等を行う７社（控訴人ら）は、「２剤情が存在する場合には、特許法102条２混合型の炭酸パック」（被告各製品）を項の適用が認められると解すべきであついては、以下のように示しました。

製造、販売等していました。

る」と102条２項の趣旨を示したうえで、「控除すべき経費は、侵害品の製造販「侵害者が受けた利益の額」について、売に直接関連して追加的に必要となっ各特許発明の技術的範囲に属するとし以下のように判示しました。

たものをいい、例えば、侵害品について、被告各製品の製造、販売等の差止め、「特許法102条２項の上記趣旨からすての原材料費、仕入費用、運送費等が廃棄、損害賠償請求を認容しています。

ると、同項所定の侵害行為により侵害これに当たる。これに対し、例えば、管本事案の争点は多岐にわたりました

者が受けた利益の額とは、原則として、理部門の人件費や交通・通信費等は、通が、本稿では102条２項および３項の損侵害者が得た利益全額であると解する

常、侵害品の製造販売に直接関連して害額についてのみ取り上げます。のが相当であって、このような利益全追加的に必要となった経費には当たら

なお、原審では、被告各製品は本件一方、限界利益で控除される経費に2019 No.9 The lnvention 37

のみに実施されている場合においても、賠償額が減額されるべき」であると主そして、控訴人らが主張した、「R&D推定覆滅の事情として考慮することが張しました。

センター研究員の人件費」「パート従業できるが、特許発明が侵害品の部分のこの点については、「侵害品が他の特員の人件費」「外注の試験研究費」「宣伝みに実施されていることから直ちに上許発明の実施品であるとしても、その広告費等」「無償配布サンプル代及び展記推定の覆滅が認められるのではなく、ことから直ちに推定の覆滅が認められ示会配布サンプル代」「在庫品及びサン特許発明が実施されている部分の侵害るのではなく、他の特許発明を実施しプル分の仕入れ金額」のうち、一部の品中における位置付け、当該特許発明たことが侵害品の売上げに貢献してい被告製品の試験に関する費用、プロモーの顧客誘引力等の事情を総合的に考慮るといった事情がなければならないとション代については、「被告製品の製造してこれを決するのが相当である」いうべきである」としました。

ない」

販売に直接関連して追加的に必要と控訴人らは、２剤混合型の炭酸パッそして、控訴人が特許を保有していなった経費」であると認定して控除をク以外にも、炭酸ガスを利用した炭酸ることは認めましたが、「被告各製品が認めました。

パック化粧料のすべてが競合品であり、上記各特許に係る発明の技術的範囲にしかし、それ以外の費用については、推定覆滅事由があることを主張しまし

属することを裏付ける的確な証拠はな

被告各製品の製造、販売に関する従事状たが、「そもそも、競合品といえるためいから、そもそも、被告各製品が他の特況が明らかではないなど、被告各製品には、市場において侵害品と競合関係許発明の実施品であるということがでの製造、販売に直接関連して追加的にに立つ製品であることを要するものときない。よって、これらの特許発明の寄必要となったとはいえない、として控解される」とし、控訴人らの主張した与による推定の覆滅を認めることはで除すべき経費として認めませんでした。

競合品について、「市場において被告各きない」とし、「なお、被告各製品の中（２）102条２項の推定覆滅事由製品と競合関係に立つものと認めるにには、上記特許権の存在や、特許取得済は足りない」としました。

みであることを外装箱に表示したり、宣次に、裁判所は推定覆滅事由についまた、被告各製品が被控訴人の製品伝広告に表示したりしているものが「特許法102条２項における推定の覆よりも顕著に優れた効果を有すると主あったことが認められる……が、特許発滅については、同条１項ただし書の事張した点については、「侵害品が特許権明の実施の事実が認められない場合に、情と同様に、侵害者が主張立証責任を者の製品に比べて優れた効能を有するその特許に関する表示のみをもって推負うものであり、侵害者が得た利益ととしても、そのことから直ちに推定の定覆滅事由として考慮することは相当特許権者が受けた損害との相当因果関覆滅が認められるのではなく、当該優でないから、この点による推定の覆滅を係を阻害する事情がこれに当たると解れた効能が侵害者の売上げに貢献して認めることもできない」として、この点される。例えば、①特許権者と侵害者いるといった事情がなければならないからの推定覆滅も認めませんでした。の業務態様等に相違が存在すること（市というべきである」としたうえで、「被（３）102条３項の損害額場の非同一性）、②市場における競合品

告各製品が原告製品に比して顕著に優裁判所は、「特許法102条３項は、特の存在、③侵害者の営業努力（ブランれた効能を有し、これが控訴人らの売許権侵害の際に特許権者が請求し得るド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、上げに貢献しているといった事情を認最低限度の損害額を法定した規定」とデザイン等特許発明以外の特徴）などめるには足りず、ほかにこれを認めるし、「同項による損害は、原則として、の事情について、特許法102条１項ただに足りる的確な証拠はない」としてそ侵害品の売上高を基準とし、そこに、実し書の事情と同様、同条２項についての主張を認めませんでした。

施に対し受けるべき料率を乗じて算定て、以下のように判示しました。

すべきである」としました。

も、これらの事情を推定覆滅の事情とさらに、控訴人らは、被告各製品は、して考慮することができるものと解さ控訴人の特許発明の実施品であり、「こまた、３項における「その特許発明れる。また、特許発明が侵害品の部分れらの特許発明の寄与を考慮して損害の実施に対し受けるべき金銭の額に相38 The lnvention 2019 No.9

当する額」については、「平成10年法律る代替可能性、③当該特許発明を当該侵害している特許権の数では実施料率第51号による改正前は『その特許発明製品に用いた場合の売上げ及び利益へに差はつけていません。の実施に対し通常受けるべき金銭の額の貢献や侵害の態様、④特許権者と侵また、一部の控訴人については、３に相当する額』と定められていたところ、害者との競業関係や特許権者の営業方項の損害額が２項の損害額よりも高い『通常受けるべき金銭の額』では侵害の針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮しとして、３項の損害額を被控訴人の損し得になってしまうとして、同改正によて、合理的な料率を定めるべきである」

害として認めました。

り『通常』の部分が削除された経緯があとして判断基準を示しました。

る」として改正経緯を考慮しました。

そして、本事案については、「①本件３．考察

そして、「特許発明の実施許諾契約に訴訟において本件各特許の実際の実施本事案は、102条２項および３項の損おいては、技術的範囲への属否や当該特許諾契約の実施料率は現れていないと害額の算定基準について詳細に論じた許が無効にされるべきものか否かが明ころ、本件各特許の技術分野が属する分

知財高裁大合議判決ですから、実務上、らかではない段階で、被許諾者が最低保野の近年の統計上の平均的な実施料率極めて重要な判決です。

証額を支払い、当該特許が無効にされたが、国内企業のアンケート結果では5.3％２項で控除される経費は、「侵害品の場合であっても支払済みの実施料の返で、司法決定では6.1％であること及び製造販売に直接関連して追加的に必要還を求めることができないなどさまざ被控訴人の保有する同じ分野の特許のとなった経費」と基準を示しました。

まな契約上の制約を受けるのが通常で特許権侵害に関する解決金を売上高の推定覆滅事由の主張・立証責任は侵ある状況の下で事前に実施料率が決定10％とした事例があること、②本件発明害者側ですので、侵害者は、本判決でされるのに対し、技術的範囲に属し当該１－１及び本件発明２－１は相応の重示された具体的な考慮事由を参考にし、特許が無効にされるべきものとはいえ要性を有し、代替技術があるものではな経費に該当することを主張することにないとして特許権侵害に当たるとされ

いこと、③本件発明１－１及び本件発明なります。ただ、本事案の認定でもそた場合には、侵害者が上記のような契約２－１の実施は被告各製品の売上げ及うですが、単に経費である旨を主張す上の制約を負わない。そして、上記のよび利益に貢献するものといえること、④るのではなく、侵害品の製造、販売にうな特許法改正の経緯に照らせば、同項被控訴人と控訴人らは競業関係にある直接関連した費用であることから経費に基づく損害の算定に当たっては、必ずことなど、本件訴訟に現れた事情を考慮」に当たる旨を精緻に主張・立証しなけ

しも当該特許権についての実施許諾契し、「特許権侵害をした者に対して事後ればならない点に留意すべきでしょう。

約における実施料率に基づかなければ的に定められるべき、本件での実施に対３項でも、実施に対し受けるべき料ならない必然性はなく、特許権侵害をしし受けるべき料率は10％を下らないも率について①～④の条件を総合考慮した者に対して事後的に定められるべき、のと認めるのが相当である」として、実て合理的な料率を定めるべきであると実施に対し受けるべき料率は、むしろ、施料率10％を認めました。なお、特許していますので、その観点から精緻に通常の実施料率に比べて自ずと高額に権の内容に照らして、「一方のみの場合主張・立証をしなければならない点になるであろうことを考慮すべきである」。と双方を合わせた場合でその料率は異留意すべきでしょう。

「したがって、実施に対し受けるべきならないものと解すべきである」
として、

料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによ

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
よしうら よういち
早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。

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