生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

新規性喪失の例外の適用が否定された事例（第１事件）
信用を害する虚偽事実の告知が認定された事例（第２事件）
大阪地方裁判所

１．事件の概要
本件は、２つの事件が併合されてい平成29年４月20日判決

平成28年
（ワ）
第298号（第１事件）
平成28年
（ワ）
第2610号（第２事件）

はんちゅう

３．当事者の主張

販売行為と実質的に同一の範 疇にあ（１）争点２（無効の抗弁）についてり、密接に関連する行為である。

ます。
第１事件は、
被告（第２事件の原告）

ア．被告の主張が製造販売するドラム式洗濯機用使い（Ａ）
原告製品は、本件の原出願日（平（２）争 点３（被告製品は原告製品の捨てフィルター（被告製品）について、①

成26年11月26日）より前の平成26年９

形態を模倣した商品といえるか）

原告の特許権を侵害する、②被告製品

月22日にＱ２コープ連合のチラシにについては、原告製品の形態を模倣した商品で掲載され、現に被告が同年10月10日

ア．原告の主張あり、不正競争防止法２条１項３号の不に原告製品を購入しているから、本件原告製品と被告製品の形態は、ドラ正競争に該当すると主張し、原告が被発明は同日前に公然実施されていた。

ム式洗濯機の格子状に形成されたリン告に対して差止め等を求めた事件です。

（Ｂ）
Ｑ１生活協同組合と、Ｑ２コートフィルターに装着して用いる不織布製本件の第２事件は、原告が被告の取プ連合は、それぞれ独立したものであっの使い捨てフィルターである点、長方引先に対し、被告製品を販売する行為て、Ｑ１生活協同組合による原告製品形状の本体部と、長手方向の端部に突が不正競争防止法２条１項３号の不正の公然実施と、Ｑ２コープ連合による起部を一体で備えている点で共通する。

競争に該当する旨記載した書面を送付

公然実施は密接に関連するものとはい

他方、両製品の形態は、本体およびした行為が、不正競争防止法２条１項えないから、後者の行為については特突起部の大きさに若干相違があり、ス14号（平成27年法改正前、現15号）の不許法30条２項の規定の適用を受けない。

リットの配置、形状にも差異があるが、正競争に該当するとして、被告が原告

イ．原告の主張需要者にとって両製品を峻別することに対して損害賠償を請求した事件です。

（Ａ）
原出願の手続きにおいて、特許ができる特徴とはいえない。また、ド法30条２項の新規性喪失の例外の適用

ラム式洗濯機用使い捨てフィルターとを受けるための手続きを行っている。

して両製品以外に類似製品は存在せ

本件は、７つの争点がありましたが、（Ｂ）
被告は、Ｑ１生活協同組合以外ず、原告製品は独創的な製品であるか

本稿では次の点について説明します。の生活協同組合を通じて原告製品を販ら、これらの点で原告製品と被告製品特許無効の抗弁（争点２）。被告製売したことが公然実施に当たると主張の形態は実質的に同一といえる。

品は不正競争防止法２条１項３号の不しているが、これらの販売行為は、いイ．被告の主張正競争に該当するか（争点３）。原告

ずれも日本生活協同組合連合会の傘下

原告製品の形態は、極めてシンプルによる被告の取引先に対する告知行為の生活協同組合を通じての一連の販売なものであり、ドラム式洗濯機のリンが不正競争になるか（争点６）。原告行為であって、新規性喪失の例外規定トフィルターに装着するものであるかの告知行為の過失の有無（争点７）。の適用を受けるために手続きを行ったら、これにフィットする形態として本

２．争点

しゅんべつ

2017 No.8 The lnvention 49

体を長方形にし、また、フィルター奥デアおよび機能的長所を模倣しようとししての一連の販売行為であるから、新側の内面の汚れを防ぐために凸部を形て、原告製品に依拠し、原告が原告製規性喪失の例外規定の適用を受けるた成する必要があるものである。

品と実質的に同一と考えても無理ないほめに手続を行った販売行為と実質的に他方、原告製品と被告製品は大きさど似通った被告製品を販売していたも同一の範疇にある密接に関連するものが異なり、さらに突起部の形状が異なのであるから、原告が実用新案の出願をであり、原告が提出した上記証明書にるため、被告製品のほうが原告製品よ済ませ、その後特許として登録されたより要件を満たし、特許法30条２項

りも丸みを帯びて柔らかい印象を与え経緯があるなかにおいては、原告が本の適用を受ける旨主張する。

るものになっている。また、スリット

件告知行為等を行った点に過失はない。

を認める手続として特に定められたもの数、配置、形状も異なる。

（３）争 点６（原告による被告の取引先に対する告知行為が不正競争

しかし、同項が、新規性喪失の例外

４．裁判所の判断のであることからすると、権利者の行為（１）争点２についてに起因して公開された発明が複数存在

裁判所は、次のように新規性喪失のするような場合には、本来、それぞれ例外の適用を否定し、本件発明は新規につき同項の適用を受ける手続を行う性がないから特許無効審判により無効必要があるが、手続を行った発明の公とされるべきものと判断しました。

開行為と実質的に同一とみることがであるＰ１に対し、被告製品の販売が不「特許法30条２項による新規性喪失

きるような密接に関連する公開行為に正競争防止法２条１項３号の不正競争の例外が認められるためには、同条３

よって公開された場合については、別に該当しないにもかかわらず、同号の項により定める、同法29条１項各号個の手続を要することなく同項の適用不正競争に該当するとして、被告製品のいずれかに該当するに至った発明を受けることができるものと解するのがの販売停止および被告製品の廃棄を求が、同法30条２項の規定を受けるこ相当であるところ、これにより本件につめる申入書を送付した。原告のかかるとができる発明であることを証明する

いてみると、証拠……によれば、
Ｑ２コー

行為は、被告の「営業上の信用を害す書面（以下「証明書」という。）を提プ連合及びＱ１生活協同組合は、いずる虚偽の事実の告知」に該当する。

出する必要があるところ、証拠（甲３）れも日本生活協同組合連合会の傘下にイ．原告の主張によれば、原告は、本件発明の原出願あるが、それぞれ別個の法人格を有し、被告製品は原告製品の形態を模倣し……の手続において、……新規性喪失

販売地域が異なっているばかりでなく、た商品であるから、本件告知行為は虚の例外の適用を受けるための証明書をそれぞれが異なる商品を取り扱ってい偽の事実の告知ではない。

提出した事実が認められる」

ることが認められる。すなわち、上記証「しかし、同証明書は、公開の事実明書に記載された原告のＱ１生活協同（４）争点７（過失の有無）についてとして、平成26年６月２日、原告を組合における販売行為とＱ２コープ連

ア．被告の主張

公開者、Ｑ１生活協同組合を販売した合における販売行為とは、実質的に同原告は、十分な調査を行わないまま、場所とし、……販売した事実を記載し一の販売行為とみることができるような何ら違法でない被告製品の販売につきているだけであって、上記Ｑ２コープ密接に関連するものであるということは申入書の送付に及んでおり、その行為連合における販売の事実については記できず……証明書に記載されたものとには過失が認められる。

載されていないものである。

みることはできないことになる」になるか）について
ア．被告の主張
原告は、被告および被告の取引先でイ．原告の主張

この点、原告は、上記Ｑ２コープ連（２）争点３について

被告は、ドラム式洗濯機用使い捨て合における販売につき、実質的に同一フィルターというそれまで誰も商品化しの原告製品についての、日本生活協同

裁判所は、原告製品と被告製品の形なかった物を商品化した原告製品のアイ組合連合会の傘下の生活協同組合を通態を対比し、「①長方形状の本体部と、50 The lnvention 2017 No.8

長手方向の端部に突起部を一体に備え旨の告知は虚偽の事実の告知と認定さ５．考察ていること、②本体部にスリットが存れ、不正競争行為と認定されました。

（１）新規性喪失の例外の適用について在すること」という基本的形態が共通することを認定し、他方で、製品の大裁判所は、複数の発明公開行為が（４）争点７についてあった場合の新規性喪失の例外の適用きさ、突起部の形状、スリットの位置

裁判所は、次のとおり判示しました。

について、次のように判示しています。

および形状等の細部において形態が異「原告は、被告の取引先であるＰ１に①（原則）権利者の行為に起因して公なることを認定しました。
そのうえで、対して『申入書』を送付したが、本件開された発明が複数存在するような場

次のように判示して、不正競争防止法

訴訟における主張内容に照らしても、原合には、それぞれにつき同項の適用を２条１項３号の不正競争に該当しない

告は、原告製品と被告製品の基本的形受ける手続きを行う必要がある。と判断しました。

態が同一であることをもって安易に被②（例外）手続きを行った発明の公開「上記検討した両製品において同一告製品が原告製品の形態を『模倣』し行為と実質的に同一とみることができといえる形態的特徴のうち、本体部のたものと断じて上記行為に及んだことがるような密接に関連する公開行為に形態が長方形であるという点は、ドラ明らかであるから、本件告知行為をす

よって公開された場合については、別ム式洗濯機のリントフィルタに装着しるにつき、少なくとも過失が認められる。

個の手続きを要することなく同項の適て用いる商品である原告製品及び被告

原告は、被告製品が原告製品のアイ製品にとっては、リントフィルタの内デア及び機能的長所を模倣しようと原

上記②の「実質的に同一とみること面に沿って装着するために必然的にも告製品に依拠したことが明らかなものでができるような密接に関連する公開行たらされる形態であるといえ、したあり、原告において実用新案の出願を為」であるか否かは事案に即して検討

がってこれは、その機能を確保するた済ませ、原告製品が実施している本件する必要がありますが、あくまで例外めに不可欠なことであると認められ発明は、一旦は特許として登録されたであるため、その範囲は狭いと考えたる。また、もう一つの同一といえる形経緯等があることを指摘して原告に故ほうがいいでしょう。

態的特徴である本体部にスリットが存意、過失がない旨主張するが、原告が在するという点も、本件発明の効果を『申入書』で指摘したのは、不正競争もたらすことに直接関係した形態であ防止法２条１項３号の『商品の形態』

ることからすると……、これも両製品の『模倣』である。そして同号では『機不正競争防止法２条１項３号では「商に共通する機能を確保するために不可能を確保するために不可欠な形態』は品の形態」について、「機能を確保する欠な形態であるといえる。

保護の対象から除かれているくらいであために不可欠な形態」を除外しています。

したがって、これらの基本的形態でるから、被告が模倣した対象が原告製したがって、共通点が「機能を確保す両製品の形態の同一性が認められたと品のアイデアであるとか機能的長所であるために不可欠な形態」である場合にしても、これによって両製品の形態がるようにいう原告の主張は、そもそもは同号の不正競争に該当しません。
また、実質的に同一ということはできないと不正競争防止法２条１項３号の趣旨を踏アイデアや機能的長所の模倣は、同号いうべきである」

まえないものであって失当であり……」の不正競争とは無関係と解されます。

（３）争点６について

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

争点３で被告製品を販売する行為は不正競争防止法２条１項３号の不正競争に該当しないと認定されたことから、かかる行為が不正競争行為である用を受けることができる。

（２）不 正競争防止法２条１項３号の不正競争について

さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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