生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

均等の第５要件について判示した最高裁判例［最高裁判所第二小法廷

１．事件の概要

平成29年３月24日判決

平成28年（受）第1242号］

体のビタミンＤ構造のものを記載して３．原審の判断

本件は、医薬品（マキサカルシトール）いたが、その幾何異性体であるトランの製造方法に係る特許発明の均等侵害

ス体のビタミンＤ構造のものは記載しが争われた事件の上告審です。ていなかった〈本件特許の訂正後の請① 出願人が、特許出願時に、特許請第一審〔東京地裁平成26年12月24日求項13に係る発明（本件発明）の詳細求の範囲外の他の構成を容易に想到す

判決〈平成25年（ワ）第4040号〉〕につい説明は省略（前記判例ニュースを参照）〉。

ることができたにもかかわらず、これては本誌2015年４月号pp.35〜37、原審〔知財高裁平成28年３月25日大合議判決

原審は、次のとおり判断して均等侵害を認めた。

を特許請求の範囲に記載しなかった場（２）上告人らの製造方法合であっても、それだけでは、（意識的〈平成27年（ネ）第10014号〉〕
については本

上告人らの製造方法を本件特許請求誌2016年６月号pp.41〜43の判例ニューの範囲に記載された構成と比べると、目スを参照してください。

的化合物を製造するための出発物質等② 上記①の場合であっても、出願人

原審では均等の第１要件から第５要が、本件特許請求の範囲に記載された構が、特許出願時に、特許請求の範囲外件の５要件全てについて争われました

成ではシス体のビタミンＤ構造のものでの他の構成を、特許請求の範囲に記載が、上告審では、均等の第５要件（意あるのに対し、上告人らの製造方法ではされた構成中の異なる部分に代替する識的除外：以下、第５要件）に関するトランス体のビタミンＤ構造のものであものとして認識していたものと客観的、理由について上告事件として受理され、る点において相違するが、その余の点に外形的にみて認められるときは、特段それ以外の理由は上告事件の理由からついては構成の各要件を充足する。の事情が存するといえる。

（３）本件明細書の記載等

４．最高裁判所の判断除外に該当するといえる）特段の事情が存するとはいえない。

排除されました。
このため、第１要件から第４要件に本件特許の特許出願の願書に添付し「対象製品等が特許発明の特許出願手た明細書（以下、本件明細書）には、ト

続において特許請求の範囲から意識的ランス体をシス体に転換する工程の記に除外されたものに当たるなどの特段

２．事実関係載など、出発物質等をトランス体のビの事情が存するときは、……均等の主張（１）本件発明

タミンＤ構造のものとする発明が開示は許されないものと解されるが、その理被上告人（特許権者）は、本件特許（特されているとみることができる記載は由は、特許権者の側においていったん特許第3310301号）の特許出願時に、本件特なく、本件明細書中に、上記発明は開許発明の技術的範囲に属しないことを許請求の範囲において、目的化合物を示されていなかった。

承認するか、又は外形的にそのように解ついては、原審の大合議判決に先例としての価値があります。

製造するための出発物質等としてシスされるような行動をとったものについ2017 No.11 The lnvention 41

て、特許権者が後にこれと反する主張を対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到するこすることは、禁反言の法理に照らし許さ製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特れないというところにある」とができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合に「しかるに、出願人が、特許出願時に、許請求の範囲に記載しなかった場合でおいて、客観的、外形的にみて、対象特許請求の範囲に記載された構成中のあっても、それだけでは、対象製品等製品等に係る構成が特許請求の範囲に対象製品等と異なる部分につき、対象製が特許発明の特許出願手続において特記載された構成を代替すると認識しな品等に係る構成を容易に想到すること許請求の範囲から意識的に除外されたがらあえて特許請求の範囲に記載しなができたにもかかわらず、これを特許請ものに当たるなどの特段の事情が存すかった旨を表示していたといえるとき求の範囲に記載しなかったというだけるとはいえないというべきである」には、対象製品等が特許発明の特許出では、特許出願に係る明細書の開示を受「出願人が、特許出願時に、その特許願手続において特許請求の範囲から意ける第三者に対し、対象製品等が特許請に係る特許発明について、特許請求の範識的に除外されたものに当たるなどの求の範囲から除外されたものであるこ

囲に記載された構成中の対象製品等と特段の事情が存するというべきである」との信頼を生じさせるものとはいえず、異なる部分につき、特許請求の範囲に記「原審の判断は、これと同旨をいうも当該出願人において、対象製品等が特許載された構成を対象製品等に係る構成のとして是認することができる」

発明の技術的範囲に属しないことを承と置き換えることができるものである

認したと解されるような行動をとったことを明細書等に記載するなど、客観的、５．考察ものとはいい難い。また、上記のように外形的にみて、対象製品等に係る構成が（１）本 件判例における第５要件の判容易に想到することができた構成を特特許請求の範囲に記載された構成を代許請求の範囲に記載しなかったという替すると認識しながらあえて特許請求上告受理申立てがあったときに最高だけで、特許権侵害訴訟において、対象の範囲に記載しなかった旨を表示して裁は「法令の解釈に関する重要な事項を製品等と特許請求の範囲に記載されたいたといえるときには、明細書の開示を含むものと認められる事件」（民訴法318

構成との均等を理由に対象製品等が特受ける第三者も、その表示に基づき、対条１項）について上告審として事件を受許発明の技術的範囲に属する旨の主張

象製品等が特許請求の範囲から除外さ理します。本件は、原審の判断を是認すをすることが一律に許されなくなるとれたものとして理解するといえるから、ることができる事案でありながら、上告すると、先願主義の下で早期の特許出願

当該出願人において、対象製品等が特許審として事件を受理して第５要件の解を迫られる出願人において、将来予想さ発明の技術的範囲に属しないことを承釈について判断を示しており、第５要件れるあらゆる侵害態様を包含するよう認したと解されるような行動をとったの解釈において重要な判例になります。

な特許請求の範囲の記載を特許出願時ものということができる。また、以上の第５要件は均等侵害の消極的要件でに強いられることと等しくなる一方、明ようなときに上記特段の事情が存するあり、「特許発明の特許出願手続におい細書の開示を受ける第三者においては、ものとすることは、発明の保護及び利用て特許請求の範囲から意識的に除外さ特許請求の範囲に記載された構成と均を図ることにより、発明を奨励し、もっれたものに当たるなどの特段の事情」

等なものを上記のような時間的制約をて産業の発達に寄与するという特許法（以下、「意識的に除外された特段の事受けずに検討することができるため、特の目的にかない、出願人と第三者の利害情」）があるときに均等ではないことに許権者による差止め等の権利行使を容を適切に調整するものであって、相当ななります。

易に免れることができることとなり、相ものというべきである。

「意識的に除外された特段の事情」の当とはいえない。

断基準

したがって、出願人が、特許出願時に、典型例として、出願審査経緯において、そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の先行発明に基づく拒絶理由を解消する

特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象ために、特許請求の範囲を減縮する補42 The lnvention 2017 No.11

正をしたことにより、補正前の特許請願審査経緯において手続補正がなされまず、先行裁判例では「特許請求の求の範囲には含まれていたが、補正後ていなくても、「意識的に除外された特範囲に『間引かずに』と記載することの特許請求の範囲には含まれなくなっ段の事情」に該当することがある点にが容易にできたにもかかわらず、……

た場合が挙げられます。

特に注意する必要があります。

あえてこれを『全て』と記載した」こ

しかしながら、「意識的に除外された特段の事情」に該当するのは、必ずしも出願審査経緯において特許請求の範とを摘示しています。しかし、「容易に（２）特 段の事情に関する先行裁判例との対比想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかっ囲を減縮する手続補正を行った場合に明細書の記載から「意識的に除外さた」というだけでは「意識的に除外さ限られません。本件では、特許出願時れた特段の事情」があると認められたれた特段の事情」には該当しないので、における特許請求の範囲の記載の仕方

先行裁判例として、知財高裁平成24年

上記摘示部分は第５要件を欠くとするが、「意識的に除外された特段の事情」

９月26日判決〈平成24年（ネ）第10035号〉決定的な理由にはなりません。に該当するか否かが争われました。

があります。

裁判所は、単に「出願人が、特許出

この先行裁判例では、第５要件につ次いで、先行裁判例では「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人にお願時に、特許請求の範囲に記載された構いて、次のように判示しています。

いてその構成を記載することが容易に成中の対象製品等と異なる部分につき、「仮に控訴人が主張するように、従来できたにもかかわらず、あえて特許請求対象製品等に係る構成を容易に想到す

技術に係る『間引いて』の反対語が『間の範囲に特定の構成のみを記載した」こることができたにもかかわらず、これを引かずに』ということであれば、出願人とを摘示しています。

特許請求の範囲に記載しなかった」といにおいて特許請求の範囲に『間引かずに』本件判決では「特許請求の範囲に記うだけでは、「意識的に除外された特段と記載することが容易にできたにもか載された構成を対象製品等に係る構成の事情」には当たらないと判断しました。

かわらず、本件発明……の特許請求の範と置き換えることができるものである

他方で、「出願人が、特許出願時に、囲には、あえてこれを『全て』と記載しことを明細書等に記載する」ことを「客特許請求の範囲に記載された構成中のたものである。このように、明細書に他観的、外形的にみて、……代替すると認対象製品等と異なる部分につき、対象の構成の候補が開示され、出願人におい識しながらあえて特許請求の範囲に記製品等に係る構成を容易に想到するこてその構成を記載することが容易にで載しなかった」ことの例として挙げておとができたにもかかわらず、これを特きたにもかかわらず、あえて特許請求のり、この点で先行裁判例の判断基準は、許請求の範囲に記載しなかった場合に範囲に特定の構成のみを記載した場合本件判例で示された判断基準に近いとおいて、客観的、外形的にみて、対象には、当該他の構成に均等論を適用するいえるでしょう。しかし、先行裁判例で製品等に係る構成が特許請求の範囲にことは、均等論の第５要件を欠くこととは「その構成を記載することが容易にで記載された構成を代替すると認識しななり、許されないと解するべきである」

きた」との認定にとどまっており、「代がらあえて特許請求の範囲に記載しなこの先行裁判例に本件判例で示され替すると認識しながらあえて記載しなかった旨を表示していたといえるとき」た判断基準を当てはめてみると、次のかった」とまで認定していない点で若干には「意識的に除外された特段の事情」

ようなことがいえるでしょう。の相違があります。に当たると判断しました。
「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった」という要件はかなり限定的ですが、出いくた てつお
1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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