生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

主引用発明から「２つの段階を経て」相違点の構成に至ることは「格別な努力を要する」とされた事例［知的財産高等裁判所 平成29年３月21日判決 平成28年（行ケ）第10186号］

１．事件の概要
本件は、特許無効審判では進歩性欠許無効審判を請求しました。
訂正後の請求項１の記載（本件発明が消えるインキが入っているペンの後部やキャップに摩擦体を装着したもの

如により無効と判断されたのに対し１）は以下のとおりです。

であり、筆記した文字等を摩擦体で消て、審決取消訴訟では進歩性が肯定さ「低温側変色点を－30℃～＋10℃のしゴムのようにこすると、摩擦熱で文れて審決が取り消された事案です。

範囲に、高温側変色点を36℃～ 65℃字等の色が消えるというものでした。

判決は、
（ⅰ）
主引用発明
（引用発明１）の範囲に有し、平均粒子径が0.5 ～５【キャップの頂部に摩擦体を装着しに副引用発明（引用発明２）を組み合わμｍの範囲にある可逆熱変色性マイクた状態】せることが容易ではなかったこと、（ⅱ）

ロカプセル顔料を水性媒体中に分散さ

仮に主引用発明に副引用発明を組み合せた可逆熱変色性インキを充塡し、前わせたとしても、相違点に係る本件発記高温側変色点以下の任意の温度にお明の構成には至らないことなどを認定

ける第１の状態から、摩擦体による摩したうえで、さらに、（ⅲ）副引用発明

擦熱により第２の状態に変位し、前記に記載された、ペンとは別体の摩擦具第２の状態からの温度降下により、第について、仮に「筆記具の後部ないし１の状態に互変的に変位する熱変色性キャップに装着することを想到し得た筆跡を形成する特性を備えてなり、第としても」主引用発明に基づき、「２つ１の状態が有色で第２の状態が無色の３．引用発明１（主引用発明）と相違点の段階を経て」相違点に係る本件発明

互換性を有し、前記可逆熱変色性マイ甲第２号証（特開2001-207101号）の構成に至ることは、「格別な努力をクロカプセル顔料は発色状態又は消色は、本件特許と同一の出願人が、本件要する」として相違点が容易に想到し状態を互変的に特定温度域で記憶保持特許の優先日より２年ほど前に出願し得たものとはいえないと判示しました。

する色彩記憶保持型であり、筆記時のたもので、以下の引用発明１が開示さ

進歩性判断に関する実務の参考にな

前記インキの筆跡は室温（25℃）でれていました。

るので、事例判決としてご紹介します。

第１の状態にあり、エラストマー又は「低温側変色点を５℃～ 25℃の範囲プラスチック発泡体から選ばれ、摩擦に、高温側変色点を27℃～ 45℃の範熱により前記インキの筆跡を消色させ囲に有し、平均粒子径が１～３μｍの三菱鉛筆株式会社は、パイロットイる摩擦体が筆記具の後部又は、キャッ範囲にある可逆熱変色性微小カプセル

ンキ株式会社などが有する特許第プの頂部に装着されてなる摩擦熱変色

顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱4312987号の請求項１等に係る発明に性筆記具」

変色性インキ組成物を充塡し、低温側２．本件発明１

ついて、進歩性欠如等を理由として特本件発明１は、要するに、加熱で色変色点以下の低温域での発色状態、又2017 No.7 The lnvention 37

は高温側変色点以上の高温域での消色いるのに対し、引用発明１は、特定し状態が、特定温度域で記憶保持できるていない点

色彩記憶保持型である、任意の熱変色【相違点５】

像を筆記形成自在に構成した筆記具」

本件発明１が、エラストマーまたはプ【甲第２号証の実施例】【甲第３号証の図６に加筆したもの】

ラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部またはキャップの頂部に装着されてなるのに対し、引用発明１は、いずれも特定していない点
前記相違点１～５の全てについて、原審決は容易想到性を肯定しました

本件発明１と引用発明１は、以下の相違点１～５において相違します。

が、本件判決は、相違点５の容易想到性を否定しました。

【相違点１】
本件発明１が、可逆熱変色性マイクロ５．他の引用例に記載された技術
甲９、12、80、81等には、消しゴムを筆記具の後部またはキャップの頂部に装着することが開示されていました。

４．引用発明２（副引用発明）
６．特許庁の審決

カプセル顔料（可逆熱変色性微小カプセ

甲第３号証（特開平７-241388号）
は、

ル顔料）
において、低温側変色点を－30

本件特許と同一の出願人が出願したも～＋10℃の範囲に、高温側変色点を36ので、高温で無色、低温で有色となる～65℃の範囲に有するものであるのに熱変色性インキを全面的に塗布した熱そのうち相違点５について、原審決

対し、引用発明１は、低温側変色点を変色シート４に、金属製の先端部が低は、引用発明１と引用発明２は、「筆５～25℃の範囲に、高温側変色点を27温である冷熱ペン８で筆記すると、熱記具という技術分野で共通し、また、～45℃の範囲に有するものである点

変色シートが有色に発色して筆跡が得

いずれも熱変色性筆跡を摩擦体による【相違点２】

られ（図５）、当該筆跡を、冷熱ペン８

摩擦熱による加熱により消色させる点

本件発明１が、可逆熱変色性マイクとは別体の摩擦具９でこすると摩擦熱でも共通している。してみれば、」引

ロカプセル顔料（可逆熱変色性微小カによって筆跡が再度無色になる（図６）

用発明１に引用発明２を「組み合わせプセル顔料）において、平均粒子径がという発明が開示されていました。

ることは当業者にとっては容易に相当

相違点１～５の全てについて、原審決は容易想到性を肯定しました。

0.5～５μｍの範囲にあるのに対し、引また、摩擦具９の材質として、エラし得るものであり、」引用発明１「に用発明１は、平均粒子径が１～３μｍ

ストマーおよびプラスチック発泡体がおける摩擦熱により可逆熱変色性インの範囲にある点開示されていました。

キの筆跡を消色させるために」引用発【相違点３】【甲第３号証の図５に加筆したもの】

明２「のエラストマー又はプラスチッ

本件発明１が、熱変色性筆記具におク発泡体である摩擦体を採用する程度ける「熱」について、摩擦熱と特定しのことは、当業者にとって容易になしているのに対し、引用発明１は、特定得るものである」

していない点「そして、その際、当該摩擦体を筆【相違点４】

記具の後部又はキャップの頂部に装着

本件発明１が、筆記時のインキの筆されてなる点については、例えば、」跡は、室温（25℃）で第１の状態、す

甲９、12、80、81「に記載されていなわち有色の状態にあり、と特定してるように、本件発明１の出願前よりよ38 The lnvention 2017 No.7

く知られたものであるものに過ぎず、とを直接の理由として相違点５の容易段として」甲９、12、80、81等「に記載

当業者にとっては周知慣用の構造であ想到性を否定しました。

された、摩擦具９とは性質を異にする、また、本件判決は、以下のようにも単に筆跡を消去するものを筆記具の後判示しており、特に下線部（引用者に部ないしキャップに装着する構成の適よる）は、２つの文献を組み合わせて用を動機付けられることも考え難い。

これに対して、判決は以下のとおり、もなお相違点の構成とならない場合の……仮に、当業者において、摩擦具相違点５の容易想到性を否定しました。

容易想到性の判断の参考になるものと９を筆記具の後部ないしキャップに装「引用発明１と引用発明２は、いずれ思われます。

着することを想到し得たとしても、前も色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小「仮に、当業者が引用発明１に引用記……のとおり引用発明１に引用発明

カプセル顔料を使用してはいるが、①引発明２を組み合わせたとしても、……

２を組み合わせて『エラストマー又は用発明１は、可逆熱変色性インキ組成物

引用発明１の筆記具と、これとは別体プラスチック発泡体から選ばれ、摩擦を充塡したペン等の筆記具であり、それの、エラストマー又はプラスチック発熱により筆記時の有色のインキの筆跡自体によって熱変色像の筆跡を紙など泡体を用いた摩擦部を備えた摩擦具９を消色させる摩擦体』を筆記具と共に適宜の対象に形成できるのに対し、②引（摩擦体）を共に提供する構成を想到提供することを想到した上で、これを用発明２は、筆記具と熱変色層が形成さするにとどまり、摩擦体を筆記具の後基準に摩擦体（摩擦具９）の提供の手段れた支持体等から成る筆記材セットであ部又はキャップの頂部に装着して筆記として摩擦体を筆記具自体又はキャッり、筆記具である冷熱ペンが、氷片や冷具と一体のものとして提供する相違点プに装着することを想到し、相違点５

水等を充塡して低温側変色点以下の温５に係る本件発明１の構成には至らなに係る本件発明１の構成に至ることと度にした特殊なもので、インキや顔料をい」甲９、12、80、81等は、「消しゴなる。このように、
引用発明１に基づき、含んでおらず、通常の筆記具とは異なり、ムなど単に筆跡を消去するものを筆記

２つの段階を経て相違点５に係る本件

冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形具の後部ないしキャップに装着するこ

発明１の構成に至ることは、格別な努成することができず、セットとされる支とを記載したものにすぎない。

力を要するものといえ、当業者にとっる」
として容易想到性を肯定しました。
７．裁判所の判決

持体上面の熱変色層上を筆記すること

他 方、 引 用 発 明 ２ の 摩 擦 具 ９ は、て容易であったということはできない」

によって熱変色像の筆跡を形成するも……可逆熱変色性インキ組成物によっこのように、２つの文献を組み合わのであるから、筆跡を形成する対象も支て形成された有色の筆跡を、摩擦熱にせてもなお相違点の構成とならない場

持体上面の熱変色層に限られ、両発明より加熱して消色させるものであり、合の容易想到性については、知財高裁

は、その構成及び筆跡の形成に関する単に筆跡を消去するものとは性質が異平成26年11月26日判決や知財高裁平成機能において大きく異なるものといえる。

なる。……よって、このような摩擦具

28年３月30日判決でも、「格別な努力したがって、当業者において引用発明につき、筆記具の後部ないしキャップが必要」と判示されています。したがっ１に引用発明２を組み合わせることをに装着することが当業者に周知の構成て、このような場合に進歩性を否定す発想するとはおよそ考え難い。
……よっであったということはできない。また、るためには、論理付けについて特に慎て、相違点５に係る本件発明１の構成

当業者において、摩擦具９の提供の手重な検討が必要であると思われます。

を容易に想到し得たとはいえない」
８．考察
上記のように本件判決は、そもそも主引用発明に副引用発明を組み合わせることについて容易に想到できないこ

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
ちゅうしょ まさし
2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。

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