生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

被告による出願は冒認出願であると認定して、特許法74条１項に基づく移転登録手続請求を認容した事例［東京地方裁判所

１．事案の概要

平成30年10月25日判決

平成29年（ワ）第10038号］

２．本件特許発明の内容

様の形状の突起部を有する装置で、被本件は、発明の名称を「自動洗髪装置」

被洗髪者の頭部を覆う湾曲形状を洗髪者の頭を覆い、エアバッグ（袋状体）とする特許（以下、「本件特許」といい、有する支持部材と、支持部材の外面側の振動を利用して頭皮をマッサージしこれに係る特許権を「本件特許権」とに配置される袋状体と、袋状体を駆動ながら洗う機械を着想し、乙２号証のいいます）に係る発明をした原告代表

する駆動手段とを備え、支持部材は、図面を作成した。被告代表者は、同年者から特許を受ける権利を譲り受けた外面側と内面側とを連通する連通部

３月７日、自らが考えていた技術内容と主張する原告が、上記発明についてが形成され、袋状体は、連通部に挿入を原告代表者に説明し、具体的に機械被告が原告に無断で特許出願して本件される複数の突起部を有し、流体の導の設計を依頼した。この時点で、本件特許権の設定登録を受けたことが冒認入により膨張して突起部が支持部材特許発明は既に完成していた。その後

出願（特許法123条１項６号）に当たるの内面側に突出するように構成されの具体的設計作業を原告が行っていたとして、被告に対し、特許法74条１項ており、駆動手段は、膨張した袋状体としても、被告代表者が本件特許発明に基づき、本件特許権の移転登録手続を支持部材の外面に沿って駆動するの発明者であることに変わりはない。

き等を求めた事案です。裁判所は、特自動洗髪装置。

許法74条１項に基づく特許権移転登録

原告代表者は、本件特許の出願人代理人であるＡ弁理士から電子メール（甲手続請求のみ認容しました。本稿では、

３．争点に関する当事者の主張の要旨５）および出願関係書類の案（甲６）の同請求に関する部分のみを紹介します。

（１）原告の主張の要旨送付を受け、被告代表者が発明者となっ本件判決は、原告代表者の発明者性

原告代表者は、平成26年３月ごろ、ていること、そして、出願人が原告おを詳細に認定し、被告による出願を冒雑談のなかで、被告代表者から自動洗よび被告となっていることを認識して認出願であって特許法123条１項６号に髪装置の開発依頼を受け、同装置の開いたにもかかわらず、何ら異議を述べ該当するとしたうえで、原告は、原告発を始めた。その際、自動洗髪装置のず、本件訴訟に至るまで自らが発明者代表者から本件特許発明についての特具体的構成について、被告代表者からであるとの主張を一切してこなかった。

許を受ける権利を承継したとして、被一切指示を受けていない。原告代表者

これは、原告代表者自身も、被告代表告に対する特許法74条１項に基づく特は、本件特許発明の構成が全て開示さ者が本件特許発明の発明者であると認許権移転登録手続請求を認容しました。

れている全体構想計画案を作成し、本識していたことの何よりの証左である。

実務上、同条項に基づく特許権移転件特許発明を完成させた。

登録手続請求を認容した例が数少なく、 （２）被告の主張の要旨発明者性の認定の参考になることから、本件を紹介します。

４．裁判所の認定事実被告代表者は、平成26年２月ごろ、 （１）「原告は、昭和57年に設立され、様々被告手動洗髪用具の指状の突起部と同な分野で使用される装置や機械設備を2019 No.2 The lnvention 51

設計し、顧客からの要望に応じてオーとができないという結論に至った。

文面に『……共同出願として記載してダーメイドで当該機械を製造することこのような分析・検討を経て、原告を主たる業務とする株式会社であ……

代表者は、頭部の形状等が個人で異な信を受けた（甲５）」る。原告代表者は、新たな開発をするり、頭部全体に均等な圧力で突起部を（７）「本件訴訟において、被告は、当初、際には、アイデアを従業員との間でや当接させにくいという課題の解決手段全体構想計画案は、被告代表者がこれり取りして、その内容を業務日報に記として、柔らかいエアバッグに突起部に先行して作成し原告代表者に提示し録していく方法を採っていた」「原告とを備え、エアバッグに空気を入れて膨た図面（乙３）や被告代表者の説明を被告は、原告が被告からはさみの補助張させるという着想にたどり着いた。

ほぼなぞっただけのものにすぎないといます。
』と記載された電子メールの送そして、原告代表者は、平成26年４主張し……、乙第３号証の作成時期をて、30年来の付き合いがあった」

月５日に、本件特許発明の構成が全て平成26年３月頃とする証拠説明書を提（２）「平成26年３月７日、原告代表者は、開示されている全体構想計画案……を出した。

被告代表者のもとを訪れて雑談してい作成し、同月７日、被告代表者に対ししかし、原告が、乙第３号証の図面る際に、被告代表者から市場のニーズ交付した。その後、同月22日、原告代には、全体構想計画案を構成する……に適合した自動洗髪機が存在しない旨

表者は、本件特許発明について記載し図面を複製・修正して作成されたものの話を聞いた。原告代表者が原告の技た業務日報……を作成した」

であることを示す複数の痕跡が残され術によれば被告代表者の望むような自（４）「Ａは、平成26年５月２日、被告代ている旨を指摘して、乙第３号証は全動洗髪機を製造開発できる旨を伝えた

表者から自動洗髪機に係る特許出願に体構想計画案より後に作成されたもの

ところ、被告代表者は、原告代表者について初回の相談を受け、同月14日、である旨主張したところ……、被告は、対し、自動洗髪機の開発を依頼した。そ……被告代表者の指示を待って特許出乙第３号証の作成日に関して、これ以の際、被告代表者は、原告代表者に対し、願手続を進める旨を記載したメールを上争わないと主張するに至った」

自動洗髪装置の具体的構成について説送信した」「その後、……被告代表者本人尋問に明や指示をしていない」「被告は、……中小企業団体中央会

おいて、被告代表者は、乙第３号証の（３）「原告代表者は、自動洗髪機の開発……に対し、……公募申請書類を提出

図面は、全体構想計画案を構成する甲に当たり、まず他社の先行特許の調査し、平成26年５月15日に同申請が受け第２号証の１の図面を使って作ったもを行い、先行特許のうち、頭皮に触れ付けられた旨の通知を受けた。この公のである旨を供述した」

ずにシャワーの水圧で流す方法につい募申請書類である事業計画書には、自ては、カットした短い毛が毛根の近く動洗髪機を示す図も記載されていた」

５．発明者性に関する裁判所の判断に入っているとうまくとれないという（５）「平成26年７月11日、原告代表者「原告代表者は、顧客である被告代問題があり、他方、ギアを使って突起は、被告代表者に対し、『昨日申し受け表者から自動洗髪機の開発依頼を受け、にかかる圧力を均等にする方法についました資料』として、本件特許発明に係先行特許の調査等を経て、エアバッグをては、１つの線状の形でも複雑であり、る内容を記載した業務日報の該当箇所利用する方法を着想するに至り、それを頭の形を覆う球面にすると更に複雑との画像を添付したメールを送信した」

踏まえて本件特許発明の構成が全て開なるほか、安全面やコストの点でも問（６）「平成26年７月15日、原告代表者は、示されている全体構想計画案等を自ら題がある等の分析を重ねた。

前日に被告代表者から頼まれていたと作成したものであるから、本件特許発明

このほか、原告代表者は、突起等をおり、それまで面識のなかったＡに電の発明者に当たるというべきである。

ばねで伸ばす方法も検討したが、突起話で連絡をとった。その後、原告代表

他方、被告代表者については、……

等が３本を超えた場合に、適正な荷重者は、……Ａから、特許出願に向けて、自動洗髪機の開発につき原告代表者にを得られず、適正な圧力で頭を洗うこ……電子ファイル（甲６）が添付され、依頼し、本件特許発明につき特許出願器具の製造依頼を受けたのを契機とし

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する段取りを整えたり、事業計画を策

本件において原告は、特許を受ける

告代表者の全体構想計画案は被告代表定して公的補助を受ける準備をしたり権利を元々持っていたのは発明者である者が作成し原告に提示した図面（乙３）したことは認められるが、本件特許発原告代表者であり、被告による出願は冒や説明をほぼなぞっただけ」とする被告明の完成に当たり、発明者と評価する認出願であると主張し、被告はこれを争の主張が、乙第３号証の作成時期等に関に足るだけの貢献をした具体的事実はいました。そこで、本件特許発明の発明して後に大きく変遷したこと、本件特許認められない」

者は誰かという点が争点となりました。

発明を着想した経緯について被告代表「以上のとおり、本件特許発明の発明（２）発明者性の認定は、裁判例上、当者が曖昧かつ抽象的な供述に終始した者は原告代表者であって、被告代表者該特許発明に係る技術的思想を具体的こと等から、発明者が被告代表者であるではない。に創作した者は誰か、という観点から行との被告の主張は排斥されました。

そうすると、原告代表者が本件特許われます。現実に創作に関与した者のみ原告が被告の代理出願をした弁理士

発明の特許を受ける権利を有する一方、が発明者とされ、単に指示に従い補助をから受領したメールや出願書類の案に被告は本件特許発明の特許を受ける権したにすぎない者、資金の提供者、単に異議を述べなかった点についても、「原利を有さないから、被告による出願はアイデアや研究テーマを与えたにすぎ告が開発した機械を製造することによ冒認出願であって特許法123条１項６ない者は、発明者とはいえません。

り経済的利益を得られる限り、特許の号に該当する。したがって、原告代表

本件は、発明装置に関して、製造を取得等についてはこだわらないという者から特許を受ける権利を承継した原依頼した者と依頼を受けた者のいずれ方針をとることも不合理ではない」と

告は、被告に対し、特許法74条１項にが発明者であるかが争点になった事案

して、発明者性の認定を左右しないと基づく特許権移転登録手続請求権を有です。仮に依頼者において、当業者が結論づけました。

する」

実施できる程度に具体的な着想を既に（３）冒認出願がされたとして、真の権していた場合は、かかる着想をした者

利者による特許権の設定登録を受けた

６．考察が発明者であり、単に技術内容の教示

無権利者に対する特許権移転登録手続（１）特許法は、発明者のみが特許を受を受けて装置を具体化したにすぎないきを認めた事案に、最高裁平成13年６ける権利を有するという発明者主義を者は発明者でないことになります。

月12日第三小法廷判決（民集55巻４号

採用しています（特許法29条１項柱書

これに対し、本判決は、依頼を受け793頁）があります。当時は、特許権移き）が、発明者が有する特許を受けるた原告と依頼者である被告の従前から転請求が認められるためには、真の権利権利は、他人に移転することができまの関係、原告代表者による先行技術の調者が出願していたことが必要と解されす（同法33条１項）。したがって、特許査内容、課題や課題解決方法の分析内ていましたが、平成23年改正後の現行出願し、特許権の設定登録を受けて特容、および課題解決の具体的な着想を法では、そのような制約はありません。

許権者になることができるのは、原則詳細に認定し、原告代表者を発明者と認（４）本件は、冒認出願について特許法的には、発明者と発明者から権利の移定しました。他方、被告代表者が作成し74条１項に基づく特許権移転登録手続転を受けた者になります。

た図面（乙２）に本件特許発明の構成が請求を認容した珍しい事例であり、発開示されているとは認め難いこと、「原明者性の認定の参考にもなります。

他人の発明について、特許を受ける権利の譲渡を受けることなく出願した場合、特許は受けられません（同法49条７項）し、仮に特許を受けたとしても無効理由となります（同法123条１項６号）。このように、特許出願権を持たない者による出願を冒認出願といいます。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。特許、商標、著作権等の知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、相続案件を中心とする家事事件、刑事事件など幅広い事案で豊富な経験・実績を有する。交渉および訴訟対応全般を得意とする。

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