生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士「切り餅」の特許権侵害差止等請求事件中間判決［知財高裁 平成23年９月７日中間判決 平成23年（ネ）
第10002号］

１．事案の概要

サンドされている状態に膨化変形することで膨化

本件は、包装切り餅のシェア２位（当時）の控訴人（原による外部への噴き出しを抑制するように構成した審原告。以下、原告）が、同シェア１位の被控訴人（以Ｅことを特徴とする餅。

下、被告）に対して、特許第4111382号（以下、本件特許）（２）被告製品の概要の特許権に基づく侵害差止および損害賠償請求をした

被告製品は、側周表面の他に、載置底面または平坦控訴事件における侵害と無効に関する中間判決です。

上面にも切り込み部が設けられています。構成要件Ａ、

この判決では、被告製品が本件特許発明の技術的範Ｃ、Ｅを充足することは争いがありません。

囲に属することおよび本件特許は特許無効審判によって無効とされるべきものとは認められないと判断されました。

３．争点
被告製品は構成要件Ｂ、Ｄを充足するかまたは均等の範囲に属するか（争点１）、本件特許は特許無効審

２．争いのない事実等判によって無効とされるか（争点２）、損害額（争点３）（１）本件特許の請求項１記載発明の構成要件が争点になっています。

請求項１記載の発明を構成要件に分説すると次のとおりになります。
Ａ焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の本稿では、原審と控訴審で判断が異なった争点１のうち、構成要件Ｂの充足性を中心に説明します。
構成要件Ｂの充足性では、「載置底面又は平坦上面ではなく」の文言が、「側周表面」の修飾語にすぎない

Ｂ 載
 置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上のか（＝底面および上面に切り込み部を設けることが側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側許容される）、それとも底面および上面には切り込み部面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有等を設けないことを意味しているのかが争われました。

する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、Ｃ こ の切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環

４．裁判所等の判断（１）原審［東京地裁平成21年（ワ）第7718号］の判断状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対原審では、以下の理由により、「載置底面又は平坦向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、上面ではなく」の文言は、底面および上面には切り込

Ｄ 焼
 き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上み部等を設けないことを意味していると解釈して、被側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッ

告製品は構成要件Ｂを充足しないと判断しました（説チのように上下の焼板状部の間に膨化した中身が明順および見出しは筆者らによる）。

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ア．作用効果との関係について『のみ』であるか否かは出願当初どおり請求項には特本件特許明細書には、切り込みの設定によって焼き定せず、本発明の必須の構成要件ではなく出願当初通途中での膨化による噴き出しを制御できるとともに、焼り『のみ』かどうかは本発明とは無関係と致しました」

いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるようにと述べた。

すること等を目的として、切り込みを、単に餅の平坦上

上記の出願審査経緯について、原審は、「本件特許面に形成するのではなく、側周表面に周方向に形成すの出願人である原告が、特許庁に提出した意見書等のる構成を採用したことが記載されている。また、焼いた中で、本件発明の構成要件Ｂに関して原告主張の解釈

後の焼き餅の美感も損なわず実用化できる作用効果は、に沿う内容の意見を述べていたということ以上の意味

具体的には、切り込み部位がオーブン天火による火力を有するものではなく、このような事情が、本件発明が弱い位置にあるため忌避すべき焼き形状とならないの特許請求の範囲の解釈に直ちに結びつくものとはい場合が多い旨の作用効果が明細書に記載されている。

えない」と判断しました。

切り込み部が「オーブン天火による火力が弱い位置にあるため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌で（２）控訴審の判断の傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が控訴審では、次の理由により、「『載置底面又は平坦多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があ上面ではなく』の文言は『側周表面』の修飾であり、るから、構成要件Ｂは、切り餅の底面および上面に切底面および上面に切り込み部等を設けることを除外しり込み部等を設けず、側周表面に切り込み部等を設けていないと解釈して、被告製品は構成要件Ｂを充足することを意味すると解する。

る」と判断しました（説明順および見出しは筆者らにイ．表現形式についてよる）。

「仮に切り込み部等を設ける切餅の部位が、『載置底ア．作用効果との関係について面又は平坦上面』とは異なる『側周表面』であること

本件発明の作用効果として、① 加熱時の突発的なを特定することのみを表現するのであれば、『載置底膨化による噴き出しの抑制、② 切り込み部位の忌避面又は平坦上面ではない……側周表面』などの表現をすべき焼き上がり防止（美感の維持）、③ 均一な焼きするのが適切である」として、記載形式のみからは判上がり、④ 食べやすく、おいしい焼き上がり、が挙断できない。

げられている。本件発明は、切り餅の立直側面である

ウ．出願審査経緯について側周表面に切り込み部等を形成し、焼き上がり時に、平成17年８月１日付の手続補正書によって、請求上側が持ち上がることにより、上記①ないし④の作用項１を「小片餅体の載置底面又は平坦上面ではなくこ効果が生じるものと理解することができる。発明の詳の小片餅体の上部表面部の側周表面のみに、周辺縁あ細な説明には、「載置底面又は平坦上面に切り込み部るいは輪郭縁に沿う周方向に長さを有する一若しくは等を形成すると上記作用効果が生じない」などとの説複数の切り込み部又は溝部を設け」との補正を試みた

明がされた部分はない。

ところ、同年９月21日付で「『……側周表面のみに、』本件発明は、切り餅の側周表面の周方向の切り込みは願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されによって、膨化による噴き出しを抑制する効果があるていない。……記載された事項から『のみ』であるこということを利用した発明であり、焼いた後の焼き餅とが自明な事項であるとも認められない」などとするの美感も損なわず実用化できるという効果は、これに拒絶理由通知書が発せられた。そこで原告は、同年伴う当然の結果であるといえる。載置底面または平坦

11月25日付の意見書において、「切り込みが側周表面上面に切り込み部を設けたために、美感を損なう場合にのみ存するとの点については、審査官の要旨変更とが生じ得るからといって、そのことから直ちに、構成要のご指摘を踏まえて、元通り『のみ』を削除し、この件Ｂにおいて、載置底面または平坦上面に切り込み部
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を設けることが排除されると解することは相当でない。

イ号物件は本件特許発明の技術的範囲に属さないと判

イ．表現形式について断しました。

「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載の直後に、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側

５．考察

周表面に」との記載部分が、読点が付されることなくこのように、本件特許発明の構成要件Ｂは、底面お続いているのであって、そのような構文に照らすならよび上面に切り込み部等を設けることを除外しているば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、とも除外していないとも、いずれにも解釈できる記載で「側周表面」を修飾していると理解するのが自然である。

あったため、特許庁、地裁、高裁で判断が異なりました。

ウ．出願審査経緯について

この点、もし「オーブン天火による火力が弱い位置

原告は、平成17年８月１日付の手続補正書を提出に切り込みが位置するため忌避すべき焼き形状とならして、切り餅の上下面である積載底面または平坦上面ない場合が多く」（【0034】）との記載を重視し、美感ではなく、切り餅の側周表面のみに切り込みが設けらの維持が、膨化による噴き出しの抑制と並列の作用効れている発明へと補正することを試みたが、同補正は果と考えれば、原審、無効審判、判定のような解釈に審査官に認められず、結局、同年５月（注：８月の誤なると思われます。この立場からは、控訴審の判断は、記と思われる）の補正を撤回し、また、従前の意見内「オーブン天火による火力が弱い位置に切り込みが位容も改めて、平成17年11月25日付の手続補正書を提置する」等の明細書の記載を軽視しているのではない出した経緯が認められる。

かとの疑念があります。

本件特許の出願過程全体をみれば、原告は、撤回し他方で、出願審査経緯を重視し、美感の維持は膨化た補正に関連した意見陳述を除いて、切り餅の上下面による噴き出しの抑制に伴う副次的な効果と考えれである載置底面および平坦上面には切り込みがあってば、控訴審のような解釈になると思われます。この立もなくてもよい旨を主張していた。

場からは、原審の判断は、出願審査経緯が、なぜ「特許請求の範囲の解釈に直ちに結びつくものとはいえな（３）無 効審判（無効2009-800168号）の審決および審決取消訴訟［平成22年（行ケ）第10225号］の判決における判断い」のか不明瞭であるとの疑念があります。
このように、２通りの解釈が生じ、高裁、地裁、特許庁で解釈が異なったのは、構成要件Ｂが不明確で本件特許に対しては、無効審判が請求されていましあったためではないかとの疑念が生じます。しかし、た。審判官は、構成要件Ｂでは、底面および上面に切本件訴訟では、構成要件Ｄの明確性要件（特許法36条

り込み部等を設けないことを意味すると解釈して、公６項２号）違反や構成要件Ｂ、Ｃの実施可能要件（特許然実施された発明（側面の他に上下面に切り込み部が法36条４項１号）違反等の無効理由は主張されていまあった）とは相違すると判断し、請求を棄却しました。

すが、構成要件Ｂの明確性要件違反は主張されておらこれに対し、審決取消訴訟では、構成要件Ｂでは、ず、構成要件Ｂの明確性は判断されていません。

上下面に切り込み部等を設けることは除外されていな
いと、審決とは異なる解釈をしました。しかし、公然実施の事実が証明されていないとして、結論においていくた

てつお審決は誤りではないと判示しました。

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

（４）判定（判定2009-600006）における判断さの判定では、構成要件Ｂにおいて、底面および上面に切り込み部等を設けないことを意味すると解釈して、
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たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。