生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

サポート要件の適否の判断において、出願時の技術水準を考慮して明細書に記載された発明の課題を認定した判断が誤りとされた事例［知的財産高等裁判所

１．事案の概要

平成30年５月24日判決

平成29年（行ケ）第10129号］

る米油全てについて、それぞれライス（２）取消事由２（課題の認定の誤り）

ミルクへの含有量が0.5 ～５質量％の全本件明細書に記載されているとおり、範囲にわたって、本件発明１の課題を

本件発明の課題は、「コク、甘味、美味

異議決定は、本件発明は本件明細書解決できることまでは認識できない。ししさ等を有する米糖化物含有食品を提の発明の詳細な説明に記載されたものたがって、特許法36条６項１号の要件供すること」であり、同課題は、「米糖ではない、すなわち、本件明細書の記（サポート要件）を満たしておらず、本化物及び米油を含有する食品」によっ載からは、特許請求の範囲に記載され件発明に係る特許は、特許法113条４号て解決される。

た数値範囲の全範囲にわたって本件発により取り消されるべきである。

本件は異議申立てによる特許取消決定に対する決定取消請求事件です。の課題は、「実施例１－１のライスミル明の課題を解決できることが認識できないから、特許法36条６項１号の要件（サポート要件）を満たしていないとして、特許取消決定をしました。
本件は、異議決定における本件発明の課題の認定が主な争点になりました。

４．原告が主張する取消事由の要点

クに比べてコク（ミルク感）、甘味及び原告は、次のような取消事由１～３

美味しさについて」有意な差を有するを主張しました（取消事由３は省略）。

ものを提供することと認定し、有意な（１）取消事由１（判断手法の誤り）「差を有することを認識できることが必

異議決定は、知財高裁平成17年11月要」と認定した。しかし、かかる異議11日特別部判決（偏光フィルム事件大２．本件発明これに対し異議決定は、本件発明１決定の認定は誤りである。

合議判決。以下、大合議判決）が示す

ア．異議決定は、甲１に記載の「米本件特許の訂正後の請求項１に記載基準を本件に適用したものであるが、大油を２重量％含有するライスミルク」おの発明（本件発明１）は次のとおりです。

合議判決はパラメータＸとパラメータよび甲８に記載の「一般の米油がγ－「米糖化物、及びγ－オリザノールをＹが２つの式を満足するという複雑なオリザノールを0.1 ～ 0.5質量％含有す１～５質量％含有する米油を含有する関係が課題解決のために不可欠であっること」が周知であると認定したが、甲ライスミルクであって、当該米油を0.5た特殊なケースであるのに対し、本件発１および甲８には公知技術が記載され～５質量％含有するライスミルク」

明１の「米油中のγ－オリザノール含有ているにすぎない。

量１～５質量％」および「ライスミルク

特許法36条６項１号において、課題中の米油含有量0.5 ～５質量％」のいずが解決できる範囲のものであるか否か

本件発明は、本件明細書の発明の詳れの数値限定も、本件発明の課題解決にの判断に、公知技術を考慮することが細な説明に記載されたものではない。す不可欠ではなく、望ましい数値範囲にす必要であること、および、公知技術をなわち、本件明細書の記載からは、γぎない。よって、本件発明に大合議判決参酌して課題が変動し得ることの法的－オリザノールを１～５質量％含有すの判断基準を適用することはできない。

根拠は全くない。課題は、出願当初の３．本件異議決定の要旨

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（２）取消事由２

明細書に従って決定されるべきである。とは、出願時の技術水準に照らして未イ．特許取消理由がγ－オリザノール解決であった課題であるから、本件発「サポート要件の適否を判断する前提の含有割合に技術的特徴があるとの認

明１の「コク、甘味、美味しさ等を有としての当該発明の課題についても、原定に依拠していることが明らかである。

する米糖化物含有食品を提供すること」

則として、技術常識を参酌しつつ、発しかし、そもそも、サポート要件のという課題は、本件出願時の技術水準明の詳細な説明の記載に基づいてこれ適否判断に、「技術的特徴」ないし「特を構成する米糖化物含有食品（具体的を認定するのが相当である」別な技術的特徴」などという、法的なには、実施例１－１のライスミルク）に明細書の「記載からすれば、本件発根拠がない要件を持ち込むこと自体が比べて、コク、甘味、おいしさ等を有

明は、『コク、甘味、美味しさ等を有す誤りである。

する米糖化物含有食品を提供することる米糖化物含有食品を提供すること』そであるというべきである。

れ自体を課題とするものであることが５．被告の反論の要点
被告は取消事由に対して次のような反論をしました。
（１）取消事由１

明確に読み取れるといえる」。
６．裁判所の判断「これに対し、異議決定は……『コク、（１）取消事由１

甘味、美味しさ等を有する米糖化物含「特許請求の範囲の記載がサポート要有食品を提供すること』と認められる大合議判決が示した、「特許請求の範件に適合するか否かは、特許請求の範……と、一旦は上記……と同様に本件囲に発明として記載して特許を受ける

囲の記載と発明の詳細な説明の記載と発明１の課題を認定しながら、最終的ためには、明細書の発明の詳細な説明に、を対比し、特許請求の範囲に記載されなサポート要件の適否判断に際しては、当該発明の課題が解決できることを当た発明が、発明の詳細な説明に記載さ『本件発明１の課題は、……実施例１－業者において認識できる」ように記載しれた発明で、発明の詳細な説明の記載

１のライスミルクに比べてコク（ミルなければならないとの要件は、原告が主又はその示唆により当業者が当該発明ク感）、甘味及び美味しさについて優位張する特殊なケースであるか否かにかの課題を解決できると認識できる範囲な差を有するものを提供することであかわらず、適用されるものである。のものであるか否か、また、その記載（る）』とその課題を認定し直し」ている。

や示唆がなくとも当業者が出願時の技「この点について、被告は、発明が解術常識に照らし当該発明の課題を解決決しようとする課題とは、出願時の技発明が解決しようとする課題とは、できると認識できる範囲のものである術水準に照らして未解決であった課題

出願時の技術水準に照らして未解決でか否かを検討して判断すべきものと解であるから、本件発明１の『コク、甘味、あった課題であるから、異議決定におするのが相当である。

美味しさ等を有する米糖化物含有食品（２）取消事由２

マ マ

いては明細書の記載および実施例から

原告は、上記判断基準は『特殊なケーを提供すること』という課題は、本件原告主張のとおりの「コク、甘味、美ス』にのみ当てはまるものであって、本出願時の技術水準を構成する米糖化物

味しさ等を有する米糖化物含有食品を件においては当てはまらない（考慮す含有食品（具体的には、実施例１－１提供すること」を課題として認定したべきでない）と主張するが、同判断基のライスミルク）に比べて、コク、甘味、うえで、上記周知技術を（本件出願時準が、原告が主張するような『特殊な美味しさ等を有する米糖化物含有食品の技術水準を示すものとして）参酌すケース』にのみ妥当するものではなく、を提供すること……と主張する。

るなどして、本件発明１の課題を認定

特許発明一般に関するものであること確かに、発明が解決しようとする課したものであり、原告の主張するようは、上記の立法趣旨からして明らかと題は、一般的には、出願時の技術水準にに、公知技術を参酌して本件発明１のいうべきである。

照らして未解決であった課題であるか課題を認定したものではない。
また、発明が解決しようとする課題
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したがって、原告の主張は採用できない」

ら、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題が争いになりました。特許請求の範囲題」と狭く解釈する必要はありません。

を認定するなどしてこれを補うことも全に記載の発明が、「発明の詳細な説明のしたがって、「出願時の技術水準等は、く許されないではないと考えられる。

記載又はその示唆により当業者が当該飽くまでその記載内容を理解するためしかしながら、記載要件の適否は、発明の課題を解決できると認識できるに補助的に参酌されるべき事項」とす

特許請求の範囲と発明の詳細な説明の範囲のものであるか否か」という判断る本件判決の判断は妥当でしょう。

記載に関する問題であるから、その判基準は、特殊なパラメータ発明に固有他方で、サポート要件の判断におけ断は、第一次的にはこれらの記載に基の問題ではありませんから、大合議判

る「当該発明の課題」の認定と似て非なづいてなされるべきであり、課題の認決で示された判断基準を本件発明に適る場面として、均等論の第１要件（非本定、抽出に関しても、上記のような例用することは妥当でしょう。

質的要件）で特許発明の本質的部分を認定する際の「特許発明の課題」の認定が外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

（２）課題の認定あります。知財高裁平成28年３月25日

したがって、出願時の技術水準等は、大合議判決の判断基準を適用すると、特別部判決（マキサカルシトール事件大飽くまでその記載内容を理解するためサポート要件の適否を判断するために合議判決）では、特許発明の本質的部分に補助的に参酌されるべき事項にすぎは、「当該発明の課題」を正しく認定すの認定の際に、特許発明の課題および解ず、本来的には、課題を抽出するためのる必要があります。

決手段とその効果を把握するものとし、事項として扱われるべきものではない

異議決定では、「当該発明の課題」を

その課題は「明細書に従来技術が解決で（換言すれば、サポート要件の適否に関「出願時の技術水準に照らして未解決できなかった課題として記載されているしては、発明の詳細な説明から当該発明あった課題」とし、出願時の技術水準

ところが、出願時……の従来技術に照らの課題が読み取れる以上は、これに従っを考慮して「当該発明の課題」を認定して客観的に見て不十分な場合には、明て判断すれば十分なのであって、出願時しました。しかし、サポート要件は、特細書に記載されていない従来技術も参の技術水準を考慮するなどという名目許請求の範囲に記載された発明が明細酌して」認定するとしています。

で、あえて周知技術や公知技術を取り込書の発明の詳細な説明に記載されたも均等論の判断では、特許発明と被疑

み、発明の詳細な説明に記載された課題のであるか否かが問題となるのですか

侵害物（イ号物件）を対比しますから、とは異なる課題を認定することは必要

ら、サポート要件の判断に用いる「当明細書の記載、すなわち出願人の主観的でないし、相当でもない。出願時の技術該発明の課題」の認定も明細書の記載な認識、ではなく、客観的に見た従来技水準等との比較は、行うとすれば進歩性を基準に認定すべきでしょう。

術を参酌して「発明の課題」を把握する

仮に「当該発明の課題」が、出願時ことが必要になります。特許請求の範囲「したがって、異議決定が課題を……に既に解決済みのものであったとして記載の発明と明細書の記載を対比する

認定し直したことは、発明の詳細な説も、進歩性の問題として考慮すれば十サポート要件適否の判断と、特許発明と明から発明の課題が明確に読み取れる

分ですから、サポート要件の判断に用イ号物件を対比する均等論の判断では、にもかかわらず、その記載を離れて（解いる「当該発明の課題」を「出願時の「発明の課題」の認定手法が異なること決すべき水準を上げて）課題を再設定技術水準に照らして未解決であった課になります。の問題として行うべきものである。
）」

するものであり、相当でない」
７．考察（１）判断手法
本件では、大合議判決で示された判断基準が本件発明に適用できるか否か

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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