生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

優先権主張の利益が享受できず、優先日後出願日前の発明の実施によって新規性が否定された事例
第１審［大阪地方裁判所 平成23年９月29日判決 平成21年（ワ）
第1193号］
控訴審［知的財産高等裁判所 平成24年４月25日判決 平成23年（ネ）
第10069号］

１．事件の概要

他端方向へ一体に突出されると共

優先日３：平成14年４月３日に周方向へほぼ等間隔に並べた３

本件は、旋回式クランプに係る特許

優先日２：平成13年12月18日

権を有する原告が、被告らに対して、被告製品の製造販売の差し止めと損害つ又は４つのガイド溝を外周部に（２）本件特許１の訂正等賠償を求めた事案です。
本件は事例判決であり、法律の解釈形成した第２摺動部分とを、上記

本 件 特 許 １ は、 平 成16年11月26日の軸心方向へ順に設けたクランプに登録されました。

ロッドと、が問題になった事案ではありません

そ の 後、 平 成18年10月23日 に 無 効

Ｃが、優先権主張を伴う出願の明細書作審判が提起され、平成19年６月18日

摺動部分に設けた３つ又は４つの成等の際に参考になる事例ですので、に訂正請求、平成21年４月24日に当ガイド溝にそれぞれ嵌合するよう本稿で紹介するものです。

該訂正が確定しました。に上記ハウジングに支持した複数本件訴訟では、原告の３件の特許権

そのクランプロッドの上記の第２の係合具とを備え、が対象となっており、新規性の欠如、 （３）本件特許発明の内容進歩性の欠如、そして特許法29条のＤ本件特許１の請求項１（訂正後）を

上記ピストンの外周に嵌着した封止具の両端方向の外側で同ピスト２等の多数の特許無効の抗弁が出てい分説すると、次のようになります。

ンの外周面と上記ハウジングの上ます。

Ａハ ウジング内にほぼ90度の旋回記の筒孔との間に比較的に大きな以下では、特許第3621082号（以下、角度で軸心回りに回転可能に挿入嵌合隙間を形成することにより、本件特許１）の特許発明の公然実施にされると共に軸心方向の一端から上記ピストンの両端方向の外方による新規性の欠如の無効理由に絞って他端へクランプ移動されるクラン配置された上記の第１摺動部分と説明します。

プロッドであって、第２摺動部分との２箇所で上記ク片 持ちアームを固定する部分と、ランプロッドを上記ハウジングに２．基礎となる事実

上記ハウジングの一端側の第１端緊密に嵌合支持させて同上クラン（１）本件特許１の出願日等壁に緊密に嵌合支持されるようにプロッドが傾くのを防止するよう

本件特許１は、３件の基礎出願に基ロッド本体に設けた第１摺動部分に構成し、づく国内優先権の主張を伴って出願さと、上記ハウジングの筒孔に挿入れており、その出願日および優先日はしたピストンを介して駆動される３つ又は４つのガイド溝を、それ次のとおりです。

入力部と、上記ハウジングの他端ぞれ、上記の軸心方向の他端から：平成14年10月２日

側の第２端壁に緊密に嵌合支持さ一端へ連ねて設けた旋回溝と直進

優先日１：平成13年11月13日

れるように上記のロッド本体から溝とによって構成し、Ｂ

出願日Ｅ上記の第２摺動部分に設けた上記2012 No.10 The lnvention 37

ＦＧＨＩ上記の複数の旋回溝を相互に平行

ち旋回溝の傾斜角度を10度から30度を大きくする必要があるので、そのク状に配置すると共に上記の複数のの範囲に設定するという構成及び構成

ランプロッドの旋回用ストロークが大直進溝を相互に平行状に配置し、要件Ｈの隔壁の最小厚さを、ガイド溝きくなる。このため、クランプの背丈

前記の第２端壁に緊密に嵌合支持の溝幅よりも小さい値に設定するといが大きくなり、そのうえ、クランプ駆されると共に上記の３つ又は４つう構成は、各基礎出願の願書に最初に動時の圧力流体の消費量も多くなる。のガイド溝が設けられた上記の第添付した明細書又は図面（以下『明細本発明の目的は、旋回用ストロークが２摺動部分について、その第２摺書等』という。）には記載されていない。

小さいクランプを提供することにあ動部分の外周面を展開した状態にそもそも願書に添付された図面は、る。』など、旋回用ストロークを小さおける上記の旋回溝の傾斜角度を明細書を補完し、特許を受けようとすくするという本件特許発明１と同一の10度から30度の範囲内に設定し、る発明に係る技術内容を当業者に理解課題が記載されている。

かつ、させるための説明図にとどまるものでまた、各基礎出願の願書に添付した

上記の隣り合うガイド溝の隔壁のあって、設計図と異なり、当該図面に各図面は設計図と同視できる内容のも最小厚さを、同上のガイド溝の溝表示された寸法や角度などは、必ずしのであり、隔壁の最小厚さをガイド溝幅よりも小さい値に設定した、も正確でなくても足り、もとより、当の溝幅よりも小さい値にすることとのこ とを特徴とする旋回式クラン該部分の寸法や角度などがこれによっ関係で、約20度の傾斜角度の旋回溝プ。て特定されるものではない。本件で原が明記されている。

告が主張する各図面も、およそ設計図したがって、当業者は、上記各明細（４）訂 正請求に関する補足説明（判と同視しうるようなものではない。仮書等の記載から、旋回用ストロークが決書には記載されていない）に後記原告の主張を前提としても、各小さいクランプを提供するという目的

上記の構成要件Ｂ、Ｄ、Ｇは、平成基礎出願の願書に添付された図面に記を達成するため、傾斜角度を小さくし、19年の訂正請求時に追加された構成

載されている旋回溝の傾斜角度は20隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅より要件です。

度でなく18.６度である。

も小さい値にするという技術事項を看その他、構成要件Ａ、Ｃ、Ｅが一部訂正されています。

（５）原告による特許発明の実施
原告は、本件特許発明の実施品を出願日前の平成14年４月８日から製造販売していました。
３．争点に関する当事者の主張

また、第１基礎出願の明細書等には、単に旋回ストロークを小さくする旨がまた、ガイド溝が直進溝と旋回溝と記載されているにすぎず、傾斜角度をからなり、その旋回溝の傾斜面が係合10度から30度の範囲内に設定すると具を介してクランプロッドに旋回分力いう技術事項を読み取ることはできなを与えるように機能することは、当業い。

者にとって自明な事項である。そして、他に各基礎出願の明細書等において旋回溝の傾斜角度を約20度よりも小10度とか30度の数値限定の根拠となさくしていって10度の下限値よりもるものは、一切記載されていない」

小さくすると、係合具からクランプ（１）被告の主張
被告は、次の理由から本件特許は優先権主張の利益を享受せず、原告が平取することができる。

ロッドに作用する旋回分力が小さくな（２）原告の主張
上記被告の主張に対して、原告は次り、クランプロッドを円滑に旋回できなくなる。他方、旋回溝の傾斜角度を成14年４月から本件特許発明実施品のように主張しました。

約20度よりも大きくしていくにつれを製造販売したことが公然実施にあた「各基礎出願の明細書等には、『従来て、旋回用のストロークが大きくなり、ると主張しました。

技術では、上記クランプロッドを円滑旋回式クランプの背丈が高くなる。こ「本件特許発明１の構成要件Ｇのうに旋回させるには前記の螺旋溝の勾配のため、旋回溝の傾斜角度は、20度

38 The lnvention 2012 No.10

を中央値とし、上限値として20度かドの下摺動部分の拡大展開図、すなわ（【0020】段落）等の記載があります。

ら下限値10度を差し引いた10度を中ち、４つのガイド溝26の配設態様を無効審判の審決では、訂正後の特許央値に加えることにより、30度に設示した特許図面にすぎず、設計図面の請求の範囲に記載された発明が、本件定することが好ましいのであって、こように各ガイド溝に係る寸法値や角度特許出願の明細書に記載されているこれも当業者にとって極めて自然な思考値まで看取し得るほど正確に描かれたとを確認して、訂正が認められました。

過程である。

図面とは認められない。したがって、

ところが、本件では左記の傾斜角度

したがって、旋回溝の傾斜角度をそのような特許図面から『螺旋溝27』の要件を追加したことにより、各基礎10度から30度の範囲に設定することの具体的な傾斜角度（『約20度』）を出願に記載された発明の範囲から逸脱は、上記明細書等の記載から当業者に読み取ることはできないというべきでして、優先権の利益を享受できなくなとって自明な事項であり、記載されてある。

りました。

また、仮に、上記図２から、螺旋溝実務において、特許請求の範囲の補27の 具 体 的 な 傾 斜 角 度 を『 約20度 』

正や訂正を行うときには、新規事項のと読み取ることが可能であったとして追加にならないように、当該出願の明第１審および控訴審は、次の理由にも、
図２は、螺旋溝27の傾斜角度を『中細書に補正、訂正の根拠が記載されてより、本件特許１は優先権主張の利益央値』として示した図とは認められないるかどうかだけではなく、優先権基を享受できないと判示し、公然実施にいから、当該『約20度』を『中央値』礎出願の明細書にも記載されているかより新規性を欠くと判断しました。と解すべき理由はない。さらに、そのどうかの検討が重要です。

「基礎出願明細書１には、下摺動部ような『約20度』を中央値と設定し優先権基礎出願の明細書に補正、訂分12に『４つ』のガイド溝26を設けた上に、『±10度』することで上限・正の根拠がない場合、補正や訂正そのることを前提として、下摺動部分12下限値を設定し螺旋溝27の傾斜角度ものは認められても、優先権主張の利の外周面を展開した状態において、螺の範囲とすることも、合理性はない。

益が認められなくなります。

旋溝27に所要の傾斜角度を形成する

すなわち、各基礎出願明細書に、『30本件のように、発明実施品の発売開ことが開示されていると認められる｡

度』を上限とし『10度』を下限とす

始前に特許出願をして優先日を確保

しかしながら、上記傾斜角度の具体る傾斜角度の範囲が記載されたものとし、発売開始後に優先権主張を伴う特的範囲については記載も示唆もなく、認めることはできないし、これを自明許出願を行った場合には、特に優先日

螺旋溝27の傾斜角度を『10度から30な事項とすることもできないというべの確保が重要になります。

度』の範囲内に設定することが開示さきである」

いると同視される技術事項である」
４．裁判所の判断訂正の際には、優先権基礎出願の明細れていると認めることはできない」「原告は、各基礎出願明細書の図２

そのため、特許請求の範囲の補正や５．考察から、螺旋溝27の傾斜角度が『約20度』

本件特許明細書には、「旋回溝27のであることが読み取れ、当該『約20度』

傾斜角度Ａが約11度から約25度の範を中央値として『±10度』とするこ

囲内の 小 さ な 値 に 設 定 さ れ て い る 」

書の記載内容に対して特に注意が必要です。とで、『10度から30度』の範囲が設定できることは、図面および明細書の記載から当業者にとって自明な事項である旨主張する。
しかしながら、各基礎出願明細書の図２は、前示のとおり、クランプロッ

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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