生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

医薬品有効成分の製法発明で均等侵害が認められた事例（マキサカルシトール事件大合議判決）［知的財産高等裁判所特別部

１．事件の概要

Ａ－４

本件は、医薬品の有効成分（マキサ平成28年３月25日判決

平成27年
（ネ）
第10014号］

ＷおよびＸは各々独立に水素Ｂ－２塩基の存在下で下記構造：またはメチルであり；カルシトール）の製造方法に係る発明

Ａ－５

ＹはＯであり；の均等侵害が認められた事例の控訴審

Ａ－６

そしてＺは、式：（大合議）判決です。均等侵害を認めた第一審判決については、本誌2015年４月号 p.35、同５月号 p.60、同６月（式中、ｎ、Ｒ
１ およびＲ２ は上記定号 p.50を参照してください。
本件は、第一審の結論を維持した判のステロイド環構造、または式：義の通りであり、そしてＥは脱離基決ですが、大合議判決であること、本である）

件判決の判断の理由で、均等侵害の第を有する化合物と反応させて、１要件（本質的部分ではないこと）おＢ－３

下記構造：

よび第５要件（意識的に除外したものではないこと）について詳細に検討されていることから、先例として重要でのビタミンＤ構造であり、Ｚの構造すので、本稿で紹介します。の各々は、１以上の保護または未保を有するエポキシド化合物を製造す

護の置換基および／または１以上のること；

２．本件訂正発明の概要

保護基を所望により有していてもよＣ （ｂ）

そのエポキシド化合物を還本件特許（特許第3310301号）の訂

く、Ｚの構造の環はいずれも１以上元剤で処理して化合物を製造する

正後、請求項13の発明（訂正発明）のの不飽和結合を所望により有していこと；および構成要件は次のようになります。てもよい）Ａ－１下記構造を有する化合物の製Ｄ （ｃ）

かくして製造された化合物

Ｂ－１ （ａ）下記構造：造方法であって：を回収すること；
Ｅを含む方法。
上記の訂正発明の製法は、大まかにいえば、次の３工程からなります。
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記

［工程Ⅰ］Ｂ－１の出発物質とＢ－１のＡ－２ （式中、ｎは１であり；定義の通りである）

試薬を反応させて、Ｂ－３のＡ－３ Ｒ １およびＲ２はメチルであり；を有する化合物をエポキシド化合物を得る工程
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［工程Ⅱ］前 記エポキシド化合物のエポキシ環を開環する工程［工程Ⅲ］マ キサカルシトールを回収する工程
３．控訴人方法の概要
控訴人方法は、次の工程Ⅰ～Ⅳからなります。
［工程Ⅰ］出発物質Ａを試薬Ｂと反応さ（２）控訴人の主張

５．裁判所の判断

控訴人は原審において、最終目的物

裁判所は、均等論第１要件におけるであるマキサカルシトールがシス体で発明の本質的部分の認定について、次あることから、シス体を出発物質とすのように判示しました。

ることによってトランス体からシス体「特許法が保護しようとする発明のへの変換を不要とし、１工程減らした実質的価値は、従来技術では達成し得ことが訂正発明の本質的部分というべなかった技術的課題の解決を実現するきである旨を主張しました。

ための、従来技術に見られない特有のさらに、控訴審において、おおむね技術的思想に基づく解決手段を、具体次のような補充主張をしました。

的な構成をもって社会に開示した点に［工程Ⅱ］中 間体Ｃを還元剤で処理し（ア）シス体を出発物質とした場合、出ある。したがって、特許発明におけるて、エポキシド環を開環し発物質と中間体はあめ状で安定性が悪

本質的部分とは、当該特許発明の特許て物質Ｄを得る工程く、取り扱い等に難点がある。これに請求の範囲の記載のうち、従来技術に［工程Ⅲ］ト ランス体である物質Ｄを対し、控訴人方法は出発物質Ａ（トラ見られない特有の技術的思想を構成すシス体に転換し、保護基をンス体）、中間体Ｃ（トランス体）、物る特徴的部分であると解すべきである。

外してマキサカルシトール

質Ｄはいずれも結晶で安定性が高い。

そして、上記本質的部分は、特許請を得る工程

このように、控訴人方法は工程の安定求の範囲及び明細書の記載に基づい［工程Ⅳ］得 られたマキサカルシトー性、精製容易性を高めた点で、訂正発て、特許発明の課題及び解決手段……

ルを回収する工程明にない技術的意義を有している。とその効果……を把握した上で、特許

控訴人方法は、訂正発明の構成要件（イ）従来から、ビタミンＤ誘導体の一発明の特許請求の範囲の記載のうち、Ａ－１～Ａ－６、Ｂ－２、ＤおよびＥ般的な合成方法として、シス体のビタ従来技術に見られない特有の技術的思を充足します。

ミンＤ構造を出発物質とする方法、トラ想を構成する特徴的部分が何であるか

他方で、控訴人方法は、構成要件Ｂンス体のビタミンＤ構造を出発物質とすを確定することによって認定されるべ－１の構造式中のＺがシス体ではなる方法、ステロイド環を出発物質とするきである。すなわち、特許発明の実質く、トランス体である点で訂正発明の方法が知られており、これらは当業者的価値は、その技術分野における従来構成要件Ｂ－１を充足せず、また、工には別個のものとして理解されている。

技術と比較した貢献の程度に応じて定程ⅠとⅡの中間体Ｃの炭素骨格がシス（ウ）化合物の製造方法の技術分野でめられることからすれば、特許発明の体ではなく、トランス体である点で、は、出発物質から目的物質を得るまで本質的部分は、特許請求の範囲及び明訂正発明の構成要件Ｂ－３およびＣをの全工程が有機的に結合しているので細書の記載、特に明細書記載の従来技充足していません。

あって、その有機的な結合そのものが術との比較から認定されるべきであ課題解決のための技術的思想である。

り、そして、① 従来技術と比較して特４．争点および当事者の主張（エ）訂正発明は、シス体を出発物質許発明の貢献の程度が大きいと評価さ（１）本件の争点とすることで、工程数を減少させる利れる場合には、特許請求の範囲の記載① 控 訴人方法が訂正発明と均等なも点を享受しつつ、これを出発物質とすの一部について、これを上位概念化しのであるかる場合の問題点を解決した点に本質がたものとして認定され……、② 従来技② 特許無効の抗弁あり、出発物質がシス体であることは術と比較して特許発明の貢献の程度が不可欠な本質的要素である。

それ程大きくないと評価される場合にせて中間体Ｃを合成する工程

以下、誌面の都合上、均等論の第１要件の争点に絞って説明します。
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は、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

められる」と認定しました。その結果、の記載のうち、従来技術に見られない

ただし、明細書に従来技術が解決で訂正発明と控訴人方法の相違点は本質特有の技術的思想を構成する特徴的部的部分ではないと判断しました。

分が何であるかを確定することによっきなかった課題として記載されているて認定されるべきである」と判示し、ところが、出願時……の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、６．考察

特許発明と従来技術との対比から特許発明の本質的部分を認定すべきことを明細書に記載されていない従来技術も均等侵害が認められるための要件と参酌して、当該特許発明の従来技術にして、最判平成10年２月24日（ボール見られない特有の技術的思想を構成すスプライン事件上告審）で５要件が示

控訴人は、本件控訴審において、控る特徴的部分が認定されるべきである。

されており、本件でも踏襲されています。

訴人方法と訂正発明を対比し、控訴人

そのような場合には、特許発明の本質

しかし、前記最高裁判決では、第１

方法には訂正発明にない技術的意義が的部分は、特許請求の範囲及び明細書要件は単に「右部分（特許発明の構成あることを主張しました。の記載のみから認定される場合に比べ、要件と対象製品等との異なる部分）がしかし、裁判所は、より特許請求の範囲の記載に近接した特許発明の本質的部分ではなく」とし① 従 来技術と訂正発明の対比からものとなり、均等が認められる範囲がか判示されておらず、発明の本質的部より狭いものとなると解される」分をどのように認定すべきかが課題とそして、訂正発明と従来技術を対比して残されていました。

明らかにしました。

本質的部分を認定し、② 控 訴人方法と訂正発明の相違点が前記本質的部分であるか否か、という２段階で判断し、結論として、したうえで、「訂正発明によって、初原審では、「明細書の特許請求の範めてマキサカルシトールの工業的な生囲に記載された構成のうち、当該特許産が可能となったものである」と認定

発明特有の解決手段を基礎付ける技術

控訴人の主張によれば、被疑侵害方し、訂正発明は従来技術に対する貢献的思想の中核をなす特徴的部分が特許法によって特許発明の本質的部分が異の程度が大きいと判断しました。

発明における本質的部分である」と判なることになり、特許発明の本質的部示しました。

分の解釈としては不自然です。

そのうえで、訂正発明の本質的部分控訴人の主張を排斥しました。

は「ビタミンＤ構造又はステロイド環

この判断手法は、従来の裁判例でよ

そのため、本質的部分を認定するに構造の20位アルコール化合物を、末端く見られますが、「当該特許発明特有あたり、訂正発明と控訴人方法を対比に脱離基を有する構成要件Ｂ－２のエの解決手段を基礎付ける技術的思想のするのは適切ではなく、訂正発明と従ポキシ炭化水素化合物と反応させるこ中核をなす特徴的部分」の判断基準が来技術の対比から本質的部分を認定しとにより、一工程でエーテル結合によ分かりにくいという課題があります。

た点で、裁判所の判断は妥当でしょう。

りエポキシ基を有する側鎖を導入する

本件では、本質的部分の判断手法にしかし、本件判決の判断手法では、ことができるということを見出し、こついて、「特許請求の範囲及び明細書従来技術と比較して特許発明の貢献ののような一工程でエーテル結合によりの記載に基づいて、特許発明の課題及程度が大きいか否かで判断基準が異なエポキシ基を有する側鎖が導入されたび解決手段……とその効果……を把握り、かつ、両者の区分が曖昧であるた

ビタミンＤ構造又はステロイド環構造した上で、特許発明の特許請求の範囲め、なお課題が残ります。という中間体を経由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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