生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

売買契約における特許保証特約の売り主の債務について判断した事例［大阪地方裁判所令和５年４月20日判決

１．事件の概要

令和２年（ワ）
第7001号］

被告は、原告会社に対し、被告の製決策によって、原告会社はSLB（引本件は、被告と原告会社とが、被告造する『コネクター兼用モルタル接着用者注：SWCに対応する補助参加人の製造する商品の売買に係る基本契約補助具……』を売り渡し、原告会社はの製品名）をＤ社から仕入れて原告会（以下、本件契約）を締結していたとこれを買い受け、卸売販売する……。

社が開拓したユーザーに販売できた

ころ、当該商品が補助参加人の有するイ……

が、被告の認識が変わらなかったため、特許権に抵触し、原告会社が将来にわウ

被告は、前記アの商品が第三者の被告に引き留められる形で、原告会社たって被告から当該商品を購入して第特許権、商標権等の工業所有権に抵触は補助参加人の解決策を受け入れるタ

三者に販売することができなくなったしないことを保証する。万一、抵触しイミングを逸した」

として、本件契約上の第三者の工業所た場合には、被告の負担と責任におい有権との抵触について被告の負担と責て処理解決するものとし、原告会社に任において処理解決する旨の約定（以は損害をかけない（本件特約）」

アお、本件訴訟では原告会社および原告
P1（原告会社の代表者）は上記以外（２）関連特許権等
補助参加人は特許第3976427号（乙１特許権）等の特許権者であった。

本件は単なる事例判決にすぎません

あって、商品が第三者の特許権を侵害している事実ないし判断が確定した場合に限定され、未だ第三者から特許権侵害を主張されるにとどまっている段にもさまざまな請求や主張を行っていますが、誌面の都合上割愛します。

「本件特約は、第三者の特許権に抵触した場合に被告が責任を負うもので下、本件特約）の債務不履行等に基づいて損害賠償を請求した事案です。な（２）被告の主張

３．当事者の主張

階では、被告に紛争対応に関する義務（１）原告の主張はない。また、紛争が生じた際に、対が、売買契約における特許保証特約の「被告は、SWC（引用者注：被告の象商品が特許の構成を具備しているか意義を考えるのに良い事例ですので紹製品名）が補助参加人の特許権に抵触否かといった見解等を被告が原告らに介します。

するとの補助参加人やＡ社の主張に接伝えなければならない義務もない。

しながら、SWCについて被告代表者

被告は、原告らに対し、当初より、２．前提事実（争いのない事実等）が特許権者であることを主張し、補助……開発の経緯や乙１特許権に冒認な（１）本件契約参加人と戦う姿勢であったことから、いし共同出願違反の無効理由があるこ「原告会社と被告は、平成27年11月

原告会社は、Ｂ社を通じたＣ社との取とを伝えており、原告らは、自らの責30日付けで、以下の内容の商品の売引などの今後確実に見込めた取引の機任でSWCが補助参加人の特許権に抵買に係る基本契約を締結した（甲１。

会を失った。被告が自己の非を認めて触する商品ではないと判断して販売に本件契約）。

いれば、補助参加人が提示していた解踏み切ったのであり、Ｄ社からSLB
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の取り扱いの機会を提案されながらあに関する義務はないと主張する。

し、商品の具体化及び実現に深く関与えてこれに応じなかったにすぎない。

この点、本件特約は、典型的には、していたことから、補助参加人の主張

原告らは、当初から付き合いのあっ原告会社が第三者から特許権侵害を理に理由がなく、乙１特許権には共同出たＥ社を通じて、……P4弁理士……

由に訴えを提起されて敗訴し、損害を願違反の無効理由があって、補助参加を代理人として補助参加人と交渉し、被った場合の損失補償を規定したもの

人の主張には十分対抗できるものと判……開発経緯に係る資料を入手・検討と解されるが、被告が商品の製造元と断し、同年12月14日には、P2（引用者の上、補助参加人に対して非侵害の主して原告会社よりも技術的な知見等の注：乙１特許に記載された発明者の１張をしており、Ｃ社も、補助参加人との情報を有している立場であることを前人）から共同開発者証明書……を入手

特許権抵触問題を認識した上で、被告提に、単に事後的な金銭補償のみならし、速やかに被告代表者が乙１発明のの主張を支持していたものである。Ｃず、被告の負担と責任において処理解発明者であることを裏付ける証拠の収社は、平成30年１月に一転して補助参決する積極的な作為義務をも規定して集を行ったこと、原告会社及びその取加人との直接交渉の結果、被告商品のいるから、原告会社が第三者から被告引先であったＥ社の依頼したP4弁理士採用を見送ることになったが、これはが原告会社に販売した商品が特許権ににも……SLBの開発経緯を説明し、乙補助参加人の特許権との抵触問題に抵触することを理由に侵害警告を受け１特許権に係る出願前のFAX等の重要よって直接もたらされたものではな」
い。

たときについても、被告において、原な資料の提供を行って、平成29年４月「原告らは、P4弁理士に特許構成の告会社の求めに応じて、原告会社に商５日にP4弁理士が補助参加人に対し、充足・非充足等、知的財産に関する専品に係る技術的な知見や特許権等の権特許権非侵害や無効の主張をする前提

門的知見について、いつでも独自に判利関係その他の必要な情報を提供し、となる情報を提供したこと、原告会社断を仰ぐことができる立場にあったの原告会社が必要な情報の不足により敗の取引先であったＣ社に対しても……

であり、その結果、原告ら自身の判断で訴し、又は交渉上不当に不利な状況とSLBの開発経緯を説明し、資料を提供実施し、あるいは取りやめた取引につなり、損害が発生することのないようして、平成29年７月頃までに、Ｃ社がいて、結果が芳しくなかったからといっ協力する義務を負うものと解される。

補助参加人との特許権問題について被て、被告に帰責されるものではない」

他方で、本件特約上の対応義務は、告の主張が正しいためSWCを採用すあくまで原告会社に損害が発生するこる旨の決断に至ったこと、それ以降も、４．裁判所の判断とを防止すべき義務であるから、被告原告会社と情報を共有しながら一貫し「本件は、原告会社やその取引先がは、原告会社がその経営判断により自て補助参加人による特許権侵害の主張

補助参加人から被告の商品が第三者のら決定した対応に反してまで独自に特に対抗する対応を続けたことが認めら特許権に抵触することが訴訟において許権侵害を主張する第三者に訴訟提起れる。

確定したことによって損害が生じたと等の対抗手段を講ずべき義務を負うもいう事案ではなく、補助参加人から侵のとは解されない」

加人への対応については、原告会社と害警告を受けたにとどまるものである「被告は、平成28年11月ないし12月

WCDを共同開発していたＥ社とそのところ、被告は、本件特約は、第三者

頃、原告会社が補助参加人から最初に依頼を受けたP4弁理士が主導しておの特許権に抵触した場合に被告が責任呼び出しを受けた際、P6弁理士に依頼り、それ以降については、原告会社は、を負うものであって、商品が第三者のして協力を求めると共に、原告会社が補助参加人の主張を問題とせずに特許権を侵害している事実ないし判断……SWCの取引を継続できるよう、補SWCの採用を決断したＣ社の意向にが確定した場合に限定され、未だ第三助参加人に対して、特許権侵害を否定

従って、SWCの取引を推進したこと者から特許権侵害を主張されるにとどする対 応をとったこと、被 告が……

が認められる。

まっている段階では、被告に紛争対応

SLBの開発過程において重要な発案を34 The lnvention 2023 No.10

また、平成29年４月頃までの補助参そして、被告代表者が、接着補助具をていたと判断しました。

コネクター兼用とし、コネクター部と張を検討し、原告会社のみならずその係止部を樹脂で一体成形し、枠状の支取引先とも対応を検討し、対抗主張を

本事案は、売買契約における特許保持突起を設けることといった乙１発明するに必要な情報の共有を行ったもの

証特約について、商品に係る技術的なの主要な構成を全て着想し、具体的なであり、重要な情報の提供を怠ったと知見や特許権等の権利関係その他の必構成を創作したと主張しており、乙１か、立証の見込みの乏しい情報を提供

要な情報を提供する作為義務を認定し発明の共同発明者であるP2が被告代したとかといった事情は認められない」

たうえで、結果として作為義務を満たしていたと判断したものですが、本判表者も共同発明者であると述べていた
こと……、共同発明者でなければ、通５．考察

決を先例として他の事案に当てはめる
ときには、次の点に留意する必要があ

常は入手しえない出願前に作成された裁判所は本件特約について、被告が文言修正途中の明細書案……を被告が商品の製造元として原告会社よりも技ります。

入手していたこと、全く開発に関与し術的な知見等の情報を有している立場① 本件では契約書の文言が「保証すない単なる製造委託業者であれば交付であることを前提に、単に特許権侵害る」だけではなく、「万一、抵触したされる理由のないＡ社とのやり取りやの訴訟が提起され敗訴したときに事後場合には、被告の負担と責任においてＡ社の内部資料等……が存在すること、的に金銭賠償するだけではなく、原告処理解決する」との明文記載があった

本件訴訟においてすら、補助参加人が会社に販売した商品が特許権に抵触すこと（契約書文言が単に「保証する」

有する発明者性に関する客観的資料は、ることを理由に侵害警告を受けたときだけにとどまっていれば、「原告会社乙１発明が完成して乙１特許権を出願についても、原告会社に商品に係る技が第三者から特許権侵害を理由に訴えしようとする時期以降に作成されたＡ術的な知見や特許権等の権利関係そのを提起されて敗訴し、損害を被った場社から入手した資料のみであり……、他の必要な情報を提供し、原告会社が合の損失補償を規定したもの」などの発明者として乙１特許権の特許公報に必要な情報の不足により敗訴し、またように本件とは異なる解釈がなされた

記載された補助参加人の従業員についは交渉上不当に不利な状況となり、損可能性がある）。ては、乙１発明の構成について具体的害が発生することのないよう協力する② 本件では売り主が製造元であってに、いつ、発明者のうちの誰が、どの義務を負うものと判断しました。

商品に係る技術的な知見を有する立場であったこと（売り主が商社などの場部分を着想し、誰がどの程度関与してこのように本件特約に基づく積極的具体的構成の創作に至ったのかが全くな作為義務があることを認定したうえ合は本件とは事情が異なる）。

明らかではなく、Ａ社又は補助参加人

で、本件事案では、被告が原告会社や③ 本件では、被告は乙１特許権が無の従業員であった発明者全員で全部をその取引先（Ｃ社、Ｅ社）および取引効理由を有すると信じるに足りる十分同時に創作したかのような記載にとど先が依頼した弁理士（P4弁理士）にかつ多数の証拠を原告その他関係者にまる陳述書……があるにすぎないこと

対し、乙１特許権には共同出願違反の提供していたこと（わずかな努力や安からすれば……乙１特許権が共同出願無効理由があると主張するのに十分な易な判断で作為義務の履行が認められ違反であって無効である旨の被告の主証拠を提供していたと認定して、被告たわけではない）。

張には、十分な理由及び根拠資料があは本件特約に基づく作為義務を履行しり、補助参加人の主張に対抗できる見込みのあるものであったといえる。
そうすると、被告は、補助参加人からの特許権侵害主張に対して、原告会社に損失が発生しないよう取引を継続すべく、弁理士とも相談の上、対抗主

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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