シフト補正等についての研修より（２００８年２月５日

講師：弁理士富澤孝氏）

吉田国際特許事務所
作成者：佐々木

１．前提
特許出願の願書に添付した明細書又は図面の補正とは､特許出願の願書に添付した明細書又は図面の内容を補充・訂正すること。
・最初の拒絶理由通知まではいつでも補正可能（その後期間の制限あり）。
・明細書、特許請求の範囲、図面の補正は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない（新規事項の追加禁止）。
・最後の拒絶理由通知後に特許請求の範囲についてする補正については、新規事項の追加禁止に加えて、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明に限られる。

２．平成１９年４月１日以降の出願について（１）従来の制限に加えて、最初の拒絶理由通知がなされた後の補正に制限が課される。
⇒最初の拒絶理由通知がなされる前にする自発補正については従来通り新規事項の追加にあたらなければ可能。

・審査官が一次審査時の先行技術調査結果を有効に利用することができず、再度の先行技術調査や対比判断が必要となる、発明の内容を大きく変更する補正を認めない。
⇒一出願に二以上の発明が記載されているときに適用。

1（２）条文
・第３７条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願することができる。
・第１７条の２第４項
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

（３）３７条、１７条の２第４項の適用時期
・第３７条
審査官が審査を行う時から、拒絶理由が通知される時へ移行する時期。
・第１７条の２第４項拒絶理由が通知される時から、補正を行う時へ移行する時期。
⇒補正前後の特許請求の範囲の間においても、単一性の要件が課される。

（４）違反した場合①拒絶理由（第４９条第１項第１号）②最後の拒絶理由通知後の場合、補正却下される（第５３条）。
③無効理由ではない（第３７条と同趣旨のため）。

（５）第３７条の経済産業省令で定める技術的関係
施行規則第２５条の８
特許法第３７条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴（ＳＴＦ＝Special2

TechnicalFeature）を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
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前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
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第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
・発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでない場合①「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合②「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除等であって新たな効果を奏するものでない場合③「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合⇒新規性がない場合はＳＴＦもない。※ここでは新規性がない場合＝ＳＴＦなしとして説明する。

（６）審査請求項１：Ａ
請求項２：請求項１においてＢ（Ａ＋Ｂ）
請求項３：請求項１又は２においてＣ（Ａ+Ｂ+Ｃ、Ａ＋Ｃ）《Ａ，Ｂ，Ｃは構成要件》①従前
ＡにＳＴＦがない場合→請求項１〜３は発明の単一性を満たさない。
⇒拒絶理由：請求項１に対し新規性なし、請求項２，３については単一性を満たさないため審査しない。
⇒このままだと、ＡにはＳＴＦがないため、どのような補正を行っても特許性の判断がされた請求項１と共通するＳＴＦを有する補正にはならず、１７条の２第４項で拒絶になってしまうため、審査基準が改定され以下のように審査対象を決定することになった。
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②現在＜審査対象の決定基準＞①特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する。
②既に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、次に、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項にかかる発明を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する。
⇒特別な技術的特徴が同一又は対応していないものは３７条違反で拒絶。

（ⅰ）ＡにＳＴＦがなく、Ａ＋ＢにＳＴＦがある場合
請求項１の発明特定事項であるＡを含む発明のうち請求項の番号が一番小さいものは請求項２（Ａ+Ｂ）なので、請求項２についてＳＴＦの判断が行われる。
請求項２にＳＴＦありと判断されたので、請求項２については特許性の判断がされ、請求項２と単一性を満たさないもの（Ａ+Ｃ）については、３７条により拒絶され特許性の判断はされない。
⇒特許性の判断がなされた発明とＳＴＦが共通する補正＝（Ａ+Ｂ）を含む補正しか行えない。

（ⅱ）Ａ及びＡ＋ＢにＳＴＦがなく、Ａ＋Ｂ＋ＣにＳＴＦがある場合
請求項２（Ａ+Ｂ）についてもＳＴＦがないため、請求項２の発明特定事項であるＡ、Ｂをすべて含む発明のうち請求項の番号が一番小さいものは請求項３（Ａ+Ｂ+Ｃ，Ａ+Ｃ）の（Ａ+Ｂ+Ｃ）であるので、これについてＳＴＦの判断が行われる。この（Ａ+Ｂ+Ｃ）と単一性を満たさないもの（Ａ+Ｃ）については特許性の判断はされない。
⇒特許性の判断がなされた発明とＳＴＦが共通する補正＝（Ａ+Ｂ+Ｃ）を含む補正しか行えない。
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（ⅲ）Ａ+Ｂ+ＣについてもＳＴＦがない場合最後にＳＴＦが判断された（Ａ+Ｂ+Ｃ）を含む補正（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｘ）のみ可能。
《Ｘは詳細な説明、図面に記載された事項》※例外：直前にＳＴＦなしと判断した発明に技術的な関連性の低い技術的特徴を追加し且つ発明が解決しようとする課題も関連性の低いものであった場合（特に課題重要）⇒ＳＴＦの判断がされず、単一性違反（３７条）の拒絶理由。
※一度ＳＴＦありと認定された請求項は後に見つかった先行技術によってＳＴＦなしとされることはない。

（７）今後①請求項１をＳＴＦがなさそうなチャレンジングなクレームとした場合であっても請求項２にはＳＴＦ有りとなるようにする。
②請求項２の選択が重要⇒クライアントに対して充分に説明し、可能ならばクライアントに選択してもらうと安全。
③最初の拒絶理由通知前に請求項１にＳＴＦがあるか調査した方がよい。
④少なくとも請求項１と２の課題を一緒にする。
⑤拒絶理由からＳＴＦの判断が難しいときは審査官に確認する。
⑥最終的には分割で対応する。

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【分割】
（１）分割可能時期①従来
補正をすることができる時期②平成１９年４月１日以降の出願
上記の期間に加えて、特許査定の謄本送達日から３０日以内、拒絶査定の謄本送達日から３０日以内（２）査定後の分割における要件補正をすることができない時期に分割する場合（特許査定後 or 拒絶査定後の分割）
分割の範囲（要件）
１．原出願の分割直前の明細書等の全部ではないこと
２．原出願の出願当初の明細書等の範囲内であること
３．分割出願が原出願の分割直前の明細書等の範囲内であること→補正で原出願から削除されている事項は分割できない。
⇒今後はクレームを補正しても明細書はそのままにすべき。

（３）分割の乱用防止のための改正の内容
原出願で通知された拒絶理由と分割出願が同一の拒絶理由を有する場合→既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知（５０条の２）⇒補正の要件が厳しくなる（１７条の２第５項）。
最後の拒絶理由通知の時と同じ要件（ex：クレームについて限定的減縮）。
例外：審査請求前に出願人がその内容を知り得る状態になかった場合は、当該通知はされない。

（４）拒絶理由の同一の判断基準①分割出願を原出願の補正書であると仮定②原出願の拒絶理由を解消しているか
6ｅｘ）原出願に２９条２項の拒絶理由（ⅰ）分割出願が原出願に周知・慣用技術を付加した程度で新たな効果を奏していない。⇒同一。
（ⅱ）分割出願が原出願に周知・慣用技術とはいえない事項を付加したものであり、新たな効果を奏している。⇒同一ではない。

（５）上申書の提出
出願人は、分割出願時に変更箇所や分割要件を満たしていることを上申書により説明することが求められる。
上申書提出なし＋分割の要件を簡単に判断できない。
⇒審査官１９４条１項に基づき説明書類を要求。

注）上記のシフト補正等に関する記載は所内研修用であるため、内容に誤りがあった場合の責任は負いかねます。

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