生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

公然実施された発明に基づく特許無効の抗弁が認められた事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

平成26年３月27日判決［1A3］ を使用して製造されるポリイ

本件は、ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体に関する

平成24年
（ワ）
第11800号］［1B］

ミドフィルムであって、明１に係る特許権は特許無効審判

該ポリイミドフィルムが、粒により無効とされるべきものか特許権を有する原告が、被告によるポ子径が0.07～2.0μmである微リイミドフィルムの製造等の差し止め細シリカを含み、を求めた事件です。

［1C1］ 島津製作所製TMA-50を使用

原告は、ポリイミドフィルムの発明

明（先行発明）によって、本件発４．当事者の主張（１）構成要件充足性についてし、測定温度範囲：50～200℃、 〈原告の主張〉（本件発明１）に係る特許権に対する昇 温 速 度：10 ℃／minの条 件

構成要件1A1および1A2の「１以上」直接侵害と、銅張積層体の発明（本件で測定したフィルムの機械搬は文字通り１以上を意味する。被告製発明２）に係る特許権に対する間接侵送方向（MD）の 熱 膨 張 係 数

品はパラフェニレンジアミン（以下、害を主張しました。両者の争点は共通

αMDが10ppm ／ ℃ 以 上20ppmPPD）と３,３’－４,４’－ジフェニルテしていることから、以下では直接侵害／℃以下の範囲にあり、ト ラ カ ル ボ ン 酸 二 無 水 物（ 以 下、の主張について説明します。

［1C2］ 前記条件で測定した幅方向BPDA）とを使用して製造されているか（TD）の 熱 膨 張 係 数 αTDがら、構成要件1A1および1A2を充足する。

３ppm／℃以上７ppm／℃以被告製品は、粒子径が0.12～0.14μm２．発明の概要
本件発明１を構成要件に分説すると、次のとおりです。
［1A1］ パ ラ フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン、４,４’－ジアミノジフェニル［1D］下の範囲にあり、の微細シリカを含む。構成要件1Bは、前記微細シリカがフィルムに文字通り粒子径が0.07 ～ 2.0μmであ均一に分散されているポリイる微細シリカを含むことを意味し、粒ミドフィルム。

子径が0.07μm未満または2.0μm超のエーテルおよび３,４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と、［1A2］ ピロメリット酸二無水物および３,３’－４,４’－ジフェニ

微細シリカを含んでも、意図的に添加
３．争点
本件における主な争点は、以下のとおりです。

されたものではなく、フィルムの易滑性を得るという本件発明１の作用効果に影響しない場合は含まれる。

① 被 告製品が本件発明１の技術的範囲に属するか〈被告の主張〉

ルテトラカルボン酸二無水物② 被告が本件特許優先日前に製造し、本件明細書の発明の詳細な説明にからなる群から選ばれる１以多数の銅張積層体メーカーに譲渡

は、いずれも２種類の芳香族ジアミン上の酸無水物成分としたポリイミドフィルムに係る発成分と酸無水物成分とを使用して製造

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されるポリイミドフィルムの記載しかトの中ですら、αMDが10ppm ／℃未満でむことを意味し、少なくとも摩擦係数ないから、構成要件1A1および1A2のあったり、αTDが７ppm ／℃超であったが0.35ないし0.95のポリイミドフィル「１以上」は２以上を意味する。被告

りして、本件発明１の構成要件1C1およムを含むことを意味すると解される。

製品はいずれも１種類の芳香族ジアミ

び1C2と一致しないものであったから、

被 告 製 品 は、 粒 子 径 が そ れ ぞ れンと酸無水物成分とを使用しており、被告は、平成16年３月30日以前に本件発0.01μm前 後 と0.12μm前 後 で あ る 微

構成要件1A1および1A2を充足しない。

明１に相当する発明を完成していない。

細シリカを複数含むところ、被告製品

本件明細書では、「粒子径」を粒度

このことは、① 被告やその譲渡先がの摩擦係数は0.52であって易滑性を有分布の意味で用いている。構成要件公表していたウェブサイト、論文等に前し、この易滑性は粒子径0.12μm前後

1Bは、レーザー回折法で測定した粒記発明に関する記載がないこと、② 厚の微細シリカによって得られているこ度分布が0.07～2.0μmの微細シリカをさ約35μmのポリイミドフィルムについとが認められるから、被告製品は構成含むこと、すなわち粒子径が0.07μmては、平成17年ごろにαTDをαMDと等し要件1Bを充足する。

未満または2.0μm超の微細シリカを含くして譲渡し始めたものを「ユーピレッ

まないことを意味する。被告製品は粒クス（UPILEX）-35SGA」とし、平 成21子径が0.01μm以下である微細シリカ

年４月にαTDをαMDより低くして譲渡し被告は、平成14年３月10日ごろからを含むから構成要件1Bを充足しない。

始めた被 告 製品を「 ユ ーピ レックス

平成15年４月２日までの間に、PPD（1a’（UPILEX）-35SGAV1」
として、別の名1）とBPDA（1a’2）とを使用して製造さ（２）無効論について称を付しているのに対し、厚さ25μmのれるポリイミドフィルムであって（1a’〈被告の主張〉先行製品については、別の名称を付し3）、平均粒子径が0.09～0.11μmのコロ

被告は、遅くとも平成14年11月ごろまていないこと、③ 被告がαTDをαMDよりイダルシリカを含み（1b’）、αMDとαTDでに（本件特許の優先日は平成16年３月低くしたポリイミドフィルムに関する発が別表記載の各数値であり、前記コロ30日）、
PPD（1a’1）とBPDA（1a’2）とを使明について特許出願したのは、平成20

イダルシリカがフィルムに均一に分散用して製造されるポリイミドフィルムで年６月であることからも明らかである。

されているポリイミドフィルム（1d’）
をあって（1a’3）、 平 均 粒 子 径 が0.09～銅張積層体メーカーに対して先行製0.11μmの コ ロ イ ダ ル シ リ カ を 含 み品を譲渡したとしても、それはチップ・

そして、前記ポリイミドフィルムのう（1b’）
、αMDが10～20ppm ／℃であり（1c’オン・フィルム（以下、COF）用のち28本 は、αMDが10.1～14.4ppm ／ ℃

1）、αTDが３～７ppm／℃であり（1c’2）、ポリイミドフィルムを共同開発するた（1c’1）、αTDが3.2～7.0ppm ／℃（1c’2）

コロイダルシリカがフィルムに均一に分めであって、相互に守秘義務を負うかであるから、被告は、平成14年３月10散されているポリイミドフィルム（1d’）にら、前記発明を公然と実施していない。

日ごろから平成15年４月２日までの間係る発明を完成させ、同月以降多数の（２）無効論について31回製造したことが認められる。に、PPDと（1a’1）、BPDAと（1a’2）を銅張積層体メーカーに対し、相互に守５．裁判所の判断使用して製造されるポリイミドフィル秘義務を負うことなく上記ポリイミド（１）構成要件充足性についてムであって（1a’3）、該ポリイミドフィフィルムの製品（先行製品）を譲渡して、構成要件1A1および1A2の「１以上」ルムが、平均粒子径が0.09 ～ 0.11μm

上記発明（先行発明）を公然と実施した。

は文字通り、１以上を意味すると解さであるコロイダルシリカを易滑性が得したがって、本件発明１は優先日前れるから、被告製品は構成要件1A1おられる程度に含み（1b’）、αMDが10.1～よび1A2を充足する。

14.4ppm ／℃であり（1c’1）、αTDが3.2に公然と実施された発明である。

〈原告の主張〉被告が製造した先行製品は、１ロッ

構成要件1Bは、ポリイミドフィル～ 7.0ppm ／ ℃であり
（1c’2）、前記コ

ムが、粒子径が0.07～2.0μmである微

ロイダルシリカがフィルムに均一に分細シリカを易滑性が得られる程度に含散されているポリイミドフィルム（1d’）
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６．考察に係る発明（以下、先行発明）を順次未満であったり、αTDが３ppm／℃未満完成させたものと認められる。

や７ppm／℃超であったりしたのである

本件発明１は、熱膨張係数αMDおよ

原告は、先行製品は１ロットの中でが、弁論の全趣旨によれば、それは、被びαTDを特定の数値範囲内とすることすら、αMDが10ppm／℃未満であった告が、本件発明１の内容を知らず、αMDを構成要件とする、いわゆる数値限定り、αTDが７ppm／℃超であったりしを10ppm／℃以上、αTDを３～７ppm／℃発明です。て、本件発明１の構成要件1C1および以上とすることを目標にしていなかった２と一致しないものであり、被告が先からにすぎないことが認められる。

本件では、優先日前に公然実施されていた先行製品が、本件発明の数値範行発明を完成させていないことは、①

そして、①や②については、公表して囲を満たす場合と満たさない場合の両被告やその譲渡先が公表していたウェ

いたウェブサイト、論文等に先行発明に方があり、先行製品は「αMDを10ppmブサイト、論文等に先行発明に関する関する記載がなく、先行発明の技術的／℃以上、αTDを３～７ppm ／℃以上記載がないこと、② 厚さ約35μmの範囲に属する先行製品に別の名称を付とすることを目標にしていなかった」

ポリイミドフィルムについては、αTDしていないとしても、このこと自体、格ことから、先行製品の製造時に本件発をαMDと等しくしたものとαMDより低別不自然であるということはできない。

明１に相当する先行発明が完成していくしたものに別の名称を付しているの③については、被告が平成20年６に対し、厚さ25μmの先行製品につい月に特許出願した発明はポリイミド

しかし、先行製品の31本中28本がては、別の名称を付していないこと、フィルムの連続製造方法に係る発明で本件発明の数値範囲を満たし、反復可③ 被告がαTDをαMDより低くしたポあって、上記ポリイミドフィルムに係能性があることから、先行発明が完成リイミドフィルムに関する発明を特許る発明でないことが認められる。

していたと判断されました。

出願したのは、平成20年６月である［相互に守秘義務を負っていたとい一般に、ある物性に着目して、そのことから明らかであると主張する。

う主張に対して］前記銅張積層体メー

数値範囲を限定した発明（数値限定発しかしながら、特許法２条１項の「発カーの１社が平成15年１月に発行さ明）を特許出願した場合、その物性値

明」は、自然法則を利用した技術的思れた業界誌に投稿した論文には、αTDに着目していなかった先行製品が、そ想の創作のうち高度のものをいうかをαMDより低くしたポリイミドフィルの数値範囲を満たす場合と満たさないら、当業者が創作された技術内容を反ムがCOF用に適している旨の記載が場合の両方がある事例があります。

復実施することにより同一の結果を得あることが認められ、この事実に照ら本件裁判例の判断理由に照らせば、られること、すなわち、反復可能性のすと、被告や前記銅張積層体メーカー

そのような事例であっても、先行製品あることが必要である［最高裁平成10が相互に守秘義務を負っていたとは考に係る発明の反復可能性があると認定

年（行ツ）第19号同12年２月29日第三小え難い。

できる場合には、先行製品に係る発明たか否かが争われました。

法廷判決・民集54巻２号709頁参照］。

したがって、本件発明１は優先日前

被告は、平成14年３月10日ごろかに公然実施された発明であり、本件発ら平成15年４月２日までの間に、先行明１に係る特許は、特許無効審判によ本件裁判例は、数値限定発明に係る発明の技術的範囲に属する28本の先り無効とされるべきものと認められ特許の有効性を争う場合には、大いに行製品を製造したのであって、先行発る。

参考になる事例でしょう。

明には反復可能性があるから、被告がいくた てつお
1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

平成16年３月30日以前に先行発明を完成させていたことは明らかである。
確かに、先行製品は、別表記載のとおり、１ロットの中でも、αMDが10ppm／℃
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によって、数値限定発明の新規性が否定されることになります。

さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。