生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

専用実施権許諾契約には明文の実施義務が規定されていないが、信義則により、実施に向けた合理的努力義務があるとされた事例［大阪地方裁判所

１．事件の概要

平成31年２月28日判決

平成29年
（ワ）
第1752号］（２）原告被告間の専用実施権許諾契約の製造工程に反するものか（争点１）

本件は、特許権者である原告が、専

平成26年３月28日、原告は被告との用実施権者であった被告に対して、専用間で、本件特許権について、次の内容実施権許諾契約上の実施義務および報の「特許専用実施権許諾契約」を締結し、 （２）報告義務違反の有無（争点３）

告義務に違反したとして、債務不履行

被告を専用実施権者とする専用実施権に基づく損害賠償を請求した事件です。の設定登録がされた。

本件は事例判決にすぎませんが、専用（ア）権利の許諾（第１条）

実施権許諾契約の解釈について実務の原告は本件特許権についてその範囲参考になりますので本稿で紹介します。

全部にわたる専用実施権を被告に許諾

２．前提事実（１）本件特許

イ 被告製品の製造・販売が実施義務の履行として十分か（争点２）（３）損害の有無および額（争点４）
本稿では、上記争点のうち実施義務違反の有無に係る争点（争点１および２）について説明します。

する。

４．争点に関する当事者の主張（イ）対価および支払方法（第３条）（１）争点１（被告製品の製造工程が本本契約第１条に定める専用実施権の件発明の製造工程に反するものか）

Ｂ商店は、以下の特許（本件特許）許諾の対価として、被告は、原告に次を取得し、平成23年７月６日、原告にに定める実施料を支払うものとし、こ「被告は被告製品を製造するに当た本件特許に係る特許権（本件特許権）をれらに消費税を加算して原告の指定すり、遠赤外線で７分間乾燥させていた譲渡した。

る銀行口座に振り込んで支払う。

ところ……、そのように乾燥すれば、水特許番号：特許第4686669号

ａイニシャルペイメント：０円

分や旨味成分が飛んでしまうから、氷発明の名称：稚魚を原料とするちりめ

ｂランニング実施料（詳細省略）

冷熟成などできるはずはなく、本件発んの製造法及びその製品（３）被告による製品の製造・販売

明の製造工程に従っていないから、実特許請求の範囲：

本件契約の締結後、被告は、「オレの（原告の主張）施義務に違反している」「【請求項１】３パーセント～ 10パーセ

惚れたしらす」、それを用いた「オレのントの食塩水でボイルした稚魚を５℃惚れたしらす丼セット」という製品（以「ほとんどのしらすの製造業者は、釜～－１℃の温度帯で熟成期間を約48時下、被告製品）を製造・販売した。

茹でしたしらすを冷ます……ようにし間設けて氷冷熟成し、その後－23℃～－25℃で凍結し、解凍後真空包装し、加圧加熱処理することを特徴とする稚魚を原料とするちりめんの製造法」（請求項２以下は省略）（被告の主張）ており、それはしらすの製造において３．争点
本件の争点は次のとおりです。
（１）実施義務違反の有無
ア 被告製品の製造工程が本件発明必要な工程で、通常行われている製法である。そして、大量のしらすを冷ますには、乾燥機で風を送って冷ますのが効率がよく、そうすると蒸気が風で2019 No.7 The lnvention 37

飛んでいくので、しらすが少し乾燥し業はなかなか見付からず、広島県尾道には、上記の工程①で稚魚をボイルした状態になる。……本件特許の製法と市の企業（株式会社Ｃ）に依頼せざるた後、上記の工程②の氷冷熟成する工して、釜茹でしたしらすを冷ますことを得ず、委託料や往復の運賃が発生程の前に、原告が主張する上記（ア）やを否定しているものとは解されず……、し、割高になってしまい、スーパーへ（イ）のような工程を入れることは何らマ

マ『少し乾燥させた』ことを理由として、の仕入れは難しかった。そこで、百貨記載されていない。しかし、逆にそれ本件特許を実施した製品を製造してい店やインターネットによる販売を試みらの工程を排除する旨の記載もないかないということにはならない」

たが、思ったようには売れなかった。

ら、それらの工程を入れることが本件以上のとおり、被告は本件契約の締発明の製造工程に反するか否かを判断

実施義務の履行として十分か）

結後、平成26年４月以降、時間と費用するには、本件発明がそれらの工程を（原告の主張）をかけて本件特許製品の製造販売に向排除する趣旨であるか否かを検討する「被告には本件契約の締結後、本件特けた依頼や交渉等をし、努力をしてき必要があるというべきである」

許を即時に実施する義務があったにもたが、経費がかかり、価格競争に勝てず、「本件特許の特許請求の範囲だけでなかかわらず、被告は本件契約の締結後、十分に販売することができなかったのく、本件明細書でも、稚魚のボイルのすぐには本件特許製品を製造しなかっであり、実施義務は履行していた」

後に、氷冷熟成すると記載されている（２）争点２（被告製品の製造・販売がだけで、しらすを製造するに当たってた。また、その後、被告からランニング実施料の支払があったが、月数百円程

５．裁判所の判断技術常識として通常行われる粗熱を度しかなかった。被告は水産物の加工（１）争点１についてとって冷ます工程を入れることを禁じる旨の記載は見られない」

販売を業とする会社であり、被告の製原告が主張する被告の製造工程違反品の取扱店舗は多く、オンラインでのしについて、以下のように判断しました。

「他方、ボイルの後に遠赤外線で７分らす等の販売も行っていることからす「本件特許の特許請求の範囲の請求項間乾燥させる工程（前記原告の主張（ア）ると、現実に被告が本件特許製品を販

１では、ちりめんの製造法について、①の工程）を入れることは、通常の釜揚売していたとすれば、上記のような低稚魚を３パーセント～ 10パーセントのしらすの製造工程以上に乾燥させる工額のランニング実施料しか生じないよ食塩水でボイルする、②ボイルした稚程を入れることになるから、そのよううな販売額となったことはあり得ない」

魚を５℃～－１℃の温度帯で熟成期間な工程については本件発明は排除して（被告の主張）を約48時間設けて氷冷熟成する、③そいると解される」「本件契約上、特許製品の販売を予定の後－23℃～－25℃で凍結する、④解「被告製品の製造工程としては、被告しているはずであり、特許製品にならな凍後真空包装し、加圧加熱処理するとが自認する粗熱をとって冷ます工程〈引い前段階での販売は予定されていない。

いう工程が記載されて」いる。

用者注：上記（イ）の工程〉以上に認

また、契約締結後、いつまでに本件特許「これに対し、原告は、被告製品の製定することはできない」を実施するのかについての規定もない。

造工程では、上記①と②の工程の間に、 （２）争点２についてそして、被告はパック詰めを行い、加圧（ア）遠赤外線で７分間乾燥させる工程「原告は被告が実施義務を負っている加熱処理をして本件特許を実施するたを入れており、この点で本件発明の製ことを前提として、それに違反した債めの設備を有しておらず、それを自ら備造工程に反する、（イ）仮に被告が主張務不履行があると主張している。

えるには多大な費用がかかることから、するとおり、少し乾燥させるとか、粗確かに、本件契約には、被告の実施本件特許製品を製造するためには、その熱をとって冷ます工程を入れているの義務を定めた条項は設けられておらず、設備を有している企業にパック詰めをだとしても、やはり本件発明の製造工被告が本件特許の実施に努めることさ依頼しなければならなかった。……

程に反すると主張する。

えも規定されていない。

そして、愛媛県内ではそのような企
38 The lnvention 2019 No.7

確かに、本件特許の特許請求の範囲

もっとも、本件契約は専用実施権設

６．考察

定契約であり、被告は本件契約に基づの努力の程度について被告に過大な義き本件特許の専用実施権を取得し、本務を負わせることは相当でない。また、

本件契約では専用実施権者の実施義件特許を独占的に実施し得る地位を獲被告は本件特許の製造法によって製造務が明記されていませんでしたが、被得するのに対し、原告は本件契約を締したしらすを製造販売することによっ

告（専用実施権者）が本件特許を実施結することによって、本件特許を実施て本件特許を実施することになるが、本しないと原告（特許権者）が実施料のすることや他の者に実施許諾すること

件特許は解凍後真空包装し、加圧加熱支払いを全く受けられないという事情ができないにもかかわらず、特許維持処理することをも構成として含むものがあることを考慮して、裁判所は、信費用の支払義務は負うという立場に立であり、被告はそれを行うための機械義則に基づいて被告が本件特許を実施つことになる。また、本件契約では、イを有していなかったから、そのためのする義務を一定の限度で負うものと判

ニシャルペイメントが『０円』と明記

準備期間が不可避的に生ずるし、結果断しました。もっとも、この実施義務され、またランニング実施料の金額も、的に、商品が消費者に十分受け入れらは信義則に基づくものであることから、実施の有無にかかわらず一定額が支払れず、思うように商品が販売できない被告に過大な義務を負わせることは相われる条項とはされず、被告が販売しなどという事態も生じ得る。

当ではなく、「本件特許を実施するためた本件特許権に基づく製品の販売価格

以上のような本件の事情を考慮するに必要な事項等を踏まえつつ、その時々に所定の割合（２ないし５％）を乗じと、被告が本件特許の実施義務を負うの状況を踏まえ、特許の実施に向けたた額とするにとどめられていたから、原といっても、本件特許を実施するため合理的な努力を尽くすことで足りる」と

告は、被告が本件特許を実施しないこに必要な事項等を踏まえつつ、その時々されました。そして、被告は特許の実とには、実施料の支払を全く受けられの状況を踏まえ、特許の実施に向けた施に向けた合理的な努力を尽くしていないことになる。

合理的な努力を尽くすことで足りるとたと認定され、被告の実施義務違反は解するのが相当である」

否定されました。

本件契約の当事者である原告と被告が置かれる以上のような状況を踏まえ「被告も営利企業として事業を営んで本件のように、契約書に実施義務がると、専用実施権者である被告は、本いる以上、ある程度まとまった販売が見明記されていない場合でも、契約に至っ件特許の実施が可能であるのに、それ込まれない段階で商品の製造を開始すた経緯や諸事情を考慮して、信義則にを殊更に実施しないとか、その実施にることは現実的ではないし、信義則上も基づく実施義務が認定されることがあ向けた努力を怠るなどということは許被告にそれを強いることは相当とはいえりますので、専用実施権者は注意する

されず、信義則に基づき、本件特許をないから、被告が結果として、ある程度必要があります。

実施する義務を一定の限度で負うと解まとまった販売が見込まれるに至った同

他方で、信義則に基づく実施義務は、すべきである。

年（引用者注：平成26年）３月から商品本件のように「合理的な努力を尽くす

もっとも、上述したように、本件契の製造を開始したこと（それまでは本件ことで足りる」程度の義務と解される

約では被告の実施義務に関係する条項

特許の製造法によるしらすを製造しな可能性が高いので、専用実施権を許諾は何ら設けられず、またランニング実かったこと）が、製造販売への努力を不する特許権者としては、実施義務や最施料の金額も販売価格に一定割合を乗当に怠ったということはできない」

低限の実施料を契約書に明記するのがじた額とするにとどめられており、被告としては製品が販売できた場合にのみ実施料の支払負担が発生するにとどまるというリスク負担を前提に本件契約を締結したものであるから、本件特許を実施した製品を製造販売するため望ましいでしょう。
いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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