生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する大合議判決［知的財産高等裁判所

１．事件の概要
本 件 は、 本 誌2010年12月 号p.43
で紹介した事件の控訴審です。
医薬品「プラバスタチンナトリウム」

平成24年１月27日判決

平成22年
（ネ）
第10043号］

２．争点

製造方法の記載を除外して、技術原審からの争点として、本件発明的範囲を解釈することができる。の技術的範囲につき、以下の３点が③ 本 件特許は、物の特定のためにありました。

製造方法を記載する必要はなく、に関するプロダクト・バイ・プロセス・

争点①：製造方法を考慮すべきかそのような特許請求の範囲の記クレームの特許権を有する原告が、プ

争点②：被告製品の構成要件充足性載となるに至った出願の経緯かラバスタチンナトリウムを販売してい争点③：特許無効の抗弁および訂正らすれば、前記特段の事情は認める被告に対し、販売の差し止め等をの再抗弁られない。

請求した事件の本控訴審では、特別

また、控訴審で追加された争点と④ 被告製品は工程ａ）要件を充足し部（大合議部）で審理され、判決理由して、手続違背等（争点④）がありないので、特許権侵害とはなら

では、プロダクト・バイ・プロセス・ます（注：括弧内の争点番号は筆者ない。

クレーム特許について、技術的範囲らが説明の便宜上付したもの）。の解釈および特許無効審判により無効とされるか否かの判断をする際の発本稿では、誌面の都合上、争点①を中心に説明します。

クレームの技術的範囲の解釈では、（１）控訴人（原審原告）の主張
ア．争点①について明の要旨認定の解釈を判示しました。
従来、プロダクト・バイ・プロセス・

４．控訴審における当事者の主張

３．原審の判断
原審は、おおむね次のように判示

まず、物同一説による権利解釈を主張しました。

大まかに分類して、請求項に記載さして、請求を棄却しました。

次に、仮に原判決の示す見解が正れた製法とは異なる製法で生産され① 物 の発明について、特許請求のた物でも、物として同一であれば技範囲に当該物の製造方法が記載事情」があると主張しました。

術的範囲に含まれるとする考え方（物されている場合には、「物の発明」「本来は本件製法要件の記載の有同一説）と、請求項に記載された製法であるからといって、製造方法無によらず特許性を有する発明であによって生産された物に限定されるの記載を除外して技術的範囲をるにもかかわらず、審査段階においとする考え方（製法限定説）の２通り解釈すべきではない。て審査基準に沿わない審査が行わしいとしても、次のとおり「特段のがあり、見解が対立していました。

②物
 の構成を記載して当該物を特定れ、製法記載を含まない請求項に拒本件は、かかる見解の対立の解消することが困難であって、製造方絶理由が通知されたため、実務慣行に通じる重要な判決であると考えら法によって物を特定せざるを得なに従って、製法が記載された請求項れます。

いなどの特段の事情があるときは、を優先的に権利化したという事情が2012 No.4 The lnvention 37

存在する。
」

方法を含むものとして解釈・確定さきであり、もしその立証を尽くすこ

イ．争点②についてれることは許されないのが原則であとができないときは、不真正プロダ

プロダクト・バイ・プロセス・クレーる」と原則論を述べたうえで、「物クト・バイ・プロセス・クレームでムは物の発明であるが、請求項に記の構造又は特性により直接的に特定あるものとして、発明の技術的範囲載された製造方法に限定される場合することが出願時において不可能又を特許請求の範囲の文言に記載されには、生産方法の発明と同様な立証は困難であるとの事情が存在するとたとおりに解釈・確定するのが相当の困難性があるから、特許法104条

きには、……製造方法は物を特定すである」と判示しました。

が類推適用されると主張しました。

る目的で記載されたものとして、特そのうえで、本件は製造方法によ争点②に関するその余の主張につ許請求の範囲に記載された製造方法

らない限り、物を特定することが不いては省略します。に限定されることなく、『物』一般に可能または困難な事情は存在しない

ウ．争点③④について――省略及ぶと解釈され（る）」と述べました。と認定して、請求項に記載された製そのうえで、プロダクト・バイ・造方法によって製造された物に限定（２）被控訴人（原審被告）の主張

プロセス・クレームを便宜上、次のア．争点①について２種に分類しました。

されると判断しました。

（２）争点②について

本件は、① 物の特定のために製「物の特定を直接的にその構造又造方法を記載する必要がないにもかは特性によることが出願時において被告製法は工程ａ）の要件を充足しかわらず、あえて製造方法が記載さ不可能又は困難であるとの事情が存ないと事実認定したうえで、「前記のれていること、② 出願当初の特許在するため、製造方法によりこれをとおり被告製法は本件発明１の工程請求の範囲には、製造方法の記載が行っているとき」（真正プロダクト・ａ）の『プラバスタチンの濃縮有機溶ないものと製造方法の記載があるもバイ・プロセス・クレーム）液』を形成せず、その技術的範囲にのの双方に係る請求項が含まれてい「物の製造方法が付加して記載さ属しないものと認められる以上、同一たが、拒絶査定を受けたことにより、れている場合において、当該発明のの製造方法により生産されたとの推製造方法の記載がない請求項をすべ対象となる物を、その構造又は特性定を及ぼす余地はない」として特許て削除したという事情が存在するかにより直接的に特定することが出願

法104条の類推適用を否定しました。

ら、請求項に記載された製造方法に時において不可能又は困難であると限定されるべきだと主張しました。の事情が存在するとはいえないと

イ．争点②③④について――省略き」（不真正プロダクト・バイ・プ
ロセス・クレーム）（３）争点③について
原審では特許無効の抗弁について判断しませんでしたが、控訴審では、５．控訴審の判断

さらに、特許侵害訴訟における立以下のように原則論を述べたうえ（１）争点①について

証責任の分配については、「製造方で、特許無効の抗弁についても判断裁判所は、まず、「『物の発明』に法が記載されている場合、その記載しました。

係る特許請求の範囲にその物の『製は文言どおりに解釈するのが原則で「法104条の３に係る抗弁の成否造方法』が記載されている場合、当あるから、真正プロダクト・バイ・を判断する前提となる発明の要旨

該発明の技術的範囲は、当該製造方プロセス・クレームに該当すると主は、上記特許無効審判請求手続にお法により製造された物に限定される張する者において『物の特定を直接いて特許庁（審判体）が把握すべきものとして解釈・確定されるべきで的にその構造又は特性によることが請求項の具体的内容と同様に認定さあって、特許請求の範囲に記載され出願時において不可能又は困難であれるべきである。

た当該製造方法を超えて、他の製造る』ことについての立証を負担すべ38 The lnvention 2012 No.4

すなわち、本件のように、『物の発明』に係る特許請求の範囲にその６．考察が存在しない場合を不真正プロダク

物の『製造方法』が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・ク

ト・バイ・プロセス・クレームとし前記プロダクト・バイ・プロセス・レームの技術的範囲の解釈では、「物て、前者は「物同一説」、後者は「製クレームの場合の発明の要旨の認定同一説」と「製法限定説」の２説が法限定説」に従って権利範囲を解釈については、前述した特許権侵害訴あり、見解の対立がありました。

することを明らかにしました。
また、

訟における特許発明の技術的範囲の特許庁の作成した特許・実用新案

左記の事情の立証責任が真正プロダ

認定方法の場合と同様の理由によ

審査基準［第Ⅱ部 第２章 新規性・クト・バイ・プロセス・クレームをり、① 発明の対象となる物の構成進歩性 １.５.２（３）］は、例外の存主張する者にあるとしました。

を、製造方法によることなく、物の在を認めていますが、「物同一説」

この結果、「製法限定説」に従っ構造又は特性により直接的に特定すを原則とする審査基準になっていまて権利範囲を解釈する不真正プロダることが出願時において不可能又はす（特許庁ホームページ2012年２クト・バイ・プロセス・クレームが困難であるとの事情が存在するとき月１日時点）。このため、従来は、原則となり、侵害・非侵害の判断では、その発明の要旨は、特許請求の特許出願審査では、原則として「物は、控訴審では表現が異なるものの範囲に記載された製造方法に限定さ同一説」による特許性判断がなされ原審と同じ解釈をしています。

れることなく、『物』一般に及ぶとていたと思われます。

本件が重要判決であると考えられ認定されるべきであるが（真正プロ他方で、従来の侵害訴訟におけるる理由は、侵害・非侵害の判断のみダクト・バイ・プロセス・クレーム）、判断では、「物同一説」を原則とす

ならず、特許法104条の３の抗弁に② 上記①のような事情が存在するべきと判示した裁判例（東京高裁平おける特許無効の判断においても、といえないときは、その発明の要旨成９年７月17日判決など）と「製法同じ判断基準を適用することを明らは、記載された製造方法により製造限定説」を原則とすべきと判示した

かにした点にあります。

された物に限定して認定されるべき裁判例（東京地裁平成14年１月28

本件は侵害訴訟ですが、特許法である（不真正プロダクト・バイ・日判決など）の両説がありました。

104条の３に係る抗弁の成否の判断

本件の原審では、「製法限定説」の前提となる発明の要旨の認定と特

この場合において、上記①のようを原則として、特段の事情がある場

許無効審判における特許庁（審判体）な事情が存在することを認めるに足合、すなわち、例外的に「物同一説」が把握すべき請求項の具体的内容がりないときは、これを上記②の不真によると判示しました。

同様であると判示したうえで、特許プロセス・クレーム）。

正プロダクト・バイ・プロセス・ク

本件の控訴審では、原審で示した法104条の３に係る抗弁の判断基準レームとして扱うべきものと解する「特段の事情」をさらに具体化し、「物を示しています。このため、特許庁のが相当である。
」の特定を直接的にその構造又は特性の審査・審判においても、「製法限定そして本件は、請求項に記載されによることが出願時において不可能説」を原則とし、上記の特段の事情た製造方法によって限定されると認又は困難であるとの事情」が存在しがある場合に限り「物同一説」によっ定したうえで、当該製造方法で製造た場合を真正プロダクト・バイ・プて判断するように審査・審判実務をされた物は公知発明から容易想到でロセス・クレームとし、かかる事情変更する必要があると思われます。

あると判断しました。なお、本件発

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

明に関連する審決取消訴訟（知財高裁平24.１.27判決、平成22年（行ケ）第10284号）とは証拠が異なっていたため、結論が異なっています。

さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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