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弁護士法人 瓜生･糸賀法律事務所
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令和 5 年改正商標法について
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２．
３．
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はじめに本改正に至る背景
本改正の内容
おわりに

弁護士

和泉 貴夫

1. はじめに
令和 5 年 6 月 7 日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」（以下「本改正法案」といいます。）が第 211 回通常国会において可決され、法律 1として成立しました。この改正には商標法の一部改正（以下「本改正」といいます。）も含まれ、改正された商標法（以下「改正商標法」といいます。）は、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和及びコンセント制度の導入を行う内容となっています。
本改正法案の提出にあたっては、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会（以下「小委員会」といいます。）や産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」といいます。）において有識者による議論が行われ、議論の過程や結果が資料としてとりまとめられています。
本記事では、改正商標法について、その主要な内容を、上記小委員会やワーキンググループにおける議論の内容も参照しつつ概観します。

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令和 5 年 6 月 14 日に公布（令和 5 年法律第 51 号）され、令和 6 年 4 月 1 日から施行されています。

当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。
本書に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。
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2. 本改正に至る背景
これまで、他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り、登録できないと規定されており（改正前商標法 4 条）、同規定は裁判例 2及び現実の商標審査の実務 3においても厳格に解釈されていたため、他人の氏名を含む商標登録のハードルは高く、従前の制度に対しては創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、要件緩和の要望がありました 4。
またこれまで、我が国においては、「コンセント制度」が採用されていませんでした（改正前商標法 4 条 1 項 11 号）。「コンセント制度」とは、他人の先行（引用）登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認める制度のことをいいます。
過去にこのコンセント制度導入の議論はなされたものの法改正には至らず 5、実務上は、アサインバック（出願人と先行登録商標の権利者の名義を一時的に一致させ、拒絶理由を解消させる手法）等による対応が採られていました。しかし、このような手法は、権利を一時的に移転させる必要があるため、この権利移転に伴うリスクや金銭的・手続的負担があり、既にコンセント制度の導入されている国との比較において、海外ユーザーによる日本における商標登録の障壁にもなるといった問題点があったため、運用面での見直し及びコンセント制度導入に向けた更なる検討が進められていました。
3. 本改正の内容(1) 他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し
本改正により、①商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識（以下「周知」といいます。）されている他人の氏名を含み、かつ当該他人の承諾を得ていない商標、又は②他人の氏名を含む商標であって、かつ(A)その商標に含まれる他人の氏名と出願人との間に相当の関連性があること及び(B)出願人に不正の目的がないことを同時に満たさない商標は、登録ができないと規定されました（改正商標法 4 条 1 項 8 号、改正商標法施行令 1 条）。
つまり、他人の氏名を含む商標を登録するためには、相当の関連性（A）及び不正目的の不存在（B）要件（以下「政令要件」といいます。）を同時に満たす必要があり、更に当該他人の氏名が「周知」であると認められる場合には、当該他人の承諾も併せて必要となるという整理になります。
(a)「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」の考え方
この要件は、出願人の商標登録を受ける利益と商標出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられない利益の調整を目的とする規定であり、要件該当性の判断基準となる需要者の範2「他人の氏名」の知名度等を考慮せず、単に商標の構成の中に「他人の氏名」が含まれるかで判断する知財高裁の判決が近時連続して出されていました（知財高裁平成 28 年 8 月 10 日判決『山岸一雄大勝軒事件/山岸一雄事件』、知財高裁令和元年 8 月 7 日判決『KEN KIKUCHI 事件』、知財高裁令和 2 年 7 月 29 日決『TAKAHIRO MIYASHITA The Soloist.事件』）
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例えば、2020 年には、「UNBUILT TAKEO KIKUCHI」（商願 2018-146014）や「ヨウジヤマモト」（商願 2019-23948）等が拒絶査定を受けていました。
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産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて」（令和 5 年 3 月 10 日）
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検討当初、出所混同のおそれや審査処理の遅延、アサインバックの存在を主な理由として導入が見送られた（工業所有権審議会商標問題小委員会報告書、平成 7 年 5 月）。
当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。
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囲は限定せず、指定商品又は指定役務を中心とし、ある程度幅をもった需要者を対象にするとされています。
これを受けて、商標審査基準 6（以下「基準」といいます。）及び商標審査便覧 7（以下「便覧」といいます。）は、「商標の使用をする商品又は役務の分野」の判断に際しては、人格権保護の見地から、当該商標の指定商品又は指定役務のみならず、当該他人と関連性を有する商品又は役務のほか、他人が製造・販売する商品や提供する役務等に限られない、当該他人の活動をも勘案するとしており、その際には、当該商標の指定商品又は指定役務と当該他人と関連性を有する商品又は役務等の業種、性質、需要者の範囲等、両者の関係性を合わせて考慮するものとされています。
また、基準及び便覧によれば、「需要者の間に広く認識されている氏名」の判断に際しては、人格権保護の見地から、その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮したうえで、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起・連想し得るかどうかに留意するとされています。
ワーキンググループ資料及び便覧においては次のような例が示されています。
（事例）
中華料理人商標次郎氏（以下「S 氏」）について、同氏が経営する中華レストラン「商標次郎」が一地方において複数店舗存在しており、新聞においても複数回取り上げられている。そのような状況において、S 氏と無関係の者が、商標「商標次郎」を、指定商品を 29 類「チャーハンのもと」として出願した。
（考え方）
この事例の場合、一地方において S 氏は 43 類「中華料理の提供」の役務において需要者に相当程度知られており、当該役務（中華料理の提供）は、上記指定商品（チャーハンのもと）と密接な関係を有するから、S 氏が商品「チャーハンのもと」を製造・販売等を行っていないとしても、その商品に S 氏の氏名が使用された場合には指定商品の分野における相当程度の需要者が S 氏を想起・連想し得るため、上記出願商標は同号に該当することになる。
(b)政令要件の考え方
政令要件（相当の関連性（A）及び不正目的の不存在（B））は、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を拒絶できるようにという観点から、出願人側の事情を考慮する規定です。基準、便覧及びワーキンググループ資料において明確な判断基準は明らかにされていませんが、次のような例が示されています。
「相当の関連性」があると考えられる例「相当の関連性」がないと考えられる例
・出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名 ・出願人の単なる思いつきにすぎないことが明らかな場合
である場合
・出願前から継続的に使用している店名等で ・出願人の知人の氏名等であり、単なる私的関係にすぎないことが明らかな場合
ある場合
・出願人の雅号、芸名又は筆名である場合
・芸能事務所たる出願人が考案した芸名であって、出願人と業務上の関係がある者が使用している場合
・出願人がその氏名を使用した商品を製造・販売することを内容とするライセンス契約を当該他人と結んでいる場合

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本改正法案に対応するため改訂されたもので、令和 6 年 4 月 1 日以降の出願に適用されます。
本改正法案に対応するため改訂されたもので、令和 6 年 4 月 1 日以降の出願に適用されます。

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・出願人が自己の業務に係る商品又は役務の出所を表示するキャラクター名として使用している事実がある場合「不正の目的」があると考えられる例
・他人への嫌がらせ目的
・先取りして商標を買い取らせる目的「不正の目的」がないと考えられる例
・当該他人（出願商標に含まれる氏名の者）の承諾を得ている場合には、「不正の目的」がないものと推認する(2)コンセント制度の導入
本改正により導入されるコンセント制度は、「需要者の利益」（商標法 1 条）の保護の見地から、「留保型コンセント制度」とされました。留保型コンセント制度 8とは、先行登録商標の権利者の同意があっても、なお出所混同のおそれがあると審査官が判断した場合には登録が認められないものです。このため、登録時に、出所混同のおそれの有無が審査される（改正商標法 4 条 4 項）のみならず、登録後においても、混同防止表示請求（同24 条の 4 第 1 号及び第 2 号）や不正使用取消審判請求（同 52 条の 2 第 1 項）の請求が可能となっており、これらの規定により出所混同防止が図られることになりました 9。
また、同様に、上記混同防止表示請求及び不正使用取消審判請求の対象には、アサイン
バックに基づく商標登録により、複数の類似する登録商標に係る商標権がそれぞれ異なる権利者に属することとなった場合も追加されることとなりました（同 24 条の 4 第 3 号、同52 条の 2 第 1 項）。
(a)「混同を生ずるおそれがない」の考え方
基準及び便覧によれば、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務と、先行登録商標権者等が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務との間での「混同を生ずるおそれ」の有無を考慮するとされています。
そして、基準及び便覧によれば、「混同を生ずるおそれがない」とは、査定時を基準として、先行登録商標権者等の業務に係る商品又は役務であると誤信し、需要者が商品の出所について混同するおそれのみならず、先行登録商標権者等と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤信し、需要者が商品等の出所について混同するおそれが、査定現在のみならず、将来にわたっても生じないと判断できる場合をいうとされ、基準 10によれば、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは「総合的に考慮して判断」するものとされています。
上記判断は、特許庁による職権調査及び出願人による資料提出に基づいてなされます
が、出願人側が（資料提出を含めて）どの程度立証するかは各事案に応じたケースバイケースの対応が必要となります。この点についてはワーキンググループでも議論がなされており、例えば、将来の混同を生ずるおそれの有無の判断にあたり、必ずしも、先行登録商標権者等と出願者間の具体的な使用態様に関する合意書の提出が必要となるわけではな
く、合意内容の要約書、その他将来にわたる混同防止・解消のための合意書、合意以外の8

これに対し、先行登録商標の権利者の同意があれば登録が認められるものを完全型といいますが、コンセント制度を導入する国の多くでは留保型が採用されています。
9コンセント制度導入に関連する規定（同 8 条 1 項、2 項、4 項乃至 6 項、不正競争防止法 19 条 1項 3 号及び同条 2 項 2 号）も改正又は追加されています。
10基準では、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かの考慮事由として、①両商標の類似性の程度、②商標の周知度、③商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか、④商標がハウスマークであるか、⑤企業における多角経営の可能性、⑥商品間、役務間又は商品と役務間の関連性、⑦商品等の需要者の共通性、⑧商標の使用態様その他取引の実情等が挙げられています。
当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。
©URYU ＆ ITOGA 202４4将来にわたって変動する可能性がないといえるような特段の事情等が、各事案に応じて考慮されることが確認されています。
(b)コンセントにより登録されたことの公示小委員会において、コンセント制度の適用により登録された商標については、ユーザーからの要請や、同制度に対する需要者の懸念緩和の観点からも、公示を行う方向で調整するとされており、2024 年 5 月現在、特許庁の HP 上では、「コンセント制度により登録された商標については、特許庁情報プラットフォーム（J-PlatPat）において検索することが可能となる予定であり、検索方法等、詳細については随時更新する」とされています。
4. おわりに
本改正は商標法上重要な改正であると考えられ、本改正に基づく実際の審査運用及び判断がどのように行われていくかについて、今後の実務を注視する必要があるといえます。
本ニュースレターに関するお問合わせは、下記までご連絡ください。
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以上

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