生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

数値範囲の一部について当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載がないため実施可能要件違反と認定された事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

平成26年10月９日判決

平成24年（ワ）
第15612号］

２．発明の概要［原告の主張］本件は、特許請求の範囲中に「直径本件の発明の名称は「疲労特性に優「被告製品の直径４㎛以上の大きさの４ ㎛ 以 上 の 介 在 物 が86個 ／ ㎟ 以 下 」

れ たCu-Ni-Si系 合 金 部 材 」 で あ り、介在物個数は０個／㎟であり、これはとの数値範囲の構成要件があるとこ

請求項１に係る発明を構成要件に分説

文言上86個／㎟以下の範囲内である」

ろ、「直径４㎛以上の介在物が０個／すると、次のようになります。

㎟」である被告製品が本件特許権を侵

Ａ：質 量百分率（％）に基づいて（以害するか否かが争われました。

下、％と表記する）Ni：1.0 ～ 4.5％、［被告の主張］「本件発明は、直径４㎛以上の介在Ｂ：Si：0.2 ～ 1.2％を含有し、物が相当数あることを前提に、その上品は「86個／㎟以下」の構成要件をＣ：残 部がCuおよび不可避的不純物限を86個／㎟以下と規定したもので充足しないと主張するとともに、本件から成る銅合金からなり、あるから、介在物が存在しない構成は特許明細書には直径４㎛以上の介在物

Ｄ：表 面 に66 ～ 184MPaの 圧 縮 残 留含まれない。……サポート要件の観点

被告は、「０個／㎟」である被告製

個 数 ０ ～ 25個 ／ ㎟ 未 満 の 範 囲 を サ

応力が存在し、を加味して解釈するならば、『86個／ポートする発明例がないことから、サ

Ｅ：表 面の最大谷深さ（以下、Rvと㎟以下』とは、『86個／㎟以下であっポート要件違反および実施可能要件違表記する）が0.5㎛以下であり、て、かつ、およそ86個／㎟』を意味し、反で特許無効審判により無効とされる

Ｆ：圧延方向に平行な断面を鏡面研磨

どんなに原告に有利に解釈しても、本後に、47°ボーメの塩化第二鉄溶件明細書に開示されている実施例の下

裁判所は、「86個／㎟以下」は一義

液で２分間エッチング後、観察面限である25個／㎟が限界である」

的に明確であり、「０個／㎟」であるにおいて観察される直径４㎛以上

被告製品は技術的範囲に含まれると判の介在物が86個／㎟以下である

断したうえで、実施可能要件違反によことを特徴とする

無効論では、新規性、進歩性の欠如

り本件特許発明は特許無効とすべきで

Ｇ：Cu-Ni-Si系合金部材。の主張もありましたが、ここではサべきものである旨を主張しました。

あると判断しました。

（２）無効論

ポート要件および実施可能要件違反の本件は、被告製品が、文言上は特許

３．当事者の主張請求の範囲内であったとしても、特許（１）構成要件充足性無効理由のみを取り上げます。

［被告の主張］明細書で実質的に開示された発明の範

本件では、複数の構成要件において囲外であった場合に、裁判所がどのよ被告製品の充足性が争われましたが、「本件発明において圧縮残留応力、うに取り扱うのかが端的に表れていま

ここでは、構成要件Ｆの充足性につい最大谷深さ及び介在物の個数の各数値すので、本稿で紹介します。てのみ取り上げます。

範囲を限定した理由が本件明細書の記2015 No.1 The lnvention 39

載内容からは理解することができない

４．裁判所の判断

ラックの伝播を促進させる原因と考えし、各パラメータ間の相互関係も不明（１）構成要件充足性られ、疲労寿命が低下する。』（段落である」

裁判所は、構成要件Ｆの充足性につ【0009】）ため、介在物の個数を調整「本件発明の構成要件Ｆ、Ｆ１において、次のように判示しました。

する必要があること、本件明細書の発いて、介在物が存在しないものも含む「被告製品の直径４㎛以上の大きさの明の詳細な説明には、実施例４についと解釈されるのであれば、本件明細書

介在物個数は０個／㎟であり、これはて、『４㎛以上の介在物の個数が異なにおいて開示されている介在物個数の86個／㎟以下の範囲内であるから、被るように熱間圧延前の加熱温度、溶体下限は25個／㎟であり、直径４㎛以告製品は、構成要件Ｆ、Ｆ１を充足する。

化 処 理 の 温 度 を 調 整 し た。』（ 段 落

上の介在物個数０～ 25個／㎟未満の被告は、サポート要件の観点を加味【0035】）と記載され、【表４】に、直範囲をサポートする発明例がないた

して解釈するならば、『86個／㎟以下』

径４㎛以上の介在物個数が25個／㎟め、この範囲において本件発明の効果とは、『86個／㎟以下であって、かつ、の試料、47個／㎟の試料及び86個／を奏するか不明である。
そして、サポー

およそ86個／㎟』を意味するなどと㎟の試料の３つの本発明例と125個／ト要件違反の裏返しとしての実施可能主張する。確かに、サポート要件違反㎟の試料及び150個／㎟の試料の２つ要件違反もある」に係る被告の主張は、以下のとおり理の比較例が列記され（段落【0036】）、由があるが、そうであるとしても、構『表４に付加応力σを500MPaとした［原告の主張］成要件Ｆ、Ｆ１は、『直径４㎛以上のときの疲労寿命を示す。介在物の個数「本件発明は、コルソン合金におけ介在物が86個／㎟以下である』と一が86個／㎟を超えると疲労寿命が低る圧縮残留応力、最大谷深さ及び介在義的に明確に定めているのであって、下することがわかる。』（段落【0037】）

物の個数と疲労寿命との相関関係の存

これを、『およそ86個／㎟』であるとと記載されていることが認められる」在が知られていなかったところ、これか、『25個／㎟以上86個／㎟以下』で「（発明の詳細な説明には、）時効処を実験的に解明して顕著な効果が表れあると限定して解すべき必要もない

理温度及び時間につき、粗大な晶出物る数値範囲を特定したものであり、臨し、解するのを相当とする理由もない」

及び析出物の個数を低減させる方法に界的意義が問題になる事案ではない。
金属疲労については相対的な評価しかついての一定の開示があるということ（２）無効論ができる。

できないところ、実験条件において介裁判所は、実施可能要件違反の無効

しかしながら、溶解時の溶湯内での在物個数を厳密に同一にしなくても、理由について、次のように判示しました。

反応により生じる酸化物、硫化物等に圧縮残留応力と疲労特性との関係であ「証拠（甲２）によれば、本件発明ついては、本件明細書の発明の詳細なる程度の相対評価は可能である」に係るCu-Ni-Si系合金は、析出硬化説明に、直径４㎛以上の介在物個数を「直径４㎛以上の介在物個数につい型、すなわち、Cuからなるマトリッ低減させる方法の開示は全くない。ては、本件明細書において開示されてクス中に、NiとSiの金属間化合物か

そして、本件明細書の記載内容及びいる発明例の傾向から、直径４㎛以上らなる析出物を微細に析出させること弁論の全趣旨からすれば、原告が本件の介在物が少ないほど疲労寿命が長くにより、導電率の低下を抑えつつ強度特許出願時において直径４㎛以上の全なることが当然に理解されるし、直径を大幅に向上させた合金であるとこての介在物個数を０個／㎟とするCu-４㎛以上の介在物個数を減少させるたろ、直径『４㎛を超える粗大な析出物、Ni-Si系合金部材を製造することがでめの時効処理の温度等の諸条件につい晶出物等の介在物は強度に寄与しないきたと認めるに足りず、技術的な説明ては、本件明細書の発明の詳細な説明ばかりか、特に大きさが10㎛を超えがなくても、当業者が出願時の技術常の段落【0019】に詳しく記載されてる粗大なものは曲げ加工性、エッチン識に基づいてその物を製造できたと認いる」

グ性、めっき性を著しく低下させ、クめることもできない。

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そうすると、本件明細書の発明の詳決できると認識できない場合があり得在物が25個／㎟以上86個／㎟以下で細な説明には、特許請求の範囲に記載る。しかし、本件全証拠によるも、本件ある」と訂正すれば実施可能要件違反された数値範囲全体についての実施例

優先権主張日前に『Snを主として、この無効理由は解消します。の開示がなく、かつ、実施例のない部れに、CuとNiを加える』
ことによって『金しかし、被告製品が訂正後の特許発分について実施可能であることが理解

属間化合物の発生が抑制され、流動性明の技術的範囲に属さないことになるできる程度の技術的な説明もないものが向上した』発明（又はそのような発ため、訂正の再抗弁は主張できません。といわざるを得ない。

明を容易に想到し得る発明）が存した（２）構成要件充足論についてしたがって、本件発明は、特許請求とは認められないから、本件発明１のの範囲で、粗大な介在物が存在しない

特徴的な部分は、『Snを主として、こ被告は、前記の実施可能要件違反おものも含めて特定しながら、明細書のれに、CuとNiを加える』
ことによって『金よびサポート要件違反があることを前

発明の詳細の説明では、粗大な介在物属間化合物の発生が抑制され、流動性提にして、本件発明に係る特許が有効の個数が最小で25個／㎟である発明が向上した』ことにあり、CuとNiの数との前提で、特許請求の範囲を限定解例を記載するのみで０個／㎟の発明例

値限定は、望ましい数値範囲を示した

釈して、被告製品が構成要件Ｆを充足を記載せず、かつ、全ての粗大な介在ものにすぎないから、上記で述べたよしない旨の主張をしました。

物の個数を低減する方法について記載

うな意味において具体的な測定結果をしかし、裁判所は、サポート要件違されていないことなどからすれば、本もって裏付けられている必要はないと反の主張は理由があるが、そうであっ件明細書の発明の詳細な説明は、本件いうべきである」と判示しています。ても、特許請求の範囲は一義的に明確発明の少なくとも一部につき、当業者

しかし、本件では介在物の個数を調に定めているので限定解釈できない旨がその実施をすることができる程度に整することが発明の特徴的な部分であ明確かつ十分に記載したものであると

り、介在物の個数は、単に望ましい数

キルビー事件判決（最判平成12年はいえない〈原文ママ〉」

値範囲を示したものではないと認定さ４月11日）以前では、特許請求の範れたため、数値範囲全体が実施可能で囲に記載された発明の技術的範囲が発５．考察あることが理解できる程度の技術的説

明の詳細な説明に記載された発明より（１）数 値範囲で規定された構成要件明が必要とされました。

広い場合には、クレーム限定解釈によを判示しました。と実施可能要件との関係についてそして、出願時の技術常識を考慮しり非侵害との結論を導いていました

一般に、特許請求の範囲に記載されても、介在物個数を０個／㎟とする（例えば、東京地判昭和42年11月15日・た数値範囲の上限値と下限値の両方がCu-Ni-Si系合金部材を製造すること

除草剤組成物事件）。

特定されていなくても、数値範囲が当ができたとは認められないため、本件

しかし、現在では特許無効の抗弁

該発明の特徴的部分でなければ、実施発明の少なくとも一部について実施可（104条の３）が認められているため、可能要件違反とはなりません。

能要件違反であると判断されました。

クレームが一義的に明確な場合には、

例えば、知財高判平成21年９月29

なお、本件発明は、構成要件Ｆの「介限定解釈は行われず、端的に特許無効

日〔平成20年（行ケ）第10484号〕では、在物が86個／㎟以下である」を「介と判断されます。

「確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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