SEMINAR REPORTON JUNE 02 2011

TMI 総合法律事務所 /ウエストロー・ジャパン共催 知財戦略セミナー『いま日本企業に求められる知財戦略と実務上の問題点』

一般の法務に比べ独特な方向感覚を必要なのが知財、とりわけ特許をめぐる業務の処理だ。特許などの知財を侵害している輸入品を水際で止めるにはどうするか、特許庁と裁判所でそれぞれ特許の有効・無効をどのように展開すればいいのか、突然「御社の製品は当社の特許を侵害している」とパテントトロールからの警告状が舞い込んだらどうしたらいいか。本セミナーでは対処のための仕組みと情報の交通整理を行い、あわせてここ10 年の知財高裁を中心とする裁判の動きについて、ジャッジする立場からの貴重な話も飛び出した。

講師
TMI 総合法律事務所
弁護士・弁理士 岡田 誠（おかだ まこと）
弁護士

ウエストロー・ジャパン株式会社
リーガルリサーチコンサルタント
森﨑 博之（もりさき ひろゆき） 上田 茂斉（うえだ しげなり）

弁理士

内藤 和彦（ないとう かずひこ）

弁護士

塚原 朋一（つかはら ともかつ）特許権に基づく税関での輸入差止の実際スに致命的なダメージが生じうる手続であが選ばれる。専門委員の意見聴取の場でり、極めて短時間での的確な対応が求めらは、各当事者が短時間でパワーポイントを岡田 誠れる。権利者側は本訴・仮処分との使い分使ったプレゼンを行い、専門委員からの口頭けが、輸入者側は適時・適切な防御が求めの質問に臨機応変に対応する必要がある。

られる。

税関は専門委員の多数意見を尊重し、申弁護士・弁理士

特許権における差止には裁判所における差止（本訴・仮処分）と、税関における輸入差止の 2 種類がある。私の取扱事件としては裁判所での差止が圧倒的に多いが、税関の輸入差止の実務的な情報は非常に少ないので今日のテーマとした。
統計上、税関で「受理」された申立の件数
うち特許権には知財全体で年間約600 件、基づくものは年20件程度である。輸入差止
で貨物が差止められた件数は知財全体で点数にして約60万～100万点にの約2 万件、ぼるが、うち特許権に基づくものは年間約10～30件（平成22年は9件）、点数は数千～数万点（平成 22 年は4258 件）である。
輸入差止は、手続の進行が非常に早く、権利者側にとっては迅速な権利行使が期待できる。逆に、輸入者にとっては、ビジネ輸入差止制度は、輸入差止申立手続と立の「受理」又は「不受理」の決定をする。

認定手続の 2 段階に分けられる。権利者が輸入差止申立手続では、裁判所での特許輸入差止を申し立てると、輸入差止申立手訴訟とほぼ同様の主張・立証が繰り広げら続が開始され、申立につき「受理」か「不受れる。税関自身は特許無効の判断はしない理」かが決定される。申立が「受理」されたとされるが、専門委員は判断可能なので、段階で初めて貨物が税関で実際に止めら実質的には特許無効の主張も可能である。

れ、「 認定手続」に入り、当該貨物が侵害物提出書面に秘密情報が含まれる場合は、品に該当するか否かが認定される。申立の相手方に開示する書面のみ秘密情報をマ「 受 付 」と「 受 理 」とは異なり、輸 入 者としスクして税関に提出する方法等があり、マては申立の「受理」を回避することが重要

スク部分は証拠として参照されない扱いである。となる。

輸入差止申立手続においては、権利者が認定手続では、輸入者のリスクを担保す

輸入差止を申し立てると、原則として「受るため、差止を申し立てた権利者に供託が付」の翌日に HPにその旨が掲載され、輸命じられる場合がある。供託額は輸入者の入者への連絡が行われる。申立の HP掲載

逸失利益（課税価格の 20%が目安）、倉庫から10 執務日以内に利害関係者からの意保管料、その他輸入者が被るおそれのあ見が提出されると、専門委員への意見照会る損害額を見込む。逆に、通関解放手続はが行われるため、輸入者は簡単なものでも輸入者のほうから認定手続の中止を求め期間内に意見を提出すべきである。また、ることができるもので、この場合はライセ

輸入者は意見照会の日程が遅く設定されンス料相当額または当該貨物の販売によるほど準備の時間が取れるので、合理的なる利益額を輸入者が供託することになる。

説明を行って日程につき税関と交渉したほうが良い。専門委員は、知的財産に関する専門家である学者・弁護士・弁理士から3名

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TMI 総合法律事務所/ウエストロー・ジャパン共催 知財戦略セミナー『いま日本企業に求められる知財戦略と実務上の問題点』
パ テントトロールの最新傾向と実務対策
森﨑 博之

弁護士

トを行う誘いをかけることもあるが、それに応じたり、期限の猶予を求めるべきかも傾向は、進歩性の欠如（特許法 29 条 2 項）検討を要する。侵害を確認せずに、同種業とサポート要件違反（特許法 36 条 6 項 1 号）者に十把一絡げに警告状を送付してみたである。進歩性とは「価値の高い発明のみところ引っかかってきたところがあるとし独占権を与える」との意味で先行技術からて、彼らの本当の交渉ターゲットになる危容易に想到しうるか否かと、その発明に想険があるからだ。

到することができる論理プロセスが検討さなっている。

内藤 和彦

定され、「特許を受けようとする発明が発弁理士と」を要求する。請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載されていない場合、特許権を用いた財・サービスの生産は行わ例えば、請求項に係る発明の範囲まで、発ず、特許権を侵害していると疑われる者を明の詳細な説明に開示された内容を拡張見つけ出し、巨額な賠償金やライセンス料ないし一般化できるとはいえない場合にを請求することで利益を得ようとする」者は、サポート要件違反となる。特に、化学分である。最近はファンドなどが特許を買い特許を実施しないので、通常の特許紛争のようにクロスライセンスによる解決ができず、また、用いる特許を厳選した上で、権利行使することが多いので、特許権の無効を争うという方法も難しい。
警告状には、特許番号の指摘があるのみで、製品等の内容を検討することなく、同種業者に大量に送られていることが多い。だから、本当に自分たちの製品が特許を侵害しているのか、そもそも特許が想定している範囲内の製品なのかを慎重に確認すべきであるし、返事をするか否か及びタイミングも慎重に検討すべきである。
トロールのような特許権者の権利行使は野において、数値限定が請求項に記載され現在、特許の有効性を判断するのは特ているとサポート要件違反を巡り争われて許庁の無効審判と、裁判所における特許権いる。最近、サポート要件の判断において、「ダブルト侵害訴訟の 2 つが並立している。

数 値 限 定が請 求 項に記 載されていても、ラック」とも呼ばれるこの状況は、キルビー

発明の特徴部分が数値限定にない場合に事件最高裁判決によってもたらされた。特は、サポート要件違反ではないと判断され許庁の無効審判のみならず、裁判所が特ている裁判例がある。そのため、発明の特許の有効性を判断できるという判決が出

徴部分がどの部分かを認定してサポートされ特許法 104 条の 3 が新設されて追認要件を吟味する必要がある。

された。
不服とされると審決取消訴訟→上告審とわが国の特許権侵害訴訟の活性化への流れ

ステップを踏み、特許権侵害訴訟では控訴

塚原 朋一

特許庁の無効審判では、審判の結果が高裁が控訴審となるため、その無効理由判断傾向が大きな影響を与えている。ダブル

違法ではないのかとの意見もあるが、特許法68 条は特許権者の権利行使は否定しておらず 100 条の差し止め請求権も行使可能

後に無効審決確定等があるなど、制度が入第 1 条 3 項の権利濫用禁止が考えられる。
回答期限は、2 週間程度の短期間になっていることが多く、また、トロールはライセンス実績を作るために、早期ディスカウン弁護士（前知財高裁所長）審→上告審と審級が上がる。双方とも知財トラックのもとでは、無効審決後に訂正審だ。それに対抗する法的根拠としては民法

サポート要件は特許法 36 条 6 項 1 号に規明の詳細な説明に記載したものであるこれているが、その一つは、「 自らは保有するいることが確認されている。彼らは、自られる。最 近 、そ の 判 断 基 準 は ゆるや かに

特許権の無効・訂正にかかる対処法と留意点
パテントトロールとは、色々な定義がさ集めている例もあり、日本でも動き出して知財高裁における主な無効理由の判断判が請求され、逆に侵害訴訟の判決確定れ子になる弊害がある。解決策として特許法改正が行われ、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求禁止、再審の訴え等での知財分野の裁判は、大きな変化を遂げ主張の制限で紛争蒸し返しの防止を図っながら発展を続けている。特許権侵害訴訟ている。の新件は平成元年から伸び続け、小泉内SEMINAR REPORTON JUNE 02 2011
TMI 総合法律事務所/ウエストロー・ジャパン共催 知財戦略セミナー『いま日本企業に求められる知財戦略と実務上の問題点』
閣時代に大きなブームを迎えた。特許権侵「相違点が本質的部分ではない」、第 5 要件

リサ ーチではたくさんの例を参照するの害訴訟の新件は最盛期には年間 200 件を「特許出願中に意識的に除外されていなで、左側フレームに表示された要旨の冒頭

超え、パチスロの特許侵害訴訟で80 億円、い」を判断基準に広く均等侵害を否定するを、ザッピングするように素早く確認するこ

職務発明で 200 億円の支払を命ずる判決

クレームの判決が続いている。第 5 要件は、とが可能だ。ワンクリックで判決と審決になど華やかな時代があったが、知財高裁のいわば出願途中における補正やその後の飛べるために、ページ操作なしで評釈を参発足と前後して停滞期を迎え、新件は年間訂正という限定による自己規制を逆手に照できて使い勝手がよい。

150 件程度に減少した。平成 12 年のキルとった解釈手法であり、発明の何であるか要旨の末尾には裁判官の氏名が掲載さ

ビ ー 判 決 で 特 許 無 効 が 地 方 裁 判 所 でもを理解しないまま、補正や訂正の文言によるれているが、そこにリンクが張られている判断できるとされ、裁判官のマインドが変化線引きを金科玉条にし解釈するものであっので略歴や担当した判決の履歴が参照でて発明の価値を見失っている可能性は高きる。訴訟戦略上で有効な情報だ。

したことが大きく影響している。
特許の進歩性判断では同一技術分野論いと思われる。裁判官自らが発明の価値をパ テントトロ ー ル 対 策 に〈 W e s t l a w

が隆盛を極め、これによって、個別的に示多角度的、立体的に理解し、いい発明を保International 〉は絶大な力を発揮する。

唆、動機付けの有無を検討することなく、護し応援する積極的な姿勢が求められる。

まず、トロールと思われる当事者の企業名で検索すれば、他の裁判の動向や履歴が技術分野が同一性があるか否かで、画一し、このような判断手法は発明の本質をつ

知財紛争における効率的リーガルリサーチと実務上の注意点

では、アメリカの裁判所で提訴の際に作らかんでいない。同一技術分野論は、簡易的ウエストロー・ジャパン株式会社

れる「ドケット」という裁判記録も収録してな判定の指標にとどめ、想到性の可否によ

リーガルリサーチコンサルタント 上田茂斉

おり、裁判の経過をリアルタイムで追える的に進歩性を否定するようになった。しかわかる。また、〈 Westlaw International 〉

る事実認定と容易性の程度とを分別してほか、和解で終結した事件もつかめ、判決推論するべきだ。

を追うだけでは漏らしてしまうトロールの進歩性判断が厳しすぎるとの世の批判全体像をつかむことが可能だ。また、企業を受けて、知財高裁では「飯村コート」が発情報データベースをクロスさせれば、その明に至る示唆等の存在を重視する伝統的企業の概要を知ることもできる。

な判断基準に基づき、当該発明の課題がこのような企業や代理人の法律事務所を先行技術から出発して当該発明に到達す「要注意リスト」として、いったんアラートにるまでの容易性について示唆・動機付けを登録してしまえば、訴訟を起こすなどアク与えているか否かについて着目した「新傾リーガルリサーチのコツは、①検索の総ションを起こした時点でメールで通知が来向」の判断を連続して打ち出した。5 月31日

回数を最小に抑えること、②キーワードやるので、手間を省きながら監視が可能だ。に成立した特許法の改正法では侵害訴訟条件の数を調整すること、③キーワードの知財関係のリサーチでは外国語のキーの判決確定後に特許無効審決が出された長さについて配慮することだ。調査の目的

ワード設定に注意したい。たとえば「進歩場合の救済措置が盛り込まれており、進歩に合わせて、包含関係を考えながら、キー性」はアメリカではobviousness（自明性）性をより広く認めることにつながる制度設ワードの条件を変えて試していく。どこでだが、not obviousnessでは検索できない。

計だ。これにより、今後のさらなる判例の文節を切るかも、能率よくしかも漏れのな

ウエストロー社では、中国法製品やインドい検索について重要な判断となる。

法製品も用意しており、新興国の知財案件均等侵害については5 要件を打ち出した〈Westlaw Japan〉の判例データベースについてもリサーチが可能である。

最高裁判決以来、不幸なことに、第 1 要件はフレーム構造になっている。知財関係の発展に期待している。

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