令和２年

司法試験

選択科目‐知的財産法

第１問

〔第１問〕
（配点：５０）医療機器メーカーＸ社は，カプセル内視鏡Ｌを開発した。カプセル内視鏡とは，小型カメラ，ライト，モーターなどを内蔵したカプセル状の内視鏡であり，患者が飲み込むと消化器官の内部を順次撮影し，画像を体外に送信した後，肛門から自然排出されるものである。光ファイバーなどで体外とつながれた従来の内視鏡（いわゆる胃カメラなど）よりも患者への負担が少なく，これまで経口挿入が困難であった小腸も容易に撮影できるという利点がある。
以上の事実関係を前提として，以下の設問１ないし３に答えなさい。なお，設問１ないし３及び設問
１の⑴と⑵はそれぞれ独立したものであり，相互に関係はないものとする。
〔設 問〕
１. Ｘは，カプセル内視鏡Ｌの発明について，社内の職務発明規程に基づき特許を受ける権利を原始取得した上で特許出願をし，さらに査定前に同権利をＹ社に有償で譲渡した。Ｙは，特許を受ける権利を譲り受けてから，補正や出願の変更をしていない。
⑴ Ｙが査定を受ける前に，ＸからＹへの上記譲渡契約は，Ｙによる代金の不払により，債務不履行を理由に解除された。特許庁がまだ査定をしていない段階で，Ｘは，どのような手段でＹから特許出願人としての地位を回復することができるか。
⑵ Ｙに対して特許権が付与された後に，Ｙは更にＺ社に特許権を譲渡した。その後，ＺがＬを製造販売して利益を得ていたところ，ＸからＹへの特許を受ける権利の譲渡契約は，Ｙによる代金の不払により，債務不履行を理由に解除された。ここで，Ｚは，Ｙから特許権を譲り受ける時点で，ＹのＸに対する債務不履行の事実について善意であった。Ｘは，Ｚに対して，訴訟上どのような請求が可能か。
異なる見解にも留意しつつ論じなさい。
２. Ｘは，さらに，カプセル内視鏡Ｌを用いて小腸の疾病αの発症の有無を診断する方法Ｍを開発した。
この診断方法Ｍを用いると，疾病αの発症を２０％の確率で発見できるが，疾病αの初期徴候は患者によって多様であるため，残る８０％についてはなお発見できない。また，診断方法Ｍを用いると，下痢などの副作用が必ず生じることも分かっている。
この診断方法Ｍは，特許法上，「発明」に当たるか。また，当該方法は，特許法上，「産業上利用することができる」ものに当たるか。
３. Ｘは，カプセル内視鏡Ｌを製造販売しているところ，このＬには，撮影した消化器官内部の画像を効率よく逐次に体外へ送信する部品が内蔵されている。また，この部品には，通信機器メーカーＷ社が特許権Ｐを有するデータ送信装置の発明が用いられている。
ここで，Ｌは，医療機器における通信システムＱの普及を目的とした日本の民間標準化団体Ｒが策定した通信規格Ｓに準拠した製品である。また，Ｗは，Ｒの会員として，Ｒの知的財産権ポリシーに従い，Ｒに対して，特許権Ｐが通信規格Ｓの必須特許である旨を通知するとともに，Ｐについて「公正，合理的，かつ非差別的な条件」（本件条件）で取消不能なライセンスを誰にでも許諾する用意がある旨の宣言（本件宣言）をしていた。
Ｗは，Ｘに対して，特許権Ｐに基づき，Ｌの製造販売の差止めと損害賠償をそれぞれ請求することができるか。

（法務省ＨＰより引用 http://www.moj.go.jp/content/001326059.pdf）

1

令和２年

司法試験

選択科目‐知的財産法

2第１問

令和２年

司法試験

1

設問１

2

第１ 小問１について

選択科目‐知的財産法

第１問

3

Ｙが，特許庁長官に対し，特許を受ける権利の承継を受けた旨の届出をしていた場合

4には，ＸからＹへの承継の効力が生じる（特許法（以下「法」という。
）３４条４項）。

5

したがって，Ｘとしては，解除の遡及効により，Ｙからさらに同権利の承継を受けた6者として同届出を提出することで，特許出願人としての地位を回復することができる。

7

なお，届出の際は，権利の承継を証明する書面を提出する必要があり（特許法施行規

なお，実務上は，「出願人名義変更届」といいます。

中山「特許法 第四8910則５条１項），Ｙの協力が得られない場合には，Ｘが特許を受ける権利を有することの版」３６０頁，３７１頁，３７２頁

確認判決を得て，当該書面として提出することで，単独で名義変更することができる。
第２ 小問２について

11

１ Ｘとしては，特許を受ける権利の譲渡契約が解除されたため，当該契約の効力は遡及

12的に失われるから，Ｙによる出願は，法１２３条６号に違反する冒認出願にあたるとし

13て，Ｚに対し，法７４条１項に基づき特許権の移転請求をすることが考えられる。

14

もっとも，Ｚは，ＸＹ間譲渡契約との関係では善意の第三者にあたるところ，善意の15第三者に対する特許権移転請求が認められるかが，その適用条文との関係で問題となる。

16

２ 一般法としての解除規定である民法５４５条１項但書が適用されるとすれば，契約解17除によって第三者を害することはできないから，当該第三者に対して，契約解除を理由18とする特許権の移転請求も認められないことになる。

19

他方，法７９条の２は，法７４条１項に基づく移転請求による「移転の登録」の際に，20特許権を有していた善意の第三者に通常実施権を認めるという規定であり，善意の第三21者に対しても移転請求が可能であることを前提としているものとも考えられる。

22

ここで，特許法は民法の特別法的存在であり優先適用されるとして，法７９条の２が23前提としているところに基づき，善意の第三者に対する移転請求が認められるとの見解
1

令和２年

12

司法試験

選択科目‐知的財産法

第１問も考えられる。
しかしながら，特別法が優先して適用されるのは，特別法が一般法に抵触する場合で
中山「特許法 第四3あるところ，法７９条の２は，善意の第三者に通常実施権を認める旨を規定するのみで4あり，解除における第三者を保護するという民法５４５条１項但書の規定と抵触するよ5

うな性質の規定ではないものといえる。

７頁

6

したがって，かかる場合には民法５４５条１項但書が適用されると解すべきである。

7３ よって，善意の第三者Ｚは同条によって保護されるから，Ｘは，Ｚに対し，訴訟上に8おいて特許権の移転請求をすることはできない。

9設問２

10

第１ 「発明」該当性について

11版」３６６頁，３６１ 発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（法２条１中山「特許法 第四12項）。
「自然法則を利用した技術的思想」といえるためには，当業者がそれを反復実施す13ることにより同一効果を得られるという反復可能性が必要であるとされている。

版」１０６頁，１０７頁

14

ここで，診断方法Ｍは，「疾病αの発症の有無を診断する方法」であるところ，疾病15αの発症の発見率は２０％にとどまっており，かような低確率の診断方法であっても，７０９頁

16

反復可能性が認められるかが問題となる。

黄桃の育種増殖法

９民集５４巻２号事件（百選（第５版）

17

２ 反復可能性につき高い再現率を要求すると，産業発達に不可欠な，複雑かつ未知の技

18

術分野のものほど発明として保護することが困難となり，発明を奨励し産業の発達に寄19与するという特許法の目的（法１条）に反することとなる。

2021

最判Ｈ１２・２・２

したがって，ここでの反復可能性とは，当業者が再現可能であれば足り，その再現確立が高いことまでもが要求されるものではないと解すべきである。

22

３ 診断方法Ｍは，疾病αの発症を２０％の確率で発見できるということであるから，当23

業者が診断方法Ｍを用いた場合に，疾病αの発症を発見することは再現可能であるとい
2【５３】）

令和２年

123

司法試験

選択科目‐知的財産法

第１問えるため，反復可能性が認められ，発明として完成しており，「発明」にあたる。
第２ 「産業上利用することができる」（法２９条１項柱書）か否かについて
１ 副作用がある点について

4

診断方法Ｍには，下痢などの副作用が必ず生じるものとされている。

5

しかしながら，診断方法Ｍは疾病αの発症を発見するという点に技術的意義を有して
中山「特許法 第四6おり，その発見が可能である以上，安全性が十分でないことのみを理由として特許性を7否定すべきではない。また，かような発明にも特許性を認め，その技術を公開すること

8で，安全性の問題を克服する新たな発明の促進を図ることができ，発明の奨励による産9

業発達への寄与という特許法の目的（１条）に適うというべきである。

1011

したがって，副作用があるという点は，診断方法Ｍが「産業上利用することができる」といえるか否かに影響を与えるものではない。

12２ 医療行為である点について

13⑴ 診断方法Ｍは，「人間を診断する方法」に関する発明であるとして，医療行為にあた

14

15

るところ，医療行為が「産業」にあたるかが問題となる。
⑵ 特許法は，「産業」に何が含まれるかにつき何ら規定はしていない。
仮に医療行為に特許性が認められるとすれば，医師としては，治療や診断を行うに際17し，常に特許侵害の有無を意識しなければならないこととなり，萎縮が生じかねない。

18

そして，特許法は，かような事態を阻止する措置を何ら講じていない以上，医療行為に19特許性を認めることを予定していないものと解さざるを得ない。

８号９９頁

外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置事件（百選（第５版）【５７】）

中山「特許法 第四版」１２４頁－１２８頁

もっとも，医療行為であっても，治療や診断の前提となる資料を収集する方法にとど高林「標準 特許法21

まるなど，医師による治療や判断そのものでない場合には，上記不都合は生じ得ない。

22

したがって，医療行為のうち，医師による治療や判断行為そのものに限り，「産業」に

23

東京高判Ｈ１４・４・１１判時１８２1620版」１２３頁

第７版」４５頁－４８頁

含まれないものと解すべきである。
3

令和２年

1234

司法試験

第１問

⑶ 診断方法Ｍは，カプセル内視鏡Ｌを用いて診断の前提となる資料を収集する方法にとどまらず，その先の医師による診断行為をもその内容とするものと考えられる。
したがって，診断方法Ｍは「産業」に含まれないというべきであるから，「産業上利用することができる」ものに当たらない。

5

設問３6

第１ 差止請求7

選択科目‐知的財産法

カプセル内視鏡Ｌは，特許権Ｐに係るデータ送信装置の発明が用いられているのであ知財高判Ｈ２６・8

るから，その製造販売は，Ｐの「実施」（法２条３項１号）にあたる。

５・１６

9

もっとも，カプセル内視鏡Ｌは通信規格Ｓに準拠しており，Ｐは通信規格Ｓの必須特10許であるところ，Ｐの特許権者Ｗにより本件宣言（ＦＲＡＮＤ宣言）がなされている。

11

ここで，ＦＲＡＮＤ宣言によってライセンス契約が成立するものではないが，ＦＲＡ

12

ＮＤ条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては，必須宣言特許によ13る差止請求権の行使は権利濫用（民法１条３項）に該当し許されないと解すべきである。

14

したがって，Ｘが同条件によるライセンスを受ける誠実な意思を有する者である旨を15

16

主張・立証した場合には，Ｗによる差止請求は権利の濫用として認められない。
第２ 損害賠償請求

17

特許権者は，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンスを付与する旨の宣言をしている以上，相18

手方がライセンス契約を締結する意思がないなどの特段の事情がない限り，原則として

19同条件でのライセンス料相当額の範囲内でのみ請求できるものと解すべきである。

2021

したがって，Ｗの損害賠償請求は，Ｗが，上記の特段の事情を主張・立証しない限り，本件条件でのライセンス料相当額の範囲内でのみ認められうるにすぎない。

22以 上

4

アップル対サムスン事件（百選（第５版）【３０】）