令和３年

司法試験

選択科目‐知的財産法

第１問

小松・千葉

〔第１問〕
（配点：５０）
Ｘは，腹壁と胃壁を縫合糸で固定する施術（胃壁固定術）に用いられる「医療用器具」（以下「Ｘ発明」という。
）について特許権（以下「Ｘ特許権」という。
）を有している。Ｘ発明は，腹壁と胃壁の縫合を短「均等論」「消尽時間に迅速かつ確実に行うという課題を解決するために，縫合糸を挿入するための針と，これとほぼ平行論」「間接侵害」に設けられた縫合糸を保持するための針とを固定部材により固定する構成（以下「構成要件α」という。
）「102 条2 項と推を採用し，２本の針を一体化させ，同時穿刺（注）可能な構造としたことを技術的特徴の一つとする。

定覆滅事情」は実

Ｘは，Ｘ発明の実施品である医療用器具（以下「Ｘ製品」という。
）を製造し，販売している。

務上も典型的な以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えなさい。
なお，各設問はそれぞれ独立したものであり，論点で，すべて有相互に関係はないものとする。

名な判例がある（注）「穿刺」とは，体外から体腔内，血管内，臓器内に針を刺し入れることをいう。
〔設問〕
１．Ｘは，Ｘ発明の特許出願時に，その特許請求の範囲において，構成要件αの針を金属製の針と記載していたが，当該特許出願の願書に添付した明細書には，針の材質に関して，その他の硬い針を用いてもよいことが記載されていた。Ｘ特許権については，特許出願から設定登録までの間に補正がされていない。
Ａは，樹脂製の針を使用した医療用器具（以下「Ａ製品」という。
）を製造し，販売している。Ａ製品は，樹脂製の針を用いている点を除き，Ｘ発明の構成要件を全て充足する。Ｘ発明の特許出願時において，樹脂製の針が硬い針であることは，Ｘ発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって自明であり，また，金属製の針に替えて樹脂製の針を用いてもＸ発明の作用効果を奏することは，それらの者が容易に想到することができたとする。この場合，Ａの行為は，Ｘ特許権を侵害するかについて論じなさい。
２．Ｂは，医療機関からＸ製品の使用済み品を入手し，Ｘ製品を分解し，各部品を洗浄し，再組立てを行い，滅菌処理を施した上で，医療機関に販売している。Ｂによるこれらの作業の過程では，部品交換は行われていない。一方で，Ｘ製品の添付文書には，「再使用禁止」と明記されている。この場合，Ｂの行為は，Ｘ特許権を侵害するかについて論じなさい。
３．Ｃは，胃壁固定術に用いられる医療用器具（以下「Ｃ製品」という。
）を製造し，販売している。Ｃ
製品は，縫合糸を挿入するための針と縫合糸を保持するための針より構成されており，２本の針が固定部材によって一体化されていない点を除いて，Ｘ発明の構成要件を全て充足する。しかし，Ｃ製品は，使用後，２本の針をまとめて容易かつ安全に廃棄するために，２本の針を一体化して係止する機構（以下「一体化機構」という。
）を備えている。Ｃ製品の一体化機構は，２本の針をまとめて廃棄するための仮止めにすぎないから，２本の針を一体化機構により係止した状態のＣ製品を一体化同時穿刺に使用すると，穿刺する力が２本の針に均等に伝わらず，針先が曲がり，臓器を損傷する危険性がある。ゆえに，Ｃ製品の添付文書においても，使用上の注意として，「一体化させた状態で２本の針を同時に穿刺しないこと。臓器の損傷，誤穿刺や出血の危険性がある。
」との記載がなされている。もっとも，Ｃ製品の２本の針を一体化機構により係止し，さらに汎用クリップで留めると，係合力が増し，一体化同時穿刺を安全に実施することが可能となる。
Ｘは，第三者機関に依頼して，Ｃ製品の使用状況に関する調査を実施したところ，Ｃ製品の使用経験がある医療機関におけるＣ製品の全使用症例数の３割の症例で汎用クリップを用いた一体化同時穿刺が行われていることが判明した。そこで，Ｘは，Ｃに対し，上記調査の結果を摘示した上で，一体化機構により係止し，汎用クリップで留めた状態にあるＣ製品は，Ｘ発明の技術的範囲に属するものであり，その製造，販売はＸ特許権を侵害するものであるから，それらの行為を止めるように警告し
1

（小松）。

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第１問

小松・千葉

た。しかし，ＣがＣ製品の製造，販売を継続したため，Ｘは，Ｃに対し，差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した。
⑴ Ｘは，Ｃ製品の製造及び販売の差止めを請求することができるかについて論じなさい。
⑵ Ｘは，Ｃがこれまでに販売したＣ製品の全数量を対象として特許法第１０２条第２項を用いて損害額を算定し，損害賠償を請求している。仮にＣの行為がＸ特許権を侵害するとした場合，Ｘの請求に対するＣの反論としてどのような主張が考えられるかについて論じなさい。
（法務省ＨＰより引用 http://www.moj.go.jp/content/001348317.pdf）
【設問１】

【設問２】

【設問３】

2

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1

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第１問

小松・千葉

第１ 設問１について

2

１ Ａ製品は，「樹脂製の針」を用いている点で，Ｘ発明の構成要件のうち「金属製の3針」を充足せず，文言上は，Ｘ発明の技術的範囲に属しない。しかしながら，特許請4求の範囲の文言とわずかでも異なれば，特許発明の技術的範囲に属しないとすれば，5特許権は容易に回避されてしまい，特許法の目的や正義公平の理念に反する。

6

そこで，文言侵害にあたらない場合も，①相違する部分が発明の非本質的部分であ
最判 H10.2.24「ボ7り，②同一の作用効果を奏し，③相違部分の置換を当業者（当該技術分野における通8常の知識を有する者）が容易に想到できること，及び④対象技術が，特許出願時にお9ける公知技術と同一又はそこから容易想到でなく，かつ⑤特許権者が，対象技術の構10成を意識的に除外した等という特段の事情がないことの５要件をみたす限り，特許発ールスプライン事件」
【百選８】

知財

高判

H28.3.25「マキサカルシトール事件」
【百選９】

11

明の構成と均等なものとして特許権侵害が認められるものと考える。

12２ 本問についてみると，Ｘ発明は，①構成要件αの構成を採用し，２本の針を一体化13させ同時穿刺可能な構造としたことに技術的特徴があり，これが本質的部分である

14

ところ，Ａ製品もこれを備えている。他方，人体へ穿刺する注射針を金属性とするか15樹脂製とするかはかかる特徴部分とは無関係であり，Ｘ発明とＡ製品の相違部分は16非本質的部分である。また，問題文から，②樹脂製の針でも同一の作用効果を奏し，

17③そのことは当業者に容易に想到できた。

18３(1) 他方，④は問題文からは明らかでないが（主張・立証責任はＡ），⑤Ｘ発明の出願

19時において，樹脂製の針を用いてもＸ発明の作用効果を奏することは当業者であれ20

ば容易に想到し得たにも関わらず，特許発明と代替可能な公知の部材を特許請求の21範囲に記載しなかったことが，前記「特段の事情」にあたらないかが問題となる。

【過去問】
均等論：H18 ，H22

最判 H29.3.24「マキサカルシトール22(2) この点について，先願主義の下，早期の出願を迫られる出願人に，あらゆる侵害23態様を想定して特許請求の範囲の記載を強いることは酷であり，特段の事情がある事件上告審」【百選10】

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第１問

小松・千葉

1というためには，単に代替可能な部材が存在しただけでは足りず，客観的・外形的に2みて，出願人が，当該同効材が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識し3ながら，あえて特許請求の範囲に記載しなかったといえる必要がある。

4(3) 本問では，Ｘ発明の明細書に，「その他の硬い針」を用いてもよいと明記されてお5り，出願時に，当業者にとって，樹脂製の針が「硬い針」であることは自明であった

6（出願時同効材）。それにもかかわらず，Ｘは，あえて特許請求の範囲の記載を「金7属製の針」に限定したものである。このことは，客観的・外形的に見て，出願人が，8特許出願時に，「その他の硬い針」である樹脂製の針でも代替可能であることを認識9しながら，あえて特許請求の範囲に記載しなかったものといえる。

10(4) したがって，樹脂製の針を備えるＡ製品の構成は，Ｘ発明から意識的に除外され11た「特段の事情」が認められ，少なくとも上記⑤から均等侵害も成立しない。

12

４ よって，Ａ製品を製造販売するＡの行為は，Ｘ特許権を侵害するものではない。

13

第２ 設問２について

14

１ 特許権者が適法に譲渡した特許製品についても特許権の効力が及び，使用や譲渡15の都度，特許権者の許諾を要するとすると，特許製品の円滑な流通が妨げられ，かえ16って特許権者の利益を害することになる。また，特許権者には公開の代償を確保する

17

機会が既に保障されており，流通過程において二重の利得を認める必要性もない。

18

そこで，特許権者によって適法に譲渡された特許製品については，特許権はその目19的を達したものとして消尽し，特許権者はその後に当該製品を業として使用，譲渡等20する行為に対して権利行使することはできないものと解すべきである（消尽論）
。

21２

【過去問】
消尽論：
H23,H24,H26

中山
「特許法」
〔4 版〕
441 頁

このように，特許権の消尽は政策的理由によるものであって，特許権者の意思に最判H19.11.8「イン22より排除し得るものではない。もっとも，消尽の対象となるのは，特許権者が譲渡し23た当該製品であり，当該特許製品につき加工や部材の交換がされた結果，当該特許製クタンク事件」【百選 22】

2

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第１問

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品と同一性を欠く新たな特許製品が製造された場合には，特許権の効力が及ぶ。
３

本問では，まず，Ｘ製品の添付文書に「再使用禁止」と明記されているところ，3特許権者の意思により消尽の効果が排除できないことは前記のとおりである。

4

しかしながら，他方で，Ｘ製品は身体内に穿刺する医療用器具であり，特許製品のここはどちらの5属性として，本来的に１回の使用で社会的・経済的効用を喪失し，再使用が予定され結論もあり得るが，いずれにして6ていないものといえる。実際の取引の実情としても，そのようなものにつき第三者が7消毒して再度流通に置かれることはないものと考えられる。また，部品の交換は行っ8ていないとしても，使用後の医療用器具を回収し，分解・洗浄した上で，再組立てを9して販売するというＢの行為は，最早単なる補修等にとどまらず，実質的には，効用10を喪失したＸ製品について，部品の状態からＸ発明の構成要件を充足する製品を新11たに製造するものといえる。

12４ したがって，第一譲渡されたＸ製品と同一性を欠くＸ製品が新たに製造販売され13ているものといえるから，Ｂによる使用済みＸ製品の再生産及び販売行為に対して，14Ｘの特許権は消尽しないから，Ｂの行為は特許権侵害となる。

151617も最判の規範を踏まえつつ，悩みを見せてあてはめをする。

第３ 設問３ 小問⑴について
１ Ｃ製品は２本の針が一体化されておらず，Ｘ発明の本質的部分である構成要件αを充足しないから，Ｃ製品の製造・販売自体につき直接侵害は成立しない。

18２ もっとも，Ｃ製品を汎用クリップで留めることで，固定部材により一体化され，構19成要件をすべて充足することになるから，Ｃ製品は，Ｘ発明の「生産に用いる物」に20あたり，これを製造販売する行為に間接侵害（法１０１条２号）が成立しないか。

21⑴ まず，「生産」とは物を作り出すことをいい，「その物の生産に用いる物」といえる

22

ためには，特許発明の技術的範囲に属する製品が作り出されることとなる使用態様

東京地判 H23.6.10「医療用器具事件」【百選 15】

なお，本問の事案のモデルも同判決であると考えられる。

23が，同製品の使用態様として格別特異なものではなく，通常行われる使用態様の一3

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第１問

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つであるといえる必要がある。本問では，Ｃ製品の添付文書における使用上の注意

2として，一体化同時穿刺が禁止されているものの，Ｃ製品の全使用症例数の３割の3症例において汎用クリップで一体化させたＣ製品が用いられている以上，Ｃ製品の4使用態様として格別特異なものとはいえず，通常行われる使用態様といえ，Ｃ製品5は，「その物の生産に用いる物」にあたる。

6⑵ 「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは，発明の構成要件中の本質的部
高林「標準特許法」

7分を具現して行う実施に不可欠なものをいうところ，２本の針の一体化機構を備え8るＣ製品は，Ｘ発明の本質的部分を実施するために不可欠なものといえる。

9⑶ 「知りながら」という主観的要件については，差止請求との関係では，事実審の口10頭弁論終結時に具備していれば足りる。本問Ｘは，訴訟提起前に，Ｃに対し，Ｃ製品〔7 版〕172 頁

前掲医療用器具事

11が汎用クリップで留めた状態で使用されている旨の調査結果も適示した上で，Ｘ特12許権を侵害するものとして警告を行っていることから，当該要件もみたす。

13３ よって，Ｘは，Ｃ製品の製造及び販売の差止めを請求することができる。

14件【百選 15】

第３ 設問３ 小問⑵について

15１ 間接侵害（法１０１条２号）に基づく損害賠償請求では，主観的要件充足後に生じ16た損害のみを請求しうると解されるから，Ｘによる警告前の販売行為については，17損害賠償請求は認められないとの主張が考えられる。

18２ また，法１０２条２項は，特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであ19

ろうという事情を基礎とする推定規定である。そして，Ｃ製品の全使用症例数のう20

ち７割は，汎用クリップを用いた一体化同時穿刺は行われていないのであるから，21かかる分については，Ｃの侵害行為がなければＸが利益を得られたであろう関係に22あるとはいえないから，同項の推定は覆滅されると主張することが考えられる。

知財高判 H25.2.1「紙おむつ処理容器事件」【百選 39】

23以 上
4

【過去問】
102 条 2 項：
H27