審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討

特集《特許》

審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討（進歩性第 1・2 分類）
平成 27 年度特許委員会第二部会

北田 明，紺野 昭男，中田 雅彦，黒田 博道，三上 敬史，加藤 謹矢
堀籠 佳典，古橋 伸茂，平田 晴洋，井出 真，江間 晴彦，斎藤 俊平
京村 順二，岩田 耕一，佐藤 大輔，桑城 伸語，岡田 恭伸，赤堀 孝
新井 宏，藤田 雅史，武田 健志，中里 卓夫，帯包 浩司，山内 伸
福井 敏夫，淡路 俊作
要 約
本稿は，2015 年度特許委員会において，進歩性又は記載要件が争点となった直近の審決取消判決について，判決の考え方や適示した事実を網羅的に検討し，過去に特許委員会で見出した傾向と対比しつつ直近の動向として把握すると共に，該動向と 2015 年度に改訂された審査基準とを対比・検証して報告するものである。
これにより，会員の権利化業務において近時の裁判例を活用することを可能とする。
なお，特許委員会の過去の研究結果は，パテント誌 2014 年 3 月号，10〜12 月号，同誌 2016 年 7 月号
で既に報告済みであり，これらも併せて参照することにより，進歩性及び記載要件に関する近時の裁判例を多面的に把握することが可能である。
ただし，本稿も含めたパテント誌での報告では，掲載頁数の制約などのため，全ての内容を掲載できていな
い。報告内容の全文は，日本弁理士会の電子フォーラム（会員専用ホームページ）で WEB 公開されている答申書をぜひ概観して頂きたい。

性・作用・機能の共通性・引用文献の内容中の示唆）」

目次
１．はじめに「進歩性第 3 分類_最適材料の選択・設計事項・周知慣２．進歩性第１分類

本願発明の認定

３．進歩性第１分類

引用発明の認定

４．進歩性第２分類

技術分野の関連性

５．進歩性第２分類

課題の共通性を探った。なお，これらの検証結果は，パテント誌

６．進歩性第２分類

作用・機能の共通性

2014 年 3 月号，10〜12 月号にて報告した。

７．進歩性第２分類

引用文献の内容中の示唆（3）また，主要な特許要件には記載要件もある。そこ

用技術・顕著な効果・阻害要因」の三つの争点で分類し，知財高裁と特許庁の判断を比較して全体的な傾向

で，2014 年度に，2008 年度以降の記載要件が争点の審

１．はじめに決取消判決について，各判決を「記載要件第 1 分類_化

（1）特許委員会は，2012 年度に，
無効審判の請求成立_§ 36.4.1 号・同 6.1 号」「記載要件第 2 分類_機・電_§割合の変遷及び拒絶審決に対する審決取消訴訟に36.4.1 号・同 6.1 号」「記載要件第 3 分類_化・機・電_§おける審決取消率の変遷という二つの観点から，

36.6.2 号」の三つの争点で分類し，知財高裁と特許庁

2008 年頃から特許性の判断が特許権者／出願人に有の判断を比較して全体的な傾向を探った。なお，この利になってきたことをデータで確認した。

検証結果は，パテント誌 2016 年 7 月号にて報告した。

（2）そこで，2012・2013 年度に，2008 年度以降の進歩（4）本稿は，上記検証後（2012 年度以降）から直近

性が争点の審決取消判決について，各判決を「進歩性（2015 年 4 月）までの知財高裁の審決取消判決のうち，

第 1 分類_本願発明の認定・引用発明の認定」「進歩性「進歩性第 1 分類_本願発明の認定・引用発明の認定」

第 2 分類_動機付け（技術分野の関連性・課題の共通「進歩性第 2 分類_動機付け（技術分野の関連性・課題

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審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討の共通性・作用機能の共通性・引用文献の内容中の示●【理由】傾向に沿った判断をした事案

唆）」を争点とする判決について，上記過去に見出した・H23(行ケ)10211

傾向と対比しつつ直近の動向を検証し報告するもので（本願発明の内容）ある。

【請求項１】（5）また，2015 年度に審査基準が改定されたため，上各々がアドレスフィールドとフィルタタグフィール

記動向と審査基準の改訂内容とを対比・検証して報告

ドからなるパケットであって，フィルタリングノードするものである。

を有する PON（Passive Optical Network）を介し送（6）本稿による報告は，過去の報告と併せて概観する

信されるパケットのフィルタリング方法であって，…

ことで，進歩性及び記載要件に関する近時の裁判例を

前記フィルタタグフィールドの値は，前記アドレス

網羅した傾向及びその傾向と改訂審査基準との関係をフィールドを用いて，前記フィルタリングノードに宛把握できるので，会員の実務に貢献できれば幸いであてられ，かつ前記フィルタタグフィールドの値に設定る。

されるフィルタタグフィールドを有する第 1 パケットの受信に応答して保存されることを特徴とする方法。

２．進歩性第 1 分類

本願発明の認定（審決の内容）≪本願発明／本件発明の認定が争点の事案≫「審決は，引用例 2 に記載された発明（引用発明 2）を

H23(行ケ)10211・H23(行ケ)10221・H23(行ケ)10228

次のとおり認定している。

・H23 (行 ケ) 10253・H23 (行 ケ) 10266・H23 (行 ケ)「バーチャル LAN システムに適用される複数グルー

10273・H23 (行 ケ) 10358・H23 (行 ケ) 10396・H24 (行プ一括中継方法において，バーチャル LAN 情報は，

ケ) 10166・H24 (行 ケ) 10239・H24 (行 ケ) 10412・H25

宛先 MAC アドレスフィールドを用いて，中継装置(行 ケ) 10036・H25 (行 ケ) 10245・H25 (行 ケ) 10255・(1)に伝送され，かつ前記バーチャル LAN 情報に設定

H26(行ケ)10044・H25(行ケ)10347・H26(行ケ)10095

されるバーチャル LAN 情報フィールドを有する最初のフレームの受信に応答して登録される方法。」」●過去に抽出した全体傾向（判決の内容）（１）［H24］拒絶審決⇒取消「そこで，ま ず，本 願 発 明 の「前 記 フ ィ ルタリ ン グ

特許庁は，発明の詳細な説明の記載を参酌すべき特フィールドの値は，前記アドレスフィールドを用い段の事情は存在しないとして，請求項の記載のみからて，前記フィルタリングノードに宛てられ，」の意義に本願発明を認定する傾向である。

ついて検討すると，本願の明細書（甲 3）の【0054】に

一方，裁判所は，前記特段の事情が存在するとして，は，次の記載がある。…そうすると，本願発明の「前発明の詳細な説明の記載を参酌して請求項に記載の用記 フ ィ ル タ タ グ フ ィ ー ル ド の 値 は，前 記 ア ド レ ス

語の意義を解釈する傾向である。

フィールドを用いて，前記フィルタリングノードに宛（２）［H25］無効成立／無効不成立⇒取消

てられ，」とは，「パケット」の「アドレスフィールド」

特許庁では，請求項の記載を重視して明細書等を参酌せずに請求項の文言通りに解釈しようとする。

において「フィルタリングノード」を宛先に設定することにより，当該「パケット」の「フィルタタグフィー

一方，裁判所では，明細書等の記載を参酌し，請求項の記載と明細書の記載とを総合して判断する。

ルドの値」が，上記「フィルタリングノード」に宛てられることをいうものと認められる。…上記認定事実によれば，引用例 2 に記載された発明においては，局●【結論】全体から抽出できる傾向

から送信されたフレームは，局に接続されたネット（1）全体としては，過去の傾向に沿っている。

ワークと，このネットワークが接続されたポートとを（2）また，裁判所は，発明の詳細な説明の記載の参酌介して中継装置で受信され，この中継装置で中継されに当たって，発明の課題，用途，機能，作用効果を考て，上記フレームの「宛先 MAC アドレス」で指定さ慮する傾向にある。

れた通信先の装置に送信されること，言い換えれば，局から送信されるフレーム中の「宛先 MAC アドレス」は，最終の宛先となる装置の MAC アドレスであVol. 70

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り，上記フレームを上記中継装置に伝送するために用狭く）認定する傾向にある。

いられる上記中継装置の MAC アドレスではないこと

一方，裁判所では，引用文献の明細書等の全体の記が明らかである。そうすると，引用例 2 に記載されて載（意義，作用，課題等）を考慮して引用発明を狭くい る 発 明 は，「バ ー チ ャ ル LAN 情 報（本 願 発 明 の（請求不成立の取消では広く）認定する傾向にある。

「フィルタタグフィールドの値」に相当する。）は，宛先 MAC アドレスフィールド（本願発明の「アドレス●【結論】全体から抽出できる傾向

フィールド」に相当する。）を用いて，中継装置(1)（本（1）全体として，過去の傾向と大きなずれはない。

願発明の「フィルタリングノード」に相当する。
）に伝（2）また，裁判所では，引用文献の技術的内容を辞書送され（本願発明の「宛てられ」に相当。）」るものとの定義，他の文献の記載，技術常識，周知技術を参酌は認められない。

して詳細に検証する傾向にある。

したがって，審決の引用発明 2 の認定は誤りであ（3）「刊行物」に「物の発明」が記載されているというる。
」

ためには，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行（評価）

錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時

審決は，本願発明の「前記フィルタリングフィールの技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程

ドの値は，前記アドレスフィールドを用いて，前記度に，当該発明の技術事項が開示されていることを要

フィルタリングノードに宛てられ，」という構成は，引するとした事案があった（参考）。

用発明 2 に開示されていると判断したが，判決は，本また，引用発明の認定に当たって，本件特許明細書

願発明の前記構成の意義について本願明細書の記載をの記載を参酌することを認めないとした事案が複数参酌した上で，引用発明 2 は，該当する構成を開示しあった（参考）。
これらを反映した留意事項が，平成 27 年 9 月公表ていないと判断した。

の審査基準および審査ハンドブックに記載された。

３．進歩性第 1 分類

引用発明の認定≪引用発明の認定が争点となった事案≫●【理由】傾向に沿った判断をした事案

H23(行ケ)10316・H24(行ケ)10165・H24(行ケ)10233

・H23(行ケ)10316

・H24 (行 ケ) 10241・H24 (行 ケ) 10270・H24 (行 ケ)（引用発明の内容）

10335・H25 (行 ケ) 10076・H25 (行 ケ) 10086・H25 (行

被成形品 16 の基板 12 を下型 23 にセットし，型締ケ) 10109・H25 (行 ケ) 10248・H25 (行 ケ) 10296・H25

め時に所定の樹脂圧が得られるように所定の強さの付(行 ケ) 10323・H24 (行 ケ) 10314・H25 (行 ケ) 10163・

勢力を有するものを選択する，被成形品 16 の基板 12

H24(行ケ)10180・H24(行ケ)10435・H25(行ケ)10155

上に樹脂封止用の樹脂 50 を供給する樹脂封止方法。

・H25 (行 ケ) 10227・H25 (行 ケ) 10266・H25 (行 ケ)（審決の内容）10311・H25 (行 ケ) 10338・H26 (行 ケ) 10020・H26 (行「審決は，第 2 の 3(1)のとおり，本願発明は，引用発ケ)10027・H26(行ケ)10105・H26(行ケ)10107

明（甲 1）並びに引用例 2（甲 2），引用例 3（甲 3）及び甲 4 文献（甲 4）に示された周知技術から，当業者が●過去に抽出した全体傾向

容易に発明をすることができたものであると判断し（１）［H24］拒絶審決⇒取消た。」

特許庁では，引用文献の記載事項に加えて技術常識（判決の内容）を参酌し，引用発明を広く認定する傾向にある。

「引用例 2 及び引用例 3 には，硬化性シリコーン組

一方，裁判所では，発明の技術上の意義として課題

成物として，本願発明における硬化性シリコーン組成

及びその解決手段の関係を重視して引用発明を狭く認物と同じ組成を有する組成物が開示されている。しか定する傾向にある。

し，前記のとおり，引用例 2 における硬化性シリコー（２）［H25］無効成立／無効不成立⇒取消

ン組成物は，LED 表示装置等の防水処理のための充特許庁では，引用文献の記載のうち，特に構成に関

填剤や接着剤として使用するものであること，…が示する記載に着目して引用発明を広く（請求不成立ではされている。半導体装置の封止用樹脂と LED 表示装

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置等の充填剤や接着剤とは，使用目的・使用態様を異害要因がある等，慎重に検討がおこなわれている。

にするものであり，引用例 2 には，上記のような硬化（２）［H25］に抽出した傾向
特許庁は，引用発明における課題・目的等をほとん性シリコーン組成物を，半導体装置の樹脂封止に使用ど考慮しないか，あるいは広く捉えて引用発明の開示するという記載も示唆もない。…
また，引用例 3 における硬化性シリコーン組成物

内容を表面的または文字通りに解釈して結論に至る傾は，半導体素子の表面を被覆するための半導体素子保向がみられ，特段，技術分野の関連性を認定しない場

護用組成物として使用するものであり，前記のとお合がみられる。

り，半導体素子の表面被覆は封止の前に行われる工程

一方，裁判所は，相違点に関連する構成について，であって，半導体などを包み埋め込む「封止」とは，当該構成を採用するに至った課題・目的・用途等と関その目的等において相違する。

連付けて，本件明細書および引用発明の開示内容を総「被覆」と「封止」とは，その目的等において相違す

合考慮して技術分野の関連性を判断し，引用発明の適る工程であることに照らすならば，引用発明に接した用容易性や組合せの容易想到性について結論を導く傾当業者が，引用発明に引用例 3 に開示された硬化性シ向がみられる。

リコーン組成物を組み合わせることを，容易になし得るとはいえない。」●【結論】H27 年に抽出した傾向（評価）（1）全体としては，過去の傾向に沿っている。

審決は，引用発明と周知技術（引用例 3）との組合せ（2）判決において，技術分野の関連性の検討結果のみが容易想到と認定したが，判決は，引用発明の「封止」

で進歩性を判断する事例はなく，それ以外の作用機能と引用例 3 の「被覆」とは相違する工程であるとして，の共通性，課題の共通性，示唆の有無，技術の周知性容易になし得るとはいえないとした。

等の他の論理付けのための論理付けの存在も総合考慮して結論を導いている。

４．進歩性第 2 分類

技術分野の関連性●審査基準との関係：≪技術分野の関連性が争点となった事案≫

改訂審査基準（第Ⅲ部

H25(行ケ)10193・H25(行ケ)10277・H25(行ケ)10259
・H26(行ケ)10071

第2章

第2節

進歩性

3.1.1(1)）では，技術分野の関連性だけでは進歩性が否定できないことが明確化されている。
この点，【結論】(2)の傾向と一致している。

●過去に抽出された全体傾向（１）［H24］に抽出した傾向
特許庁では，技術分野をあまり考慮しないか，また●【理由】傾向に沿った判断をした事案

は極めて広く解釈し，そこから引用例を抽出・組み合（１） 無効成立（進歩性無）⇒取消（進歩性有）

わせ，容易想到との結論にいたる傾向がみられる。

・H25(行ケ)10193

一方，裁判所においては，技術分野は，審決と比較（発明の内容：特許第 4716522 号）

してせまく解釈されており，さらに以下の二つの傾向「…ソレノイド(8)を駆動する駆動回路(7)と，…駆動が見られる。

回路(7)に提供される直流電圧を検出する検出手段(5)①（同一技術分野であっても），解決課題・解決手段・と，…該駆動回路(7)に制御信号を供給する演算処理

作用・機能・技術的意義・技術的思想等が異なると部(6)とを具備するソレノイド駆動ポンプの制御回路して容易想到とは言えないとの結論に至る。

であって，前記制御信号は，駆動回路(7)に提供される②技術分野が異なるとして容易想到とは言えないとの直流電圧をスイッチングし，前記駆動パルス内におけ

結論に至る。

るオン・オフのデューティを制御する信号であること

ただしこの場合においても，技術分野が異なるとのを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路」

理由のみで容易想到ではないとしたケースは今回の検（審決の内容）討ではみられず，技術分野が異なり，引用発明の構成「ソレノイド駆動ポンプを含む電気機器や電気システを適用する記載・示唆が無い，構成を適用するには阻ムにおいて，設計上その使用に適した電圧が設定されVol. 70

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審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討ていることは電気機器・システムにおける技術常識で

（評価）

ある。
」
，
「交流電源を用いる電気機器において，電源電

審決は，本件訂正発明 1 と刊行物 1 発明との技術分圧が異なっても同じ機器を使用できるように対処しよ

野の同一性については明確に議論しなかった。また，うとする課題は周知の課題…であるから，パソコン・

審決は，周知の課題，周知の技術等々の理由により，家電用品に限らず，ポンプ等交流電源を用いるものな刊行物 1 に係るパソコンなどの電気機器の技術分野にらば当然要求される課題である。また，刊行物 1 発明

属する電源電圧の技術を，ポンプの電源電圧の技術分の課題も入力電圧の異なる複数の電源に対応すること野に容易に適用できるとした。

である。」，「交流電源を用いる機器であるソレノイド

判決は，「刊行物 1 発明は，電子機器の技術分野に属

駆動ポンプは，…従来から周知の技術である。」，「刊行するものであるのに対し，本件訂正発明はポンプの技

物 2 には，ソレノイドを用いるポンプ…の入力電圧が術分野に属するものであるから，両者の技術分野は明異なっても…，オン・オフのデューティを制御…する

らかに相違する。」と指摘した。その判断の理由につ信号…を用いて所望の直流電圧を得ることが記載されいての記載はない。

ている」，「自動車用の燃料ポンプとしてポンプ動作体

さらに，「審決は，上記のとおり，交流電源を用いる…を往復動作するためにソレノイドが用いられるもの

電気機器において，電源電圧が異なっていても同じ機は，…常套手段である」とし，「入力電圧の異なる複数器を使用できるようにするとの課題は周知の課題であの電源に対応することを課題とする刊行物 1 発明を，ることを理由として，ソレノイド駆動ポンプにも上記

刊行物 2 記載の事項，上記技術常識，上記周知の課題，

課題があるとする。しかし，これは技術分野を特定し上記周知の技術及び上記常套手段の下，適用対象を本ない交流電源を用いる電気機器における課題であっ件訂正発明のソレノイド駆動ポンプとし，本件訂正発て，ポンプの技術分野における課題ではないし，ポン明の上記相違点 1 に係る構成とすることは当業者であプの技術分野において当然に要求される課題であるこれば容易に想到し得る」とを示す証拠もない。」と指摘し，刊行物 1 の記載から（判決の内容）離れて上位概念の課題を認定して進歩性を判断するこ「このように，刊行物 1 発明は，電子機器の技術分野にとを強く戒めたと言える。

属するものであるのに対し，本件訂正発明はポンプのまた判決は，刊行物 1 発明には，「技術分野の異なる技術分野に属するものであるから，両者の技術分野はポンプに対しても適用可能であることについてはその明らかに相違する。しかるに，審決は…周知の課題で記載もなければ示唆もない。」とも述べており，引例中あることを理由として，ソレノイド駆動ポンプにも上の示唆がないことも理由としている。

記課題があるとする。しかし，これは技術分野を特定

更に判決は，「そもそも，本件訂正発明が属するポン

しない交流電源を用いる電気機器における課題であっプの技術分野における当業者が，ポンプとは明らかにて，ポンプの技術分野における課題ではないし，ポン

技術分野が異なる電子機器に関する刊行物 1 に接する

プの技術分野において当然に要求される課題であるこかどうかも疑問であり」と述べて，「技術分野同一と世とを示す証拠もない。

間が判定する常識」も考慮した。

そもそも，本件訂正発明が属するポンプの技術分野

なお，被告は，刊行物 1 発明も本件訂正発明も共ににおける当業者が，…電子機器に関する刊行物 1 に接電源電圧の変換回路を開示しており，技術分野は同一するかどうかも疑問であり，また，…刊行物 1 発明は，であると主張し，また，刊行物 1 発明において用いら

携帯型パーソナルコンピュータ等の電子機器に関するれている「DC ／ DC コンバータ」は周知の技術であものであり，刊行物 1 には，ポンプについての記載はり，電気機器，電子機器全般に適用可能な汎用技術でなく，刊行物 1 発明が技術分野の異なるポンプに対しあるから，その適用範囲内において適用対象が異なっても適用可能であることについてはその記載もなけれても，技術分野が異なることになるとはいえないと主ば示唆もない。したがって，携帯型パーソナルコン

張したが，採用されなかった。

ピュータ等の電子機器に関する刊行物 1 発明をポンプに適用しようとする動機付けもないといわざるを得ない。
」
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５．進歩性第 2 分類

課題の共通性ある。また，解決課題と関係の薄い構成に関しては，設計事項であると判示した判例もある。

≪課題の共通性について≫
H24 (行 ケ) 10077・H24 (行 ケ) 10166・H24 (行 ケ)10168・H24 (行 ケ) 10196・H24 (行 ケ) 10239・H24 (行●【結論】全体から抽出できる傾向ケ) 10262・H24 (行 ケ) 10284・H24 (行 ケ) 10328・H25（1）全体としては，過去の傾向に沿っている。

(行 ケ) 10034・H25 (行 ケ) 10209・H25 (行 ケ) 10248・（2）課題の相違を根拠にして阻害要因に言及する判決

H23 (行 ケ) 10358・H25 (行 ケ) 10234・H25 (行 ケ)がいくつか見られる。

10089・H25 (行 ケ) 10193・H25 (行 ケ) 10214・H25 (行具体的には，審決では，技術分野が共通しているこケ) 10242・H25 (行 ケ) 10154・H25 (行 ケ) 10244・H25とや上位概念化した課題が共通することを根拠に容易(行ケ)10338・H26(行ケ)10071に発明できたと判断したのに対し，判決では，課題が単に相違するというだけでなく，対比する課題同志の●過去に抽出した全体傾向

内容面の関係（例えば，課題同志が相反するものであ（１）［H24］拒絶審決⇒取消ること，一方の発明における必須の課題であること，特許庁では，特に課題に着目することなく，同一技

下位概念において一方の課題を想起しない課題である

術分野（ケースによっては異なる技術分野まで含む）

こと）や，技術適用（技術置換）することで課題を解の引用例を組み合わせて，想到容易と認定する傾向に決することができなくなることなどに言及して阻害要ある。また，課題に着目する場合でも，課題を広義に因があると判断している。

解釈したり上位概念化したりすることにより，相違点（3）審決では，発明の課題と構成との関係をあまり重を採用することを想到容易と認定する傾向にある。

視しないのに対し，判決では，課題を解決するための一方，裁判所では，課題の相違に着目し，異なる課

必須の構成を検討し，該必須の構成を置換等すること

題解決に向けられた解決手段は機能等が相違することはできないと判断する傾向がある。

を導き出すことにより，一致点の認定の誤りや，引用（4）審決は，課題の中の技術事項を詳細に検討するこ

例の組み合わせの阻害要因や動機付けが無いことを認とはないが，判決では，前記技術事項を詳細に検討し定し，進歩性を肯定する傾向にある。また，課題の把て相違を見出し，該相違を根拠に動機付けなし（又は，握もより具体的に行っており，課題を上位概念化する

阻害要因あり）と判断する傾向がある。

場合には，示唆が必要であることも指摘されている。
（２）［H25］無効成立／無効不成立⇒取消●【理由】傾向に沿った判断をした事案①無効成立（進歩性無）⇒取消（進歩性有）・H24(行ケ)10077

審決は，課題・目的を同じと判断する傾向があるの（発明の内容：特願 2005 − 223618 号）

に対して，判決は，発明及び引例を詳細に検討して，Pd，Mg，又は Cr を含む「陽極キャッピング層」を課題・目的が「記載されていない」，「異なる」又は「同備えることにより，輝度安定性の向上等，有機発光素様の解決課題が当然に存在するといえない」と判断す

子の 1 つ以上の特性を向上させることができる，「有る傾向にある。

機発光素子」に関する発明である。

審決では，その構成の採用が容易である，あるいは（審決の内容）単なる設計事項であると判断したものを，本件特許と「審決は，周知技術 1 から，引用発明に電子受容物質を引用発明とを子細に検討した上で，実施例レベルでの含有する層（以下「電子受容層」という。）を設けるこ

課題が異なることを根拠として無効理由がないとしてとは，当業者が適宜容易になし得る事項であると判断いる判決もある。

する。」②無効不成立（進歩性有）⇒取消（進歩性無）（判決の内容）審決は，記載内容に基づいて課題・目的を抽出する「前記のとおり，引用発明における「バリア層」は，有傾向があるのに対して，判決は，発明及び引例を詳細

機化合物層を形成した後，陽極形成時に有機化合物層に検討して，普遍的な課題，周知の課題，手段の重なの表面に与えるダメージを防止する目的で，有機化合り，必要性を持ち出して課題・目的を判断する傾向に物と陽極との間に設けられるものであり，その設置目

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審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討的からすると，「バリア層」は，陽極と有機化合物層と●過去に抽出した全体傾向の間に，これらに接して設置されるものであると認め（１）［H24］拒絶審決⇒取消られる。陽極と「バリア層」の間，又は「バリア層」

特許庁では，本件発明の特定事項を開示する引用例と有機化合物層の間に別の層が存在する場合には，そを単に組み合わせて，想到容易と認定する傾向にあの層が有機化合物層の表面に与えられるダメージを防り，作用機能は十分に検討されていないように思え止する効果を奏することから，そのような層に重複しる。裁判所では，解決課題や技術思想との関連において「バリア層」を設ける必要性はない。したがって，て，作用機能が検討される傾向がある。

引用発明においては，陽極と有機化合物層との間に（２）［H25］無効成立／無効不成立⇒取消「バリア層」以外の層が存在することは予定されてい①無効成立（進歩性無）／無効不成立（進歩性有）審決は，公知・周知技術が当然に奏するであろう汎

ないというべきである。
ところで，前記の文献 1 によれば，本願優先日当時，用的な作用機能を抽出する傾向があるのに対して，判

有機発光素子において，駆動電圧を低下させ，発光効

決は，発明の構成を具体的に検討し，作用機能の相違率を高めるために，陽極と EL 層との間に，正孔注入を判断する傾向にある。

層を設けるとの技術常識が存在したことが認められ②無効不成立（進歩性有）／無効成立（進歩性無）る。しかし，陽極と EL 層との間に正孔注入層を設け審決は，発明の作用機能を限定的に解釈して差別化

るとの技術常識が存在したからといって，有機化合物する傾向があるのに対して，判決は，緩やかに作用機層を形成した後，陽極形成時に有機化合物層の表面に能の共通性を判断する傾向にある。

与えるダメージを防止する目的で，「バリア層」を設けるとの引用発明の技術に，有機発光素子に正孔注入層●【結論】全体から抽出できる傾向を設けるとの課題・目的において異なる技術を組み合（1）全体としては，過去の傾向に沿っている。

わせることが，容易であったということはできない。」（2）なお，解決課題の相違を参照しつつ，作用・機能（評価）の共通性に言及する判決がいくつかある。

◆過去の傾向に沿っている◆動機付けのみに言及した●【理由】傾向に沿った判断をした事案◆審決は，引用発明において，電子受容層を設けるこ・H23(行ケ)10253とは，電極からの電荷の注入効率を高めるために，当（発明の内容）業者が容易に想到し得ると判断したのに対し，判決

効率的に青色を発光する OLED 素子に関する発明

は，引用発明における「バリア層」の目的を重視し，である。本発明に従って作成した OLEDs には，現行

その目的からすると，課題・目的において異なる技術の緑色から赤色リン光発光 OLEDs と同程度の効率レ（正孔注入層）を組み合わせることは容易ではないとベルの青色リン光発光 OLEDs が含まれるようにな判断し，審決を取り消した。

る。
（審決の内容）６．進歩性第 2 分類

作用機能の共通性

本願の特許請求の範囲の請求項 1 記載の「リン光発≪作用・機能の共通性が争点となった事案≫

光ドーパント材料」の「リン光」の技術的意義を「三H23(行ケ)10253・H23(行ケ)10301・H23(行ケ)10358

重項励起子からの発光，すなわちリン光を使用する発・H23 (行 ケ) 10396・H23 (行 ケ) 10443・H24 (行 ケ)

光材料がリン光発光材料であるのは自明であ」ると10077・H24 (行 ケ) 10262・H24 (行 ケ) 10270・H24 (行し，「引用発明における，希土類金属イオンと有機配位ケ) 10284・H25 (行 ケ) 10086・H25 (行 ケ) 10209・H25

子とから成る 1 種以上の錯体を含有する発光材料は，(行 ケ) 10213・H26 (行 ケ) 10103・H25 (行 ケ) 10058・…本願発明の『リン光発光ドーパント材料』と実質的H25(行ケ)10311・H26(行ケ)10002・H26(行ケ)10107に相違しない」と認定した上，「周知のリン光発光材料
を引用発明のリン光発光材料に適用し，上記相違点 1に係る本願発明の発明特定事項を得ることも，当業者が適宜なし得たことである。

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Vol. 70

No. 1

審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討あると認定する傾向にある。

（判決の内容）引用発明は，三重項励起子エネルギーを希土類金属（２）［H25］無効成立／不成立⇒取消

イオンに移行させて発光するという機構に基づく発光

審決と判決では引用文献の読み方が異なるため，引素子であるのに対して，本願発明は，当該技術分野で用文献から抽出される事項に差異が生じているものと通常用いる意味での「リン光発光材料」の発光分子上思われる。審決では，引用文献から直接読み取れる事

で励起子を直接捕捉するものであるから，両者の発光項から，示唆の有無が検討される傾向があった。一機構は異なる。また，上記(1)イ 認定の事実によれ方，判決では，引用発明から直接読み取れる事項からば，引用発明の構成が，導電性有機材料及び希土類金

更に踏み込んで，当該事項から当業者であれば理解し属の有機金属錯体が使用された発光素子において，発たであろう事項を導き出すというステップを経て，示光効率が高くかつ有効寿命の長い有機エレクトロルミ

唆の有無が検討される傾向があった。

ネッセント素子を提供することを目的として採用され①無効成立（進歩性無）⇒取消（進歩性有）
課題や解決手段について言及した上で，示唆の有無たものであり，当該素子に特有の構成であるから，引
用例 1 において，その発光材料を，別の発光機構のもが判断されている。

のに変更する動機付けはないというべきである。

②無効不成立（進歩性有）⇒取消（進歩性無）課題や解決手段に言及した上で，引用文献に示唆が（評価）
判決は，引用発明と本願発明の発光機構が異なるとあると判断されている。

したうえで，その目的を考慮して本願特有の構成であると指摘し，発光材料として別のものであると判断し●【結論】全体から抽出できる傾向ている。作用・機能を考慮する際に，本願の目的を考（1）全体としては，過去の傾向（裁判所は，直接読み

慮しつつ，作用・機能の重要性を指摘している点で参取れる事項から更に踏み込んで，当業者であれば理解考になる。

したであろう事項を導き出す。）に沿っている。
（2）審決は引例の一部（特定）の記載を根拠として容７．進歩性第 2 分類

引用文献の内容中の示唆

易，非容易と判断する事例が多い。

≪引用発明の内容中の示唆が争点となった事案≫（3）審決では技術常識を鑑みて容易想到である，とすH22(行ケ)10203・H23(行ケ)10208・H23(行ケ)10253

る事例も多い。

・H23 (行 ケ) 10273・H23 (行 ケ) 10301・H23 (行 ケ)（4）審決ではそもそも示唆の有無について何も述べて10374・H24 (行 ケ) 10077・H24 (行 ケ) 10205・H24 (行いないものが多く，それに対して判決では示唆まで言ケ) 10270・H24 (行 ケ) 10284・H25 (行 ケ) 10016・H25

及したうえで容易，非容易，と述べている。

(行 ケ) 10019・H25 (行 ケ) 10207・H25 (行 ケ) 10245・（5）判決は引例の全体の記載，特に発明の目的や課題

H26(行ケ)10045・H24(行ケ)10358・H25(行ケ)10324

から示唆（動機付け）の有無を考えている。

・H26 (行 ケ) 10124・H24 (行 ケ) 10213・H24 (行 ケ)10340・H25 (行 ケ) 10058・H25 (行 ケ) 10311・H26 (行●【理由】傾向に沿った判断をした事案

ケ)10068・H26(行ケ)10153

・平成 23(行ケ)10273（発明の内容）●過去に抽出した全体傾向「2 次元面発光レーザアレイ」に関する発明である。

（１）［H24］拒絶審決⇒取消（審決の内容）特許庁では，技術分野や作用等が共通している場合

引用刊行物の段落【0009】の記載を根拠に，「最外周には，主引例の構成を，副引例の構成に置き換えるこに位置する面発光レーザ素子の間を通過する配線の本とは容易想到と認定する傾向にある。

数が複数本となる引用発明において，少なくとも，上それに対して，裁判所では，主引例の構成を，副引記複数本分の配線が上記面発光レーザ素子の間を通過

例の構成に置き換えることが容易想到であるとするたできる程度に，当該配線を挟んで配列される面発光

めには，主引例及び副引例の少なくとも一方に構成のレーザ素子間の間隔を広くすることは，当業者が容易置き換えに対する示唆や動機付けとなる記載が必要でに想到し得ることである。」と説示した。

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パテント 2017

審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討

元面発光レーザアレイにおいて，その発光スポットは（判決の内容）引用刊行物には，VCSEL アレイが 8 × 8 個の面発

主走査方向に等間隔に並んでいる必要はない」（本願光レーザ素子からなる場合，最外周に位置する面発光

明細書段落【0014】）という着想や，「前記面発光レーレーザ素子の間を通過する配線の本数は，複数本とな

ザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間らざるを得ず，面発光レーザ素子の間隔を広くとらなの間隔が，前記メサ間を通過させる前記電気配線数にければならなくなり，2 次元 VCSEL アレイのサイズ

応じ，前記 m 行方向における間隔が大きくなるようが大きくなってしまうので，ビーム間隔が狭くできに割り振られた構成とする」（原告主張の構成 B）といず，高密度の光書き込み用光源として使用できなくう技術的思想の記載や示唆はないことになる。

なってしまうという問題や，サイズが大きくなると 1（評価）

枚のウエハからのチップの取れ数が減少し，コストが◆過去の傾向に沿っている。

高くなるという問題もあるので，これらの問題を解決◆審決は，引用文献の一部の記載を根拠として容易，するために，n（n は 36 よりも大きい整数）個の面発非容易と判断した。

光レーザ素子を含むアレイの最外周に位置する面発光◆判決は，引用発明における課題（問題）を述べて，レーザ素子の間を通過する配線を 0 本または 1 本とす

当該問題からすると引用文献中には示唆がない，と考ることが記載されている・・・そうすると，引用刊行

えて，審決を取消した。

物には，本願発明の「電子写真装置に用いられる 2 次(原稿受領 2016. 9. 28)

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