明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

特集《特許》

明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討
平成 27 年度特許委員会第一部会

筆宝 幹夫，小原 寿美子，水本 義光，鈴木 信彦，産形 和央，加藤 真司
伊藤 貴子，高見 良貴，本間 博行，篠原 淳司，太田 昌孝，木村 浩幸
菅原 峻一，乙部 孝，清水 貴光
要 約
明細書記載要件について各極（日本(JP)，欧州(EP)，米国(US)，中国(CN)）の判断基準を判例等により比較検討した。本稿では，その検討結果を説明するとともに実務上の留意点について考察する。

１．はじめに目次
１．はじめに平成 27 年度の検討までの流れについて説明する。

２．検討結果特許委員会では，各極（日本(JP)，欧州(EP)，米国

３．検討結果のまとめ(US)，中国(CN)）の記載要件の全般について，平成

４．検討結果から導かれる実務上の留意点

25 年度に審査基準レベルで各極間の差異を比較検討
し，平成 26 年度に具体的な審査事例で各極間の差異＜第１テーマについて抽出された判例及びその対応特許出願＞

パテント 2017−6−Vol. 70

No. 1

明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

したプロセスに権利範囲が限定されると判示した。

を比較検討した。
平成 27 年度においては，部会内で議論し，各極にお本事件でプロダクト・バイ・プロセス・クレームのける記載要件の判断基準の傾向を見るためには，より解釈が争われた U.S. Patent No.4，935，507 の審査経

テーマを絞って記載要件の判断基準を検討する必要が過においては，プロダクト・バイ・プロセス・クレー

あるとの認識に至った。そこで，平成 25 年度及び平ムの非自明性について指摘されたが，記載不備につい成 26 年度において抽出した実務の検討結果を踏まえ，ては特に指摘されていない。

4 極（JP，EP，US，CN）の主要な判例から各極の実務

US の審査実務において，プロダクト・バイ・プロセの特異点及び類似点を明らかにするべく，検討内容をス・クレームの新規性，非自明性の判断は「物」自体

次の 3 テーマに絞り部会内を 3 グループに担当分けしに基づいて判断され，プロダクト・バイ・プロセス・て検討を行った。

クレームによって特定される「物」が先行技術に記載された「物」と同一又は自明である場合にその特許性

第 1 グループ：第 1 テーマ「各極においてクレームが否定されることになる。

の機能的表現・PBP（プロダクト・バイ・プロセス）表
現がどのように判断されているか」②

第 2 グループ：第 2 テーマ「各極において出願後にPBP クレームに関する JP 判例（2 件）

平成 24 年(受)第 1204 号

実験データを提示して拒絶理由を解消できるか」
第 3 グループ：第 3 テーマ「各極において「課題」

平成 24 年(受)第 2658 号
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範が審査でどのように参酌されるか」

囲の認定，記載要件の判断，及び要旨認定を，いずれ

２．検討結果も，物質同一説（PBP 限定と異なる製法で得られた物（１） 第 1 テーマ「各極においてクレームの機能的表であっても物として同一であればクレームの範囲に含

現・PBP 表現がどのように判断されているか」についまれるとする説）で行うべきであるとされている。
また，明確性を満たすための要件として，「出願時にて平成 25 年度及び平成 26 年度の調査結果を踏まえ，

おいて当該物をその構造又は特性により直接特定する

機能的クレーム及び PBP クレームについての日欧米ことが不可能であるか，又はおよそ実際的でないとい中の「判例」を調査し，判例が示す機能クレーム及びう事情（以下，「不可能・非実際的事情」とする）が存

PBP クレームの記載要件の実務について比較及び検在するとき」であることが示されている。この要件討した。

は，要旨認定・技術的範囲の認定を物質同一説で広く

具体的には，前ページの表に示されるように，記載認める代わりに，記載要件の厳格化を図るために導入要件を含む実務の傾向を示す①〜⑬のトリガーとなるされたものと考えられる。

判例を抽出した。
なお，以下では，JP について，出願時において当該①

PBP クレームに関する US 判例

物をその構造又は特性により直接特定することが不可

ABBOTT LABORATORIES V. SANDOZ, INC.

能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存事件番号：2007-1400

在すると言えるとき（「不可能・非実際的事情が存在す

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈につる場合」）の PBP クレームを「不可避的 PBP クレー

いて，クレーム記載のプロセス文言が侵害判断においム」と呼ぶことにする。また，出願時において当該物て 限 定 と し て 働 く と す る 判 例（Atlanticをその構造又は特性により直接特定することが不可能

Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp.）と，クレーであるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在ム記載のプロセスに限定されないとする判例

するとは言えないとき（「不可能・非実際的事情が存在（Scrippsv.

しない場合」）の PBP クレームを「可避的 PBP クレー

Genentech, Inc.）が存在し，解釈が分かれていたのにム」と呼ぶことにする。また，他極における JP の不対して，本事件では大法廷による審理が行われ，プロ

可避的 PBP クレーム，可避的 PBP クレームに相当す

ダクト・バイ・プロセス・クレームはクレームに記載

る PBP クレームを説明の便宜上同じ名称で「不可避Vol. 70

ClinicNo. 1&

Research

Foundation−7−

パテント 2017

明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

事件番号：13-369

的 PBP クレーム」，「可避的 PBP クレーム」と呼ぶこ

最高裁判所は，（機能クレームを含む）クレームの明とにする。

確性の判断基準として，新たな（CAFC（連邦巡回控③訴裁判所）と異なる）判断基準を提示している。最高PBP クレームに関する EP 審決例

裁判所は，「クレームが修正可能な不備を含む程度

審決番号：T 0956/04
国際出願時の請求項 1 に係る触媒の発明は，物によ（amendable to construction）であれば解決できない

り特定されていた。審査過程で製造方法により限定すほど不明瞭（insolubly ambiguous）ではない」というる補正が行われ，審判請求時の請求項 1 に係る触媒のCAFC の基準に代えて，クレームの用語が「合理的な発 明 は，「そ の 触 媒 は，・・・遷 移 ア ル ミ ナ を 加 熱

明確性（reasonable certainty）」を有するという基準

し，・・・結果物を乾燥及び焼成させることにより得らを採用すべきであると判事している。また，最高裁判れうる」という限定を有していた。審決では，記載要所は，クレームの明確性の判断基準について再考して件における不可避的 PBP クレームか可避的 PBP ク

ほしいとして，ケースを CAFC に差し戻している。

レームかの判断について，当該物をその組成，構造又それに対して，CAFC は，最高裁判所の提示したは他の試験可能な限定要素（パラメータ）によって出「合理的な明確性（reasonable certainty）」の基準を採願人が十分に規定できる他のどんな情報も，出願時の用して判決を出している。

明細書から利用できない場合のみ，不可避的 PBP ク⑥

レームであると判断されることが示された。

機能的クレームに関する JP 判例

本件の請求項 1 に係る触媒の発明は，「可避的 PBP

バラスト水処理装置

クレーム」であると判断され，それにもかかわらず，

判決言渡：知財高裁

cobtainable byefeatures（製造方法）により請求項 1

事件番号：平成 24 年(行ケ)第 10424 号

平成 25 年 9 月 10 日

無効審決取り消し訴訟において，請求項 6 の機能的を限定する補正が行われたため，補正後の請求項 1 は不明確であるとされた。

表現「非防爆エリア」の用語の意味の明確性が争点になっているが，知財高裁は，出願時の技術常識を参酌④ PBP クレームに関する CN 判例

して「非防爆エリア」の用語の意味が明確であると判

江蘇万高薬業有限公司 v. 成都優他制薬有限公司

断している。

最高人民法院判例（2010 民提字第 158 号）
本件特許発明は，チベット薬に使用される植物抽出⑦

機能的クレームに関する JP 判例

物に関するものであり，典型的な「不可避的 PBP ク

アイスクリーム充填苺

レーム」であるが，判決において，「不可避的 PBP ク

判決言渡：知財高裁

レーム」であるか否か，及び記載要件に関する検討は事件番号：平成 15 年(ワ)第 19733 号

平成 16 年 12 月 28 日

侵害訴訟において，東京地裁は，請求項の機能的表なされていない。
また，一審・二審・再審判決のいずれにおいても現により技術的範囲を明確に確定できない場合に，実PBP クレームの解釈論は展開されていないが，製造方施形態から技術的思想を抽出して技術的範囲を確定す

法の違いの有無に基づいて，侵害の有無が判断されてべきであると判断している。なお，本件において，記いる。即ち，本件判決では，PBP クレームについて

載要件の判断には言及がない。

「不可避的」であるか否かを問わず製法限定説によって解釈する（「製造方法特徴が物品を限定する」）とい⑧

う司法解釈の規定が再確認され，製造方法である抽出

高血糖治療薬方法によって技術的範囲が限定解釈されている。

審決番号：T 1151/04

なお，本件について，対応特許出願は存在しない。

機能的クレームに関する EP 審決例

審決では，機能的特徴によって特定された物質の実施可能性について次のように判断された。「主請求項機能的クレームに関する US 判例

及び副請求項に記載の発明は，問題とされている物質

Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.

に対して，機能的特徴に対する補足として構造的限定⑤

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討を有していない。また，機能的特徴自体も，物質が，⑩

機能的クレームに関する CN 判例

当該機能的特性を有するキャリアとしてその優先権主

深セン市比克電池有限公司 v. 国家知識産権局特許張の時点において既知であったもののみであるとの特復審委員会・深セン華粤宝電池有限公司

定となっていない。請求項に記載の文言は，物質がそ北京市高級人民法院判決（2006 高行終字第 179 号）のような機能的特徴のキャリアであろうことが未知の

機能的記載について，中国の審査指南では「当該機全ての物質も含むものとなっている。そのような物質能を実現できるすべての実施形態を含むと解すべき」として当業者は，自身の一般的専門的知識から，物質と規定されている。これに対し，最高裁判所の司法解の特徴に関して構造やその他の基準を得ることができ釈は，「請求項において機能や効果を以って特定されないので，機能的特徴を有するキャリアとして，まずている技術的特徴については，裁判所は，明細書及びは考え得る全ての物質を考慮することとなるから，請図面に記載されている当該機能または効果の具体的な求項に記載の発明の実施の為には，当業者は無数の実実施形態及びそれに均等な実施形態を結び付けた上験を行わなければならない。請求項の記載は，機能的で，当該技術的特徴の内容を確定すべきである。」（最特徴によって特定される物質に至るために必要である

高裁 2009 年司法解釈第 4 条）との立場をとっている。

実験の数量を，適当な程度に限定するのに適していな

本件の二審判決では，こうした裁判所の立場が明確い。結果，当業者は，請求項に記載の発明を実施不可に示された。即ち，中国では，審査段階と権利行使段

能である。
」

階において，機能的記載の権利範囲の解釈に対してそれぞれ異なる基準が用いられている。本件は，中国の⑨

機能的クレームに関する CN 判例

審査と訴訟とにおける機能的記載の解釈の乖離を示す
典型的な事例である。

ノキア公司 v. 上海華勤通信技術有限公司
上海市高級人民法院判決（2013 沪民三(知)终字第 96
号）

⑪

本件では，
「前記データ転送方法の選択を，メッセー

機能的クレームに関する US 判例

IBORMEITH IP, LLC v. MERCEDES-BENZ USA,ジを入力するために用いられるメッセージエディタに

LLC, AND DAIMLER AG

おいて適用するよう構成されており」というクレーム

事件番号：13-1007

文言が機能的記載であると認定され，この具体的な実

本件は，コンピュータに実装されるミーンズプラス

現方法が明細書に記載されていなかったために，権利

ファンクション限定の明確性要件についての US にお行使が否定された。

ける判断基準を示すケースである。CAFC 判決においわゆる権利無効抗弁が認められない中国の侵害訴

いて，裁判所（CAFC）は，ミーンズプラスファンク

訟において，記載不明瞭のみについては例外的扱いがション限定に対応する構造（アルゴリズム）が明細書認められている。即ち，2014 年最高裁司法解釈意見募に明確かつ十分に開示されていない場合，明確性（112

集稿(二)5 条 2 項には，「請求項の意味が不明瞭であ条第 2 段落）違反として，その特許を無効にすべきでり，法定の解釈方法によっては，その限定する特許権あると判示している。

の保護範囲を確定できない場合であって，本解釈第 4条に規定の（注：誤記について請求項・明細書から唯⑫一の解釈が得られる）状況に該当しない場合，人民法

BLACKBOARD, INC. V. DESIRE2LEARN,INC.

院は訴え却下の裁定をすることができる。」と規定さ

事件番号：08-1368

れており，請求項の記載が不明瞭であるために発明の

登録番号：6,988,138

技術的範囲が確定できない場合には，当該特許が無効

機能的クレームに関する US 判例

本件 US 判決において争点となったのは，「meansと判断されたのとほぼ同じ結果がもたらされる。

for assigning」の記載である。この記載について，審

本件の判決において裁判所は，この司法解釈と同様

査段階では記載不備は指摘されていなかった。権利者の趣旨から，権利範囲が不明瞭な特許に基づく権利行

は，この機能は「アクセス・コントロール・マネー

使を否定した。

ジャー」として知られた，サーバ・コンピュータが有する標準的な機能であるため明確であり，また，当業Vol. 70

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

者であれば実施可能である旨主張をしている。しかしいないクレームにはミーンズプラスファンクションク

ながら，裁判所は，実施可能であるかは問題ではなく，レームでないことの強い推定が働くという判断基準）

明細書に構造を開示していないことが問題であるとしを踏襲したのに対して，2 度目の判決（大法廷判決）でて，この主張を退けている。

は，大法廷で行われ，これまでの CAFC の判断基準か判示されているように，112 条第 6 段落は，機能的ら，当業者がクレームの用語から構造を理解できるか記載を用いることで，出願人がその機能を発揮するあ否かという新しい判断基準に改められた。1 度目の判らゆる方法を含めようとすることを排除するための規決では，「分散学習制御モジュール」がミーンズプラス定である。サーバ・コンピュータが一般的に備えていファンクション表現でないと判断されたのに対して，る機能だとしても，ミーンズプラスファンクション形

2 度目の判決では，新しい判断基準のもと，判断が覆式でクレームすると，不明確であると判断される可能され「分散学習制御モジュール」がミーンズプラス性がある。US 出願において，ミーンズプラスファン

ファンクション表現であるとされ，ハードウェアの開クション形式でクレームするのであれば，標準的な機示不十分として明確性（112 条第 2 段落）違反で無効能についても，どのようにしてその機能を実現するのとされた。

か，明細書に記載しておくべきである。
トリガーとなる各判例①〜⑬について，対応特許出⑬ 機能的クレームに関する US 判例

願を抽出し，トリガーの判例結果と，対応特許出願のWILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC.

審査等の結果とを比較することで，各国の実務の記載

事件番号：13-1130

要件等の類似点及び独自性を明らかにした。その結本件は，US 以外の出願がないため各国の比較がで

果，下表に示す調査結果が得られた。

きないが，US において，ミーンズプラスファンク

機能的クレームの技術的範囲の認定（権利行使時），ション（112 条第 6 段落）クレームの適用対象を拡大

要旨認定（審査時）について，CN と US が類似し，EPする新しい判断基準が採用された事例である。本件と JP が類似する結果となった。CN と US は，侵害訴

は，クレーム 8 における「分散学習制御モジュール

訟における発明の技術的範囲を，実施例及びその均等（distributed learning control module）」の表現がミー範囲まで限定する点で類似する。EP と JP は，侵害訴

ンズプラスファンクション（112 条第 6 段落）の表現

訟における発明の技術的範囲及び審査等における発明に該当するのか否かが争われた。本件では，2 度の判の要旨認定について，機能クレームにおいて，その機決が出された。1 度目の判決（小法廷判決）では，これ能的特徴として広く規定可能とする点で類似する。

までの CAFC の判断基準（用語「手段」が用いられて機能的クレームの記載要件の判断について，US は＜記載要件に関する調査結果＞

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討＜侵害訴訟における発明の技術的範囲，及び審査等における発明の要旨認定に関する調査結果＞

独自性を有し，CN と EP と JP は類似する結果となっ

ける発明の技術的範囲及び審査等における発明の要旨た。US は，侵害訴訟において，どの実施例も機能に認定のいずれにおいても，可避的の場合，不明確との対応する構造を開示していないことが明らかになれ

指摘がなされる点で類似する。

ば，明確性の要件を満たさず，無効とされる。また，
US は，審査等において，機能的クレームが不明確と（２） 第 2 テーマ「各極において出願後に実験データなる場合がある。CN と EP と JP は，機能的クレームを提示して拒絶理由を解消できるか」についてについて記載要件に関する指摘がない点で類似する。

（２−１） EP について

ただし，JP は，侵害訴訟において，機能的なクレーム

欧州の審決例 T609/02 では，「明細書には，治療可

文言は，明細書に意味を特定する記載がなくても，技能な疾病群に対する願望が記載されている程度であ術常識から明らかであれば明確性の要件を満たす場合る。クレームに記載の化合物が AP-1 の発現を妨害すがある。

ることで特定の疾病群の治療に用いられる根拠はな

PBP（プロダクト・バイ・プロセス）クレームの技術い。よって，明細書は，実際にクレームに記載の化合的範囲の認定，要旨認定について，CN と US が類似物が特定の疾病群の治療に対して適用可能であること

し，EP と JP が類似する結果となった。CN と US は，の教示が不十分である。
」と判断された。実施例とク侵害訴訟における発明の技術的範囲については PBP

レームに記載の発明とを結びつける説明がほぼ無かっクレームに記載された製法に限定する製法限定説を採たため，出願後に提出された証拠によって，その説明用し，審査等における発明の要旨認定については PBPを補充することが認められなかったと考えられる。

クレームに記載された製法にかかわらず，PBP クレー

EP の審決例 T1205/07 では，「HEL，HEK，HER 細ムから特定される物質を発明の要旨とする物質同一説

胞以外の細胞に対しても適用されることが明細書に教を採用する。EP と JP は，侵害訴訟における発明の技示されている。出願後に提出した証拠は明細書の教示

術的範囲及び審査等における発明の要旨認定のいずれの裏付けである。
」と判断された。出願時の明細書がにおいても物質同一説を採用する。

サポート要件を満たしていると判断され得るもので

PBP クレームの記載要件の判断について，CN とあって，明細書の記載を裏付けるための証拠を後出し

US が 類 似 し，EP と JP が 類 似 す る 結 果 と な っ た。

した，単なる補強であるために認められたと考えられ

PBP クレームについて，CN と US は，侵害訴訟におた。この場合，JP でも同様の考え方および結果になける発明の技術的範囲及び審査等における発明の要旨ると考えられる。

認定のいずれにおいても，不可避的 PBP クレームか（２−２） US について

可避的 PBP クレームかを問わず，記載要件に関する

US では，明細書に不足している実験データ等の後指摘がない点で類似する。EP と JP は，侵害訴訟にお出しをして，112 条違反（記載要件違反）が解消された

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パテント 2017

明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討性が高いと考えられる。

裁判例は発見されなかった。
審査段階で実験データ等の後出しをして 112 条違反（２−３） JP についてが解消した例を 3 件挙げる。US 特許 5840304 号でJP では，実際に出願後の実験データ等の証拠提示

は，審査段階で拒絶理由通知が通知されたが，審判請が JP で認められるかの判断基準は，偏光フィルム事求とともに専門家の宣誓証言が提出され，実施可能要件（知財高判平成 17 年(行ケ)第 10042 号）以降から変件を充足することが認められた。US 特許第 5602007

わっていない。偏光フィルム事件では，パラメータ発

号では，審査段階で補正と専門家の宣誓証言が提出さ明のサポート要件適合性について，「発明の詳細な説

れ，実施可能要件を充足することが認められた。US

明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）と特許第 5114923 号では，審査段階で補正と専門家の宣の関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体誓証言が提出され，実施可能要件を充足することが認例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載すめられた。

るか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該一方，記載要件違反ではなく非自明性違反について数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得

は，実験データ等の後出しをして解消された裁判例がられると当業者において認識できる程度に，具体例をある。In re Paul CHU, William Downs, John B.Doyle

開示して記載することを要する」と一般論が述べられand Peter V. Smith 66 F.3d 292, 36 USPQ2d 1089ている。

(Fed. Cir. 1995) では，審査段階において非自明性違審査基準では 2011 年の改訂時に，実験成績証明書

反に対して出願人がクレーム 1 のうち引例と異なる部の取扱いについて明確に記載された。サポート要件違分は単なる設計事項に該当しないと主張し，明細書に反の拒絶理由通知書に対して，出願人は実験成績証明

記載されていなかったクレーム 1 のうち引例と異なる

書により意見書の主張を裏付けることができることが部分の奏する効果を様々な技術文献を提出して示し記載されている。一方，出願時の技術常識に照らしてた。これに対し，審判部は，引例と異なる部分の利点

も，請求項に係る発明の範囲まで発明の詳細な説明には明細書に記載がなく，特別な課題を解決したり予測開示された内容を拡張ないし一般化することができる

できない効果をもたらしたりすることも明細書は述べといえないような場合には，出願後に実験成績証明書ていないとして，設計事項に該当すると結論づけた。

で発明の詳細な説明の記載不足を補って上記拡張ない

裁判所は，前提として，非自明性の疑問に対するすべし一般化できると主張しても拒絶理由は解消しないこての証拠は，prima facie case（拒絶理由を有することとが記載されている。

について一応の合理的な疑いが成り立つこと）をサ（２−４） CN についてポートするものも反駁するものも含めて議論されなけCN では，現行の審査基準（2010 年 2 月 1 日より施れ ば な ら な い（In re Piasecki, 745 F.2d 1468,

行された審査指南）が適用されることが明確な出願に

1471-1472, 223 USPQ 785, 787 (Fed. Cir. 1984) とのついて，実験データ等の後出しをしてサポート要件違判例を挙げた。その上で裁判所は，非自明性の検討に反が解消した裁判例が見つからなかった。

関する証拠や主張は明細書の中になければならないと

一方，旧審査基準が適用されたために実験データ等の審判部の認定は，明白な間違いがあると認定した。

の後出しをしてサポート要件違反が解消した裁判例

さらに裁判所は，審判部が非自明性の検討に関する証（「過敏症抑制についてバルサルタンとカルシウム拮抗

拠や主張は明細書の中になければならないことの根拠剤の併用」発明専利拒絶査定審決取消訴訟 Novartis

として挙げた裁判例について，いずれも根拠として妥AG）が発見された。この事例では，2000 年版専利法

当ではないと判断した。

第 26 条第 4 項違反（サポート要件違反）を指摘された

この裁判例では，103 条の非自明性の疑問に対する拒絶査定を専利覆審委員会は維持した。それに対し裁すべての証拠は，prima facie case をサポートするも判所は，1992 年改正の専利法および 1993 年版の「専のも反駁するものも含めて議論されなければならない

利審査指南」が適用されるべきと認定した。1993 年版との前提のもとで議論されている。そのため，US での「専利審査指南」では，「明細書に実験データ等が提は 103 条と 112 条のサポート要件違反を解消する場合

供されていない場合，発明の効果と実施の可能性を立の実験データ等の後出しの適否の考え方が異なる可能証するため，出願人は出願日以後に実験データと実施

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例を補足することができる」としている。そのため，発明の技術上の意義を理解できるように記載すること本件では出願後の実験データ等は，出願証拠として出で実施可能要件を補足するものとされている。
法 36 条 1 項のサポート要件の認定において，「課題願ファイルに入れて，審査官に参考として提供するこの解決を前提とする 36 条 4 項の実施可能要件についとができるとした。
また，適用される審査基準は判断されていないが旧ての判断を含む判例（サポート要件と実施可能要件を審査基準が適用される可能性のある出願に対して実験一体化する判例）」と，「含まない判例（サポート要件

データ等の後出しをして実施可能要件を満たすことをと実施可能要件は別問題とする判例）」が存在する。

示すための実験証明書の提出が認められた裁判例（最実施可能要件とサポート要件は別問題とする判例と高人民法院(2014)行提字第 8 号 2015 年 4 月 6 日判決）

して，知財高裁（平成 21 年(行ケ)第 10033 号が挙げらがあった。裁判所は，以下のとおり判断した。

れる。サポート要件と実施可能要件を一体化する判例「専利法 26 条 3 項は当該分野の技術者が出願前に明細として，知的財産高等裁判所平成 20 年 6 月 12 日判決

書に十分開示された内容に基づいて発明を実現できる（平成 19 年(行ケ)第 10308 号）が挙げられる。サポーことを要求している。出願日後に補充する実験証明書

ト要件と実施可能要件を一体化する判例では，特許請

は，一般的に事後的な実験証明書の方式で明細書が上求の範囲に記載された発明が明細書でサポートされて記の要求を満たしていることを証明するものである。

いるか否かは，当該発明が，当業者が当該発明の課題

本院は，出願後に提出された，明細書の十分な開示をを解決できると認識できる範囲にあるか否かで判断さ証明するための実験証明書は，仮にその実験証明書がれる。

当該分野の技術者の出願前の知識レベル及び認知能力（３−２） US についてをもって明細書に開示された内容によって当該発明をUS では，記載要件の判断において，MPEP（審査基実現できることを証明することができるならば，その準）によれば，明細書の記載からクレームに記載すべ

実験証明書は考慮すべきであり，当該証明書が出願後き事項（その発明に不可欠・必須な事項）が欠如してに提出されたことのみもってこれを受け入れないとすいるかどうかを判断している。MPEP2164.08(c)によべきではない。実験証明書を採用する否かを考慮する

れば，その発明にとって不可欠な事項は，明細書に記際には，時期と主体の二つの条件を厳格に審査しなけ

載の先行技術との境界から導かれる事項であることがればならない。まず，実験証明書にかかる実験条件，示唆されており，これは，発明が解決する課題に対応

実験方法等は，時期的には，出願日又は優先日前に，する構成であると理解される。

当該分野の技術者が明細書を読むことで直接得られ又MPEP 2172.01 によれば，US においては，明細書又は容易に想到できなければならない。次に，主体につは他の記録のステートメントにおいて記載されたそのいては，当該分野の技術者の知識レベル及び認知能力

発明に不可欠であると開示される事項をクレームに記に立脚していなければならない。」

載していない場合には，米国特許法第 112 条第 1 段落

この裁判例では，適用される審査基準は判断されての下で実施可能要件を満たしていないものとされる。

いないが，出願日から旧審査基準が適用され得る事案

MPEP2164.08(c)によれば，明細書において重要・であると予想される。そのことも，このような判断が決定的である（critical）と教示されている特徴（≒課なされた理由の一つである可能性がある。そのため，題を解決するために重要・決定的である特徴）が，ク

CN では，旧審査基準と現行の審査基準のどちらが適レームに記載されていない場合，米国特許法第 112 条

用になるか（すなわち，出願日が 2010 年 2 月 1 日より

第 1 段落の下で実施可能要件を満たしていないものと前なのか否か）をチェックする必要があると言える。

される。
また，MPEP 2172.01 によれば，US においては，明（３） 第 3 テーマ「各極において「課題」が審査でど細書において出願人が定義した発明に不可欠な要素のように参酌されるか」について（essential elements）（≒課題を解決するために不可欠（３−１） JP についてな要素）と相互関係を有するように記載されていない

日本では，発明の詳細な説明において，課題の記載
は法的には必須ではないが，全体の記載から当業者がVol. 70

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クレームは，米国特許法第 112 条第 2 段落の下で明確性要件を満たしていないものとされる。

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

参 考 判 例 と し て，ジ ェ ン ト リ ー ギ ャ ラ リ ー 事 件ていなければならない」とある。

（Gentry Gallery v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473

要するに，独立クレームにおいて「不可欠な特徴」(Fed. Cir. 1998)）が挙げられる。本事例では，出願人が欠如している場合には，明確性要件及びサポート要が，明細書において発明の重要な特徴であるとした構件を充足していないものと判断される。ガイドライン

成をクレームから削除した場合には，記述要件違反とF-IV, 4.5.1 には，上記の事項の他に，「課題は，一般になることが示された。

明細書に記載されているものである。」との記載があ

なお，上記の MPEP の記載によれば，US においてる。

は，当該 MPEP によれば，明細書が，発明に不可欠・したがって，明細書に記載された課題に基づき「不必須な構成要素が明示されているというような記載ぶ

可欠な特徴」を認定し，この「不可欠な特徴」が独立りになっていれば，その不可欠・必須な構成要素であクレームに規定されていない場合には，明確性要件及ると記載されている事項が実際には一実施例に過ぎなびサポート要件を充足しないと判断される。

い場合でも，当該記載により，それがクレームに記載

実施可能要件に関する施行規則 42(1)(c)では，ク

すべき不可欠・必須な構成要素であると限定的に解釈レームしている発明をその技術的課題及びその解決方されてしまう可能性がある点に留意すべきである。一法を理解することができるような表現で明細書に開示方，上述の通り，当該不可欠な事項をとらえる際に発するよう要求しており，技術的課題は，明細書に記載

明を限定的にとらえ過ぎないようにすべきであるといされていない場合を含むことが明記されている。

う考え方も当該 MPEP には記載されており，この点したがって，実施可能要件を審査するにあたって，は，US の中間処理実務においてオフィスアクション

明細書に記載された技術的課題は当然に考慮されるもを受領した場合に，審査官が必要以上に発明を限定的のと思料する。

にとらえられてしまっているときの反論材料として利（３−４） CN について用できると思われる。

サポート要件について，専利法 26 条 4 項に「特許請（３−３） EP について

求の範囲は，明細書に依拠し，明確かつ簡潔に特許保EP では，記載要件について，明細書に記載された護を要求する範囲を限定しなければならない。」と規「技術的課題」が考慮されて審査される。特に，明確性定されている。また，審査指南第二部第二章 3.2.1 に及びサポート要件では，明細書に記載された「技術的「特許請求の範囲は明細書に依拠しなければならない

課題」に依拠して，「不可欠な特徴」の有無を審査すとは，請求項が明細書にサポートされていなければなる。一方，自明性を判断する，課題・解決アプローチ

らないことをいう。特許請求の範囲の各請求項が保護の第 2 段階では，クレームされた発明と先行技術とのを要求する技術案は，当該技術分野の技術者が明細書差異に依拠し，「客観的な技術的課題」が設定される。

に十分に開示された内容から得られ，又は概括して得

明確性要件及びサポート要件を審査するにあたっられる技術案でなければならず，明細書に開示されたて，独立クレームにおける「essential features（不可範囲を超えてはならない。」と記載されている。
開示要件について，専利法 26 条 3 項に「明細書は，欠な特徴）」の有無を判断する際に，発明が解決する課
題が考慮され得る。

発明又は実用新案について，当該技術分野の技術者が明確性要件に関する審決（T32/82）では，「保護を実現できることを基準として，明確，完全な説明をし求める事項を規定するクレームは，明確でなければな

なければならない。」と規定されている。また，審査指らない。・・これは，クレームが技術的観点から理解

南第二部第二章 2.1.3 に「当該分野の技術者が実現でできるものであるのみならず，発明の不可欠な特徴がきるとは，当該分野の技術者が明細書に記載された内すべて明確に規定されていなければならないことを意容に従えば当該発明又は実用新案の技術案を実現で

味する。
」
，
「不可欠な特徴とは，出願に係る技術的課題

き，その技術的課題を解決でき，かつ予期された技術を解決するために必要な全ての特徴と解すべきであ的効果を奏することができることをいう。」と記載さる」とある。

れている。すなわち，審査指南において，開示要件のまた，サポート要件に関する審決（T1055/92）では，「サポート要件では，不可欠な特徴がクレームされパテント 2017

判断において技術的課題を審査することが明記されている。

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

しかしながら，最高人民法院の裁判例（最高人民法

レームの機能的表現の記載要件の検討結果では，CN院(2014)行提字第 8 号 2015 年 4 月 6 日判決）では，と JP とが類似しており CN が特に厳しいわけではな「技術案の再現と，技術的課題を解決しているか否か，いとされた。

及び技術的効果を奏しているか否かの評価との間にまた，クレームの PBP 表現の記載要件の判断につは，順序上の論理関係があり，まず，当該分野の技術

いては，PBP クレームの要旨認定・権利範囲認定の判者が明細書に開示された内容に基づいて当該技術案を断と関連して考える必要があることが分かった。PBP

実現できるか否かを確認し，それから，技術的課題をクレームの要旨認定・権利範囲認定については，審査解決しているか，技術的効果を奏しているかを確認し時に物質同一説で権利行使時に製法限定説を取る CN

なければならない」と判示されている。

／ US タイプと，審査時及び権利行使時にいずれも物したがって，開示要件の判断をする前に，まず請求

質同一説を取る EP ／ JP タイプとに大きく分けられ項にかかる技術案によって技術的課題を解決できているようである。さらに，CN ／ US タイプは，PBP ク

るか否かが判断され，技術的課題を解決できていない

レームであることに基づく記載不備の指摘が緩やかでのであれば，それだけで開示要件を満たさないと判断あるのに対して，EP ／ JP タイプは，PBP クレームでされる。

あることに基づく記載不備の指摘が厳しい（可避的PBP クレームである場合に不明確であると指摘され

３．検討結果のまとめ

やすい）。

（１） 第 1 テーマ「各極においてクレームの機能的表

なお，平成 25 年度・平成 26 年度では，全般的な記現・PBP 表現がどのように判断されているか」につい

載要件の検討にとどまり，クレームの PBP 表現の記て載要件について踏み込んだ検討はなされていなかっクレームの機能的表現の記載要件にスポット当ててた。

みると，JP，EU，CN に比べて，US の独自性（厳しさ）が際立つ結果となった。US は，侵害訴訟におい（２） 第 2 テーマ「各極において出願後に実験データて，どの実施例も機能に対応する構造を開示していなを提示して拒絶理由を解消できるか」についていことが明らかになれば，明確性の要件を満たさず，

実験データ等の後出しについて，少なくとも EP 及

無効とされる。例えば，US では，原則的には，コンび JP の判断基準に大きな違いは見受けられなかっピュータに実装されるミーンズプラスファンクション

た。EP 及び JP において，明細書の記載を補強するた限定に対応する構造がアルゴリズムとされ，明確性要めの証拠であれば，後出しは認められるものの，明細件（112 条第 2 段落）を満たすためには，機能限定に対書の不十分な記載を補充するための証拠であると，後応するアルゴリズムを明確かつ十分に明細書中に開示出しが認められない傾向にある。

することが要求されている。また，ミーンズプラス

また，CN においては，適用される審査基準が旧審

ファンクション限定が汎用コンピュータに実装可能で査基準であるか現審査基準であるかにより，実験デー

あればハードウェアの開示まで要求されないが，ミータ等の後出しが容認されるか否かの判断が変わり得る

ンズプラスファンクション限定が汎用コンピュータにことが分かった。

実装可能でなく特殊なコンピュータ又は装置を必要と

なお，平成 25 年度，平成 26 年度では，全般的な記すると認定されると，明確性要件（112 条第 2 段落）を載要件の検討にとどまり，出願後の実験データの後出満たすためには，アルゴリズムに加えてハードウェア

しについて踏み込んだ検討はなされていなかった。平

を「明確かつ十分に」開示することが要求され得る。

成 25 年度の検討では，CN の審査基準の記載

なお，平成 25 年度・平成 26 年度では，全般的な記「5.2.3.1

許可されない追加

内容の追加になる補正

載要件の検討にとどまり，クレームの機能的表現の記で許可されないものは，以下に述べる状況を含む。

載要件について踏み込んだ検討はなされていなかっ（中略）実験のデータを補入することで発明の有益た。平成 25 年度・平成 26 年度における全般的な記載な効果を説明している，及び／又は実施形態と実施例

要件（実施可能要件，サポート要件）の検討結果では，を補入することで，請求項で保護を請求する範囲以内

CN が一番厳しいとされていたが，平成 27 年度のクに発明が実施できるということを説明している。」

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討

を挙げることに留まっている。平成 26 年度の検討で（対策１） なるべく機能的表現を使用しないクレー

は，実験データ等の後出しに関連した事例が検討されムを作成する。このとき，手段＋機能（ミーンズプラ

なかった。

スファンク）だけでなく形式的に置換可能な用語＋機能（X プラスファンクション）の表現についても，112（３） 第 3 テーマ「各極において「課題」が審査でど

条第 6 段落に該当すると判断されないように注意が必のように参酌されるか」について要である。手段（means）に対して形式的に置換可能

クレームの記載要件の判断で課題がどの程度考慮さな 用 語 と し て，module，mechanism，element，de-

れるかについては，各国さまざまであることがわかっ

vice， unit， component， member， apparatus， ma-

た。明細書への課題記載について JP，EP，CN で明示

chine，system などが判断される可能性がある。

が要求され米国で明示が要求されないという違いがあ（対策２） 対策 1 が困難であるため，又は対策 1 のるものの，特許請求の範囲においては，発明の構成要

クレームに加えて，機能的クレームを作成する場合，件として課題を解決するための必須項目の記載が求め（対策２−１） 機能を実行するハードウェアをクられる点で各極が共通している。必須項目の記載が要

レームに記載する。例えば，クレームにおいて，構造求されるということは，間接的に課題の明示を要求さを表す用語を登場させたり，機能をより構造的に特定れていると見ることができる。すなわち，グローバル

して表現したりするなど，112 条第 6 段落の表現に該な視点から見ると，どの極においても，明細書にはそ当すると判断されないための工夫を行う。

の発明に必須の構成を記載する必要があり，クレーム（対策２−２） クレーム上の機能を実現するコンにその必須の構成を記載する必要があるという点で共ピュータのハードウェア及びアルゴリズムを明細書に通している。

開示する。クレームの表現が 112 条第 6 段落の表現に

なお，平成 25 年度，平成 26 年度では，全般的な記該当すると判断されても，クレームされた機能を実現

載要件の検討にとどまり，クレームの記載要件の判断するための構成について開示不十分で不明確（112 条

で課題がどの程度考慮されるかについて踏み込んだ検第 2 段落）違反と判断されないための措置を講じてお討はなされていなかった。

く。
（対策２−３） クレームされた各構成要素ごとに，

４．検討結果から導かれる実務上の留意点

クレーム上の機能とハードウェア及びアルゴリズムと（１） コンピュータに実装されるミーンズプラスファの対応関係を明確に明細書に記載する。クレームされンクション限定について，US では，原則的には，ミーた各構成要素ごとにどのようなハードウェアで実現すンズプラスファンクション限定に対応する構造がアルるのか開示不十分で不明確（112 条第 2 段落）違反とゴリズムとされ，明確性要件（112 条第 2 段落）を満た判断されないための措置を講じておく。

すためには，機能限定に対応するアルゴリズムを明確（対策２−４） 機能に対応するアルゴリズムの開示

かつ十分に明細書中に開示することが要求されていを十分に行う。アルゴリズムの開示は，クレームされる。

た各処理の段階ごとに明確になるように，ステップバ（２） また，US において，ミーンズプラスファンク

イステップで行う。また，できれば，機能に対して 2

ション限定が汎用コンピュータに実装可能であれば種類以上のアルゴリズムを開示する。

ハードウェアの開示まで要求されないが，ミーンズプ（４） PBP クレームについて，CN ／ US タイプは，

ラスファンクション限定が汎用コンピュータに実装可

権利化後に権利範囲を制限することで権利者と第三者能でなく特殊なコンピュータ又は装置を必要とするととのバランスを図り，EP ／ JP タイプは，記載不備の認定されると，明確性要件（112 条第 2 段落）を満たす

指摘を厳しくして権利を成立しにくくすることで権利ためには，アルゴリズムに加えてハードウェアを「明者と第三者とのバランスを図っているものと考えられ確かつ十分に」開示することが要求され得る点に留意る。PBP クレームは，各極において，出願人・権利者

すべきである。

に不利な判断がなされやすいことから，可能であれば（３） 上記の(1)，(2)のような US の厳しい運用に対

他の表現形態のクレームに変更することが好ましいとして，次のような対策が考えられる。

考えられる。

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明細書記載要件についての諸外国（米国，欧州，中国）及び日本における判断の比較検討（５） 実験データの開示が必要な発明について，各極て，出願日（優先日）を基準として適用される審査基において，実験データの不足に基づく記載不備の指摘

準を確認することが実務上重要であると言える。

を受けないようにするために，可能な限り，出願時の（７） クレームの記載要件の判断で課題がどの程度考明細書に実験データを記載することが望ましいが，出慮されるかについて，特許請求の範囲においては，発願時に十分な実験データを準備することが困難な場合

明の構成要件として課題を解決するための必須項目のには，少なくとも実験データの不足を補い得る程度記載が求められる点で各極が共通している。各極におに，明細書に論理的に（例えば，メカニズムなどを）いて，従来技術との差異点を明確にしながらその発明記載しておくことが重要であると考えられる。

に必須の構成が何であるのかを深く理解した上で，そ（６） 実験データ等の後出しについて，CN においての必須の構成を少なくとも明細書に明記することが，は，適用される審査基準が旧審査基準であるか現審査

課題又は必須の構成に基づく記載不備の指摘に対する基準であるかにより，実験データ等の後出しが容認さ対抗措置として必要であると考えられる。

れるか否かの判断が変わり得ることに注意すべきであ(原稿受領 2016. 9. 28)

る。実験データ等の後出しの可否を判断するにあたっ
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