均等論に関する裁判例の傾向と対策

特集《特許》

均等論に関する裁判例の傾向と対策
平成 27 年度特許委員会第四部会

高石

秀樹，奧田 誠，石渡 英房，加藤 勉，横田 修孝，加藤鈴木 一晃，坂口 武，大井 一郎，西脇 怜史

卓士

要 約
Ⅰ．第 1 要件及び第 2 要件の検討（①）「特許発明の本質的部分」の解釈は，変遷していない。
（②） 明細書に課題，効果を複数記載したことが，特許権者側に有利に働いた事例は見当たらない。
（③） 従属項として「中間概念クレーム」を作成し，これに対応する「中間概念的な課題」を記載することが望ましい。
（④） 第 1 要件と第 2 要件の結論が異なった事例は，6 件とも古い裁判例であるため，参考にならないかもしれない。
（⑤） 明細書中に課題，作用効果及び発明の意義を複数記載すると，第 2 要件のハードルが高くなる。
（⑥） 明細書及び意見書等で，過剰な効果の記載や数値による主張を避けることが望まれる。
（⑦） 第 1 要件の判断に際して，周知技術の立証に，外部証拠，特に乙号証が引用されている。
Ⅱ．第 3 要件の検討
第 3 要件が認められた多くの裁判例において，置換容易性を進歩性の容易想到性と同じ枠組みで判断しており，置換容易性が否定された裁判例は，厳格な判断基準が形式的に適用される結果，容易想到であるかという議論に入ることなく，当業者が読み取れる記載が引用例に存在するか否かで決着する場合が多い。その意味
で，¶結論先にありき¹という側面も払拭できず，裁判所において特許発明の意義を強調する意味がある。

目次

Ⅰ．第 1 要件及び第 2 要件の検討

Ⅰ．第 1 要件及び第 2 要件の検討

第１．裁判例における「特許発明の本質的部分」

第１．裁判例における「特許発明の本質的部分」の解釈はどのの解釈はどのように変遷しているか（担当：ように変遷しているか

奥田誠，坂口武）第２．明細書に課題・作用効果を複数記載することの功罪

１．設題の意図：「特許発明の本質的部分」の解釈

第３．明細書中に課題を上位概念で記載することの功罪の変遷の有無，変遷内容を明らかにする。

第４．第 1 要件及び第 2 要件の結論が異なった裁判例の検討
第５．出願時クレームを狭くしておいて，均等論を主張する方針の是非第６．第 2 要件を，作用効果の量または程度という観点から判

２．検討結果（１） 近時の「特許発明の本質的部分」の解釈示した裁判例の検討

判決によって多少表現の違いはあるが，概ね，「特許第７．均等侵害が認められた裁判例を踏まえた，原告及び被告の主張・立証方針

発明の本質的部分」は，『明細書の特許請求の範囲に記

Ⅱ．第 3 要件の検討

載された特許発明の構成のうち，当該発明特有の課題
解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分を意味する』と解釈され，均等肯定／否定に拘わらず，多数の判決例における判断に用いられて い る。
（東 地 H22.6.29 ： H19 (ワ) 13121，大 地
H22.11.25：H21 (ワ) 13824，東 地 H24.3.22：H22 (ワ)11353，知高 H23.3.28：H22(ネ)10014，東地 H24.9.13：

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H21(ワ)45432，知高 H24.10.11：H24(ネ)10018，東地

部分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構H26.6.6：H25 (ワ) 29174，知 高 H27.12.24：H27 (キ)成のうちで，当該特許発明特有の課題解決手段を基礎

10031）

付ける特徴的な部分，言い換えれば，右部分が他の構成に置き換えられるならば，全体として当該特許発明（２）「特許発明の本質的部分」の解釈の変遷の有の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。』との解釈を示

無ａ）ボールスプライン最高裁判決（平成 10 年 2 月

した上で，さらに，上記(1)欄記載の解釈とほぼ同じ，

24 日）の 7ヶ月後には，『右にいう特許発明の本質的部『明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち，分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構成

当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想のうちで，当該特許発明特有の作用効果を生じるための中核をなす特徴的部分が特許発明における本質的部の部分，換言すれば，右部分が他の構成に置き換えら分であると理解すべきであり，』と判示する裁判例（東れるならば，全体として当該特許発明の技術的思想と地 H11.1.28：H8(ワ)14828「徐放性ジクロフェナクナ

は別個のものと評価されるような部分をいうものと解トリウム製剤」事件：三村量一裁判長）が現れている。

す る の が 相 当 で あ る。』と 判 示 す る 判 決 例（大 地ｃ）これらから，「特許発明の本質的部分」の解釈はH10.9.17：H8(ワ)8927「徐放性ジクロフェナクナトリ

変遷しておらず，また，上記(1)欄の解釈に収束する傾

ウム製剤」事件，なお，大地 H11.5.27：H8(ワ)12220

向にあると解する。

「ペン型注射器事件」も同旨：いずれも小松一雄裁判長）が現れている。

ｄ）なお，「特許発明の本質的部分」を，(1)欄のように，『当該発明特有の課題解決のための手段を基礎

本判決では，続いて，以下のように判示している。

付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分』と解する『特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，公か，上記 a)欄に記載したように，『当該特許発明特有

知技術では達成し得なかった目的を達成し，公知技術の作用効果を生じるための部分』と解するかで，差異では生じさせることができなかった特有の作用効果をがあるようにも思える。

生じさせる技術的思想を，具体的な構成をもって社会

しかし，a)欄に例示の判決例においても，「特許発明に開示した点にあるといえる。このように考えると，の本質的部分」は，特許発明の構成のうち『技術的思明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち，当想の中核をなす特徴的部分』であるとしていること，

該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想のいずれの解釈も，実際には，課題を解決すべく採用さ中核をなす特徴的部分が（下線部筆者。以下同じ）特れた特有の作用効果を奏する構成の探求であることか

許発明における本質的部分であると理解すべきであら，両者の相違は実質的ではなく，表現上の差異に過り，対象製品等がそのような本質的部分において特許ぎないと解する。

発明の構成と異なれば，もはや特許発明の実質的価値ｅ）追補（知高（大合議）H28.3.25：H27(ネ)10014）

は及ばず，特許発明の構成と均等であるとはいえな

本判決例では「特許発明の本質的部分」を，『従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部

い。
』
このように，特許発明の本質的部分は，特許発明の分である』としており，解釈自身に変更はない。但し，構成のうち，『技術的思想の中核をなす特徴的部分』で『特許発明の実質的価値は，その技術分野における従あるとの理解は，最高裁判決の直後から提示されてい来技術と比較した貢献の程度に応じて定められる』とたと言える。

して，特許請求の範囲及び明細書（特に従来技術）となお，本判決は，『特許発明における本質的部分を把の比較を基本とし，明細書の従来技術の記載が不十分握するに当たっては，単に特許請求の範囲に記載されな場合には，記載のない従来技術も参酌して本質的部た構成の一部を形式的に取り出すのではなく，当該特分を認定すべきことを指摘している。

許発明の実質的価値を具現する構成が何であるかを実質的に探求して判断すべきである。』と判示して，本質（３）「特許発明の本質的部分」の解釈のいろいろ的部分の把握時の形式的な当て嵌めを戒めている。

他の解釈手法，判定手法を以下に例示する。また，

ｂ）さらに平成 11 年 1 月には，『特許発明の本質的Vol. 70

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特徴のある判断例についても言及する。

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この判決例では，ハ号物件の奏する作用効果が本件

ａ）出願経過における主張，補正
出願経過において，特許に結びついた特許権者の主発明の作用効果とは異なることから，両者の構成の差

張，補正内容を参酌して，本質的部分を認定するもの

異の詳細を検討することなく，本件考案の本質的部分がある。

の構成についての相違を指摘している。
ｅ）構成の一部を抜き出し，そのまま本質的部分と例えば，『…が本願発明の特徴であるとの意見を述べて特許査定を得たものである（乙 2〜4）。上記によ認定する判決例は少ない。

れば，…を用いることは，先行技術に見られない本件

本質的部分の把握に当たり，構成の一部の文言を抜

特許発明特有の解決手段として位置付けられているも

き出し，そのまま本質的部分と認定する判決例は少なのというべきであるから，本件特許発明の本質的部分

く，本質的部分の実質的内容を検討し判示するものがを構成するというべきである。
』（東地 H16.5.28：H15

多数である。例えば，大高 H13.4.19：H11(ネ)2198「注(1)(ワ)16055。東地 H16.10.15：H15(ワ)27382 ，及び，射液の調製方法及び注射装置」事件では，請求項の記知高 H20.8.26：H20(ネ)10023 も参照。）

載と異なる内容を本質的部分として認定している(2)。

ｂ）数値限定発明＜請求項抜粋＞『一般に，特許請求の範囲において，数値をもって技「アンプルが前端部を上にしてほぼ垂直に保持された術的範囲を限定し，その数値に設定することに意義が状態で，後側可動壁部材がネジ機構によりアンプル内ある場合には，その数値の範囲内の技術に限定するこを前進して，水性相を振盪または空気の混入を防止しとで，その発明に対して特許が付与されたと考えるべつつ静かに下側から上側に流通させるようにしたこと

きものであるから，特段の事情のない限り，その数値を特徴とする」による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分にあ＜認定された本質的部分＞たると解するべきである。』として，数値による範囲の『本件方法発明は，これらの構成を結合して，後側可限定に意義がある数値限定の場合には，これを特許発

動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより明の本質的部分とする判決例もある（大地 H16.10.21：

敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴

H14(ワ)10511）

的部分があるというべきであり，このような構成を採ｃ）本質的部分でない部分の認定用したことが本件特許発明の本質的部分である』

特許発明の本質的部分を明確に特定せず，本質的部
分でない部分を認定して，均等判断を行う場合があ

３．侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推奨される明細書の記載方法等の提言る。
『以上を前提として，明細書のすべての記載や，その背（１） 侵害訴訟で均等論を主張する場面においては，後の本件発明の解決手段を基礎付ける技術的思想を考2.(1)欄に記載の解釈を用いて，本件特許発明とイ号製

慮すると，本件発明が本件作用効果①を奏する上で，品との差異部分が，「特許発明の本質的部分」に該当す

蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たるか否かを検討するのが好ましい。

すことは明らかであって…，『受枠には凹部が存在す

他の手法として，本件特許発明とイ号製品とが奏す

れば足り，凹曲面部は不要である』との控訴人の主張る作用効果の違い，本件特許発明とイ号製品との技術は正当であると認められ，本件発明において，受枠の的思想の相違，本件特許発明の出願経過（補正，意見『凹 曲 面 部』は 本 質 的 部 分 に 含 ま れ な い。
』（知 高書における主張），数値限定の意義等を検討すること

H23.3.28：H22(ネ)10014「地下構造物用丸型蓋」事件）

も有用である。

ｄ）「特許発明の本質的部分」の解釈を示さないもの（２） 特許明細書の記載，意見書の主張が，「特許発明『…という作用効果…を奏するものであるから，一の本質的部分」の確定に利用される場合があった。特部材で構成されるハ号物件は，本件考案とは本質的部

許を得たい余り，過剰に明細書に発明の作用効果を記

分において構成を異にする』（東地 H12.4.25：H11(ワ)載したり意見書で主張したりした場合には，侵害訴訟

1995）というように，「特許発明の本質的部分」の解釈等でこれを参酌されて，特許発明の本質的部分に該当を示さず，作用効果から直接に本質的部分であるか否するとされ，均等の主張に影響する場合が考えられかを判別するものもある。

る。明細書における作用効果の記載，意見書等におけパテント 2017− 56 −

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均等論に関する裁判例の傾向と対策る作用効果の主張に当たっては，過剰な記載や主張を頼ることなく客観的かつ正確に行える地盤改良機を提避けることが望まれる。

供することを目的とする」と記載されていたが，この課題とは因果関係がない別の効果が作用効果の欄に記

第２．明細書に課題・作用効果を複数記載することの功罪（担当：横田修孝）

載されており，これらの効果が参酌され，「施工効率の維持・向上」も本件特許発明の解決課題であると認定

１．設題の意図：明細書に課題・作用効果等を複された。この解決課題に対応する発明特定事項が本質

数記載することが第 1 要件及び第 2 要件の認定的部分と認定され，相違点が非本質的部分ではないこにどのような影響を与えるかを明らかにする。

とを理由に第 1 要件を充足しないと認定された。
ｄ）課題や作用効果が複数記載されている場合に従２．検討結果来技術が参酌され，そのうち一つに対応する構成が本（１） 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

質的部分と認定された事例
課題あるいは作用効果が複数記載されている場合にａ）概要
明細書に課題・作用効果等が複数記載され，第 1 要

従来技術が参酌され，公知部分は非本質的であるとし

件と第 2 要件のうち少なくともいずれかについて適用て消去法的に本質的部分が認定された事例が 3 件あっが争われた事例は少なくとも 6 例存在した。従来技術た（大阪地判平成 12 年 1 月 18 日，平成 10 年(ワ)第における問題点，目的／課題，作用効果を複数記載し4202 号，大阪高判平成 12 年 2 月 18 日，平成 10 年たことにより第 1 要件，第 2 要件の認定で権利者に有(ネ)第 3763 号，大阪地判平成 12 年 4 月 27 日，平成利に働いたと思われる例はみあたらなかった。以下，

11 年(ワ)第 13637 号）。本質的部分の認定は直接的に3 つの類型について紹介する。

は従来技術の参酌によるものであるが，課題・作用効ｂ）課題・作用効果を複数記載したことによる影響

果を複数記載したことが結論に影響している可能性は明細書に課題あるいは作用効果が複数記載され，イ

否定できない。

号が複数の作用効果うち 1 つを奏さない場合には第 2

なお，上記事件のうち平成 10 年(ワ)第 4202 号事件

要件を満たさないと認定されることがある。明細書のと平成 11 年(ワ)第 13637 号事件については明細書に作用効果の欄に 3 つの作用効果が記載され，イ号がこ記載されていない従来技術が参酌されて本質的要件がれら 3 つの作用効果のうち 1 つを奏さないことを理由認定されており，大合議判決（知財高判平成 28 年 3 月に第 2 要件を充足しないと認定された例（大阪地判平25 日，平成 27 年(ネ)10014 号）と親和性を有する。

成 23 年 8 月 30 日，平成 22 年(ワ)第 10984 号）があっ（２） 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推た。また，3 つの課題がまとめて複合的に記載されて奨される明細書の記載方法等の提言いたため本質的部分が広範囲（すべての構成要件 A
乃至 L）に認定され，相違点が本質的部分に該当する

均等論の適用可能性を高める観点から，従来技術にから第 1 要件を満たさないと認定された例（東京地判おける問題点，課題，作用効果は従来技術との関係で

平成 24 年 1 月 31 日，平成 20 年(ワ)第 27920 号）も最も本質的なものを 1 つ記載し，複数記載することはあった。

極力避けることが望ましい。また，従来技術におけるｃ）課題とは別の作用効果を記載したことの影響

問題点，課題，作用効果は相互に関連するもの（互い

課題を 1 つしか記載していなくても，従来技術におに因果関係があるもの）を一貫性をもって記載するこける問題点や作用効果が複数記載されていることによとが望ましい。

り，因果関係がない別の課題が存在すると認定され，例えば，相互に因果関係がない「作業効率の向上」

それに対応する本質的部分が認定されることがある。

と「耐久性の向上」を作用効果の欄に記載すると，イ

課題の記載とは別の課題が作用効果の欄から認定さ号がいずれかの作用効果を奏さない場合には均等論のれ，その上で相違点が本質的部分に該当すると認定さ第 2 要件を満たさないと認定される可能性がある。まれた例（知財高判平成 24 年 6 月 28 日，平成 23 年(ネ)た，「耐久性の向上」を課題の欄に記載し，「作業効率(3)

第 10060 号 ）があった。この事例では明細書の課題の向上」を作用効果の欄に記載すると，「作業効率の向の欄に「地盤改良工事の施工管理がオペレータの勘に上」も課題と認定され，これを解決する手段が本質的Vol. 70

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均等論に関する裁判例の傾向と対策載されていなくても，その構成に対応する作用効果要件と認定される可能性がある。

（機能）が明細書のどこかに記載されていれば足りる

第３．明細書中に課題を上位概念で記載することとされる。

の功罪（担当：石渡英房）

均等侵害を主張する訴訟においても，比較的多くの

１．設題の意図：課題を実施例中に記載する場合

事例において，文理解釈をする際に公知技術との比較と，各従属項に対応して記載する場合と本質的で「本質的事項とされるべきもの」を認定する。先の事項を主張する際に差異はあるか。

大合議判決も同旨である（前出）。
したがって，いずれの場合も少なくとも明細書に記

２．検討結果載された事項全体からまず課題が認定されるので，実（１） 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

施例中に個別に記載しても，各従属項に対応して個別

ａ）公知技術との対比を経た「本質的部分の認定」に記載しても，差異は少ないと考えられる。そうする

課題の欄に上位概念又は拡大概念で課題が記載されと，明細書の記載においては，「課題」の欄に上位概念ていても，これに拘泥せずに公知技術に照らし従来見あるいは拡大概念のみ記載して，より具体的な課題はられない特徴のある構成を「特徴的部分」
・「本質的部

明細書中のいずれかに記載するスタイルで，審査の際分」として認定する（7 例：東京地裁平成 18 年(ワ)も均等侵害を主張する際も差し支えないであろう。ま6548 号，東京地裁平成 19 年(ワ)12631 号，知財高裁平た，このように上位にも下位にも記載しておくと，均成 19 年(ネ)10096 号，東京地裁平成 19 年(ワ)32196

等侵害の主張に整合するような，適当な「中間概念的号，大阪地裁平成 21 年(ワ)13824 号，東京地裁平成 20な課題」が抽出できるかもしれない。

年(ワ)19874 号，知財高判（大合議）平成 27 年(ネ)ｂ）本質的事項（第 1 要件）の主張方針

10014 号）。

裁判所が「本質的事項」を検討する際は，先行技術ｂ）意見書だけに表れた記載との差異を十分に生じさせている手段に対応する具体「本質的部分」を認定するにあたり，否定例として，的な課題に着目し，その課題が同一（作用・効果の同「明細書に明示されていないが出願手続中の意見書に一）であるかどうかを吟味して，「発明の課題解決のただけ表れた記載に基づいて本件特許発明の本質的部分めの特徴的な部分」＝「本質的事項」として認定するを認定し，これに基づいて被告各製品が本件特許発明例が多いように思われる。

の特許請求の範囲に記載された構成と均等であるとい

そうすると，「中間概念クレーム」を作成し，これがうことはできない」とされた従来例があった（大阪地

先行技術（引用例）を含まなければ，審査前のメイン

裁平成 21 年(ワ)13824 号）。その後の大合議判決におクレームが引用例との関係で維持できなくても，「中いては，課題の記載が出願時の従来技術に照らして客間概念クレーム」を新たにメインクレームとして文理観的に見て不十分な場合には，明細書に記載されてい侵害・均等侵害を主張することが可能である。すなわ

ない従来技術も参酌して認定するべきとされた（知財ち，審査により公知技術が発見されたとしても，「中間

高判（大合議）平成 27 年(ネ)10014 号）。

概念クレーム」があればいきなり実施例レベルの狭いｃ）明細書における開示の必要性

クレームで侵害の主張をする事態を避けることが可能「本質的部分」は明細書に開示されていることは当になる。

然と考えられ，明細書の開示に基づかない主張は排除

この場合，侵害の態様の予測は難しいが，なるべくされた例があった（東京地裁平成 19 年(ワ)32196 号，

多様な「中間概念クレーム」を作成し，併せて，これ東京地裁平成 19(ワ)28614 号，大阪地裁平成 21 年に対応する「中間概念的課題」を記載するようにすれ(ワ)13824 号）。

ば，審査により公知技術を引用されてメインクレームのカバーする範囲を狭くされたとしても，中間概念ク（２） 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推レームのカバーする範囲でイ号製品（侵害被疑品）を奨される明細書の記載方法等の提言捉えることができる場合があるだろう。また，実際にａ）実施例中の記載と従属項に対応する記載

明細書を作成する場合にも「中間概念クレーム」の作

一般に，審査においては，課題は「課題」の欄に記

成は推奨されるものであるが，これに加えて「中間概パテント 2017− 58 −

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均等論に関する裁判例の傾向と対策

念的課題」を明示できれば，これを「本質的事項」
・「本

断が分かれた裁判例はない。近年では判断が分かれた質的部分」として認定することができるケースもある

裁判例がないということからみて，要件の詳細な検討だろうから，「中間概念クレーム」について均等論を主は第 1・第 2 要件いずれか一方のみとし，他方は判断張する際に有用であると思われる。

を省略するか，または検討内容を実質的に流用して簡単に同方向の結論に導く裁判例が多くなっているので第４．第 1 要件及び第 2 要件の結論が異なった裁はないかと考えられる。

判例の検討（担当：大井一郎）

したがって，第 1 要件と第 2 要件とで立証の容易さ

１．設題の意図：第 1 要件及び第 2 要件の一方がに差がある場合には，原告側の戦術として，立証が容否定されれば他方を検討するまでもなく均等侵易な方の要件のみについて充足を詳細に説明し，他方害が否定されることになるが，一部の裁判例での要件については内容をうまく流用して実質的な説明は両要件で積極的に異なる判断がなされたものを省略すれば，立証が困難な方の要件については実質がいくつかある。これらについて考察する。

的な争いを回避できる可能性があると考えられる。たとえば，「イ号製品は本件特許発明と同一の○○とい

２．検討結果う作用効果を奏するものであるが，この○○という作（１） 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

用効果につながる構成が本件特許発明の本質的部分で裁判例の出現傾向として，6 件（下掲）とも古い事例ある」等と主張するというものである。

であり，最も新しいものでも平成 13 年判決である。

また，下掲 6 件のうちでは第 1 要件・第 2 要件で判

また，6 件のうち 4 件（裁判例①②③⑤）は東京地裁の断基準が異なるものが多く，特に第 2 要件についてものであるが，これらはいずれも同一判事が裁判長では，従来技術まで含む広い範囲の構成から得られる効ある。この意味では，第 1 要件と第 2 要件との関係に果が基準となるものが多い。したがって，訴訟におい

ついて，これらの裁判例の当否は格別，均等論を今後ては，原告は第 2 要件の作用効果をかなり抽象的なレの侵害訴訟中で主張する際に予見可能性を高めること

ベルで主張しても認められる可能性がある。また，そに寄与するかという疑問は有り得る。しかしながら，のためには，明細書作成の際にも，課題および効果を

1 つの検討材料としての観点を提供するものであるか

なるべく抽象的なレベルで，すなわちクレームに関わら，以下に検討を加える。

らず可能な限り広い範囲の構成に対応できるように，

これら 6 件では，第 1 要件・第 2 要件で判断基準が記載しておくのがよいと言える。

かなり異なっている。とくに，東京地裁の 4 件（裁判なお，課題および効果を抽象的に記載するデメリッ

例①②③⑤）では，第 1 要件については，具体的な構トについては，下掲 6 件からは特に見出せないが，特成が発明の本質的部分であると認定されており，第 2

許性等に影響する可能性も考えられ，バランスの考慮要件については，比較的広い範囲にわたる様々な構成は必要と思われる。

（場合によっては公知技術を含み得る）から得られる効果が発明の作用効果であると認定されている。ここ（３） 下級審裁判例

で，2 つの要件が異なる基準で判断されると，争点がボールスプライン最高裁判決以降，平成 27 年 4 月

増えるため原告にとって不利になるのではないかといまでの判決のうち，該当する裁判例は下記 6 件のみでう見方が可能であるため，この点について検討したあった。

が，以下に説明するように，第 2 要件の判断において

裁判例①：東京地判平成 11 年 1 月 28 日

原告に比較的有利な基準が用いられるケースが多く，（平成 8 年(ワ)14828 号，判時 1664 号 109 頁）

一般的に原告に不利というほどではないと思われる。

…第 1 要件×，第 2 要件○
裁判例②：東京地判平成 12 年 8 月 31 日

（２） 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推（平成 10 年(ワ)7865 号）…第 1 要件×，第 2 要件○

奨される明細書の記載方法等の提言

裁判例③：東京地判平成 13 年 1 月 30 日

上記のように最も新しいものでも平成 13 年判決であり，これより後は第 1 要件と第 2 要件とで○×の判Vol. 70

No. 1（平成 12 年(ワ)186 号）− 59 −

パテント 2017

均等論に関する裁判例の傾向と対策…第 1 要件×，第 2 要件○て，本件特許発明の本質的部分をなすものというべき

裁判例④：東京高判平成 13 年 3 月 22 日

である。」

（平成 12 年(ネ)4764 号）「被告製品においても，…フィルムカセットをカメラ…第 1 要件×，第 2 要件○に着脱する際に，フィルム巻き上げ軸を上下動させる

なおこの裁判例④は上記裁判例②の控訴審である。

ことなくフィルム巻き上げ軸と直交する方向に押し込

裁判例⑤：東京地判平成 13 年 5 月 29 日

み，又は引き出すことが可能となっているものである（平成 12 年(ワ)12728 号）

から，本件特許発明における『半球面部』が設けられ…第 1 要件×，第 2 要件○

た係合部材を被告製品における四個の楔形状の突起部

裁判例⑥：大阪高判平成 13 年 12 月 4 日

4 よりなる係合部材と置き換えても，本件特許発明の（平成 12 年(ネ)3891 号）

目的を達することができ，同一の作用効果を奏するも…第 1 要件○，第 2 要件×のということができる。」

なお，裁判例⑥は，大阪地判平成 12 年 10 月 19 日

（判旨解説）（平成 11 年(ワ)3968 号）の控訴審である。原審では，この事例では，第 1 要件の判断では「半球面」を備

第 1 要件は否定され第 2 要件は判断されていない。

える具体的構成が基準となっているが，第 2 要件の判紙面の都合上，裁判例①②③のみ解説する。

断では，「半球面」を備えない構成まで含む広い範囲に

裁判例①：東京地判平成 11 年 1 月 28 日（平成 8 年

同一の作用効果が認められた。
裁判例③：東京地判平成 13 年 1 月 30 日（平成 12 年(ワ)14828 号，判時 1664 号 109 頁）(ワ)186 号）「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて腸溶性皮膜に AS を用いることは，前記のとおり，(1)…特「右によれば，本件特許の出願当時の技術水準に照ら定の有効成分に対してすぐれた徐放性を有する物質とすと，…仕組み自体は，すでに公知であったというべして特許請求の範囲記載の三物質を見いだしたというきである。

点が本件特許発明特有の解決原理であり，(2)他方，…そうすると，本件特許発明の中核をなす特徴的部

AS は HP とは化学構造が異なる別物質であることに分は，子局において身分証明書が貼付され署名がなさ照らせば，本件特許発明と同一の解決原理に属するもれたシートを読み取りハードコピー化し，得られたのということはできない。」

ハードコピーを親局に伝送するという構成にあると解「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えて ASするのが相当である。…」

を用いても，一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を施し「…確かに，被告システムは，…ハードコピー化された

た遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることができ

情報を親局に伝送するという本件特許発明の構成と異ると認められるから，…右の限度では同一の作用効果なっていることは前述したとおりであるが，被告シスを奏するということが可能であるから，右の限度におテムのメモリに一時的に記憶するという構成と本件特いて HP と AS との間での置換可能性を肯定すること

許発明のハードコピー化した情報を伝送するという構

ができる。
」

成とは，…を可能にするものと考えられ，…被告シス（判旨解説）

テムの作用効果が本件特許発明と同一であるとの認定

この事例では，第 1 要件の判断では「化学構造が異なる別物質である」と表現されるように，具体的な化が妨げられるものではない。」（判旨解説）

学構造が基準となっているが，第 2 要件の判断ではこの事例では，第 1 要件の判断では，公知技術との「一定の徐放性」や「右の限度では同一」のように定性相違点である「ハードコピーを親局に伝送する」とい的な表現が用いられ，より広い構成が当てはまるもの

う具体的構成等に着目して本質的部分が認定されていになっている。

るが，第 2 要件の判断では公知技術との相違点に関わ裁判例②：東京地判平成 12 年 8 月 31 日（平成 10 年

らず，
「メモリに一時的に記憶する」等の構成まで含め(ワ)7865 号）

た範囲に同一の作用効果が認められた。

「…右によれば，半球面という形状を含めた係合部材の具体的構成は，本件特許発明特有の解決原理としパテント 2017− 60 −

Vol. 70

No. 1

均等論に関する裁判例の傾向と対策

第５．出願時クレームを狭くしておいて，均等論

過を考慮した例は見当たらなかった。この点から，第を主張する方針の是非（担当：鈴木一晃）

2 要件の判断では，出願経過があまり重要でないこと

１．設題の意図：が分かる。
ｄ）課題と作用効果は同一がよいか

仮に当初クレームが「大概念」，引用例を回避できる
最も広いクレームが「中概念」，明細書の開示に基づい

明細書中に，課題（課題の欄に記載する問題点を含て補正できる概念が「小概念」である場合を考えると，

む），作用効果，発明の意義を複数記載したことによ

引用例との関係で補正によって「小概念」に限定されり，権利者に不利に扱われた件が 4 件確認された（大た最終クレームから均等論を主張して「中概念」のイ

阪地裁平成 10 年(ワ)4202 号，大阪地裁平成 14 年(ワ)号製品を捉えることは出来ない（第 5 要件違反）が，10511 号，大阪地裁平成 22 年(ワ)10894 号，知財高裁

最初からクレームが「小概念」であれば，均等論を主平成 23 年(ネ)10035 号）。課題，作用効果及び発明の張して「中概念」のイ号製品を捉える余地がある。そ意義を複数，記載した場合には，イ号がその全てを満こで，「出願時クレームを狭くしておいて，均等論を主たす必要がある。すなわち，イ号によって一部でも解張する方針の是非」について検討する。

決できない，または，作用効果が得られないと，第 2要件は認められていない。

２．検討結果したがって，これらの例から，明細書中に，課題，（１） 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

作用効果及び発明の意義を複数，記載することは，一ａ）概要つだけ記載する場合に比べて，均等（特に第 2 要件）侵害訴訟において均等論を主張した場合に，第 1 要が認められるハードルが高くなることが分かる。

件及び第 2 要件が認められかなかった事例 16 件（第 1（２） 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推要件について判断されなかった事例も含む）におい

奨される明細書の記載方法等の提言て，出願時にクレーム，課題，作用効果等を広く記載

第 2 要件の判断においては，明細書中に記載されてして侵害訴訟で均等論を主張した際の影響を調べた。
ｂ）作用効果が重視されているかいる作用効果が大きな影響を与える。特に，課題，作第 2 要件の判断において作用効果を重視した件は，用効果及び発明の意義を，明細書中に複数記載した場

12 件であった。このことからも，第 2 要件の判断にお合には，イ号製品がその全てを満たす必要がある。そいて，作用効果が重視されていることが分かる。

のため，第 2 要件で権利者が不利な判断をされないた

なお，明細書中に作用効果を記載しなかったため，

めには，明細書中に記載する，課題，作用効果及び発一般的な意義から作用効果を認定され，第 2 要件が否明の意義は，できるだけ一つの内容とすることが好ま定された事例（東京地裁平成 13 年(ワ)7456 号，東京しい。

地裁平成 13 年(ワ)14338 号）があった。また，下級審

また，侵害訴訟において不確定な要素を排除するた裁判例ではないが，明細書中の課題の記載が客観的にめにも，発明の構成に対して得られる作用効果は明細

不十分な場合には，明細書に記載されていない従来技書中に明記しておいた方が好ましい。

術も参酌するとした裁判例もある（知財高裁平成 27

なお，第 2 要件の判断においては，出願経過はほと

年(ネ)10014 号）。したがって，明細書中に作用効果・んど考慮されないものの，第 1 要件の判断では本質的課題の十分な記載がない場合には，特許権者に対して部分の認定に出願経過が考慮される場合が多いため，不利に解釈される可能性がある。

第 1 要件及び第 2 要件の両方を満たすためには，出願

ｃ）出願経過は考慮されているか

経過もきれいな方が好ましい。

第 1 要件の判断において出願経過が考慮された件

以上より，第 1 要件及び第 2 要件における裁判所のは，3 件であった。いずれの件も，審査過程において，判断を考慮すれば，明細書作成の際には，発明の本質

意見書で主張した内容や補正した内容によって本質的的部分に関してのみ，課題，作用効果及び発明の意義部分を認定するものであり，第 1 要件の判断においてを記載するとともに，出願経過を汚さないように無駄は，出願経過が重要であることが分かる。

に広い範囲のクレームの記載は避けることが好まし

しかしながら，第 2 要件の判断においては，出願経Vol. 70

No. 1

い。

− 61 −

パテント 2017

均等論に関する裁判例の傾向と対策

このように，出願時のクレーム等を無駄に広く記載

ため，塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れすることなく，適度に狭く記載にすることにより，侵ることから，塗布面がより自然石らしくなるという点

害訴訟において均等論を主張した場合に，第 1 要件及にも特色があり，両者が相まって，自然石とほとんどび第 2 要件が認められる可能性があると考えられる。

同様の外観を有する塗布面を得ることができるものであると解されるから，被告方法における骨材は，顔料第６．第 2 要件を，作用効果の量または程度とい等によって寒水砂や珪砂に人工着色を施したものであう観点から判示した裁判例の検討（担当：加る以上，塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表藤卓士）れることはない。したがって，原告方法が本件発明と１．設題の意図：作用効果の量または程度に基づ同一の作用効果を奏するとはいえない。」

いて，第 2 要件を肯定又は否定した裁判例から，主張立証の方針を検討する。

大阪地裁平成 12 年 1 月 28 日（平成 10 年(ワ)4202）
では，明細書に記載された作用効果に比べて，イ号で予想される作用効果の程度が小さいと判断して，第 2

２．検討結果要件を否定している。

（１） 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向

具体的には，以下のように判示されている。

作用効果の量または程度に基づいて，第 2 要件を肯「さらに，下端部が五〇〇㎜にわたって開口状態と定または否定した裁判例は数少なく，特定の傾向は見なっているイ号物件においては，蔦性植物が保護具の当たらないが個別に見ることで一定の指針にはなるよ

内部に侵入することを防止し，かつ保護具内部の遮光うに思われる。

性を保持するという本件考案の作用効果を奏するもの

東京地判平成 11 年 1 月 28 日（平成 8 年(ワ)14828

でもない。」

号，判時 1664 号 109 頁）は，明細書に記載された作用

大 阪 地 裁 平 成 16 年 10 月 21 日（平 成 14 年 (ワ)効果とイ号で予想される作用効果の量又は程度とが同

10511 号）では，明細書に記載された作用効果ほどに程度，と判断して，第 2 要件を肯定している。

は，イ号で予想される作用効果の量又は程度が大きく

具体的には，以下のように判示されている。

ないと判断して，第 2 要件を否定している。具体的に「本件特許発明における腸溶性物質 HP に代えては，以下のように判示されている。

AS を用いても，一定の徐放性を有する腸溶性皮膜を「ここで，タンタル層の厚さを，本件 A 発明の構成施した遅効性ジクロフェナクナトリウムを得ることが要件 A ⑤における上限値を超えたものに置き換えたできると認められるから，これを速効性ジクロフェナ

ならば，高価な結晶性金属タンタルの使用量がその分クナトリウムと組み合せることにより，有効血中濃度増加し，本件 A 発明において中間層の厚さの上限をを一定時間維持するジクロフェナクナトリウム製剤を設定することで実現しようとした経済性が損なわれ，得ることが可能なものと認められ，右の限度では同一

酸素発生用不溶性陽極の寿命を経済的な方法で長くすの作用効果を奏するということが可能であるから，右るという本件 A 発明の目的も達せられないことは明の限度において HP と AS との間での置換可能性を肯らかである。したがって，タンタル層の厚さが 3 ミク

定することができる。」

ロンを超える物件は，本件 A 発明の目的を達するこ

大阪高裁平成 13 年 4 月 17 日（平成 11 年(ネ)3750）
では，明細書に記載された作用効果に比べて，イ号でとができず，作用効果も同一ではないから，前記均等の要件②を充足しない。」

予想される作用効果の程度が小さいと判断して，第 2要件を否定している。

（２） 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推具体的には，以下のように判示されている。

奨される明細書の記載方法等の提言「本件発明の作用効果は，異なる色の混合材を 1 機以上の裁判例から鑑みるに，明細書における作用効のスプレーガンの別個のタンクに用意し，それらを多果の記載，及び意見書等における作用効果の主張に当

頭式スプレーガンの別個のタンクから同時に吹き付け

たっては，より慎重になるべきであり，過剰な効果のることによって，非混合多色状の塗布面を得ることに記載や数値による主張を避けることが望まれる。特加え，混合材の骨材として粉砕した自然石を使用したに，特許請求の範囲で数値限定をしている場合には，パテント 2017− 62 −

Vol. 70

No. 1

均等論に関する裁判例の傾向と対策「その数値以外では効果がない」という記載はすべきH12.3.23：H10 (ワ) 11453，知 高 H21.6.29：H21 (ネ)でないように感じられる。

10006，知高 H23.3.28：H22(ネ)10014）。もっとも，実施 例 の 記 載 を 考 慮 し て い る 判 決 も あ る（知 高第７．均等侵害が認められた裁判例を踏まえた，

H23.6.23：H22(ネ)10089）。

原告及び被告の主張・立証方針（担当：西脇怜史）

明細書に記載がない事項については，実施品の取扱説明書を参考にするケースがあった（大高 H13.4.19：

１．設題の意図：均等を肯定した裁判例から，侵H11(ネ)2198）。

害訴訟における当事者の主張立証の方針を検討する。

また，第 1 要件の判断の際に，周知技術の立証において，外部証拠，特に乙号証を引用している（大高
H13.4.19：H11 (ネ) 2198，東 地 H13.5.22：H12 (ワ)２．検討結果3157）。被告の戦略の参考になろう。
知財高裁大合議事件判決（知高 H28.3.25：H27(ネ)（１） 下級審裁判例の集積から読み取れる傾向
均等を肯定した事案は数少なく，判決の変遷もある

10014）は，原則，明細書記載の従来技術との比較からことから，特定の傾向を読み取ることは困難である

認定すると判示し，明細書に従来技術が解決できなが，今後は均等を肯定する事案が増えてくる可能性がかった課題として記載されているところが出願時（又ある。

は優先権主張日）の従来技術に照らして客観的に見て裁判所は，ボールスプライン最高裁判決以降，原告が均等論を主張する多くの事案で，特に第 1 要件を充不十分な場合には，明細書に記載されていない従来技術も参酌すると判示している。

足しないとして，均等を認めていない。第 1 要件又は原告としては，侵害訴訟で均等論を主張する際は，第 2 要件が争点となった事案において，それらを充足

明細書全体の記載のみならず，外部証拠にも目を向けするとした事例は，24 件ある（東地 H12.3.23：H10て検討する必要がある。特に，第 1 要件を充足させる(ワ)11453，大高 H13.4.19：H11(ネ)2198 他 H27 年 11

方向で議論するためには，課題を細かくみてもらい，

月 30 日時点）。

本質的部分を限定する方向で論じていくことになろ

その後，中空ゴルフクラブヘッド事件（控訴審中間う。

判決）（知高 H21.6.29：H21(ネ)10006）を境に，第 1 要

なお，裁判所は，技術説明会等を通じて，弁論の全件の本質的部分の抽象度を上げ，第 1 要件を充足する

趣旨から判断することもある（大地 H14.4.16：H12という判断をし，均等を認める事案が増えたように思(ワ) 6322，知 高 H21.6.29 ： H21 (ネ) 10006，知 高

わ れ る（知 高 H23.3.28 ： H22 (ネ) 10014，知 高H23.3.28：H22(ネ)10014）。当事者は，そのことに留意

H23.6.23：H22(ネ)10089）。

する必要がある。

知財高裁大合議事件判決（知高 H28.3.25：H27(ネ)ｂ）推奨される明細書の記載方法

10014）における本質的部分の解釈は，従来技術と比較

明細書中の効果の欄に複数の効果が記載されていたして特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合

事案では，各効果につき判示しているところから（知には，特許請求の範囲の記載の一部について，これを高 H23.3.28：（H22(ネ)10014）），均等だけを考慮する

上位概念化したものと認定されるとしており，今後はと，複数書くべきではないように思われる。

均等を認める事案が増えていくかもしれない。

Ⅱ．第 3 要件の検討（担当：高石秀樹）（２） 侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点，推１．梗概（問題意識）奨される明細書の記載方法等の提言

均等論第 3 要件（置換容易性）は，判断基準時は異ａ）侵害訴訟で均等論を主張する際の注意点

なるものの，進歩性の容易想到性と比較してハードル

裁判所は，均等論の判断に際し，明細書の記載中，が高く，「特許法二九条二項の場合とは異なり，当業者

実施例以外の記載（「産業上の利用分野」「従来の技術」

であれば誰もが，特許請求の範囲に明記されているの「発明が解決しようとする課題」「作用」「発明の効果」と同じように認識できる程度の容易さをいう」という等）により判断していることがほとんどである（東地判断基準が適用されると考えるのが判例・通説であVol. 70

No. 1− 63 −

パテント 2017

均等論に関する裁判例の傾向と対策る。
（（山田知司「均等論第 3 要件の意義・機能」，知財められやすい。例えば，当該置換された製品ないし類

管理 Vol.63 No.5 2013））

似する製品を出願後に製造販売している者が既に存在

このような判断基準を適用すると，多くの事案におする場合，その後に置換された製品を製造販売する者

いて，均等論第 3 要件が否定され，均等論が成立しなにとって，対象製品等の製造等の時点において置換をいという結論になりそうである。

容易に想到することができたことは明らかである。

しかしながら，過去の裁判例を概観すると，均等論

しかしながら，他の検討材料である容易想到性につ

第 1 要件及び/又は第 2 要件を認めて，第 3 要件のみ

いては，先に示したとおり，均等論第３要件の置換容を否定した裁判例は，以下の 5 件しか存在しない。

易性の方が，進歩性の容易想到性のハードルよりも高①東京地判平成 25 年(ワ)第 31341 号

いと言われている。

②大阪地判平成 24 年(ワ)第 3276 号

この点について，例えば大阪地判平成 12 年 2 月 22

⇒控訴審（平成 25 年(ネ)第 10098 号）は，分割日（平 10(ワ)12235 号）は，「特許法二九条二項所定要件違反を適示し，均等論を判断しなかった。

の，特許出願前の公知の発明に基づいて『容易に発明③大阪地判平成 14 年(ワ)第 12410 号をすることができた』というもの（進歩性のない発明）④東京高判平成 14 年(ネ)第 1089 号

があるが，そこでいう発明の容易性は，特許権という⇒原審も同じ（平成 12 年(ワ)第 27714 号）

独占的権利を付与するための要件であることから，技⑤東京高判平成 13 年(ネ)第 4333 号

術の自然的進歩の程度にとどまる発明を特許権の対象

本稿においては，このような裁判例の傾向となってから除外し，技術の飛躍的な進歩をもたらす発明のみいる理由を探求するために，均等論第 3 要件（置換容を特許権の対象とする趣旨として理解される。これに易性）が認められた裁判例において上記の判断基準が対し，均等要件としての容易想到性は，当業者たる第如何に適用されているかを，同要件が否定された事案

三者であれば，特許請求の範囲に記載された発明と実と対比しつつ，検討・研究した。

質的に同一なものとして特許権の実質的価値が及ぶも結論としては，均等論第 3 要件（置換容易性）が認のと当然に予期すべき範囲を画するための要件であるめられた殆ど全ての裁判例において均等論第 3 要件

から，特許法二九条二項の場合とは異なり，当業者で（置換容易性）を進歩性の容易想到性と同じ枠組みであれば誰もが，特許請求の範囲に明記されているのと判断しており，他方，同要件が否定された裁判例にお同じように認識できる程度の容易さをいう…」と判示

いては上記の厳しい判断基準が形式的に適用され，所している（大阪高判平成 12 年(ネ)第 2290 号及び平成

謂§（当業者が）容易に想到できたか¨という議論に入12 年(ネ)第 4067 号，東京地判平成 3 年(ワ)第 10687

らず，当業者が読み取れる記載が引用例に存在するか

号同旨）。

否かで決着する場合が多かった。その意味で，結論先にありきという側面も払拭できず，裁判所において特３．第 3 要件（置換容易性）が認められた裁判例

許発明の意義を強調する意味があると考えられる。

（１） 第 3 要件の置換容易性が認められた事案は，容易想到性のレベルとしては，進歩性も認められる事案

２．均等論第 3 要件の置換容易性と，進歩性の容
易想到性のハードルの高さの違いである。逆に，進歩性の容易想到性が認められるからといって，第 3 要件が認められるとは限らない。

均等論第 3 要件（置換容易性）は，対象製品等の製したがって，均等論第 3 要件が問題となる事案で造等の時点において当業者が置換を容易に想到するこは，本来は，進歩性の容易想到性が認められる論理付とができたか否かにより判断される。

けでは足りず，「特許法二九条二項の場合とは異なり，他方，進歩性の容易想到性は，出願時点において，当業者であれば誰もが，特許請求の範囲に明記されて当業者が当該発明を容易に想到することができたか否いるのと同じように認識できる程度の容易さ」を主かにより判断される。

張・立証する必要があるはずである。

このように，均等論第 3 要件の置換容易性と，進歩

しかし，均等論第 3 要件の置換容易性を認めた判決

性の容易想到性とは，判断基準時が異なっており，こを検討すると，そこまで論証しておらず，進歩性の容の観点からは，均等論第 3 要件の置換容易性の方が認易想到性と同じ判断枠組みを採った判決が大多数であパテント 2017− 64 −

Vol. 70

No. 1

均等論に関する裁判例の傾向と対策「当業者であれば誰もが，特許請求の範囲に明記される（15 件）。
逆に，均等論第 3 要件が認められた事案において進ているのと同じように認識できる程度の容易さ」まで

歩性判断と異なる枠組みで判断した判決は 4 件であっ論証されておらず，進歩性の容易想到性判断と同じ枠

たが，同一ないし関連特許に関する同じ議論であるか組みで考えるか，置換後の製品を販売開始するためにら，実質的には 1 件である。これらの判決の事案にお要した時間が短かったという開発経緯を主たる理由といては，被告が置換後の製品を販売開始するために要して適示していることは，非常に興味深い。（各判決した時間が短かったという開発経緯を主たる理由としの具体的判示事項については，特許委員会の答申書にて適示したが，必ずしもこれを一般化することは出来

おいて，ファクター毎に色分けして示した。）

ないと思料する。
以上のとおり，均等論第 3 要件が認められた事案を

４．第 3 要件（置換容易性）が認めらなかった事
案

検討すると，ほとんど全ての判決において，進歩性の判断枠組みと同じように論証されており，更に進んで（１） 第 3 要件の置換容易性が否定された事案は，進「当業者であれば誰もが，特許請求の範囲に明記され歩性の容易想到性であっても認めらなかった事案と，ているのと同じように認識できる程度の容易さ」まで

進歩性の容易想到性であれば認められたであろう事案

論証されていないので，特許権者は，一次的には，進とを含む。
進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採用した判

歩性における容易想到性の判断と同じ枠組みで論証す

決は，前者の事案となろう。

べきということになろう。
（２） 均等論第 3 要件の置換容易性が認められた裁判

進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採用しな例において，置換容易性を認める文脈で適示された各

かった判決は，進歩性の容易想到性であれば認められファクターは，進歩性の容易想到性を認める文脈で適たか否かは確定しないが，何れにしても，被告（被疑示されているファクターと概ね同じである。

侵害者）における防御の方針を画定する上で，均等論

実際に，進歩性の容易想到性判断と同じ枠組みで均等論第 3 要件の置換容易性を認めた 15 件の裁判例を

第 3 要件の置換容易性を否定した各判決が理由として判示した内容を研究することは有意義である。

分析すると，①従来技術，周知技術（一般的技術事項

以下，均等論第 3 要件の置換容易性が否定された判でなく，具体的なもの）を根拠とした判決が 6 件，②決において，どのようなファクターが被告（被疑侵害

一般的課題，一般的技術事項を根拠とした判決が 4者）に有利な事情として適示されたかを検討し，有効件，③設計事項を根拠とした判決が 3 件，⑥技術分野

な主張立証の方針を検討する。

を根拠とした判決が 1 件，④目的・課題・効果等の共（２） 大阪高判平成 12 年(ネ)第 2290 号等は，第 3 要

通性を根拠とした判決が 1 件であった。なお，あては件の置換容易性として，「当業者であれば誰もが，特許め場面において，⑦特許明細書の記載を適示した事案

請求の範囲に明記されているのと同じように認識できは意外と少なく，2 件であった。

る程度の容易さ」が必要であるとした。

なお，進歩性の容易想到性判断と異なる枠組みで均被告（被疑侵害者）としては，このような一般論を

等論第 3 要件の置換容易性を認めた判決は，上述のと念頭に置くことが重要であることは多言を要しない

おり実質的に 1 件であり，⑧開発経緯が主たる理由とが，更に進んで，均等論第 3 要件の置換容易性を否定して適示された。

した各判決が理由として適示したファクターを検討す（３） 後述のとおり，均等論第 3 要件の置換容易性をると，以下のとおりである。

否定した大阪高判平成 12 年(ネ)第 2290 号，大阪地判

先ず，進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採用

平成 10 年(ワ)第 12235 号，及び東京地判平成 3 年

し，第 3 要件の置換容易性を否定した判決は 4 件（原(ワ)第 10687 号は，「当業者であれば誰もが，特許請求

審と控訴審は合わせて 1 件とした）であり，これらのの範囲に明記されているのと同じように認識できる程

うち⑤阻害事由を根拠とした判決は 2 件，①公然実施

度の容易さ」が必要であるとした上でこれを否定したであったことを根拠とした判決は 1 件，⑦特許明細書ことと対比すると，均等論第 3 要件の置換容易性を認に動機付けが開示も示唆もされていなかったことを根めた判決を見ると（15 件＋実質的に 1 件），何れも，拠とした判決は 1 件であった。

Vol. 70

No. 1− 65 −

パテント 2017

均等論に関する裁判例の傾向と対策

次に，進歩性の容易想到性と異なる判断枠組みを採法二九条二項の場合とは異なり，当業者であれば誰も用し，第 3 要件の置換容易性を否定した判決は 19 件

が，特許請求の範囲に明記されているのと同じようにであり，この内，②置換後の製品が付加的な作用効果認識できる程度の容易さ」を要求して，（公知文献に記を奏することを根拠とした判決が 6 件，①相違点が公載がなくても）当業者が容易に想到し得るか否かの論

知文献に記載がないか一例しかないことを根拠とし，証に入らない，という傾向にある。

当該相違点が容易に想到し得るか否かまでは検討しな（３） 弁論主義の下では，裁判所の判断の枠組みも当かった判決が 5 件，④設計事項でないことを根拠と事者の主張に影響されるので，特許権者は，一次的にし，相違点が容易に想到し得るか否かまで検討しなは，進歩性における容易想到性の判断と同じ枠組みでかった判決が 1 件，⑤置換に工夫が必要であることを論証するべきである。

根拠とし，相違点が容易に想到し得るか否かまでは検これに対し，被疑侵害者は，進歩性の容易想到性と討しなかった判決が 1 件，⑦置換が特許明細書に記載

同じ判断枠組みの土俵に乗らないで，「特許法二九条

も示唆もないことを根拠とし，相違点が容易に想到し二項の場合とは異なり，当業者であれば誰もが，特許得るか否かまでは検討しなかった判決が 2 件，⑧置換

請求の範囲に明記されているのと同じように認識でき

後製品の開発経緯において，専門家の意見を徴し，実る程度の容易さ」という判断枠組みを前提として，論験を行う必要があったことを根拠とした判決が 1 件，証すべきである。なお，被疑侵害者が主張すべき具体その他が 3 件であった。

的なファクターとしては，例えば，●置換後の製品が付加的な作用効果を奏すること，●相違点が公知文献

５．まとめに記載がないこと，●設計事項でないこと，●置換に（１） 以上のとおり，均等論第 3 要件の置換容易性を工夫が必要であること，●置換が特許明細書に記載も否定した判決の中には，進歩性の容易想到性より高い

示唆もないこと，●置換後製品の開発経緯，等を主張

ハードルである「特許法二九条二項の場合とは異な可能であり，進歩性の容易想到性判断において頻繁にり，当業者であれば誰もが，特許請求の範囲に明記さ適示されるファクターに捉われずに主張すべきであれているのと同じように認識できる程度の容易さ」をる。

主張・立証する必要があるとした判決が 3 件ある。

（４） 上掲したファクターの検討とは別に，結論先に

しかしながら，均等論第 3 要件の置換容易性を認めありきという側面も払拭できないため，裁判所では，た判決を検討すると，そこまで論証しておらず，進歩

特許発明の意義を強調する意味があると考えられる。

性の容易想到性と同じ判断枠組みを採った判決が多数

その意味において，特許発明の課題，解決原理，作であり（15 件），異なる判断枠組みを採った判決は実用効果が最終判断に影響すると考えられるため，第 1

質的に 1 件しかない。

要件及び第 2 要件と同じ結論になる場合が多いこと整

他方，第 3 要件の置換容易性を否定した判決を見る

合的に説明できる。（各判決の判示は，特許委員会のと，進歩性の容易想到性と同じ判断枠組みを採った判答申書で引用した。次の URL 参照http://media.wix.c

決は 4 件しかなく，進歩性の容易想到性と異なる判断

om/ugd/324a18_a84240c47637441fb3f9c692dd80f5e7.p

枠組みを採った判決が多数である（19 件）。

df）（２） このように，均等論第 3 要件の置換容易性を判断した全ての判決を網羅的に検討すると，均等論第 3

以上要件を認めた事案は，進歩性の容易想到性と同じ枠組みが採られた判決が多く，他方，均等論第 3 要件を否注定した事案は，進歩性の容易想到性と異なる枠組みが(1)『原告は，固定装置の構成を具体的に記載する補正を行っ採られ，高いハードルを課されている，という傾向にた上で，本件特許権の登録査定を受けている。したがって，ある。
逆に言えば，均等論第 3 要件を認める事案では，進歩性の容易想到性と同程度であれば置換容易性を認め，他方，均等論第 3 要件を否定する事案では「特許パテント 2017− 66 −

本件特許発明は，複数のボルトとナットを利用して板状の物
体を固定するという慣用技術があるなかで，長さ調節自在等の機能を兼ね備えた副歩廊を，水平支持材に対し，着脱自在に，また，容易な作業によって所定の高さに固定できるようにした点において，発明の本質が認められるものというべきVol. 70

No. 1

均等論に関する裁判例の傾向と対策である。』（東地 H16.10.15：H15(ワ)27382）(3)この事例は b）で言及した大阪地裁判決（平成 23 年 8 月 30

(2)東地 H12.3.23：H10(ワ)11453「生海苔の異物分離除去装置」
事件でも，請求項の記載とは異なる内容を本質的部分として日）の控訴審である。

(原稿受領 2016. 9. 28)

認定している。

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