論文日立製作所職務発明事件最高裁判決再考―特許法及び国際私法改正後の意義と射程―
Reconsideration of the Supreme Court Decision in Hitachi Case for Employee’s
Invention: Its Significance and Scope as the Precedent after the Revisions ofJapanese Patent Act and Private International Act
申美 穂
SHIN Miho＊〔抄録〕
1990 年代から 2000 年代にかけて，職務発明に関する特許を受ける権利の承継等について定める特許法 35 条に基づき，従業者が使用者に対し職務発明の「相当の対価」（平成 16 年法律第 79 号改正前の特許法 35 条 3・4 項所定のもの）を請求した訴訟が頻発した。これらの訴訟において争われた重要な論点の 1 つに，特許法 35 条は外国において特許を受ける権利にも適用されるかという，特許法と国際私法の 2 つの法領域に関係する難解な問題が存在する。この問題に関しては，いわゆる日立製作所
事件最高裁判決（最判平成 18 年 10 月 17 日）において，特許法 35 条 3・4 項は外国において特許を受ける権利にも類推適用されると判示されたことで，少なくとも実務上は一応の決着を見ることとなった。しかしながらその後，職務発明を巡るわが国の法状況は大きく変化し，職務発明に関する特許法
35 条に関しては平成 16 年と平成 27 年に二度の改正が行われた一方で，日本の国際私法もまた平成 18
年に改正され，内容と共に名称も改められて「法の適用に関する通則法」となった。本稿は，以上に述べた職務発明を巡るわが国法状況の変化を受け，平成 16 年・平成 27 年改正特許法 35 条及び法の適用に関する通則法の下での日立製作所事件最高裁判決の意義及び射程について，主に国際私法の観点か
ら再考しようとするものである。結論として，特許法 35 条の二度の改正は最高裁判決の結論に影響を及ぼさないと解されるが，準拠法の決定に関しては，通則法の制定により新たに導入された労働契約に関する 12 条が適用されると考えられる。また補論として，職務発明関連訴訟の国際裁判管轄についても，平成 23 年に民事訴訟法に導入された新規定を踏まえて解説する。

1．はじめにも耳目を集めていた。これらの訴訟において争わ

1990 年代から 2000 年代にかけて，職務発明にれた法的な論点は多岐にわたるが，そのうちの 1

関する特許を受ける権利の承継等について定める

つに，特許法 35 条は外国において特許を受ける

特許法 35 条に基づき，従業者が使用者に対し職権利にも適用されるか（外国の特許を受ける権利

務発明の「相当の対価」（平成 16 年改正前の特許の譲渡についても，35 条 3・4 項の定める「相当法 35 条 3・4 項所定のもの。以下昭和 34 年法としの対価」を請求することができるか）という，特て引用する）を請求した訴訟が頻発し，社会的に許法と国際私法の 2 つの法領域に関係する難解な＊

明治学院大学法学部 専任講師
Junior Associate Professor, Faculty of Law, Meiji Gakuin University

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論文

問題が存在する。この問題に関して，理論構成・

いようであるが，準拠法が問題となるような渉外

結論共に異なる複数の裁判例が登場したことで学性のある訴訟については，少なくとも理論的には

説上の議論も活発化し，そもそも国際私法（準拠

わが国裁判所の国際裁判管轄の有無が問題となり法）の問題と捉えるべきかも含めて様々な見解がうる。本稿が主に注力するのは国際私法の観点か鋭く対立していたところに，いわゆる日立製作所

らの考察・分析ということもあり，国際裁判管轄

1）（光ディスク）事件最高裁判決 において，特許に関しては補論として，さいごに現行法の状況を

法 35 条 3・4 項（昭和 34 年法）は外国において特概観したうえでそれに関する理論的ないし実務的許を受ける権利にも類推適用されると判示されたな課題を簡潔に指摘するにとどめる（5）。

ことで，少なくとも実務上は一応の決着を見ることとなった。
しかしながらその後，職務発明を巡るわが国の法状況は大きく変化している。
まず周知のとおり，

2．特許法 35 条の国際的適用を巡る議
論と日立製作所事件最高裁判決（1）従前の議論状況

職務発明に関する特許法 35 条に関しては，平成

職務発明に係る外国において特許を受ける権利

16 年と平成 27 年に二度の改正が行われている（以の譲渡対価につき日本の特許法 35 条の諸規定が下，それぞれの改正規定を平成 16 年法・平成 27

適用されるかどうかについて盛んに論じられるよ年法と呼称する）。他方において，準拠法の選択うになったのは，日立製作所事件第一審判決（東適用に関わる国際私法のわが国の主たる法源であ地判平成 14 年 11 月 29 日）を契機としてのことった「法例」もまた平成 18 年に改正され，内容とである。後述のとおり，日立製作所事件において共に名称も改められて「法の適用に関する通則法」

も第一審と控訴審で異なる判断が下され，学説にとなった（以下，「通則法」と略称する）。

おいても様々な見解が対立する混乱状態にあった。

本稿の目的は，以上に述べた法状況の変化を受問題となった当時の特許法（昭和 34 年法）35 条

け，日立製作所事件最高裁判決の平成 16 年法・平3・4 項の適用に関しては，理論的には（A）そも成 27 年法 35 条及び現行の国際私法（通則法）のそもこの問題を国際私法における契約準拠法の決下での意義及び射程について，主に国際私法の観定問題と捉える立場（国際私法により譲渡契約な点から再考することにある。以下では，まず特許

いし雇用契約の準拠法が日本法であれば外国出願

法 35 条の国際的適用に関して，日立製作所事件

分に関しても 35 条 3・4 項は適用される＝抵触法

最高裁判決とその前後の議論状況を概観したのち的アプローチ）と，（B）特許法 35 条それ自体に（2），本稿のテーマに関係する範囲で特許法 35

内在する国際的適用範囲の画定問題（その適用範条と通則法の改正の骨子を確認し（3），そのうえ

囲に含まれるのであれば，準拠法如何に関わらずで上記課題について検討する（4）。

直接的に適用される＝直接適用アプローチ）と捉

なお渉外性のある特許紛争を取り巻く法状況のえる立場とが対立していた2）。前者（A 説）では変化という観点からすれば，上記二法令の改正に結論的に，準拠法が日本法であれば日本のみなら加え，平成 23 年に国際裁判管轄に関するルール

ず外国において特許を受ける権利の譲渡対価につが民事訴訟法中に明定されたことも言及されるべいても 35 条が適用されると考えられることが多きであろう。これまでのところ実例は見出されない（反対に，契約準拠法が外国法であれば，日本

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において特許を受ける権利についても適用されな

11 月 29 日）が，譲渡契約の準拠法は日本法であいとの帰結が導かれることとなる）。これは，権るとしつつも，属地主義を根拠として 35 条は日

利処理のアプローチに着目すれば，出願国を問わ本において特許を受ける権利のみに適用されるとず 1 国の法に基づく処理（一元的処理）を認める

判示し，外国分についての請求を認めなかったの立場である。これに対して，後者（B 説）では，に対して，控訴審判決（東高判平成 16 年 1 月 29

属地主義の原則や 35 条 1 項が定める通常実施権日）は 35 条の適用を認めた。控訴審判決は，異論

は日本特許権のみを対象とするものであること等はあるものの，同時期に下されたいわゆる味の素を根拠として，35 条は日本の特許を受ける権利に

事件判決3）と同様に B-2 説を採ったものとの評価ついてのみ適用されると考える立場と（B-1 説，

されることが多い4）。

外国分には 35 条は適用されないとし，出願国ご

最高裁（最判平成 18 年 10 月 17 日）は結論としとに各国法に基づく権利処理〔多元的処理〕を求て特許法 35 条 3・4 項は外国において特許を受けめるもの），労務提供地や発明地などが日本である権利にも類推適用されると判示した。判旨は以る場合に，契約準拠法や出願国を問わず適用され下の①〜③（及び傍論としての④）に集約される。

るとする立場（B-2，条件付きで外国分についても①特許を受ける権利の譲渡対価に関する問題は適用を認める，一元的処理を志向するもの）とに「譲渡の当事者がどのような債権債務を有するの

分かれていた。なお，このほかにも理論構成や根かという問題にほかならず，譲渡当事者間におけ拠が異なる様々な少数説が存在する。このようなる譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律錯綜状態にあった中で下されたのが日立製作所事行為の効力の問題であると解されるから，その準件最高裁判決である。

拠法は，法例 7 条 1 項の規定により，第 1 次的には当事者の意思に従って定められると解するのが（2）日立製作所事件最高裁判決相当である」。本件譲渡契約の準拠法に関しては，本件の事実関係は以下のようなものであった。

日本法人とその日本人従業者との間の契約である

当事者は日本法人（Y）とその日本人従業者（X）

ことや契約締結地が日本であること等に鑑みると，で，X は在職中に他の従業員と共同で光ディスク

日本法を準拠法とする当事者間の黙示の合意が存に関する複数の発明をし，それぞれにつき，Y と在すると認められるから，日本法が準拠法となる。

の間で当該発明に係る特許を受ける権利を譲渡す②日本の特許法は外国の特許又は特許権についる契約を締結した（本件譲渡契約）。Y は日本にて直接規律するものでないことは明らかであり，

加え米国・英国等の複数の国で特許出願して特許35 条 1・2 項の「特許を受ける権利」は日本の特権を取得し，複数の企業と締結した実施許諾契約

許を受ける権利を指すと解さざるを得ないことにによって利益を得た（Y はその後，社内規程に則照らすと，外国の特許を受ける権利の譲渡対価のり X に合計数百万の補償金を支払っている）。X

請求について 3・4 項を直接適用することはでき

は退職後，Y に対して，日本及び外国における特ない。

許を受ける権利を譲渡したことによる，特許法（昭③特許法 35 条 3・4 項は外国の特許を受ける権和 34 年法）35 条所定の「相当の対価」の支払い

利の譲渡に伴う対価請求について直接適用はされを求めて提訴した。第一審判決（東地判平成 14 年

ないものの，類推適用される。その理由として，

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論文（ア）35 条 3・4 項の趣旨（従業者を保護し，も請求にも（類推）適用されるということになる。

って発明を奨励し産業の発展に寄与するという特このような最高裁の理論構成・結論には批判も許法の目的の実現），（イ）従業者等から使用者等

根強いが5），これ以降は本判決を踏まえた実務慣への権利の承継について両当事者が対等の立場で行が確立しており6），現実的には本最高裁判決が取引をすることが困難という点は対象が日本の特今後の裁判において引用され判断の基礎となるこ許を受ける権利か外国の特許を受ける権利かで異とを前提として考えざるをえないであろう。

ならないこと，（ウ）特許を受ける権利は各国ごと

他方において，本最高裁判決に関しては，抵触に別個の権利として観念し得るが，その基となる

法的アプローチを採ったことで，外国法が準拠法

発明は共通する一つの技術的創作活動の成果であとされ，従業者保護に欠ける結果にならないかとること，（エ）職務発明については，その基となるの懸念が表されている。交渉力・情報等に格差が雇用関係等も同一であること，（オ）承継時点にはあり対等な交渉の難しい使用者・労働者間の契約

どの国に特許出願をするのかノウハウとして秘匿において，使用者にとって都合のよい外国法が契するのか等の点が確定していないことが多く，日約準拠法として選択されてしまえば7），日本にお本の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける

いて特許を受ける権利に関するものも含めて特許権利が包括的に承継されることも少なくないこと，

法 35 条の適用が回避・潜脱されうることになり，（カ）当該発明をした従業者等と使用者等との間の従業者の保護に欠けることになると指摘されてい法律関係を一元的に処理しようというのが当事者

た8）（なお筆者管見の限り，職務発明に関する特の通常の意思と解されること，が挙げられている。

許を受ける権利の譲渡契約において外国法が準拠

なお，最高裁は傍論として，④「譲渡の対象と法とされたり，これらの点が問題になったりしたなる特許を受ける権利が諸外国においてどのよう事例は現在のところ存在しないようである）。たに取り扱われ，どのような効力を有するのかといだしこの問題については通則法改正によって克服う問題については，譲渡当事者間における譲渡のされたとの見方も存在するため，法改正について

原因関係の問題と区別して考えるべきであり，そ概観した後に，再検討することとする。

の準拠法は，特許権についての属地主義の原則に照らし，当該特許を受ける権利に基づいて特許権3．法改正が登録される国の法律であると解するのが相当で（1）特許法 35 条改正：平成 16 年・27 年改正
上述のとおり，日立製作所事件で適用が争われある。」とも述べている。

た特許法 35 条 3・4 項は，平成 16 年改正前の規定（3）最高裁判決の意義（昭和 34 年法 35 条）である。巨額の対価の支払

最高裁は，控訴審判決や味の素事件判決とは異いを命じる判決が登場したことなどを契機としてなり，いわゆる抵触法的アプローチ（A 説）を採対価請求訴訟が急増し，訴訟リスクを問題視する用した。特許法 35 条は結論的に，特許を受ける権

企業サイドの危機感が高まった結果，職務発明制

利の譲渡契約の準拠法が日本法であれば，日本に度の改正が強く求められるようになった。

おいて特許を受ける権利の譲渡対価のみならず，

平成 16 年改正は，職務発明に係る特許を受け外国において特許を受ける権利の譲渡に伴う対価る権利を従業者に原始帰属させつつ（発明者主義），

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それを使用者等に承継させた場合は対価請求権が改正され，法令名も改められて「法の適用に関す発生するという昭和 34 年法の基本枠組みは維持る通則法」となった。職務発明に関する特許を受しながらも，対価に関していわゆるプロセス審査

ける権利の譲渡契約に関係する，契約準拠法の規の考え方を導入するものであった。すなわち，使定にも大きな変更が加えられた。

用者と従業者の間の協議や意見聴取等により従業法例において存在していた，契約準拠法（契約者を対価決定の手続に関与させ，それによって対の実質的成立要件及び効力の準拠法）の決定に関価を支払うことが不合理でない場合は，その額がする抵触規定は 1 カ条（7 条）のみである。法例

正当な対価であると認めるものである（4 項）。

7 条 1 項は，契約を含む法律行為の成立（実質的しかしながらこの改正法に対しても，不合理性

成立要件）及び効力の準拠法について，いわゆるの判断基準が明確でなく未だ十分に予測可能性が当事者自治の原則に拠り当事者による法選択を認確保されない（訴訟リスクが残る）こと，金銭以め，同 2 項は，当事者による法選択がない場合に外のインセンティブを与えることが合理的と認め行為地法によると規定していた。この法例 7 条にられるかが明確でないこと等につき批判があった

関しては，①必ずしも対等な立場で準拠法を選択ことに加え，そもそも従業者原始帰属として使用できるとは限らない，交渉力等に格差のある当事者に承継させるとの構成を取ることに関しても，者間（実質法上は弱者保護のために私的自治の原二重譲渡があった場合に使用者が権利を取得でき則が修正されているような当事者間）の契約にもない事態が生じうる等の問題が指摘されていた。

一律に適用されるため，立場の強い当事者による

平成 27 年改正は，これらの意見を受け，①契約・一方的かつ恣意的な準拠法選択がなされるおそれ

勤務規則等において職務発明に係る特許を受けるがあること，②準拠法の選択がなかった場合に契権利を予め使用者等に帰属させる旨定めたときは約の特性や類型に一切配慮することなく一律に行

原始的に使用者等に帰属するとして選択的法人帰為地法（契約締結地法）が契約準拠法となること

属制度を導入するとともに（3 項），②譲渡対価等に関して批判があった。職務発明の譲渡の対価の問題については，プロセス審査の枠組みは維持請求の準拠法決定に関する法例下の議論において，しつつも「相当の対価」を「相当の利益（相当の単なる「契約」の問題と性質決定して当事者に準金銭その他の経済上の利益）」と改めて，金銭以拠法選択を委ねるのではなく，雇用契約の準拠法

外の経済上の利益や処遇なども認められることをによらしめるべきとの立場や労務提供地法に客観明示的に規定した（4〜7 項）9）。

連結すべきとの立場が有力に唱えられていたこと

学説上は，日立製作所事件最高裁判決の法理が10）

いずれの改正法にも及ぶことに異論はない（日の背景に，上記のような契約準拠法に関する一連の議論があったことは論を俟たない。

立製作所事件最高裁判決を引用して平成 16 年法

通則法は，上記議論等を踏まえ，①に関しては

35 条の類推適用を認めた事例11）も存在する）。

消費者契約と労働契約について特則（11 条・12 条）を設けて当事者自治の原則を修正し，②に関して（2）国際私法改正：法例から通則法へは 8 条において，いわゆる特徴的給付理論に基づ上述したとおり，長らく日本の国際私法規定のいた準拠法決定ルールを採用するに至った。職務

主たる法源であった「法例」は，平成 18 年に全面

発明の文脈で近時注目されている労働契約の準拠

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論

文法に関する 12 条は，次のような構造となってい接関係地（労務提供地）が日本である場合には，る。1 項は，労働契約についても 7 条に基づく準

従業者は使用者に対して特許法 35 条適用の意思拠法選択は認めつつ，労働者の意思表示により，表示をすれば同条に基づく対価請求をすることが労働契約の最密接関係地法（労務提供地法〔特定できるということとなる17）。他方において，一般できない場合は，その労働者を雇い入れた事業所の「契約」との法性決定を通則法下でも維持するの所在地法〕と推定される。2 項）中の特定の強場合にはかかる特別の保護は働かず，公序則（42行規定が適用される。労働契約の当事者による準条）による外国準拠法適用排除の可能性が残され拠法選択がない場合には 8 条 1 項により契約の最るのみである（なお，公序に反するとして外国法

密接関係地法によるが，特徴的給付理論により最が適用排除されたとしても，その欠缺補充として密接関係地法を推定する 8 条 2 項は 12 条 3 項に特許法 35 条が適用されるわけではない）。

より適用排除されて，労務提供地法が 8 条 1 項のいう労働契約の最密接関係地法と推定される。

4．検討

職務発明に関する特許を受ける権利の譲渡に関以上確認した実質法（特許法 35 条）の改正及びし，通則法の適用を前提とした文脈では，引き続

国際私法の改正（通則法制定）は，日立製作所事

き 7 条以下が適用される一般の「契約」の問題と件最高裁判決の射程や運用にどのような影響をも12）

性質決定する見解も存在するが，多数説は使用たらすと考えるべきであろうか。

者と従業者の間の交渉力の格差などをふまえ，国上述したように，特許法 35 条の改正は最高裁

際私法上「労働契約」の問題と性質決定し，12 条の法理に何らの影響を及ぼさない（改正法にも最13）（12 条説）。特許法 35 条が法人高裁判決の射程が及ぶ）という点は学説上異論がの役員や取締役等，労働者とは言えない者にも適ない。国際私法における準拠法選択は，いずれの用されることなどから，職務発明に係る契約が一地の法が事案と最も密接な関係を有するかという律に 12 条の「労働契約」に該当すると言えるかに観点から行われるものであり（「暗闇への跳躍」

ついて疑問が述べられることもあるものの14），少と言われるように，むしろ各国実質法の内容は度なくとも従業者と使用者との間の格差が明白で従外視したところで準拠法選択は行われる），国際業者を保護する必要性があるときは，12 条が適用

私法上の扱いは本来，実質法の改正に影響を受けないし類推適用されるとの考えが主流である15）。

るものではない18）。そもそも職務発明の譲渡対価

なお，日立製作所事件最高裁判決以降の事例におの問題に関して，最高裁が抵触法的アプローチをいては，同最判を引用しつつ，職務発明に関する採用した以上は，影響しないとの上記通説の結論

外国において特許を受ける権利の譲渡対価の準拠は当然であるとも言える。

によらしめる

法は「雇用契約と密接な関連を有する問題である

ただし，このような議論が成立するのは，特許と解される」ことを理由として，法例 7 条又は通法中の当該規定が国際私法の送致対象となりうる

則法 7 条により「第一次的には当事者の意思に従法である（換言すれば，職務発明の譲渡対価の問って定められる」と判示した裁判例16）が存在する。

題が，内外の法の互換性のある問題と位置づけら

12 条が適用されれば，譲渡契約等において外国れる）という前提があってのことである19）。最高法が準拠法として選択されていても，契約の最密

裁自身が述べるように，使用者の通常実施権等に

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ついて定めた当時の 35 条 1・2 項は，日本の特許時の多数説である。労働契約一般に関しては抵触を受ける権利のみを対象とした規定と解されるの法上弱者（労働者）が保護されるにも関わらず，であり，したがって外国法との互換性がない（平同じ労使間の，しかも職務上なされた発明を巡る

成 27 年改正で導入された，選択的法人原始帰属契約に関してはそのような保護が全く働かないとを定める新 3 項も同様であろう）。つまりこれらすることには問題があると言うべきであろう22）。

の規定が規律する事項については，そもそも内外

私見としても基本的に 12 条説を支持したい。

の法の中から連結点を指標として準拠法を決定す

12 条説に対する批判としてしばしば見いだせるという双方的な抵触法的アプローチを採用する

る，特許法 35 条が法人の役員や取締役等にも適余地が存在しない。これは結局のところ，傍論で用されることや，使用者の一方的意思表示による扱われた「譲渡の対象となる特許を受ける権利が権利承継も可能であることなどから，職務発明に諸外国においてどのように取り扱われ，どのよう係る契約が一律に 12 条の「労働契約」に該当するな効力を有するのかという問題」と同様に（あるとは言えないとの指摘に対しては，そもそも日本

いはその一部として），属地主義の原則が妥当し特許法 35 条の適用を前提として論じることに問

各国法に委ねられるべき問題であると述べたに等題があると言うべきである。

しい。そして，対照的に譲渡対価に関する 3・4 項

職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡対価の（現 4～7 項）が「類推適用される」というのは，問題を抵触法的アプローチの対象と捉える以上，

畢竟，それらが規律する問題が属地主義の原則の少なくとも理論的には，法性決定の段階ではいず射程外の問題であり20），それゆえに抵触法的アプ

れの国の職務発明に関する規定が適用されるかはローチが採用されることを再確認したもの，と再定まっていない。職務発明かどうか（職務性の要構成することができよう。

件）についても各国法によって異同がみられる以以上のような理解を前提とすれば，特許法中の上，内国実質法上の概念や要件を法性決定の基準

職務発明制度の改正は，「類推適用」の論拠が妥とすること（特許法 35 条が適用されうる職務発当し属地主義の原則の射程外の問題と位置づけら明の譲渡対価の問題であるから通則法 12 条が適れる限りは，準拠法の決定と適用のプロセスに影用されるといった立論）には問題があると言うべ

響を及ぼさない，という結論となろう。判旨③のきである23）。通則法 12 条の適用可能性は，「職（ア）～（カ）（「類推適用」を認める根拠）は務発明」の問題であることに基づき一律に考える

いずれも，プロセス審査の考え方を導入した平成のではなく，そもそも 12 条によって規律される

16 年改正及び 27 年改正においても妥当するもの「労働契約」（雇用関係）等があるところで，職である。したがって最高裁判決の射程が引き続き務発明の問題においても配慮すべき交渉力や情報及ぶと解することに問題はないであろう21）。

の格差が当事者間に存在するかの観点から個別に

つぎに国際私法の改正（通則法制定）による影判断すべきであろう。したがってこのような前提

響について検討する。これに関しては上述のとおの成立しない，法人の役員等で会社側と対等な交り，使用者にとって有利な法が選択される可能性

渉ができるような者については，特許法 35 条のに鑑みて，労働契約に関する特則（通則法 12 条）

適用対象には含まれても，通則法 12 条の適用対が適用ないし類推適用されるとする 12 条説が近象には含まれない24）。この場合は，通則法 7～9 条

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論文に基づく準拠法選択を前提に，最終的な調整は公思の探求にならない範囲で，労働契約準拠法と同序則（通則法 42 条）に委ねられることとなる。

一の法を準拠法とする当事者の黙示の合意を認定

最高裁は，職務発明に係る特許を受ける権利のしていくべきであろう。比較国際私法的には職務譲渡契約固有の契約準拠法を探求するとしたが，発明に係る権利の譲渡契約等の問題は労働契約準

その後の裁判例においては，準拠法決定プロセス

拠法ないしは雇用関係を規律する法に連結するとに言及することなく直接的に類推適用の可否についう法制が多いことに鑑み，国際的判決調和の観いて論じた事例25）が登場していることに加え，日点からも，労働契約と同一の準拠法の適用を導く

立製作所事件最高裁判決含め，準拠法判断がされかかる解釈論を提案したい29）。

る場合でも，法例 7 条ないし通則法 7 条のもと，結論として私見によれば，12 条説の下，当事者黙示の意思（黙示の合意）に基づく準拠法選択がによる別段の合意ある場合を除いて原則的には労あったと認定される例26）がほとんどである。日本

働契約準拠法と同じ法が適用されることになり，の実務慣行のように，発明すらなされていない段

特許法 35 条は，第一には日本法が譲渡契約の準階で将来的な譲渡契約等が交わされたり（予約承拠法である場合に，出願国を問わず適用されうる。

継），また雇用契約中に職務発明に関する定めが第二に契約準拠法が外国法である場合も，労務提置かれたりすることも少なくないところでは，職供地が日本であり，労働者が使用者に対して特許

務発明に関する譲渡契約の準拠法に関して別段の法 35 条の適用意思を表示した場合には，出願国合意をする前提にないという場合も多いであろうの如何に関わらず，
同条に基づく相当対価（利益）（なお最高裁による「黙示の意思」の認定は仮定を請求することができるということになる。なお

27）

があ

平成 16 年・27 年改正 35 条が適用されるところでる。当事者の国籍や契約締結地等の客観的要素には，当事者間の「定め」による対価の支払や利益基づき判断したという点では確かに問題があるが，の付与が不合理でない限りはそのまま認められる

日本法による黙示の意思があったとの結論自体はということになるが，この合理性審査の判断基準

妥当であろう）。少なくとも勤務規則中に定めがは内外権利で差異があっても許される（社内規程

置かれるような場合については，そもそも独立ので内外権利の差別があっても，そのことだけを理譲渡契約の準拠法を観念せずとも，12 条によって由に不合理とは判断されない）とする見解30）があ定まる労働契約の準拠法によらしめる（労働契約る。「定め」を決定するプロセスを重視する改正の一部と考える）ことで足りるように思われる。

法の下では，外国権利を差別する社内規程であっ労働契約とは別に譲渡契約が締結される場合も，ても，十分な意見聴取等がなされた上で定められ業務の一環として研究開発が行われる以上は，当たのであれば，不合理と判断されない可能性は確

事者が明示的に別の法を選択していない限り，原かにあろう。他方，外国分について十分な意見聴則として労働契約本体の準拠法と同一の法によら取等がなされないまま「定め」が置かれたのであしめるとすることが当事者の予測にも適うと考えれば，たとえ内国分と同一の規程によっていたとられる28）。12 条の解釈論としては，明示の合意がしても，不合理と判断される余地があると解すべない場合に即座に 8 条 1 項及び 12 条 3 項を適用きである。

的意思の探求によった疑いがあるとの指摘

して客観準拠法を決定するのではなく，仮定的意

特許研究

最後に関連するその他の問題について簡潔に触PATENT STUDIES

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論

文

れる。まず相当対価請求権の消滅時効について，は，登録国の専属管轄に服すると規定された。立外国における特許を受ける権利に係る分につき国法過程では，外国特許侵害訴訟や侵害訴訟におけ

際私法上の根拠を明確に示すことのないまま日本

る特許無効抗弁の取扱については種々議論された法を適用する例が散見される31）が，金銭債権の消ものの，職務発明関連訴訟についてはほとんど言

滅時効はその債権自体の準拠法によると考えられ及されなかったことから，まずは 3 条の 5 を含む

32）

ている

ため，これについても対価請求権を規律

関連規定の適用可能性について検討する。

する契約準拠法によることとなる。他方，法定通職務発明に係る権利の譲渡契約等に基づき使用

常実施権の付与，権利の原始的帰属，権利移転の者が従業者に対して特許権等の移転登録を求める

可否及び要件（使用者の一方的意思表示による承ような訴えは，「登記・登録に関する訴え（3 条の継や予約承継が認められるかも含む），第三者対

5 第 2 項）」に該当する。このため，日本の裁判抗要件などについては，「譲渡の対象となる特許所の国際裁判管轄が肯定されるのは日本特許権のを受ける権利が諸外国においてどのように取り扱

移転登録を求める訴えのみであり，外国特許権のわれ，どのような効力を有するのかという問題」

移転登録については管轄は認められない33）。これとして，各国法によらしめられる。極論すれば，に対して，相当対価請求訴訟も含め，職務発明に外国においても使用者が確実に権利を取得したい係る権利の譲渡対価を求めるような訴えは，金銭のであれば，当初から出願する可能性のあるあらの支払を求める通常の給付訴訟であり，3 条の 2

ゆる国の規定に従った権利処理をすることが望ま以下の通常管轄ルールに服すと考えられる34）。従れるということになるが，実際には困難な場合も業者が使用者に対して譲渡対価請求訴訟を提起す多いであろう。
現実的かつ最低限の対応としては，るとき，被告たる使用者が日本国内に本社を有す

従業者に外国での特許出願や権利移転，名義変更，る日本法人である場合は，3 条の 2 第 2 項の普通専用実施権設定の手続等に関する協力義務を，契裁判籍（主たる事務所または営業所に基づく管轄）

約により従業者に課しておくことが考えられる。

が認められうる。使用者が外国法人である場合（正確には，日本に主たる事業所等を置いていない場

5．補論：職務発明関連訴訟の国際裁判管轄合）には，特別裁判籍に関する 3 条の 3 の規定す前述したように，最高裁判決以後の法状況の変3 号（財産所在地管轄），4 号（従たる事務所・営化という意味では，平成 23 年に国際裁判管轄に業所所在地管轄）などに依拠しうるであろう。

る管轄原因のうち，1 号（契約債務履行地管轄），

関するルールが民事訴訟法中に明定されたことも準拠法に関する通則法 12 条と同じく，国際裁

特筆に値する。最後に補論として，職務発明関連

判管轄に関する改正民訴法にも労働者の保護に係訴訟に関係するであろう規定を中心に解説する。

る特則が置かれた（3 条の 4 第 2・3 項）。2 項は，改正民訴法に導入された新規定のうち，国際的「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項

な特許紛争の国際裁判管轄に関係することが文言について個々の労働者と事業主との間に生じた民上明らかなのは，専属管轄に関する 3 条の 5 のみ

事に関する紛争」（個別労働関係民事紛争）のうである。登記・登録に関する訴え（2 項）及び登録

ち，労働者から事業者に対する訴えについては，型の知的財産権の存否・効力に関する訴え（3 項）

労務提供地（一義的に定まらない場合は，労働者

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特許研究

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論文を雇い入れた事業所所在地）が日本にあるときに効とされる可能性が高い。個別労働関係民事紛争管轄が認められると規定している。つまり個別労に関しては 3 条の 7 第 6 項により，同項 1・2 号

働関係民事紛争で労働者が使用者を訴える場合は，に規定されている 2 類型を除いて，事前（紛争発他の管轄原因に加えて，労務提供地も管轄原因と生前）の合意は認められていないからである。予して認められるということとなる（これに対して約承継の定めなどに管轄合意条項を含めようとす

事業者が労働者を訴える場合は，3 項により 3 条

る場合には留意すべき点であろう。

の 3 の適用が排除される結果，3 条の 2 第 1 項に

これまでわが国で係属した相当対価請求訴訟に基づき，被告＝労働者の住所地が日本にある場合

おいて国際裁判管轄が問題となった例は存在しなにのみ管轄が認められる）。職務発明関連訴訟にいようであるが，労働市場のグローバル化などに

3 条の 4 の適用があるかについて十分な議論の蓄伴い，当事者の国籍や発明地（労務提供地）など，積はないが，通則法 12 条と同様に，少なくとも労出願国以外にも渉外的要素が含まれるようになれ

使間に情報や交渉力の格差があり労働者の保護がば，今後問題になるケースが登場することもある

必要と認められる場合には適用ありと解されるでように思われる。付言すれば，日立製作所事件最あろう35）。

高裁判決の法理含め，本稿における準拠法に関す3 条の 4 が適用される場合，管轄の合意（3 条のる国際私法上の考察は，法廷地が日本である場合

7）にも制限が加えられることには注意を要する。

（日本の国際裁判管轄が肯定される場合）にのみ

たとえば日本のメーカーが外国で研究開発に従事妥当する（外国を法廷地とする場合は，準拠法如する労働者との間で，職務発明を巡る将来的な紛何は当該地の国際私法により判断されることにな

争について日本の裁判所を第一審専属的管轄裁判る）。渉外性のある紛争においては，準拠法の問所とする管轄合意条項を労働契約や譲渡契約等に題や将来的な強制執行も見据えて戦略的に法廷地含めていたとしても，かかる専属的管轄合意は無を選択するという視点を持つことが肝要である。

注）

大「職務発明制度を巡る国際的法適用関係」知的財産法
政策学研究 18 号（2007）206 頁以下が詳しい。
5） 最高裁判決後に公表された多くの論考が判旨に批判的である。とりわけ「類推適用」との手法を採用した部分
は主に国際私法学者から強く批判された。櫻田嘉章「判批」平成 18 年度重判解（2007）293 頁以下，高杉直「判批」ジュリ 1370 号（2009）254 頁，横溝・前掲注 4・214 頁以下，木棚照一編著『国際私法』（成文堂，2016）343 頁（大友信秀），申・前掲注 2（報告書）11 頁以下，
松岡博編著『国際知的財産法の潮流』（帝塚山大学出版会，2008）131 頁以下（高杉直）等。他方，この点を問題視しない見方もある（高桑昭「判批」リマークス 36号（2008）153 頁，嶋拓哉「判解」特許判例百選（第 5版，2019）201 頁，高杉直「判解」特許判例百選（第 4版，2012）73 頁等）。
6） 本判決を引用する裁判例が多数登場している（宮脇正晴「判批」小野喜寿・知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅰ〔青林書院，2009〕755 頁も参照）。
7） 特許法 35 条の下で使用者の一方的意思表示による権利承継も認められていることは準拠法までをも使用者側

1）

一審東京地判平成 14 年 11 月 29 日（平成 10 年（ワ）16832 号，平成 12 年（ワ）5572 号）判時 1807 号 33 頁，
控訴審東京高判平成 16 年 1 月 29 日（平成 14 年（ネ）6451 号）判時 1848 号 25 頁，上告審最判平成 18 年 10月 17 日（平成 16 年（受）781 号）民集 60 巻 8 号 2853
号。
2） この問題に関する文献は多数存在するため，本稿では
主に日立製作所事件最高裁以降に公表された論考を取り上げる。最高裁判決以前の学説状況の詳細及び分類については，拙稿・申美穂「判批」Lexis 判例速報 8 号（2006）77 頁以下，同『国際私法における特許を受ける権利の承継―いわゆる日立製作所事件最高裁判決を契機として―』特許庁委託平成 19 年度産業財産権研究推進事業報告書（財団法人知的財産研究所，2008）16 頁以下等を参照。
3） 東京地判平成 16 年 2 月 24 日
（平成 14 年（ワ）20521 号）
判時 1853 号 38 頁。本件に関しては拙稿・申美穂「判批」ジュリ 1298 号（2005）184 頁参照。
4） 判決の位置づけに関する学説の対立については，横溝特許研究

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文

で指定できるということを意味しないが（中吉徹郎「判解」法曹時報 61 巻 3 号〔2009〕1037 頁），交渉力等に格差のある当事者間においては，強者側の主張が当事者の合意内容とされてしまう実態が多くある。
8） 横溝・前掲注 4・209 頁以下，嶋・前掲注 5・201 頁，
宮脇・前掲注 6・754 頁，島並良「判批」L&T34 号（2007）46 頁以下，吉田和彦「判批」法の支配 146 号（2007）100 頁以下等。
9） 特許法 35 条改正の経緯や意義については，井上由里子「平成 27 年職務発明制度改正についての一考察」特許
研究 60 号（2015）18 頁以下等参照。
10） 平成 16 年改正法に関して，中吉・前掲注 7・1044 頁，
渡辺惺之「判批」L&T38 号（2008）16 頁，宮脇・前掲
注 6・754 頁，島並・前掲注 8・52 頁以下等。平成 16
年・27 年改正法に関して，深津拓寛=松田誠司=杉村光
嗣=谷口はるな『実務解説職務発明』（商事法務，2016）206 頁以下。
11） 東京地判平成 26 年 10 月 30 日
（平成 25 年（ワ）6158 号，
裁判所 web）。米国出願された発明に関して，平成 16
年改正 35 条の下での対価の支払の不合理性が問題になった事案である。なお控訴審判決（知財高判平成 27 年
7 月 30 日〔平成 26 年（ネ）10126 号，裁判所 web〕）では，特に「類推適用」の可否を問題にすることなく 35条が適用されている。
12） 深津他・前掲注 10・207 頁，中山信弘=小泉直樹編著『新・注解特許法（上巻）』（第 2 版，青林書院，2017）673 頁（飯塚卓也=田中浩之）。
13） 奥田安弘『国際財産法』（明石書店，2019）95 頁・202
頁・204 頁，野村美明編著『ケースで学ぶ国際私法』（第2 版，有斐閣，2014）249 頁以下（野村美明），高桑・
前掲注 5・153 頁，中西康=北澤安紀=横溝大=林貴美『LEGAL QUEST 国際私法』（第 2 版，有斐閣，2018）288 頁，高杉・前掲注 5（百選）73 頁，櫻田嘉章=道垣
内正人編『注釈国際私法（1）』（有斐閣，2011）277 頁
以下（高杉直）等。
14） 横溝・前掲注 4・218 頁，吉田・前掲注 8・101 頁等。
高桑・前掲注 5・153 頁は，法人の役員も対等な交渉力を持つとは限らないので，職務発明については従業者と同様に扱うべきとして，この点を問題視しない。
15） 高杉・前掲注 5（ジュリ）255 頁，同前掲注 5（百選）
73 頁，横溝大「判解」国際私法判例百選（第 2 版，2012）107 頁，松岡編・前掲注 5・133 頁（高杉）等。
16） 法例 7 条を適用した東京地判平成 18 年 12 月 27 日
（平
成 17 年（ワ）12576 号，裁判所 web），通則法 7 条を適用した東京地判平成 19 年 4 月 18 日（平成 17 年（ワ）11007
号，裁判所 web）。
17） ただし，横溝・前掲注 15・107 頁は「同条にいう強行規定の適用が労働者による意思表示を条件とする点を含め，従業者保護としてこれで十分かが今後検証されねばならないだろう。」と述べる（横溝・前掲注 4・219
頁も同旨）。
18） 奥田・前掲注 13・203 頁（注 9），島並・前掲注 8・52
頁。
19） 道垣内正人『ポイント国際私法（総論）』（第二版，

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特許研究

有斐閣，2007）61 頁以下。
20） 横溝・前掲注 4・217 頁は「換言すれば，本判決は，35

条 3・4 項を特許法における属地主義の原則の対象外と看做していることになる。」と述べる。
21） ただし，ガイドライン等の公表を経産大臣に義務づける 6 項は，抵触法的アプローチの対象にはならない公法規定と考えるべきであるが，ガイドラインの内容については合理性等の判断において考慮しうると考えられる（奥田・前掲注 13・203 頁〔注 8〕参照）。
22） 櫻田=道垣内編・前掲・注 13・277 頁以下（高杉）。
23） 通説によれば，法性決定は国際私法独自の立場からなされる。申・前掲注 2（報告書）44 頁以下参照。
24） 注 15 で引用の各文献を参照。また，村上愛『国際的な職務発明・職務著作紛争の国際裁判管轄及び準拠法』特許庁委託平成 20 年度産業財産権研究推進事業（平成 20～22 年度）報告書（財団法人知的財産研究所，2010）15 頁以下。
25） 前掲（注 11）東京地判平成 26 年 10 月 30 日。
26） 東京地判平成 19 年 1 月 30 日
（平成 15 年（ワ）23981 号，
判時 1971 号 3 頁）及びその控訴審たる知財高判平成 2月 26 日（平成 19 年（ネ）10021 号，判時 2053 号 74 頁），
東京地判平 24 年 4 月 27 日（平成 21 年（ワ）34203 号，
裁判所 web）等。
27） 奥田・前掲注 13・204 頁。他方，最高裁による黙示意
思の認定を妥当と評価する見解として，高杉・前掲注 5（ジュリ）254 頁。
28） 渡辺・前掲注 10・17 頁以下参照。これに対し奥田・前
掲注 13・204 頁は，このような場合には 8 条 3 項に基づき，労務提供地法を準拠法とすべきと述べる。
29） 申・前掲注 2（報告書）19 頁以下，村上・前掲注 24・18 頁以下，松岡編・前掲注 5・130 頁（高杉）。
30） 島並・前掲注 8・52 頁以下。類推適用という手法による例外法理であることを根拠とする。
31） 東京地判平成 25 年 10 月 30 日（平成 23 年（ワ）21757
号，裁判所 web），東京地判平成 30 年 9 月 14 日（平成29 年（ワ）17070 号，裁判所 web）等。
32） 横山潤『国際私法』（三省堂，2012）233 頁，中西他・
前掲注 13・261 頁，奥田・前掲注 13・159 頁以下等。
33） 佐藤達文=小林康彦編著『一問一答 平成 23 年民事訴訟法等改正 国際裁判管轄法制の整備』（商事法務，2012）109 頁。また新法施行前かつ間接管轄が問題になった事案であるが，名古屋高判平成 25 年 5 月 17 日判決（平成 24 年（ネ）1289 号，裁判所 web）。本件に関しては，
拙稿「判解」平成 27 年度重判解（2016）304 頁以下参照。
34） 横山・前掲注 32・349 頁。
35） 横山・前掲注 32・349 頁，奥田・前掲注 13・261 頁，
村上・前掲注 24・4 頁以下。国際裁判管轄立法に向け専門家に委託された調査研究の報告書では，職務発明の問題は「労働又は委任（役員の場合）としてというように，他の規律に委ねれば足りる」と述べられている（商事法務研究所「国際裁判管轄研究会報告書（5）」NBL886
号〔2008〕89 頁）。

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