シリーズ判決紹介− 2019
− 平成
年度第
243
年度第
四半期
3
（四半期の判決について
10 月〜12 月 ）の判決から
−
−

事例①

よび Ca 成分原料および SiO2 成分原料に，高温高圧

平成 30 年（ 行ケ ）第 10108 号（ 重金属類を含む廃棄の水蒸気を噴射して処理し，前記重金属類が閉じ込物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）棄物の処理方法 ）構造の層を前記有機系廃棄物の固形物上に形成する（ 不服 2016-15650，特願 2014-508992 ）ための高温高圧の水蒸気を噴出する工程と，令和元年 10 月 2 日判決言渡，処理後に密閉容器内の蒸気を冷却して，前記重金

知的財産高等裁判所第 1 部

属類の水溶性化合物を含む処理された液体とするための工程と，
前記重金属類の水溶性化合物を含む処理された液本件の概要

体と前記重金属類が封じ込められたトバモライトを

本件は，「 重金属類を含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類を含む廃棄物の処理方法 」

含む処理された廃棄物とを分離回収する工程とに係る発明についての拒絶査定不服審判請求不成立を備えたことを特徴とする重金属類を含む廃棄物の審決に対する取消訴訟である。

処理方法。

審決は，本願発明について，引用例 1 に記載され（ 筆者注：以下，「 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモた発明及び引用例 2 に記載の技術手段及び周知技術

ライト ）構造 」を，単に「 トバモライト構造 」というに基づいて当業者が容易に発明をすることができた

ことがある。）

ものであるとして，請求不成立とした。
一方，判決では，引用発明に甲 2 技術を適用する

審決概要ことによって相違点 2 ’に係る構成を想到するに至2. 引用例 1 に記載された発明らないから，本件審決の理由によって，本願発明は……本願発明の記載に則して整理すれば，引用例

引用発明及び甲 2 技術に基づいて容易に発明できた

1 には，

ものとはいえないとして，審決が取り消された。

「 開閉機構を有する排出口を有するとともに閉鎖空間を有する密閉容器の内部に，有機系廃棄物を収容本願発明 （ 請求項 2 に係る発明 ）し，固形状の有機系廃棄物を破砕しつつ撹拌し，高開閉自在の排出口を有するとともに閉鎖空間を有

温高圧の蒸気を噴出して炭化し，処理した廃棄物とする密閉容器の内部に，固形状の有機系廃棄物およ液体とを分離した状態で取り出す，有機系廃棄物のび重金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃液体分離回収方法。」の発明（ 以下，「 引用発明 」と棄物，および前記有機廃棄物の炭化処理中に少なくいう。）が記載されていると認める。

とも前記重金属類を 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ ト（ 筆者注：本願発明と引用発明とは，次頁の図に示

バモライト ）構造中に封じ込めるための 5CaO・

すように， 主要構成が同一の処理装置を用いてい

6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）が形成されるのにる。）

十分な量の Ca 成分原料および SiO2 成分原料を収容させる工程と，

3. 本願発明と引用発明との対比……本願発明と引用発明とは，

前記固形状の有機系廃棄物を粉砕しながら，前記
Ca 成分原料および SiO2 成分原料と撹拌混合する工「 開閉自在の排出口を有するとともに閉鎖空間を有程と，する密閉容器の内部に，固形状の有機系廃棄物および重金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃密閉容器内に収容され， 前記撹拌手段により粉棄物を収容させる工程と，砕，混合されつつある前記固形状の有機系廃棄物お2020.5.29. no.297

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事例①
本願【図 1】

引用例 1【図 1】

前記固形状の有機系廃棄物を粉砕しながら，撹拌

4. 相違点の検討

混合する工程と，（ 1 ）相違点 1 及び 2 について

密閉容器内に収容され， 前記撹拌手段により粉ⅰ ）引用例 2 には，「 重金属を含有する廃棄物 」を対砕，混合されつつある前記固形状の有機系廃棄物に，象に，密閉容器内で「 水熱処理 」を行うことにより高温高圧の水蒸気を噴射して処理する，高温高圧の「 トバモライトなどの結晶性カルシウムシリケート

水蒸気を噴出する工程と，（ ケイ酸カルシウム ）」が生成されるように「 重金属処理された液体と処理された廃棄物とを分離回収

溶出抑制をはかるに十分な量 」のカルシウム化合物する工程ととシリカを添加することで，「 重金属は，内部に閉じを備えた，重金属類を含む廃棄物の処理方法。」のこめられ（ 固定化され ），外部への溶出が抑制される点で一致し，次の点で相違する。

ようになる 」こと（【 0027 】【 0031 】），「 水熱処理 」は「 130〜300℃の飽和蒸気の存在下において 1〜48 時〈 相違点 1 〉本願発明では「 有機系廃棄物 」及び「 前間行う 」ものであり，これにより「 結晶が成長し強記有機系廃棄物の炭化処理中に少なくとも前記重金

度の高いトバモライトを生成 」し「 溶出抑制効果は属類を 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）構

期待できる 」（【 0034 】）という技術手段が記載されて造中に封じ込めるための 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶

いる。
そこで，この温度圧力（ 高温高圧 ）条件について（ トバモライト ）が形成されるのに十分な量の Ca 成
分原料および SiO2 成分原料 」を処理するのに対し整理すると，以下のようになる。

て，引用発明では「（ 固形状の有機系廃棄物および（ 本願発明 ）120〜250℃，1.1〜2.1MPa（【 0036 】）

重金属類を含むスラリー状または固形の ）有機系廃（ 引用例 1 ）180〜250℃，1.5〜3.5MPa（ 15〜35atm ）棄物 」を処理する点。

（［ 0040 ］）〈 相違点 2 〉本願発明では「 固形状の有機系廃棄物お（ 引用例 2 ）130〜300℃，0.28〜9.41MPa（【 0034 】）

よび Ca 成分原料および SiO2 成分原料 」から生成さ……

れ た「 前 記 重 金 属 類 が 閉 じ 込 め ら れ た 5CaO・すると，引用例 2 に記載の技術手段は，上記値の6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）構造 」が「 前記有

高温高圧下で水蒸気を供給することで「 トバモライ

機系廃棄物の固形物上に 」「 層 」として「 形成 」されト 」を生成させて「 重金属 」の溶出が抑制されるようるのに対して，引用発明では「（ 固形状の有機系廃に，「 重金属溶出抑制をはかるに十分な量 」の「 カル棄物および重金属類を含むスラリー状または固形

シウム化合物 」と「 シリカ 」を「 重金属を含有する廃の ）有機系廃棄物 」が炭化される点。

棄物 」に添加するものであり，これは本願発明の「 前〈 相違点 3 〉
（ 省略 ）

記有機廃棄物の炭化処理中に少なくとも前記重金属〈 相違点 4 〉
（ 省略 ）類を 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）構造

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（ トバモライト ）構造 」が「 前記有機系廃棄物の固形

バモライト ）が形成されるのに十分な量の Ca 成分原

物上に 」いくらかでも「 層 」として「 形成 」されて，料および SiO2 成分原料 」を添加することにあたると重金属の溶出抑制を図ることができるものになるといえる。

みるのが妥当である。

ⅱ ）ここで，……廃棄物の処理にあたり，重金属の……

溶出防止を行うことは周知技術であるといえる。

（ 2 ）相違点 3 について（ 省略 ）（ 3 ）相違点 4 について（ 省略 ）そして，引用発明において重金属を含む「 有機系廃棄物 」を高温高圧の蒸気で処理しても，「 処理した廃棄物 」中の重金属が喪失するわけではなく，依然第 5 むすびとして「 処理した廃棄物 」中に存在するものである。

以上から，本願発明は，引用例 1 に記載された発

なお……本願発明と引用発明とは，具体的な処理

明及び引用例 2 に記載の技術手段及び周知技術に基されるべき 廃 棄 物 が 同 一 で， 当 該 廃 棄 物 に 上 記

づいて当業者が容易に発明をすることができたもの「 4.（ 1 ）ⅰ ）」でみたように温度圧力の重複する水蒸であるから，特許法第 29 条第 2 項の規定により特許

気処理を施すから，本願発明で重金属の溶出のおそを受けることができない。……

れがあるのだから，同様に引用発明でも「 処理した廃棄物 」から重金属の溶出のおそれがあるというこ取消事由とができる。

進歩性判断の誤り（ 理由あり ）

すると，引用発明にあっても，重金属を含む「 有機系廃棄物 」が高温高圧の蒸気で処理されて生成し判示事項

た「 処理した廃棄物 」から，重金属が溶出してしまイ 引用発明の認定

うおそれがあるといえるから，その溶出量を基準値……引用例 1 には，本件審決が認定したとおりの以下にするように「 処理 」すべき「 廃棄物 」に不溶化

引用発明……が記載されていることが認められ，こ処理を施すことは当業者が当然に考慮することといの点については当事者間に争いがない。

える。

ウ 本願発明と引用発明との対比

そうであれば，その手段として，重金属の溶出を（ ア ）本願発明と引用発明を対比すると，一致点及抑制する不溶化処理に関する技術である引用例 2 にび相違点は，以下のとおりであると認められる。

記載の上記技術手段を採用することに，格別の困難（ 一致点 ）……

性は見いだせない。

（ 相違点 1 ’）ⅲ ）そして，……水熱反応を十分に行うために，重 本願発明では「 固形状の有機系廃棄物および重金属を含む有機系廃棄物と Ca 成分原料および SiO2

金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃棄成分原料を十分に混合することは周知技術というこ物 」及び「 前記有機系廃棄物の炭化処理中に少なとができる。

くとも前記重金属類を 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶

すると，引用発明において，引用例 2 に記載の技（ ト バ モ ラ イ ト ）構 造 中 に 封 じ 込 め る た め の術手段を適用するにあたり，重金属を含む有機系廃

5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）が形成

棄物と Ca 成分原料および SiO2 成分原料を十分に混されるのに十分な量の Ca 成分原料および SiO2 成

合し，水熱反応が万遍なく全体に行われるようにす

分原料 」を処理するのに対して，引用発明では「 有ることは，当然に予定されることにすぎない。

機系廃棄物 」を処理する点。

したがって，引用発明に引用例 2 に記載の技術手（ 相違点 2 ’）段が適用されれば，引用発明の処理温度圧力は引用

 本願発明では「 固形状の有機系廃棄物および重例 2 に記載の技術手段と重複するから，水熱反応の金属類を含むスラリー状または固形の有機系廃棄

結果として「 固形状の有機系廃棄物および Ca 成分原物および Ca 成分原料および SiO2 成分原料 」から料および SiO2 成分原料 」から生成された「 前記重金

生 成 された「 前 記 重 金 属 類 が 閉 じ 込 められた属 類 が 閉 じ 込 められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結 晶

5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）構造 」

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事例①

中に封じ込めるための 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ ト事例①が「 前記有機系廃棄物の固形物上に 」「 層 」として「 層 」として「 形成 」されて，重金属の溶出抑制を図「 形成 」されるのに対して，引用発明では「 有機系ることができるものになる旨判断し，被告は，生成廃棄物 」が炭化される点。

した造粒物の表面全体をトバモライト結晶層で覆う（ 相違点 3，4 ）本件審決が認定したとおり……。

ことになるのは当業者が十分に予測し得ると主張する。しかしながら，特開 2002-320952 号公報（ 甲 8 ）（ 2 ）引用例 2 の記載について……引用例 2 には，本件審決が認定したとおりのにトバモライト生成によって汚染土壌の表面を被覆

甲 2 技術……が記載されていることが認められ，こすることの開示があるとしても（【 0028 】，図 1。図 1の点については当事者間に争いがない。

は別紙甲 8 図面目録のとおり。），かかる記載のみを（ 3 ）相違点 2’ の容易想到性について

もって，トバモライト構造が「 前記有機系廃棄物のア 動機付け固形物上に 」
「 層 」として「 形成 」されることが周知（ ア ）技術分野の関連性について技術であったとは認められず，被告の主張を裏付け……両者の技術分野はいずれも水熱反応を利用しる証拠はないから，引用発明 1 に甲 2 技術を適用した廃棄物の処理に関するものであり，互いに関連すて相違点 2 ’に係る本願発明の構成に至るというこ

るものといえる。

とはできない。

（ イ ）課題の共通性について……a 引用発明と甲 2 技術とは，廃棄物中の重金属

別紙

甲 8 図面目録の溶出を防止するという点で，解決すべき課題が共通するものといえる。
（ ウ ）作用・機能の共通性について……引用発明では有機物が炭化されるのに対し，
甲 2 技術では，トバモライト結晶が形成されるのであって，水熱反応によって起こる現象が異なるから，引用発明に甲 2 技術を組み合わせる動機となるような，作用・機能の共通性は認められない。もっとも，【図 1】

水熱処理における温度・圧力の条件自体は重複している以上，組合せを阻害する要因となるものでもな

ウ 小括

いと解される。

以上によれば，引用発明に甲 2 技術を適用するこ（ エ ）以上によれば，引用発明と甲 2 技術とは，廃棄とによって相違点 2 ’に係る構成を想到するに至ら物の水熱処理という技術分野において関連性があ

ないのであるから，本件審決の理由によって，本願

り，廃棄物から重金属の溶出を防止するという課題

発明は引用発明及び甲 2 技術に基づいて容易に発明が共通しているということができる。

できたものとはいえない。

イ 引用発明への甲 2 技術の適用

3 結論

しかしながら，仮に引用発明に甲 2 技術を適用しよって，本件審決にはこれを取り消すべき違法がても，甲 2 には，前記有機系廃棄物の固形物上にトあるから，原告の請求は理由があり，主文のとおり

バモライト構造が層として形成されることの記載は判決する。

ないから，相違点 2 ’に係る「 前記重金属類が閉じ込められた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）分析

構造 」が「 前記有機系廃棄物の固形物上に 」「 層 」と1 動機付けについてして「 形成 」されるとの構成には至らない。

（ 1 ）本件訴訟では，引用発明に甲 2 技術を適用する

この点につき，本件審決は，引用発明に甲 2 技術

動機付けについて，ピリミジン誘導体事件の大合議が適用されれば，「 前記重金属類が閉じ込められた判決（ 平成 28 年（ 行ケ ）第 10182 号，同第 10184 号 ）5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）構造 」がにおける，「 主引用発明に副引用発明を適用すること「 前記有機系廃棄物の固形物上に 」いくらかでもにより本願発明を容易に発明をすることができたか

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審決は，「 引用発明において，引用例 2 に記載の技術

用発明の内容中の示唆，技術分野の関連性，課題や手段を適用するにあたり，重金属を含む有機系廃棄

作用・機能の共通性等を総合的に考慮して，主引用

物と Ca 成分原料および SiO2 成分原料を十分に混合発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付

し，水熱反応が万遍なく全体に行われるようにする

けがあるかどうかを判断する…… 」との判断枠組み

ことは，当然に予定されることにすぎない。」ことをに沿って主張する機会があったため，被告は，根拠として，「 引用発明に引用例 2 に記載の技術手段

ア 技術分野の関連性については，引用発明と甲 2 技が適用されれば……『 前記重金属類が閉じ込められ術は，廃棄物の水熱処理という同一の技術分野に属た 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（ トバモライト ）構造 』

するものであり，が『 前記有機系廃棄物の固形物上に 』いくらかでもイ 課題の共通性については，引用発明と甲 2 技術と『 層 』として『 形成 』されて，重金属の溶出抑制を図

は， 廃棄物中の重金属の溶出を防止するという点ることができるものになるとみるのが妥当である。」

で，解決すべき課題が共通するものであり，と判断した。

ウ 作用・機能の共通性については，引用発明と甲 2

この判断に対し，原告は，「 トバモライト結晶構造

技術は，同等の作用・機能を有する水熱処理により，物が『 残存する重金属を含む廃棄物 』を層状となっ重金属を含む廃棄物を処理するものであるので，作て包囲することを開示したものはなく，この点は，用・機能が共通するものであり，本願発明者が初めて知見したものである。これに対以上を総合的に考慮すると，引用発明に甲 2 技術をして，引用例 2 では，処理物粒子を堆積させ，静止

適用する動機付けがある，と主張した。

した状態，また，粒子同士が接触したままの状態で，これに対して，判決は，作用・機能の共通性につ

水熱処理を行っており，処理媒体である水蒸気がまいては，「 引用発明では有機物が炭化されるのに対んべんなく行きわたらないため，重金属をトバモラ

し，甲 2 技術では，トバモライト結晶が形成されるイト層で固定化しているにすぎない。したがって，のであって，水熱反応によって起こる現象が異なる

甲 2 技術によっては，粒子を完全にトバモライト層から，引用発明に甲 2 技術を組み合わせる動機となで覆うことは望めず，処理した廃棄物粒子を埋立てるような，作用・機能の共通性は認められない。もっ用等に用いた場合には，経年により，廃棄物粒子中

とも，水熱処理における温度・圧力の条件自体は重に残存する重金属等が溶出して，土壌汚染を引き起複している以上，組合せを阻害する要因となるもの

こすおそれがある。」と主張した。

でもないと解される。」とした上で，「 引用発明と甲 2

この点について，判決は，「 甲 2 に有機系廃棄物の技術とは，廃棄物の水熱処理という技術分野におい固形物上にトバモライト構造が層として形成されるて関連性があり，廃棄物から重金属の溶出を防止すことの記載はない 」ことを根拠として，「 仮に引用発るという課題が共通しているということができる。」

明に甲 2 技術を適用しても……相違点 2 ’に係る『 前としている。

記重金属類が閉じ込められた 5CaO・6SiO2・5H2O（ 2 ）上記判示によれば，引用発明と甲 2 技術につい結晶（ トバモライト ）構造 』が『 前記有機系廃棄物のて，技術分野の関連性と課題の共通性は，いずれも固形物上に 』
『 層 』として『 形成 』されるとの構成に肯定されており，作用・機能の共通性は否定されては至らない。」とした。

いるものの，組合せを阻害する要因はないとされて（ 2 ）上記判示によれば，裁判所は，本願発明の「 トいる。そして，判決は，上記判示に続けて，「 引用

バモライト構造の層 」について，原告が主張するよ

発明への甲 2 技術の適用 」について検討しているこ

うな「『 残存する重金属を含む廃棄物 』を層状となっとからすると，判決には明示されていないが，引用て包囲する 」ものではなく， 請求項の記載どおり

発明に甲 2 技術を適用する動機付けはあると考えら「 層 」として捉えており，この点は，審決と同じ認れる。

識ではあるものの，甲 2 には「 層 」との記載はないから，仮に引用発明に甲 2 技術を適用してもトバモラ

2 引用発明への甲 2 技術の適用について

イト構造が層として形成されるとの構成には至らな（ 1 ）本願発明の「 トバモライト構造の層 」について，

いとしている。

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事例①

どうかを判断する場合には，①主引用発明又は副引

事例①②

（3）
判決は，上記（ 2 ）に示したとおり判示した上で，

事例②

更に，
「 特開 2002-320952 号公報（ 甲 8 ）にトバモラ

事例 平成 30 年（ 行ケ）第10149 号（ 冷却空洞が改善さイト生成によって汚染土壌の表面を被覆することのれたピストン）（ 不服 2017-14219，特願 2014-556707

開示があるとしても（【 0028 】，図 1。図 1 は別紙甲 8号，特表 2015-511290 号 ）図面目録のとおり。），かかる記載のみをもって，ト

令和元年11月13日判決言渡，

バモライト構造が『 前記有機系廃棄物の固形物上

知的財産高等裁判所第1部に』『 層 』として『 形成 』されることが周知技術であったとは認められず，被告の主張を裏付ける証拠はな

審決概要

いから，引用発明 1 に甲 2 技術を適用して相違点 2 ’（ 下線は筆者。また，一部，筆者による表記の補足に係る本願発明の構成に至るということはできなや変更がある。）

い。」としている。

第 1 本件の手続の経緯

ここで挙げられている甲 8 は， 審決においては，本願は，2013 年（ 平成 25 年 ）2 月 8 日（ パリ条約

「 水熱反応を十分に行うために，重金属を含む有機に よ る 優 先 権 主 張 外 国 庁 受 理 2012 年 2 月 10 日

系廃棄物と Ca 成分原料および SiO2 成分原料を十分（ US ）アメリカ合衆国 ）を国際出願日とする出願でに混合すること 」が周知技術であることを示す周知

あって，平成 29 年 1 月 31 日（ 発送日 ）で拒絶の理由

例の一つとして提示したものにすぎないところ，判が通知され，その指定期間内の同年 4 月 21 日に意見決が，わざわざ甲 8 に記載された事項について言及

書及び手続補正書が提出されたが，同年 5 月 25 日付

しているのは，引用発明に甲 2 技術を適用した際に，けで拒絶査定がなされ（ 発送日：同年 5 月 30 日 ），甲 8 に記載された事項を参酌すれば，トバモライト

これに対し，同年 9 月 26 日に拒絶査定不服審判が請生成によって汚染土壌の表面が被覆されている，す求されるとともに，その審判の請求と同時に手続補

なわち，トバモライト構造が層として形成される可正書が提出され，平成 30 年 3 月 7 日及び同年 3 月 27

能性があり，本願発明は，引用発明，甲 2 技術，甲日に上申書（ 前置報告書に対してのもの ）が提出さ

8 記載事項及び周知技術に基づいて当業者が容易にれたものである。

発明をすることができることを示唆しているとも考えられる。

第 2 平成 29 年 9 月 26 日にされた手続補正について（ 4 ）審査・審判では，物の発明の進歩性判断においの補正の却下の決定……

て，主引用発明に副引用発明を組み合わせると，明［ 補正の却下の決定の結論 ］
平成 29 年 9 月 26 日にされた手続補正（ 以下，「本

細書に記載されている本願発明の製造方法と同様の製造方法となることを根拠として，本願発明の構成

件補正 」という。）を却下する。

が当然に得られると判断するケースが，時々見受け［ 理由 ］られる。また，類似のケースとして，引用文献の製

1. 本件補正について……

造方法が，明細書に記載されている本願発明の製造（ 2 ）……本件補正により，上述の本件補正前の特許方法と同様であることを根拠として，本願発明の構請求の範囲の請求項 1 の記載は，以下の通り補正さ成が当然に得られると判断するケースも，時々見受れた（ 下線部は，補正箇所である。）。
（ 文中の「 ／ 」

けられる。

は，原文の改行箇所を示す。以下同様。）

しかし，そのような場合は，主引用発明に副引用「 内燃機関のためのピストンであって，／筒状の外発明を組み合わせた製造方法，又は，引用文献に記面を有する本体を備え，前記外面内に延在する環状載の製造方法によって，本願発明の構成が得られるの最上リング溝と下方リング溝とを有し，トップラ

ことが記載されている証拠を提示する必要があるこ

ンドが前記最上リング溝から上部燃焼面へ延在し，とを改めて認識させる事例であることから紹介する

前記本体は，ピンボア軸に沿って互いに並んだピン次第である。

ボアを有する一対のピンボスを有し，ピストンはさらに，／前記最上リング溝内に配置される第 1 のピ
ストンリングと，／前記下方リング溝内に配置されtokugikon

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の上部外周 2 を有するピストン本体を備え，前記上最上部分から垂下する凹んだ燃焼ボウルとを備え，部外周 2 内に延在する環状の頂面 7 に近い側のリン／前記本体は，環状の封止冷却空洞を有し，そこにグ溝と頂面 7 に遠い側のリング溝とを有し，トップ冷却媒体が配置され，前記封止冷却空洞は，前記第ランドが前記頂面 7 に近い側のリング溝から頂面 7

1 のピストンリングと第 2 のピストンリングとの間にへ延在し，前記本体は，ピンボア軸に沿って互いに径方向に並んで構成され，前記封止冷却空洞は前記並んだピンボアを有する一対のピンボスを有し，ピ燃焼ボウルと前記封止冷却空洞の間にピストン本体

ストンはさらに，／前記頂面 7 に近い側のリング溝の材料の薄い領域を形成するよう構成され，前記封内に配置されるピストンリングと，／前記頂面 7 に止冷却空洞は，最上面と最下面とを有し，前記最上遠い側のリング溝内に配置されるピストンリングと，面は，前記最上リング溝と実質的に径方向に並び，／を備え，／前記本体は，栓 6 で塞ぐ空洞部 3 を有

前記最下面は， 前記下方リング溝の下方を延在すし，そこにナトリウムが注入され，前記栓 6 で塞ぐる，ピストン。」

空洞部 3 は，前記頂面 7 に近い側のリング溝内に配置されるピストンリングと頂面 7 に遠い側のリング
溝内に配置されるピストンリングと径方向に並んで構成され，前記栓 6 で塞ぐ空洞部 3 は，最上面と最下面とを有する，二サイクルエンジンのピストン 1。」【図 1】

2. 補正の適否【図 1】

本件補正は，……特許法第 17 条の 2 第 5 項第 2 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。そこで，本件補正後の特許請求の範囲の請求項
1（ 以下，「 本件補正発明 」という。）が，同条第 6 項
において準用する同法第 126 条第 7 項の規定に適合するか（ 特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか ）について，以下，検討する。
……
（ 1 ）本件補正発明……
（ 2 ）引用文献の記載事項
ア 原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された引用文献である， 特開平 4-265451【図 2】

号公報……（ 以下，「 甲 1 文献 」という。）には，「 二サ
イクルエンジンのピストン 」に関して，……以下のイ 当審で新たに引用する，本願の優先日前に頒布発明（ 以下，「 甲 1 発明 」という。）が記載されている。

された，実願昭 57-177789 号（ 実開昭 59-81758 号 ）「 二サイクルエンジンのピストン 1 であって，／筒状の願書に最初に添付した明細書及び図面の内容を撮

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事例②

る第 2 のピストンリングと，／上部燃焼面の平坦な事例②

影したマイクロフィルム……（ 以下，「 甲 2 文献 」といストン本体の材料の薄い領域を形成するよう構成さう。）には，……以下の事項（ 以下，「 甲 2 技術 」といれ 」るのに対し，甲 1 発明は，かかる構成を備えてう。）が記載されている。

いない点。

「 内燃機関のためのピストン 1 であって，／ピストン［ 相違点 2 ］

頭部を備え，／上部燃焼面の平坦な最上部分から垂「 封止冷却空洞 」に関し，本件補正発明は，「 環状

下する凹んだ部分を備え，／前記ピストン頭部は，の 」封止冷却空洞であるのに対し，甲 1 発明は，環空洞 7 を有し，そこに良伝導性金属 M が封入され，状であるか否かが不明である点。

前記空洞 7 は前記凹んだ部分と前記空洞 7 の間が薄［ 相違点 3 ］

いよう構成されるピストン 1。」「 封止冷却空洞 」に関し，本件補正発明は，第 1のピストンリングと第二のピストンリングと「 の間 」に構成され，「 最上面は，前記最上リング溝と実質的に径方向に並び，前記最下面は，前記下方リング
溝の下方を延在する 」のに対し，甲 1 発明は，かかる構成を備えるかが不明である点。
（ 4 ）判断……
［ 相違点 1 の検討 ］
相違点 1 について検討するに， ……甲 2 技術は，
本件補正発明の用語で表すと，次のとおりのものといえる。
「 内燃機関のためのピストンであって，／筒状の外【図 3】面を有する本体を備え，／上部燃焼面の平坦な最上部分から垂下する凹んだ燃焼ボウルを備え，／上記（ 3 ）甲 1 発明との対比
本件補正発明と甲 1 発明とを対比すると，……両本体は，封止冷却空洞を有し，そこに冷却媒体が配者は，置され，前記封止冷却空洞は前記燃焼ボウルと前記「 内燃機関のためのピストンであって，／筒状の外封止冷却空洞の間にピストン本体の材料の薄い領域面を有する本体を備え，前記外面内に延在する環状を形成するよう構成されるピストン。」の最上リング溝と下方リング溝とを有し，トップラそして，甲 2 技術は，ピストン温度の過昇を抑制

ンドが前記最上リング溝から上部燃焼面へ延在し，すること，すなわちピストンの冷却性を向上させる

前記本体は，ピンボア軸に沿って互いに並んだピンものであって，甲 1 発明と技術分野及び解決するたボアを有する一対のピンボスを有し，ピストンはさめの課題も共通する。そうすると，このような甲 1

らに，／前記最上リング溝内に配置される第 1 のピ発明に甲 2 技術を適用して，上記相違点 1 にかかる

ストンリングと，／前記下方リング溝内に配置され本件補正発明の構成とすることは，当業者であればる第 2 のピストンリングと，／を備え，／前記本体

容易に想到し得たことである。

は，封止冷却空洞を有し，そこに冷却媒体が配置さ［ 相違点 2 の検討 ］（ 省略 ）

れ，前記封止冷却空洞は，前記第 1 のピストンリン［ 相違点 3 の検討 ］

グと第 2 のピストンリングと径方向に並んで構成さ相違点 3 について検討するに，甲 1 文献には，空れ，前記封止冷却空洞は，最上面と最下面とを有す

洞部 3 の上下方向の具体的な存在範囲は記載されてる，ピストン。」

いない。しかしながら，甲 1 文献の図 1 及び図 2 からである点で一致し，次の点で相違する。

空洞部 3 の最上面及び最下面と頂面 7 に近い側の溝［ 相違点 1 ］

及び遠い側の溝の二つの溝との関係を看て取ると，

本件補正発明は，「 上部燃焼面の平坦な最上部分

空洞部 3 の最上面は，頂面 7 に近い側の溝と実質的から垂下する凹んだ燃焼ボウル 」を備え，「 封止冷却に径方向で並び，最下面は頂面 7 に遠い側の溝の下空洞は前記燃焼ボウルと前記封止冷却空洞の間にピ方を延在していることが示されている。そうすると，

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定や本願発明との一致点，相違点についての記載もる事項に基づき，上記相違点 3 にかかる本件補正発ないから，一見すると甲 1 文献が副引用例ではない

明の構成とすることは，当業者であれば容易に想到かとの誤解を招き得る記載といえなくもない。

し得たことである。……

しかし，上記認定によれば，本件拒絶理由通知書……本件補正発明は，甲 1 発明及び甲 2 技術に基は，理由 1 では，甲 12 文献については具体的な記載

づいて，当業者が容易に発明をすることができたも内容を摘示し，甲 1 文献（ 引用文献 2 ）については「 引のであるから，特許法第 29 条 2 項の規定により，特用文献 2 にも同様の記載がされている（ 図 3 ）」と摘許出願の際独立して特許を受けることができないも示して，甲 1 文献には甲 12 文献と同様の技術事項がのである。

記載されていることを前提に，本願発明は，甲 12 文
献及び甲 1 文献にそれぞれ記載された発明と同一の発明であるから，新規性を欠くと判断し，理由 2 で

3. むすび……本件補正は，特許法第 17 条の 2 第 6 項で準用は，「（［ 理由 1 ］参照 ）。」として，本願発明は，甲 12

する同法第 126 条第 7 項の規定に違反するものであ

文献及び甲 1 文献にそれぞれに記載された発明から，るから，同法 159 条第 1 項で読み替えて準用する同新規性欠如と同様の理由により進歩性を欠くと判断

法第 53 条第 1 項の規定により却下されるべきものでして，新規性欠如及び進歩性欠如の拒絶理由を通知ある。

したものと理解することができる。

よって，上記補正の却下の決定の結論のとおり決

また，本件拒絶査定書では，結論として，本件拒定する。

絶理由通知書記載の理由 2 によって拒絶すべきものであることが記載され，理由 2 において，甲 12 文献及び甲 1 文献双方を引用し，甲 1 文献の具体的な記第 3 本願発明について……本願発明の発明特定事項を全て含み，さらに載内容を摘示した上で，本願発明は，甲 12 文献及他の事項を付加したものに相当する本件補正発明

び甲 1 文献のそれぞれに記載された発明から進歩性が，……甲 1 発明及び甲 2 技術に基づいて当業者がを欠くと判断しており，甲 12 文献及び甲 1 文献に記

容易に発明をすることができたものであるから，本載された発明に基づく進歩性欠如を理由に拒絶査定

願発明も，実質的に同様の理由により，甲 1 発明にをしたものと理解することができる。

基づいて，当業者が容易に発明をすることができた

以上によれば，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査ものである。……

定においては，甲 12 文献を主引用例とする進歩性欠如のほか，甲 1 文献を主引用例とする進歩性欠如を根拠に，拒絶理由が通知され，かかる拒絶理由が解取消事由
1 手続違背（ 理由なし ）消されていないとして，拒絶査定がされたものとい

2 甲 1 発明に基づく進歩性判断の誤り（ 理由なし ）える。
加えて，……原告は，本件拒絶理由通知に対する本件意見書において，4 月 21日付け補正後の本願発判示事項
第 4 当裁判所の判断明が，甲 12 文献の記載事項のみならず，甲 1 文献の1 本件補正発明について……

記載事項との対比において「 空洞部の具体的な存在
範囲が特定されていない引用文献 2 に開示された空2 取消事由 1（ 手続違背 ）について

洞部 3とも異なる 」旨を主張した上で，4 月 21日付け（ 1 ）手続の経緯……

補正後の本願発明のような，リング溝を用いてリング（ 2 ）検討

ベルト領域を規定し，当該領域をもとに，ピストンの

ア ……本件拒絶理由通知書，本件拒絶査定書のい冷却を促進する好適な範囲が規定された冷却空洞は，ずれにおいても， 甲 12 文献と甲 1 文献が，「 引用文

甲 12 文献にも甲 1 文献にも開示されておらず，甲 12

献 1，2 」と並列して記載され，甲 1 文献は「 引用文

文献及び甲 1 文献記載の発明に対して新規性及び進

献 2 」とされている上，進歩性に関し，甲 1 発明の認

歩性を有する旨の意見を述べている。また，原告は，2020.5.29. no.297

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事例②

甲 1 発明および甲 1 文献の図 1 及び図 2 から看て取れ事例②

審判請求書においても，甲 12 文献の記載事項のみな決が認定したとおりの一致点及び相違点があること

らず，甲 1 文献の記載事項を摘示した上で，いずれ……が認められる。……

の引用発明からも当業者が本願発明を容易に発明す（ 2 ）相違点 1 の判断についてることができたものではない旨記載している。これら

ア 甲 2 技術について……

によれば，原告も，甲 12 文献及び甲 1 文献のそれぞ……甲 2 文献には，実質的に，本件審決が認定しれが，進歩性欠如の主引用例となり得ることを前提

たとおりの甲 2 技術……が記載されていることが認とした対応をしているものと理解できる。

められる。

そうすると，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定

イ 相違点 1 の容易想到性についての手続においては，記載の仕方が適切とはいえない（ ア ）甲 1 発明は，凹んだ燃焼室を有さない二サイク

ものの，甲 1 文献を主引用例とする進歩性欠如の拒

ルエンジンについてのものであり，甲 1 文献には，従絶理由が通知されていたものというべきである。

来技術では，ピストン頂面が受ける燃焼圧力に耐え

イ 本件審決では，甲 1 文献を主引用例として，本件るようにするため，ピストン頂面付近の肉厚を厚く補正発明の独立特許要件を判断しているところ，同していたが（【 0002 】， 図 4 ）， 冷却不足が起きて，文献は，前記アのとおり，本件拒絶理由通知，本件

ピストン外周の摺動面にスカフィングが発生したり

拒絶査定のいずれにおいても主引用例とされていた

リングスティックが発生するなどの不具合があり，ものと評価することができる。そして，本件補正前

また，ピストン重量が増し，往復運動のときの慣性の本願発明との相違点である相違点 2，3 についてが大きくなる不具合があったことから（【 0003 】），

は，本件補正発明と実質的に同様の理由，すなわち，空洞部を設けることにより，頂面付近の熱をスカー

甲 1 発明から容易に想到できると判断されている。

ト方向に拡散して，ピストンの冷却性を向上し，軽相違点 1 については，新たに甲 2 文献も引用されて量化を図るものである（【 0004 】）との記載がある。

いるが，相違点 1 は本件補正により付加した事項で一方，甲 2 技術は，内燃機関のためのピストン頂あるから，この点について新たな副引用例を追加し，面の熱をピストンスカート部へ流動して低下させる

拒絶理由を通知することなく補正却下の決定を行っものであるから，技術分野，解決すべき課題及び作たことに違法はない（ 特許法 50 条ただし書 ）。

用が共通するといえ，甲 1 発明に甲 2 技術を適用す

ウ なお，本件前置報告書は，その内容が本件審決る動機付けはあるというべきである。

に用いられていないから，本件前置報告書において（ イ ）原告は，二サイクルエンジンにおいて，ピスト

新たな主引用例として甲 15 文献を引用したことをンの頂面付近の肉厚を厚くしている甲 1 発明に，甲もって，本件審決に影響を及ぼす違法があったとは2 技術を適用してピストン頂部に凹部を設けることいえない。

には，阻害要因があると主張する。
し か し な が ら， 実 願 昭 60-64283 号（ 実 開 昭（ 3 ）小括以上によれば，本件手続が違法であるとまではい

61-181845 号 ）のマイクロフィルム（ 乙 7 ）の第 1 図

えず，取消事由 1 は，理由がない。

には，ピストンクラウン 1 に凹んだ燃焼室 1a を設けた構成が，特開平 2-157461 号公報（ 乙 8 ）の第 1 図

3 取消事由 2（ 甲 1 発明に基づく進歩性判断の誤り ）には，ピストンクラウン 12 の上面側に凹んだ燃焼室について

a を設けた構成が，それぞれ開示されており，二サ（ 1 ）甲 1 発明について……

イクルエンジンにおいても，ピストン頂面に凹んだ

イ 甲 1 発明の認定……

形状の燃焼室を設けることは周知であったと認めら……甲 1 文献には，実質的に，本件審決が認定しれる。そして，甲 1 発明は，二サイクルエンジンにたとおりの甲 1 発明……が記載されていることが認おいて，従来技術のピストンの有する課題を解決すめられる。

るため，空洞部を設けることによって，熱を下方にウ 本件補正発明と甲 1 発明との一致点及び相違点の拡散するものであるところ，かかる課題を解決する

認定についてために，周知技術である凹んだ形状の燃焼室の構成（ ア ）本件補正発明と甲 1 発明との間には，本件審を採用することが妨げられる理由があることはうか

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に想到することができたものである。

が必須の構成とはいえないから，甲 2 技術を適用す（ 4 ）小括ることに阻害要因はない。

相違点 2 が容易に想到することができるものであ（ ウ ）そして，甲 1 発明に甲 2 技術を適用すれば，ピることは争いがないから，以上によれば，本件補正

ストン頭部の「 上部燃焼面の平坦な最上部分から垂発明は，甲 1 発明及び甲 2 技術に基づいて，当業者

下する凹んだ部分 」が設けられ，この「 凹んだ部分 」

が容易に発明をすることができたものであり，進歩を設けることに起因して，ピストン 1 の頭部の「 凹性を欠くというべきである。よって，本件補正は，んだ部分 」と空洞部との間にピストン本体の材料の特許法 17 条の 2 第 6 項で準用する同法 126 条 7 項の薄い領域が形成されることになるから，相違点 1 に規定に違反するものであって，同法 159 条 1 項で読係る構成は，容易に想到することができる。

み替えて準用する同法 53 条 1 項の規定により却下さよって， 相違点 1 は， 当業者が甲 1 発明及び甲 2れるべきものである。

技術から容易に想到することができたものである。

また，本願発明の発明特定事項を全て含み，さらに相違点 1 に係る事項を付加したものである本件補（ 3 ）相違点 3 の判断について……甲 1 文献には， 空洞部 3 が 2 本のリング溝に正発明が，甲 1 発明及び甲 2 技術により当業者が容径方向に並んで配置されることが実質的に開示され易に発明をすることができたものである以上，本願ており，また，空洞部 3 の最下面は，下方リング溝

発明も，同様に，甲 1 発明に基づいて，当業者が容よりも下方に延在していることが記載されている。

易に発明をすることができたものであるというべき

そして，甲 1 文献には，ピストンの冷却不足により，である。

ピストン外周の摺動面にスカフィングが発生したり，以上によれば，取消事由 2 は，理由がない。

リングスティックが発生するなどの不都合を解決することを課題とし，ピストン頂面付近が受ける熱を，所 感

下方のスカート方向に拡散させて冷却性を向上する

1 本件は，原告（ 以下，「 出願人 」ともいう。）から主との記載がある……。また，ピストンリングがピス張された複数の手続違背について，いずれも本件手トンの熱をシリンダに伝える役割を担うことは，「自続の違法があるとはいえないとされ，また，進歩性

動車整備工学〈 エンジン編 〉」と題する文献（ 乙 4。

の判断についても，本件補正発明及び本願発明のい昭和 54 年 6 月 30 日発行 ）に，「 コンプレッション・

ずれも進歩性を欠く旨判断され，審決が維持された

リングはシリンダとピストン間で高温，高圧ガスの事例である。

機密を保持して…，ピストン・ヘッドから伝わる熱2 原告から主張された手続違背は，①本件拒絶理由

を冷却水に逃がしながら 」（ 53 頁 ）との記載があるこ通知書及び本件拒絶査定には，甲 1 文献を主引用例とからも，技術常識であったと認められる。

とした場合の本願発明との相違点や，その容易想到

そうすると，甲 1 発明において，上記技術常識も性の判断は記載されていなかったところ，何の通知勘案して，ピストンの頂面付近が受ける熱を，リンもなく本件審決がなされたこと，②本件前置報告書

グ溝近傍からピストンリングの伝熱によってシリンには，新たに特開 2007-270813 号公報（ 甲 15 文献 ）ダに逃がすことに加えて，封止冷却空間にも逃がし，を主引用例とし，甲 1 文献を周知例として引用した

また，下方のスカート方向に効果的に拡散させるた上で拒絶理由が維持されたことから，拒絶理由通知

め，2 本のリング溝に径方向に並んで配置される封を発するべきであるところ，何の通知もなく本件審

止冷却空間を，その最上面を上方リング溝と実質的決がなされたこと，③本件審決における主引用例が，に径方向に並ぶようにして，リング溝全体の上下幅

拒絶査定における主引用例とは異なるのみならず，をカバーするように上方リング溝と下方リング溝の副引用例も異なっている上，副引用例として示され間に構成し，さらに，その最下面を下方リング溝のた甲 2 文献は，本件審決以前に原告に対し全く通知

下方を延在するように構成することは，当業者であされていないこと，である。

れば容易に想到することができたというべきである。

3 手続違背①は，上記「 判示事項 」の第 4 の 2（ 2 ）ア

よって，相違点 3 は，甲 1 発明から当業者が容易に示されたとおり，拒絶査定において，審決で主引2020.5.29. no.297

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事例②がわれず，ピストン頂面付近の肉厚を厚くすること事例②用例とした引用文献 2（ 甲 1 文献 ）が必ずしも明確に願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生主引用例であると理解されるように記載されていなじる場合があることにかんがみれば，特許出願審査

かったことが原因で生じたと考えられる。判決では，手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものと「 一見すると甲 1 文献が副引用例ではないかとの誤して，審判手続を含む特許審査手続における適正手解を招き得る記載といえなくもない 」としつつも，続違反があったものとすべき場合もあり得る 」（ 知財

拒絶理由通知や拒絶査定の内容，そして，拒絶理由

高判平成 23 年 10 月 4 日 平成 22 年（ 行ケ ）第 10298

通知に対する出願人の意見書や審判請求書も勘案

号 ）との裁判例に依拠し，新たに文献を追加する必し，甲 1 文献を主引用例とする進歩性欠如を根拠に，要が生じた場合，慎重に審理を行っていたところ，

拒絶理由が通知され，かかる拒絶理由が解消されて審判請求時の補正に関し，補正前に全くなかった事

いないとして，拒絶査定がされたものといえる旨判項が追加されて相違点が単純に増え，引用例を単純示された。しかし，拒絶査定については，内容を勘に追加した場合について，「 新たな副引用例を追加案し判断されるまでもなく，その文献が主引用例でし，拒絶理由を通知することなく補正却下の決定をあることが一見してわかるように明記し，出願人に行ったことに違法はない 」と判示されたことは，同

誤解を与えないように注意する必要がある。また，様なケースの参考になるものと考える。

本件においては，審理段階において，再度，拒絶理

6 また，進歩性の判断に関し，訴訟段階において，由を通知することも考える必要があった。

証拠（ 乙号証 ）を補充し周知技術や技術常識につい

4 手続違背②は，前置報告書の記載内容が審決に与ての補足が行われたところ，判決において，相違点える影響に関するもので，審決において全く採用さの判断や原告主張の排斥に提示した乙号証が使用されなかった前置報告書の内容について，判決では，れた。そうすると，これら乙号証の提示が，判決の「 その内容が本件審決に用いられていないから，本結論に影響を与えたと考えられ，訴訟活動を有意な

件前置報告書において新たな主引用例として甲 15ものとするために，乙号証の補充は重要であると理文献を引用したことをもって，本件審決に影響を及解される。今後の訴訟活動においても，周知技術やぼす違法があったとはいえない 」とされ，内容が審技術常識について補足する際には，乙号証を補充す

決に用いられていない前置報告書は，審決に影響をることに留意する必要がある。

及ぼす違法はないことが確認された。
5 手続違背③は，審判請求時の補正により，請求項

執筆者紹介に新たに追加された事項に対し，拒絶理由を通知す
ることなく，新たな副引例を追加して独立特許要件

事例 1：平成 30 年（行ケ）第 10108 号（重金属類を（ 進歩性 ）を判断し補正却下をしたことに関するも含む廃棄物の処理装置およびそれを用いた重金属類

ので，判決では，「 相違点 1 については，新たに甲 2を含む廃棄物の処理方法）

文献も引用されているが，相違点 1 は本件補正によ河本 充雄（審判部訟務室）り付加した事項であるから，この点について新たな副引用例を追加し，拒絶理由を通知することなく補事例 2：平成 30 年（行ケ）第 10149 号（冷却空洞が正却下の決定を行ったことに違法はない（ 特許法 50

改善されたピストン）条ただし書 ）。」と判示された。これまで，「 審判手続関口 哲生（審判部訟務室）では 拒 絶 理 由 通 知 がない 限 り 補 正 の 機 会 がなく（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。
）……，拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（ 拒絶審決 ）を受けたときにはもはや再補正の機会がないので，この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば，補正が独立特許要件を欠く場合にも，拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが，出tokugikon

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