シリーズ判決紹介

首席審判長 林

浩

− 平成−
26平成
年度第
24 2
年度第
四半期
3（7
四半期の判決について
月〜 9 月）の判決について−−
1. 全般的傾向（2）取消率の推移・傾向
今期における取消率は，全体 31.8％，特実 34.6％，意匠（1）統計 1）0％，商標 42.9％であり，前年度の取消率（全体 21.4％，
66 件

・判決の総数・判決内訳

請求棄却

特実 24.9％，意匠 12.5％，商標 11.5％）と比較すると，特45 件

許及び商標の取消しが多かった。

審決等取消し 21件（審決取消判決一覧を参照。）（訂正確定による審決等の取消し，取消し決定
（特実）
は除外）

・特実
査定系の取消率は，18.5％で，前年度の 19.8％を下回った。

・法別内訳
特実

計

34 件

取消し 18 件

（査定系）

22 件

5件

（当事者系 Z）

6件

4件

内訳は以下の通り。

（当事者系 Y）

6件

9件

・当事者系 Z 審決の取消率 40.0％（前年度 45.5％）

0件

・当事者系 Y 審決の取消率 60.0％（前年度 27.1％）

意匠

計

請求棄却

請求棄却

7件

取消し

当事者系の取消率は，52.0％で，前年度の 32.1％を大幅に上回っている。

（査定系）

7件

−

（当事者系 Z）−−

取り消された事例についての取消理由をみると，前年度（当事者系 Y）−−と傾向は変わらないが，相違点の判断の誤りが顕著である。

3件

また，審決理由の不備等を指摘された事例が 2 件あった。

商標

計

請求棄却

4件

（査定系）

4件

取消し

−

（異議）

−

−

（当事者系 Z）−

3件

（当事者系 Y）−−

・商標
査定系は引き続き取消しがなかった。当事者系は不使用取消事件に関する一連の事例である。

審決取消判決一覧（黄色欄は本号での紹介事例）
（特実）

事件名

理由

種別

（査定系は略）①（7/9） 平成 25 年（行ケ）第 10239 号（発明の名称：スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法）
相違点の判断の誤り（2 部）
無効 2012-800209, 特願平 11-141722, 特開 2000-327332, 特許 4274630

無効 Y②（7/9） 平成 25 年（行ケ）第 10310 号（考案の名称：付箋）（2 部）
無効 2012-400004 号，実願 2007-009032，実用 3139191

無効 Y

新規性の判断の誤り③（7/16） 平成 25 年（行ケ）第 10291 号（発明の名称：固体農薬組成物、その製造方法およびその 同一性の判断の誤り（2 部）散布方法）不服 2012-007278, 特願 2001-032116, 特開 2002-234801（29 条の 2）④（7/16） 平成 25 年（行ケ）第 10089 号（発明の名称：２室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤）
相違点の判断の誤り（2 部）
無効 2011-800164，特願平 09-047181，特開平 10-226636，特許 4120018

無効 Z⑤（7/17） 平成 25 年（行ケ）第 10245 号（発明の名称：脱硫ゴムおよび方法）（1 部）
不服 2012-005740，特願 2009-541291，特表 2010-512446

引用発明の認定の誤り
相違点の判断の誤り⑥（7/17） 平成 25 年（行ケ）第 10242 号（発明の名称：照明装置）（1 部）
無効 2012-800105，特願 2006-308259，特開 2007-225591，特許 4457100

相違点の判断の誤り

無効 Z

平成 25 年（行ケ）第 10058 号（発明の名称：アレルギー性眼疾患を処置するためのドキ⑦（7/30）セピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物）
相違点の判断の誤り（4 部）
無効 2011-800018，特願平 09-500510，特表平 09-510235，特許 3068858

無効 Y⑧（8/27） 平成 25 年（行ケ）第 10277 号（発明の名称：ロウ付け用のアルミニウム合金製の帯材）
相違点の判断の誤り（2 部）
不服 2012-005039，特願 2006-540530，特表 2007-521396
平成 25 年（行ケ）第 10209 号（発明の名称：動脈硬化予防剤、血管内膜の肥厚抑制剤及⑨（9/10）び血管内皮の収縮・拡張機能改善剤）
相違点の判断の誤り（2 部）
不服 2011-000151，特願 2008-500515，国際公開 2007/094342

1）言渡し日が平成 26 年 7 月 1 日から同年 9 月 30 日までのものを対象としている。

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事件名

理由

種別

（査定系は略）

平成 25 年（行ケ）第 10275 号（発明の名称：加硫ゴム組成物、空気入りタイヤおよびこ⑩（9/11）
無効 Y
れらの製造方法）
相違点の判断の誤り（3 部）（一部取消）
無効 2013-800034，特願 2008-224908，特開 2009-084564，特許 4581116⑪（9/11） 平成 26 年（行ケ）第 10002 号（発明の名称：マッサージ機）（1 部）
無効 2013-800092，特願 2012-085381，特開 2012-125650，特許 5220933

相違点の判断の誤り

無効 Y⑫（9/17） 平成 25 年（行ケ）第 10227 号（発明の名称：共焦点分光分析）（2 部）
無効 2012-800183，特願平 04-511305，特表平 06-500637，特許 3377209

相違点の判断の誤り

無効 Y⑬（9/24） 平成 25 年（行ケ）第 10255 号（発明の名称：芝草品質の改良方法）（4 部）
不服 2011-017402，特願 2005-020775，特開 2005-225878

新規性の判断の誤り
相違点の判断の誤り⑭（9/24） 平成 25 年（行ケ）第 10236 号（発明の名称：窒化物半導体発光素子）（4 部）
無効 2011-800183，特願平 07-314339，特開平 08-316528，特許 2780691

実施可能要件の判断
の誤り

無効 Z

⑮（9/24） 平成 26 年（行ケ）第 10012 号（発明の名称：絵文字形成皿）（4 部）
無効 2013-800085，特願 2003-133764，特開 2004-305665，特許 4487279

審決理由の不備無効 Y⑯（9/25） 平成 25 年（行ケ）第 10266 号（発明の名称：透明フィルム）（3 部）
無効 2012-800053，特願 2003-192754，特開 2005-029588，特許 4768217

引用発明の認定の誤り
相違点の判断の誤り

無効 Y⑰（9/25） 平成 25（行ケ）第 10324 号（発明の名称：誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器）（1 部）
無効 2010-800137，特願 2000-282287，特開 2002-080277，特許 3830342

相違点の判断の誤り

無効 Z⑱（9/29） 平成 25 年（行ケ）第 10337 号（発明の名称：縁なし畳及びその製法）（2 部）
無効 2013-800025，特願 2003-354925，特開 2005-120624，特許 4251954

判断の遺漏

無効 Y

→「最近の審決取消訴訟」

2. 判決内容の分析（太字丸数字は本稿で紹介する事例）（http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?
caseAst=01）に掲載の「要旨」を参考にさせていただいた。

（1）特実系敗訴事件
ア 無効 Y 審決（ア）新規性に関して（②）

なお，ここで紹介する内容，特に所感の項については，（イ）進歩性に関して私見を含むものであることを予めご承知おきいただきた☆引用発明の認定の誤り（⑯）

い。また，本稿においては，「後知恵」とならないように☆相違点の判断の誤り（①，⑦，⑩〜⑫，⑯）との指摘をさせていただくことも多いが，本稿自体が判決（ウ）記載要件に関してを見た後での事後分析であることを筆者も承知している。

（エ）その他

審査，審判及び訴訟において尽力された皆さんには，本稿☆審決理由の不備等（⑮，⑱）

が広く読者の一層の知見の向上に役立たせていただくためのものであることに免じてご容赦いただければ幸いでイ 無効 Z 審決，査定系 Z 審決（ア）新規性（拡大先願を含む）に関してある。

☆引用発明の認定の誤り（③ ，⑬）2）（イ）進歩性に関して

事例⑦☆引用発明の認定の誤り（⑤）

手続の経緯☆相違点の判断の誤り（④〜⑥，⑧，⑨，⑬，⑰）

無効審判→訂正請求→訂正認容，無効→出訴，訂正請求（ウ）記載要件に関して→審決取消差戻し→旧請求項 1 と 5 のみを残して訂正☆実施可能要件の判断の誤り（⑭）→ 訂正認容，不成立 →出訴（エ）その他※四角囲み部分が本件審決
審決概要【訂正後の請求項（下線部が訂正箇所）】

3. 事例の紹介【請求項 1】
以下，審決取消判決一覧で示すもののうち，特実 6 件（事

ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所

例⑦〜⑩，⑮，⑱）の事例を紹介する。

投与可能な，点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満

判示事項等は，知的財産高等裁判所の HP の「判決紹介」

細胞安定化剤であって，治療的有効量の 11-（3- ジメチル2 ）事例③は 29 条の 2 の事例である。

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事例⑦

（特実）

事例⑦

アミノプロピリデン）-6,11- ジヒドロジベンズ［b,e］オキ

判示事項

セピン -2- 酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有す

3 取消事由 3（甲 1 を主引例とする進歩性の判断の誤り）にる，ヒト結膜肥満細胞安定化剤。

ついて【請求項 2】（4）本件訂正発明 1 及び 2 の容易想到性の判断について

ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所

原告は，本件審決が，本件訂正発明 1 及び 2 における「ヒ

投与可能な眼科用組成物であって，治療的有効量の 11-（3-ト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲 1 及びジメチルアミノプロピリデン）-6,11- ジヒドロジベンズ

甲 4 に記載のものからは動機付けられたものとはいえない［b,e］オキセピン -2- 酢酸またはその薬学的に受容可能なとして，甲 1 を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効

塩を含有し，前記 11-（3- ジメチルアミノプロピリデン）

理由 2 は理由がないと判断したのに対し，本件特許の優先-6,11- ジヒドロジベンズ［b,e］オキセピン -2- 酢酸が，（Z）

日当時，種や部位が相違する実験結果であっても，肥満細-11-（3- ジメチルアミノプロピリデン）-6,11- ジヒドロジ

胞からのケミカルメディエーターの遊離抑制効果をある程ベンズ［b,e］オキセピン -2- 酢酸であり，（E）-11-（3- ジメ

度予測できることが技術常識であったこと，甲 4 には，「化

チルアミノプロピリデン）-6,11- ジヒドロジベンズ［b,e］

合物 20」（化合物 A）を含む「化合物（Ⅰ）
」についてのラッオキセピン -2- 酢酸を実質的に含まない，ヒト結膜肥満細トにおける PCA 試験の評価結果から「皮膚肥満細胞から胞安定化効果を奏する組成物。

のヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくもの」と推論できることが記載されており，【無効理由】

この記載は，化合物 A がヒスタミンなどのケミカルメディ（無効理由 1）

エーターの遊離抑制作用を奏することを示唆するものであ

本件訂正発明 1 及び 2 は，本件特許の優先日前に頒布さること，本件特許の優先日当時，「ヒトの結膜肥満細胞をれた刊行物である甲 1 に記載された発明と同一であり，本用いた実験系」は公知であったこと（甲 209）を総合すれば，

件特許は，特許法 29 条 1 項 3 号の規定に違反してされたも

甲 1 及び甲 4 に接した当業者であれば，甲 1 記載の「KW-のであるから，同法 123 条 1 項 2 号に該当し，無効とすべ

4679」（化合物 A のシス体の塩酸塩）をヒト結膜肥満細胞

きものである。

安定化剤として適用することを試みる動機付けがあり，本（無効理由 2）

件訂正発明 1 及び 2 を容易に想到することができたから，本件訂正発明 1 及び 2 は，いずれも本件特許の優先日前

本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下においに頒布された刊行物である甲 1（主引例）並びに甲 2 の 1，て判断する。

2（以下，特に断りのない限り，甲 2 の 1，2 を併せて「甲 2」ア 容易想到性についてという。），甲 3 及び 4 に記載された発明に基づいて当業者（ア）甲 1 には，アレルギー性結膜炎を抑制するためのが容易に発明することができたものであり，本件特許は，

KW-4679（化合物 A のシス異性体の塩酸塩）を含有する点

特許法 29 条 2 項の規定に違反してされたものであるから，眼剤が記載され，また，甲 1 には，モルモットに抗原誘発

同法 123 条 1 項 2 号に該当し，無効とすべきものである。

及びヒスタミン誘発したアレルギー性結膜炎に対する各種（無効理由 3）抗アレルギー薬の影響を検討した結果，KW-4679 の点眼

本件訂正発明 1 及び 2 は，いずれも本件特許の優先日前

は，10 及び 100ng ／μ l の濃度で，抗原誘発したアレルギーに頒布された刊行物である甲 3（主引例）並びに甲 1，2 及性結膜炎症に有意な抑制作用を示したこと，及び抗原誘発

び 4 に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明する結膜炎よりもヒスタミン誘発結膜炎に対してより強力な抑ことができたものであり，本件特許は，特許法 29 条 2 項

制効果を示したことが記載されていることは，前記（1）イの規定に違反してされたものであるから，同法 123 条 1 項

認定のとおりである。

2 号に該当し，無効とすべきものである。

そして，前記（3）イ（イ）認定のとおり，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研【証拠方法】

究及び開発において，ヒトのアレルギー性結膜炎に類似す

甲 1 「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗るモデルとしてラット，モルモットの動物結膜炎モデルがアレルギー薬の影響」：あたらしい眼科 Vol.11,No.4,

作製され，点眼効果等の薬剤の効果判定に用いられていた

603-605 頁（1994）

こと，本件特許の優先日当時販売されていたヒトにおける

甲 2 の 1 Clinical and Experimental Allergy,Vol.24,955-959

抗アレルギー点眼剤の添付文書（「薬効・薬理」欄）には，頁（1994）

各有効成分がラット，モルモットの動物結膜炎モデルにお甲 2 の 2 Chem. Pharm. Bull.40（9）2552-2554 頁（1992）

いて結膜炎抑制作用を示したことや，ラットの腹腔肥満細甲 3 特開昭 62-45557 号公報

胞等からのヒスタミン等の化学伝達物質の遊離抑制作用を

甲 4 特開昭 63-10784 号公報

示したことが記載されていたことからすると，甲 1 に接しtokugikon

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に対する各薬物の効果を検討したところ……KW-4679 の胞に対してどのように作用するかについての記載はないも記載は，甲 1 におけるモルモットの動物結膜炎モデルにおのの，甲 1 記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのける実験では，KW-4679 は，結膜からのヒスタミン遊離

KW-4679 を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性抑制作用を有さなかったことを示すものといえる。
しかしながら，上記のとおり，本件特許の優先日当時，眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあるものと認められる。

ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発（イ）そして，本件特許の優先日当時，ヒトのアレルギーにおいて，当該薬剤における肥満細胞から産生・遊離され性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発において，当該薬るヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミカルメディ剤における肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなど

エーター）に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥の各種の化学伝達物質（ケミカルメディエーター）に対す満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することがる拮抗作用とそれらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離

一般的に行われており，甲 1 記載の KW-4679 を含有する

抑制作用の二つの作用を確認することが一般的に行われて点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤としていたことは，前記（3）イ（ア）認定のとおりであるから，適用することを試みるに際し，当業者は，KW-4679 が上

当業者は甲 1 記載の KW-4679 を含有する点眼剤をヒトに記二つの作用を有するかどうかの確認を当然に検討するもおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することをのといえること，さらには前記（3）ウ（ア）認定のとおり，

試みるに際し，KW-4679 が上記二つの作用を有するかど

本件特許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒス

うかの確認を当然に検討するものといえる。

タミン遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば加えて，前記（2）イ認定のとおり，甲 4 には，化合物異なる場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実

20（「化合物A」に相当）を含む一般式で表される化合物（Ⅰ）

験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験及びその薬理上許容される塩の PCA 抑制作用について，結果を必ずしも予測することができないというのが技術常「PCA 抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケ識であったことに鑑みると，甲 1 に，モルモットの動物結

ミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考膜炎モデルにおける実験において KW-4679 がヒスタミン

えられ」るとの記載がある。この記載は，ヒスタミン遊離

遊離抑制作用を有さなかったことが記載されていること

抑制作用を確認した実験に基づく記載ではないものの，化は，KW-4679 がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの合物 20（「化合物 A」に相当）を含む一般式で表される化合

遊離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定

物（Ⅰ）の薬理作用の一つとして肥満細胞からのヒスタミする事由にはならないものと認められる。

ンなどのケミカルメディエーター（化学伝達物質）の遊離（ウ）以上によれば，甲 1 及び甲 4 に接した当業者は，甲 1抑制作用があることの仮説を述べるものであり，その仮説

記載のアレルギー性結膜炎を抑制するための KW-4679 をを検証するために，化合物 A について肥満細胞からのヒス含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼

タミンなどの遊離抑制作用があるかどうかを確認する動機剤として適用することを試みる動機付けがあり，その適用付けとなるものといえる。

を試みる際に，KW-4679 が，ヒト結膜の肥満細胞から産そうすると，甲 1 及び甲 4 に接した当業者においては，

生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有する

甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのことを確認するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からのヒス

KW-4679 を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性

タミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けが眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに当たり，あるというべきであるから，KW-4679 についてヒト結膜KW-4679 が，ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるの肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（「ヒト結膜ヒスタミンなどに対する拮抗作用を有するかどうかを確認

肥満細胞安定化」作用）を有することを確認し，「ヒト結膜するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊肥満安定化剤」の用途に適用することを容易に想到するこ

離抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けがあるもとができたものと認められる。
したがって，本件訂正発明 1 及び 2 における「ヒト結膜のと認められる。
もっとも，甲 1 には，モルモットにおける「3. 結膜から肥満細胞安定化」という発明特定事項は，甲 1 及び甲 4 にのヒスタミン遊離に対する作用」に関する「実験成績」と記載のものからは動機付けられたものとはいえないとしして「KW-4679 の効果は有意ではなかった」，「4. 涙液中て，甲 1 を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由のヒスタミン含量に対する作用」に関する「実験成績」と2 は理由がないとした本件審決の判断は，誤りである。

して「KW-4679 は，有意な効果を示さなかった」（-4679イ 被告らの主張について

は主としてこれらの薬物が有する抗ヒスタミン作用により（ア）被告らは，これに対し，甲 1 は，KW-4679（化合物 A）

抗原抗体反応による結膜炎を抑制したのではないかと考えがモルモットの結膜肥満細胞安定化について有効か無効かられる」，「抗原抗体反応による結膜からのヒスタミン遊離を科学的統計学的に検討し，「無効であった」との結論を2015.1.28. no.276

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事例⑦

た当業者は，甲 1 には，KW-4679 が「ヒト」の結膜肥満細事例⑦

導いているのであるから，甲 1 の記載から，当業者が，本したがって，被告らの上記主張は採用することができ

件訂正発明 1 及び 2 のヒト結膜肥満細胞安定化剤に容易にない。

想到し得るための動機付けがあるとはいえないし，また，（イ）また，被告らは，乙 20（2014 年（平成 26 年）3 月 3 日

甲 4 の記載は，ラットのいかなる組織においても肥満細胞

付けミラー博士の宣言書）を根拠として挙げて，本件特許の安定化を示すものではなく，ヒト結膜肥満細胞を安定化の優先日当時，KW-4679（化合物 A）がヒト結膜肥満細胞することを示すものではないから，甲 4 の記載からヒト結を安定化することを検証するために不可欠なヒト結膜肥満

膜肥満細胞の安定化を予測することが不可能であり，さら細胞を用いたアッセイ系は，当業者にとって現実的に利用には，甲 4 において，「ラット」の「皮膚」において肥満細可能な技術ではなく，KW-4679（化合物 A）がヒト結膜肥胞が安定化されたことが実証されていたと仮定したとして

満細胞を安定化する効果があるか否かを検証することは極も，肥満細胞には「肥満細胞の不均一性」があり，ある動

めて困難であったものであるから，当業者は，甲 1 及び甲物のある組織における肥満細胞の実験結果から，ヒト結膜

4 に基づいて，KW-4679（化合物 A）をヒト結膜肥満細胞における肥満細胞の実験結果を予測することは困難である

安定化剤として用いることができることを容易に想到するから，化合物 A がヒト結膜における肥満細胞を安定化することができたものとはいえない旨主張する。

ことを動機付けるものでも，示唆するものでもないなどとそこで検討するに，乙 20 には，①本件特許の優先日当時，主張する。

ヒト結膜肥満細胞を用いた実行可能な実験系（アッセイ系）

しかしながら，前記ア（イ）認定のとおり，本件特許のの構築について記載された文献としては，本件特許の優先

優先日当時，ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の日のわずか約 7 月前に公開された甲 209（米国特許第 5，

研究及び開発において，当該薬剤における肥満細胞から産360，720 号公報。1994 年（平成 6 年）11 月 1 日作成）が存

生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケ

在していたが，それ以外には存在しなかったこと，②ヒト

ミカルメディエーター）に対する拮抗作用とそれらの化学

結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功するには，伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確

甲 209 に記載された技術情報だけでなく，実験材料である

認 す る こ と が 一 般 的 に 行 わ れ て お り， 甲 1 記 載 の

新鮮なヒトの死体から取り出された眼を入手することの困KW-4679 を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性

難性，必要なドナーの眼の数や組織の量，ドナーの条件を眼疾患の点眼剤として適用することを試みるに際し，当業満たすこと，肥満細胞についての当業者の理解に沿った精者は，KW-4679 が上記二つの作用を有するかどうかの確製方法とは異なる方法によらなければならないことといっ認を当然に検討するものといえること，さらには，本件特た重要な技術的課題を認識し，それらを克服しなければな

許の優先日当時，薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン

らず，そのために必然的に相当量の時間と労力を要するこ

遊離抑制作用は，肥満細胞の種又は組織が異なれば異なるとからすれば，当業者が，本件特許の優先日までに，ヒト場合があり，ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果

結膜肥満細胞を用いたアッセイ系の構築に成功することはから他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を極めて困難であったこと，③実際にも，米国のみならず，

必ずしも予測することができないというのが技術常識で日本を含むいかなる国においても，本件特許の優先日前のあったことに鑑みると，甲 1 に，モルモットの動物結膜炎

みならず，本件特許の優先日の数年後でさえ，ヒト結膜肥モデルにおける実験において KW-4679 がヒスタミン遊離

満細胞を用いたアッセイ系を開発したという報告が，いか抑制作用を有さなかったことが記載されていることは，なる企業からも研究機関からも報告されておらず，ヒト結KW-4679 がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離

膜肥満細胞を用いたアッセイ系を使用しようとした試みさ抑制作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する

えも，報告されていないことなどの記載がある。

事由にはならない。

しかしながら，本件特許の優先日前に頒布された刊行物

また，前記ア（イ）認定のとおり，甲 4 の「PCA 抑制作である甲 209 には，ヒト結膜肥満細胞の安定化作用を確認

用は，皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメ

する実験について，ヒト結膜肥満細胞の調製方法と共に詳

ディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」細な実施例が記載されており（前記（3）ア（ネ）），また，るとの記載は，ヒスタミン遊離抑制作用を確認した実験にヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発基づく記載ではないものの，化合物 20（「化合物 A」に相当）に携わる当業者において，ヒト結膜肥満細胞の入手に困難を含む一般式で表される化合物（Ⅰ）の薬理作用の一つとが伴うとしても，実験に必要な量を入手することは不可能

して肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーであったものとは考え難く，実験に必要な量を入手するこター（化学伝達物質）の遊離抑制作用があることの仮説をとができさえすれば，甲 209 に記載するアッセイなどに基述べるものであり，その仮説を検証するために，化合物 A

づいて，KW-4679 について肥満細胞からのヒスタミンなについて肥満細胞からのヒスタミンなどの遊離抑制作用がどの遊離抑制作用があるかどうかを確認することは可能であるかどうかを確認する動機付けとなるものといえる。

あったものと認められる。

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100

2015.1.28. no.276

V ＜ 0.3％ Ni ＜ 2.0％ Co ＜ 2.0％ In ＜ 0.3％ Sn ＜ 0.3％，（化合物 A）がヒト結膜肥満細胞を安定化する効果がある

合計 0.15％であるその他の元素それぞれ＜ 0.05％，を含む

か否かを検証することは極めて困難であったものと認める

芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における，

ことはできない。

0.01 〜 0.5％のイットリウムの使用。
」

以上によれば，被告らの上記主張は採用することができ【刊行物 2（特開 2000-303132 号公報。甲 1）記載の発明（引

ない。

用発明）
】
「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製（5）まとめ以上によれば，本件審決における甲 1 を主引例とする進造するための，重量％で，Si を 0.6％，Fe を 0.7％，Mn を歩性欠如の無効理由 2 の判断の誤りをいう原告主張の取消

1.2％，Zn を 0.1％，Y を 0.12％含有し，残部がアルミニ

事由 3 は，理由がある。

ウムおよび不可避的不純物よりなる芯材用アルミニウム合
金製の帯材または板材。
」
（一致点）

所 感
化合物 A を含有する「肥満細胞安定化剤」というクレー

ろう付けによってろう付けされた部材を製造するため

ムに対して容易想到性を判断する場合，引用例の記載に接の，重量パーセントで，少なくとも 80％のアルミニウム，した当業者に，化合物 A に「肥満細胞安定化作用」がある

及び，Si ＜ 1.0％ Fe ＜ 1.0％ Cu ＜ 1.0％ Mn ＜ 2.0％ Mg ＜ことを期待させるような記載や示唆等があることを根拠と3.0％ Zn ＜ 6.0％ Ti ＜ 0.3％ Zr ＜ 0.3％ Cr ＜ 0.3％ Hf ＜して容易想到性の論理づけを行うのが通常であると思われ0.6％ V＜0.3％ Ni＜2.0％ Co＜2.0％ In＜0.3％ Sn＜0.3％

るが，本判決は，引用例中に化合物 A が「肥満細胞安定化を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材におけ作用を有すること」についての記載や示唆がなくとも，化る，0.01 〜 0.5％のイットリウムの使用。

合物 A に対して「肥満細胞安定化作用を確認する」動機づ（相違点 1）

けがあるといえれば容易想到といえることを示しているよ

本願発明は，具体的に列記されていないその他の元素のうにみえる点で大変興味深い判決である。

含有量が，それぞれ 0.05％未満であり，合計で 0.15％未満

あくまでも想像ではあるが，この判断の背景として，本であるのに対し，引用発明は，その他の元素に相当する不件訂正発明 1 が，本件訂正請求により「アレルギー性眼疾

可避的不純物の含有量が規定されていない点。

患を処置するための……組成物」が「肥満細胞安定化剤」（相違点 2）に減縮されたが，「肥満細胞安定化作用」が「抗アレルギー

本願発明は，管理された窒素の雰囲気下でフラックスレ作用」における代表的な作用の一つであるため，「アレル

スのろう付けによってろう付けされた部材を製造するため

ギー性眼疾患を処置するための……組成物」を「肥満細胞の芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材であるのに安定化剤」と訂正することで，進歩性の判断の結論が逆転

対し，引用発明は，真空雰囲気下でのろう付けによってろすることは，個別妥当性に欠けるとの本件固有の事情に基う付け部材を製造するための芯材用アルミニウム合金製のづく判断があったのではないかとも考えられる。

帯材又は板材である点。

また，裁判段階で提出された甲 209 号証に，ヒト結膜肥（3）相違点についての検討

満細胞の安定化作用を確認する実験について，ヒト結膜肥（相違点 1）

満細胞の調製方法と共に詳細な実施例が記載されていたこ「JIS Z 3263（1992）アルミニウム合金ロウ材及びブレーとも影響しているのではないかとも思われる。

ジングシート」の「表 6 心材及び 7072 の化学成分」（JIS ハ

なお，本件判決のような論理過程を他の事例においてもンドブック 3 非鉄，2002 年 1 月 31 日，財団法人日本規格適用できるか否かについては熟慮を要するものと思われ協会，691 〜 692 頁）では，引用発明がベースとするアルる。今後の判決の判断動向を注視していきたい。

ミニウム合金 3003 や 3N03 等の心材用アルミニウム合金において，主要な化学成分を除く，その他の化学成分は，個々

事例⑧

0.05％以下，及び，合計 0.15 以下と規定されているから，審決概要

かかる規定により特定される引用発明の不可避的不純物の【本願発明】

含有量と，本願発明のその他の元素の含有量とは，実質的【請求項 1】に相違するものとはいえない。

「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付け

また，仮に相違点 1 が実質的なものであるとしても，引によってろう付けされた部材を製造するための，重量パー

用発明において，不可避的不純物の含有量を「JIS Z 3263

セントで，少なくとも 80％のアルミニウム，ならびに，（1992）」に基づいて個々 0.05％未満，及び，合計 0.15 未

Si ＜ 1.0％ Fe ＜ 1.0％ Cu ＜ 1.0％ Mn ＜ 2.0％ Mg ＜ 3.0％

満と規定することは，当業者が容易になし得ることであZn ＜ 6.0％ Ti ＜ 0.3％ Zr ＜ 0.3％ Cr ＜ 0.3％ Hf ＜ 0.6％

る。

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事例⑦ 事例⑧

したがって，乙 20 のみを根拠として当業者が KW-4679

事例⑧

フラックスレスろう付け法であるとしても，これらのろう（相違点 2）真空ろう付け法が窒素ガス雰囲気ろう付け法とともにフ付け法において使用されるろう材，芯材は，通常，区別さラックスレスろう付け法の一手法であることは，技術常識れるものであるとされていた。

として古くから広く知られているところである（特開昭（3）相違点 2 の容易想到性について

62-13259 号公報（乙 1）の 2 頁左上欄 17 行〜右上欄 3 行，

審決は，フラックスレスろう付けの手法として，真空ろ

3 頁左上欄 15 行〜 17 行，竹本正「軽金属，Vol.41，No.9

う付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法がともに技術常識で（1991）」（乙 2）あることから，相違点 2 に係る構成は，当業者が容易に想

p.639 の図 1 のアルミニウムのろう付け法の分類等，特到できるものと判断した。

開平 9-85433 号公報（乙 3）の段落【0006】，【0008】等参照。
）

確かに，本願発明と引用発明とは，いずれも，ろう付けから，刊行物 2 の従来技術に関する「自動車用熱交換器

された部材の製造に使用される，芯材用のアルミニウム合……は，……真空ろう付け等によりろう付けされ」との記

金製の帯材又は板材において，所定量のイットリウムを含載に基づいて，真空雰囲気下でのフラックスレスろう付け有させる点で共通するものである。また，
エロージョンは，用の引用発明に係る芯材用アルミニウム合金製の帯材又はろう材が芯材を侵食する現象であり，芯材の中にシリコン板材を，管理された窒素雰囲気下でのフラックスレスろうが浸透して腐食が起きやすくなるために，ろう付けの際に付け用の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材として回避すべきものであるが，エロージョンが起きれば，侵食用いることは，当業者が容易になし得ることである。

された芯材部分にろう材が流れ込む結果，ろう付けのため

よって，相違点 2 に係る用途変更は，当業者が容易に想の充分なろう材が行き渡らずに所定の付着効果が得られ到するものである。

ず，ろう付け性が低下するから，エロージョンの抑制には，
結果的にはろう付け性を改善するといえる側面もあり，本願発明と引用発明の技術課題に重なり合う部分が存在する【取消事由】
取消事由 1

相違点 2 の認定の誤り（理由なし）

こと自体は否定し難い。しかしながら，本願発明は，管理取消事由 2

相違点 2 の判断の誤り（理由あり）

された窒素雰囲気でのろう付けによるものであるのに対して，引用発明は，真空雰囲気下でのろう付けによるもので判示事項あるという相違点があるのであり，相違点 2 に係る構成が2 取消事由 2 について

当業者にとって容易に想到し得るものか否かは，結局，刊（1）本願発明と引用発明の対比

行物 2 に記載されたイットリウムの使用が，管理された窒……両者の一致点及び相違点は審決で認定したとおりと

素雰囲気下でのろう付けにも使用できるという示唆があるなる。

かどうか，また，本願出願時の技術常識から，それぞれの（2）本願出願時の技術常識

ろう付け法におけるろう材や芯材の相互の互換性があると弁論の全趣旨，甲 2 及び乙 1 〜 10 によれば，以下の事実いえるか否かにより判断されるべきである。

が，本願出願時における技術常識として認められる。

しかるに，刊行物 2 そのものには，管理された窒素雰囲

遅くとも平成 7 年ころには，アルミニウムのろう付けの気下でのろう付けについて，何らの記載も示唆もない。ま

分類として，フラックス法とフラックスレス法があること，た，芯材用アルミニウム合金にイットリウムを含有させる

フラックスレス法には真空法と雰囲気法があること，雰囲

ことにより，管理された窒素雰囲気下でのろう付けにおい気法には窒素ガス中で行うものがあること，ろう付けを良て，改善されたろう付け性が得られることについて，何らくするためにはろう材や芯材に工夫をすることが一般的での記載も示唆もない。そして，上記のとおり，本願出願時あり，ろう付けに用いられるろう材の基本組成として，真には，ろう付け法ごとに，それぞれ特定の組成を持ったろ空法では Al-Si-Mg 系であり，雰囲気法では Al-Si- 微量添

う材や芯材が使用されることが既に技術常識となってお加元素（Bi，Be，Sr 等）であること，芯材の基本構成としり，ろう付け法の違いを超えて相互にろう材や芯材を容易て，窒素雰囲気下では Mg を微量添加することが知られてに利用できるという技術的知見は認められない。したがっいた（弁論の全趣旨，乙 2 の 639 頁左欄最下行〜 640 頁左て，真空雰囲気下でのろう付け法である引用発明において，欄下から 11 行，図 1，表 2，乙 3 の段落【0008】，【0022】，

芯材用アルミニウム合金にイットリウムを含有させること【0027】，【0037】表 1 の実施例 12，14，15，【0042】，乙 7

により，ろう付けの際に生じるエロージョンを抑制するこの「従来の技術」，乙 10 の表 7）。このように，アルミニウとができるものであるとしても，管理された窒素雰囲気下

ム合金ブレージングシートを使用してろう付けする際に，でのろう付け法において，改善されたろう付け性が得られどのような成分組成のものが使用されるかは，通常，ろうるかどうかは，試行錯誤なしに当然に導き出せる結論では付け法により決せられ，真空雰囲気下でのろう付け法と，ない。

管理された窒素雰囲気下でのろう付け法が，いずれも同じ

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したがって，相違点 2 に係る構成を当業者が容易に想到

102

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イ 被告は，ろう材が，ろう付け法を決定する上で重要なある。

要素であることが技術常識であるとしても，引用発明はろ（4）被告の主張に対する判断

う材を特定するものではないから，引用発明において，真ア 被告は，真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法

空ろう付け法に代えて，窒素ガス雰囲気ろう付け法とするは，いずれもフラックスレスのろう付け法として，当業者ことに技術的支障はないと主張する。

において良く知られた技術であり（乙 1 〜 7），また，特開しかしながら，刊行物 2 の記載によれば，引用発明の芯

昭 62-13259 号公報（乙 1），特開昭 58-163573 号公報（乙 4），

材用アルミニウム合金製の帯材又は板材は，その両面又は特開昭 53-131253 号公報（乙 5），特開昭 63-157000 号公報

片面にろう材をクラッドして，アルミニウム合金ブレージ（乙 6），特開昭 61-7088 号公報（乙 7）には，これらのろう

ングシートとして使用することを前提とするものである。

付け法が並列して記載されていることからすると，これら

このように，引用発明が，ろう材を特定しないものであるのろう付け法は，当業者にとって適宜置換可能な方法といとしても，相違点 2 についての容易想到性の判断，すなわえるから，刊行物 2 に接した当業者であれば，刊行物 2 にち，ろう付け法の置換可能性の判断において，ろう材及び記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯

ろう付け法に関する前記の技術常識は当然の前提となるも材又は板材を，真空ろう付け法だけでなく，窒素ガス雰囲のであり，異なったろう付け法におけるろう材の利用に技

気ろう付け法にも使用できることを容易に理解すると主術的支障がなくなるわけではない。

張する。

したがって，引用発明が，ろう材を特定しないものであ

確かに，上記乙 1，5 〜 7 の記載によると，昭和 50 年代

るとしても，そのことをもって，引用発明において，真空から昭和 60 年代初めにかけて，ろう付け法の種類に着目

ろう付け法に代えて，窒素ガス雰囲気ろう付け法とするこすることなく，芯材，ろう材や母材に Be，Bi を添加するとに技術的支障はないということはできない。

方法がろう付け性向上のための技術思想として把握されてウ 被告は，フラックスレス真空ろう付け法は，設備費（真いたことがうかがわれる（もっとも，乙 6 の第 1 表，第 2空炉）が高く，メンテナンスが面倒である，炉内に付着す

表には，真空雰囲気下ではろう材に Mg を必ず含めている

るマグネシウムを定期的に除去することが必要である，ろのに対し，窒素雰囲気下ではろう材に Mg を含ませておらう付けができない材料があるなどの実用上の問題点を有す

ず，特定の芯材やろう材が特定のろう付け法において意識るものでもあり，かかる問題を解決する手段として，マグ的に使い分けられていたとみる余地もある。）。しかしながネシウムの添加や高真空雰囲気調整を行わなくとも，溶融ら，ろう付け法が並列に記載されていることと，各方法にろう合金のぬれ性や流動性を著しく改善でき，真空ろう付

おいて利用されていた技術が相互に容易に置換可能である

け法に比較し設備費も少ないフラックスレス窒素ガス雰囲

ことは別次元の問題であって，上記（2）のとおり，その後気ろう付け法が広く知られているから（乙 3，10），刊行物の本願出願時においては，技術常識として，真空ろう付け

2 に接した当業者であれば，引用例に記載された材料から法と窒素ガス雰囲気ろう付け法とでは，使用されるアルミ

なる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を，真空ろニウム合金ブレージングシートは，通常，区別されるもの

う付け法だけでなく，窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用であるとされていたと認められるから，当業者にとって，する動機付けがあると主張する。

真空ろう付け法において使用できた芯材を，窒素ガス雰囲

しかしながら，ろう付け部材を製造する際に，真空ろう

気下のろう付け法において，当然に利用できると認識する付け法の問題点を認識し，これを解消する手段として，窒ことは困難といえる。

素ガス雰囲気ろう付け法を適用するようなことがあったとしたがって，乙 1，4 〜 7 に，真空ろう付け法と窒素ガ

しても，上記（2）のとおり，真空ろう付け法と窒素ガス雰

ス雰囲気ろう付け法が並列して記載されているからといっ

囲気ろう付け法とでは，使用されるアルミニウム合金ブて，これらのろう付け法が，当業者にとって適宜置換可能

レージングシートは，通常，区別されるものであるから，な方法であることにはならない。

窒素ガス雰囲気ろう付け法において，真空ろう付け法で適また，被告の提出した乙 1 〜 10 のいずれにも，ブレー用される芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材をそのジングシートの芯材にイットリウムを含有させること，そまま当然に使用することは想定し難く，窒素ガス雰囲気ろれにより窒素ガス雰囲気ろう付けにおいて改良されたろう

う付け法に適すると認識されていた成分組成の芯材用アル付け性が得られることについての記載も示唆もないから，ミニウム合金製の帯材又は板材を，一般的に使用するもの

窒素ガス雰囲気ろう付け時のブレージングシートにおけると解される。

イットリウムの使用を技術常識ということもできないかしたがって，真空ろう付け法における問題点の存在が，ら，これらの書証をもって相違点 2 に係る構成に容易に想当然に，引用発明の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は到することができるともいえない。

板材を，窒素ガス雰囲気ろう付け法に使用する動機付けをよって，被告の主張は採用できない。

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導き出すものとはいえず，被告の主張は採用できない。

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事例⑧

し得たとはいえず，この点に関する審決の判断は誤りで

事例⑧ 事例⑨所 感

くとも一方の作用を有する剤。

一般的には，出願前に頒布された刊行物に多く記載され【請求項 10】（補正後）ているような事項は技術常識を構成するだろうが，本件判

Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を有効成分として

決は，時の経過に伴う技術の発展により，その技術常識が含有し，血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥変遷することを考慮した判決といえる。

厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。

当初，取消事由 2 に関して，被告は，審決時に乙 1 〜乙

【争点】

3 を，準備手続きにおいて乙 4 〜乙 7 を提示し，真空ろう独立特許要件（進歩性の有無）

付けが窒素ガス雰囲気ろう付けとともにフラックスレスろ【引用例 1】（特表 2003-513636 号公報，甲 1）

う付け法の一手法であることは技術常識として古くから広「Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を抗高血圧性ペプく知られているところであり，さらに，乙 1，乙 4 〜乙 7

チドとして含有し，ACE 阻害活性を示す，抗高血圧剤。
」には，真空ろう付けと雰囲気ろう付けが並列して記載され【一致点】ていることからみて，真空ろう付けと雰囲気ろう付けとは，「Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を有効成分として当業者にとって適宜置換可能な方法であるということがで含有する薬剤。
」

きるから，当業者であれば，引用発明に記載された材料か【相違点】

らなる芯材用 Al 合金製の帯材または板材を，真空ろう付

薬剤の用途が，補正発明においては「血管内皮の収縮・け法だけでなく，窒素ガス雰囲気ろう付けにも使用できる

拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方のことを容易に理解すると主張していた。

作用を有する剤」であるのに対し，引用発明においては

判決では，乙 1，乙 4 〜乙 7 が公知となった，昭和 50 年

「ACE 阻害活性を示す，抗高血圧剤」である点。

代から昭和 60 年代初めにおいては，ろう付け法の種類に【相違点についての検討】

着目することなく，芯材，ろう材や母材への特定元素の添（ア）引用例 2（檜垣實男「レニン・アンジオテンシン系抑加方法がろう付け性向上のための技術思想として把握され制薬」
臨床医薬 18 巻 12 号
（12 月）
2002 1281 頁から 1286 頁，ていたことが窺われるものの，遅くとも平成 7 年ころには，

甲 2）には，アンジオテンシン変換酵素阻害薬（以下「ACE

アルミニウム合金ブレージングシートを使用してろう付け阻害剤」という。
）であるシラザプリルが内皮依存性の血管する際に，どのような成分組成のものが使用されるかは，拡張能を向上させることが，引用例 3（Jay D.Schlaifer,MD

通常，ろう付け法により決せられ，真空雰囲気下でのろうet al."Effects of Quinapril on Coronary Blood Flow in

付け法と，管理された窒素雰囲気下でのろう付け法においCoronary Artery Disease Patients With Endothelialて使用されるろう材，芯材は，通常，区別されるものであDysfunction"「内皮機能障害をもつ冠動脈疾患患者におけるとされており，かかる点は，本願出願時（平成 15 年）にる 冠 動 脈 血 流 に 対 す る キ ナ プ リ ル の 効 果 」THEは，技術常識であったといえるから，被告の主張は採用でAMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY VOL80

きないとされた。

DECEMBER15,1997 p1594-p1597，甲 3）には，ACE 阻判決では，弁論の全趣旨も判断の根拠としており，具体害剤であるキナプリルが血管拡張作用に関連する内皮依存的にどの証拠により上記の判断がされたかが必ずしも明確性の冠動脈血流応答を改善することが，それぞれ記載されではないが，被告としては，ろう付け法の種類によってろている。したがって，引用例 2 及び引用例 3 に接した当業

う材及び芯材を区別できる程度に技術常識が深化している

者は，複数の ACE 阻害剤による，①内皮依存性の血管拡以上，逆にろう付け法の種類の違いによってどのような工張能の向上又は②血管拡張作用に関連する内皮依存性の冠夫が必要かということも技術常識になっていたとの主張も動脈血流応答の改善が確認されていたことを知ることがであり得たかと思われる（もっとも，その点について主張がきる。

必要であったとみるのは事後講釈でしかないが。）。

また，引用例 4（Jerry S. Powell et al.（1989）"Inhibitors

本事例により，審判審理において，時代に応じて技術常of Angiotensin-Converting Enzyme Prevent Myointimal

識が変遷するという視点を持って適切な主張及び証拠を提Proliferation After Vascular Injury"「アンジオテンシン変出することの重要性に気付くことができる。

換酵素の阻害剤は血管損傷後の筋内膜増殖を防止する」

事例⑨での連続処理を受けた動物においては，血管内皮の損傷後

審決概要の新生内膜形成が減少し，内腔の肥厚をもたらさずに健全【本願発明】が保たれていたことが記載されていることから，引用例 4【請求項 10】（補正前）に接した当業者は，実際に ACE 阻害剤であるシラザプリ

SCIENCE Vol.245 p186-p188，甲 4）には，シラザプリル

Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を有効成分として

ルが新生内膜形成抑制作用，すなわち，血管内膜の肥厚抑含有し，血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少な

制作用を有することを知ることができる。さらに，引用例

tokugikon

104

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ような作用は見られなかったという結果が記載されておTherapeutic Research vol.20 no.9 1999 19 頁から 27 頁，

り，この結果によれば，IPP 及び VPP が示した効果は，

甲 5）には，①動脈硬化における A Ⅱ（アンジオテンシンⅡ）

当業者が引用発明等から予測し得ない ACE 阻害活性以外の作用については，ACE 阻害剤を中心として臨床的にかの効果が作用しているものであるとして，本願発明は，引なり研究が進められていること，②実際にヒトで証明され用発明等に基づいて当業者が容易に発明できたものではなている ACE 阻害剤の効果は，血管壁肥厚の抑制と改善，

いと主張する。

内皮細胞機能の改善及び再梗塞の予防であることが記載さ

しかしながら，引用例 2，3 及び 5 によれば，ACE 阻害れており，これに接した当業者は，血管壁肥厚の抑制と改剤が血管拡張機能や内皮細胞機能の改善効果を有すること

善，内皮細胞機能の改善という ACE 阻害剤の効果は臨床

は，本願の優先権主張日（以下「本願優先日」という。）前研究により証明されていることを知ることができる。

において既に複数の研究に基づいて明らかにされており，（イ）以上によれば，引用例 1 から引用例 5 を併せ見た当業相当程度確立された知見であったものと認められる。そう者が，引用発明において ACE 阻害活性を有することが確すると，ACE 阻害剤であるエナラプリルに，IPP 又は認されている Ile Pro Pro（以下「IPP」という。
）及び／又VPP ほどの血管内皮機能改善作用が見られなかったといは Val Pro Pro（以下「VPP」という。）を，血管内皮の収縮・う結果のみによって，ACE 阻害活性を有することが知ら

拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方のれている IPP 又は VPP の血管内皮機能改善作用が，上記作用を有する剤として用いることに，格別の創意を要した

引用例の記載から予測し得ないものであったとはいえず，

ものとはいえない。

ACE 阻害活性以外の作用によるものであるとまでいうこ

また，本願に係る特許協力条約に基づく国際出願願書（甲ともできない。

13，以下「本願国際出願願書」という。）の記載を検討してまた，
実施例 1-2 及び比較例 1 の試験についても，前記「同も，補正発明が，当業者が前記 5 つの引用例の記載から予程度の ACE 阻害活性を示す濃度」につき，原告は IC50（判

測し得ない優れた効果を奏し得たものともいえない。

決注：in vitroACE 阻害活性測定系で ACE を 50 パーセン

【原告（審判請求人）の主張について】ト阻害する濃度。値が小さければ，それは，低い濃度で（ア）原告は，シラザプリル，キナプリル，エナラプリル

ACE を 50 パーセント阻害できることを意味し，ACE 阻害

等 の ACE 阻 害 剤 が IPP 及 び VPP に 比 し て 極 端 に 高 い

活性が強いということになる〔乙 13 参照〕。）の値を根拠とACE 阻害活性及びバイオアベイラビリティを有しているするところ，試験系が異なれば，用量−作用の関係は必ずことを理由に，ACE 阻害活性やバイオアベイラビリティ

しも一致するとは限らないのであるから，比較例 1 のただを指標として血管内皮機能改善や血管内膜の肥厚抑制作用

1 つの用量の試験結果のみから，ACE 阻害剤であるエナに関連する抗動脈硬化剤を選択するに当たり，IPP 及びラプリルに血管内皮機能改善作用がないとまではいえず，

VPP の選択動機は低いとして，本願発明は，引用発明等

IPP 又は VPP の血管内皮機能改善作用が ACE 阻害活性以に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張

外の作用による予測し得ないものであるとはいえない。

する。

以上によれば，原告の前記主張は採用できない。

しかしながら，引用例 1 には，引用発明の抗高血圧剤が※なお，補正前発明も，補正発明と同様に，本願優先日当ラット及びヒトにおいて血圧上昇を十分に防ぎ得る旨が記時，引用例 1 から引用例 5 に記載された発明に基づいて載されており，同記載によれば，引用発明の抗高血圧剤は当業者が容易に発明をすることができたものといえるか

体内において薬理活性を示すことが知られていたといえら，特許法 29 条 2 項により，特許を受けることができる。このことから，IPP 及び VPP の ACE 阻害活性及びバないとしている。

イオアベイラビリティが上記 ACE 阻害剤よりも低いことが知られていても，それは，血管内皮の収縮・拡張機能改【取消事由】

善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を期待

補正発明の技術的意義に関する認定の誤りについて（理して，IPP 及び／又は VPP を薬剤とすることを妨げるも由なし）のとはいえない。したがって，原告の前記主張は採用でき

本願優先日当時における技術常識についての認定の誤りない。

について（理由あり）（イ）また，原告は，本願国際出願願書の実施例 1-2 及び比引用発明と引用例 2 から引用例 5 との組合せの容易想到較例 1 において，IPP 及び VPP と，IPP 又は VPP と同程性についての認定の誤りについて（理由あり）

度の ACE 阻害活性を示す濃度にしたエナラプリルとを試
験動物であるラットに摂取させたところ，IPP，VPP を判示事項摂取させたラットには有意な血管内皮機能改善作用が見ら

当裁判所は，本件審決には，本願優先日当時における技

れたのに対し，エナラプリルを摂取させたラットにはその術常識についての認定を誤り，結果として，引用発明と引2015.1.28. no.276

105

tokugikon

事例⑨5（ 楽 木 宏 実 ほ か「 レ ニ ン - ア ン ジ オ テ ン シ ン 系 」

事例⑨

用例 2 から引用例 5 との組合せにより補正発明の進歩性をいう結果が出ており，ここからは，ACE 阻害剤の種類に否定した点について誤りがあるから，本件審決は取消しをよっても血管に及ぼす作用はかなり異なるものになり得る

免れないと判断する。

ことが読み取れる。なお，そのような差異の理由に関し，……

甲 30 号証によれば，大動脈の累積病変面積を低減させた以上を前提として補正発明と引用発明を対比すると，両ゾフェノプリル及びカプトプリルがいずれもスルフヒドリ

者の一致点及び相違点は，本件審決が認定した前記第 2 のル ACE 阻害剤であるのに対し，エナラプリルが非スルフ

3（2）イのとおりとなる。この点は，当事者間においてもヒドリル ACE 阻害剤であることから，スルフヒドリル基争いがない。

の有無が前記の差をもたらすように考察される一方，甲2 取消事由について

高血圧のヒトにおいて，スルフヒドリル基が存在するか否（2）本願優先日当時における技術常識についての認定の誤かにかかわらず，
内皮依存性の血管拡張を改善しないこと」

37 号証においては，「ACE 阻害剤による抗高血圧療法が，が「最も重要な新たな知見」として記載されている（なお，りについて
原告は，前記のとおり，本件審決が「引用例 2，3 及び 5

スルフヒドリル化合物は，放射線によって生成された酸素によれば，ACE 阻害剤が血管拡張機能や内皮細胞機能のラジカルに対する主要な部類の防御剤であり，水素原子供改善効果を有することは，本願優先日前に，複数の研究に

与又は電子移動反応のいずれかにより，酸素ラジカルを中基づいて明らかにされており，相当程度確立された知見で和し得る〔甲 30〕。
）。したがって，これらの文献からは，あった」旨を説示し，本願優先日当時において，ACE 阻

ACE 阻害剤の種類によって血管に及ぼす作用に差がある

害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用や血管内膜の肥原因についても，本願優先日当時においては定説が存在し厚抑制作用を有することは，引用例 2 から引用例 5 によっなかったことが認められる。

て知られていた旨を認定した点に関し，誤りである旨主張加えて，上記の状況に鑑みれば，本願優先日当時，血管する。

内皮の収縮・拡張機能改善作用，血管内膜の肥厚抑制作用

この点につき，当裁判所は，本願優先日当時に公刊されの機序や ACE 阻害活性との関係は解明されておらず，確ていた①引用例 2 から引用例 5，平成 22 年 7 月 26 日付け意立された見解はなかったものと推認できる。

見書（甲 15）に添付された参考文献 2（甲 7），本願国際出（イ）以上によれば，本願優先日当時においては，ACE 阻

願願書に添付された非特許文献 5（甲 30）及び②甲 31 号証，

害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用，血管内膜の肥甲 32 号証，甲 36 号証から甲 38 号証，乙 1 号証，乙 3 号証

厚抑制作用を示した実例はあるものの，ACE 阻害剤であから乙 8 号証，乙 20 号証，乙 22 号証の記載内容を検討しれば原則として上記作用のうち少なくともいずれか一方をた結果，本願優先日当時においては，ACE 阻害剤であれ有するとまではいえず，個々の ACE 阻害剤が実際にこれば原則として血管内皮の収縮・拡張機能改善作用又は血管らの作用を有するか否かは，各別の実験によって確認しな

内膜の肥厚抑制作用のうち少なくともいずれか一方を有す

ければ分からないというのが，当業者の一般的な認識でるとまではいえず，個々の ACE 阻害剤が実際にこれらのあったものと認められる。

作用を有するか否かは，実験によって確認しなければ分か（3）引用発明と引用例 2 から引用例 5 との組合せの容易想らないというのが，当業者の一般的な認識であったと認め，到性についての認定の誤りについてしたがって，本件審決の前記説示等に係る認定には誤りが

ア 前述したとおり，補正発明と引用発明の相違点は，薬あると判断する。

剤の用途が，補正発明においては，「血管内皮の収縮・拡……

張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作

ウ（ア）以上のとおり，本願優先日当時に公刊されていた用を有する剤」であるのに対して，引用発明においては，

文献には，ACE 阻害剤につき，血管内皮の収縮・拡張機「ACE 阻害活性を示す，抗高血圧剤」である点である。

能改善作用，血管内膜の肥厚抑制作用を有すること，又は，イ（ア）引用例 2 から引用例 4 には，前記のとおり，ACE

これらの作用を有する可能性があることを肯定する内容の阻害剤であるシラザプリル，キナプリル，カプトプリルを，ものが複数存在する反面，そのような作用は確認されな

本態性高血圧症や内皮機能障害の疾患を有するヒト，バ

かったという実験結果を報告するものも複数存在し，当業

ルーンカテーテル処理によって頸動脈の内皮剥離，損傷を者に対する影響力，すなわち，当業者の認識形成に寄与す

受けたラットに投与した実験の結果，血管内皮の拡張能のる程度においていずれが優勢であったともいい難い。

向上，血管内膜の肥厚抑制等が見られた旨が記載されてお特に，甲 30 号証には，アポ E 欠損マウスを被験動物とり，引用例 5 には，血管壁肥厚の抑制と改善，内皮細胞機して行った実験において，前記のとおり，ゾフェノプリル

能の改善等が ACE 阻害薬の効果としてヒトで証明されて及びカプトプリルについては大動脈の累積病変面積が大幅いる旨が記載されている。これらの記載によれば，シラザに低減したのに対し，エナラプリルでは低減しなかったと

プリル等の ACE 阻害剤を人体や動物に投与した実験におtokugikon

106

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の証拠が提出され，さながら力比べとなった感がある。

が確認されたことを読み取ることができる。

判決は，「ACE 阻害剤につき，血管内皮の収縮・拡張機（イ）しかしながら，前述のとおり，本願優先日当時にお能改善作用，血管内膜の肥厚抑制作用を有すること，又は，いては，上記と異なる実験結果を示す複数の技術文献が存

これらの作用を有する可能性があることを肯定する内容のすることから，ACE 阻害剤であれば原則として血管内皮ものが複数存在する反面，そのような作用は確認されなかっの収縮・拡張機能改善作用又は血管内膜の肥厚抑制作用のたという実験結果を報告するものも複数存在し，当業者にうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず，対する影響力，すなわち，当業者の認識形成に寄与する程個々の ACE 阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否か度においていずれが優勢であったともいい難い」と認定した。

は，各別の実験によって確認しなければ分からないという

ACE 阻害剤の上記の作用について，肯定的な技術常識のが，当業者の一般的な認識であった。

が存在することを証明できないのであれば証明責任を有す（ウ）しかも，IPP 及び VPP と，引用例 2 から引用例 5 に記る特許庁側が不利な結果となることは当然であるが，審判載されたシラザプリル等の ACE 阻害剤との間には，以下の段階においても，かかる技術常識の認定・判断は行われてとおり，性質，構造において大きな差異が存在する。他方，

おり，請求人から提出された証拠も検討した上での審決でIPP 及び VPPと上記 ACE 阻害剤との間に，ACE 阻害活性あるから審決を非難するのはあたらない。

を有すること以外に特徴的な共通点は見当たらない。

また，無効審判であれば当事者に証拠の提出を促すなど……

の方策もあろうが，査定不服審判では審理構造が異なるた

ウ 前述した本願優先日当時の当業者の一般的な認識に鑑め，請求人がその段階でそこまでは必要ないと考える証拠

みれば，当業者が，ACE 阻害活性の有無に焦点を絞り，の提出を特許庁が請求人に促すということは現実的ではな

引用発明において IPP 及び VPP が ACE 阻害活性を示した

いのであるから，審判段階にあっても，請求人には特許をことのみをもって，引用例 2 から引用例 5 に記載された取得するために必要となる十分な証拠を提出していただき

ACE 阻害剤との間には，前述したとおり ACE 阻害活性のたいと思うところである。

強度及び構造上の差異など種々の相違があることを捨象
し，IPP 及び VPP も上記 ACE 阻害剤と同様に，血管内皮事例⑩の機能改善作用，血管内膜の肥厚抑制作用を示すことを期

審決概要

待して，IPP 及び／又は VPP を用いることを容易に想到【本件特許】

したとは考え難い。

【請求項 1】

また，仮に，当業者において，引用例 2 から引用例 5 に天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエン

接し，前記一般的な認識によれば必ずしも奏功するとは限ゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくともいずれかかららないとはいえ，ACE 阻害活性を備えた物質が上記作用なるゴム成分と，
化学変性ミクロフィブリルセルロースと，を示すか否か試行することを想起したとしても，前述したを含有する加硫ゴム組成物。

とおり，IPP 及び VPP は，性質，構造において上記 ACE【請求項 2】阻害剤と大きく異なり，特に IPP 及び VPP の ACE 阻害活

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースにおける化学性は上記 ACE 阻害剤よりもかなり低いものといえるから，変性がアセチル化，アルキルエステル化，複合エステル化，

試行の対象として IPP 及び／又は VPP を選択することは，

β - ケトエステル化，アリールカルバメート化からなる群

容易に想到するものではないというべきである。

から選択された少なくとも 1 種である，請求項 1 に記載の以上によれば，引用発明と引用例 2 から引用例 5 とを組

加硫ゴム組成物。

み合わせて補正発明を想到することは容易とはいえず，本【請求項 3】

件審決が，「相当程度の確立した知見」を前提として，引用

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースは，置換度が発明と引用例 2 から引用例 5 とを組み合わせ，これらを併

0.2 〜 2.5 の範囲内となるように化学変性されてなる，請せ見た当業者であれば，引用発明において ACE 阻害活性を

求項 1 または 2 に記載の加硫ゴム組成物。

有することが確認された IPP 及び／又は VPP を，血管内【請求項 4】皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なく

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースの平均繊維径

とも一方の作用を有する剤として用いることに，格別の創は，4nm 〜 1 μ m の範囲内である，請求項 1 〜 3 のいずれ意を要したものとはいえないと判断した点は誤りである。

かに記載の加硫ゴム組成物。
【請求項 5】所 感

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースの含有量は，前技術常識の認定を誤ったことを起因として審決を取り消記ゴム成分 100 質量部に対して 1 〜 50 質量部の範囲内であされた事例であるが，訴訟段階で，技術常識に関して多く

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る，請求項 1 〜 4 のいずれかに記載の加硫ゴム組成物。

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事例⑨ 事例⑩いて，血管内皮の機能改善作用，血管内膜の肥厚抑制作用事例⑩号公報（甲 3。以下「甲 3 文献」という。
）に記載された発明【請求項 6】
前記ゴム成分は，前記天然ゴムおよび前記変性天然ゴム

を主たる引用発明として，また，本件発明 4 は，甲 1 文献の少なくともいずれかからなる，請求項 1 〜 5 のいずれかに記載された発明を主たる引用発明として，いずれも当該に記載の加硫ゴム組成物。

発明から当業者が容易に発明をすることができたものであ【請求項 7】

るということはできない。

請求項 1 〜 6 のいずれかに記載の加硫ゴム組成物を用い※同文献に記載された物の発明を「甲 3 発明 A」，物を生産てなる空気入りタイヤ。

する方法の発明を「甲 3 発明 B」といい，これらを総称し【請求項 8】て「甲 3 発明」という。

天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブタジエン【本件発明 1 と甲 1 発明との対比】

ゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくとも 1 種類のゴム

甲 1 発明（特開平 9-221501 号公報）

成分を含むゴムラテックスに，化学変性ミクロフィブリル

天然ゴム 30 部を含む成分に，セルロースパウダー（KCセルロースを前記ゴム成分 100 質量部に対して 1 〜 50 質量

フロック W-100，平均粒子径＝ 37 μ m，日本製紙製）の表部を混合，乾燥してマスターバッチを調製することを特徴

面をアセチル化，プロピオニル化，ブチリル化，アセチルとする加硫ゴム組成物の製造方法。

プロピオニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシ【請求項 9】ル化セルロース，又は，木粉（100 メッシュパス，平均粒

前記混合がホモジナイザーによる混合方法である，請求

子径＝ 88 μ m）の表面をアセチル化した表面アシル化リグ

項 8 に記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

ノセルロース 15 部を添加し，混練して調製された架硫ゴ【請求項 10】

ムをホットプレスして得られるゴム成形物

前記乾燥が加熱オーブン中での乾燥，自然乾燥およびパ【一致点】

ルス乾燥のいずれかの乾燥方法である，請求項 8 または 9天然ゴムからなるゴム成分と，セルロースを化学変性しに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

たものと，を含有する加硫ゴム組成物。

【請求項 11】【相違点】（以下「相違点 1」という。
）

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースにおける化学

セルロースを化学変性したものについて，本件発明1は「化変性がアセチル化，アルキルエステル化，複合エステル化，学変性ミクロフィブリルセルロース」であると特定するのに

β - ケトエステル化，アリールカルバメート化からなる群

対し，甲1発明は「セルロースパウダー（KCフロックW-100，

から選択された少なくとも 1 種である，請求項 8 〜 10 のい

平均粒子径＝37μm，日本製紙製）の表面をアセチル化，プ

ずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

ロピオニル化，ブチリル化，アセチルプロピオニル化若しく【請求項 12】はアセチルブチリル化した表面アシル化セルロース，又は，

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースは，置換度が0.2

木粉（100 メッシュパス，平均粒子径＝ 88μm）の表面をア〜 2.5 の範囲内となるように化学変性されてなる，請求項 8

セチル化した表面アシル化リグノセルロース」である点。

〜 11 のいずれかに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

【本件発明 1 と甲 3 発明との対比】【請求項 13】

甲 3 発明（特開平 9-221501 号公報）

前記化学変性ミクロフィブリルセルロースの平均繊維径

スチレン-ブタジエンコポリマー（SBR Buna VSL 5525-1

は，4nm 〜 1 μ m の範囲内である，請求項 8 〜 12 のいずれ

／ Bayer）73.5 重量％，クロロジメチルイソプロピルシラン

かに記載の加硫ゴム組成物の製造方法。

変性セルロースミクロフィブリル 18.4 重量％を含むエラスト【請求項 14】マー組成物を加硫して得られる加硫エラストマー

請求項 8 〜 13 いずれか記載の加硫ゴム組成物の製造方【一致点】

法において調製されたマスターバッチに配合剤を混練する「ゴム成分と，化学変性ミクロフィブリルセルロースと，工程と，を含有する加硫ゴム組成物。
」である点。

加硫剤及び加硫促進剤を加えて混練する工程と，【相違点】（以下「相違点 2」という。
）

これをタイヤ金型で加圧・加熱下で加硫する加硫工程をゴム成分について，本件発明 1 は「天然ゴム，変性天然有する空気入りタイヤの製造方法。

ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴムおよびポリブタジ
エンゴムの少なくともいずれかからなるゴム成分」である【審決の判断】のに対し，甲 3 発明 A は「スチレン - ブタジエンコポリマー

ア 本件発明 1 ないし 3，5 及び 6 は，特開平 9-221501 号公（SBR Buna VSL 5525-1 ／ Bayer）」である点。

報（甲 1。以下「甲 1 文献」という。）に記載された発明であ【本件発明 8 と甲 3 発明 B との対比】

るということはできない。

甲 3 発明 B

イ 本件発明 1 ないし 3，5 ないし 14 は，特表 2002-524618

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ス チ レ ン - ブ タ ジ エ ン コ ポ リ マ ー（SBR Buna VSL

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特に着目し，これを他のゴム成分に代えようとする動機はルシラン変性セルロースミクロフィブリル 18.4 重量％を見当たらないとして，本件発明 1 は甲 3 発明 A から当業者含むエラストマー組成物を製造する工程，該エラストマー

が容易に発明できたとはいえないと判断した。

組成物を加硫する工程を含む加硫エラストマーの製造方法

そこで，甲 3 文献における実施例 8 の位置付けを踏まえ，
甲 3 発明 A において相違点 2 に係る本件発明 1 の構成に至【一致点】「ゴム成分と化学変性ミクロフィブリルセルロースとをることの容易想到性について検討する。

含む加硫ゴム組成物の製造方法。」である点。

……

【相違点】
（以下「相違点 3」という。）
本件発明 8 は「天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニト（3）検討

リルブタジエンゴムおよびポリブタジエンゴムの少なくと

ア 甲 3 文献は，エラストマーなどの媒体中に強化充填剤

も 1 種類のゴム成分を含むゴムラテックスに，化学変性ミとして分散混合されるセルロースミクロフィブリルは，表クロフィブリルセルロースを前記ゴム成分 100 質量部に対面に親水性のヒドロキシル官能基を有するために，疎水性して 1 〜 50 質量部を混合，乾燥してマスターバッチを調の有機媒体中での分散性が悪いという欠点がある（【0006】

製すること」を特定事項とするのに対し，甲 3 発明 B はこ

ないし【0010】）ことから，ヒドロキシル官能基を特定ののようなマスターバッチの調製に係る特定事項を有してい

表面置換度でエーテル化して親水性性質を弱め，疎水性化ない点。

した変性ミクロフィブリルとすることで，有機媒体中に分【本件発明 4 と甲 1 発明との対比】

散可能とし，上記欠点を克服する（【0012】ないし【0015】，【一致点】【0018】）という技術思想を開示するものである。

「天然ゴムからなるゴム成分と，セルロースを化学変性

そして，上記変性ミクロフィブリルからなる強化充填剤

したものと，を含有する加硫ゴム組成物。」である点。

とポリマー等の媒体を含む組成物は，床材，エンジンマウ【相違点】（以下「相違点 4」という。）

ント，車両軌道の成分，靴底，索道車輪，家庭電化製品用

セルロースを化学変性したものについて，本件発明 4 はシール，ケーブルシース，伝動装置ベルト，電池セパレー「化学変性ミクロフィブリルセルロース」であって，「平均

ター等様々な製品の材料に用いられるとともに（【0110】，

繊維径は，4nm 〜 1 μ m の範囲内である」と特定するのに【0111】），「好ましくは加硫され，タイヤのあらゆる部分

対 し， 甲 1 発 明 は「 セ ル ロ ー ス パ ウ ダ ー（KC フ ロ ッ ク

において用いることが可能なエラストマー，またはエラス

W-100，平均粒子径＝ 37 μ m，日本製紙製）の表面をアセトマーの合金または配合物に基づく組成物」として用いる

チル化，プロピオニル化，ブチリル化，アセチルプロピオ

ことができる（【0112】）ことが記載されている。

ニル化若しくはアセチルブチリル化した表面アシル化セル

イ 甲 3 発明 A の認定の基礎とされた実施例 8 は，実施例 3

ロース，又は，木粉（100 メッシュパス，平均粒子径＝ 88で得られたクロロジメチルイソプロピルシランによる変性

μ m）の表面をアセチル化した表面アシル化リグノセル

ミクロフィブリルの強化充填剤としての効果を確認するたロース」であって，平均繊維径についての特定がない点。

めに，疎水性媒体の一種であるスチレン - ブタジエンコポ
リマーと混合し，加硫して得られた加硫エラストマー（組成 B）
について，弾性率等の機械的特性を，変性ミクロフィ

判示事項
審決には，本件発明 1 ないし 3，5 ないし 14 の甲 3 発明

ブリルを含まない加硫エラストマー（組成 A）と比較検討

を引用発明とする容易想到性の判断の誤り（取消事由 4，5

したものである。

及び 6）があり，この判断の誤りは審決の結論に影響する

そして，比較検討の結果は実施例 8 の表Ⅱ（
【0174】）にものであるから，審決はその限度で取消しを免れないもの記載されたとおりであり，組成 B は組成 A と比較して，弾の，本件発明 4 の甲 1 発明を引用発明とする容易想到性の性率，伸び率，引張り強さ及び硬度の点で改善しているこ判断に誤りはなく（取消事由 7），これに係る原告の主張はとが示され，「この実施例は，変性表面を持つミクロフィ

理由がないと判断する。

ブリルが，エラストマー中で均質に分散されたことを明確に示す。この理由により，それらは，基準に比較して，機1 取消事由 4（本件発明 1 の甲 3 発明 A を引用発明とする容械的特性の面で著しい改善をもたらす。
」（【0178】）とされ易想到性の判断の誤り）についてている。
ウ 以上によれば，実施例 8 は，甲 3 文献の開示する技術思（1）審決の判断
審決は，甲 3 文献中の実施例 8 の記載内容を踏まえて甲想を，疎水性媒体にスチレン - ブタジエンコポリマーを用

3 発明 A を認定した上，技術思想というより単なる一実施

いて具体化したものであると認められる。そして，
セルロー

形態にすぎない甲 3 発明 A において，そこで用いられていスミクロフィブリル表面を疎水性化して疎水性媒体との親る特定のゴム成分（スチレン - ブタジエンコポリマー）に和性を高めることにより，セルロースミクロフィブリルの2015.1.28. no.276

109

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事例⑩5525-1 ／ Bayer）73.5 重量％，クロロジメチルイソプロピ

事例⑩

疎水性媒体中での分散性を改善するという，上記技術思想

タジエンコポリマーにドライ混合され，加硫されたからとの作用機序に照らすと，かかる作用機序は疎水性媒体一般

いって，
ミクロフィブリルの形態ではないセルロースになっに対して妥当するものであると理解することができる。

たとは考え難い。実験 5 の加硫ゴム組成物の試験片断面にしたがって，甲 3 文献に接した当業者であれば，変性セ認められた微細でない凝集塊は，化学変性ミクロフィブリ

ルロースミクロフィブリルを強化充填剤として用いるべき

ルセルロースが凝集したものと認めるのが相当である。

疎水性媒体として，実施例 8 で用いられたスチレン - ブタ

したがって，甲 3 発明 A の繊維分散状態が本件発明 1 とジエンコポリマーに限らず，甲 3 文献に列挙された様々な異なるとする被告の上記主張は，採用することができない。

製品の材料として慣用される様々なポリマー等の疎水性媒

イ 被告は，甲 1 文献ないし甲 3 文献には，化学変性ミクロ体を用いることができることを，ごく自然に認識するはず

フィブリルセルロースを含有する加硫ゴム組成物におけるである。

転がり抵抗特性，操縦安定性及び耐久性の性能バランスのそして，天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニトリルブ

改善という本件発明 1 の課題は開示されておらず，かかる

タジエンゴム及びポリブタジエンゴムは，スチレン - ブタ

課題の解決のために天然ゴム等のゴム成分を用いることのジエンコポリマーと並んで周知のゴム成分，つまり疎水性

示唆等もない以上，当業者が本件発明 1 の構成を容易に想媒体であって，各種成形品の材料として慣用されるもので到し得たとはいえない。

ある。すなわち，天然ゴム（「NR」と略称される。），アク

しかしながら，前記のとおり，甲 3 文献の記載によれば，リロニトリルブタジエンゴム（「ニトリルゴム」ともいい，

変性ミクロフィブリルセルロースを用いることによる分散「NBR」と略称される。），ポリブタジエンゴム（「ブタジエ性の改善という課題の解決は，各種製品の材料として慣用

ンゴム」ともいい，「BR」と略称される。）及びスチレン -される様々なポリマー等の疎水性媒体一般に妥当するもの

ブタジエンコポリマー（「スチレンブタジエンゴム」ともいと理解することができるから，甲 3 発明 A のスチレン - ブ

い，「SBR」と略称される。）については，甲 2 文献の【0012】

タジエンコポリマーを天然ゴム等の周知のゴム成分に置換

及び【0017】，「ゴム技術入門」（甲 21）58 頁及び 59 頁，並することの動機付けが存在するということができる。
なお，

びに「高分子大辞典」（甲 23）131 頁の記載に照らして周知

本件発明 1 の容易想到性を判断するに当たっては，甲 3 発のものと認められ，また，変性天然ゴムについては，これ

明 A から本件発明 1 の構成に至ることを合理的に説明するに属するエポキシ化天然ゴム（なお，本件明細書の【0050】

ことができれば足り，本件発明 1 の課題を認識するなど，等に例示されている。）及び塩（素）化天然ゴムについての

実際に本件発明 1 に至ったのと同様の思考過程を経る必要「ゴム用語辞典」（甲 22）24 頁及び 25 頁の記載に照らし，はないというべきである。

周知のものと認められる。

したがって，
被告の上記主張は採用することができない。

よって，甲 3 発明 A におけるスチレン - ブタジエンコポ

ウ 被告は，ゴム成分として天然ゴムを用いた方がスチレ

リマーに代えて，天然ゴム，変性天然ゴム，アクリロニト

ン - ブタジエンコポリマーを用いた場合よりも性能バラン

リルブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを用いることスが優れており，また，ミクロフィブリルセルロースに代は，当業者が容易に想到し得ることであると認められる。

えて化学変性ミクロフィブリルセルロースを用いることに（4）被告の主張についてよる性能バランスの改善がより効率的になるとして，本件

ア 被告は，原告の行った実験結果によれば，甲 3 発明 A

発明 1 は，天然ゴム等のゴム成分と化学変性ミクロフィブ

は繊維分散状態が微細でない凝集塊の状態のセルロースを

リルセルロースとを含有することで，上記性能バランスが含む加硫ゴム組成物であるから，かかる加硫ゴム組成物の顕著に改善されるという当業者の予測することのできない

ゴム成分を天然ゴム等に置き換えても，本件発明 1 になら顕著な効果を奏すると主張する（前記第 4 の 4）。

ないと主張する（前記第 4 の 4（1））。

この点，被告実験成績証明書（甲 6）には，本件発明の原告実験成績証明書（甲 5）によれば，原告が甲 3 発明 A

実施例として，天然ゴムにアセチル化した化学変性ミクロに相当するゴム組成物を調製したとする実験 5 は，スチレ

フィブリルセルロースを配合して作製したマスターバッチ

ン - ブタジエンコポリマーに，セリッシュ KY100G（ダイを用いて加硫ゴム組成物を調製する一方，比較例として，

セル化学製）をクロロジメチルイソプロピルシランで変性

天然ゴムにミクロフィブリルセルロースを配合しないで作してなる変性ミクロフィブリルをドライ混合した上で加硫製したマスターバッチを用いたもの，化学変性していない

し，加硫ゴム組成物を調製したものであり，当該ゴム組成

ミクロフィブリルセルロースを配合して作製したマスター物からなる試験片の断面の繊維分散状態を目視で観察したバッチを用いたもの，天然ゴムのマスターバッチ作製後にところ，微細でない凝集塊が認められると評価されている。

化学変性ミクロフィブリルセルロースを混合したものを調

しかるに，セリッシュ KY100G は平均繊維径が 0.1 μ m

製し，さらに，実験例として，天然ゴムにミクロフィブリのミクロフィブリルセルロースであり（甲 6），これを化学

ルセルロースの代わりにキトサン又はアセチル化したキト

変性した変性ミクロフィブリルセルロースがスチレン - ブ

サンを配合したもの，ゴム成分にスチレン - ブタジエンコ

tokugikon

110

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好であること，化学変性ミクロフィブリルセルロースを配

いもの，化学変性していないミクロフィブリルセルロース

合した場合，化学変性していないミクロフィブリルセルを配合したもの，アセチル化した化学変性ミクロフィブリ

ロースを配合した場合やミクロフィブリルセルロースを配

ルセルロースを配合したものを調製し，それぞれの試験片合しない場合よりも機械的物性が良好であることを理解すの断面における繊維分散状態を目視で観察するとともに，ることができる。

引張強度，破断伸び，引裂強さ，操縦安定性及び転がり抵

しかるに，甲 3 発明 A は，ゴム成分等の媒体の強化充填抗といった機械的物性について試験ないし測定を行い，評剤であるセルロースミクロフィブリルの疎水性媒体中での価を行ったことが記載されている。

分散性を改善するという課題を，セルロースミクロフィブ

しかるに，ゴム組成物の物性は，ゴム成分の種類のみなリルの表面に疎水性基を導入することにより親水性を低下

らずその重合度，ミクロフィブリルセルロースの種類，形させるという手段により解決したものであることは前記状や寸法，化学変性の種類や置換度，ゴム成分とミクロフィ（3）のとおりであり，同発明の存在を踏まえると，本件発ブリルセルロースの配合割合，混練条件や加硫条件等の多明において加硫ゴム組成物中のミクロフィブリルセルロー

数の要因の影響を受けると考えられるから，被告実験成績

スの分散状態が良好であることは，当業者において予測し証明書に記載された特定の条件下における実験結果によっ得ることにすぎない。

て，本件発明 1 について，天然ゴム等のゴム成分と化学変また，甲 3 発明 A が，加硫ゴム組成物中のミクロフィブ

性ミクロフィブリルセルロースとを含有することにより，

リルセルロースの良好な分散による加硫ゴム組成物の機械

加硫ゴム組成物の物性が当業者の予測することのできな的特性の改善という効果を奏する（甲 3 文献の【0178】参照）

い程に顕著に改善されるとの効果を奏することまで認めことを踏まえると，本件発明における加硫ゴム組成物の機ることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠は見当た械的物性が良好であることは，本件明細書に記載されたそらない。

の具体的内容に照らしても，当業者の予測を超える程に格また，被告は，原告実験成績証明書に記載された実験結別顕著な効果であるとまでいうことはできない。この点，果によっても，当業者の予測を超える顕著な効果が示され被告は，本件発明 1 が，操縦安定性及び転がり抵抗などのていると主張する。しかしながら，特定の条件下における性能改善という点で甲 1 文献ないし甲 3 文献に記載のない

実験結果によって，本件発明 1 全体の効果の顕著性を認め異質な効果を奏すると主張するが，タイヤに用いられる加ることができないことは上記と同様である。

硫ゴム組成物の物性を評価するのにこれらの性能を評価対エ なお，本件明細書の実施例の項（【0082】ないし【0122】）

象にすること自体は特段目新しいものではないし，本件明には，本件発明の実施例として，ゴム成分に天然ゴム，エ

細書に示された評価結果をもって，本件発明 1 が当業者のポキシ化天然ゴム，アクリロニトリルブタジエンゴム又は予測することのできない顕著な効果を奏しているとまでい

ポリブタジエンゴムを用い，化学変性ミクロフィブリルセ

うことは困難である。

ルロースとしてアセチル化，エステル化，複合エステル化，オ したがって，本件発明 1 が当業者の予測することがでカルバメート化又はβ - ケトエステル化したものを配合しきない顕著な効果を奏するとの被告の上記主張は，採用すて作製したマスターバッチを用いて加硫ゴム組成物を調製ることができない。

し，比較例として，上記いずれかのゴム成分にミクロフィ（5）小括

ブリルセルロースを配合しないで作製したマスターバッチ

以上によれば，本件発明 1 が甲 3 発明 A から容易に発明を用いたもの，化学変性していないミクロフィブリルセル

をすることができたものではないとした審決の判断は誤り

ロースを配合して作製したマスターバッチを用いたもの，であるから，取消事由 4 は理由がある。

ミクロフィブリルセルロースに代えてケブラー分散体を配合したもの，上記いずれかのゴム成分のマスターバッチ作

2 取消事由 5（本件発明 8 の甲 3 発明 B を引用発明とする容製後に化学変性ミクロフィブリルセルロースを混合したも易想到性の判断の誤り）についての，ゴム成分にシンジオタクチック成分含有ポリブタジエ（1）審決は，本件発明 8 と甲 3 発明 B との間の相違点 3 にンゴムを用いたものを調製し，それぞれの試験片の断面について，甲 3 発明 B のスチレン - ブタジエンコポリマーをおける繊維分散状態を目視で観察するとともに，引張強度，

天然ゴム等に置換する動機はなく，甲 3 発明 B に甲 2 文献

破断伸び，引裂強さ，操縦安定性及び転がり抵抗といったに例示されるマスターバッチ調製技術を適用する動機はな

機械的物性について試験ないし測定を行い，評価を行ったいとして，本件発明 8 は甲 3 発明 B から当業者が容易に発ことが記載されている。これらによれば，一般的に，化学明できたとはいえないと判断した。

変性ミクロフィブリルセルロースを配合した場合，化学変（2）しかしながら，前記 1 において検討したとおり，甲 3

性していないミクロフィブリルセルロースを配合した場合文献に記載されたミクロフィブリルセルロースを化学変性

やケブラー分散体を配合した場合よりも繊維分散状態は良することによる課題の解決は，疎水性媒体一般に適用する

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111

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事例⑩

ポリマーを用い，ミクロフィブリルセルロースを配合しな

事例⑩ 事例⑮

ことができると理解することができること，天然ゴム等の混合方法及び乾燥方法を特定するものであるか，発明に係

ゴム成分は周知慣用であることに照らせば，甲 3 発明 B のる加硫ゴム組成物を用いて空気入りタイヤとするものであ

スチレン - ブタジエンコポリマーを天然ゴム等に置換するるところ，上記化学変性の種類，置換度，平均繊維径，ゴことの動機付けが存在するということができる。

ム成分中の含有量，ゴム成分の種類並びにマスターバッチ

また，甲 3 発明 B は，強化充填剤であるセルロースミク

製造のための混合方法及び乾燥方法は，いずれも当業者がロフィブリルの媒体中の分散性を良好にすることを課題と適宜変更し得る事項にすぎないし，強化充填剤を含有するするものであるところ，マスターバッチ調製技術は，ゴムゴム成分を用いてタイヤを製造することは手段としてはあ等への強化充填剤その他の配合物の分散性向上のための常りふれたものであり（甲 2，25 ないし 28），それらによる套手段であり（甲 2，25 ないし 28，30 ないし 34），甲 3 発

効果が格別顕著であることを認めるに足りる証拠もない。

明 B にマスターバッチ調製技術を組み合わせることは，当したがって，審決の上記判断は誤りであるから，取消事

業者が適宜なし得ることである。

由 6 は理由がある。

したがって，本件発明 8 は，甲 3 発明 B 及び周知技術に……

基づいて，当業者が容易に想到し得たものである。
（3）被告は，本件発明 8 が甲 1 文献ないし甲 3 文献の記載

所 感から予測することのできない顕著な効果を奏すると主張す

本事例においては，無効理由として請求人が引用文献でる（前記第 4 の 5）。

ある甲 3 の実施例 8 に基づいた容易想到性の存在を主張ししかしながら，前記 1，エにおいて甲 3 発明 A についてていたことから，審判の審理・判断も同実施例 8 を中心に検討したのと同様，本件発明 8 が天然ゴム等のゴム成分とされていたところ，判決では，実施例 8 を，甲 3 文献の開化学変性ミクロフィブリルセルロースとを含有させること示する技術思想を疎水性媒体にスチレン - ブタジエンコポ

で，格別顕著な効果が奏されるとは認められない。

リマーを用いて具体化したものであるとしてその位置付け

また，本件明細書及び被告実験成績証明書のいずれにも，を明らかにした上で，甲 3 文献の開示する技術思想を含め

マスターバッチを調製した実験例のみが記載されているにて容易想到性を論じている。

とどまり，甲 3 発明 B にマスターバッチ調製技術を適用し通常無効審判では，その審理構造から，請求人及び被請たことによる効果が，予測し得る範囲を超えた格別顕著な求人の主張するところを中心に審理されるので，当事者のものであると認めることはできない。

主張に左右されやすい側面がある。したがって，取消事由（4）以上のとおり，本件発明 8 は，甲 3 発明 B 及び周知技自体は相違点の判断の誤りではあるが、特許発明の認定及術に基づき当業者が容易に想到し得たものであり，その効

び引用発明の認定においては，請求項の記載・明細書の記

果が甲 3 発明 B 及び周知技術から予測することができない

載・技術常識等を踏まえて合議体が慎重に判断する必要がほど顕著なものであるとは認められない。

あることを改めて示唆する判決のように思われる。

よって，本件発明 8 は甲 3 発明 B から当業者が容易に発過去の他の事例で，引用文献に記載された技術的事項の明できたとはいえないとした審決の判断は誤りであるか

一部を引用発明として認定したものの，その引用文献の記

ら，取消事由 5 は理由がある。

載の全体の文脈から離れて認定したことにより判決で認定誤りを指摘された事例があるが，それと同様に，実施例の3取
 消事由 6（本件発明 2，3，5 ないし 7 及び 9 ないし 14

記載を中心に発明を認定する場合にも，引用文献の記載のの甲 3 発明を引用発明とする容易想到性の判断の誤り）

全体の文脈を見極める必要があろう。

について審決は，請求項 2，3，5 ないし 7 及び 9 ないし 14 は請求

事例⑮項 1 又は 8 を引用するものであり，請求項 1 に係る本件発判示事項

明 1 及び請求項 8 に係る本件発明 8 が甲 3 発明から想到容

本件は，原告が，発明の名称を「絵文字形成皿」とする

易ではない以上，本件発明 2，3，5 ないし 7 及び 9 ないし発明に係る被告の特許について特許無効審判を請求したと14についても，甲3発明から想到容易ではないと判断した。

ころ，特許庁が，原告主張の無効理由はいずれも理由がな

しかしながら，本件発明 1 及び本件発明 8 がいずれも甲いとして，請求不成立審決をしたため，その取消しを求め

3 発明から容易に想到し得ると認められることは前記 1 及た事案である。

び 2 において判示したとおりである。そして，本件発明 2，

本判決は，甲 14 を主引例とする新規性欠如の無効理由

3，5 ないし 7 及び 9 ないし 14 は，いずれも，本件発明 1 又は理由がないとした本件審決の判断について，要旨次のとは本件発明 8 を前提として，ミクロフィブリルセルロース

おり判断し，理由不備の違法があるとして本件審決を取りの化学変性の種類，置換度，平均繊維径，ゴム成分中の含消した。

有量，ゴム成分の種類並びにマスターバッチ製造のためのtokugikon

本件審決は，本件発明 1 についての無効理由 2 が理由が112

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いし 3 は，甲 1 及び甲 4 発明に基づいて当業者が容易に発甲第 11 号証，甲第 13 号証〜甲第 15 号証，17 号証」につい明できない，甲 6 ないし 9 の畳は，本件発明 1 ないし 3 とて，本件発明 1 と対比検討する。」とし，「ア 対比・判断」

同一の構成を備えるものということはできない，甲 10 にの項において，「「本件発明 1 の発明特定事項の一部である

よっても，被告西中織物有限会社の工場の出入り業者が製「絵柄または文字が，液体調味料を多く注ぐに従って変形造されている畳表側面の状態を理解することはできないかするように，皿の上面の凹凸部を立体的に形状変更して形

ら，公然に実施されたものとはいえないとして，不成立の成した」ことが，前記甲各号証に記載されているかどうか判断をした。

検討する。」とした上で，「甲第 9 号証，甲第 10 号証，甲第本判決は，概要，以下のとおり判示し，手続違反を理由

11 号証，甲第 13 号証，甲第 15 号証，甲第 17 号証」についに，審決を取り消した。

ては，本件発明 1 との対比検討を具体的に行っているが，審判請求書の「請求の理由の要約」欄には，本件発明 3

一方で，「甲第 14 号証」については，本件発明 1 との対比について甲 10 を引用例とする公然実施に関する記載が明検討を何ら行っていないことが認められる。

確に存在し，その後も，口頭審理陳述要領書別紙にも，同そうすると，本件審決は，本件発明 1 についての無効理

趣旨の記載がある。また，「請求の理由の要約」欄の記載

由 2 のうち，本件発明 1 は甲 14 に記載された発明と同一のによって，本件発明 3 独自の構成要件と甲 10 という証拠発明であるとの部分については，甲 14 に記載された事項との関係が特定されるとともに，甲 10 の証拠のうちの具と本件発明 1 との対比検討を何ら行うことなく，本件発明

体的にどの部分が同構成要件に当たるかの特定もなされて1 の発明特定事項の一部である「絵柄または文字が，液体いる以上，無効理由として実質的な理由が記載されている

調味料を多く注ぐに従って変形するように，皿の上面の凹と十分評価できる。そして，その後の審判手続において，凸部を立体的に形状変更して形成した」ことは記載されて原告が同主張を撤回したと認められない。他方，
被告らも，おらず，本件発明 1 は，甲 14 に記載された発明ではない

本件発明 3 について甲 10 を引用例とする公然実施に関す旨判断したものであるから，本件審決には，甲 14 を引用

る記載がないことを前提に反論をしていたとは認められ例とする無効理由 2 が理由がないとの結論を導き出すためず，この点を審決が判断することが，被告らにとって不意の理由の一部が欠けており，理由不備の違法があるといわ打ちとなるものではない。

ざるを得ない。

したがって，無効審判手続において，本件発明 3 についまた，本件審決は「（3）無効理由 2 の判断」の項において，て甲 10 を引用例とする公然実施に関する主張があり，当「B 本件発明 2」について，「本件発明 2 は本件発明 1 の発明事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められる特定事項をその構成の一部としたものであるから，上記とにもかかわらず，審決は，その点についての判断を示さな

同様の理由により，本件発明 2 は，本件出願前に頒布されかったことになるから，審決には，無効請求不成立の判断た刊行物である甲第 8 号証から甲第 17 号証に記載されたをするに当たり，判断を遺漏したという違法がある。

発明ではない。」と判断したが，上記判断のうち，本件発
明 2 は甲 14 に記載された発明ではないとの部分について

所 感は，上記と同様の理由により，理由不備の違法があるとい事例⑮，⑱は，いずれも審判請求人の申し立てた無効理

わざるを得ない。

由の一部について判断をしなかったことを指摘された事例

そして，本件審決における上記理由不備の違法は，本件である。

審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

無効審判の審判請求書に記載された無効理由は，必ずしも明確であるものばかりではなく，申し立てた理由の内容について釈明を求めざるを得ないものも多いと思われる。

所 感
次の事例でまとめて記載する。

特に遭遇することの多い例は，証拠の数が多い割に理由が総花的で，せいぜい引用例の組み合わせにより容易想到

事例⑱であることを指摘するにとどまり，具体的にどの証拠に記判示事項載されたものが主引用例なのか俄に判断できないというも本件発明（特許第 4251954 号。請求項の数 5 つ）は，縁のであろう。

なし畳及びその製法に関するものである。

その点に関し，事例⑱の判決において，なお書きではあ

審決（無効 2013-800025 号事件）は，請求人である原告

るが，「無効理由の主張を具体的かつ明確にすることは，の無効理由につき，本件発明 1 ないし 3 については，甲 1

本来，審判請求人である原告自身の責務というべきである

及び甲 4 を引用例とする進歩性欠如，甲 6 ないし 9 を引用

が，本件のように，審判請求書に記載された原告の無効理例とする新規性欠如，本件発明 4 及び 5 については，甲 10

由の主張の中に，「請求の理由の要約」欄には記載があるを引用例とする新規性欠如と整理した上で，本件発明 1 なものの，その後の無効理由を詳細に記載した部分では具体

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事例⑮ 事例⑱

ないとの結論を導くに当たり，「「甲第 9 号証，甲第 10 号証，

事例⑱

的な主張がないものが散見される場合には，審判長は，記載要件に違反する不適法な審判請求で，補正が不可能でな
い限り，その違反又は不備の程度に応じて，補正を命じなければならず，あるいは釈明することが望まれる（特許法133 条 1 項，134 条 4 項，135 条参照）。……」と指摘されている。
このように，無効審判の審理を進めるにあたって，請求人の申し立てた無効理由を確認するのは合議体が行う必須のプロセスであるから，その不備の程度にもよるけれども，通常の審理手続であれば，被請求人への答弁指令前の補正
指令，口頭審理のための審理事項通知又は口頭審理時における合議体の理解の提示及び釈明といった手段を講じることができ，また，軽微なものであれば，審決において適切な説明を付すなどの次善の対応も可能である。
より適正な審理手続を期待したいところである。
なお，事例⑱では，原告が主張していない無効理由，すなわち，甲 1 を引用例とする請求項 3 に係る発明の進歩性が欠如しているとの無効理由について審理判断をしているようであるが，判決でも指摘されているとおり，手続違背とされ得る。過去の事例で，希有な事例であるが，先に確定した同当事者間の審決で請求人側が提出した多くの証拠に基づく無効理由について，本件では請求人が申し立てていないにもかかわらず形式的に審理結果を示してしまった
事例において，審決の関連する記述が，単なる余事記載として手続違背を問われなかった事例（平成 24 年（行ケ）3）10198 号（平成 25 年 2 月 7 日））
もあるが，十分注意したい。

以上

3）「本件審決には，概括的に，36
件の文献のいずれを主引用例とした場合であっても，本件発明 1 の構成を得ることが当業者にとって容易に想到できたとは認められないとの記載がされているものの，引用例 1 以外の文献に記載された発明を具体的に認定することなく，また，当該発明と本件発明との対比をすることもなく，したがって，当該発明と本件発明との一致点や相違点を認定することもなく，相違点についての具体的な判断も行っていないものである。そうすると，本件審決の前記記載は，実質的にみて具体的な容易想到性の判断を行ったものと評価することはできず，紛争の蒸し返しを予防したいという余り，余事記載をしたものというほかない。……本件審決に手続違背の違法があるとまではいえず，取消事
由 1 は理由がない。」

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