新規性を考える

特集《新規性》

新規性を考える
弁護士

髙部

眞規子
要

約

特許要件の代表である新規性欠如について，従前から当然とされてきた取扱いを改めて検討してみると，必ずしも特許法の文言に即しておらず，あるいは理論的な裏付けが確立していない事項もあることに気付く。新
規性欠如の無効理由・拒絶理由の認定手法については，請求項記載の発明の認定と引用発明の認定とが重要であり，特に引用発明の認定に当たっては，認識可能性及び再現可能性を吟味する必要がある。新規性欠如とされる類型のうち，請求項に係る発明が，引用発明と完全に同一の構成ではなく，引用発明を包含する場合や上位概念の場合，数値限定発明の数値を含む場合等に，発明の技術的意義を検討することなく「発明が同一」とする実務の取扱いについても，検討を要するものがあるように思われ，今後の議論に期待したい。

目次

5.1

実質的相違点の有無

15.2

新規性判断における留意点

はじめに新規性のない発明

1.2

新規性の判断のステップ

6.1

拡大先願の趣旨

1.3

本稿の構成

6.2

拡大先願の判断手法

2

1.1

6

拡大先願

新規性がないとされる発明の類型（1） 拡大先願における発明の意義

2.1

請求項に係る発明が引用発明と同一の場合（2） 先願発明の認定

2.2

請求項に係る発明が引用発明を包含する場合（3） 発明の同一性（1） 包含関係

7

終わりに

1

はじめに

（2） 逆のケース
2.3

請求項に係る発明が上位概念の場合（1） 上位概念（2） 逆のケース（選択発明）
2.4

数値限定発明であって公知発明の数値を含む場合

1.1（1） 公知発明の数値を含む場合（2） 逆のケース
2.5

小括

3

請求項に係る発明の認定について

4

引用発明の認定について
4.1

公然実施発明（1） 認識可能性と再現可能性（2） 公然実施の意義（3） 公然実施発明の認定手法

新規性のない発明

特許権は発明の公開を代償として独占権を付与するものであるから，特許権が付与される発明は，新規な発明でなければならない。
特許法は，出願された特許発明についていわゆる新規性喪失事由を限定列挙している。すなわち，①特許
出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明，②特許出願前に日本国内又は外国において公然実（4） 公然実施品からの発明の認定施をされた発明，③特許出願前に日本国内又は外国に4.2

おいて，頒布された刊行物に記載された発明又は電気刊行物に記載された発明（1） 頒布された刊行物に記載された発明の特定（2） 刊行物の記載の有無（3） 上位概念化・一般化（4） 記載の程度
5

通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は，特許を受けることができないと規定されている（特許法29 条 1 項）。したがって，そのような特許出願は拒絶（5） 認識可能性と再現可能性され，登録された場合も特許無効審判により無効にさ相違点の有無れるべきものである（同法 49 条 2 号，123 条 1 項 2 号）。

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このように，特許法 29 条 1 項が，①公知発明，②

財高判平成 30・4・13 判タ 1460 号 125 頁〔ピリミジ

公用発明又は③文献等により公知とされた発明である

ン誘導体事件〕）。その判断枠組みは，多くの裁判例で場合には，特許を受けることができない旨を定めた趣前提とされ，特許庁の審査・審判でも同様の枠組みで旨は，既に公開された発明と同一の技術思想に新たに判断されている。

特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発

そうすると，新規性の判断手法と進歩性の判断手法

達に資することがなく，これを特許権として保護するとは，①請求項に係る発明の認定，②引用発明の認

ことは，かえって技術の発展を阻害するというところ

定，③請求項に係る発明と引用発明の一致点及び相違にある。

点の認定までは同じであり，同じでなければならない。それに続く判断過程に関し，新規性においては④1.2

新規性の判断のステップ

相違点が実質的相違点といえるかの判断，進歩性にお新規性の判断手法について，特許庁審査基準では，「審査官は，請求項に係る発明が新規性を有している

いては④´相違点の容易想到性の判断という違いが生じるものと考えられる。

か否かを，請求項に係る発明と，新規性及び進歩性の

従前，進歩性に関しては極めて多くの裁判例や論稿

判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比があり，議論が活発であったが，それに比べると，新した結果，請求項に係る発明と引用発明との間に相違

規性についての論稿はそれほど多くはない。特許法点があるか否かにより判断する。相違点がある場合

29 条 1 項では，同法 39 条の同一を判断する場合と異は，審査官は，請求項に係る発明が新規性を有していなり，出願前の発明と同一かどうかを厳密に判断しなると判断する。相違点がない場合は，審査官は，請求

くても，仮に同一でないとすれば容易に想到できると項に係る発明が新規性を有していないと判断する。」

いう進歩性の判断に委ねればよいといった意識もあるとされている。

のかもしれない。そして，従前から当然とされてきた

すなわち，その判断手法は，①請求項に係る発明の取扱いについても，改めて検討してみると必ずしも特認定，②引用発明の認定，③請求項に係る発明と引用

許法の文言に即するものではなく，あるいは理論的な発明の対比（一致点及び相違点の認定），④相違点の裏付けが確立していない事項もあることに気付く。

有無の判断（実質的な相違点か実質的には相違しない

本稿では，新規性欠如の無効理由・拒絶理由についか）という 4 つのステップによる。このような判断手て，検討する。筆者は，「進歩性を考える」と題する

法は，審査のみならず，審判や判決においても同様に

論稿（本誌 1 月号掲載）において，進歩性の判断手法採用されている。

について既に述べたので，本稿では，まず，新規性欠如とされる類型を述べた後（後記 2），上記①の請求

1.3

本稿の構成

項に係る発明の認定について確認し（後記 3），特に特許法 29 条 1 項は，上記１．１のとおり新規性が留意すべき②の引用発明の認定について前記論稿に追ないとして特許を受けることができない発明を列挙

加補充し（後記 4），④の実質的相違点の有無の判断し，同条 2 項において，1 項規定の発明に基づいて容を通じて新規性判断の手法について述べる（後記 5）。

易に発明できたものも特許を受けることができないと

そして，最後に拡大先願についても簡単に触れること規定している。実際の事案でも，同一の引用例に基づとしたい（後記 6）。

く新規性欠如が主張され，仮に相違点が実質的なものであり新規性欠如とはいえない場合に，続いて進歩性2

新規性がないとされる発明の類型

2.1の欠如が問題にされることも少なくない。

請求項に係る発明が引用発明と同一の場合

進歩性の判断においては，①請求項に係る発明を認請求項に係る発明が，①公然知られた発明，②公然

定し，②引用発明を認定し，③両者を対比して一致点実施をされた発明又は③頒布された刊行物に記載され及び相違点を認定し，④´相違点が存する場合には，た発明である場合，すなわちこれらの引用発明と同一当業者が，出願時（又は優先権主張日）の技術水準にである場合には，新規性を欠く。このことは，特許法基づいて，当該相違点に対応する請求項に係る発明を29 条 1 項の規定上，明らかである。請求項に係る発容易に想到することができたかどうかを判断する（知明も引用発明も，いずれも A ＋ B ＋ C である場合でVol. 75

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パテント 2022

新規性を考えるある。公知の発明と同一の発明を保護しないのは，そ無が相違点とされ，新規性欠如とはいえない。構成 Dのような発明に新たに特許権を付与してインセンティの点が容易に想到できるか否かという進歩性の論点とブを与えても技術情報として価値がなく，開示を促す

して検討される。このことからすれば，発明 A ＋ B ＋

必要がないからである。

C と発明 A ＋ B ＋ C ＋ D は，同一とはいえないので

なお，上記「同一」には，実質的に同一の場合も含ある。

むとされている。
2.3

請求項に係る発明が上位概念の場合

2.2 請求項に係る発明が引用発明を包含する場合（1） 上位概念（1） 包含関係

また，請求項に係る発明が A ＋ B ＋ C の場合に，次に，請求項に係る発明が A ＋ B ＋ C であって，引用発明が A1 ＋ B ＋ C（A は A1，A2，A3 の上位概

引用発明が A ＋ B ＋ C ＋ D の場合にも，実務上，請念）の場合にも，実務上，請求項に係る発明は新規性求項に係る発明は新規性を欠くとされることが多い。

を欠くとされている（1）。特許庁審査基準（2） でも，「請請求項に係る発明が引用発明を包含する場合，引用発求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し，両明は請求項に係る発明の発明特定事項のすべてを開示

者の一致点及び相違点を認定することができる」とさしているものとして対比するために，引用発明についれている。これによると，請求項に係る発明を下位概て，A ＋ B ＋ C ＋ D ではなく，A ＋ B ＋ C と認定し

念 A1 ＋ B ＋ C と認定し，これと引用発明 A1 ＋ B ＋ていることも少なくないように思われる。すなわち，C と対比した結果，同一ということになる。

「＋ D」という構成にかかわらず，請求項に係る発明請求項に係る発明を特許請求の範囲の記載に従っての特定事項に係る A ＋ B ＋ C のみを抽出して認定すそのまま発明の要旨を認定し（最二小判平成 3・3・8

る事案も少なくないように思われるが，これは新規性

民集 45 巻 3 号 123 頁〔リパーゼ事件〕），これと引用を否定するための手法といわざるを得ない。

発明とを対比するのが原則であるにもかかわらず，そ

この類型は必ずしも特許法 29 条 1 項所定の文言にの下位概念と引用発明とを対比することができるのは即したものとはいえないものの，公知の物や方法を権

なぜなのか，また，構成要件 A に A1 が含まれるだけ利範囲として包含する発明に排他的な権利が与えられで，従前から請求項に係る発明の技術的意義を検討す

ると，上記の引用発明が実施できなくなり，産業の発ることなく公知の発明であると判断していたのはなぜ達に資することがなく，かえって技術の発展を阻害すなのか，という点の説明は見当たらない。

るとして，新規性を否定する趣旨であろうか。

もっとも，上記の場合に，請求項に係る上記発明をもっとも，特に，引用発明の構成 D の部分に特徴「（A2 又は A3）＋ B ＋ C」と補正・訂正することがでがある場合に，その構成を捨象して，その技術的思想

きれば，新規性を有し，引用発明 A1 ＋ B ＋ C から，たる引用発明を A ＋ B ＋ C と認定することが相当と請求項に係る A2 ＋ B ＋ C 又は A3 ＋ B ＋ C を容易にいえるのか，また，請求項に係る発明とは全く異なる想到できるか否かの進歩性を検討すべきことになるの

課題を解決するために A ＋ B ＋ C ＋ D という構成をかもしれない。

採用している場合に，上記のように構成 D を捨象しこの点，進歩性の判断においては，例えば主引用発て，引用発明を A ＋ B ＋ C と認定し，その構成さえ

明に副引用発明を適用することによる容易想到性の有

同じなら課題や効果を検討することなく請求項に係る無は，①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆，

発明 A ＋ B ＋ C と同一のものであるという判断手法

技術分野の関連性，課題や作用・機能の共通性等を総が理論的に正しいのか，技術的思想である「発明」の合的に考慮して，主引用発明に副引用発明を適用して認定や同一性の判断について改めて検証する必要があ

請求項に係る発明に至る動機付けがあるかどうかを判るように思われる。

断するとともに，②適用を阻害する要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断する（2） 逆のケースこととされ（知財高判平成 30・4・13 判時 2427 号 91

逆に，請求項に係る発明が A ＋ B ＋ C ＋ D であっ頁〔ピリミジン誘導体事件〕），引用発明の課題や作て，引用発明が A ＋ B ＋ C の場合には，構成 D の有用・機能等の，構成以外の要素についても考慮して請

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新規性を考える求項に係る発明に至る動機付けを判断しており，発明

発明の構成以外の要素（用途）を考慮している。

としての技術的意義は考慮されている。
2.4 数値限定発明であって公知発明の数値を含

原則どおり新規性の判断をしようと思えば，請求項

む場合に係る発明は A ＋ B ＋ C，引用発明は A1 ＋ B ＋ Cと認定し，A と A1 をいったん相違点と認定した上で，（1） 公知発明の数値を含む場合

新規性については実質的に同一か，進歩性については

上記２．３の一類型かもしれないが，数値限定発明

それが容易に想到できるかを判断するという手法も考に公知文献の実施例が 1 つでも含まれる場合には，数えられるのではなかろうか。

値限定発明の技術的意義を検討することなく，新規性なしとする判断が定着しているとの指摘もある（3）。こ（2） 逆のケース（選択発明）

れによると，例えば上記 A ＋ B ＋ C という請求項に逆に，請求項に係る発明が，先行の公知文献に記載

係る発明の A がある物質の数値範囲「10～20」といされた発明にその下位概念として包含されるときは，う場合であって，A ＋ B ＋ C という引用発明の A の当該請求項に係る発明は，先行の公知となった文献に数値が 10 であれば，請求項に係る発明は新規性を欠

具体的に開示されておらず，かつ，先行の公知文献にくということになる。

記載された発明と比較して顕著な特有の効果，すなわ

もっとも，上記の場合に，請求項に係る上記発明のち先行の公知文献に記載された発明によって奏されるA の数値範囲を「11～20」と補正・訂正することがで効果とは異質の効果，又は同質の効果であるが際立っ

きれば，新規性を有し，A の数値が 10 という引用発て優れた効果を奏する場合を除き，特許性を有しない

明から，請求項に係る発明を容易に想到できるか否かとされる。

の進歩性の問題になるのかもしれない。

上記で除かれたもの，すなわち，構成要件の中の全数値の一部が一致したりするだけで，請求項に係る部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し，発明の技術的意義を検討することなく新規性がないとその上位概念に包含される下位概念で表現された発明判断するのは，事実上公知のものに特許されるのを防であって，先行発明が記載された刊行物中に具体的にぐ趣旨だという（4）。しかし，なぜこの場合に新規性が開示されていないものを構成要件として選択した発明ないのか，という点の説明は見当たらない。この点，を「選択発明」といい，この発明が先行発明を記載し公知となった特定の 1 点の発明のみに関していえば，た刊行物に開示されていない顕著な効果を奏する場合

その構成の再現可能性があれば，その構成は数値限定には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を発明全体とは別の技術的思想に基づくものでも利用可認めるとされている（東京高判昭和 62・9・8 無体集

能な状態にあって，その部分を保護する必要がないか

19 巻 3 号 309 頁〔鉄族元素とほう素とを含む無定形らであるとの説明をする論者もいる（5）。

合金事件〕
）
。

原則どおり新規性の判断をしようと思えば，請求項

ここでは，前記（1）と異なり，発明の構成のみなに係る発明は A（＝ 10～20）＋ B ＋ C，引用発明は A

らず，効果，技術的意義が検討されている。請求項に（＝ 10）＋ B ＋ C と認定し A の数値をいったん相違点

係る発明が下位概念の場合は，発明を同一ととらえてと認定した上で，新規性については実質的に同一か，いないからこそ，新規性欠如とは直ちにいわずに，効進歩性についてはそれが容易に想到できるかを判断す

果，技術的意義を検討し新規性・進歩性を肯定するケーるという手法は考えられないのであろうか。

スがあるのであろう。

東京高判平成 7・7・4 審決取消集 51 巻 43 頁は，炭また，用途発明は，ある物の未知の属性を発見し，素含有量が 0.01％以下である請求項に係る発明についこの属性により，その物が新たな用途への使用に適すて，炭素含有量が 0.009％である引用発明との関係で進ることを見いだしたことに基づく発明をいうから，そ

歩性を認めたものである。そこでは，特定の課題の解の物の多くの用途の中から一つの用途を選択した発明決のために，炭素含有量を 0.01％以下に限定する構成として，広い意味においては，上位概念で表現されたを選択することが容易に想到できるものではないとし

物質発明に対して，これに包含される下位概念で表現て，請求項に係る発明の数値範囲を包含する引用発明

された発明と考えることもできる。用途発明の場合も，があっても数値範囲が全体として技術的意義を有する

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場合に進歩性が認められ，前提として新規性も肯定し能性），②その認識できた技術的思想を再現できるこていると解される。

と（再現可能性）が必要であるとの見解（6）が，支持を特に，具体的な実施態様に基づいて引用発明を認定広げている（7）。同見解は，公然実施発明に基づいて請すべき，公然実施発明の場面においては，たまたまあ求項に係る発明の容易想到性を論理付けるには，実施

る 1 点においてのみ請求項に係る発明と公然実施発明品から出願時における技術常識を前提に後知恵なく認の構成が一致する場合に，技術的思想の創作である発識することができる技術的思想を基礎とする必要があ

明の意義を全く検討することなく，「発明」として「同るとするものである。これによれば，当業者が現実に一」といってよいのかを検討するべきではないかと思認識し得なかった技術的思想は利用可能になっていた

われる。

と評価することは困難であり，後知恵を戒めるためにも，①の認識可能性は，あくまで当業者が認識可能で（2） 逆のケースあった範囲で行われるべきであり，上位概念化は許容

逆に，請求項に係る発明が，公知の発明の数値範囲されるべきではないとする。また，完全に公衆に利用の中で数値を限定した場合については，単なる好適化可能になったといえる技術的思想を出発点に容易想到として進歩性がない発明なのか，選択発明のように特性を論理付けることができて初めて特許性を否定する

許性を有するかを判断するため，発明の技術的意義をことが正当化されるとして，②の再現可能性について検討している（東京高判平成 12・5・31（平成 11 年

は，公然実施品から認識できる公然実施発明を第三者（行ケ）第 158 号））。

が再現できることが必要であるとする。なお，同見解
では進歩性について述べられたものであるが，同じ特

2.5

小括

許法 29 条 1 項の解釈として，新規性の判断において

以上のように，従前，発明の技術的意義を検討するも同様に解されるべきである。

ことなく，単に構成の一部が一致するとして新規性がなお，公然実施発明に①認識可能性と②再現可能性ないとされてきた前記２．２（1），２．３（1），２．

を要求することは，決して公然実施発明のみに当ては４（1）の類型については，判断手法や根拠を含め，まることではなく，後記４．２のとおり，刊行物記載

さらに検討する余地があるように思われる。

の発明にも通じるものであるし，公然知られた発明についても同様である。

3

請求項に係る発明の認定について（2） 公然実施の意義

請求項に係る発明は，原則として特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである（最二小判平成 3・「公然」とは，他の法令用語では不特定又は多数の

3・8 民集 45 巻 3 号 123 頁〔リパーゼ事件〕）。特許請

人が認識することができる状態をいうとされている（8）。

求の範囲の記載の技術的意義が一義的に理解すること

これとパラレルに考えると，不特定又は多数の人にができないとか，あるいは一見してその記載が誤記でよって当該発明が実施（特許法 2 条 3 項各号）されたあることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らか場合に，同法 29 条 1 項 2 号に該当するということにである場合には，発明の詳細な説明の記載を参酌するなろう。特許庁審査基準では，これに加えて，公然知ことが許される。

られるおそれのある状況で実施された発明を意味する

もっとも，前記２．３（1）にあるような，請求項とされている（9）。実施されたことにより公然知られたに係る発明の下位概念を認定することが許される根拠

場合には，同項 1 号所定の公然知られた発明に該当すは明らかではない。

るから，公然知られるには至っていない場合であっても，発明の内容が公然知られるおそれのある状況で実4

引用発明の認定について

4.1

施されていれば，同項 2 号所定の公然実施に当たるこ

公然実施発明とを前提としている。

（1） 認識可能性と再現可能性「実施」の概念は，特許法 2 条 3 項各号に規定され

公然実施発明を認定するには，当業者にとって，①るように，発明の種類によって異なる。まず，物の発その技術的思想の内容を認識することができ（認識可明について，発明の実施品が，その発明について守秘パテント 2022－ 18 －

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新規性を考える

義務を負っていない譲受人に譲渡された場合や，リ入りこんだ不当な拡大がされる可能性が指摘されていバースエンジニアリングが禁止されていないで譲渡さる（12）。

れた場合に，公然実施に当たるといえよう。他方，実

したがって，公然実施品から認識できる当該具体的施品を譲受人が解析したり分解したりしても発明の内な技術そのものを引用発明として認定した上，一致点

容を知ることができない場合には，公然実施には当たや相違点の認定判断に進むのが正しい判断手法といえらない（東京地判平成 17・6・17 判時 1920 号 121 頁

よう。この引用発明の認定は，進歩性の判断において〔低周波治療器事件〕，東京地判平成 17・2・10 判時

のみならず，新規性の判断においても同様である。新1906 号 144 頁〔医薬用顆粒製剤事件〕）。また，物の規性判断の基礎として，実施品から認識することがで発明に係る実施品の貸渡しの場合は，分解して発明のき，再現可能性のある技術的思想を引用発明として認内容を知ることはできないであろうから，公然実施に定し，その上で請求項に係る発明との相違点について（10）は当たらないことが多いであろう

これが実質的な相違といえるかを，技術常識等を加味。

して検討すべきである。
（3） 公然実施発明の認定手法
4.2

実施品が，対象となる特許出願前に実施されていた刊行物に記載された発明ことを立証するには，例えば，当該製品が販売されて（1） 頒布された刊行物に記載された発明の特定いた時期に，公証役場で確定日付をとっておくとか，

特許法 29 条 1 項 3 号所定の「頒布された刊行物」

（11）

。

とは，公衆に対し頒布することにより公開することを製品そのものが存在しない場合には，設計図や仕様目的として複製された文書・図面その他これに類する書・マニュアル等の書面が出願前に作成されたことを情報伝達媒体であって，頒布されたものである（最二立証するなど間接事実を積み重ねることにより，出願

小判昭和 55・7・4 民集 34 巻 4 号 570 頁〔一眼レフカ

前の実施を証することが可能な場合もある。

メラ事件〕）。不特定の者が見得るような状態に置かれタイムスタンプの制度を利用することが考えられる訴訟においては，出願前に発明が実施され，守秘義ることをいい，現実にだれかがこれを見たという事実

務を負わない譲受人に譲渡されたこと，実施された発を要しないし，必ずしも公衆の閲覧を期待してあらか

明と特許発明が同一であることを被告側が主張立証す

じめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当べきであり，当該発明について認識可能性があり，再程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供され現可能性があることが必要である。一般の消費者に譲ているようなものに限られず，原本自体が公開されて渡されるような製品であれば「公然実施」といって差公衆の自由な閲覧に供され，かつ，その複写物が公衆し支えないが，事業者同士で譲渡されるような製品のからの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っ場合は，秘密保持条項や分析禁止等の条項のない売買ているならば，公衆からの要求をまってその都度原本契約が締結されたことを被告側で主張立証すべきであから複写して交付されるものであっても差し支えないろう。

（最二小判昭和 55・7・4 民集 34 巻 4 号 570 頁〔一眼レフカメラ事件〕，最一小判昭和 61・7・17 民集 40 巻

（4） 公然実施品からの発明の認定

5 号 961 頁〔箱尺事件〕）。

公然実施発明は，刊行物特に特許明細書等に記載さ

引用発明の目的に照らし，引用発明は，請求項記載れた発明を認定する場合と異なり，対象がピンポインの発明と引用発明との一致点及び相違点を抽出するたトの実施品そのものである。具体的な実施品の構成めの対比が可能な程度に特定されていれば足り，請求を，対比すべき請求項記載の発明の特許請求の範囲の項記載の発明との対比に明らかに関係がない事項につ記載に即して言語化して表現すると，もともと実施品

いてまで，引用例に記載されているとおりにそのままが有している具体的構成の技術的意義を拡大する危険認定しなければならないものではないとの裁判例もあ性がある。

る（知財高判平成 30・10・11（平成 29 年（行ケ）第このように，公然実施発明の認定に際しては，実施

10160 号）〔光安定性の向上した組成物事件〕）。しか品が有する具体的な技術を言語化し，請求項に係る発し，引用発明について，技術的思想である「発明」の明に即して抽象的に表現する過程において，後知恵が認定であることを忘れてはならない。

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新規性を考える（3） 上位概念化・一般化

また，ひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち，請求項記載の発明の発明特定事項に相当する事

引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎とし項を過不足のない限度で認定すれば足り，特段の事情て，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであっがない限り，請求項記載の発明の発明特定事項との対て，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，応関係を離れて，引用発明を必要以上に限定して認定一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的する必要はないとの裁判例もある（知財高判令和 2・な判断を容れるおそれが生じるため，許されない。進9・10（令和元年（行ケ）第 10091 号）〔走行練習用自歩性の判断においては，そのような評価は，当該発明

転車事件〕）。しかし，引用発明の課題の解決に不可欠の容易想到性の有無を判断する最終過程において，総な構成等については，これを含めて引用発明に認定し合的な価値判断をする際に，はじめて許容される余地た上で，相違点が実質的なものかについて判断すべきがある（知財高判平成 24・1・31 判時 2168 号 124 頁

ではなかろうか。

〔半導体装置の製造方法事件〕）。
同様に，証拠上認められる技術から上位概念化して（2） 刊行物の記載の有無

引用発明を認定したり，一連の技術の一面だけに着目

引用発明として認定されるべきものは，「発明」でし，ひとまとまりの技術事項の一部を抽出したりする

なければならず，刊行物の記載から抽出し得る具体的

ことは，後知恵に陥る危険があり，相当でない（知財な技術的思想である。同条 1 項 3 号に記載された発明

高判令和 2・3・19（令和元年（行ケ）第 10100 号）〔窒について，まず刊行物に記載された事項から認定すべ（14）化物半導体積層体事件〕，知財高判平成 28・2・17

きである（知財高判平成 23・6・9 判タ 1397 号 269 頁（平成 27 年（行ケ）第 10077 号）〔水洗便器事件〕）。

（13）〔緑内障治療剤事件〕 ）。したがって，刊行物に端的したがって，ピンポイントの引用例の記載を上位概かつ明示的に記載されている事項から具体的な技術的念化して，より広い引用発明を認定することはできな思想が抽出できる場合は，問題が少ない。

い。引用発明の認定に当たって，安易な抽象化，上位

他方，刊行物に明示的に記載されていない場合は，発明が記載されているに等しいと評価することができ概念化は許されず，技術事項に対応した慎重な検討が求められる。

なければならない。すなわち当時の当業者の技術常識逆に，引用例となる刊行物に化合物が一般式の形式を参酌して刊行物に記載された事項に技術常識を付加で記載され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有するすることにより当業者が当該刊行物から導き出せると場合には，特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あ認定できれば，発明の認定の基礎としてこれを引用発

るいは優先的に選択すべき事情がない限り，当該特定明と認定することができる。発明が記載されているにの選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することは等しいと評価することができるためには，明示的な記できず，これを引用発明と認定することはできない（知載に技術常識を付加し，刊行物に記載されていると評

財高判平成 30・4・13 判時 2427 号 91 頁〔ピリミジン

価できることが必要である。ここで引用発明を明示の誘導体事件〕）。同判決は，進歩性判断の基礎となるべ

記載から膨らませて認定するよりは，その記載どおり

き引用発明の認定について判示したものであるが，引に認定し相違点として認定した上で実質的に同一とい用発明は，特許出願に係る発明が新規性や進歩性を有う方が確実な場合もある。

しているか否かを判断するに当たり，特許出願に係る

このように，特許出願前に頒布された刊行物にある発明との対比により一致点及び相違点を抽出し，当該技術的思想が記載されているというためには，特許出引用発明を出発点として，新規性であれば当該相違点

願当時の技術水準を基礎として，当業者が刊行物をみが実質的な相違点といえるか，進歩性であれば相違点

るならば特別の思考を要することなくその技術的思想に係る特定事項を備えた発明を当業者が容易に想到でを実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていきたか否かを検討するための基礎となるものである。

ることが必要と解される（知財高判平成 28・12・26

そうすると，新規性判断の基礎となるべき引用発明の（平成 28 年（行ケ）第 10118 号）〔高効率プロペラ事

認定に当たっても，抽象的な思想では足りず，出願時件〕）。

に引用例から具体的な技術的思想が抽出できること及びこれを当業者が認識できることを求めているものとパテント 2022－ 20 －

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No. 7

新規性を考える

示されていることを要するとの考え方（前記（4））

解される。

は，公然実施発明において完全に公衆に利用可能に（4） 記載の程度なったといえる技術的思想を出発点に容易想到性を論

刊行物記載の発明とは，特許出願当時の技術水準を理付けることができて初めて特許性を否定することが基礎として，当業者が刊行物をみるならば特別の思考正当化されるとする再現可能性に通じる。

を要することなくその技術的思想を実施し得る程度にしたがって，新規性の判断の基礎となる引用発明に技術的思想の内容が開示されていることが必要である①認識可能性と②再現可能性が要求されることは，決が，物の発明の場合は，物としての同一性を判断する

して公然実施発明のみに当てはまることではなく，刊に当たって，これと対比される刊行物の記載には物の行物記載の発明にも通じるものであるし，公然知られ構成が開示されていれば十分とすべきであって，さらた発明についても同様である。

に進んで，必ずしもその物を製造する具体的な方法（あるいは，そのような具体的な方法を得る手掛り）

5

相違点の有無まで開示されている必要はないとされる（東京高判平5.1

成 3・10・1 判時 1403 号 104 頁〔光学活性置換べンジ

前記のとおり，新規性の判断は，請求項に係る発明（15）

実質的相違点の有無

ルアルコール事件〕 ）。

と引用発明とを対比し，両者に相違点があるか，ある「頒布された刊行物に記載された発明」となるためとして実質的な相違点といえるか否かにより判断する。

には，当該発明が当業者にとって実施され得るもので請求項に係る発明と引用発明の同一性は，両者の表あることを要するが，容易に実施することができるか

現だけを形式的に比較するのではなく，両技術の実質どうかは，問題とならない（東京高判平成 14・4・25に即して判断する必要がある（17）。したがって，これ（平成 11 年（行ケ）第 285 号）〔ヒト白血球インタフェを具現化する場合に設計の当然の結果として同一構成（16）ロン事件〕 ）
。また，「刊行物に記載された発明」とに至るものは同一であるとされ（最三小判昭和 31・いうためには，刊行物記載の技術事項が，特許出願当4・24 裁判集民事 21 号 853 頁），同一性は幅のある概時の技術水準を前提にして，当業者に認識，理解され，念とされている（18）。

特許発明と対比するに十分な程度に開示されているこ

また，知財高判平成 29・11・14（平成 28 年（行ケ）とを要するが，「刊行物に記載された発明」が，特許第 10219 号）〔フラーレン誘導体事件〕は，請求項に法所定の特許適格性を有することまでを要するもので係る発明におけるフラーレン誘導体の構造は［6，6］はない（知財高判平成 24・9・27（平成 23 年（行ケ）であるのに対し，引用発明においてフラーレン誘導体

第 10201 号）〔光学増幅装置事件〕）。

の構造は特定されていないという相違点 1 について，
引用例には，フラーレンの［6，6］結合にメタノ架橋（5） 認識可能性と再現可能性を持つフラーレン誘導体については何ら記載されてい刊行物記載の発明において，特許出願当時の技術水ないこと，引用例に記載された「PCBM」が，PCBM

準を基礎として，当業者が刊行物をみるならば特別の（［6，6］）を意味するものということはできないこと思考を要することなくその技術的思想を実施し得る程などから，引用発明におけるフラーレン誘導体の構造度に技術的思想の内容が開示されていることが必要でが［6，6］であるということはできないとして，これあるとの考え方（前記（2））や，上位概念化・一般化

を実質的相違点であるとした。また，請求項に係る発が許されないとする考え方（前記（3））は，公然実施

明の組成物が，C60 の酸化物，C70 の酸化物，C60 の発明において，容易想到性を論理付けるには，実施品

フラーレン誘導体の酸化物及び C70 のフラーレン誘から出願時における技術常識を前提に後知恵なく認識

導体の酸化物を含み，かつ，これらを 0.001％から 5％することができる技術的思想を基礎とする必要があるまでの累計範囲で含むと特定するものであるのに対とする認識可能性に通じる。また，刊行物に接した当

し，引用発明は，これらの点が明らかではないという業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまで

相違点 2 についても，引用例には，フラーレン誘導体

もなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的の酸化物について一切記載はないから，酸化物が含ま思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開れるということはできないこと，「製造後のフラーレ

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パテント 2022

新規性を考えるン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存すること

第 10020 号）〔二次元コード，ステルスコード，情報が技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない

コードの読み取り装置事件〕）。

ことから，これも実質的相違点であるとしている。
同判決では，引用された刊行物の記載からその記載

6

拡大先願

に従って引用発明を認定し，請求項記載の発明との相

6.1

違点が引用例に記載されているか，あるいは技術常識

特許法 29 条の 2 は，特許出願に係る発明が，先願明といえるか，という手法で判断している。

拡大先願の趣旨

細書等に記載された発明又は考案と同一であるときは，その発明について特許を受けることができないと規定

5.2

新規性判断における留意点する。同条は，昭和 45 年改正により新たに制定され新規性の判断の場面でも，公然実施発明に基づく引た。同改正前は，先後願関係の拒絶理由としては，い用発明及び刊行物記載の発明の認定については，前記

わゆる二重特許を規定する特許法 39 条のみが存在し

4 のとおりであり，請求項に記載された発明と引用発ていたところ，同条は，原則として，特許請求の範囲

明との対比において，進歩性の判断の場合と同様の留に記載された発明の関係について規定するものである

意が必要である。

ため，後願に係る発明が，先願の明細書又は図面に開他方，引用発明について，刊行物の記載を上位概念示されているが特許請求の範囲には記載されていない化して認定したために，審決が誤ったものとされた事

場合に，同条に基づいて後願を拒絶することは法解釈例（知財高判平成 29・7・26（平成 28 年（行ケ）第上困難であるとされていた。審査期間が長くなるにつ

10038 号）
〔ネマチック液晶組成物事件〕）を参照する

れて，同条で後願を拒絶できる範囲に限界があることと，引用発明はできるだけ記載に沿って認定した上，の問題が浮上するようになり，このような背景の下で形式的にでも相違点を認定した上で，それが実質的な同法 29 条の 2 が新設され，これによって先願の開示相違か否か判断する方がより確実な判断になると思わ全体が後願に対して排除効果を持つようになった。

れる。

このように，同条の趣旨は，先願明細書等に記載さなお，同一特許に係る特許権侵害訴訟と審決取消訴れている発明は，特許請求の範囲以外の記載であって訟は，同時期に知財高裁に係属するダブルトラックのも，出願公開等により一般にその内容は公表されるの場合においては，原則として同一の裁判体で審理判断

で，たとえ先願が出願公開等をされる前に出願されたされるところ，請求項に係る発明の認定においても，後願であっても，その内容が先願と同一内容の発明で引用発明の認定についても，2 つの事件の判決は同様

ある以上，さらに出願公開等をしても，新しい技術をの認定になるのが通常である。もっとも，侵害訴訟のなんら公開するものではないから，このような発明に

第 1 審判決と審決において引用発明の認定が異なるこ

特許権を与えることは，新しい発明の公表の代償としともあるため，審決取消訴訟の判決は，実質的な意味て発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥

では審決の引用発明の認定を維持しつつ，これを表現

当でない，というものである（19）。

上認定し直して，その認定を統一することがある。同
じ引用例に係る発明を理由とする新規性欠如について

6.2

も，侵害訴訟においては，特許無効の抗弁の中で，裁（1） 拡大先願における発明の意義

判所が当事者に主張させつつ，ある程度自由に引用発

上記のような趣旨から，特許法 29 条の 2 にいう先明を認定できるのに対し，審決取消訴訟においては，

願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等審決の認定が誤っているとまではいえないものの，よに記載されている事項及び記載されているに等しい事

り分かりやすく判断しやすい形式で引用発明を認定し項から把握される発明をいい，記載されているに等したいときに，裁判所がそれほど自由に引用発明の認定

い事項とは，出願時における当業者の有する技術常識を改めることはしにくい，といった相違がある。審決を参酌することにより記載されている事項から導き出取消訴訟においては，引用発明の認定いかんによっせるものをいうものと解される（知財高判令和 2・2・て，一致点や相違点の認定をも連動して異なってくる

25（平成 31 年（行ケ）第 10010 号）〔CRISPR-Cas 事からである（知財高判平成 30・10・18（平成 30 年（ネ）件〕）。

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拡大先願の判断手法

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新規性を考える（2） 先願発明の認定

また，特許法 29 条 1 項の新規性については，新規拡大先願に係る特許法 29 条の 2 所定の「発明」が性ありとしても進歩性が否定されるような場合に厳密完成しているものでなければならないかについては，に論じる意義が乏しいとして，従前進歩性の判断につ抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参いてほど多くの議論がされていない感がある。特に，

酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発請求項に係る発明が，引用発明と全く同一の構成とは明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定めいえず，引用発明を包含する場合や上位概念の場合，る後願を排除する効果を有しないとし，創作された技

数値限定発明の数値を含む場合等に，発明の技術的意

術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持義を考慮することなく直ちに「発明が同一」といってつ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とよいのかは，現時点では的確な答えが得られておらする技術効果をあげることができる程度に構成されてず，問題提起にとどまったかもしれない。当然とされいないものは，「発明」としては未完成であり，特許てきた従前の実務の取扱いについても，検討を要する

法 29 条の 2 にいう「発明」に該当しない（知財高判ものがあるように思われ，今後の議論に期待したい。

令和 2・11・10（令和 2 年（行ケ）第 10005 号）〔ガラ
ス板合紙用木材パルプ事件〕）。

（注）

また，同条にいう発明が実施可能であることが必要であるか否かについては，同条で求められる技術内容の開示の程度は，当業者が，先願発明がそこに示され（1）吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説〔第 13 版〕』103 頁（2）『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第 2 章第 3 節 4.2（3）柿崎弘一「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』308 頁ていること及びそれが実施可能であることを理解し得（4）柿崎・前注 3る程度に記載されていれば足りる（知財高判令和 2・（5）前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61

2・25（平成 31 年（行ケ）第 10010 号）〔CRISPR-Cas
事件〕）。
ここでも，新規性の判断において必要とされる認識
可能性と再現可能性が重要となる。

巻 11 号 12 頁
（6）前田・前注 5（7）中山信弘『特許法〔第 4 版〕』130 頁，髙部眞規子『実務詳説特許関係訴訟〔第 4 版〕
』414 頁（8）公然猥褻につき，最二小決昭和 32・5・22 刑集 11 巻 5 号
1526 頁，名誉毀損につき，最二小判昭和 36・10・13 刑集 15
巻 9 号 1586 頁，礼拝所不敬につき，最二小決昭和 43・6・5（3） 発明の同一性
特許法 29 条の 2 における「発明の同一性」は，上記のように認定した先願発明と請求項に係る発明とを対比し，両者の一致点及び相違点を抽出し，相違点が刑集 22 巻 6 号 427 頁（9）『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第 2 章（10）嶋末和秀「審決取消訴訟における無効理由と新規性」『理論と実務 2』387 頁

ある場合，当該相違点が，周知技術，慣用技術の付加，（11）先使用についての文献であるが，特許庁『先使用権制度の削除，転換等であって，新たな効果を奏するものでは円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―（第2 版）』（平成 28 年 5 月。令和元年 9 月改定）が，出願前の実なく，課題解決のための具体化手段における微差といえるようなときに実質同一であると判断される（知財高判平成 30・5・30（平成 29 年（行ケ）第 10167 号）

施の立証についても参考になる。
（12）東京地判平成 27・10・29 判時 2295 号 112 頁〔ノンアル〔積層フィルム事件〕）。

コールビール事件〕は，「エキス分の総量が 0.5 重量％以上
2.0 重量％以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料
であって，／pH が 3.0 以上 4.5 以下であり，／糖質の含量が70.5g／100 ㎖以下である，／前記飲料」とする請求項に係る終わりに既に公衆に利用可能な状態に置かれた技術的思想
は，独占を許容してその創作・公開を奨励する必要が発明と対比すべき公然実施品について，「別紙の各分析項目の成分量ないし特性を備えたノンアルコールのビールテイス
ト飲料であり，エキス分の総量は 0.39 重量％，pH の値はない。よって，新規性の判断は，特許性を有しないも

3.78，糖質はゼロ（栄養表示基準に基づき 100 ㎖当たり 0.5gのの代表である。新規性の判断についてもその基礎と未満）」と認定し，請求項に係る発明とはエキス分の総量のなる引用発明の認定は，進歩性の判断の場面と同様に，極めて重要な判断の出発点であり，認識可能性と再現可能性が必要であることを自覚していきたい。
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みが相違点であるとして，pH や糖質の含量との関係を考慮することなく，上記公然実施発明から容易に想到できたものと判断したが，これに対する批判として，黒川恵「公然実施パテント 2022

新規性を考えるをされた発明に基づく進歩性判断」ジュリ 1509 号 40 頁

について，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等（13）同判決は，引用例 1 には，緑内障治療にカルシウムアンタの創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識にゴニスト活性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤の併用が基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技開示されているのみで，Rho キナーゼ阻害活性と緑内障治療術的思想が開示されていることを要するという裁判例もあるについての開示は一切存在しないことに照らすと，引用例 1（知財高判平成 22・8・19（平成 21 年（行ケ）第 10180 号）の記載に接した当業者は，たとえ，そこに記載された具体例〔ビスホスホン酸塩の製造方法事件〕）。同判決は，特に，当の 1 つが，たまたま Rho キナーゼ阻害活性をも有するとし該物が，新規の化学物質である場合に，刊行物に製造方法をても，そのことをもって，引用例 1 に，Rho キナーゼ阻害活

理解し得る程度の記載がないときには，当該刊行物に接した性を有する薬剤と眼圧を下降させる薬剤を併用する緑内障治

当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもな

療が記載されているとまでは認識することができないと判示

く，特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他のした。

入手方法を見いだすことができることが必要であると判示し（14）同判決は，引用文献に記載された発光素子は，いずれもている。

AlGaN 層又は AlGaAs 層を組成傾斜層とするものであるが，（16）同判決は，公知の刊行物に記載された物の技術的思想が，組成傾斜層の技術は，それぞれの素子を構成する特定の半導当業者が容易に実施できる程度に記載されていないからと体積層体構造の一部として，異なる技術的意義のもとに採用

いって，当業者が当該発明を再現することができないとか，されているから，引用文献に記載された事項から，半導体積

当該発明は公衆の共有財産となっていないとかいえないと層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して，半導体発光

し，当業者にとって実施不能かということと，当業者が容易素子の技術分野において，その駆動電圧を低くするという課に実施できる程度に開示されているか，とは別問題であると題を解決するために，AlGaN 層の Al の比率を傾斜させた組判示する。

成傾斜層を採用することを導くことは，後知恵に基づく議論（17）島並良「刊行物における発明の開示の程度」別冊ジュリスといわざるを得ないと判示する。

ト 170 号 28 頁

（15）他方，刊行物に物の発明が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを（18）島並・前注 17（19）『工業所有権法逐条解説〔第 21 版〕』89 頁

要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（特許法 2 条 1 項）にかんがみて，新規の化学物質

パテント 2022－ 24 －（原稿受領 2022.4.13）

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