大野総合法律事務所

vol.18目

C ontents

次

◦論

文

◦商 標 N e w s

技術ブランドの活用と商標法

◦中 国 N e w s

中国渉外事件の準拠法 ―新法の制定―

◦海 外 N e w s

Myriad事件 ―遺伝子特許は無効か？―

◦知

門



◦ 判例ダイジェスト



◦コ



財

入
ラ

ム

1
弁理士 土生 真之 5
弁護士 市橋 智峰 6
弁理士 松任谷 優子 8
弁理士 津田 理 101112
弁護士 飯塚米国特許法271条(f)のソフトウェアへの適用（米国AT&T v. Microsoft 事件）暁夫

論文
Thesis

米国特許法271条（f）のソフトウェアへの適用（米国AT&T v. Microsoft 事件）
弁護士

飯塚

暁夫

1081 号 241 頁（製パン器事件）は、属地主義の観点

１．はじめにから、特許法 2 条 3 項にいう「実施」は、日本国内に日本の特許法の効力の及ぶ地理的範囲は日本国内に限おけるもののみを意味すると解すべきであり、101 条

られる（属地主義）。したがって、日本国外における日の「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」

本の特許発明の実施行為は日本の特許権の侵害とはなら

は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当ず、権利者は、日本の特許権に基づき権利行使することであると判示している。

はできない。属地主義については、明文の根拠があるわ

属地主義の原則は、米国特許法（35 U.S.C.）においけではないが当然の原則であるとされており、例えば、ても当てはまり、直接侵害について定める 271 条 (a)BBS 並行輸入事件において、最高裁は、「……属地主義

は、侵害行為地が米国内であるべきことを明文で定めての原則とは、特許権についていえば、各国の特許権が、いる。しかしながら、その一方で、属地主義を緩和する

その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定効果を有すると解される271条 (f) の規定もある。本稿

められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認では、この271条(f) の規定のコンピューターソフトウェ

められることを意味するものである。」と判示している

1
ア への適用が問題となった米国のケースを紹介する。

（最高裁平成 9 年 7 月 1 日判決・判時 1198 号 230 頁）。
また、間接侵害（特許法 101 条）の場合についても、

2．事案の概要
米国 AT&T Corporation（以下「AT&T」）は、音声

例 え ば、 大 阪 地 裁 平 成 12 年 10 月 24 日 判 決・ 判 タ

1

Oslaw News Letter vol.18

符号化・圧縮記録装置の発明に関する米国特許（以下States all or a substantial portion of the「AT&T 特許」）を有していたところ、米国 Microsoft

components of a patented invention, where

Corporation（以下「マイクロソフト」）の製造販売すsuch components are uncombined in whole

るパソコン用 OS である Windows がパソコンにインス

or in part, in such manner as to actively

トールされると、AT&T 特許を侵害することになるとinduce the combination of such components

して、AT&T はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所

outside of the United States in a manner thatに提訴した（以下「AT&T 事件」）。審理中、マイクロソ

would infringe the patent if such combination

フトは、「Windows をインストールしたパソコン」がoccurred within the United States, shall be

AT&T 特許の侵害品となる事実は認め、米国内で販売

liable as an infringer.

されたパソコンへの搭載分については和解したため 、特許発明の構成要素の全部または要部を、米国内に米国外で製造販売されたパソコンへの搭載分の取扱いがおいてまたは米国から、正当な権限なしに供給しまた争点となった。マイクロソフトは第一審、第二審と敗訴は供給せしめた者は、当該構成要素の全体または一部

し、最高裁へ上告した。

が結合されていない状態にはあるが、当該構成要素の2

マイクロソフトは米国内で製造した Windows のマス

米国外における結合を積極的に誘引するような態様でターコピーを記録したゴールデンマスターディスクを作供給されている場合であって、もしその結合が米国内成し、このゴールデンマスターディスクを米国外のパソで行われたとすれば当該特許の侵害となるものである

コンメーカーに出荷していた（その他インターネット経

ときは、侵害の責任を負う。

由でも提供していたのだが、本稿では、便宜上、ゴール
デンマスターディスクによる提供に絞って検討する。）。

この規定は、Deepsouth 事件という実際の特許裁判

各パソコンメーカーは、限定枚数のゴールデンマス

をきっかけに 1984 年に立法されたものである。原告

ターディスクを米国外で受領し、マイクロソフトとのラがある装置の米国特許を有していたところ、被告製の装イセンス契約に基づき、ゴールデンマスターディスクか

置は原告特許の侵害品であったが、被告は、その装置のら複数のディスクに Windows をコピーし、その複数の部品全てを米国内で製造したうえ米国外の買い手に送インストール用ディスクを用いて米国外でパソコンにり、買い手は米国外で装置を組み立てて使用していたとWindows をインストールし、そのパソコンを米国外でいう事案について、最高裁は、現行の 271 条 (f)(1) の販売していた（なお、Windows がパソコンにインストー

ような明文規定がないことを理由に、属地主義を貫き、ルされて初めて侵害品になるのであり、Windows 単体

権利者の訴えを認めなかったのだが、さすがにそのようまたはパソコン単体では侵害品にはならない。）。この事

な法の抜け穴を認めるのは不当だということで、271件で争われたのは、米国特許権に基づく損害賠償請求に

条 (f) が制定されるに至った。日本の間接侵害規定と異おいて米国外での販売分を算定の根拠にできるかというなり、特許発明の構成要素が米国から米国外に供給され問題である。

た場合も対象となることが明文で定められているのが特徴である。

3．米国特許法 271 条 (f)(1)

４．争点に関する当事者の主張と裁判所の判断

AT&T 事件における侵害品はあくまでも「Windows
がインストールされたパソコン」であり、Windows のAT&T は、「Windows がインストールされたパソコ

インストールが米国外で行われる以上、侵害品の製造はン」が侵害品になることから、Windows は、271 条 (f)米国外で行われたことになり、属地主義の原則からする(1) にいう特許発明の「構成要素（component）」であと、米国特許である AT&T 特許の効力は米国外には及り、かつマイクロソフトは、Windows を、米国外で、

ばず、AT&T は権利行使できないはずである 。

ライセンス契約に基づきパソコンにインストールさせる

3

しかしながら、米国特許法 271 条 (f) の要件を充足ために、米国からゴールデンマスターディスクを輸出しすると、属地主義の例外として、権利行使が可能になる。

ており、「当該構成要素の米国外における結合を積極的

本件で問題となった 271 条 (f)(1) の規定を以下に紹介に誘引するような態様で供給されている」場合に当たる

する（下線、訳文筆者）。

ので、271 条 (f)(1) によりマイクロソフトの責任は認められるべきであると主張した。

米国特許法 271 条 (f)

それに対するマイクロソフトの反論の骨子は次のとお（1） Whoever without authority supplies orりである。

causes to be supplied in or from the United①ソフトウェアは無形の「情報」にすぎず、271 条 (f)2大野総合法律事務所(1) にいう「構成要素」は、装置の物理的構成要素支持して、次のように判示した（2007 年 4 月 30 日に限定されているから、ゴールデンマスターディス

判決 5）。

クは特許発明の「構成要素」にはなり得ない。ゴールデンマスターディスクはいわば設計図と同様のも【争点１】 ソフトウェアが 271 条 (f)(1) にいう「構ので、設計図を米国外に送り、米国外で設計図どお成要素」に該当するのはどのような場合か？

りに侵害品を製造させる行為が 271 条 (f)(1) の責任を発生させないのと同様、マイクロソフトは侵害【最高裁の判断】 コンピューターで読み取り可能な責任を負わない。

物理的媒体に記録されているソフトウェアの有形の②仮に Windows が「構成要素」に該当するとしても、コピー（例えば CD-ROM 等の媒体にコピーされたも実際に米国外においてパソコンにインストールされの）は「構成要素」になり得るが、物理的媒体に記録た Windows のコピーは、全て米国外において作成されていない無形で抽象的なソフトウェア（プログラ

されており、「米国から供給された」ものではない

ムコード）は「構成要素」になり得ない。マイクロソ

ので、271 条 (f)(1) の要件を充足しない。

フトは、米国外で製造されたパソコンにインストー
ルされた Windows のコピーそのものを輸出したわけではなく、その「構成要素」を米国から供給したも

本稿では、CAFC と最高裁の判断を検討する。

のではない。「構成要素」となり得るのは、抽象的な（1）CAFC の判断

Windows のプログラムコードではなく、それが CD-第一審で敗訴したマイクロソフトは、連邦巡回区控訴ROM 等の物理的媒体にコピー（記録）されたもので裁判所（CAFC）に控訴したが、CAFC は地裁の判断をあり、かかる媒体にコピーされ、パソコンにおいて可支持し、Windows は、271 条 (f)(1) にいう「構成要素」

読な状態にならない限り、そもそも特許発明を侵害すに該当すると判断し、マイクロソフトの控訴を退けた

るよう「結合」することはできない。Windows のプ（2005 年７月 13 日判決 ）。判旨は次のとおりである。

ログラムコード自体は単なる「情報」にすぎず、いわ① プ ロ グ ラ ム コ ー ド だ け で 十 分 特 許 性 が あ り、 まば設計図のようなものであり、「構成要素」にはなり

4

た、271 条 (f)(1) は特許化された機械または物理得ない。

的構造に対象を限定していない。ソフトウェアは、
271 条 (f)(1) にいう特許発明の「構成要素」に十【 争 点 2】 米 国 外 で 製 造 さ れ た「Windows が イ ン ス

分なりうる。

トールされたパソコン」の「構成要素」は、マイクロソ②ソフトウェアについて、１個のマスターコピーが供フトにより「米国から供給された」ものといえるか？

給され、そのマスターコピーから複数のコピーが作成されるのがソフトウェアの典型的な供給形態であ【最高裁の判断】 米国外で製造されたパソコンに実ることを考慮すれば、Windows のゴールデンマス

際にインストールされた Windows のコピーそれ自体

ターディスクの輸出は「構成要素」の「米国からのは、米国外でゴールデンマスターディスクからコピー供給」に該当する。米国外で販売するソフトウェア

されたものであり、「米国から供給された」ものとはの各コピーにつき別々のディスクを供給する代わりいえない。

に、コピーすることのできるマスターディスク１枚

5．考察と私見だけを供給することができるのは、ソフトウェアの結 局、AT&T 事 件 を 検 討 す る う え で の ポ イ ン ト は、性質に内在する特徴である。
③ゴールデンマスターディスクの内容は、そのコピー

271 条 (f)(1) の「構成要素」となるソフトウェアを、と寸分違わないものであり、容易、安価且つ迅速記録媒体から離れたコンピューターへの指令としての無にコピーできる以上、米国外でコピーさせる意図で

形・抽象的なプログラムコード自体（「抽象的ソフトウェ

１枚のマスターディスクを米国から国外に送る行為ア」）と考えるのか、それともそのオブジェクトコード

は、米国外で作成されたコピーについて、271 条 (f)が物理的・化学的に何らかの媒体に記録された有形のコ(1) の責任を生じせしめる行為である。

ピーであると考えるかに帰着するように思われる。
Windows をはじめ、ほぼ全ての商用ソフトウェアが、（2）最高裁の判断

コンピューターに理解できる言語（マシン語）で記述さ第二審でも敗訴したマイクロソフトが、さらに最高裁れたオブジェクトコード（バイナリーコード）により提に上告したところ、最高裁は、マイクロソフトの主張を供されるが、オブジェクトコードは、0 と 1 の数値の3

Oslaw News Letter vol.18

羅列（２進数データ）として表現されるものである。オなっているのであり、その点で、「設計図」の比喩は不ブジェクトコードを構成する 0 と 1 は、磁気（ハードディ

適切であろう。

スクの場合）、電荷（DRAM の場合）、電圧（IC の場合）

ソフトウェアにおいて重要なのはコンピューターへののほか、物理的な凹凸（CD-ROM や DVD-ROM の場合）

指令たる中身のプログラムコードであって、ゴールデンやレーザ光線による相変化（CD-RW の場合）など、媒

マスターディスクであろうと、ゴールデンマスターディ

体により様々な物理的・化学的現象に対応させて表現さ

スクからコピーしたインストール用ディスクであろう

れる。

と、記録媒体は単なる「容器」にすぎないはずである。

最高裁は、抽象的ソフトウェア自体はそのままでは他

その複製行為は、ある容器から別の容器に中身を移し替の構成要素と結合できず、何らかの媒体に記録されて初えたのと実質的には変わらない。中身が全く同じなの

めて結合可能な「構成要素」になると判示しており、ソに、別の容器に移し替えたら侵害を免れるという論理構

フトウェアの複製行為を、機械装置の部品の組み立て（結成には、どうも違和感を覚える。また、プログラムを記合）と同視しているかのようである。

録した記録媒体だけでなく、プログラム自体（抽象的ソ

しかしながら、前述のように、記録媒体に記録された

フトウェア）にも特許性を認めるのであれば、（論理必ソフトウェアといっても、結局は、様々な物理的・化学

然ではないものの）抽象的ソフトウェアも「構成要素」

的現象により０と 1 を表現したものにすぎず、複製（コになり得ると解するのが素直であろう。

ピー）するといっても、それを読み取って、また何らか

AT&T 事件において最高裁が他の構成要素と結合可能の物理的・化学的現象により表現し直すだけであって、と指摘する「コンピューターにより可読状態になったコ

機械装置の部品を組み立てるのとは全く異なる。

ピー」の実態は、前述の様々な物理的・化学的現象によ

最高裁が、「構成要素」として結合可能と称する「ゴーり表現された０と１の情報であり、０と１で表現された

ルデンマスターディスクから米国外で作成したコピー」

Windows のオブジェクトコードが、プログラマーのパにしても、そのコピーを記録したディスク自体がパソコ

ソコン（→会社のサーバー）→ゴールデンマスターディ

ンの構成部品となるわけではなく、パソコンの方に残る

スク→インストール用ディスク→製造されたパソコンとのはやはりパソコンのハードディスクドライブに記録さ表現方法を変えつつ移し替えられていったにすぎないのれたプログラムコードのみなので、どうして「ゴールデであって、何故に「ゴールデンマスターディスクから作

ンマスターディスクに記録された Windows」ではなく、成した Windows のコピー」だけが「構成要素」と判断「ゴールデンマスターディスクから米国外で作成したコされるのか、理解に苦しむ。CAFC のように、ソフトウェ

ピー」の方だけが構成要素になるのか、両者を区別する

アというものの性質を考慮した議論が適切であろう。
最高裁は、AT&T 事件の判決中で、「たしかに最高裁

合理的根拠が不明である。
そもそも、ここで問題となっているのは、人間の頭のの考え方を貫くと法の抜け穴を許容してしまうかもしれ中にある観念的なソースコードではない。プログラマー

ないが、それは議会が立法により解決すべき問題であがプログラミング言語で記述したソースコードをコンる」旨述べている。一方、CAFC は、法は、技術の進ピューターに入力し、それをコンパイラというソフト

歩や具体的事情（本件の場合は例えばソフトウェアの特ウェアを用いてオブジェクトコードに変換して作成し記性や取引形態）に合わせて柔軟に解釈すべきとの立場を録媒体に記録するのがソフトウェア開発の実態であり、取っているものと解される。特に IT 産業のように変化

その作業はすべてコンピューターにより行われる。最高のスピードが非常に速い分野においては、必ずしも立法裁のいう「抽象的ソフトウェア」なるものは、ここではを待つことなく、裁判所が具体的事案に即し、予見可能問題となっておらず、何らかの物理的・化学的現象によ

性・法的安定性に配慮しつつも積極的に結果の妥当性をり表現された実体として存在するソフトウェアが問題と重視した柔軟な法解釈を示す運用が望ましいと考える。

〈脚 注〉 1
本稿では、
「ソフトウェア」の用語を、日本の特許法における「プログラム」の定義（2 条 4 項）と基本的に同義で用いることとする。
2
マイクロソフトが、自ら国内において Windows をパソコンにインストールすることは 271 条 (a) の直接侵害に、米国内のパソコンメーカーに
Windows をライセンスしてパソコンにインストールさせることは、271 条 (b) の寄与侵害に、それぞれ該当することになろう。
3
なお、日本の特許法の下で間接侵害となるような物を輸出する行為、つまり侵害品を海外で生産することの幇助となるような行為の評価について、
例えば中山信弘『特許法』（弘文堂 2010 年）325 頁では、「101 条各号においては、輸出は間接侵害を構成する行為としては規定されていないの
AT&T 事件と同様の事案が日本で発生しても、侵害責任は否定さで、間接侵害となるような物を輸出しても侵害とはならない。」と説明されており、れることになろう。
4
http://www.patenthawk.com/rulings/04-1285.pdf
5http://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/05-1056.pdf

4

商標
News

大野総合法律事務所

Trademark News

技術ブランドの活用と商標法
弁理士

土生

真之

ば、ライセンスや連携の機会が生まれる。

１．技術とブランド

３．商標法における技術ブランドの保護

我が国は技術立国であり、製造業のみならずサービス業をも含む多くの企業にとって、技術が競争力の源泉と技術ブランディングは、企業の技術力をより一層活用なり得ることは異論の無いところであろう。また、企業するための有効な手法であると言えるが、これを法的な経営においてブランドが経営資源として重視されるよう側面から見ると、このようなブランディング手法が必になってからも久しい。

ずしも法的に十分保護されているとは言えない。例え

しかし、技術もブランドも知的資産の一種であるにもば、技術ブランドは単なる技術名称として扱われ、商かかわらず、両者の間には線引きがされており、技術と標として扱われない可能性 1 がある。また、「intel」やブランドの統合的な活用が十分に図られていないように「GORE-TEX」のように部品・素材のブランドが最終製思われる。特に BtoB の業態においては、全体として品に表示される場合には、最終製品についての商標の使みればブランドへの関心が低く、高い技術を有していて用であるとは認められない可能性 2 もある。

も、その技術の良さを顧客に伝える活動が不活発であ

そこで、技術ブランディングに内在するこのようなリる。このため、高い技術を有するにもかかわらず売上向

スクを軽減するためには、次のような対策が効果的であ上という成果に結びつかないことも多い。

る。

（１）品質保証機能を発揮していると主張
技術ブランドの場合には、出所表示機能よりも品質保ディングが注目されている。これは、技術をネーミング、
証機能の側面が強い。商標的使用であるか否かの判断にロゴ、キャラクター、スローガン等を通じて「見える化」
そこで、技術の良さを伝える手法として技術ブランするとともに、消費者にとっての「知覚品質」の形成を際しては、一般的には出所表示機能の発揮の有無が重視図る活動である。例えば、「intel inside」、「GORE-TEX」、されるが、技術ブランドの場合には、品質保証機能の発「Blu-ray Disc」等は、技術ブランドの一例である。

揮の有無を争点とすることが重要である。

２．技術ブランドの活用（２）強調表示（ロゴ化等）
ロゴ化等を通じて技術ブランドを強調して表示し、「普技術ブランドを活用することのメリットとしては、次通に用いられる方法」の域を脱することも有効である。

のようなものが考えられる。

この点、ダブルクオーテーションマーク（“”）で強調さ（１）イノベーションの訴求
製品の持つ技術の革新性を分かり易く伝えることがでれていることを考慮して、商標的使用を認めた事案 3 もきる。

（３）最終製品の品質に言及
部品・素材自体のブランド名である場合には、最終製ある。

（２）品質保証
製品の品質が一定水準であることを伝えることができ品についての品質・機能を保証する趣旨の言及をタグ等る。この機能を発揮する典型例は、ウールマークのように表示すると、最終製品についての商標の使用であるとな証明商標である。

も認められ易くなる。

（３）デファクトスタンダード化技術仕様を消費者に浸透させ、これらの技術を消費者

４．むすびの製品購買における選択事由とさせることで、自己の規格

技術ブランディングは決して新しい手法ではないが、のデファクトスタンダード化を後押しすることができる。

技術志向型企業で今まで自社にブランドは関係無いと考（４）技術ライセンス・連携の機会創出
技術ブランディングを通じて技術の価値が認知されれえていた企業であれば、一度試してみる価値はあるので〈脚はないだろうか。

注〉 

取消2007-301148号「M-dot事件」。プリンターの技術名称として使用された「M-dot」
は、
単にインク滴制御技術の名称を表示したものと認識させるのみであって、プリンターについて商標的に使用されていないとして不使用を理由に取り消された。
2
平成 16 年（行ケ）第 404 号「ZAX 事件」。スラックスに付されたタグに表示される繊維素材のブランド「ZAX」が、被服（スラックス）についての使用ではないとして不使用により取り消された。
3
平成 21 年（行ケ）第 10385 号「Bio 事件」。
1

5

中国
News

Oslaw News Letter vol.18

China News中国渉外事件の準拠法-新法の制定-

弁護士

１

はじめに
（国際私法の制定）

市橋

智峰（譲渡・ライセンス契約）

中国において、「渉外民事関係法律適用法」（以下、「本

49 条の規定は契約の準拠法を当事者が選択できる法」） が 2010 年 10 月 28 日 に 公 布 さ れ た。 施 行 はという当然の内容を定めているにすぎない 2。もっとも、2011 年 4 月 1 日である。同法はいわゆる抵触法ない

第三者や行政府との関係が問題となる事項などは強行し国際私法、すなわち準拠法を指定する法規範であり、法規性を有することになり、契約に関する一切の事項

我が国の「法の適用に関する通則法」に相当する法律でについて当事者の準拠法選択に委ねられることにはなある。国際私法に関しては、これまでも民法通則等に規らない。なお、契約においては、少なくとも重要事項定が設けられていたところ、本法は単行法として新たにについては、契約書の各別の規定で完結しておくべき制定されたものである。内容の多くは従前の法律と重なであり、準拠法たる法律に委ねることを想定するべきる面もあり、その点では従前の法律を整理し直したものではない。むしろ問題となるのは、技術ライセンス等という性格を持つ。その一方で、国際私法をより完備な契約においてライセンサーに課される技術の完全性のものとするべく新たな内容が盛り込まれた部分も少なく保証や第三者権利侵害責任のような規定である 3。こない。

れらは当事者間の問題に過ぎないにもかかわらず強行法規性を有すると一般に理解されており、そうであれ

本稿では、企業の関心事となり得る幾つかの重要事項

ば、準拠法の選択如何によらず、これらの義務は排除に的を絞り、本法を紹介する。

２

できないことになる。

不法行為（権利の帰属・内容、侵害）

権利侵害（原文は「侵権責任」；日本法の不法行為に相48 条及び 50 条は、知的財産の帰属・内容及び侵当）については、以下の内容を規定している。
◦権利侵害については、権利侵害行為地の法律を適用

害責任については「保護請求地の法律」を適用する旨する。ただし、当事者が同じ常居所を有する場合は、を規定している（原文は「被請求保護地法律」；より丁常居所地の法律を適用する（以上、44 条） 。

寧に訳せば「保護が請求された地の法律」の意）。この従前より民法通則 146 条が対応する規定を設けてい「保護請求地」が何を意味するのかは極めて重要な問題た。なお、そこでは、当事者の国籍が同じ又は住所が同であるが、本法中にその定義規定はない。言葉を単純

1

4

4

4

じ国にある場合に当該国の法律を適用することができるに理解すれば、それは裁判地を意味するものと読めなとされていた。本法の規定は、これと要件も異なり、また、

いこともない。しかし、以下の理由から、それは適切適用が必要的とされており、その点には注意を要する。

ではないと考える。

３

便宜上、特許権を具体例として挙げる 4。中国特許

知的財産権の帰属・内容ないし侵害について中国で訴訟をする

知的財産については、本法第七章が以下の三カ条を設

場合は、中国法が準拠法となることは当然であり、一けて規定している。

般にそれは問題とならない。準拠法が問題となるのは、◦知的財産の帰属及び内容は、保護請求地の法律を適

外国特許権について中国で訴訟をするような場合である 5。そして、この場合は、登録国法を準拠法とする

用する（48 条）。

のが合理的である 6。

◦知的財産権の譲渡及びライセンスに適用する法律は、当事者の合意により選択することができるが、また、権利侵害については、本法は、前述のとおり、当事者の選択がなければ、本法の契約に関する規定

権利侵害行為地法に依ることを規定している。知的財を適用する（49 条）。

産権の侵害も権利侵害の一形態であり、そうであれば、◦知的財産権の侵害責任は、保護請求地の法律を適用

一般の権利侵害と相容れない制度設計は採り得ないよ

するが、侵害行為の発生後に当事者は裁判所所在地

うに思われる。加えて、50 条後段においては、当事の法律を適用することを合意により選択することが者による裁判所所在地法の選択を規定している。する

できる（50 条）。

と、同条前段においては、裁判所所在地法でない法律6

大野総合法律事務所の適用があることを前提としていることが理解される。

頭に、中国企業が外国ではそのようなリスクに晒されなしてみると、「保護請求地」＝「裁判地」という図式はがら、外国企業は中国では低額な賠償額しか負担しない

否定されるように思われる。48 条に用いられる「保のは不公平であり、また外国法に依った方が被害者保護護請求地」の文言についても同様の意味に理解されるに資するとして、外国法を準拠法として認めるべきとのべきであろう。

主張が一部学説からなされていた。本法の制定においてそれでは、「保護請求地の法律」とは如何なる意味には、準拠法選択について原告の選択を認め、被害者保護

理解するべきか。私見としては、当該権利の効力が及び、その保護が求められている地域の法律と理解するべき５と考える 7。

４を一層強化したものと評価できよう。

おわりに（総論から一点の補足）

本稿では紹介できなかった重要事項も少なくない。本

消費者契約と製造物責任

稿では、各論部分に絞って論じてきたが、最後に総論部

製造物責任については、次の内容が規定されている。

分から一点だけ補足することとしたい。

◦被侵害者の常居所地の法律を適用することを原則と適用される外国法に規定のない事項について、次の内しつつ、被侵害者が侵害者の主たる営業地又は損害容が規定されている。

発生地を選択した場合は、それに依ることを認めて◦外国の法律に規定がない場合、中国の法律を適用すいる（44 条）。

る（10 条 2 項）。

なお、消費者契約についても同様の規定が設けられてこれは、例えば準拠法が日本法と指定されたとしても、いる（42 条）。

それによって直ちに中国法が全面的に排除されないこと

ポイントは、原告（被侵害者）側による準拠法の選択を意味している。契約の場面を想定すると、準拠法を中が認められたことである。すなわち、外国企業が被告と国以外に合意していたとしても、それだけでは（契約書される場合、原告の選択により当該外国の法律が準拠法において別途規定を設けなければ）、中国法の適用の余地とされ得る。従前は、原告の主張を容れて外国法を準拠が残るということであり、注意を要する。従って、準拠法とした裁判例が一部に見受けられたものの、損害発生法の合意なく紛争になった場合はもちろんのこと、契約地である中国法が適用されることが一般であった。これにより準拠法を指定する場合でも中国法（実体法）の十に関しては、高額な賠償額が認められ得る米国などを念分な理解が望まれることになる。

〈脚

注〉 

1

権利侵害発生後に、当事者が適用法律を合意により選択した場合は、当該合意によることも規定されている。

2

なお、契約一般について当事者が準拠法を選択できることも本法 41 条が規定している。

3

技術の完全性の保証については契約法 349 条及び技術輸出入管理条例 24 条が、第三者権利侵害責任については契約法 353 条及び技術輸出入管理条例 25 条が規定している。契約法 353 条は、第三者権利侵害責任については、特約をもって排除できる旨を規定するが、それとの対比からす
れば、その他は特約をもっても排除できないという理解が成り立つ。
4

著作権や技術秘密については登録が問題となるものではなく、単なる例示である。

5

国際裁判管轄の問題は別途生じ得る。中国においても、管轄の問題と準拠法の問題は別個の問題として観念されており、国際裁判管轄については、民事訴訟法（241 条以下）等において規定が設けられている。本稿では管轄の詳細については立ち入らない。
6

特許権の成立・効力等は当該登録国の法律により定まること、一般に属地主義により当該登録国内で当該特許権が保護されること等がその理由として挙げられる。例えば、日本特許権の専用実施権の内容が問題となった場合を想定すれば分かり易いが、その内容の画定は、日本法による決め事にすぎない。なお、我が国では、カードリーダ事件判決（最判平 14.9.26）が、登録国法を準拠法とすべきことを明らかにしている。
7

若干細かくなるが、立法の経緯に言及しておく。草案段階では、48 条の対応条文は、「『知的財産』については、『権利保護地』の法律を適用するが、『権利発生地』（原文は『権利来源地』；一般に登記地・登録地の意）の法律を適用してもよい」旨の規定となっていたところ、公布に際しては現在の 48条のような内容となった。これは、登録地法を排除し、適用しないこととした趣旨と読むのではなく、「保護」とは権利の効力が前提となる故に登録地も含み得る概念と理解できることから、それに統一されたと理解すべきように思われる。

7

海外
News

Oslaw News Letter vol.18

Overseas News

Myriad事件-遺伝子特許は無効か？弁理士

1. 事件の概要

松任谷優子

但し、対象特許は特許法 101 条違反で無効と判断されたため、憲法上の争点については判断されなかった 4。

2010 年 3 月 29 日 ニューヨーク南地区連邦地裁は、
3.2 対象特許クレーム
Myriad Genetics, Inc. の有する乳癌・卵巣癌関連遺伝子に関する７つの特許について、「特許は無効」との判決を出
対 象 は、Myriad が 有 す る 乳 癌・ 卵 巣 癌 関 連 遺 伝 子した。判旨は、単離された DNA は、自然の産物と「著し（BRCA1 及び BRCA2）に関する 7 つの特許、組成物（遺く異なる（markedly different）」ものではないから特許伝子）、診断方法、薬剤スクリーニング方法に関する 15 ク
対象ではないというもので、単離された遺伝子に特許を認
レームである 5。
めてきた米国特許商標庁の長年の方針を根本から否定するものであった。
組成物：Claim 1 of USP No.5,747,282
An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide,
事件は控訴され現在 CAFC に係属中であるが、司法省がsaid polypeptide having the amino acid sequence set「単離された DNA」は特許対象ではないという Amicus
forth in SEQ ID NO: 2
Brief（意見書）を提出するなど、政府・メディアを巻き込
み大きな論争となっている。
診断方法：Claim 1 of USP No.5,709,999
A method for detecting a germline alteration in a
BRCA1 gene, said alteration selected from a groupconsisting of the alterations set forth in Tables 12A,
14, 18, or 19 in a human which comprises
analyzing a sequence of a BRCA1 gene or BRCA1
RNA from a human sample oranalyzing a sequence of BRCA1 cDNA made frommRNA from said human sample with the provisothat said germline alteration is not a deletion of 4
nucleotides corresponding to base numbers 41844187 of SEQ ID NO:

2. 背景
1980 年代より 20 年以上もの間、単離された遺伝子は特許対象と認められてきた。しかし、化学物質であると同時に遺伝情報でもある遺伝子の特許は、市場の独占を超えて情報の独占をも可能にする。
Myriad Genetics, Inc.（以下、「Myriad」という）は、
ゲノム創薬、分子診断を目的とする米国バイオベンチャー
で、乳癌・卵巣癌関連遺伝子（BRCA1 及び BRCA2）、大腸癌関連遺伝子等について多くの特許を保有している。同社 は BRCA1/2 を 利 用 し た 乳 癌 検 査 を $3,000 以 上 で独占的に提供しているが、その特許について、大学や公的機関に対してもアグレッシブな排除策（cease & desist
policy）をとってきた 1。
米国では乳癌は極めて頻度の高い癌であり（約 20 人に1 人と言われる日本の罹患率に対して、米国の罹患率は 8
人に 1 人）、遺伝子検査による早期発見・治療が望まれる。
しかし、国民皆保険制度のない米国では、高額な検査費用はそのまま患者の負担に跳ね返る。
このような事情のもと、2009 年 5 月 12 日米国自由人権協会（American Civil Liberties Union：ACLU）とPublic Patent Foundation（PubPAT）が原告を代理し、Myriad の特許無効を求める訴訟が提起された 2。

診断方法：Claim 1 of USP No. 5,753,441
A method for screening germline of a human subject
for an alteration of a BRCA1 gene which comprises
comparing germline sequence of a BRCA1 geneor BRCA1 RNA from a tissue sample from said
subject or a sequence of BRCA1 cDNA made frommRNA from said sample with germline sequencesof wild-type BRCA1 gene, wild-type BRCA1 RNA or
wild-type BRCA cDNA,
wherein a difference in the sequence of the BRCA1
gene, BRCA1 RNA or BRCA cDNA of the subject
from wild-type indicates an alteration in the BRCA1
gene in said subject.

3.3

3. 地裁判決
3.1

地裁の判断

地裁判決は 152 頁に及ぶが、DNA の性質、単離、シー
クエンシング等について詳細に論じたうえで、その特許適格性を組成物（遺伝子）クレームと方法クレームに分けてつぎのように判示した。

訴えの根拠

原告の訴えは、米国特許法 101 条 3 違反（遺伝子や診断方法は特許法 101 条が規定する特許対象に該当しない）、
合衆国憲法第 1 章 8 条 8 項違反（科学技術の進歩を妨げる）、
合衆国憲法修正 1 条及び 14 条違反（情報の共有を妨げ、言論の自由に反する）の３点であった。

(1) 遺伝子－“Markedly Different Characteristics”「単離された DNA」が、特許対象ではないとされる「自8大野総合法律事務所

然の産物」に該当するか否かが争点となった。
判決は、「特許権者は、自然に存在するものとは著しく異なる特性を有する新たなバクテリアを生み出した」として
人工バクテリアに特許を認めた 1980 年の Chakrabarty
判決を引用したうえで、単離された DNA は、天然の DNAと「著しく異なる（markedly different）」ものではないから特許対象ではないとした 6。
DNA は化学物質（分子）と情報担体という２つの性質を有するが、この情報の性質は他の生体内化学物質のなかで DNA に特有のものである。判決は、この情報の性質という点に関して、クレームにかかる「単離された DNA」と「天然の DNA」は“著しく異なる”ものではないと判断した（判決は、イントロンを含まない cDNA は天然の DNA と構造的に異なるという主張も認めていない）。

ことを認めたうえで、単離された DNA は特許対象ではないとする意見書を提出した。
司法省の意見書は、DNA は自然の産物であるから特許対象ではないとする一方、cDNA やベクター等の操作された DNA 分子の特許性は肯定しており 9、地裁判決と完全に一致するものではない。

4.2(2) 診断方法－“Abstract Mental Process”
本件診断方法の“analyzing”あるいは“comparing”が、単なる「精神的プロセス」にすぎないものか否かが争点となった。
被 告 は、“analyzing” や“comparing” ス テ ッ プ は、transformation（変換）を含むものであるから、101 条の特許適格性を判断する“Machine-or-Transformation
Test”7 の基準を満たすと主張した。
しかし、判決はクレームされた方法を実施するために、単離したり、シークエンシングを行うステップが実際必要であったとしても、これらのステップはクレームされていないし、たとえ含まれていると解釈しても単なる「データ収集ステップ」にすぎない；結局クレームは、変異を分析する、あるいは 2 つの配列を比較するという抽象的な「精神的プロセス」にすぎず、特許法第 101 条の特許対象には該当しないと判断した 8。

4. 地裁判決後の展開
4.1 米国司法省（The United States Departmentof Justice：DOJ）の意見書

本判決は Bilski 最高裁判決まえに出されたため、そのCAFC 判 決 が 採 用 し た“Machine-or-Transformation
Test”に従って方法クレームの特許適格性を判断している。
しかし、最高裁は、“Machine-or-Transformation Test”
自体は肯定しつつも、これが 101 条の唯一の判断基準ではないことを明示した（唯一の基準とすると 101 条の解釈を不当に制限することになる）。
Bilski 最高裁判決後、薬剤の投与方法の特許性が争われ た Prometheus v. Mayo で は、 再 審 理 の 結 果、 先の CAFC 判決と同様に「特許は有効」と判断された 10。
Prometheus のクレームと Myriad のクレームには違いがあるが 11、Prometheus は Myriad の主張でも引用されており、CAFC が本件診断方法をどのように判断するか期待がもたれる。

5. 今後のゆくえ
事件は Myriad によって控訴され、現在 CAFC に係属している（米国特許商標庁は控訴審の原告ではない）。本事件
は最高裁まで争われる可能性が高く、その場合、最終的な結論が出るまで 2 － 4 年かかることが見込まれる。これまで遺伝子について付与された特許は 2,645 件、遺伝子配列に関連する特許は 50,000 件以上に登り、米国特許商標庁はこれらの特許が直ちに無効となることはないと発表している。しかしながら、本事件がバイオ企業やその特許戦略に少なからず影響を与えることは否定できない。
本稿の執筆にあたって、Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP の弁護士 Ryan Chirnomas 氏に多大な協力を得た。ここに格別の謝意を表する。

2010 年 10 月 29 日、米国司法省は、米国特許商標庁
や多くの遺伝子特許を出願してきた NIH 等の方針に反する〈脚

Bilski 最高裁判決の影響

注〉 

1

ペンシルベニア大、ジョージタウン大、エール大など、大学や研究機関に対して警告状を送付。Myriad は研究利用は許すが、検査結果を患者に提供することを認めない。

2

原告は、Association for Molecular Pathology（AMP）をはじめとする 4 つの非営利団体、医師、患者、乳癌研究を支援する運動家等で、ACLU と PubPAT が代理を務める。被ACLU v. Myriad 等と記載されるが、ACLU は当事者ではない。
告は特許権者である Myriad とユタ大学、及び米国特許商標庁である。AMP v. USPTO 、
米国特許法第101条(35 U.S.C. 101 Inventions patentable.)Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or

3composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
4

付随的違憲審査制を採用する米国では、憲法問題が提出されていても他の理由により事件を処理できる場合は原則として憲法判断をしない（憲法判断の回避の原則）

5

U.S. Patent No. 5,747,282 (claims 1, 2, 5, 6, 7 and 20)、U.S. Patent No. 5,837,492 (claims 1, 6, and 7)、U.S. Patent No. 5,693,473 (claim 1)、U.S.

Patent No. 5,709,999 (claim 1)、U.S. Patent No. 5,710,001 (claim 1)、
U.S. Patent No. 5,753,441 (claim 1)、
U.S. Patent No. 6,033,857 (claims 1 and 2)
6

Chakrabarty 判決は「著しく異なる（markedly different）」ことまで要求するものではないとの批判がある。地裁判決は 101 条の特許適格性は新規性判断と区別され、単に天然物と異なるだけでなく“顕著に異なる特性”が必要であるとする。
“Machine-or-Transformation Test”：①特定の機械や装置に関連付けられているか（it is tied to a particular machine or apparatus）、又は、②特定の物を変換させて異7なる状態や物にするものか（it transforms a particular article into a different state or thing）
を要件として特許適格性を判断する。
8

地裁判決は Bilski CAFC 判決を多く引用している。

9

バイオ企業に配慮されているようにも見えるが、単離されただけの DNA が自然の産物とすれば、
天然物、
抗体、
siRNA 等の特許適格性も否定されることになる。

10

先の CAFC 判決は Bilski CAFC 判決に従って判断されたものであったため、Bilski 最高裁判決後 CAFC に差戻され、2010 年 12 月 17 日に再審理後の判決が出た。

11

Myriad のクレームは、“analyzing”（変異を分析）、あるいは“comparing”（2 つの配列を比較）と記載しているだけで、Prometheus で“transformative”と判断された“determining”
ステップは、その不可欠な前提であったとしてもクレームには明記されていない。

9

知財
入門

Oslaw News Letter vol.18

IP Intro

弁理士

Q5. 自社で開発した新しい技術であれば、必ず特許をとることができるのでしょう
か？

津田

理

合にだけ、特許が与えられることになります。したがって、たとえ自社で開発した技術であっても、必ずしも特許をとることができるわけではありません。その技術について特許出願をする際には、まず事前の調査を特許が与えられるためには、特許法で定められた所

行って、特許取得の可能性を検討することをお勧めし定の要件（特許要件ともいいます）を満たす必要があます。

ります。したがって、たとえ自社で開発した技術について特許出願をしたとしても、特許要件を満たさないQ6. 自社ですでに特許をとっている技術と同じものについて、もう一つ特許をとることはできますか？

場合には、その技術について特許をとることはできません。
ここでは、特許要件のうち代表的なものとして「新規性」と「進歩性」について説明します。
新規性の要件は、簡単にいうと「その技術が新しい

日本の特許法には、同一の発明について特許を認めものでなければならない」というものです。つまり、ないという規定（いわゆる「ダブルパテント」を禁止

すでに世の中で知られている技術については、特許をする規定）が設けられており、同じ技術について二つとることができません。ここで注意が必要なのは、自の特許をとることはできません。したがって、出願し分が新しいと考えているだけでは、この新規性の要件

ようとしている技術が特許をとっている技術と全く同を満たすことにはならない、ということです。例えば、じ場合には、特許をとることはできません。

自分が知らないだけで、その技術がすでに文献に掲載

では、出願しようとしている技術が特許をとっていされてしまっているような場合には、新規性の要件をる技術と全く同じとまでは言えない場合はどうでしょ

満たしません。そのため、特許出願をする際には、まず、うか。
（形式的に同じでなくても実質的に同じであれば新規性の要件を満たしているかどうかを、調査してお「ダブルパテント」ですので、ここでは、その場合は除く必要があるでしょう。この調査は、インターネット

きます。）

上の検索サービス（例えば、「特許電子図書館」の「公ある技術について特許を取得すると、その技術の内報テキスト検索」など）を利用すれば、自分でも簡単

容が記載された特許公報が発行され、世の中に知られに行うことができます。自社で開発した技術と同じもた技術となります。このことは、その特許をとった者のが記載された文献がないかを、まずは確認してみてに対しても当てはまりますので、特許をとった技術とください。

似たような技術を出願する場合には注意が必要です。

さて、調査の結果、自社で開発した技術とまったく

すなわち、出願しようとする技術が、すでに発行され同じものが記載された文献はなかったとします。そのた特許公報に記載されている場合には、上述の「新規場合、次にクリアしなければならないのが進歩性の要性の要件」を満たしませんし、特許公報の記載に基づ件です。進歩性の要件は、分かりやすくいえば「そのいて容易に思い付く程度では「進歩性の要件」を満た技術が、すでに世の中で知られている技術から簡単にさないことになります。

思い付くようなものであってはならない」というものとはいえ、世の中の発明は、ほとんど既存技術に改です。したがって、上記の調査の結果、ある文献に、良を加えて開発されたものです。特許をとった技術をその技術とほとんど同じような技術が記載されていベースにして、改良を加えて新しい技術を開発した場て、両者の違いが技術常識にしか過ぎないような場合

合に、特許を取得できる可能性があることはいうまでには、進歩性の要件を満たさない、ということになりもありません。特許出願をするか否かは、特許をとっます。

た技術からの改良の程度に応じて決めるのが良いでしょう。

このような新規性や進歩性の要件を満たしている場

10

判例
ダイジェスト

大野総合法律事務所

Case Law Digest

著

著作権の帰属

平成22年5月25日判決（知財高裁

H21（行コ）第10001号）請求棄却>>認容

親会社が開発費を負担して子会社に制作を委託したソフトウェアについて、開発費を負担したという事実があったとしても、直ちに、その開発費を負担した部分のソフトウェアの著作権が、その都度、委託者に移転することはないと判示された。
商

公序良俗

平成22年8月19日判決（知財高裁

H21（行ケ）第10297号）無効不成立>>審決取消

本件商標「ASRock」は、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから、出願当時、引用商標及び標章「ASRock」
が周知・著名であったか否かにかかわらず、本件商標は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当すると判示された。
特職務発明、独占の利益、超過利益

平成22年8月19日判決（知財高裁

H20（ネ）第10082号）原判決変更

いわゆるプレステ事件の控訴審である。知財高裁は、①開放的ライセンスポリシー、②代替技術の存在によっても一般に「超過利益」はあり（原審東京地裁は、①②等から、独占の利益を否定し、請求棄却）、代替技術が複数ある場合は原則として市場に占める
特許発明の割合に応じた「超過利益」が認められるとして、請求を一部認容した。
商

譲渡、譲渡のための展示

平成22年8月31日判決（東京地裁

H21（ワ）第33872号）請求棄却

オンラインショッピングサイトの出店ページに商品を登録して販売した場合、当該出店ページへの出店者とサイトの利用者との間で売買契約が成立し、当該出店者が商品の譲渡主体となる。当該サイトの運営者は、商品の引渡義務を負わず、また、出店者との間で支配関係があるものではないから、商品譲渡の主体に該当しない。
特法36条6項2号（明確性要件）、パラメーター発明 平成22年8月31日判決（知財高裁 H21（行ケ）第10434号）拒絶審決>>取消

発明の明確性は、特許請求の範囲や明細書等の記載を考慮し、出願時の技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断すべき。
明確性の判断に当たって、特許請求の範囲の記載に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されない。
特国際裁判管轄、譲渡の申出、ウェブサイト 平成22年9月15日判決（知財高裁 H22（ネ）第10001号他）原判決取消

一審原告（日本法人）が一審被告（韓国法人）に対して製品の譲渡の申出の差止等を求めた。知財高裁は、諸要素を総合考慮して（原審大阪地裁とは異なり）譲渡の申出の事実を認め、国際裁判管轄を肯定。また、製品を紹介し、販売問合せフォーム作成可能な一審被告のウェブサイト開設自体が譲渡の申出にあたる可能性に言及した。
特新規性

平成22年10月12日判決（知財高裁

H22（行ケ）第10029号）拒絶審決>>取消

細胞系の発明について、引用例に寄託番号など細胞系の内容を特定するに足る記載がなく、引用例の著者には、本願優先日前、分譲の要求に応じる意思はなかったと認められ、細胞系は第三者にとって入手可能ではなかったため、引用例に当該細胞系の発明が記載されているということはできない、と判断された。
著

引用、複製

平成22年10月13日判決（知財高裁

H22（ネ）第10052号）控訴人敗訴部分>>取消

本判決は、
「引用」
（32 条）該当性は、最判 55 年 3 月 28 日が示した規範（①明瞭区別性、②主従関係）ではなく、同条の文言に従い判断すべきことを明らかにした。そして、控訴人（鑑定業者）が、鑑定証書に当該絵画の縮小コピーを添付したことは、「公正な慣行に合致」し、「引用の目的上正当な範囲で行われ」たものであるとして、「引用」（32 条）に該当すると判示した。
特

通常の用語の意味

平成22年10月15日判決（東京地裁

H21（ワ）第5717号）損害賠償請求>>棄却

裁判所は、通常の用語の意味、明細書等を参酌して、「文法辞書」とは、「ファイル」であると解釈した。被告製品においては、仮名
漢字変換に用いる辞書ファイルの一部が、メインメモリ上に展開されたまま動作するため、仮名漢字変換に当たり参照される際には、ファイルとして存在するものとは認められないと判断した。
特

進歩性、相違点

平成22年10月28日判決（知財高裁

H22（行ケ）第10064号）拒絶審決>>請求棄却

発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けた上で、容易想到性を判断する判断手法
は著しく適切を欠く。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきで
ある。
商

周知性

平成22年11月15日判決（知財高裁

H21（行ケ）第10433号）拒絶審決>>請求棄却

出願人たる組合への加入状況が低調であったことや有力な事業者が加入していなかったことを理由に、商標「喜多方ラーメン」
は、「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」の要件を満たしていないと判断された。

11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.18
特審決の理由の差替え

平成22年11月17日判決（知財高裁

H22（行ケ）第10191号）拒絶審決>>取消

審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を、技術常識の名の下に刊
行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることは許されない、とした。

コラム
Column

ごあいさつ
2 月 1 日より入所いたしました弁護士の飯塚暁夫と申します。弁護士 15 年目です。前職はマイクロソフト日本法
人の法務部勤務でした。兼子・岩松法律事務所において故花岡厳先生にご指導いただいたのをきっかけに特許訴訟の面白さを知り、その後、大場・尾崎・嶋末法律事務所において多くの事件を経験して研鑚を積むことができました。
マイクロソフトでは主として大企業向けのソフトウェアライセンス契約が業務の中心でしたが、その他にも非常に多様な業務を経験させていただき、特に独禁法につきましては、日々多くの相談案件をこなし、ライセンス契約中の特許非係争条項が公正取引委員会より違法と判断された審判事件を担当したほか、『公正取引』などの法律雑誌に寄稿する機会にも恵まれました。特許権をはじめとする知的財産権と独禁法は、両者ともイノベーションを促進するという点で共通の目的を有しているというのが現在の共通の理解であり、公正取引員会が執行力を強化している中、今後は両者の調和がますます重要性を増してくると思います。特許訴訟は 5 年半ぶりとなりますが、一日も早く勘を取り戻し、クライアントの皆様のお役に立てるよう努力する所存です。
今回、僭越ながら本ニュースレターに巻頭論文として拙文を執筆させていただきました。テーマは米国マイクロソ
フト・コーポレーションが当事者となった米国の特許訴訟を題材としたもので、私がマイクロソフト在籍中から関心を持っていた事件ですが、当時、米国本社法務から日本の法務に対して、事件についての説明は全くなく、訴訟の存在さえ知らされておりませんでしたので、私がすべて独自に調査して執筆したものであり、内容は、マイクロソフトの公式見解とは全く関係がないことを付言させていただきます。ソフトウェアの特性について考えさせられる大変興味深い事案かと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
（弁護士 飯塚 暁夫）

新年雑感
我が家から歩いて５分の所に２４時間営業のスーパーができた。まるで我が家に巨大な冷蔵庫を１つ備えたかのよ
うで、とても重宝して良いのだが、却って、買い物に出る機会が増えたように感じるのは私の勘違いだろうか。
先日もお雑煮に入れる食材を買い忘れたからと正月の朝にもかかわらず、このスーパーに買い物へ行くことになった。寒い朝、足早に店内に入ると、多くの商品が整然と並んでおり、おかげで目当ての食材を容易に探すことができた。
気がつくと、その食材は、割引対象商品になっていた。このスーパーでは、商品を陳列してから一定の時間が経過すると、経過した時間に応じて割引してくれるシステムがあるようだ。新年早々、得したな、と少し気分が良くなったところで、ふと、私がしている特許事務の仕事を思った。
雑然と商品が並んでいて目当てのものが探し出せなかったり、時間が経過しているのに割引されていない商品があったりしたら、きっと、身勝手？な私は、このスーパーの対応に不満を感じることだろう。その状況が改善されなければ、
このスーパーには行かなくなってしまうかもしれない。
特許や商標の事務手続きも同じで、クライアントからの依頼に正確、確実、そして忠実に応えることができなかったり、特許権、商標権の取得・保護のために最善を尽くす、といったクライアントとの約束を果たすべく、日頃の努力を怠ったりしたら仕事の依頼はなくなるはずだ。
届いたばかりの商品を忙しく並べる店員さんを見ながら、その人達の地道な努力が、結果としてお客様の信頼を獲得し、多くのお客様に来てもらえることにつながっているのだと感じ、目立たなくともあたり前の事をきちんと確実にこなすことが仕事において大事な事なのだと改めて思った。
年が明け、今日もまた、いつもと変わらず手続や書類のチェックをする。
地味ながらもこの仕事に責任とほこりを感じ、この思いを共有する特許・商標事務スタッフの仲間とともに明日も頑張っていこう。
（事務統括 新井 誠一）
本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第18号■編 集・発行 ／ 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2011年2月1日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL：03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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