大野総合法律事務所

vol.70目

2024 年 1 月 31 日発行

C ontents

次
文

令和の特許庁敗訴判決から学ぶ、対特許庁訴訟についての一考察 

弁理士 松野知紘

1◦商 標 N e w s

日本におけるコンセント制度の審査基準改訂案の問題点について 

弁理士 高櫻淳一

6◦海外 N e w s

AIに対する国際的な規制の動向 

弁護士 山口

裕司

7

◦特

許

入

門



弁理士 野本

裕史

9

◦判

例

紹

介



◦論

11

論文
Thesis

令和の特許庁敗訴判決から学ぶ、
対特許庁訴訟についての一考察 1
弁理士

１．はじめに松野知紘

２．検討手法

特許庁は、その名のとおり特許をする行政機関であって、拒進歩性の判断は、概ね、（１）本件発明 4 の要旨認定、（２）引絶を目的とするところではない。実際、権利化へ向けて前向きな用発明の認定、（３）一致点・相違点の認定、（４）相違点の容対応をしてもらえる審査官・審判官も多い。しかしながら、拒絶

易想到性判断、というステップで行われる（図１参照）。よって、査定不服審判を経て拒絶審決がなされ、それでも権利化を望む場

特許庁による進歩性の判断が誤っているとすれば、上記（１）～

合には、審決取消訴訟で特許庁 2 を訴えて戦うこととなる。特許（４）のいずれか１以上が誤っているということである。

異議の申立てに対して特許取消の決定がなされた場合も同様である。そして、拒絶ないし特許取消の最も多い理由は進歩性欠如であろう。
そこで、本稿 3 では、令和期の審決取消訴訟等の判決、特に拒絶審決等が誤っているとして特許庁が敗訴した判決を重点的に検討し、進歩性が争点となる場合の審決取消訴訟等における特許庁との戦い方について考察する。
〈脚

注〉 

津田理「知財業界における GPT 活用の可能性」本ニュースレター Vol. 68 (2023.7) を参照し、タイトルを含め、本論文の作成に ChatGPT の力を借りた。
正確には特許庁長官が被告となるが（特許法１７９条）、実質的に指定代理人として対応するのは審判官（通常は拒絶審決をした審判官）である。特許取消決定取消訴訟の場
合も同様。
3
以下、拒絶審決と特許取消決定を合わせて「拒絶審決等」といい、拒絶審決取消訴訟と特許取消決定取消訴訟を合わせて「審決取消訴訟等」という。
4
実務上、権利化前の発明を「本願発明」と呼び、権利化後の発明を「本件発明」と呼ぶことが多いが、本稿では後者に統一する。
1
2

1

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）⑷ 容易想到性判断の誤り
相違点の容易想到性判断が誤っていることを理由として審決等を取り消した判決が２９件あった。
その内訳は以下のとおり
（重
複あり）
。
①．相違点の認定が誤っており、正しく認定した相違点が容易想到でないとされたもの：10 件②．相違点の認定に誤りはないものの、容易想到性判断を誤ったもの：20 件
２ 個別検討以下、上記（１）～（４）について典型的な事件を紹介するとともに、若干の考察を行う。
そこで、新規性及び／又は進歩性が争点となった令和期 5 の審

⑴ 本件発明の要旨認定誤り決取消訴訟等について、（１）～（４）の各ステップに関してどア 本件発明の要旨認定誤りのみにより審決等が取消されたもののような判断がなされたか、特に特許庁が敗訴した判決において該当するものはなかった。本件発明の要旨認定が真正面から（１）～（４）のステップのいずれが誤っていると判断されたの争われたものとして「情報処理装置及び方法，並びにプログラかに着目して検討を行った。

ム」事件知財高裁令和４年２月 10 日判決（令和３年 ( 行ケ )第 10056 号）があった。サブコンビネーション発明が問題

３．検討結果となった本事件において、審決では「他の装置」に関する事項

１ 概要

当否が争われた。結論としては、本件発明の要旨認定に誤りはを除外して本件発明の要旨が認定され、そのような要旨認定の新規性及び／又は進歩性が争点となった令和期の審決取消訴ないと判断されたが、仮に本件発明の要旨認定に誤りがあると訟等は合計 140 件あり、そのうちの特許庁敗訴判決は 36 件判断されていたとすると（例えば、本件発明の構造、機能等を6であった。これらを以下のように分類した 7（重複あり）。

特定している「他の装置」の構成を誤って除外していた場合）、⑴ 本件発明の要旨認定誤り

その誤りを理由として審決等が取り消されていたかもしれな

本件発明の要旨認定が誤っていることのみを理由として（すい。

なわち、一致点・相違点の認定等を行うことなく）審決等を取その他、サブコンビネーション発明は用途発明の一態様でり消したものはなかった。しかし、本件発明についてクレームあるとの考え方もあるところ 、用途限定を含む発明も本件発解釈（主に限定的な解釈）を行い、その解釈を前提として相違

明の要旨認定が問題になり得る。審査基準によると、クレーム点の認定が誤っていると判断された判決が８件あり、これらをに用途限定を含む物の発明であっても、その用途に適した物を

本件発明の要旨認定誤りと分類した。

意味しない場合であって、「用途発明」に該当しない場合には、

9⑵ 引用発明の認定誤り

その用途限定は本件発明の要旨から除外されてしまう。

引用発明の認定が誤っていることのみを理由として（すなわ

サブコンビネーション発明や用途限定を含む発明等においち、一致点・相違点の認定等を行うことなく）審決等を取り消ては、クレームに記載されているにもかかわらず発明の要旨かした判決が１件あった。また、引用発明の認定誤りが相違点のら除外された事項があり、それを承服できないのであれば、本認定誤りにつながった判決が３件あった。

件発明の要旨認定誤りを独立した取消事由として主張するこ⑶ 相違点の認定の誤り 8とが考えられる。

相違点の認定誤りのみを理由として（すなわち、正しく認定
した相違点の容易想到性を実質的に判断することなく）審決等イ 本件発明の要旨認定誤りが相違点の認定誤りにつながったもを取り消した判決が５件あった。また、相違点の認定が誤ってのおり、正しく認定した相違点の容易想到性判断が誤っているこ

リパーゼ事件最高裁平成３年３月８日判決（昭和６２年（行とを理由として審決等を取り消した判決が９件あった。これら

ツ）第３号）によれば、本件発明の要旨は特許請求の範囲のの合計 14 件の内訳は以下のとおり（重複あり）。

記載に基づいて認定するのが原則であり、特許請求の範囲の記①．本件発明の要旨認定誤りに起因して相違点の認定を誤っ

載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等

たもの：８件の特段の事情がある場合に例外的に明細書の発明の詳細な説②．引用発明の認定誤りに起因して相違点の認定を誤ったも明の記載が参酌される。以下、リパーゼ事件最判の原則にしたの：３件

がって特許請求の範囲の記載に基づいて本件発明の要旨認定③．本件発明の要旨認定及び引用発明の認定に誤りはないもを行った上で特許庁による相違点の認定が誤りであると判断のの、相違点の認定を誤ったもの：４件〈脚された「回転ドラム型磁気分離装置」事件と、明細書の発明の注〉 

正確には、判決日が平成 31 年 1 月 1 日以降で、令和 5 年 11 月 30 日までに確認できた判決。
6
審決取消訴訟において、新規性・進歩性が争点となった事件を母数とすると、拒絶審決が取り消された割合はわずか２０％程度しかない。近年の審査における特許査定率は８０％近くあり、拒絶査定不服審判における特許審決率も８０％近くある（特許行政年次報告書２０２３年版）。そのような状況下において、拒絶査定を受け、さらに拒絶審決を受けた、いわば働かないアリの中の働かないアリのような厳選された発明が最後の砦である知財高裁に挑むわけであり、審決取消率がこのように低い値となるのはやむを得ないであろう。一方、特許取消決定取消訴訟において、特許取消決定が取り消された割合は４０％程度となる。一度は新規性・進歩性が認められた発明が俎上に載ることから、知財高裁において進歩性が認められる発明も一定程度はあるということであろう。
筆者らが代理したものは、合計 140 件のうちの 7 件、特許庁敗訴３６件のうちの２件であった。進歩性が微妙な案件を依頼して頂いたクライアントに深く感謝する次第である。
7
必ずしも明確に分類できないものもあったが、筆者の主観で分類した。
8
本稿における「相違点の認定誤り」は、認定された相違点が正しくないという狭義の認定誤りと、相違点を看過しているものと、を含むものとする。
9
高石秀樹「『用途発明』の権利範囲について（直接侵害・間接侵害）」パテント Vol. 70 No. 1（2017）。
52大野総合法律事務所

詳細な説明の記載を参酌して本件発明の要旨認定を行った上メーカーに行った問い合わせに対する回答結果も考慮して、特で特許庁による相違点の認定が誤りであると判断された「ゲー定の構造を含むとする引用発明（公知発明）を認定したことのム制御方法，サーバ装置及びプログラム」事件（筆者らが代理当否が争われた。

した事件である）を紹介する。

本判決では、特許庁がメーカーに行った問い合わせは、行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の（ア）「回転ドラム型磁気分離装置」事件知財高裁令和２年５月

方法であることを認めるに足りる証拠はなく、当該商品が特定２０日判決（令和元年（行ケ）第１０１１６号）では、特許の構造を有していることが公然知られ得る状態にあったとは請求の範囲における「…前記使用済みクーラント液は，第２言えないとして、引用発明（公知発明）の認定は誤りであるとの回転ドラムから第１の回転ドラムに向かって流れ…前記された。

第１の回転ドラム下部の流路を形成する底部材」（下線付加）

審査及び拒絶査定不服審判では文献公知発明（特許法 29との記載について、知財高裁は「流路」を（任意の流路で条１項３号）を引用発明として拒絶されることが多いが、特許はなく）「第２の回転ドラムから第１の回転ドラムに向かう

異議申立て等では公知発明（同１号）ないし公然実施発明（同クーラント液の流路」と解釈し、引用発明にはそのような「流２号）が引用発明として挙げられることもある。特許庁は、公路」が形成されるか不明であるという相違点を看過している

知発明や公然実施発明の認定について、文献公知発明と比較すと判断した。

ると少なくとも相対的には経験が少ない。特許庁が公知発明や本判決では、特許請求の範囲の記載に基づいて要旨認定さ公然実施発明を認定している場合には、文献公知発明に比べるれており、そのような認定について原告も不本意ではないとと認定を誤っている可能性が高く、「公知」ないし「公然実施」

思われる。ただし、「流路」が「第２の回転ドラムから第１の解釈や証拠の取り扱い 11 も含め、その認定が正しいかを十の回転ドラムに向かうクーラント液の流路」を意味するのか

分慎重に検討する必要があろう。

疑義が生じ得るのであれば、特許庁での審査・審理の段階でイ 引用発明の認定誤りが相違点の認定誤りにつながったもの

補正ないし訂正しておくのがベターであったかもしれない。

「カテーテル組立体」事件知財高裁令和３年２月１７日判決（イ）「ゲーム制御方法，サーバ装置及びプログラム」事件知（令和２年（行ケ）第１００１１号）では、審決において「隔財高裁平成 31 年３月 26 日判決（平成 30 年（行ケ）第壁…の遠位部は…流入及び流出を可能とするように開口可能

10109 号）では、特許請求の範囲における「複数の期間なスリットを有しており」という構成を含む引用発明が認定さのそれぞれに対して、互いに隣接する期間における…対戦条れた。審決取消訴訟において、特許庁はそのような引用発明を件が異なるように…前記対戦条件を設定する」との記載につ認定できる根拠として甲３及び乙６を挙げ、「流体の患者へのいて、判決では明細書の記載（特に課題及び解決手段）を参注入及び患者の循環系からの流体の除去は，カテーテルハブの酌し、この「対戦条件」は、「これからゲームに参加しよう

中空部に配置された，『二方弁』として機能する『スリットをとするプレイヤ一般に対して向けられた一般的な対戦条件

備えた隔壁』を介してされることが技術常識である」等と主張を意味し、個々のプレイヤを特定した上で設定した対戦条件

したが、知財高裁は「（甲３及び乙６の）記載から，カテーテを含まない」と認定し、引用発明における対応するものは、

ルハブの中空部に配置された『スリットを備えた隔壁』が常にゲームに参加するプレイヤを具体的に特定することを前提『二方弁』として機能するとまで認めることはできない」等としたものであるから、本件発明の「対戦条件」には該当しな

して引用発明の認定が誤っていると判断した。
特許庁は引用文献の記載事項に加えて技術常識をも参酌しい、として相違点を看過していると判断した。
本判決では、「対戦条件」が、特許請求の範囲には記載さて引用発明を広く認定する傾向にあることが度々指摘されてれた要件ではないにもかかわらず、「これからゲームに参加

いる 12。特許庁が技術常識で補って引用発明を認定しているしようとするプレイヤ一般に対して向けられた一般的な対場合には、知財高裁でかかる認定が覆ることがあり得よう。

戦条件を意味し、個々のプレイヤを特定した上で設定した対⑶ 相違点の認定誤り

戦条件を含まない」と限定的に解釈された。
知財高裁は、明細書等の記載を参酌し、参酌に当たって発本件発明の要旨認定及び引用発明の認定は正しいものの相違

明の課題、用途、機能、作用効果を考慮する傾向にあるよう点の認定が誤っていた事案として、「弾塑性履歴型ダンパ」事、審決取消訴訟等に至って後がない状況であれば、

件知財高裁令和 2 年 10 月 21 日判決（令和元年（行ケ）第技術的範囲が狭くなるのを覚悟の上で、明細書の記載を根拠

10161 号）では、特許庁が、本件補正発明が「ダンパを囲繞として本件発明の要旨を狭く解釈して引用発明等との差異する空間が，二つの該剪断部の間の空間に一連」である点と、「想を主張することも考えられる。

定される入力方向に対して機能する向きに設置され」
，
「上記想定

なので

10

される入力方向に対し，二つの上記剪断部の面内方向が傾斜する⑵ 引用発明の認定誤り

ように上記剪断部が設置され」る点と、を別個の２つの相違点とア 引用発明の認定誤りのみによって審決等が取り消されたもの

して認定したところ、これらの構成は「いずれも，ダンパの形状「研磨用クッション材」事件知財高裁平成 31 年３月 14 日

を特定するものである。そして，これらの形状の構成は相互に関判決（平成 30 年（行ケ）第 10023 号）では、公然知られ連して，ダンパが振動エネルギーを吸収する機序に影響を与える

た商品について、そのカタログのみならず、特許庁が同商品のものであるから，上記の各構成を別個の相違点として，それぞれ

〈脚

注〉 

北田明他「近年の進歩性の判断について」パテント Vol. 67 No. 3（2014）、北田明他「審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と，該動向及び改訂審査基準の比較検討（進歩性第 1・2 分類）」パテント Vol 70 No. 1 (2017）。
11
このあたりは特許庁のみならず通常の弁理士も経験が少ないと思われるから、弁護士の知見が必須であろう。
12
上掲注釈１０。
103Oslaw News Letter vol.70（2024.1）
独立に容易想到性の判断をするのは相当ではないというべき」と

裁平成 23 年２月８日判決（平成 22 年（行ケ）第 10056 号））。

して、特許庁による相違点の認定が誤りであると判断された。

審決等における副引用発明等の認定が妥当であるか否か、特に例えば、「建築板」事件知財高裁平成 30 年５月 14 日判決（平不当な上位概念化が行われていないかを事前に十分検討する

成 29 年 ( 行ケ ) 第 10087 号）において「相違点をことさらことは、非常に重要と思われる。

に細かく分けて認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することは，本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても，

イ 副引用発明等を引用発明に組み合わせる動機付けがある（阻正当に判断されることなく，進歩性が否定される結果を生じるこ

害要因がない）との特許庁判断が誤りとされたものとがあり得るものであり，適切でない。
」と判示されているように、審査基準では、進歩性が否定される方向に働く要素として、相違点を細切れに認定すると進歩性が否定されやすくなる。その技術分野の関連性、作用・機能の共通性、課題の共通性等が挙ため、技術的に互いに関連する事項を１つの相違点として認定し、げられている。これらに関して検討、考察する。

そのような相違点に係る構成を開示した文献等がないといった主張があり得ると思われる。

（ア）技術分野の関連性、作用・機能の共通性⑷ 容易想到性判断の誤り

11 日判決（令和２年（行ケ）第 10075 号）では「被告は，「包装体及び包装体の製造方法」事件知財高裁令和３年３月
相違点の容易想到性判断は、概ね 13、ア．相違点に係る本件

甲１発明と甲３記載事項は，熱収縮という作用，機能が共通する

発明の構成に相当する副引例発明や周知技術（以下「副引用発明旨主張するが，熱収縮は，通常，弁当包装体が持つ基本的な作用，）があるか否か、イ．ある場合、副引用発明等を等」14 という。

機能の一つにすぎないことを考慮すると，被告の上記主張は，実引用発明に組み合わせる動機付けがあるか否か、阻害要因がない

質的に技術分野の共通性のみを根拠として動機付けがあるとしてか否か 15、ウ．ない場合、当該構成が設計事項に過ぎないか否か、

いるに等しく，
動機付けの根拠としては不十分である。
」とされた。

によって判断される（図２参照）。よって、特許庁による容易想技術分野が共通することのみを以って動機付けがあるとは言到性の判断が誤っているとすれば、上記ア～ウのいずれかが誤っえないことに加え、作用・機能が共通していたとしてもそれが基ているということである。

本的な作用・機能の一つにすぎない場合は動機付けの根拠とならないという知財高裁の判断は参考になる。特許庁が作用・機能の共通性を根拠として副引用発明等を適用する動機付けを述べている場合には、かかる作用・機能は基本的な作用・機能にすぎないとの主張が考えられよう。
（イ）課題
審査基準における「課題の共通性」は、主に引用発明と副引用
発明の課題の共通性を想定していると思われるが、その他に本件発明と引用発明の課題の共通性も問題となり得る。また、本件発明自体の課題や、引用発明自体の課題も問題となり得る。以下、それぞれに関する裁判例を紹介する。

ア 相違点に係る本件発明の構成に相当する副引用発明等がある、との特許庁判断が誤りとされたもの

ａ①副引用発明等の認定が誤っている、②副引用発明等の認定は正しいが、これを主引用発明に組み合わせても本件発明に至らない

引用発明と副引用発明の課題が異なるとして審決等が取り消された判決「簡易蝶ネクタイ又は簡易ネクタイ」事件知財高裁令和２、という２種類があった。

16

年３月 19 日判決（令和元年（行ケ）第 10097 号）では①として、「窒化物半導体積層体及びそれを用いた発光素子」「引用発明１は…簡易着用具付きネクタイを提供することを事件知財高裁令和２年３月 19 日判決（令和元年（行ケ）第課題とするものである。一方，前記ア ( イ ) のとおり，甲４

101000 号）では、特許庁が引用文献４～６に基づいて周知に記載された考案は…装身具取付台を提供することを課題技術を認定したのに対し、知財高裁は「被告が指摘する引用文とするものであるが，かかる装身具として，蝶ネクタイやネ

献４から６において，組成傾斜層の技術は…異なる技術的意義

クタイを例示するものではなく，蝶ネクタイやネクタイを着のもとに採用されているといえるから，各引用文献に記載され用する際に固有の問題があることを指摘するものでもない。

た事項から，半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念

したがって，引用発明１と甲４発明は，その具体的な課題に化して，半導体発光素子の技術分野において…という課題を解おいて，大きく異なるものといえる。
」として、容易想到性決するために…組成傾斜層を採用すること（本件技術）を導くが否定された。

ことは，後知恵に基づく議論といわざるを得ず，これを周知の
技術的事項であると認めることはできない。
」と判断した。

ｂ

特許庁が文献記載事項を不当に上位概念化して副引用発明等を認定することを諫めた裁判例は複数ある（例えば、知財高〈脚

本件発明と引用発明の課題が異なるとして審決等が取り消された判決「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」事件知財高裁令和注〉 

本稿では事案が少ないことから「効果」についての検討は省略するが、例えば、木村広行「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件」本ニュースレター Vol. 56 (2020.7) に詳しく考察されている。
14
１つの文献等から認定される副引用発明と、複数の文献等から認定される周知技術等があり得るが、近年の裁判例ではいずれの場合も引用発明に適用する動機付けが必要とされることが多いので、これらを区別する実益はあまりないと思われる。
15
動機付けの有無も阻害要因の有無も、結局のところ引用発明に副引用発明等を適用できるかどうかという問題に帰着するから、本稿ではまとめて検討する。
16②として、例えば、知財高裁令和３年７月２９日判決（令和２年（行ケ）第１０１３４号）。
13

4

大野総合法律事務所

３年２月８日判決（令和２年（行ケ）第 10001 号）では「本主張は有効と思われる）。

件発明と引用例１発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともとウ 相違点に係る本件発明の構成は設計事項に過ぎないとの特許

引用例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を加え庁判断が誤りとされたもの

る動機付けが乏しい」と判断された。

「サーバ装置，その制御方法，プログラム，及びゲームシス
テム」事件知財高裁令和２年６月４日判決（令和元年（行ケ）ｃ 本件発明と引用発明の課題は共通するが、引用発明では既第 10085 号）（筆者らが代理した事件である）では、ゲームに課題が解決されているとして審決等が取り消された判決のルールに関する相違点６について、「相違点６に係る本願発「電気絶縁ケーブル」事件知財高裁令和４年５月 31 日判

明の発明特定事項は当業者にとって設計的事項程度のことで決（令和３年（行ケ）第 10082 号）では、本願発明の課あって，当業者が当然なし得る程度の技術的事項にすぎないと

題は「コア材を取り出す作業の際に粉体が周囲に飛散し、作いうべき」という審決に対し、「かかる相違点６の存在によっ業性が低下してしまうという」ことであり、引用発明の課題て，引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異は「線心の取り出しを容易に行うことができるようにする」

なってくるといえる。したがって，
相違点６に係る構成が『ゲーことであり、両発明の課題は共通しているが、「引用発明にム上の取決めにすぎない』として，他の公知技術等を用いた論

おいては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別

理付けを示さないまま容易想到と判断することは，相当でなの手段によって既に解決されている」として、引用発明に周い。
」と判断された。

知技術を適用することには阻害要因があると判断された。

従前から、相違点に係る本件発明の構成に相当する副引用発
明等がないとしても、その構成に技術的意義がない場合には設ｄ

本件発明の課題自体が新しいとして審決等が取り消され計事項にすぎず、進歩性を認めないという考えが主流であった

た判決が、必ずしも技術的意義がない相違点であっても進歩性が認め「Ｘ線透視撮影装置」事件知財高裁令和３年４月 15 日判

られ得ることが明らかになった点で本判決は意義があろう。

決（令和元年（行ケ）第 10159 号）では、相違点に係る相違点に係る本件発明の構成に技術的意義がない場合でも構成である「画像回転機構」自体については「真新しいもの

進歩性が認められ得る、というところまで一般化できるのか、とはいえない」ながら、「本願発明は，その操作者の便宜にあるいは、ゲームの性格が相当程度に異なってくる場合には進着目して，操作者の観点から画像の調整を容易にするための歩性が認められる、というゲーム分野に留まる限定的な事案な問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとのか現時点では不明ではあるが、技術的意義が想定できない相の評価も十分に可能である。
」、「引用文献１には…という課違点であるとしても、設計事項にすぎないとは言えないとの主

題（課題 B2）について記載も示唆もなく…こうした課題が張を検討する価値はある。特にゲーム、ビジネスモデル等のソあることを前提として，引用発明との相違点の構成にする動フトウェア関連発明において有効な主張となろう。

機づけがあるとはいえず，」と判断された。

なお、本判決に関し、本事件の被告指定代理人を務めた関口哲生氏は「審判においては，確かに『ゲーム上の取決めにすぎｅ

引用発明の課題自体が既に解決されているとして審決等ない』と考えられる事項であっても，証拠を収集し，審決におが取り消された判決

いて周知技術等を提示しつつ丁寧に判断する必要がある。
」と「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケー

自省した上で、「ゲームシステムの進歩性を検討する上で参考

ション生成支援プログラム」事件知財高裁令和元年９月 19になる事件である。
」と肯定的に評価している

日判決（平成 31 年（行ケ）第 10005 号）では「引用発違点がゲームのルールのような非技術的事項である場合には

明は…を課題として，同課題を，…することによって解決し進歩性を認めるべきではない、として本判決を批判するする説たものであるから，…ようにする必要はなく，したがって，も見られる 18。非常に興味深く傾聴に値するものではあるが、設定ファイルを設定するパラメータを『携帯通信端末に固有

非技術的事項であることを理由として進歩性を否定した裁判のネイティブ機能を実行するためのパラメータ』とする必要

例は不見当である。

。一方で、相17はない。
」と判断された。

４．最後に以上をまとめると、引用発明と副引用発明等の課題が異なる場合（上記ａ）、本件発明と引用発明の課題が異なる場合（上以上、令和の特許庁敗訴判決において、審決等が進歩性判断の記ｂ）、本件発明の課題が新しい場合（上記ｄ）には、そのこ

どのステップ（図１、図２）を誤っていたのかを検討し、各ステッと自体を、容易想到性を否定する根拠として主張し得る。一

プでどのような主張があり得るかを考察してきた。進歩性が微妙

方、本件発明が有する構成とは別の手段によって引用発明が当

な発明の権利化・権利維持を希望するクライアントからの依頼に該課題を既に解決しているのであれば（上記ｃ及びｅ）、本件

応えるべく、不本意にも特許庁と戦わざるを得ない状況になった

発明と引用発明の課題が共通しているとしても（上記ｃ）、当

場合には、互角以上の戦いができるように研鑽を続けていきたい。

該別の手段を本件発明が有する構成とする動機付けがない（阻害要因がある）ことを主張し得る（該当する裁判例はなかった
が、引用発明と副引用発明の課題が共通している場合も同様の

〈脚

注〉 

関口哲生「シリーズ判決紹介− 2020 年度第 1 四半期（4 月〜 6 月）の判決から −」特技懇 No. 299。
18
田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」パテント Vo. 74、別冊 No. 26 (2021）、前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」パテント Vo. 74、別冊 No. 26 (2021）。
17

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）

Trademark News

日本におけるコンセント制度の審査基準改訂案の問題点について
弁理士

高櫻

淳一

出所混同のおそれの有無の判断は、厳格にすることも緩やか

１．コンセント制度とはにすることも可能なので、その判断の方法を明確にすべく審査
基準 WG において議論される。

令和 5 年 6 月 7 日、第 211 回通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、6 月 14日に公布された。その中に含まれる商標法改正によって、留保

ここで、懸念されるのは商標審査基準改訂案（以下、「改訂案」

型コンセント制度が導入され、令和 6 年 4 月 1 日に施行されという）3 の商標法 4 条 4 項の 4.(2) に規定された「『混同をる予定である。

生ずるおそれ』の有無は、査定時を基準として、査定時現在のそして、令和 5 年 7 月から産業構造審議会知的財産分科会

みならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断

商標制度小委員会の商標審査基準ワーキンググループ（以下「審できることを要する」である。確定させるのは困難な将来にわ

査基準 WG」といいます。）によって、制度導入に伴う商標審たってまで当事者を拘束することを求めたとすれば、本制度は査基準の改訂についての議論が続けられている。

非常に使い勝手が悪いものになってしまうと思われる。

コンセント制度とは、 商標法 4 条 1 項 11 号、 すなわち、

また、将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮でき先願の他人の登録商標と同一又は類似であって、指定商品若し

る事情について、改訂案の商標法 4 条 4 項の 4.(4) には「①

くは指定役務が同一又は類似である商標は登録しない規定の例

将来にわたって変更しないことが合意されている場合」とし外として、先行登録商標の権利者による同意があれば両商標のて、「出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたっ併存登録を認めるという制度である。

て変更しない旨の当事者間における合意…又はその要約が記載

米国はじめ諸外国の多くでコンセント制度は認められているされた書類が提出された場合」があり、さらに、「②将来にわたっが、日本は未導入で少数派であった。グローバル経済が進展すて変動しないことが証拠から認められる場合」として、「両商る中で、類似となるような商標を有する企業同士が、営業活動

標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にしていく上で、棲み分けができることを前提に、このような商わたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合」と標の併存をグローバル規模で互いに認めるような契約を締結す規定されている。

ることは少なくない。そうすると、少数派の日本が世界から取具体的に、どのような書類や証拠資料の提出が必要であるのり残されてしまうという見方もあった。

かは現時点で明確ではなく、今後策定される審査便覧や特許庁

しかし、審査・審判処理上の負担増大や審査遅延につながっの説明会における資料等によって明らかにされることになる。

てしまうという懸念があるとの理由により、今までコンセント
制度の導入が見送られてきた経緯がある。

３．コメントなお、日本と同様に未導入だった韓国も、時期を同じく来年
4 月にコンセント制度が導入される予定である 1。これによっ将来のその時々の状況に合わせて、事業戦略を柔軟に変更して、商標五庁（TM5）2 の足並みが揃うことになり、国際調和ていくことが企業活動の常であり、それにあわせて商標の使用の観点からは本改正は望ましいといえる。

方法等も変化するものである。コンセント制度における将来の混同を生ずるおそれの審査について、特許庁が書類の提出を求める等して、当事者にとって大きな負担を強いるとするなら

２．商標審査基準改訂案

ば、従来のアサインバック 4 の方が負担は少なく簡便であると日本においては、先行登録商標権者による同意があっても、判断される可能性が多分にある。そうすると、せっかく導入さ

なお出所混同のおそれがある場合には登録を認めない留保型コれるコンセント制度が選択されず、無用の長物になってしまう

ンセント制度が導入されることとなった。

かもしれない。

EU その他の国で採用されている完全型コンセント制度は、

本審査基準案自体に不備はないと思われるが、書類の提出にその商標権者の同意さえあれば、両商標の併存登録を認める制

ついては運用次第でいかようにもなり得るので、あまりに厳し度であるのに対し、留保型の場合、商標権者の同意があった上くならないことが望まれる。コンセント制度導入によって国際で、さらに出所混同のおそれがあるかどうかの審査を行い、問調和が図られても、利用されない制度となっては意味がない。

題がないことを確認して登録を認めるという制度である。
〈脚

注〉 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/2023/231010c.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/index.html
3
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/34-shiryou/03.pdf
4
商標登録出願人の名義を、一時的に引用商標権者の名義に変更することで、引用商標権者と新たに出願する出願人の名義を一致させて本規定に基づく拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再度名義変更を行う等の手法のこと。
1
2

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）

Overseas NewsAI に対する国際的な規制の動向
弁護士

山口

裕司

にするための、信頼できるコンテンツ認証及び来歴のメ

１．はじめにカニズムを開発し、導入する。
8. 社会的、安全、セキュリティ上のリスクを軽減するた

AI（人工知能）の技術開発が著しく進み、急速に普及するのに伴って、AI の開発によって生じ得るリスクを防止するめの研究を優先し、効果的な軽減策への投資を優先する。

ための規制の議論も活発に行われるようになった。本稿で9. 世界の最大の課題、特に気候危機、世界保健、教育等

は、2023 年において公表された AI に対する国際的な規制（ただしこれらに限定されない）に対処するため、高度の動向を概観する。

な AI システムの開発を優先する。
10. 国際的な技術規格の開発を推進し、適切な場合には

２．G7 の広島プロセス国際指針及び国際行動規範

その採用を推進する。
11. 適切なデータインプット対策を実施し、個人データ
及び知的財産を保護する。

G7 は、 フ ラ ン ス、 米 国、 英 国、 ド イ ツ、 日 本、 イ タ リ
ア、カナダの 7 か国及び欧州連合（EU）が参加する枠組で、2023 年は日本が議長国となって、広島サミット（首脳会合）

３．米国の大統領令
米国のバイデン大統領は、2023 年 10 月 30 日に、安や様々な閣僚会合を開催してきた。

全で、安心な、信頼できる人工知能の開発及び使用に関する

2023 年 10 月 30 日に、G7 首脳は、「高度な AI システ

大統領令を発令した。

ムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針」と「高度なAI システムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規

大統領令は以下の 8 つの原則を挙げている。

範」1 を発出した。

⒜

人工知能は安全で安心なものでなければならない。

⒝

責任あるイノベーション、競争及び協力を促進するこ

広島プロセス国際指針及び国際行動規範は、人工知能に関する OECD 原則（2019 年 5 月 22 日）2 を基礎として議とで、米国は AI 分野で先導し、社会の最も困難な課題

論され、精緻化された文書であり、以下の 11 項目の原則をの一部を解決する技術の可能性を解き放つことができる

挙げている。

だろう。

1. AI ライフサイクル全体にわたるリスクを特定、評価、⒞

AI の責任ある開発及び使用には、米国の労働者を支軽減するために、
高度な AI システムの開発全体を通じて、
その導入前及び市場投入前も含め、適切な措置を講じる。

援するという約束が必要である。
⒟

人工知能政策は、バイデン政権の衡平と公民権の推進

2. 市場投入を含む導入後、脆弱性、及び必要に応じて悪への献身と一致していなければならない。

用されたインシデントやパターンを特定し、緩和する。

⒠

3. 高度な AI システムの能力、限界、適切・不適切な使用

日常生活の中で AI 及び AI 対応製品の利用、操作又は購入が増えている米国人の利益は保護されなければなら領域を公表し、十分な透明性の確保を支援することで、
アカウンタビリティの向上に貢献する。

ない。
⒡

AI が進歩し続けるにつれて、米国民のプライバシー

4. 産業界、政府、市民社会、学界を含む、高度な AI シス

及び市民的自由は保護されなければならない。

テムを開発する組織間での責任ある情報共有とインシデ⒢

ントの報告に向けて取り組む。

連邦政府自身による AI の利用によるリスクを管理し、米国民により良い結果をもたらすために AI の責任ある

5. 特に高度な AI システム開発者に向けた、個人情報保護

使用を規制、統制及び支援する内部的な能力を高めるこ

方針及び緩和策を含む、リスクベースのアプローチに基とが重要である。

づく AI ガバナンス及びリスク管理方針を策定し、実施⒣

し、開示する。

米国が従前の破壊的イノベーション及び変化の時代に行ったように、連邦政府は世界的な社会、経済及び技術

6. AI のライフサイクル全体にわたり、物理的セキュリの進歩を主導すべきである。

ティ、サイバーセキュリティ、内部脅威に対する安全対策を含む、強固なセキュリティ管理に投資し、実施する。

４．欧州評議会の AI 条約

7. 技術的に可能な場合は、電子透かしやその他の技術等、欧州連合（EU）27 か国を含む 46 か国が加盟する欧州

ユーザーが AI が生成したコンテンツを識別できるよう評議会（Council of Europe）では、人工知能に関する委員

〈脚

注〉 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page5_000483.html
2
https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence-japanese-version.htm
17

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）
会が、2023 年 12 月 18 日に人工知能、人権、民主主義

めに人間の行動を操作する AI システム又はアプリケー

及び法の支配に関する枠組条約案 3 を公表している。

ションが含まれる。さらに、職場で使用される感情認識

第 1 章は、「本条約の規定は、人工知能システムのライフシステム及び公衆のアクセス可能な場所において（狭いサイクル内の活動が人権、民主主義及び法の支配と完全に一

例外を除いて）法執行目的で人を分類したりリアルタイ

致することを確保することを目的とする。」と規定し（第１ムの遠隔生体認証を行ったりするシステムなど、生体認

条第１項）、各締約国の「措置は、人工知能システムのライ証システムの一部の使用も禁止される。

フサイクルを通じて、人権、民主主義及び法の支配に対する

ⅱ

高リスク：高リスクとして識別された AI システムは、

悪影響の重大度及び発生確率を考慮して、必要に応じて段階

リスク軽減システム、高品質のデータセット、アクティ

的に差別化されなければならない。」として、いわゆるリス

ビティのログの記録、詳細な文書化、明確なユーザー情

クベースアプローチを採用している（第 1 条第 2 項第 2 文）。

報、人間による監視並びに高レベルの堅牢性、正確性及また、本条約における人工知能システムを、「明示的又は黙びサイバーセキュリティを含む厳格な要件に準拠する必

示的な目的のために、受け取った入力から、物理的又は仮想要がある。規制サンドボックスは、責任あるイノベーショ的環境に影響を与え得る予測、内容、推奨又は決定等の出力

ン及び準拠した AI システムの開発を促進する。

を生成する方法を推測する機械ベースのシステム」と定義し

ⅲ（第 2 条）、生成 AI も想定していることが窺われる。

最小限のリスク：AI システムの大部分は、最小限のリスクのカテゴリーに分類される。AI が使用可能なレ

第 3 章は、「人工知能システムのライフサイクル内の活動

コメンダーシステムやスパムフィルターなどの最小限のに関する原則」として 8 つの条文を設けている。

リスクのアプリケーションは、市民の権利や安全に対し

第 6 条

人間の尊厳及び個人の自主性て最小限のリスクがあるのみか、全くリスクがないため、

第 7 条

透明性及び監督

自由に使え、義務を負わないという利益を受けるが、企

第 8 条

アカウンタビリティ及び責任

業が、自発的に、これらの AI システムの追加的な行動

第 9 条

平等及び無差別第 10 条プライバシー及び個人情報保護第 11 条

健康［及び環境］の保護

ステムを採用する場合、ユーザーは自分が機械と対話

第 12 条

信頼性及び信用していることを認識させるようにしなければならない。

第 13 条安全なイノベーション

ディープフェイクやその他の AI 生成コンテンツにはそ

規範を遵守することはあり得る。
ⅳ

特 定 の 透 明 性 リ ス ク： チ ャ ッ ト ボ ッ ト な ど の AI シのようにラベルを付けなければならず、生体認証の分類

５．欧州連合の AI 法

や感情認識システムが使用されている場合には、ユー

欧州連合では、人工知能に関するルールを調和するため

ザーに対して通知される必要がある。さらに、プロバイに制定する規則（AI 法）の制定が 2021 年から議論されてダーは、合成音声、映像、文章及び画像のコンテンツがきたが、2023 年 12 月 8 日に、欧州委員会、欧州連合理

機械可読形式でマークされ、人工的に生成され又は操作事会及び欧州議会の間で政治的合意がなされた。AI 法の最されたものとして検出できるように、システムを設計し終的な条文は 2023 年 12 月末時点で公表されていないが、なければならない。

プレスリリース 4 や Q&A5 等において概要が紹介されている。

AI 法は、バリューチェーンに沿った透明性を確保する汎AI 法は AI システムが EU 市場に投入されるか、その使用用 AI モデル専用のルールを導入している。システミックリ

が EU 域内の人民に影響を与える限り、EU 内外の官民双方スクを引き起こし得る非常に強力なモデルの場合には、リスの関係者に適用される。AI 法は、高リスク AI システムのプ

クの管理並びに重大なインシデントの監視、モデルの評価のロバイダー（例：履歴書スクリーニングツールの開発者）及実施及び敵対的テストに関連する追加的な拘束力のある義務

び導入者（例 : 履歴書スクリーニングツールを購入する銀行）が生じる。これらの新たな義務は、産業界、科学界、市民団の両方に関係し得るし、AI システムの輸入業者も、外国の体、その他の利害関係者が欧州委員会と協力して策定した実プロバイダーがすでに適切な適合性評価手続を実施し、欧州

行規範を通じて運用されることになる。

適合性（CE）マークを付し、必要な文書と使用説明書が添

６．今後の動き

付されたことを確認しなければならない。さらに、大規模な生成 AI モデルを含む汎用 AI モデルのプロバイダーには、特

日本では、広島プロセス国際指針及び国際行動規範の内容

定の義務を負うことが見込まれる。

も踏まえて、経済産業省 AI 事業者ガイドライン検討会や内AI 法は、信用できる AI に関して、４段階に分類し、以下

閣府 AI 戦略会議において、AI 事業者ガイドラインの検討がのようなリスクベースアプローチを採用している。
⒤

行われている。

許容できないリスク：人民の基本的権利に対する明EU の AI 法の最終的な条文は、欧州議会と欧州連合理事

らかな脅威とみなされる AI システムは禁止される。こ会によって正式に承認されて、官報に掲載されることにな

れには、未成年者の危険な行動を促す音声支援を使用しる。今後、AI 法の詳細な内容を検討し、企業として対応策た玩具又は政府や企業による「社会的スコアリング」をを練っていくことが必要である。

可能にするシステム及び予測による警察活動の特定のア
プリケーションなど、ユーザーの自由意志を回避するた
〈脚

注〉 

https://rm.coe.int/cai-2023-28-draft-framework-convention/1680ade043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6473
5https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683
3
4

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）

Patent Intro

弁理士

Ｑ

裕史

ません）
。具体的には、新規事項を追加する補正ではないこ

拒絶査定を受け取りましたが特許の取得をと（特許法第 17 条の 2 第 3 項）に加えて、発明の特別な諦めたくありません。何かできることはありま

技術的特徴を変更する補正ではなく（同条 4 項）
、かつ、以

すか。

下のいずれかの事項を目的とする補正である必要があります

拒絶査定を受け取ったのち特許を取得するために取りう（同条 5 項各号）。

る手続には、（a）拒絶査定不服審判の請求（以下、「審判請求」(a) 請求項の削除といいます。
）と（b）分割出願の 2 種類があります。

(b) 特許請求の範囲の限定的減縮1.

野本(c) 誤記の訂正

時期的要件(d) 明瞭でない記載の釈明

審判請求と分割出願はどちらも拒絶査定を受け取った日か

また、上記 (b) を目的とする補正については、補正後の特ら 3 か月以内に限り行うことができます（特許法 121 条

許請求の範囲に記載されている発明が独立して特許を受ける

1 項、44 条 1 項 3 号）
。この期間は延長することができまことができるもの（すなわち新規性、進歩性などの拒絶理由

せん。

がないもの）でなければなりません（特許法第 17 条の 2

審判請求と分割出願はどちらか一方のみ行うこともできま

第 6 項）。

すし、両方行うこともできます。両方行う場合、拒絶査定

さらに、審判請求を行う際にする補正は、審判請求と同時を受け取った日から 3 か月以内であれば、同時に限られず、に行う必要があります（特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号）。

それぞれ異なる日に行うこともできます。
他方、分割出願は、最初から審査をやり直す手続ですから、
なお、この期間は、分割出願を行うことができる最後のタ

明細書中に記載されている内容の範囲内であれば、特許請求

イミングになるかもしれない点には留意が必要です。拒絶査の範囲の内容を大きく変更することが可能です。

定不服審判（前置審査を含む）の中で拒絶理由通知が出されまた、初めから変更後の審査対象を特許請求の範囲に記載た場合には、その応答期間内に分割出願を行うことができまして分割出願を行うこともできますし、分割出願を行ったのすが、拒絶理由通知が出されることなく審決となることもあち、後日補正により特許請求の範囲の記載を変更することもり、その場合には分割出願を行う機会はありません。

可能です。

2.

ただし、分割出願を行った日が原出願の日から 3 年を経審査対象を変更できる範囲

過している場合には、分割出願を行った日から 30 日以内に審判請求と分割出願の手続上の大きな違いは、特許請求の審査請求を行う必要があります（特許法 48 条の 3 第 2 項）。

範囲の記載により特定される審査対象を変更できる範囲です。

3. 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について

審判請求は、審査官の判断を不服として、経験豊富な 3人の審判官の合議体により丁寧に判断してもらうための手続以前までは、拒絶査定を受け取ったのち審判請求とあわせであり、審査の続きという位置づけですから、補正により審て分割出願を行う場合、その出願日が原出願の日から 3 年

査対象を変更する場合には、現在の特許請求の範囲の内容をを経過している分割出願については、分割出願を行った日か更に限定する補正しかできません（内容を拡げる補正はでき

ら 30 日以内に審査請求を行うことで、拒絶査定不服審判で

9

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）
いない場合は、本件運用の対象となりません）。

の審理と分割出願での審査とが並行して進むことになり、拒（ア）特許法 54 条 1 項の適用について事情を説明する

絶査定不服審判の結果を検討してから分割出願での審査対象

旨の上申書の提出を変更するといった対応を取ることができませんでした。

（イ）特許法 54 条 1 項の適用について事情を説明する

ところが、令和 5 年 4 月から特許庁にて新たな運用 1（以旨を専用のフォームにより送信下、「本件運用」といいます。
）が開始され、拒絶査定後に行われた分割出願 2 のうち出願人または代理人が申請を行った⑶

案件については、
特許法 54 条 1 項が適用されることにより、申請後の流れ

拒絶査定不服審判の結果が出てから 3 か月後まで分割出願

申請後の流れは以下のとおりです。

の審査を中止してもらう申請ができるようになりました。

申請に基づいて本件運用の適用対象となるか否かが判断されたのち、判断結果がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。
↓
本件運用の適用対象となった分割出願は、あわせて行わ（特許庁ウェブサイト「原出願が審判係属中の分割出願に対れた拒絶査定不服審判において以下の（ I ）～（III）のする審査中止の運用について」より引用）

いずれかがなされてから 3 か月後まで、当該分割出願の審査が中止されます。
（ I ）前置審査において特許査定の謄本が送達される

本件運用の詳細は以下のとおりです。
⑴（ II ）拒絶査定不服審判において最初の審決の謄本が送対象となる分割出願

達される

本件運用の対象となる分割出願は、拒絶査定後に行われた（III）審判請求または原出願が取下や却下となる

分割出願のうち、令和 5 年 4 月 1 日以降に審査請求がされ↓た審査未着手の出願であって、以下の（ i ）及び（ii）の両方の要件を満たす分割出願です。

上記（ I ）～（III）のいずれかにより審査中止の期間が終了する場合、その旨および中止期間の終了日がメール（ i ）分割出願とあわせて審判請求が行われており、そので通知されるとともに応対記録が作成されます。

拒絶査定不服審判（前置審査を含む）が係属中である↓

こと（ii）拒絶査定不服審判（前置審査を含む）の結果を待つ

審査中止の終了後は、上記（ I ）～（III）のいずれかの契機から起算して通常の出願と同様の審査順番待ち期間ことが便宜であるもの

を経て審査に着手されます。
なお、上記（ii）の要件については、たとえば請求項の記載が「明細書に記載の発明。
」などの具体的な発明特定事項

なお、本件運用の適用対象となった場合には、審査の中を含まないことが明らかなものである場合以外は、原則とし止期間の終了前に、審査中止を解除して当該分割出願の審査て、上記（ii）の要件を満たすものとして取り扱われます。

の再開を申請したとしても、特許庁はそのような申請は受け付けない 4 とされている点には、若干の留意が必要かと思わ

⑵

れます。

必要な手続
本件運用の適用を申請する場合、分割出願の審査請求を行った日から 5 開庁日以内 3 に、以下の（ア）及び（イ）の両方の手続を行う必要があります（一方の手続しか行って
〈脚

注〉 

特許庁ウェブサイト「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について」（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html）
2「拒絶査定後に行われた分割出願」には、拒絶査定不服審判（前置審査を含む）の中で拒絶理由通知が出された場合に、その応答期間内に行われた分割出願も含まれます（特許庁ウェブサイト「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用についての Q ＆ A」
（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatushutugan_chushi_qa.html）（以下、「本件運用Ｑ＆Ａ」といいます。）の第１項参照）。
3
審査請求日は参入せず、翌日を１開庁日目として計算します（本件運用Ｑ＆Ａの第５項参照）。
4
本件運用Ｑ＆Ａの第１５項参照
1

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特   

用途発明における間接侵害（特許法 101 条２号） 東京地裁令和５年２月 28 日判決（令和２年 ( ワ ) 第 19221 号 特許権侵害差止等請求事件）＞＞ 請求一部認容

本件発明は、「複数個の、金属マグネシウム（Mg）単体

課題は、洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体を、金属マグ

を 50 重量％以上含有する粒子を、水を透過する網体で封ネシウム単体の作用により減少させることによって、生乾き入してなることを特徴とする洗濯用洗浄補助用品」に関する臭の発生を防止しようとするものであるから、被告製品は、ものである。被告は、純度が約 99.95% の金属マグネシウ「課題の解決に不可欠なもの」に該当すると認定した。
被告は、

ムの粒子（被告製品）を販売していた。被告製品のパッケー

市場には被告製品と同じ構成を備える金属マグネシウム粒子

ジには、「BATH」、「WASH」及び「CLEAN」の記載があが多数流通していると主張したが、東京地裁は、「日本国内

り、ウェブの販売サイトには、「DIY」及び「【洗濯に】高純において広く一般に流通しているもの」の要件は、市場にお度のマグネシウムペレットを水の中に入れると水道水が弱ア

いて一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲ルカリイオン水に変化します。この弱アルカリイオン水には渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の

臭い成分の分解や洗浄力があります。
」などの記載があった。

観点から好ましくないため、間接侵害規定の対象外としたも東京地裁は、上記被告製品のパッケージ及びウェブページののであり、このような立法趣旨に照らすと、被告製品が市場記載に接した被告製品の購入者は、購入した被告製品を洗濯において多数流通していることのみをもって、「日本国内にネット等の水を透過する入れ物に封入し、これを洗濯機等において広く一般に流通しているもの」に該当するということ

入れて洗濯を行うという使用方法が説明されていると理解すはできないとして、間接侵害の成立を肯定し、被告製品の販るといえるから、被告製品は、本件各発明に係る洗濯用洗浄売等の差止を認めた。

補助用品の「生産に用いる物」に該当し、また本件各発明の特   

子会社である日本法人の提供主体性及び幇助の成否 東京地裁令和５年２月６日判決（令和３年（ワ）第 25213 号 損害賠償請求事件）＞＞ 請求棄却

原告（特許権者）は被告（日本法人）に対し、被告が自スにとどまるものであり、本件サービスの提供それ自体の全ら又は被告親会社（海外法人）と共同してクラウドベースの部又は一部を直接担うものではなく、本件サービスの提供に

ホームページ作成サービス（本件サービス）を提供し、若し当たり必要不可欠なものということもできない。
」「被告の上

くは被告親会社による本件サービスの提供を幇助していると記業務は、被告親会社による本件サービスの提供を容易にして、特許権侵害に基づく損害賠償を請求した。東京地裁は、する補助的な行為すなわち幇助行為ともいえない。
」として、①被告は被告親会社による日本での本件サービスの提供開始

幇助の成立も否定した。本件サービスを構成するシステムのよりも後に設立されたこと、②被告が本件サービスを主体的一部が日本国内に存在するか否か、発明の効果も日本国内でに提供することをうかがわせる記載は見当たらないこと、③得られているか否かが不明であり、「ドワンゴ対 FC2」事件

被告設立に関するプレスリリースには本件サービスの提供をの知財高裁大合議令和５年５月 26 日判決が示した規範に被告が担うことをうかがわせる記載はないこと、④被告親会

照らしても、被告の実施行為が認定できないように思われる。

社が別の企業と日本での本件サービスに係る業務提携契約を本件では、日本法人は広報活動や顧客対応窓口としての活動

締結したこと等を挙げて、被告を本件サービスの提供主体と等にとどまっているとして、幇助の成立が否定されている。

認定できないと判断した。また、東京地裁は、「被告親会社

インターネットを介したサービスは有体物の移動を伴わないによる本件サービスの提供との関係では、そのための広報活ため、日本法人が侵害訴訟に巻き込まれるリスクを抑制する

動や顧客対応窓口としての活動等の間接的、周辺的なサービ一手段として参考になり得る。

11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.70（2024.1）
商   

非商標的使用（商標法 26 条 1 項 6 号該当性） 東京地裁令和４年 12 月 22 日判決（令和３年（ワ）第 33526 号 商標権侵害行為差止等請求事件）＞＞請求棄却

本件商標（商標登録第 5648844 号「バレないふたえ」（標

占める大きさの黒色ハート図形内中段に配置されるが、包装

準文字）、第 3 類：二重瞼形成用化粧品等）に係る商標権をにおける各記載を総合的に考慮すれば、一般消費者は、商品有する原告は、被告が被告商品（二重瞼形成用化粧品等）の包装表面下部左側及び裏面にも記載される記載である「Eye

包装等に付した被告標章「バレない二重」が本件商標と同一

Catching Beauty FUTAE LIQUID」が被告商品の名称で又は類似であり、また被告商品が本件商標権の指定商品と同あると認識すると認定した。そして、上述のとおり、化粧品

一又は類似であるとして、本件商標権に基づき、被告商品のや美容施術の宣伝広告において「ばれない」の語が多く使用販売等の差止等を求めた。主な争点は商標法第 26 条 1 項

されている実情から、被告標章は被告商品の効能等の説明な

6 号該当性（当該被告標章の使用態様は、需要者が何人か

いしキャッチフレーズと認識するのがむしろ通常であり、被の業務に係る商品であることを認識することができる態様で告標章の使用態様は、商標法 26 条 1 項 6 号に該当し、本の使用ではなく、本件商標の商標権の効力が及ばない範囲の

件商標権の効力は被告標章に及ばないとして、原告の請求ものであるか）である。東京地裁は、二重瞼を形成する美容を棄却した。その後、控訴審の知財高裁令和５年 12 月 26

施術や二重瞼形成用化粧品等の宣伝広告として、
「バレにく

日判決は、
「バレないふたえ」等の表現が、化粧品の品質及い二重」「バレないふたえまぶた」といった表現が使用されび効能に関するありふれた表現であり、加えて、化粧品に係ており、原告及び被告商品以外の二重瞼形成用化粧品等におる需要者は一般に外形的な表示の具体的態様から出所を識別

いて、商品説明として「バレない整形級ふたえ」等といったしているから、称呼及び観念よりも外観の異同が相対的に重表現が使用されていることが認められるとした。さらに、被要で、被告標章が本件商標に外観上相違し、非類似であると

告商品の包装においては、被告標章は表面の上部半分程度をいう結論を導き、控訴を棄却した。

商   

取引上一般に採択、使用されていない商標の識別力判断 知財高裁令和５年９月７日判決（令和５年（行ケ）第 10030 号 審決取消請求事件）＞＞請求認容

本件商標は、「くるんっと前髪カーラー」の文字を標準文ことになると認めるのが相当である」と判断した。よって、字で表してなるものである。
知財高裁は、「『くるんと』の語は、

知財高裁は、「本件商標は、本件商品の品質、効能等を普通

前髪を含む毛髪について用いられるときは、通常、『（毛髪が）に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると丸く曲がった様子』を示す語として用いられ」、「『くるんと』

いうことができるから、商標法３条１項３号に掲げる商標にの語と『くるんっと』の語は、促音の有無により互いに意味該当する」として、商品の具体的な品質等を表示する慣用的を異にするものとは認められない」ので、「『くるんっと』のな表現として取引上一般に採択、使用されている事実関係が語は、それが副詞として修飾することになる用言（動詞、形見いだせないことを理由に識別力を肯定した審決を取り消し

容詞等）が明示されていなくても、その内容は自明であって、た。なお、知財高裁は、本件商標は文法的に正しい表現では

通常、『（前髪が）丸く曲がった様子』を示すものとして、本ないとしても、「商品の品質、効能等を間接的に暗示するに

件需要者等に認識されるものと認めるのが相当である」としとどまるものではなく、これを直接的かつ具体的に表示するた。そして、「『くるんっと前髪カーラー』の語句又はこれにものである」として、独占適応性の観点においても「他の事準ずる語句を本件商品について用いる例があったと認めるに業者において、本件商品に該当する商品の製造、販売等をす

足りる証拠がないことを考慮しても、『くるんっと前髪カーるに当たり、『くるんっと前髪カーラー』と同一又は類似のラー』の語句に接した本件需要者等は、
通常、
当該語句が『丸標章を用いようとすることは当然に想定される」と述べていく曲がった前髪を作るカーラー』を意味するものと認識するる。

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「Oslaw News Letter」第70号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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