大野総合法律事務所

vol.51目

C ontents

次
英国最高裁判決（［2018］UKSC 56）について 

弁理士 片山健一

1◦商標 N e w s

カナダ改正商標法（2019年6月17日施行予定）の概要と注意点 

弁理士 矢野公子

6◦海外 N e w s【米国特許】特許適格性の新ガイダンス 

弁理士 梅田

慎介

7

◦特

許

入

門



弁理士 酒谷

誠一

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis英国最高裁判決（［2018］UKSC 561）について―第二医薬用途特許の有効性と侵害成否についての判断基準―
弁理士

片山

健一

本稿では、上記最高裁判決に至るまでの経緯の概要を確認し［要約］

たうえで、当該最高裁判決の判示内容の概要を整理する。

Warner-Lambert 社 が 保 有 す る 欧 州 特 許（ 英 国 ） 第［事案の概要］0934061 号 の 有 効 性 と 侵 害 が 争 わ れ て い た Warner-

Warner-Lambert は、欧州特許（英国）第 0641330 号

Lambert v Mylan and Actavis（Lyrica）事件に関し、英および同第 0934061 号の特許権者である。

国最高裁判所は、2018 年 11 月 14 日、明細書の開示が不十分であるとして特許無効の判断を示すとともに、傍論として

これら 2 つの特許のうち、第 0641330 号は発作障害のではあるものの、医薬第二用途発明の侵害性判断基準に関する医薬品（プレガバリン）についての特許であるところ、2013

見解を述べた。

年 5 月 17 日に存続期間満了となっている。

しかし、その見解は判事ごとに異なるものであり、医薬第二

一方、第 0934061 号は上記医薬品の第二用途発明特許と用途発明の侵害性判断の基準は、本最高裁判決でも明確にはなして存続しており、下記の２つのクレーム（スイス型クレーらなかった。

ム 2）を含んでいる。

〈脚

注〉 

https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2018/56.html
2「症病Ｙを治療するための医薬の製造における物質Ｘの使用」といった形式のクレームである。
1

1

た

Oslaw News Letter vol.51

判事：Arnold

Claim 1. Use of [pregabalin] or a pharmaceutically acceptablesalt thereof for the preparation of a pharmaceutical

原告 / 被告：Warner-Lambert Company LLC

composition for treating pain.

被告 / 原告：Generics (UK) Limited (Mylan),（仮訳：
疼痛の治療用医薬組成物の製造のためのプレガバリ

Actavis Group PTC EHF,
Actavis UK Limited,

ン又はその薬学的に許容される塩の使用）

Caduceus Pharma Limited

Claim 3. The use according to claim 1, wherein the pain isneuropathic pain.

（仮訳：
前記疼痛は神経障害性疼痛である、請求項１に記載［権利の有効性について］
Arnold 判事は、クレーム３については、神経障害性疼痛はの使用）Warner-Lambert は、上記クレーム３でカバーされる神経

中枢神経因性疼痛と末梢神経因性疼痛に分類して考えることが障害性疼痛のほか、癲癇および全般性不安障害（GAD）につ必要であるとしたうえで 4、中枢感作性に関して一般的な知識

いての製造販売承認を受け、これら３つの症状についての効能を有する読み手が本件明細書を読んだ結果、プレガバリンが末を添付文書に記載したうえで、“Lyrica”なる商標でプレガバ

梢神経因性疼痛に対して有効であることを「もっともらしい」

リンを販売していた。

と考えたとしても、中枢神経因性疼痛に対しても有効であると

他 方、 ジ ェ ネ リ ッ ク 医 薬 品 会 社 で あ る Actavis は、までは考えないであろうから、開示されたデータからは、プレWarner-Lambert の上記第二医薬用途特許（第 0934061

ガバリンが中枢神経因性疼痛の治療に有効であると当業者が合号）のクレームではカバーされていない症状である癲癇および

理的に予測することは不可能であると指摘した。

GAD を治療するためのジェネリックのプロガバリンに対するArnold 判事は、上記認定に基づき、クレーム３が末梢神経販売承認を得たうえで、癲癇および GAD のみに言及するスキ

因性疼痛に限定されないことを考慮すれば、クレーム３に係る

ニー・ラベルを付して、2015 年 2 月に“Lecaent”なる商発明は無効とされるべきであるとの判断を示した 5。

標でジェネリック製品を発売した。なお、Actavis は、管理

また、Arnold 判事は、クレーム１に対しても、本件明細書

薬剤師に対しても、“Lecaent”が神経障害性疼痛の治療につの読み手が、プレガバリンがあらゆるタイプの疼痛に対して効いてはライセンスされていないことを知らせていた。

果があると考えるであろうことにもっともらしさは認められないとして、クレーム１に係る発明も無効とされるべきであると疼痛症状はプロガバリンの市場の約 70％を占めるため、の判断を示した 6。

Warner-Lambert は、Activis の ジ ェ ネ リ ッ ク 製 品 で あ る

このようにして、Arnold 判事は、上記クレーム１および３“Lecaent”を、神経障害性疼痛の治療のために医師が処方しに対し、明細書による開示が不十分であるとして無効と判示したり薬剤師が調剤したりすることを危惧した。

た 7。

そのため、Warner-Lambert は、ジェネリック製品である“Lecaent”が上記スキニー・ラベルに記載されていない用途である神経障害性疼痛にも使用可能であることを理由に、当該［特許権侵害について］“Lecaent”が特許第 0934061 号を侵害するとして訴訟を

Arnold 判事は、スイス型クレームにおける用語である「た提起した。これに対し、Mylan および Actavis らは、特許第めの」（for）は、製造業者が、薬物が特許発明（本件では疼痛）0934061 号の無効を主張して訴訟を提起して争った。

に意図的に使用されることを知っているか又はそのように合理的に予測できることを必要とするとの認定 8 のもと、この解釈［英国高等法院判決（［2015］EWHC 2548（Pat））］
3

を本件侵害事件に適用し、Lecaent が疼痛用に調剤されるの

判決日：2015 年 9 月 10 日
〈脚を回避するために Activis が講じた措置は、それが起こるで注〉 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/2548.html
Para. [347]:“Claim 3: neuropathic pain. It is necessary to divide consideration of neuropathic pain into central neuropathic pain and peripheral
neuropathic pain.”5Para. [352]:“Given that claim 3 is not restricted to peripheral neuropathic pain (and there is no application to amend it so as to restrict it in that way),
however, this conclusion does not save the validity of claim 3.”
6
Para. [357]:“Claim 1: pain. It follows from my conclusions above that claim 1 is also invalid. I would add there is simply no basis for saying that it wasplausible that pregabalin would be effective for all types of pain.”
7
Para. [358]:“I conclude that claims 1, 3, 4, 6, 13 and 14 are invalid on the ground of insufficiency.”
8
Para. [661]:“If, as I held in Warner-Lambert I, the word“for”in a Swiss form claim should be interpreted as requiring an intention on the part of the
manufacturer that the medicament or pharmaceutical composition should be used for the new therapeutic use, then it is clear that Actavis have notinfringed claims 1 or 3 of the Patent, since Actavis have never intended Lecaent to be used to treat pain (unless and until claims 1 and 3 of the
Patent are held invalid).”3
42

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りはないとした。

あろうリスクを最小化するのに十分であったとして、Actavis
が Lecaent を疼痛の治療に使用することを意図したものとはクレームに記載された発明が明細書により十分にサポート認められず、Actavis はクレーム１および３を侵害していなされているか否かの判断は、明細書により当該クレームに係るいと判断した 。

発明の「もっともらしさ」（plausibility）が担保されているか

9

否かによりなされるものである。

なお、Arnold 判事は、Actavis の特許侵害が認められる場
合には、仮にプレガバリンが特許を受けていない適応症として訴訟で問題とされたクレーム１および３が対象とする症状

処方されていることを薬剤師が知っていたり信じていたとしてはぞれぞれ「疼痛」および「神経障害性疼痛」であるところ、「疼も、Lecaent を調剤した薬剤師は当該特許を侵害していると痛」には多数の異なるタイプのものがあり、「神経障害性疼痛」の見解を示しているは末梢神経因性疼痛および中枢神経因性疼痛に分類される。

。

10

また、Arnold 判事は、結びのコメント（Afterword: the

控訴院は、プレガバリンが末梢神経因性疼痛の治療において

need for a system）として、医薬品についての特許市場をも有効であろうことの「もっともらしさ」（plausibility）は明

非特許市場から分離すべく、処方者が特許権者のブランド名を細書により担保されているとしたため、本件訴訟手続における参照して特許表示の処方箋を書き、物質の総称名を参照して非争点は、当該特許が中枢神経因性疼痛の治療についてもプレガ

特許表示の処方箋を書くことを確実にするためのシステムの必バリンの効能に「もっともらしさ」（plausibility）が認められ要性を指摘した。

るか否かであった。

［英国控訴院判決（［2016］EWCA Civ 100611）］

Floyd 判事は、クレーム３は症状として末梢および中枢神経
因性疼痛の双方を含むものと解釈 12 した。そして、本件の場

判決日：2016 年 10 月 13 日

合には、当該技術を熟知した読み手が妥当性の比較評価から神判事：Floyd, Kitchin, Patten

経因性疼痛は末梢の種類に限定されていると結論づけるであろ

控訴人：Warner-Lambert Company LLC

うと仮定することは現実的ではなく 13、本件明細書には中枢

被控訴人：Generics (UK) Limited (Mylan),

神経因性疼痛の効能について予測できるデータの開示は認めら

Actavis Group PTC EHF,

れないため、クレーム１および３の双方は無効であると判示さActavis UK Limited,れた。

Caduceus Pharma Limited

なお、上記判断の前提として、Floyd 判事は、EPO の判

英国控訴院は、プレバガリンについての Warner-Lambert

例および国内判例の検討結果に基づき、「もっともらしさ」の第二医薬用途特許のクレーム１および３は何れも無効であ（plausibility）の判断の基準は「低い閾値テスト」であるべき

り、また、Actavis による特許侵害はないという英国高等法「発明者が、なぜ本発明が機能するのかまたは機能しとし 14、

院判決を支持した。

得るのかについて合理的に信頼できる理論を提供する場合、ク
レームは推測的ではないと容易に理解されるであろう。明細書［権利の有効性について］中のデータが、読み手が本発明を試すことを促されるようなも控訴院は、明細書でサポートされているのは「末梢性神経障のである場合も同様である。
」15 としている。

害性疼痛」に限られると認定し、クレーム１および３は何れも［特許権侵害について］

明細書によりサポートされておらず発明の開示は不十分である
ため、これらの特許は無効（特許法 72 条（1）（c）違反）で特許無効の判断を示した以上、本来は、侵害成否の判断は不あり、原審（英国高等法院）の権利の有効性に関する判断に誤要ではあったが、控訴院は、傍論として、第二医薬用途クレー

〈脚

注〉 

Para. [677]:“For the reasons given above, I conclude that Actavis have not infringed claims 1 and 3 of the Patent pursuant to section 60(1)(c).”Para. [687]:“I have discussed the position of pharmacists above. As noted there, it is an inevitable consequence of Pfizer’s case that, if Actavis
have infringed the Patent, any pharmacist who dispenses Lecaent infringes the Patent even if the pharmacist knows or believes that pregabalin has
been prescribed for a non-patented indication.”
11
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/1006.html
12Para. [116]:“I conclude that the judge was right to hold that neuropathic pain in claim 3 did not exclude central neuropathic pain.”
13
Para. [117]:“I would think that, in a clear case, where there are two possible meanings of a term, it might be legitimate to adopt the narrower meaning
if there were common general knowledge reasons for saying that the wider meaning led to the claim extending to implausible embodiments. In thepresent case it is not realistic to suppose that the skilled reader would conclude from a comparative evaluation of plausibility that neuropathic pain
was confined to the peripheral kind.”14
Para. [46]:“The EPO and domestic cases do, however, indicate that the requirement of plausibility is a low, threshold test.”
Para. [131]:“He correctly directed himself that the threshold test of whether something is plausible is a low one.“
15
Para. [46]:“Thus, the claims will easily be seen not to be speculative where the inventor provides a reasonably credible theory as to why the invention
will or might work. The same is true where the data in the specification is such that the reader is encouraged to try the invention.”
9

10

3

Oslaw News Letter vol.51⑵ 明細書による開示の十分性について

ムの侵害判断基準を示した。
第二医薬用途特許の侵害の有無の判断の局面においては、問⑶ 第 一審において特許無効との判決が示された後に題とされている医薬品が、特許が付与されているクレームでカWarner-Lambert からなされたクレームを減縮する補バーされる医薬用途に使用されることが意図されていたか否か

正、および、権利の濫用について⑷ 限 定された用途を目的として製造される特許の侵害性が問題となる。

テストについて本件事案において仮に特許が有効であった場合には、侵害被疑医薬品がプレガバリンの疼痛治療効果を実際に満たし得るこ[ 上記⑴および⑶について ]とを被控訴人らが認識していたか、或いは合理的に予見できたかが問題となるところ、Floyd 判事は、上記意図の有無は客観

５名の判事は全員が、本件特許は無効であると判断した。

性をもって判断すべきであり、医薬品の特許権侵害を回避する

すなわち、クレーム３は、「神経因性疼痛を治療するためのためには、医薬品の添付文書に既知の効能のみを記載して特許

医薬組成物を調製するための［プレガバリン］の使用」を特許、侵害回避請求するものであり、本件で問題となるのは、その文脈におのために可能な限りの合理的手段が講じられていたか否かに基ける「神経因性疼痛」が、Actavis と Mylan が主張するよう権が存続する効能を記載しないだけでは足りず
づき判断されるべきであるとの基準を示した

16。

に、中枢神経因性疼痛を含むすべての神経因性疼痛を意味する

17

つまり、この基準に基づけば、上記意図を否定するためにのか、または、Warner-Lambert が言うように、末梢神経因

は、単に、特許で保護された効能を後発医薬品の添付文書に記性疼痛のみを意味するのかであるところ、
本件最高裁判決でも、載しないだけでは不十分である一方、侵害被疑医薬品の製造者

第一審および第二審と同様の判断が示された。

が侵害回避のためにできる限りの合理的手段を講じている場合

なお、本判決では、第一審において特許無効との判決が示さには、その意図は否定されることとなる。

れた後に Warner-Lambert から申請されたクレーム減縮補正
は、訴訟手続の濫用として却下された。

［英国最高裁判決］[ 上記⑵について ]判決日：2018 年 11 月 14 日

判 決 で は、 ５ 名 の 判 事 の う ち の 3 名（Lord Sumption、

判事：Lord Mance, Lord Sumption, Lord Reed,
Lord Hodge, Lord Briggs

Lord Reed および Lord Briggs）が、本件明細書には、炎上告人 / 被上告人：Warner-Lambert Company LLC

症 性 疼 痛（inflammatory pain）に 関 す る 開 示 は あ る も の(Appellant)の、いかなる種類の神経因性疼痛（neuropathic pain）に被上告人 / 上告人：Generics (UK) Ltd t/a Mylan andついても効果があるとの開示までは認められないと判断し、another

クレーム１および３は何れも明細書による開示は十分とは

英 国 最 高 裁 は、Warner-Lambert の 上 告 を 退 け、 明

言 え ず、明 細 書 の 開 示 の 十 分 性 要 件（The sufficiency of

細 書 に よ る 開 示 十 分 性 の 要 件（The sufficiency of thethe disclosure）に違反し当該無効は無効であり、Warner-disclosure）に違反するとして特許の無効が確定した。また、

Lambert の上告は棄却されるべきであるとされた。

仮に当該特許が有効であったと仮定した場合でも、5 名の判事

本判決では、上記結論に至る理由として、明細書による開のうちの 4 名は、特許非侵害との判断を示した。

示の十分性要件が認められるためには、クレームに記載された。

医薬品の使用がその用途に対して効果があることをサポートす⑴ クレームの構成、特にクレーム３についてるための合理的な科学的根拠が明細書に開示されなければなら

なお、本件での論点は、下記の４点である

〈脚

18

注〉 

Para. [207]:“If that is the basic test to be adopted, what is sufficient to negative the existence of intention? In my judgment the absence of thepatented indication from the label cannot conceivably be sufficient to negative the intention. Mr Speck recognised that there could be objective
factual circumstances where the absence of a label identifying the patented indication did not negative intention, for example a manufacturer who
proposes to sell far more of the drug than the market for the non-patented indication could bear.”17
Para. [208]:“Viewed in this way I think the answer becomes clear. The intention will be negatived where the manufacturer has taken all reasonable
steps within his power to prevent the consequences occurring. In such circumstances his true objective is a lawful one, and one would be entitled to
say that the foreseen consequences were not intended, but were an unintended incident of his otherwise lawful activity. I think this approach is in linewith that adopted in the decision of the Tribunal de Grande Instance, in that it recognises an obligation on the manufacturer to take steps if he is toenter the market where he stands to benefit from the patentee’s contribution to the art.”
18
Para. [14]: In these circumstances, the issues in the present appeal fall under four heads:
		(1) The construction of the claims, and in particular Claim 3 (neuropathic pain).
		(2) The sufficiency of the disclosure in the specification.
		(3) Amendment and abuse of process.
		(4) The test for infringement of a patent for a manufacturing for a limited use.
16

4

大野総合法律事務所

ない（Plausibility）との理由が示され、「特許権者がその技［まとめ］

術への貢献をしただけでなくその貢献を開示しない限り、既存

上述のとおり、英国最高裁の５名の判事は全員が、プレガバの化合物のための新しい使用の独占権を主張することはできない」という基本原則を再確認した。

リンがいかなる種類の神経因性疼痛の治療に有効であることま19

なお、上記５名の判事のうち Hodge 判事は、現行の「もっでは明細書により開示されているとは認められないとして、特ともらしさ」（Plausibility）の判断基準はあまりにも高す

許無効が確定した。

ぎるためこれを低くするための代替的アプローチを提案し、この最高裁判決が、従来の“Plausibility”の判断基準の変Mance 判事はこの Hodge 判事の見解に同意するとの見解を更を求めるものであるのか否かを見極めるのは難しいが、その

示している

。

判断基準が若干高くなったと理解することには妥当性があろ20う。

[ 上記⑷について ]言うまでもないことながら、本件最高裁判決の教示は、明細

本判決では、Warner-Lambert 社保有の上記特許は無効と書中に記載されている実験データと、そこから抽出される発明結論づけたうえで、傍論としてではあるが、５名の判事のうちをクレームとして表現する場合の関係を、明細書中できちんとの４名は、仮に当該特許が有効であったとしても、特許侵害は説明しておく必要があるということである。

ないと結論付けた。

なお、本最高裁判決では、傍論としてではあるが、５名の判しかし、上記結論に至る理由付けは大きく異なっている。

事のうちの４名により、侵害成立の判断手法についての見解もSumption 判事と Read 判事は、主観的であれ客観的であ示された。しかし、その見解は判事ごとに異なるものであり、れ被疑侵害人の意図は無関係であり、侵害の唯一の基準はラベ

医薬第二用途発明の侵害性判断の基準は、本最高裁判決でも明リングやリーフレットの添付を含め、製品が製造工程から出た

確にはならなかった。

ときに特許保護を受ける用途に適していると提示されるかどう

しかし、医薬品の特許権侵害の回避のためには、添付文書に。

既知の効能のみを記載して特許権が存続する効能を記載しないかであるとの考えを示した

21

他方、Briggs 判事は、侵害性の判断基準は被疑侵害人が主だけでは不十分であり、侵害回避のために可能な限りの合理的観的に特許保護市場を狙うことを意図したものであるかどうか手段が講じられるべきであることは前提となろう。

、Hodge 判事も、Sumption

なお、本件特許は「症病Ｙを治療するための医薬の製造にお判事の示した侵害性判断基準による閾値は高すぎ、特許権者へける物質Ｘの使用」といったスイスタイプクレームであるが、であるべきだとの考えを示し

22の負担が大きすぎるとの考えを示した。

当該形式のクレームは欧州特許庁拡大審判部審決（G2/08）

23

また、Mance 判事は、侵害性の判断基準は、製品が準備され、により否定された結果、EPC2000 改正後は「症病Ｙの治療提示され、そして市場に投入されるときの製品の客観的な外観における使用のための物質Ｘ」としなければならず、
このクレーと特徴に依存し、使用が制限されていることを明確にしていな

ム形式に対する判断基準がどうなるかも明らかではない。

い組成物や製品に至るプロセスは侵害と認定されるとの考えを示した

EPC2000 形式のクレームについては、今後の事例の蓄積。

が待たれる。

24


〈脚

以上

注〉 

Para. [35]: …The fundamental principle which they illustrate is that the patentee cannot claim a monopoly of a new use for an existing compound
unless he not only makes but discloses a contribution to the art…
20
Para. [196]: I therefore consider that Lord Sumption’s judgment puts the test of sufficiency of disclosure too high. I agree with the way in which Lord
Hodge puts the position in para 181 of his judgment. I am also persuaded that, applying the correct test, Arnold J cannot be said to have erred inconcluding there was enough material“just [to] make it plausible that pregabalin would be effective to treat peripheral neuropathic pain”(para 351).
My reasons correspond with those given more fully by Lord Hodge in paras 182 to 184 of his judgment, which I have had the benefit of reading since
writing a first draft of my own.
21
Para. [15(3)]: …I consider, together with Lord Reed, that the intention of the alleged infringer is irrelevant and that the sole criterion of infringement iswhether the product as it emerges from the manufacturing process, including any labelling or accompanying leaflet, is presented as suitable for theuses which enjoy patent protection.…
22
Para. [174]: …But I consider that a test for the manufacturer’s purpose based upon determining his intent, in the manner described above, is wellwithin the ambit of legitimate construction. That is the construction which I consider to be correct.
23
Para. [193]: In my view, Lord Sumption’s analysis imposes too high a threshold, and imposes a burden on a patentee which the case law of the Boardof Appeal of the European Patent Office does not justify. I prefer the approach advocated by Mr Mitcheson, but rejected by Lord Sumption in para 30
of his judgment….
24
Para. [213]: In my view, the preferable starting point under English law is to view a Swiss-form claim in the second way identified in para 201 above.
In other words, it protects the process of manufacturing a composition or product, which, as prepared, presented and put on the market, can be said
objectively to be“for”the patent-protected use. A process leading to a composition or product, which does not make clear that its permitted use islimited will infringe…
19

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.51

Trademark News

カナダ改正商標法（2019年6月17日施行予定）の概要と注意点
弁理士

矢野

公子

一方、改正前に取得された権利の存続期間は 15 年のまま変１．はじめにわらないとされる。

カナダは広い国土と豊富な天然資源を持つ独立国家で、G7 の一

３．注意すべきことつであると同時に英連邦の一員でもある。17 世紀に英仏領国から入植された歴史的経緯から、英仏 2 ヶ国語を公用語としている。

⑴指定商品役務の記載

カナダの商標制度には、①区分を指定せず「商品」と「役務」と日本では幅広い概念（薬剤、ソフトウェア、被服など）の記載

して記載する 1、②使用主義 2 のもと、出願時にカナダでの使用のが認められるが、これらは不明確とされる。新規出願にあたっては、

有無や最初の使用日等を記載する、③存続期間が 15 年、などの特形状や用途等がわかるよう、明確な記載を心がける必要がある。

異な点がある。数年前まで、商標実務専門家の間では、カナダの法⑵費用の確認、権利内容の見直し

改正は特異すぎて難しかろうとの見方が大勢を占めていた。ところ

既に権利がある場合、更新時に区分指定が求められると予想されが、カナダ知的財産局は地道な準備作業を推し進め、2014 年 6る。特に、広範囲の商品役務をカバーする登録商標の更新にあたっ

月 19 日、ニース国際分類 3・マドリッドプロトコル 4・シンガポーては費用を確認し、施行前の更新の検討をおすすめする。

ル条約 5 の 3 つの条約加盟を含めた経済アクションプラン 2014⑶使用の要件撤廃がもたらす光と影が両院を通過、
今年 6 月17 日に改正商標法が施行されることになっ使用の要件撤廃により、登録を受けるために使用の事実を示すこた。改正法では、これまで特異とされてきた殆どの点が改められる。

とが不要になる点は歓迎すべきといえる。これにより、登録後３年間、使用の事実を示すことなくカナダ全土で独占権を行使できるこ

２．改正の要点とになる。その一方、第三者にとっては使用の実体がつかみにくくなる。不使用の権利の発生や行使を阻止するには、出願中にあって▶ 出
 願の基礎（使用開始日や外国登録番号）に関する情報は、記載不要になる。現在継続中の出願が改正後に登録された場合には異議申立、登録後 3 年経過後は取消請求を行わねばならなくなる。

も、使用に関する証明は不要になる。

⑷冒認出願への備え▶ 商
 標の定義が見直され、いわゆる新しい商標の類型（ホログラ

改正前に広範囲な商品役務を指定した「駆け込み」出願や、トム、動き、音、におい、味、触感）が保護可能になる。色や音

ロールや冒認出願 6 が増えていることに注意を要する。2017 年の商標の識別力は、厳しく判断されると予想されている。

に「OMEGA」「BAIDU」などの著名商標や「SELFIE」など一▶ ニ ース国際分類が導入され、45 の区分を指定して出願するこ般に使用される言葉を 45 全区分に相当する商品役務につき使用とになる。これまで商品と役務でひとまとめだった費用は、区の意思に基づいて出願したものが 400 件あり、そのうち 300 件

分数に応じて加算されるようになる。

は単独の出願人によるものと報告されている。しかし、特定の者に▶ 分
 割出願制度が導入される。異議申立を受けたとき、異議の対よる広範囲な出願を阻止するための明確な法的根拠は未だ整ってい象とならない指定商品役務を切り離して、先に権利化する途がない。
著名商標の権利者は、後願をウォッチして自身の商標がトローひらける。

ルの対象になっていないかチェックし、覚えのない出願が公告され▶ こ れまで審査官は、登録商標と混同を生じるもの等の登録要件た場合には、異議申立を行って排除しなければならないだろう。まを審査し、商標の識別力については、異議申立を受けてから審た、冒認出願を防ぐために権利者自ら改正前に広範囲な出願を行う査していた。改正後の新規出願、改正時に継続中の出願は、識こともあろうが、不使用の商品役務については自分が異議申立を受

別力の有無についても審査対象となる。判断基準は未だ明らか

けるリスクを承知しておかねばならない。

になっていないが、以前本国で登録された事実を示せば認めら

４．おわりにれていた慣行は撤廃されるとのことである。
▶ 登
 録のために提出していた宣誓書が不要になる。使用の意思に

今回の改正は、これからカナダに初めて出願する方よりも、既に基づいて出願された案件についても、改正後は提出不要になる。

出願・権利をお持ちの方に多くの検討課題を与えると思われる。
せっ

これにより、公告後異議申立を受けなかった出願は、自動的にかく取得した権利が改正によって不利な扱いを受けることなく、今登録に進む。

後も確実かつ効率的な保護が受けられるよう、慎重に見直し、必要▶ 改
 正後に新たに登録される権利の存続期間は 10 年になる。
〈脚な措置をとることをおすすめする。

注〉 

従前「商品」を‘wares’と称していたが、既に知財局サイト上‘goods’に変更された。従来の‘trade-mark’（英国式）も‘trademark’に変更された。
使用主義とは、商標の使用により権利が発生するという考え方で米国やフィリピンなどでとられている。商標権は登録により発生するという登録主義に対するもの。
3
ニース国際分類とは、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく国際的に共通の商標登録のための分類。現行は第 11 版。
4
マドリッドプロトコル（正式名称「標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された議定書」）とは、商標について WIPO 国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約。2019 年 2 月末の締約国 / 地域は 103。
5
シンガポール条約とは、2006 年 3 月 27 日にシンガポールで採択された商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約。
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自らは使用しないのに他社からライセンス料や和解金を得ることを目的として権利を得ようとすること
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海外
News

Oslaw News Letter vol.51

Overseas News

【米国特許】特許適格性の新ガイダンス
弁理士

梅田

慎介

業サイトへ誘い出されてしまうと、ホストサイトは利用者のトラ

１．はじめにフィックを追うことができなくなってしまう。DDR Holdings

2019 年 1 月 7 日、
USPTO は特許適格性（米国特許法 101 条）

LLC の特許第 6,993,572 号（クレーム 13）は、利用者が第に関する新たなガイダンス を公表した。ガイダンスでは、特許三者の商業サイトへ移動しようとした際に、ホストサイトが第三適格性テストの Step 2A の判断基準がより明確にされた。

者の商業サイトの情報を含んだウェブページを作成し、そのウェ

1

具体的には、Step 2A が Prong (1) と Prong (2) の 2 段階

ブページを利用者へ閲覧させることにより、利用者へ第三者のとされ、Prong (1) で「クレームが法的例外を規定するか」を

商業サイトの情報を提供しつつ、ホストサイトが利用者のトラ判断し、Prong (2) で「クレームが法的例外を実応用（practical

フィックを追い続けることを可能とした発明である。

application）に統合する追加的要素を含むか」を判断すること

クレームは、インターネットに特有の課題に対する特定の解決とされた。

手段を規定したものであり、コンピューターを単にツールとして記載するのではなくコンピューター自体の機能を改善するものであるから、抽象的アイデアの実応用とされる 2。
13. An e-commerce outsourcing system comprising:a) a data store including a look and feel description associated with a host web page having a link correlated with acommerce object; andb) a computer processor coupled to the data store and incommunication through the Internet with the host web
page and programmed, upon receiving an indicationthat the link has been activated by a visitor computerin Internet communication with the host web page, toserve a composite web page to the visitor computer witha look and feel based on the look and feel description in
the data store and with content based on the commerce
object associated with the link.

Prong (2) の 判 断 に お け る「 法 的 例 外 を 実 応 用 に 統 合 する」について、ガイダンスは、クレーム要素（又は要素の組み⑵病気に対する特定の治療又は予防効果

合わせ）が「法的例外に有意義な限定を与える方法で法的例

予防接種が将来の慢性疾患（糖尿病、ぜんそく、癌等）の発生

外を応用し、依拠し、又は使用している（apply, rely on, orに影響する場合がある。Classen Immunotherapies, Inc. の

use the judicial exception in a manner that imposes a

特許第 6,638,739 号（クレーム 1）は、複数の予防接種計画

meaningful limit on the judicial exception）」と定義し、この結果を検証して、慢性疾患発症リスクの低い予防接種計画を決れに該当する類型を５つ挙げた。本稿では、これらの類型に該定し、その結果に基づいて予防接種を行うことにより、慢性疾患

当する具体的なクレームを、近時の判決及び審査基準（Manualの発症リスクを抑制することを可能とした発明である。

of Patent Examination Procedure: MPEP）から紹介する。

クレームの前段（Ｉ）のスクリーニング手順は、情報を収集・比較する精神的プロセスであるが、後段（ＩＩ）の免疫手順が、分析

２．
「法的例外を実応用に統合する」の類型の結果を特定の具体的な方法に統合するものであるから、クレーム⑴コンピューター機能の改善又は他の技術・技術分野に対する改善の方法は、抽象的な科学的原理（予防接種計画と慢性免疫介在性

ウェブ広告において、利用者がホストサイトから第三者の商障害の発症との相関）を特定の応用とするものであるとされる 3、4。

〈脚

注〉 

2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf)
DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)
3
Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC, 659 F.3d 1057, 1066–68 (Fed. Cir. 2011)
4
ニュースレター 50 号の巻頭論文で取り上げた Vanda Pharmaceuticals Inc. の特許第 8,586,610 号（統合失調症患者のイロペリドンによる治療方法）もこの類型に該当する（Vanda Pharm. Inc. v. West-Ward Pharm. Int’l Ltd., 887 F.3d 1117, 1135 (Fed. Cir. 2018)）
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Oslaw News Letter vol.51
1. A method of immunizing a mammalian subject which comprises:

は、Tilghman の特許第 11,766 号と Diehr の特許 4,344,142(I) screening a plurality of immunization schedules, by号が挙げられている。

(a) identifying a first group of mammals and at least a second

Tilghman 特許のクレームは、脂肪と水との混合物を高度の熱group of mammals, said mammals being of the same species,にさらす方法に関し、熱のレベル、脂肪と水の量、及び容器を混

the first group of mammals having been immunized with one

合する強度に関する追加のパラメータを含む。
クレームの方法は、

or more doses of one or more infectious disease-causing or-

中性脂肪成分が分離して遊離するために原子当量の水との結合を

ganism-associated immunogens according to a first screened

要するという自然原理を用いているが、脂肪体の脂肪酸及びグリ

immunization schedule, and the second group of mammals

セリンへの変換を含み、本類型に該当するとされる 5。Diehr 特

having been immunized with one or more doses of one or more

許も、未硬化合成ゴムの精密成形合成ゴム製品への変換を含む方

infectious disease-causing organism-associated immuno-

法に係るものである 6。

gens according to a second screened immunization schedule,⑸特定の技術環境に一般的に関連付けることを超える有意義な使用

each group of mammals having been immunized according toDiehr 特許は、本類型にも該当するクレームとして、MPEP

a different immunization schedule, and2106.05(e) に挙げられている。Diehr 特許のクレームは、ゴ(b) comparing the effectiveness of said first and second screened

ム成形プレスを作動させるための自動化されたプロセスにおける

immunization schedules in protecting against or inducing a

アレニウスの式（抽象的アイデア又は自然法則）の使用を含む。

chronic immune-mediated disorder in said first and second

ゴムをプレスに取り付け、金型を閉め、金型内の温度を絶えず測groups, as a result of which one of said screened immunization

定し、そして適切な時に自動的にプレスを開くという一連の工程

schedules may be identified as a lower risk screened immuni-

が、数学的方程式の使用をゴム製品の成形という実応用に十分にzation schedule and the other of said screened schedules as a

限定した有意義な使用であるとされる。

higher risk screened immunization schedule with regard to the

３．コメントrisk of developing said chronic immune mediated disorder(s),(II) immunizing said subject according to a subject immunization

101 条に基づく拒絶理由が一度通知されてしまうと、以後

schedule, according to which at least one of said infectiousの審査では、Step 2B での判断をめぐって争うことになりがdisease-causing organism-associated immunogens of said

ちであり、クレーム要素についての「法的例外を遥かに超える

lower risk schedule is administered in accordance with said

（significantly more）」の主張が難しい場合も多い。筆者が担lower risk screened immunization schedule, which adminis-

当するライフサイエンス分野では、自然法則あるいは自然現象の

tration is associated with a lower risk of development of said

発見（例えば特定疾患の患者血中におけるマーカ核酸の出現）に

chronic immune-mediated disorder(s) than when said immuno-

発明の核心があり、クレーム要素は慣用的要素（例えば PCR 法）

gen was administered according to said higher risk screenedでしかない場合が多くある。このようなケースでは、クレーム要

immunization schedule.

素についての「法的例外を遥かに超える」の主張が難しく、また101 条における Step 2B での判断と 103 条の進歩性の判断⑶特定の機械又は製造物との使用
本類型に該当するクレームとして、MPEP 2106.05(b) には、とが一体化してしまうきらいもあり、審査が混迷することも経験

Eibel Process Co. の特許第 845,224 号（クレーム 1）が挙するところである。クレーム要素として CPU、メモリ、サーバ、

げられている。

インターネット等の慣用的要素を含むソフトウエア分野でも同様であろう。

クレームは、長網抄紙機（ヘッドボックス、製紙ワイヤ及び一連のロールを含む特定の構造を有することが当技術分野で理解さガイダンスでは、Step 2A, Prong (2) の判断では Step 2Bれている）に重力（自然法則又は自然現象）を適用し、製造されの付加的要素（significantly more）を評価してはならないこと、る紙ウェブの品質を維持しながら機械の速度を最適化する発明にしたがって慣用的要素を含むクレームであっても「法的例外の実係る。MPEP は、本類型では、クレームの機械が任意の全ての応用への統合」とされれば特許適格性を有し得ることが明確に示

機械でないように特定されていることが必要であるとしている。

された 7。今後は、101 条に基づく拒絶理由に対し、Step 2A,

1. A Fourdrinier machine having the breast-roll end of the pa-

Prong (2) の「法的例外の実応用への統合」への該当性を主張

per-making wire maintained at a substantial elevation above theすることで、Step 2B での判断に踏み込むのを避けることもで

level, whereby the stock is caused to travel by gravity, rapidly, in

きそうである。ソフトウエア分野では特に類型１、ライフサイエ

the direction of movement of the wire, and at-a speed approxi-

ンス分野では特に類型２の「法的例外の実応用への統合」に該当

mately equal to the speed of the wire, substantially as described.

し得ることを主張するのが有効となろう。

⑷特定の物品の異なる状態又は物への変換又は還元
本類型に該当するクレームとして、MPEP 2106.05(c) に
〈脚

注〉 

Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707 (1881)
Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 184, 209 USPQ 1, 21 (1981)
7
Because revised Step 2A does not evaluate whether an additional element is well-understood, routine, conventional activity, examiners are reminded that a claim that
includes conventional elements may still integrate an exception into a practical application, thereby satisfying the subject matter eligibility requirement of Section 101.
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特許
入門

Oslaw News Letter vol.51

Patent Intro

弁理士

酒谷

誠一

このことについて、以下では知財高裁平成 29 年（行ケ）Ｑ．小売り等で新しく開発したビジネスオペレー

第 10232 号特許取消決定取消請求事件（以下、いきなり

ションは特許で保護できるでしょうか？

ステーキ事件といいます）を用いて説明します。

特許庁の審査基準では、特許法上の「発明」に該当しな
いものの類型の一つとして「自然法則を利用していないもの」

１．いきなりステーキ事件が挙げられており、請求項に係る発明が以下の１から５まで「いきなりステーキ」を運営する株式会社ペッパーフードのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自サービスは、名称を「ステーキの提供システム」とする発明

然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しないとにつき、特許設定登録を受けました（特許第 5946491 号。

されています。

以下、「本件特許」といいます）。
この特許について特許異議申立てが特許庁にされたのに

１ 自然法則以外の法則（例：経済法則）
２ 人為的な取決め（例：ゲームのルールそれ自体）

対し、特許庁は、特許請求の範囲を訂正することを認めまし

３ 数学上の公式

たが、特許法上の発明に該当しないとして特許を取り消す決４ 人間の精神活動

定をしました。
いきなりステーキ事件は、この特許取消決定の取り消し

５ 上
 記１から４までのみを利用しているもの（例：ビを求める（すなわち特許権の維持を求める）訴訟で、本件特ジネスを行う方法それ自体）
よって、ビジネスを行う方法それ自体は、特許法上の発

許発明の発明該当性が認められ、特許取消決定が覆ったもの

明に該当せず、特許を受けることはできません。それでは、です。本件特許の訂正後の請求項１に係る発明の特許請求の小売り等で新しく開発したビジネスオペレーションを特許で範囲の記載は、次のとおりです。

保護することができないのでしょうか？

⑴本件特許発明１（便宜上、分説して示します。以下、付された符号に従って「構成要件Ａ」のようにいいます）

審査基準では、「発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を【請求項１】

利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明

Ａ お 客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、おは、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明特定

客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステー

事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項にキの量を肉のブロックからカットするステップと、カッ係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される

トした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブ

場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したもの

ルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施となる。どのような場合に、全体として自然法則を利用したするステーキの提供システムであって、ものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。
」とさＢ 上
 記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、れております。

Ｃ 上
 記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、このことに鑑みれば、ビジネスオペレーションに係る発明の一部に自然法則を利用していない部分があったとしても、

Ｄ 上
 記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合

Ｅ 上
 記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーには、特許の保護対象となる発明に該当しえます。

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Oslaw News Letter vol.51⑵裁判所の判断

ブル番号を記載したシールを出力することと、裁判所は、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成（構Ｆ 上
 記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号

成要件Ａ）は、「ステーキの提供システム」として実質的なが記載されたシールであることを特徴とする、技術的手段を提供するものであるということはできないとＧ ステーキの提供システム。
このように構成要件Ａは、ステーキを提供するステップ

判断しました。その一方で、裁判所は、本件特許発明１の技について規定しており、構成要件Ｂ～Ｆは、物に係る構成を術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及び規定しています。

その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件

また、本件特許の図面には、お客様を案内したテーブル

特許発明１は、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」とい番号が記載された札として下記の図１のＨに例示されていまう特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉した。

との混同を防止して本件特許発明１の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利図１用した技術的思想の創作」に該当するということができると判断しました。更に裁判所は、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、単一の物を構成するものではないものの、
いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するものであって、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということはできないと判断

また、お客様の要望に応じて肉をカットすることについしました。

ては図２に例示されていました。
図２

２．特許の保護対象について
この裁判例を前提にすれば、特定の物品又は機器を課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる場合には、特許の保護対象となる発明に該当しえます。
よって、この裁判例を前提にすれば、小売り等のビジネ

更に、計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテースオペレーションに係る発明であっても、特定の物品又は機

ブル番号を記載したシールについては、下記の図３のＳに例器を課題を解決するための技術的手段とし、全体として「自示されていました。

然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということ

図3ができる場合には、特許の保護対象となりえます。
特に新たなビジネスモデルに基づいて開発したビジネス
オペレーションに係る発明は、特許を取得できる可能性があるものと思われますので、特許出願を検討することが望まれ
ます。

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

商「ブロマガ／BlogMaga」事件 平成30年12月20日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）第10102号及び第10103号事件

審決取消請求事件）>>請求棄却

び称呼のいずれについても同一とはいえない。

本件は、商標登録取消審判請求に対する取消審決の取消訴訟である。本件商標は「ブロマガ」と「BlogMaga」をな お、 原 告 は、「HongKong」 や「Ping-Pong」 な ど

二段に併記した構成であるところ、使用商標「ブロマガ」又「g」を発音しない例を挙げて、本件商標中「ブロマガ」がは「BlogMaga」との社会通念上の同一性が争われた。

「BlogMaga」の表音であると主張したが、それらの例は裁判所は、原告が「ブロマガ」又は「BlogMaga」を指「ng」、「gn」という語尾を有することから本件商標には妥

定役務について要証期間内に使用していたことを認定したう

当しないことや、社会一般では「BlogMaga」の表記を「ブえで、
下記①乃至③を理由に社会通念上の同一性を否定した。

ロマガ」と表記していることは認められないことを理由に、①本件商標の上段の「ブロマガ」部分からは「ブロマガ」

その主張は退けられた。

という称呼が生じ、下段の「BlogMaga」部分は「Blog」

また、原告は、「BlogMaga」が「Weblog」の略語であがウェブログの省略語として浸透している「ブログ」を想起る「Blog」と雑誌を意味する「Magazine」の略語である

させることから、全体として「ブログマガ」という称呼が生「Maga」が結合した造語であり、「ブロマガ」も「ブログ」

じるものと認められるため、「ブロマガブログマガ」というと「マガジン」の結合であるから、ともに「いろいろなブロ

称呼が生じるといえる。

グを配信するサービス」という同一の観念が生じると主張し②「ブロマガ」及び「BlogMaga」はいずれも造語であり、たが、「ブロマガ」から「ブログ」と「マガジン」の略語の結合を想起するとはいえないとして、当該主張も認められな特段の観念を生じない。
③使用商標「ブロマガ」又は「BlogMaga」は、本件商かった。

標とは使用する文字の一部が共通するものの、外観、観念及商

混同、需要者の範囲 平成30年９月27日判決（東京地裁 平成29年（ワ）第6293号 不正競争行為差止等請求事件）>>請求認容

本件は、公道カートのレンタル事業における「MariCar」

混同を生じさせるおそれの有無について、ゲームをアト等の被告標章の使用行為及びゲームキャラクター「マリオ」

ラクション化するビジネスが数多く存在し、また、被告の業等のコスチューム使用行為（貸与という形で使用することを務は、「マリオカート」に登場するキャラクターのコスチュー含む。
）の周知表示混同惹起行為（不競法２条１項１号）該

ムを利用者が着用するなどして公道カートを運転するもので当性が争われた事案である。

あるから、原告の業務に係る商品であるゲームソフトと強い周知性について、「マリカー」は、広く知られたゲームで関連性があるとして、日本全国の需要者に対し、被告の営業ある「マリオカート」を意味する原告の商品等表示として、が原告又は原告と関係があると誤信させると認定された。

遅くとも平成 22 年頃には、日本全国のゲームに関心を有

上記認定に基づき、被告標章の使用差止が容認されたが、する者の間で広く知られていたと認定されたが、「マリカー」

原告商品等表示「マリカー」は、日本語を解しない者の間では日本語の表示であり、日本語を解しない者の間における周は周知性が認められないとして、外国語のみが記載された知性は否定された。

ウェブサイトやチラシ等、日本語を解しない需要者のみを対類否について、被告標章と原告商品等表示は、外観にお象とする被告標章の使用行為については、使用差止の範囲か

いて異なるものの、称呼が同一であり、被告標章は「マリ」ら除外された。

と「車」を結合したものとの観念を生じ、「マリ」は「マリオ」

なお、コスチュームについては、マリオ等のキャラクター

を連想させ、「車」は「マリオカート」の「カート」を連想

は、外国在住者の間においても周知であると認められたため、させるため、被告標章と原告商品等表示は類似のものとして差止の範囲に前記のような制限は課されなかった。

受け取られるおそれがあると認定された。

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大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.51
特文言侵害・均等侵害の成否 平成30年12月21日判決（東京地裁 平成29年（ワ）第18184号 特許権侵害行為差止請求事件）>>請求認容

本件は、名称を「骨切術用開大器」とする特許権（特許一方、均等侵害に関し、裁判所は、構成要件Ｅが補正で第 4736091 号）を有する原告が、被告が製造等している

追加されたものであることについて、第１要件について「本骨切術用開大器が、上記特許の請求項１に係る発明の技術的件意見書の記載部分は、……引用文献１記載の発明との対比範囲に属するとして、被告に対し、被告製品の差止等を求めにおいて、本件発明の構成を説明するものにすぎず、同記載た事案である。

を根拠として、
本件発明の本質的部分が『揺動部材の一方に、拒絶理由通知に応答する手続補正書によって追加された

他方に係合する係合部を備える点』にあるということはでき「前記２対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わない。
」と判断し、第５要件について「本件意見書の主旨は、せられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設け……本件発明は、開閉可能な２対の揺動部材を組み合わせ、られている骨切術用開大器。
」なる構成要件Ｅを被告製品が一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を充足するか否か、及び、均等侵害の成否等が争われた。

設けることにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にす

構成要件Ｅの充足性に関し、裁判所は、明細書における「部るものであることを説明する点にあるというべきである。そ材」と「部」の意義や、実施例の記載を考慮し、「『係合部』して、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺が揺動部材の一方の一部を構成していると解するのが自然で動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材によあり、原告の主張するように、揺動部材とは別の部材が係合り構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない」と判部を構成する場合まで含むと解するのは困難である。
」と判断して、均等侵害を認めた。

断して、構成要件Ｅの充足性を否定した。

特ポリマーの製造方法に関する進歩性、サポート要件および実施可能要件 平成30年11月28日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10230号 特許取消決定取消請求事件）>>請求認容（特許取消決定の取消）

本件訴訟は、ジアミン誘導体とテトラカルボン酸誘導体

たと判断した一方、「ジアミン誘導体」については、“着色の少を反応させるポリイミドの製造方法に係る特許発明（特許第ない”ものを用いることは当業者にとって周知といえるものの、

5923887 号）に対する、異議申立（異議 2016-701074 号） “所定の光透過率を有する”ものを用いることは、それを記載における特許取消の決定（本件決定）の違法性が争われた事

した文献は一切ないから周知とはいえないこと、また原告の案である。当該異議申立における訂正請求後の発明（本件発明）

行った追加実験から、「ジアミン誘導体」の光透過率（純度）と、では、原料として用いられるジアミン誘導体およびテトラカル

それを「テトラカルボン酸誘導体」と重合させて得られるポリボン酸誘導体がそれぞれ所定の水準以上の光透過率を有するイミドからなる「フィルム」の光透過率との相関関係は明らか

こと（つまり原料としての純度が所定の水準以上であること、でないことから、所定の光透過率のジアミン誘導体を用いるこ

請求項１）や、反応により得られるポリイミドはフィルムにすとが周知であったとはいえないと判断し、上記相違点においてると所定の光透過率を有するものであること（請求項８）など

当業者が本件発明の構成に容易に想到し得たとはいえないかが規定されている。

ら、進歩性違反を認めた本件決定には誤りがあるとして、当該本件訴訟の判決では、まず進歩性に係る取消事由について、取消事由には理由があると判示した。さらに、サポート要件お

本件発明と引用発明の間には、本件決定における認定の通り、よび実施可能要件に係る取消事由についても、所定の光透過

各原料が所定の水準以上の光透過率を有することが特定され率を有するテトラカルボン酸誘導体およびジアミン誘導体ならているか否かの相違点があると認定した。その上で、本件特びにポリイミドフィルムに関する当該要件は、本件明細書の記

許の出願当時、フィルムにしたときに光透過性に優れたポリイ

載および周知慣用技術によって満たされているから、サポート

ミドを得るために、「テトラカルボン酸誘導体」として所定の要件違反および実施可能要件違反を認めた本件決定に誤りが

光透過率を有するものを用いることは当業者にとって周知だっあるとして、各取消事由には理由があると判示した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第51号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2019年4月30日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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