大野総合法律事務所

vol.63目

2022 年 4 月 28 日発行

C ontents

次

◦論

文

日本企業が行うべき米国 eDiscovery への対応 ◦ 商標・意匠News

意匠制度を活用したブランドの保護 ◦海外 N e w s

米国商標近代化法（2021 年 12 月 18 日施行）の概要と注意点 

◦特

許

入

門



◦判

例

紹

介

弁護士・カリフォルニア州弁護士 多田宏文

1

弁理士 大塚

啓生

6

麻衣子

7

弁理士 井出弁理士 津田
   

理

9
11



論文
Thesis日本企業が行うべき米国 eDiscovery への対応
弁護士・カリフォルニア州弁護士

第１

多田

宏文

くが電子データとしてやり取りされるため、eDiscovery の重要

はじめに性が非常に大きくなっている。本稿では、特に eDiscovery に

米国における訴訟の当事者は、Discovery という制度の下、焦点を当て、これに対して日本企業が行うべき対応を説明する。

互いに広範に資料を開示し合うことを求められている。例えば、日本企業が、特許権侵害などで米国で訴訟を提起された場合、米第２ 「eDiscovery」とは 2

国の Discovery に関するルールに従って、関連する資料を広く開示する必要があり、これに反した場合には、重大な制裁を受け

eDiscovery とは、前述のとおり、電子データを対象としたる可能性がある。したがって、
米国でビジネスを行う日本企業も、Discovery を意味する。近年の技術発展に伴い、Discovery 全

これに対して備えておくことが重要である 。

体に占める eDiscovery の割合はますます大きくなっている。

1

以下では、まず、前提として Discovery について簡単に説明し、

電 子 デ ー タ も Discovery の 対 象 と さ れ て お り、 こ れ は

続いて、eDiscovery について説明する。

eDiscovery と呼ばれている。近年はビジネスに関する情報の多
〈脚

注〉 

特に、自社製品や、自社製品が組み込まれた製品が米国に輸出される場合には、米国での特許侵害訴訟に巻き込まれるおそれがある。
2
特許訴訟に関しては、米国の州裁判所ではなく、連邦裁判所が専属管轄権を有する。したがって、ここでは、連邦裁判所で適用される連邦民事訴訟規則（Federal Rules ofCivil Procedure、FRCP）を前提に論じる。なお、州裁判所に訴訟を提起された場合、そこでは各州の民事訴訟規則が適用されることになり、また、各州の判例法があるため、Discovery に関する規律も多少異なることに注意が必要である。
1

1

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）
１．Discovery

知らない間に、人為的に又は自動で、削除されたり、改変された

米 国 の 訴 訟 で は、 原 則 と し て、 秘 匿 特 権（privilege） な

りするリスクがある 7。また、膨大な量の情報が電子データとしてどの対象でない 限り、当 事者の 主張に「 関連 」する 情報 は、保存されているため、その中から eDiscovery の対象となるデー

Discovery の対象として、相手方当事者に開示することが求めタを特定するのに、多くの費用と時間がかかることになる。制裁られる（FRCP Rule 26(b)、以下、FRCP については、記載をを避け、適切に訴訟を追行するためには、これらの問題に対応す省略する。
）。ここでいう「関連性」は非常に広く解されており、ることが極めて重要である。

当事者の主張自体に直接関連しなくとも、訴訟で用いられる証拠を導く合理的な可能性があれば、Discovery の対象に含まれう

第３

る 3・4。また、当事者が所持、保管、管理する限り、例えば日本にある文書等も Discovery の対象となる（Rule 34(a)(1)）5。

eDiscovery の流れ

以下では、eDiscovery の大まかな流れを説明する。例えば、

そして、訴訟が合理的に予期された時点で、Discovery の対

米 国 で 広 く 用 い ら れ て い る EDRM（Electronic Discovery

象となる資料を保全し、これが失われたり、改変されたりしない

Reference Model）モデルでは、eDiscovery は、次のようなような合理的な措置を講じることが求められる。この措置を執ステップに整理されている 8。

るべき旨の指示や、資料保全のプロセスは、「Litigation Hold」と呼ばれている 6。

（１）対象の特定（Identification）

Discovery は、原則として当事者主導で行われるが、当事 まず、Discovery の対象となる可能性があるデータがど

者間で協議しても解決できない事項に関しては、裁判所が命令こにあるかを特定する。例えば、IT 部門や関連部門のキーを出して解決することになる（Rule 26(c)(1) 等）。そして、

パーソンにインタビューを行うなどして、どこに対象のデー

Discovery に関する規律や裁判所の命令に違反した場合、諸々タが保存されているかを把握する 9。

の制裁の対象となりうる。例えば、裁判所の裁量により、相手方の主張が立証されたものとみなされたり、多額の費用負担を命じ（２）保存（Preservation）

られたりすることがあり、場合によっては、敗訴判決が出される

 特定されたデータを抽出し、削除・改変・移動を防止する場合もありうる（Rule 37(b)-(f)）
。したがって、Discovery にため、少なくとも事件が終わるまで保存する。メタデータ 10

関する規律を順守することが極めて重要となる。

も開示対象となる場合、それが削除、改変されないように処理する。

２．eDiscovery
近年、ビジネスにおいて、
電子メール、
電子文書、
動画データや音（３）収集（Collection）

声データなどが広く活用されており、訴訟において、これらの電 特定されたデータを一元的に分析できるように収集する。

子データを証拠とする必要性が大きくなっている。そこで、紙媒体の文書や物以外に、電子的に保存された情報（Electronically（４）データ処理（Processing）

Stored Information、ESI） も、Discovery の 対 象 と さ れ て 電子ファイルのメタデータを保存したり、フォーマットがおり（Rule 34(a)）
、これらの電子データを対象としたいわゆ

指定されている場合は指定のフォーマットに変換したりする eDiscovery の重要性が増している。eDiscovery も通常のる。また、レビューのコストを減らすために、重複するデー

Discovery の一種であるが、対象が電子データであることから、

タを取り除く。メタデータも開示対象となる場合、それが削異なった配慮が必要となる。例えば、対象が電子データであるが除、改変されないように処理する。

ゆえに、どこにどのようなデータが保存されているか把握できず、
〈脚

注〉 

2015 年改正において、Rule 26(b) から「reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence」という文言自体は削除されているが、これはDiscovery の範囲を狭める趣旨ではない。Committee Notes on Rules—2015 Amendment 参照。
4
Rule 26(b) は、Discovery の対象を「any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense and proportional to the needs of the case」（下線挿入）として、必要性との均衡を要件とし、またその考慮事項を例示している。ただし、この要件は緩やかに解される場合が多い。
5
Rule 34(a)(1) は、「possession, custody, or control」と定めている。
6
Fisher v. Univ. of Tex., 136 S. Ct. 2198, 2243 (2016) 等参照。
7
裁判例上も、「Litigation Hold という概念、すなわち訴訟開始以降の文書の破棄の防止については、
eDiscovery の文脈で最もしきりに議論されてきた。
」とされている。Miller v.
Holzmann, 2007 U.S. Dist. LEXIS 2987, *18 (2007)。
8
EDRM モデルについては、以下の URL を参照されたい。
https://edrm.net/edrm-model/
なお、本稿では、訴訟における eDiscovery 対象の資料の保全に焦点を当てているため、EDRM モデルの「Information Governance」ステップと「Presentation」ステップについては、割愛した。
9
例としては、会社の携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピューター、物理サーバー、クラウドサーバーアカウント、電子メールアカウント、社内コ
ミュニケーションツール、会議のビデオ／オーディオデータ、ソーシャルメディアアカウントなどが典型的なものとなる。
3

2

大野総合法律事務所（５）レビュー（Review）

は、英語への翻訳が必要な場合が多いことにも留意が必要である。

 米国法律事務所などのチームが、データの関連性や、秘匿特権等の対象となるかどうかを評価する。一般に、多くの第４時間と費用が掛かる。特に医薬バイオの訴訟など、レビュー対象となる資料があまりに多い場合は、法律事務所が自らレ

Litigation Hold の義務が生じる時点

前述のとおり、いつの時点で資料保全の義務が生じるかは、ビューするのではなく、ベンダーを用いることが多い。

事案によって異なり、難しい判断が必要となる。
例えば、Micron Tech., Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1311,（６）分析（Analysis）

1320 (2011) に お い て、 連 邦 巡 回 区 控 訴 裁 判 所（Court of 他のステップと並行して、開示対象となるデータの内容をAppeals for the Federal Circuit）は、「いつの時点で訴訟分析し、訴訟戦略について検討する。

が『合理的に予期』されるかは、柔軟な、個々の事実によって決まる基準であり、第一審裁判所が多様な事実状況に直面して（７）提出（Production）

必要な裁量を行使することを許容するものである。この基準特定されたデータを、指定された形式で開示、提出する。

は、潜在的な請求や訴訟の遠い可能性が存在するというだけ
で、文書を保存する義務を課すものではない。しかしながら、これらのいずれの段階も、米国の法律事務所の専門家のアド

Rambus が提案するように『差し迫った、または重要な偶発バイスを受けながら進めることになる。前述のとおり、訴訟が事項なく生じうる』ことを要求するほど硬直的なものではな

合理的に予期された時点で、Discovery の対象となる電子デーい。」（下線挿入）と判示している 14。

タが失われたり、改変されたりしないよう、合理的な保全措置

また、Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645

を講じることが求められているところ（Litigation Hold、Rule

F.3d 1336, 1345 (2011) において、連邦巡回区控訴裁判所は、

37(e)） 、どの時点でこの義務が生じるかは、後述するとおり、

具体的にどの時点で訴訟が「合理的に予期」されるかについては、事案により異なり、場合によっては非常に難しい判断を求められ多くの考慮要素が存在するところ、特に、真実を解明するというる。初動を誤らないために、例えば、第三者から米国特許の侵害

司法プロセスの意義を含む多くの考慮要素と、不必要な文書及び警告やライセンスオファーを受けた場合、できる限り早い段階で、データを削除するという正当なビジネス上の利益のバランスを考

米国の法律事務所に相談を開始することが望まれる。

慮して決定すべきと判示している 15。

11

いずれのステップも重要であるが、法的に特に重要なのは、これらの裁判例から、いつの時点で Litigation Hold の義務（５）「レビュー」である。このステップでは、主に米国の弁護が生じるかは、個別事情や比較衡量によるケースバイケースの判士が、開示対象となるデータを選別する

断によって決まることになり、画一的に判断することは難しいこ。従前は、これに非常12とが分かる 16。

に多くの時間とコストを要していたが、近年では、Discovery
Software と呼ばれるソフトウェアを活用しながら、従前より実務上は、Litigation Hold の義務を生じさせて早期に証拠をも短い時間でこれを行えるようになってきている。また、AI の保全する目的で、原告から被告に対して、訴訟提起前に、訴訟予活用も試みられており、AI の正確性をどう担保するかなどのノ告の通知を行うことがある 17。これを受領した場合には、少なくウハウが、米国法律事務所内で蓄積されている 13。これらの結果、ともその時点で Litigation Hold の義務が生じたと考えて行動

従来よりも費用は下がってきているといわれる。

するべきことになる。そのような場合には、判断は比較的容易で

なお、上記の各ステップに加え、例えば日本語の資料について
〈脚

ある。

注〉 

メタデータには様々なものが含まれるが、一例としては、Word 文書の作成者、作成日時、作業時間などが挙げられる。
eDiscovery については、特に Litigation Hold が明文で規定されている。すなわち、訴訟が予期され、または進行しているにもかかわらず、当事者が合理的な措置を取らなかったために、Discovery 対象の電子データが失われてしまった場合には、裁判所は、これによって相手方に生じた不利益を回復するのに必要な措置を取ることができ（Rule37(e)(1)）、特に、これが故意による場合には、失われた情報が当事者に不利な内容だと推定したり、その当事者敗訴の判決を行ったりすることができるとされている（Rule37(e)(2)）。したがって、適切に電子データを保全することが重要である。
12
実際には、日本語での eDiscovery サービスを提供するサービサーがレビューを行い、米国の法律事務所がこれを監督することになろう。
13
実務的には、どの程度の正確性でデータを抽出するかを当事者間で合意し、それを前提にソフトウェアや AI を活用しながら、データを抽出することが多い。例えば、「９０％」という数値で合意した場合、それを前提にソフトウェアで用いる検索式や AI のアウトプットを評価しながら、データの抽出を行うことになる。
14「When litigation is "reasonably foreseeable" is a flexible fact-specific standard that allows a district court to exercise the discretion necessary toconfront the myriad factual situations inherent in the spoliation inquiry. ... This standard does not trigger the duty to preserve documents from themere existence of a potential claim or the distant possibility of litigation. … However, it is not so inflexible as to require that litigation be "imminent, or
probable without significant contingencies," as Rambus suggests.」
15「Most relevant in this case is the point when the duty to preserve evidence begins. This determination is informed by a number of policy
considerations, including "the need to preserve the integrity of the judicial process in order to retain confidence that the process works to uncover
the truth," … and must balance the reality that "litigation is an ever-present possibility in American life," … with the legitimate business interest ofeliminating unnecessary documents and data.」
16
また、もし米国の州裁判所に訴訟を提起された場合には、その州の判断基準によって決定されることになる。
17「Litigation Hold Letter」などと呼ばれる。
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11

3

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）
しかし、例えば、継続していた特許ライセンス交渉が決裂しそし、Hitachi 側がこれについて相手方代理人にすぐに通知したこ

うになり、訴訟になる可能性も否定できないといった場面などにと、適切にデータの復元を行ったこと 20、個人の保管するデータ

おいては、どの時点で訴訟が「合理的に予期」されるのかの判断の削除であり Hitachi 側に証拠隠蔽の意図が認められなかったは非常に難しい。したがって、米国訴訟を起こされそうな場合にことなどから、制裁は否定された。

は、早めに弁護士への相談を開始すべきである。

18

これらの例を見ると、特に、Litigation Hold を適切な時期に出し、早期に資料の保全を行うことが重要であることが分かる。

第５ 日本企業又はその関連会社が当事者の事例

また、仮に何らかの問題が生じた場合であっても、故意や重過失による証拠隠滅と認定されて重大な制裁を受けるリスクを減らす

日本企業が関連する近時の eDiscovery の事案としては、次ため、代理人弁護士に知らせたうえで、迅速に問題に対処するこのようなものが挙げられる 19。

とが重要である。
１．
Sekisui Am. Corp. v. Hart, 945 F. Supp. 2d 494 (2013)
この事件では、原告である Sekisui America Corporation が、第６

訴訟予告後に Litigation Hold を出すのが遅れ、また、データ

eDiscovery への対応の保全を担当する IT ベンダーへの通知を怠った結果、重要な電米国の大企業は、米国での訴訟に巻き込まれることが非常に子的証拠が実際に失われたとされ、また、これについて故意及び多いため、eDiscovery 専門のスタッフを社内に雇ってこれに重過失が認定された。その制裁として、失われた証拠は被告らに備えていることが多く、また、データ管理やサーバーの構成も、有利なものだったと推定してよい旨の陪審員に対する指示が行わ

eDiscovery を想定している場合が多い 21。また、eDiscovery

れ、また、一定の費用負担が命じられた。

に備えるためのコンサルティングサービスを提供する企業や、
eDiscovery のレビューサービスを提供する企業もある。これに２．Point Blank Solutions, Inc. v. Toyobo Am., Inc.,

対して、日本企業としては、常に米国での訴訟に巻き込まれるわ
けではなく、eDiscovery 対策にそれほど多くのコストをかけら2011 U.S. Dist. LEXIS 42239 (2011)
この事件では、被告である Toyobo America Inc. 及び東洋

れない場合が多いであろう。しかしながら、日本企業にとっても、紡株式会社による Litigation Hold は適切ではなかったものの、

特に製品やサービスが米国に提供される場合、米国で訴訟を起

悪意までは立証されていないとして、被告らに不利な推定は認めこされるリスクは常に存在する 22。
その際に問題が生じないよう、られないと判断された。

ある程度の備えをしておくことが望まれる。日本企業がとりうる
現実的な対応策としては、次のようなものが考えられる。

３．Weber v. FUJIFILM Med.Sys., U.S.A., 2011 U.S.
１．データ保管期間の設定

Dist. LEXIS 82340 (2011)
この事件では、被告である Fujifilm Corporation が Litigation

文書保管期間と同じく、データについても、合理的な保管期間

Hold を出すのが遅れたとして、その間に失われたデータのバックを設定することが望まれる。
全ての電子データを保管していると、アップを探し、そのようなバックアップが存在する場合にはこれ

eDiscovery の対象となりうるデータが膨大となる。そのため、を開示するように命じられた。

例えば、電子メールは、重要と分類されたもの以外は５年で削除するといった内容を定めることがありうる。あまりに短期とする

４．In re Hitachi TV Optical Block Cases, 2011 U.S.

と業務への影響が生じるため、各企業のビジネスの実態に即した
無理のない期間を定めることが望ましい。

Dist. LEXIS 90882 (2011)
こ の 事 件 で は、Hitachi 関 連 会 社 の エ ン ジ ニ ア が、 会 社

なお、Litigation Hold の義務が生じた時点で、データ保管規のデータ管理規則に反して個人的に保存していたデータを、程に基づくデータの削除についても、防止措置を講じることが求

Litigation Hold 後に意図的に削除したことが認定された。しかめられる。したがって、例えば、一定期間で自動的に電子メール

〈脚

注〉 

場合によっては、米国の法律事務所に訴訟の代理を委任する前に、取り急ぎ、Litigation Hold の義務が生じているかどうかのアドバイスを求めることもありえよう。また、社内での資料の保全は前もって進めておくことが望まれる。
なお、ここで紹介している案件は、特許侵害訴訟には限られない。
20
なお、復元できなかったデータは、関連性がなく Discovery に影響しないものであったと認定されている。
21
例えば、クラウドサーバーサービスを提供する米国企業は、eDiscovery を想定したパッケージを提供している場合も多い。
22
米国特許権の地理的効力範囲は広いため、日本での行為により侵害が引き起こされることもある。
18

19

4

大野総合法律事務所

がサーバーから削除される設定としている場合には、Litigationのデータを保全する義務を負うことになる。特に、どの時点でHold 時点で自動削除機能を停止する必要があることに注意が必

Litigation Hold が生じるかの判断はケースバイケースであるか要である。そのような手順については、あらかじめ IT 部門と確ら、米国の専門家のアドバイスが必要となる。したがって、米国認し、決めておくことが必要である。

訴訟の可能性が予見される場合、できるだけ早い段階で、米国の法律事務所の選定を進める必要がある。
コンフリクトなどにより、

２．データ管理

思ったように事務所の選定が進まない場合も少なくないので、候

上記 In re Hitachi の事案でも、個人のハードディスクに保補となる事務所のリストを作っておく、社内での連絡及び意思決存したデータの削除が問題となっている。会社が把握できない

定プロセスを決めておくなど、早めに動ける準備をしておくこと

場所へのデータの保存はできる限り制限することが望ましい。

が望ましい 28。なお、米国の事務所への委任に時間がかかりそう

もっとも、業務内容や会社の慣習によっては、このような制限な場合も、社内で、資料の保全は早期に進めておく必要がある。

23が難しい場合もあると思われる。そのような場合、Litigation
Hold の段階で、個人の保有するデータも削除、改変されない

第７

ように細心の注意を払う必要がある。特に、電子データは少し

最後にの操作で削除、改変できるため、非常に誘惑的な側面がある。

eDiscovery は、日本の訴訟にはない手続であり、多くの日本

Litigation Hold を出すにあたり、Discovery に関するルール

企業にとってなじみの薄いものであるが、自社製品が米国で販売に違反した場合の罰則が非常に厳しいことを説明し、個々の従業されているなど、米国訴訟に巻き込まれてしまうリスクがある場

員に、ルール遵守の必要性を理解してもらうことが必要である。

合には、ある程度の備えを行うことが望まれる。その際には、リ

また、個人の端末に保存されたデータが削除されてしまったとスクの大きさを考慮し、事業にとって過度の負担とならない範囲

いった場合には、重大な制裁を避けるため、迅速な措置を執るべ

で、合理的な備えを行うことが重要である。

きである。これについては、上記 In re Hitachi における対応が非常に参考になる。

３．Privilege による保護
日本での訴訟と異なり、米国訴訟では、極めて広範な資料の開示が求められ、その中には、自社に不利なものも含まれる。しかし、適切に Privilege の保護対象としておくことにより、訴訟で不利な立場に置かれるのを避けられる場合がある。例えば、自社製品に潜在的に脅威となる特許の評価について、米国ファミリー
特許が存在するなど、将来的に米国訴訟に発展する可能性がある場合には、米国弁護士資格を有する弁護士に相談することで、Privilege の保護対象とし、米国訴訟の開示対象から外しておくことが望ましい 24・25・26・27。

４．米国の法律事務所にすぐにアクセスできる体制
前述のとおり、米国訴訟が合理的に予期されるようになった
時 点 で、Litigation Hold を 出 し、 早 急 に eDiscovery 対 象
〈脚

注〉 

なお、In re Hitachi は、会社のデータ管理規則は、個人端末へのデータ保存を禁止していたが、関連会社の担当者がこれに違反して個人端末にデータを保存したという事案である。
Privilege の代表例である Attorney-Client Privilege は、弁護士と依頼者との間の、法的助言のための秘密のコミュニケーションを保護するものである。米国弁護士資格を有する弁護士への相談内容や、相談準備のための資料については、基本的にはこれによって保護される。ただし、第三者に開示された内容については、対象から外れてしまう
ため、秘密管理に注意が必要である。
25
米国弁護士資格を有しない弁護士とのコミュニケーションが Privilege の対象になるかどうかについては争いがあるが、現状では、対象とならないとされるリスクが残っている。そのため、Privilege の観点からは、米国の弁護士資格を有する弁護士に助言を求めることが望ましい。In re Rivastigmine Patent Litig., 239 F.R.D. 351 (2006)など参照。
26
また、訴訟準備のために弁護士が作成した資料等も、Attorney Work Product として原則として、Discovery の対象から除外される。
27
前記のとおり、場合によっては、米国の法律事務所に訴訟の代理を委任する前に、取り急ぎ、Litigation Hold の義務が生じているかどうかのアドバイスを求めることもありえよう。
28
米国の法律事務所と接点がない場合は、そのような法律事務所を紹介できる日本の法律事務所に相談を開始し、事務所を選定することになろう。
23

24

5

商標・意匠News

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）

Trademark News

意匠制度を活用したブランドの保護
弁理士

ブランドの保護を考えるとき、まず思い浮かぶのは「商標」である。商標とは、自らが取り扱う商品・サービスの出所を表わすための目印であって、他人の商品・サービスと区別するために使用するマーク（識別標識）のことをいい、例えば、商品名やサー
ビス名、企業名、ロゴ等が該当する。まさにブランドの保護に適した制度といえる。
しかし、商標といえども万能ではない。商品の形状や店舗の外観・内装など、いわゆるデザイン性の視点で構築されるブランド
は、識別力の観点から商標では保護しきれない場合がある 1。
コカ・コーラやヤクルトの包装容器など、商品の形状そのものが商標登録された例はあるものの、原則として使用による特別顕著性（商標法３条２項）を獲得する必要があり、権利化のハードルは非常に高い。また、令和２年には店舗の外観や内装の形状が商標で保護できるよう商標法施行規則が改正されたが、現時点で識別力を有する文字又は図形と結合した立体形状以外は登録が認められていない 2。
そこで、注目されるのが意匠権によるブランドの保護である。
令和元年に意匠法が改正されたことは記憶に新しいが、この改正の背景には特許庁が推奨する「デザイン経営」がある。
「デザイン経営」とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法のことであり、ブランドとイノベー
ションを通じて企業の産業競争力の向上に寄与するとされている 3。本稿では、実際に意匠制度によってブランドを保護している事例を幾つか紹介する。

（２） 製品パッケージの模様（グラフィックデザイン）
 グラフィックデザインもブランドの要素がある。事例３
は、小林製薬株式会社の「包装用箱」に関する意匠登録であり、デザインのバリエーションを関連意匠として保護している。こうしたグラ
フィックデザイン
は消費者の注意を惹く部分であり、商品購入の際の目印にもなるため、権利化する意義は十分にあると思われる。
（３） 店舗の外観・内装
 店舗の外観や内装に係るデザインは、事業者にとって重要なサービス要素であり、顧客体験の大きなツールである。すなわち、顧客の集客力や満足度に影響し、ブランドイメージの構築に深く関係しているといえる。ここでは、内装について紹介する。
 事例４は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の「書店の内装」の意匠登録である。
羽田空港内の書店であり、「空港における滑走路」を想起させるデザインとなっている。
また、事例５は三菱地所株式会社の「瞑想室の内装」であり、瞑想に集中し、リラックスできる空間を提供するデザインとなっている。
「ブランドを確立できれば、たとえば空港に瞑想のための部屋を作ることも考えている」として、
将来の事業展
開も見据えている 6。

２．意匠権を活用したブランド保護の例（１） パッケージや製品の形状
 オーソドックスな意匠制度の活用である。事例１は、日清
食品ホールディングス株式会社の「包装用容器の蓋」についての意匠登録であり、八角形で構成された容器の形状を特徴とする。カップラーメンの容器は円形状が一般的であり、八角形状の容器は他社との差別化を実現している。今や「ラ王」の代名詞ともいえるこの形状は、2010 年 か ら 現在に至る迄継続して使用されて
いる 4。

〈脚

啓生

形状は、ダイソン特有のものとして広く知られているといえる。もともとは扇風機の機能的な形状であったが、加湿器やヘアードライヤーにも展開するなど、デザインに端を発したブランド戦略が見て取れる。

はじめに



大塚

３．コメント事 例 ２ は、 ダ
イソン・リミテッ
ド の「 羽 の な い扇風機」に関す
る意匠登録である。2010 年 にはグッドデザイン大賞を受賞 5 したこの特徴的な

このように、意匠制度の活用はブランド戦略における重要な手
段となりつつある。本稿では紹介できなかったが、建築物の外観や、アイコン・ウェブサイト等の画像意匠もブランドの保護に有用であろう。意匠は識別力が登録要件ではないため、商標では保護できない商品の形状等を保護できる点で活用する意義がある。
また、まずは意匠で登録をしておき、そのブランドに信用が蓄積してから商標登録を試みる戦略も可能である。
今後は、自社のブランドを守る手段として、意匠権による保護も念頭に置いて検討することをお勧めしたい。

注〉 

商品の形状や役務提供の用に供する物の形状（建築物の形状や内装）そのものは、原則として商標法３条１項３号又は６号に該当する（商標審査基準）
2
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会、第 30 回商標審査ワーキンググループ配布資料「令和 2 年商標法施行規則改正により適切な保護が可能となった立体商標の出願状況等のご報告」参照
3
経済産業省と特許庁が発表した政策提言「『デザイン経営』宣言」参照
4
公式ホームページ内の「ラ王」の歴史（https://www.rao.jp/special/history/）
5
GOOD DESIGN AWARD 公式 HP（https://www.g-mark.org/award/describe/36333?token=TfWUoEjrnq）
6
日経クロストレンド「三菱地所の新事業『Medicha』 マインドフルネスを新たなビジネスに」参照（https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/00525/）
1

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）

Overseas News

米国商標近代化法（2021 年 12 月 18 日施行）の概要と注意点
弁理士

井出

麻衣子

録が拒絶理由の引例とされた出願の出願人は請求人適格有１．はじめにり）のみが、商標審判部（Trademark Trial and Appeal

米国では、2021 年 12 月 18 日に商標法を改正する商Board（TTAB））に対して取消を請求することが可能で

標 近 代 化 法（Trademark Modernization Act） が 施 行 さあり、その手続は連邦民事訴訟規則（FRCP）に準拠しており、時間・費用面における負担が大きいものであった。

れ 、その施行規則が公表された 。
12

 また、商標権者が登録商標を「放棄している」ことが要

この改正は、主に、不使用商標に対する対抗策の充実を目件であり、3 年間の継続不使用は一応「放棄」と推定され的とするものである。

るが、使用再開の意思が立証できれば取消を免れうるため、先願主義を採る日本とは異なり、使用主義を採る米国では取消のハードルも高いものであった。

かねてより、出願時、登録時、登録から５～６年目、そして更新時と使用証拠の提出と共に使用の宣誓が求められてきた。昨今では登録商標に対して無作為抽出検査プログラム

今回の改正により、①商標審判部（TTAB）に対する取消（Post-Registration Proof of Use Audit Program ）が実請求に「放棄」を要件としない不使用取消事由が新設された。

施されるなど、より厳格に、登録商標を指定商品役務に適切さ ら に、TTAB に 対 し 審 判 を 請 求 す る こ と な く、 何 人

3も、 不 使 用 を 理 由 と す る 取 消 又 は 再 審 査 を 米 国 特 許 商 標に使用していることが求められている。

庁（USPTO） に 対 し 請 求 で き る ② 査 定 系 取 消 手 続（Exしかしながら、適切な商標制度の運用の妨げとなる詐欺的な出願等の不使用商標が増加傾向にあることが問題視され 、

parte expungement）、 ③ 査 定 系 再 審 査 手 続（Ex parte

今回の商標近代化法の制定による商標法の一部改正に至った。

reexamination）が新設された。

4①２．改正の要点

商標審判部（TTAB）に対する取消請求事由の追加
 現に損害を受けており又は受けるおそれがあると考え新設された制度や改正された点のうち主なものは以下の５

る者は、登録後 3 年経過後であればいつでも、商標審点である。

判部（TTAB）に対し、「放棄」ではなく「不使用」（指①

商標審判部（TTAB）に対する取消請求事由の追加

定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関②

査定系取消手続（Ex parte expungement）の新設

連して全く商業的に使用されたことがない（has never③査 定系再審査手続（Ex parte reexamination）の新

been used in commerce）こと）を理由として取消請④⑤

設求が可能となった（１区分につき 600 ドル）。

審 査段階での第三者による情報提供制度 (Letters of 「放棄」の要件を満たす必要はない（再開の意思があっ

Protest) の明文化ても取消を免れられない）ため、取消の可能性も高まっ応答期間の短縮（2022 年 12 月 1 日施行）たと考えられる。

これらを（１）不使用商標に対する対抗策の充実を目的と②

査定系取消手続（Ex parte expungement）

する①～③（新設）、と（２）その他の④⑤（既存ルールの変更）

 登録日から 3 年経過後 10 年経過前の登録に対し、とに分類し、以下に概要を述べる。

指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して全く商業的に使用されたことがない（has（1） 不 使用商標に対する対抗策の充実を目的とするもの

never been used in commerce）ことを理由として、（新設）

米国特許商標庁に対し申立て又は職権により抹消を求め 従来、第三者の登録商標が不使用であることを理由としることが可能となった（１区分につき 400 ドル）。

て連邦商標登録を取り消すためには、現に損害を受けてお（但し、2023
年 12 月 27 日までは登録日より３年経り又は受けるおそれがあると考える者（取消対象の商標登過していれば 10 年経過後でも請求可能）

〈脚

注〉 

https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act
2
https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-actof-20203
https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program4
https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt645/CRPT-116hrpt645.pdf
1

7

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）
願につき 50 ドル）。
③

査定系再審査手続（Ex parte reexamination）
 使用を基礎とする出願に対し、登録後 5 年以内であ＜情報提供により認められる理由の例 5 ＞

れば、(i) 使用に基づく出願の出願日、又は (ii) 使用意・混同を招くような類似商標の存在図から使用に基づく出願に補正した日、もしくは使用宣・識別力欠如

誓書提出期限満了日を意味する「関連日」以前において、・提出された使用証拠が適切か疑わしいこと（例えば、使指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに用証拠として提出されたイメージが第三者により当該商関連して商業的に使用されていなかった（was not in

標が付されずに使用されている場合）

use in commerce）ことを理由として、米国特許商標情報提供がなされると、米国特許商標庁長官が、受理より庁に対し申立て又は職権により再審査を求めることが可

2 か月以内に当該情報を審査の記録に含めるか否かを決定す能となった（１区分につき 400 ドル）。

るが、この決定に不服を申し立てることはできない。
②③の査定系の申立てにあたっては、以下に例示するよう⑤

な、合理的な調査 (reasonable investigation)（公開され応答期間の短縮（2022 年 12 月 1 日施行）

得る合理的にアクセス可能な情報源における調査）を行い、

 米国直接出願の審査においては、オフィスアクション

調査についての認証付き陳述書（verified statement）をへの応答期間が最長 6 か月間だったが、一律 3 か月間

提出し、当該商標が使用されていないという主張・立証をすに短縮された（延長費用 125 ドルにより 3 か月延長可）。

る必要がある。米国特許商標庁長官により、主張・立証の確 なお、米国を指定した国際商標登録出願（マドリッド

実性（一応の推定 prima facie）が認められた件のみ手続が協定議定書、いわゆるマドプロ経由の米国出願）では従開始され（形式要件を満たしていない場合には 30 日間の補来通り応答期間は 6 か月間である。

正期間が与えられる）、商標権者には反証の期間（３か月、延長費用 125 ドルにより１か月延長可）が与えられる。取３．注意点消の決定に不服の場合は、TTAB に申立て、又は米国特許（1） 出願中の商標

商標庁長官への上申が可能である。

 審査期間が短縮されるため、迅速な審査が期待される＜合理的な調査結果の例＞

一方、期限の徒過に注意が必要である。

・商標権者が所有・管理している可能性が高い（又は、そ また、出願戦略においては、不使用取消請求も比較的のように信じられている）インターネットウェブサイト、取りやすい手続となったため、同一類似先行商標への対その他メディア、又は広告物における関連する商品・サー抗策として考慮に入れ、調査・検討しておくことも一案

ビスの販売・提供情報である。

・関連する商品・サービスの評価が掲載された印刷物又は（2） 登録商標

ウェブページ 不使用商標の取消制度の拡充により、不使用取消請求・登録商標の使用又は不使用に関係する証拠を含む訴訟又の対象となるリスクも増すことから、商標権者は登録商

は行政手続の記録

標を指定商品／指定役務に使用しているか、使用証拠として適切か否かを確認し、使用証拠を適切に保管してお査定系手続の申立人は、申立てにあたり、調査の情報源、調査方法や調査時期等も開示する必要があるが、申立てが受くことが以前にも増して必要になると考えられる。

理され手続が開始された後は申立人の関与は不要となるた なお、５～６年目の使用宣誓書提出における審査又はめ、申立て受理後もディスカバリー（当事者間の関係資料の

登録後検査制度（audit）において指定商品 / 指定役務

提出）で証言（主張を裏付ける証拠の提出）などの手続が必の削除を行う場合、削除区分数に応じて米国特許商標庁

要となる取消審判請求に比べ、手続・費用面での負担は軽減の費用（電子申請の場合は 250 ドル）が発生するが、されるものと考える。

上記期間外に削除する場合には、当該費用は発生しな
い 6。よって、使用宣誓書提出のタイミングにおいては、（2） その他（既存ルールの変更）

適切な使用証拠を提出可能な商品／役務のみを対象とし④て権利を維持することが望ましいと考える。

審 査段階での第三者による情報提供制度 (Letters ofProtest) の明文化

（3） 第三者の商標

 従来は非公式で認められていた情報提供制度につい 冒認の虞がある第三者の商標出願に対しては、情報提て、条件や手続が明文化された。

供制度を利用して抗議を申し立てることは有効な手段であろう。迅速に対応するためにウォッチングサービスを

以下のように、登録要件に関わる内容であればいかなるも利用することも一案である。

のも情報提供の対象となり、何人も提出が可能である（１出
〈脚
5
6

注〉 

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/letter-protest-practice-tip
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/2c4a5c0

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）

Patent Intro

弁理士

津田

理

クレーム例で、請求項 2 〜 5 では「請求項〇記載の」という他の請求項を引用する表現が用いられているのに対し、請求

Ｑ．今度、日本でもマルチマルチクレームが制限されることになったと聞きました。マルチマルチ
クレームの制限について教えてください。

項 1 ではそのような表現（他の請求項を引用する表現）が用いられていません。
請求項 1 のように、他の請求項を引用する表現が用いられていないクレームのことを「独立クレーム（独立請求項）」と1．マルチマルチクレームとは呼びます。

「クレーム」とは、特許出願の書類のうち権利範囲を定める

一方、請求項 2 〜 5 のように、他の請求項を引用する表現「請求項」のことを言います。英語で「claim」と言われるこが用いられているクレームのことを「従属クレーム（従属請求とから、日本語でも「クレーム」という表現が使われることが項）」と呼びます。

あります。

これらの従属クレームのうち、例えば、請求項 2 は「請求クレーム（請求項）は、その記載の仕方によって、独立クレー

項 1 記載の」として 1 つの請求項を引用しているのに対し、

ム（独立請求項）と従属クレーム（従属クレーム）とに分けら

請求項 3 は「請求項 1 又は 2 記載の」として 2 つの請求項れます。

を引用しています。

例えば、以下のようなクレーム例を考えてみましょう。

請求項 3 のように、複数の請求項を引用する従属クレーム

なお、このクレーム例は、マルチマルチクレーム検出ツール

を「マルチクレーム」と呼びます。

について紹介する特許庁ウェブサイト に掲載されている例で
1

そして、請求項 4 は「請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1

す（参考図は筆者作成）。

項記載の」として 3 つの請求項を引用し、かつ、その引用する請求項にマルチクレーム（請求項 3）が含まれています。

〈クレーム例と参考図〉【請求項１】特定構造のボールベアリング。
【請求項２】内輪がステンレス鋼である請求項１
記載のボールベアリング。
【請求項３】外輪がステンレス鋼である請求項１又は２記載のボールベアリング。
【請求項４】外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のボールベアリング。
【請求項５】前記環状緩衝体はゴムである請求項
４記載のボールベアリング。

この請求項 4 のように、複数の請求項を引用し、かつ、その引用する請求項にマルチクレームが含まれる従属クレームを「マルチマルチクレーム」と呼びます。

2．制限の内容について
特許法施行規則の改正によって、特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号に「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
」という規定が加えられ、令和 4 年（2022 年）4 月 1 日以後にする特許出願にマルチマルチクレームが含まれていると、特許法第 36 条
第 6 項第 4 号（委任省令要件）に違反するとして拒絶理由通知を受けることになりました。
特許法第 36 条第 6 項第 4 号の拒絶理由通知を受けた場合には、マルチマルチクレーム（クレーム例では請求項 4）及びこれを引用する請求項（クレーム例では請求項 5）については、

〈脚

注〉 

1 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html

9Oslaw News Letter vol.63（2022.4）
将来、これらの国への特許出願（特に、日本出願を基礎とし委任省令要件以外の特許要件（例えば、新規性や進歩性など）て PCT 出願）をする予定がある場合には、備忘のため、例えの審査が行われません。
この拒絶理由通知に対して、マルチマルチクレームを解消す

ば明細書の【発明を実施するための形態】の末尾などに、マルる補正がなされた場合（例えば、請求項 4 を請求項 1 のみに

チマルチクレームの記載を入れておくという対策も考えられま

従属するように補正した場合）には、当初審査対象外とされたす。

請求項（クレーム例では、請求項 4 と 5）について審査が行われますが、その結果、拒絶理由通知をすることが必要になっ4．シフト補正との関係についてた場合には「最後の拒絶理由通知」となります。
最後の拒絶理由通知に対する応答では、特許請求の範囲の補

特許法第 17 条の 2 第 4 項では、請求項について補正をす

正に制限（特許法第 17 条の 2 第 5 項）が課されることにな

る場合に、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすりますので、注意が必要です。

ることができないものか否かについての判断が示された発明

なお、特許法第 36 条第 6 項第 4 号（マルチマルチクレーと、その補正後の請求項に記載される事項により特定される発ムの委任省令要件違反）は、拒絶理由には該当しますが（特明とが、発明の単一性の要件を満たすようにしなければならな

許法第 49 条第 4 号）
、無効理由には該当しません（特許法第いとされています（いわゆるシフト補正の禁止）。
仮に、クレーム例で、請求項 1 〜 3 のいずれにも特別な技

123 条第 1 項第 4 号）。
また、出願日が令和 4 年（2022 年）3 月 31 日以前に遡術的特徴がなく、請求項 4 には特別な技術的特徴があったと及する分割出願については、このマルチマルチクレームの委任します。その場合、特許法第 36 条第 6 項第 4 号の拒絶理由

省令要件違反の拒絶理由は通知されません。

通知を受けたときに、請求項 4 のマルチマルチクレームを解消する補正（例えば、請求項 4 を請求項 1 のみに従属させる
補正）が、シフト補正に該当するか否かが問題となると考えら

3．今後の対策についてれます。

日本でのみ特許出願を予定している場合には、マルチマルチ

つまり、この場合には、特別な技術的特徴のない請求項 1

クレームの委任省令要件違反の拒絶理由を回避するために、従〜 3 の発明（その補正前に受けた拒絶理由通知において特許

属クレームの従属先を 1 つだけにする（マルチクレームをなをすることができないものか否かについての判断が示された発くす）という対策が考えられます。

明）と、特別な技術的特徴がある請求項 4 の発明（その補正後の請求項に記載される事項により特定される発明）とは、「同

例えば、クレーム例でマルチクレームをなくすと、以下のよ

一の又は対応する特別な技術的特徴」
を持ち得ません。
したがっ

うになります。

て、
特許法第 17 条の 2 第 4 項を厳格に適用すれば、
上記 1. の〈マルチクレームをなくしたクレーム例〉【請求項１】特定構造のボールベアリング。
【請求項２】内輪がステンレス鋼である請求項１
記載のボールベアリング。
【請求項３】外輪がステンレス鋼である請求項１
記載のボールベアリング。
【請求項４】外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項１記載のボールベアリング。
【請求項５】前記環状緩衝体はゴムである請求項
４記載のボールベアリング。

例で、請求項 4 のマルチマルチクレームを解消する補正（例
えば、請求項 4 を請求項 1 のみに従属させる補正）はシフト補正に該当するとして、その補正が認められないことになります。
マルチマルチクレームを解消する補正をする場合に、シフト補正禁止の規定（特許法第 17 条の 2 第 4 項）をどの程度厳格に適用するのか、今後の運用が待たれます。

また、将来外国に出願することも予定しているが、それがいずれもマルチマルチクレームが認められていない国（例えば、アメリカ、中国、韓国など）である場合には、上記のような対策（マルチクレームをなくすクレームの記載とする対策）のみ
で十分であると考えられます。
しかし、日本以外の国では、マルチマルチクレームが認められている国（例えば、欧州、シンガポール、オーストラリアなど）があります。

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特   

特許権侵害が確定した会社の取締役の責任 大阪地裁令和3年9月28日判決（令和元年（ワ）第 5444 号 損害賠償請求事件）＞＞請求認容

別件訴訟（大阪地裁平成３０年６月２８日判決・平成２７

告Ｐ２について、「ネオケミアの業務に関心を持たず、本件

年（ワ）第４２９２号、知財高裁令和元年６月７日判決・平各特許すら知らず、各被告製品に係る紛争を知らなかったと

成３０年（ネ）第１００６３号）で１１社に対する損害賠償いうこと」について「取締役としての義務に違反する程度は請求が一部認められた特許権者が、そのうち２社の代表取締大きい」と認定し、被告Ｐ１の業務執行に対する適切な監視、役、取締役であった被告ら４人に対し、主位的請求として会監督を怠ったことについて重大な過失があると判断した。被社法４２９条１項に基づく損害賠償の支払を求めた事件で、告製品販売会社クリアノワールの代表取締役であった被告Ｐ

大阪地裁は主位的請求を認容した。大阪地裁は、被告製品製

３について、「特許権侵害の警告を受けた後も、主として被造会社ネオケミアの代表取締役であった被告Ｐ１について、

告製品１４の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠「特許権侵害となった場合の賠償相当額を留保するなどして、し」、善管注意義務を果たす態様をとることもなく、「裁判所

別件判決確定後に損害を遅滞なく填補すれば、ネオケミアにからの心証開示があるまでの間、被告製品の販売をして特許損害賠償債務を確定的に負担させないようにすることも可能

権侵害の不法行為を継続し、原告に損害を生じさせたのであであったのに、被告Ｐ１は任意での賠償を行わず、ネオケミ

るから、取締役としての善管注意義務に違反した」として重アを債務超過の状態としたまま、破産手続開始の申立てを過失があると判断した。
また、
クリアノワールの取締役であっ行ったものである。
」と認定し、善管注意義務違反は悪意にた被告Ｐ４には、取締役である被告Ｐ３の監視・監督を怠るよるものと判断した。また、ネオケミアの取締役であった被義務違反があり、重過失があると判断した。

特   

作用効果不奏功の抗弁と実施料相当額の認定 知財高裁令和3年11月29日判決（令和2年(ネ)第10029号 特許権侵害差止等請求控訴事件）>>原判決を変更し、請求一部認容

本件は、成形性、崩壊性及び流動性をバランスよく併せの構成要件をすべて充足し、本件発明１及び２の技術的範囲持つセルロース粉末の特許に係る特許権の侵害訴訟で、被告に属することを認めた上で、控訴人による証拠提出を踏まえは、崩壊性に優れないと主張するセルロース粉末を製造等して、レベルオフ重合度は原料とセルロース粉末とで基本的にていた。東京地裁は、被告製品１が本件発明１及び２の構成は変わらないと認定を変え、サポート要件の充足性を認めた。

要件をすべて充足し、本件発明１及び２の技術的範囲に属す

また、知財高裁は、被告製品１の崩壊性が４３分であり、他ることを認めたが、本件発明１がセルロース粉末の重合度を社製品や実施例で崩壊性が１～２分であることと対比して成レベルオフ重合度を基準として規定した発明で、明細書には

形性と崩壊性がバランスしていないという被控訴人の作用効

原料パルプのレベルオフ重合度は記載されているが、セル

果不奏功の抗弁の主張を、従来品のセルロース粉末よりも優

ロース粉末のレベルオフ重合度は記載されておらず、一定のれているものでなければ効果を奏しないというものではない

処理によりレベルオフ重合度が変化するとの技術常識から、として排斥し、原告製品が文部科学大臣発明奨励賞を受賞す

原料パルプのレベルオフ重合度とセルロース粉末のレベルオ

るなどの優れた特性を評価されていたこと等に基づいて実施

フ重合度が同じであると認識できないことから、本件発明１料相当額の損害額の料率をこの技術分野における平均（６．

はサポート要件を満たさないとし、原告の請求を棄却した。

１％）より高い８％とすることを認め、損害賠償請求を一部これに対して、知財高裁は、被告製品１が本件発明１及び２

認容した。

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大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.63（2022.4）
商   

ハッシュタグと商標的使用 大阪地裁令和3年9月27日判決（令和2年（ワ）第8061号 商標権侵害差止請求事件）>>請求認容

本件商標（商標登録第 6232133 号（標準文字 シャルにおける被告標章１の表示は、メルカリ利用者が検索等を通マントサック））に係る商標権（本件商標権）を有する原告

じて被告サイトの閲覧に至った段階で、当該利用者に認識さは、被告がオンラインフリーマーケットサービス「メルカれるものである。そうすると、当該利用者にとって、被告標リ」上に開設したサイトに表示した被告標章１「# シャルマ

章１の表示は、それが表示される被告サイト中に「シャルマントサック」又は被告標章２「シャルマントサック」が本件

ントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に関する商標と同一ないし類似し、また、上記サイトにおいて被告が情報が所在することを認識することとなる。これには、「被販売する巾着型バッグ（被告商品）は本件商標権の指定商品

告サイトに掲載されている商品が「シャルマントサック」なと同一であるとして、本件商標権に基づき、上記サイトにおる商品名又はブランド名のものである」との認識も当然に含ける被告標章１又は２の表示行為の差止めを求めた。東京地

まれ得る。
」と認めて、「被告サイトにおける被告標章１の表

裁判決は、「記号部分「#」は、商品等に係る情報の検索の示は、需要者にとって、出所識別標識及び自他商品識別標識

便に供する目的で、当該記号に引き続く文字列等に関する情としての機能を果たしているものと見られる。すなわち、被報の所在場所であることを示す記号として理解される。この

告標章１は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であため、被告サイトにおける被告標章１の表示行為は、メルカ

ることを認識することができる態様による使用すなわち商標

リ利用者がメルカリに出品される商品等の中から「シャルマ的使用がされているものと認められる。
」と結論づけ、「原告

ントサック」なる商品名ないしブランド名の商品等に係る情が選択的に主張する請求のうち、被告標章１の表示行為の差報を検索する便に供することにより、被告サイトへ当該利用止めを求める請求につき理由がある」として、差止請求を認者を誘導し、当該サイトに掲載された商品等の販売を促進す容した。

る目的で行われるものといえる。
」とし、「また、被告サイト
商   

製造方法により特定された商品についての商標の使用の立証責任（令和3年（行ケ）第10061号 審決取消請求事件）>>請求棄却

知財高裁令和3年11月14日判決

原告は、登録第 4776699 号商標「三相乳化」（指定商て製造した化粧品でないことを被告が証明しない限り、登録

品 : 第 3 類「せっけん類 , 化粧品 , 香料類」
）に対して、取取消しは免れないと主張したが、知財高裁は「被告において、消請求商品を各商品毎に「界面活性剤を使用せず、その代わ要証期間内における第 3 類「化粧品」に該当する商品につりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術」（以いての本件商標の使用を立証した場合には、観念上、本件審下「特定乳化技術」）を用いて製造したものであるか否かと判請求又は対の審判請求のいずれかは少なくとも成り立たないう基準で分けて、6 件の不使用取消審判を請求した。本件

い関係にあるものというべきであって、その場合に、当該商（取消 2018-300004）の「化粧品（界面活性剤を使用せ品が本件請求商品の範疇に含まれるか、対の審判請求に係るず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した指定商品の範疇に含まれるかが明確でないとの理由で、いず乳化技術を用いて製造した化粧品を除く。
）」を取消請求商品れの請求も成立すると判断することは、許されないというべとする審判は、被請求人の製法である「三相乳化」技術につきである。このことは、商標法 50 条 2 項が、被請求人にいて明確な定義がないとして、「三相乳化の技術を用いて製おいて、審判請求に係る指定商品又は指定役務の「いずれか造した化粧品」が本件請求商品の括弧書きに係る特定乳化技について」の登録商標の使用を証明すれば足りると定めてい術を用いて製造した化粧品に含まれる商品とはいえないかることにも沿うものである。
」とし、「対の審判請求についてら、本件請求商品の範疇に属する商品と認められると認定し、その対象とする指定商品の範囲で本件商標の登録を取り消す

請求不成立の審決を下した。ほかの 5 件は被請求人が答弁旨の審決が確定している本件においては、被告の使用に係るせずに取消が確定し、このうち「特定乳化技術を用いて製造「化粧品」に該当する商品が、特定乳化技術を用いて製造しした化粧品」を取消請求商品とする審判請求（取消 2018-

たものか否かが明らかでないとしても、当該商品は、特定乳

300005）を以下で「対の審判請求」という。本件の審決化技術を用いて製造したものではないと推認されると解する取消訴訟において、原告は、使用商品が特定乳化技術を用いのが相当である。
」と述べて原告の主張を退けた。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第63号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2022年4月28日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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