大野総合法律事務所

vol.692023 年 10 月 31 日発行

C ontents

目

次

◦論

文

⑴

IPR エストッペル−「合理的に主張することができた理由」の範囲と立証責任 

弁理士 梅田

慎介

1

◦論

文

⑵

Ironburg判決を題材とした追加検討

弁護士 大野

浩之

6

麻衣子

7

誠一

9

◦商 標 N e w s

周知性立証と需要者アンケート

◦特

許

入

門



◦判

例

紹

介



弁理士 井出弁理士 酒谷11

論文⑴Thesis

IPRエストッペル-「合理的に主張することができた理由」の範囲と立証責任
弁理士

梅田

慎介

ペルは、IPR と同時係属中の侵害訴訟やさらにはその後に提起さ１．はじめにれる侵害訴訟等での主張を制限することとなるため、その適用範

米国特許商標庁（USPTO）の当事者系レビュー（IPR）手続

囲は特に侵害訴訟被告 /IPR 申立人の側にとって重要な問題となでは、特許審判部（PTAB）による書面での最終決定がなされたる。2012 年９月の IPR 導入以降、IPR エストッペルの適用範後は、申立人が IPR で実際に主張したかあるいは合理的に主張

囲（特に「IPR で合理的に主張することができた」とされ得る範囲）

することができた理由について、USPTO での他の手続や民事の解釈が争われてきた。

訴訟等において再度提起できないことが定められている（米国特IPR エ ス ト ッ ペ ル の 適 用 範 囲 に 関 し、2022 年 2 月 の許法 315 条 (e)(1)(2)）
。これを「IPR エストッペル（IPR 申立

California Institute of Technology（CalTech）ｖ．Broadcom/

人に対する禁反言）」という。

Apple 事件連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）判決 1（以下、「CalTech

IPR は、連邦地裁に特許権侵害訴訟が提起された場合に被告判決」）では、その範囲は「IPR で申し立てられ、かつ PTAB

によって USPTO へ申し立てられる場合が多いが、IPR エストッによって審理されたクレーム及び理由のみならず、IPR 申立中

〈脚
1

注〉 

Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd,. 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022)

1

Oslaw News Letter vol.69（2023.10）には含まれていないが、当該 IPR 申立に合理的に主張すること

等における事後の手続において無効の主張をすることが禁止されができたであろう全ての申立理由」であることが示された。さる 4。

らに 2023 年 4 月３日の Ironburg Inventions Ltd. v. Valve

３．CalTech 判決

Corp. 事件 CAFC 判決 2（以下、「Ironburg 判決」）では、「合理的に主張できたであろう全ての申立理由」とは、「入念な調⑴ 事件の経緯査を行う熟練のサーチャー（skilled searcher conducting a

本件は、California Institute of Technology が、米国特許

diligent search）」を基準として「熟練のサーチャーであれば

第 7,116,710 号、 第 7,421,032 号 及 び 第 7,916,781 号

合理的に見出したであろうことが予期される申立理由」であるこに基づいて、無線データ通信用のチップを販売する Broadcomと、「熟練サーチャー基準」に基づく証明責任は特許権者側にあ及びこのチップを用いたスマートフォンを販売する Apple を特ることが示された。

許侵害で訴えた事件である。

本稿では、CalTech 判決及び Ironburg 判決を概説し、IPR

本件侵害訴訟において、Broadcom 及び Apple（被告・IPRにおいて申立人側及び特許権者側のそれぞれが留意すべき事項を申立人）は IPR 手続で主張されなかった新たな先行技術 5 の組考察する。

み合わせに基づき無効主張を行ったが、原審（カリフォルニア州
中部地区連邦地裁）は、根拠とした先行技術は過去の IPR において合理的に主張することができたものであるとして、IPR エス

２．IPR エストッペルに関する米国特許法の規定

トッペルの規定に基づいて無効主張を排斥した。CAFC におい

IPR エストッペルは、米国特許法 315 条 (e)(1) と (2) に規ては、この地裁判断の妥当性が争われた。

定されている。
米国特許法 315 条 (e)(1) は、USPTO での手続におけるエ⑵ 先行判決ストッペルを規定し、「IPR 申立人は、PTAB による最終書面決

2–1 Shaw 判決

定（final written decision under section 318(a)）が出さ

2016 年 の Shaw Industries Group, Inc. v. Automated

れた特許クレームに対して、当該申立人やその実質的利益当事者

6
Creel Systems, Inc. 事件 CAFC 判決 （以下「Shaw 判決」）
は、が IPR で実際に提起したか、あるいは合理的に提起することがIPR エストッペルの適用範囲について、審理開始の対象とならできたであろういかなる理由についても、USPTO に対して手なかったクレーム及びその申立理由にはエストッペルの効果は及

続の請求または主張をすることができない」としている。

ばないことを示した。換言すれば、IPR エストッペルは、PTAB

また、米国特許法 315 条 (e)(2) は、民事訴訟及び他の手続による審理開始の対象とされ最終決定がなされたクレームに対しについてのエストッペルを規定し、「IPR 申立人は、PTAB によて提起された申立理由のみに適用されるとした。

る最終書面決定が出された特許クレームに対して、当該申立人や従前、PTAB は IPR 申立人が無効主張したクレームのうち一

その実質的利益当事者が IPR で実際に提起したか、あるいは合部についてのみ審理を開始し、また開始後の審理においても IPR

理的に提起することができたであろういかなる理由についても、申立人が主張した無効理由の全てを審理しないという運用をとっ民事訴訟や ITC での手続 3 において当該クレームが無効であるていた。このため、IPR 申立人が無効主張したが PTAB が審ことを主張することができない」としている。

理対象としなかったクレームや、IPR 申立人が主張したもののこれらの規定によれば、PTAB による最終書面決定（final

PTAB が審理していない無効理由にまで、IPR エストッペルがwritten decision）が出された特許クレームに対して、IPR 申適用されるのかという点に争いがあった。また、例えば、審理開

立人は「IPR で実際に提起したか、あるいは合理的に提起するこ

始されなかった申立理由だけを構成する先行技術にエストッペルとができたであろういかなる理由」を基に、USPTO や裁判所の効果が生じるかというような争いがあった。

〈脚

注〉 

Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp., Nos. 2021-2296, 2021-2297, 2022-1070, 2023 WL 2749199 (Fed. Cir. Apr. 3, 2023)
3
米国国際貿易委員会による関税法第 337 条調査手続
4
和解により IPR 手続が終結し、PTAB による最終書面決定が出されなかった場合には、IPR 申立人に対するエストッペルは生じない。
5Apple が IPR 申立時点で知っていた先行技術で、IPR 申立には含めなかったもの。地裁訴訟での無効主張のために温存していたと考えられる。
6
Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016)22

大野総合法律事務所

2 月 22 日の誤記訂正（Errata）後の判決 8）。

Shaw 判決は、IPR エストッペルは IPR 中に申立人が主張し又は合理的に主張することができた無効理由の再主張を禁止する

CAFC は、「Apple が IPR を申し立てた時点で、Apple 及びものであるが、IPR は開始されるまで始まらないし、申立人が主Broadcom が、地裁での無効主張で提起しようとした先行技術

張したものの IPR で審理されなかった無効理由は IPR 中に主張を知っていたことは議論の余地がない。Apple による IPR 申立

し又は合理的に主張することができたものではないから、これとには含まれていなかったにせよ、争点となる無効理由は IPR 申

同一の無効主張は排除されないとした。

立に合理的に含むことができたでものである。よって、Apple

しかしながら、Shaw 判決後も、IPR の審理開始後ではなく及び Broadcom が、IPR で提起しなかった先行技術を基に地裁

IPR 申立の段階で主張することができたにすぎない無効理由にエで無効主張を行うことを禁じた地裁判決を支持する。
」（2022

ストッペルは適用されるのか、さらには IPR 申立書には含まれ

年 2 月 4 日判決）と理由を述べた。

ていないが合理的に主張することができた無効理由への適用はなされるのかという点について、
地裁レベルでの判断は割れていた。

2–2 SAS 判決

４．Ironburg 判決⑴ 事件の経緯72018 年の SAS Institute, Inc. v. Iancu 事件最高裁判決 （以本 件 は、Ironburg Inventions Ltd.（ 以 下「Ironburg」） が、

下「SAS 判決」
）は、Shaw 判決が前提としていた、IPR 申立

米国特許第 8,641,525 号に基づいて、ビデオゲームコンソール人が主張した無効理由のうち一部についてのみ審理を開始できる用のコントローラを販売する Valve Corporation（以下「Valve」）という PTAB の運用を否定し、PTAB は IPR で申し立てられたを特許侵害で訴えた事件である。

全てのクレームの特許性を判断しなければならないと判示した。

本件侵害訴訟において、Valve（被告・IPR 申立人）は無効主

SAS 判決後、PTAB は、IPR 申立人が無効主張した全てのク張を行ったが、原審（ワシントン西部地区連邦地裁）は、IPR エ

レームを対象とし IPR 申立人が主張した全ての無効理由を審理

ストッペルの規定に基づいて無効主張を排斥した。CAFC におするか、あるいは全く審理を開始しないかのいずれかによるよう

いては、この地裁判断の妥当性が争われた。
Valve の IPR 申立が審理開始されたのは 2016 年 9 月で、に運用を変更した。これにより、IPR エストッペルは、IPR でPTAB は５つの申立理由のうち 3 つに基づき IPR を開始したが、申し立てられた全ての申立理由に適用されることとなった。

他の 2 つに基づく開始はしなかった（以下「開始対象とならなかった無効理由」という）。2017 年９月に最終決定書が発行さ⑶ CalTech 判決の要旨れ、一部クレームが取り消された。その後、2018 年 4 月 24

CAFC は、まず、SAS 判決に矛盾することとなった Shaw

日に、SAS 判決が出され、USPTO により SAS 判決を受けた判決の判断を否定した。
そのうえで、「IPR で申し立てられ、かつ PTAB によって審理対応が採られたが、Valve は、PTAB に「開始対象とならなかっされたクレーム及び理由のみならず、IPR 申立中には含まれていた無効理由」についても検討させるために、IPR の差戻しを求めないが、当該 IPR 申立で合理的に主張することができたであろ

ることはしなかった。

う全ての申立理由についてもエストッペルが適用される。申し立⑵ Ironburg 判決の要旨

てられた全てのクレームについて PTAB は審理を開始しなけれ

以下の①及び②の無効理由について IPR エストッペルの適用ばならず、かつ IPR 申立が IPR 訴訟としての役割を果たすといの有無が判示された。

う制度の下では、上記のように解釈することが、”IPR において“及び”合理的に提起することができたであろう“という文言に① IPR 申立に含まれていた申立理由のうち開始対象とならな意味を与える唯一の妥当な解釈である。
」と判示した（2022 年

かった２つの理由（開始対象とならなかった無効理由）9

〈脚

注〉 

SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S.Ct. 1348 (2018)8
2 月 4 日に出された判決では「IPR 申立中には含まれていないが、当該 IPR 申立に合理的に含まれることができたであろう全てのクレーム及び理由についてもエストッペルが適用される。」とされていた。しかし、IPR 申立人が IPR で争わなかったクレームに関してもエストッペルが生じると解釈されるおそれがあり、エストッペルはクレーム単位で生じることを定める特許法第 315 条 (e)(2) の規定に整合しないため訂正された。
9
先行技術 2 件
7

3

Oslaw News Letter vol.69（2023.10）
理由も「合理的に提起することができた」ものであると結論付け② Valve 自身の IPR 申立後に競合他社である Collective

た他の地裁に同意した。

Minds が申し立てた IPR に基づいて Valve が見出した無両当事者は、当裁判所がこの基準を適用すべきであることに同

効理由（以下「申立で主張していない無効理由」という）意している。

CAFC は、①「開始対象とならなかった無効理由」について
エストッペル適用を認めた地裁判決を支持し、②「申立で主張し従って、法の他の条件が満たされる限り、入念な調査を行うていない無効理由」についてはエストッペル適用を認めた地裁判

熟練のサーチャーが合理的に見出したであろうことが予期される決を破棄し、事件を地裁に差し戻した。理由はそれぞれ次のとお

無効理由については、申立人がその申立において「合理的に提起りである。

することができた」理由であるとして米国特許法 315 条 (e)(2)に基づくエストッペルが適用されるものと結論する。
地裁は、熟練のサーチャーが入念に調査を行った結果、合理的

2–1 開始対象とならなかった無効理由
本件において「開始対象とならなかった無効理由」は明らかにに発見できたこと、あるいは発見できなかったことを証明する責IPR 申立に含まれていた。すなわち、「IPR 手続において主張さ任をどちらの当事者が負うかについては明確に触れていない。しれた」無効理由である。

かし、地裁の推論には、特許の有効性に異議を唱える当事者である Valve に立証責任があるという見解が暗黙のうちに含まれてIPR は開始決定まで開始されないという Valve の主張に反しいる。

て、当裁判所は、（SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct.
1348 (2018)）の法解釈を踏まえると、IPR 申立において主

しかし、地裁のエストッペルの結論は、Collective Minds が張することができたであろういかなる理由も、「IPR 手続におい行った先行技術調査が「合理的に」勤勉であっただけであり特別て」合理的に主張できたであろう理由であると結論付けているな手段を用いたものではなかったという、記録上まだ証明されて（Cal. Inst. of Tech., 25 F.4th at 990）。

いない前提に基づいている。もし、Collective Minds が「焦土Valve も認めているように、最高裁が PTO は申立で争われた戦術」を用いて「申立で主張していない無効理由」を構成する文

全てのクレームについて審理を開始するかまたは審理を開始し献を発見したのであれば、その経験は、
単に合理的な勤勉さをもっないことはできるが、部分的な審理を行うことはできないとするて行動する通常の熟練のサーチャーによって発見されたであろう

SAS 判決を下した後、Valve には IPR を PTAB に差し戻すよ

ことの判断とは無関係である可能性がある。

う求める機会があった。しかし、Valve はこれを選択しなかった。

Valve は地裁の推論に異議を唱え、エストッペルの主張によっ

Valve の「PTAB の誤りを是正しないままにしておく」というて利益を得ようとする当事者である特許権者のみにエストッペル

選択は、エストッペルから Valve を保護するものではない。

の立証責任を負わせている他の地裁を指摘した。
当裁判所は Valve に同意し、入念な調査を行う熟練のサーしたがって、「開始対象とならなかった無効理由」にエストッ

チャーであれば無効理由を見出したであろうことを証拠の優越

ペルを適用した地裁判決を支持する。

（preponderance of the evidence）によって証明する責任は、
IPR エストッペルの積極的抗弁を主張し、その恩恵を受けようと

2–2 申立で主張していない無効理由する当事者である特許権者にあると結論する。

当裁判所は、IPR 申立において主張していない無効理由に対して米国特許法 315 条 (e)(2) に従ってエストッペルがどのようしたがって、入念な調査を行う熟練のサーチャーであればな基準で決定されるべきかについて十分に論じてきていない。こWillner-Koji-Raymond 特許および Kotkin 特許 10 という’
525の困難な状況において、地裁は、この問題に直面した他の地裁に特許のクレームを無効とするための理由を合理的に見出したであ注目した。地裁は、
IPR の申立ては「入念な調査を行う熟練のサーろうことを、証拠の優越性をもって証明する責任は Ironburg 側

チ ャ ー（skilled searcher conducting a diligent search）にある。地裁はこの責任を Ironburg に負わせずに Valve に負であれば合理的に見出したであろうことが予期できた」いかなるわせたため、地裁判決を破棄し、Ironburg がこの責任を果たせ

〈脚
10

注〉 

Collective Minds の IPR 申立の無効理由の先行技術

4大野総合法律事務所

エストッペルの適用による利益を求める特許権者側にあること

るかどうかを地裁が判断するために事件を差し戻す。

を示した。判決は、Ironburg が依拠した競業他社（Collective
Minds）が見出した先行技術について、合理的な勤勉さをもっ５．考察て行動する通常の熟練のサーチャーによって発見されたであろうと、地裁がさしたる根拠もなく判断した問題を指摘している。

IPR エストッペルの適用範囲は「IPR で申し立てられ、かつ PTAB によって審理されたクレーム及び理由のみならず、特許権者は、IPR 申立人（侵害訴訟被告）が無効理由を依拠

IPR 申立中には含まれていないが、当該 IPR 申立に合理的にする文献に対してエストッペルの適用を主張するため、文献が熟主張することができたであろう全ての申立理由」に及ぶことが練のサーチャーが入念にサーチを行うことによって発見されたでCalTech 判決により明確にされた。判決は、「Apple が IPR をあろうものであることを証明する準備を整えておかなければなら申し立てた時点で、Apple 及び Broadcom が、地裁での無効主ない。例えば、特許性に影響を及ぼすと考えられる文献を、それ張で提起しようとした先行技術を知っていたことは議論の余地がを特定するためのデータベースと検索式とともに記録しておくこない。
」とし、IPR 申立時点で知っていた先行技術は全て IPR エと、そのような検索方式が「熟練のサーチャーが入念に行うサーストッペルの適用範囲となることを明示した。

チ」であり得ること（「焦土戦術」のような合理的な勤勉さを超える格別のサーチではないこと）の専門家証言を用意しておくと侵害訴訟被告（IPR 申立人）にとっては、IPR により特許のいったことが考えられるであろう。

無効化を期しながら、IPR で無効決定が得られない場合に備えて訴訟では IPR で申し立てた無効理由（先行技術）よりもさらに強い無効理由を主張して非侵害判決を目指すといったような戦略はもはや取り得ないことになったといえる。IPR で無効決定が得られない場合、IPR 申立に含めなかった残りの先行技術に基づいて無効主張を行うことは USPTO でも裁判所でももはやできな
いため、チャンスは一度きりと考えるべきである。
Ironburg 事件で Valve は「申立で主張していない無効理由」（競合他社の IPR 申立から集めた先行技術に基づく）は IPR 申立の時点では知っておらず申立理由に含めることはできなかったと主張したが、CAFC は知識の欠如は完全な弁解にはならないとした 11。
IPR 申立人（侵害訴訟被告）にとっては、自ら調査によって発見した先行技術のみならず、先行する又は同時係属する第三者の IPR 申立を参照して見出した先行技術も含めて、知り得た全ての先行技術から最善と判断される先行技術に基づいて無効主張を構築することが重要となる。IPR エストッペルの効果は IPR
申立で申し立てたクレームについて生じるものであるため、IPR
エストッペルの適用を回避するため同一特許に対してクレーム毎に複数の IPR 申立を行うことも検討すべきであろう。
また、Ironburg 判決は、「合理的に主張できたであろう全ての申立理由」とは「熟練のサーチャーであれば合理的に見出したであろうことが予期される申立理由」であり、その証明責任は IPR
〈脚

注〉 

「熟練のサーチャーが何を見出すであろうかという問題は、最終的には、通常の技量を有するサーチャーが合理的注意（reasonable diligence）を通じて何を見出すであろうか（would find）という問題であり、現実のサーチャーがいかなるレベルの注意を通じてであれ実際に何を見出したか（did find）という問題ではない。
」

11

5

論文⑵

Oslaw News Letter vol.69（2023.10）

ThesisIronburg 判決を題材とした追加検討（日本での取り扱い）
弁護士

１．はじめに大野浩之

３．日本での取り扱いとの比較検討

本 稿 で は、 論 文 ⑴ で 触 れ ら れ た Ironburg 事 件 に お け る、

本稿では、②「申立で主張していない無効理由」について、Valve 自身の IPR 申立後に競合他社である Collective Minds

日本での取り扱いと比較して検討する。

が申立した IPR に基づいて Valve が見出した無効理由（「申立本件判決では、仮に特許権者（Ironburg）が、IPR 申立にで主張していない無効理由」）について、日本での取り扱いとおける無効異議の基礎を形成する可能性のある先行技術を発見の比較について検討する。

することが合理的に期待できたことを立証できなければ、第三者が主張していた「申立で主張していない無効理由」を被疑侵害者（Valve）が主張できることになる。

２．本件の概要

では、日本においては、第三者が主張した「申立で主張していない無効理由」に関し、後追いで侵害訴訟の抗弁として主張

論文⑴で触れられてはいるが、簡単に本件の背景を見ておする場合にはどうなるであろうか。

く。
本件は、本件特許を保有する Ironburg Inventions Ltd.（以以下では、対応する事案を限定しすぎないよう、「申立で主下「Ironburg」 と い う。） が、2015 年 12 月 3 日、Valve

張していない無効理由」として、第三者が主張した無効理由とCorp.（以下「Valve」という。）が販売するゲーム機用のコン完全に同一ではなく、同様の内容も含む前提で検討することとトローラについて、本件特許を侵害するとして、Valve をジョーし、当該無効理由を「無効理由Ａ」として示す。

ジア北部地区連邦地裁で提訴した事案である。
⑴

ジ ョ ー ジ ア 地 裁 で の 侵 害 訴 訟 は、IPR が 継 続 し て い た

特許法 167 条との関係

2017 年 8 月にワシントン西部地区連邦地裁に移送され、手まず日本には、米国特許法 315 条 (e)(2) のような規定は存続が進められたが、トライアル前に Ironburg は、Valve が主在していない。ただ、特許法 167 条では「特許無効審判又は張する無効理由に対し、以下の①及び②に関し、特許法 315

延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人

条 (e)(2) に基づく IPR エストッペルを適用するよう地裁に申は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求するし立てた。

ことができない。」という規定があるので、この規定との関係から考える。

① 「開始対象とならなかった無効理由」

特許法 167 条の基準時については、諸説あったが、最高裁② 「申立で主張していない無効理由」

平成 12 年１月 27 日判決（平成７年（行ツ）第 105 号）で

地 方 裁 判 所 は エ ス ト ッ ペ ル の 申 し 立 て を 全 面 的 に 認 め、

2021 年 2 月 1 日、陪審は Valve が本件特許の請求項 2、4、7、 「特許法 167 条は、特許を無効とする審判の請求（以下「無9、10、11 を意図的に侵害したとの評決を下し、約 400 万効審判請求」という。）について確定審決の登録があったときドルの賠償を命じたところ、両当事者共に地裁判決を不服としは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判請求をするて、CAFC に控訴した。

ことはできないと規定するところ、その趣旨は、ある特許につ本件判決（CAFC 判決）では、①「開始対象とならなかっ

き無効審判請求が成り立たない旨の審決（以下「請求不成立審

た無効理由」に基づいて無効を主張することはエストッペルに決」という。）が確定し、その旨の登録がされたときは、そのよって許されないことが判示されつつも、②「申立で主張して登録の後に新たに右無効審判請求におけるのと同一の事実及びいない無効理由」に基づいて無効を主張することを認めなかっ

同一の証拠に基づく無効審判請求をすることが許されないとすた地裁の結論を破棄して差し戻すことが示された。

るものであり、それを超えて、確定した請求不成立審決の登録により、その時点において既に係属している無効審判請求が不6

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適法となるものと解すべきではない。」「同一の特許に対して複論準備手続（２回目の期日）において「被告は，無効の抗弁を数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず、特許を主張する場合には，公知技術等を入念に調査した上で，これを無効とすることについて利益を有する者は、いつでも当該特許まとめた準備書面を陳述し，必要な書証を提出します。」とさに対して無効審判請求をすることができるのであり、この特許れ、２回目の期日までに、公知技術等を入念に調査した上で無を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者が効の抗弁を主張することが想定されている。

それぞれ有する固有の利益である。しかし、ある特許の無効審

また原告側の無効論に対する反論が想定されている第２回弁判請求につき請求不成立審決が確定し、その登録がされた場合

論準備手続に続く第３回弁論準備手続では「無効の抗弁に関すにおいて、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請る原告の反論に対する再反論を記載した準備書面を陳述しま

求の繰返しを許容することは、特許権の安定を損ない、発明のす。」と記載され、「再反論」だけが想定されていることからす

保護、利用という特許法の目的にも反することになる。そこ

ると、基本的には、前述した第１回弁論準備手続までに無効ので、特許法 167 条は、無効審判請求をする者の固有の利益と抗弁を主張しきることが想定されており、それ以降での追加の特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合

無効理由の主張は、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したもの法」として、認められない可能性がある。

であるから、この規定が適用される場合を拡張して解釈すべきしたがって、第三者が主張した「無効理由Ａ」を後追いで主ではなく、文理に則して解釈することが相当である。」として、張することは、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」

文理に則して自然に解釈し、確定した請求不成立審決の登録にとして認められない可能性が十分にある。この場合には、侵害より、その時点において既に係属している無効審判請求が不適訴訟においては、「無効理由Ａ」の抗弁が存在しない前提で、法とはならないと判示されている。

審理がなされることになる。そうなると、日本においては、本

このため第三者が起こした無効審判の審決が確定していなけ

件よりも攻撃防御方法が制限されるようにも思われる。

れば、侵害訴訟において、第三者の無効主張を根拠に無効の抗

但し、応急処置的な対応は考えられる。

弁（特許法 104 条の３）を主張することには、特許法 167

仮に侵害訴訟において「時機に後れて提出した攻撃又は防御条の観点からは問題はなさそうである 1。なお、この平成 12の方法」で無効の抗弁（特許法 104 条の３）を主張できなかっ年最高裁判決が出された後の平成 23 年改正により、無効審判

たとしても、当該侵害訴訟とは並行して、無効審判を請求するの請求を制限される主体が「何人も」から「当事者及び参加人ことは考えられる。仮に地裁で被告側が負けそうな場合（侵害は」に変更されたことから、改正後の特許法 167 条が適用さ訴訟で主張している無効理由が認められなさそうな場合）にれるケースであれば、その意味からしても問題はないであろは、侵害訴訟の知財高裁での判断と無効審判での審決取消訴訟

う。

での判断をまとめて行ってもらう方が好ましいと思われることから、早急に無効審判を請求すべきであろう。

⑵

民事訴訟法 157 条の観点

以上のとおり、本件判決と同様の事案に関し、日本においてでは、民事訴訟法 157 条の観点からはどうであろうか。

は、民事訴訟法 157 条を根拠として、攻撃防御が制限される民事訴訟法 157 条では、「当事者が故意又は重大な過失に可能性が十分にある。無効審判を別途請求する等して、応急より時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、こ

処置的な対応を取ることは可能であるものの、侵害訴訟で判れにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、断してもらえる方が好ましいことには間違いない。このため、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることが侵害訴訟で利用されている特許の無効審判の状況については、できる。」と規定されていることから、提出時期によっては「時J-PlatPat 等で随時確認することが好ましいであろう。

機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」として、侵害訴訟の被告においては無効理由の提出は妨げられることになる。
この点、裁判所からは、「特許権侵害訴訟の審理モデル（侵害論）2」が提示されている。
この審理モデルからすると、第１回口頭弁論に続く第１回弁
〈脚

注〉 

「同一の事実及び同一の証拠」については、知財高裁平成２７年８月２６日判決（平成２６年（行ケ）第１０２３５号）において、「特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なれば、特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから、主引用発明が異なれば、無効理由も異なることは当然である。」「よって、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるというべきであり、これらは、特許法１６７条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということはできない。」と判示され、かなり厳格に判断されることを理解できる。
2
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/tizai-singairon1.pdf
1

7

商標
News

Oslaw News Letter vol.69（2023.10）

Trademark News

周知性立証と需要者アンケート
弁理士

井出

麻衣子

商標の認知度を問う、「～から何を想起しますか」（自由回答１．はじめに式）との質問は、誘導性及び法的価値判断を排除して需要者心

昨今、需要者アンケート（需要者の認識を客観的に測定する理を端的に問うものといえる 5。しかしながら、この自由回答

社会調査 、「アンケート」）が周知性の立証に用いられること

式には、ブランド認知があっても企業名等の再生（回答）までが散見されるところである 2。アンケートは、市場における需はできない者をとりこぼしてしまうという問題がある 6。また、要者の認識を客観的に把握することができ、裁判官等の心証形

3 条 2 項は「何人かの」と規定されており、需要者が具体的成に有用な役割を果たし得る。

に出所を認識していることまでは必要とされておらず、自由回

1

しかしながら、アンケート対象者となる需要者の設定、質問答式の結果だけを参酌するのは厳格に過ぎる。しかしながら、内容や方法等、その設計は難しく、信用性に問題があるとして、多肢選択式による回答の場合、選択肢の記載内容によっては誘客観的な証拠として採用されない場合も多い。

導的であるとして客観性を欠くと判断される虞がある。

先般、 カシオ計算機（株） の腕時計「G-SHOCK」 の初代

本ケースでは、自由回答式の次に、同様の質問を多肢選択

モ デ ル の 形 状 が 立 体 商 標 と し て 登 録 さ れ た が（ 商 標 登 録 第式で回答させている。審決においては、「請求人との関連を回

6711392 号）、アンケート調査結果が、拒絶査定不服審判（以答できたのは、多肢選択式の回答も考慮すれば 6 割を超える」

下「本ケース」） において、商標法３条２項（使用による識別性）と判断されたが、これは、単に多肢選択式での回答割合を示しを認める決め手の一つとなっている。

ただけではなく、自由回答式で「わからない」と回答した者の3

本稿では、本ケースを参考に、信頼性・妥当性を備えたアン

うち多肢選択式では請求人との関連を回答した者を自由回答式

ケートの手法（特に質問事項）について検討したい。

での回答者と合計した割合が 6 割を超えていることを示した
点が参酌されたと考えられる。つまり、自由回答式での取りこ

２．需要者アンケートにおける質問事項の内容・方法

ぼしを多肢選択式で補足する手法が恣意なく適切と判断されたのであり、これは自由回答式における取りこぼし問題を解決す

証拠価値が認められる信頼性・妥当性のあるアンケート設計る手段として有効と考えられるが、この調査結果と手法が適切のためには、少なくとも以下 7 項目の考慮要素が挙げられる 4。

であったことを述べる大学教授の鑑定意見が提出された影響も＜考慮要素＞

大きいといえる。

①

判断主体たる「需要者」に整合的な母集団が設定されて②

標本抽出法が適切で、母集団の代表性が確保されているいること

３．おわりにアンケートは全ての事案において有効な方法とはいえず、まこと③

質問内容が適切で、誘導的でないこと

たあくまでも間接証拠である点には注意が必要であるが、需要④社会調査の専門家により適切な手順で調査が実施されて者・取引者の認識を数値化するものであり、事実認定を支援すいること

る手段となり得る。調査結果と手法の妥当性について鑑定意見⑤収集されたデータが正確に報告されていることを提出して補強する手段も有効であろう。近年、アンケートに⑥

統計学の手法に則ってデータの分析がなされていること関する研究が進んできており、調査手法の確立が望まれる。

⑦

調査全体の客観性を担保するための配慮がなされている
ことこのうちの一つ、③「質問事項が適切で誘導的ではない」との要件を満たさないとの理由により、証拠として採用されないものが多い。
〈脚注〉 

井上由里子他「商標訴訟の証拠としての消費者アンケートの設計手法の研究」https://www.yhmf.jp/.assets/常勤_1_井上-由里子.pdf
周知性立証の他、アンケートは普通名称化や混同の有無の主張・立証に用い得る。
3
不服 2022-11052
4
井上 由里子「周知性とアンケート調査―ユニットシェルフ事件」商標・意匠・不正競争判例百選第 2 版（別冊ジュリスト No.248）134 頁
5
青木博通「新しい商標と商標権侵害」（青林書院、2015 年）148 頁
6
前掲脚注 1
1
2

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.69（2023.10）

Patent Intro

弁理士

Ｑ

酒谷

誠一

いて大学等が特許権を取得しているか、特許出願をしている

ディープテック系スタートアップは、特許ケースが多いと思われます。大学等が他の企業にこの特許を面においてどのような点を検討しておけば良い

譲渡またはライセンスしてしまうとスタートアップ側は困っでしょうか？

てしまうので、スタートアップはこのシーズ技術の特許権について大学等から譲渡を受けるか、独占的通常実施権を受け

１．
「ディープテック」とはることが望ましいと思われます。

「ディープテック」とは特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化・⑵ 大学等との共同研究契約

社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社

スタートアップがシーズ技術を改良して製品化を目指す場

会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような潜在合に、しばしば大学等との共同研究を行うことになり、大学

力のある技術です。他方、①研究開発の成果の獲得やその事等との間で共同研究契約書が交わされます。この共同研究契

業化・社会実装までに長期間を要することにより不確実性が約書の中において共同研究によって生み出された研究成果に高い、②多額の資金を要する、③事業化・社会実装に際して係る権利帰属について取り決められますが、一般的な雛形をは既存のビジネスモデルを適応できないという問題がありまベースにしてしまうと、甲及び乙が共同で研究した研究成果す。この問題に対して、ディープテック領域におけるエコシ

物は大学等との間で共有となってしまいます。しかし、権利ステムが形成されつつあります。このエコシステムは、一般の帰属が共有になってしまうと、当該特許発明の実施は各共的なビジネス・エコシステムの基盤の上に、担い手たるディー有者が自由にできますが（特許法 73 条２項）
、当該特許権プテック系スタートアップ（以下、「スタートアップ」）、技の第三者へのライセンスは他の共有者である大学等の同意が術シーズを生む大学・研究機関・事業会社（以下、「大学等」）

なければできません（特許法 73 条３項）
。この点、スターの 研 究 部 門、 資 金 を 提 供 す る VC（Venture Capital）
・

トアップが第三者に製造委託する場合には、この特許権をラCVC（Corporate Venture Capital）等の投資家、社会実

イセンスすることになりますが、このライセンスには大学等装の際の連携先となる事業会社、知財関連の専門家（弁護士・の同意が必要になります。ここで大学側からの許諾を取るの弁理士等）など多様な主体により形成されています 。

に時間を要することになれば、事業スピードが低下してしま1

特許面において検討する点について、以下ステージ毎に説うというリスクがあります。このことに鑑みると製品に関す明します。

る特許についてはスタートアップ単独の特許権にするか、またはライセンスに際して大学等の許諾を毎回必要としない契約にしておくことが望ましいと思われます。

２．起業前後のステージ⑴ 大学等からのライセンス契約⑶ 競合他社の特許調査

スタートアップを起業する段階では、大学等において製品

同じ技術分野の他の競合会社もしくは同じ技術分野の研究に搭載する技術のシーズとなる技術（以下、「シーズ技術」）

者が所属する大学・研究機関（以下、まとめて「競合他社」）が完成し、または完成にさしかかっており、シーズ技術につが権利化済みの特許及び出願中の特許（以下、まとめて「特

〈脚
1

注〉 

経済産業省産業技術環境局「ディープテック・スタートアップ支援事業について」令和５年２月（第 26 回産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委
員会資料５）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/026_05_00.pdf

9Oslaw News Letter vol.69（2023.10）
許」）を調査し、シーズ技術そのものやシーズ技術を用いて起業前後のステージにおいても競合他社の特許調査をしてい新たな製品を開発する際にそれらの特許に抵触する可能性がますが、その段階から数年経過していることが多く、その間ないか検討するのが良いでしょう。

に競合他社が特許を出願または権利化しているケースや、前仮に現行の製品設計プランで製品を作った場合に、競合他

回競合他社の特許調査をしたときには未だ公開されていな社の特許に抵触する可能性があるということであれば、そのかった特許が公開されているケースがあるからです。また初

競合他社の特許を回避できるように製品設計プランを考える

期製品には新たに開発した技術が搭載されているケースがあことをお勧めします。製品の完成には金銭的コストや時間がるので、その場合に特許侵害リスクがないかを把握することかかりますが、後になればなるほど設計を変更するのに金銭は大切であると思われます。もし他社の特許権を侵害してい的コストや労力がかかりますので、最初の段階で競合他社のる可能性がある場合には、設計変更を検討しましょう。

特許を回避できるように製品設計計画を考えることによって、後から発生する金銭的コストや時間を削減することがで

４．初期製品のリリース後きます。

⑴ 特許出願初期製品のリリース後は、初期製品に更に新機能を追加し⑷ 研究開発計画と連動した特許戦略の構築
競合他社の特許調査結果を用いて競合他社の特許及び自社たり機能をアップデートしたりすることになると思われま

特許を技術内容で分類して可視化（例えばマップ化）するこす。新機能を追加したり機能をアップデートしたりすることとによって、自社が今後研究開発で注力すべき技術領域を見は良いことですが、そのリリース前にその新機能またはアッ定めると良いでしょう。例えば他社が注力していない技術領

プデート機能について特許権を取得すべきかどうか、ノウハ

域で且つ自社しか注力していない技術領域があれば、その技ウとして秘匿すべきかどうかを検討すべきでしょう。検討の術領域の研究開発に注力することによって比較的権利範囲の結果、特許権を取得するということになった場合には、新製

広い牽制力がある特許権を取得でき、その点において競争優品のリリース前に特許出願を済ませておくことが望ましいで位性を維持できる可能性があります。

しょう。

また今後の研究開発計画に合わせて、競合他社による模倣⑵ 侵害予防調査を阻止して競争優位性を維持できるかという観点から、どのもちろん新製品のリリース前にその新機能またはアップ部分を特許で抑えるべきかどの部分をノウハウとして秘匿化

デート機能について他社の特許を侵害していないかを調査す

するかについて見通しを立てておくと良いでしょう。

るのが望ましいでしょう。

３．初期製品のリリース前
５．まとめ⑴ 特許出願シーズの技術を搭載した初期製品には、このシーズ技術を

このように、起業前後において競合他社の特許調査及び研搭載するにあたって新たに開発した技術や工夫があるはずで究開発計画と連動した特許戦略の構築をしておくと良いです。この初期製品のリリース前に、その新たに開発した技術

しょう。また初期製品または改良製品をリリースする毎にそや工夫を洗い出して特許出願を検討すると良いでしょう。このリリース前に特許出願を検討し侵害予防調査を行うと良い

こで競合他社にとっても製品の実装に不可欠な技術があっでしょう。

て、その技術について特許権を取得できれば、競合他社が実装できなくなるので優先的に特許権利化を検討することをお勧めします。
⑵ 侵害予防調査
また初期製品のリリース前に他社（特に競合他社）の特許権を侵害していないかを調査することが望ましいでしょう。

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

引用発明との相違点の認定 知財高裁令和５年３月 22 日判決（令和４年（行ケ）第 10091 号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、塩基性水溶液中で不安定な 5 －アミノレブリンとを要するとした上で、引用文献には発酵液中に ALA（5酸の安定な形態である 5 －アミノレブリン酸リン酸塩（5－アミノレブリン酸）を産生させる技術が開示されているが、－ ALA ホスフェート）に関する特許の特許無効審判の維持

発酵液には種々のイオンが含まれており、これにリン酸を添審決に対する審決取消訴訟である。本判決では、
本発明が「刊加しても等しい物質量の酸と塩基の中和反応で「５－アミノ

行物に記載された発明」であるかどうかの判断について、引レブリン酸リン酸塩という化合物」が製造することができた

用文献への記載の認定、引用発明としての認定、引用発明ととはいえないと判断した。引用発明との対比については、引の対比に分けて、判断している。引用文献に記載の認定につ用発明を「1,2 －プロピレングリコールおよびグリセリン

いては、
明細書段落【0012】において、「塩またはエステル」

中の 5 － ALA の 10％（質量％／容積％）溶液」と認定し、の有利な例として 22 種類の化合物が挙げられ、その中に「５本件発明の「化合物である 5 －アミノレブリン酸リン酸塩」－ ALA ホスフェート」が記載されているため、引用文献には、ではないため本件発明とは相違すると判断した。そして、本化合物である 5 － ALA ホスフェートが記載されていると判

件発明は引用発明と一致せず、引用発明に対して新規性を欠断した。引用発明としての認定については、刊行物に開示さくものとは言えないとした本件審決の判断を維持し、原告のれているというためには、物質の構成が開示されていること

請求を棄却した。

に止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があるこ

特組成要件及び物性要件で特定された発明のサポート要件充足性 知財高裁令和 5 年６月 15 日判決（令和４年（行ケ）第 10059 号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、ガラスに係る特許の特許無効審判における不成とが記載されており、（３）構成要件Ａ①及びＡ⑦は B2O3

立審決の取消訴訟である。本件特許の請求項１に記載の発明と SiO2 の含有量及びその質量比であり、構成要件Ａ⑫は Z

は、ガラスの組成に関する事項（構成要件Ａ①～Ａ⑫）とガ

ｎＯの質量比のみであるから、当業者であれば、これらの構ラスの特性に関する事項（構成要件Ｃ～Ｅ）により特定され成要件について組成比を調整してガラス転移温度の調整を試ているところ、本件明細書中には、本件組成要件及び本件物みることが自然かつ合理的であると述べた上で、「本件明細性要件の全部を満たす実施例が記載されていないため、サ

書には、各成分と作用についての説明を基に、Ａ①及びＡ⑦

ポート要件の充足性が争点になった。知財高裁は、（１）本の SiO2 を増量し、又はＡ⑫の ZnO を減量する成分調整す

件明細書に記載された参考例１～ 33 のうちの 12 例は、ることにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要構成要件Ｃ（ガラス転移温度）以外の全ての構成要件を充足

件を充足する範囲内に調整できることが説明されているといする参考例であるから、当業者がこれら参考例を成分調整のえ、光学ガラス分野の当業者であれば、上記いずれかの方法対象とするものとして選択し、転移温度に着目してこれに関に沿って技術常識である通常の試行錯誤手順を行うことで本する成分の調整を図ろうとすることは自然なところであり、件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られ、それ（２）本件明細書には、ガラス転移温度（機械加工性）に関により本件発明の課題を解決できると認識できるものといえしては、SiO2 を配合することで機械加工性が改善すること、る。
」と判断し、サポート要件違反を認めなかった。

ZnO の含有量を減らすことでガラス転移温度が上昇するこ11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.69（2023.10）
商

結合商標の要部認定及び引用商標との類否判断 知財高裁令和５年３月 9 日判決（令和４年（行ケ）第 10122 号 審決取消請求事件）＞＞請求認容

本判決は、「本願商標は『朔北』と『カレー』からなる結として、「朔北」部分を抽出して本願商標の要部と認定した。

合商標であるところ」、「『カレー』の部分から出所識別標識

そして、本願商標の要部「朔北」と引用商標「サクホク」ととしての称呼、観念が生じるということはできない一方で、を比較して、「本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、『朔北』については、需要者、取引者をして、『北の方角』又外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者

は『北方の地』を表す単語として理解されるにすぎず、具体が『朔北』から引用商標である『サクホク』や引用商標の権的な地域を表すものと理解されるものではないから、指定商

利者を想起するというような取引の実情はなく」、また、「専

品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別じ得るといえる。
そして、需要者、取引者をして、『朔北カレー』

するような実情があるものとは認められず、称呼による識別を一連一体のものとしてのみ使用しているというような取引性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、の実情は認められない。そうすると、本願商標について、各本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場

構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であ合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないえない」として、本願商標と引用商標は非類似と判断し、いから、『朔北』の部分のみを抽出して他人の商標と比較し審決を取り消した。

て商標の類否を判断することも許されるというべきである」

商

一部図案化された商標の類否 知財高裁令和 5 年 6 月 22 日判決（令和 5 年（行ケ）第 10017 号事件 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取『Ｉ』又は『ｉ』に変えて『！』の文字又は『Ｉ』の下に『●』消訴訟である。
「ＲＥＩＧＮ」の文字を一部に含む本願商標や『■』や『★』の図形を配して『！』をデザイン化したもと、一部図案化された引用商標「ＲＥ！ＧＮ」との類否が争のを用いるレタリング手法が採用されているものが多くみらわれた。ポイントは、引用商標中の「！」が欧文字「Ｉ」とれること」を理由として、「このようなロゴや文字列を見たしても認識されるか否かである。知財高裁は、「ＲＥＩＧＮ」

取引者、需要者は、『！』又は『！』の文字をデザイン化しの語について、「ジーニアス英語辞典第５版及びその他の英たものをもって、『Ｉ』又は『ｉ』と読むものと認識、理解

和辞典によると、『（君主の）治世、統治（在位）期間、支すると認めるのが相当である。
」と認定し、
引用商標「ＲＥ！

配』等を意味するものであることが認められる。
」としつつ

ＧＮ」は、
「取引者、需要者をして『ＲＥＩＧＮ』を意味す

も、「『ＲＥＩＧＮ』は日本国内で親しまれているものとはいるものと認識、理解されると認めるのが相当である。
」としえず、その意味及び読みについても一般に広く認識、理解さて、本願商標と引用商標は類似すると判断した。なお、本件れているものではない。
」と認定し、「ＲＥＩＧＮ」から特定審決においても本願商標と引用商標は類似すると判断されたの観念が生じるとはいえず、本願商標中「ＲＥＩＧＮ」の文が、本件審決では「ＲＥＩＧＮ」について、「『レイン』の称

字が要部として認識されると判断した。そのうえで、
「会社

呼が生じ、
『治世。支配』の観念が生じる。
」と認定しており、

名、
ブランド名又はサービス名等を表すロゴや文字列の中で、その点において知財高裁とは判断が異なっている。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第69号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2023年10月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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