特集１：冒認特許

冒認特許に関する一考察―営業秘密法の観点から―
解亘

目次
第一節 はじめに一．現在の状況
二．問題の所在
第二節 裁判例の流れ
一．最高裁判決以前の裁判例
二．最高裁判決
三．最高裁判決以降の裁判例
四．判例の整理
第三節 学説の議論状況
一．肯定説
二．否定説
三．問題の整理
第四節 営業秘密法アプローチの可能性
一．冒認特許と営業秘密との関係
二．営業秘密法の類推適用
むすび

第一節 はじめに特許権は登録により発生するが（特許法66条 1 項、以下では特にことわらない限り、同法について条文のみで引用する）、登録前においてもある
南京大学法学部助教授。

知的財産法政策学研究

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冒認特許に関する一考察(解)種の権利が発生する。特許法はそれを「特許を受ける権利｣1と称する。こ一．現在の状況の権利は、国に対して特許付与という行政処分を請求する権利という側面と、財産権としての側面とを兼備している2。こうした権利は発明完成と１．現行法の規定 5 6同時に発明者に原始的に帰属する。では、このような特許を受ける権利が侵害された場合には、どのような効果が認められるのであろうか。これは、特許を受ける権利を持たない者（冒認者）が特許を受ける権利を有する者――発明者またはその承継人（以下では、「真の権利者」という）――に

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冒認問題をめぐる特許法の沿革については、玉井克哉「特許法における発明者主義(一)(二)」法協111巻11号（1994年）1 頁、12号（1994年）82頁、特に11号36頁以下に詳しいが、簡単にまとめると、以下のとおりである。
最初の特許制度である明治18年の専売特許条例は先発明主義を採用した。条例に無断で特許出願した場合に問題となる。本稿では、それが最も鮮明に問題

よれば、「他人ノ既ニ発明シタルモノ」が無効事由となる。それを理由に特許が無となる場合として、そうした冒認出願3が特許審査を経て、特許登録まで効となったときは、先発明者が特許権を取得することが可能である。つまり、発明至った場合、つまりいわゆる冒認特許について、真の権利者に認められる者には冒認者からの取戻が認められていた。その後、明治21年（1888年）に制定さ4

べき救済を検討することとしたい 。

れた特許条例は、冒認公開による新規性の喪失を理由に発明者の取戻を否定した。
この点は、明治32年の特許法に受け継がれた。冒認に対する発明者の保護を明確に意識した立法は明治42年法からである。この明治42年法の先発明主義プラス先願主
義の立法から、大正10年の先願主義を経て、昭和34年法改正までの間、冒認に対して、発明者は出願日遡及制度――発明者による出願を冒認出願日になされたと擬制

1

講学上は発明権ともいうが、両者を区別する論者もいる。吉藤幸朔＝熊谷健一『特する制度――によって保護されていた。しかし、昭和34年の法改正で、この出願日

許法概説』（有斐閣・第13版・1998年）は発明権を上位概念とし、その中には特許遡及制度が廃止された。発明者はすでに 6 ヶ月の新規性喪失例外期間による保護をを受ける権利と発明者名誉権があると考える（186頁）。もっとも、紋谷暢男「情報受けており（30条 2 項）、冒認者出願と発明者出願の間になされた同一発明に関す社会における著作権と工業所有権の交錯」コピライト39巻457号（1999年）10頁にる第三者出願の保護をはかる必要があるというのがその理由である。このように、よれば、発明者の氏名は発明者の意思に関わることなく、常に出願書、特許公報に冒認に対する発明者保護という点においては、特許法は次第に後退してきたという記入されるため、性質上は義務であり、氏名表示権とはいえないとされる。本稿でことができる。

は、特に両者を区別せずに使う。

62は、さらに検討する余地がある。

特許を受ける権利の性質について見解が分かれているが、詳細は豊崎光衛『工業昭和34年法改正（出願日遡及制度の廃止）に十分な根拠があるかどうかについて

所有権法』（有斐閣・新版増補・1980年）133頁を参照。なお、性質論には実益がな

まず、出願日遡及制度に次のような問題があることは確かである。①出願日遡及いという意見もある（中山信弘『工業所有権法(上)』（弘文堂・第2版増補版・2000

制度によって、第三者出願の場合は後願となるはずの発明者出願が特許登録を受け年）159頁注(1)）
。

ることになる。しかし、日本法はそもそも先願主義を採用しているため、後願の地

3

講学上、冒認出願は冒認特許を含み、それより広い概念である。冒認出願問題に位にある発明者の出願に特許権を認めることは、先願主義に反する。また、②出願

は、冒認の態様、争訟の時期､権利承継の有無ないし冒認者の主観的態様等々、多日遡及制度は発明が公開されるまでに先使用権の要件を満たした者の利益を害す様な要素が含まれている。それらの組み合わせで、多数の問題類型が考えられる。

る。さらに、③出願日遡及制度を認めると、発明者が自ら出願する時点でもはや特詳しくは、竹田和彦「特許を受ける権利の返還請求について」パテント34巻 7 号

許の実体的要件（新規性、進歩性）を満たせなくなったにもかかわらず、権利化さ（1981年）7 頁以下を参照。

れ、社会全体の自由実施が阻害されることになる。こうした考慮から、昭和34年法4

講学上、冒認出願は冒認特許を含み、それより広い概念である。冒認出願問題には、冒認の態様、争訟の時期､権利承継の有無ないし冒認者の主観的様態等々、多様な要素が含まれている。それらの組み合わせで、多数の問題類型が考えられる。
詳しくは、竹田・前掲注(3) 3 ～ 7 頁を参照。

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は出願日遡及制度を廃止したわけである。
しかし、出願日遡及制度の廃止によって、第三の出願者の利益はどれほど保護されるようになったかは、さらに検討する必要があると思われる。
冒認出願は先願の効力を持たないが（39条 6 項）、準公知規定（29条の 2 ）の適知的財産法政策学研究

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冒認特許に関する一考察(解)冒認特許を含む冒認出願に対して、特許法はいくつかの救済手段を用意している。

であるにもかかわらず、特許権者の名義変更を認めるのではなく、特許権そのものを無効にするのは、真の権利者にとって酷ではないかという疑問。つまり、特許を受け第一に、冒認出願は拒絶理由となる（49条 7 号）
る権利を有しない者による出願は拒絶される。もっとも、特許庁は出願者

は、後述するように、従来からも一部の論者によって呈されてきた。
２．裁判実務の状況

が真の権利者であるかどうかを審査する資源を持たないため、制度的にすべての冒認出願を特許庁の入り口で排除することは不可能である。

もっとも、裁判所は、こうした移転請求を認めることにはむしろ消極的である。それによると、まず、①公開前の段階であれば、原告は自分が真

そこで、第二に、冒認出願には先願効力が認められないとされている（39の権利者であるという確定判決をもって、特許庁に出願名義人の変更を申条 6 項）。これにより、真の権利者は新たに出願できることになる。しか請することが可能だとされる。しかし、②発明の公開後、登録前の間は、7し、冒認出願が早期公開 されるまでに真の権利者が出願しなければ、新真の権利者は冒認者と示談して共同発明にするしかないとされる。さらに、規性を喪失することになる8。また、冒認出願の早期公開の前であっても、③登録後は、特許の無効審判を請求することができないとされる。無論、第三者が同じ発明を出願すれば、真の権利者は先願の地位を失うことにな

この場合でも、真の権利者には損害賠償請求権が認められる（民法709条）。

るため、特許権の取得はできなくなる。つまり、冒認出願に先願効力を否

これでは真の権利者にとって保護は十分とは言いがたいが、解釈論上やむ定しても、真の権利者による新たな出願が時期に遅れると、冒認出願が依を得ないわけである。ただ、真の権利者が自ら出願した後に、何らかの原然として登録される可能性がある。

因で真の権利者の意に反して他人が出願名義人となった場合10に限って、そこで第三に、最後の手段として、法は冒認を特許登録後の無効審判事由とする（123条 1 項 6 号)9。もっとも、本来は単なる権利の帰属の争い

例外的に移転請求を認めるのが、最近の裁判例11の確立した理解である。
３．学説の状況
これに対して、学説では、移転請求権を肯定する見解と否定する見解に用を受ける。そうすると、冒認出願が早期公開されることによって、第三者の出願

分かれている。

は拒絶されるはずである。つまり、出願日遡及制度とは無関係に、冒認出願以降に出願した第三者は、特許登録を受けることができないはずである。また、出願日遡及制度が廃止されることによって、発明者の出願は第三者出願にとって後願となっ移転請求権否定説は特許法の趣旨または特許を受ける権利と特許権の相違を重視し、冒認を特許無効審判事由の一つとして定めている特許法てしまうため、結局、誰も特許権登録を受けられないことになる。したがって、第123条 1 項 6 号を厳格に解釈する。それゆえ、少なくとも解釈論のレベル

三者が昭和34年法改正によって受けられる利益は、自由実施に過ぎない。

では、真の権利者は特許権の無効審判、あるいは、冒認者との話し合いで

7

共同発明とするか、特許ライセンスを締結することでよいとせざるを得な

出願後 1 年 6 ヶ月で、審査請求の有無を問わずに、特許庁はすべての出願を公開する（64条 1 項）。
8

ただ、意に反する公知なので、新規性喪失の例外に該当するため、公開の日からいとする。ただ、一部の論者は、立法論として移転請求権の導入に賛成す
る12。

6 ヶ月の出願猶予期間が認められている（30条 2 項）。
9

中山・前掲注(2)57頁は、これらの規定は29条 1 項柱書き――「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受け10ることができる」――と表裏一体の関係にあり、これらをもって、日本法は発明者渡が行われたが錯誤、詐欺など法律行為の瑕疵によって契約が無効または取消とな主義を採用しているとする。そこでいう発明者主義とは、「特許権を取得しうる権った場合などが考えられる。

利主体は、真実の発明者及びその承継人に限られる」（同57頁）という考え方であ11る。もっとも、発明者主義といっても、様々な理解が可能であることは、後述する

号155頁。

とおりである。

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例えば、他人が権利譲渡を示す譲渡書を偽造した上で名義変更を行った場合、譲最判平成13年 6 月12日民集55巻 4 号793頁、東京地判平成14年 7 月17日判時1799
竹田・前掲注(3)3頁、中山・前掲注(2)171頁。

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冒認特許に関する一考察(解)第二節 裁判例の流れ

それに対して、移転請求権肯定説は比較法――とりわけドイツ法との比較――の観点から、立法を待たずに、様々な法律構成――例えば不当利得

日本における冒認特許に関する裁判例は昭和30年代の後半まで遡るこ

構成、準占有構成、発明占有構成など――を工夫して、真の権利者の特許移転請求権の正当化を試みている。

とができるが、裁判例の数はそれほど多くはない。その中には最高裁レベルの裁判例も一件ある。以下では、まず簡単に確認しておきたい13。

二．問題の所在
一．最高裁判決以前の裁判例
しかしながら、移転請求権否定説がいうように、出願もしていない者に特許権の移転請求を認めることは、やはり特許法の趣旨に反する。また、最高裁判決以前の裁判例の中には、いくつかの冒認出願に関する裁判例

特許を受ける権利は特許権とは質的に異なっている。さらに、日本法とドがあるが、その大半は出願係属中における特許、実用新案または意匠を受イツ法には前提に違いがあるため――準事務管理規定の有無、金銭賠償原ける権利を有することの確認訴訟であって、いずれにおいても、真の権利

則と原状回復原則との違い――、ドイツで移転請求権が認められるとして者の主張であれば認めるという態度がとられていた14。しかし、本稿の関も、そこから直ちに日本でも同じように考えてよいとはいいにくい。それ心事である出願登録後の移転請求については、たった一件しかない。それゆえ、そこから特許の移転請求権を導き出すには無理が感じられることかは東京地裁昭和38年 6 月 5 日判決（自動連続給粉機事件）である15。

ら、移転請求権肯定説は十分な支持を得ていないのが現状である。その意

本件は冒認出願返還請求に関する最初の裁判例である。これは、実用新味で、否定説はそれなりの妥当性を有する。しかし、今までの判例と学説
は、もっぱら特許法プロパーの領域において検討を展開してきたため、特13許法と営業秘密法との関連性を見落としていた。すなわち、肯定説であれ、階における出願名義の移転可能性などにも触れるが、本稿の関心事との関連は薄い

否定説であれ、所詮真の権利者に絶対的保護を与えるべきかどうかという
問いに対する立場であって、移転請求権を認めるべきか否かという問いを大体の裁判例は、特許庁と裁判所との権限すみわけに関する事項や、登録前の段

ため、省略する。
14

例えば、東京地判昭和54年 4 月16日判タ395号155頁（穀物処理方法事件）、大阪、横浜地判昭地判昭和54年 5 月18日判例工業所有権法2113の54頁（連続混練事件）

立てる前に、そもそも、なぜかような all or nothing 的判断を前提としなけ

和60年 3 月29日無体裁集17巻 1 号116頁（加熱急硬性水硬性接合剤およびその成型ればならないのか、という前提問題をまず考えなければならないのに、今法事件）、東京地判昭和60年10月30日判タ576号88頁（プラスチックエレメント製造までの議論は、なぜか中間的な救済方法の可能性をはじめから視野の外に

法事件）、東京地判昭和62年 5 月29日判時1240号130頁（止め具事件）、東京地判昭置いている。そのため、少なくとも一部の冒認事例について、今の判例・

和63年 6 月29日無体裁集20巻2号260頁、東京高判平成 3 年12月24日判時1417号108

通説は特許法と営業秘密法との均衡を保っていないのではないか、との懸頁（自動ボイルエビの成型装置事件審決取消訴訟）、最判平成 5 年 2 月16日判時1456

念が生じる。
以上の問題意識から出発して、本稿では冒認特許が営業秘密に類似する

号150頁（自動車用幼児乗せ荷台意匠事件上告審）、大阪高判平成 6 年 5 月27日知財
集26巻 2 号447頁（クランプ意匠事件控訴審）、大阪地判平成12年 7 月25日判例工業所有権法（ 2 期版）1173の25頁（ローラチエン用トッププレート事件）、東京地判

ことに着目し、営業秘密法による相対的保護をここに類推することはでき

平成13年 1 月31日判例工業所有権法（ 2 期版）1173の25頁（ブラジャーⅠ事件）なないかという観点から、この問題に関する検討を行うこととしたい。

どが挙げられる。いずれも正面から冒認特許の取戻の可否を扱うものではないが、以下では、営業秘密法による相対的保護の可能性を検討する前提として、まず従来の議論状況を確認し、それぞれの問題点と限界を明らかにすることにしたい。
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右のブラジャーⅠ事件では、確認訴訟係争中に特許が登録されたため、特許を受ける権利者の確認はもはや訴えの利益がなくなったとして、訴えが却下された。
15

東京地判昭和38年 6 月 5 日下民集14巻 6 号1074頁。

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冒認特許に関する一考察(解)案における冒認出願について、1959年改正前の旧実用新案法を適用したケした。その後、ＹはＸから右特許を受ける権利の持分の譲渡を受けたとしースである。まず、その概要を確認しておく。

て、翌年 6 月29日に特許庁に出願人の名義変更届けをし、平成 8 年 3 月28

原告Ｘ会社の取締役だった被告Ｙ1は、在任中に取締役会の承認を得な

日、本件発明について特許権者をＺ及びＹとする特許が登録された。

いまま、Ｘ会社が所有していた実用新案Ａ、Ｂ、Ｃ（いずれも出願係属中）

そこで、ＸはＹを相手に、自分が特許を受ける権利の持分を有することの登録を受ける権利を被告Ｙ2に譲渡した。そこで、Ｙ2は右の各実用新案の確認訴訟を提起した。後に、特許が登録されたため、第一審でＸは訴えにつき実用新案登録出願人名義の変更届を特許庁に提出して、自分が出願の変更をして、本件特許のＹの持分の移転登録を求めた。

名義人となった。その後、Ａ、Ｂ考案について出願公告がなされ、Ｃ考案

２．裁判の経緯についてはＹ2が実用新案権者として実用新案権登録を受けた。これに対（1）第一審（那覇地判平成 9 年 4 月 9 日）

して、Ｘ会社はＡ、Ｂ考案につき出願人名義をＸ会社に変更するよう請求
し、Ｃ考案については実用新案権の取戻を請求した。
このケースについて、裁判所は次のように判示した。

第一審はＸの請求を認めた。
（2）控訴審（福岡高那覇支判平成 9 年 7 月31日）
控訴審はＸの請求を斥けた。その理由は以下のとおりである。すなわち、

まず、Ａ、Ｂ考案に関するＸ会社による出願人名義の変更手続請求につもし真の権利者に特許の返還請求を認めれば、裁判所は特許庁による特許

いては、「出願人名義の変更手続は、新名義人が特許庁長官に届け出れば無効の審判手続きを経ずに冒認者の特許権を無効にさせ、真の権利者に新足り、旧名義人の協力を要するものではない」。したがって、Ａ、Ｂ考案

たな特許権を付与することに等しい。しかし、特許が有効か無効について、について実用新案を受ける権利を有することの確認請求には理由がある

技術に関する専門的角度からの判断が必要であるゆえ、特許法はこの判断

ものの、右の考案に関するＸ会社による出願人名義の変更手続請求には理をまず特許庁に委ねた。第一審の結論は特許紛争解決に関する手続きの趣由がないという。

旨に反する。

次に、Ｃ考案については、「実用新案権は、設定の登録により、登録名
義人に対して生ずるものであるから、Ｘ会社が右考案について実用新案登録を受ける権利を有していたとしても、Ｘ会社名義で実用新案権の設定の（3）上告審
上告審は控訴審判決を破棄して、自ら判決を下した。結論だけをいうと、Ｘの特許返還請求を認容した。

登録がなされない以上、Ｘ会社は、右実用新案権を取得しえないことは、

３．判決理由いうまでも」ない。したがって、Ｘ会社は真の権利者だとしても、実用新（1）Ｘが行った出願は特許法が定めた手続きを経て登録に至ったため、当案の移転請求権は認められないとした。

該特許権とＸが有していた特許を受ける権利との間には連続性があり、前者は後者の変形である。

二．最高裁判決

16（2）仮にＸの返還請求を認めなければ、（a）Ｘは本件発明につき、特許無効審判の審決を経て、改めて特許出願しても、発明はすでに公開されていこれは、冒認特許の移転請求に関する、初めての最高裁レベルの判決（生ることを理由に、出願は拒絶され、Ｘは特許権者になることができない（さごみ処理装置事件）である。

らに、もし当該特許が無効宣告を受けたら、争いに巻き込まれなかったＺ

１．事案の概要

までも権利を失うことになる）。
（b）Ｘは特許を受ける権利を侵害された

平成 4 年10月29日、ＸとＺは共同で生ごみ処理装置について特許出願をことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ、これによって、Ｘは本来得られたはずの利益を十分に回復できるとは

16

最判平成13年 6 月12日民集55巻 4 号793頁。

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いい難い。これらの問題を克服するために、もっとも簡明かつ直接的な方
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法は、ＹからＸへ本件特許権の持分の移転登録を認めることである。
（3）特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有してい

冒認特許に関する一考察(解)２．判旨請求棄却。その理由は以下のとおりである。

なくても判断し得る事項であり、控訴審のように行政庁の第 1 次的判断権（1）「特許法は、特許権が特許出願に対する特許査定を経て設定登録されの尊重を理由にＸの請求を否定するのはかえって適当とはいえない。

ることにより発生するものと定めており、このような特許法の特許権の付（4）特許権の成立及び維持に関しては、Ｙの寄与による部分もあるが、こ与手続きの構造に照らして、（自ら特許出願をしていない）原告に本件特れに関してＸは金銭で償還すれば十分である。

許権を付与することを認めることとなり、特許法の制度の枠を超えて救済を図ることとなって、上記の登録制度の構造に照らして許されないという

三．最高裁判決以降の裁判例

べきである。
」（2）「原告は、本件発明について冒認出願されたことを知った後、遅くと右の最高裁判決以降に現れた下級審判決はいくつある17が、正面から出も平成11年 4 月までの間に自ら特許権を取得することができたものとい

願登録後の移転請求権の可否を判断したのは、東京地裁平成14年 7 月 7 日

える。……したがって、本件においては、真の権利者であるにもかかわら判決（ブラジャーⅡ事件）である。

ず、特許権を取得する方法がないという不合理な結果が生じたということ

１．事実の概要はできないから、例外的に特許権の移転登録請求を認めて真の権利者の救Ｘは訴外Ａからの依頼を受けて、乳房が切除された女性の補正用ブラジ済を図る必要性は、きわめて低いというべきである。
」

ャーの試作品を発明した。Ｘはその縫製をＺに依頼したが、Ａが代表取締役を務めている被告Ｙ会社は、本件発明につき、Ｚおよび訴外Ｋを発明者

四．判例の整理として、Ｙ自身を出願人として特許出願（当初出願）をした。そして、後にＹは当初の出願に基づき国内優先権を伴う特許出願（新出願）を新たに行った。ＸはＹ、ＫおよびＺを相手に訴えを提起し、当初出願発明につき

１．最高裁判決以前
最高裁判決以前は、登録後の権利移転について、下級審の裁判例は否定

自分が特許を受ける権利を有することの確認を求めた。係争中に新出願は的な立場を示していた。

補正を経てＹを特許権者とする特許権の登録を受けた。特許を受ける権利

２．最高裁判決

が登録によって消滅したため、訴えは確認の利益がないとの理由で却下さこれに対して、最高裁判決は、一見するとこれまでの下級審判決の立場れた。そこで、ＸはＹに対して、本件特許権の移転登録手続きを求めた。

を根本から覆しているようにも見えるため、まずその射程を確認する必要
がある。
（1）射程

17

東京高判平成13年 1 月30日（写真付葉書の製造装置事件一審）、東京地判平成14

年 7 月 7 日判時1799号155頁、判タ1107号283頁（ブラジャーⅡ事件）、東京高判平

この事件には典型的な冒認の事例とは異なり、やや特殊な事情が含まれている。つまり、真の権利者は一旦自ら出願を行っていた。典型的な冒認。右のイノシトールの製造法事
成15年 9 月26日（イノシトールの製造法事件一審）

出願の場合ではどうなるかは別としても、真の権利者が自ら出願を行った件において、原告は特許権の返還を求めたが、一審は給付の訴えの対象とはなりえ

場合とそうでない場合（単純冒認の場合）とを意識的に区別して考えるとないという理由で訴えを却下した。しかし傍論で「たとえ移転登録を求める趣旨でいうことは、従来の裁判例にあまり見られない斬新な考えであると評価であるとしても、出願すらしておらず、請求を認めるべき根拠はない」との明確な態きよう。

度をとっている。

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しかし、この判決の射程はどうなるか？この点について、認識が分かれ
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冒認特許に関する一考察(解)ている。多くの意見は限定的な立場に立っている。つまり、最高裁判決にれた判断だと思われる。この事件はまさに最高裁判決の射程外にある――

示されている移転請求肯定論はあくまでも真の権利者が自ら出願を行っ

真の権利者が自ら出願をしなかったケース。判旨を最高裁判決で使われた

た場合、あるいはそれと同視しうる場合に限って妥当であり、その他の場論理の延長線上に位置づけることができるのではないだろうか。

合にまでは及ばないという18。それに対して、少数の意見はそれを無限定19に理解している 。もっとも、本件判決の射程範囲について、審理に携わ

今後しばらくの間、下級審レベルの事件では、恐らくこの二つの判決が示した道を歩んでいくであろう。

った調査官はかなり慎重である。当初の出願人が無権利者であった場合、特許登録後訴訟が提起された場合、補正、訂正によって発明内容が大きく

第三節 学説の議論状況

変わった場合、そして冒認特許につき譲渡や実施許諾がなされた場合は、なお慎重な判断が必要であるという20。
（2）法律構成

一．肯定説

最高裁は、事業において特許権と真の権利者が有していた特許を受ける
権利とは連続性があり、前者が後者の変形だと捉えた上で、不当利得返還

１．基本的価値判断請求という構成を採用したといえよう21。これは注目されるべき点である。
３．最高裁判決以降

肯定説の基礎には特許を無効にすることは真の権利者に対する保護としては不十分ではないかという価値判断がある22。また、このような漠然

平成14年東京地裁判決は、結論としては、特許権の移転請求を認めなかとした公平感覚より、むしろより具体的な配慮を主張する論者もいる。すったが、最高裁判決と矛盾するわけではない。むしろ後者をベースに下さ

なわち、発明者が、自己がなした発明という情報について有する財産的利
益は、特許出願権だけでない。発明者はその発明について、秘密にするか、

18

例えば、井関涼子「冒認出願に対する真の権利者の救済」同志社法学53巻 5 号

公表して公有に帰すか、特許出願するかを最初に決定できる立場にある23。

（2002年）22頁、飯村敏明「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ170号23事件（有斐閣・第 3 版・2004年）48頁、竹田和彦「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ170号（有斐閣・第 3 版・2004年）26事件55頁、茶園成樹「冒認された特許権の移転登録請求」

22

ジュリ1224号（2002年）284～285頁、松田竜「冒認出願と真の権利者保護」知的財頁（同旨、同『特許実体法論』（蕚工業所有権研究所出版部・1989年）175頁）、村

例えば、蕚優美『全訂・新工業所有権法解説』（帝国地方行政学会・1968年）88

産法政策学研究 3 号（2004年）215頁、竹田稔『知的財産権侵害要論・特許・意匠・

林隆一「判批」特許管理37巻 9 号（1987年）1105頁、川口博也「『特許を受ける権

商標編』（発明協会・第 4 版・2003年）396頁、君嶋祐子「判批」民商法雑誌125巻 6利』の冒認と発明者返還請求権」商大論集（神戸商科大学）21巻 4 号（1970年）35号（2002年）117～118頁。

頁、同『特許法の課題と機能』（神戸商科大学学術研究会・1980年・初出1970年）

19

例えば、川口博也「判批」知財管理52巻 3 号（2002年）376頁、盛岡一夫「判批」

75頁、生駒正文「判批」知財管理53巻12号（2003年）1917頁。また、紋谷暢男「判（2002
発明99巻 1 号（2002年）107頁、高林龍「判批」判時1776号（判例評論519号）

批」ジュリ356号（1966年）140頁は、実用新案設定登録名義のみの無効にとどまら

年）207頁。

ず、実用新案そのものを無効とすることは、工業所有権制度の目的に照らすと「牛20

長谷川浩二「判解」Law & Technology 15号（2002年）79～81頁、同「時の判例」

刀のきらい」があるとする。また、盛岡一夫「判批」発明99巻 1 号（2002年）106

ジュリ1226号（2002年）93頁、同「判解」『最高裁判所判例解説（民事編）平成13～107頁は、返還請求の認容は真の権利者にとって過保護の嫌いがあるが、悪意の年(下)』（法曹界・2004年）536頁。

冒認者はもっと保護に値すべきではないとする。

2123

本件の審理に携わった調査官も同じ考えを示している。長谷川・前掲注（20）Law

君嶋裕子「特許権の成立要件と発明の公開」『知的財産権法の現代的課題』（紋谷& Technology 15号79～81頁を参照。同『最高裁判所判例解説』532～533頁も同旨で

暢男教授還暦記念・発明協会・1998年）49頁。同「判批」『特許判例百選』別冊ジある。

ュリ170号（有斐閣・第 3 版・2004年）24事件51頁。

114

知的財産法政策学研究 Vol.10(2006)

知的財産法政策学研究

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115

特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)たとえ発明者が特許出願を迅速にしなかった、あるいはあえて出願しなかるために提唱されたものである。それによれば、「民法の準占有概念［民ったとしても、それを出願を怠ったことの自己責任として評価し特許を無法205条、引用者注］を用いて、占有回収の訴えの規定（民法200条）を類効とすることは明らかに不当であろう。冒認出願によって、この決定の自推適用して」、悪意の第三者に「占有を奪われた時から 1 年以内」に返還

由、そして、それに基づく財産的利益が侵害されることになる24。

請求ができるとする29。これは恐らく、真の権利者は自ら発明に関連する資料、実験設備を占有していたことに基づいて、民法200条、201条 3 項を２．比較法の視点
肯定説のうち、比較法の視点から示唆を得ようとする見解がある。すな

準用し、特許権の返還を請求することができるという趣旨だと考えられ

わち、ドイツでも明文で移転請求権が認められる前から判例が移転請求権る30。

を積極的に認めていたことに注目し、日本においても解釈論のレベルで移（2）準委任構成

25

転請求権を認めるべきだと考える立場である 。つまり、ドイツで移転請

つまり、真の権利者と冒認者の間で委任あるいは準委任関係が成立して求権が認められているのは、特許法がそれを明文化したことを契機としたいたと認定でき、したがって、委任の中の交付義務規範（民法646条 1 項）

わけではない26。したがって、日本でも、このような解釈をすることが可を類推適用することができる、とする31。

能ではないかというわけである。
３．法律構成肯定説は右の価値判断から出発して、移転請求権を認めるためにさまざ

もっとも、これはあくまで最高裁判決の事例を念頭に展開された法律構成であって、一般論にはならない。
（3）不当利得構成

まな法律構成を工夫している。具体的に見ていこう。
（1）準占有構成
準占有構成は、一時主張されたいわゆる本権的構成27の問題点28を克服す

不当利得構成とは、冒認者名義の特許権を冒認者の不当利得と捉え、真の権利者に不当利得返還請求権（民法703条）を認めるという構成である。
これによると、冒認者の利得――特許権――と、真の権利者の損失――特許を受ける権利の喪失――との因果関係が必要となるが、この点について

24

君嶋・前掲注(23)「判批」51頁を参照。

25

川口・前掲注(22)「『特許を受ける権利』の冒認と発明者返還請求権」商大法学

は、どのような因果関係説によっても認められるため32、不当利得の成立

21巻 4 号（1970年）29～33頁。また、同・『特許法の課題と機能』75頁も参照。諸に、取戻ではなく冒認者が取得した特許権を無効化するという選択をしたのだと説

外国法の状況については、同・『特許法の課題と機能』61～74頁を参照。

明することも可能であろう。

26

29

ドイツ法の状況は、玉井・前掲注(5)法協111巻11号 1 頁以下、12号82頁以下に詳細な紹介がある。
27

本権的構成とは、特許を受ける権利に含まれる出願権が排他効をもつことを根拠

川口・前掲注(22)「『特許を受ける権利』の冒認と発明者返還請求権」商大論集（神戸商科大学）21巻 4 号（1970年）42～44頁。同・『特許法の課題と機能』77頁、同「判批」知財管理52巻 3 号（2002年）378頁も同旨。

に、返還請求を含む広い意味での妨害排除請求を認めるという構成である。特許法30

竹田・前掲注(3) 7 頁は、このような理解の可能性を示している。

は冒認を拒絶理由、無効審判理由とするので、出願権には、出願人としての地位を31

川口博也「判例研究・特許を受ける権利を有しない者が取得した特許権の返還請

排他的に支配する効力が認められていると考えるわけである。川口・前掲注(22)『特求を認容した事例」知財管理52巻 3 号（2002年）375～378頁。

許法の課題と機能』75頁を参照。

32

28

これでは善意の第三者に対する取戻を正当化できないという問題があるという。

社会通念による因果関係説が存在する。直接の因果関係説とは、受益と損失との間

川口博也『特許法の課題と機能』75頁参照。こうした「本権的構成」については、に中間者が介在した場合は因果関係を認めないという考え方である（末弘厳太郎

川口が指摘している難点のほか、出願人が出願適格を独占することから取戻を導く『債権各論』（有斐閣・1918年）932頁、鳩山秀夫『日本債権法各論』（岩波書店・1920

ことには飛躍があるという問題もある。法は出願人の独占的な地位を保護するため年）786頁）。事実の単一説とは、受益と損失とが単一の事件によって発生しなけれ116

知的財産法政策学研究 Vol.10(2006)

受益と損失との間の因果関係について、直接の因果関係説、事実の単一説および知的財産法政策学研究

Vol.10(2006)117

特 集 １

要件は満たされることになる33。

冒認特許に関する一考察(解)転請求権を認める余地がないと主張する36。しかし、否定説の論者が前提

ただ、この構成によると、冒認者から譲り受けた第三者（善意・悪意をとするドイツ法の理解が問題視されている。具体的には、以下のとおりで問わず）に取戻請求ができないという問題があると論者自身が指摘していある。すなわち、ドイツ法における発明者主義への大転換は1936年の法改る34。その理由は必ずしも明らかではないが、恐らく、第三者は対価を支正（移転請求権の明文化）をきっかけとしたという理解は正しくない。1936

払っているため「利得」がないという理解によるものであろう。

年のドイツ特許法は決して突然登場したわけではなく、長い法伝統の所産

しかし、右のように説明すると、特許権と特許を受ける権利との同一性と見るべきである。ドイツでは、1936年の法改正までの長い間に、移転請が反対の立場から問題とされるであろう。そこで、新たな不当利得構成が求権をめぐる学説・判例の蓄積がすでに非常に豊富であった。移転請求権主張された。その具体的内容はこれまでの学説とはやや異なっている。その明文化はそのような展開の結果に過ぎない。法改正の実際的な意義は、

れによれば、不当利得要件の判断基準時は冒認出願のときにすべきである

善意の第三者に対しても特許権成立後一年以内に移転請求を認めるといという。このときに、真の権利者はまだ特許を受ける権利を有しており、う点のみにある37。

被った損失は特許出願人名義の損失であって、冒認者の受益も特許出願人

その展開の中で、もっとも洗練された理論は「発明占有」論である、と名義に過ぎない。この時点で不当利得は成立する。その後出願が登録されいう。この理論は出願前の権利を財産権と発明者の人格権とに二分し、そることは受益の変形に過ぎない。言い換えれば、特許権は過去に成立したの財産権を発明占有権とする。ここでの発明占有は民法上の占有とは異な不当利得の現存利益である。したがって、真の権利者は当然この現存利益

り、特殊な意味での占有であり、発明に関する知識、その記載された書類、の返還を請求できる、とする35。

図面等の占有を要素とする38。

（4）「発明占有」構成
否定説論者は、日本法にはドイツ法のような明文の規定がないため、移論者は終章に「日本法の課題」というタイトルを付けているが、いまな
お未完のままである。しかし、少なくとも論文が公表された当時の著者は、こうしたドイツの「発明占有論」に与する方向だったと推測されよう。

ばならないという考え方である（初期の判例（大判大正11年 5 月26日民集15巻998頁）が採用した見解）。そして、現在の判例および通説の地位にある社会通念によ（5）無権間接代理構成
それによれば、冒認出願人は無権間接代理人と見なされる。真の権利者

る因果関係説とは、因果関係を不法行為法における損害賠償のように、相当因果関係に限定する必要がなく、社会通念上の関連性だけで十分だとする考え方であるが追認した場合、冒認出願の時に遡って間接代理の効力が生ずることにな』（岩波書店・1972年）977頁以下。また、（我妻栄『債権各論 下巻一（民法講義Ｖ4）る（民法116条参照）。そして、特許庁その他の第三者との関係では、冒認

谷口知平『不當利得の研究』（有斐閣・1949年）230頁以下、松坂佐一『事務管理・者が特許権者である（商法552条 1 項参照）
、冒認者と真の権利者との間で不当利得』法律学全集22－Ⅰ（有斐閣・新版・1973年）84頁以下も参照。代表的な最は、冒認者が取得した特許権は、真の権利者に直接帰属することとなる（商高裁判決として、最判昭和49年 9 月26日民集28巻 6 号1243頁を挙げることができる）。

法552条 2 項、民法99条参照)39。

冒認特許の問題は真の権利者と冒認者との二者間の問題であるため、冒認行為は真の権利者の特許権喪失という損失の単一の事実原因であり、直接の原因でもあり、そして社会通念上の原因でもあるといえよう。

36

例えば、仙元隆一郎『特許法講義』（悠々社・第 4 版・2003年）150頁。

33

37

玉井・前掲注(5)法協111巻12号141頁。この点は、川口・前掲注(22)『特許法の川口『特許法の課題と機能』75頁。黒田英文「判批」特許管理36巻 9 号（1986年）1142～1143頁も同旨。

課題と機能』64頁でも指摘されている。

34

38

玉井・前掲注(5)法協111巻12号104頁。

21巻 4 号（1970年）39頁。また、同・『特許法の課題と機能』76～77頁も参照。

39

渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（有斐閣・2004年）102～103頁。もっとも、論者

35

自身は、それは比喩的なもので、実益がないという。

川口・前掲注(22)「『特許を受ける権利』の冒認と発明者返還請求権」商大法学
君嶋・前掲注(18)114頁。

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知的財産法政策学研究

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)二．否定説

２．否定説の根拠
否定説の内実に応じて、それらを基礎付ける根拠には若干の相違が見ら

１．否定説の意味

れるものの、共通する理由も存在する。それは肯定説における法律構成上ここでいう否定説とは、あくまで解釈論レベルで消極的であることを意
味するに過ぎない。否定説というレッテルが貼られた諸見解は、立法論上、そして登録以前の段階での処理について、必ずしも一致しているわけではの限界である。
（1）法律構成面の困難（a）準事務管理構成について

特許権の移転請求権を定めているドイ

45

ツ特許法 5 条 は、ドイツ民法687条 2 項46のいわゆる準事務管理法理の一ない。否定説といっても、個々の立場において差異が見られる。
つまり、特許権の移転請求について、解釈論的には無理があるが立法論

つの適用を示したものである。しかし、日本では、こうした法理は一般に上は導入すべきだ（ないし再検討の余地がある）とする考え方がある一方認められていない。特許法が、「権利侵害について準事務管理の法理が当で40、他方では立法論においても消極的な考え方も存在している41。また、

然に適用されることがないということを前提としている」ことは、1959年

42

登録前であれば、移転請求を認めるべきだとする説がある一方で 、登録に改正された特許法102条 1 項（現行法102条 2 項）が、侵害者が侵害によ

43

前後を問わずに移転請求を認めるべきではないとする説も存在している 。

り得た利益を特許権者が特許侵害によって受けた損害の額と推定していまた、否定説は必ずしも冒認特許を一切認めようとしない姿勢をとってるところから明らかである。したがって、準事務管理の法理をもって移転いるわけでもない。とりわけ、最高裁判決が登場した後、真の権利者が自請求権を正当化することはできない47。

ら出願を行った場合の冒認特許について、明確に移転請求権を否定する論（b）準占有構成について

準占有による救済については、「財産権の者は恐らくいないであろう。また、真の権利者から出願手続きを委任され行使」（民法205条）が要件とされる点が問題となる。これは占有におけるた者が無断で自己名義の出願を行った、といったような真の権利者が出願「所持」に相当するものであって、ある財産権の内容をなしていると認めしたと同視しうる場合にも、恐らく移転請求を認めるべきではないと主張られる利益を事実上支配していることを意味する。しかし、特許を受ける

44

する論者もいないであろう 。そういう意味で、限定的肯定説と名づけた

権利を有するだけでは事実上の支配というには不十分である。なぜなら、ほうがより正確であるように思われる。
45
40

荒木秀一「自動連続給粉機・判批」『特許法判例百選』別冊ジュリ86号（有斐閣・

ドイツ特許法第 5 条は次のように定めている。
｢権利を有しない者が出願した発明につき特許を受ける権利を有する者、又は違第2版・1985年）108事件223頁、竹田・前掲注(3) 3 頁、中山・前掲注(2)171頁。

法の冒認により権利を侵害された者は、特許出願人より特許請求権の移転を請求す41ることができる。出願によりすでに特許を与えられたときは、特許権者より特許権

仙元・前掲注(36)150～151頁、田村善之『知的財産法』（有斐閣・第 3 版・2003

年）292頁、井関・前掲注(18)22頁、松田・前掲注(18)215頁。

の移転を請求することができる。請求権は特許付与の公告（第35条第 1 項）後 1 年

42を満了するまでに訴えをもってこれを主張することができ、その後において請求権

入山実「特許を受ける権利・その他」法律のひろば16巻 9 号（1963年）41頁、和久井宗次「判批」『特許判例百選』別冊ジュリ 8 号（有斐閣・初版・1966年）81事を主張することは特許権者が特許の取得につき善意でないときに限る」。

件175頁。竹田・前掲注(3)6 ～ 8 頁、中山・前掲注(2)169頁。

4643

ドイツ民法687条 2 項は次のように定めている。

田村善之「創作者の保護と知的財産の活用の相剋」平成17年度日本工業所有権法｢ある者が自己にその権限のないことを知りながら他人の事務を自己の事務とし学会シンポジウム発言（以下では、田村発言として引用する）、そして松田・前掲て取り扱った場合は、本人は、第677条、第678条、第681条、第682条に基づく請求

注(18)215頁には、明確な記述がないが、右のように読めるであろう。なお、茶園・権を行使することができる。本人がこの請求権を行使したときは、本人は、事務管

前掲注(18)285頁の論述も同様に捉えうるかもしれない。

理者に対し第684条第 1 文により義務を負う｣。

44

47

茶園・前掲注(18)285頁、松田・前掲注(18)215頁。

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入山・前掲注(42)40頁。

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)｢そもそも発明は実際に具体化されたものを通じて完成されるものではあ48 49

るが、それ自体は無形の観念上のもの｣だからである（c）不当利得構成について50。

（d）不法行為法構成

不法行為法による救済については、不法行為法

は金銭賠償を原則とする点が問題となる。また、仮に一部の学説53がいう

不当利得による救済については、返還

ように、不法行為の効果として原状回復が認められるとしても、特許権はの範囲が問題となる。というのは、特許権は特許を受ける権利よりも経済

出願前の特許を受ける権利の原状とはいえないため、特許権の返還は困難

的価値がはるかに高いため、特許権の返還を認めると損失の範囲を超えてである54。

51 52

しまうからである。

（2）特許法の趣旨
そして、一部の否定説、つまり解釈論上特許登録前の移転請求も認めず、

48

竹田・前掲注(3) 7 頁。また、中山・前掲注(2)21頁も参照。

登録後の移転請求につき立法論においても否定的に考える見解は、その根

49

そのほか、無体財産一般に準占有訴権を認めると、公示がないため、「徒に第三拠を特許法の趣旨に求めている。

者に不測の損害を与えるだけ」であり、何のために登録制度を設けているのかが、彼らは特許法の趣旨を徹底したインセンティブ論で捉えようとする。典

理解できなくなるという指摘もある（田村善之「無体財産権と『準占有』」同『競型的な論述は以下の通りである。特許法の趣旨は発明を奨励し、その公開争法の思考形式』（有斐閣・1999年・初出1997年）145～147頁）。この見解は取得時を促すために、真の権利者に出願させ、それを公開する代わりに、一定期効、不当利得ないし占有訴権それぞれの角度から無体財産の準占有論を批判している（同131頁以下）。同じ趣旨のことが中山・前掲注(2)21～23頁にも簡単に述べられている。このほか、小野昌延『営業秘密の保護』（有信堂・1968年）512頁にも、準占有訴権の拡張に疑問を持つ記述がある。
50

以下のほか、「損失」要件も問題とされている。すなわち、冒認出願が登録され間の実施に対する独占権を付与するというところにある55。世間を賑わし
た青色発光ダイオード事件における控訴審で、東京高裁が和解勧告書において初めてインセンティブ論の採用を宣言したが、このことはインセンテ
ィブ論者にとって絶好の援軍となるであろう56。

た場合には、真の権利者は侵奪時に出願していなかったばかりでなく、普通の手順

したがって、他人の冒認出願の効果を、出願もしていない者に帰属させでも出願をしていなかったはずである。自ら出願もしていないのに、後に「損失」ることは、右に挙げた特許法の趣旨に反する。すると、真の権利者が当初を主張するのは不当ではないかという批判（竹田・前掲注(3) 7 ～ 8 頁）も見られる。しかし、真の権利者は出願するか、営業秘密にするかという自己決定権の喪失が損害と見なされるべきであろう。

出願しなかった場合は、特許登録後は勿論、審査段階においても、出願人名義の変更さえも許すべきではない。なぜなら、もし冒認者が出願せず、

51

竹田・前掲注(3) 8 頁。また、入山・前掲注(42)40頁も同様に考える。

その代わりに当該発明を公然に実施すれば、当該発明は新規性を失ったた

52

このほか、侵害利得の場合に不当利得返還請求権を認めるには、問題となっていめ、真の権利者は何も得られないからである。他人の偶然の出願行為を奇る行為によって侵害される利益が特定の者に排他的に割り当てられたことが必要となる。不当利得については様々な類型論があるにもかかわらず、諸学説は一致しに割り当てられた利益を主張できるなら、わざわざ手間をかけて出願する必要はなて、他人の財貨からの利得（侵害利得）返還請求権を所有権その他の絶対権の帰属

いし、国もコストをかけて特許制度を維持することも無意味になってしまうからでを確保するためのものとして捉えている（例えば、川村泰啓「不当利得返還請求権ある。

の諸類型(一)」判例評論76号（1965年）84～86頁、広中俊雄『債権各論講義』（有53

斐閣・第 5 版・1979年）371～373頁、加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』

1940年）228頁以下、平野義太郎「判批」民事法判例研究会『判例民事法(3)』（有（有斐閣・1986年・初出1973年）298～304頁）。そうすると、ここで不当利得の効果

斐閣・1925年）183頁、岡村玄治『債権法各論』（厳松堂書店・1926年）737～739頁、として、特許権の取戻を認めるならば、それは発明者に特許権を排他的に割り当て

勝本正晃『債権法概論(各論)』（有斐閣・1949年）301頁等も参照。

ることを意味する。しかし、それでは、特許制度の存在意義は全くなくなることに

54

竹田・前掲注(3) 7 頁。

なってしまうことになる。なぜなら、特許法はそもそも発明公開という公示手段を55

田村・前掲注(41)164頁、井関・前掲注(18)21頁、松田・前掲注(18)205頁。

通じて特許権者に一定の利益を割り当てる制度であり、発明者がこのような排他的

56

田村発言・前掲注(43)を参照。

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例えば、末弘厳太郎「絶対的請求権論の再検討」同『民法雑記帳』（日本評論社・

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)貨とし、特許権を自分のものにすることを許容すれば、不公平であるだけ
57

でなく、特許法の趣旨にも反することになる 。

法ではこうした前提についてそもそも疑義がある以上、特許法に規定がな
いまま、これらの根拠をあげて真の権利者に移転請求権を認めることは、十分な説得力を持たないといわざるをえないのである。

三．問題の整理（b）「発明占有」構成の問題｢発明占有｣論によると、発明に関する知識、その記載された書類、図面

それでは、以上の議論状況を前提として、それぞれの見解の問題点を整等の占有が要素とされるが、こうした「発明占有」が「準占有」とどう違理しておこう。

うかが問題となる。論者によれば、「発明占有」は民法上の占有と異なり、

１．肯定説の問題点

特殊な意味での占有であるため、準占有への批判はそもそも的はずれであ（1）法律構成に関わる問題

るという60。しかし、このように特殊な意味での占有だというならば、何

上述のごとく、肯定説が工夫したさまざまな法律構成は、すでに否定説が「発明占有」なのかがかえって不明確になりかねない。このような「発から猛烈な批判を受けている。ここでは、さらに若干補足しておきたい。

明占有」概念は内容が必ずしもはっきりしておらず、少なくとも特許法に（a）ドイツ法との相違基礎をもたないといわざるをえないのである。

上述したように、肯定説の中には、冒認特許に関するドイツの判例法か（c）不当利得構成の問題

ら示唆を受け、移転請求権を正当化しようとする見解がある。しかしなが従来の不当利得構成が孕んだ問題はすでに紹介したとおりであるが、最ら、問題は、次のように、日本民法とドイツ民法との間には決定的な違い

近現れた、特許権は特許を受ける権利の変形に過ぎず、過去に成立した不があることである。

当利得の現存利益であるという見解61はどうか。よく考えてみると、この第一は、日本民法にはドイツ民法のような準事務管理規定がなく、これ見解と従前主張されてきた不当利得構成とは、共通する前提を有しているを解釈論で認めることが可能かどうかについても学説のなかで収斂が見ことに気がつく。それは、特許権と特許を受ける権利との間には連続性が58られないということである 。移転請求権に関するドイツ特許法第 5 条のあり、前者は後者の変形であるとの点である。
しかしながら、前述したように、特許権と特許を受ける権利との相違が規定は、ドイツ民法の準事務管理規定（BGB 687条 2 項）の法理の一つの59適用を示していると言われている 。そうだとするならば、そもそも準事

本質的なものか否かという問題をめぐって、意見は依然として対立してい

務管理という考え方が認められるかどうかが決定的な問題となるはずでる。このような対立は評価の対立であって、収斂はなかなか見えないとこある。

ろである62。

第二は、日本の不法行為法はドイツ不法行為法のような原状回復原則を（2）特許法の趣旨とっていないことである。確かに、準事務管理規定と原状回復原則は真の右に述べたように、肯定説の基礎には、冒認特許を無効にするのは真の権利者の移転請求権と親和的であることは否定できない。しかし、日本民権利者に気の毒であり、そのため、真の権利者に救済を図るべきだという57

60

井関・前掲注(18)22頁、仙元・前掲注(36)151頁、田村発言・前掲注(43)、松田・

玉井・前掲注(5)法協111巻12号104頁。

前掲注(18)215頁。

61

君嶋・前掲注(18)114頁。

58

62

例えば、返還請求権否定説の代表者である竹田和彦は、最高裁判決について「結学説の状況は、谷口知平＝甲斐道太郎編『新版注釈民法(18)』(有斐閣・1991年)318

頁以下［平田春二執筆］に詳しい。

論の妥当性を優先させるあまり不当利得法の解釈を無理に」したと批判している。

59

同・前掲注(18)55頁を参照。

入山・前掲注(42)40頁。

124

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知的財産法政策学研究

Vol.10(2006)

125

特 集 １

価値判断が働いている。しかし、このような価値判断は現行特許法の趣旨

冒認特許に関する一考察(解)たほうがより説得的であろう。

との間に齟齬が見られるということは、すでに否定説から指摘されたとお冒認に関していうと、登録前の段階における出願人名義変更について確りである。つまり、特許法は発明を奨励するが、それはあくまで発明を公立してきた裁判実務の立場は、むしろ49条 1 項 7 号の趣旨に沿った解釈論開することを前提にして一定期間の独占権を与えるという枠組みを通じだと評価することができる。従って、登録前の段階における出願人名義変てのことである。肯定説は、どうしてもこうした批判から逃れられないと更をも認めるべきではないとする一部の否定説には、ひとまず問題がある思われる。

といえよう。
もっとも、問題は登録以前の段階への対応にとどまらない。このほか、

２．否定説の問題点
では、否定説にはまったく問題がないのかというと、そうでもないようである。

否定説一般ないし肯定説が共通して見落とした点がある。
３．従来の議論に共通する問題

まず、特許法の趣旨は果たしてインセンティブ論に尽きるかにつき、や前述したように、従来の移転請求権肯定説は、必ずしも十分な説得力をや疑問に思われる。というのは、インセンティブ論を貫徹すると、出願が持っているわけではない。しかしながら、そこから直ちに否定説を唱える

登録を受けた場合だけでなく、登録前の段階においても、真の権利者は確というのは、やはり短絡的ではないかと思われる。

認訴訟を通じて出願人の名義変更をすることができなくなるはずである。

移転請求権を認めることは、いうまでもなく、真の権利者に特許権者のなぜなら、ここでも真の権利者が発明を公開したわけではないからである。

地位を与えること、つまり、絶対的保護を与えることを意味する。しかし、

しかしながら、この結論もまた、裁判実務の立場とは相容れない。もちろ

仮に真の権利者を保護すべきだと考えても、その手段はこうした絶対的保ん、否定説から、そもそも裁判実務は間違っている、と反論されることが護を与える方法に限られるわけではない。また、仮に特許の移転登録請求想定されよう。そうだとしても、インセンティブ論はまた、特許法49条 1

権を認めるべきではないとしても、真の権利者には何の救済手段もないこ

項 7 号をもうまく説明できない。同号によれば、「その特許出願人が発明者とを意味しないはずである。なぜなら、特許権の容認という絶対的保護とでない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していな

特許無効との間には、中間的な救済方法である相対的保護の存在する余地いとき」、当該出願は拒絶査定を受ける、という。すると、冒認出願者ががまったくないという論証がなされておらず、その可能性がまだ残されて査定審決前に真の権利者から特許を受ける権利を譲り受けた場合、そしているからである。要するに、冒認特許に関する従来の見解は、立場を問わ冒認出願者が査定審決前に真の権利者に特許を受ける権利を譲渡した場ず、特許権の取戻という絶対的保護かそれとも特許権の無効かという二者合においては、特許出願は拒絶されないこととなる。これらの場合には、択一の図式で問題を捉え、それを土台に議論を展開しているところに共通

真の権利者が発明を公開したわけでもないのに、出願は特許権の登録を受の限界があり、問題がある63。確かに、移転請求権否定説がいうように、ける。この点に関する限り、インセンティブ論はおそらく一貫性を保てないであろう。
したがって、特許法を基礎付けるには、インセンティブ論だけでは足りず、プラスαが必要となるのではないか。49条 1 項 7 号は少なくとも自然

63

玉井・前掲注(5)法協111巻11号68～73頁が主張している三段階論はその典型例といえよう。それによれば、発明者主義を単なる発明者のみが特許権の主体たるべきであると理解するだけでは、現在世界のほとんどの特許制度は発明者主義をとって権論とは親和的な関係にあるように思われる。プラスαとは、まさに自然いるといえる。わざわざ発明者主義をという概念を掲げる必要性は少ない。そこで、権論のことであろう。その意味で、インセンティブ論と自然権論とは必ず

玉井は歴史的な観点から、発明者主義は三つの発展段階（玉井は「要素」と呼ぶ）

しも二者択一の関係にあるわけではない。むしろ、特許法はインセンティがあると指摘する。第一段階は冒認が出願拒絶や異議申立・無効の事由となっていブ論を基本としながら、自然権理論による補強をも拒否していないと解し
126

知的財産法政策学研究 Vol.10(2006)

ること、第二段階は出願日遡及制度、第三段階は発明者移転請求権である。玉井に

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)

現行法を前提とする限り、絶対的保護を認めるのは難しい。しかし、それ体的要件を満たした発明を公開した真の権利者に、公開の報償として一定

だけではまだ検討が尽くされていないといわざるをえないのである。

期間、排他的な権利を与える。それに対して、営業秘密の保護は、秘密管では、どうしてこのような観点が従来の議論で念頭に置かれてこなかっ理体制突破行為に対する保護であり、一定の範囲内の者に主張できる相対たのか。以下では、まずその理由を探求する。そのうえで、かような視点的な権利を与えるに過ぎない。そして、冒認問題はもっぱら前者の特許法の欠如によって否定説が問題を孕んでいるか否かを検証し、仮に問題を孕

の解釈問題である。

んでいるとすれば、その対応をも試みていきたい。

第二に、仮に冒認問題を営業秘密法の枠内で捉えるとしても、これは「営業秘密」とはいえないと考えられる。営業秘密法は営業秘密の要件として、
非公知性、秘密管理、そして有用性を定めている（不競法 2 条 4 項）。早第四節 営業秘密法アプローチの可能性

期公開され、そして特許登録に至った冒認特許は、そのうちの非公知性要件と秘密管理要件を満たさないと考えられるため64、営業秘密としての保一．冒認特許と営業秘密との関係

護の問題とならない。もう少し敷衍すると、次のとおりである。
確かに、冒認特許も出願手続で公開される前の段階では、一つの立派な冒認問題について、仮に相対的保護がありうるとすれば、真の権利者に営業秘密でもある65。その段階では、当然に営業秘密法の保護を受けるは特許権という絶対的な権利ではなく、冒認者などの特定の者に当該発明のずである。しかし、その発明が登録された後はもちろん、その前に出願手利用の禁止や、そこから生じる損害を賠償させるといった相対的な権利を続の中で早期公開されたときにも、世間に知られたことになる。したがっ認めるという可能性が考えられる。このような保護は、実は、営業秘密法て、それは――なお秘密性は失われないとされる――営業秘密の不正使用において、同じく有用な情報である営業秘密の保持者に認められているもや特定人に対する開示とは根本的に異なる。そのため、差止請求権は認めのである。そうすると、仮に冒認特許がこうした営業秘密に類似するといられないと考えられるわけである66 67。そのほか、公開されているというえるならば、営業秘密法を冒認特許における真の権利者保護に類推適用できるのではないかということが問題となってくる。さもなければ、特許法と営業秘密法との均衡が失われてしまいかねない。
そこで以下では、冒認特許と営業秘密との関連性という従来とは異なる

64

有用性の要件については、特に述べる必要はないであろう。というのは、営業秘密における有用性要件は非常に緩やかなものであるため（田村善之『不正競争法概説』(有斐閣・第 2 版・2003年)335～336頁）、特許能力を有する発明は当然にこの視点から、真の権利者を保護する可能性を探ることにしたい。

要件を具備していると考えられるからである。この点は出願公開によって変わるこ

１．問題の所在とがない。

（1）従来の考え方
しかし、なぜ従来の議論はこのような視点からの分析を行ってこなかったのか。その理由は、恐らく次の点にあると考えてよいであろう。
第一に、特許法と営業秘密法とは別の制度である。特許法は、特許の実65

新規性喪失の例外に該当する発明（30条）は出願公開の時点より前であっても、（公開されているのであるから）営業秘密に該当しないが、特許登録が認められうる。この特許がかりに冒認であったとしても、一般の第三者から見ればやはり「特許」である。したがって、冒認特許の登録によって再びパブリック・ドメインから離脱することになる。その意味で、少なくともここでの関連では、新規性喪失の例
外に該当する発明と新規性を有する発明とを区別して扱う理由がない。

よると、ドイツ法は一貫して発明者の地位を高め続け、現在第三段階にあるのに対66

例えば、竹田稔『知的財産権侵害要論』（発明協会・1997年）214頁。また、田村・して、日本法は昭和34年の法改正をきっかけに第二段階から第一段階に逆行してき

前掲注(41)47頁も参照。

たとされる。

67128

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もっとも、だからといって、公開された出願が全く無保護の状態に陥るわけでは

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)ことは、もはや秘密管理がなされている状態ではないことを意味するといするべきではない｣とされている70。その理由は、次のとおりである。

う問題もある。

（a）誰もが容易に入手しうる情報は、誰でも自由に利用することができ

このように、いったん発明が公開されると、もはや営業秘密とは無縁のるのが原則であるから、それを利用することによって競争上の有利な地位存在となると考えられる68。つまり、冒認特許は単なる公開されてしまっがもたらされるわけではない。したがって、公然と知られた情報についてた営業秘密に過ぎない。したがって、冒認特許について、営業秘密法によは、差止請求権によってその保有者を保護すべき必要性を認めることがでる保護は考えられないというわけである。

きない。秘密管理している情報が公然と知られている場合には、秘密管理（2）問題の提起

者はそれにより他の競争者に対して優位な地位を得ているわけではなく、確かに、冒認特許と営業秘密とは別のものである。しかし、冒認特許は、そこには保護すべき財産的価値が存しない71。

69

特許無効審判によって無効とされるまでは一つの有効な特許である 。そ（b）たとえ経済的な有用性があり、適切な秘密管理がなされている情報

れは、当該発明がまだパブリック・ドメインに入っていないということをであったとしても、非公知性を要件としないと、公知の情報だけを利用し意味する。したがって、冒認特許を「単なる公開された営業秘密」と捉えている者の行為が差し止められ、情報をめぐる取引や生産活動などを混乱るのは適当とはいえない。この点については、営業秘密がなぜ保護される

させることになってしまう。したがって、差止請求権による保護は、公然のかという趣旨に照らして、さらに立ち入った検討をする必要があるといと知られていない新規性のある情報に限られなければならない。また、一うべきであろう。

般に知られてしまった情報は、法的保護を受ける情報であることが明らか

そこで、以下では、まず、営業秘密の要件の裏にある立法趣旨を確認しではない形で流通しており、そこで秘密情報としての保護を与えるならば、た上で、冒認特許をなお営業秘密に類似するものとして扱うことが、それ

情報の自由な利用を妨げることになり妥当ではない72。

らの趣旨と矛盾するかどうかを検討することにしよう。

（2）冒認特許と非公知性との関係

２．冒認特許の公知性（1）非公知性要件の趣旨

非公知性の要件が以上のような趣旨に基づくものだとすると、それとの関係で冒認特許はどのように捉えられるであろうか。

営業秘密が不正競争防止法によって保護されるための第一の要件は、非（a）まず、冒認行為があったかどうかは、第三者は容易に判断すること公知性である。この非公知性とは、｢不特定の者が公然と（不正な手段にができない。従って、第三者にとっては事実上、出願段階では出願によるよらずして）知りうる状態にないこと｣である。そして、｢経済的な価値が公開と同じ外観、そして特許登録後では真正な特許とまったく同じ外観をあり、秘密として管理している情報であっても、公然と知られている情報有する場合がほとんどだと考えられる。そうすると、この場合は、その情は、特許法等の無体財産権法で保護されていない限り、法的保護の対象と報が法的な保護を受けるものであることが外観上明確に示されているため、ここで差止が認められたとしても、第三者が思わぬ不利益を受ける事ない。特許法は後の特許登録を要件に、公開された出願の出願人に補償金請求権をはないということができる。
（b）もっとも、真の権利者のほかに冒認の事実を知っている人間が存在与えている（65条）。
68

例えば、通商産業省知的財産政策室『営業秘密――逐条解説改正不正競争防止法』（有斐閣・1990年）132頁。
69

移転請求権否定説の論者も冒認特許の当然無効を主張していない。この場合は、

70

産業構造審議会財産的情報部会『財産的情報に関する不正競争行為についての救済制度のあり方』（1990年）（以下では、「営業秘密報告書」として引用する）16頁。

特許権の効力はあくまでも無効審判の確定審決によってはじめて失われる。言い換71

鎌田薫｢財産的情報の保護と差止請求権(4)｣Law & Technology 10号(1990年)19頁。

えれば、特許侵害訴訟において、冒認を理由とする特許無効の抗弁は許されない。

72

鎌田・前掲注(71)19頁。

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)する可能性は否定できない。このような者のうち、特別な利害関係を有す

ここでいう「利害関係人」をどう理解すべきなのか？

る者――例えば、当該特許を実施しようとする者、あるいは実施している（a）真の権利者に限定するという理解をとる場合

者――は、特許無効審判を請求することができる。この審決が確定される

すると、冒認の場合、真の権利者のみが無効審判を請求できると解釈すると、当該特許は無効となり、誰でも自由に利用できる公知情報となる。従のが素直であろう76。すると、①たとえ冒認事実が真の権利者以外の利害って、冒認の事実が一旦真の権利者以外の者に知られれば、パブリック・関係人に、あるいはさらに社会一般に知られているとしても、無効審判請

ドメインに入る蓋然性が高い。

求人の適格を有する真の権利者が無効審判を提起しない限り、冒認特許は立法の経緯を勘案

しかし、この点については、特許無効審判を請求できるのは誰かという有効な特許として扱われる。そうすると、冒認特許は公開された情報ではことによって違ってくると考えられる。無効審判の請求人適格について、あるものの、誰でも自由に利用できるものとはまったく異なる性格を有す

73

真の権利者のみに限定すべきだとする見解 が以前から有力に主張されてることになる。

きた。その見解は、様々な特許無効の審判事由を網羅的に定めている特許②当該発明は一応特許であるという公示がされている以上、パブリッ

法123条 1 項について「理論的な整合性を重んずる余り、すべての無効事

ク・ドメインにある情報とは区別されており、第三者保護や情報流通の安由を画一的に取り扱っている」と述べている。しかし、123条1項に挙げら全などもあまり問題にならない77。

れている無効事由には「二重の構造」がある。一方は、公共の利益に関係

さらに、③冒認事実が公知になったとしても、無効審判による無効化がするものであり、他方は、もっぱら権利の帰属に関係するものである。後行われない限り、誰もが自由に利用できる状態ではないため、悪意者の使者には冒認、共同出願、同日出願という三つの無効理由が含まれる。これ

用を禁止しても競争を過度に阻害することにもならない。これに関連して、らは公共の利益がまったくないか又は極めて薄いため、民事訴訟法の原則

営業秘密法に関する学説の中には、他の競業者に対する秘密管理者の優位――請求人適格、当事者主義、口頭審理等々――が準用されるべきである性が失われていない場合には、非公知性要件が満たされるとする立場があ74という 。それを受けて、特許法は平成15年改正で、123条 2 項に但し書きるが78、このことは当該冒認に正当な権利を有する者（真の権利者）と他を付け加え、冒認出願を含む権利帰属にかかわる無効理由について、利害の競業者との関係にも当てはまる。要するに、冒認特許は単に公知になっ関係人にのみ請求人適格があると改正された。そして、平成15年法改正のてしまった営業秘密と同じものではないのである。

解説書は次のように説明する。すなわち、冒認出願や共同出願要件違反の（b）真の権利者に限定しない理解をとる場合

出願については、もっぱら権利の帰属が問題となっているものであるから、の利害関係人も特許無効審判の請求人適格を有するとする立場79に立つと、では、真の権利者以外

利害関係を有する当事者にその解決を委ねるのが適当である75。

どうなるか。この場合には、冒認特許は利害関係人による無効審判請求によって無効にされうるものであって、冒認事実を知っている者はその発明を自由に利用できるのではないかという疑問が出てくる。

73

中山信弘「特許無効審判における請求人適格」『無体財産法と商事法の諸問題』

豊崎光衛先生追悼論文集（有斐閣・1981年）215～216頁、同「無効審判のあり方」
日本工業所有権法学会年報第5号（1982年）208頁。玉井も訴えの利益がないという76

渋谷・前掲注(39)175頁、茶園・前掲注(18)285頁も同旨である。

理由で同様のことを主張する（玉井克哉「判批」ジュリ1050号（1994年）183頁）。

77

ただ、特許名義が冒認者のところに残ったままで真の権利者に一定の保護を与え74ることは、当該冒認者から実施ライセンスを受けようとする第三者にとって予測で半導体集積回路法と種苗法には無効審判制度が設けられていないが、抹消（取消）事由の定め方に関して、同じ問題がある。

きない結果になりかねない。この点について、後に再び検討する。

75

78

田村・前掲注(64)332頁。

79

松田・前掲注(18)214頁｡

特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会・2003年）56頁。

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)しかし、真の権利者が冒認者と係争する時点で、第三者による無効審判

抱かせる蓋然性が高いため、秘密として管理されていない情報まで保護す請求が行われていなければ（正確にいうと、真の権利者と冒認者との係争ることは情報取引の安定性を阻害する｣82。公示手段をもたない営業秘密をの口頭弁論終結時までに、第三者による無効審判が確定していない場合に秘密として管理しておかないと、何が利用してよい情報であり、何が利用は）、そのような者の利益は顕在化していない80。したがって、この場合にしてはいけない情報であるかが不明確となるため、情報の自由利用が妨げ

は、真の権利者が特許権の無効以上の保護を求めうる利益を犠牲にしてまられるわけである83。要するに、単なる秘密状態だけであれば、保護の対で、第三者の冒認行為を奇貨とするただ乗りの利益を保護する理由はない

象にはならない。営業秘密法は明らかにインセンティブ論に依拠している。

であろう。また、たとえ冒認事実が真の権利者以外の利害関係人に知られ（2）冒認特許と秘密管理との関係
それでは、秘密管理の要件が以上のような趣旨に基づくものだとすると、ていても、無効審判が確定するまで当該特許は効力を失うことがないため、かかる発明がパブリック・ドメインにある情報であるということを、不特それとの関係で冒認特許はどのように捉えられるであろうか。

定の者が公然と知りうる状態にならない。従って、無効審判請求人制限説（a）まず、冒認による無効審判の請求人を真の権利者に限定するというに反対する立場に立ったとしても、少なくとも真の権利者が第三者の無効見解を前提とすれば、冒認特許は右にあげた趣旨との関係で次のように理審判請求より先に自分が真の権利者であるという確認の訴えを提起する

解されることになる。

場合には、結論は変わらないはずである。さらに、仮に侵害訴訟においてまず、冒認特許は明らかに秘密として管理されておらず、誰でも容易に冒認を理由とする当然無効の抗弁を認める余地があるとしても、判決は相入手できる。しかしながら、特許の形式をとっている以上、一般の第三者

対的な効力のみを有するため、問題はないであろう。

の目から見て、それは自由に利用できない情報であることが十分に公示さこのように、非公知性が要求される趣旨に照らせば、冒認特許は、厳密れている。むしろ、営業秘密より高いレベルで管理されている情報である。

には非公知の状態ではないとしても、パブリック・ドメインにある情報と従って、真の権利者に保護を与えても、第三者に不測の不利益を与え、情は異なるという意味で、なお営業秘密に類似するものとして扱う余地があ

報をめぐる取引や生産活動などを混乱させるおそれがない。
また、冒認者が特許登録を受けたというのは、出願日以前に真の権利者

るということができる。
３．冒認特許における秘密管理も当該発明の秘密管理に努力したことを示している、と経験則上いえる場（1）秘密管理要件の趣旨合が多いのではないか。そのことを立証できれば、問題がないであろう。

営業秘密が不正競争防止法によって保護されるための第二の要件は、秘(b）では、仮に真の権利者以外の利害関係人も特許無効審判の請求人適密管理がなされていることである。このように、営業秘密法が秘密管理を格を有するとする立場に立つと、どうなるであろうか。この場合は、冒認

営業秘密の要件とするのは、次のような考慮に基づく。

特許は利害関係人による無効審判請求によって無効にされうるものであ

営業秘密に関する不正な行為は、他人の情報を不正な手段により取得し、競争上有利な立場に立とうとする行為である81。しかし、このような不正な手段が必要となるのは、その情報が「秘密として管理」されているから

82

営業秘密報告書・前掲注(70)16～17頁。

83

通商産業省知的財産政策室・前掲注(68)34頁。そのほか、田村・前掲注(41)36にほかならない。そして、｢客観的に秘密として管理されていない情報は、～37頁、田村・前掲注(64)329頁、熊谷健一｢トレード・シークレットの保護と不正

その情報にアクセスする人間に自由に使用・開示できる情報という認識を競争防止法の改正｣金法1258号（1990年）55頁、鎌田・前掲注(71)24～25頁、小野昌延『不正競争防止法概説』（有斐閣・1994年）195頁も参照。このほか、法的保護

80

君嶋祐子「特許無効とその手続き(二)」法学研究69巻 3 号（1996年）42頁。

を欲する者に秘密として管理する相応の自助努力を促すという考慮を重視する者

81

営業秘密報告書・前掲注(70)16～17頁。

もいる（山口厚 ｢企業秘密の保護｣ジュリ852号（1986年）51頁も参照）。

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特 集 １

冒認特許に関する一考察(解)って、冒認事実を知っている人間はその発明を自由に利用できるはずであを受けられることになるのかというと、そうでもない。なぜなら、不正競る。これによると、秘密どころか、管理すらされていないことになりそう

争防止法は営業秘密保有者に特別な権利を割り当ててはいないからであである。

る。その代わりに、一定の不正利用行為を規制するという形で営業秘密保しかし、前述したように、冒認事実が普段第三者に知られることは少な有者の保護を図ろうとしている。したがって、ここでも、単なる冒認出願い。また、たとえ冒認事実が真の権利者以外の利害関係人に知られていてを行った行為だけでは、営業秘密を不正に利用したとはいえないこととなも、無効審判が確定されるまで当該特許の無効は現実化していないため、る。そこで、更なる範囲制限が必要となる。

まだ管理されているのと同視できる。

営業秘密法を類推適用する以上、営業秘密法が定めた不正行為は一応の

このように考えるならば、少なくとも秘密管理措置が施された冒認特許基準となる。冒認出願のうち営業秘密法上の不正行為に相当する行為によについて、真の権利者に営業秘密法上の保護を与えることは、営業秘密法

るケースが相当含まれることは、恐らく誰も否定できないであろう。具体

が秘密管理を要件として定める趣旨にも反しないとみることができる。

的にいうと、窃取、詐欺、脅迫、その他の不正手段により発明情報を入手

４．小 括

した者が出願をした場合（不競法 2 条 1 項 4 号を参照）、そして、保有者

以上のように冒認特許は、厳密にいうと、営業秘密の要件である非公知から発明情報の開示を受けた者が不正の利益を得る目的または保有者に性要件と秘密管理要件を満たさない。しかしながら、冒認特許は単なる公損害を加える目的をもって出願をした場合（不競法 2 条 1 項 7 号を参照）、

開されてしまった営業秘密ではない。営業秘密法がこれらの要件を定める守秘義務に違反して出願をした場合（不競法 2 条 1 項 5 号、8 号を参照）、のは、あくまでも第三者が不測の不利益を被ることがないようにするため

そして、出願時に発明情報の取得に不正行為が介在していることを知ったである。しかし、冒認特許の場合は、真の権利者以外の第三者に――少なあるいは重過失で知らなかった者が出願をした場合（不競法 2 条項 6 号、

くとも真の権利者の利益を犠牲にしてまで――保護に値する利益がある

9 号を参照）には、不正行為があったと評価できよう。

とはいえない。だとするならば、この場合には、営業秘密法を直接適用すこのように、単なる冒認特許だけでは、類推適用するには不十分である。

ることはできないとしても、その趣旨から類似する保護を認めることは可

秘密管理が施されたこと、そして冒認特許権者が右のような不正行為に基能だといえるのではないだろうか。かような可能性を真っ向から否定する

づいて特許権を取得した、という要件を満たしたとき初めて、営業秘密のと、特許法と不正競争防止法との均衡を喪失しかねないといわざるを得な

類推適用が可能となり、しかも類推適用が要請されるということになる。

い。

２．類推適用の内容

そこで、以下では、そうした営業秘密法を冒認特許に類推適用した場合に出てくる問題点をさらに立ち入って検討することにしよう。

以下では、右の点を踏まえた上で、冒認特許において営業秘密法を類推適用した場合の具体的な内容について明らかにしておこう。
（1）差止の可能性

二．営業秘密法の類推適用

ここでまず考えられるのは、不正競争防止法3条を類推適用する可能性である。これによると、真の権利者は特許名義人である冒認者の実施行為

１．類推適用可能な類型を差し止めることができることになる。

前述した如く、あらゆる冒認特許が不正競争防止法が保護対象とする営

営業秘密が侵害される場合は、侵害者の使用・開示行為を差し止めるた

業秘密に類似するわけではない。あくまでも秘密管理が施された発明情報

めには、当該情報について何らかの不正行為が介在していることに対するが特許とされた場合にのみ営業秘密と類似する。すると、秘密管理をしていたことが立証されれば、真の権利者は直ちに営業秘密保有者並みの保護
136

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137

特 集 １

認識が侵害者に求められる（不競法 2 条 1 項 4 号から 9 号)84。それに対し冒認特許に関する一考察(解)これに対しては、確定判決をもって冒認者名義の抹消を請求することで、て、冒認特許の場合には、当該発明は出願手続で早期公開されなければな

一定程度対処できる。しかし、特許権の名義人を真の権利者に変更するこらないため、営業秘密の場合のように、当該発明を実施する者に不正行為とまではできない。なぜなら、真の権利者は営業秘密としての保護を受けについての認識までを要求すると、およそすべての実施者は善意となってるのであって、特許権そのものを取得するわけではないからである。そこ

しまうであろう。しかし、前述したように、冒認特許は単なる公開されたで考えられるのは、例えば、「〇〇確定判決によると、本特許は冒認特許営業秘密ではなく、それはパブリック・ドメインに属しない情報であり、であり、特許を受ける権利を有していたのは△△である」といった形での営業秘密に類似するものである。したがって、冒認者および第三者の実施登録である。これが認められれば、第三者に不測の不利益が生ずることを行為を差し止めるためには、それらの者が当該発明がパブリック・ドメイ

防ぐことができる。もっとも、現行法（27条）ではこうした登録の可能性

ンに属していないという認識を有することで足りるというべきである。そは認められていないため、その限りで、営業秘密法の類推適用には問題がして、この場合は、冒認特許とはいえ、特許権が存在するという外観を有残ることは否定できない。

することから、第三者にはこの意味での「悪意」があると推定してよいであろう。

ただ、27条によれば、追加する登録条項は政令で定めるとされている。
政令の改正は移転請求権の導入よりは抵抗が少ないと考えられるため、本これに対して、通常の営業秘密の場合は、営業秘密の保持者は、当該情稿のような構成を採用するのであれば、例えば、右に指摘したような形で報を善意で知った者や別の経路で知った者に対しては、権利主張ができなの登録を認める方向で政令を改正するという最小限の修正で対処できるいとされている。しかし、冒認特許の場合には、発明がすでに早期公開のであろう。特許法と営業秘密法との均衡という観点からは、むしろかよう

時点で万人に公開されている。したがって、第三者は、この公開によってな修正が要請されている、といえよう。

初めて発明を知ったと推定することも経験則上可能であろう。そうすると、（3）善意取得者の保護

自ら発明したり、別の経路で当該発明を入手したりした者は、それを立証

営業秘密法を類推適用するためには、冒認者および実施者に「悪意」がしなければならない。つまり、公開後の善意者はこうした反証に成功しな必要であることは、前述したとおりである。これによると、冒認であるこ

い限り、真の権利者による差止請求に服することになる。

とが明らかになった時点から冒認者は「悪意」に転じるので、少なくとも（2）第三者の保護と特許名義

その時点以降、特許権を冒認者に帰属させるのは妥当ではない。このこと

もっとも、反証を許すだけでは、特許名義を信じ、冒認特許権者とライは、善意で発明の実施権を取得した者にも当てはまる。

センス契約を結んだり、専用実施権を設定したりする第三者の利益を守りもっとも、パブリック・ドメインに属していないことについて悪意だが、きれないのではないかという問題が残る。こうした問題が残る原因は、特冒認事実については善意であり、かつ特許を受ける権利や、冒認特許それ

許登録の処理にある。

自体や、当該発明の実施権限を取引によって有償で取得した者は、これとまず、権利証書については、確定判決によって冒認特許権者が特許庁には別に保護する必要がある。このことは、ちょうど不正開示した営業秘密

返還する義務を負うことになるため、問題にならない。それに対して、特を事後的に知った者の使用・開示行為（不競法 2 条 1 項 9 号）及び取引に

許原簿には、そのままだと冒認者の名義が残ったままとなる。このようなよる営業秘密の取得（不競法11条 1 項 6 号）とパラレルの関係にある。し状況のもとで、真の権利者の差止請求権や損害賠償請求権を認めれば、右たがって、これらの規定の趣旨を考慮すると、特許名義人が善意取得者での第三者の利益を害する危険性が大きい。

ある場合には、少なくとも真の権利者は差止請求権及び損害賠償請求権をもって当該冒認者に対抗できないと解すべきであろう。

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侵害者の主観的要件について、詳しくは田村・前掲注(64) 337～351頁参照。

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３．移転請求権肯定説との比較

冒認特許に関する一考察(解)（4）先使用権

それでは、以上のように営業秘密法によって問題を捉える考え方は、前特許法によると、他人の出願前から実施あるいはその準備をしている者

述した移転請求権肯定説――つまり特許法の観点からアプローチする立には、当該他人の特許が登録された後にも従来どおりに実施することが認場――とどう違うのか。この点を最後に確認し、本稿の考え方の特徴を明められる（79条）。こうした法定の通常実施権を先使用権という86。
こうした先使用権は、営業秘密法を類推適用する場面では、特別な意味

らかにしておくことにしたい。
（1）特許権の有無を持たない。というのは、営業秘密法には先使用権制度が存在しないほか、

まず、最も大きな相違は、特許権の有無である。営業秘密法アプローチ

営業秘密と類似する保護である以上、特許のような独占力が認められないの場合、真の権利者に特許権移転までの保護は与えられない。ただ、右にからである。利用者は別の経路で発明を知ったという事実を主張・立証で述べたように、出願公開後、第三者の悪意が推定される。したがって、無きれば、全く自由に利用できる。したがって、特許法によって先使用権に断実施とされる第三者はこの推定を覆さない限り、実施を差し止められる

課せられているような制限――つまり、現に発明の実施である事業をし、ことになる。

またはその事業の準備をしているという要件（79条）、実施もしくは実施（2）主観的要件の準備をしていた発明に限定し、また事業の目的の範囲内に限るという制

前述したように、営業秘密法を類推適用するためには、冒認者とその承限（79条）――も問題にならない。

継人ないしその他の実施者の「悪意」――不正行為を行った――という要

これに対して、特許法アプローチの場合は、真の権利者に特許権という件が必要である。したがって、善意の第三取得者・実施者に営業秘密法を絶対的保護を認めるため、先使用権の要件を満たした者に対する配慮が必類推適用する余地はない。

要となる。これによると、問題は、どの時点を先使用権の基準時とすべき

これに対して、特許法アプローチは絶対的保護である以上、絶対的請求かである。冒認特許の場合には、少なくとも真の権利者が冒認出願の時点権と同様の効果が認められる。したがって、冒認者による善意の抗弁は許で出願することはありえない。また、そもそも真の権利者は出願するつもされないことになるはずである。ただ、善意無過失の第三取得者の保護はりがなかったかもしれない。したがって、先使用権の基準時を冒認出願時別に考慮される可能性がある85。

とすることは真の権利者に過剰な保護を与えることとなり、適切ではない。

（3）第三者開示等

しかし、冒認出願が早期公開されれば、当該発明は公知となり、先使用権

営業秘密法アプローチは排他的効力を認めないため、第三者が同じ内容を認める必要はもはや存在しない。したがって、これによると、基準時はの発明を自由に使用したり、開示したりすることができる。ただ、前述し冒認特許の早期公開時にもとめられることになる。

たように、冒認出願が公開された後の使用と開示については、「悪意」が（5）保護期間
前述したように、冒認特許も営業秘密と同様に扱われるものの、発明は推定されることになる。
これに対して、特許法アプローチの場合には、冒認出願が早期公開され冒認行為によってすでに公開されているため、その秘密状態はいわば擬制

る前に第三者が同じ内容の発明を公開すると、特許は無効とされることにされたものである。このため、営業秘密のように秘密状態の喪失によってなる。

競争上の優位性が失われることがない。したがって、ここで営業秘密法をそのまま適用すると、発明は永遠に保護されうることになる。しかし、実85

ドイツ特許法は特許付与の公告後 2 年以内に、また冒認を理由に異議申立をした場合には、異議申立の最終決定後 1 年以内に、真の権利者が取戻のための訴えを提86。
起できると定めている（ドイツ特許法 8 条）

るものがある。詳細は中山・前掲注(2)471頁注(1)、注(2)を参照。

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その根拠については、国民経済的観点から説明するものと衡平の観点から説明す

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冒認特許に関する一考察(解)際に公知状態に至っている発明（冒認特許）を永遠に保護することは――

も出願名義人の変更を認めないという一部の否定説は、十分な説得力を持

たとえ相対的な保護であっても――、一定の期間に限って保護を与えるとたないと思われる。また何よりも、いままでの議論に共通する問題として、いう知的財産法制度の趣旨に反する。こうした観点からは、冒認特許の真冒認特許における特許法と営業秘密法との均衡を論外に置いていたことの権利者に認められるべき相対的保護の保護期間は、少なくとも特許の保

がある。

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護期間を超えてはならないというべきであろう 。

確かに冒認特許は、営業秘密そのものとは異なる。しかし、不正競争防止法が営業秘密の保護について、非公知性と秘密管理を要件としているのは、あくまで第三者が不測の不利益を被らないようにするためである。しむ す び

かし、冒認特許の場合には、真の権利者以外の第三者に関しては――少な
くとも真の権利者の利益を犠牲にしてまで――保護に値する利益が薄い。

最後に、以上の検討を簡単にまとめ、稿を閉じることにしたい。

だとするならば、冒認出願まで発明情報について秘密管理が施されていた

真の権利者による冒認特許の移転登録について、肯定説と否定説（ある場合には、特許法と営業秘密法との均衡という観点からも、営業秘密に類いは限定的肯定説）が対立している。肯定説は自然権的な発想に基づいて、推した保護を認めることが要請されるというべきであろう。

様々な法律構成を工夫して、特許移転請求権――つまり真の権利者に物権以上は本稿の簡単なまとめである。最後に、蛇足であることを承知しな的保護を与えること――を正当化しようとしている。それに対し、否定説

がら、読者が誤解されないよう、改めて本稿を以下のように位置づけておは、肯定説の主張は特許法の趣旨に反するのみならず、法律構成にも無理きたい：があると批判する。その意味で、否定説は基本的に維持されるべきである。
もっとも、否定説にまったく問題がないわけでもない。まず、特許法49

本稿は、否定説と肯定説をいずれも否定したうえで、第三の道を歩んでいくつもりではなく、あくまでも否定説の修正を目標としている。

条 1 項 7 号がある限り、特許法の趣旨をインセンティブ論のみで把握しきれない面は否定しがたい。それとの関連で、冒認登録以前の段階において

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そのほかに、特許法における「業として」の実施と不正競争防止法における「営業上」の利益との相違も考えられる。
不正競争防止法は「営業上」の利益が侵害されるおそれがあることを差止めの要件とする。しかし、判例は営利を目的としない場合であっても、「経済上その収支の上に立って行なわれる事業」であれば足りるとする。例えば、東京地判昭和37年
11月28日下民集13巻11号2395頁（橋中央病院事件）、大阪地判昭和55年 3 月18日無体裁集12巻 1 号65頁（少林寺拳法事件）、大阪高決昭和54年 8 月29日判タ396号138頁（都山流尺八協会事件）等を参照。学説のなかには、収支計算を強調する必要がないとする見解もある。例えば、今村成和＝丹宗昭信＝実方謙二＝厚谷襄児編『注解経済法』（青林書院・1985年）849頁[満田重昭執筆]を参照。これに対して、特許権が及ぶ実施行為は「業として」の実施に限られる。この「業として」は単に個人
的あるいは家庭的な実施を除外するだけであると理解されている（中山・前掲注(2)310～311頁）。いずれにせよ、両者には大差がないといえるであろう。

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