大野総合法律事務所

vol.30目

C ontents

次

◦論

文

名古屋オフィス 弁護士 清水

中国企業との共同開発について（１）

◦商標 N e w s

欧州におけるニース国際分類のクラスヘディングの扱い ◦中国 N e w s

中国における標準特許に関する重要な二つのトピック

◦海外 N e w s

Ultramercial事件（CAFC判決、2013年６月21日）


◦特

許

入

門



◦紛

争

実

務

強制執行手続きについて 

◦判

例

紹

介



1
弁理士 土生 真之 5
弁理士 加藤 真司 6
理 8
弁理士 津田弁理士 伊藤 奈月 10
弁護士 本橋 たえ子 1112亘

中国弁護士 李芸

論文
Thesis中国企業との共同開発について（１）
名古屋オフィス 弁護士

清水

亘

中国弁護士

李

芸

くものと予想される。そもそも共同開発２は、複数の当事者

１．はじめにが参加するため、単独開発に比べてトラブルが生じやすい。

近年、中国における人件費の高騰や日中関係への懸念な

さらに、国境を越える共同開発は、それぞれの国の関係法どが原因で、日本企業による対中国直接投資（現地法人の令を考慮しながら慎重に進める必要があるので、各国の関設立など）の勢いは、従前に比べて緩やかになっている 。

係法令をきちんと理解することが重要である。本稿では、

しかしながら、堅実な成長を続ける中国市場をビジネスの

今回と次回の２回にわたって、中国企業との技術の共同開

視野に全く入れないことは、日本企業にとっても困難であ発を採り上げる。今回は、主に共同開発に関する中国法のる。このような背景の下、最近では、直接投資ではなく、規定を整理し、次回は、共同開発実務上の課題を検討する

フランチャイズや技術提携といった方法で中国ビジネスを予定である。

１

展開する日本企業も少なくない。特に中国企業との技術の２．共同開発に関する中国法の規定

共同開発は、中国企業との提携手段の１つとして、中国企

一般に、共同開発の目的は、自社技術の補強・補完、開業の技術レベルが向上するにつれて、今後さらに増えてい〈脚 注〉 １
中 国商務部の統計によると、2013 年 1 月〜 10 月まで、日本の対中直接投資の実行額は 64.63 億米ドルであり、前年同期比で 6% 強が増加しているものの、2012 年の二桁の増加に比べて勢いは衰えている。
２
共 同開発契約については、大阪弁護士会知的財産法実務研究会「共同研究開発契約の理論と実務」NBL No.966 ～ No.974（全 8 回連載）
が多面的な検討を加えている。

1

Oslaw News Letter vol.30

発期間の短縮、
開発コストの削減等が挙げられる。もっとも、同研究開発に関する独占禁止法上の指針６」も一定程度参考

技術レベルが必ずしも同等ではない中国企業との共同開発になると思われる。

については、上記のような目的を達成することよりむしろ、

以下では、⑴共同開発契約、及び、⑵共同開発の前提と共同開発を通じて、中国市場における消費者ニーズに応えなる既存技術の使用許諾（ライセンス）に関して、中国法た製品を開発することや中国企業に人材育成の機会を提供に特有の主な規定を紹介する。なお、⑶共同開発成果の取して関係を強化することにも固有の意義があると思われる。

扱いに関する中国法の規定は次回に採り上げる。

中国法上、共同開発契約 は、15 の典型契約の１つであ３る「技術契約」のうちの「技術開発契約」に含まれ、契約⑴

共同開発契約に関する中国法の規定

法（1999 年３月 15 日公布、同年 10 月１日施行）「第①当事者の基本的な義務

18 章

技術契約」に規定がある。同章では、第１節には「技術契約」に関する一般規定が置かれ、第２節には「技術契約法 335 条

技術契約司法解釈 19 条

共同開発契約の当事者は、約契 約 法 第 335 条 に い う「 研開発契約」に関する個別規定が置かれている４。また、共同定に従い投資する。これには技 究開発業務に分担して参与する」

開発契約に関する規定は、この契約法の他に、技術契約紛

術を以って投資する場合を含む。 とは、当事者が約定の計画及び研究開発業務に分担して参与し、 分担に従い、共同で又は別々に争事件における法律適用に関する解釈 （2004 年 12 月
５

研究開発業務に協力しなければ 設計、加工技術、試験、試作等

16 日公布、2005 年１月１日施行。以下、「技術契約司法ならない。

の業務を引受けることを含むものとする。

解釈」という）、
特許法（専利法）（1984 年３月 12 日公布、技術開発契約の当事者の一方

1985 年４月１日施行、2008 年第三次改正）、技術輸出が単に資金、設備、材料等の物

入管理条例（2001 年 12 月 10 日公布、2002 年１月１

質条件のみを提供し、又は補助日施行）などの法令にも散見される。

的な作業のみを担当し、他方の当事者が研究開発作業を行う場

加えて、中国企業との共同開発においては、技術レベル

合、これは委託開発契約に該当に差があるがゆえに日本企業の保有する技術への依存度がする。

高く、共同開発を実施する前提として、日本企業の既存技術を（半ば一方的に）中国企業に使用許諾（ライセンス）

契約法 335 条は、共同開発契約の当事者の基本的な義するという構図がしばしば見受けられる。したがって、中務として、ⅰ共同開発への投資（資金や技術の提供）、ⅱ共

国企業と共同開発契約を締結する際には、技術の使用許諾

同開発業務の分担・参与、及び、ⅲ共同開発業務の遂行へ（ライセンス）に関する中国法の規定にも留意する必要があの協力を定めている。この契約法 335 条と技術契約司法る。既存技術の使用許諾（ライセンス）に関しては、共同

解釈 19 条とを読み合わせると、中国法上、「共同開発」と開発契約の中に定めてもよく、別途、技術の使用許諾（ラいうためには、ⅱは不可欠といえる。即ち、共同開発契約イセンス）契約を結んでもよい。

の当事者は、実質的に開発業務を分担・参与する必要があり、

なお、日米欧などでは、共同開発の実施方法や条件が独当事者の合意などによって開発業務の分担・参与を免れる

占禁止法の規定に抵触するおそれがあることから、法令やことはできない。したがって、中国法上、「共同開発」とみ

ガイドラインで共同開発に関する独占禁止法上の考え方をられるか否か（逆にいえば、「委託開発」であるか否か）は、示している。中国企業との共同開発においても中国の独占契約の形式にとらわれず、ケースバイケースで開発業務を禁止法（2007 年８月 30 日公布、2008 年８月１日施行）

分担・参与したか否かを実質的に判断することとなる。

への配慮が必要ではあるが、共同開発に関して中国の独占

なお、契約法における「技術開発契約」のうち「共同開発」

禁止法上の具体的な規定やガイドラインはまだ整備されてと「委託開発」とのいずれであるかによって、当事者の義いない。もっとも、日米欧の例を参考に中国が法令を定め

務はもちろん、開発成果に係る知的財産権の帰属が異なった前例があることからするならば、中国企業との共同開発てくる７。開発成果の取扱いについては、次回検討する。

に関する独占禁止法上の考え方に関して、
例えば、
日本の「共
〈脚 注〉 ３
「共同開発契約」
は、中国語では「合作開発合同」であり、日本語では「協力開発契約」などと翻訳されることもあるが、ここでは、「 共同開発契約」で統一する。なお、中国語にいう「合作」は、極めて広範かつ多様な意味を含み得る言葉であるので、交渉にあたっては、中国企業の意図するところを慎重に見極める必要がある。
４
中 国法上、「技術開発契約」には委託開発契約と共同開発契約とが含まれるので、中国契約法第 18 章第 2 節には、委託開発契約及び共同開発契約の両方に関する規定が置かれている。
５
司 法解釈は、司法機関が適切に案件を審理できるよう、法律に定める原則的な内容を最高人民法院（中国の最高裁判所）が有権的に解釈するものであって、実質的には法律と同様の効力があるとされる。
６
h ttp://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html
７
契 約法 339 条、340 条

2

大野総合法律事務所②に異議を提出することを禁止し、又は異議の提出に条件

共同開発の失敗を付けること新たな技術・製品を開発する場合、常に成功するとは限らず、契約の目的を達成できないことが多々ある。そこで、上記の規定では、主として、後述の「技術移転契約」を契約法は、開発の失敗に備えて違約責任及びリスク負担を念頭に、技術提供者が供与技術を利用して技術の受入者に定めている。

対して制限を課すことが禁止される事項が挙げられている。

即ち、共同開発当事者の義務違反により開発が失敗した

これらのうち、特にⅰ改良技術に関しては、供与技術の改場合、違約責任で解決する（契約法 336 条）。他方、当事良及び改良技術の帰属について中国企業が強く関心を有す者の義務違反によらず、克服できない技術的困難が生じた

るため、共同開発の契約交渉においても議論になりやすい。

ことによって開発が失敗した場合、共同開発契約の取り決

契約実務上の対応については、次回触れる予定である。

めに基づいて責任を分担し、契約に取り決めがない場合、

なお、ⅵ不争義務については、技術提供者が技術の受入

当事者は合理的にそのリスクを分担する（契約法 338 条

者から異議を申立てられた際に、技術を移転する契約を解

１項）。合理的であるか否かは、当事者の共同開発への出資約できるかどうかが明確ではなく、異議を申し立てられた比率、成果の帰属等の要素を考慮して判断されることにな

場合も解約できないと解釈される余地が残っている。これろう。なお、研究開発が失敗し又はその一部が失敗するおらの内容は現在、審議中である「知的財産権分野におけるそれがあることに気付いた当事者は、他の当事者に対する独占禁止法執行に関する指針 10」の中でも定められる予定

通知義務、及び、一定の場合の損害拡大防止義務を負ってであり、今後その動向に注目する必要がある。

いる（同条２項）。

⑵ 技術の使用許諾（ライセンス）に関する中国法の規定 11③

共同開発契約の無効事由

技術の使用許諾（ライセンス）については、契約法 18

契約法 329 条は、「技術契約」に特有の無効事由とし章第３節である「技術移転契約 12」に定めがある。但し、て、契約の一般的無効事由 の他に、「違法に技術を独占し、同法 355 条によれば、法律・行政法規に技術輸出入契約

技術進歩を妨害し、又は他人の技術成果を侵害する技術契について別途定めのある場合は、その定めに従うとされて約は無効とする」と定めており、これが共同開発契約にもいる。日本企業が中国企業と共同開発する場合において、適用される。そして、技術契約司法解釈 10 条は、契約法

日本企業が中国企業に対して既存技術の使用を許諾すると

329 条の無効事由を具体化している 。

きには、中国への「技術輸入」に該当する結果として、行ⅰ 当事者の一方に対し契約の目的技術の改良を制限し、政法規である「技術輸出入管理条例」を優先的に適用する又は改良技術の使用を制限し、又は改良技術の交換条件こととなる。技術の使用許諾（ライセンス）契約におけるが平等でないこと許諾者（ライセンサー）の義務は、主として、以下のとお

８

９

りである。

ⅱ 当事者の一方に対し他社から、技術提供者の技術と類① 技術的目標の達成に関する許諾者（ライセンサー）の似する、又は競合する技術の取得を制限すること

責任ⅲ 当事者の一方に対し市場の需要に基づき、合理的な方法により契約の目的技術を充分に実施することを妨害す
ることⅳ 技術の受入者に対し技術の実施に必要でない付帯条件

契約法 349 条後段

技術輸出入管理条例 25 条

技術移転契約の提供者は、自技術輸入契約の提供者は、提分が提供した技術が完全で、誤 供した技術が完全で、誤りなく、
りなく、かつ有効であることを 且つ有効的であり、取り決めたを受け入れるよう要求すること。

保証しなければならない。

ⅴ 技術の受入者の原材料、部品、製品又は設備等の購入

技術的目標を達成することができることを保証しなければなら

ルート及び出所を不合理に制限することない。

ⅵ 技術の受入者が契約の目的技術の知的財産権の有効性〈脚 注〉 ８
契 約法 52 条
９
な お、技術輸出入管理条例 29 条にも「特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること」などが禁止事項として挙げられている。
10
本稿を執筆している現在において、指針は制定中とのことであるが、詳細な内容は公開されておらず、公布時期も明らかではない。
http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2012/201208/t20120816_739355.html
11
中 国企業への技術の使用許諾（ライセンス）については、日本知的財産協会ライセンス第 1 委員会第 1 小委員会「中国法人との技術契約とその関連法規に関する考察と留意点」知財管理 60 巻 4 号が有益である。
12「技術移転契約」
は、中国語では「技術譲渡合同」であり、日本語では「技術譲渡契約」などと翻訳されることもあるが、ここでは、「 技術移転契約」で統一する。なお、中国法上は、「技術移転契約」に、⑴技術の所有権を移転する技術譲渡と、⑵技術の所有権を移転せず、使用権のみを付与する、技術の使用許諾（ライセンス）との両方が含まれるので、注意が必要である（契約法 342 条、技術契約司法解釈 22 条）。

3Oslaw News Letter vol.30

技術輸出入管理条例 25 条の文面を読むと、技術的目標

いものの、共同開発においても、被許諾者（ライセンシー）が達成されれば、供与技術は完全且つ有効だったことになっが供与技術を実施する際に守るべき事項（クレーム発生時て、特に問題はないようにも思える。しかしながら、完全の対応方法を含む）を契約に詳細に記載することも考えらや有効は抽象的な表現であるから、許諾者（ライセンサー）れる。

の責任を限定し、判断を容易にするためにも、技術的目標③ 技術の使用許諾（ライセンス）の対価であるロイヤリ（例えば、製品の仕様など）を契約に明確にしておくことが望ましい。また、
技術的目標を達成するための条件（例えば、ティの送金等について

機械設備、環境、技術者など）をできる限り詳細に設定す共同開発に伴う技術の使用許諾（ライセンス）に関係しるのも一案である。なお、こうした保証責任は、あくまでて、最近、中国では、サービス取引に関する海外送金の規も許諾者（ライセンサー）が被許諾者（ライセンシー）に定が緩和されたことが重要である。即ち、2013 年９月１

対して、技術的目標と合致する製品を製造できることを保日から、自由類技術 13 の使用許諾（ライセンス）の対価で証するものであって、製品の品質を保証するものではない。

あるロイヤリティの送金・入金については、これまで必要したがって、製品の品質保証責任は被許諾者（ライセンシー）であった「技術輸入契約登録証」が不要になった（「サービが負うことを契約に記載することも重要である。

ス貿易外貨管理法規の印刷・配布に関する国家外貨管理局についての通知」（2013 年７月 18 日公布、９月１日施② 第三者の権利侵害に関する許諾者（ライセンサー）の行）の添付２「サービス貿易外貨管理ガイドライン実施細則」

責任

６条（７）号）。但し、中国では、法令の施行から実際に現契約法 353 条

技術輸出入管理条例 24 条２項、３項

技術の受入者が契約の約定に技術輸入契約の受入者が契約場で適用されるまでの間にタイムラグが発生することが常であるから、実務の運用を注視する必要がある。もっとも、従って特許を実施し、ノウハウ に従って提供者の技術を使用し技術契約の届出証明はロイヤリティの免税申請 14 の際に必を使用した結果、他人の合法的 た結果、第三者に権利侵害で告要であるため、免税申請 15 をする日本企業は届出を行う必な権益を侵害した場合、その責 訴された場合、直ちに提供者に要がある。したがって、共同開発に伴う技術の使用許諾（ラ任 は 技 術 提 供 者 が 負 う。 但 し、 通知しなければならない。提供当事者は別段の取り決めがある 者は通知を受けた後、受入者とイセンス）契約を当局に届け出るか否かについては、送金

協力し、受入者が受ける不利益や免税との関係を考慮しつつ、引き続き慎重に検討すべき場合はこの限りではない。

を排除しなければならない。

である。

技術輸入契約の受入者が契約に従って提供者が提供した技術（次回に続く）を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、その責任は提供者が負う。

⑵の冒頭で述べたように、日本企業が中国企業に既存技術の使用許諾（ライセンス）をする場合、「技術輸出入管理条例」が優先的に適用されるため、当事者の間に合意があったとしても、許諾者（ライセンサー）は第三者の権利侵害の責任を免れないと解される（技術輸出入管理条例 24 条３項）。また、ここにいう「他人の合法的権益」の範囲は不明確であって（知的財産権に限らない）、許諾者（ライセン
サー）の責任範囲が判然としないため、第三者からクレームがあった場合、許諾者（ライセンサー）は多大な責任を負わされる可能性がある。これに対して完全な解決策はな〈脚 注〉 13
輸 出入を管理される技術は、①許認可を要しない自由に輸出入できる技術（いわゆる自由類技術）、②許認可を要する輸出入が制限される技術（いわゆる制限類技術）及び③輸出入が禁止される技術（輸出入禁止技術）に分類される（技術輸出入管理条例 9条、10条、32条及び33条）。
14
2 013年 8月 1日から、中国全土で、技術の使用許諾（ライセンス）を含む一部のサービスへの課税が営業税から増値税に変更されたが、ロイヤリティへの増値税課税は、従来の営業税免税措置を受け継いでいる。
15
な お、実務では、免税申請時に提出する届出証明は、従来通りに商務部門の「技術輸入契約登録証」でよいのか、それとも省レベルの科学技術部門での届出が必要か否かについて議論があって混乱している。この点は免税申請に影響を及ぼす可能性があるので、日本企業は、免税申請を行う前に、管轄の税務当局に確認する必要があろう。

4

商標
News

大野総合法律事務所

Trademark News

欧州におけるニース国際分類のクラスヘディングの扱い
弁理士

土生

真之

役務を対象とすることを意図しているのか、または、

1．概要

それらの商品または役務のうちの一部のみを対象とす2013 年 11 月 20 日、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）、ることを意図しているのかを明らかにしなくてはならない。

EU 加盟国及びノルウェーは、ニース国際分類のクラスヘディ
ング の表示の扱いに関する共同通知を発表した。
１⑵ IP TRANSLATOR 判決の実施に関する共同通知

IP Translator 判決を受けて、各官庁は、商品役務を特定するための十分な明確性と正確性を備えた表示の要件に関す

上記判決の③を受けて、クラスヘディングの表示を使る共通認識を形成すべく作業してきていたが、その検討成果用した商標登録の保護範囲について、各国における IPとして出された通知である。これにより、後述する 11 のク

TRANSLATOR 判決前後の解釈をまとめた共同通知 2、3

ラスヘディングの表示が、十分に明確かつ正確ではないもの

が 2013 年５月２日に発表された。
例えば、OHIM は、従前はクラスヘディングの表示として容認されないこととなる。

を 使 用 し た 出 願 に つ い て、 そ の 分 類 に 含 ま れ る 全 商

2．これまでの経緯

品 役 務 を 指 定 し た も の と し て 取 り 扱 っ て い た が、IP
TRANSLATOR の判決後の出願については、クラスヘ⑴ IP TRANSLATOR 判決（C-307/10）
TRANSLATOR」の商標

ディングの表示は表示通りに解釈され、全商品役務を指について、ニース分類の第 41 類のクラスヘディングの表示定するためには、各商品役務を個別に列記しなければな「教育、訓練の提供、娯楽、スポーツ活動、文化活動」に「翻らなくなった。なお、商品選択の支援ツール TM CLASS

訳サービス」の役務が含まれるか否かが問題となった事件でにおいて、商品の上位・下位概念関係が階層構造で示さある。英国高等法院は、商品役務の表示としてニース分類のれるため、これを参照すれば、アルファベット順一覧表

クラスヘディングを使用することの可否等について、欧州連掲載の商品を全て個別に指定する必要は必ずしもない。

合司法裁判所（CJEU）に照会した。2012 年６月 19 日、

3．明確性・正確性を欠く11のクラスヘディング表示

英国において出願された「IPCJEU は、下記判断を示した。

上記判決の①への検討結果として、下記 11 のクラス

①商品役務は、保護範囲を決定できるように十分な明確性とヘディングの表示（下線部分）が十分に明確かつ正確で正確性をもって特定されることが求められる。

はないものと結論付けられた。

②ニース分類のクラスヘディングの表示が十分に明確かつ正確

当該共同通知による運用改正は、３ヶ月以内に適用されである場合には、その表示の使用は排除されない。
③ニ ース分類のクラスヘディングの表示を使用する出願人る（但し、例外的に３ヶ月間延期され得る。
）。ただし、既は、アルファベット順一覧表に含まれる全ての商品またはに登録済みのものについて遡及して適用されることはない。

分類
第６類
第７類
第１４類
第１６類
第 17 類第 18 類第 20 類第 37 類第 37 類第 40 類第 45 類

クラスヘディング表示
和訳
Goods of common metal not included in other classes
一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの
Machines and machine tools
機械及び工作機械
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not 貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であっ
included in other classesて他の類に属しないもの
Paper, cardboard and goods made from these materials [paper and cardboard], not
紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
included in other classes
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials [rubber, ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品
gutta-percha, gum, asbestos and mica] and not included in other classes
であって他の類に属しないもの
Leather and imitations of leather, and goods made of these materials [leather and 革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しな
imitations of leather] and not included in other classes
いものGoods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these 真珠母、海泡石若しくはこれらの 材料の代用品から成り又はプラスチッ
materials, or of plastics
クから成る商品（他の類に属するものを除く。
）
Repair
修理
Installation services
取付けサービス
Treatment of materials
材料処理
Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals
個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス〈脚 注〉 1
ニース国際分類の類見出しのことであり、各分類の内容を概括的・抽象的に表現した商品表示である。
2
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130507.pdf
3同通知は、2013 年 11 月 20 日に改訂版が出されている。https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_
library/Documents/ConvergenceProgram/common_communication_12042013_en.pdf

5

中国
News

Oslaw News Letter vol.30

China News

中国における標準特許に関する重要な二つのトピック
弁理士

加藤

真司

標準と特許の問題は極めて困難かつホットなテーマであて、華為に対して他社とのライセンス料よりもはるかに高るが、中国でも重要な動きがあった。一つは、標準（必須）額なライセンス料を要求しており、それが独占禁止法違反

特許を巡る米国 Inter Digital と中国華為（Huawei） のであるとして当該行為の差止を求め、また、米国 ITC 提中国における訴訟である。中国の裁判所は、Inter Digital

訴への対応のための弁護士費用等の損害が生じたとして、が他社よりも高額な実施料を要求すること、米国 ITC へ

2,000 万元の損害賠償を求めた。

の提訴したことを独占禁止法違反の行為として、華為によ

一審（深セン中級人民法院）判決、二審（広東省高級人

る損害賠償請求を認めた。もう一つは、標準特許の取扱い民法院）判決のいずれもほぼ全面的に原告華為の主張、請に関する法規が制定されたことである。本ニュースレター

求を容れて、Inter Digital に対して、高額ロイアルティ

第 20 号で紹介した最高人民法院書簡が唯一の実質的な法の要求は独占行為であるとしてその差止めを、また、損害規範性を有する文書であり、より完全かつ具体的な法規の額 2,000 万元を華為に賠償することを命じた。中国は二制定が長らく検討されてはいたが、それが漸く制定・施行

審制であるので、二審の判断が原則として最終的な判断とされた。これら二つのトピックは相互に直接の関連を有すなる。

るものではないが、いずれも極めて重要である。そこで、本事件の判決において興味深く、また注意を払うべきと

本稿ではこれらを併せて紹介する。

思われるのは次の二点である。
①

１．華為 vs. Inter Digital 独禁法違反に基づく損害賠償請求事件１⑴

市場の画定
判決は、独占禁止法の問題を論じる上で前提となる市場の画定の問題に関して、各々の必須特許ライセンス市場が一個独立の市場となるとし、その上で、当該市場で完全な事案の経緯
米国 Inter Digital とは３G 等の携帯電話通信規格に係シェアを有する等の理由から、Inter Digital は優越的地る特許を数多く有し、それをライセンスしてライセンス料

位にあると認定した。そして、高額ロイアルティの要求はを得ることを業とする会社である。両社の係争は次のよう優越的地位の濫用であるとした（裁判所は華為への要求はな経緯をたどった。

他社に比して十倍以上高いと認定している）。

2008 年

判決の論理によれば、およそ一般的に標準（必須）特許

９月：Inter Digital と 華 為 が ２G、 ３G 標 準のライセンスの場面では、ほぼ自動的に各々の特許で（ラ

特許交渉を開始
2011 年

７月：Inter Digital が米国 ITC に提訴

イセンス）市場が確定され、また、特許権者は優越的地位

2011 年

末：華為が中国深セン中級人民法院に提訴にあることが認定されるであろう。したがって、残る問題

2013 年

初：中 国深セン中級人民法院の判決（華為は濫用行為の有無のみとなることになる。
なお、後述のとおり、華為による Inter Digital 特許権の請求認容）
2013 年

侵害は米国 ITC において否定されており、そうだとすれば、

７月：米 国 ITC が華為による Inter Digital 特

上述のような極めて単純な図式で市場の画定及び優越的地

許非侵害の仮決定位の認定を行うことが一般に是認されてよいのかという問2013 年 10 月：中 国広東省高級人民法院の判決（原判

題は残るところである。

決維持）2013 年 12 月：米 国 ITC が華為による Inter Digital 特②差止請求は独占禁止法違反

許非侵害の最終決定

判 決 は、Inter Digital の 米 国 ITC へ の 提 訴 に つ い て、⑵

中国内の携帯電話輸出市場に直接影響を与える行為である

中国の裁判所（人民法院）の判断から中国の裁判所が独占禁止法に基づいて判断することが華為は、Inter Digital が通信規格に必須の特許につい〈脚 注〉 1
 判決文未入手のため、本稿における本事件の紹介は、判決文それ自体でなく、報道や担当裁判官による解説論文を根拠としている。

6

大野総合法律事務所できるとし、それは高額ロイアルティの受諾を華為に強制許の情報を 30 日間公示し、これに対しては、何人も、国するためのものであるから、独占禁止法違反行為であると

家標準委員会に、標準に関連する他の特許の情報を提供すした（認容賠償額 2,000 万元の大部分は米国 ITC 手続対ることができる（８条）。

応のために華為が費やした弁護士費用である）。
⑵

このように本判決は、標準必須特許を用いた（本件では実施許諾

中国外における）差止請求の提起を違法としている点で極国家標準に含まれる特許の特許権者又は特許出願人（以めて興味深い。中国企業は、外国での法的手続の提起の違下単に「特許権者」という。）は、無償許諾（１号選択）、

法性を争い、また、それにより生じた損害の賠償を中国の有償 FRAND 許諾（２号選択）、１号、２号以外（許諾不裁判所で求めるという対抗手段を有するということになる。

同意）（３号選択）のいずれかを選択して実施許諾声明をすることを要求される（９条）。そして、特許権者が３号⑶

選択をしたときは、国家標準に当該特許に基づく条項を含まとめめてはならないとされている（10 条）。

最後に、次の二点を付言しておきたい。第一に、報道によれば、二審裁判所が、中国企業が外国企業と対峙する際⑶に独占禁止法違反を争った華為の手法そして本判決を参照

強制的国家標準が特許に関連する場合すべきと論評しているのであるが、今後は必須特許で攻め

強制的国家標準は、一般的には特許に関連しないものとられる中国企業がこの判決を背景にライセンス交渉に臨するとされている（14 条）。強制的国家標準が特許に関み、また、実際に中国で訴訟を提起することが想定される。

連することが不可避である場合において、特許権者が１号第二に、本判決の論理が規格に関する特許のみを対象とす

選択及び２号選択を拒否したときは、国家標準化管理委員

るものであるのか、その外延は必ずしも判然とせず、対象

会、国家知識産権局、及び関連部門と特許権者とが、特許がさらに拡大する可能性も十分にあるように思われる。以の処置方法について協議をすることになる（15 条）。強上の理由から、本判決の重要性は十分に強調されてよいと制的国家標準が特許に関連する可能性がある場合は、国家考える。

標準委員会は、その標準を発布する前に、標準の草案とともに、その標準に関連する可能性がある特許の情報を 30

２．
『専利に関する国家標準の管理規定（暫定）』日間公示し、これに対しては、何人も、国家標準委員会に、標準に関連する可能性のある他の特許の情報を提供するこ

次に、2013 年 12 月に公布され、2014 年１月１日とができる（16 条）。

から施行となったばかりの標準特許の取扱いに関する規定を紹介する。

⑷

中国では、以前にも特許と国家標準の関係について規定

実施料の問題の処理した法案がいくつか作成されてきた。これらはパブリック

実施料の問題については、特許権者がした実施許諾声明

コメントに付されるなどして検討が進められていたが、最に従って、標準を使用する者と特許権者とが協議して処理

終的に法規となるに至らなかった。こうした経緯を経て、するとされており（17 条）、実施許諾声明に基づく私的

本規定は漸く公布・施行に至ったものである。以下、主要自治が規定されている。

な内容を説明する。
⑴⑸

特許情報の開示

国際標準との関係

国家標準の制定や修正に参加する者は、可及的速やかに

国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）

関連する全国専門標準化委員会又は担当機関に対し、そのの国際標準を採用して制定・修正する国家標準について者が所有し、又は知得している必須特許を開示しなければは、その国際標準についての特許の実施許諾声明が、国家

ならず、また、その開示と同時に、関連する特許情報、及標準にも同様に適用される（18 条）。すなわち、中国のびその証明資料を提供し、かつ提供した証明資料の真実性

国家標準の制定・修正において、国際標準についてした実に対して責任を負わなければならない（５条）。なお、国施許諾声明を変更することはできない。

家標準の制定や修正に参加していない者については、当然⑹国家標準以外の標準への適用ながらそのような必須特許の開示は義務ではないが、「奨励」されている（６条）。国家標準に特許が含まれる場合

以上はいずれも国家標準に特許が関連する場合の規定でには、国家標準委員会は、その標準を発布する前に、標準あるが、特許に関連する業界標準及び地方標準の制定・修の草案とともに、その標準に関連すると認識されている特正にも、本規定を参照して適用することができる（22 条）。

7

海外
News

Oslaw News Letter vol.30

Overseas News1
2013年６月21日）
Ultramercial事件（CAFC判決、
弁理士

津田

理

第６ステップ：ス ポンサーメッセージの閲覧要求（メ１．事件の概要

ディア製品に対するアクセスの申し出に

本 事 件 で は、 ビ ジ ネ ス 方 法 の 発 明 が 米 国 特 許 法 第応答して消費者から出される）を消費者

101 条に規定される保護対象に該当するか否かが問題から受信する。

となりました。本事件で問題となったビジネス方法の発第７ステップ：消費者からの閲覧要求に応答して、消費明（本発明） は、知的財産権で保護されたメディア製者に対するスポンサーメッセージの表示品をインターネットで配信する方法の発明で、消費者はを促進する。

2

メディア製品に無償でアクセスでき、スポンサーは広告

第８ステップ：スポンサーメッセージが対話式メッセーが表示されると代金を支払うというものであり、具体的

ジでない場合には、スポンサーメッセー

な内容は、以下のとおりです。

ジの表示を促進するステップの後に、メ「仲介業者を介しインターネットを通じて製品を配信

ディア製品への消費者のアクセスを許可する方法であって、以下の第１ステップ〜第 11 ステッ

する。

プを含む方法。

第９ステップ：スポンサーメッセージが対話式メッセー

第１ステップ：コ ンテンツプロバイダから、知的財産ジである場合には、少なくとも一つの問権で保護された購入可能なメディア製品

合せを消費者に示し、少なくとも一つの（テキストデータ、音楽データ、映像デー

問合せに対する応答を受信した後に、メタの少なくとも一つを含む）を受信する。

ディア製品への消費者のアクセスを許可

第２ステップ：メディア製品に関連するスポンサーメッ

する。

セージを、複数のスポンサーメッセージ

第 10 ステップ：活動ログに対する取引イベントを記録すから選択する。（第２ステップは、活動る。（第 10 ステップは、スポンサーメッ

ログにアクセスして、これまでにスポンセージが示された合計回数を更新するこ

サーメッセージが示された合計回数が、とを含む。）
第 11 ステップ：表示されたスポンサーメッセージのスポスポンサーメッセージのスポンサーによ

ンサーから支払いを受ける。」

り契約された取引サイクル回数より少な
いか否かを検証することを含む。）

2．背景

第３ステップ：インターネットウェブサイトで販売する

米国特許法第 101 条は、保護対象として認められるためにメディア製品を提供する。

ための要件（保護適格性の要件）として、プロセス、機械、

第４ステップ：メディア製品への一般公衆のアクセスを

生産物、組成物、これらの改良の何れかに属することを制限する。
第５ステップ：消費者がスポンサーメッセージを閲覧す要求しています。また、これまでの最高裁判例（Benson

るという条件で、メディア製品に対する事件 3、Flook 事件 4、Diehr 事件 5、Bilski 事件 6、）でアクセスを消費者に無償で申し出る。

は、ビジネス方法の発明の保護適格性について、その発〈脚 注〉 1
h ttp://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1544.Opinion.6-19-2013.1.PDF
2U S Patent 7,346,545
3
G ottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 70（1972）
4
P arker v. Flook, 437 U. S. 584, 588-589（1978）
5
D iamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 182（1981）6
B ilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218（2010）8大野総合法律事務所

明が、単なる抽象的なアイデアである場合には、保護対

さらに、本事件では、特にコンピュータ・ソフトウェ

象として認められないと判示されています。

ア関連発明について、「クレームが、抽象的なアイデア

本事件の原告は、被告が原告の特許権を侵害するとしに、コンピュータで何かを行う特定の方法を結びつけててカリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴しました。連

いる、または、何かを行う特定のコンピュータを結びつ

邦地方裁判所は、本発明は、広告を通貨として利用してけている場合には、抽象的なアイデアを先取りするもの

いるにすぎない単なる抽象的なアイデアであるとして、ではなく、保護対象として認められる」という特有の判

米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を欠くとし断基準が示されています。

て、特許無効の判決をしました。

4．考察

原 告 が、 こ れ を 不 服 と し て、 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所（CAFC）に控訴したところ、連邦巡回控訴裁判所は、

Bilski 事件の最高裁判決後、様々な事件で、ビジネス

本発明は単なる抽象的なアイデアではないとして、一方法の発明の保護適格性の要件について議論が行われて旦、 特許無効の判決を取り消しましたが、 その後に、きたが、本事件も、ビジネス方法の発明の保護適格性のPrometheus 事件 の最高裁判決の影響を受けて、再び、判断基準を考えるうえで重要な判決の一つと言えます。

7

連邦巡回控訴裁判所で審理されることになりました。

機械・変換テスト（いわゆる Benson テスト）について、Bilski 事件の最高裁判決では、機械・変換テスト

3．連邦巡回控訴裁判所の判断を唯一の判断基準とすべきでないとしながらも、機械・連邦巡回控訴裁判所は、本発明は単なる抽象的なアイ変換テストそのものを否定することはせず、保護適格性

デアではないとして、再度、連邦地方裁判所の判決を取の判断をするうえで機械・変換テストが有効なツールのり消しました。

一つであることに変わりはないと判示しましたが、本事

連邦巡回控訴裁判所では、クレームされた発明が抽象

件でも、同様に、機械・変換テストは、保護適格性の判的なアイデアを先取りするものである場合には、保護対断基準の一つとして用いられる（有効なツールの一つで象として認められず、一方、クレームに意味のある限定ある）と判示されています。

（抽象的なアイデアを超える限定）が加えられている場

したがって、ビジネス方法の発明のクレームをドラフ

合には、保護対象として認められる、という判断基準がトする際には、機械・変換テストの２つの条件、すなわ

採用されました。抽象的なアイデアは、そもそも誰もがち、方法の発明が⒜特定の機械や装置に結びついている

自由に利用することができるものであり、そのような抽か、または、⒝特定の物質を異なる状態に変換するもの

象的アイデアに対して一定期間とはいえ独占的権利を与である、という条件のいずれかを具備するように留意すえるのは妥当でないとの理由からです。

る必要があります。

そして、本事件については、広告を通貨として利用す

また、特にコンピュータ・ソフトウェア関連発明につる抽象的なアイデアそのものをクレームしているのでは

いては、クレームが、抽象的なアイデアに、コンピュー

なく、クレームに意味のある限定（インターネット上でタで何かを行う特定の方法を結びつけている、または、の処理やアクセス制限の処理などの具体的な限定）がな

何かを行う特定のコンピュータを結びつけている、といされており、抽象的なアイデアを単に先取りするものでう条件のいずれかを満たすように、クレームを作成するはないと判示されました。

必要があります。

また、連邦巡回控訴裁判所は、「意味ある限定」につビジネス方法の発明の保護適格性については、今後もいて、クレームに、単に使用カテゴリー・使用分野・技様々な事件がおきることが予想されますので、それらの術環境を加えたにすぎない限定（プリ / ポスト・ソリュー

判例の蓄積によって、その判断基準がさらに明確化されション・アクティビティによる限定）をしたとしても、るものと考えられます。

そのような形式的な限定は「意味ある限定」とはいえず、保護対象として認められないと判示しています。
〈脚 注〉 7
M ayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289（2012）

9

特許
入門

Oslaw News Letter vol.30

Patent Intro

弁理士

伊藤

奈月

および③）には、原則として、出願時にその国の言語でQ．国際特許がほしいのですが、どうすればとることができますか？

作成した出願書類を用意する必要があります。先願主
義 ２ のもと、出願日を早く確保することが重要となりま

特許権はその特許が認められた国においてのみ有効ですが、各国の言語で作成した出願書類を準備し、同日にあり（属地主義）、また、世界中で有効な「国際特許」

各国にて出願手続をとることは非常に煩雑であり、現実というようなものは存在しないので、特許権が必要とな的とはいえません。

る国ごとに出願手続を行って特許権を取得する必要があ

PCT 出願はこのような煩雑さを改善するために設けります。例えば、日本で特許権を持っていたとしても、られた制度であり、PCT 出願を行うと、その出願日（国その特許権に基づいてアメリカでの第三者の行為を差し際出願日）が PCT 加盟国の各国での国内出願日となり止めたりすることはできません。

ます。また、PCT 出願は、PCT 加盟国である自国の特特許権が必要となる国としては、その技術を利用した許庁に対して特許庁が定めた言語で手続することがで製品を製造・販売する予定の国、競合する第三者がいる

き、日本人の場合、日本特許庁に対して日本語または英と思われる国などが考えられ、よって、通常、事業計画

語で手続することになります。つまり、ひとつの PCT等に照らして特許出願を行う国を決めることになります。

出願を日本語で行うことにより、PCT に加盟している各国へ特許出願を行うには、①直接各国特許庁へ出

すべての国で出願日を確保することができます。

願する、②特許協力条約（PCT:Patent Cooperation

なお、係る出願を PCT 加盟国の国内手続に係属させTreaty）に基づく国際出願（PCT 出願）を行った後、る（各国移行）にあたり、その国が認める言語に翻訳し係る出願を PCT 加盟国の国内手続に係属させる（各国た出願書類の翻訳文を提出する必要があります。

移行）、③ヨーロッパ特許庁などの地域特許庁に出願し、⑵特許性に関する見解

審査を受け、特許付与が決定した後、各指定国に移行させる、および、④ PCT 出願を行った後、係る出願を地PCT 出願を行うと、国際調査が行われ、当該出願に

域特許庁に移行させ、審査を受け、特許付与が決定した係る発明が新規性や進歩性等、特許取得に必要な要件を後、各指定国に移行させる、という方法があります。

満たしているかどうかについて審査官の見解が作成さ

ここで、PCT 出願とは、ひとつの出願願書を条約にれ、出願人に提供されます。出願人は係る見解を参照し従って提出することによって、PCT 加盟国 であるすべて、当該出願に係る発明が特許を取得できる可能性があての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制

るか、また、当該出願をどの国に移行させて権利化を図度です。一般的に、特に出願する国の数が多い場合には、るか、検討することが可能です。このように検討を行う

PCT 出願を行う方法（上記②および④）をおすすめしことにより、権利化に要するコストを適正化することがます。

できると考えられます。

１

ただし、PCT 出願は、各国移行の後、各国の特許庁

Q. なぜ PCT 出願を利用する方がよいのですか?

にて審査が行われ、特許付与が認められるものであり、⑴出願日の確保ことに注意が必要です。

上記の見解のとおりに特許性が認められるとは限らない

直接各国特許庁や地域特許庁へ出願する場合（上記①
PCT 加盟国は、特許庁ホームページにて調べることができます。http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm
先に出願した者に特許権を与える主義。

1
2

10

紛争
○○
実務

大野総合法律事務所

Dispute○○Practice

強制執行手続について
弁護士

本橋

たえ子

３．執行手続の概要

１．はじめに判決の名宛人たる相手方が、判決内容を任意に履行しな執行手続は、債権者（勝訴原告等）の申立てに基づいてい場合、強制執行手続によりこれを実現することが必要に行われます。申立の理由としては、債務者が、執行力のあなります。今回は、この強制執行手続について、簡単にごる債務名義正本に基づく義務を有するのに、これを履行し説明したいと思います。

ない旨を記載します。「債務名義」とは、権利の判定機関とは切り離された執行機関が、強制執行により実現される

２．強制執行の態様

べき請求権の存在を形式的に判断するための文書で、民事執行法 22 条に列挙されるように、確定判決（１号）のほ

強制執行は、その強制の態様によって、①直接強制、②か、和解調書（７号、民事訴訟法 267 条）や仮執行宣言

代替強制、③間接強制、の３つに分類されます。
直接強制は、国の執行機関が直接的に権利を実現する方付判決（２号）などもこれに該当します。なお、債務名義法であり、知財事件の場合ですと、特許権等に基づく損害の正本の末尾に執行文が付与されて、債務名義の執行力の賠償請求や不当利得返還請求などの金銭債権が執行債権の存在が公証されます。

典型例です。一方、代替執行は、執行債権者（判決に示さ金銭債権の直接強制は、申立ては執行対象財産に応じてれた請求権を行使できる者）または第三者が、債務者（請行い、対象財産の差押え、換価（売却等）を経て実現され求権行使の相手方）に代わって権利を実現し、それに要します。一方、代替執行は、債務内容を債務者以外の者に実た費用を債務者から取り立てる方法で、知財事件の場合で施させることについての授権決定申立て、債務者の審尋、すと、侵害組成物の廃棄請求等が、執行債権の例として挙授権決定を経て、債権者または第三者によって行われまげられます。また、間接強制は、債務者に対して、履行のす。また、間接強制については、強制金決定の申立て、債遅延や不履行の場合に、金銭の支払いを命ずるというプ

務者の審尋、支払予告決定を経て、強制金の取り立ての執レッシャーを与えることにより、権利を実現しようとする

行が可能となります。

方法であり、知財事件の場合ですと、製品の販売等の差止

４．執行の範囲についての留意点

請求などが挙げられます。
なお、不正競争防止法に基づく商号登記抹消登記手続請

ところで、不正競争防止法に基づく商号使用差止請求の求の場合、判決確定後に勝訴原告が登記変更申請を行うこ場合、判決確定後に、債務者が、判決主文に記載の商号ととが多いですが、この点に関し、登記の実行自体は執行行

は異なるものの、その使用も不正競争行為に該当するよう為には当たりません（最判昭和 41 年３月 18 日）。商号

な商号に変更した場合に、当該確定判決を債務名義として登記抹消登記手続請求における一般的な判決主文は、「被強制執行を行うことは可能でしょうか。

告は、〇〇地方法務局平成〇年〇月〇日設立の商業登記

この点に関し、「東鮨」の商号使用差止の判決確定後に、中、「××」の商号登記の抹消登記手続をせよ。」となりま同被告が掲げた「みその東鮨」の看板撤去の間接強制を申すが、これは、被告に対し、商号登記抹消手続の意思表示

し立てた事案においては、これが否定され、新たに別訴をを命ずる旨の判決です。意思表示を命ずる判決の執行は、提起すべきと判断されています（札幌高決昭和 49 年３月

判決確定等により債務者がそのような意思表示をしたもの

27 日）。判示のうち、「（類似性の）判断をすべて執行機と擬制される（民事執行法 174 条１項）ことを以って終関に委ねることにもなり、その職分の限界につきこれが逸了します。もっとも、意思表示の到達までは擬制されない脱を招く」との部分に着目すると、社会通念上同一といえので、登記官に債務者の意思表示があったことを了知さる程度の変更であれば、執行が認められるようにも思われせ、その目的を達するために、判決正本と判決確定証明書

ますが、このような問題を未然に防ぐために、提訴の段階を添付して申請書を提出することが必要とされていると解で請求の趣旨の記載を工夫しておくことが望ましいといえ

されます。

ます。

11

判例
紹介

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.30

Case Law

専用実施権、損害賠償 平成25年９月25日判決（東京地裁 平成22年（ワ）第17810号）特許権侵害差止等請求事件

特請求一部認容特許権者Ａと専用実施権者Ｂが共同原告となり、専用実施権者Ｂが同一数量を販売して実施料を取得できたと実施権者Ｂは特許法 102 条１項に基づき、特許権者Ａ

して、民法 709 条に基づき、58 台分の実施料相当額は同３項に基づき、被告Ｃに対して損害賠償を請求しの損害賠償を認めた。

た。被告Ｃは、被告製品を国内向けに 58 台販売し、海

しかし、海外向けの 13 台については、競合品が存在

外向けに 13 台を輸出していた。また、ＡＢ間の契約にするか否か等の事実が明らかではなく、被告製品の販売

よれば、専用実施権者Ｂが販売した装置の台数に応じたがなかったならば専用実施権者Ｂが同一数量を販売で実施料を、特許権者Ａに支払うこととされていた。

き、特許権者Ａが実施料を得ることができたという相当裁判所は、被告製品がＡの特許権を侵害していると認

因果関係の立証がなされていないとして、海外向けの分定した上で、特許権者Ａの損害額に関して判断した。まについては損害賠償を認めなかった。

ず、特許権者ＡはＢに専用実施権を設定していたことか

また、裁判所は、専用実施権者Ｂの損害額（102 条

ら、被告Ｃとの間でライセンス契約を締結して実施料を１項）を算定するにあたり、特許権者Ａへの実施料を変得られる可能性はなかったとして、102 条３項による動経費として控除しているから、当該実施料分の損害賠

実施料相当額を損害額として推定することはできないと償を特許権者Ａに認めたにしても、専用実施権者Ｂの損判断したが、特許権者Ａに損害が生じていれば、民法

害賠償との関係で二重請求とならないと判断した。

709 条による損害賠償は可能であるとした。

本判決では、海外向けの 13 台は、専用実施権者によ

そして、国内向けの 58 台については、国内に（専用る損害額（102 条１項）においては算定の基礎とされ実施権者Ｂ以外の）競合他社の存在が認められないのており、証明責任の所在が結論を分ける結果となった。

で、その分については、侵害行為がなかったならば専用商標の使用、ＯＤＭ、素材名称 平成25年９月25日判決（知財高裁 平成25年（行ケ）第10032号）審決取消請求事件

商取消審決＞＞審決取消が譲渡に該当すると判断した。

本件商標（「グラム」「gram」の二段商標）の通常使用権者 A は、ODM 型生産（受託先が商品企画から生産、

また、裁判所は、本件使用商標は、単に本件商品の素流通まで行い、委託先に商品を提供する業態）により本材を示すために付されたものではなく、商標権者の特殊件商品（被服）を生産し、本件商標と類似する本件使用軽量素材の生地を使用して ODM 型生産された、軽量商標が付された下げ札を付して、会社 B に販売し、そ感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類の後、会社 C を介して本件商品が転々流通されていた。

であることも示し、本件商品が商標権者の素材を使用しまた、本件商品には、会社 C の保有する別商標の襟ネー

た、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、

ムが付されていた。この状況において不使用取消審判が被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして請求され、特許庁は、通常使用権者が本件商標を使用し用いられているものとも理解し得ると認定した。

ていないとして登録を取り消す旨の審決をしたため、商本件は、通常使用権者 A が商品を企画して提案する

標権者が取消訴訟を提起し、裁判所は審決を取り消し

ODM であり、純粋な受託生産である OEM とは取引形た。

態が異なること、本件商標が素材名称のみならず被服の本件商品に会社 C の別商標が付されており、A、B

出所及び品質を示すものとしても認定した点に特徴があ及び C の間の取引が下請けないし製造委託であって譲る。後者の点について、ZAX 事件（東京高判平成 16

渡に該当しないとする被告の主張に対し、 裁判所は、年（行ケ） 第 404 号） では、 被服に付けられたタグ

ODM 型生産という、委託者（A）のブランド名での販に「ZAX」という素材の品質、機能上の特徴を説明す

売を前提に商品を提供するという形態で本件商品の取引る文章が付けられていたことを理由に、タグに付されたがなされていること、及び、委託者 A により本件使用「ZAX」が被服についての使用にあたらないと判断され商標が付されていることから、A、B 及び C の間の取引ている。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第30号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2014年1月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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