大野総合法律事務所

vol.48目

C ontents

次
FRAND料率を認定した米国連邦地裁のメモランダムについて（TCL Comm'n v. Ericsson）

弁護士 小林英了 1◦商標 N e w s

食品メーカー・流通業者が留意すべき地理的表示とGIマーク 

弁理士 土生真之 6◦海外 N e w s

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.事件 

弁理士 津田

理 7

◦特

許

入

門



弁理士 松野

知紘 9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
ThesisFRAND料率を認定した米国連邦地裁のメモランダムについて（TCL Comm’n v. Ericsson1）

弁護士

小林

英了

宣言（FRAND 宣言）を行うことを、当該団体の参加者

1．はじめにに義務づけている。

ある特定の技術に関して標準規格を定める標準規格団

ここで、「公平、合理的かつ非差別的な」条件がどの体では、当該規格を実施する上で不可欠な特許である標ようにして定められるかに関しては、明確な基準という準必須特許（以下、「SEP（Standard Essential Pat-

ものは定められておらず、①ボトムアップ（個々の SEPent)」という。
）の保有者によるホールドアップ（標準規についてのロイヤルティ料率を認定）とトップダウン

格の実施者に対して高額のロイヤルティを請求すること） （標準規格全体での累積ロイヤルティ料率を定め、それをを防止するために、標準規格を採択する前に、自らが保SEP の保有割合で按分）のいずれを基準として算定すべ有する SEP を開示するとともに、当該規格の実施を望きか、②「非差別的な」との関係で、ライセンシーの規む者に対して、「公平、合理的かつ非差別的な」（Fair,

模や販売量に応じて料率を変えられるのか、③最終製品

Reasonable and Non-Discriminatory）条件（いわゆと部品のいずれを基準とすべきか、④地域毎に料率を変る FRAND 条件）にて SEP のライセンスを与える旨のえられるのか、⑤裁判所が全世界における料率を定める

〈脚
1

注〉 

TCL Comm. Tech. Holdings, Ltd. v. Ericsson (CDCA Dec. 21, 2017)

1

Oslaw News Letter vol.48

ことが可能か、といった点が問題となり得る。

2)

Option B:4G に つ き 1.5%（1 台 あ た り、 最

具体的にどのようにして算出されるかは、事案の蓄積

小 で 2 ド ル、 最 大 で 4.5 ド ル ）。3G に つ き 1.2%、に委ねられるものと思われるが、（侵害立証を含め）主張

2G(EDGE) に つ き 1.0%、2G(GSM/GPRS) に つ き

立証に必要なコストに比べて認容される額が著しく低い

0.8%ことから、判決に至るケースは少ない。日本では、知財

その後、交渉が不調に終わったことから、Ericsson

高裁大合議判決 （以下、「知財高裁判決」という。）のは米国以外の国で侵害訴訟を提起した。これを受けて、1 件のみが公開されているに過ぎず、欧州においても、TCL は、米国カリフォルニア中部地区連邦地裁に、①

英国で判断がなされた Unwired Planet 事件判決 （以Ericsson が FRAND 条件にて SEP をライセンスする義下、「英国判決」という。
）を除いては、当職が知りうる務に違反したかどうか、② Ericsson による上記 Option

限り、FRAND 料率を認定した事案は見当たらない。

A, B が FRAND 条件に合致するかどうか、③ Option A,

2

3

一方、米国においては、FRAND 料率を認定した裁判

B が FRAND 条件に合致していない場合に、Ericsson

例が複数出されており、これまでの判決ではボトムアッの保有する SEP に対する FRAND 料率の確認を求めた。

プにより料率の判断がなされていたが 、最近出された裁判所（Selna 判事）は、①については判断せず、②

TCL 対 Ericsson 事 件（ 以 下、「TCL 事 件 」 と い う。
）

及び③について、Option A, B は FRAND 条件に合致しで の 判 断（Memorandum of Findings of Fact andていないとして、ロイヤルティ料率を認定した。

Conclusions of Law）では、知財高裁判決や英国判決（2）FRAND 料率の判断枠組み

4

前述のとおり、FRAND 料率の算出方法として、個々と同様に、トップダウンを前提に FRAND 料率が認定さの SEP の料率を認定して積み上げるやり方（ボトムアッ

れている。

プ）と、規格全体の累積ロイヤルティ料率を定めて SEP

本稿では、この TCL 事件で出された判断の概要についの保有割合で按分するやり方（トップダウン）があり、て、知財高裁判決や英国判決と対比しつつ紹介する。

知財高裁判決及び英国判決では、トップダウン方式を

2．TCL 事件の概要

FRAND 料率の算定根拠としている（累積ロイヤルティ（1）事案の概要

料率により上限が定められるため、ボトムアップと比べ中国の携帯電話メーカーである TCL は、移動体通信

ると料率が低く抑えられる）。

に関する多くの SEP を 保 有 す る Ericsson と の 間で、TCL 事件でも同様に、FRAND 料率の認定にあたり2007 年に、2G 規格を対象としたライセンス契約を締

トップダウン方式を根拠としている。その理由として、結していたが、期間満了に伴い、3G 規格及び 4G 規格

ボトムアップ方式ではロイヤルティスタッキング（SEPを含めたライセンス交渉を行っていた 。

毎に料率を積み上げる結果、トータルの料率が過度に高5

この交渉において、Ericsson は、下記の条件にてラくなる）の問題が生じること、特許権者である Erics-

イセンス申入れ（判決文では、「Option A」「Option B」）

son 自らが、累積ロイヤルティに基づき算出すべきとのを行っていた。

commitment を過去に出していたことを挙げている。

1)

米国で FRAND 料率を認定した裁判例でトップダウン方

Option A: 各 年 の 売 上 高 30 億 ド ル ま で は、式が採用されたのは、このケースが最初である。

3000 万ドル（最小 1.0%）。30 億ドルを超えた部分は、

ただし、裁判所は、トップダウン方式による算出のみ

4G につき 2%、3G につき 1.5%、2G につき 0.8%。

で FRAND 料率を認定するのではなく、同業他社に付

中国国内の販売については、50% のディスカウント
〈脚

注〉 

知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決（平成 25 年（ネ）第 10043 号）
イングランド・ウェールズ高等法院、Unwired Planet v. Huawei 事件の 2017 年 4 月 5 日判決（[2017]EWHC 711 (Pat)）
4
例えば、Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) では、Georgia-Pacific Factors を考慮して、H.264 必須特許群及び 802.11 必須特許
群のロイヤルティ料率について判断した地裁判決を支持した。
5
2G, 3G 及び 4G 規格を策定する標準規格団体（ETSI）では、IPR ポリシーでは、技術提案を行う者に対して、当該提案が採択された場合に、必須になると考えられる知的財産権を所有している場合には、その知的財産権を FRAND 条件でライセンス許諾する用意がある旨の、撤回不能の約束を行う旨、規定されている（ETSI IPR ポリシー第 6.1 条）
2
32

大野総合法律事務所

与したライセンスでのロイヤルティ料率をも考慮して、載のみから必須該当性を判断しており、明細書の実施例

FRAND 料率の認定を行っている。この点は、英国判決や審査経過は考慮していなかった等の理由により実際にも同様である（知財高裁判決では、このようなアプロー

は SEP ではなかった特許が複数見つかったことを考慮

チはとられていない）。

して、一定割合（根拠は不明）を控除した、365 ファミ

また、累積ロイヤルティ率は、Ericsson を含む SEP

リー（2G）、953 ファミリー（3G）、1481 ファミリー保有者による Statement の記載を考慮して、2G/3G（4G）を、規格ごとの SEP と認定した。

については 5%、4G については 6 〜 10% と認定した。

Ericsson の保有する SEP の数については、両当事者

なお、知財高裁判決では、製品に複数の標準規格が採用の Expert から提出されたレポートを考慮するとともに、されていることを考慮して、5% に 3G 規格の寄与割合

存続期間満了後の期間における権利行使ができないといを乗じたものを、累積ロイヤルティ率として採用していう判例法を考慮して、基準日（2017 年 5 月 1 日）かる。

ら 5 年のライセンスを想定し、当該 5 年の期間に消滅す（3）特許権者の SEP 保有割合の認定

る特許については、存続期間に応じた重み付けを行うこ

次に、裁判所は、標準規格（2G, 3G, 4G）のそれぞとで、保有 SEP の調整を行い、下記のとおり認定した。

れについて、当該標準規格をカバーする SEP の総数（総必須特許数EricssonTCL ベースベース
12
12ファミリー数）と、特許権者である Ericsson が保有す

規格

る SEP の数（ファミリー数）より、Ericsson の保有す

2G

365

る SEP の割合を算出した。

3G

953

19.65

24.65

2.06%–2.58%

4G

1481

69.88

111.51

4.76%–7.53%

ここで、SEP のカウントをするにあたっては、単に

SEP 数

SEP 割合3.28%

FRAND 宣言がされた全ての特許を SEP とするのでは実際に規格に必須であるかどうかという観点で SEP

なく、実際に規格に必須であるかどうかという観点で件数をカウントするアプローチは、英国判決と親和的であ数のカウントが行われた（例えば、規格仕様書上、オプショる（知財高裁判決では、第三者レポートに依拠して全体ンとされている構成に関する特許については、SEP からの SEP 数を認定しており、3G の個別特許に関する損害除外）。また、特許出願から権利化まで数年の期間を要す

賠償債務に関するものであり、特許権者の SEP 数の認ることから、出願をした時点で FRAND 宣言がなされる

定はなされていない）。その一方で、このアプローチによのが通常であり、その後の審査の過程で（公知文献を回れば立証に関する当事者の負担が大きくなるため、特許避するために）補正がなされた結果、規格仕様書の記載

権者の保有 SEP が少ない場合や個別特許についての実から外れてしまう場合もあり得ることから、このような施料（損害賠償）を求めるような場合には、高い費用対判定方法は実情に沿ったものといえる。

効果が見込まれない。

（4）地域に応じた調整

ETSI の標準規格のように、FRAND 宣言された特許の数が非常に多い場合には、裁判所が個々の特許につき裁判所は、Ericsson の特許ポートフォリオ及び TCL

検討することは現実的ではない。TCL 事件においても、の売上げが地域で偏っていることを考慮し、米国、欧州、

Expert（TCL 側の Expert）により提出されたレポート

その他（中国を含む）の 3 地域に分けて、ロイヤルティ

を参照して、件数をカウントしている。当該レポートで料率の補正を行っている。判決文からは算出根拠は不明

は、FRAND 宣言された特許（ユーザ端末に関するもの）

であるが、以下のとおり認定されている（欧州の 4G にのうち、消滅したもの及び英語以外の言語で公開された関する数値がないのは、TCL が欧州で 4G に対応する端ものを除外した 7106 の特許ファミリーを特定し、その末を販売していないことに起因すると思われる）。

中の約 1/3 である 2600 件の特許ファミリーをサンプ

規格

米国

欧州

その他

リングして、FRAND 宣言で指定された標準規格（2G,

2G

100%

72.2%

54.9%

3G, 4G）ごとに必須特許の数を出している。

3G

100%

87.9%

74.8%

4G

100%

-

69.8%

しかしながら、当該レポートでは、特許クレームの記

3

Oslaw News Letter vol.48

料率を地域によらず一律に扱ってしまうと、実質的に判決文（マスキングが施されており数字は不明）から

他の地域における SEP により賠償額が認定されること推測する限りでは、料率の推定値（全世界ベース）は、となるため、地域に応じた補正を行うことには合理的で4G 規格について 0.31% 〜 0.66%、3G 規格についてあると思われ、英国判決でも、本事件と同様に、地域（主

0.33% 〜 0.67% の範囲内にあるものと推測される。

要市場とそれ以外）で分けて料率の補正を行っている（知英国判決でも、同様のアプローチがとられており、同

財高裁判決では、日本特許のみが審理対象となっている

業他社とのライセンス契約の分析がなされている。なお、

ため、そのような調整を行う前提がない）。ただ、地域に知財高裁判決では、トップダウン方式による算出値のみ

応じて料率を変えるのであれば、SEP の保有割合の認定

から FRAND 料率を認定しており、他社とのライセンスを行うにあたり、地域毎に特許数を認定すべきではない契約の分析はなされていない。

かと思われる。

（6）Ericsson のライセンスオファーの評価

以上を踏まえ、トップダウン方式により裁判所が算出

裁判所は、Ericsson が TCL に提示したオファー（Op-した FRAND 料率（= 累積ロイヤルティ×保有 SEP 割

tion A, B）について、一括金やディスカウントを考慮し合×地域に応じた補正値）は、次の表のとおりとなる（3Gて、一方的ライセンスとした場合のロイヤルティ料率を及び 4G の欄の上段は TCL 主張に係る SEP 保有割合に算出し、これと前述した他社へのロイヤルティ料率と比よる算出値、下段は Ericsson 主張に係る SEP 保有割

較することで、Option A, B が合理的、非差別的である

合による算出値である）。

かを検討した。
下の図は、他社へのロイヤルティ料率と Option A, B

規格

米国

欧州

その他

2G

0.16%

0.12%

0.09%

塗り部分はライセンシー（上記の 6 社のいずれか）を示

3G

0.10%
0.13%

0.09%
0.11%

0.08%
0.10%

しているものと思われる。

4G

0.28%–0.47%
0.45%–0.75%-

0.20%–0.33%
0.32%-0.53%に基づくロイヤルティ料率とを比較したものであり、黒（5）比較対象としての他社へのライセンスの分析
次に、裁判所は、Ericsson が同業他社に供与したライセンス契約及びマーケットデータを分析して、標準必須特許のライセンスによって Ericsson が得た利益と、ライセンシーの売上高を推定し、そこから Ericsson の標準必須特許に対するロイヤルティ率の推定を行った。
対比すべきライセンス契約としては、TCL と同様に、［判決文の Figure

6］［判決文の Figure

7］

全世界で携帯端末の販売を行っている会社がライセンシーとなっている契約を選定し、特定の国のみで事業展
開を行っているライセンシーとの契約は除外している。
その結果、本判決では、6 社（Apple, HTC, Samsung,
LGE, ZTE 及び Huawei）をピックアップし、それぞれについて分析が行われた。
具体的な分析プロセスは複雑であるため詳細な説明は差し控えるが、ライセンス契約の当事者の保有 SEP 割合、双方当事者の売上げ、当事者の支払額の差額分（netbalancing payments）を認定し、そこから Ericsson

裁判所は、他社へのロイヤルティ料率との対比より、の保有する SEP の価値（ロイヤルティ料率）を算出しOption A, B のいずれも合理的な料率ではなく、他社とているようである。売上げ等のデータは、マーケットデー

比べても差別的であるとして、FRAND 条件に合致しなタを採用しているようである。

いと判断した。

4

大野総合法律事務所（7）最終的な FRAND 料率の認定界を対象とした料率及び支払額の認定を行ったようであ次に、裁判所は、Top-down 方式で算出されたロイる。なお、英国判決では、全世界を対象とした料率の認

ヤルティ料率と、類似ライセンスに基づくロイヤルティ

定はなされたものの、損害賠償額は、英国の実施行為を

料 率 を ベ ー ス に、Ericsson の 有 す る SEP に 対 す る

対象とした部分に限定されている。

FRAND 料率を認定した。

3．おわりに下の図は、4G 規格について、上述のようにして算出されたロイヤルティ料率を並べたものであり、裁判所は、本事件では、英国判決及び知財高裁判決と同様に、トッ上下 2 つずつ除外した中央の 8 つの料率より、4G 規格

プダウン方式を FRAND 料率の認定根拠としている点がに対する FRAND 料率として 0.450% と認定した（判特徴的である。ボトムアップ方式とのいずれを採用する

決文には、具体的な認定根拠は書かれておらず、表の中

かは、統一された判断が望まれるが、本メモランダムと央付近の数字を採用したものと推測される）。

同様の判断が定着してしまうと、日本や英国のみならず、
米国においても、FRAND 宣言がなされた SEP による権利行使については、非 SEP 特許と比べると高額の認容額が見込まれない状況となる 6。
特許権は、製品の差止めのリスクがある点で強力な権利であると思われるが、米国において差止めが認められるためには、eBay factors の 4 要件 7 が満たされる必要があり、FRAND 宣言がなされた特許については、特許権者においてライセンスを提供する用意がある旨宣言［判決文の Figureがされていることから、回復不可能な損害の存在が認め11］

られにくいように思われる（裁判所が認定した FRAND同様にして、2G 及び 3G に対する FRAND 料率を認

料率に基づく支払を拒否し続けるような、例外的な場合

定し、前述の地域別の補正値を乗じることで、最終的なに限られるであろう）。

FRAND 料率を下記の通り認定した。

このような状況において、本メモランダムを前提とし

2G

3G

4G

米国

0.164%

0.300%

0.450%

欧州

0.118%

0.264%

その他

0.090%

0.224%て、SEP に基づく権利行使を行うことのメリットとしては、ワールドワイドでの解決が見込まれるという点に見いださざるを得ないように思われる。ただし、当事者（特に被疑侵害者）が、米国以外での料率及び賠償額の認定を拒否した場合にまで、裁判所が審理判断するかは疑問

0.314%

であるし、訴訟物（特定の日本特許に基づく差止請求権
このようにして算出された料率に基づき、裁判所は、ないし損害賠償請求権）に含まれないとして、日本の裁未ライセンス期間における Release payment（全世界

判所はワールドワイドでの料率の認定は行わないであろを対象）として、TCL は Ericsson に約 16.5 百万ドル

う。FRAND 料率について当事者間で協議がまとまらず、の支払義務があると認定した。

日本にて第三者による FRAND 料率を認定して貰うとな

裁判管轄外の実施行為に対する賠償額を認定することれば、（実効性はともかく）仲裁手続を選択することも、が適切かどうかという点で問題がありうるが、本事件で一つの取り得る手ではないかと思われる 8。

は、当事者より要求があったことから、裁判所は、全世
〈脚

注〉 

インターネット上の記事によれば、同時期に出された当事者を共通にする非 SEP に基づく特許侵害訴訟において、TCL に対して約 $75M の賠償を認めるとの陪審評決が出されたとのことである（ただし、その後に裁判官によって破棄されている）。
7
衡平法の観点から、①回復不可能な損害の存在、②損害賠償等の法による救済がでは不十分であること、③両当事者に生ずる不利益のバランス、④公共の利益が害されないことの４要件を満たす必要がある。
8
日経新聞電子版（6 月 27 日付け）によれば、国際的な知的財産紛争を専門に解決する仲裁機関（東京国際知的財産仲裁センター）が、今年の 9 月に東京都に開設されるようである。
6

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.48

Trademark News

食品メーカー・流通業者が留意すべき地理的表示と GI マーク
弁理士

土生

真之

従って、
「国産パルマ風ハム」のような表示は使用できない。

1．はじめに③地理的表示と GI マークのセット使用

2015 年 6 月に地理的表示法
（以下
「法」
という。
） が施行され、登録産品に地理的表示を付す場合は、GI マークも併せて付さ2

地理的表示保護制度（GI 制度） がスタートしてから 3 年が経なければならない 10。例えば、「夕張メロン +GI マーク」が表示

過し、既に 62 件 3 の産品が登録を受けている。GI 制度のメイされた段ボールで出荷された夕張メロンを小売店で箱から出してンプレイヤーは農林水産物の生産者団体であるが、登録産品が増店頭に陳列する場合（店頭には段ボールは陳列しない前提）、メえることにより、食品メーカーや流通業者も GI 制度に関わる場

ロンそのものに貼るラベルあるいは POP 等に再度「夕張メロン」

面が増えてきている。

の地理的表示と「GI マーク」の表示を付す必要がある 11。この1

とき、「夕張メロン」の地理的表示のみで、GI マークを付さない

そこで、本稿では食品メーカーや流通業者が地理的表示及と、小売業者は不適切な表示を行ったこととなる。

び GI マ ー ク を 扱 う 際 の 主 な 留 意 事 項 に つ い て 紹 介 し た い。

④広告等における GI マークの表示

2．地理的表示と GI マーク

GI マークは農林水産省が商標登録をしている。登録産品自体「地理的表示」とは、登録産品の名称のことであり、例えば「あ又はその包装等に GI マークを付すことは、そもそも地理的表示

おもりカシス」という名称が該当する。

法により義務づけられているため許諾は不要だが、それ以外の媒

一方、「GI マーク」とは、地理的表示とセットで付される左掲体であるチラシや通販サイトの画面、飲食店のメニュー等においの認証マークのことである。

て GI マークを表示するためには、農林水産省へ申請書を提出しこれらの表示を不適切に使用したときは、て使用許諾を得る必要がある 12。

表示の除去等の措置命令の対象となり 、も⑤先使用権の期間の制限の可能性

4

現行法では、地理的表示の登録の日前から不正の目的でなく地しも従わない場合には罰則（最大 3 億円の罰
GI マーク

理的表示と同一・類似の名称を用いていた者には先使用権が認め金等）の対象にもなる 5。
登録産品以外に表示を付すこと（偽装表示）られている。しかし、日 EU 経済連携協定の交渉の結果、先使用は論外であるが、真正品であっても表示方法にやや細かな制約が権が認められる期間を 7 年間に制限し、地理的表示の保護を手存在するため、表示ルールを理解のうえ、適正に表示を扱う必要厚くする法改正が検討されている。
現在、「八丁味噌」の地理的表示について、その登録内容に異がある。

議を唱える老舗の 2 社が登録生産者団体となっていない。現行法

3．食品メーカー・流通業者が留意すべき事項の下では、当該 2 社には先使用権が認められると思われるが、当該 2 社がこのまま追加登録を受けずにいれば、法改正により先使①加工品への表示
地理的表示法では、登録産品を主たる原材料とする加工品に地用権もやがては失われ、「八丁味噌」を名乗れなくなるおそれが理的表示を使用することは認められているが 、その加工品に GIある。そして、このような未登録生産者から商品供給を受けていマークを表示することは禁止されている 7。つまり、あおもりカる場合には、食品メーカー・小売業者も地理的表示がある日使用

シスを原料とするジュースに「あおもりカシスジュース」と表示できなくなる可能性があるため、商品供給元が地理的表示の登録することは可能であるが、加工品であるジュース自体は登録産品生産者団体に該当しているか確認しておくことも必要である 13。

6

ではないため、加工品自体の容器等に GI マークを表示すること

4．むすびはできない。
ただし、広告等において下記のように説明文と一体であれば地理的表示、
GI マークは、
食品メーカー・流通業者にとっても、商品のGI マークを表示することもできる 8。

販売促進を図るための有用なツールであるので、農林水産省のガイド
ライン14 も参照のうえ、表示を適切に扱いつつ活用していただきたい。
〈脚
1

注〉 

正式名称「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」
制度概要についてはニュースレター 37号参照
3
2018年 6月 20日現在
4
法 5条
5
法 39条〜 43条
6
法 3条 2項 1号
7
法 4条 2項
8
農林水産省 食料産業局 知的財産課「広告、インターネット販売、外食産業等における GIマークの使用に関するガイドライン」（平成 29年 7月 19日版）11頁
9
農林水産省 食料産業局 知的財産課「地理的表示保護制度表示ガイドライン」（平成 27年 10月版）６頁
10
法４条１項
11
前掲注 9 18頁
12
前掲注 8 3頁
13
農林水産省 食料産業局 知的財産課「⽇ EU・EPAにおける地理的表⽰ (GI)の取扱いについて」21頁
14
前掲注 8,92②地理的表示と類似する表示の禁止
従来、食品業界では「～風」、「～タイプ」という曖昧な表現が用いられることもあったが、登録産品については、これらは地理的表示と類似する表示に該当し、使用することは禁止される 9。

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.48

Overseas News

WesternGeco LLC v. ION GeophysicalCorp. 事件 1

（米国最高裁判決、2018 年 6 月 22 日） 弁理士

津田理

ION Geophysical Corp.（以下、単に「ION 社」と1．事件の概要いう）は、2007 年頃から、Western 社と競合する海本事件では、米国特許発明の構成部品を米国から輸

底探査装置の部品を米国内で製造して輸出し、米国外出したことにより特許権侵害が成立する場合において、で 海底探査 装置を組み立てて、その 海底探査 装置を用特許権者において米国外で発生した逸失利益を損害賠

いた海底探査サービス（Western 社と同様のサービス）

償請求できるか否か、が問題となりました。

を実施していました。
2009 年、Western 社は、上記 ION 社の行為 につ

2. 背景

いて、米国特許法 271 条（f）
（1）及び（2）3 によりWesternGeco LLC（ 以 下、 単 に「Western 社 」

上記 4 件の特許権を侵害するものとして、米国特許法とする）は、探査船によって曳航される海底探査用の284 条 4 に基づき損害賠償を求める訴えを、テキサス

ストリーマーの位置制御技術に関する 4 件の特許 2 を州南部地区連邦地方裁判所に提起しました。

有していました。Western 社は、この位置制御技術を

連邦地方裁判所では、米国特許法 271 条（f）
（1）

用いた海底探査装置を米国内で製造するとともに、そ及び（2）に基づく上記 4 件の特許権侵害が認定され、の海底探査装置を用いて海底の 3 次元マップを作成し米国内での部品の製造について合理的なロイヤリティ

海底資源（海底に埋蔵されている石油やガスなど）を〈脚

調査する海底探査サービスを米国外で実施していまし注〉 

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/161011_6j37.pdf
2
US 7,293,520、US 7,162,967、US 7,080,607、US 6,691,038
3
米国特許法２７１条 特許侵害		（ ｆ）（１）何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。
		（２）何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。
4
米国特許法２８４条 損害賠償
		原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。
		損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の３倍まで増額することができる。本段落に基づいて増額された損害賠償は、第１５４条（ｄ）に基づく仮の権利には適用されない。
		裁判所は、該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤルティを決定するための補助として、鑑定人の証言を聴取することができる。
1た。なお、Western 社は、これらの位置制御技術に関して他社へのライセンスをしていませんでした。

7

Oslaw News Letter vol.48

1250 万ドルの支払いと、米国外でのサービス実施に

国特許法 284 条が国内適用される事件であると判断ついての逸失利益 9340 万ドルの支払いを命じました。

し、本事件においては米国外での逸失利益に対する損害賠償が認められる、と結論付けました。

ION 社は、米国外でのサービス実施について逸失利益の支払いを命じた連邦地方裁判所の判断には誤りが

4. 考察あるとして、連邦巡回区控訴裁判所に控訴しました。
連邦巡回区控訴裁判所は、米国外での逸失利益に対す

本事件では、米国内での部品の製造や販売、そしてる損害賠償は認められないとし、連邦地方裁判所の判

米国からの輸出という行為がなければ、米国外での競決を破棄した上で差し戻しました。

合製品の組み立てや、その競合製品を用いた海底探査

Western 社は、連邦巡回区控訴裁判所の判決を不服

サービス（競合サービス）が行われることはなく、逸として、連邦最高裁判所（以下「最高裁」という）に失利益（本来、特許権者が米国外での海底探査サービ

上告しました。

スにより得られるべきであったにもかかわらず、米国内での特許侵害によって得られなくなった利益）が発

3. 最高裁の判断生することもなかったと考えられます。したがって、

最高裁は、“連邦法は米国内においてのみ適用される”

米国特許法 271 条（f）（2）に基づく米国内での侵害という推定の原則が本事件に適用されるべきか否かをに起因する損害賠償として、米国外で発生した逸失利判断するにあたり、2 段階の分析フレームワーク（RJR

益を請求できるという、最高裁の判断には一理あるとNabisco, Inc. v. European Community:（最高裁判

考えられます。

決、
2016 年 6 月 20 日）5）を用いることとしました。

また、米国特許法 271 条（f）（2）は、特許発明の2 段階の分析フレームワークでは、第 1 段階で、“連専用部品の輸出について規定しており、この規定の立邦法は米国内においてのみ適用される”という推定が法趣旨は、米国の企業が専用部品の輸出によって米国覆されるか否かが検討され、この推定が覆されないと特許を迂回する行為を抑止するとともに、外国の企業された場合には、第 2 段階で、連邦法が国内適用されが米国から専用部品を輸入して米国の特許発明の実施る事件であるか否かが検討されます。

品を製造・販売等する行為を抑止することにあるとさ本事件では、最高裁は、第 1 段階の検討は省略する

れていますので、今回の最高裁の判断は、上記の立法ことができるとし、第 2 段階のみ検討しました。そし趣旨にも合致するように思われます。

て、最高裁は、本事件において、米国特許法 271 条

しかしながら、米国外における逸失利益についての（f）（2）を含めて米国特許法 284 条の焦点は、特許損害賠償請求を認めた今回の最高裁の判断は、あくま

発明の構成部品を米国から輸出する行為であると認定でも米国特許法 271 条（f）（2）に基づく米国内でのし、ION 社の行為（特許発明の構成部品を輸出する行為）

侵害行為に限って適用されるべきであり、他の侵害行

は、明らかに米国内で行われているから、ION 社の他

為のすべてについてまで適用されるべきものではないの行為が米国外で行われているとしても、本事件は米と考えられます。

〈脚 注〉 5https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-138_5866.pdf

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.48

Patent Intro

弁理士

松野

知紘

受 け る た め に は、 出 願 審 査 請 求 費 用 や 特 許 料 を 納 付 す る 前

Q.当社はいわゆる中小企業です。特許取得に、経済産業局等に所定の申請を行う必要があります。

において何か優遇措置は受けられますか。

ま た、 本 年 5 月 に「産 業 競 争 力 強 化 法 等 の 一 部 を 改 正 する法律」が成立したことに伴い、御社が中小ベンチャー企業・

A．日米における中小企業の支援制度についてご説明します。

小 規 模 企 業 に 該 当 す る 場 合、 審 査 請 求 料 お よ び 第 1 〜 10

1

年分の特許料が 1/3 に軽減されます。中小ベンチャー企業・

日本

小規模企業に該当するための要件は、①従業員 20 人以下（商御 社 が 所 定 の 要 件 を 満 た す 場 合、（1） 特 許 庁 に 対 し て 早

業またはサービス業は 5 名以下）の個人事業主あるいは法人、期審査（審査を通常に比べて短期間で行う制度）および早期②事業開始後 10 年未満の個人事業主、③事業開始後 10 年

審理（審判を通常に比べて短期間で行う制度） を申請でき、未満かつ資本金 3 億円以下の法人のいずれかに該当するこ（2） 特 許 庁 に 収 め る 出 願 審 査 請 求 費 用 お よ び 特 許 料 の 軽 減とです。
なお、いずれの場合も出願審査請求費用および特許料以外を 受 け る こ と が で き、 ま た、（3）JETRO（日 本 貿 易 振 興 機構）等

1の費用（特許出願費用や審判請求費用等）は軽減の対象になから外国出願費用の助成を受けられることがありまりません。

す。詳細は次のとおりです。
（1）特許庁に対する早期審査および早期審理の申請（3）JETRO 等からの外国出願費用の助成 4

2

例年、JETRO 等 が中小企 業等外国 出願支 援事業として外御社が中小企業支援法第 2 条及び同施行令第 1 条に規定

国出願費用の助成を行っています。

された中小企業、例えば、ソフトウェア業や情報処理サービ
ス業であれば、 従業員数が 300 人以下であるか、 資本金の例 え ば、JETRO で は、 す で に 日 本 国 特 許 庁 に 行 っ て い る

額（ま た は 出 資 総 額） が 3 億 円 以 下 で あ る 場 合、 特 許 庁 に出 願（PCT 出 願 を 含 む） と 同 一 内 容 で あ る こ と、 外 国 特 許対 し て 早 期 審 査 お よ び 早 期 審 理 を 申 請 で き ま す。2015 年

庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られるこ実 績 で す が、 早 期 審 査 を 申 請 す る と 平 均 3 か 月 以 下 で 特 許と（又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、

査 定 ま た は 1 回 目 の 拒 絶 理 由 通 知 が 発 行 さ れ、 早 期 審 理 を同等の書類を提出できること）、 助成を受けた後のフォロー

申 請 す る と 平 均 4 か 月 以 下 で 審 決 が 発 送 さ れ て い ま す。 こ

アップ調査に対して積極的に協力すること等を条件に、外国れにより、早期に特許を取得することが可能となります。

出 願 費 用 の 助 成 を 受 け ら れ る こ と が あ り ま す。2016 年 度（2）特許庁に収める出願審査請求費用および特許料の軽減

は個人事業主を含め約 100 社が助成対象となりました。

3

御社が中小企業支援法第 2 条及び同施行令第 1 条に規定

本年度の応募受付期間は 2018 年 8 月 3 日 17 時ですが、された中小企業であり、かつ、研究開発要件を満たす中小企

来年度以降も同様の支援事業が行われる可能性もありますの業 は、 審 査 請 求 料 お よ び 第 1 〜 10 年 分 の 特 許 料 が 1/2 にでホームページ等で動向を確認しておくとよいでしょう。

軽減されます。研究開発要件は、出願人の試験研究費等比率

2

が 収 入 金 額 の 3% を 超 え て い る か、 中 小 企 業 等 経 営 強 化 法御社が以下に示す小規模事業体（small business concern）5等に基づく認定事業に関連した出願であることです。認定を
〈脚

アメリカ

注〉 

JETRO の他、都道府県等中小企業支援センターからの助成もあります。
2https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
3
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
4https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.htm
5
37CFR1.27、13CFR121.802。small business concern の他、所定の要件を満たす個人および NPO も small entity として費用面の優遇措置を受けられます。なお、small business concern も small entity も「小規模事業体」と訳されることが多いようです。
19

Oslaw News Letter vol.48に 該 当 す る 場 合、 米 国 特 許 商 標 庁（United States Patentをしていないことです。

Trademark Office:USPTO）に支払う出願費用、特許発行手②は、正確には「発明に関する権利を、人、小規模事業体

数料、年金等が 50% 割引されます。また、御社が以下に示

若しくは非営利団体としての小規模事業体の資格を有していす 極 小 規 模 事 業 体（micro entity） に 該 当 す る 場 合、 米 国ない人、事業体若しくは団体に対し、譲渡、譲与、移転若し

特許商標庁に支払う出願手数料、継続審査請求手数料、特許

く は ラ イ セ ン ス し て い な い も の、 又 は 契 約 上 若 し く は 法 律

発行手数料、年金等が 75% 割引されます。具体的には下表

上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていなのとおりです 。

い 11」 で す が、 判 断 が 難 し い 場 合 は 現 地 代 理 人 に 確 認 す る

67のがよいでしょう。例えば、ベンチャー企業が大企業から資金提供を受ける代わりに当該大企業にライセンス許諾の予定がある場合等には十分な注意が必要です。
（2）極小規模事業体
極小規模事業体に該当するための要件の概要は、①小規模事 業 体 の 要 件 を 満 た し、 ② 過 去 の 発 明 者 と し て の 米 国 出 願
出願人が小規模事業体または極小規模事業体に該当するにが 4 件 以 下 で あ り、 ③ 収 入 が 米 国 世 帯 収 入 の 中 央 値 の 3 倍もかかわらず、 割引を受けずに通常の費用を支払った場合、を超えていないこと、かつ、④収入が米国平均世帯収入の 3支払いから 3 ヶ月以内に差額の払い戻しを受けることがで倍を超える者へライセンス等をしていないことです。

きます 。

④は、正確には「その関係する出願に係るライセンスその

8

また、出願時に小規模事業体または極小規模事業体に該当

他の所有権権益を、該当する手数料が納付される暦年の前暦

し て い た 出 願 人 が、 そ の 後 に 該 当 し な く な る こ と も あ る で

年 に お い て、1986 年 内 国 歳 入 法 典 第 61 条（a） に 定 義 さしょう。その場合でも、特許発行手数料の支払い前までは小れている総収入であって、国勢調査庁によって最近年に報告

規模事業体または極小規模事業体としての割引が適用されまさ れ た、 前 記 の 前 暦 年 の 家 計 収 入 中 央 値 の 3 倍 を 超 え る もす。そして、特許発行手数料および次の年金のうちの最先ののを有している事業体に譲渡、付与又は移転しておらず、まものを支払う際に、所定の届出を行い通常の費用を支払う必

た、契約又は法律による譲渡、付与又は移転の義務を負って要があります 。 なお、 詐欺的に、 あるいは、 不正かつ欺瞞

い な い 12」 で す が、 や は り 判 断 が 難 し い 場 合 は 現 地 代 理 人の意図をもって小規模事業体あるいは極小規模事業体としてに確認するのがよいでしょう。

費用を支払った場合、米国特許商標庁に対する詐欺行為とみ

3

9なされ、権利行使不能となる可能性があります 10。
（1）小規模事業体

まとめ

以上述べたように、一定の条件を満たす中小企業は、日米

小規模事業体に該当するための要件の概要は、①関連会社

とも費用面で優遇措置を受けることができます。また、日本を含めて従業員が 500 人以下であること、 かつ、 ②発明にでは早期権利化の面でも優遇措置を受けることができます。

係る権利を小規模事業体に該当しない企業等にライセンス等

不明点などありましたら、お問い合わせください。

〈脚 注〉 6
35USC1237https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
8
37CRF1.28(a)937CFR1.27(g)1037CFR1.27(h)11“has not assigned, granted, conveyed, or licensed, and is under no obligation under contract or law to assign, grant, convey,
or license, any rights in the invention to any person, concern, or organization which would not qualify for small entity status
as a person, small business concern, or nonprofit organization”(37CFR1.27(2)(i))、上記の和訳は日本国特許庁（https://www.
jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo_kisoku.pdf）による。
12“has not assigned, granted, or conveyed, and is not under an obligation by contract or law to assign, grant, or convey,
a license or other ownership interest in the application concerned to an entity that, in the calendar year preceding thecalendar year in which the applicable fee is being paid, had a gross income, as defined in section 61(a) of the Internal
Revenue Code of 1986, exceeding 3 times the median household income for that preceding calendar year, as mostrecently reported by the Bureau of the Census.”(35USC123(a)(4))、上記の和訳は日本国特許庁（https://www.jpo.go.jp/shiryou/
s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf）による。

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

商「ゲンコツコロッケ」事件 平成30年3月7日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10169号事件 審決取消請求事件）>>請求認容

本件は、被告の登録商標「ゲンコツコロッケ」（以下、「本の構成のうち「コロッケ」の部分は、指定商品の原材料を件商標」という）が、「ゲンコツ」（以下、「引用商標」という）意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いのに対し、に類似するとして原告が無効審判を請求したところ、請求「ゲンコツ」は、「コロッケ」よりも識別力が高く、需要者不成立の審決がされたため、審決取消訴訟を提起したといに対して強く支配的な印象を与えるというべきである。
③さらに、被告が、「ゲンコツコロッケ」の販売を開始

う事案である。
本件商標は、「ゲンコツ」と「コロッケ」の結合商標としてから短期間で多数個が販売されたことは認められる認められるところ、下記①乃至③の理由により、裁判所はが、本件登録審決日は上記の販売開始から約 3 か月間経本件商標の要部が「ゲンコツ」の部分にあると判断した。

過後であること、コロッケのような食品の需要者はきわめ①全体が 8 字 8 音とやや冗長であり、コロッケの「コ」て多数にのぼると考えられることからすると、被告によるの字がやや大きく、「ゲンコツ」と「コロッケ」が一般に販売の事実があるとしても、「ゲンコツコロッケ」が不可広く知られている言葉であることからすると、「ゲンコツ」

分一体と認識されると認めることはできない。

と「コロッケ」を分離して観察することが取引上不自然と

上記①乃至③の事情から、本件商標の要部が「ゲンコツ」にあるとしたうえで、引用商標とは、外観が類似し、観念・思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。
②また、本件訴訟において争われている指定商品は、称呼が共通するとして、両商標は類似すると結論付けた。

いずれも、「コロッケ入り」の食品であるから、本件商標

特機能的クレームの技術的範囲 平成30年3月28日判決（東京地裁 平成28年（ワ）第11475号 特許権侵害差止等請求事件）>>請求棄却
本件は、原告らが、被告に対して、特許第 4313531

ものと解すべきである。」としたうえで、（ア）明細書に、

号（以下、「本件特許」という。）に基づき、血友病治療薬実施例として第Ⅸ a 因子の凝血促進活性を実質的に増大である被告製品（エミシズマブ）の製造等、使用、譲渡等させる第Ⅸ因子又は第Ⅸ a 因子に対するモノスペシフィッ

に対する差止を請求した事件である。

ク抗体及びこれを利用した抗体誘導体の記載があること、

本件特許の請求項 1 は、「第Ⅸ因子または第Ⅸ a 因子に（イ）当業者は、技術常識に基づき、モノスペシフィック

対する抗体または抗体誘導体であって、凝血促進活性を増抗体の活性を維持しつつバイスペシフィック抗体（抗体の大させる、抗体または抗体誘導体（ただし、特定の抗体（詳2 本のアームがそれぞれ別の対象に結合できる抗体）を取

細略）を除く）。」というものであり、「抗原」及び「凝血得できたこと等を認定した上で、本件各発明の技術的範囲

促進活性」によって規定されていた（請求項 4 は省略）。

は、①「第Ⅸ a 因子の凝血促進活性を実質的に増大させ裁判所は、「特許請求の範囲が上記のように抽象的、機る第Ⅸ因子又は第Ⅸ a 因子に対するモノクローナル抗体

能的な表現で記載されている場合においては、その記載の（モノスペシフィック抗体）」又は②「その活性を維持しつ

みによって発明の技術的範囲を明らかにすることはでき

つ当該抗体を改変した抗体誘導体（バイスペシフィック抗ず、上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し、そ体も含む）」に及ぶとした。そして、被告製品は①に該当

こに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基しないモノスペシフィック抗体からバイスペシフィック抗づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただ体に交換させたものであるから、①又②に該当するとは認し、このことは、特許発明の技術的範囲を具体的な実施例

められず、技術的範囲に含まれないと判断し、原告の請求に限定するものではなく、明細書及び図面の記載から当業を棄却した。

者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれる

11

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.48
商国・地方団体等の著名標章、商標の類否 平成30年4月11日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10208号 審決取消請求事件）>>請求棄却
本件は、商願 2015-33387 号「マイナンバー実務号制度であるマイナンバー制度を意味する語として、本検定」（指定役務 : 第 41 類「技芸・スポーツ又は知識

願商標の指定役務の取引者、需要者に広く知られているの教授 , 検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関といえるから、「著名」であると認定した。そして、本する情報の提供」等）について、①公益に関する事業で願商標の要部については、「マイナンバー」の部分が著あって営利を目的としないものを表示する標章で、著

名標章と構成文字を同じくし、出所識別標識として強く名な「マイナンバー」の文字から成る標章（引用標章）

支配的な印象を与えるのに対し、「実務検定」の構成部と類似するから、商標法 4 条 1 項 6 号に該当し、②第分は、指定役務との関係では、「実務」の「検定」であ5756402 号「マイナンバー」（引用商標）と類似するることを一般的に表示するものにすぎず、出所識別標識

商標であるから、商標法 4 条 1 項 11 号に該当するととしての称呼、観念は生じないとして、「マイナンバー」

して、商標登録を受けることができないとした審決の取の部分を本願商標の要部と認定した。そのうえで、本願消訴訟である。

商標と引用標章（引用商標）「マイナンバー」は類似す

裁判所は、引用標章は、マイナンバー法に基づく社会保障・税番号又は個人番号、あるいは、社会保障・税番

特ると判断し、商標法 4 条 1 項 6 号、11 号ともに該当性を認めた。

食品組成物の「発明の課題」および「サポート要件」 平成30年5月24日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10129号 特許取消決定取消請求事件）>>請求認容（特許取消の異議決定の取消）

本件訴訟は、2 種類の成分の含有量が特定の範囲内での詳細な説明」から読み取れるのであればそれに従えばあることが規定された食品組成物（ライスミルク）の特十分であり、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発許発明に対する、異議申立（異議 2016-700420）の

明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定

決定の適法性が争われた事案である。当該異議申立の決することは必要でないし、相当でもない、（2）本件明定において合議体は、訂正請求による特許請求の範囲の細書の発明の詳細な説明からは、本件発明の課題（コ

減縮を認めつつ、明細書の実施例において出願人が設定

ク、甘味、美味しさ等を有するライスミルクを提供する

した当初の基準ではなく、前記減縮により訂正後の特許こと）が明確に読み取れ、かつ、少なくとも実施例に開発明の技術的範囲に属さなくなった実施形態を新たな基示されている実施形態における本件発明は、当初の基準準とみなし、その新たな基準に対してライスミルクのコとの比較により、当該課題を解決できるものと認識でき

ク、甘味、美味しさ等に優れているといえなければ発明

る、（3）当該異議の決定は、サポート要件の判断の前の課題が解決されたとはいえないところ、そのような課

提となる課題の認定自体を誤り、その結果、本件発明が題が解決されることは、実施例からも、技術常識からも発明の詳細な説明の記載から課題を解決できると認識で認識することはできないため、サポート要件は満たされきる範囲のものであるか否かについての判断をも誤っていないと判断した。なお、異議申立人が主張していたて、サポート要件違反を理由とする特許取消しの判断を進歩性に係る取消理由は、取消理由通知においては採用

導いたものであるから、違法であり、取り消されるべきされなかった。

である、と判示された。

本件訴訟の判決では、（1）「発明の課題」は、「発明本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第47号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2018年4月27日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

12