大野総合法律事務所

vol.62目

2022 年 1 月 28 日発行

C ontents

次

◦論

文

大

1

真之

6

弁護士 井深NFTの可能性 ◦ 商標・意匠News

サーキュラーエコノミーと商標権・意匠権の衝突 ◦海外 N e w s

Minerva V. Hologic事件（米国連邦最高裁 2021年6月29日判決）

◦特

許

入

門



◦判

例

紹

介

弁理士 土生

理

7

信人

9

弁理士 津田弁理士 大木11

論文
ThesisNFT の可能性
弁護士

１

井深

はじめに

本稿では、最近巷でよく耳にするようになった NFT について取り上げる。2021 年 3 月、大手オークションにおいて、
Beeple（ビープル）のデジタルアート作品「Everydays : the1First 5000 days」
が 6934 万 6250 ドル（日本円にして約75 億円）で落札されたことにより 2、NFT が話題となったのが記憶に新しく、そこで初めて NFT の存在を知ったという方も多いのではないだろうか。このように、NFT 自体が比較的新しい概念であることを踏まえ、NFT とは何なのかについて、まず一般的な説明を行ったうえ、今後の可能性について考察していく。

２

NFT とは⑴ 一般的意義
NFT とは、“Non-Fungible Token”の略語であり、直訳す
れば「非代替性トークン」ということになる。NFT はブロック〈脚「Everydays : the First 5000 days」脚注 1 より引用

注〉 

https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924
2
http://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ186GZ0Y1A310C2000000/
1

1

大Oslaw News Letter vol.62（2022.1）
チェーンの技術を利用してデジタルデータを流通させる仕組みであるが、同じくブロックチェーンの技術を用いたトークンとしては、ビットコインをはじめとする暗号資産が存在する。この暗号資産が“Fungible Token”、すなわち代替可能なデジタル資産であるのに対し、NFT は代替が不可能なデジタル資産である。
具体例を述べると、例えば、自分の持つ 1 ビットコインは、他人の持つ 1 ビットコインと同価値で交換可能であるように、
暗号資産は唯一無二のものではない。他方、例えば、NFT として発行されたスポーツ選手のトレーディングカードにおいても、選手の人気度によって価値が全く異なるように、同じ NFT として発行されたトレーディングカードだからといって同価値のものとして交換することはできない。すなわち、NFT はひとつひとつに固有の価値があり、個性の付加されたデジタル資産であるところに特色がある。
NFT が固有の価値を有する点は、改ざんができないというブロックチェーンの性質により担保されており、そのデータが本物であるという証明がなされるところに意義があると思われる。

よって、NFT に改ざんができないという性質が備わるのである。
なお、NFT に用いられるブロックチェーンの規格として最も多いのはイーサリアム財団の提供する ERC-721 であるが、技術的な観点のみでいえば、同一の規格や互換性のある規格であれ
ば、アプリケーションやプラットフォームの垣根を越えて NFTを移転できるという点にも NFT の魅力があり、これもブロック
チェーン技術を用いているからこその特徴である。
⑶ NFT の法的評価
NFT を保有すると、その NFT の対象となるデータを保有していることの証明がなされることから、データを所有しているといった表現が多々なされている。しかし、民法 206 条、85条によれば、所有権の対象となるのは有体物に限定されるため、無体物であるデータは所有権の対象とはならない。したがって、NFT についても所有権の対象となることはなく、NFT を所有しているといった表現は、法律的には不正確なものである。
また、NFT はコピーができないとよく耳にするが、この表現についても注意が必要である。NFT がコピーできないという表現の真意は、NFT が唯一無二であるとの証明がなされる点にある。具体的に述べると、ブロックチェーン技術を用いると、デー
タとその保有者との紐づけを改ざんできないことから、データとその保有者を紐づけている関係性が唯一であるとの証明がなされるのであり、いわばブロックチェーン上の証明書として機能するわけである。筆者は本稿冒頭で「Everydays : the First 5000
days」を引用したが、このように NFT はコンテンツ自体のコピーを技術的に防ぐものではなく、コピーができないという表現に惑わされないことが重要である。したがって、あるコンテンツ
が NFT として発行された場合、コンテンツ自体のコピーは技術的には可能であるため、著作権法の観点でいうと、コンテンツの複製が許諾されているのか否かといった事柄について、別途ライセンス条項として規定する必要がある。この点については後記 5にて詳しく述べる。

⑵ 技術的な仕組み
NFT はブロックチェーンの技術を用いていると述べたが、前提として、ブロックチェーン技術について簡単に解説する 3。
ブロックチェーンとは、ブロックと呼ばれるデータの単位を一定時間ごとに生成し、まさにチェーンのように連結していくことによりデータを保管するデータベースであり、ビットコインの中核技術を原型とする。ブロックには、スマートコントラクトの実
行などの取引データ（このような取引データを「トランザクショ
ン」という。
）が複数まとめられており、このブロックが連なるように保存された状態がブロックチェーンである。
ブロックチェーンの特徴としては、銀行のように中央主権的な管理者を持たず、利用するユーザー同士で管理する構造であるため、システム障害に強いと同時に低コストでサービスが運用できるという強みを有する。ブロックに記録される取引データ（トランザクション）はオープン化されており、誰もが確認できる一方、
トランザクションの具体的な取引内容はハッシュ関数によって暗号化されている。前置きが長くなったが、このハッシュ関数による暗号化の仕組みは NFT の特徴に密接に関連するものである。
ハッシュ関数とは、元データから一定の桁数の不規則な文字列（ハッシュ値）を生成する関数である。ハッシュ値は入力されたデータに固有な値であり、同一のデータであれば同じハッシュ値が生成される一方、少しでも異なれば全く異なるハッシュ値が生成される。そのため、あるブロック内の元データに手を加えられると、全く異なるハッシュ値が算出され、正しいハッシュ値と比較することで容易に改ざんを検出することができる。また、各ブロックには、ハッシュ関数によって暗号化されたトランザクショ
ンと直前のブロックデータのハッシュ値が含まれているため、後続するブロックのハッシュ値についてもすべて書き換える必要が出てくる。しかし、ハッシュ関数は生成された文字列から元デー
タを読み取ることができないという不可逆性を有しており、総当たりでハッシュ値を確認する以外にハッシュ値を求める方法がな
いため、ハッシュ値を求めること自体、非常に困難であり、それゆえ後続するブロックすべてのハッシュ値を書き換えることは事実上不可能である。このように、ブロックチェーン技術の下では改ざんができないのである。
以上述べたようなブロックチェーンの技術を用いることに〈脚

３

NFT の活用領域

NFT が活用される領域は様々である。今現在 NFT が活用されている場面でいうと、前述のアートに限らず、ゲーム、スポーツ、コレクターズアイテムなど多岐にわたる 4。NFT は固有の価値を有するデータを流通できるところに特徴があるため、基本的にアートのように転々流通を予定したコンテンツが NFT として発行される傾向にある。
また、流通させることに目が行きがちな NFT だが、その逆の用途もあり得る。その一例がチケットだ。例えば、野球の観戦チケットは、ダフ屋の横行により、チケットを購入できないという事態が生じている。この際、チケットを NFT として発行すれば、取引の記録が残るため、転売の記録がある場合には入場を規制するといった形で、悪質な転売の多くは防げるだろう。このように
NFT は流通させない方向での運用も可能である 5。
さらに、クラウドファンディングのような使い方も可能である 6。ある人がリターンとして NFT を発行したうえで出資を募り、その後の成功によって有名になった場合には、資金援助を行った NFT 購入者は NFT の価値の上昇に係る利益を獲得できる。
以上述べたとおり、NFT には様々な用途があるわけだが、その中でも筆者が特に可能性を感じているのは、メタバース（ネッ
トワーク上に構築された仮想現実空間）である。例えば、
メタバー

注〉 

酒谷誠一著『知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本［第 2 版］』168 頁以下参照。
4
https://coincheck.com/ja/article/4545
https://cham.money/en6
https://coinpost.jp/?p=280643
7
世界的ブランド BURBERRY はメタバース上のアバター NFT を発行している。
（https://www.burberryplc.com/en/news/brand/2021/Blankos.html）
3

2

大野総合法律事務所

スを用いたゲームにおいて、アバター 7 やアイテムが NFT として発行された場合、それ自体に資産価値が生まれ、そのデータを販売することで対価を得ることも可能である。デジタルアートやアバターの着せ替えに用いるファッションアイテムを作成・販売することで、利益を生むのも良いだろう。このように、メタバー
スと NFT を掛け合わせることで、新たな経済圏が生まれるのであり、ゲームで稼ぐことをはじめ、現実世界ではなく仮想世界のみで生計を立てるといった新たな可能性を示すものである。

3 つ目はプロプライエタリ型である。上記２つのタイプのプ
ラットフォームでは、クリエイターが NFT の背後にある知的財産についての権利を有しており、プラットフォームはクリエイ
ターに NFT の作成を促進しているにとどまる。これに対し、プ
ロプライエタリ型においては、プラットフォーム自身が作成した NFT のみを提供し、プラットフォーム以外が作成した NFTは販売されることがないため、当該 NFT に独占性と希少性があり、非常に高い需要と高値が生じることが多い。プロプライエ
タリ型の例としては、NBA Top Shot (Dapper Labs, Inc.)16、
Vee Friends, LLC17、Bored Ape Yacht Club (Yuga Labs
LLC)18 などが挙げられる。
⑵ 事例を用いた検討
NFT にまつわる法的論点は数多く存在するが、以下ではプラットフォーム関連の法的論点を主に取り上げる。ここではキャラク
ター 19 のライセンスプラットフォームを例に解説する。
［事例］キャラクタークリエイターである A がプラットフォー
ム X において、A の著作物であるキャラクターの NFT を発行し、B に販売した。

“BURBERRY DROPS NFT COLLECTION
IN MYTHICAL GAMES’BLANKOS BLOCK PARTY”
脚注 7 より引用

４

NFT とプラットフォーム⑴ プラットフォームの類型
NFT プラットフォームはそれぞれで構造が異なるが、大きくオープン型、キュレーション型、プロプライエタリ型の３つに分類されることがある 8。
1 つ目はオープン型である。オープン型のプラットフォームにおいて、クリエイターは、ウォレットに接続すれば、特段の制約なく NFT を発行できる。オープン型に位置付けられるものとしては、OpenSea (Ozone Networks, Inc.)9 と Rarible, Inc.10が挙げられる。
2 つ目はキュレーション型である。キュレーション型のプ
ラットフォームにおいては、どの NFT を発行し、掲載し、直接販売することを許可するかをプラットフォームが決定しており、オープン型に比べ、より限定的で排他的である。有名なキュレーション型に位置付けられるものとしては、SuperRare11、Foundation Labs, Inc.12、Known Origin Labs Ltd13、Nifty
Gateway, LLC14、MakersPlace (Onchain Labs, Inc.)15 な
どが挙げられる。
〈脚ア このような事例において、キャラクター NFT の販売契約
は AB 間で成立している。しかしながら、販売契約が成立したからといって、キャラクター表現についての著作権が Aから B に移転するものではなく、そのキャラクターを利用したいと考える B は A から一定の許諾（ライセンス）を受ける必要がある。キャラクターのライセンスプラットフォー
ムなので、X や A の利用規約 20 ないし NFT 販売契約の内容として、キャラクター NFT の購入者にキャラクター表現についての一定のライセンスが与えられることは当然盛り込まれているだろうが、ライセンスされる範囲には広狭があり、どの範囲での利用が許されるのかについては別途確認する必要がある。この点は後記 5 にて詳述する。
イ 次に、上記事例において、キャラクター表現が A ではな
く他人の著作物であった場合について考える。この場合、Aが勝手に発行したキャラクター NFT を購入した B は、キャ
ラクター表現についての利用権を取得できないため、当然のことながら、このキャラクターを利用することができない。こうした事態に対処するため、X の利用規約においては、
NFT 発行者に自らが正当な権利者であることを表明保証させる規定 21 などを設けているはずだが、それでも無権利者による NFT 発行を完全に防ぐことは難しいだろう。また、
この場合も、A が B に対して利用規約違反を理由とした損

注〉 James G. Gatto,“NFT License Breakdown: Exploring Different Marketplaces and Associated License Issues”, National Law Review, Volume XI,
Number 264 (September 21, 2021).
9
https://opensea.io/10
https://rarible.com/
11
https://superrare.com/
12
https://foundation.app/
13
https://knownorigin.io/
14
https://niftygateway.com/
15
https://makersplace.com/
16
https://nbatopshot.com/
17
https://veefriends.com/
18
https://boredapeyachtclub.com/#/
19
著作権法 2 条 1 項 1 号が「著作物」について、思想⼜は感情を創作的に表現したものであって、⽂芸、学術、美術⼜は⾳楽の範囲に属するものをいうと規定しているように、著作権は「表現」を対象に発⽣する。したがって、頭の中にイメージされる抽象的概念であるキャラクターには著作権が発⽣しないと考えられており、⼩説や漫画など、実際に描かれたキャラクターの表現に著作権が発⽣する。本事例のようなプラットフォームにおいては、プラットフォームに登録する時点でキャラクターの画像などを載せるはずなので、キャラクターの表現が存在しないことはまず考えられず、個々の表現にそれぞれ著作権が発⽣する。
20
利⽤規約は、NFT 発⾏者、NFT 購⼊者を含むプラットフォーム X の利⽤者のすべてが同意していることを前提とする。
21
キュレーション型のプラットフォームである Nifty Gateway の利⽤規約（2021 年 9 ⽉ 23 ⽇最終修正版）の第 5 条は、“You represent and warrant that (1) you
own and control all rights in and to your User Content and have the right to grant such licenses to us and our affiliates and our respective licensees,
successors, and assigns; and (2) all of your User Content do and will comply with these Terms of Use.”と規定している。
（https://niftygateway.com/
termsofuse）
8

3

Oslaw News Letter vol.62（2022.1）
害賠償責任を負うのか、キャラクター NFT の販売契約当事者間（A 及び B）で解決される問題なのか、それとも X が一次的に損害を補填するべきなのか、さらに、損害の範囲はどこまでか（直接損害に限るのか、間接損害まで含まれるのか）など、法的問題は数多く残り、それに対する解決は、以下に述べるように利用規約ないし NFT 販売契約の定め方に委ねられると思われる。

利用規約におけるライセンスの範囲の検討は極めて重要な事柄である。
１つ目の例として、ASICS が「THE ASICS SUNRISE RED™
NFT コレクション」を OpenSea のオークションで販売した際の ASICS の利用規約 22 のうちライセンスに関する規定を紹介する。
3. Rights.
(a)：ASICS grants you a worldwide, non-exclusive,
non-transferable (except as specifically provided
below in section 3 (b)), royalty-free license to display
the Art for your Licensed NFTs, solely for the yourown personal, non-commercial use.
(b)(ii)：ASICS is paid ten percent (10%) of the grossamounts paid by such party relating to the Licensed
NFT, including but not limited to any transfer priceand any other related compensation (e.g., (1) if thetransfer price is the Equivalent of $100,000 then
ASICS will be entitled to the Equivalent of $10,000or (2) if the transfer price is Equivalent to $100,000
and an additional $50,000 is paid as related use
fee then ASICS would be entitled to $15,000) andsuch payment shall be paid on the same terms andat the same time as you are paid
4. Restrictions.
You agree that you may not, nor permit any third
party to do or attempt to do any of the following
without express prior written consent from both
ASICS in each case:(i) modify the Licensed NFT, Name and Likenessand/or Art for your Licensed NFT in any way,
including, without limitation, the shapes, designs,
drawings, attributes, or color schemes;(ii) use the Licensed NFT, Name and Likeness and/or Art for your Licensed NFTs to advertise, market,
or sell any product or service;(iv) use the Licensed NFT, Name and Likeness and/or Art from Your Licensed NFTs in movies, videos, or
any other forms of media, except solely for Your own
personal, non-commercial use;(v) sell, distribute for commercial gain (including,
without limitation, giving away in the hopesof eventual commercial gain), or otherwisecommercialize merchandise that includes, contains,
or consists of the Licensed NFT, Name and
Likeness and/or Art from Your Licensed NFTs;(vii) otherwise utilize the Art from your Licensed
NFTs for Your or any third party’s commercial
benefit.

第 1 に、利用規約の違反が常に NFT 販売契約の債務不履行を構成するとは限らない。なぜなら、NFT を移転し、その対価の支払いがなされてさえいれば、基本的には販売契約の債務は履行されているとも評価し得るからである。このような疑念を生じさせないためにも、やはり利用規約ないし NFT 販売契約の内容として、利用規約違反が当事者間の NFT 販売契約の債務不履行を構成するとの点を明示的に規定する必要があるだろう。
第２に、利用規約の違反者が債務不履行責任を負うことを前提として、これを専ら NFT 販売契約の当事者同士で解決させるのか、それとも一次的にプラットフォームが損害を補填するのかといったことも必ず問題となるだろう。プラットフォームの信用を保つという観点だと一定の損害の補填は合理的であるという見方もある一方、ほとんどのプラットフォームはこうした場合に責任を負わないように対処する規定を置いている。仮にプラットフォームが損失を補填するとなると、抱えるリスクが大きく運営に支障をきたすことから、こうした規定を置くことは重要だと思われる。
第３に、仮にプラットフォームが一次的に責任を負うとした場合、賠償する損害の範囲も問題となる。外資系の IT 企業の多くは、契約書において損害を直接損害に限るとのスタンスを取っている。これは、例えば、納入したシステムの障害によりユーザーの業務が停止してしまったケースで考えた場合、システムの停止期
間中に、こういった取引で利益が得られたはずであるなどと言われてしまうと、法外な賠償額となり得るからである。これを仮に賠償範囲を間接損害まで広げるとなれば、当然システムの価格に跳ね返ってくる。こうした視点は、NFT プラットフォームにおいても通ずるところで、損害の賠償範囲と NFT 発行・販売の手数料は相関関係にあると思われる。NFT プラットフォームのようなビジネスモデルにおいては、より多くの人間が自由度をもって取引に参加できる仕組みが望ましいと思われるので、手数料の高騰はやはり避けたいところであり、したがって、利用規約においては、賠償範囲を直接損害に限る旨を定めることになるのではないだろうか。
以上述べてきたように、NFT プラットフォームの法的論点への対応は、利用規約を通じたビジネスジャッジそのものである。
どういったビジネスを思い描き、どのようなリスクを許容するかといった戦略次第で、NFT プラットフォームの形はいくらでも変わるだろう。

５

NFT とライセンス条項

前記４では主にプラットフォーム事業者の立場から検討したが、以下では NFT の対象となるコンテンツのライセンス条項について、具体的な利用規約を引用したうえで、NFT 販売契約の当事者である売主及び買主の視点から述べる。売主が NFT の対象となったコンテンツにつきどの範囲で利用を許諾するのか、裏を返せば買主が NFT を購入して実際にどのようなことができるかという事項は、NFT の販売・購入の目的や動機と直結するため、〈脚

上記利用規約第 3 条 (a) によれば、NFT 購入者は、第 3 条 (b)に規定されるものを除いて当該 NFT を販売することが認められていない。第 3 条 (b) において、NFT 購入者は当該 NFT を転売するに当たり、転売の支払総額の 10％を ASICS に支払うことが定められているが、これはいわゆる追及権 23 の考え方を取注〉 https://nft.asics.com/terms/
23
⼩川明⼦著『⽂化のための追及権』84 ⾴において、「追及権は、すでに⼈に売り払ってしまった作品が、転売される時、著作者が取引額の⼀部を⽀払ってもらえるという権利」との説明がある。EU 各国をはじめ、追及権を導⼊している国はあるが、⽇本の著作権法においては導⼊されていない。
224

大野総合法律事務所

り入れたものである 24。
また、第 3 条 (a)、第 4 条 (ii), (iv), (v), (vii) は NFT 購入者の商業的な利用を制限し、第 4 条 (i) は改変を制限しており、上記利用規約において、NFT 購入者に認められる使用の態様は具体的に定められている。
ここで取り上げた利用規約は NFT 販売者である ASICS の利用規約であり、オープン型のプラットフォームである OpenSeaの利用規約 Terms of Service（June 8, 2021）は NFT 購入
者に認められる権利に関して詳細に規定していない。
次の例としては、キュレーション型のプラットフォームである
Foundation Labs, Inc. の利用規約 25 を紹介する。

ASICS の利用規約と同様であるが、Foundation Labs, Inc. では、許される販売の範囲が広い点や禁止される改変が限定的である点で ASICS の利用規約と異なっている。
以上述べてきたとおり、NFT の売主がいかなるライセンスを付与するかは、プラットフォーム毎に異なっており、NFT 販売者の定める利用規約やプラットフォームの利用規約の内容次第である。したがって、NFT の売主の視点だと、売主が思い描くビ
ジネスに応じて、適宜適切なライセンスの範囲を見極めていけばよい。特に、OpenSea のように、プラットフォームの利用規約においてライセンスの範囲が詳細に定めていないプラットフォー
ムにおいては、売主は、自らの利用規約でライセンスの範囲を決定できるので、自由度をもって自己の経営判断により、NFT を用いたビジネスモデルを構築できると考えられる。ただし、自由度があるからこそ適宜適切な規定を考える難しさがあるとの評価も可能であろう。
一方で、Foundation Labs, Inc. のようにプラットフォームの利用規約においてある程度詳細にライセンスの範囲が決まっている場合、売主がライセンスの範囲を決定する場面は制限される
反面、プラットフォームの決定したビジネスモデルを前提できる
点で、NFT を用いたビジネスに参入しやすいとも評価できる。
したがって、NFT の売主は、一定のコンテンツを NFT として発行するに当たって、どのプラットフォームにおいて発行するかを見極めていく必要があるだろう。
以上はライセンスの範囲について、NFT の売主の視点で述べたが、裏を返せば NFT の購入者に与えられる一定の許諾がどの範囲であるかという問題でもある。したがって、NFT の購入者
としては、当該 NFT を購入した目的が果たせるかどうかを確認するうえでも、NFT 販売者ないしプラットフォームが定める利用規約の内容を購入前に十分検討することが要求される。

Collectors have the right to sell, trade, transfer, or
use their Digital Artwork, but Collectors may not
make“commercial use”of the Digital Artwork.
The Collector agrees that it may not, nor permit
any third party, to do or attempt to do any of theforegoing without the Creator’s express priorwritten consent in each case: (i) modify, distort,
mutilate, or perform any other modification to theWork which would be prejudicial to the Creator’shonor or reputation; (ii) use the Digital Artwork to
advertise, market, or sell any third party product orservice; (iii) use the Digital Artwork in connection
with images, videos, or other forms of media that
depict hatred, intolerance, violence, cruelty, or
anything else that could reasonably be found toconstitute hate speech or otherwise infringe upon
the rights of others; (iv) incorporate the Digital
Artwork in movies, videos, video games, or any
other forms of media for a commercial purpose,
except to the limited extent that such use isexpressly permitted by these Terms or solely foryour Collector’s personal, non-commercial use; (v)sell, distribute for commercial gain, or otherwisecommercialize merchandise that includes, contains,
or consists of the Digital Artwork; (vi) attempt totrademark, copyright, or otherwise acquire additional
intellectual property rights in or to the Digital
Artwork; (vii) attempt to mint, tokenize, or createan additional cryptographic token representing
the same Digital Artwork, whether on or off of theFoundation Platform; (viii) falsify, misrepresent,or conceal the authorship of the Digital Artwork;or (ix) otherwise utilize the Digital Artwork for
the Collector’s or any third party’s commercial
benefit.

６

NFT の活用方法は無数にあるとともに、各プレイヤーが利用規約の規定を通じて企図するビジネスモデルを構築できることが示せたのではないだろうか。今後 IP コンテンツを生かす一手段として NFT の活用が期待されるところである。特に、例えば漫画の世界でいえば ONE PIECE に代表されるように、日本には世界に誇れるコンテンツが数多く存在する。こうした素晴らしいコンテンツを世界に発信していくうえで、各プレイヤーがビジネ
ス戦略の一手段として NFT を利用していくことには大きな可能性があり、日本にとっても絶好の機会であると思われる。
一方で、あくまで NFT はコンテンツを生かす手段であって、主役は各コンテンツである。したがって、魅力的なコンテンツの存在が不可欠であるのは間違いない。NFT 関連の市場が拡大するほどに、NFT にまつわる制度がブラッシュアップされていくのと同時に、魅力的なコンテンツが生まれることも期待できる。
こうしたことから、コンテンツと NFT は、車の両輪の関係にあるといえよう。NFT の発展、そして、更なる魅力的なコンテンツの出現を切に願い、今後もこのテーマに注視していきたい。

ここで、“Collectors have the right to sell, trade, transfer,or use their Digital Artwork, but Collectors may not make“commercial use”of the Digital Artwork.”との規定がある
ように、NFT 購入者は、デジタルアート作品を販売、取引、譲渡、又は使用する権利を有する一方、デジタルアート作品を商業利用することはできない。商業的利用が認められない点は、上記
〈脚

最後に

注〉 

同様の規定を設けた利⽤規約としては以下の各リンクを参照。
https://delorean40nft.com/terms-and-conditons.html
https://nft.bucks.com/terms/
https://www.bentley.edu/nft-terms-conditions
25
https://foundation.app/terms
245商標・意匠News

Oslaw News Letter vol.62（2022.1）

Trademark News

サーキュラーエコノミーと商標権・意匠権の衝突
弁理士

土生

真之

件とならない「著名表示冒用行為」（不競法２条１項２号）に該

１．はじめに当する可能性もある３ため、アップサイクル製品を手掛ける際には、廃棄品の商標を不用意に用いないように注意を払う必要があ

近年、「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」という言葉をる。

耳にする機会が増えている。これは、従来からある「3R（Reduce・
Reuse・Recycle）」の概念を更に推し進めて、原材料の調達・

また、アップサイクル製品と関係する知財は商標権に限らな設計段階から、資源の回収・再利用を前提とし、廃棄ゼロを目指

いため、他の知財にも注意を払う必要はある。例えば、図２のよすものである。今日、持続可能な環境・社会の観点から経済モデ

うにバッグの持ち手の部分の意匠が登録されている場合、当該意ルの転換の必要性が広く認識されてきており、ライフサイクルを匠の実施品の廃棄品から持ち手部分を流用して新たなデザインの終えた製品を廃棄してしまう従来のリニアエコノミー（直線型経バッグに再生すると、権利消尽の成立は否定され、意匠権侵害と済）からサーキュラーエコノミーへの変化の潮流が生じている。

なる可能性がある４。仮に、製品が一旦廃棄されるに至った後もしかし、サーキュラーエコノミー活動と知的財産権が衝突する

市場での効用を終えていないと社会通念上認識されている場合にことがあるため、事業者としてサーキュラーエコノミー活動に参は、前記事例の場合も消尽が加する際には、知財についても留意が必要である。

成立すると解される余地はあ

本稿では、特にアップサイクル製品（再生利用製品）の販売にるかもしれないが、現在のとおける商標権・意匠権との関係について整理してみたい。

ころそのような社会通念が形成される状態には未だ至って

２．アップサイクル製品と商標権・意匠権侵害いないと思われる。なお、リライフサイクルを終えた製品をリサイクルする際に、デザイン

サイクル品について、特許権やアイデアという新たな価値を付加して新しい製品に再生するこの消尽を否定しつつも、権利とがある。アップサイクリングと呼ばれる手法であるが、中には濫用を認めた裁判例５もあり、図１の製品 （「チキンラーメン」の包装フィルムを使ったバッグ）

注目される。

１のように廃棄品のブランドロゴをそのままデザインとして活かす

３．結び

手法も見られる。
図１

図２（意匠登録１６９６５７２号）

しかし、一旦流通した製品に現行の知的財産法は、大量生産大量消費による経済拡大を是

改変を加えたものに元の商標が表とするリニアエコノミー時代の価値観の下で立法された法律であ示されている場合には、元の製品

り、法律上、再生利用製品の取り扱いについての明文規定はない。

との同一性を欠き、商標の出所

これらの製品の扱いについて正面から検討すべき時期が来ている

表示機能、品質保証機能を害するのかもしれないが、立法的解決にはまだまだ時間を要するであろとして、商標権侵害と認定されう。

ることがある。例えば、内部をその間は、法解釈による対応以外に、私的なルール作りでの対改造したゲーム機に「HACKER

応も考えられる。社会の価値観が変化する中、今後は、アップサ

JUNIOR」という自己の商標を付したが、商標権者の商標「Family

イクル製品に寛容な態度を示すことがむしろ企業の価値を高める

Computer」の商標を残したまま販売した行為について、商標ことに繋がるかもしれない。二次創作物利用の原則自由を規約で権侵害が認められている２。

謳い、人気コンテンツに成長した初音ミクのように、アップサイ

販売時にアップサイクル製品であることの明示やアップサイ

クルフリー宣言（無論、身体生命の危険を伴う製品や競合品は認

クル製品自体の商標の表示等があれば、それが出所の混同を否定めない等の留保はあって然るべきである）をすることで、再生利する所謂「打ち消し表示」として評価され、侵害が否定される余用製品との共存を図る企業が出てくるかもしれない。
何れにせよ、経済環境の変化に対応して、事業者は知的財産権地もないわけではないが、そのような評価がされることは例外的と上手に付き合っていくことが必要である。

である。また、元の製品の商標が著名である場合には、混同が要
〈脚

注〉 

出典：https://ideasforgood.jp/glossary/upcycle/ 当該製品は日清食品自身が関与しているため、商標権侵害の問題は生じない。
HACKER JUNIOR 事件（東京地裁平成 4 年 5 月 27 日判決・昭和 63 年（ワ）第 1607 号）参照
3
JUNKMANIA 事件（知財高裁平成 30 年 10 月 23 日判決・平成 30 年（ネ）第 10042 号）参照
4
使い捨てカメラ事件（東京地裁平成 12 年 8 月 31 日判決・平成 8 年（ワ）第 16782 号）参照
5
情報記憶装置事件（東京地裁令和 2 年 7 月 22 日判決・平成 29 年（ワ）第 40337 号）参照
1
2

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海外
News

Oslaw News Letter vol.62（2022.1）

Overseas News

Minerva V. Hologic 事件 1
（米国連邦最高裁 2021 年 6 月 29 日判決）
弁理士

津田

理

を行わなかった場合には、不公平はなく、譲渡人禁反言を適1．事件の概要

用する理由はないとした。

本事件では、譲渡人禁反言が制限されるか否かが争われた。
Truckai 氏は、1990 年代の後半に、異常な子宮出血をそして、最高裁は、特許無効の主張と矛盾する明示的または暗黙的な表明の例として、以下の 3 つを挙げた。

治療するデバイス（「NovaSure システム」とも呼ばれる。）⑴ 発明者が特許クレームに関して有効性の保証を行う前を発明した。NovaSure システムでは、透湿性のアプリケーに譲渡が行われた場合（例えば、従業員が雇用中に開発

ターヘッドが用いられている。Truckai 氏は、連邦特許商標

する可能性のある将来の発明の特許権を雇用主に譲渡し庁（USPTO）に特許出願（US Appl. No.: 09/103,072。
以 下、「Truckai 出 願 」 と い う。） を 行 い、 将 来 の 継 続 出た場合）⑵ 後の法整備により、譲渡時に与えられた保証が無関係

願 も 含 め て Truckai 氏 の 会 社（Novacept 社 ） に 譲 渡 をになった場合し た。USPTO は、 デ バ イ ス の 特 許 を 発 行 し た。 そ の 後、

⑶ 特許クレームが譲渡後に変更され、譲渡人禁反言を適Novacept 社 は、 特 許 出 願 の ポ ー ト フ ォ リ オ と と と も に用する理由が失われた場合（例えば、発明者が特許出願

Hologic 社に買収された。

を譲渡した場合、譲受人は特許のクレームを拡大するこ2008 年、Truckai 氏 は、Minerva 社 を 設 立 し、 異 常 なとができるが、新しいクレームが古いクレームよりも実

子宮出血を治療する新しいデバイス（「Minerva 子宮内膜切質的に広いと仮定すると、譲渡人は新しいクレームの有除システム」とも呼ばれる。）を開発した。Minerva 子宮内効性を保証しておらず、譲渡人がそのような表明をしな

膜切除システムでは、水分不透性のアプリケーターヘッドがかった場合）

用いられている。

3．考察

一方、Hologic 社は、NovaSure システムの特許出願に基づいて継続出願（US Appl. No.: 13/962,178。以下、Truckai 出 願（Truckai 氏 が Novacept 社 に 譲 渡 を し た「Hologic 継続出願」という。）を行った。Hologic 継続出願

特許出願）には、次のようなデバイスのクレームがある（以では、透湿性であるか否かに関係なくアプリケーターヘッド

下、「出願クレーム 16」という。以下で紹介するクレームを一般的に含むという内容でクレームされており、USPTO

において、下線、太字および和訳は筆者が付加した。）。

は、Hologic 継続出願について特許（US 9,095,348 B2）
16. An ablation and/or coagulation apparatus forを発行した。
その後、Hologic 社は、Minerva 社を特許侵害で訴えた。

use in delivering energy to tissue for ablation, theapparatus comprising:

地方裁判所では、Minerva 社は、Hologic 継続出願で新しく追加されたクレーム（透湿性であるか否かに関係なくアプ

an electrode array carried by an elongate

リケーターヘッドを一般的に含むというクレーム）が、もと

member, the array including a fluid permeableの特許出願に記載された範囲を超えているとして特許の無効

elastic member having insulating and conductiveを主張した。これに対し、Hologic 社は、譲渡人禁反言のregions thereon 細長部材によって担持され る 電 極 ア

法理により、特許無効を主張できないと反論した。

レイが、電極アレイ上に絶縁および導電性領域を有する

譲渡人禁反言について、地方裁判所は、Hologic 社の主張

流体透過性の弾性部材を有する , the electrode arrayを認めた。連邦巡回控訴裁判所では、譲渡人禁反言に関連すconfigured to permit moisture generated during

る部分の確認が行われた。

ablation to pass actively and/or passively into theelectrode array and away from underlying tissue;

2．最高裁の判断

a source of radio frequency energy electrically

最高裁は、譲渡人禁反言には制限があり、公平な取引の原

coupled to the conductive regions of the array.

則が機能する場合にのみ適用されるとした。例えば、譲渡人が、特許クレームが有効であることを保証する場合に、そのこの出願クレーム 16 では、「細長部材によって担持される

後にその有効性を否定することは公平な取引に反するが、譲電極アレイが、電極アレイ上に絶縁および導電性領域を有す

渡人が特許無効の主張と矛盾する明示的または暗黙的な表明

る流体透過性の弾性部材を有する」ことが特徴とされている。

〈脚
1

注〉 

https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9ol1.pdf

7

Oslaw News Letter vol.62（2022.1）
こ れ に 対 し、Hologic 継 続 出 願 の デ バ イ ス の ク レ ー ム

特許（US 9,095,348 B2）の図 2（符号の説明は筆者が付した。）（Minerva 社を特許侵害で提訴したデバイスのクレーム。以
電極担持手段下、「継続クレーム 1」という。）は、以下のとおりである。

電極

アプリケーターヘッド

電極アレイ
電極

1. A device for treating a uterus comprising:an elongate member having a proximal portion anda distal portion, the elongate member comprisingan outer sleeve and an inner sleeve slidably andcoaxially disposed within the outer sleeve;an applicator head coupled to the distal portion,
the applicator head defining an interior volume
and having a contracted state and an expanded
state, the contracted state being configured fortranscervical insertion and the expanded state
being configured to conform to the shape of theuterus, the applicator head including one or more
electrodes for ablating endometrial lining tissue of

31. An ablation and/or coagulation apparatus forthe uterus（アプリケーターヘッドが、子宮の子宮内膜

use in delivering energy to tissue for ablation, the

内膜組織を切除するための 1 つまたは複数の電極を含む）;

apparatus comprising:a handle coupled to the proximal portion of the

an elongate member;

elongate member, wherein the handle comprises

a deployment mechanism carried by the elongate

a frame, a proximal grip and a distal grip pivotally

member, the deployment mechanism moveableattached to one another at a pivot point andbetween a retracted position and a plurality ofoperably coupled to the applicator head so thatlaterally expanded positions;when the proximal grip and the distal grip are moved

an electrode array carried by the deployment

closer together, the applicator head transitions frommechanism（展開機構によって担持される電極アレイ）;
a sheath slidably disposed over the electrodethe contracted state to the expanded state;array;

a deflecting mechanism including flexures
disposed within the applicator head, the flexuresa handle coupled to the sheath and deployment

including first and second internal flexures and firstmechanism, the handle moveable between an

and second external flexures, the first and second

insertion position in which the sheath is disposed

external flexures being coupled to the outer sleeveover the electrode array and the array is in an

and the first and second internal flexures being

unexpanded condition, and a deployment position

coupled to the inner sleeve, wherein the deflecting

in which the electrode array extends from the distalmechanism is configured so that translating theend of the sheath and is in one of its expanded

inner sleeve relative to the frame causes the

positions;limiting means for selectively limiting lateralapplicator head to transition from the contracted

expansion of the deployment mechanism and forstate to the expanded state; andselectively limiting longitudinal extension of the

an indicator mechanism operably coupled to thearray from the sheath; andinner sleeve, the indicator mechanism configured toa source of radio frequency energy electricallyindicate a dimension of the uterus.

coupled to the array.
この継続クレーム 1 では、「アプリケーターヘッドが、子宮の子宮内膜内膜組織を切除するための 1 つまたは複数の

この出願クレーム 31 では、「展開機構によって担持され電極を含む」ことが規定されているものの、電極が流体透過る電極アレイ」とだけ規定されており、「流体透過性」につ性を備えているか否かについて何ら限定されていない。

いて何ら限定されていない。

したがって、「流体透過性」については、新しいクレーム（継したがって、新しいクレーム（継続クレーム 1）が古いク

続クレーム 1）が古いクレーム（出願クレーム 16）よりもレーム（出願クレーム 31）よりも実質的に広いとは必ずし実質的に広いと考えることができる。

も言えないとも考えられる。
Hologic 社の新しいクレームが、Truckai 氏が譲渡した古

一方、Truckai 出願には、以下のようなデバイスのクレーいクレームよりも実質的に広いかどうかについては、連邦巡

ム（以下、「出願クレーム 31」という。）もある。

回控訴裁判所に差し戻されたため、連邦巡回控訴裁判所の判断が待たれるところである。

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.62（2022.1）

Patent Intro

弁理士

大木

信人

［3］
 他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請Q. 拒絶理由通知書に、< 特許法第 50 条の 2 の通求前に本願の出願人が知り得る状態にあったこと知を伴う拒絶理由通知 > と記載がありました。

・知り得る状態にあったとは、本願の出願審査の請求前に、これはどのようなものなのか、
教えてください。

他の特許出願の拒絶理由通知が本願の出願人の下に到達している場合、他の特許出願が出願公開される等して

1．特許法第 50 条の 2 の通知とは他の特許出願の拒絶理由通知を、本願の出願人が閲覧で特許法第 50 条の 2 の通知（以下、「本通知」と記載する）は、

きた場合等が例示されます。

分割出願等の審査において、審査官が拒絶理由を通知しようと

なお、特許法第 50 条の 2 は、平成 18 年の特許法改正でする場合に、その拒絶理由が原出願等（以下、「他の特許出願」

新設され、本通知の対象となるのは、平成 19 年（2007 年）と記載する）
において既に通知されたものと同一であるときに、

4 月 1 日以降の出願となります。

その情報が併せて通知されるものです。

2．特許法第 50 条の 2 の通知を伴う拒絶理由通知への対応

本通知は、拒絶理由を通知しようとする特許出願（以下、「本⑴ 補正の制限願」と記載する）が、以下の［1］から［3］までの全てに該当していると判断される場合に通知されます。

 本通知を伴う拒絶理由通知への応答において、補正は以［1］
 本願及び他の特許出願の少なくともいずれかが分割出

下に掲げる要件 1 を全て満たすものに制限されます。特に、当該拒絶理由通知が本願における「最初」の拒絶理由通知願であること・
「少なくともいずれかが分割出願」とされていますので、に該当するとしても、特許請求の範囲についてする補正の目的が制限される点にご注意ください 2。

本願が他の特許出願の分割出願（子出願又は孫出願）である場合、本願が他の特許出願の親出願である場合、本願と他の特許出願がいずれも同じ特許出願の分割出願(i) 新規事項を追加する補正でないことである場合等が例示されます。

(ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと［2］
 本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知にお(iii) 特許請求の範囲についてする補正であって、(a) からける拒絶理由と、根拠条文及び具体的な内容が同一であ(d) までに掲げる事項を目的とする補正であること（目ること

的外補正でないこと）(a) 請求項の削除・補正の却下の決定、拒絶査定等は「拒絶理由通知」ではないため、それらのみに記載されている拒絶理由の内容(b) 特許請求の範囲の限定的減縮と同一であっても、本通知は通知されません。

(c) 誤記の訂正(d) 明瞭でない記載の釈明・本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理〈脚1
2

由通知にも複数の拒絶理由が存在する場合、本願の拒絶  さらに、上記 (b) を目的とする補正については、補理由の一つでも他の特許出願の拒絶理由通知における正後における特許請求の範囲に記載されている事項に拒絶理由と同一であれば、本通知が通知されます。

より特定される発明が独立して特許を受けることがで

注〉 

特許法第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項まで
特許法第 17 条の 2 第 5 項

9Oslaw News Letter vol.62（2022.1）
きるものでなければなりません（独立特許要件）。

3．特許法第 50 条の 2 の通知を受けないために第 50 条の 2 の規定の趣旨は、出願人に対し他の特許出願⑵ 特許法第 50 条の 2 の通知をすることが不適当であった場合の審査において通知された拒絶理由を十分に精査することを促 本通知をすることが不適当であった場合には、出願人はすことにあり、それにより他の特許出願において既に拒絶理由意見書等においてその旨主張することが可能です。

通知がされている発明について、その拒絶理由を解消しないま 本通知をすることが不適当である場合とは、例えば、他

ま分割出願を行うことを抑止することにあります。

の特許出願の拒絶理由と同一でない場合や、本通知の対象

一方で、他の特許出願の審査において拒絶理由通知がなされとならない拒絶理由が通知された場合等が挙げられます。

た発明について、分割出願を行い再度、権利化を目指すことは本通知の対象とならない拒絶理由としては、他の特許出願

一般的に行われていることです。このような分割出願においての審査において適切でないと判断されたものが挙げられ、本通知を伴う拒絶理由通知を受領した場合には、たとえそれが

例えば、他の特許出願の審査において、拒絶理由として通その出願における最初の拒絶理由通知であったとしても、上述

知されたものの、その理由が適切でない旨の主張が意見書のとおり特許請求の範囲の補正に制限がかかりますので、実質等でなされたことによって解消された拒絶理由等が例示的に「最後の拒絶理由通知」を受けたに等しいものとなります。

されます。

この結果、応答の選択肢や機会を失い、結局十分な対応ができ 本通知を伴う拒絶理由通知に対して補正がされた場合ず、さらなる分割出願を繰り返し行うような事態を招く虞があにおいて、意見書等における出願人の主張を勘案して再検ります。このような分割出願を行う際には、本通知を受領しな討した結果、本通知をすることが不適当であったと審査官

いように十分な対策をとっておくことが特に重要です。

が判断する場合には、審査官は補正却下の決定をすること

審査官は、上申書において、本願の明細書等が他の特許出願

なく補正を受け入れ、補正後の出願に対し、先に通知したの拒絶理由通知に係る拒絶理由を解消している旨の説明がなさ

拒絶理由が解消されていない場合であっても、またその補れている場合には、その内容を参酌して、本通知を行うか否か

正によって通知することが必要となった拒絶理由のみをを判断するとされています 5。分割出願を行う際に出願人に要）であっても、再通知する場合（「最後の拒絶理由通知 3」

請される上申書 6 のなかで、本願の発明が他の特許出願の拒絶度「最初の拒絶理由通知」として通知します。

理由通知に係る拒絶理由に該当しないことを明らかにしておく

 ただし、本通知をすることが不適当であった場合においことは、非常に有効であるといえます。

て、出願人が意見書等において、本通知をすべきでなかっまた、特許請求の範囲の記載は、他の特許出願の拒絶理由通たことを主張し、それを前提に補正をしていると審査官が知に係る拒絶理由に該当しないことが明らかでない限り、当該認める場合には、本通知は行われなかったものとして取り拒絶理由が解消されていると考えられる範囲に減縮して記載す扱われます。したがって、補正後の出願に対し、先に通知るのが好ましいといえます。さらに、本通知を伴う拒絶理由通した拒絶理由が解消されていない場合には、拒絶査定とな知を受領した場合には、上記目的外の補正を行うことができな

り、また、その補正によって通知することが必要となった

くなりますので、必要に応じて、請求項の追加・補充を行って拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」

おくと良いと思います。
いずれにしましても、第 50 条の 2 の規定の趣旨に沿って、が通知されます。
 なお、本通知を伴う拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通他の特許出願において既に通知された拒絶理由について十分に知」である場合には、本通知をすること、及び「最後の拒精査検討を行うことが肝要といえます。

絶理由通知」とすることのいずれもが不適当であった場合に限り、上記と同様に取り扱われます 4。

〈脚

注〉 

「最後の拒絶理由通知」とは、原則的に「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知をいいます。
特許・実用新案審査基準第 I 部第 2 章第 3 節 2.24特許・実用新案審査基準第 VI 部第 1 章第 2 節 4.2.2
5特許・実用新案審査基準第 VI 部第 1 章第 2 節 3.1
6特許・実用新案審査ハンドブック第 VI 部第 1 章 6104
3

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

単なる補助者とはいえない者の発明者としての認定基準 知財高裁令和3年3月17日判決（令和2年（ネ）第10052号 特許権持分一部移転登録手続等請求控訴事件）>>控訴棄却

本件は、癌治療剤に係る特許発明について、控訴人が大具体化に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に学院在籍中に行った実験から得られた知見をまとめた論文に関与した者であっても、その関与が、特許発明の技術的思想基づくものであるから、控訴人は同発明の共同発明者であり、との関係において、創作的な関与に当たるものと認められ本件特許は、共同出願違反によりされた旨主張して、本件特ないときは、発明者に該当するものということはできない。
」

許権の持分の移転登録手続を請求等し、上記共同出願違反のと判示した。その上で、控訴人は特定の細胞の組合せを用い特許出願が控訴人に対する不法行為を構成するとして、共同た実験を行うことを提案し、指導教授の指導、助言を受けな

不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
原判決は、がら、自らの研究として本件発明を構成する個々の実験を現

控訴人の本件発明における役割は補助的なものであったとし

実に行ったものと認められるから、単なる補助者にとどまるて、発明者であるとは認めず、上記特許権一部移転登録手続

ものとはいえないとした一方で、控訴人は上記特定の細胞の請求及び損害賠償請求を棄却した。控訴人はこれを不服とし組合せを使用してどのような実験を実施するかというアイデて、本件控訴を提起した。

アや、上記組合せ実験の後の展望を有していなかったものと控訴審では発明者の判断基準について、「特許発明の『発認められると指摘した。このため、上記実験の遂行に係る控明者』といえるためには、特許請求の範囲の記載によって具訴人の関与は、本件発明の技術的思想との関係において、創体化された特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決

作的な関与に当たるものと認めることはできないと述べ、控手段）を着想し、又は、その着想を具体化することに創作的訴人を発明者として認めず、控訴を棄却した。

に関与したことを要するものと解するのが相当であり、その特クレームにおける用語の解釈 東京地裁令和3年5月18日判決（平成31年（ワ）第2675号 侵害差止等請求事件）>>請求認容

本件は、発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許学的意味での楕円の形のほか、水滴などともいわれるそれに権者である原告が、被告製品が本件特許の技術的範囲に属す

近い形も含むものであり、また、長手方向の端が同じ曲率でるものであると主張して、差止請求等を求めた事案である。

はない形状も楕円形と呼ばれることがあるといえると判断し本件明細書に「楕円形」の意義につき本件特許明細書内に特た。

段の定義はなかったところ、クレームに記載されている「楕

また、本件特許の図面で示された楕円の形状は、直線の上辺、下辺を有していて、幾何学的な楕円ではなく、楕円に円形」という用語の解釈が争点になった。
裁判所は、「楕円」とは一般的に「円錐曲線（二次曲線）

近い形といえるとも判断した。

の一。幾何学的には一平面上で二定点（F、F’）からの距離さらに、本件発明の先端部を「楕円形」にした技術的意の和（FP+F’P）が一定であるような点 P の軌跡。
」を意

義に関し、本件発明では「かえし」がないために矢が抜きや味すること、また辞書によれば「楕円形」について「楕円状すいこと、上下方向の重心が均等であり、また、従来技術のをなす形、あるいは、それに近い形。
」等と説明されたりす

釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方

ること、長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状の向の重心を前寄りに寄せることにあるといえることを示した

こたつの天板について、「楕円形こたつ」等と記載されたり、上で、被告製品の先端部も本件発明と同じ効果を奏するもの

長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状の水色の画であると判断し、結論として、被告製品が本件発明の技術的像について、「楕円形ブルー水滴」と記載されたりしたもの

範囲に属すると判断した。

があることを挙げた上で、「楕円形」は、一般的には、幾何11Oslaw News Letter vol.62（2022.1）
商

大野総合法律事務所「他人の氏名」を含む商標該当性 知財高裁令和3年8月30日判決（令和2年（ネ）第10126号 審決取消請求事件）>>請求認容（審決取消）

本願商標は、音楽的要素及び「マツモトキヨシ」という通は、音商標を構成する音から人の氏名を連想、想起するも言語的要素からなる音商標で、本件は、拒絶査定不服審判請のと認められないときは、当該音は一般に人の氏名を指し示

求不成立審決の取消訴訟である。知財高裁は、商標法 4 条

すものとして認識されるものといえないから、
当該音商標は、

1 項 8 号の趣旨に照らせば、「音商標を構成する音が、一般同号の『他人の氏名』を含む商標に当たるものと認めることに人の氏名を指し示すものとして認識される場合には、当該はできないというべきである」と判示した。そして、
「本願

音商標は、
『他人の氏名』を含む商標として、その承諾を得商標の登録出願当時（出願日平成 29 年 1 月 30 日）、本願ているものを除き、同号により商標登録を受けることができ商標に接した者が、本願商標の構成中の『マツモトキヨシ』

ないと解される」が、商標法 4 条 1 項 8 号は、「出願人のという言語的要素からなる音から、通常、容易に連想、想起

商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利するのは、ドラッグストアの店名としての『マツモトキヨシ』、

益の調整を図る趣旨の規定であり、音商標を構成する音と同企業名としての株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグ一の称呼の氏名の者が存在するとしても、当該音が一般に人

ループ会社であって、普通は、『マツモトキヨシ』と読まれの氏名を指し示すものとして認識されない場合にまで、他人る『松本清』、『松本潔』、『松本清司』等の人の氏名を連想、の氏名に係る人格的利益を常に優先させることを規定したも想起するものと認められないから、当該音は一般に人の氏名のと解することはできない」として、「音商標を構成する音を指し示すものとして認識されるものとはいえない」
として、と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、取引の実情に

本願商標の「他人の氏名」を含む商標該当性を否定し、審決照らし、商標登録出願時において、音商標に接した者が、普を取り消した。

商

商標の類否判断と取引の実情（令和3年（行ケ）第10028号

知財高裁令和3年9月21日判決
審決取消請求事件）>>請求認容（審決取消）

本件は、「ヒルドイド」の商標権者（原告）による商標登れた。⑴知財高裁令和 3 年 8 月 19 日判決 令和 3 年（行録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。被告ケ）10030 号では、被告商標「ヒルドソフト」（5 類）は商標「ヒルドマイルド」（5 類）の商標法 4 条 1 項 11 号

不可分一体の造語であり、原告商標とは非類似と判断され該当性及び 15 号該当性が争われた。原告は、(i)「ヒルドイド」た。また、4 条 1 項 11 号で考慮される「取引の実情」とが 60 年に亘り販売され高い売上占有率を有していること、は、商標の指定商品又は指定役務一般に係る取引に関する実(ii) 原告商標は造語であり、「ヒルド」を冠した薬剤は平成情であるとして、原告主張事実は考慮されなかった。また、

11 年以降原告商品のみであること、(iii) 市場において原告

同項 15 号については、原告主張事実を考慮しても、原告

商品と「ヒルド」を冠する商品との間で実際に誤認混同が生

商標が「ヒルド」と認知されているとはいえず、出所の混同じている事実等（以下「原告主張事実」という）を主張した。

を生じる虞があるとは認められないとして該当性が否定され裁判所は、被告商標のうち「マイルド」の語は識別力が弱く、た。⑵知財高裁令和 3 年 10 月 6 日判決 令和 3 年（行ケ）さらに上記 (ii) より「ヒルド」部分が要部であると認定した。

10032 号では、被告商標「ヒルドプレミアム」（3 類）のまた原告主張事実を斟酌し、需要者の間で「ヒルド」は「ヒ

要部は「ヒルド」だが、一体不可分の造語である原告商標とルドイド」を意味するものと認識されていたと認定し、被告は非類似と判断された。また原告主張事実は上記⑴と同様の商標は 4 条 1 項 11 号に該当する旨判断された。なお、同理由により 4 条 1 項 11 号の判断においては考慮されなかっ項 15 号については判断されていない。

た。同項 15 号についても、原告商標は「化粧品」の分野で一方、同時期に本件とは別の部で「ヒルド」を含む別商周知著名であったとまではいえないとして該当性が否定され標についても争われたが、以下のとおり異なる判断が下さた。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第62号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2022年1月28日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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