大野総合法律事務所

vol.52目

C ontents

次
免疫チェックポイント阻害剤に関する6つの「本庶特許」の発明者の認定 

弁理士 森田裕

1◦商標 N e w s

意匠法改正 弁理士 中村仁

6◦海外 N e w s

EU著作権新指令について 

弁護士 祝谷

和宏

7

◦特

許

入

門



弁理士 野本

裕史

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

免疫チェックポイント阻害剤に関する6 つの「本庶特許」の発明者の認定
弁理士

森田

裕

2019 年５月 17 日、米国のマサチューセッツ地区連邦

うに、免疫を抑制する機構が備わっている。その一つが、免疫地方裁判所は、小野薬品工業と本庶佑教授（京都大学）とに

チェックポイントであるが、がん細胞はこの仕組みを悪用し、よる免疫チェックポイント阻害剤に関する６つの特許（以自己の免疫細胞を抑制することによって生き残ろうとする。こ

下、「本庶特許」という）に関して、Dana-Farber Cancer

れに対して、この抑制機構（免疫チェックポイント）を阻害す

Institute（DFCI）の Gordon Freeman 博士と当時 Genetic

ることによって、がんを消滅させることができる。

Institute（GI）に所属していた Clive Wood 博士が共同発明

本庶佑博士らは、免疫細胞に PD-1 が発現していること、者であるとの判決を下した（Civil Action No. 15-13443-

がん細胞に PD-L1 または PD-L2 が発現していること、およPBS; DFCI v. Ono, Honjo, Squibb & Sons, BMS）。

び、これによって、がん細胞は免疫細胞による攻撃を逃れてい判決では、発明者の貢献がどのように判断されたのだろう

ること、並びに、PD-1 と PD-L1 または PD-L2 との相互作か。今回の判決は、第１審における判決であり、本稿執筆時に用を阻害することによってがんに対する免疫を活性化させ、がおいて、確定したものではないが、関心の高い判決であるためんを治療できることを見出した。
こ れ ら の 成 果 に 基 づ い て、 国 際 特 許 出 願（PCT/に、本稿ではこの判決を概説する。

JP2003/8420）がなされた。この国際特許出願の出願人は、

１．技術的背景小野薬品工業株式会社および本庶佑博士であり、発明者は、本生体の細胞は、自己の免疫細胞によって攻撃を受けないよ

庶佑博士、湊長博博士、岩井佳子博士、および柴山史朗博士と1

Oslaw News Letter vol.52
なっている。表題の６つの米国特許は、国際特許出願（PCT/

ルをハイライトしている。

JP2003/8420）から生まれたものである。

本 庶 特 許 の 出 願 後、2000 年 代 半 ば か ら メ ダ レ ッ ク ス

本庶博士は、PD-1 系の免疫チェックポイントに関する研（Medarex）社が小野薬品と交渉し、本庶特許についての排他

究成果により、2018 年度ノーベル賞（医学生理学分野）を的ライセンスを獲得、抗 PD-1 抗体であるニボルマブについ受賞した。なお、共同受賞したジェームス・アリソン博士ての臨床試験を 2006 年に開始。2009 年７月にブリストル（米国テキサス州立大学 MD アンダーソンがんセンター）は、マイヤーズスクイブ（BMS）社が Medarex を買収して医薬CTLA-4 系の免疫チェックポイントについての業績が評価さ開発パイプラインと排他的ライセンスを獲得した。BMS は、れている。

2011 年から 2018 年に 30 億 USD を投じてニボルマブを

現在では、免疫チェックポイント阻害剤として、６つの医薬開発した。ニボルマブは、2014 年７月に日本で最初の製造品が上市されており､ そのうち５つが PD-1 系に作用するも販売承認を得た。

のである。ニボルマブとペンブロリズマブは、PD-1 に結合す

本庶特許に対して BMS 社が排他的ライセンスを受けている抗体であり、アベルマブ、アテゾリズマブ、およびデュルバ

るにも関わらず、他の製薬会社（メルク社、リジェネロン社、

ルマブは、PD-L1 に結合する抗体であり、いずれも PD-1 とノバルティス社、ロッシュ・ジェネンテック社、アストラゼ

PD-L1 との相互作用を阻害する医薬である。

ネカ社等）が自身の抗 PD-1 抗体や抗 PD-L1 抗体を開発し、問題は、６つの本庶特許に対する Freeman 博士と Wood

BMS 社は、これらの会社に対して特許侵害訴訟を提起した。

博士の貢献が如何なるものであったかである。
発明者の認定は、

DFCI は、特許侵害訴訟を通じて本庶特許を認識した。

クレーム毎に行われる。６件の特許はそれぞれ異なる発明を権2015 年３月に、ノバルティス社が Freeman 博士のコン利化したものであるから、それぞれの特許について判断がなさ

サルティング業務を通じて本庶博士や Wood 博士との共同研れているが、結論は、６件の特許すべてに対して Freeman 博

究について知り、Freeman 博士が本庶特許の発明者であるか

士と Wood 博士が顕著な貢献をしており、共同発明者である否かに興味を持った。これは、ノバルティス社が抗 PD-1 抗というものであった。

体を開発していたからであり、BMS 社から特許侵害訴訟を提起されていたからである。ノバルティス社は、Dana-Farber

２．対象となった特許（本庶特許）と権利範囲

Cancer Institute（DFCI）が本庶特許の権利を有しているな

対象となった特許でカバーされた発明の概要を述べる。正確

らば、ライセンス契約を得て、DFCI に発明者を修正するためな権利範囲については、各特許の請求項を評価いただきたい。

の訴訟を提起させようと考えた。DFCI は、Freeman 博士となお、医薬用途発明においては、治療対象の疾患と医薬有効成本庶博士との共同研究の程度についてはそのときは理解してい分とで発明が規定されることになるから、以下の表では、治療なかった。2015 年６月にノバルティス社と Freeman 博士は、対象のがんと医薬有効成分をまとめた。以下では、米国特許第Freeman 博士の発明者としての権利について議論するために

7,595,048 号公報を、US7,595,048B と表記する。発明

DFCI にコンタクトを取った。DFCI は、排他的ライセンスをが記載されたクレームがクレーム１である場合、CL1 と表記しない方針であったので、ノバルティス社との合意をせずに発する。

明者に関する本件訴訟を 2015 年９月 15 日に提起した。

対象特許

クレーム

US7,595,048B

CL1

US8,168,179B

CL1
CL1

US8,728,474B

CL3

US9,067,999B
US9,073,994B

CL1
CL1

US9,402,899B

CL12018 年に、本庶教授は医学生理学分野におけるノーベル

治療対象のがん
医薬有効成分
PD-L1 または PD-L2 を
抗 PD-1 抗体
過剰発現しているがん
PD-L1 を 発 現 し て い る
抗 PD-L1 抗体
腫瘍
がん
抗 PD-1 抗体
癌腫、扁平上皮がん、腺がん、肉腫、白血病、神経腫、抗 PD-1 抗体
メラノーマ、リンパ腫
肺がん
抗 PD-1 抗体
転移性メラノーマ
抗 PD-1 抗体
PD-1 と PD-L1 と腫瘍の相互作用を阻害
する抗 PD-L1 抗体

３．裁判所で認定された事実賞を受賞した。スウェーデンにおける受賞者講演において本庶
教授は、主要な外部の共同研究者をリストしたスライドをプレゼンテーションした。PD-1 遮断によるがんの免疫療法について、本庶博士は４名を挙げた。３名は、京都大学の研究者（湊博士を含む）であり、４人目は Freeman 博士であった。

４．裁判所の判断
４－１．共同発明者の判断基準について
まず、裁判所は、共同発明の法的基準について、米国特許法（35USC）第 116 条（a）では共同発明の法的基準が確立さ裁判所が判断の根拠とした事実について表に整理した。本れていることを明らかにしている。

庶 チ ー ム（ 現 在 の 発 明 者 ら ） に 加 え て、Freeman 博 士 と２以上の人が共同して発明を行った場合は、本法に別段

Wood 博士の３者が共同しているので、次頁では、本庶チーム、の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、Freeman 博士、Wood 博士それぞれの貢献を分けて整理した。

かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、次頁の表においては、重要と思われるイベントが記載されたセ（１）それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしてい2

大野総合法律事務所

本庶博士チーム

Wood 博士（当時 GI 社）

Freeman 博士（Dana-Farber Cancer Institute）

1990 年代初頭
PD-1 受容体の発見－－

1998 年半ば
PD-1 が白血病細胞株や B 細胞がん細胞株に弱く結合することを報告。

単独で、卵巣がんから、292 リガンドと呼ばれる分子を発見（後に、PD-1 のリガンドと分かり、
PD-L1 と命名される）。但し、免疫活性化分子であると考えていた。

1999 年８月
PD-1 の免疫抑制作用と、自己免疫疾患、感染症、臓 Freeman 博士が GI 社に 292 の機能研究について協力を求める。Freeman 博士は単独で免疫を活性化
器移植およびがんに関する応用の提案について発表
させる 292 について特許出願。Freeman 博士は、その後、292 が免疫抑制作用を有することを見出す。
1999 年９月
本庶博士チームが GI 社に PD-1 リガンドの探索研究の共同研究を持ちかけた。本庶博士チームと GI 社の Wood 博士とで PD-1 のリガンドの探索のための共同研究を開始。
1999 年９月
Wood 博士は、PD-1 と 292 とが結合することを発見。９月７日に本庶博士にその結果についてメール。
1999 年 10 月
Wood 博士は、292 の受容体が本庶教授らが発見した PD-1 であることを Freeman 博士に連絡し、３者でミーティングを持つ。292 を PD-L1 と呼び始める（判決では、292 が PD-L1 と分かる前まではこの分子を 292 と呼び、分かった後ではこの分子を PD-L1 と呼んでいる）。
Wood 博士は本庶博士から抗 PD-1 抗体を提供してもらい、PD-1 と PD-L1 との相互作用をこの抗体が遮断することを見出す。
1999 年 10 月（３者のミーティング）
Wood 博士は、PD-L1 が免疫系に阻害的に働くことと、本庶博士の抗 PD-1 抗体がその阻害経路を遮断することができることを共有。
292 が卵巣がん細胞株から得られたことを共有。
292 が様々な細胞に発現することを共有。
PD-1 破壊マウスで自己免疫疾患様の症状が呈されることを共有。がんについては言及せず。
３者で、PD-1/PD-L1 経路について共同研究を継続することについて合意。但し、抗体開発自体は、３者別々に行った。
1999 年 10 月から 2000 年５月まで（判決でこのようにまとめられているため）1999 年 12 月に、Mayo Clinic の Chen 博士が B7-H1 という分子が PD-L1 と同一であることを報告。但し、B7-H1（PD-L1）は、免疫を活性化させる分子であるとされていた。
PD-1 破 壊 マ ウ ス 由 来 の 細 胞 を 比 較 実 験 に 用 い て、
PD-1/PD-L1 経路が免疫系を阻害することを再確認。
本庶博士チームの成果を突出した優れた成果として応答。
1999 年秋頃に、PD-1 のもう一つのリガンドである PD-L2 を発見。
Wood 博士と Freeman 博士とで PD-1/PD-L1 経路を活性化させ、阻害させることで免疫応答を調節する方法について、特許出願（仮出願）を完了させる。
※ WO2001014557A で後に公開された出願と思われる。この出願では、PD-1/PD-L1 相互作用が免疫系を抑制することの説明もなされている。また、PD-1/PD-L1 経路を阻害する作用剤でがんを治療することがクレームされている。
３者で論文（Freeman et al., J. Exp. Med, 192( ７): 1027-1034, 2000）を執筆する。論文ではがんについては以下の開示がなされている：“PD-L1is also expressed in some cancers, as three ESTs are from human ovarian tumors. This raises the possibility that some tumors may use
PD-L1 to inhibit an antitumor immune response.”「３つの EST はヒト卵巣腫瘍に由来することから PD-L1 はいくらかのがんにおいても発現している。
このことは、いくらかのがんが抗腫瘍免疫応答を阻害するために PD-L1 を用いているかもしれないという可能性を生じさせる。」（日本語は著者訳による）2000 年３月に、本庶博士と Wood 博士とのミーティングで、本庶博士は PD-1/PD-L1 経路に対する
抗 PD-1 アンタゴニスト抗体による治療可能性と免疫の増強について報告。また、この技術をがんを治療することに用いる可能性を報告。
2000 年５月に、３者のミーティングにおいて、Freeman 博士は、多くの正常細胞およびがん細胞に PD-L1 が発現していることを示す免疫組織化学染色（IHC）の結果を報告。PD-L2 についても報告。また、PD-1/PD-L1 相互作用を遮断する抗 PD-L1 抗体について報告。
３者で、PD-1/PD-L1 経路を標的とした抗体のがん治療への使用の可能性について議論。
2000 年夏頃に、Wood 博士と Freeman 博士との上記特許に自分も加えるように、本庶博士が要請する。（GI 社は本庶博士を追加しないと決定した）2000 年 10 月 に、PD-L1 発 現 腫 瘍 が、 発 現 しない腫瘍よりも増殖が遅いことを発見。これは、PD-1 を遮断すると腫瘍の増殖が抑制されることを示す結果であった。本庶博士チーム内で、PD-1/
PD-L1 経路を遮断する抗体を用いたがん治療の議論がなされる。
※小野薬品工業と本庶博士らは、６つの特許の発明を考えたのが 2000 年 10 月であるとの立場を取っている。
本庶博士は、抗 PD-1 抗体を投与して腫瘍の増殖を阻害する実験を行う。

2000 年冬頃に、免疫組織化学染色（IHC）により様々ながん（舌の扁平上皮細胞がん、乳小葉がん、肺および大腸腺腫、未分化大細胞リンパ腫）でPD-L1 の発現を確認する。

2002 年７月
７月３日に本庶特許を出願

3

Oslaw News Letter vol.52
なかった場合、（２）各人がした貢献の種類又は程度が同じているか決定するために、正しく解釈されたクレームの発明でない場合、又は（３）各人がした貢献が特許に係るすべて

主題と、各共同発明者の貢献を比較しなければならない。個のクレームの主題に及んではいない場合であっても、共同し人が共同発明者か否かの決定は、事実に固有のものであって特許出願をすることができる。

て、すべてのケースを満足させる明確な基準はない。
４－２．Freeman 博士と Wood 博士の貢献について

次に裁判所は、過去の判例に基づく判断基準を列挙してい裁判所は、Freeman 博士と Wood 博士の貢献について、る。ここでは主要なもののみを箇条書きした。

PD-L1 の発見と特性分析を挙げた。Freeman 博士は、
292
（後各人は、クレームされた発明の着想（conception）に寄に PD-L1 と呼ばれる）を発見し、1999 年 10 月にミーティ与しただけでも共同発明者としての資格を得る。
着想は、発明を実践に変えるために、広範な研究や実験なングで 292 についての知見を本庶博士と共有した。Mayo

しに、通常の技量のみが必要であるという場合には完成されClinic の Chen 博士は 292 を Freeman 博士より先に発見し、ている。

1999 年 12 月に発表していた。この点に関して裁判所は、「一
般的に、化学論文は、その公表の日に先行技術の一部となる」

発明の「中身のないアイデア」や「一般的願望」は着想にとした上で、Chen 博士の発見は、それ故に、Freeman 博士

は十分ではない。

の貢献のときには、周知の概念および／または当時の技術水準

しかし、発明についての完全なる心のイメージを有する限ではなかったと認定した。

り、概念が完成されることに関して、発明者はその発明が作裁判所は、Wood 博士の貢献として、PD-1 と PD-L1 の相動することを知っている必要は無い。
後の一連の実験（特に実験的失敗）が、実践で用いられる互作用が免疫応答を阻害することを発見したことであると述べときに完成した発明の決定的かつ永続的な考えではまだなた。本庶博士は、PD-L1 を含む実験を 1999 年 10 月のミーいという程度に発明者のアイデアの特異性を傷つける不確

ティングまでは行っていなかったことも認定されている。専実性が明らかになった場合には、着想は完成していない。

門家の見解書を提出した Greene 博士は、Wood 博士が、非発明者が共同発明者としての資格を得るために必要とさPD-1 の対照を用いなかったことを理由として Wood 博士のれる発明への貢献の大きさまたは質には明確な下限は存在実験を批判し、PD-1 破壊マウスを用いた本庶博士の強力な実しない。特に、推定上の発明者は、他の発明者による貢献と、験を行ったことを述べたが、裁判所は、科学共同研究において重要性において同等の貢献をしたことを証明する必要は無

は、一方の研究の上に他の研究者の研究が構築され、両者の理い。代わりに、裁判所は、質的に取るに足らないものではな

解が進むということがよく起こっていることを挙げて、そのよ

いか否かを問う。

うな事実は Wood 博士の貢献を否定するものではないと判断した。

クレームされた発明の必須の特徴になるものに関するア
イデアを提唱した個人は、十分な貢献をしており、共同発明

これに対して、被告ら（小野薬品および本庶教授ら）は、者としての資格を有する。他方、よく知られた概念や技術水Wood 博士が、1999 年 10 月のミーティングで PD-L1 が準を単に説明することは、その者を他者の発明の共同発明者

刺激性の因子か抑制性の因子か混乱していたとの指摘を行ったとするものではない。達成するための方法ではなく、達成さようである。その際に、Freeman 博士と Wood 博士が出願れる結果のアイデアを示唆することも同様である。

した上記仮出願の内容、本庶博士とのメールの内容を証拠として提出した。しかしながら裁判所は、これらの証拠は、Wood

共同発明者の貢献は、純粋に実験に基づくものであっても博士が、PD-L1 に、別の刺激因子が存在すると信じていた証

よい。
共同研究は、共同発明の重要な要件である。

拠でしかない（但し、その仮説は誤っていたことが後から分かっ

共同発明は、共同研究または申し合わせた努力が生じたとた）とのみ認定し、むしろ、Wood 博士が、1999 年 10 月

き、すなわち、発明者が発明の努力の間において、または時の共有スライドによって、PD-1 と PD-L1 との相互作用が阻

間的に接近して、コミュニケーションの障害のない道筋を有害性のものであると本庶博士に語っていたことが実証されていするときにのみ、発生する。個々が独立して努力した後でそる点を強調した。

れぞれがなしたことを完全に知らないならば、当該個々は共被告らはまた、本庶博士が、Wood 博士の PD-L1 を用いた同発明者たり得ない。他方で、共同発明者は、物理的に一緒研究の前には既に PD-1 が抑制性の受容体であることを知っに、または同時に発明について仕事をする必要は無い。

ていた点を主張した。被告側の専門家である Greene 博士も、発明者は、クレーム毎に決定され、推定上の共同発明者

シグナル経路の機能を決定するのは、リガンドではなく受容は、一つのクレームの着想に寄与したことを示すことのみを体であることを指摘した。しかし、裁判所は、この点に関し必要とする。共同発明者の分析は２段階で進められる。第一ても、論より証拠であると述べ、PD-1 シグナル経路の生物に、クレームを解釈してそれによって包含される発明主題を学的機構が十分に理解されていなかったからこそ、本庶博士

決定しなければならない。第二に、正しい発明者が指定されは、PD-L1 を発見するために Wood 博士に接触したと述べた。

4大野総合法律事務所

Murphy 博士（DFCI 側の専門家）は、受容体またはリガンド

裁判所は、岩井博士の実験が用いた PD-1 融合タンパク質がに結合するすべての抗体がシグナルを遮断するわけではない旨

原因となった擬陽性であることを示したかもしれない点と、岩を説明していた。

井博士がこの結果に関して不安を表明していた点を強調した。

さらに、裁判所は、Freeman 博士と Wood 博士が PD-1

また、本庶博士が、岩井博士の実験の後で、1999 年の 10経路の抑制シグナルを遮断することができる抗 PD-1 抗体と月のミーティングでのプレゼンテーションにおいても PD-1

抗 PD-L1 抗体を見出したことを指摘した。裁判所はまた、と自己免疫疾患（腫瘍ではなく）の関係について強調し続けてWood 博士が、PD-1/PD-L1 経路の遮断を示す本庶博士のいたことを指摘した。Freeman 博士は、ヒトの固形腫瘍にお抗 PD-1 抗体の一つを用いて実験を行っていた点を指摘した。

いて PD-L1 が発現することの強い証拠を提供していた点もまFreeman 博士と Wood 博士が抗 PD-L1 遮断抗体を開発してた指摘された。湊博士（共同発明者の一人である）が様々な細いたこともまた、指摘した。裁判所は、本庶特許で抗体そのも胞株における PD-L1 の発現を研究していたが、それは概念完のがクレームされていないことから、Freeman 博士と Wood

成の日まではマウスの細胞のみを用いたものであり、かつ、固博士が開発した抗体そのものは、顕著で発明性のある貢献で形腫瘍を用いていなかった点が指摘された。
また、裁判所は、Freeman 博士が PD-L2 を発見したことはないとするも、抗 PD-1 抗体および抗 PD-L1 抗体が PD-1
経路を遮断することができるとの発見は、発明に対して、取るも指摘している。

に足らないものではないと認定した。

４－３．裁判所の結論

被告は、Freeman 博士と Wood 博士の発見と PD-L1 お

裁判所は、これらのことから、Freeman 博士と Wood 博

よび PD-1/PD-L1 経路の特性分析について、本庶特許の出士が６つの特許に関して重要な貢献をしていると判断した。

願前の 2000 年には文献で公開していたことを根拠として、

特 に、Freeman 博 士 と Wood 博 士 に よ る PD-L1 の 発 見、Freeman 博士と Wood 博士を共同発明者とすること無く、

PD-1/PD-L1 経路の特性分析、および当該経路の阻害効果を本庶博士は自由に利用することができたはずであると主張し遮断し、免疫系を活性化する抗体の発見を評価した。本庶博士た。しかしながら、裁判所は、共同研究を通じて Freeman 博

は、がん免疫療法の分野においてノーベル賞を受賞するに値す

士と Wood 博士は、本庶博士と秘密裏に未公開の実験結果をる顕著な貢献をしたことは事実である。しかしながら、裁判所交換していたことを指摘した。裁判所はまた、貢献したアイデは、それ自体は、Freeman 博士と Wood 博士の発明への貢アについてそのときに当業者に入手可能で無い場合であって、献を否定するものとは評価しなかった。

かつ、発明概念が完成したときに発明概念の創出において意味

５．まとめのあるものであった場合には、単に貢献がその後公有されたと裁判所は、共有発明の基準の説明の中で、特許法の難解な形いうだけでは共同発明者性を否定しないと述べた。
裁 判 所 は、Freeman 博 士 が、 い く つ か の 腫 瘍 に お け る而上学において最も難解な概念の一つであると述べていた。そPD-L1 の発現を発見したことを評価した。Freeman 博士

れほどに複雑な議論が待ち構えているのが共有発明の認定であが、292（後の PD-L1）をヒト卵巣がんから同定したことる。

をまず指摘した。裁判所はまた、双方の専門家が、292 以

米国においては、被疑侵害者の訴訟戦略として、共同発明

外の B ７リガンドが免疫細胞上でしか発現しないことから腫者たり得る科学者等を探して、特許を共有とすること、および

瘍細胞における 292（B ７リガンドである）の発現の可能

当該科学者等からライセンス許諾を受けることによって、侵性は注目に値するものであったと説明している点を強調した。

害訴訟に対する抗弁とすることが可能と考えられる（例えば、Freeman 博士は、2000 年の初頭にはヒトの固形腫瘍組織

Ethicon, 135 F.3d 1456 参照）。Freeman 博士と Wood

における PD-L1 の発現を試験する免疫組織化学染色（IHC）

博士が共同発明者であると認定されることによって、特許は実験を行っており、それによって、Freeman 博士が様々なタ

DFCI も共有者となることが可能となり、DFCI からライセン

イプのヒト腫瘍において PD-L1 が高発現していることを示し

ス許諾を受けることによって本庶特許による権利行使を回避すていた点も指摘した。これについて、Freeman 博士は腫瘍がる戦略が米国では成り立ち得ると考えられる。

PD-L1 を用いて抗腫瘍免疫応答を阻害している可能性につい※この点に関して、日本では共有にかかる特許権の実施許諾にての文章を、本庶博士との共著論文に追加していた。本庶博士

は共有者全員の同意が必要とされる（特許法第 73 条第３は、2000 年４月頭には追加されたこの文章を見ていた上に、項）。

2000 年５月と９月のミーティングにおいて IHC の上記結果

したがって、Freeman 博士と Wood 博士の共同発明者としての妥当性は、被告らによる米国における本庶特許の独占性を本庶博士に共有していたことを指摘した。
被告らはこれに対して、1999 年の夏には、岩井博士（共に影響する重要事項であると考えられる。本稿では、判決が未同発明者の一人である）の実験によって、PD-L1 がヒトの腫確定であることを考慮して、判決に対する意見を述べることは瘍に発現していることを既に知っていたと反論した。しかし、

避ける。

5

以上

商標
News

Oslaw News Letter vol.52

Trademark News

意匠法改正
弁理士

中村

仁

が既に消滅している場合には、関連意匠の出願は認められない。

１．はじめに同一のコンセプトに基づき、長期間にわたってモデルチェン

意匠法の一部が改正された 1。その内容は、保護対象の拡充、関ジを継続的に行う意匠についても、10 年にわたって関連意匠で

連意匠制度の見直し等、実務への影響が大きなものとなっている。

保護できるメリットがある。

改正の趣旨としては、「優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性②関連意匠にのみ類似する意匠の登録を高める中、デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブラン

現行法では、関連意匠にのみ類似する意匠の登録は認められド構築のため、意匠制度等を強化する。
」との説明がなされている 2。

ていないが、改正法ではこれが認められることになる 8。

以下に意匠法改正の内容を紹介しつつ、実務への影響や対応につ改良を加えていく個々のデザインについて、順々に意匠登録

いてコメントしたい。

することが可能となるので、関連意匠にのみ類似する意匠の登録を増やしていくことにより、一貫したコンセプトのデザイン群を

２．改正のポイント

網羅的に保護することを検討すべきと考えられる。

⑴保護対象の拡充⑶意匠権の存続期間の変更「意匠」の定義（意匠法２条１項 3）について、現行法は「物品」の存続期間が、現行法の「登録日から 20 年」から「出願日からみを対象としているが、改正法では、「建築物」（建築物の部分を含む。
）

25 年」に変更される（21 条）。

及び「画像」（画像の部分を含む。
）も対象に加えることにより、保護対象を拡充している。具体的には、以下のようなものが保護対象に加⑷意匠登録出願の簡素化

わることになる。

①複数意匠一括出願を認める①「画像デザイン」の保護拡充
現行法下での画像デザインの保護は、インストールされてい現在、意匠ごとに出願することになっている（７条）が、改るなど物品に記憶されている画像のみが対象であり、クラウドな正法では、一つの出願に複数の意匠を一括で出願することを認どで提供されるような、物品に記憶されていない画像についてはめている。しかし、一括出願による費用軽減などの特段のメリッ

保護対象外とされていた。

トはないようである。
この改正は、ハーグ協定による国際意匠出願との整合が主とこのように、物品との関連を必要としては、ネットワークを通じて画像などが提供されることが多い現状では、画像デザインのした目的といえよう。

保護が十分ではない。そこで、操作画像 4 や表示画像 5 については、②物品区分の廃止

画像が物品に記憶・表示されているかどうかにかかわらず保護す

物品自体が明確である場合には、物品区分表の区分と同程度るよう改正がなされた。これにより、クラウド上に保存されネッの区分を記載していないことを拒絶理由の対象としないように

トワークを通じて提供される画像 6 などの保護が可能となる。

なる（７条）。
物品の記載不備を理由とする拒絶理由通知書が減り、物品を②「空間デザイン」の保護拡充

より自由に選択できるようになる。

「物品」は有体物である動産を意味するとされているので、現行法では、組立式の建築物等のように、工業的に量産され、販売⑸間接侵害規定の拡充時に動産として取り扱われるものについては、物品と認められ、間接侵害に「その物品等がその意匠の実施に用いられることを意匠権で保護されるが、土地に定着した建築物等の不動産につい知っていること」等の主観的要素を規定することになる（38 条）。

ては、物品とは認められず、保護対象外とされている。

これにより、構成部品（非専用品）に分解し輸入して、取り締まり

改正法では、「建築物」（建築物の部分を含む。
）も意匠の対象を回避する等の行為を取り締まれるようになる。

に含まれるので、店舗の外観・内装も意匠権で保護されることが可能となる 。
7〈脚⑵ 関連意匠制度の見直し

注〉 

令和元年５月 17 日公布。施行日は公布日から１年（ただし、2. ⑷は２年）を超
えない範囲内において政令で定める日である（同７月 11 日脱稿時点で未決定）。
2
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/
tokkyohoutou_kaiei_r010517/02.pdf
3
以下、条番号は意匠法
4
物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像
5
物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像
6
例えば、乗換案内サイトにスマホでアクセスして操作する際のスマホ上の表示画像
7
もっとも、既存の建物の外観・内装は、新規性が認められないので、登録はされない。
8
関連意匠にのみ類似する意匠は、その関連意匠を本意匠とする関連意匠として登録されることになる。
1

関連意匠制度について、以下 2 つの改正を行っている（10 条）。
①関連意匠の保護可能期間の延長
現行法では、関連意匠出願は本意匠の意匠公報発行まで（約８ヶ月）しか出願できないが、改正法では、本意匠の出願から10 年以内まで認められることになる。
ただし、本意匠の出願から 10 年経過前であっても、本意匠

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.52

Overseas NewsEU 著作権新指令について
弁護士

祝谷

和宏

イン利用に関し、報道出版物の発行者に、著作隣接権と１．はじめにして複製権及び公衆に対し利用可能にする権利（公衆利

欧州連合（EU）では、2019 年６月６日、「デジタル用可能化権）５ を付与することが規定された ６（15 条１

単一市場における著作権指令」（EU 指令 2019/790）１

項第１段落）。ただし、上記著作隣接権は、①個人によ（以下、「新指令」）が施行された 。

る私的又は非営利の利用、②ハイパーリンキング行為、

２

新指令は、インターネット上で著作物を利用して得ら③個々の単語の使用又は非常に短い抜粋（very short

れる利益についてのプラットフォーム事業者３とクリエイ

extracts）には及ばない（15 条１項第２～第４段落）。

ターその他の権利者との格差（いわゆる「バリューギャッ

また、上記著作隣接権は、存続期間２年とされ（15 条プ」）の是正を目的とするもので、2016 年９月に欧州

４項）、上記報道出版物の発行者が得た収入は、上記報道委員会から原案が提案された。原案ないしその後の修正

出版物に組み込まれた著作物の著作者に適切に分配され案は、プラットフォーム事業者に、「リンク税」（インターなければならないとされた（15 条５項）。

ネット上の報道記事にリンクを張る行為について権利者

上記②によれば、上記著作隣接権は「ハイパーリンキ（報道機関）に利用対価を支払う義務）を課し、「アップロー

ング行為」に及ばない旨が明記されたため、ニュースア

ドフィルタ」（コンテンツ認識技術等を用いて、権利者にグリゲーションサイト運営者（プラットフォーム事業者）

無許諾でアップロードされた著作物の公衆へのアクセスが、報道記事の掲載されたサイトへのリンクを提示するを防止する手段）の実装を強いるものだとして、プラッ行為自体については、報道機関（発行者）から許諾を得

トフォーム事業者側から強い反対運動が起こるなど、大たり、利用対価の支払をしたりする必要はないと考えら

きな波紋を呼んだ。以下、最終的に施行された新指令にれる。もっとも、ニュースアグリゲーションサイトでは、

おいて、これらに関する条項がどのように規定されたか、

上記リンクと合わせて「スニペット」と呼ばれるリンク

その概要について紹介する（以下条番号は新指令のもの）。

先の報道記事の抜粋（見出し文等）が表示されていることがあり、当該「スニペット」が上記③の「非常に短い

２．新指令 15 条

抜粋」に該当するか否かは必ずしも明確でなく、許諾を得ることが必要となる場合もあると思われる７。

いわゆる「リンク税」と呼ばれていた規定である。新
指令では、報道出版物（press publication）４ のオンラ
〈脚

注〉 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790
22019 年２月 13 日に欧州議会、ＥＵ理事会及び欧州委員会の交渉担当者間で政治的合意がなされ、同３月 26 日に欧州議会で可決、同４月 15 日にＥＵ理事会で承認された後、同５月 17 日にＥＵ官報に掲載され、同６月６日に施行された。ＥＵ加盟国は、2021 年６月７日までに新指令を遵守するために必要な国内法を整備することが義務付けられている（新指令 29 条）。
3
情報通信技術やデータを活用して第三者にビジネスや情報発信の基盤（プラットフォーム）となるシステムやサービス等を提供する事業者
4
主に報道的性質のある文芸的著作物から構成される収集物を意味し、新聞又は一般的若しくは専門的な雑誌といった、単一タイトルの下で周期的又は定期的に更新される出版物の個別品目を構成するもの等を指す（２条４号）。
5
情報社会指令（ＥＵ指令 2001/29/EC）に規定された複製権 (reproduction right)（２条）及び公衆利用可能化権 (right of making available to the public)（３条２項）
である。なお、同指令には公衆伝達権 (right of communication to the public)（３条１項）も規定されている。
6
修正案に含まれていた「報道出版物の発行者が公正かつ相応の報酬が得られるように」との文言は最終的に削除された。
7
欧州委員会のＦＡＱサイト（2019 年４月 29 日最終更新）第 14 項では、「スニペット」の使用は禁止されないとしつつも、「非常に短い抜粋」自体の意味は明らかにされていない (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform)。他方、新指令の政治的合意時（前記注２参照）のプレスリリースでは、「『非常に短い抜粋』が何であるかを評価する際には、新しい権利の有効性に対する影響が考慮される」とされた (http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-19-1151_en.htm)。これらからすると、「スニペット」が「非常に短い抜粋」に該当するか否かは、個別事案で問題となった場合に、欧州司法裁判所において、当該「スニペット」の表示が上記著作隣接権に基づく報道機関の新たな収入機会を妨げていないか等を考慮して判断される可能性もあると思われる。
1

7

Oslaw News Letter vol.52

慮して、比例原則に基づいて判断される（17 条５項）。

３．新指令 17 条

プロバイダは、アップロードされた著作物等のアクセス

いわゆる「アップロードフィルタ」と呼ばれていた規不可能化又は削除につき、ユーザが利用可能な苦情申立・定である。新指令では、オンラインコンテンツ共有サー

是正の仕組みを設ける必要があり、その決定は人間によ

ビスプロバイダ８（以下、「プロバイダ」）が、ユーザによっる精査（human review）に基づかなければならない（17てアップロードされた著作物又はその素材（著作物等）

条９項）。なお、欧州委員会は、プロバイダと権利者の協に公衆へのアクセスを与える場合、公衆伝達又は公衆利力のためのベストプラクティスを議論する利害関係者対用可能化を行っていることになり、それゆえ、プロバイ話を行う場を組織し、プロバイダ、権利者、ユーザ団体

ダは権利者から許諾を得なければならない、と規定されその他の利害関係者と協議して、本条（特に上記４項）

た（17 条１項）。

を適用する際のガイダンスを発行するよう義務付けられ仮に許諾が得られない場合、プロバイダは、次の⒜～ている（17 条 10 項）。

⒞を全て立証しない限り責任を負う。すなわち、⒜許諾

上記規定によれば、プロバイダ（プラットフォーム事を得る最善の努力をしたこと、⒝権利者が適切かつ必要業者）は、違法コンテンツを認識する特定の技術を採用な情報を提供した特定の著作物等につき、利用不可能化

することは求められておらず、その限りで「アップローすることを確実にするため、職業上の勤勉さの高度な業

ドフィルタ」を実装する義務は免れたといえるが９、他方

界 水 準（high industry standards of professional

で、権利者から侵害の通知があった場合に、通知された

diligence）に従い、最善の努力をしたこと、⒞権利者か

コンテンツを将来にわたり利用できないようにするだけ

ら十分具体的な通知を受けた場合、当該通知を受けた著でなく、権利者から情報提供を受けたコンテンツについ

作物等につき、i）アクセス不可能化する又はウェブサイては、侵害の通知がなくとも利用できないようにしておトから削除するよう迅速に行動し、かつ、ii）上記⒝の水

く最善の努力義務を負うこととなった。

準に従い、将来のアップロードを防止する最善の努力を

プロバイダとしては、「職業上の勤勉さの高度な業界水したこと、である（17 条４項）
。ただし、免責を得るの準」の下で「比例原則」によって定まる「最善の努力」に必要なこれらの立証負担は、①サービス提供開始後３

義務の内容が明確でなく、また、多様な権利者と利用許年未満で、②年間売上 1000 万ユーロ未満のプロバイダ

諾契約の締結に至らない場合があることも踏まえると、の場合、⒜及び⒞の i）と ii）に、さらに、③前年の月間

違法リスク回避のため、侵害が疑われるコンテンツは公

平均ユニーク（重複なき）訪問者数が 500 万人以下で開を一旦控え、後は「苦情申立・是正の仕組み」に委ねる、もあるプロバイダの場合、⒜及び⒞の i）に軽減される（17といった対応になる可能性もあると思われる。この場合、条６項）。

クリエイターの本来合法なコンテンツの公開まで阻害さ

上記⒜～⒞の充足は、プロバイダが提供するサービスれることにもなりかねない。こうした事態を避けるための種類、視聴者や規模、アップロードされた著作物等のにも、今後、「利害関係者対話」を行う場においてどのよ

種類、並びに（無許諾著作物等の利用を回避するための）うなベストプラクティスが議論され、どのような「ガイ

適切で効果的な手段の利用可能性及びそのコスト等を考ダンス」が発行されるか、注目されるところである。

〈脚

注〉 

ユーザによってアップロードされた大量の著作物又はその他の素材の蓄積及び公衆へのアクセスの提供を主目的としたサービスを営利目的で行う者を意味する（２条６号第１段落）。非営利のオンライン百科事典は含まれない（２条６号第２段落）。
9
前記注７欧州委員会のＦＡＱサイト第４項参照。
8

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.52

Patent Intro

弁理士

野本

裕史

⑵ PCT ルート

Q1．外国出願のやり方を教えてください。

国際出願を経由して各国に移行するルート（PCT ルー

外国出願のやり方としては、直接各国に出願するルート）では、特許協力条約（PCT：Patent Cooperation

ト（パリルート）と国際出願を経由して各国に移行する

Treaty）で定められた様式・言語にて１つの出願書類をルート（PCT ルート）の２通りがあります。

用意し、それを国際事務局または受理官庁（たとえば日本特許庁）に手数料とともに提出します。

⑴パリルート

日本出願と同じ内容で国際出願する場合には、日本の直接各国に出願するルート（パリルート）では、各国出願日から 12 か月以内であれば、日本出願を基礎としごとの法令で定められた様式・言語にて出願書類をそれて、パリ条約による優先権を主張して出願することがでぞれ用意し、それを各国の特許庁に手数料とともに提出きます。
国際出願をした後、出願日（優先権主張の場合は優先日）

します。
日本出願と同じ内容で各国に出願する場合には、日本から原則 30 か月以内に、所定の書面を各国の特許庁にの出願日から 12 か月以内であれば、日本出願を基礎と手数料とともに提出することで、国際出願が各国の国内

して、パリ条約による優先権を主張して出願することが段階に移行されます。

できます。優先権主張が認められると、各国での審査において新規性、進歩性等の要件が日本の出願日を基準と各国移行して判断されるという利点が得られます１。

Ａ国出願

優先権主張

日本出願
（基礎出願）

Ａ国出願

優先権主張

日本出願
（基礎出願）

国際出願

Ｃ国出願

Ｂ国出願

12か月以内原則30か月以内

Ｃ国出願12か月以内〈脚
1注〉 

優先権主張の詳しい利点については、「Oslaw

News

Ｂ国出願

Letter」第 42 号の「特許入門」をご参照ください。

9

Oslaw News Letter vol.52

出願と出願人が同一ではなくなったとしても、パリ条

Q2．友人と共同でした日本出願を基礎として、わ

約４条 A ⑴の規定により、各国での審査において優先

たしが単独で国際出願を行った場合、基礎出願と権主張は認められます。

出願人が同一ではなくなりますが、各国での審査⑶ただし、「あなたが友人から優先権を承継しているのでにおいて優先権主張は認められますか。

あれば、」という前提があることに注意が必要です。
⑷欧州では、優先権の承継は、後の出願日前に行われる

Ａ国出願

日本出願
（基礎出願） 優先権主張

［出願人］
友人
わたし

各国移行
国際出願

［出願人］
わたし

必要があります３。近年の審決では、優先権の承継人で

［出願人］
わたし

あるか否かが問題となった場合に、後の出願日後に作成された優先権の譲渡証が証拠として提出されました

Ｂ国出願

が、優先権主張は認められていません４。

［出願人］
わたし

⑸また、中国では、後の出願日の時点で優先権を承継しＣ国出願場合、優先権の承継を証明する相応の書面を証拠とし

［出願人］
わたし

て提出する必要があります５。

ている場合には、優先権主張が認められますが、この⑹以上より、本件では、国際出願前に優先権の有効な譲渡証（現地代理人にフォーマットを作成してもらった
のち、友人とあなたの双方がそれぞれ署名するなどし原則、優先権主張は認められますが、移行国によっては、優先権の譲渡を証明する書面が必要となります。

たもの）を用意できるのでしたら、あなたが単独で国⑴パリ条約４条 A ⑴では、「いずれかの同盟国において際出願を行ったとしても、優先権主張との関係で問題

正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標はありません。

の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国に

 ただし、国際出願前の時点では、通常、移行国が確おいて出願することに関し、以下に定める期間中優先定していないため、各国の現地代理人に優先権の譲渡権を有する。
」と規定されています（下線付加）。ここで、証が必要か否かを確認したうえ、そのフォーマットを「その承継人」とは、優先権の承継人を意味するものと作成してもらうのは、現実的には困難です。まずは友解釈されます２。

人とあなたが共同で国際出願を行い、その後で出願人をあなた単独に変更する、という手続きをとるのも一⑵したがって、あなたが友人から優先権を承継している策であると思います。

のであれば、あなたが単独で国際出願を行って、基礎

〈脚

注〉 

後藤晴男著、パリ条約講話〔新訂版〕、発明協会、1994 年、pp. 117-120
審査基準 A-III6.1 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_a.pdf
4
審決 T62/05 https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050062eu1.html
5
審査指南第３部分第１章 5. 2. 3. 2 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
2
3

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

訂正後のクレーム記載と新規事項追加の有無 平成31年３月26日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）10032号 特許取消決定取消請求事件）>>請求認容

本件は、訂正後の特許請求の範囲に新たに記載された事「布」（「熱可塑性布」）についても、加熱段階にかけて、ポリ項について、明細書に直接的な記載はないものの訂正前より

マーを軟化及び融解させ、圧縮比を１から 10 に達成するこ開示があると認められた事案である。

とができるものと理解できる、と判示した。
さらに、訂正後の請求項の「不織布又は布材料の総重量

本事案では、訂正要件（新規事項追加禁止）の判断の誤（１m² あたり）が中間材の総重量（１m² あたり）の（６／りが主な争点とされた。
裁判所は、訂正後の請求項の「複数のストランド又は長132）× 100％未満であり」という事項（事項Ｃ）につい

繊維間に間隔が存在しない」という事項（事項Ａ）について、ても、本件明細書に直接的な記載はないが、本件明細書の記

本件明細書に直接的な記載はないが、複数のストランドの集載から、「不織材料」の面密度の和「３g ／ m² ×２＝６g

合体（各々が長繊維の集合体）が、「接近して配置され、間／ m²」と「１本の炭素ストランド」の面密度「126 ｇ／

隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避する」とは、「間m²」とを加算すると、「132g ／ m²」となること、圧縮比隔が存在しない」ことと同義であると解されるから、訂正前

１で（圧力を加えずに）「不織材料」を「１本の炭素ストラより「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」

ンド」に結合させて「リボン」（中間材）を作製した場合には、ことについての開示があるものと認められる、と判示した。

「不織布の総重量（１m² あたり）」の「中間材の総重量（１また、訂正後の請求項の「布材料を…１超から 10 の圧

m² あたり）」に対する百分率は「（６／ 132）× 100％」

縮比で適用する工程」という事項（事項Ｂ）についても、本となることを理解できる、と判示した。

件明細書に直接的な記載はないが、本件明細書の記載から、

特進歩性判断の前提となる引用発明認定の当否 平成30年11月６日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10117号 特許取消決定取消請求事件）>>請求認容

本件は異議申立における特許取消決定（本件取消決定）のして、イムノクロマトグラフィー法による抗原検出において取消しを請求した事案である。異議申立における訂正請求後

は、抗体と抗原がサンドイッチ複合体を形成する必要があり、の本件発明は、Ｍ・ニューモニエ由来のＰ１タンパク質抗原

抗体がモノクローナル抗体の場合には、異なる二つの適切なに対して特異的な第一および第二のモノクローナル抗体を含モノクローナル抗体を組み合わせて用いる必要があると認定

む、検体からＭ・ニューモニエ感染検出用のイムノクロマトした。その上で、引用例には、ラテラルフローデバイスに用グラフィー試験デバイスに関するものである。

いる二つの抗体について、具体的なモノクローナル抗体の組本件取消決定では、引用例に記載される発明（引用発明）合せを示す記載はなく、また、本件出願時において、ラテラをＰ１タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いて、患

ルフローデバイス等のサンドイッチ複合体を形成できる具体

者サンプル中のＭ・ニューモニエの検出を行うラテラルフ的なモノクローナル抗体の組合せが周知であったことを示す

ローデバイスに関する発明として認定し、本件発明は引用発証拠もないとし、たとえ様々なモノクローナル抗体を得る技

明等から当業者が容易に想到できたに過ぎないものであると術自体は周知技術であるとしても、本件取消決定が認定した判断した。

引用発明は、引用例の記載及び本件出願時の技術常識から、一方、裁判所はまず、「刊行物に物の発明が記載されてい直ちに作ることができるものとはいえない、したがって、引るといえるためには、刊行物の記載及び本件特許の出願時（以用例に引用発明が記載されているということはできず、進歩下『本件出願時』という。
）の技術常識に基づいて、当業者

性判断の前提となる引用発明認定に誤りがあると判断して、がその物を作れることが必要である」との規範を示した。そ本件取消決定を取消した。

11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.52
商

商標法４条１項19号に基づく無効の抗弁 平成31年１月29日判決（知財高裁 平成30年（ネ）第10057号 商標権侵害行為差止等請求控訴事件）>>控訴棄却

韓国メーカー KCP 重工業（KCP 社）のコンクリートポていることを知ると、未だ KCP 社商標が商標登録されていンプ車の日本国内での宣伝・販売を平成 24 年 12 月からないことを奇貨として、同社の日本国内参入を阻止・困難に

平成 27 年１月頃までしていた原告代表者は、平成 26 年７するとともに、同社に対し本件商標を買い取らせ、あるいは

月 15 日に「ジー・エス・エフ・ケー・シー・ピー株式会社」

原告との販売代理店契約の締結を強制するなどの不正の目的との商号の原告を設立した。原告は、コンクリートポンプ車のために、KCP 社商標と同一又は類似する本件商標を登録等を指定商品として標準文字からなる「KCP」（本件商標）

出願し、設定登録を受けたものと推認せざるを得ない」ので、と「GSFKCP」を平成 27 年２月 18 日に商標登録出願し、本件商標が商標法４条１項 19 号に該当し、商標登録無効審

平成 27 年７月 17 日に商標登録を受けた。原告は、KCP

判により無効とされるべきものと認められるとして、無効の社製のコンクリートポンプ車を輸入販売した会社や KCP 社

抗弁を認めた。平成 30 年 10 月 29 日の無効審決（無効日本法人元社長を被告として本件商標の商標権侵害訴訟を提2017-890019）もその審決取消訴訟の知財高裁令和元年起した。被告・被控訴人は、無効の抗弁（商標法 39 条、特５月 30 日判決も、
本件商標を無効とした。商標審査基準も、許法 104 条の３）の根拠として商標法４条１項７号、10 号、｢不正の目的｣ の認定に当たって十分勘案する考慮事由とし15 号、19 号を挙げて主張していたところ、原審の東京地て、「出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を裁平成 30 年６月 28 日判決も同判決の判断を引用する本受けている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻件判決も、「原告代表者は、KCP 社が日本に進出しようとし止しようとしている事実」等を例示している。

商「SHI-SAロゴ」事件 平成31年３月26日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10203号 審決取消請求事件）>>請求棄却

本件は、無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟であ

顧客吸引力にただ乗りしている旨などを主張したが、「本件る。引用商標を根拠に本件商標の商標法４条１項７号の該当商標が引用商標と類似していることは、本件商標の同号該当性が争われた。

性を基礎付ける前提とならざるを得ないのであって、そのこ

裁判所は、商標法４条１項７号の適用について、「その商とは、同号の条文に類似性が要件として明示されているか否

標の登録を社会が許容すべきではないといえるだけの反社会かによって左右されないというべきである。
」、「被告が、本性が認められる場合に限られるべきである。
」と前置きした件商標出願当時、引用商標の著名性を知り又は知り得たから

うえで、「『SHI-SA』又は『PUMA』の文字と動物図形とのといって、前記のとおり、本件商標は引用商標とは類似して組合せによる全体的な形状が共通しているものの、両商標にいないのであるから、被告が引用商標の顧客吸引力にただ乗おいて最も大きな構成部分である『SHI-SA』又は『PUMA』

りする不正な目的で本件商標を採択したと認めることはできの文字部分の文字数、使用されている文字、ハイフンの有無ない。
」として、裁判所はその主張を退けた。

が異なることや、上記文字部分の下の２段にわたる文字部分の有無が異なること等からすると、両商標の外観は、その違いが明瞭に看て取れるのであって、相紛れるおそれはない。
」【本件商標】
登録番号：第 5040036 号
登録商標：【引用商標】
登録番号：第 3324304 号
登録商標：

とし、
観念や称呼も異なることから両商標は非類似であって、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないとして、同号の該当性を否定した。
原告は、商標法４条１項７号の条文上は商標の同一又は類似を適用要件としていない旨並びに本件商標が引用商標の本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第52号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2019年7月26日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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