大野総合法律事務所

vol.29目

C ontents

次
所謂「サポート要件」についての５極比較 

弁理士 片山◦商標 N e w s

EU商標制度の改正 

弁理士 中村◦中国 N e w s

第3回中国商標法改正について ◦海外 N e w s

発明適格性に関する最近のCAFC判決

弁護士 小林

◦特

許

入

門



弁護士 金本

◦紛

争

実

務

仮処分手続 弁護士 飯塚

◦判

例

紹

介



◦論

文

中国弁護士 李

1
仁 5
芸 6
英了 8
恵子 10
暁夫 11
12
健一

論文
Thesis

所謂「サポート要件」
についての５極比較
弁理士

片山

健一

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合

１．はじめにするか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明

我が国の特許法 36 条６項１号は、特許請求の範囲の記の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明記載したものであること」を要求する。当該規定は、昭の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識

和 62 年の特許法改正による改善多項制の採用とともにできる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆が導入され、旧審査基準（1993 年６月公表）の下では形なくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課式的なものとされていた「請求項に係る発明」と「発明題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検の詳細な説明に発明として記載したもの」との対応関係

討して判断すべきものであ」ると述べたうえで、特許請求

は、2003 年 10 月改訂の審査基準では「実質的な対応の範囲に記載された発明について、「本件明細書に接する関係」について審査することとされ、この基本的な考え方

当業者において、……従来の PVA 系偏光フィルムが有すは 2005 年 11 月の偏光フィルムの製造法知財高裁大合る課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを

議判決 において追認されることとなった。

製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられて１

この大合議判決では、サポート要件の判断手法として、〈脚 注〉 1
平成 17 年（行ケ）10042 号「偏光フィルムの製造法事件」

1

いると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌してOslaw News Letter vol.29

も、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な準の改訂により、出願時の技術常識を考慮して発明の課題

説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術を把握すること等が明確化されている。

常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望のその結果、現行の日本の審査基準の下では、審査官は、効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度

先ず、発明の詳細な説明の記載から（出願時の技術常識をに、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細考慮して）「発明の課題が解決できることを当業者が認識書の特許請求の範囲の本件請求項１の記載が、明細書のサできるように記載された範囲」を把握し、その上で、請求ポート要件に適合するということはできない。」との判断

項に記載された発明が当該範囲を超えている場合には両者が示されている。

の実質的対応関係は認められず、サポート要件を充足しないと判断されることになる。

２．日本の審査基準の改訂

３．各国の「サポート要件」に関する審査基準・ガイドライン２

日本の審査基準は、1994 年の改訂により、実施可能
要件、明確性要件、及びサポート要件の審査に関する具体的な基準や違反の類型が明らかにされ、続いて、2000⑴日本

年の改訂により、特殊パラメータ発明やプロダクト・バイ・「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範プロセスクレームに対応すべく、機能特定クレームの取り囲を超えるものであってはならない。」とされ、その趣旨扱いについての明確性要件に関する改訂が行われた。

は、「発明の詳細な説明に記載していない発明について特さらに、審査基準を国際的に調和したものとする必要性

許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発が指摘されていたことを受け、日本の実体審査の判断基準

明について権利を請求することになるからである。」とさを欧州及び米国の実体審査の判断基準と調和させるべく、れている。

2003 年に改訂がなされた。

サポート要件適合性は、「請求項に係る発明と、発明のサポート要件についてみると、従来の審査基準では、特詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性

許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に書き写すとにとらわれることなく、実質的な対応関係について審査す

いった表現上の（形式的な）対応関係がありさえすれば本る。」とされ、この「実質的な対応関係についての審査」

要件を充足するとの解釈が可能であった点に鑑み、2003

は、「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発

年改訂では、「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記発明として記載したものとの表現上の整合性にとらわれ載された範囲を超えるものであるか否かを調べることによることなく、実質的な対応関係について審査する。」とさり行」なわれ、「請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳れ、違反類型として、従来の「⑴発明の詳細な説明中に記

細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとい載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されているえるか」が判断される。

場合。」および「⑵請求項及び発明の詳細な説明に記載さ日本の審査基準では、「発明の課題は、原則、発明の詳れた用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不細な説明の記載から把握する。」とされた上で、請求項に明瞭となる場合。」（形式的不適合類型）の他に、新たに、係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものと「⑶出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明のの実質的な対応関係の有無が、「請求項に係る発明が、発範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ない

明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当し一般化できるとはいえない場合。」および「⑷請求項に業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであ

おいて、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解るか否か」により判断される点が特徴的であるといえる。

決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場⑵欧州合。」（実体的不適合類型）が加えられることとなった。

「クレームは、明細書によって裏付けられていなければこれら実体的不適合類型は、1993 年に公表された旧ならない。」とされ、その趣旨は、「すべてのクレームの主審査基準において実施可能要件で判断されることとなった題について明細書に根拠がなければならないこと、及びク類型にも対応するものである。

レームが、明細書及び図面の範囲並びに技術の寄与によっ

なお、2011 年 10 月のサポート要件に関する審査基て正当化されるものより拡張されてはならないことを意味〈脚 注〉 2
欧州、米国、韓国、および中国のガイドラインについては、特許庁のホームページ（外国産業財産権制度情報）に参照用に仮訳されて掲載されているものを参照した。

2

大野総合法律事務所

は、「特許出願書に添付の明細書に記載された『発明の詳する。」とされている。
サポート要件適合性は、「クレームの公平な記載は、ク

細な説明』に記載しなかった事項を特許請求の範囲に記載

レームが発明の範囲を超える程度まで広くもなく、当該出して特許を受けることとなれば、公開しなかった発明につ願人の発明の開示に対しての正当な見返りを出願人から奪いて特許権が付与されるという不当な結果となるため、こう程度まで狭くもないものをいう。」との基準の下で判断のような不当な結果を防止するための規定」とされている。

され、「殆どのクレームは一つ以上の特定の実施例からの「特許を受けようとして請求項に記載した発明が発明の一般化物である。許容される一般化の程度は、関連する従詳細な説明に記載したものであるか否かについては、その来技術を参酌して各特定の案件において判断しなければな

発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の立らない事項である。出願人は、自己が説明していることに場から、請求項に記載された発明と対応する事項が発明の対する全ての自明な改変、等価物及び用途を網羅すること

詳細な説明に記載されているか否かにより判断する。」とが許可されるべきである。」とされる。

され、「特許請求の範囲が発明の詳細な説明によって裏付

欧州のサポート要件の特徴は、⑴クレームされた発明のけられているか否かは、その発明の属する技術分野におけ範囲は明細書等の記載から正当化される範囲まで認められる通常の知識を有する者の立場から、特許請求の範囲に記る点、⑵発明の特性、用途が共通する範囲まで、発明の具載された発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載さ体例から発明を一般化可能である点、⑶クレームされた発れているか否かにより判断しなければならないところ、出明には明細書に記載の機能作用との整合（矛盾しないこ

願時の技術常識に照らしてみても発明の詳細な説明に開示と）が要求される点にあると言える。

された内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許⑶米国

請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられていると「明細書はクレームの発明を当業者が発明者はクレーム

認めることはできない。（大法院 2006.5.11 言渡 2004の発明を所有すると合理的に結論することができる十分な

フ 1120 判決）。」とされる。

詳細さをもって記述しなければならない。」とされ、その趣

韓国の審査基準は日本の審査基準と略同内容のものとい旨は、「特許が基礎を置く技術的知識を開示し、特許権者がうことができ、サポート要件においても、概ね日本と同様クレームされる発明を所有することを実証するという２つの基準で判断されると考えてよい。

の発明者の責任を満足させる働きをする。」とされている。
「出願人は、言葉、構造、図、ダイアグラム及び数式な⑸中国

どクレームの発明を完全に述べる記述的方法を用いて、ク「権利要求書の各請求項が保護を要求する技術方案は、レームの発明の限定のすべてをもってこれを記述すること

当該技術分野に属する技術者が説明書に十分に開示されたにより、クレームの発明の所有を証明する。」ことが求め内容から得られ、又は概括して得られる技術方案でなけれられ、具体例からの一般化については、「クレームされた

ばならず、かつ説明書に開示された範囲を超えてはならな属（genus）についての記述要件は、……又は出願人がい。」とされ、その趣旨は、「技術の公開の代償として権利クレームされた属を所有していたことを示すのに十分な、を付与するという思想のもと、説明書に十分に開示されこれらの識別特徴の組み合わせによる、代表的な数の種ていない内容については権利を付与しないようにするた（species）の十分な記載を通じて充足され得る。」とされめ。」とされている。

ている。

サポート要件適合性の判断は、「説明書の全内容を考慮

米国のサポート要件の特徴は、⑴その判断基準は発明者

し、具体的な実施形態の部分の内容にとどまらない。説明がクレームされた発明を所有していたことが示されている書のほかの部分にも具体的な実施形態又は実施例に関するかどうかにある点、⑵発明の属性、特徴が共通する範囲ま

内容が記載されていて、説明書の全内容から見ると、請求で、発明の具体例から発明を一般化可能である点にあると項の概括が適切であることが分る場合には、請求項は説明言える。

書にサポートされていると認められる。」とされる。
なお、具体例からの一般化については、「請求項の概括⑷韓国

が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあら「第 42 条４項１号（発明の詳細な説明により裏附けられかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、こること）は、公開に寄与した発明の詳細な説明に記載されのような概括は説明書に開示された範囲を超えていると考た範囲内で保護を受けようとする発明を請求するよう、特えられる。請求項の概括によって、所属技術分野に属する許請求の範囲の記載要件を定めるもの」とされ、その趣旨

技術者が、その上位概括又は並列概括に包含される一又は3

Oslaw News Letter vol.29

複数の下位概念又は選択方式では、専利発明が解決しよう⑶とする技術的課題を解決して同様な効果を得ることができであり、実施可能要件違反の類型やサポート要件違反の類

韓国の審査基準は、日本の審査基準の内容と概ね同様ないと疑う理由を有するときは、その請求項は説明書にサ型までもが略一致している。結局、韓国におけるサポート

ポートされていないこととなる。」との判断基準が示され要件適合性の判断基準はもとより、記載要件適合性の判断ている。

基準は、日本のそれと同様であると考えてよい。

中国におけるサポート要件は、他の４極と比較して極めて厳しいと言わざるを得ない。上位概念化するための表現⑷

中国におけるサポート要件は、他の４極と比較して極や機能的な表現で記載された請求項に係る発明に対してめて厳しいと言わざるを得ない。新規な技術分野の発明では、効果の予測が困難である等を理由に、サポート要件違あれば、明細書の実施例で開示した内容に比較して広い範反である旨の拒絶理由通知を受ける可能性が高い。その結囲でのクレームの記載が許容される場合もあろうが、サ

果、明細書に記載された具体的な形態についてのみ、サポー

ポート要件に適合するか否かは、効果を予測できるか否か

ト要件を充足すると判断されるケースが多いことが予想さが問題とされるであろうから、サポートされていると判断れる。

される範囲が実施例レベルに制限されてしまうケースは珍しくないと理解すべきであろう。

４．検討

このような制限は、クレームの記載の様式についても共

特許協力条約（第６条）には、「請求の範囲は、明細通するものと言え、例えば、「通常、製品の請求項では、書により十分な裏付けがされていなければならない。」と機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはな

規定されており、欧州特許条約（第 84 条）にも同様の規るべく回避すべきである。ある技術的特徴が構造的特徴に定がある 。日本のサポート要件の判断基準は、これらのよっても限定できない、又は技術的特徴が構造的特徴に規定の運用と整合しているように見える。

よって限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用いて⑴３しかし、欧州では、「一般原則として、クレームは、明限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは効果は細書によって裏付けられているものとみなされる。」とさ説明書に定めた実験或いは操作或いは所属技術分野の常用れていることに加え、サポート要件と実施可能要件の区別手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機も明確とは言えない。

能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することが許される。」とされている。

また、日本ではサポート要件違反は無効理由のひとつとされているのに対して、欧州ではサポート要件違反は異議

５．さいごに申立理由とはされていない４。
このように、日本におけるサポート要件の判断や取り扱

特許制度やその運用の国際調和を進めていくことはます

いは、事実上、欧州の実務とは微妙に異なっている。

ます重要になってきており、サポート要件の趣旨は、各国のガイドラインに共通するもの言える。

米 国 に お い て も、Written Description 要 件（ 第その一方で、サポート要件の具体的な判断基準は各国で112 条第１項）において、特許請求の範囲と開示範囲の異なる。尤も、発明の詳細な説明に開示された内容をどこ整合が求められているが、米国では、発明が所有されていまで拡張乃至一般化できるのかについては、個々の審査官

た（Possession）かどうかという観点での審査がなされによるばらつきも大きいと思われるが、各国の歴史的経緯

るという点において特徴的である。

等の事情もあり、サポート要件についての判断基準は、一⑵

そもそも、米国特許法では、「『発明』とは、発明もしく

見、同じように思えても、その判断や取扱の実務は、実際は発見を意味する。」（第 100 条）とされ、発見でさえもには、各国毎に微妙に異なっているというのが実情であろ特許の対象としている点で他国のそれに比較して著しく広う。

いが、出願時の技術常識に基づいても、明細書において十

従って、例え、「発明の詳細な説明に発明として記載し分に裏付けられていない発明に対しては権利が付与されなたもの」が同一であっても、これによってサポートされるいという点においては他国の判断基準と概ね一致していると判断される発明の実質的範囲は、各国ごとに相違する可といえよう。

能性がある。

〈脚 注〉 3
欧 州特許庁審判部は、欧州特許条約 84 条のサポート要件に関し、発明の課題を解決するために必要な「essential features」（ 必須の構成）がクレームされていなければならないと判示している（T 1055/92）。
4
審 査過程において、拒絶理由を実施可能要件違反とするかサポート要件違反とするかは重要ではないとも思える。しかし、実施可能要件違反だけが異議申立理由となり得るという意味においては重要である。

4

商標
News

大野総合法律事務所

Trademark News

EU商標制度の改正
弁理士

中村

仁

ゆ る 標 識 ……」 と な っ て い る が、「写実的」
（graphic【はじめに】

representability）の要件は音の商標等の出願の際に商標を明確に特定するのに適当でないので、この要件は廃

本年３月、欧州委員会は、共同体商標規則・商標ハー

止し、よりフレキシブルな規定とするよう提案している。

モ指令・OHIM 手数料規則の改正提案を公表した 。
１

CTM が導入されて約 20 年が経ち、加盟国も増え、これにより、例えば、音の商標について音声ファイル等での出願が可能になるかもしれない。

加盟国の登録手続きの合理化や調和などの要請が強くなったというのが改正の理由である。

４． 指定商品役務の表示３

この改正案公表に先立ち、欧州委員会はマックス・プ
ランク知的財産法・競争法研究所に欧州商標制度に関す

商品役務の指定の際、ニース分類の見出し（heading）

る調査を委託しており、マックス・プランクは商標ハーの一般的記載を使用することができるが、その場合、そモ指令と共同体商標規則の改正提案を公表している 。

の文言に含まれる商品又は役務が明確でなければならな

２

なお、改正の発効は、指令の改正（2014 年春の予定）

い。
また、2012 年 6 月 22 日前の出願で、ニース分類

後２年以内に各国法が改正されてからになる。

の見出し（heading）の一般的記載の全てを指定して登【改正の概要】録された共同体商標の権利者は、アルファベティカル・
リストに含まれる全ての商品又は役務に保護を求める意

主な改正点は以下の通りである。

図が出願時にあったことを宣言することが出来るようにする。

１． 料金体系
各国の料金体系を統一するため、登録及び更新の手数

５．外国語商標の絶対的拒絶理由料を区分毎に追加される設定とすることを加盟国に義務

現在、共同体の一部において絶対的拒絶理由（識別性付ける。

がないという拒絶理由）があれば拒絶されている。

CTM については、現在、出願及び更新の手数料は３

しかし、共同体外の言語であっても、識別性の無い語

区分まで同一料金となっているが、１区分を基本料金とで構成される商標は絶対的拒絶理由により拒絶されるこして、区分毎に加算されるようになる。

ととなる。

２． 相対的理由の調査の廃止
６．CTM、OHIM の名称の変更

CTM 出願について、OHIM が出願商標と CTM 登録

共同体商標（Community Trade Mark）は、「欧州商

商標との類否審査をして、その結果を出願人と引用商標
権利者に通知しているが、この制度は廃止される。

標（European Trade Mark）」に変更される。

なお、OHIM は、公衆の利用が可能な優れた調査ツール

OHIM（Office for Harmonization in the Internalを開発中とのことである。

Market）の名称は、「欧州連合商標意匠庁（European
Union Trade Marks and Designs Agency）
」に変更
される。

３． 商標の定義の改正
現在の規定では、「商標は、写実的に表現できるあら〈脚 注〉 1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en2
http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf
3
IP TRANSLATOR 事件（C-307/10）において、ニース分類の見出しの一般的記載を指定商品役務の表示に使用した場合の解釈について欧州連
合司法裁判所が判示した内容に従った改正である。

5

中国
News

Oslaw News Letter vol.29

China News

第3回中国商標法改正について
中国弁護士

中国商標法が 12 年ぶりに改正された。商標法が制李芸⑶同商標のあらゆる宣伝の持続 らない。
期間、程度及び地理的範囲

定されて以来３回目の改正である。改正後の商標法は⑷同商標の馳名商標としての保2014 年５月１日より施行される（以下、改正前の商護記録標法を「現行法」といい、改正後の商標法を「改正法」……
商標登録の審査、及び工商行
政管理部門が商標違法案件を取⑸同商標の馳名であることのそ 締する過程において、当事者がの他の原因という）。今回の改正は、音声商標の追加、馳名商標認

本法第 13 条に基づいて権利を主張したときは、商標局は、案定制度の整備、出願から登録までの期間の明確化、異議件の審査、処理の必要性に応じ申立手続の見直し、損害賠償の強化等に及ぶ。以下、改て商標の馳名状況について認定

正法のポイントを紹介する。

を行うことができる。

１．音声商標の追加

当事者が本法第 13 条に基づい

商 標 争 議 処 理 過 程 に お い て、て権利を主張したときは、商標
評審委員会は、案件処理の必要

改正法では、現行法に定めている「可視性」という商性に応じて、商標の馳名状況に標の登録要件が削除され、音声商標が新しいタイプの商ついて認定を行うことができる。
商標の民事、行政案件の審理標として認められるようになった。音声商標の登録要過程において、当事者が本法第件、審査基準、類否判断等については、今後公布される13 条に基づいて権利を主張した

商標法実施条例及び実務の運用に注意する必要がある。

ときは、最高人民法院が指定する人民法院は、案件審理の必要

２．馳名商標認定制度の整備性に応じて、商標の馳名状況について認定を行うことができる。

現行法は、初めて法律レベルで馳名商標の認定、保護生産者、経営者は、商品、商について規定を設けたが、改正法では、現行法を踏まえ品の包装、若しくは容器に、又て馳名商標の認定原則、認定機関、宣伝禁止等について商業活動において、「馳名商標」

は広告宣伝、展示、及びその他の字句を使用してはならない。

整備を行った。まず、改正法 14 条１項は、馳名商標の認定は当事者の申立によらずに行うことができないという原則を確立した。また、同条２項、３項、及び４項

３．異議申立手続の見直し

は、商標紛争の類型に応じて、工商行政管理部門の商標
局、商標評審委員会、及び最高人民法院が指定する人民

現行法では、何人も商標登録に対する異議申立ができ法院が、それぞれ馳名商標の認定機関になることを規定るが、この異議申立制度が濫用され、早期の権利付与にしている。また、馳名商標の認定は案件審理のための事

支障を来しているとの指摘は多い。改正法では、使用が実認定にすぎないため（同条１項柱書）、商品宣伝の目禁止されている商標（改正法 10 条）、登録できない商的に使用することを禁止する旨の規定が新たに追加され標（改正法 11 条、12 条）以外の事由による異議申立た（同条５項）。これに違反した場合は、是正が命じられ、については、異議申立人は先行の権利者又は利害関係人

10 万元の罰金が科せられる（改正法 53 条）。

に限定される。また、改正法は、権利の早期付与を図る

改正法第 14 条

ために、現行法の権利付与前の商標評審委員会への異議

馳名商標は、当事者の申立に再査（中国語は「異議覆審」となる）申立手続を権利付

馳名商標の認定には、以下の より、商標案件を処理するのに与後の無効宣告請求手続に改めた。これにより、商標登現行法第 14 条
第 14 条要素を考慮しなければならない。 認定する必要がある事実として⑴関連公衆の同商標に認知度認定する。馳名商標の認定には、⑵同商標の持続的な使用期間

以下の要素を考慮しなければな

録に対する異議申立が商標局により認められなかった場
合、当該商標は登録されることになるが、異議申立人は商標権付与後に無効宣告請求をすることができる。

6

大野総合法律事務所

現行法第 30 条、33 条
第 30 条
初歩審定を受けた商標につい

改正法 33 条、35 条院は侵害者に対して、侵害者の支配下にある会計帳簿の第 33 条提出を命じることとし、権利者の立証責任の軽減を図っ

初歩審定を受けた商標についている。なお、上記①②③により損害賠償額の確定が困ては、その公告の日から３ヵ月 ては、その公告の日から３ヵ月

難である場合の法定賠償金の上限は、現行法の 50 万元以内に、何人も異議を申し立て 以内に、先の権利者及び利害関ることができる。公告期間が満 係人は、それが本法第 13 条第から 300 万元まで大幅に引き上げられた。これは、損了しても異議申立がなかったと ２ 項 及 び 第 ３ 項、 第 15 条、 第きは、登録を許可し商標登録証 16 条第１項、第 30 条、第 31 条、

害賠償額の立証が困難で、十分な救済を得られない権利を交付して公告する。

者にとって重要な意味を持つと言える。

第 32 条の規定に違反すると考える場合、又は何人も、それが第 33 条

本法第 10 条、第 11 条、第 12

初歩審定を受け公告された商 条の規定に違反すると考える場
標に対して異議申立があるとき 合、商標局に異議を申し立てる

商標専用権侵害の賠償額は、権者が権利侵害を受けた期間に権 確定する。実際の損実の確定が由を聴取し、調査をして事実を は、登録を許可し商標登録証を利侵害によって被った損失とす 困難であるときは、権利侵害者

明らかにした後に、決定を下さ 交付して公告する。

る。これには被侵害者が権利侵 が権利侵害によって得た利益にな け れ ば な ら な い。 当 事 者 は、害行為を差止めるために支払っ 基づいて確定する。権利者が被っ不服があるときは、通知を受領 第 35 条

た合理的な支出が含まれる。

初歩審定を受け公告された商た損失又は権利侵害者が得た利前項にいう権利侵害者が権利 益 の 確 定 が 困 難 で あ る と き は、

評審委員会に再審を請求するこ 標に対して異議申立があるとき侵害によって得た利益、又は被侵 当該商標の使用許諾料の倍数をとができる。商標評審委員会は は、商標局は、異議申立人及び害者が権利侵害を受けたことに 参 考 に し て 合 理 的 に 確 定 す る。

裁定を下し、異議申立人及び被 被申立人が陳述する事実及び理

よって被った損失の確定が困難 悪意で商標専用権を侵害した者由を聴取し、調査をして事実をであるときは、人民法院は、権 について、情状が重大であると当事者は、商標評審委員会の 明らかにした後に、公告満了日

利侵害行為の情状に基づいて 50 きは、上記方法により確定され裁定に不服があるときは、通知 から 12 カ月以内に登録を許可万元以下の賠償を命ずる。

を受領した日から 30 日以内に、 するかについて決定を下し、書た金額の１倍以上３倍以下の賠償金額を確定することができる。

人民法院に訴訟を提起すること 面で異議申立人と被申立人に通賠償金額には権利者が侵害行為ができる。人民法院は、商標再 知しなければならない。特殊なを差止めるために支払った合理

審手続の相手方当事者を第三者 理由で延長が必要である場合は、的な支出が含まれる。

として訴訟に参加するよう通知 国務院工商行政管理部門の許可
しなければならない。

商標専用権侵害の賠償額は、侵害害によって得た利益又は被侵害 て被った実際の損失に基づいて被申立人が陳述する事実及び理 しても異議申立がなかったとき申立人に書面で通知する。

改正法 63 条

者が権利侵害した期間に権利侵 利者が侵害を受けたことによっは、商標局は、異議申立人及び ことができる。公告期間が満了した日から 15 日以内に、商標

現行法第 56 条１項、２項

人民法院は、賠償金額を確定を得て、６カ月延長することがするために、権利者が立証に尽できる。

力したにもかからず、侵害行為

商標局は登録決定を下した場に係わる帳簿、資料が主として合、商標登録証を発行し、公告

権利侵害者によって掌握されてする。異議申立人は不服があるいるときは、権利侵害者に対しと き は、 本 法 第 44 条、 第 45

侵害行為に係わる帳簿、資料の条の規定に基づいて商標評審委提供を命ずることができる。権員会に当該登録商標の無効宣告

利侵害者が帳簿、資料を提供せを請求することができる。

ず、又は虚偽の帳簿、資料を提……

供したときは、人民法院は、権利者の主張及び提供された証拠を勘案して賠償金額を確定することができる。

４．損害賠償の強化

権利者が権利侵害によって被った実際の損失、権利侵害者
が 侵 害 行 為 に よ っ て 得 た 利 益、

現行法では、権利者は、自らが受けた損失又は侵害者

登録商標の使用許諾料の確定がが得た利益の何れかを、損害賠償額の算出の根拠として困難であるときは、人民法院は選択することができる。これに対して、改正法では、①

侵害行為の情状に基づいて 300
万元以下の賠償を命ずる。

権利者が受けた実際の損失、②侵害者が得た利益、③当該商標の使用許諾料の参考額という優先順位で損害賠償額を決定し、悪質な侵害行為に対しては懲罰的な損害賠償も適用される。また、改正法は、権利者の損害賠償金についての立証が難しいという現状を踏まえて、人民法

7

海外
News

Oslaw News Letter vol.29

Overseas News

発明適格性に関する最近のCAFC判決
弁護士

小林 英了

た。これに対して、原告が控訴したところ、CAFC は

１．はじめに原審を破棄したが、最高裁によって CAFC に差し戻さ

米 国 特 許 法 101 条 は、 特 許 対 象 と な る 発 明 に つれた。

い て 規 定 し て お り、 近 年、 多 く の 重 要 判 決 が 出 さ れ‘545 特許のクレーム１は、以下のとおりである。

て い る。Bilski 事 件 最 高 裁 判 決 で は、“Machine or
１

Transform”テストが唯一の判断基準ではないとして、

１ ファシリテーターを介してインターネット上で著作ヘッジ取引に関するアイデアは抽象的であり発明適格物を配布する方法は、以下を備える：

性を有しないと判断された。また、Mayo 事件最高裁判

 コンテンツプロバイダから知的財産権で保護された

決 では、薬剤投与後の血中代謝物レベルと有効性の相媒体物を受け取る第１ステップであり、少なくともテ関関係という自然法則に一般的工程を付加しても発明適

キスト、音楽及びビデオデータの一つを含む；

格性は有しないと判断された。

 前記媒体物に関連づけられたスポンサーメッセージ

２

その後、CAFC は、CLS 事件大法廷判決 において、を選択する第２ステップであり、前記スポンサーメッ

コンピュータによって実行される発明の発明適格性につセージが過去に現れた回数がスポンサー契約に基づく

いて審理を行い、Lourie 判事は、抽象的アイデアに対取引サイクル未満であるかを確認するために、活動ロして実質的な限定が必要であり、単なるコンピュータ

グにアクセスすることを含む；の使用のみでは実質的な限定とならない旨の見解を出し

 販売される前記媒体物をインターネットサイト上にた。その一報で、Rader 判事は、101 条による制限は提供する第３ステップ；

限定されるべきであり、コンピュータとしてクレームさ 前記媒体物に対するアクセスを制限する第４ステッ

れた場合には、抽象的概念のあらゆる応用が独占されてプ；

いない限りは、発明適格性を認めるべきとの見解を示し

 前記スポンサーメッセージを見ることを条件に、無た（ただし、いずれも、CAFC 判事の過半数の同意が償で前記媒体物へのアクセスを提供する第５ステップ；３

・・・

得られていない）。
以下は、その後に出された２つの CAFC 判決である。

 前記スポンサーメッセージが現れた数を更新するた

いずれもコンピュータに関連づけられた発明であるが、めに前記活動ログに記録する第 10 ステップ；及び前者は発明適格性が肯定され、後者は抽象的アイデアで

 前記スポンサーメッセージの表示の対価として、スあると判断されている。

ポンサーより支払いを受け取る第 11 ステップ。

２．Ultramercial v. Hulu 事件４⑵判決の概要⑴事案の概要CAFC（Rader 判事）は、'545 特許は、コンピュー

原告 Ultramercial は、著作物を配布する方法に関す

タ及びインターネットを利用して、所望の媒体物を閲覧る米国特許 7,346,545（'545 特許）を侵害するとしする前に広告を見せるというものであり、広告により対て、被告 Hulu に対して侵害訴訟を提起したところ、カ価を得るという抽象的アイデアに対して、実質的な限定

リフォルニア州連邦中部地区裁判所は、'545 特許は抽が加えられており、当該抽象的アイデアを独占させるも象的アイデアであって発明適格性を有しないと判断しのではないとして、発明適格性を肯定した。なお、本判〈脚 注〉 1
B ilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010)2
M ayo Collaborative Servs v. Prometheus Labs., Inc. 132 S. Ct. 1289 (2012)
3
C LS Bank International v. Alice Corporation PTY. LTD. (May 10, 2013)4
U ltramercial Inc. et. al. v. Hulu, LLC（Jun. 21, 2013）8大野総合法律事務所⑵判決の概要決では、Lourie 判事も結論に同意している。

控訴審において、原告 Accenture は、システムの請

３．Accenture v. Guidewire 事件 5

求項１について特許性を主張したが、方法クレームについては争わなかった。

⑴事案の概要原告 Accenture は、保険組織にてタスクを生成する

CAFC の多数意見（Lourie 判事）は、次のとおり述システム及び方法に係る米国特許 7,013,284（'284

べて地裁判決を支持した。多数意見は、方法クレームが特許）を侵害するとして、被告 Guidewire に対し侵害

抽象的アイデアであり発明適格性を有しないことを前提

訴訟を提起した。デラウェア州連邦地裁は、'284 特許に、CLS 事件大法廷判決を引用し、システムクレーム

は抽象的アイデアを対象とするものであって発明適格性の発明適格性は、抽象的アイデアである方法クレームにを有しないと判断した。これに対して、原告が CAFC対して「有意義な限定（meaningful limitation）」を有に控訴した。

しているか否かで判断すべきとした。その上で、請求項１と８は実質的に差異がないから、システムの請求項１'284 特許は、システムクレームの請求項１と、方法は発明適格性を有しないと判断した。

クレームの請求項８が含まれ、両者は実質的に同一であま た、CAFC の 多 数 意 見 は、 シ ス テ ム ク レ ー ム は、る。請求項１は以下のとおりである。

イベント発生時に処理すべきタスクを、規則に基づき生成するというものであり、それ自体は抽象的なアイデア

１ 保険組織においてタスクを生成するシステムであり、以下を備える：に過ぎず、それを汎用のコンピュータに適用したとし 保険処理に関連する情報を記憶する保険処理データても、抽象的アイデアと実質的に変わることはないとベース（DB）であり、ポリシーレベル、請求レベル、判断した。原告 Accenture は、ビジネス関連発明につ参加者レベル及びラインレベルを含む複数レベルのグ

いて発明適格性を認めた Ultramercial 判決を挙げて特ループに分けられた保険処理に関連する情報を含むク許性を主張したが、その判決で問題となっているクレー

レームフォルダを備えており、当該複数レベルは、ポムは、インターネット上のサイトでの処理に限定していリシー、保険処理に関連する情報、請求人、被保険者

る、スポンサーのメッセージを見ることで無償アクセスを反映する；

を提供しているといった限定が付されており、本件とは

 イベント発生時に処理すべきタスクを決定するため異なるとした。
これに対し、少数意見（Rader 判事）は、多数意見の規則を記憶するタスクライブラリ DB； 前記保険処理 DB と接続され、保険処理に関連すが依拠した CLS 事件大法廷判決は、意見が分かれておる情報を提供する顧客要素であり、割り当てられたク

り先例としての価値はない、請求項１は保険処理 DB、

レームハンドラによって、保険関連目的を達成する複タスクライブラリ DB、サーバ要素といったコンピュー

数のタスクにアクセスする；及びタ要素に関連づけられており、抽象的アイデアと比して

 前記顧客要素、前記処理 DB 及び前記タスクライブ

実質的な限定が付されており、発明適格性を有している

ラリ DB と接続され、イベントプロセッサ、タスクエと述べた。

ンジン及びタスクアシスタントを有するサーバ要素を

４．おわりに備える；
 前記イベントプロセッサは、情報の変化に関連づけ

上記の判決はいずれも、コンピュータと関連づけられられたイベントによりトリガーされ、前記タスクエンており、その内容も実質的に限定されているようにも見ジンにイベントトリガを送る、前記タスクエンジンは、受けられ、実際、特許商標庁では発明適格性が肯定されこれを受けてイベントに関連づけられた規則を前記タている。しかし、裁判所の判断は分かれており、抽象的

スクライブラリ DB から識別し、情報を識別された規

アイデアか否かという点に関する裁判所の判断が依然と則に当てはめて、処理すべきタスクを決定して前記タして定まっていない（あるいは、裁判官によって結論がスクアシスタントに集める、前記タスクアシスタント

異なる）ように思われる。今後の同種事案に対する裁判は、決定されたタスクを前記クライアント要素へ送る。

所の判断の蓄積が待たれるところである。

〈脚 注〉 5
A ccenture Global Services, GMBH and Accenture LLP v. Guidewire Software, Inc. (Sep. 5, 2013)

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特許
入門

Oslaw News Letter vol.29

Patent Intro

弁護士

金本

恵子

Q.「審査前置解除通知」が送付されました。何か対応が必要でしょうか。

Ｑ .「 審尋」が送付されました。何か対応が必要でしょうか。

「審査前置解除通知」とは、拒絶査定不服審判事件の「審尋」とは、審判請求人に対して前置報告の内容を前置審査が終了し、今後は３名または５名の審判官で構送付し、審査官の見解に対する反論の機会を与えるもの

成される合議体により審理されることを、審判請求人にです。現在の特許庁の運用によれば、原則として前置報知らせる通知です。

告書が作成された事件の全件に対して、審尋が送付され「前置審査」とは、拒絶査定不服審判の請求と同時に補ます。審判請求人は、審尋に対して回答書を提出するこ正がなされると、審判合議体による審理に先立って、審とができますが、審尋は拒絶理由通知ではないので、特査官（原則として審査を担当した審査官）に再審査させる

許請求の範囲や明細書などの補正をすることはできませことです（特許法第 162 条）。こうした前置審査制度が設ん。

けられたのは、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正が回答書を提出しなくても、それのみによって、審理・された場合に、審査を担当したもとの審査官にその補正判断が審判請求人に不利に働くようなことはないとされ内容を審査させれば、その補正によって特許できる状態ていますが、出願の特許化を望むのであれば、回答書をになっているかを判断し易いからです。前置審査を行っ提出して前置審査の報告書に示された理由に反論するこた審査官が、拒絶査定の理由が解消されていないと判断とをお勧めします。

すれば、その理由を記載した前置報告書を作成します。

回答書に補正案を示して、その補正案によれば拒絶査したがって、審査前置解除通知が送付されたというこ

定が解消していること、特許可能であることを説明するとは、前置審査を行った審査官が、審判請求時の補正を審こともできます（補正の機会を与えるか否かは審判合議査しても特許査定できないと判断したことを意味します。

体の裁量ですが）。

前置報告書に対しても、審査前置解除報告に対しても、審尋に対する回答書提出の指定期間は、前述のように審判請求人が何らかの応答をする必要はありません。

60 日（在外者は３月）です。回答書の提出後（またはただし、出願の特許化を目指すのであれば、審査前置

指定期間の経過後）は、審判合議体は審理に速やかに着解除の段階で前置報告書の内容を検討しておくことをお手することになっているので、審判官との面接を望むの勧めします。なぜなら、現在の特許庁の運用によれば、

であれば、早めに検討しておくべきでしょう。

前置解除後 １ には審判請求人に対して前置報告書を利用

なお、早期審理の対象となった事件では、前置報告書

した審尋が送付されますが、この審尋に対する回答書提が作成されても審判請求人に対して審尋は送付されませ

出の指定期間は 60 日（在外者は３月）であり、審尋をんが、前置報告の内容に対する意見などがあれば、上申受けてからでは十分な検討時間が確保できない場合も想書として提出することができます。

定されるからです。
なお、前置報告書は、特許庁内部の報告書であり、審判請求人に送付されることはありません。したがって、
前置報告書の内容を検討するには、閲覧請求するなどして、前置報告書を入手する必要があります２。
最近は、前置解除通知の発送から２～３ケ月で審尋が発送されることが多いようです。
独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供するホームぺージである「特許電子図書館」の「経過情報検索」の頁（http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N0000=118）
からも入手できます。

1
2

10

紛争
○○
実務

大野総合法律事務所

Dispute○○Practice

仮処分手続
弁護士

飯塚

暁夫

造販売を継続することは事実上不可能となるため、相手方

１．はじめには大きなダメージを受けることとなり、和解交渉が促進さ

特許権侵害をめぐる紛争について、当事者間の話し合いれる等、紛争の早期解決にとって大きな武器となると考えでは解決できず、裁判所に訴えを提起せざるを得ない場合

られています。訴訟物の価格にかかわらず、手数料が申立において、通常の訴訟、すなわち本案訴訟のほかに、仮処てごとに一律 2,000 円というのもメリットです。

分手続という選択肢もあります。今回は、その仮処分手続

４．注意点について説明したいと思います。

但し、仮処分命令を発令してもらうためには、債権者

２．仮処分手続とははほぼ必ず担保を立てさせられます（民事保全法 14 条１

仮処分手続とは、民事保全法に基づく手続で、同法１条項）。担保の金額は、裁判所が諸事情を勘案して任意に決に定める３種類の手続のうち、実際に特許権侵害事件にお定しますが、事案次第では億単位になることもあり得ます

いて用いられるのは、「民事訴訟の本案の権利関係につきので、権利者側も相当の負担を覚悟しなければなりません。

仮の地位を定めるための仮処分」であり、具体的には、特さらに、本案訴訟で結論が覆り、権利者側が敗訴して判許権侵害行為差止の仮処分となります。

決が確定した場合、権利者は相手方から違法執行を理由に仮処分は、一般には、本案訴訟に比べ迅速に進行するた損害賠償請求を受けるリスクがあります。もちろん上記のめ、早期の権利行使が可能になるというメリットを有する

担保でカバーしきれない損害がある場合は、それも支払わとされていますが、仮の地位を定めるための仮処分の場合

ねばなりません。本案訴訟において有力な無効資料が見つは、裁判所は必ず相手方を審尋しなければなりませんし（民かる等、逆転する可能性もないわけではありません。

事保全法 23 条４項）
、特許権侵害事件の場合は、当事者いずれにせよ、仮処分手続において侵害と権利の有効性の主張立証活動も本案訴訟とほぼ変わらず、本案訴訟の迅が認められても、権利者側に担保を立てる資力がないと結速化が進んでいる現在では、実際には本案訴訟に比べ格別

局仮処分命令は発令されず申立てが却下されてしまうので進行のスピードが速いというわけでもありません。立証の注意が必要です。

程度も、一般には本案訴訟における「証明」よりも緩やか

また、民事保全法には、仮の地位を定める仮処分命令は、な「疎明」で足りるとされていますが（同法 13 条２項）
、 「争いのある権利関係について債権者に生ずる損害又は窮特許権侵害事件の場合、実際には「証明」と変わりはなく、迫の危険を避けるためにこれを必要とするとき」に発する本案訴訟より特に有利ということはありません。後述する

ことができると定められていますので（同法 23 条２項）、

ように、担保金も必要になります。

権利者側は、保全の必要性を主張し、疎明しなければなりません（同法 13 条２項）。

３．仮処分手続のメリット

ただ、特許権侵害事件の場合、実際には、債権者自身がにもかかわらず、どうして仮処分が利用されるかという

当該特許発明を実施していること（あるいは実施権を許諾と、仮処分の場合、仮処分命令が発令されると、相手方にしていること）を疎明すれば、それ以上に具体的な損害にとっては事実上執行停止の術がないという本案訴訟にはな

ついてまで疎明しなくても、保全の必要性は認められるのい強力なメリットがあるからです。

が通常です。しかし、事案によっては、本案訴訟ならば権

一方、本案訴訟の場合は、仮執行宣言付きの差止判決が利行使が認められる場合でも、保全の必要性なしとされる

出ても、敗訴した相手方は、控訴するとともに強制執行停事案もあり得ます。

止の申立て（民事訴訟法 403 条１項３号）を行い、担保

５．さいごに金を積むことにより、ほとんどの場合、強制執行を停止することができます。

特許権侵害事件においては、以上に説明した仮処分手続

それに対し、仮処分の場合は、そのような強制執行停止の特徴を踏まえて戦略を立てる必要があります。実際にはの制度がなく、仮処分命令が発令されると、対象製品の製本案訴訟と並行して仮処分手続を進める場合もあります。

11

判例
紹介

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.29

Case Law

特

一部請求、消滅時効の起算点 平成25年４月18日判決（知財高裁 平成24年（ネ）第10028号等）職務発明の対価請求控訴、同附帯控訴事件 請求一部認容＞＞原判決一部変更

原告（被控訴人）は、一部請求であることを明示して、機を見て残部について権利を行使する意思を明示してい

職務発明の対価請求を求める訴訟を提起し、その後、残たと認定した。そして、第１回口頭弁論期日での訴状陳部について請求額を拡張した。被告（控訴人）は、残部

述によって残部の請求権の消滅時効が中断し、その後、については消滅時効が中断しておらず、請求額を拡張し残部について請求を拡張したことにより、当該請求権のた時点では既に消滅時効が経過したと主張した。裁判所

消滅時効が確定的に中断されたと認定し、被告の消滅時

は、数量的に可分な債権の一部について訴訟を提起した

効の主張を斥けた。

としても、当該訴訟において残部について権利行使する

本判決は、明示的一部請求の訴えについて、一定の要意思を継続的に表示していると認められる場合には、当件の下で、裁判上の催告（暫定的に時効が中断する）に

該残部についても催告が継続的にされているものと認め該当することを明らかにしたものである。なお、本判決ることができるから、残部の債権についても消滅時効のの後に出された最高裁判決（最判平成 25 年６月６日・進行が中断するものと解すべきであり、当該残部につい平成 24 年（受）349 号）では、明示的一部請求の訴て請求を拡張した場合には、消滅時効が確定的に中断すえが提起された場合には、残部につき権利行使の意思がると判示した。

継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない

その上で、裁判所は、訴状で「本件請求については時限り、訴えの提起が残部について裁判上の催告として消効の問題は生じないものと考えられるが、……原告は滅時効の中断効を有する旨判示しており、一定の要件（特追って被告の時効の主張を見て請求額を拡張する予定で段の事情）の主張立証責任が転換されている点で、本判ある」と記載されていたことから、原告が本件訴訟で時決と異なっている。

商

フリーライド、希釈化、出所の混同 平成25年６月27日判決（知財高裁 平成24年（行ケ）第10454号）審決取消請求事件

無効審決＞＞請求棄却

本件は、本件商標（右側）が商標法４条１項７号（公声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正

序良俗違反）及び 15 号（出所混同）に該当するとの審な目的で採択・出願し、登録を受け、原告はそれを知り決に対する審決取消訴訟である。

ながら本件商標の登録を譲り受けたものと認定した。そ裁判所は、15 号該当性について、引用商標が周知・して、裁判所は、本件商標は、公正な取引秩序を乱し、著名であることを認定した上で、本件商標と引用商標（左商道徳に反するものというべきであるとして、７号に該側）との類似性を検討し、両商標は、４個の欧文字が横当すると判断した。

書きで太く顕著に表示されている点、その右肩上方に、

本件商標は引用商標のパロディーであることは明らか

四足動物が前肢を左方に突き出し欧文字部分に向かってであり、実際に出所の混同が生じるかどうかは疑問であいる様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配しるが、裁判所は出所の混同を肯定した。このため、本件た点が共通している等の理由から類似性を肯定し、本件商標は登録が認められないだけでなく、使用した場合に商標を指定商品に使用する場合には出所混同のおそれがは商標権侵害、不正競争防止法違反にも該当しうることあると判断した。

となる。

また、裁判所は、７号該当性についても検討し、引用商標が周知・著名であること、本件商標を使用したウェブサイトで引用商標に言及していること、本件商標の前権利者は、本件商標以外にも他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数出願していたこと、原告は前権利者のライセンス管理会社であること
等の事実から、前権利者は引用商標に化体した信用、名〈引用商標〉〈本件商標〉

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第29号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2013年10月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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