大野総合法律事務所

vol.56目

C ontents

次アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件 

弁護士 木村広行

1◦ 農水知財News

種苗法改正の動向 

弁理士 土生真之

6◦海外 N e w s

米国商標法―「使用宣誓書」において認められた不使用の正当な理由 

弁理士 矢野

公子

7

◦特

許

入

門



弁理士 松野

知紘

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesisアレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン
誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件
弁護士

第１

木村

広行

超える顕著なものであるか否かという観点等から十分に検討されはじめにていない旨指摘して、原判決の判断を取り消したものである。

最三小判令和元年８月 27 日（平成 30 年（行ヒ）69 号、以このように最高裁判所において、顕著な効果の有無に関する判下「本判決」という。
）の原審（知財高判平成 29 年 11 月 21断が示されたことから、本稿では、顕著な効果の有無を中心に、日（平成 29 年（行ケ）第 10003 号）、
以下「原判決」という。
）

従来の裁判例を参照しつつ、原判決及び本判決の判断を検討したは、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に上、実務上の留意点について検討を加えたい２。

ついての特許（特許第 3068858 号。以下「本件特許」という。
）

第２に係る発明（以下「本件発明」１という。
）について、主引用発明との相違点に係る本件発明の構成（用途）の容易想到性が認めら

本判決の検討

１ 本件の経緯れることを前提として、本件発明の効果は、当業者にとって優先

本件は、被上告人が、平成 23 年２月、本件特許につき、その日当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超

特許権を共有する上告人らを被請求人として特許無効審判を請求えた顕著なものであるということはできない旨判断して、当業者したところ、下表１に示すような経緯をたどり、原判決は、平成が予測し得ない格別顕著な効果を認めて進歩性を肯定した特許庁

29 年 11 月 21 日、特許庁が請求不成立とした審決を取り消しの審決を取り消した。

たため、上告人らが上告受理の申立てをした。

これに対して、本判決は、原判決が、本件発明の効果について、本件発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を
〈脚

注〉 

なお、
本稿では、
本判決を離れて一般論として述べる場合であっても、進歩性判断の対象となる発明について、権利付与前、
権利付与後を問わず「本件発明」と表現することがある。
2
なお、本稿執筆後、知財高裁により本判決による差戻審における判決（知財高判令和２年６月 17 日（令和元年（行ケ）第 10118 号））が言い渡されているので、適宜ご参
照頂きたい。
1

1

Oslaw News Letter vol.56「薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は、肥満表１細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり、ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができない」とされていたことなどを認定した。
そして、かかる技術常識を踏まえて、主引例に記載のアレル
ギー性結膜炎を抑制するための本件化合物のシス体の塩酸塩を含有する点眼剤を、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その際には、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からの２ 訂正後の本件発明の内容
本件訂正１及び本件訂正２の後の本件特許の請求項１には、いヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあずれも「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所るとして、本件化合物のシス体の塩酸塩についてヒト結膜の肥満投与可能な、点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（「ヒト結膜肥満細胞安定定化剤であって、治療的有効量の 11 －（３－ジメチルアミノプ化」作用）を有することを確認し、「ヒト結膜肥満細胞安定化剤」

ロピリデン）－ 6，11 －ジヒドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピの用途に適用することを容易に想到することができたものと認め

ン－２－酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、ヒトられる旨判断して、請求不成立とした前審決を取り消し、前訴判

結膜肥満細胞安定化剤。
」と記載されていた（以下、請求項１に決は確定した。

記載の発明を「本件発明」ということがある。
）３。なお、
以下では、４ 本件審決の内容「11 －（３－ジメチルアミノプロピリデン）－ 6，11 －ジヒ

確定した前訴判決を受けて、本件審決は、本件発明と主引例にドロジベンズ［ｂ，ｅ］オキセピン－２－酢酸」を「本件化合物」

記載の発明との各相違点は、当業者が容易に想到できたもの又はという。

単なる設計事項であるとしたうえ、引用文献の記載等からは、本件化合物による「ヒト結膜肥満細胞」に対する安定化効果（ヒス

３ 前訴判決の内容
前訴では、主引例に記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためタミン放出阻害率）の程度を具体的に予測することはできないなの本件化合物のシス体の塩酸塩を含有する点眼剤につき、本件発どとして、本件化合物が「ヒト結膜肥満細胞」に対して非常に高明の「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項に動機づけいヒスタミン放出阻害率を有すること、また、化合物Ａのシス異られるか否かが主な争点の１つとなった。

性体が最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常に広いことは、当業者が予測し得ない格別顕著な効果であるといすなわち、確定した前訴判決によれば、本件特許優先日当時

えるなどとして、本件発明の進歩性を肯定した。

の技術常識として、「抗アレルギー薬は、その作用機序によって、肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達

５ 原判決の内容

物質（ケミカルメディエーター）に対する拮抗作用を有する薬剤、それらの化学伝達物質の肥満細胞からの遊離抑制作用を有する薬

これに対して、原判決は、発明の容易想到性判断について、一剤の二つに大別され」（強調は筆者による。
）るところ、主引例に般論として「発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適は、各種抗アレルギー薬の影響をモルモットを用いて検討した結用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測

果、本件化合物のシス体の塩酸塩につき、抗ヒスタミン作用（拮し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであ抗作用）により抗原抗体反応による結膜炎を抑制したと考えられる。そして、当該発明の効果を考慮するに当たっては、その効果る旨開示するとともに、ヒスタミンの遊離抑制作用（安定化作用）

が明細書に記載されていること、又は、その効果は明細書に記載については無効であるなどの記載があり、主引例記載の発明からされていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項に動機づけられ推論できることが必要である。
」と判示した。
その上で、本件特許の明細書（以下「本件明細書」という。
）

るか否かが争点となった。
この点、前訴判決は、本件特許優先日当時の技術常識として、の記載を検討し、本件明細書に接した当業者が認識する本件化合ヒトのアレルギー性結膜炎を抑制する薬剤の研究及び開発におい物（シス異性体）のヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出て、「ヒトのアレルギー性結膜炎に類似するモデルとしてラット、の阻害率について認定した。

モルモットの動物結膜炎モデルが作製され、点眼効果等の薬剤のそして、確定した前訴判決に基づき、ヒト結膜肥満細胞安定

効果判定に用いられていたこと」や、「薬剤における肥満細胞か化剤の用途に適用することを容易に想到することができたことから産生・遊離されるヒスタミンなどの各種の化学伝達物質（ケミら、本件化合物がヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑カルメディエーター）に対する拮抗作用とそれらの化学伝達物質

制作用を有すること自体は当業者にとって予測し難い顕著なものの肥満細胞からの遊離抑制作用の二つの作用を確認することが一であるということはできないとした。

般的に行われていたこと」を認定し、また「ラット、モルモット

さらに、当業者の本件特許の優先日における技術水準として、の動物結膜炎モデルにおける薬剤の応答性に関する実験結果とヒ

本件化合物のほかに、高いヒスタミン放出阻害率を示す化合物がトの結膜炎における薬剤の応答性に関する実験結果が同様の傾向

複数存在することが知られていたことなどから、本件明細書に記を示す場合があることや、ラット、モルモットのある組織の肥満載された、本件発明に係る本件化合物を含むヒト結膜肥満細胞安細胞の実験結果とヒトの結膜における肥満細胞の実験結果が同様

定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術の傾向を示す場合があることを否定することはできない」
ものの、水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なも

〈脚
3

注〉 

本稿では、紙面の都合上、請求項１に記載の発明（本件発明）に関してのみ言及することとしている。

2

大野総合法律事務所のであるということはできないと判断した。

（強調は筆者による。
）と判示されている。

６ 本判決の判断

ケ）第 10031 号）では、「出願に係る発明を特定する構成に

また、知財高判平成 19 年 10 月 31 日（平成 19 年（行本判決は、次のとおり判示して、原判決を破棄して、知財高裁

ついて当業者が容易に想到することができたといえる場合でに差し戻した。

あっても、同発明が奏する効果が、当業者がその構成のものと「原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程して予測し得る効果と比較して顕著なものである場合には、当度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本該発明について、当業者はそのような効果を有する発明として件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができ

容易に想到することができたとはいえないすることが相当でなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができある。
」と判示されている。

た範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十したがって、一般的には、進歩性判断における顕著な効果の分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適有無は、本件発明の効果と、出願日（優先日）当時において、用することを容易に想到することができたことを前提として、本当業者が本件発明の構成が奏するものとして（あるいは相違点

件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することに係る本件発明の構成とした場合に奏するものとして）予測しが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発得る効果とを対比して、顕著な効果の有無を判断しているもの

明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審と解され６、本判決は、このような従来からの裁判例における

決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、判断を確認するものということができる７。

法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
」

また、原判決も、単に、本件化合物以外の他の複数の化合物の効果と、本件発明の効果を直接対比しているわけではなく、

７ 検討

本件発明の効果について、（本件化合物以外の他の複数の化合⑴ はじめに物の効果を参酌しつつ、）優先日当時において、当業者が、本

特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第２章第２節 3.2

件発明の構成が奏するものとして予測できたか否かを検討しでは、進歩性判断において「引用発明と比較した有利な効果」ているものと解され、対比の対象に誤りがあるわけではないとを斟酌する旨記載されており、発明の進歩性判断においては、思われる。

発明の効果が斟酌される。

なお、裁判例においては、発明の効果について、従来技術等

近時の裁判例においては、進歩性の判断手順として、本件発との対比で顕著な効果を否定しているように思われるものや明を認定し、引用発明を認定し、本件発明と引用発明の一致点（知財高判平成 30 年 11 月 20 日（平成 29 年（行ケ）第及び相違点を認定し、相違点に係る本件発明の構成の容易想到

10147 号）、
知財高判平成 30 年６月７日（平成 29 年（行ケ）

性を判断し、相違点に係る本件発明の構成の容易想到性が認め第 10061 号））、発明の効果自体が顕著なものではない旨判られない場合は、進歩性を肯定し、相違点に係る本件発明の構断したように思われるものも見受けられる（知財高判平成 30

成の容易想到性が認められる場合であっても、（当事者の主張

年 11 月 21 日（平成 29 年（行ケ）第 10196 号））。

に応じて）予測できない顕著な効果の有無を検討し、顕著な効

しかし、これらの裁判例であっても、従来技術等に基づいて果が認められる場合には、進歩性を肯定し、認められない場合

当該発明の構成が奏するものとして予測し得る効果を推認しには進歩性を否定するという流れのものが一般的である４，5。

ているものと理解するならば、本判決と必ずしも齟齬するものではないように思われる。

⑵ 効果の比較の対象
このように、進歩性判断において、本件発明に係る顕著な効また、いわゆる選択発明の特許性判断の枠組みにおいては、果の有無が考慮されるところ、顕著な効果といえるか否かにつ先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効

いては、いずれの効果を対比して判断されるべきであろうか。

果を奏するか否かを検討すべきことを示した裁判例がある８。

この点、近時の裁判例では、例えば、知財高判平成 30 年

⑶ 本件発明の効果の認定について

９月 19 日（平成 29 年（行ケ）第 10171 号）では、「本

次に、対比すべき効果のうち、本件発明の効果はどのように

件発明１が相違点１に係る構成を備えることによって当業者認定されるべきであろうか。

が予想し得ない顕著な効果を有するかどうかは、……（相この点、前掲知財高判平成 28 年３月 30 日では、
「本件発違点１に係る本件発明１の構成）とすることを容易に想到

明における有利な効果として認められるためには、当該効果がすることができたこと……を前提として、本件発明１の効明細書に記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記

果が、甲１に接した当業者において……（甲１発明）を相載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができる

違点１に係る本件発明１の構成とした場合に本件出願の優ものであることが必要である。
」とされている。

先日当時の技術水準から予測し得る効果と異質な効果であそ し て、 原 判 決 も、
「発明の効果を考慮するに当たってるか、又は同質の効果であっても当業者の予測をはるかには、 そ の 効 果 が 明 細 書 に 記 載 さ れ て い る こ と、 又 は、 そ超える優れたものであるかという観点から判断すべきである。
」の 効 果 は 明 細 書 に 記 載 さ れ て い な い が、 明 細 書 又 は 図 面

〈脚

注〉 

なお、顕著な効果の有無を、構成の容易想到性を検討する一要素として考える見解や、構成の容易想到性とは別の進歩性判断の一要素として考える見解の対立が見受けられるが、本判決が、構成（用途）の容易想到性を前提として、さらに顕著な効果の有無について検討すること自体を問題にしていないため、後者の見解を前提にするように思われる。なお、知財高裁大合議判決平成 30 年４月 13 日（平成 28 年（行ケ）第 10182 号・同第 10184 号）は、いずれの立場であるかは判然としない。
5
知財高判平成 30 年 10 月 11 日（平成 29 年（行ケ）第 10165 号・平成 29 年（行ケ）第 10192 号）、
知財高判平成 29 年９月 11 日（平成 28 年（行ケ）第 10056 号）、
知財高判平成 28 年３月 30 日（平成 27 年（行ケ）第 10054 号）なども参照
6
そのため、機械系の分野などにおいて、構成自体から効果が理解できるような発明については、顕著な効果が簡単に否定される事例が多く、本稿では構成自体から効果が予想し難いと思われる事例を中心に取り上げて検討している。
7
なお、前掲知財高判平成 28 年３月 30 日では、
「引用発明と比較した本件発明の有利な効果が、当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認められる場合は、本件発明の容易想到性が否定され、その結果、進歩性が肯定されるべきである。」とされているが、これは、本件発明の効果と引用発明の効果とを比較して顕著な効果であるか否かを判断すべき旨を示すものではなく、引用発明よりも有利な本件発明の効果が、本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測する範囲を超えるか否かを判断すべき旨を示すものと解される。
8
知財高判令和２年１月 30 日（平成 30 年（行ケ）第 10157 号）、知財高判平成 29 年 6 月 14 日（平成 28 年（行ケ）第 10037 号）など参照
4

3

Oslaw News Letter vol.56の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。
」

わち当該蒸留物の蒸留を促す剤として機能するものであること判示しており 、従来からの裁判例に即したものである。

とを理解できる。また、コレステロールを上回る揮発性を

９

ここで、本件発明の効果として認められるには、明細書の記有する物質（例えば、PCB や臭素化難燃剤）の除去におい載等から当該効果が本件発明の全体にわたって生じるものとても、リノール酸が同様の効果を奏する上に、（常圧で固化理解できることが必要であると解される点には留意が必要でするコレステロールと比較すると）相当に低い温度で蒸留をあるが、「発明の効果について、特許請求の範囲の全体にわ実行可能であることについても予測できるというべきである。
」

たって、あまねく実験による確認を求めることは、効果の裏付として、技術常識等に基づき構成から原理的に予測可能な効果

けのために過度な実験を要求するものであり、発明の保護の観を認定している。

10

また、例えば、知財高判平成 30 年 12 月 19 日（平成 29点に照らして相当ではな」いとの裁判例もある（知財高判平成年（ネ）第 10098 号）では、「これらの記載からすると、本

22 年７月 15 日（平成 21 年（行ケ）第 10238 号））。

件優先日前において、ビタミンＤ３類似体であるカルシポトリ

また、実務上、本件発明の効果の立証のための追加実験デー

オールとステロイドを併用処置した場合に、カルシポトリオー

タの提出の可否がしばしば問題になる。
この点、前掲知財高判平成 22 年７月 15 日では、「進歩性

ルの副作用である皮膚刺激作用が緩和される上、ステロイドのの判断において、『発明の効果』を出願の後に補充した実験結長期使用による危険も軽減できることは既に公知になってい果等を考慮することが許されないのは、
上記の特許制度の趣旨、たものと認められる。そうすると、本件発明 12 のようにビ

出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当

タミンＤ３類似体とステロイドを合剤として同時適用する場

初明細書に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合は合にも上記と同様の副作用緩和の効果が生じることも当業者

さておき、当業者において『発明の効果』を認識できる程度のにおいて十分に予測可能なものであったといえ、カルシポトリ

記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載

オールの例に基づいても、副作用緩和の効果が顕著なものといの範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌えない。
」として、類似の化合物の知見から、本件発明についすることは許されるというべきであり、許されるか否かは、前て予想される効果を推認しているものと解される。

記公平の観点に立って判断すべきである。
」とされており、追また、効果の有無に加えて程度が問題になった事例として、

加実験データが参酌されるのは、明細書に記載の範囲に限られ

例えば、前掲知財高判平成 30 年９月 19 日は、「水和物としるものと解される。

て存在する医薬については、水分子（水和水）の数の違いが、

もっとも、前掲知財高判平成 22 年７月 15 日では、明細薬物の溶解度及び溶解速度に影響を及ぼし得るのであるから、書の定性的な効果の記載から、定量的な効果を示す追加実験

溶解度又は溶解速度の向上によりランタンイオンの溶存濃度

データの参酌を認めているように思われるが、知財高判平成を高め、ひいてはリン酸（リン酸イオン）の固定化反応の促進

30 年 10 月 22 日（平成 29 年（行ケ）第 10106 号）では、（リン酸結合能力）に影響を及ぼし得ることは自明である。

定性的な効果の記載のみでは、その定性的な効果を超えて実験……
水和水の数が３ないし６の範囲に含まれる炭酸ランタン水

データを参酌することはできないとされていると思われる点

和物の構成（相違点１に係る本件発明１の構成）とした場合に、は留意が必要である。
この点、原判決は、「本件特許の優先日後に頒布された甲炭酸ランタン１水和物のリン酸イオン除去率（90％）を超え

39 には、本件明細書に記載された上記実験と同様の実験方法

る場合があり、それが 100％により近い値となることも予測

により、
AL － 4943 Ａ（化合物Ａのシス異性体）の濃度（用量）できる範囲内のものといえるから、ｐＨ３の水溶液における５が 2000µＭ程度に至っても用量依存的に上昇し、10000分の時点でのリン酸塩除去率が 96.5％又は 100％であるとμＭまで濃度が上昇しても 90％程度の阻害率を示したことがいう本件発明１の効果は、当業者の予測をはるかに超える優れ記載されているが、当業者において、本件明細書から 2000

たものであると認めることはできない。
」として、引用文献にμＭを超えて濃度依存的な阻害を引き起こすものと推論でき記載された効果の程度を基準として、技術常識を踏まえて、予ない以上、本件発明１の顕著な効果の有無を判断する際に、そ想できる範囲を推認しているものと理解される。

の内容を参酌することはできない。
」として、推論できる範囲

これらのように、近時の裁判例では、出願日当時（優先日当を限定的にとらえており、後者の裁判例に近い判断であると思時）の文献の記載や技術常識を前提に、原理や作用機序などのわれる。

技術的根拠をもって、本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測する効果ないし程度を認定しているものが多い。

⑷ 本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測する効果のこれに対して、原判決は、当業者が予測し得る効果の程度

認定について次に、当業者が、本件発明の構成から奏する効果として予想を認定するにあたり、単に本件化合物と同等の効果を有する他されるものやその程度はどのように認定されるのであろうか。

の化合物の存在を根拠として示すにとどまっており、当該他の近時のいくつかの裁判例につき検討すると次のとおりである。

化合物の効果から、本件化合物の効果を推測させる技術的根拠

例えば、知財高判平成 31 年１月 28 日（平成 30 年（行（例えば、化合物の構造の共通性など）に係る事実認定が見当ケ）第 10027 号）では、「甲２には、添加されたリノール

たらず、この点について何らかの認定をすることができていたならば、本判決の判断も異なったように思われる。

酸が、コレステロールと共に蒸留し、コレステロールが除⑸ 立証責任について去されることが記載されている。そうすると、甲２に接した当業者は、上記２（1）記載の技術常識を踏まえると、甲知財高裁大合議判決平成 30 年４月 13 日（平成 28 年（行２発明 １ で 使 用 さ れ て いるリノール酸は、『望まれる蒸留ケ）第 10182 号・同第 10184 号）や、前掲知財高判平成物』（蒸留によって分離しようとする物質）の同伴剤、すな

30 年 10 月 11 日によれば、審決取消訴訟において、顕著な

〈脚
9
10
11

注〉 

知財高判平成 29 年９月 11 日（平成 28 年（行ケ）第 10056 号）も同旨と解される
知財高判令和元年７月 18 日（平成 30 年（行ケ）第 10145 号）、知財高判平成 22 年 11 月 18 日（平成 21 年（行ケ）第 10096 号）など参照
上田洋幸「７ 進歩性の判断構造」知的財産裁判実務研究会編「知的財産訴訟の実務」259 頁（法曹会、平成 22 年）も参照

4

大野総合法律事務所

効果が「あること」については、特許権者（特許出願人）が主していない。これは、前審決が、基本的には、相違点に係る本張立証責任を負うものと解される

件発明の構成の容易想到性を否定することで請求不成立審決。

11

したがって、特許権者が、本件発明の効果が、本件発明の構をしており、顕著な効果の有無について正面から判断を示して成から奏するものとして当業者が予測することができなかっいるわけではないため、前訴判決は、特許庁の審理判断を受けたなどの事実を立証することができなければ、逆にいえば、進る利益の保障や 15、審決については常に審判官による手続の歩性欠如を主張する当事者はかかる事実を真偽不明に持ち込経由が要請されているなどの見解 16、さらには当事者の主張むことができれば、顕著な効果を理由に進歩性を肯定できない

立証の程度も踏まえて、前審決が正面から判断を示していないものと解される。

顕著な効果の有無について独自に審理判断することを差し控

この点に留意して、原判決の判断をみると、原判決は、積極

えて、敢えて構成の容易想到性判断にとどめているようにも思的に本件発明の効果が当業者の予測の範囲である旨判断したとわれる。

いうよりは、本件化合物以外の複数の化合物の効果を斟酌すれそうだとすれば、前訴判決に拘束されるにとどまる本件審決ば、本件発明の効果が必ずしも当業者の予測の範囲を超えていに対する上記指摘は本件審決にやや酷ではないかと思われる。

るとまでは立証できていないと判断したとも理解できる。

なお、これに対しては訴訟経済を重視する立場もあるとこ

しかし、本件では、引用文献に、モルモットを用いて検討しろ 17、かかる立場に立てば、前訴判決は、積極的に釈明権をた結果、本件化合物のシス体の塩酸塩につき、ヒスタミンの遊行使するなどして、当事者に顕著な効果の有無について主張立離抑制作用（安定化作用）については無効である旨記載されて証を尽くさせたうえ、発明の容易想到性そのものについて審理いることが認定されており 12、かかる事実からは、本件化合判断すべきであった、という考え方もあり得よう。

物につき、ヒスタミンの遊離抑制作用があることまでは予測で第３きたとしても、本件明細書で示されている程度の効果があると実務上の留意点までは予測困難だったと推認することにも十分な合理性があ

前記第２で検討した通り、進歩性判断における顕著な効果の有ると思われ、本判決は、このような推認を妨げる事実として、

無の判断手法については、本判決を含め、裁判例において、ほぼ

単に本件化合物と同等の効果を有する他の化合物が複数存在確立しているものと思われる。

する事実では足りないことを指摘しているものと理解するこ

そして、これらの裁判例によれば、進歩性判断における顕著なともできよう。

効果について主張立証を負う特許権者（特許出願人）としては、もし、このような理解に立つとするならば、仮に、引用文献

単に、本件発明の効果の絶対値が大きい、あるいは引用発明や従に本件発明の効果を否定するような記載等がない事例では、顕来見られた効果よりも有利であるという主張立証にとどまらず、著な効果があることを真偽不明に持ち込むためには、どの程度①本件発明の効果につき「明細書に記載されていること、又は、の反証で足りるのかについて別途検討の余地があろう。

その効果は明細書に記載されていないが、明細書又は図面の記載⑹ 審決取消訴訟の判決の拘束力についてから当業者がその効果を推論できること」を主張立証し、②出願

本件では、前訴判決が確定しており、本件審決には、行政事日当時（優先日当時）の文献の記載や技術常識を前提に、何らか件訴訟法 33 条１項の規定により、前訴判決の拘束力が及び、の技術的根拠をもって、本件発明の構成が奏するものとして当業「この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定者が予測する効果ないし程度が、本件発明の効果には及ばないこ及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右とを主張立証することになろう。

認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない」（最三

他方、進歩性欠如を主張する当事者としては、特許権者（特許小判平成４年４月 28 日（昭和 63 年（行ツ）第 10 号・民出願人）が主張する明細書等の記載からの①の本件発明の効果に

集 46 巻４号 245 頁）参照）。

ついての推論を争い、また当該効果が本件発明の全体にわたって

そして、前訴判決では、相違点に係る本件発明の構成の容易生じるとは理解できないなどとして争うとともに、技術的根拠を想到性を認めて、これに反する審決を取り消したものであり、指摘しながら、本件発明の効果が、本件発明の構成が奏するもの

発明の容易想到性そのものについての判断は示されていないとして当業者が予測する効果ないし程度に過ぎないことを反証すため、本件発明の構成の容易想到性に関しては拘束力が生じてることで、②の推認を妨げることが重要になろう。

いるが、発明の容易想到性までは拘束力が生じていないことから

もっとも、通常、構成の容易想到性において、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとして、何らかの効果を期待してい、本件では、顕著な効果の有無についてさらに審理がな

13

る場合も多いと考えられ、構成の容易想到性を前提として、上記されたものと解される 14。

②の主張立証を行うには困難を伴うことが多いように思われ、現これに関して、原判決は、本件審決が、顕著な効果の有無にに顕著な効果を認めた裁判例も限られている。

ついて更に審理したことについて、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねないなどの指摘をしている。



到性の判断にとどまり、本件発明の容易想到性までの判断を示〈脚

そのため、実務上、これらの点も踏まえつつ、注力すべき争点を検討するのが望ましいものと思われる。

しかし、前訴判決は、相違点に係る本件発明の構成の容易想

以上

注〉 

なお、本件の甲４（引用例２：特開昭 63-10784 号公報）には、抗アレルギー作用試験としてラットを用いた「48 時間 homologous PCA 試験」の試験を行い、本件化合物に関して、PCA 抑制作用陽性を示し、「PCA 抑制作用は皮膚肥満細胞からのヒスタミンなどのケミカルメディエーターの遊離の抑制作用に基づくものと考えられ」るとの記載がある。
13
なお、前掲知財高判令和２年６月 17 日においても「前訴判決は、このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したものではなく、この点には、前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法 33 条１項）は及ばないものと解される。」と判示されている。
14
その意味で、顕著な効果の有無を、構成の容易想到性を検討する一要素とはとらえてはいないものと理解される。
15
竹田稔「第一部 特許審決等取消訴訟」竹田稔＝芝崎博＝上村悟「特許審決等取消訴訟の実務」63 頁（発明協会、1988 年）
16
中野哲弘「知財審決取消訴訟の理論と実務」138 頁、140 頁（日本加除出版、平成 27 年）
17
事件が特許庁と裁判所との間を何度も往復するようなキャッチボール現象が生じるとの不都合に対応するため、審決取消訴訟では、審理の対象は、審決の判断過程の当否のみ
ならず、新規性・進歩性に関しては、新規性・進歩性の有無そのものを審理することが望ましいことが提唱され、知財高裁ではこれに沿う判断が示されたこともあるが（知財高判平成 24 年２月８日（平成 23 年（行ケ）第 10164 号））、その際には当事者に不意打ちにならないよう十分に主張立証を尽くさせるべきである旨指摘されている（高野輝久「第４章 審決取消訴訟」飯村＝設樂編「知的財産関係訴訟」404 頁（青林書院、2008 年）、塚原朋一「金融・商事判例 No.1236」108 〜 109 頁（経済法令研
究会、2006 年）
）
。
12

5

農水知財
News

Oslaw News Letter vol.56

Agricultural IP News

種苗法改正の動向―日本の優良品種の流出防止対策―
弁理士

１

土生

真之

る特性の有無を検討することで侵害の有無を判断する。現物主義

はじめにに基づく場合には、種苗を栽培するための期間が必要であるうえ、

近年、人気のブドウ品種であるシャインマスカット等の日本の植物という性質上、栽培環境の相違や経年変質により現物の特性

優良品種の苗木が、品種登録がされていないあるいは保護体制がの表出が品種登録時のものと変化することもあり得るため、現物十分ではない海外に流出し、増産されたうえで、更に第三国に輸主義は育成者権者にとって非常に大きな立証負担となっている。

出されているという事態が問題視されている。2018 年の平昌

これは、明細書の文書による記載に基づき権利範囲を定める特許

オリンピックでカーリング女子日本代表の選手がもぐもぐタイム

制度とは大きく異なる点である。
改正法案 6 では、出願時に提出する特性表（品種の特性を記載

中に食べていたイチゴも日本から流出した品種に由来するものであった。

した文書）を権利範囲の解釈に利用し、登録品種の特性表に記載

品種の開発には多大な時間と労力を要するにもかかわらず、流された特性と被疑侵害品の特性を対比し、特性が明確に区別でき出した種苗が海外で生産されてその国の市場を席巻してしまう

ないときは侵害を推定する制度が導入される。侵害の擬制ではなと、日本は海外市場からの利益を得る機会を逸することとなり、く、あくまでも推定ではあるが、育成者権者の立証負担が軽減さ品種の海外流出は、持続的な品種開発及び農林水産物の海外展開れることが見込まれる。

の障害となっている。

３

また、現行の種苗法では、侵害の立証が非常に困難であり、育法改正案に対する反応

成者権の実効性に欠けるという問題点も従前から指摘されていた。

我が国の農業の保護強化を目的とする改正案であるが、特に自このような背景から、種苗法の改正案 1 が第 201 回国会に提家増殖が原則禁止となるという点に対し、農家が多額のロイヤリ出されたので、その概要について紹介したい。

ティーを支払わされることになるという危惧から、現在農業関連

２団体から強い反発が起きている。このような状況の下、本稿執筆

改正法案のポイント時点 7 における報道によれば、本国会における法案成立は見送ら
れ、継続審議となった。

（1）海外流出防止の強化

しかし、現行法においても、契約による自家増殖の制限は可能①育成者権が及ばない範囲の特例の創設
現行法では、登録品種の種苗の生産行為、当該品種についてのであり、育成者権者の意向を無視して自家増殖が自由にできる制保護制度がない国への種苗又は最終消費を目的としない収穫物の度ではない。許諾料を徴収するか否かは、育成者権者の意向次第

輸出行為を除き、種苗を一旦譲渡すると育成者権は消尽する。こであることは、改正前後において変わらないのである。また、市のため、種苗の海外流出の防止が困難であった。

場で流通する農産物の多くは品種登録がされていない一般品種で改正法案 2 では、育成者権者は、出願に係る種苗の輸出・栽培

あるうえ、品種登録の多くは、県や農業試験場等の公的機関が権を許可する国・地域を出願時に制限することができ、その内容は利者であり、そのロイヤリティーは極めて低額 8 であることを踏

農水省の HP で公示されるとともに、譲渡される種苗の包装やまえれば、法改正により農家のロイヤリティー負担が急激に増え広告にも表示することが義務付けられることとなる。制限範囲外るという危惧は杞憂ではないかと思われる。

の国への輸出行為等は、育成者権侵害とみなされる。これにより、

４

権利消尽の範囲を育成者権者がコントロールできるようになる。

結び

もっとも、これにより品種の海外流出が全て防がれるとは限ら

技術やノウハウを独占せずに共有することを是とする精神がない。
一旦海外に流出してしまえば国内法では対応できないため、篤農家の間に伝統的に存在するため、農林水産分野においては、

海外で品種登録を行っておくことは引き続き重要である。

知財保護の意識が未だ十分には浸透していない感がある。
しかし、②自家増殖の見直し

独占と共有を使い分けるのが現在の知財戦略の潮流であり、共有現行法では、契約で別段の定めがない限り、農家が譲渡を受けを是とする篤農家精神と知財制度は融和が可能なはずである。

た種苗の収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる

本改正案の成否は未だ分からないが、これを契機に、農林水産

行為（自家増殖）には、
一部の例外 3 を除き、育成者権が及ばない。

分野での知財保護の意識が高まることが期待される。

改正法案 4 では、自家増殖は原則禁止となる。自家増殖には、〈脚育成者権者の許諾が必要となり、育成者権者のコントロールが強注〉 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/
houan/g20109037.htm
2
改正法 21 条の２～ 21 条の４、57 条の２、75 条
3農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗は現行法上でも自家増殖は禁止されている。
4
現行法 21 条２項、３項の削除
5
なめこ事件（知財高判平成 27 年６月 24 日（平成 27 年（ネ）第 10002 号））
6
改正法 35 条の２
7
令和２年６月 19 日
8ある県の稲の場合、10a 当たりの種苗代 1600 円に占める許諾料は２円 56 銭とのことである。
1

化される。
（2）権利行使の容易化
現行法下の実務において、育成者権の権利範囲の解釈には現物主義が採用されている 5。即ち、品種登録時の種苗を実際に栽培した現物と被疑侵害品の現物を対比したうえで、明確に区別でき

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.56

Overseas News

米国商標法―「使用宣誓書」において認められた不使用の正当な理由
弁理士

１

矢野

公子

米国で使用を開始したくても、米国特許商標庁以外の公的機関かはじめにら認可を得なければできない事情を抱えている企業等が該当す

一般に米国にはカジュアルで親しみやすい印象があり、日本企る。今回ご紹介するのも米国商標登録を保有する製薬会社 X 社

業による現地進出や知財の出願件数も多い。しかし、商標法に関の案件で、登録後５年から６年目の「使用宣誓書」を提出するにする限り、米国はかなり特殊な国である。本稿では、米国商標法

あたって子細に検討した結果、不使用であることに正当な理由がの根拠である「使用主義」についてあらためて考えつつ、登録後ある旨を立証して成功したものである。

の「使用宣誓書」において不使用の正当な理由が認められたケー３

スをご紹介したい。

実際にあったケース

X 社は、10 年ほど前に専門的な薬剤について米国での使用意

２ 「使用主義」で求められるもの

思に基づく新規商標登録出願を行い、２年後に登録を受けた。権日本を含めた圧倒的多数の国では、商標を当局に登録するこ

利化前に使用の立証を求められたときには、テスト販売用の資料とで権利が発生する「登録主義」を採用しているが、米国商標法としてサンプル出荷の様子を示す書類や写真を添付した「使用陳は先に商標の使用を開始したものが権利を取得するという「使用述書」Statement of Use を提出して、問題なく認められた。

主義」に基づいている 1。日本で使用の立証が求められる典型例

使用の立証については、「使用陳述書」に米国特許商標庁に対が登録後に第三者から不使用取消審判の請求を受けたときであるする詐欺（fraud）があったとされれば本来使用していた商品役のに対し、米国の出願人・権利者は新規出願から登録後に至るま務も取り消されると判断した 2003 年の事件がきっかけとなっで、米国での使用を立証しなければならない場面に何回も遭遇て 5、日本でも注意が喚起された。その後、米国特許商標庁をだする 。
「使用主義」が「登録主義」に改正される見込みはなく、ます意図が立証されなければ詐欺とはいえないとの判断が下さ

むしろ厳格化の傾向がみられる。ちなみに、商標の保護対象であれ、多少厳しさが緩和されたと思われた 6。しかし、2012 年にる無形の「信用」は使用して初めて生まれ育つものであるから、米国特許商標庁が「使用宣誓書」の内容を調べたところ、約半数

登録主義の国でも必要に応じて「使用主義」的な修正が加えられが不正確と認定されたことがあり、同庁では 2017 年 11 月かているのが現状である 3。

ら「使用宣誓書」を提出した商標権者に対する抜き打ちチェック

2を開始した 7。こうした流れを見ても、米国での使用に気をつけ

米国で商標登録を得て５年から６年経過すると、以後の権利を維持するために「使用宣誓書」a Section 8 declaration の提ねばならないことに変わりはない。

出が必須になる。
「使用宣誓書」が要求される理由は、『登録簿か

さて、X 社の登録商標は米国で本格的な使用をする機会がな

ら無用の長物と化した登録を除く』ためとされている 4。権利者

いまま満５年以上経過して、再び使用を立証しなければならないはこの「使用宣誓書」において、米国における登録商標の使用の局面を迎えた。X 社の現地法人でも明確な使用の事実が見出せな事実、あるいは不使用につき正当な理由があることを立証の上、かったので、不使用であることに正当な理由がある旨の立証を試宣誓する。登録後の宣誓書にはもう一種、すべての商品・役務にみることになった。X 社は登録前に一度使用を立証している。そついて５年間継続的かつ連続的に使用していることを示す「不可こで今回どのような説明をしたらよいか、登録後から携わった現

争性宣誓書」a Section 15 declaration of incontestability

地代理人に相談した。すると、現地代理人にとっても初の珍しいがあるが、こちらの提出は任意である。

ケースだとのことで、色々調べた結果、審査官を説得するためには以下の説明が必要だと言ってきた。

今更だが、この「使用宣誓書」の取扱いについて注意を喚起したい。必要書類の一つと単純に受け止められるかもしれないが、・A list of the goods or services with which the trade-「宣誓書」には重みがある。大統領の就任式や裁判で証言するとmark is not in use in commerce

き聖書の上に手をのせて誓う、あの宣誓を伴うものであることを（取引において使用されていない当該商標の指定商品・役務の軽くみてはならない。

リスト）

ところで、米国で商標の権利化をめざすにあたり、使用の立証

・The date of the last use of the trademark in commerceがそもそも困難とされる業種がある。
製薬やエネルギー関連など、〈脚（一番最近取引において使用された日）

注〉 

参考文献 INTA Bulletin 3/1/2020 Vol. 75 No. 4“Declarations of Excusable Non-Use: When Trademark Owners Can Escape the Normal Use Requirements
to Maintain a Registration”Elizabeth C. Buckingham, Dorsey & Whitney LLP, Minneapolis, Minnesota, USA1
米国の連邦商標法すなわちランハム法制定以前からコモンローによって確立された考え方
2
新規出願時（マドプロ経由も含め）、登録許可通知発送後権利化まで、登録後満 5 年から 6 年経過するまで、更新時などで、以後もずっと続く3
平成 19 年度の小売等役務保護開始に伴って導入された出願人の使用意思のチェックなど
4
Morehouse Mfg. Corp. v. J. Strickland Co., 407 F. 2d 881 (C.C.P.A. 1969)
5
Medinol Ltd. v. Neuro Vasx (67 U.S.P.Q.2d 1205 (T.T.A.B.2003))
6
In re Bose Corporation 476 F3d 1331 (Fed. Cir. 2009)7
audit program と呼ばれるチェックで、1 区分で 4 件以上の商品・役務を指定している、2 区分以上で 2 件以上の商品・役務を指定している、使用証拠として不適切と判断された場合などが対象となり、抽出の割合は 10 件に 1 件とされる

7

Oslaw News Letter vol.56
・Details regarding the reason for nonuse「使用」に基づく権利を新たに取り直すくらいの厳しい姿勢で臨（不使用であることの詳細な理由）

むことをご提案する。そうして初めて、米国で盤石の体制が得ら・The appropximate date when use in commerce isれる。ちなみに「使用の意思」をどう認識すべきかについては、

expected to resume

下記判決に述べられた考え方が参考になるだろう。

（取引における使用再開が見込まれるおおよその日）「使用の意思」は、「将来もし使用する場合に備えて『予約』したり、『優先的権利』を確保するためのものではない」
M.Z. Berger & C., Inc. v. Swatch AG 事件
企業間の競争が激しい米国では、競業者に新製品を察知された
くないために、日本ほど広範囲ではないにせよ、多数の商品・役務を記載して「使用の意思」に基づく出願をすることや、薬剤の成分の一部が検査中のため真の用途以外の多数の用途を書き連ねた薬剤について「使用の意思」に基づく出願をすることがある。
そのような場合、後から使用予定のない商品・役務を削除してもなお、出願当初善意の使用意思を欠いていたと判断されれば、権利が取り消されるおそれがあるのである。
日本からの出願を多く扱うある現地代理人は、次のような注意を呼びかけている。
・本当に使用予定のある商品・役務のみについて「使用の意思」に基づく出願を行うこと
・一定の段階で全商品・役務について使用の立証ができるか確認
すること
・その後も不使用の商品・役務が含まれていないか見直すこと
上記の「一定の段階」や「その後」を何年後に設定するかは、業界や商品・役務のサイクルによって異なるだろう。
② 明らかに不使用の場合、再出願をおそれるな
登録商標が明らかに不使用である場合、「使用宣誓書」の提出
期限内に米国で再出願を行えば、空白期間が生じず、第三者に食い込まれるおそれはない。再出願を何度繰り返しても法的な問題はないけれども、全く同一の内容ではなくて、指定商品・役務の記載を若干変えて再出願をすることが望ましい。
③ 五分五分の場合、慎重に進め
不使用ではあるが正当な理由があるかもしれない場合には、まずは十分な資料をそろえることに注力すべきだが、首尾よくいかない場合に備えて再出願の準備を進めておくのが安全である。
④ 現地代理人を味方につけよ
こちらの事情を理解して迅速誠実に動いてくれる現地代理人を味方につけることが大事である。

・Specific steps being taken to resume use（使用再開するためにとられている具体的方策）
最後の２項目は、権利者が使用を再開するつもりで、権利を放棄する意思ではないことを表すものといえる。現地代理人からは、これらが説明できなければ審査官の説得は難しく、再出願以外ないだろうと忠告された。ここでいう use in commerce（取引における使用）は柔軟に解釈されており、薬剤の認可を待っている企業が臨床調査のために出荷する場合や、試験販売の場合であっても取引における使用と認められた件があるが、たとえば第40 類の「受注による医薬品の製造」という役務の場合、たとえ米国の顧客のためであったとしても、日本での製造は米国における使用とはいえない。
X 社が慎重に検討している間に、満６年目の期限が迫ってきた。現地代理人は、期限の延長は不要、期限から６か月経過するまでは自動的に猶予が認められるので、それまでに使用を開始できれば最善だと言いつつ、どの機関から認可を待っているのか、
認可はいつ頃おりるのか、試験販売などを行っているのか、と問うてきた。最悪の場合は登録前と同じ資料を提出することも協議したが、現地代理人は消極的だった。こうした状況下で、X 社
は FDA（アメリカ食品医薬品局）からの認可を待っていること、先の使用を終了した時期、認可がおりるまでに数年かかりそうなこと、使用再開は少なくとも１年先と見込まれることとし、証拠として FDA に提出した書面控え 8 と FDA からの「検討中」との返信控えを送ってきた。また FDA と面談を行ったところ、さらなる資料を求められたので準備中だと知らせてきた。
現地代理人は上記事実関係を簡潔に記載した「使用宣誓書」を作成して不使用につき正当な理由がある旨立証し、間違いない旨の宣誓を行った。結論を申すと、上記宣誓書は拍子抜けするほどすんなり認められた。また、上記宣誓書の記載に詐欺がないことを示すために、FDA から求められた「さらなる資料」の提出を
米国特許商標庁からも求められることはなく済んだのは幸運だった。求められた各項目に、最小限ながらも簡潔に答えたことから、
米国特許商標庁をだますような意図はないと受け取られたのだろ

５

う。

おわりに

本件から、不使用につき正当な理由がある旨の立証にあたって

一般的に、ピューリタン精神が根底にある米国では信仰心が篤は、状況が十分に説明され、権利者が公表できる範囲で情報を提く、宣誓書の提出には相応の重みが伴う。よく吟味せずに宣誓書供すればよく、必ずしも大量の資料を添付する必要はないとの感を提出した結果、詐欺だったと罰されることのある国なのだ。こ触を得た。なお、米国特許商標庁に提出した資料は公開されてしのことを念頭に置き、状況によるものの、客観的に納得しうる資まうので、第三者に開示したくない部分は事前に黒塗りにするよ

料があるならば、不使用につき正当な理由がある旨の立証を試み

う現地代理人に指示する必要があることを申し添える。

たらいかがだろう。使用の立証に困難の伴う製薬やエネルギー以

４外であっても、例えば昨今の宇宙開発関連などの新規ビジネスや本ケースから学べること

多数の異業種企業が参画するプロジェクト事業などのように、米国で使用したいのに事情によってできない場面が案外出てくるか① 「使用主義」の王道を行くべし
日本企業の多くは米国で新規出願をするにあたり「使用の意思」

もしれない。また、新型コロナウィルス感染症による営業自粛のを基礎として広範囲の商品・役務を指定し、登録許可後最大限期

影響で米国での使用が見込めなくなった場合にどのように扱われ限を延長し、最終的に国内登録に基礎を変更して「外国登録」にるかについては、今後の動向を見守りたい。

基づく連邦登録を得ているのではないだろうか。しかし、「外国登録」に基づく連邦登録は、米国内で使用を宣誓して得た権利と同等の強さを持つものではない。特に重要な商標の場合には、米国において使用を開始したら、具体的商品・役務を限定列挙して
〈脚
8

注〉 

FDA Safety and Innovation Act に定められ、対象薬品の使用予定について FDA のフィードバックを得るための書面

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.56

Patent Intro

弁理士

松野

知紘

由通知と同様となります。

Q．特許請求の範囲に記載された発明を修正した

最初の拒絶理由通知の指定期間内に行う補正は、上述しいのですが。

た新規事項追加の禁止に加え、補正前の発明と補正後の発明が発明の単一性を満たさなければなりません（シフト補正の１．はじめに禁止、17 条の２第４項）。すなわち、出願当初の明細書等

特許権の設定登録前であれば、特許請求の範囲に記載さに記載した事項の範囲内であっても、発明を大きく変更する

れた発明を「補正」したり、「分割出願」を行って新たな発補正は許されません。この要件に違反すると拒絶理由となり明を特許請求の範囲に記載したりできることがあります。まますが、仮に違反が看過されて特許されても取消理由や無効た、特許権の設定登録後であれば、特許請求の範囲に記載さ理由にはなりません。
出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であって、発れた発明を「訂正」できることがあります。以下、
「補正」
「
、分

明を大きく修正したい場合、分割出願を行う必要があります。

割出願」及び「訂正」について詳しく説明します。

２．補正（３）最後の拒絶理由通知の指定期間内に行う補正

補正には、主に（1）拒絶理由通知を受ける前に行う補正「最後」の拒絶理由通知とは、原則として「最初」の拒絶（いわゆる「自発補正」、
特許法 17 条の２第１項柱書本文 ）、理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要（2）最初の拒絶理由通知の指定期間 内に行う補正（同項になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知であり、拒絶

１号）、（3）最後の拒絶理由通知の指定期間 内に行う補正

理由通知書に「最後」の拒絶理由通知である旨が明示されま（同項３号）、及び（4）拒絶査定不服審判の請求と同時に行

す。

1

2

3

最後の拒絶理由通知の指定期間内に行う補正は、上述しう補正（同項４号）があります 。
4

た新規事項追加の禁止及びシフト補正の禁止に加え、補正の目的が以下のいずれかに制限されます（目的外補正の禁止、（１）拒絶理由通知を受ける前に行う補正（自発補正）

17 条の２第５項各号）。

出願当初の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」といいます）に記載した事項の・請求項の削除

範囲内において補正しなければなりません（新規事項追加の・特許請求の範囲の限定的減縮禁止、17 条の２第３項）。この要件に違反すると拒絶理由、・誤記の訂正

取消理由及び無効理由となります（49 条１号、113 条１号、

・明りょうでない記載の釈明（拒絶理由に示す事項についてのものに限る）

123 条１項１号）。

ここで、特許請求の範囲の限定的減縮とは、単なる「減縮」

当初明細書等に記載した事項を超えて発明を修正したいではなく「限定的」減縮であることを要します。例えば、補場合、新たな特許出願を行う必要があります。

正前の発明に含まれていた発明特定事項を下位概念にする補正（いわゆる「内的付加」）は限定的減縮ですが、補正前の（２）最初の拒絶理由通知の指定期間内に行う補正
ここでの「最初」とは「１回目」という意味ではなく、次発明にない新たな発明特定事項を追加する補正
（いわゆる
「外

に述べる「最後」の拒絶理由通知でない拒絶理由通知は全て的付加」）は「減縮」ですが「限定的」ではありませんので、「最初」の拒絶理由通知となります。拒絶査定不服審判の段〈脚階で「最初」の拒絶理由通知を受けることもありますし、「最2後」の拒絶理由通知の後に「最初」の拒絶理由通知を受けることもあり得ます。なお、最初の拒絶理由通知であっても、５０条の２の通知 5 を伴う場合は、次に述べる最後の拒絶理

9

注〉 

以下条番号は特許法
通常は 60 日です。
3
通常は 60 日です。
4
その他、拒絶理由通知を受けた後の 48 条の７の規定による通知の指定期間内に行う補正（17 条の２第１項２号）がありますが、実務上、当該通知を受けることはほとんどありません。
5
分割出願の拒絶理由が原出願の拒絶理由と同一である場合に、この通知がなされます。
1Oslaw News Letter vol.56
許されません。この点は後述する訂正と異なります。

（1）訂正審判

目的外補正の禁止に違反すると補正が却下されますが原則として、特許権の設定登録後であれば訂正審判を請（５３条）、仮に違反が看過されて特許されても取消理由や無求できますが、特許異議申立あるいは無効審判が係属すると、効理由にはなりません。補正が却下されると、多くの場合、その決定あるいは審決が確定するまでの間は請求できません

補正前の発明に対する最後の拒絶理由通知で通知された拒絶（126 条２項）。訂正審判では、請求項ごとに訂正をするこ

理由が解消していないとして、拒絶査定（審判段階であれば、とができますが、請求項中に一群の請求項（引用関係がある

拒絶審決）となります。

請求項）がある場合には、一群の請求項ごとに訂正する必要があります（同条３項）。

上記の目的に当てはまらない修正を行いたい場合、分割

主な訂正要件として、上記の補正と同様に新規事項の追出願を行う必要があります。

加が禁止され（同条５項）、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであってはならず（同条６項）、また、（４）拒絶査定不服審判の請求と同時に行う補正

訂正の目的が以下のいずれかに制限されます６（同条１項各最後の拒絶理由通知の指定期間内に行う補正と同様です。

号）。

３．分割出願・特許請求の範囲の減縮（請求項の削除を含む）

分割出願は、
もとの特許出願（以下「原出願」といいます）

・誤記又は誤訳の訂正について、（1）補正をできる時又は期間内（44 条１項１号）、

・明瞭でない記載の釈明（2）
特許査定の謄本送達から 30 日以内（同項２号）、
及び（3）・請求項間の引用関係の解消（従属項形式から独立項形式への変更）

拒絶査定の謄本送達から３月以内（同項３号）にすることがなお、最後の拒絶理由通知の指定期間内に行う補正と異できます。
（1）での分割出願は、上記の自発補正と同様、原出願のなり、「減縮」は「限定的」であることを要しません。したがっ

当初明細書等に対して新規事項の追加が禁止されます。
一方、て、例えば補正前の発明にない新たな発明特定事項を追加す（2）及び（3）での分割出願は、原出願の当初明細書等に対る補正（外的付加）も許容されます。訂正要件に違反すると、して新規事項の追加が禁止されるだけでなく、分割直前の明

訂正拒絶理由及び無効理由となります（165 条、123 条

細書等に対しても新規事項の追加が禁止されますので、原出

１項８号）
。

願の一部を削除したような補正がなされている場合には注意が必要です。このような分割要件を満たす場合、分割出願の（２）訂正請求出願時は原出願の出願時に遡及します。分割要件を満たさな

特許異議申立において行う訂正請求は、取消理由通知のい場合、分割出願の出願時は現実の出願時となります。その指定期間７内に行うことができます（120 条の５第２項）。

結果、親出願が出願公開されていると、その公開公報を引例

また、無効審判において行う訂正請求は、（ⅰ）無効審判請として子出願に係る発明の新規性・進歩性が否定され得るこ求書に対して指定される答弁書提出期間８内、（ⅱ）無効審ととなります。

判請求書の請求理由の要旨を変更する補正が許可された場

なお、分割出願から分割出願することもできます。この合に指定される答弁書提出期間９内、（ⅲ）職権審理結果通場合、もとの特許出願を「親出願」、
その分割出願を「子出願」、

知の指定期間 10 内、（ⅳ）審決予告に対する指定期間 11 内、その分割出願を「孫出願」と呼ぶことがあります。子出願が及び（ⅴ）特許無効審判の特許維持審決に対する審決取消判

親出願に対して分割要件を満たし、かつ、孫出願が子出願及決が確定した場合の、被請求人による申立に対する指定期

び親出願の両方に対して分割要件を満たす場合、孫出願の出間 12 内に行うことができます（134 条の２、134 条の３）。

願時は親出願の出願時に遡及します。しかし、子出願が親出訂正請求における訂正要件は、訂正審判における訂正要件と願に対して分割要件を満たしていない場合、子出願の出願時ほぼ同じです。

は現実の出願時となりますので、孫出願が子出願及び親出願

以上の両方に対して分割要件を満たしていたとしても、孫出願の出願時は子出願の出願時までしか遡及しません。
〈脚

４．訂正

注〉 

その他の要件として、実施権者（ライセンシー）があるときはその承諾を得る必要があります（127 条）。
7
通常は 60 日です。
8
通常は 60 日です。
9
通常は 30 日です。
10
通常は 30 日です。
11
通常は 60 日です。
12
通常は 10 日です。
6

訂正には、特許権者が自発的に行う訂正審判（126 条）と、特許異議申立あるいは無効審判において行う訂正請求（120条の５、134 条の２）があります。

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特   

構成要件に記載されていない要素を有する製品の充足性 令和元年11月25日判決（知財高裁 令和元年（ネ）第10046号 特許権侵害行為差止請求控訴事件）>>控訴棄却

本件は、原告（被控訴人）の「ネジおよびドライバビット」

いて記載がされていないとしても、それはその技術を排除すと称する本件発明につき、構成要件に記載されていない要素る趣旨であるとは解し得ないところ、本件明細書等には、周（ネジ穴中心部分に設けられる「食い付き部分」と呼ばれる知技術である食い付き部分を本件各発明に適用し、本件発明周知の技術態様）を有する被告（控訴人）製品の充足性が争に係るネジが食い付き部分を備えることを排除するような特われた事案である。

段の記載は存在しない。そして、本件各発明は食い付き部分

本判決は、本件発明の「前記締付側側壁面は、当該ネジの有無について何らの限定をしていないから、被告製品が食の中心側から外方に向かって延びる平面状の基端側部分と、」い付き部分を有するかどうかは本件各発明の充足性を左右しを有するとの構成要件における「側壁面」には、周知技術でない」として退けた。

ある食い付き部分を含まないとして、被告製品は側壁面の基さらに本判決は、出願経過より食い付き部分を有する構

端側部分をなす食い付き部分が平面状でないから非充足との成は本件発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたとす

被告の主張を退け、同構成要件を充足するとした。その上る被告の主張についても、原告の手続補正時の意見書は「引で、被告の「本件明細書等には、図１のほかに食い付き部分

用文献２～４の円弧面状の部分と平面上（ママ）の部分を有のような周知技術の適用を開示、許容又は示唆する記載は全する構成と本件各発明の『基端側部分』と『先端側部分』をく存在せず、これは、本件各発明が食い付き部分をネジ穴の有する構成とが異なることを述べるものであり、食い付き部

中心部分に設ける構成を備えていないことを示す」との主張

分と『基端側部分』と『先端側部分』とを有する構成に言及については、「一般に、特許明細書は、当業者が理解できるしたものではない」として退けた。

程度に発明の内容を説明するものであり、当該周知技術につ

特   

臨床試験による公知・公然実施 令和元年11月28日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）第10115号 審決取消請求事件）>>請求棄却

投与レジメンに特徴を有する医薬発明（抗悪性腫瘍剤アンフォームドコンセントによって、変更後のレジメンの詳細

リムタのビタミン併用療法）に係る維持審決の取消訴訟であやレジメンの変更によって期待される利益（効果）が患者にり、臨床試験に参加した患者が当該レジメンの詳細を知り得伝えられていたはずであるとして新規性の欠如が問題となっる状況にあったことをもって新規性の欠如が主張された。

た。

特許第 5,102,928 号（新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合

原審決は、患者は治験担当医師に説明を求めればレジメン

わせ療法）の請求項１は、ペメトレキセート二ナトリウム塩の詳細を知り得る状況にあったと認められるとしながらも、（アリムタ）と葉酸／ビタミン B12 との組み合わせ剤に係

当該レジメンが上記効果を奏することまでは知り得なかった

り、これらの用量及び投与間隔を規定するとともに「アリムとして新規性の喪失を否定した。裁判所も、治験ガイドライ

タの毒性低下」という効果をも規定している。

ン（ICH-GCP ガイドライン）の規定からすればインフォー

本件の特殊事情として、臨床試験において安全性の向上

ムドコンセントによって患者にある程度の情報は提供されてを目的として投与レジメンが途中変更されていたことがあいたと推認できるものの、レジメンの具体的な用量及び投与る。すなわち、投与レジメンが本発明に該当しないものから間隔やその効果までをも患者が知り得ていたと認めるに足る

該当するものに変更されていたことから、変更に際してのイ

証拠はないとした。

11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.56
商    「EMPIRE／STEAK HOUSE」
事件

（知財高裁

令和元年12月26日判決
令和元年（行ケ）第10104号事件 審決取消請求事件）>>請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消

本願指定役務中「レストランにおける飲食物の提供」との関訴訟である。争点は、商標法４条１項 11 号であり、本願商係においては、自他役務を識別する標識としての機能が微弱

標「EMPIRE ／ STEAK HOUSE」と引用商標「EMPIRE」

であること、を理由として、本願商標中「EMPIRE」が取の類否が争われた。抵触するのは、第 43 類「飲食物の提供」

引者及び需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印に関連する役務である。

象を与える要部であると認定したうえで、本願商標と引用商

裁判所は、①本願商標中の牛の図形部分と「EMPIRE」

標は類似すると判断した。

「STEAK HOUSE」の文字部分のそれぞれが視覚上分離しなお、原告は、「EMPIRE STEAK HOUSE」が 2010て認識されること、②「EMPIRE」は目につきやすい中央

年に米国のニューヨークで創業された著名なレストランであ部に表示され、「STEAK HOUSE」よりも大きく表されてり、「EMPIRE STEAK HOUSE」の全体のみによって識別いる等、本願商標の外観上、「EMPIRE」が牛の図形部分及されていることや、高級店であるが故に客は相当な注意力をび「STEAK HOUSE」の文字部分よりも強く印象づける特もって本願商標に接するため、店舗名を「EMPIRE」ある

徴を備えていること、③本願商標中「STEAK HOUSE」は、

いは「エンパイア」と誤解することは皆無であることを主張「レストラン」の業態の一つである「ステーキ専門店」をしたが、当該主張は、我が国における取引の実情を反映した表示する語として一般に認識されるものと認められるため、ものではないことや、原告の六本木の店舗が「エンパイア」「STEAK HOUSE」は自他役務を識別する標識としての機と略称で表示される例も見受けられること等の理由から、採能が微弱であること、④本願商標の構成中牛の図形部分は、用されなかった。

商   

位置商標と商標法３条１項３号・３条２項 令和２年２月12日判決（知財高裁 令和元年（行ケ）第10125号 審決取消請求事件）>>請求棄却

石油ストーブの燃焼部の三つの略輪状の炎の立体的形状

使用商品が約 30 年もの長期間販売されており、OEM 商品（虚像）からなる位置商標（右図の黒色で示された３つの略を除いて本願形状を有する他の商品は存在しないこと、本願輪状の部分）の登録出願についての拒絶査定の不服審判請求

形状は、比較的特徴的であるといえること、原告使用商品は、を不成立とした審決の取消訴訟において、知財高裁は、「商

グッドデザイン賞を受賞したことを考慮しても、本願商標に品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美感上の理由かついて原告の事業に係る商品であることを認識することがでら採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段のきるとまで認めることはできない」として、商標法３条２項

事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみ

該当性を否定した。

からなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である」として、「本願形状は、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えているものということはできず、本願形状からなる位置商標である本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であると認め」、「本願商標は、商標法３条１項３号の商標に該当する」と判断した。その上で、「本願商標のように立体的形状からなる位置商標が使用により自他商品識別力を獲得したといえるかどうかは、当該商標の形状、その使用期間及び使用地域、当該商標が付された商品の販売数量やその広告の期間及び規模並びに当該商標の形状に類似した形状を有する他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、「本願形状を有する商品である原告

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第56号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2020年7月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

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