大野総合法律事務所

vol.54目

C ontents

次
特許法102条2項についての考察 

弁護士 大野浩之

1◦商標 N e w s

商標で店舗の外観・内装の保護が可能に 

弁理士 大塚啓生

6◦海外 N e w s

Athena v. Mayo事件 

弁理士 津田

理

7

◦特

許

入

門



弁理士 大木

信人

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

特許法 102 条 2 項についての考察
知財高裁平成 30 年（ネ）第 10063 号
令和元年 6 月 7 日大合議判決を題材として

弁護士

第１

浩之

許法 102 条２項は、侵害者が侵害行為によって利益を受けてはじめにいるときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図っております。

特許法 102 条２項では「２

大野

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の第２特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己事案の概要が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵

本稿で題材として取り上げる知財高裁平成 30 年（ネ）第

害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特10063 号（令和元年６月７日）大合議判決（以下「本件判決」

許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
」といいます。
）は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とすと規定されております。

る発明に係る特許権を有する被控訴人が、控訴人らに対し、控民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った訴人らが製造販売する炭酸パック化粧料に対して特許権侵害の損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生

不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事

及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証案です。

しなければなりません。

本稿では、当該事案を題材として、特許法 102 条２項につしかしながら、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当いての検討を行います。

な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることから、特1Oslaw News Letter vol.54
第３

原材料費、
仕入費用、
運送費等がこれに当たる。これに対し、
例えば、判旨とその検討

管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない。
」

１ 総論と判示しております。

本件判決は、「特許法 102 条２項は、『特許権者…が故意又は過失により自己⑵考察の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害

ア 限界利益の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により上記判示内容について考察したいと思います。

利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。
』と規定する。特許法 102 条２項は、民特許権は独占排他権ですので、特許権が存在する以上、侵害法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の者は本来であれば特許権を利用した製品を製造販売すること賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、はできません。

これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければそこで、侵害者が得ることのできた利益を特許者の利益としならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当なて捉えるのが特許法 102 条２項ですが、その利益として限界

損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、利益の額を挙げております。

侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の限界利益とは管理会計における貢献利益と同様の概念（同じ額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を概念）であり、売上高から変動費を引いた利益になります 1。

図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵式にすると害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存

売上高－変動費＝限界利益

在する場合には、特許法 102 条２項の適用が認められると解す

限界利益－固定費＝営業利益べきである。
」という関係にあります。

と判示し、特許法 102 条２項は損害額の推定規定であると判示

上記式で示される通り限界利益（貢献利益）とは、１つの製しております。

品を販売した際に得られる差額利益であり、そこでは固定費は本件判決は、さらに考慮されません。

「特許法 102 条２項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行

下記図１では販売数量の増加に伴う、売上高と営業利益との為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得関係を示しております。販売数量が一定数以上になった時点でた利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全

営業利益（本業における利益）がプラスになることを示してお額について同項による推定が及ぶと解すべきである。
」

ります。当該一定数に及ばない場合には、営業利益はマイナスと判示し、利益全額について推定が及ぶことを判示しております。

の状態になります。

本件判決は、続いて、

図１「もっとも、上記規定は推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で上記推定は覆滅されるものということができる。
」と判示し、推定が覆滅されることを示しております。
２ 侵害行為により侵害者が受けた利益の額
⑴判示内容
本件判決は
「特許法 102 条２項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益

費用には固定費と変動費がありますが、上記図１の費用を固の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を定費と変動費で分解すると、図２のようになります。変動費は製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必販売数量が増加するに伴って増加し、固定費は販売数量に関係要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責なく一定の値になります。

任は特許権者側にあるものと解すべきである。
」

前述した限界利益では変動費だけを費用として考えるので、と判示し、侵害者が受けた利益の額が限界利益の額であることを

図２における固定費を無視し、変動費の傾きを下方へシフトす

示したうえでることで限界利益を算出できます。このことを図示すると図３「前記のとおり、控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連のようになります。

して追加的に必要となったものをいい、例えば、侵害品についての〈脚
1

本件判決における「特許法 102 条２項所定の侵害行為によ注〉 

限界利益からさらに個別固定費を引いた利益を貢献利益と捉える考え方もあるようですが、本稿では限界利益と貢献利益を同一のものとして捉える考え方を前提とします。

2

大野総合法律事務所

製品を製造する際の費用を大まかに分けると、

図２

直接材料費、直接労務費、間接費に分けることができます。
このうち直接材料費及び直接労務費は変動費にあたり、間接費のうち変動間接費も変動費にあたります。
「直接」というのは、製品等に直接的に起因している費用のことを言います。
「間接」というのは、製品等に直接的に起因していない費用のことを言います。
本件判決では「例えば、侵害品についての原材料費、仕入費

図３

用、運送費等がこれに当たる。
」と判示されておりますが、原
材料費、仕入費用、運送費は製品に直接的に起因している費用であり、変動費ということになります。
本件判決では、「これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たらない。
」と判示されておりま
すが、「管理部門」であることから製品等に直接的に起因しているものではなく、固定的に発生するものですから、変動費には該当しません（固定費として捉えられております。
）。
他方、製造部門で製品の製造に携わっている人物の労務費はり侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、直接労務費に当たりますので、変動費になると考えられます。

侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販
ウ 本件判決での判断

売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界

本件判決では「人件費」に関し、利益の額である」という認定は、図３の限界利益を用いること「R&D センターの研究員の業務の具体的内容や被告各製品を判示しております。
つまり、侵害者の負担していた固定費を考慮することなく、（２、５～７、９、11 ～ 14 及び 16 ～ 18 については顆粒剤）

変動費のみを考慮して利益を認め、例えば特許権者の工場で固の製造販売に関する従事状況は明らかではないから、控訴人ネ定費が追加されることなく（例えば設備が増設されることなオケミアの主張する人件費が、これらの製品の製造販売に直接く）、特許権者が侵害者と同じ数だけ製品を製造販売できると関連して追加的に必要となったということはできない。
」、

いう前提のもとに成り立っております。

「パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品１、

なお、営業利益（本業における利益）をプラスにするために

14、15 及び 18 の製造販売に関する従事状況は明らかではは限界利益が固定費を上回る必要があり、下記図４でいえば、ないから、控訴人コスメプロの主張する人件費が、これらの製損益分岐点よりも多くの売上を上げる必要があります 。限界品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったというこ

利益（貢献利益）はこのような場面で利用される概念でもあり、とはできない。
」、

製品の価格設定や目標販売数量を設定する際にも用いられま「パート従業員の担当する業務の具体的内容や被告製品 13 のすので、自社で把握されていることも少なくないかと思います。

製造販売に関する従事状況は明らかではないから、控訴人ウイ2

ンセンスの主張する人件費が、同製品の製造販売に直接関連し

図４て追加的に必要となったということはできない。
」、と判断しております。
これらについては「製造販売に関する従事状況は明らかではない」という点を共通の理由としております。
「製造販売に関す
る従事状況」が明らかな場合とは、前述した「直接労務費」であることが立証できた場合と言え、本件判決の判示内容からしても「直接労務費」は控除されるべき経費と言うことができます。
本件判決では「試験研究費」に関し、「外注の試験研究費として 37 万 8880 円を控除すべきであ

イ 変動費
次に、
変動費とはどのような費用であるかについて考察します。
〈脚2ると主張するところ、乙Ｂ２の９〈２〉及び〈３〉に係る試験注〉 

図４は、図３から販売数量に対する限界利益の額を抜き出して描き直した図です。グラフの傾きが「限界利益」になっていることには注意して頂ければと思います。

3

Oslaw News Letter vol.54
は平成 26 年 11 月に行われたものであり、同年 12 月に販

３ 推定覆滅の事情売された被告製品 18 の防腐、防カビ試験に関するものであ⑴判示内容

ると認められる（弁論の全趣旨）。よって、上記試験に係る費

本件判決は用（合計３万 8880 円）は同製品の製造販売に直接関連して「特許法 102 条２項における推定の覆滅については、同条１

追加的に必要となったものといえるから、同製品の売上高から項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うもので控除すべき経費に当たる。これに対し、その余の試験費（乙Ｂあり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関２の９〈１〉に係るもの）はどの製品に係るものであるかも明係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、〈１〉特

らかではないから、その試験費が被告製品１、14、15 及び許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同

18 の製造販売に直接関連して追加的に必要となったというこ

一性）、〈２〉市場における競合品の存在、〈３〉侵害者の営業努とはできない。
」

力（ブランド力、宣伝広告）、〈４〉侵害品の性能（機能、デザイと判示しています。

ン等特許発明以外の特徴）などの事情について、特許法 102 条

試験研究費は一般的には製品の製造に直結しないことから

１項ただし書の事情と同様、同条２項についても、これらの事情

固定費に分類される傾向にありますが、本件の「防腐、防カビを推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。

試験」
が製品の製造販売に不可欠な要素であるという判断の下、また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合におい「上記試験に係る費用（合計３万 8880 円）は同製品の製造ても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明

販売に直接関連して追加的に必要となったものといえる」と判が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の示していると考えられます。

覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の本件判決では「宣伝広告費」に関し、侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情「展示会における控訴人コスメプロの展示内容やその中での被を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。
」

告製品１、14、15 及び 18 の出品状況は明らかではないから、と判示し、控訴人コスメプロの主張する広告費が、これらの製品の製造販〈１〉特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市売に直接関連して追加的に必要となったということはできな場の非同一性）、い。
」、〈２〉市場における競合品の存在、「乙 B8 の 7 からは、被告製品 5 に関するものであるかが明ら〈３〉侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、

かではないから、控訴人アイリカの主張する広告宣伝費が、同〈４〉侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）

製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったというこを侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係をとはできない。
」と判示する一方で、阻害する事情として列記しております。

「 被 告 製 品 ５ に つ い て の プ ロ モ ー シ ョ ン 代 と し て 108 万9837 円を支出したことが認められ（乙 B8 の 4）
、これは同

⑵考察

製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったものと前述したとおり「特許法 102 条２項所定の侵害行為により侵いえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。
」

害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者と判示しております。

において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関「宣伝広告費」は一般的に販管費に分類されます。

連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ「被告製品５についてのプロモーション代」は「製造販売にる」という認定は、侵害者の負担していた固定費を考慮すること

直接関連して追加的に必要となった」
費用であり、「変動販管費」

なく、変動費のみを考慮して、利益額を認めるものであります。

として認定されております。

この計算は、特許権者の工場で固定費が追加されることなく（例

他方、特定の製品との関連性を見いだせない「宣伝広告費」

えば設備が増設されることなく）、特許権者が侵害者と同じ数だ

については「製造販売」に関係なく必要になった費用であり、け製品を製造し、かつ販売できるという前提のもとに成り立って「変動販管費」とはならない（「固定販管費」になる）として認おります。

定されております。

上記「阻害する事情」というのは、この前提を崩す事情になり
ます。

⑶小括

〈１〉で挙げられている「特許権者と侵害者の業務態様等に相以上のとおり、本件判決では、特許法 102 条２項の損害額に違が存在すること（市場の非同一性）」については、侵害者が製関し、（従前から通説とされてきた）限界利益を用いて計算する造販売していた製品が存在していない前提のもと、特許権者が製ことを明確に判示しました。

造販売する製品を増産したとしても、侵害品を購入していた顧客

なお、固定費を考慮しませんので、限界利益（限界利益率）はが特許権者の製造販売する製品を購入することにはならず、相当

一般的には高いものとなっております 。

因果関係が切断されることになります。

3

〈脚
3

注〉 

２⑵アでお示ししたように、営業利益よりも大きな額となることに注意して頂ければと思います。

4大野総合法律事務所

ります。ただし、特許権者も一定の営業を行うのが通常ですので、

図５「侵害者の営業努力」は通常の営業努力を超過したものであることが必要となります。この点、本件判決では「事業者は、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性について工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえない」と判示しております。
〈４〉で挙げられている「侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）」については、侵害者が製造販売していた製〈２〉で挙げられている「市場における競合品の存在」につい品が存在していない前提のもと、特許権者が製造販売する製品をては、侵害者が製造販売していた製品が存在していない前提のも増産したとしても、「特許発明以外の特徴」によるところは、製と、特許権者が製造販売する製品を増産したとしても、特許権者

造販売実績（売上）が増加するとは言えず、相当因果関係が一部の製品とは異なる「競合品」の製造販売実績（売上）も増加する

切断されることになります。
本件判決では「侵害品が特許権者の製品に比べて優れた効能

ことから、相当因果関係が一部切断されることになります。

を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められる

図６のではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献しているといった事情がなければならないというべきである。
」
、
「被告各製
品が原告製品に比して顕著に優れた効能を有し、これが控訴人らの売上げに貢献しているといった事情を認めるには足りず、ほかにこれを認めるに足りる的確な証拠はない」と判示されております。
また本件判決では、別の特許発明の存在に関し「侵害品が他の特許発明の実施品であるとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められるのではなく、他の特許発明を実施したことが侵害
品の売上げに貢献しているといった事情がなければならないというべきである。
」と判示し、売上への貢献についての立証も必要であることを示しております。
⑶ 小括

本件判決では「被告各製品は、炭酸パックの２剤型のキットの以上のとおり、本件判決では、侵害者が得た利益と特許権者が１剤を含水粘性組成物とし、炭酸塩と酸を含水粘性組成物中で反受けた損害との相当因果関係を阻害する事情を列記し、侵害者に応させて二酸化炭素を発生させ、得られた二酸化炭素含有粘性組よる特許権侵害が存在しなかった場合において、相当因果関係を成物に二酸化炭素を気泡状で保持させる炭酸ガスを利用したパッ（一部）切断する態様の例を示しました。

ク化粧料である。そして、化粧料における剤型は、簡便さ、扱い
４ まとめ

やすさのみならず、手間をかけることにより得られる満足感等にも影響するものであり、各消費者の必要や好みに応じて選択され本件判決では、特許法 102 条２項の損害額については従前かるものであるから、剤型を捨象して広く炭酸ガスを利用したパッらの解釈（限界利益説）を確認するとともに、利益と損害との間

ク化粧料全てをもって競合品であると解するのは相当ではない。

の相当因果関係を切断する態様について例示し、一定程度踏み込

控訴人らが競合品であると主張する製品は、その販売時期や市場んだ判断がなされております。

占有率等が不明であり、市場において被告各製品と競合関係に立侵害訴訟における損害論４では、今後は、本件判決がベースとつものと認めるには足りない。
」と判示され、競合関係に立つこなって事案が蓄積されることになると思われます。変動費としてとが否定されております。

どこまで認めるか、推定覆滅事情の立証にはどこまで必要か等に〈３〉で挙げられている「侵害者の営業努力（ブランド力、宣ついては、裁判例が蓄積されることで、より一層明らかになって

伝広告）」については、侵害者が製造販売していた製品が存在しくると思われます。

ていない前提のもと、特許権者が製造販売する製品を増産したと



しても、「侵害者の営業努力」
によるところは、製造販売実績
（売上）が増加するとは言えず、相当因果関係が一部切断されることにな
〈脚
4

注〉 

侵害訴訟では侵害論（充足論及び無効論）について侵害が認められた後で、損害論の議論に入っていきます。

5

以上

商標
News

Oslaw News Letter vol.54

Trademark News

商標で店舗の外観・内装の保護が可能に
弁理士

大塚

啓生

なお、
「商標の詳細な説明」の記載や、実線・破線等の描き分け

１． はじめにに不備がある場合は、商標法 3 条 1 項柱書違反になるとされる。

米国商標法では、トレードドレスとして店舗の外観や内装（以下、「店舗の外観等」という）の保護が可能であるが、日本の現行の商⑵登録性（識別力）

標制度においては、店舗の外観等を商標として保護することは難し

現行の審査基準では、「建築や不動産等の建築物を取り扱う役務

い状況にある。しかしながら、近年、店舗の外観等について、不正を指定役務とする場合に、商標が立体商標であり、その形状が建築競争防止法によって争われたケースがでてきており 1、店舗の外観

物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは、等を保護するニーズが高まっていた。平成 31 年 3 月には、
「店舗

その役務の『提供の用に供する物』を表示するもの」として商標の外観等（トレードドレス）に関する制度・運用についての調査研法 3 条 1 項 3 号に該当するとされ、「立体商標について、商標が、

2

究報告書」 が公表され、店舗の外観等を保護する動きが一気に加指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事務所の形状にすぎない

速したものと思われる。

と認識される場合」は商標法 3 条 1 項 6 号に該当するとされてい令和元年 9 月 19 日と 11 月 25 日に、第 27 回及び第 28 回

る。今回の改訂でこれらの基準が変わるものではないが、建築物のの産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準

形状には内装の形状が含まれることが明記されるほか、「店舗又はワーキンググループが開かれ、店舗の外観・内装の商標制度による事務所」の記載が「店舗、事務所、事業所、施設（以下「店舗等」

保護等について議論された 。その結果、「立体商標」として店舗という。
）」に変更される予定である。

3の外観等を保護することが決まり、それを実現すべく商標審査基準

そして、
商標法 3 条 2 項の審査基準において「立体商標について」の改訂並びに商標法施行規則の改正がされることとなった 。

の項目を新設し、実線・破線等の描き分けがされた立体商標につい4

本稿では、実務上重要と思われる変更点について、現在公開されて、「その他の部分」（破線）は同一性の判断において考慮しないこている商標審査基準改訂案等に基づいて 、簡単に紹介する。

と等の基準が新設される予定である。

２．商標審査基準改訂案の概要

３．コメント5⑴願書の記載店舗等の外観等が商標で保護できるようになれば、店舗等の外観

現行の審査基準においても、立体商標の解釈上、店舗の外観等は又は内装のデザインによって出所を表示し、顧客吸引力を獲得する

保護の対象になり得るが、色や位置などの新しいタイプの商標とはという知財戦略が可能となり、ユーザーにとっては戦略の幅が広が異なり、「商標の詳細な説明」の記載や、「商標記載欄」において標ることになる。しかしながら、審査基準改訂案を見る限りでは、テ章とその他の部分を描き分けることが認められていないため、実質クニカルに商標登録出願ができるようになるものであって、店舗等

的には店舗の外観等を適切に保護することが困難であった。
そこで、の外観等の登録要件が緩和されるわけではない。立体商標として店

商標法施行規則を改正し、立体商標についても「商標の詳細な説明」

舗等の外観等に識別力が認められるのは容易ではなく、基本的にはが記載できることや、立体商標を実線と破線等で描き分ける 6 こと

商標法3条2項の適用がなければ商標登録できないものと思われる。
なお、令和 2 年 4 月 1 日には改正意匠法が施行され、建築物のができるようにする予定である。
（下記基準改訂案の抜粋参照）

外観・内装が意匠としても保護できるようになる。
すなわち、
今後は、
不正競争防止法による保護の他、商標と意匠の両制度によっても店舗等の外観等が保護できることになる。もっとも、意匠は新規性や創作非容易性が必要となるため、すでにある店舗等の外観等は保護できない一方で、商標は基本的には周知著名となった店舗等の外観等が保護されると考えられ、登録要件は大きく異なっている。そのため、例えば、これから新しく店舗等をデザインするような場合は、まずは意匠登録をし、継続的に使用して業務上の信用が蓄積してきた段階で商標登録を試みるなど、両制度を上手に活用することが重要となる。
〈脚

以上

注〉 

直近では、
「コメダ珈琲」事件 東京地裁平成 28 年 12 月 19 日決定（平成 27 年（ヨ）第 22042 号）
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2018_01.pdf
3
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/index.html
4
施行日：商標施行規則の改正は、令和２年４月１日（https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/191220_shohyo_shorei/02.pdf）。商標審査基準の改訂については、未公表
5
パブコメ募集期間（令和元年 12 月 20 日～令和 2 年 1 月 20 日）https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/191220_shohyo/02kaiteian.pdf
6
例：商標を構成する部分を実線とし、商標を構成しない部分を破線とする等
1
2

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.54

Overseas News

Athena v. Mayo 事件 1

（CAFC 判決、2019 年 2 月 6 日）
弁理士

津田

理

tacting MuSK or an epitope or antigenic deter-

1．事件の概要

minant thereof having a suitable label thereon,

本事件では、神経伝達または発達障害を診断する方法のwith said bodily fluid, immunoprecipitating any

クレームが、米国特許法第 101 条に規定される特許適格

antibody/MuSK complex or antibody/MuSK epi-性の要件を満たすか否かが争われた。

tope or antigenic determinant complex from said
bodily fluid and monitoring for said label on any

2．背景of said antibody/MuSK complex or antibody/

Athena Diagnostics 社（以下、「Athena 社」という）

MuSK epitope or antigen determinant complex,

は、
米国特許第 7,267,820 号（以下、「本件特許」という）

wherein the presence of said label is indicativeの排他的ライセンスを有している。本件特許は、MuSKof said mammal is suffering from said neuro-のエピトープに対する体液中の自己抗体を検出して、神経transmission or developmental disorder related

伝達または発達障害を診断する方法に関するものであり、

to muscle specific tyrosine kinase (MuSK).

Athena 社の販売するテスト（FMUSK）は、本件特許を適切な標識を有する MuSK またはそのエピトープま用いたものである。

たはその抗原決定基を体液と接触させることと、Mayo Collaborative Services, LLC 社
（以下、
「Mayo

任意の抗体／ MuSK 複合体または抗体 / MuSK エ社」という）がこれと競合するテストを開発したところ、

ピトープまたは抗原決定基複合体を前記体液から免疫Athena 社は、本件特許を侵害するとして、
マサチューセッ

沈降させることと、

ツ地方裁判所に訴えを提起した。

前記抗体／ MuSK 複合体または抗体 / MuSK エピ

マサチューセッツ地方裁判所では、本件特許のクレーム

トープまたは抗原決定基複合体のいずれかの前記標識

7 〜 9（以下の日本語訳は、筆者が参考用として作成）が、をモニタリングすることと、

米国特許法第 101 条の特許適格性の要件を満たすか否かを含み、が争点となった。

前記標識の存在は、前記哺乳動物が筋肉特異的チロ

1. A method for diagnosing neurotransmission or

シンキナーゼ（MuSK）に関連する前記神経伝達またdevelopmental disorders related to muscle spe-

は発達障害に罹患していることを示す、請求項 1 に記

cific tyrosine kinase (MuSK) in a mammal com-載の方法。
8. A method according to claim 7 wherein said

prising the step of detecting in a bodily fluid oflabel is a radioactive label.

said mammal autoantibodies to an epitope of

前記標識が放射性標識である、
請求項 7 に記載の方法。

muscle specific tyrosine kinase (MuSK).
哺乳動物の筋肉特異的チロシンキナーゼ（MuSK）

9. A method according to claim 8 wherein saidlabel is 125I.

のエピトープに対する体液中の自己抗体を検出するス
テップを含む、哺乳動物の筋肉特異的チロシンキナー

前記標識が 125I である、請求項 8 に記載の方法。

ゼ（MuSK）に関連する神経伝達または発達障害を診

マサチューセッツ地方裁判所では、米国特許法第 101条の特許適格性を判断するにあたり、Alice 最高裁判決 2

断する方法。
7. A method according to claim 1, comprising con〈脚及び Mayo 最高裁判決 3 で確立された「2 パートテスト」

注〉 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2508.Order.7-3-2019.1.pdf
134 S. Ct. 2347, 2354 (2014)3
566 U.S. 66, 71 (2012)
1
2

7

Oslaw News Letter vol.54を適用した。2 パートテストの第 1 ステップでは、クレー〈ステップ 2B（本事件の第 2 ステップ）〉

ムされた方法は、米国特許法第 101 条のもと特許適格性クレームが、司法上の例外（自然法則、自然現象又は抽を満たさない自然法則を対象とする（directed to）もの象的なアイデア）を対象としている場合であっても、司であるとし、2 パートテストの第 2 ステップでは、クレー法上の例外を著しく超える（significantly more）追ムされた方法が、進歩的な概念（inventive concept）

加の要素に言及している場合には、特許適格性の要件をを含まない（よく理解された、習慣的な、従来の活動満たす。

（well-understood, routine, conventional activity）
を超える、何らかの進歩的な要素を提供しなければならな

さらに、USPTO のガイドラインでは、ステップ 2Aい）として、米国特許法第 101 条に規定される特許適格の判断手法（クレームが、司法上の例外を対象としている性の要件を満たさないと結論づけた 。

か否かの判断手法）について、クレームが、司法上の例

4

Athena 社は、このマサチューセッツ地方裁判所の判決外に言及していない場合には、司法上の例外を対象としを不服として、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴ていない（特許適格性の要件を満たす）とし（ステップした。

2A-Prong1）、クレームが、司法上の例外に言及していない場合でも、司法上の例外を実用的な応用に組み込む追3．CAFC の判断

加の要素に言及していれば、司法上の例外を対象としていない（特許適格性の要件を満たす）としている（ステップCAFC では、本件特許のクレームは、放射免疫測定を

2A-Prong2）。

用いて自然法則を観測することに言及（recite）しているが、この要素について、本件特許の明細書では「標準的なそして、ステップ 2A-Prong2 では、まず、クレーム

もの（standard）」であり「従来から知られたもの（known

が追加の要素に言及しているか否かを特定し、次に、追per se in the art）
」であると明細書中に記載されている加の要素が司法上の例外を実用的な応用に組み込んでいとし、クレームは、自然法則を検出する新しい方法についるか否かを判断することとしており、このとき、追加のて言及していないと判断した。そして、本件特許の発明者

要素が「よく理解された、習慣的な、従来の活動（well-

は、MuSK の自己抗体と重症筋無力症との間に相関関係

understood, routine, conventional activity）」であがあるという新しい自然法則の発見をしたが、自然法則そるか否かは判断されないこととされている。

のものに特許適格性を認めることはできないとし、本件特これに対して、本事件において、CAFC では、まず、許のクレームは、米国特許法第 101 条に規定される特許

クレームが追加の要素に言及していると判断し、次に、追適格性の要件を満たさないと判断した。

加の要素（各ステップ）が「標準的なもの（standard）」
であり「従来から知られたもの（known per se in the

4．考察

art）
」であると明細書中に記載されているとして、特許適格性の要件を満たさないと結論づけている。

本事件では、クレームで言及されている要素（追加の要素）が、従来からある要素であることを考慮して、クレー

USPTO のガイドラインに忠実に従うのであれば、まムが米国特許法第 101 条に規定される特許適格性の要件ず、本件特許のクレームが追加の要素（神経伝達または発を満たさないと判断した。

達障害を診断するための各ステップ）に言及しているか否かを特定し、次に、この追加の要素が、司法上の例外

一方、米国特許商標庁（USPTO）が 2019 年 1 月 7日に公表した「特許適格性に関するガイドライン」では、 （MuSK の自己抗体と重症筋無力症との間に相関関係があるという自然法則）を、実用的な応用（神経伝達または発以下のように規定されている。

達障害の診断方法）に組み込んでいるか否かを判断するこ〈ステップ 2A（本事件の第 1 ステップ）〉とになるが、このとき、追加の要素（診断方法の各ステックレームが、司法上の例外（自然法則、自然現象又は抽プ）が「従来から知られたもの（known per se in the

象的なアイデア）を対象としている場合には、特許適格art）」であるか否かは判断されるべきでないと考える。

性の要件を満たさない。
〈脚
4

注〉 

https://patentdocs.typepad.com/files/memorandum-order_athena-v.-mayo.pdf

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.54

Patent Intro

弁理士

大木

信人

Q．早期審査、ならびにそのメリット、デメリットについて教えてください。
早期審査とは、一定の要件の下で申請を行うことにより、
特許出願の審査が通常に比べて早く行われる制度です。
早期審査の申請件数は年々増加傾向にあり 2018 年の申１、注目度の高い制度
請件数は 21,137 件に達し（右図）であるといえます。
早期審査制度の対象となる出願は、（ⅰ）個人、中小・ベンチャー企業や大学・TLO・公的研究機関からの出願、

図早期審査の申請件数の推移

た場合は、審査が一時保留されます。

（ⅱ）既に実施しているか 2 年以内に実施予定の発明に係る出願（実施関連出願）、（ⅲ）外国にも出願している出願

審査期間の大幅な短縮により、早期に特許査定を得て権（国際出願を含む）（外国関連出願）、（ⅳ）環境関連技術に利化できる場合があります。特許権は設定の登録により発関する出願（グリーン関連出願）、（ⅴ）
「特定多国籍企業生します（特許法第 66 条第 1 項）
。特許権が早期に発生による研究開発事業等の促進に関する特別措置法（アジアすることにより、ライフサイクルの短い又は流行性のある拠点化推進法）」に基づく認定を受けた研究開発事業の成発明や、既に実施している又はすぐに実施する予定のある果に係る発明の出願、（ⅵ）震災により被災した企業・個発明、あるいは模倣されている又は模倣されやすい発明の人等からの出願（震災復興支援関連出願）です。

保護が容易になると思われます。また、特許権の発生によ

早期審査制度のメリットは、審査の結果を通常に比べり、発明の実施に関し他者との交渉をスムーズに進められて早く受け取ることができる点にあります。通常の審査でる場合があります。早期に権利化できれば早期に交渉を開は、審査請求から審査官による審査結果の最初の通知（主始することができるかもしれません。

に特許査定又は拒絶理由通知書）が発送されるまでの期間

また、特許査定が得られた場合には、パリ条約上の優は平均 9.3 か月（2018 年）であるのに対して、早期審先権を主張している等特定の関係にある外国出願があれ査制度を利用した場合にはその申出から審査官による審査

ばそれらについて、特許審査ハイウェイ（PPH: Patent

結果の最初の通知が発送されるまでの期間は平均 2.3 かProsecution Highway）申請を行うことが可能となり、大幅に短縮されます。

ます。これにより、外国出願についても早期審査を受ける

月（2018 年）となっており

２、３

ただし、審査官が先行技術調査を行った結果、後に出願公ことができる場合があります。

開されると特許法第 29 条の 2 の先願となる出願、又は一方、審査の結果、通知された拒絶理由通知書の内容

後に翻訳文が提出されると特許法第 29 条の 2 の先願とを検討して、そのままでは権利化が困難であると判断されなる外国語でなされた国際出願４に該当する出願を発見しる場合には、出願の取下げ、再出願等の対応を検討する

〈脚

注〉 

特許行政年次報告書 2019 年版〈本編〉 第 2 部 特許庁における取組 第 2 章 特許における取組
特許行政年次報告書 2019 年版〈統計・資料編〉 第 2 章 主要統計 1. 審査・審判の審査・審理期間
3
特許行政年次報告書 2019 年版〈統計・資料編〉 第 2 章 主要統計 18. 早期審査・早期審理
4
特許法第 184 条の 4 第 1 項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第 2 項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると第 29 条の 2 の先願となる外国語でなされた国際特許出願
1
2

9

Oslaw News Letter vol.54

ことが可能です。通常、特許出願は出願日から 1 年 6 か

また、上述のとおり、早期審査制度を利用することで、月を経過すると公開特許公報の発行により出願公開されま

早期に特許権の設定登録がなされると、1 年 6 か月が経す（特許法第 64 条第 1 項）
。ただし、出願公開前に出願過するよりも前に、特許掲載公報の発行により発明が公開が取下げ、放棄又は却下され若しくは拒絶査定が確定してされる場合があります。これにより発明の内容は早々に公いる場合には、原則、公開特許公報は発行されません（方知になってしまい、特許掲載公報の発行後に提出された改式審査便覧 54.51）。したがって、仮に通知された拒絶

良発明の出願は、当該特許掲載公報を引例に新規性／進歩

理由により権利化が困難であると判断される場合には、出性が否定される可能性があります。

願公開前に出願を取下げ等行うことにより発明の公開を防すなわち、早期審査制度を利用することで、改良発明のぎ、秘匿化することができる場合があります。あるいは、出願に関しその時期的要件が厳しいものとなる場合があり通知された拒絶理由が出願明細書の記載内容を補充して解ます。

消することが可能と判断される場合には、後述する時期的

また、特許出願は特許査定の謄本の送達前においては明要件を満たす限り、記載内容を補充した明細書にて再出願

細書等について補正をすることができます（特許法第 17（優先権主張を伴ってもしくは伴わず）を行い、権利化を条の 2 第１項）。しかしながら、早期審査制度を利用する

目指すことができる場合があります。

ことにより、早期に特許査定が得られる場合がありますの

また、特許権の設定登録がなされると特許掲載公報が発で補正を行える期間が短くなる場合があります。

行され、明細書等の内容が公開されます（特許法第 66 条

早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説

第 3 項）。通常、特許出願は出願日から 1 年 6 か月を経明書」の提出が必要です。事情説明書には、書誌事項のほ過して発行される公開特許公報によって出願公開されます

か、早期審査を申請する事情、先行技術文献の開示及び対が、早期審査制度を利用して早期に特許権の設定登録がな

比説明等を記載します。早期審査の申請は、審査請求と同されると、公開特許公報による出願公開の前に特許掲載公時、又は審査請求後に行うことができ、拒絶理由通知書を報が発行されることとなります。これにより他社に出願動受領した後であっても申請可能です。早期審査の申請につ向を察知されることなく、発明を権利化できる場合があり

いて、特許庁に対する手続は無料ですが、代理人手数料、ます。

通常の審査請求料等はかかります。

しかしながら、早期審査制度を利用することによるデメ

なお、早期審査よりももっと早く審査結果を得たい場合

リットも存在します。

には、所定の要件の下、「スーパー早期審査」の申請を行

特許出願は通常、出願日から 1 年以内であれば、先にうことが可能です。スーパー早期審査は、「実施関連出願」

された出願の明細書等に記載された発明に基づいて優先権

かつ「外国関連出願」に該当する、又はベンチャー企業にを主張することができ、改良発明等を加えた内容にて出願

よる出願であって「実施関連出願」に該当する出願を対象（以下、「国内優先権主張出願」と記載）を行うことが可能としており、通常の早期審査よりも更に早く、その申出かです（特許法第 41 条第 1 項第１号）。ただし、先にされら審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでのた出願について、査定又は審決が確定している場合には国期間は平均 0.7 か月（2018 年） となっています。
1

内優先権主張出願を行うことができません（特許法第 41条第 1 項第 4 号）
。このため早期審査制度を利用すること
で、早期に特許査定が得られてしまうと、先にされた出願の出願日から 1 年以内であっても、国内優先権主張出願を行うことができません。

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

進歩性判断における当業者の予測できない顕著な効果に関する判断枠組み 令和元年8月27日判決（最高裁 平成30年（行ヒ）第69号 審決取消請求事件）>>原判決破棄差戻し

本件は、「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン
誘導体を含有する局所的眼科用処方物」との名称の発明（本参酌した上で予測できる範囲を超えた顕著なものとはいえないとして、審決を取り消した。

件発明）の進歩性判断において、引用発明等から、
「11–
（3–

これに対し、本判決は、本件他の各化合物が本件化合物

ジメチルアミノプロピリデン）–6、11–ジヒドロジベンズ［b,e］とは構造の異なる化合物で、引用例 1（甲 1）記載の発明にオキセピン–2–酢酸」（本件化合物）について、ヒト結膜肥満

係るものではなく、また、引用例 1 等に、本件化合物によ

細胞安定化の用途等に限定した本件発明の構成に容易に想到るヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用の有無やできることを前提として、当該構成を前提とした当業者の予効果の程度についての記載がないこと等を指摘した上で、「原測できない顕著な効果の有無が争われた事案である。

審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、まず、審決は、本件化合物の Z 体の塩酸塩が、モルモッ

予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件

トの結膜肥満細胞を安定化する作用を有しないことが甲 1

各発明の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったに記載されているにもかかわらず、本件化合物が、本件特許ものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範

明細書記載のとおりヒト結膜肥満細胞に対して非常に高いヒ囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十スタミン放出阻害率を有することは、当業者の予測し得ない分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途

格別顕著な効果であるとした。他方、原判決は、本件特許のに適用することを容易に想到することができたことを前提と優先日において、本件化合物以外に、ヒト結膜肥満細胞からして、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物がのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物（本件存在することが優先日当時知られていたということのみから

他の各化合物）の存在が知られていたことなどの諸事情を考直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものである

慮すると、本件化合物を含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒことを否定して本件審決を取り消したもの」であるとして、

スタミン遊離抑制効果は、当業者にとって当時の技術水準を

原判決を破棄、差し戻した。

特相違点に係る発明の副引例における記載の有無と進歩性の判断 令和元年10月2日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）第10108号 審決取消請求事件）>>請求認容

本件は、重金属を含む有機系廃棄物の固形物上に、当該

記有機系廃棄物の固形物上に』いくらかでも『層』として『形重金属を封じ込めた 5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（トバモ

成』されて、重金属の溶出抑制を図ることができるものにな

ライト）構造の層を形成する工程を備えた廃棄物処理方法にるとみるのが妥当である」として、上記相違点は容易想到で関する本件発明について、進歩性を否定した本件拒絶審決があると判断した。

取り消された事件である。

それに対して、裁判所は、本件拒絶審決と同様の相違点

本件拒絶審決は、本件発明ではトバモライト構造が「前2’を認定した上で、「仮に引用発明に甲 2 技術を適用して記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されるも、甲 2 には、前記有機系廃棄物の固形物上にトバモライのに対し、主引用発明（引用発明ないし引用発明 1）では「有ト構造が層として形成されることの記載はないから、相違点

機系廃棄物」が炭化される点が相違点であると認定した。そ2’に係る『前記重金属類が閉じ込められた 5CaO･6SiO2の上で、主引用発明に対し、副引用発明（引用例 2 ないし･5H2O 結晶（トバモライト）構造』が『前記有機系廃棄物

甲 2 技術）、すなわち、重金属を含有する廃棄物を水熱処理の固形物上に』『層』として『形成』されるとの構成には至し、トバモライトなどの結晶性カルシウムシリケートが生成らない」と判示し、本件拒絶審決の判断を覆した。この判示されるようカルシウム化合物とシリカを添加することで重金の根拠として、
裁判所は、「特開 2002-320952 号公報（甲属の外部溶出を抑制するという技術手段を採用することに格8）にトバモライト生成によって汚染土壌の表面を被覆する

別の困難性はなく、さらに、「引用発明に引用例 2 に記載のことの開示があるとしても、かかる記載のみをもって、トバ技術手段が適用されれば、引用発明の処理温度圧力は引用例

モライト構造が『前記有機系廃棄物の固形物上に』『層』と2 に記載の技術手段と重複するから、水熱反応の結果としして『形成』されることが周知技術であったとは認められず、て『固形状の有機系廃棄物および Ca 成分原料および SiO2

被告の主張を裏付ける証拠はないから、引用発明 1 に甲 2

成分原料』から生成された『前記重金属類が閉じ込められた技術を適用して相違点 2’に係る本願発明の構成に至るとい

5CaO・6SiO2・5H2O 結晶（トバモライト）構造』が『前うことはできない」と判示した。

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大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.54
不ソースコードの営業秘密性 令和元年8月21日判決（知財高裁 平成30年(ネ)第10092号 不正競争行為差止等請求控訴事件）>>一審被告らの敗訴部分取消し

字幕制作ソフトウェアの開発会社 XY 間の先行訴訟で、Y

変数定義部分であり、字幕データの標準値を格納する変数をソフトウェア（平成 25 年販売開始）による X ソフトウェ宣言するもので、処理を行う部分ではないこと、変数は、いア（平成 18 年販売開始）の複製又は翻案の有無が争われた

ずれも字幕を表示する際の基本的な設定に関する変数であるが、東京地裁平成 27 年 6 月 25 日判決は X の請求を棄却

こと、変数名は、字幕制作ソフトで使用する一般的な内容をし、知財高裁平成 28 年 3 月 23 日判決も控訴を棄却して、表す、ごく短い英単語に基づくものであって、その形式も開平成 29 年 1 月 19 日の最高裁上告不受理決定で確定した。

発者の慣習に基づくこと、変数のデータの型は、マイクロソ

X は、X ソフトウェア開発に携わった後に Y ソフトウェア

フト社が提供する標準のデータ型であること、注釈の内容

開発に携わった A と B を Y と共に被告とする後行訴訟を平も、変数名が表す字幕の意味をそのまま説明したものである

成 27 年に提起した。原審の東京地裁平成 30 年 11 月 29

こと」から、「少なくとも有用性又は非公知性を欠き、営業日判決は、X ソフトウェアを構成するソースコードを X の

秘密とはいえない」とし、
Y らが、類似箇所 1 に係る本件ソー営業秘密と認め、両ソフトウェアのソースコードの類似箇所

スコードの変数定義部分を参照して、Y ソフトウェアのソー

を Y ソフトウェアの開発の際に使用した B の行為と、少なスコードを作成したとしても、このことから他の部分を参照

くとも重過失により類似箇所を B から取得し、Y ソフトウェ

したことまで推認されるものではない上、それ自体が営業秘アに用いて販売した Y の行為を不正競争行為に該当すると密とはいえない変数定義部分を参照したことのみをもって、して、販売等の差止めや約 199 万円の損害賠償を命じた。

本件ソースコードを使用したとも評価できないと判断し、Y

しかし、本判決は、「類似箇所 1 に係る本件ソースコードは、らの敗訴部分を取り消して、X の請求を棄却した。

不商品形態の酷似性と混同のおそれ 令和元年8月29日判決（知財高裁 平成31年（ネ）第10002号 不正競争行為差止請求控訴事件）>>請求認容

本件は、医療機器（バルーン吸引式ドレナージ吸引装置）相当程度のシェアを有する競合会社であること等の事情が考の商品形態について、商品等表示性、周知性、類似性が認め

慮されている。

られたものの、需要者である医療従事者が専門知識を有する控訴審も、原告商品の形態の商品等表示としての周知性を者であることや原告と被告が競合会社であることが知られて認め、原告商品の形態と被告商品の類似性についても、「同いること等を理由に混同を生じさせないと判断した原審判決

一の形態に近いといえるほど形態が極めて酷似」と評価したが取り消された事案である。

うえで肯定した。

原判決は、原告商品の形態が商品等表示として需要者の間「混同を生じさせる行為」の該当性については、「両商品に広く認識されていること、被告商品の形態が原告商品の形

は、消耗品に属する医療機器であり、販売形態が共通してい態と類似することは認められるが、被告商品の製造販売行為

ることに鑑みると、医療従事者が、医療機器カタログやオン

は、原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認める

ラインショップに掲載された商品画像等を通じて原告商品のことはできないから、不競法２条１項１号の不正競争に当た形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した場合には、商ると認められない旨判断して、原告の請求をいずれも棄却し品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認めらた。なお、混同を否定した理由として、同種の医療機器につれる」として、被控訴人による被告商品の販売は、原告商品

いては、いわゆる一増一減のルールが採用されていること、と混同を生じさせる行為に該当するものと認めた。

需要者である医療従事者も医療機器に関する専門知識を有する者であること、原告及び被告は、医療機器の分野において、

以上より、被控訴人による被告商品の販売は、不競法２条１項１号の不正競争に該当すると判断した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第54号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2020年1月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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