大野総合法律事務所

vol.49目

C ontents

次「第４次産業革命」時代の知財戦略 

弁理士 津田理

1◦商標 N e w s「メンチ」と「コロッケ」（商標的考察）

弁理士 中村仁

6◦海外 N e w s

欧州連合司法裁判所による商標登録の有効性に関する２件の判決 

弁護士 多田

宏文

7

◦特

許

入

門



弁理士 梅田

慎介

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

「第４次産業革命」時代の知財戦略弁理士

ことが多いように思われる。しかし、AI を適用できる分野はそれだけに留まらない。少し発想を変えるだけで、AI は近年、「第４次産業革命」という言葉を多くの方が耳にするようになってきた。第４次産業革命 とは、
IoT（Internet
1

of Things）やビッグデータ、AI（人工知能）などの技術をコアとした技術革新のことをいう。IoT により、いろいろな「モノ」がインターネットに接続され、工場の生産ラインや家電製品、自動車、スマートフォンなど、さまざまな機器から多種多様な情報を収集できるようになる。IoT によって収集した膨大な情報（ビッグデータ）は、AI の性能をさらに向上させるのに利用することができる。

１

理

AI は、主に画像処理や音声認識などの分野に適用される

1．はじめに

〈脚

津田

注〉 

内閣府政策統括官，「日本経済 2016-2017」－好循環の拡大に向けた展望－，平成 29 年 1 月，p.72 http://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0117nk/pdf/
n16_2_1.pdf

1Oslaw News Letter vol.49

他の多くの分野に適用することができる。今後、AI を利用分野の特許出願についてみると、2016 年に出願件数が倍増

した新しいビジネスが次々と生み出されることが予想されしており、今後も特許出願件数の増加が見込まれる。そうする。

ると近い将来、これらの特許出願が引例となり、現在のよう

このような技術革新（パラダイムシフト）が起きているな高い特許査定率を維持するのは困難になると考えられる。

ときこそ、知財戦略がきわめて重要になる。
一般に、技術は累積的に進歩していると言われる。確かに、
いま世の中で利用されている技術の多くは、長い年月をかけて少しずつ改良が積み重ねられたものである。そのような技術については、特許として権利化をする際にも新規性や進歩性の壁が立ちはだかり、権利化は容易ではない。したがって、技術が累積的に進歩をしている時代（旧パラダイムの時代）には、どの技術を権利化するかについて十分に検討する必要があり、時には予算等との関係で取捨選択を迫られることも

前掲注 2 「第四次産業革命下における IoT に関する現状認識」から抜粋

あるかもしれない。
ところが、いわゆる「革命」が起きると状況は一片する。

つまり、第４次産業革命が起きている今こそ、その新技術

技術革新によって、旧パラダイムから新パラダイムへと技術（AI など）について権利化をする最大のチャンスであるといが劇的に変わり、短期間のうちに技術は飛躍的に進歩する。

える。

そのような技術革新が起きた後の時代（新パラダイムの時代）

ここ数年、質の高い権利のみを取得するために特許出願には、特許による技術の権利化もはるかに容易になると考えを厳選し、無駄な特許出願をしない戦略をとる日本企業が増られる。新規性や進歩性の引例となる文献がほとんど存在しえてきた。確かに、以前から日本企業が高い技術力を誇り、ないためである。あくまで一例であるが、AI のディープラー

いまでも技術の改良に努めている（技術を累積的に進歩させニングなどに関する「機械学習」の分野の特許出願についてている）分野については、そのような戦略をとることが妥当

は、2010 年以降、約 90% 前後という高い特許査定率がであると考えることもできる。また、自社の製品やサービス維持されている 。

を、
オープンな領域とクローズな領域の両方で構成し、クロー2ズな領域については特許出願せず、技術をノウハウとして秘匿する、いわゆるオープン・クローズ戦略も重要である。
しかし、第４次産業革命に関する新技術（AI など）の分野についてみれば、日本の技術力はお世辞にも高いとはいえない。例えば、AI に関する研究論文数はもちろん、特許出
願数においても、
日本は、
アメリカや中国に大きく遅れをとっているのが実情である 3。
このままでは差は開く一方である。トップランナーに追いつき追い越すためには、そのための武器が必要である。上前掲注 2 「第四次産業革命下における IoT に関する現状認識」から抜粋

述したように、第４次産業革命に関する AI などの技術分野
は、技術革新が起きている今こそがその武器を取得する最大

ここで気づく方もいるかもしれないが、このような状況はのチャンスではないか。

今後もずっと長く続くわけではない。例えば「機械学習」の
〈脚

注〉 

特許庁 審査第四部 審査調査室 多田 幸司，「第四次産業革命下における IoT に関する現状認識」特技懇（no.286），2017 年 9 月 15 日，p.51 http://www.tokugikon.
jp/gikonshi/286/286tokusyu1-6.pdf
３
	飯 島圭太郎、板津直快、森園泰寛、安田翔平、清水正行「数の米国、攻める中国 AI 特許 6 万件を解剖」日経 Visual Data，2017 年 2 月 1 日公開 https://vdata.
nikkei.com/newsgraphics/ai-patent/
２2

大野総合法律事務所

ウェブブラウザに、仕訳処理画面として表示され、前記仕訳
処理画面は、勘定科目を変更するためのメニューを有し、前記対応テーブルを参照した自動仕訳は、前記各取引の取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し、優先順位の最も高いキー
ワードにより、前記対応テーブルの参照を行う
ことを特徴とする会計処理方法。
本件発明の概要は、取引内容に複数のキーワードが存在する場合でも、自動的に最も可能性の高い勘定項目を選定することができるというものである。この本件発明について、
前掲注３ 「数の米国、攻める中国

AI 特許 6 万件を解剖」から抜粋

本件特許の明細書の記載では、次のような例をあげて説明がされている。

2．AI 分野の特許戦略

例えば、取引内容に「モロゾフ JR 大阪三越伊勢丹店」

日本でも、2000 年に審査基準が改定されて以降、いわというキーワードが含まれてるとする。この場合、取引内容

ゆるビジネスモデル特許（コンピュータ・ソフトウェア関連として最も可能性が高いのは、JR 大阪三越伊勢丹店にある発明）の出願が数多くなされてきた。しかし、当然であるが、モロゾフで贈答品を購入したという状況であり、したがって、

それらの特許では AI を想定した明細書やクレームの書き方

最も可能性の高い勘定項目として「接待費」が選定されるべはされていない。AI を想定していない特許で、AI を使ったきであるが、「JR」というキーワードも含まれているため「交ビジネスを十分に保護することはできるのだろうか。

通費」という勘定項目が選択される可能性もある。

この問題に関して、昨年、東京地判平成 29 年７月 27

そこで上記明細書に記載の一実施形態では、対応テーブル

日、平成 28 年（ワ）第 35763 号事件において、裁判所に「モロゾフ」「JR」「三越伊勢丹」というキーワードが登録は一つの規範を示した。この事件の原告は、次の会計処理方されるが、「モロゾフ」は取引先として、「JR」はグループ名

法に関する発明（以下「本件発明」という）の特許（特許第として、「三越伊勢丹」は商業施設名として登録されており、

5503795 号、以下「本件特許」という）を有していた。

キーワードの優先ルールは、以下のように設定されている。
１．品目［請求項 13］

２．取引先

ウェブサーバが提供するクラウドコンピューティングによる

３．ビジネスカテゴリー

会計処理を行うための会計処理方法であって、４．グループ名

前記ウェブサーバが、ウェブ明細データを取引ごとに識別す

５．商業施設名
その結果、「モロゾフ」「JR」「三越伊勢丹」という複数のるステップと、
前記ウェブサーバが、各取引を、前記各取引の取引内容の記

キーワードが含まれる場合に、上記のキーワードの優先ルー

載に基づいて、前記取引内容の記載に含まれうるキーワード

ルが適用され、優先順位の最も高い取引先のキーワード「モと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブルを参照しロゾフ」により、対応テーブルを参照して「接待費」というて、特定の勘定科目に自動的に仕訳するステップと、勘定項目が選定される旨の説明がなされていた。

前記ウェブサーバが、日付、取引内容、金額及び勘定科目を被告は、クラウドサービスにおいて自動仕訳の処理を行っ少なくとも含む仕訳データを作成するステップとを含み、作ていた。裁判所では、被告が行っている方法は、いわゆる機成された前記仕訳データは、ユーザーが前記ウェブサーバに械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して、入力

アクセスするコンピュータに送信され、前記コンピュータのされた取引内容に対する勘定項目を推測しているものであり、

3

Oslaw News Letter vol.49

原告の特許発明のように、対応テーブルを参照することによ

従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部

り勘定項目を選定する方法は採用していない、と判断された。

分であるとされ、本質的部分は、特許のクレームと明細書のこれまでのビジネスモデル特許（コンピュータ・ソフト

記載、特に明細書記載の従来技術との比較とその貢献の程度から認定される例がある 5。

ウェア関連発明）では、入力データと出力データとの対応関係（対応テーブル）をデータベースなどに記憶しておき、そ上記の事例では、原告の特許発明の本質的部分は、少なの対応関係（対応テーブル）を参照して入力データから出力

くとも取引内容に複数のキーワードが含まれる場合に、キーデータを求める手法を記載したものが殆どではなかろうか。

ワードの優先ルールを適用して、優先順位の最も高い取引先

そして、出願時に AI を用いることを想定していない場合のキーワードにより、対応テーブルを参照する点に関する構には、当然、特許のクレームや明細書に AI を想定した記載

成にあるとされている。

をしていないと思われる。

そして、被告の方法は、いわゆる機械学習を利用して生

上記の事例では、そのような AI を想定していない特許で成されたアルゴリズムを適用して、入力された取引内容に対は、AI を利用したビジネスをカバーできないことを判示しする勘定項目を推測するものであり、原告の特許のように、ている、と考えられる。

対応テーブルを参照することにより勘定項目を選定する方法

特許の世界には、文言上は特許発明の構成と異なる部分は採用していない（均等の第１の要件を満たさない）とされがあるため特許を侵害しない場合であっても、以下の５つのている。

要件を満たす場合には、対象製品等が特許発明の構成と実質

このように、AI を想定していない特許では、均等論を使っ的に同一と評価されるものには特許権の効力を及ばせるべきたとしても、AI を利用したビジネスをカバーすることが困であるという、いわゆる均等論の考え方がある 4。

難である、と考えられる。
では、どのような特許の書き方をすれば、AI を利用した

１．異なる部分が、特許発明の本質的な部分ではないこと。

ビジネスをカバーすることができるのだろうか。

２．異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、

第４次産業革命をうけて、日本の特許庁でも、IoT や AI

特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果をに関連する技術を保護するために審査基準や審査ハンドブッ

奏するものであること。
３．上記 2. のように置き換えることに、その発明の属する

クの改訂が行われた。ここでは、審査ハンドブックの「リン分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製ゴの糖度データの予測方法」の事例をベースにして、筆者の造等の時点において容易に想到することができたもので視点も加えながら AI を利用したビジネスをカバーすることあること。

ができる特許の書き方を考えてみる（審査ハンドブック付属
書 A 3.1 発明該当性 事例３-2 6）。

４．対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから容易に推考できたもので事例として想定する「リンゴの糖度データの予測方法」のないこと。

概要は、以下のとおりである。

５．対象製品等が、特許発明の特許出願手続きにおいて、特①端末装置でリンゴの糖度を計測する。

許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなど②計測された糖度データが端末装置からサーバに送信されの特段の事情がないこと。

る。

これらの均等論の５つの要件のうち、上記の会計処理方③サーバで、機械学習による分析を行って、端末装置から受法の事例で問題になるのは第１の要件だと考えられる。

信した糖度データから出荷時の糖度データを予測する。

最近の裁判例では、均等の第１要件について、特許発明④予測した出荷時の糖度データがサーバから端末装置に送信の本質的部分とは、その特許発明のクレームの記載のうち、
〈脚

される。

注〉 

最判 平成 10 年 2 月 24 日（平成 6 年（オ）第 1083 号）民集 52 巻 1 号 113 頁（ボールスプライン軸受事件）
	知財高判 平成 28 年 3 月 25 日 平成 27 年（ネ）第 10014 号事件 http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/085769_hanrei.pdf
６
特許庁 調整課 審査基準室，特許・実用新案 審査ハンドブック付属書Ａ 3.1 発明該当性 事例 3-2，平成 29 年 3 月 22 日，p.15-19 https://www.jpo.go.jp/cgi/link.
cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm
４
５4

大野総合法律事務所

学習によって、ニューラルネットワークのニューロン間の重み付け係数が最適化される。
」「サーバの予測部は、分析部で得られた関係に基づいて、端末装置で計測された所定期間分のリンゴの糖度データ及び過去・将来の気象条件データを入力として、将来の出荷時のリンゴの糖度データを予測する。例えば、上記のニューラル
ネットワークであれば、収穫 X 日前の時点よりも以前に計測されたリンゴの糖度データ、並びに、その収穫 X 日前の時点よりも以前の気象条件データ、及び、その収穫 X 日前の時点よりも以後の予測気象条件データを入力層に入力し、前掲注 6 「審査ハンドブック附属書 A 3.1 発明該当性 事例 3-2」から抜粋

出荷時のリンゴの糖度データを出力層から出力することにより、予測が行われる。
」

この事例では、サーバで機械学習による分析が行われる
が、このような AI に関する技術を適切に保護するためには、自社のビジネスモデルにあわせて、このような特許のク

特許のクレームにおいて、
例えば以下のように、AI の技術（機レームや明細書の記載をするのは難しいと感じるかもしれな械学習）を用いていることをきちんと表現する必要がある。

い。しかし、上記のクレームや明細書の記載をよく見てみると、太字の部分を、自社のビジネスモデルにあわせた入力［請求項］

データと出力データに置き換えれば良いことに気付くこととサーバの分析部が、収穫前の所定期間分のリンゴの糖度デー

思う。
AI を用いた新しいビジネスを考えるということは、入力

タ及び気象条件データと、出荷時のリンゴの糖度データとの関係を、過去の実績に基づいて分析する工程と、データと出力データの組み合わせを考えることでもある。もサーバの受信部が、端末装置により計測された所定期間分のしその組み合わせが今までにない新しいものであれば、そしリンゴの糖度データを受信する工程と、て、パラダイムシフトが起きている今であれば、上述したよ

サーバの予測部が、前記分析した関係に基づいて、前記受信

うに、新規性や進歩性の引例となる文献がほとんど存在しなした所定期間分のリンゴの糖度データ及び過去・将来の気象

いため、かなり高い成功率で権利化をすることができるだろ

条件データを入力として、将来の出荷時のリンゴの糖度デー

う。

タを予測して出力する工程と、

３．おわりにを含む、リンゴの糖度データの予測方法。
また、明細書にも、例えば以下のように、具体的にどのよ

IoT や AI という言葉だけを聞くと、まだ自社には縁遠い

うな機械学習の手法を用いるかを記載しておく必要がある。

もののように思う方もいるかもしれない。しかし、そう遠く「サーバの分析部は、収穫前の所定期間分のリンゴの糖度ない未来、IoT や AI を利用したサービスが当たり前に提供

データ及び気象条件データと、出荷時のリンゴの糖度デーされる時代は確実に到来する。

タとの関係を機械学習により分析する。この機械学習には、そうなったときに、アメリカや中国の企業は数多くの武ニューラルネットワークによるディープラーニング等の任意器をもっている一方で、日本の企業が自社を守る（あるいはの手法が用いられる。例えば、ニューラルネットワークであ他社を攻める）ための武器をもっていない状況を想像してみれば、収穫 X 日前の時点よりも以前に計測されたリンゴのてほしい。

糖度データ、及び、収穫前の気象条件データを入力層に入力

いまこそがその武器を得る千載一遇のチャンスなのであし、出荷時のリンゴの糖度データを出力層から出力するようる。明日からでも遅くない。今この機会に、自社のビジネスに構成し、これら入力層に入力するデータと出力層から出力モデルにあわせた IoT や AI などの技術の権利化を検討してするデータとが紐付けられた分析用データを用いた教師あり

みては如何だろうか。本稿がその一助になれば幸いである。

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.49

Trademark News「メンチ」と「コロッケ」（商標的考察）弁理士

中村仁

ぶし大のものに限定されていないのであるから、『ゲンコツ』【２つの知財高裁判決】

は、『コロッケ』よりも識別力が高く、需要者に対して強く似たような構成からなる、２つの商標『ゲンコツメン

支配的な印象を与えるというべきである。
』として、
商標『ゲ

チ』及び『ゲンコツコロッケ』について、登録商標『ゲンコンコツコロッケ』と登録商標『ゲンコツ』を類似とした。

ツ』 と類似するかが争われた事件があり、以下のように結１論の異なる知財高裁判決がなされている。

【コメント】
商標の類否判断において、結合商標の要部認定は、いつ『ゲンコツメンチ』判決も悩まされるところである。判例や審査基準はあるが、具体

２『メンチカツ同様に挽肉を使った料理である『ハンバーグ・

的判断は容易ではない。また、近時、結合商標は一体性が強ステーキ』（挽肉に刻んだ玉葱、パン粉、卵などを加え、平く認められているとも思われる。

たい円形にまとめて焼いた料理）（広辞苑第６版）
が『ハンバー

両判決においては、『ゲンコツメンチ』と『ゲンコツ』はグ』と表現されているのに対し、『メンチ』の語は、挽肉に非類似、『ゲンコツコロッケ』と『ゲンコツ』は類似と判断

みじん切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パされた訳である。

ン粉の衣をつけて油で揚げた料理である『メンチカツ』を表

いずれも、メンチカツ又はコロッケを使用した食品を指す名詞として、全国の取引者、需用者に、それほど普及して定商品 4 とするのであるから、一般の需要者の認識からすれいるとはいえない。以上によれば、本件商標において、『ゲば、『メンチ』は『メンチ（カツ）』、『コロッケ』は『コロッンコツ』の文字部分だけが、取引者、需要者に対し商品又はケ』を認識させ、識別力に大差はないと感じるのではないだ

役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとろうか。

はいえないし、『メンチ』の文字部分からは、出所識別標識

判断が分かれたポイントは、『メンチ』は、『全国の取引者、としての称呼、観念が生じないともいえない。
』として、商需要者に、それほど普及しているとはいえ』ず、『出所識別

標『ゲンコツメンチ』と登録商標『ゲンコツ』とは非類似と標識としての称呼、観念が生じないともいえない』のに対しした。

て、『コロッケ』は、『原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低』いという違いである。そのため、『ゲンコツメンチ』では『ゲンコツ』が強く支配的な印象を与えるも『ゲンコツコロッケ』判決

３『本件商標の構成のうち『コロッケ』の部分は、指定商品のとはいえないのに対して、『ゲンコツコロッケ』では『ゲの原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いもンコツ』が強く支配的な印象を与えると認定されている。

のである。これに対し、上記のとおり、『ゲンコツ』は、食

厳密には、『メンチ』と『コロッケ』の識別力に差がある

品分野において、ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶしのかもしれない。しかしながら、指定商品を考慮すれば、い程度であることを意味する語として用いられることがあるこ

ずれの語も原材料表示であると認識されると考え、
『ゲンコ

とから、
『ゲンコツコロッケ』は、『ゴツゴツした、にぎりこ

ツメンチ』『、ゲンコツコロッケ』のいずれにおいても、『メンチ』

ぶし大のコロッケ』との観念も生じ得るが、常にそのような又は『コロッケ』に識別力はなく又は極めて弱いと考えられ観念が生ずるとまではいえず、また、本件商標の指定商品のる。したがって、相対的に『ゲンコツ』の識別力が強く、分原材料である『コロッケ』は、ゴツゴツしたものやにぎりこ

離して要部になり得ると考えるべきではないかと思われる。

〈脚

注〉 

商標登録第 5100230 号
知財高裁平成 29 年１月 24 日判決 平成 28 年（行ケ）第 10164 号事件
３
知財高裁平成 30 年３月７日判決 平成 29 年（行ケ）第 10169 号事件
４「ゲンコツメンチ」の指定商品は、30 類「メンチカツを材料として用いたパン、メンチカツ入りのサンドイッチ、メンチカツ入りのハンバーガー、メンチカツ用調味料、メ
ンチカツ入り弁当、メンチカツ入りの調理済み丼物」。
「ゲンコツコロッケ」の指定商品は、30 類「コロッケ入りのパン、コロッケ入りのサンドイッチ、コロッケ入りのパンバーガー、コロッケ用調味料、コロッケ入りの弁当、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りの調理済みの丼物」。
１
２

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.49

Overseas News

欧州連合司法裁判所による商標登録の有効性に関する２件の判決
弁護士

多田

宏文

に本質的価値を付与する形状のみからなる標章３」（signs１．はじめに

which consist exclusively of the shape which gives

欧州連合司法裁判所（以下、「CJEU」という。
）は、今年、

substantial value to the goods）は拒絶又は無効とさ商標登録の有効性に関して、世間の耳目を集める２件の判決れるべき旨を定めるところ、本件商標１がこれに該当するかを下した。本稿ではこれらの判決を紹介させていただく。

が争点となった。
本件において、CJEU は、商標ハーモ指令の同条項にい２．Louboutin 事件判決１

う「形状」の意義について、商標ハーモ指令は何らの定義

１件目は、フランスの著名なファッションデザイナーでも示していないことを指摘したうえで、「その日常用語の通あ る Christian Louboutin 氏 及 び Christian Louboutin

常の意味」（its usual meaning in everyday language）

SAS（以下、併せて「Louboutin」という。
）が保有する商に照らし、ここでいう「形状」は、輪郭を有しない色そのも標に係る事件である。

の（a colour per se, without an outline）を意味するものではないとの解釈を示した。

本件は、Louboutin が、The Van Haren Company（以下、「Van Haren 社」という。
）に対して、商標権侵害訴訟

そして、本件商標 1 の輪郭部分は商標を構成するものでをオランダのハーグ地方裁判所に提起したところ、Van

はなく、純粋に赤色で着色されるべき位置を示すものである

Haren 社から商標が無効である旨の主張がなされたため、ことを指摘し、本件商標 1 は、
「ハイヒールシューズのソー

オランダのハーグ地方裁判所が、
欧州連合司法裁判所（以下、ルに用いられる色からなるもの」であるから、商標ハーモ指「CJEU」という。
）に対して、商標に関する欧州連合指令

令第３条１項（ｅ）（ⅲ）にいう「専ら商品に本質的価値を「商標ハーモ指令」という。
）の解2008/95/EC （以下、付与する形状のみからなる標章」には該当しないと結論付け

釈に関する質問を付託し、CJEU がこの点について大合議

ている。

2

判決を下したものである。CJEU は、
判決において、靴のソー

本判決は、一般論として、国際的に認められた識別コー

ル部分を赤とした下記商標（以下、「本件商標１」という。
）

ドによって指定された特定の色が商標の「主要な要素」（mainの登録の有効性について判断した。

element）である場合には、商標ハーモ指令第３条１項（ｅ）（ⅲ）に該当しない旨を判示しているところ、本件商標 1 のように、輪郭部分が商標を構成しない場合に色が「主要な要素」であるとしても、その他にどのような場合に、色が「主要な要素」と判断されるかは必ずしも明らかではなく、今後の裁判例の蓄積が待たれる。

３．Nestle 事件判決４（本件商標１）

商標ハーモ指令第３条１項（ｅ）
（ⅲ）は、
「専ら商品
〈脚

２ 件 目 は、Nestle SA（ 以 下、「Nestle 社 」 と い う。
）

注〉 

Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV、CJEU 2018 年 6 月 12 日大合議判決
Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating totrade marks
３
訳は筆者による。以下同じ。
４
Joined Cases C-84/17 P Société des produits Nestlé SA v Mondelez UK Holdings & Services Ltd, formerly Cadbury Holdings Ltd, and EUIPO, C-85/17
P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, formerly Cadbury Holdings Ltd v EUIPO, and C-95/17 P EUIPO v Mondelez UK Holdings & Services Ltd,
formerly Cadbury Holdings Ltd、CJEU 2018 年 7 月 25 日判決
１
２

7

Oslaw News Letter vol.49の販売するチョコレート菓子「キットカット」の４フィンガー第７条と呼ばれる形状に係る下記の立体商標（以下、「本件商標２」

1．以下のものは、登録することができない。

という。
）の登録の有効性に関する事件である 。

（中略）

５

(b) 識別力を欠く商標（中略）2．第１項の規定は、不登録事由が共同体の一部にしか存在しない場合にも適用する。
3．第１項 (b)、(c) 及び (d) の規定は、その商標が、登録（本件商標２）を求める商品又はサービスに関し、それを使用した結果、識別力を取得している場合には適用しない。

本 件 の 経 緯 は、 次 の と お り で あ る。 ま ず、2006 年、Nestle 社は、欧州連合知的財産庁（以下、「EUIPO」という。
）により、本件商標２の欧州連合商標（以下、「EU

本判決は、上記７条３項も、同条２項に照らして解釈しな

商標」という。
）としての登録を認められた６・７。これに対ければならないとして、本来識別力を有しない商標が EU 商

し て、2007 年 に、Cadbury Schweppes 社（ 現 在 の標として登録されるためには、EU 商標の統一的な性格に鑑Mondelez UK Holdings & Services であり、以下では

みて、EU の全ての地域、すなわち全ての加盟国において識併せて「Mondelez 社」という。
）が無効審判を請求した

別力を獲得したと証拠上認められることが必要であると判断

が、EUIPO は、本件商標２は EU 圏内での使用を通じてしている。もっとも、必ずしも加盟国それぞれについて別個

識別力（distinctive character）を獲得したと認定して、に識別力の獲得を立証することが求められるわけではなく、2012 年に、無効審判請求を認めない旨を決定した。そこ

市場が一体であるといった事情があれば、複数の加盟国に関で、Mondelez 社 が EU の 一 般 裁 判 所（General Court）

して共通の証拠によりまとめて立証することも可能とされてに対して、EUIPO の決定の取消しを求めて提訴したところ、いる。

2016 年、一般裁判所は、本件商標２が EU 加盟国の内のそして、本件商標２に関しては、EU 加盟国の一部におい

多く において識別力を獲得したことは認めたものの、EUて識別力を獲得したことが認められないため、EU における加盟国の内の一部の国９において識別力を獲得したことが立商標登録は認められないと判断された。

８

証されていないとして EUIPO の判断を取り消す判決をし本判決は、立体商標を EU 商標として登録するためには、た。そこで、これに対して、Nestle 社、Mondelez 社及びEU 加盟国の全てで識別力を獲得している必要があるとし

EUIPO のそれぞれが上訴したのが本件である。

て、その登録に非常に高いハードルを課している。もっとも、本件において、Nestle 社及び EUIPO は、EU 加盟国そEU 商標の国内商標への変換や、EU 加盟国のそれぞれにおれぞれについて個別に識別力を問題とするべきではなく、いて商標登録を行うことは可能であることから、今後、実務EU 市場の一体性に鑑みて、EU 域内全体での識別力を問題

上はそのような対応がとられることとなろう。

とすべきであると論じた

。

10

４．

本件商標２には、EU 商標に関する 2009 年２月 26 日
理事会規則 207/200911 が適用されるところ、その主なむすび

以上のとおり、いずれの事件も、世間の注目を集めたの関連条文は、次のとおりである。

みでなく、法的にも重要な判断を含むものであり、EU における商標実務上も留意すべきものである。

〈脚

注〉 

なお、本件では Mondelez 社による控訴の適法性等の争点も審理されているが、ここでは、本件商標２の登録の有効性についてのみ紹介する。
EU 商標の登録を受けると、EU 加盟国全体をカバーする商標権を得ることとなる。
７
指定商品は「菓子、ベーカリー製品、パティスリー、ビスケット、ケーキ及びワッフル」である。
８
具体的には、デンマーク、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、オランダ、オーストリア、フィンランド、スウェーデン及びイギリスである。
９
具体的には、ベルギー、アイルランド、ギリシャ及びポルトガルである。
10
なお、Mondelez 社は、一般裁判所が本件商標２が多くの国で識別力を獲得したと認定した点を不服として上訴したが、上訴は不適法として却下されている。
11
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the [EU] trade mark
５
６

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.49

Patent Intro

弁理士

梅田

慎介

第３条にある「発明届」は、書式は任意ですが、
少なくとも、

Q．職務発明規定の具体例について教えて下さい。

届出日時、発明者及び発明内容の特定ができるようにするこ

第 46 号の特許入門で「職務発明制度」（特許法第 35 条）とが望ましいと言えます。ただ、記入にあまりに時間を要すについて説明をしました。その後、「当社は職務発明規定

るようなものは発明者に敬遠されかねませんので、発明発掘を未整備であるがどうしたらよいか？」というようなご質促進の観点から簡潔なものが好ましいと考えられます。そこ

問を頂く機会がありましたので、今回は、特許庁が中小企で、書式としては、例えば、Ａ４用紙一枚程度に、届出日時、業向けに公表している「職務発明規程ひな形」 を取りあ発明者の氏名・所属等の形式事項の記載欄に加えて、「従来げたいと思います。

２
３
技術の問題点」、「発明の特長」及び必要に応じて「簡単な１図」の記載欄を設けたものなどが考えられます。

１．職務発明とは

２．職務発明に該当する場合の取扱い（目的）
第１条 この規程は、Ａ株式会社（以下「会社」と（権利帰属）

いう。
）において役員又は従業員（以下「従業者第４条 職務発明については、その発明が完成した時等」という。
）が行った職務発明の取扱いについに、会社が特許を受ける権利を取得する。

て、必要な事項を定めるものとする。

（権利の処分）（定義）

第５条 会社は、職務発明について特許を受ける権利

第２条 この規程において「職務発明」とは、そのを取得したときは、当該職務発明について特許出願

性質上会社の業務範囲に属し、かつ、従業者等がを行い、若しくは行わず、又はその他処分する方法

これをするに至った行為が当該従業者等の会社を決定する。

における現在又は過去の職務範囲に属する発明

２ 出願の有無、取下げ又は放棄、形態及び内容そをいう。

の他一切の職務発明の処分については、会社の判

（届出）
第３ 条

断するところによる。
会社の業務範囲に属する発明を行った従（協力義務）

業者等は、速やかに発明届を作成し、所属長を経第６条 職務発明に関与した従業者等は、会社の行う

由して会社に届け出なければならない。

特許出願その他特許を受けるために必要な措置に２ 前項の発明が二人以上の者によって共同で協力しなければならない。

なされたものであるときは、前項の発明届を連名で作成するとともに、各発明者が当該発明の第４条は、従業者等が職務発明をしたときは使用者等に完成に寄与した程度（寄与率）を記入するもの

特許を受ける権利を取得させることを規定しています（法第とする。

35 条第３項参照）。本条のような規定をすることで、特許を受ける権利は、発明が完成したときから原始的に使用者等

第１条及び第２条では、法第 35 条第１項に沿って「従に帰属（原始使用者帰属４）することになりますので、特許業者等」と「職務発明」を規定しています。

を受ける権利の承継を経ることなく特許出願をすることがで〈脚 注〉 1
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/10.pdf から参照可能。
2
明細書の「背景技術」及び「発明が解決しようとする課題」の項目に対応。
３
明細書の「課題を解決するための手段」及び「発明の効果」の項目に対応。
４
原始使用者帰属を定めない場合には、例えば「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する」との規定をすることで原始従業者等帰属かつ予約承継とすることもできるものと解されています。

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Oslaw News Letter vol.49

きるものは使用者等となり、従来生じていた手続の負担を軽る実績補償５を行うことも可能です。金銭以外の相当の利益減できます。具体的には、例えば複数の企業間で共同研究契として、海外留学の機会の付与、ストックオプションの付与、約に基づいて使用者等が特許出願をする場合、各発明者（従特別有給休暇の付与等の措置を執ることも可能とされていま業員等）から各出願人（使用者等）に特許を受ける権利を譲す。
「相当の利益」のさらに詳しい内容については、特許庁渡するにあたり、発明者間で互いにその譲渡に同意（法第のホームページ６をご参考ください。

38 条）するというような従来の手続を不要にできます。

第９条の実用新案（考案）及び意匠については、相当の利益の内容を特許（発明）の場合とは異なるものとするなど、（相当の利益）職務発明とは異なる規定を設けることも考えられます。

第７条 会社は、第４条の規定により職務発明につい

３．最後にて特許を受ける権利を取得したときは、発明者に対し次の各号に掲げる相当の利益を支払うものとす（秘密保持）

る。ただし、発明者が複数あるときは、会社は、各

第 10 条発明者の寄与率に応じて按分した金額を支払う。

職務発明に関与した従業者等は、職務発明に関して、その内容その他会社の利害に関係す

一 出願時支払金 ○円

る事項について、当該事項が公知となるまでの間、二 登録時支払金 ○円

秘密を守らなければならない。

２ 発明者は、会社から付与された相当の利益の内２ 前項の規定は、従業者等が会社を退職した後も容に意見があるときは、その相当の利益の内容の適用する。

通知を受けた日から 60 日以内に、会社に対し（適用）て書面により意見の申出を行い、説明を求めるこ第 11 条とができる。

この規程は、○○○○年○月○日以降に完成した発明に適用する。

（支払手続）
第８条 前条に定める相当の利益は、出願時支払金に第 10 条は、職務発明に関する秘密保持義務を規定してついては出願後速やかに支払うものとし、登録時支います。職務発明について会社が特許を受ける権利を取得し払金については登録後速やかに支払うものとする。

て特許出願をした場合、従業者等が出願の内容を秘密にしな（実用新案及び意匠への準用）

ければならないことはもちろんです。ところで、会社が特許第９条 この規程の規定は、従業者等のした考案又は出願せずに営業秘密又はノウハウとして保持することにする意匠の創作であって、その性質上会社の業務範囲にような場合もあります。このような職務発明の場合にも、そ属し、かつ、従業者等がこれをするに至った行為がの職務発明が会社に独占的な利益を生じさせたときは、発明

当該従業者等の会社における現在又は過去の職務者である従業者等に対して、上述の「相当の利益」を付与す

範囲に属するものに準用する。

る必要があります。
今回例示の条項は、職務発明規定の条項の内容がこのよ

第７条第１項は、職務発明の特許を受ける権利を使用者

うなものでなければならないとか、これらの条項を採用しな等が取得したまたは譲り受けた場合、従業者等が受けることければならないとか、ここで例示されていない条項は採用しができる「相当の利益」を規定しています（法第 35 条第４てはいけないなどということはありません。ただし、勤務規項参照）。上記の規定はあくまで一例とされており、必ず出則等において相当の利益について定める場合には、「定めた願時支払金や登録時支払金という形で相当の利益を与えなけところにより相当の利益を与えることが不合理と認められる

ればいけないということではありません。例えば、職務発明

ものであつてはならない７」（法第 35 条第５項）とされてに係る実施品の売上げやライセンス料収入に応じて、いわゆいることに留意が必要です。

〈脚 注〉 ５
例えば「会社は、利益発生時支払金として、職務発明に係る実施品の年間売上高のうち〇％を当該職務発明の発明者に支払う。」との規定など。
６
http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu_guideline.htm
７「契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであつてはならない。」

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

商

結合商標に関する商標権侵害〔商標法36条１項〕 平成30年４月27日判決（東京地裁 平成29年（ワ）第9779号 商標権侵害行為差止請求事件）＞＞請求認容「白砂青松」の標準文字で構成される原告商標の商標権（商断することも、許されるものということができる」と判示した。

標登録第 5016871 号）を有する原告が、日本酒を販売しそのうえで、裁判所は、被告商品に貼付されたラベルのている被告に対して「大観」「白砂青松」の各文字や日本画下部に配された絵柄については、被告製品を収める外箱にはの絵柄部分から構成された標章を付した被告商品の販売等の付されておらず、被告商品の商品名も「大観 白砂青松」と差止等を求めた事案である。

して販売されていることに照らすと、商品に貼付されたラベ

裁判所は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標につルのデザインというべきものであり、自他識別標識としての

いては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが機能を有するものではなく、同絵柄が上記各文字部分と一体

取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとなって被告商品の出所を示すものとして需要者に認識されものと認められる場合において、その構成部分の一部を抽出ていたことをうかがわせる証拠もないと判示した。そして、し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類

被告標章として自他商品の識別標識としての機能を有するの否を判断することは、原則として許されない。他方、商標のは「大観」及び「白砂青松」の各文字部分であるが、被告標構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品又は役務の出章において需要者に対して商品の出所識別標識として強く支所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ配的な印象を与えるのは「白砂青松」の文字部分であるといる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、うことができると判示し、これと原告商標を対比し、両者は観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分類似しているものとして、原告の主張を認めた。

の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判
商

商標の要部認定、商標の類否 平成30年６月21日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）第10002号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、本願商標「ありがとう」が、引用商標Ａ及びＢ

がとう！」の各文字部分をわざわざ抽出して分離観察するのと類似するから、商標法４条１項 11 号に該当し、商標登録は相当でないと主張したが、この点について裁判所は、「あを受けることができないとした審決の取消訴訟である。

りがとう」及び「ありがとう！」の各文字部分は、平仮名５

裁判所は、引用商標Ａの要部について、①「ありがとう」

文字又はその末尾に感嘆符を付しただけの平易なもので、馴の文字部分は外観上、主として招き猫とそれが支持する扇形

染みのある称呼しやすい言葉であることから、引用商標を見とからなる図形部分（招き猫の図形部分）と一見して明確にる者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くもの

区別して認識できること、②「ありがとう」の語は、平仮名であることは明らかであるとして、原告の主張を退けた。

５文字からなる極めて平易なものであって、称呼しやすく、 【本願商標】
感謝の意を表す際に日常的に多用される馴染みのある言葉で

出願番号：商願 2016 － 75858 号

あること、③招き猫の図形部分と「ありがとう」の語とが、商観念的に密接な関連性を有しているとは考え難いし、一連一【引用商標Ａ】

体となった何かしらの称呼が生じるともいえないことを考慮

登録番号：第 5158466 号、第 5615010 号

し、招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字部分は、それ

商

標：ありがとう標：

ぞれが独立して出所識別機能を有する要部であると認定した。
また、引用商標Ｂについても、「ありがとう！」の文字部
分が、楕円の背景部分から余白を伴って完全に離れて記載され、目立つ位置に大きく記載されている点などに着目し、「ありがとう！」の文字部分は、独立して出所識別機能を有する【引用商標Ｂ】

要部であると認定した。

登録番号：第 5653382 号

上記要部認定に基づき、裁判所は、本願商標は引用商標
Ａ及びＢと類似すると判断し、商標法第４条第１項第 11 号
該当性を肯定した。
なお、原告は、識別力の弱い「ありがとう」及び「あり

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商

標：

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.49
特周知技術のために挙げた引例を副引例とする容易想到性を判断しなかったことの可否 平成30年７月19日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10174号 審決取消請求事件）>>請求棄却

本件は、特許第 3295771 号についての特許無効審判請発明できた」という無効理由１－２の主張に関連して、「キャ

求事件（無効 2016-800041 号事件、以下同事件の手続

ラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間を「本件審判手続」という。
）について、訂正請求で削除さ欠周期を異ならせる」技術が「周知技術」であると主張し、れなかった請求項１、５、８に係る発明の進歩性が認められその根拠の一つとして甲８発明の内容を主張立証するにとど審判請求が成り立たないとした審決（以下、「本件審決」とまっており、更に進んで、動機付けを含む公知発明と甲８発いう。
）の取消訴訟である。

明それ自体との組合せによる容易想到性については一切主張

裁判所は、主引用発明が同一であったとしても、主引用していないと判断した。

発明に組み合わせる技術が公知発明における一部の構成か、

そして裁判所は、原告が本件訴訟において主張する無効あるいは、周知技術であるかによって、通常、論理付けを含

理由（公知発明と甲８発明の組合せによる容易想到性）は、

む発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異な

本件審判手続において主張した無効理由１－２（公知発明とることとなるから、たとえ公知技術や周知技術認定の根拠と甲８発明を含む周知技術Ｙ１の組合せによる容易想到性）となる文献が重複するとしても、上記二つの組合せは、それぞは異なる別個独立の無効理由に当たるというべきであり、本れ異なる無効理由を構成するものと解するのが相当であると件審決が、公知発明と甲８発明との組合せによる容易想到性

ころ、本件審判手続において、原告は、「本件発明１及び８について判断していないとしても、本件審決の判断に遺漏がは、公知発明及び周知技術Ｙ１に基づいて、当業者が容易にあったとは認められないと結論付けた。

知

再現実験による引用発明の認定 平成30年３月12日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10042号 審決取消請求事件）＞＞請求認容

本件は、特許第 5348431 号の請求項 1 ないし 3 に係

示す報告書が提出され、この結果に基づいて、上記相違点はる発明（以下「本件発明」という。
）について、引用文献に実質的な相違点ではないと判断された。

おいて明らかにされていなかった構成を、引用文献の記載に一方、裁判所は、本件優先日以前に頒布された刊行物の基づく再現実験により明らかにし、その結果に基づいて本件記載から、引用発明が上記本件発明の構成と一致する表面構

発明と引用発明との相違点が認められず、発明の進歩性が否

造及び自然浸漬電位を有することが技術常識であったと認め定された無効審判請求事件（無効 2013-800226 号）のることはできず、また、本件優先日時点の当業者において、審決取消しを請求した事案である。

技術常識に基づき、引用発明が上記本件発明の構成と一致す

本件発明は熱間プレス部材に関するものであり、「部材をる表面構造及び自然浸漬電位を有することを認識することが構成する鋼板の表層に、Ni 拡散領域が存在し、前記 Ni 拡

できたとも認められないとし、上記相違点は実質的な相違点

散領域上に、順に、Zn-Ni 合金の平衡状態図に存在するγではないとはいえないとし、引用発明及び技術常識に基づい相に相当する金属間化合物層、および ZnO 層を有し、かつて当業者が容易に想到できたものということもできないと判

25℃±５℃の空気飽和した 0.5M NaCl 水溶液中で示す自断した。

然浸漬電位が標準水素電極基準で－ 600 ～－ 360mV でさらに、再現実験については、本件発明を認識した上である」構成を有するのに対し、引用発明では、これらの表面

本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、構造及び自然浸漬電位の構成が明らかではない点で相違し本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の表面た。

構造及び自然浸漬電位が上記本件発明の構成と一致すること

無効審判では、引用発明の明細書に記載される方法に準を認識できたことを裏付けるものとはいえないと判断し、審じて再現実験を行い、得られた部材の表面構造及び自然浸漬

決を取り消した。

電位が上記相違点にかかる本件発明の構成と一致することを

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第49号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2018年10月27日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

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