大野総合法律事務所

vol.60目

2021 年 7 月 30 日発行

C ontents

次
公知物質について内在する機能、特性等が特定された発明の新規性の検討 

弁理士 大木信人

1◦意 匠 N e w s

改正意匠法における「意匠に係る物品等の例」について 

弁理士 高桜淳一

6◦海外 N e w s

特許適格性に関するCAFC判決（Yanbin Yu事件）

弁護士 小林

英了

7

◦特

許

入

門

令和３年（2021年）特許法改正について 

弁理士 野本

裕史

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

公知物質について内在する機能、特性等が特定された発明の新規性の検討
弁理士

大木

信人

ている機能、特性等が記載されている場合には、その記載

１．はじめにをその物自体を意味しているものと認定するとされる １。そバイオや化学の分野においては、公知物質について新たなして、新規性の判断においては、請求項中に記載された機作用、機能、性質又は特性（以下、「機能、特性等」という。）

能、特性等を有する物が公知であるならば、請求項中の機が見出されることがあり、これらを構成に加えて新たな発明

能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有とする場合がある。しかしながら、「物」自体は公知である

していないと判断し、その物が固有に有している機能、特性ことから、その特許性（特に新規性）が問題となる場合がある。

等が請求項中に記載されている場合、その物が公知であるな

審査基準によれば、請求項中に機能、特性等を用いて物をらば、その物について、新規性を有していないと判断すると特定しようとする記載がある場合は、原則として、その記載される ２。しかしながら、公知物質について新たに見出されを、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していた機能、特性等が特定された発明に関し、その発明の認定方ると解釈し、また、請求項中に機能、特性等を用いて物を特法や先行技術に基づく引用発明の認定方法は様々であるとい定しようとする記載があったとしても、その物が固有に有しえ ３、未だ明確な判定基準が確立されているとは言い難いと

〈脚

注〉 

第 III 部 第 2 章 第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 2.1 請求項に係る発明の認定
2
第 III 部 第 2 章 第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 2.2 新規性又は進歩性の判断
3
宮前尚祐、パテント、2017、Vol. 70、No. 5、p.4-11
1

1

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）
解する。

である６。

本稿では、公知物質の内在する機能、特性等が特定された発明であるとして、新規性が争われた近年の２つの判例を概２- ３説し、そのような発明の特許取得の可能性等について検討す審決の内容

審決では、本件発明と引用文献（甲１）より特定された先る。

願発明２とを対比して、以下の一致点と相違点４〜６を認定した７。

２．知財高裁令和２年 12 月 14 日判決４
２-1

本件発明

本件の経緯

一致

被告は発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の相違点４

処置の組成物および方法」とする特許（特許第 5766124号）を有しており、原告は当該特許について無効審判（無効

相違点５

2017-800154 号）を請求したが、特許庁は、請求は成り立たないとの審決をした。原告は、特許庁がした請求不成立

２-2

省略

本件発明の内容省略

FOXP3 陰性 T 細胞におい CD8 陽性細胞傷害性 T 細て STAT5 のリン酸化を誘 胞の増殖に対してほとんど発する能力が低下している 又 は 全 く 影 響 を 及 ぼ さ な
い９

相違点６

の審決取り消しを求めて本件取消訴訟を提起した。

先願発明２

医薬組成物であって、該組成物は、IL-2 改変体を含み、該 IL-2 改変体は、⒜配列番号１に少なくとも 90% 同一のアミノ酸の配列を含むものである組成物８

省略

省略

そして、相違点５について、

本件特許の請求項１の発明（以下、請求項１に記載の発明① CD8 陽性細胞において FOXP3 が低レベルで発現していを「本件発明」という ）は「被験体において炎症性疾患、ることからすると、先願発明２における「CD8 陽性細胞障害または状態を処置する方法において使用するための組成

傷害性 T 細胞」が、本件発明における「FOXP3 陰性 T 細胞」

物であって、該組成物は、IL-2 改変体を含み、該 IL-2 改変に相当するとはいえないこと、

５

体は、②本 件発明では「FOXP3 陰性 T 細胞」 に含まれる CD4+⒜配列番号１に少なくとも 90% 同一のアミノ酸の配列を含細胞と CD8+ 細胞の両方において、「STAT5 のリン酸化み、を誘発する能力が低下している」必要があるが、先願発明⒝ FOXP3 陽性調節性 T 細胞において STAT5 リン酸化を２においては、CD4+ 細胞における STAT5 のリン酸化を刺激し、誘発する能力が低下していることの記載がないこと、⒞配 列番号１として記載されるポリペプチドと比較して、から相違点５は実質的な相違点であり、本件発明は先願発

FOXP3 陰性 T 細胞において STAT5 のリン酸化を誘発

明２と同一であるとはいえないとした。

する能力が低下しており、および⒟ ⅰ 配列番号１として記載されるポリペプチドよりも低下

２-4

原告の主張

した、IL-2Rβ親和性を有するか、ⅱ配列番号１として記本件訴訟において原告は、上記審決の①の認定について、載されるポリペプチドよりも高い、IL-2Rα親和性を有し、・CD8 陽性 T 細胞に含まれている FOXP3 陽性 T 細胞は無かつ、配列番号１として記載されるポリペプチドよりも低視できるほどごくわずかであり、「CD8 陽性細胞傷害性 T

下した、IL-2Rβ親和性を有するか、ⅲ配列番号１として細胞」とは、非傷害性 T 細胞である「CD8 陽性調節性 T

記載されるポリペプチドよりも低下した、IL-2Rβおよび細胞」（CD8 陽性 FOXP3 陽性 T 細胞）を含まない概念

IL-2Rγ親和性を有するか、または、ⅳ配列番号１としてであるから、FOXP3 陰性 T 細胞のみからなる概念と考記載されるポリペプチドよりも高い、IL-2Rα親和性を有えられること、

し、かつ、配列番号１として記載されるポリペプチドより

上記②の認定について、も低下した、IL-2Rβおよび IL-2Rγ親和性を有し、・本 件特許出願後の文献及び実験成績証明書を提示して、

 該炎症性疾患、障害または状態は、自己免疫疾患、器官CD4+ 細胞での効果は、あくまで先願発明２に内在してい移植片拒絶、または、移植片対宿主病である、組成物。」

た効果にすぎず、新たな用途が見出されたわけではないか

〈脚

注〉 

知財高裁令和元年（行ケ）第 10076 号
5
本稿では、紙面の都合上、請求項 1 に記載の発明（本件発明）についてのみ言及する。
6
特許異議申立事件（異議 2016-700139）の中で訂正請求があり本件発明への訂正が認められた。
7
審決では本件発明の基礎出願に基づく優先権が認められ、先願発明 2 に基づく拡大先願が検討されたが、本件訴訟では優先権は認められず、先願発明 2 に対する新規性が検討された。
8
先願発明 2 の IL-2 改変体は、野生型の IL-2 において 88 位の N が R に変異した「hIL-2-N88R」である。
9「CD8 陽性の細胞傷害性 T 細胞」の増殖が促進されなかったことは、「CD8 陽性の細胞傷害性 T 細胞」において STAT5 のリン酸化を誘発する能力が低下していることを意
味する。
4

2

大野総合法律事務所

ら、CD4+ 細胞での効果を理由に、公知の用途発明である

A の発明であっても、「一般的な物 A」を意味しているにす

本件発明に新規性を認めることはできないこと

ぎないと認定される場合には、一般的な物 A が公知であるを主張し、相違点５は実質的な相違点ではなく、本件発明とことを理由に請求項に係る発明の新規性は否定されるが、請

先願発明２は実質的に同一であると主張した。

求項中に記載された機能、特性等が、「物 A」のうちの特定の機能、特性等を有するものと認定される場合には、この請２-5

本判決の判断求項に係る発明の新規性は「一般的な物 A」により否定されない場合があると解される 12。

本判決では相違点５について『CD8 と FOXP3 は、異なる観点で T 細胞を分類するマーカーであり 10、構造上も異これに準ずると、本件発明においては、相違点５の特性がなるものといえるから、CD8 T 細胞の中で FOXP3 が出記載された IL-2 改変体が、「一般的な IL-2 改変体」とは異現することは典型的に非常にまれであるとしても、「CD8 陽なるものと認定されたことにより発明の新規性が認められた性の細胞傷害性 T 細胞」が、必ずしも「FOXP3 陰性 T 細胞」と解される。「一般的な IL-2 改変体」であるか否かの判断は、+に相当するとはいえない。また、甲１には、FOXP3 CD4先行技術や出願時の技術常識に基づくものと解されるが、相細胞の増殖に関する記載は存在しないから、甲１の記載に接違点５の特性が先行技術や出願時の技術常識より認知し得なした当業者が、CD8 陽性の細胞傷害性 T 細胞の結果に基づいことが示されたことにより、「一般的な IL-2 改変体」と区いて、先願発明２の「hIL-2-N88R」が、FOXP3 CD4 細別されたと解される。

+

+

-

-

+

胞の増殖についても、野生型の IL-2 と比べて、「STAT5 の新たに見出された機能、特性等が、先行技術や出願時の技

リン酸化を誘発する能力が低下」していること（中略）を術常識に基づいて認知されないことを示せる場合には、当該認識するとは認められない。』とし、さらに、本件特許出願

機能、特性等の特定することにより「公知の物質」とされる

後の文献及び実験成績証明書については『本件特許の出願日範囲の中から、新規性が認められる発明が成立する可能性がより後に行われた実験によるものであり、本件特許の出願あると解される。

日より前に、先願発明２の「hIL-2-N88R」が、CD4 陽性

３．知財高裁平成 31 年３月 19 日判決 13

FOXP3 陰性 T 細胞についても、STAT5 のリン酸化を誘発３-1する能力を低下させる作用を有することが知られていたこと

本件の経緯についての証拠はないから、本件発明の新規性が失われるこ

被告は発明の名称を「IL-17 産生の阻害」とする特許（特とはない。なお、原告は、本件発明は用途発明であると主張

許第 5705483 号）を有しており、原告は当該特許についするが、本件発明は新規な組成物の発明であるから、公知のて無効審判（無効 2017-800007 号）を請求したが、特組成物について用途のみを発明したものではない。』とし（下許庁は、請求は成り立たないとの審決をした。原告は、特許

線は強調のため追加した）、相違点５は、実質的な相違点で庁がした請求不成立の審決取り消しを求めて本件取消訴訟をあると認定し、本件発明の新規性を認めた。

提起した。

２-6

３-2

小括

本件特許発明の内容では、その物が固有に有している機能、特性

本件特許の請求項１の発明（以下、請求項１に記載の発明等が請求項中に記載されている場合、「この場合は、その物を「本件特許発明」という 14）は「T 細胞によるインターロが公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を

イキン -17（IL-17）産生を阻害するためのインビボ処理方

有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性法において使用するための、インターロイキン -23（IL-23）

等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。」のアンタゴニストを含む組成物。」である。

審査基準

11

としている。審査基準では、「抗癌性を有する化合物 X」と３-3

共に「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる

審決の内容

RC 積分回路」が例示されている。この RC 積分回路の例に

審決では引用文献より特定された甲５発明「T 細胞を処理

よれば、請求項中に記載された機能、特性等が記載された物するための、p40 サブユニットを中和することができる抗

〈脚

注〉 

CD8 は細胞傷害性（キラー）T 細胞に対する特異的なマーカーとして使用され、FOXP3 は調節性（制御性）T 細胞に対する特異的なマーカーとして使用されるものである。
11
第 III 部 第 2 章 第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 2.2 新規性又は進歩性の判断
12
審査基準には、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路」が例示され、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は、「RC 積分回路」
が固有に有する機能であることから、例示の記載が一般的な「RC 積分回路」を意味しているものと認定されるため、一般的な「RC 積分回路」が公知であることを理由として新規性は否定されること、一方、しかし、「…Hz 以上の高周波数信号をカットし、…Hz 以下の低周波数信号を通過させる RC 積分回路」の場合は、「一般的な RC 積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして発明が認定され、この発明の新規性は、一般的な RC 積分回路により否定されないことが記載される。
13
知財高裁平成 30 年（行ケ）第 10036 号
14
本稿では、紙面の都合上、請求項 1 に記載の発明（本件特許発明）についてのみ言及する。
103

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）
体を含む、哺乳動物被検体に投与される組成物。」と本件特細胞によるインターロイキン -17（IL-17）産生を阻害する

許発明とを対比して、以下の相違点５を認定した 15。

ため」という用途は、IL-23 による T 細胞の処理によって T

甲５発明

細胞における IL-17 の産生が増加するという知見に基づき、そのような特定がない

IL-23 による T 細胞の処理により引き起こされる IL-17 の本件特許発明T 細胞を処理するための用相違点５ 途が「T 細胞による IL-17産生を阻害する」ため産生を阻害することを用途とするものであり、上記知見は、
従来から知られていた Th1 誘導や Th2 誘導による T 細胞

そして、相違点５について、従来知られていた Th1 誘導

刺激とは異なるものであると認められる。』とし、相違点５

及び Th2 誘導による T 細胞刺激では IL-17 産生が増加せず、は実質的な相違点であると認めた。また、『慢性関節リウマ

IL-23 で T 細胞を処理した場合に IL-17 産生が増加したこチの患者であっても IL-17 濃度の上昇がみられなかった者とに加え、Th1 誘導による T 細胞刺激に比して IFN-γ産生がいるように（中略）、すべての炎症性疾患において IL-17が著しく低かったことから、本件特許発明の用途は、従来濃度が上昇するものではないし、特定の炎症性疾患において知られていた Th1 誘導や Th2 誘導による T 細胞刺激とはもすべての患者の IL-17 濃度が上昇するものではないと認

異なる、IL-23 による T 細胞の処理により引き起こされる、められるから、本件特許発明の組成物を医薬品として利用す

別異のサイトカインである IL-17 の産生を阻害するものでる場合には、特に IL-17 を標的として、その濃度の上昇があり、従来知られていた Th1 誘導による T 細胞刺激の阻害

見られる患者に対して選択的に利用するものということがでを対象とする甲５発明の用途とは異なり、相違点５は実質的きる。（中略）甲５発明が、（中略）IL-17 濃度の上昇が見らな相違点であり、本件特許発明は甲５発明ではないとした。

れる患者に対して選択的に利用するものではないことは、明らかである。（中略）そうすると、本件特許発明の「T 細胞

３-4

原告の主張

によるインターロイキン -17（IL-17）産生を阻害するため」

本件訴訟において原告は、審決における引用発明の認定はという用途と、甲５発明の「T 細胞を処理するため」という誤りであり引用文献には「T 細胞の処理による乾癬治療のた用途とは、明確に異なるものということができる。』とし、『本

めの、p40 サブユニットを中和することができる抗体を含

件特許発明の用途が、甲５発明の用途を新たに発見した作用

む、哺乳動物被検体に投与される組成物。」の発明（以下、「甲機序で表現したにすぎないものとはいえないことは、明らか

５X 発明」という。）が記載されているとした（下線は強調である。』と判断して（下線は強調のため追加した）、本件特のため追加した）。そして、甲５X 発明を「T 細胞の処理に

許発明の新規性を認めた。

よる乾癬治療」の用途に乾癬患者について格別の限定又は選別をすることなく用いると「T 細胞によるインターロイキン

３-6

小括

、本件特許発明は用途発明について17 審査ハンドブックには、「⒟請求項に産業上の実施として乾癬等の疾患の治療等の用途としている

係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途を新たに発ことから、『本件特許発明は、甲５に記載された方法（用途）

見した作用機序で表現したに過ぎないものであり、両医薬用と実質的に同一である。本件特許発明は、せいぜい、IL-23

途が実質的に区別できないときは、請求項に係る医薬発明のアンタゴニストに備わった「T 細胞による IL-17 産生を阻

新規性は否定される。」、また、「⒠請求項に係る医薬発明と害する」という性質又は機序を明らかにして、これを説明す

引用発明において、両者の成分組成及び医薬用途に相違はな

る構成要件を付加したにすぎないから、甲５X 発明と異なる

く、請求項に係る医薬発明に含まれる成分が、引用発明の成

新規な方法（用途）とはいえない。』（下線は強調のため追加

分の一部の作用機序を用途的に規定して表現したに過ぎない

した）と主張し、相違点５を否定した。

ものであるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定さ

17（IL-17）産生阻害」も生じること

16

れる。」18 と記載される。
３-5

本件特許発明においては、その用途が従来知られていたも本判決の判断本判決では審決の引用発明の認定に誤りはないとして甲５のとは異なるものであること、本件特許発明の組成物を医薬発明を認定し、相違点５について『本件特許発明における「T品として利用する場合においても特定の対象患者に対して選

〈脚

注〉 

「p40」は「インターロイキン 23（IL-23）」のサブユニットに相当することから、甲 5 発明の「p40 サブユニットを中和することができる抗体」は、IL-23 に対する抗体、
すなわち、本件発明の「インターロイキン 23（IL-23）のアンタゴニスト」としても機能し得るものといえる。
16
原告は本件出願日後の文献を提示して多くの乾癬患者には IL-17 濃度の上昇が見られることから、甲 5X 発明の投与により IL-17 の産生が阻害されることは当然の結果であると述べた。
17
用途発明とは、(i) ある物の未知の属性を発見し、(ii) この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。第 III 部 第 2 章 第4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方
18
附属書 B 第 3 章 医薬発明 2.2.2 新規性の判断の手法
15

4

大野総合法律事務所

択的に利用できるものであるとして、引用発明の用途と区別性は高くなく、当該機能、特性等を単に特定したにすぎない

できたことにより発明の新規性が認められた。

ような発明であってもその新規性欠如を、先行技術文献に基新たに見出された機能、特性等に基づいた利用態様を、先づいて指摘することは容易ではないと思われる。さらに、当行技術や出願時の技術常識のものとは異なる態様、範囲の用

該機能、特性等について公知の物質が一般的に有するもので途として特定することにより「公知の物質」とされる範囲のあるとの証拠が事後的に提出されたとしても、出願日より前

中から、新規性が認められる発明が成立する可能性があるとに当該機能、特性等は知られていなかったこと等を理由とし解される。

て参酌もされない場合には、当該発明の新規性欠如を指摘す
ることはますます容易ではないと思われる。この点、米国で４．まとめ

は内在性理論に基づいて、MPEP § 2112 には、先行技術

上述のとおり、「公知の物質」とされる範囲であっても、文献の明示的、黙示的 (implicit)、及び潜在的 (inherent) な

新たに見出された機能、特性等が先行技術や出願時の技術常開示に依拠して、所定の要件のもと発明の新規性欠如を指摘

識に基づいて認知されないことを示すことで、又は新たに見することが可能であること、発明時にその内在的な特徴が認出された機能、特性等に基づいた先行技術や出願時の技術常識されていることは必要ではなく、事後的なデータに基づく識のものとは異なる態様、範囲の用途を示すことで、それら証拠も認めることができること、先行技術の製品が同一であを構成に加えて特定することで、発明の新規性が認められる

ると判断されるときには、先行技術に内在的な特徴について可能性があると解する。公知の物質について、新たに機能、の記載がない場合であっても、新規性欠如を指摘できること

特性等を見出した場合に、これらの事項を示すことが可能かが記載されている。日本においてもこのように包括的な検討

否かを検討することが、新規性が認められる発明を成立させを可能とする、判断手法が求められるといえる。
また、同一の物質に対して併存する複数の権利が生じる場

るために重要であると思われる。
同一物質に対して複数の特許権を取得することは、当該合には、各権利範囲が明確化されることが好ましいといえ「物」に対する重畳的な保護や、実質的な特許権の延命等をる。この点、新たに見出された機能、特性等を、従来公知の図る上で有効な手段となり得る。上述の発明の特定方法は、ものとは異なる態様、範囲の用途として特定することは、併同一物質に対して複数の権利化を図る上で有用であると思わ存する他の権利との区別を図る上で有効と思われる。例えれる。

ば、第３で取り上げた「IL-17 産生の阻害」事件の判決で「本件特許発明の組成物を医薬品として利用する場合には、特に一方で、同一の物質に対して権利者が異なる複数の権利がIL-17 を標的として、その濃度の上昇が見られる患者に対し併存すると、権利関係が複雑化し問題を生じる場合があるとて選択的に利用するものということができる。」と述べられ考えられる。特に、実際には先行技術や出願時の技術常識等ているように、その用途・利用態様が明確にされることは併と何ら区別することができない範囲で複数の権利が成立して存する他の権利との関係性を理解するのに役立つと考えられしまう場合には、特に問題となる可能性がある。このようなる 20。

問題を回避・解消するためには、公知の物質について内在していた非公知の機能、特性等を「単に」特定したにすぎない

研究の進展や、測定・分析技術の発展等に伴い、公知物質

ような（すなわち、実際には先行技術や出願時の技術常識等の新たな機能、特性等が見出されることは必然であり、そのと何ら区別することができない）発明については、その新規ような新たな知見に基づく発明が今後、益々増えていくこと性等が確実に否定され、排除されることが不可欠であると思が予測される。この種の発明の権利化、及び権利の維持もしわれる。

くは無効を検討する上で、本稿が一助となれば幸いである。

現在、審査基準によれば、先行技術文献に記載されている
引用発明の認定は、先行技術文献に記載されている事項及びそれから出願時の技術常識を参酌して当業者が導き出せる事
項から把握される発明に基づいて特定するとされる 19。しかしながら、公知の物質であっても、内在していた非公知の機能、特性等を開示・示唆する先行技術文献が存在する可能
〈脚

注〉 

第 III 部 第 2 章 第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方 3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明（第 29 条第 1 項第 3 号）
20
ただし、「IL-17 産生の阻害」事件では特許権者は「本件特許発明は、乾癬等のある種の疾患の治療に利用可能であるし、その利用にあたって IL-17 濃度の上昇がみられる者を選択することは、場合によってはあり得るかもしれないが、それらは、本件特許発明の効果又は実施関連事項に関することであって、本件特許発明の構成要件又は発明特定事項とは別である。
」と述べている。
19

5

意匠
News

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）

Design News

改正意匠法における「意匠に係る物品等の例」について
弁理士

高桜

淳一

物品なので、こだわりがなければ「意匠に係る物品等の例」の記

１．はじめに載からそのまま「花瓶」を選択してもよいだろう。

特許法等の一部を改正する法律（令和元年５月 17 日法律第３

さて、「意匠に係る物品等の例」は、「別表第一」の物品の区分号）によって、意匠法の大改正がなされ、従来は物品に縛られてと全く異なったものではなく、近年の意匠登録実績に応じた見直

いた保護対象から、新たに画像、建築物、内装の意匠が保護対象しがされて、わかりやすくしたものである。
直近の「別表第一」の物品の区分では、2479 区分（67 カとされた（令和 2 年 4 月 1 日施行）。
1 年遅れの 2 段階施行となったが、手続きについても大幅にテゴリ）の記載であったが、「意匠に係る物品等の例」では、刷新が図られ、①複数意匠一括出願手続の導入、②物品区分の扱

2379 区分（32 カテゴリ）に整理されてスリム化が図られていの見直し、③手続救済規定の拡充についての改正法が令和 3いる。国際調和の観点から国際的枠組みロカルノ分類の 32 カテ

年 4 月 1 日に施行された。

ゴリと整合性がとられている。
カテゴリ数が半数以下になり、区分の数も 100 減っているが、本稿では、これらのうち②について、要点及び知っておきたい点を説明することにしたい。

「別表第一」の物品の区分の約 70％にあたる 1640 の物品が名称変更なくスライドする形で「意匠に係る物品等の例」に記載さ２．物品区分の扱いの見直しれており、どのようなカテゴリの整理がされたかのイメージさえ掴めれば、今回示された「意匠に係る物品等の例」にも早く馴染

従来の意匠法第７条に規定されていた意匠の区分（意匠法施んでいけるはずである。

行規則別表第一（以下、単に「別表第一」という。
）は廃止され、

なお、
カテゴリ 4「ブラシ製品」には具体的な物品の記載はなく、これに代わる参考資料として、「意匠に係る物品等の例」が特許

現時点では実質的に 31 カテゴリである。国際調和の観点と今後庁より示された 1。

のアップデートを見越しての対応と思われる。

従来は、物品等が「別表第一」の意匠の区分に属する物品であった場合は、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物

最後に、半減されたカテゴリについて、以下の表に、3 カテゴ品」の欄に記載する必要があったが、昨今、今までにはなかった

リ以上の集約があったものを抽出した。特に衣料品・家庭用品・製品が次々に開発され、製品等の多様化が急速に進む中では、「別

機械・建築物の分野で大きく集約化されたことがわかる。
「意匠

表第一」の意匠の区分には収まりきらない物品の出現頻度が増しに係る物品等の例」のカテゴリ整理を把握するための参考にしてており、出願人はもっと自由に意匠に係る物品を選択したいといもらいたい。

うニーズがあった。
また、物品の記載自体が明確であっても、物品等が「別表第一」

意匠に係る物品の記載の新旧カテゴリ対応表の意匠の区分に従っていなかったという理由で、意匠法第 7 条（新）意匠に係る物品等の例（旧）別表第一「物品の区分」
2 衣服
3 服飾品
4 身の回り品
6 履物
9 ボタン、ファスナー等
17 その他の生活用品
10 床敷物、寝具、カーテン等
6 室内用品
18 家具
19 室内小型整理用具
12 洗濯用具 清掃用具等
7 家庭用品、他で明記されていないもの
14 調理用又は飲食用容器
15 調理用器具及び飲食用具
34 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具
35 車両
36 船舶及び航空機
14 記 録、電気通信又はデータ処理用の機 39 通信機械器具
40 音声周波機械器具及び映像周波機械器具
器及び画像
41 電子計算機等
67 画像
51 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等
15 機械、他で明記されていないもの
53 繊維機械及びミシン
55 金属加工機械、木材加工機械等
56 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等
57 その他の産業用機械器具
58 産業用機械器具汎用部品及び付属品
19 文 房具及び事務機器、美術材料及び教 29 書道用品、教習具等
30 筆記具、事務用具等
材
31 事務用紙製品、印刷物等
21 遊戯用具、玩具、テント及び運動用品 24 おもちや
25 遊戯娯楽用品
26 運動競技用品
23 流 体供給機器、衛生用、暖房用、換気 21 暖冷房又は空調換気機器
22 厨房設備用品及び衛生設備用品
用及び空調用の機器、固体燃料
65 その他の基礎製品
25 建 築物、建築用ユニット及び建築部材 23 その他の住宅設備用品
59 仮設工事用品（内装の意匠に関しては 32 参照）
60 土木構造物及び土木用品
61 組立て家屋、屋外装備品等
62 建築用構成部材
63 建具及び建築用開口部材
64 建築用内外装材
66 建築物

2

違反により拒絶理由の対象となる事例が多数あり、それを解消するための補正手続が発生し、審査の遅延が生じる問題があった。
そこで、新たに登場したのが「意匠に係る物品等の例」になるが、従来の物品の区分と異なりあくまで「例」であるので、これに捉われずに自由に選択して物品の記載ができるようになった。
「別表第一」による物品の区分が廃止されることにより、意匠出願の利便性が高まったと考えられる。
具体例を挙げると、従来は花瓶の意匠については、「別表第一」
記載の「花瓶」があるため、「別表第一」備考に従って物品は「花瓶」とする必要があったが、花瓶としての用途・機能を明確にす
れば「陶器」であっても物品として認められるようになった。
ただし、物品を「意匠に係る物品等の例」にない「陶器」とするためには、「意匠に係る物品の説明」の記載や「参考図」を追加することで「陶器」の用途・機能を明確する必要がある点については留意が必要である。この明確性の要件を満たしていない場
合は、従来と同じように補正が求められることになる。なお、「意
匠に係る物品等の例」に記載があるものは、用途・機能が明確な
〈脚
1

注〉 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/ishou_kisoku_betuhyo.html

6

衣料品及び裁縫用小物

海外
News

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）

Overseas News

特許適格性に関する CAFC 判決（Yanbin Yu 事件 1）
弁護士

小林

英了

1. An improved digital camera comprising:

１．はじめにa first and a second image sensor closely positioned

特許適格性（米国特許法 101 条）に関しては、Mayo 最with respect to a common plane, said second image

高裁判決及び Alice 最高裁判決による２ステップテスト がsensor sensitive to a full region of visible color spec-

確立されて以降、多くの裁判例が蓄積されてきたが、予測可

trum;

2

two lenses, each being mounted in front of one of

能性が高まっているとは言いがたい状況にある。
例えば、Athena 事件 では、神経伝達疾患を診断する方

said two image sensors;3

法に関するクレームについて、特許適格性がないと判断しsaid first image sensor producing a first image and

た CAFC 判決に対して大法廷による再審理が請求された。

said second image sensor producing a second image;

CAFC 大法廷は請求を却下したが、同意意見、反対意見がan analog-to-digital converting circuitry coupled to

それぞれ４本ずつ出されており、２ステップテストによる判

said first and said second image sensor and digitizing

断枠組みが不安定であることが窺える 。

said first and said second intensity images to pro-4

本稿で紹介する事案もその一例であり、イメージセンサー、

duce correspondingly first digital image and a second
digital image;

レンズ、プロセッサといった具体的な要素でクレームされた構成の特許適格性が問題となった。日本の実務感覚からする

an image memory, coupled to said analog-to-digitalと特許適格性が認められそうな印象を受けるが、判決では特converting circuitry, for storing said first digital image

許適格性が否定された。ただ、本判決では反対意見も出され

and said second digital image; anda digital image processor, coupled to said imageており、依然として特許適格性の判断が一枚岩でないことがmemory and receiving said first digital image and said

うかがえる。

second digital image, producing a resultant digital im-

２．Yanbin Yu 事件の概要⑴

age from said first digital image enhanced with said

事案の概要

second digital image.

原 告 Yanbin Yu（" 原 告 Yu"） は、「 複 数 セ ン サ と 複 数
レ ン ズ を 用 い た デ ジ タ ル カ メ ラ 」 に 係 る 特 許 6611289（日本語訳）

号（“289 特許”）の特許権者である。侵害訴訟において、１．改善されたデジタルカメラは、含む：

被 告 よ り、289 特 許 の ク レ ー ム は 特 許 適 格 性 が な い と の共通面で近接して配置された第１及び第２のイメージセン

motion to dismiss（訴え却下の申立て） が出され、地裁サーであり、前記第２のイメージセンサーは可視光の全域にはこれを容れて原告の請求を却下した。これに対して原告が感度を有する；

5

CAFC に控訴した。

２つのレンズであり、前記イメージセンサーの一方の前に289 特許の代表クレーム（本件発明）は次のとおり。

マウントされる；
前記第１のイメージセンサーは第１画像を形成し、前記第２のイメージセンサーは第２画像を形成する；

〈脚

注〉 

Yanbin Yu, Zhongxuan Zhang v. Apple Inc., (Fed. Cir., 06/11/2021)
クレームが特許適格性のない概念（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に向けられているか否かを判断する（ステップ１）。ステップ１で Yes の場合はステップ２に移り、クレームの主題が特許適格性のない概念を遥かに超える（significantly more）追加の要素に言及しているか否かを判断し、これが Yes の場合は特許適格性が肯定される。
3
Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Services, L.L.C., 915 F.3d 743 (Fed. Cir. 2019); reh’g en banc denied, 927 F.3d 1333 (Fed. Cir.
2019).
4
最高裁への上告申立がなされたが、不受理となっている。
5
救済を求めるための請求の記載が不十分であるとして、訴え却下の申立てを主張できる（連邦民事訴訟規則 12(b)(6)）
。本件では、特許適格性がない発明に係る特許権侵害の主張は請求として不十分であることを根拠とした申立てとなる。
1
2

7

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）
前記第１及び前記第２のイメージセンサーに接続されたＡのカメラ要素は周知の構成であり基本的な機能しか果たさな

Ｄ変換回路であり、前記第１画像及び前記第２画像をデジタ

いことを理由に抽象的アイデアであると判断しているが、そル化して第１デジタル画像及び第２デジタル画像を生成す

れは 101 条の領域ではない。

る；289 特許のクレームのデジタルカメラは、機械／電機デ

前記ＡＤ変換回路と接続された画像メモリであり、前記第バイスに係るものであり、特許適格性の基準に適したもので

１デジタル画像及び前記第２デジタル画像を保存する；及びあり、新規性や進歩性に基づき特許性が検討されるべきであ

前記画像メモリと接続されたデジタル画像プロセッサである。

り、前記第１デジタル画像及び前記第２デジタル画像を受け

４．若干のコメント

取り、前記第１デジタル画像を前記第２デジタル画像で向上

前述のとおり、対象となったクレームはカメラの構成部品させた合成デジタル画像を生成する。

を組み合わせたものであり、日本の実務に従えば、自然法則⑵を利用したものであるといえ、発明に該当することは明らか

法廷意見なように思われる。

CAFC は、Alice 最高裁判決の判断枠組みにより特許適格性を検討した。ステップ１に関して、CAFC は、対象のクレー

ま た、2019 年 に 改 訂 さ れ た 特 許 適 格 性 に 関 す る 審 査

ムは、第１デジタル画像を第２デジタル画像で向上させた合ガイダンスは、特許適格性の判断手順として、ステップ２

成デジタル画像を生成することに向けられており、複数の画

Ａのプロング２（クレームが判例上の例外を実用的な応用

像を用いて画像を向上させるアイデアは遙か昔から知られて(practical application) に組み入れる追加の要素を言及しいたと認定した。また、クレームで限定されたカメラの構成ているか）が定められている。対象となったクレームは、カ

要素（イメージセンサー、レンズ等）については、周知の構メラでの撮影及び画像加工という実用的な応用を含んでお成であり基本的な機能を行うにすぎないから、抽象的アイデ

り、プロング２を満たすとして、特許適格性が肯定されるよアを実行するための一般的構成に過ぎないと認定した。原告

うに思われる。

（特許権者）は、本件発明は、低解像度及び限られた色彩度

一方、本判決では、審査ガイダンスによる判断枠組みはに起因する特定の問題解決に向けられたものであり、明細書

採用せず、前述の Alice 最高裁判決による２ステップテスには具体的な構成（３つのカラーセンサ及び１つの白黒セン

トにより特許適格性の判断がなされている（CAFC は、例

サを用いて画像のダイナミックレンジを向上させる実施例）

え ば Cleveland Clinic Foundation 事 件 判 決 6 に お い て、が開示されていると主張したが、CAFC は本件発明のクレー

USPTO のガイダンスの事例について、内容は尊重するがムからは、第１デジタル画像を第２デジタル画像で向上させ拘束されないと判示している）。審査ガイダンスの改訂によるという抽象的アイデアしか把握できないとして、これを退り特許適格性の判断手法が明確化され、審査での判断のばらけた。

つきの減少が図られたものの、侵害訴訟ではかかる判断手法
はとられないため、USPTO と裁判所との間で判断基準が異ステップ２に関して、CAFC は、本件発明にはハードウェなっており、状況は依然として混沌としている。

アの構成で規定されているものの、複数の画像を用いて画像を向上させるという抽象的アイデアを超えるものではないと

本件で問題となったクレームは、カメラの具体的構成を組認定した。また、審査経過で新規な発明であると認定されたみ合わせたものであり、抽象的アイデアであるという判断からといって、特許適格性が認められるものではないと認定

は、やや厳格に過ぎるのではないかと思われる（特許明細書した。

では、カラーセンサと白黒センサを組み合わせてダイナミッ
クレンジを高める実施例の記載があり、かかる構成をクレー以上より、CAFC は、特許適格性がないとして却下した

ムアップしていれば判断は変わっていたかもしれない）。

地裁の判断を支持した。

そもそも、「抽象的」アイデアであるか否かの判断は主観⑶によらざるを得ない部分があり、予測可能性が非常に乏し

反対意見（Newman 判事）
101 条 で 問 題 と な る「 抽 象 的 ア イ デ ア 」 と は、 一 般

い。判決では、複数の画像を用いて画像を向上させるという的 な 原 則 (general principal) と 特 定 的 な 適 用（specific

アイデアは昔から広く知られていたとの認定もあり、そうで

application）とを区別するものであり、その適用範囲は広

あれば、反対意見で述べられているとおり、新規性ないし進げられるべきではない。多数意見は、289 特許のクレーム

歩性の問題として判断されるべき事案と思われる。

〈脚 注〉 6
Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics, (Non-precedential) (Fed. Cir., 04/01/2019)

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）

Patent Intro

令和３年（2021年）特許法改正について
弁理士

野本

裕史

このうち、とくにア、イ、ウについては、出願人、権利

１．はじめに者となる企業側の知財戦略に影響があると思われますので、

近年、電子商取引の急伸に伴う模倣品の流入や、情報通信

以下では、第 15 回産業構造審議会知的財産分科会 配布資分野等における特許ライセンスの大規模化および複雑化等、料４「特許法等の一部を改正する法律案の概要」３を参考に

消費行動や企業活動が変化してきました。また、新型コロナ

して詳細を説明します。

ウイルスの感染拡大を契機に、リモート・非接触の生活様式

２．海外からの模倣品流入への規制強化が浸透してきました。
これらの経済活動および生活様式の変化に対応するよう、産業財産権の権利侵害となるのは、事業として行わる行

今般、⑴デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応し為（輸入等）に限られており、個人使用目的による行為は、た権利保護の見直し、⑵新型コロナウイルスの感染拡大に対権利侵害となりません。

応したデジタル化等の手続の整備、⑶訴訟手続や料金体系のそのため、税関では、産業財産権を侵害する物品を「輸見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等の改入してはならない貨物」として、没収等の対象としています

正が行われます 。

が、現行法では、個人使用目的で輸入される模倣品などは、

１

本改正は、
「特許法等の一部を改正する法律案」として令侵害物品に当たらないとして、没収等はされませんでした。

和３年３月２日に閣議決定されたのち、令和３年５月 14 日

しかしながら、近年、電子商取引の発展や、国際貨物にに第 204 回通常国会において可決・成立し、令和３年５月

係る配送料金の低下等を背景に、「海外の事業者」が「国内21 日に法律第 42 号として公布されています 。

の個人」に直接販売・送付した模倣品について、個人使用目

2

本改正の概要は以下のとおりです。

的であるとして、税関での没収等がされない事案が急増して⑴ デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権いました。

利保護の見直し

そこで、本改正では、意匠法および商標法における「輸入」

ア 海外からの模倣品流入への規制強化に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込まイ 訂正等における通常実施権者の承諾要件の見直しせる行為を含む。
」という表現が加えられました。
これにより、

ウ 特許権等の権利回復要件の緩和

海外の事業者が郵便等を利用して模倣品を日本国内に持ち込⑵ 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化対む行為が、商標法および意匠法において新たに権利侵害行為応等の手続の整備として位置づけられ、模倣品流入に対する規制が強化される

エ 審判口頭審理のオンライン化ことになります。

オ 印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充
カ 意匠・商標国際出願手続のデジタル化
キ 災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除⑶ 知的財産制度の基盤強化
ク 特 許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
ケ 特許料等の料金体系の見直し
コ弁理士制度の見直し〈脚［法改正のイメージ（第 15 回産業構造審議会知的財産分科会 配
布資料４「特許法等の一部を改正する法律案の概要」から引用）］注〉 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r030521/01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html
3
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/15-shiryou/04.pdf
12

9

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）
なお、本改正の対象は、意匠法および商標法のみであり、たときでも、現行法では、期間を守れなかったことについて

特許法および実用新案法における「輸入」には対応する改正「正当な理由」が認められる場合には、申請によりその権利はありません。

を回復する制度がありました。

３．訂正等における通常実施権者の承諾要件の見直し

しかしながら、「正当な理由」の認定は、厳格な証拠書類が必要であるなど申請者の負担が大きく、回復が認められる比率が諸外国と比べて極めて低く、近年、国内外の特許権者

利害関係人が特許の無効を申し立てた場合（無効審判）等等から、当該措置の要件緩和が求められていました。

に、特許権者は特許権の訂正をすることにより、特許が無効にされることを防ぐことができます。ただし、現行法では、

そこで、本改正では、回復の要件が「正当な理由」があ

特許権等の訂正および放棄（以下、訂正等）の際は、通常実る場合から「故意でない」場合という表現に緩和されました

施権者（特許発明を実施することについてライセンスを受け（「産業構造審議会 第 15 回知的財産分科会 資料４」では、た者）全員の承諾が必要でした。

新たに救済される例として、期間管理ソフトの入力ミスに伴

しかしながら、近年、特許権のライセンスは、１つの特う期間徒過などが挙げられています）。ただし、制度の濫用許権を１者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を防ぐとともに、手続期間の遵守を促すため、回復の申請にを多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様へ変化し際しては一定額の手数料が課されます（災害などの場合にはています。たとえば、特に情報通信分野等においては、複数免除されます）。

の企業が特許権を持ち寄り、特許権を管理する独立の団体を設置して、これを通じて参加企業にまとめて通常実施権を許諾する仕組みである「パテントプール」が知られています。

［特許料の追納に係る権利回復の例（第 15 回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料４「特許法等の一部を改正する法律案の概要」から引用）］

権利回復制度の対象手続一覧は、以下のとおりです。

特許法［パテントプールによる特許権のライセンスのイメージ（第 15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料４「特許法等の一部を改正する法律案の概要」から引用）］

このような大規模かつ複雑なライセンスの態様では、訂正等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることは現実的には困難であり、通常実施権者の承諾が得られないことによ
実用新案法

り特許が無効化され得ることで、特許権者の保護を欠く状況があると考えられました。
そこで、本改正では、特許権等の訂正等の際に承諾を必要とする対象者の中から「通常実施権者」という表現が削除

意匠法されました。これにより、特許権等の訂正等において通常実施権者（ライセンスを受けた者）の承諾が不要となります。
なお、本改正の対象は、特許法、実用新案法および意匠商標法法です。商標権の放棄の際には、現行法と同様に、通常使用
権者の承諾が必要です。

４．特許権等の権利回復要件の緩和
特許権などに係る手続期間の徒過により当該権利を失っ〈脚4① 外国語書面出願の翻訳文（第 36 条の 2 第 6 項）
② 特許出願等に基づく優先権主張（第 41 条第 1 項第 1 号）
③ パリ条約の例による優先権主張（第 43 条の 2 第 1 項）
④ 出願審査の請求 ( 第 48 条の 3 第 5 項）
⑤ 特許料の追納による特許権の回復（第 112 条の 2 第 1 項）
⑥ 外 国語でされた国際特許出願の翻訳文 ( 第 184 条の 4 第4 項）⑦ 在外者の特許管理人の特例（第 184 条の 11 第 6 項）
⑧ 実用新案登録出願等に基づく優先権主張（第 8 条第 1 項第1 号）
⑨ パリ条約の例による優先権主張（第 11 条第 1 項で準用する特許法第 43 条の２第 1 項）
⑩ 登 録料の追納による実用新案権の回復 ( 第 33 条の 2 第 1項）⑪ 外 国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文 ( 第 48 条の 4 第 4 項）
⑫ 在外者の特許管理人の特例（第 48 条の 15 第 2 項で準用する特許法第 184 条の 11 第 6 項）
⑬ パリ条約の例による優先権主張（第 15 条第 1 項で準用する特許法第 43 条の２第 1 項）
⑭ 登録料の追納による意匠権の回復（第 44 条の 2 第 1 項）
⑮ 商標権の回復（第 21 条第 1 項）
⑯ 後 期分割登録料等の追納による商標権の回復（第 41 条の3 第 1 項）⑰ 防 護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録（第 65条の 3 第 3 項）
⑱ 書換登録の申請（附則第 3 条第 3 項）

［権利の回復制度の対象手続一覧（産業構造審議会 知的財産分
科会 特許制度小委員会 報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時］
代における特許制度の在り方」４に基づき作成）注〉 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/210208_with-covid19/210208_with-covid19-report.pdf

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特   

公然実施発明の該当性 知財高裁令和３年２月１６日判決（令和元年（ネ）第10078号 差止等請求控訴事件）>>控訴棄却「屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構れている…。そして、…住友林業の下請業者であるニシカネ造」の特許権を有する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人

がＡ邸の煙突について不燃材の装着を行うことになっていた方法の使用及び被控訴人製品の製造の差止め等を求めた。控が、その時点では、…住友林業又はニシカネにおいて煙突の訴人は、主引用例とされたＡ邸の工事は公然実施されたもの

屋根貫通部の構造を認識することは十分可能であったといえではなく、本件特許は新規性、進歩性を有すると主張した。

るところ、Ａ邸工事の施工方法及び防水構造は、…いずれも知財高裁は「被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務

複雑なものではなく、当業者であれば、乙１２の資料４や、を負わない不特定の者によって技術的に理解されるか、そのⅡ期工事時の煙突の屋根貫通部の構造から、これらの発明をおそれのある状況で実施されたのであれば、工事は公然と行

技術的に理解できるものと認められる。
」「Ａ邸工事は、本件われたと評価するのが相当である」「Ａ邸…の隣地は、本件特許出願前に、被控訴人のために発明の内容を秘密にする義工事の当時には駐車場であり、…同駐車場からは煙突につい務を負わない不特定の者（少なくとも上記住友林業やニシカても十分視認が可能であるし、当該工事が第三者から視認さネ等の下請業者等）によって技術的に理解されるか、そのおれること等を拒むような態様で行われていたことはうかがえ

それのある状況で実施されたもので、公然実施された発明にない。
」「乙１２の資料４（注：図面）は、…被告から住友林当たるというべきであるから、控訴人の主張は採用できな業に提出され…住友林業からニシカネにファックスで転送さい。
」として、控訴を棄却した。

著   

音楽教室における演奏権侵害の成否 知財高裁令和３年３月18日判決（令和２年（ネ）第10022号 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認控訴事件）>>原判決一部変更

本件は、音楽教室を運営する控訴人らと、著作権管理事指摘して、教師又は再生音源による演奏が公衆である生徒に業者である被控訴人との間で、音楽教室における教師による対し聞かせる目的で行われているなどと判断して、演奏権侵演奏行為（録音物の再生を含む）や、生徒による演奏行為が、害を肯定した。

著作権法２２条に規定された「著作物を、公衆に直接（中略）他方、本判決は、音楽教室における生徒の演奏行為につき、聞かせることを目的として（中略）演奏する権利」（演奏権）

その本質は、あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けるこを侵害するものであるか否かなどが争われた事案である。

と自体にあるというべきであり、控訴人らによる楽曲の選定

本判決は、音楽教室における教師の演奏行為につき、①等を考慮しても、生徒が控訴人らの管理支配下にあることを控訴人らが教師として自ら演奏を行わない場合であっても、示すものではないなどと指摘して、生徒がした演奏の主体は、控訴人らは、教師に対し、受講契約の本旨に従った演奏行為（控訴人らではなく）生徒であるとして、控訴人らは、被控を、雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として訴人に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務を負わないも求め、必要な指示や監督をしながらその管理支配下においてのと判断した。

演奏させているとして、教師がした演奏の主体は、控訴人ら

また、本判決は、仮に、音楽教室における生徒の演奏のであるとし、②控訴人らと生徒が受講契約を締結する時点で主体が音楽事業者であると仮定しても、生徒の演奏の本質は、は、控訴人らと生徒との間に個人的な結合関係はなく、生徒

あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けることにある以上、は不特定の者との性質を保有し続けるなどと指摘して、生徒

演奏行為の相手方は教師ということになり、演奏主体であるは、その人数に関わりなく、いずれも「不特定」の者に当た

音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目り、「公衆」になるとしたうえ、
音楽教室におけるレッスンは、的として演奏することになるから、「公衆に直接（中略）聞教師又は再生音源による演奏を行って生徒に課題曲を聞かせかせる目的」で演奏されたものとはいえないとして、演奏権るなどしながら、演奏技術等の教授を行うものであることをの侵害は生じないとの判断を示した。

11

Oslaw News Letter vol.60（2021.07）
特   

大野総合法律事務所

引例を組み合わせる動機付けがないとして進歩性を認めた事件 知財高裁令和３年３月11日判決（令和２年（行ケ）第10075号 特許取消決定取消請求事件）>>請求認容

進歩性欠如に基づく異議申立事件の取消決定に対して、相と」と認定した。

違点２に関して甲１と甲３を組み合わせる動機付けがないとその上で裁判所は、「甲１発明と甲３に記載された発明は、して進歩性を認め、異議決定を取り消した事件である。

課題においてもその解決手段においても共通性は乏しいか

裁判所は、甲１発明の課題を「熱収縮性チューブを使用

ら、甲３記載事項を甲１発明に適用することが動機付けられした弁当包装体について、煩雑な加熱収縮の制御を実行するているとは認められない」と判断した。

ことなく、包装時の容器の変形やチューブの歪みを防ぎ、ま更に裁判所は、「被告は、甲１発明と甲３記載事項は、熱た、店頭で、電子レンジによる再加熱をした際にも弁当容器収縮という作用、機能が共通する旨主張するが、熱収縮は、の変形が生じることを防ぐこと」と認定した。
一方、
裁判所は、

通常、弁当包装体が持つ基本的な作用、機能の一つにすぎな

甲３発明の課題を「ラベルを構成する熱収縮性フィルムについことを考慮すると、被告の上記主張は、実質的に技術分野

いて、主収縮方向である長手方向への収縮性が良好で、主収の共通性のみを根拠として動機付けがあるとしているに等し

縮方向と直交する幅方向における機械的強度が高いのみなら

く、動機付けの根拠としては不十分である」と判断し、「材ず、フィルムロールから直接ボトルの周囲に胴巻きした後に料としてポリエステルという共通性があるというだけでは、熱収縮させた際の収縮仕上がり性が良好で、後加工時の作業…動機付けがあるということはできない」として動機付けを性の良好なものとするとともに、引き裂き具合をよくするこ

否定した。

商   

地域団体商標の欧文字表記の登録性 知財高裁令和３年３月30日判決（令和２年（行ケ）第10133号 審決取消請求事件）>>請求棄却

地域団体商標として登録済みの「宇治茶」の欧文字表記

裏付ける証拠はなく、原告の他の組合員に関しては、売上「Ujicha」について、第 30 類の商品を指定した団体商標（注：に関する証拠は提出されていないし、原告又はその組合員

地域団体商標ではない）の出願を識別力を欠くとして拒絶しによる本願商標を付した指定商品の市場占有率を裏付けるた本件審決が、以下の理由から支持された。

証拠もない。他方で、原告の組合員以外のウェブサイトに⑴

おいて、「UJICHA」等の欧文字表記を包装に表示した商商標法３条１項３号該当性の判断の誤り
広辞苑における「宇治茶」の記載や多数のウェブサイト

品が掲載されている。

における記載内容から、本願商標は「京都府宇治地方で製造④これらを総合すると、本願商標が、原告又はその構成員に又は販売する茶」であることを認識、理解させるにすぎず、より使用をされた結果、需要者が原告又はその構成員の業

単に商品の産地、販売地、品質又は原材料を普通に用いられ務に係る商品であると全国的に認識されているとはいえる方法で表示するものであって、商標法３条１項３号に該当ず、本願商標は商標法３条２項の要件を具備しない。

する。
⑵

商標法３条２項該当性の判断の誤り

なお、原告は、①「宇治茶」の地域団体商標の存在により、①提 出 し た 証 拠（ 甲 ２ 号 証 ） に お け る「UJICHA TEA「宇治茶」は、原告の業務に係る商品であることを示す出所

BAG」の表示と本願商標は、文字数や記載ぶりが大きく識別機能を有する、②本願商標が商標法３条１項３号に該当異なるから、
実質的に同一であると認めることはできない。

するとすれば、同法 26 条１項２号により、地域団体商標に②別 の証拠（甲５、６号証）では「UJICHA」の記載をし係る商標権の効力は、「Ujicha」の商標に及ばないこととなているが、原告との関連性を示す記載はなく、原告固有のり、地域団体商標制度を設けた趣旨が没却されると主張した商標として表示しているのか、単なる産地表示や品質表示

が、地域団体商標の登録を受けたからといって、当然に出所として表示しているのかが明らかではない。

識別機能を有することになるわけではなく、地域団体商標に③矢野園が包装に「UJICHA」の記載をした煎茶について、係る効力がそれとは異なる「Ujicha」の商標に及ばないか

平成 20、21 年に各年１万本売り上げたことが認められらといって、地域団体商標制度の趣旨が没却されるとは到底るが、販売期間、累計の販売数量、売上金額、販売地域をいえないとして、原告の主張は否定されている。

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「Oslaw News Letter」第60号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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