大野総合法律事務所

vol.28目

C ontents

次

◦論

文

1
弁理士 土生 真之 5
弁護士 加藤 真司 6
弘樹／監修 弁理士 北野 健 8
守 10
弁理士 鈴木弁護士 市橋 智峰 1112
弁理士 梅田化学分野におけるサポート要件の判断傾向～医薬分野との比較～ ◦商標 N e w s

地理的表示の保護 ◦中国 N e w s

2012年中国法院知的財産権司法保護十大革新的事件例の紹介 ◦海外 N e w s

最近の英国最高法院判決 ～特許製品の部材の交換は特許製品の「生産」に当たるか～ 

◦特

許

入

門



◦紛

争

実

務

請求原因と抗弁 

◦判

例

紹

介



弁護士 成川慎介

論文
Thesis

化学分野におけるサポート要件の判断傾向～医薬分野との比較～

弁理士

梅田

慎介

出願段階においては、十分な実施例を準備できない場合

1．はじめにも多く、限られた実施例によっていかにしてサポート要件

化学・医薬・バイオテクノロジー分野の発明では、出願及び実施可能要件を充足させるかに腐心することとなる。

時の技術水準から効果の予測が困難な発明、すなわち進歩

また、両要件は、無効審判及び侵害訴訟においても重要な性が高い発明、であるほど、明細書に多くの実施例を記載

論点となり得る。従って、両要件に関する近時の裁判例のすることが求められる。

傾向を把握しておくことには意義がある。

特許請求の範囲に記載された発明が実施例による効果の

本論文では、特にサポート要件について、審査基準に示裏付けを欠く場合、発明の課題を解決できると認識できなされる基本的な考え方と、平成 17 年大合議判決 3 及びそいと考えるのであれば、実施例の欠如はサポート要件 1 違の後のフリバンセリン判決 4 で示された判断規範を確認し反と判断され得る。また、効果が得られるように発明を実た後、近時の裁判例を紹介し、化学分野の発明における判施することができないとして、実施例の欠如を実施可能要断傾向を医薬分野の発明と比較して考察する。

件違反 ととらえる考え方もあろう。
2〈脚 注〉 1
特許法第 36 条第 6 項第 1 号
2特許法第 36 条第 4 項第 1 号
3
知財高裁平成 17 年 11 月 11 日判決、平成 17（行ケ）第 10042 号、「 偏光フィルムの製造方法」
4
知財高裁平成 22 年 1 月 28 日判決、平成 21 年（行ケ）第 10033 号、「 性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」

1

Oslaw News Letter vol.28

課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せ2．審査基準に示される基本的な考え方ず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明

審査基準 は、サポート要件の基本的な考え方を次のよ
5

うに説明している。

に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明としてのに、……その内容を特許請求の範囲に記載された発明の記載したものとを対比・検討する。対比・検討にあたって範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するとい記載したものとの表現上の整合性にとらわれることなく、う特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。」

実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性と判示した。

のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明

4．フリバンセリン判決の判断規範について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。実質的な対応関係についての審査は、請求

フリバンセリン判決では、フリバンセリンを性的障害の項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が治療に用いる発明 9 において、「医薬についての用途発明解決できることを当業者が認識できるように記載された範においては、一般に、有効成分の物質名、化学構造だけか囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。」

らその有用性を予測することは困難であり、……特許を受（下線付与）

けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでまた、サポート要件違反の類型の 1 つとして「出願時あるというためには、発明の詳細な説明において、薬理デーの技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、

タ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でその用途の有用性が裏付けられていることが必要である。」

きるとはいえない場合。」を挙げている。

としたサポート要件違反 10 の拒絶審決が取り消された。
裁判所は、法 36 条 6 項 1 号の趣旨 11 を説示した上で、3．平成 17 年大合議判決の判断規範「『発明の詳細な説明』の記載内容に関する解釈の手法は、

平成 17 年大合議判決では、2 つの特性値（X、Y）が同規定の趣旨に照らして、『特許請求の範囲』が『発明の所定の関係式で示される範囲であるフィルムを用いた偏光

詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲のものである

フィルムの製造法に係るパラメータ発明 において、「式か否かを判断するのに、必要かつ合目的的な解釈手法によが規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式をるべきであって、特段の事情のない限りは、『発明の詳細満たすものがすべて偏光性能及び耐久性能が優れた効果をな説明』において実施例等で記載・開示された技術的事項

奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく 、まを形式的に理解することで足りるというべきである。」（下た、他に、本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照線付与）と判示した。

67らして、上記二式を満足するものが上記の優れた効果を奏

また、本裁判例では、「法 36 条 6 項 1 号の規定の解釈するとの確証を得られるものではなく、上記二式が、どのに当たり、『発明の詳細な説明において開示された技術的ようにして導き出されたのか、その根拠、理由が不明であ事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する』というるから、結局、特許を受けようとする発明……が、発明の同号の趣旨から離れて、法 36 条 4 項 1 号の要件適合性

詳細な説明に記載されたものとは認めることはでき」ないを判断するのと全く同様の手法によって解釈、判断することしたサポート要件違反の特許取消決定が維持された 。

とは、同一事項を二重に判断することになりかねない。」

裁判所は、「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明のとして、サポート要件と実施可能要件は区別してとらえる

8〈脚 注〉 5
第Ⅰ部第 1 章 2.2.1
6【請求項
1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが 30 〜
100 μm であり、かつ、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で 1.2 〜 2 倍に、さらにホウ素化合物処理工程で 2 〜 6 倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィ
ルムの製造法。Y> − 0.0667X+6.73 ・・・・
（I） X ≧ 65 ・・・・
（II）
（ 以下省略）7
明細書には、実施例が二つ、比較例が二つしか記載されていなかった。
8
実施可能要件違反は、特許取消決定の理由となっていたが、裁判では審理されなかった。
9【請求項１】
「場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。」
10
明細書には、処方例のみが記載され、実施例（薬理データ）の記載はなかった。
11「法
36 条 6 項 1 号は、・・・、『特許請求の範囲』の記載が『発明の詳細な説明』に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。」

2

大野総合法律事務所

製造方法又は入手方法が記載されている。また、本件発べきとされた。

明 1 な い し 8 の 方 法 は、 …… 液 体 調 味 料 の 加 熱 処 理 方

5．近時の裁判例

法（【0065】）や、加熱処理が充填工程の前に行われるこ⑴ 「有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L2MXと（【0035】）を含めて、いずれも本件明細書（【0035】の錯体」、知財高裁平成 24 年 11 月 7 日判決、平【0036】【0038】）に記載されている。したがって、本成 23 年（行ケ）第 10235 号

件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が一般式 L2MX で示される燐光性錯体を含む有機発光デ

本件発明 1 ないし 8 の使用を可能とする具体的な記載がバイス発光層用組成物に係る発明において、サポート要件

あるといえる。」として実施可能要件は充足するとした。
一方、サポート要件は、「コーヒー豆抽出物及びγ - ア

違反とした無効審決が取り消された。
原告（特許権者）は、サポート要件の判断はフリバンセ

ミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質とリン判決で示された規範によるべきとして要件の充足性をして液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があ

主張したのに対して、被告は、平成 17 年大合議判決の規り、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明範によるべきとして審決の認定に誤りはないと主張した。

の解決すべき課題を解決できることが示されているとして裁判所は、平成 17 年大合議判決の判断規範を用いつつ、も、これらは、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血発明の解決すべき課題

12

圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処に関する審決の認定の誤りを指摘してサポート要件を充足すると判断した。

理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発⑵ 「血管内皮増殖因子拮抗剤」、知財高裁平成 24 年

明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはな

6 月 28 日判決、平成 23 年（行ケ）第 10179 号

らない。」として不充足とした。

hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤を加齢性黄斑⑷ 「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」、知変性の治療に用いる発明において、発明の詳細な説明に薬財高裁平成 24 年 10 月 29 日判決、平成 24 年（行理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことを理ケ）第 10076 号

由としたサポート要件違反及び実施可能要件違反が争点と組成物に係る発明において、発明の詳細な説明に組成物なった。裁判所は、サポート要件違反について判断するこを具体的に製造し効果を確認した実施例が記載されていなとなく、「本願明細書には、hVEGF 拮抗剤が加齢性黄斑いことを理由としたサポート要件違反の拒絶審決が取り消変性に対し治療効果を有することを示した実施例等に基づされた。

く説明等は一切存在しないから、本願明細書の記載が、本裁判所は、発明の詳細な説明は当業者の技術常識に沿っ願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載さた記載となっており、当該記載から本願発明の構成を採用れたものということができない。」として実施可能要件違することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認反の判断を是認した。

識することができるとし、「サポート要件が充足されるに⑶ 「液体調味料の製造方法」、知財高裁平成 25 年 4は、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載され月 11 日判決、平成 24 年（行ケ）第 10299 号ていることまでの必要はない。」と判示した。

生醤油と、コーヒー抽出物及びアンジオテンシン変換阻

併せて、「発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識

害活性を有するペプチドから選ばれる血圧降下作用物質とからは本願発明に係る組成物を製造することはできないとを含む液体調味料の製造方法に係る発明において、アンジいうのであれば、これは特許法 36 条 4 項 1 号（実施可オテンシン変換阻害活性を有するペプチド（ACE 阻害ペ能要件）の問題として扱うべきものである。」とした。

プチド）の実施例がないことから、サポート要件及び実施⑸「 ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性
プラスチックの製造」、知財高裁平成 24 年 10 月

可能要件の充足性が争われた。
裁 判 所 は、「 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 に あ る「 生 醤 油 」

11 日判決、平成 24 年（行ケ）第 10016 号（【0012】）、……「アンジオテンシン阻害活性を有するペ発泡剤として成分 a）と成分 b）を組み合わせて用いる

プチド」（ACE 阻害ペプチド。【0027】【0029】） ……

ポリウレタン硬質フォームの製造方法に係る発明においてについては、いずれも本件明細書に具体的にその意義、

成分 b）を使用した実施例がなく、成分 b）とともに挙げ〈脚 注〉 12
被告は、課題を「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」と狭く認定したのに対して、原告は「有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物として、従来知られていた式 L 3M の構造を有する燐光性錯体とは異なる構造を有する燐光性錯体を提供すること」と広く主張した。本件明細書には発明の課題が明確に記載されていない。また、審査段階でも発明の課
題の認定に影響を及ぼすような主張はなされておらず、これは本件の親出願の審査過程でも同様である。

3

Oslaw News Letter vol.28

られている類似成分 b́）を使用した実施例しかないことをの判断につき「理由不備の違法」18 を指摘しており、医薬理由にサポート要件違反とした拒絶審決が取り消された。

発明における実施例の欠如をサポート要件違反として処理

裁判所は、成分 b）がひとまとまりの一定の発泡剤のひすること自体を否定したものではないと解することもでき

とつとして挙げられており、化学構造及び理化学的性質

るが、裁判例は、医薬発明における実施例（薬理データ）が類似する成分 b́）の実施例が記載されているのだから、の欠如は実施可能要件違反として処理し（事例⑵、知財高成分 b）を用いるポリウレタン硬質フォームの製造方法に

裁平成 25 年 2 月 12 日判決 19）、パラメータ発明を含む

係る発明が開示されていると解するべきと判示した。

化学分野の発明における実施例の欠如はサポート要件違反

本裁判例は、化合物の新規な組み合わせに係る発明に関として処理している（事例⑶、知財高裁平成 23 年 4 月

し、当該組み合わせを直接支持する実施例がなくとも、発26 日判決 20）。

明の詳細な説明は当業者が発明の課題を解決できると認識

サポート要件が充足されるには具体的な製造の確認例ができる程度に記載されていると判断され得ることを示す。

発明の詳細な説明に記載されていることまでは必要ないとした事例⑷ 21、化合物の新規な組み合わせに係る発明に6．考察関し、当該組み合わせを直接支持する実施例がなくとも、

平成 17 年大合議判決は、サポート要件の判断において当業者は発明の詳細な説明の記載から発明の課題を解決で請求項に係る発明と発明の詳細な説明に記載された発明ときると認識できるとした事例⑸は、化学分野の発明で実施の実質的な対応関係を求める審査基準の考え方に合致する例の不足が懸念される場合にサポート要件の充足を図るたものであり、近時の裁判例は、サポート要件の一般的な判め参考になると思われる。

断規範

13

として平成 17 年大合議判決を用いるものが多7．おわりにいようである（事例⑴、知財高裁平成 23 年 12 月 22 日
判決 14、同平成 23 年 9 月 29 日判決 15、同平成 23 年

サポート要件の一般的な判断規範は、請求項に係る発明

4 月 26 日判決 16、同平成 22 年 4 月 27 日判決 17 等）。

が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できるこ

実施例の欠如がある場合のサポート要件の判断に限ってとを当業者が認識できるように記載された範囲内のものでみると、平成 17 年大合議判決はパラメータ発明においてあることを求めるものである。このため、その充足性の判

実施例の不足をサポート要件違反としており、近時の裁判

断は、発明の課題をいかに認定するかに依存し、課題をよ例でも化学分野において実施例の欠如をサポート要件の違り一般化されたものとして認定すれば充足の判断に傾きや反として処理したケース（事例⑶）が存在している一方で、すく、逆により特異化されたものとして認定すれば不充足

フリバンセリン判決は医薬発明において薬理データの欠如の判断に傾きやすい（事例⑴）。化学分野では、審査段階をサポート要件違反とした審決を取り消しており、近時のにおいて、進歩性違反を克服するために顕著なあるいは特裁判例でも医薬分野において薬理データの欠如をサポート

異な作用効果の主張が必ず行われるといってもよい。この要件ではなく実施可能要件の違反として処理したケース

ような出願段階での作用効果の主張は、無効審判や侵害訴（事例⑵）が存在している。すなわち、化学分野の発明と訟でのサポート要件の判断において、発明の課題を当該作

医薬分野の発明とでは、実施例が欠如する場合のサポート

用効果に対応した特異化されたものとして認定することを要件の判断あるいはサポート要件違反と実施可能要件違反

許し、発明の課題が解決できると認識される範囲をより狭との使い分けの判断に異なった規範が存在しているようにく解して特許権者に不利益な判断をもたらす可能性があるみえる。

ことに留意が必要であろう。

フリバンセリン判決は、審決におけるサポート要件違反〈脚 注〉 13
平成 17 年大合議判決の判断規範の射程はパラメータ発明あるいはこれに加えて数値限定発明に限られ、フリバンセリン判決のほうがより広範な射程を持つとする説もある。
1415
平成 22 年（行ケ）第 10097 号
平成 23 年（行ケ）第 10010 号
1617
平成 22 年（行ケ）第 10252 号
平成 21 年（行ケ）第 10296 号
18「発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を、

特許請求の範囲との対比において、検討したのではなく、『 薬理データ
又はそれと同視すべき程度の記載』があるか否かのみを検討して、そのような記載がないことを理由として、法 36 条 6 項 1 号の要件充足性がないとしたものであって、本願の特許請求の範囲の記載が、どのような理由により、発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく、同条 6 項 1 号所定の要件を満たさないとした点において、理由不備の違法があるというべきである。」（ 下線付与）1920
平成 24 年（行ケ）第 10071 号
平成 22 年（行ケ）第 10252 号
21ただし、発明の詳細な説明が当業者の技術常識に沿って記載されることによって当業者が発明の構成を採用することにより発明の課題が解決できると認識できる場合には、発明が進歩性を具備し得るかという別の問題が生じるだろう。

4

商標
News

大野総合法律事務所が付記されている場合にも同様である。このため、「北海道産パ

Trademark News

ルマ風ハム」のように誤認を生じない態様での使用であっても禁地理的表示の保護
弁理士

止されることになる。

土生

3．米国型（証明商標制度）

真之

米国では、商標制度の枠内で、証明商標の一つとして地理的表

1．はじめに示を保護している。証明商標は「文字、名称、シンボル若しくは安倍内閣が展開する成長戦略において日本の農林水産物・食品

図形又はこれらの結合で、（1）その所有者以外の者により使用の輸出倍増化が謳われているように、近年農林水産業の国際競争され、又は、（2）その所有者が、所有者以外の者が市場におい力強化が課題となっている。このような背景の下、農林水産物・て使用することを許可する真正の意思を有し、本法に基づいて設

食品のブランド化の一環として、地理的表示の保護が検討されてけられた主登録簿への登録出願をするもので、商品やサービスのいる。

地域的その他の出所、材料、製造方法、品質、適正若しくは他のTRIPS 協定では、地理的表示を「ある商品に関し、その確立

特徴を、又は商品・サービスに係る作業又は労働がある連合体又した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地には団体の構成員によりなされていることを証明するものをいう」

主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はと定義されている。権利者自ら使用するものではなく、出所を表その領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを示するものではない点が、証明商標の特徴である。
地理的表示について証明商標の登録を受けられるのは、その表特定する表示をいう。
」と定義されている。
現在もいわゆる産地偽装問題に対しては、不正競争防止法等に示の使用を管理できる権限を有することの必要性から、地域政府

より地理的表示は保護されているが、昨今の検討の背景には、産等が想定されている 1。出願の際には、願書の他に、当該商標が品に対する地域由来の付加価値・特異性を担保するとともに、消証明する特性、規格その他の特徴に関する陳述や当該証明商標の費者への情報提供にも資するものとして地理的表示をより積極的使用に関する基準等も提出する必要がある。なお、地理的表示のに保護・活用しようとする意図がある。

証明商標については、セカンダリーミーニング（使用による識別性の獲得）は不要であり、識別性の要件は緩和されている。

地理的表示の保護方法については、独自の登録制度を有する国（EU 等）もあれば、証明商標として商標法の枠組みの中で保護登録された証明商標の効力に関しては、混同・錯誤・欺瞞的使する国（米国等）もある。以下、二つの制度について概観する。

用は、商標権侵害となる。しかし、原産地を記述的に表示する場
合には、Fair Use の原則により権利は及ばない。また、「style」、

2．EU 型（地理的表示保護制度）「type」等の表現を付記した場合の扱いについて、明文の規定は無い。

EU では、地理的表示を保護する独自の登録制度を有している。
「原産地呼称保護（Protected Designation of Origin、登録された証明商標について、使用が適切に管理されていない

通称：PDO）」と「地理的表示保護（Protected Geographical

ときは、第三者の請求により事後的に登録が取り消される。しかIndication、通称：PGI）」の 2 種類の登録が存在し、前者は産し、品質の管理は一義的には商標権者に委ねられており、公的機品の生産・加工・調整の全てが特定の地域内で実施されることが関の関与は EU 型に比べて低い。

条件であるのに対し、後者はいずれか一つが特定の地域内で実施

4．おわりにされていれば足りる点において異なる。
登録は、生産者や加工者の団体のみが受けられる。登録のため

現在、農林水産省では EU 型の地理的表示保護制度、特許庁には、品質等の特性、特性と地域との結びつき、品質管理体制等

では米国型の証明商標制度の導入を検討している。農林水産省のを記載した産物明細書を提出し、その適格性について加盟国及び方は研究会を重ねてその報告書の骨子案も公開しており、一歩先EU 委員会の審査を経る必要がある。そして、産物が明細書を順んじている感がある。

守しているかについて、市場に出る前に管轄当局からの検証を受私見としては、既に存在する商標制度の枠組みの中で地理的表

けなければならない。このように、EU の地理的表示保護制度は、示を扱う方が、新たな登録制度を別途運用するよりも経済的であ品質管理に公的機関が積極的に関与していることが特徴である。

ると考えるが、その場合であっても表示の品質保証機能を強化す

産物明細書に合致すれば、何人も登録された地理的表示を使用

べく、EU 型制度の視点からの修正も検討されるべきであろう。

できる。しかし、基準に合致しないものについては、登録産物とまた、このような制度は、FTA 等の二国間・多国間協定にお類似の産物も含めて登録名称を使用することが禁止される。
また、ける交渉材料にもなり、外交的要因も絡むため、最終的にどのよ登録された地理的表示の評判を不当に利用することになる場合にうな制度設計がされるかは依然不透明であるが、何れにせよ、農は、類似の産物でなくてもその使用は禁止される。更に、産物の林水産省と経済産業省とで省際的な取り組みがなされることが期

真の原産地が表示されている場合や「style」、「type」等の表現待される。

〈脚 注〉 1
例えば、Idaho Potato に関する証明商標は、State of Idaho Potato Commission（アイダホ州の機関）が登録権利者である。

5

中国
News

Oslaw News Letter vol.28

China News2012年中国法院知的財産権司法保護
十大革新的事件例の紹介

弁理士

加藤

真司

2013 年 4 月 22 日、中国の最高人民法院は、『中国法施例が記載されていた。一方、被告製品において、表面院知的財産権司法保護状況（2012 年）』及び『2012 年の粗度は 0.00247 〜 0.00353㎜であり、プラスチッ

中国法院知的財産権司法保護十大事件例及び五十の典型

ク膜の厚さは 0.055 〜 0.070㎜であった。一審法院が事件例』とともに、今年初めてとなる『2012 年中国法委託した鑑定機関は、この技術的特徴は、プラスチック

院知的財産権司法保護十大革新的事件例』を発表した。中膜自体の厚さが 0.04 〜 0.09㎜であることを限定してい国における知的財産権関連訴訟の件数は毎年増加していると理解すべきであり、被告製品における厚さ 0.055 〜る。2012 年の全国の知的財産権関連の民事訴訟の一審

0.070㎜のプラスチック膜はこの技術的特徴と均等であの受理件数及び結審件数はそれぞれ約 8.7 万件及び約 8.4

ると認定した。一審法院はこの鑑定意見に従って特許権万件に達し、前年比でそれぞれ約 46% 及び約 44% の増侵害の成立を認めた。
これに対して、最高人民法院は、それ自体で明確であり、加となった。また、知的財産権の刑事事件は前年比で二明細書に特別な定義がされていない請求項中の用語につ倍以上となっている。
本稿では、「2012 年中国法院知的財産権司法保護十大いて、その意味を明細書の記載をもって修正又は否定する

革新的事件例」で挙げられている事件のいくつかを紹介ことは許されないとして、特許権者の主張及び鑑定意見する。

を否定し、被告製品は特許権の保護範囲に含まれないと認定した。一方で、最高人民法院は、この判決書において、■用語が不明確な場合の請求項の解釈［特許（最高人民法院［2012］
民申字第 1544
権侵害事件］

請求項中の用語に明らかな誤りがあり、当業者が明細書及び図面の記載に基づいて明確に、直接的に、かつ疑い号民事裁定書）なく当該用語の意味を修正できるのであれば、修正後の意味によって請求項を解釈することは許されるとも述べ

本件では、最高人民法院は、請求項中に明らかな瑕疵

ている。

があり、明細書、当該分野の公知の常識、及び関連する先行技術等を総合的に勘案しても依然として請求項中の■ソフトウェア著作物の改変権［著作権侵害（湖北省武漢市中級人民法院［2011］武知終字第事件］

技術用語の具体的意義を確定できないので、特許権の保護範囲を正確に確定できず、よって被告技術との間で有6 号民事判決書）

意義な侵害対比ができないと認定し、特許権侵害の成立を否定した。本件では、請求項に「透磁率が高い」とい原告 A 社は通信ソフト X を開発し、子会社 a にその運う技術的特徴が記載されていたが、明細書及び特許権者用をさせていた。被告 B 社は、通信ソフト X に用いるソが提出した証拠によってもその範囲又は具体的意義を確

フト Y を開発し、被告 C 社はこれを運用していた。ソフ

定することができなかった。

ト Y は、通信ソフト X を使用する際に、ユーザがオンライン状態にあってもそれを他人に見えないようにする機■用語の解釈における明細書等の参酌［特許（最高人民法院［2012］
民提字第3 号民権侵害事件］

能（潜伏機能）、及びオンラインの友達の IP アドレスや地理的位置を表示させる機能（IP 表示機能）を有していた。

事判決書）

このソフト Y は独立して実行することはできず、通信ソ

本件特許の請求項には、「プラスチック膜の表面に 0.04

フト X に付随して実行されるものであり、通信ソフト X〜 0.09㎜の厚さの凸凹面を形成する」という技術的特徴の 19 箇所のオブジェクトプログラム命令を修正することが含まれていたが、この技術的特徴について明細書で特で潜伏機能及び IP 表示機能を実現するものであった。

別な定義はなかった。但し、明細書には、プラスチック

原告 A 社は、被告 B 社及び C 社の行為は、著作権中の膜の厚さがそれぞれ 0.04㎜、0.09㎜、0.07㎜である実改変権の侵害行為であり、不正競争行為でもあると主張

6大野総合法律事務所

した。一審法院は原告の主張を認めて被告らによる著作

A 社を退職した後、原告 A 社のパスワードを利用してリ権侵害及び不正競争を認め、二審法院も一審判決を維持

モートアクセスすることで掲示板サイト X のユーザデーした。二審法院は、コンピュータソフトウェアの機能はタベースのデータをダウンロードし、自らのウェブサイ

コンピュータプログラムの実行によって実現されるとこ

トを立ち上げた。また、元従業員 B らは、掲示板サイト

ろ、機能の改変はコンピュータプログラムの改変が外部

X のプログラム構成ファイルの文字列を改変して掲示板に表出したものであり、ソフト Y は通信ソフト X のオブ

サイト X を実行できなくし、サイト上の広告等によってジェクトプログラム中の必須のコード、コマンド及びそ掲示板サイト X のユーザを自らのサイトに誘導した。

れらの順序を改変するものであり、それによって通信ソ

原告 A 社は、このような元従業員 B らの行為は商業秘

フト X の一部の機能は削除され、又は変化しているとし密の侵害であるとして、損害賠償を請求する訴えを提起て、このような被告の行為は、ソフトウェア著作物に対した。人民法院は、以下のように認定して商業秘密の侵する原告の改変権を侵害するものであると認定した。

害を認めた。「ウェブサイトのユーザの登録情報は、ウェ

この事件について、最高人民法院は、『コンピュータソ

ブサイトが長期に営業活動をする中で形成された営業情

フトウェア保護条例』の第 8 条の「改変権」の定義をソー報である。確かに、個々のユーザの登録ユーザ名、登録パ

スコード又はオブジェクトコードに対する静的な改変にスワード、及び登録時期等の情報は比較的容易に取得で限ると理解すべきではなく、改変の具体的行為、手段、及きるものであるが、このデータベース中の 50 万人以上のび改変後の技術的効果、機能等の要素を総合的に勘案す

登録ユーザ名、登録パスワード、及び登録時期等の情報は、べきであるとのコメントを付している。

総合的な大量のユーザ情報であって、その業界において普遍的に知られているものではなく、容易に入手できるも■不使用登録商標の他人による使用と侵害（江蘇省高級人民法院
認定［商標権侵害事件］のではない。また、このユーザ情報は実用性も備えており、
原告 A 社はこのユーザ情報について秘密保持措置も採っ［2012］
蘇知民終字第 183 号民事判決書）ている。よって、このデータベース中の登録ユーザの情報は、商業秘密に該当する。」

商標権者である A 社は、B 社が自己の登録商標を指定商品に使用しているとして、商標権侵害訴訟を提起した。

本件は、データベースに保存されたウェブサイトユー

被告 B 社は、原告 A 社が登録以来連続して三年間使用を

ザの登録情報が商業秘密に該当すると認められた事件で停止していることを理由として、商標評審委員会に当該ある。法院は、ウェブサイトユーザの登録情報は、その商標登録の取消しを申請した。商標評審委員会は取消し

ウェブサイトの核心的資産であり、それが秘密性、実用性、申請を認め、その後の復審決定、行政訴訟でも商標登録

秘密保持性等の要件を満たす場合には、商業秘密として取消しの判断が維持された。侵害訴訟の一審及び二審の法律による保護を受けると述べている。

法院は、いずれも当該登録商標が指定商品に実際に使用されていないことを認め、登録以来連続して三年間使用を停止していたためにその指定商品について商標専用権を取り消されたのであるから、当該登録商標は客観的に
は商標権の有効期間内に市場における識別機能を発揮できておらず、消費者も被告標識と登録商標とを混同することはありえないとして、商標権侵害を否定した。

■ウェブサイトユーザの登録情報の商業秘密（上海市高級人民法院
該当性［不正競争事件］［2011］濾高民三（知）終字第 100 号民事判決書）

原告 A 社は、ネットワークゲームの掲示板サービスを提供する掲示板サイト X を開設し、55 万人以上の登録
ユ ー ザ を 獲 得 し た。 原 告 A 社 の 従 業 員 B 〜 F は、 原 告

7

海外
News

Oslaw News Letter vol.28

Overseas News

最近の英国最高法院判決～特許製品の部材の交換は特許製品の「生産」に当たるか～
弁護士

成川弘樹／監修 弁理士 北野

健

件特許」という。）の特許権者であり、S 社（以下、「原1．はじめに告」という。）は、その特許権の英国での独占的実施権

特許権者の同意なく特許製品を「生産」したならば、者である。原告は、英国で、この特許の実施品である中原則として特許権の侵害となる 。では、特許権者自身

型液体輸送用容器（以下、「IBC」3 という。）を製造・販が譲渡した特許製品の部材を第三者が特許権者の同意な売していた。

1

く交換した場合にも、特許製品を「生産」したとして、一般的に、IBC は、平らなパレットの上に、交換可能

特許権侵害となるのだろうか。

なプラスチック製内側容器及び、内側容器を取り囲む金

近時、英国最高法院が、特許製品の部材の交換が特許

属製格子棒からなる外側格子ケースが載った構造を有し製品の「生産」に当たるか否か、という論点に関する判ている。内側容器は輸送した液体により汚染されるた断を Schutz vs Werit 最高法院判決（事件番号【2013】

め、その耐用年数は、平均して外側格子ケースの 5 〜

UKSC16、2013 年 3 月 13 日判決）で示した。本稿

6 分の 1 である。

では、この判決を紹介する。

本件特許発明は、IBC の 部 材 で2．従前の裁判例

あ る、 パ レ ッ ト、

この論点について、英国では、リーディングケースと内側容器、及び外して、United Wire vs Screen Repair Services 控訴

側格子ケースを含

院判決（事件番号【2001】RPC24。以下、「United

む 構 成 を 有 す る。

Wire 控訴院判決」という。）がある。
この事件で、原告は、枠組みに 2 つの異なるサイズ（図）本件 IBC の構造（特許公報から抜粋）

この発明の特徴は、耐性と強度をの網が張られた構成を有する濾過用スクリーンを販売し増加させるため、外側格子ケースに可動性の溶接接続部ていた。原告の発明は、枠組みと網双方に関するものでを設けたことである。

ある。被告は、網が破れた原告製品を回収し、破れた網

訴外 D 社は、本件特許の技術的範囲に属する IBC（以を自社製の網に交換した上で販売していた。

下、「D 社製品」 という。） を製造・販売している。D

控訴院では、適法な修理と違法な「生産」は重なり合社製品は、使用済みの原告製品を回収した上で、内側容うものであることを根拠に「問題は単純に被告の行為が器を、W 社（以下、「被告」という。）から購入した内特許製品を『生産』したといえるかという点であり、被側容器に交換して製造されるものである。

告の行為が修理に当たる行為か否かということを検討す

原告は、原告製 IBC の内側容器と交換するための内べきではない」との判示がなされた。その上で、「網が側容器を D 社に販売することは、本件特許権の侵害に取り除かれた特許製品は、重要な構成部材が残存してい当たる４として、被告を提訴した。

るだけであり、特許製品は消滅している」として、「部4．下級審判決

材の交換は『生産』に当たる」とされた。

第 1 審である高等法院は、「交換された部材が、発明

3．本件事案の概要の進歩性が具現した部材である場合には、当該部材の交

訴外 P 社は、液体輸送用容器に関する特許 （以下、
「本

換は、特許製品の『生産』に当たる」との基準を示した。

2〈脚 注〉 1
英国特許法 60 条⑴⒜2
E P（UK）0 734 967
3Intermediate Bulk Container の略である。
4
英国特許法 60 条⑵は、発明に不可欠の要素に関する何らかの手段であって発明を実施するためのものを供給し、かつ受給者がその意図を知っている場合には特許権侵害となるとして、いわゆる間接侵害を規定している。

8大野総合法律事務所

その上で、「本件特許の進歩性は外側格子にのみ具現しているので、D 社製品の生産は本件特許製品の『生産』6．コメントに当たらず、被告の行為は非侵害である」と判示した。

本件は、英国最高法院において、特許製品の部材の交

第 2 審である控訴院は、部材の交換についての英国

換が特許製品の「生産」に当たるか否かが判断された判決である。

でのリーディングケースである、United Wire 控訴院
判決を引用した上で、「内側容器が取り除かれた時点で、最高法院では、特許製品の部材の交換が、特許製品の特許製品は消滅し、特許製品を生産するための重要な構「生産」に当たるか否かは、特許製品の客観的性質（5

成部分が残存するだけである」とした。そして、「内側⑵⒜）に、交換作業の性質といった製品外の事情（5 ⑵容器を交換することは特許製品の『生産』に当たる」と⒝）を加えた上、総合的に判断する旨の判示がなされた。

し、「被告の行為は、侵害である」と判示した。

なお、本件最高法院判決前に、本件特許に対応するド

この控訴院判決に対し、被告は上告した。

イツ特許に関する訴訟においても、本件と同じ論点が争点となり、ドイツ連邦裁判所が判断を示していた５、６。

5．最高法院判決⑴

英国最高法院は、共に国家の最終審である以上、ドイ
ツ連邦裁判所に従う義務は無いと断りながらも、その判従前の議論に対して最高法院は、特許製品の「生産」の意義は、特許発明断は尊重に値するとし、検討を加えた上、ドイツ連邦裁の内容や特許製品の構造などの具体的な文脈に応じて判判所と同様の考慮要素を総合考慮した判示をしている。

断されるべき旨判示した。United Wire 控訴院判決が、ところで、我が国においても、本件と同様に特許製品部材の交換が修理に当たるかどうかを検討すべきでないの部材の交換が特許権侵害となるかどうかが争点となっとしたことについては、部材の交換はしばしば修理と捉た事案として、インクカートリッジ事件（最高裁平成

えられることを踏まえると、適法な修理か否かを検討す

19 年 11 月 8 日 判 決、 平 成 18 年（受） 第 826 号）

ることは有益である旨述べた。

がある。最高裁判所は、部材の交換が特許製品の「製造」

さらに、最高法院は、高等法院の判断については、問に当たるかどうかは、特許製品の客観的性質のみなら題を過度に単純化しすぎているため妥当ではない旨判示

ず、取引の実情等をも考慮する総合判断を行っており 7、した。また、控訴院の判断については United Wire 控

本件同様、事案に応じて柔軟に特許権侵害の有無を判断

訴院判決の考えを安易に採っており、事実を十分に検討するという姿勢を見せている。
以上に紹介したように、本件判決によって、英国では、しておらず妥当でない旨判示した。

⑵

特許製品の部材の交換が特許製品の「生産」に当たるか

最高法院の判断
最高法院は、本件の具体的事情を検討した上で、「消否かという問題は、事案に応じた様々な要素の総合考慮

耗部材の交換が『生産』に当たるか否かは、様々な要素により判断されるということが明らかとなった。このよの総合考慮によって判断するべきであるとした。その上

うな総合考慮は、ドイツ・日本においても採用されておで、本件では、⒜内側容器は、ⅰ特許製品の独立の交換

り、考慮要素もほぼ共通である。したがって、特許製品

可能な構成物であり、ⅱ請求項の進歩的な概念と関係なの部材の交換が特許製品の「生産」に当たるか否かを判く、ⅲ他の進歩性を有する構成物に比べて耐用年数がか

断するにあたり、日本のみならず英国・ドイツの具体的なり短く、ⅳ特許製品の主要部分と言い得ない上、⒝ D

事例を検討することは有益である。

社は、交換するだけで、日常の修理を超える追加の作業をしていないことから、本件特許製品の内側容器を交換することは、特許製品の『生産』に当たらない」とした。
したがって、被告の行為は、本件特許権の侵害に当たるとされた。
〈脚 注〉 5
P allet Container Ⅱ Case（事件番号 X ZR 97/11、in July 2012）6
ド イツ連邦裁判所は、部材が交換を予定されたものであるか、部材に発明の技術的効果が反映しているか、市場は部材の交換を修理と捉えるか等といった要素を総合考慮する旨判示した。
7「特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、

当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」

9

特許
入門

Oslaw News Letter vol.28

Patent Intro

弁理士

鈴木

守

ご注意ください。

Q. 特許を出願したのですが、出願した発明についてちょっとしたアイデアを思いつきました。このアイデアを取り入れて明細書の内容を変更することはできますか ?

さて、「ちょっとしたアイデア」を明細書に含める補正ができない場合にはどうすればよいでしょうか。例えば、
A+B+C を構成要件とする発明を出願したが、構成要件
D を追加すると、さらに良い効果が得られることを思い

A. 出願当初の明細書や図面に記載されていなかった新ついた場合を想定します。

しい事項を追加することはできません。特許の審査は出

この場合、A+B+C+D の発明について特許をとるため

願時を基準に行われますので、出願時点の内容を確定すには、元の出願とは別に新しい出願をする必要がありまる必要があります。基準となる出願時をそのままに内容す。このときに注意すべきこととしては、元の出願が公の追加を許すと、先後願や特許性の判断を正しく行うこ

開されていると、その出願は、自分自身のものであるととができなくなります。

はいえ、公知文献として取り扱われてしまうという点でしたがって、あなたが思いついた「ちょっとしたアイす。上の例では、A+B+C という発明を記載した出願がデア」というのが、出願当初の明細書や図面に記載され公開されていると、A+B+C という発明があることを前ていなかったことであるとすると、残念ながらそのアイ提として、構成要件 D を付け加えることを容易に思いつデアを明細書や図面に含めることはできません。

くか否かという基準で審査がなされることになります。

逆 に、 例 え ば、 出 願 当 初 の 明 細 書 に お い て は、

つまり、自分の出願によって自分の首が絞まる可能性が

A+B+C を構成要件とする発明を出願したが、実は、構あります。出願公開は、出願から 1 年 6 か月後になされ成要件 C は必要じゃないんじゃないかと思いついたといますので、新しい出願をしようとするのがその時期に近うようなことでしたら、特許請求の範囲から構成要件 C

い場合には、元の出願が公開されていないかどうかにごを除いて、A+B という発明に変えることは可能です。た注意ください。

だし、出願当初の明細書に構成要件 C が発明の重要なポ

なお、新しい出願をするのが元の出願から 1 年以内でイントとなる構成要素であるというような説明がなされあれば「国内優先」という制度を利用することもできます。

ていた場合には、構成要件 C を除くことは難しいと思い

これは元の出願に記載された発明（上の例では A+B+C）ます。

については元の出願日を基準に審査が行われ、記載され以上のように明細書の内容を変更する手続きを「補正」ていない発明（上の例では A+B+C+D）については後のといいます。補正は、審査請求をしているか否かにかか

出願日を基準に審査が行われるという制度です。ただし、わらず、特許庁から拒絶理由通知を受けていないときにこの制度を利用すると、元の出願を取り下げたものとみは、自発的に行うことが可能です。ただし、いったん拒なされるので、ご注意ください。

絶理由通知を受けた後は時期的な制限がありますので、

10

紛争
○○
実務

大野総合法律事務所

Dispute○○Practice

請求原因と抗弁
弁護士

市橋

智峰

い方の一つです。被告の側の争い方にはもう一つ別の種

本稿では、訴訟において原告と被告は何を巡って主類のものがあります。原告が主張する請求原因事実が全張・立証を行うことになるのかを説明します。
訴訟は権利の存否を判断する手続きです。この訴訟のて存する場合、そのままでは原告が主張する権利がある対象とされる権利を訴訟物といいます。訴訟物は原告のと判断されるのが原則ですが、その場合でも、原告の主選択により定められます。そして、この訴訟物たる権利

張する権利の発生・行使を妨げる（又は消滅させる）別を基礎づける事実のことを請求原因事実といいます。特の事実の存在を主張するという方法です。これを抗弁と許権侵害差止請求訴訟を例にとると、訴訟物は特許権侵いいます。例を挙げますと、特許侵害訴訟における無効害に基づく差止請求権であり、それを基礎づける事実の抗弁はもっとも重要かつ多用される抗弁です。抗弁には、簡単に述べると次の 3 つ、すなわち①原告が特許は、その他にも、実施許諾の抗弁、先使用の抗弁などが権者であること、②被告が製品を製造・販売等の（実施）あります。これらは、また、損害賠償等の金銭債権につ行為をしていること、③被告の当該製品が当該特許権のいては時効の抗弁も問題となります。

技術的範囲に属することです。訴訟物として特許権侵害

それでは、否認と抗弁とでは、何が違うのでしょうか。

に基づく差止請求権を主張する原告は、それを基礎づけ

否認と抗弁ではその主張する内容において、前者は原告

る上記①②③を請求原因事実として主張します（もっとの主張する事実を単に否定するものであるのに対し、後も、③については、それを根拠づける具体的な事実を特者は原告の主張する事実とは別の事実を主張するもので許発明の構成要件毎に主張することとなります）。なお、

す。否認は相手方の主張と相容れない（矛盾する）内容

特許権侵害（不法行為）に基づく損害賠償請求の場合、であるが、抗弁は相手方の主張と両立し得る内容である

さらに請求原因事実として④損害の発生と数額が加わりと説明することもできます。実際、上述した各抗弁が、ます。

前記の請求原因事実①②③（及び④）と両立し得ることは容易に理解できるはずです。

原告の主張する請求原因事実に対する被告の応答の仕方は、大きくは次の二つ分かれます。それは、⒜「認め抗弁は被告が主張しなければなりません。原告が抗弁る、又は⒝「否認する」、です。「認める」（別名「自白」）の成り立たないことを主張する必要はありません。まを選択した場合、それは裁判所の判断を拘束します。裁た、被告が主張した抗弁事実に対する原告の応答の仕方

判所はそれと異なる認定をすることはできません。「否も、前述の請求原因に対する被告の応答の仕方と同様で認する」を選択した場合、当事者間に争いのある事実とす。原告が抗弁事実を否認し、それを争うと、被告は抗して、原告に証明の必要が生じることとなります。原告

弁事実の存在を証明する必要があります。このように、の証明が成功すれば、当該事実があることを前提に判断

請求原因と抗弁では、その主張・立証に関する原告と被されることになります。そして、事実があることを争う告の役割が入れ替わっていることになります。このよう被告は、原告の証明を妨げるための活動を行うことになに、請求原因事実と抗弁事実を区別して認識することります（これを反証といいます）。なお、実際の裁判では、は、訴訟の攻防の有り様を理解する上でも重要です。

必ずしも被告が否認してから初めて証拠を提出するといなお、同様に、請求原因に対する抗弁のような関係もう手順を踏むとは限りません。事実を主張する当事者がのが抗弁に対して考えられます。すなわち、被告の主張

併せて証拠を提出することは（それが容易であればなおする抗弁事実が全て存するとした場合でも、抗弁の不成さら）むしろ普通のことです。ちなみに、既におわかり立を導くものであり、それを再抗弁といいます。例えば、

かと思いますが、前述の自白された事実（争いのない事

無効の抗弁に対する訂正の再抗弁がこれに当たります。

実）については、立証の必要はありません。

同様にして、再再抗弁、再再再抗弁、……と観念できますが、実際の裁判では（特に知財訴訟では）、再再抗弁

被告としては、上でみたように、原告の主張する請求以上が問題とされることは稀なことです。

原因事実の存在を否認して、それを争うというものが争

11

判例
紹介

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.28

Case Law

特実施可能要件、サポート要件 平成25年４月11日判決（知財高裁 平成24年（行ケ）第10299号）審決取消請求事件

無効審判事件において、訂正請求がなされ、「アンジ無効不成立＞＞取消審決

ると認識することはできず、サポート要件を満たすこと

オテンシン変換阻害活性を有するペプチド（ACE 阻害になるものではないと判断した。

ペプチド）という構成要件が追加された。本件明細書

その一方で、実施可能要件については、本件明細書にには、ACE 阻害ペプチドの実施例の記載はないものの、本件発明の使用を可能とする具体的な記載があり、製造「当該ペプチドの配合量は、血圧降下作用及び風味の点することができる以上、本件発明は実施可能であると判から液体調味料中 0.5 〜 20%、更に 1 〜 10%、特に断した。原告は、実施例が発明の詳細な説明に記載され2 〜 5% が好ましい。」と、ペプチドの配合量についてていない限り、実施可能要件を満たさないと主張した

具体的な数値が記載されている。特許庁は、この訂正をが、知財高裁は、原告の主張はサポート要件に関するも認め、無効審判請求が成り立たないと審決した。本件は、のとして考慮する余地はあるものの、実施可能要件とのその取り消しを求めて出訴した事案である。審決取消訴関係では、その根拠を欠くものというべきと判断した。

訟においては、訂正要件、実施可能要件、サポート要件

この裁判例は、実施例が記載されていないことをサを満たすか否かが争点となった。

ポート要件違反と判断している点で、従来の裁判例（知知財高裁は、サポート要件について、明細書の上記

財高裁平成 22 年 1 月 28 日判決（フリバンセリン事件））

記載は概括的なものであり、多種類の原料に由来すると異なり、興味深い。

ACE 阻害ペプチドの風味が共通し、かつ、加熱処理に

実務的には、「……が好ましい。」との記載で数値例を

よって同等の風味変化を生じ、あるいは生じないという記載するだけでは足りないと判断される可能性があるの

技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はないとで、なるべく実施例を挙げるべきと言える。

して、風味変化の改善という本件発明の課題を解決でき
商

公序良俗 後発的無効理由 平成25年2月5日判決（知財高裁 平成24年（行ケ）第10273号） 審決取消請求事件

無効成立>>審決取消

初は協会ではなく理事長により商標が使用されているの

1．概要

であり、理事長が商標権を有することを前提とする契約

財団法人日本数学検定協会（被告）の元理事長（原告）等が存在しないとしても、直ちに商標が協会に所属する

名義で登録されている商標「数検 / 数学検定」について、べき性格のものになるということは理に適わない。この原告が理事長辞任後に本件商標を用いて検定試験を実施

ような理屈が通るのであれば、一般に黙示のライセンスしたことや、被告に対して商標権侵害の警告を行ったこという行為はリスクが大き過ぎることになる。

とにより、後発的に公序良俗違反に該当するとして、特他の事情の相違点として、数検の事件では、原告が理許庁は登録を無効とした。

事長辞任後に同種の検定事業を実施している。判決は、

しかし、裁判所は、原告と被告との間に、原告が被告「原告が被告の類似団体を創設し、被告が従前から使用の理事を退任した後も、原告が本件商標を有することをしていたロゴを用い、被告と同様の検定を実施して、受前提とする合意書や誓約書が存在することを理由に審決

検者等に混乱を生じさせているから、強い悪性があるとを取り消した。

の点については、仮に、原告の上記行為が被告ないし受検生等の権利、利益を侵害するとしても、このような事

2．解説

情は商標の使用態様の問題であって、本件商標登録自体

本件とほぼ同様の事案である「漢検」については、同の問題ではない」と述べており、51 条による取消の可じ知財高裁第 3 部において後発的 4 条 1 項 7 号違反に能性も示唆している。本件では 4 条 1 項 7 号違反以外

より無効とする審決が支持されている。

での処理の可能性もあるため、7 号の適用を避けたのか

本件において重視されている認定事実は、商標に関すもしれない。

る合意書・宣誓書の存在であるが、漢検においても、当

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第28号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2013年7月30日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

12