大野総合法律事務所

vol.68目

2023 年 7 月 31 日発行

C ontents

次

◦論

文

弁理士 津田知財業界における GPT 活用の可能性 理

1◦商 標 N e w s

最近の商標審査の動向

弁理士 大塚啓生

6◦海外 N e w s

中国における第5次商標法改正の動向について

弁理士 高櫻淳一

7◦特許 N e w s



弁理士 森田

裕

9

◦判



例

紹

介

11

論文
Thesis

知財業界における GPT 活用の可能性
弁理士

津田

理

２．GPT とは

１．はじめに

GPT について説明をする前に、まず簡単に AI について説明

2022 年 11 月に米国の OpenAI 社から「ChatGPT」が公をする。

開されて以降、世の中では連日のように AI に関するニュースがAI（人工知能）とは、一般に、人間と同じような知能を実現す

取り上げられ、現在では、第３次 AI ブームとも呼べるような状るシステムや技術のことをいう。ただし、AI の定義は定まって

況となっている。

おらず、AI の分類も専門家によって様々である。

すでにご自身の手で ChatGPT などの対話型 AI を使ってみたことがある方も多いのではないだろうか。試しに一度使ってみれ以下の図１は、AI の分類の説明図の一例であるが、AI には、

ばわかると思うが、チャット形式で入力した質問に対して、まる判断のためのルールを人が設定する「ルールベース」の技術が使で人間が答えているかのような自然な言葉づかいで回答が出力さわれるもの以外に、大量のデータを統計的に解析することによっれることに、筆者もたいへん驚かされた。

てルールを自動的に設定する「マシンラーニング（機械学習）」の技術が使われるものが含まれる。

今後、あらゆる業界で GPT が活用される未来がやってくる
ことは想像に難くない。本稿では、これから知財業界においてそして、マシンラーニング（機械学習）には、機械学習でラベ

GPT がどのように活用されるか、その可能性について筆者なり

ル付けをする基準や条件となる「特徴」を人間が設定する「狭義の考えを紹介したいと思う。

のマシンラーニング（狭義の機械学習）」のほかに、
マシン（機械）が特徴を自動的に設定することができる「ディープラーニング（深1

Oslaw News Letter vol.68（2023.7）
層学習）」が含まれる。

OpenAI 社によれば、
ChatGPT の学習は、
以下の３つのステップで行われる（下記の図３を参照）。
⑴ ステップ１：教師あり学習

図 1 AI の分類

データセットからサンプリングしたプロンプト（質問）に対して、ラベラー（人）が適切な回答を与えて、プロンプトと回答のデータセットを作成し、作成したデータセットを用いて、ChatGPT の学習モデルをファインチューニング（微調整）する。
⑵ 報酬モデルの学習
ステップ１で学習させた学習モデルの回答を複数サンプリ
ングし、
ラベラー（人）に回答の順位付け（どの回答が最も良い、どの回答が最も悪いなど）をしてもらい、順位付けされたデータを用いて報酬モデルを学習させる。
ディープラーニング（深層学習）では、人間の脳を模倣した⑶ 強化学習ニューラルネットワーク構造が採用されており、下記の図２のよステップ１で学習させた ChatGPT の学習モデルと、ステッ

うに、入力層からデータ（例えば、動物の写真）が入力されると、

プ２で学習させた報酬モデルを用いて、強化学習を行う。例え中間層で特徴（例えば、猫の特徴、犬の特徴、鳥の特徴…など）

ば、新しくサンプリングしたプロンプトに対して報酬値が最大が抽出され、出力層から最終的な結果（例えば、犬の写真）が出になるようなルートを探索して最適な回答を生成し、その回答力される。GPT では、ディープラーニング（深層学習）によるに対する報酬値をフィードバックすることでルートを改善する。

自然言語処理によって、高精度の対話が可能となっている。
図 3 ChatGPT の学習方法
図 2 ニュートラルネットワーク構造（参考：https://openai.com/research/instruction-following）

次 に GPT に つ い て 説 明 す る。GPT は「Generative Pretrained Transformer」の略であるが、この略語からもわかる
ように、GPT では、「トランスフォーマー（Transformer）」という学習モデルが使われている。
トランスフォーマーでは、
ニュー
ラルネットワークの中のどの情報をどのように使うかを学習することができる「セルフアテンション（自己注意）」という機構が、何層も重ねて使われている。
そ し て、GPT で は、 自 己 教 師 あ り 学 習 な ど で「 事 前 学 習（Pre-trained）」が行われている。例えば、ChatGPT では、事前学習によって Web 上の大量のデータを学習済みである。従来の AI 開発では、大量のデータを AI に学習させるプロセスが必要であったのに対して、ChatGPT では、事前学習させた学習モデルを使ってすぐにサービスを開発することが可能となる。
GPT は、事前学習させた学習モデルを使った生成（Generative）AI であるといえる。

2

大野総合法律事務所⑴ GPT はウソをつく
まず、GPT の出力はいつも正しいと限らない点に注意する必要がある。
上述したように、ChatGPT の学習モデルは、人間が答えているかのような自然な言葉づかいで、気分を害する表現を用いた回答を生成しないようにファインチューニング（微調整）されており、回答の良さ（文章の良さ）を評価する報酬モデルを学習させて、報酬値が最大になるように強化学習が行われている。
しかし、ChatGPT の学習モデルは、正しい情報を出力する
ようにファインチューニング（微調整）されておらず、また、
正しい情報を出力するように報酬モデルの学習や強化学習も行われていない。しかも、事前学習する Web 上のデータには、正しくない情報が含まれている。このように、ChatGPT は、ユーザが入力したプロンプト（質問）に対して、正しい情報を
ChatGPT では、「教師あり学習」「報酬モデル」「強化学習」

回答として出力するようには、作られていないのである。

を組み合わせることによって、まるで人間が答えているかのようビジネスで GPT を活用する場合には、GPT から出力されな自然な言葉づかいで回答が出力することが可能となっている。

た情報が正しいか否かの「ファクトチェック」を行う必要があ

例えば、会話データを用いて学習モデルをファインチューニン

る。

グ（微調整）することで、自然な言葉づかいでの回答を生成することが可能となっている。また、気分を害する表現を用いた回答⑵ 最新の情報には対応できないを生成しないように学習モデルがファインチューニング
（微調整）
されている。さらに、回答の良さ（文章の良さ）を評価する報酬

次に、GPT は最新の情報に対応できない点に注意する必要がある。

モデルを学習させて、報酬値が最大になるように強化学習が行わ

試しに、ChatGPT に次のような質問を入力したところ、以れている。

下のような回答が出力された。
（質問）

また、GPT の驚くべき性能は、大規模なデータで事前学習さ「昨日のプロ野球の結果は？」れた学習モデル、いわゆる「大規模言語モデル」であることに（回答）も起因する。GPT-3 の学習モデルの容量は、1750 億個のパラ「申し訳ありませんが、私はリアルタイムのスポーツ結果

メータ数で、45 テラバイトもの大規模なデータ（Web 上のデーを提供することはできません。私の知識は 2021 年 9タ）で事前学習されている。学習モデルの容量は、GPT のよう月までのものですので、現在のプロ野球の試合結果につな生成 AI の性能を示す指標となり得る。一説によれば、GPT-4

いては把握していません。最新のプロ野球の試合結果をの学習モデルの容量は 4 兆個のパラメータ数とも言われており、知りたい場合は、スポーツニュースやオンラインのス

そのポテンシャルの高さが想像できる。

ポーツ情報サイトをご利用いただくか、テレビやラジオ

GPT-4 の性能については、2023 年 1 月、米国の法科大学院のスポーツ番組をチェックすることをおすすめします。
」

卒業生が受ける司法試験の問題を回答させたところ、ChatGPT（GPT-3.5）の成績は受験生の下位 10% に相当するものだった

先に説明したように、ChatGPT では、事前学習によってのに対し、GPT-4 の成績は受験生のほぼ上位 10% に相当する

Web 上の大量のデータを学習済みであるため、事前学習させものだったという報道があったことも記憶に新しい。

た学習モデルを使ってすぐにサービスを開発することが可能

今後、GPT の学習モデルのさらなる大容量化が予測される。

である。
し か し、 そ の 事 前 学 習 が 行 わ れ た 時 点 以 降（ 上 記 のChatGPT の例の場合では 2021 年 10 月以降）の情報につ

３．ビジネスでの GPT の活用

いては学習されておらず、それらの情報は、生成される回答（出

現在でも、すでに様々なビジネスで GPT を活用することが検力）には反映されないのである。

討されている。ただし、GPT をビジネスで活用する場合には、ビジネスで GPT を活用した場合に、最新の情報を含むよう

GPT の特性を十分に考慮する必要があり、例えば、以下のような回答を生成することが求められるときには、GPT で生成さな点には留意すべきであると考える。

れた回答を最新の情報を用いて修正したり、最新の情報に置換したりするなどの処理が必要になる。

3

Oslaw News Letter vol.68（2023.7）⑶ 秘密情報の入力は避けるスを実現するためのビジネスモデル）が生まれる可能性が高い。

GPT に秘密情報を入力するのも避けるべきである。

しかし、そのような新しいビジネスモデルが生まれた場合でOpenAI 社の公式ウェブサイトのプライバシーポリシー もあっても、そのビジネスに専用の GPT を単にそのまま使うだけ明記されているが、ChatGPT に入力した情報は、サービスののシステムの場合（例えば、単に、ユーザからの入力を GPT に機能を改善するためなどに利用されることがある。

質問として入力し、GPT で生成された回答をユーザに出力する

1

農林水産省も、業務効率化のために ChatGPT を活用する場合）には、特許を取得できる可能性は低いように思う。

方針を表明したが、秘密情報が外部に漏れる懸念もあるため、すでに公表済みの情報のみを扱うこととしている 2。

一方、ユーザからの入力に対して何らかの前処理を行ってからビジネスで GPT を活用した場合にも、秘密情報が入力され

GPT に質問として入力する場合や、GPT で生成された回答にるのを防止する仕組みが必要となる。

何らかの後処理を行ってからユーザに出力する場合には、特許を取得できる可能性があると考えられる。

⑷ 生成された回答の権利侵害のリスク
GPT には、第三者の著作権を侵害するリスクの問題もある。

図 4 前処理と後処理

著作権を侵害する場面としては、「AI 開発や学習段階」と「生成・利用段階」が想定される。例えば、AI 開発や学習段階では、他人の著作物を学習用データとして収集・複製し、学習用
データセットを作成したり、データセットを学習に利用したりして、AI 開発を行う際のリスクが想定される。一方、生成・利用段階では、AI を利用して画像等を生成したり、生成した

例えば、上記で説明した GPT の特性との関係でいえば、GPT

画像等をアップロードして公表したり、生成した画像等の複製

は「ウソをつく」ため、GPT で生成された回答に対して、その物を販売したりする際のリスクが想定される。

情報が正しいか否かの「ファクトチェック」を行うような後処理をする場合には、その「後処理」について特許性が認められる可

内閣府の AI 戦略チームでも、上記のリスクについて検討さ能性がある。

れており、AI 開発や学習段階においては、原則として著作権者の許諾なく利用することが可能であるが、必要と認められる

また、GPT の「最新の情報には対応できない」という特性を限度を超える場合や著作権者の利益を不当に害することとな考慮して、GPT で生成された回答を最新の情報を用いて修正しる場合には、この限りでないとされている。また、生成・利用たり、最新の情報に置換したりするなどの後処理をする場合には、段階では、著作権侵害の判断は、通常の著作権侵害と同様であ

その「後処理」について特許性が認められる可能性がある。同様るとされ、既存の画像等（著作物）との類似性や依拠性が認めに、「生成された回答の権利侵害のリスク」を考慮して、GPT でられれば、著作権者は権利行使が可能であるほか、刑事罰の対生成された情報が第三者の著作権を侵害するおそれがないかを確象にもなるとされている 。

認する後処理をする場合も、その「後処理」について特許性が認

3

ビジネスで GPT を活用した場合でも、生成された情報が第められる可能性がある。

三者の著作権を侵害するおそれがないか、十分に確認する必さらに、GPT への「秘密情報の入力は避ける」ため、ユーザ要がある。例えば、GPT を用いて Web 記事を生成したり、からの入力に対して秘密情報が入力されるのを防止するための前GPT を用いてプログラミングをしたりするビジネスを行う場

処理をする場合には、その「前処理」について特許性が認められ合には、特に注意が必要である。

る可能性がある。
また、GPT には、「複数の質問を連続して入力することで、よ４．GPT を活用したビジネスモデル特許

り具体的な回答を得ることができる」特性がある。したがって、

GPT を活用したビジネスモデル（システム）について、特許

GPT で生成された回答に基づいて重ねて質問するようなフィーを取得できる可能性はあるだろうか。

ドバック処理をする場合には、その処理について特許性が認めら

今後、GPT の学習モデルがさらに大容量化された場合、これれる可能性がある。

まで不可能だった専門的な業務を GPT に代行させることも可能になるだろう。特に、あるビジネスの目的に特化した学習をさ

さらに、GPT には、「回答するための前提となる立場や条件をせて、そのビジネスに専用の GPT を作ることができれば、その与えることで、ユーザが意図する回答を出力させることができる」

GPT を活用してこれまでにない新しいビジネス（やそのビジネ特性がある。

〈脚注〉 https://openai.com/policies/privacy-policy
2
https://www.maff.go.jp/j/press-conf/230418.html
3
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
14

大野総合法律事務所

2023 年 5 月、東京大学で、GPT-4 を裁判官とした模擬裁

GPT には「最新の情報には対応できない」という特性があるため、判 が開かれた。GPT-4 には「直前の入力内容に回答が引きず最新の技術情報や知財情報には対応できない可能性がある。さらられる」という特性があるため、AI 裁判官に、通常の刑事裁判に、GPT への「秘密情報の入力は避ける」ため、特許明細書のの実務どおり「検察官（論告・求刑）→被告人（最終弁論・陳述）」

下書きをするのに利用することはできない。

4の順でプロンプトを入力した場合には、被告人の入力（直前の入したがって、すべての知財業務で GPT を利用することは難し力）に回答が引きずられ、無罪の判決がでてしまい、逆に、「被

いが、一部の知財業務を GPT に代行させる、つまり、GPT を

告人→検察官」の順でプロンプトを入力すると、検察官の入力（直補助的なツールとして利用することは、そう遠くない未来で当た前の入力）に回答が引きずられ、有罪の判決がでてしまうというり前になっているように思う。

問題があった。

なお、筆者も ChatGPT を補助的なツールとして利用し、本そこで、AI 裁判官を３名とし、１人目の AI 裁判官には検察官

稿のタイトル案を考えてもらった。

の論告・求刑だけを入力して、検察官寄りの役割を与え、２人目の AI 裁判官には被告人の最終弁論・陳述だけを入力して、被告

６．おわりに人寄りの役割を与え、３人目の AI 裁判官には、１人目と２人目の AI 裁判官の調整役という役割を与えて、３名の AI 裁判官でChatGPT の登場を契機として、AI の新しい時代が到来した

合議させるという方法をとるという工夫を行ったとのことであるといえる。GPT が秘めている可能性は計り知れないものがあり、（下記の図５参照）。

今後のビジネスや業務に与える影響は極めて大きいと考えられこのように、GPT に役割を与えるという前処理を行ってから、ユーザからの入力に対して GPT に回答を生成させる場合には、る。
その一方で、GPT などの生成 AI については、世界でも規制の声が高まっている。今後、国際ルール作りが進むにつれて、その「前処理」について特許性が認められる可能性がある。

GPT で何ができて／何ができないのかが、徐々に明らかになっていくはずである。
日本での法規制の動向にも注目が必要である。

図 5 AI 裁判

なお、特許性が認められる可能性がある場合についての私見は、あくまで一般論として述べたものなので、個別の発明の特許性については、弁理士とよくご相談頂きたい。

５．知財業務での GPT の活用
GPT は、今後、知財業務でも活用されることが予想される。
例えば、知財業務に特化した学習をさせて、専用の GPT を作ることができれば、GPT に業務の一部を代行させることができる可能性がある。
ま た、 そ の よ う な 専 用 の GPT で な く て も、 汎 用 の GPT（OpenAI 社 の GPT-4、Google 社 の Bard、Microsoft 社 のBing など）を利用して、知財業務の一部を行うことも考えられる。
しかし、繰り返しになるが、GPT は「ウソをつく」という特性があるため、GPT で生成された回答に対して、その情報が正しいか否かの「ファクトチェック」の作業は不可欠である。また、
〈脚
4

注〉 

https://www.aimocktrial.com/

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.68（2023.7）

Trademark News

最近の商標審査の動向
弁理士

啓生ていたこともあり、当該改訂の運用に時間を要したと推察される。その間も、前掲のユーザー評価調査報告書では、毎年のよ
うに識別力の判断基準の厳格化を求める声があったため、いよいよ当該改訂が運用され始めたのではないだろうか。
令和 4 年度のユーザー調査報告書では、「直接的な商品の説
明ではなくても、その商品の品質や用途等を十分に想起させるものについては 3 条を適用するなど、識別性の審査が以前より厳しくなっているのは良い傾向であると感じる。」、「識別性の判断は厳しくなっている感覚はあるが、商品分野によっては依然として判断が緩いと感じる。」等、実際に審査が厳しくなったとする意見が増えている 5。こうしたユーザーの声を聞いても、識別力に関する判断が厳格化していることは確かなようである。
このような状況ではあるが、だからといって識別力がグレーな商標の出願を簡単に諦める必要はないと考える。拒絶されたとしても、これまでと同様に意見書による反論で覆る余地は残されており、むしろ弁理士としては、腕の見せ所があるとも言える。ただし、今後は、現実に使用されていない商標であっても識別力が認められない場合があることに留意しつつ、実務に取り組む必要がある。

１．はじめに最近の商標実務において、特許庁の審査が厳しくなったと感じている方はいないだろうか。審査を厳しくしていると特許庁は公表していないが、筆者の周りでは特に識別力の判断が厳しくなっているという声を聞くことがある。筆者自身も、識別力に関する拒絶理由通知書を検討すると、審査が厳しくなったよ
うに感じることがある。
そこで、本稿では、実際に審査における識別力の判断が厳しくなったのか、簡単に検討したい。また、併せて、最近の商標審査における変更点を紹介する。

２．審査における識別力の判断について識別力の審査に関しては、以前より特許庁の判断が緩いという指摘があった。「平成 29 年度商標審査の質についてのユー
ザー評価調査報告書」では、「識別性の判断」に関するコメン
ト数が最も多く、「識別性が無い又は弱いと思われる商標でも、全く同一の使用例がないというだけで登録になっている例が散見される」や、「識別力の弱い商標は、登録しないほうが業界のためになるのではないか」等、商標法 3 条の識別力の審査を厳しくして欲しいという意見が多数寄せられており 1、翌年の同報告書でも同じようなコメントが多く見られた 2。
そこで、特許庁では、平成 31 年 1 月 30 日付施行で審査基準を改訂している（改訂第 14 版）。具体的には、商標法 3条 1 項 3 号の基準において、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨を記載し、併せて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記した 3。使用の事実がない場合でも識別力が否定され得ることは最高裁でも判示されており、GEORGIA 事件（最高裁昭和61 年 1 月 23 日第一小法廷判決）では「必ずしも当該指定商
品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されるであろうと一般に認識されることをもって足りる」とされている。そして、その後の高裁においても、必ずしも商標が使用された事実は必要としないと判示されている実情があった。
当該改訂は、前掲の最高裁判決を参考に 4、審査上も、現に市場において使用されていない語であっても識別力の判断に影響しないことを明らかにした。
この点、審査基準の改訂は約 4 年前に施行されており、今になって審査が厳しくなったこととはつながりが薄いようにも思えるが、おそらく商標の出願件数の増加によって審査が滞っ〈脚

大塚

３．審査の変更点（ファストトラック審査の休止）
ファストトラック審査とは、商標出願に係る指定商品役務の記載が、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載されている商品役務のみを指定している場合に、通常の審査期間よりも短い期間で審査する特許庁の運用である。このような記載の場合、指定商品役務の適否について審査する必要がないため、審査負担は軽減される。近年、商標の出願件数が増加したことに伴い審査期間が長期化していたことから、令和２年頃から特許庁が推奨していた出願方法である。
この度、令和５年３月３１日付で、特許庁はファストトラッ
ク審査の休止を発表した 6。任期付商標審査官補の増員等により、審査期間の短縮が実現できたことがその理由であり、令和５年４月１日以降の出願に適用される。「類似商品・役務審査基準」等に縛られずに指定商品役務を記載できることはユーザーにとって有益であり、この運用休止は歓迎したい。
なお、再開時期は未定となっていて、再開する場合には、特許庁ウェブサイト等で事前にお知らせするとされているので、商標出願が大幅に増える等、状況が変われば再開される可能性はあると思われる。

注〉 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/h29-shohyo/houkokusyo.pdf
2
https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2018-shohyo/2018-shohyo-report.pdf
3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/14th_kaitei_h31.html
4
産 業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会 第 25 回商標審査基準ワーキンググループ議事録 参照（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyokouzou/shousai/shohyo_wg/document/index/new25_gjiroku.pdf）
5
https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2022-shohyo/2022-shohyo.pdf
6
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html
1

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.68（2023.7）

Overseas News

中国における第 5 次商標法改正の動向について弁理士

高櫻淳一

ピークとなる 945 万件に達した 5。また、2021 年の世界

１．はじめにの権利存続中の商標登録は推定 7,370 万件あるのに対して、中国の商標法の第 5 次改正がなされようとしている。第中国が半数以上の 3,720 万件を占めており 6、中国の商標

4 次改正の施行が 2019 年であるから、わずか 3 年ほどで登録の出願・登録の件数はある種のバブルというべき水準に改正に向けての検討が本格化している。2023 年 1 月 13ある。第 4 次商標法改正の効果が限定的であったため、第日に中華人民共和国商標法改正草案 ( 意見募集稿 ) が公開さ

5 次改正にて抜本的な改正が行われることとなった。現行商

れ、既にパブリックコメントが実施されて広く意見が求めら

標法が 73 条であるのに対し、意見募集稿は 101 条から構れた 1。大幅な改正であるため、施行されるまでに数年要す成されている。

ると思われる。

３．第 5 次改正の主な改正事項

２．第 4 次改正と第 5 次改正の背景

意見募集稿で提案されている制度等の主な改正事項として、以下の 5 つがある 7。

現行法である第 4 次改正商標法の主な改正事項は、①使用を目的としない悪意の商標登録出願を排除するために、商⑴

悪意による商標登録の規制

標法第 4 条において、「使用を目的としない悪意による商標⑵

重複登録禁止の基本原則の確立

登録出願は拒絶するべきである」という文言を追加して、第⑶

商標審査審理手続の最適化

４条違反を異議申立て理由、無効理由としたことと、②商標⑷

商標の使用義務の強化

権侵害に対する処罰の強化のために、懲罰的賠償額及び法定⑸

商標代理機構の監督管理の強化

賠償額の上限を引き上げたことである 2。
①の背景として、中国の商標登録出願の件数は増加の一途

特に①使用を目的としない悪意の商標登録出願の排除を目を辿っており、区分数ベースで 2010 年に 100 万件を超え、的としたものは⑴及び⑷であり、さらに⑴は知的財産権保護2017 年には 500 万件を超えて、前年比５割超の急激な伸強化の流れにも対応したものである。なお、専利（特許）とびをみせたことが挙げられる。

異なり単に登録制である中国の商標代理機構の数は 2017

これに対し、国家知識産権局は、2017 年の急激な出願

年には約 3 万社であったものが、2021 年には 6 万社超との急激な伸びを冒認出願、商標のストック行為のような使用倍増している。これも出願数の急増に拍車をかけた要因ともを目的としない悪意による商標登録出願の顕在化ととらえ考えられるので、⑸が改正事項に含まれている。
以下に、重要と思われる⑴及び⑷についてコメントしたい。

て、2019 年の第 4 次商標法改正で第 4 条の改正を行った。
②は知的財産権保護強化の流れを受けての対応である。知⑴的財産権を国家戦略に掲げた 2020 年までの基本方針であ

悪意による商標登録の規制

る 2008 年「 国 家 知 識 産 権 戦 略 綱 要 」 に 続 く、2021 年ｱ） 悪意の商標登録出願に係る個別の規定を追加し、悪意

9 月に公表された次の「知識産権強国建設綱要（2021 ～の商標出願に該当する具体的な状況を明確化した（第2035 年）」では、知的財産権保護強化がキーワードとして

22 条）。

随所に散りばめられた内容になっている 3、4。2020 年 11
月 30 日、習近平総書記が「中共中央政治局第 25 回集団学

 下記の悪意の商標出願の類型が列挙されている。このよ習会」において、知的財産権保護の任務の強化をテーマとし

うに悪意の商標出願についてある程度具体的に規定するこて取り上げたことに対応している。

とは世界的にみて珍しいと思われる。

2019 年施行第 4 次商標法改正によっても、2020 年、①

2021 年と出願件数は 900 万件を超えて、2021 年には〈脚

使用を目的とせず、大量に商標登録出願をし、商標登注〉 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20230113_4_jp.pdf
2
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18328/
3
https://www.iti.or.jp/kikan126/126maie.pdf
4
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/gov/20210923_jp.pdf
5
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_webinar_wjo_2023_2/wipo_webinar_wjo_2023_2_1.pdf
6
https://www.wipo.int/pressroom/ja/articles/2022/article_0013.html
7
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/report_20230117.pdf
1

7Oslaw News Letter vol.68（2023.7）
録秩序を乱すことの商標出願の類型には、使用を目的とせず大量登録かつ秩序②

欺瞞又は他の不正な手段により商標登録出願することを乱すことが規定されているので、悪意とは異なる防護目的③

国益、社会公共利益を損なう、又はその他の重大な悪の出願であっても、溜め込み商標に該当するものとして制限

影響を及ぼす商標を登録出願することされる可能性がある。なお、2022 年 1 月 1 日施行の商標

この法律の第 18 条、第 19 条、第 23 条の規定に違審査審理指南には、商標法第 4 条の使用を目的としない悪反して、故意に他人の合法的権利又は権益を害し、又意商標とは、大量に商標登録し、商標登録の秩序を乱す出願は不正な利益を図ることと記載されており、既に意見募集稿の第 22 条の規定と同様

その他の悪意の商標登録出願行為の内容になっている 8。

④⑤

また、意見募集稿の第 5 条によって、出願人・権利者にｲ） 悪意による商標登録に係る民事賠償責任を明確化した

対し商標の使用又は使用の約束が求められ、使用義務強化を（第 83 条）。

規定した第 61 条によって、登録後 5 年後に使用状況説明書を提出する必要がある。これは米国の使用宣誓書に近いも

 中国における冒認出願が後を絶たない根本的な原因は、のと思われる。提出が必要な使用証拠等は、区分単位である

冒認出願等によって正当権利者に多大な損害を与えるのにか類似群単位であるかが不明であるが、類似群単位であった対して、冒認を行った側のペナルティが過少であったため、場合は権利者にとって大きな負担になるだろう。そして、使

結局早い者勝ちになる状況が続いていたことが影響したと

用状況説明書を提出しなかった場合や、ランダムに一定確率考えられる。本規定によって、民事賠償責任が明確化されで行われる抜き取り検査が実施された際に、使用証拠等が虚ることで、冒認商標の高額な買取りを迫る妨害行為等の実偽と判断された場合には、登録が取り消される。

損害が生じる場合のみならず、悪意による商標登録行為を

意見募集稿の第 61 条で「使用状況の説明」が求められる阻止するための合理的支出、例えば冒認出願による登録のことになると、従来冒認商標対策として行われてきた広範な異議・無効審判に係る弁護士費用についても賠償を求める

防護的登録を今後も継続できるかは不明であり、戦略の大幅ことができる可能性がある。

な見直しを迫られる可能性がある。今後、出願人は、国家知識産権局の出願数抑制の方針に則って、従来の広範な防護的ｳ） 悪意による商標登録出願に対する罰金額を引き上げた出願によって冒認商標対策をするのではなく、原則的には使（第 67 条）。

用する適切な範囲での権利化が求められる。その上で、冒認商標の強制移転制度が創設され、冒認商標に対する民事賠償

 悪意出願人への行政罰である過料が現行法では上限が 1

責任が明確化されたり、罰則等が引き上げられたりすること万元だったものが、5 万元に引き上げられ、情状が深刻でによって、正当権利者を保護するための新たな環境が整備さある場合は上限 25 万元の過料が課される可能性がある。

れることになる。

また、違法所得については没収されると規定されている。

なお、意見募集稿の第 61 条によって、会社倒産等で権利者不在となったいわゆるゾンビ商標 9 が 10 年待たずして自ｴ） 悪意による登録商標の強制移転制度を導入した（第然に 5 年で整理されることになるため、悪意出願以外の不45 条～第 47 条）。

使用商標を減少させる効果も見込める。

第 4 次改正で冒認出願等の商標法第４条違反が、異議・

４．まとめ

無効理由に該当するように変わったが、本改正では、一定条件の下、無効審判中に移転請求を求める選択をすること

商標法第 5 次改正は、冒認商標の問題とそれに関連するができるようになる。これによって、正当権利者は別途出と思われる商標登録出願数の異常な増加への対処と知的財産願をする必要がなくなる場合もあるので、出願数の抑制に権保護強化の国家戦略を実現するためのものである。使用義寄与する可能性がある。

務の強化により、冒認商標対策としてとりあえずの防護的な登録をしておけば良いという従来の考え方を転換する必要⑷

商標の使用義務の強化があると思われる。出願人は、登録から 5 年後の使用証拠、商標登録後 5 年以内に、商標の使用状況を自発的に説明

不使用の正当理由等の証拠提出することを見据えて早めに準する仕組みを確立し、使用状況や不使用に係る正当な理由が備を進めておいた方が良い。改正されても施行までにまだ数説明されない場合には当該登録商標を放棄したものとみな年の猶予があると見込まれるので、商標とその指定商品役務

し、説明された内容が真実でない場合には当該商標を取り消について、使用中又は確実に使用するものと使用予定又は防すことができる制度が提案されている（第 61 条）。

護目的のものに分けて、今後はより細かく商標管理を行っていく必要がある。

現行の商標法第 4 条では使用を目的とせず悪意があることが溜め込み商標とされたが、意見募集稿の第 22 条の悪意
〈脚
8
9

注〉 

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/51f48c0232133622d686d7eeec227399.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20230113_3_jp.pdf

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.68（2023.7）

Patent Intro

弁理士

Q

３

開発技術について、特許保護するか、秘匿化するかを検討する際に参考となる判断基準を

森田裕

秘匿化の特徴を生かした発明の保護

秘匿化の最大の特徴は、他社が独立して思いつかない限

教えてください。

り、永続的にその技術を独占することが可能である点です。
仮に、このような技術について特許出願をして保護を求めよ１

うとすると、1 年半で公開され、模倣を誘発する上に、仮はじめにに首尾よく権利化に成功したとしても、権利化に成功した国

特許保護と秘匿化は、組み合わせて用いることでその真においてしか保護ができず、また、権利化に成功した国でも価を発揮します。
特許保護と秘匿化を組み合わせるためには、２０年間を上限とした保護が認められるに過ぎないので、出特許保護の特性と秘匿化の特性をよく理解しておくことが大願人には却って不利であると思われます。また、権利化でき切です。この特性に基づけば、誰かがすぐに思い付くようなる範囲は、公開した発明のうち、特許要件のすべてを充足す

発明は、特許保護に適しており、誰も思い付かないような発る狭い部分のみです。そのため、仮に権利化に成功したとし明は、秘匿化に適していることが分かります。保護したい開ても公開した発明から模倣を誘発したり、公開した発明がヒ

発技術について、特許保護するレイヤー（すぐ思い付く発明ントとなって他社の開発を後押ししたりする結果となる可能に対して有効）と秘匿化するレイヤー（思い付かない発明に性もあるのです。したがって、絶対に自社以外は思いつかな

対して有効）に分けて整理し、特許保護と秘匿化により１つ

い発明は、特許保護を求めるよりは、秘匿化することにメリッの開発技術を重層的に保護するようにするとよいでしょう。

トがあると考えられます。

２

４

特許保護と秘匿化の特徴

特許保護の特徴を生かした発明の保護

特許保護の特徴を整理すると、特許化は、新しい発明を次に、特許保護に適した発明を考えてみましょう。出願

公開する代わりに、国に対してその技術の独占を求めるもの

から２０年間保護されることを考慮すると、２０年以内にはです。特許制度においては、新しい発明は、出願から１年６

誰かが思い付くような発明でなければ、公開してまで特許保月後に出願公開されることになりますが（なお、安全保障上護を求める意味はないと考えられます。１つの極端な仮定との理由により発明が非公開となる制度が今後施行される予定

して、明日誰かが思い付くような発明を今日特許出願したとです。
）、特許要件を満たす発明に限って、かつ、一定の期間しましょう。そうすると、誰かが明日思い付くにもかかわら（出願から 20 年間であり、医薬品の場合は 25 年間まで延ず、その誰かが最大で２０年間もその発明を実施できない状

長が可能）に限って独占権を与えられるという制約がありま態を作りだせるのです。このように考えると、誰かがすぐにす。

思い付くような発明について特許保護を求めることが特許制

これに対して、秘匿化は、公開しないことにより、他社度をより効果的に活用する道であると言えます。

がその発明や技術を模倣できない状態を作り出すものです。
単に、他社が知り得ないことおよび独立して生み出し得ない

また、誰もがすぐに思い付くような発明は、公開のデメことを根拠として技術の独占を狙うものであり、仮に、秘匿リットが少ないと考えられます。
発明を出願して公開しても、化した発明を他社が独自に見出してしまった場合には、その秘匿化しても、いずれ誰もが思い付いてしまうため、公開自実施を止める手段はなく、実施を許す結果となる上に、その体がさほどデメリットにならなくなるためです。特に、１年他社が特許出願をしてしまった場合には、こちらが特許によ半以内に「誰もが思い付く発明」は公開のデメリットがありり実施できなくなります。

ません。したがって、誰かがまたは誰もがすぐに思い付く発
明を先んじて権利化することが戦略上重要です。

9Oslaw News Letter vol.68（2023.7）
すなわち、戦略上、権利行使に向くか否かは、特許化を５するか秘匿化をするかを検討する上でクリティカルなポイン

特許保護と秘匿化の特徴を生かした戦略化

トではなく、むしろ、すぐに思い付くか否かが、特許化をす

このような特許保護と秘匿化の特徴から、誰かがまたはるか秘匿化をするかの判断において重視すべきポイントとな

誰もがすぐに思い付く発明は、特許保護に適しており、誰もります。

思い付かないような発明は、秘匿化に適しています。

７
６

権利行使に向かない発明の保護との関連

特許保護と秘匿化を組み合わせた技術保護
戦略

開発技術には、他社がすぐに思い付くであろう発明部分

特許制度では、権利行使に向く発明と権利行使に向かなと、他社にすぐには思い付かれないであろう（または長期間

い発明が生じることが知られています。例えば、市場に流通思い付かれないであろう）
発明部分とが存在すると思います。

する製品等の発明の場合には、流通した製品等を分析すれば、そのため、保護したい開発技術について、特許保護するレイ

特許発明の技術的範囲に含まれ、特許を侵害するのかが容易

ヤーと秘匿化するレイヤーとを分けて整理し、特許保護と秘に分かることがあります。このような製品等に向けられた特匿化を組み合わせて開発技術を重層的に保護することが有益

許は、権利行使に向く発明です。これに対して、製品の製造です。特許出願の際には、仮に公開された自社特許を分析さ方法の発明であって、市場に流通する製品を分析してもそのれても、自社製品やサービスを容易に真似できないように出製造方法まで明らかにできない場合には、特許を侵害してい願内容を検討するようにしましょう。

るのかが不明であり、権利行使に向くとはいえません。単純方法の発明も同様です。

技術水準が向上するにつれて、他社にすぐに思い付かれる部分が増えていくことになります。したがって、開発技術

そのため、一般的には、権利行使に向く発明を特許保護し、を保護する場合には、そのときの技術水準を考慮しつつ、他権利行使に向かない発明は秘匿化するといったことも、１つ社にすぐに思い付かれそうな部分を切り取って出願をしていの判断基準になっているように思われます。しかしながら、く戦略は有効です。いずれの部分を特許保護し、いずれの部

この整理で本当によいのかは疑問です。上述のように、誰か分を秘匿化するかは、時間経過と共に変わりうるため、そのがすぐ思い付く発明は、場合によって、他社が特許出願をしときの状況を見極めながら、特許保護と秘匿化のリバランスてしまうと、自社が実施できなくなるリスクが生じるためでをするようにするとよいでしょう。

す。権利行使に向かない発明であっても、むしろ先んじて特許出願をすることが優位性確保のためには必要となります。

特許化と秘匿化の区別は非常に難しく、正解のない世界

補足ですが、権利行使に向かない発明であっても、証拠収集です。他社が思い付くかどうかを予想する賭けの要素と付き手続が充実した国では権利行使が可能かも知れませんし、日合い続ける必要があるためです。弁護士・弁理士等の知財専本でも証拠収集手続の拡充が行われる方向にあり、将来的に門家に十分に相談した上で、特許化するか秘匿化するかを自は権利行使が可能になるかも知れません。そうすると、権利らの責任で決定するようにしていただけるようお願いいたし行使への向き不向きとは関係なく、誰かが明日思い付く発明ます。

はいち早く特許出願を完了させることが必要であると考えられます。
整理すると、表１のようになります。
他社がすぐに思い付く

他社が容易に思い付かない

権利行使に向く（製品が市場に流通す 特許出願が有利る等）秘匿化が有利
（最も早い公開の直前に特許出願をする）

権利行使に向かない（発明実施を検知でき 特許出願が有利ない場合など）秘匿化が有利表１．特許出願をするか秘匿化するかの判断基準の例

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特明細書中に記載される発明の効果等に基づく発明の課題の認定 知財高裁令和 4 年 9 月 29 日判決（令和 4 年（ネ）第 10029 号 特許権に基づく損害賠償請求控訴事件）＞＞請求棄却

本件は、発明の名称を「角栓除去用液状クレンジング剤」

法 36 条 6 項 1 号に違反するものであり、特許無効審判にとする特許第 6271790 号の特許権者である控訴人が、被より無効にされるべきものと認められるから、同法 104 条

控訴人に対し、被控訴人の製品が本件特許の発明の技術的範の 3 第 1 項の規定により、本件特許権を行使することがで囲に属し、被控訴人による被告製品の製造・販売が本件特許きないとして、控訴人（原告）の請求を棄却した。控訴人は、権の侵害に該当すると主張して、本件特許権侵害の不法行為

原判決を不服として、本件控訴を提起し、原審において発明に基づく損害賠償等の支払を求めた事案である。本件特許のの課題を認定する根拠とされた明細書の上記記載を削除する

明細書の【発明が解決しようとする課題】には「界面活性剤

訂正を主張し、再抗弁を試みたが、知財高裁は、明細書の上は、皮膚に負担をかけ、荒れ等を生じさせ得るため、界面活記記載が削除されたとしても、明細書には、本件発明の効果性剤を使用していないか、又は、界面活性剤の使用量が極少に関し、「本発明のタンパク質抽出剤は、界面活性剤等を含量である方法が求められていた。
」と記載されており、原審

まなくとも、優れたタンパク質抽出効果を奏する。したがっ（東京地方裁判所令和 4 年 2 月 18 日判決・令和 2 年（ワ）て、本発明のタンパク質抽出剤によれば、皮膚への負担を低

第 22071 号）は、本件特許の発明の課題を当該記載に基減しつつ、所望の洗浄効果が得られる。
」との記載があるこ

づいて、「界面活性剤を使用していないか又は界面活性剤のとに照らすと、本件発明の課題は、上記のとおり認めるのが使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化相当であるとして、サポート要件違反の判断を維持し、控訴粧品を提供することである」と認定した上で、本件発明は、人の請求を棄却した。

上記課題を解決できると認識することはできないとして特許

特充足論及び公然実施による無効 大阪地裁令和 5 年 1 月 31 日判決（平成 29 年 ( ワ ) 第 4178 号 特許権侵害行為差止等請求事件）＞＞請求棄却

本件は、発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする本足であると判断した。また被告が、本件特許 1 の出願日前

件特許 1 及び「製紙用弾性ベルト」とする本件特許 2 に基にベルトを納品した実績があったことを根拠に公然実施によづいて、原告が、被告が製造販売する「シュープレス用ベルる無効を主張したところ、原告は、ベルトが本件特許 1 の「外ト」及び「製紙用弾性ベルト」に対して差止請求等を求めた周面を構成するポリウレタンは、…ジメチルチオトルエンジ事案である。本件特許 2 の「前記排水溝の壁面の表面粗さ

アミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されていが、算術平均粗さ (Ra) で、2.0 μｍ以下であることを特徴る」という構成要件 1C を充足することを知るために、当時、とする」という構成要件 2B に関し、大阪地裁は、明細書中

硬化剤としてジメチルチオトルエンジアミンに着目し、これで表面粗さが 2.0 μｍ以下であるべき範囲や割合等についをわざわざ入手してサンプルとして分析機関に送付し、分析て限定を加える記載や表面粗さが 2.0 μｍを超えた場合でを依頼したとは到底いえないこと等を指摘して、当該ベルトあっても表面粗さが 2.0 μｍ以下である場合と同様の作用の外周面に硬化剤としてジメチルチオトルエンジアミンが含効果を奏する条件等に関する記載は見当たらないこと等を根有されていたことが特定できたとはいえない旨主張していた

拠に、構成要件 2B は、排水溝の全長にわたって、その壁面が、大阪地裁は当該原告の主張を排斥し、当該ベルトの納品の表面粗さが、算術平均粗さ (Ra) で、2.0 μｍ以下である

によって、不特定多数の者が知り得る状況で実施したものとことを要すると解するのが相当であるとし、被告製品が非充認められると判断し、公然実施による無効を認めた。

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Oslaw News Letter vol.68（2023.7）
商

大野総合法律事務所

単一の色彩のみからなる商標の識別力 知財高裁令和 5 年 1 月 24 日判決（令和 4 年（行ケ）第 10062 号 審決取消請求事件） >> 請求棄却

本件は、輪郭のない単一の色彩のみからなる商標について、いることが必要であり、さらに、特定人による当該商標の独

自他商品識別力の有無（3 条 1 項 3 号該当性）及び使用に占使用を認めることが公益上の見地からみても許容される事よる自他商品識別力獲得の有無（3 条 2 項該当性）につい情があることを要する」とした上で、原告商品の認知度を認て争われた事件である。知財高裁は、「一般に、商取引におめつつも、本願商標の近似色が広く使用されている実情を考

いては、商品の外装等の商品又は役務に関して付される色彩

慮すれば、本願商標のみならず原告商品に付された他の色彩は、商品又は役務のイメージ、美感等を高めるために多種多や文字と併せて需要者が出所を認識すると認めるのが相当で様なものの中から選択されて付されるものにすぎないから、あるとして、原告による本願商標の独占使用を認めることがそのようにして付された色彩が直ちに商品又は役務の出所を

公益上の見地からみて許容される事情があるか否かについて表示する機能を有するというものではない」とし、本願商標判断するまでもなく、本願商標は 3 条 2 項に規定する商標の近似色が無数に存在し、さらに筆記用具に関して広く使用には該当しないと判断した。なお、単一の色彩のみからなるされている実情を踏まえ、3 条 1 項 3 号に該当すると判断

商標については、これまでに本件を含め知財高裁判決が 5した。また、3 条 2 項該当性については、「当該商標が使用件出されているが（不動産ポータルサイト事件、油圧ショベをされた結果、特定の業務に係る商品又は役務であることをル（単色）事件、油圧ショベル（位置特定）事件、女性用ハ表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至り、そイヒール靴底事件）、いずれも自他商品役務識別力を欠くとの使用により自他商品識別力又は自他役務識別力を獲得してする拒絶審決が支持された。

商

Ｘ型十字の図形商標の類否 知財高裁令和 5 年 2 月 22 日判決（令和 4 年（行ケ）第 10095 号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消

つも、「これらの相違点は、上記の商標全体として需要者に訴訟である。図形商標の類否につき、審決は、「本願商標と与える印象、記憶、連想等における共通点に比較してささい

各引用商標とを比較すると、いずれも『Ｘ』型の十字形状がな点であ」るとして、審決と同様に共通点を重視して本願商

左側（反時計回り方向）に傾いた形で組み合わされた２本の標と各引用商標は類似すると判断した。その理由として、知帯からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、長辺が鋸歯状

財高裁は、「商標の類否判断は、対比する両商標を時と所をに表されている点、及び、『Ｘ』型の十字の交点から右下に異にして離隔的に観察する場合に混同を生じるかどうかも考伸びる部分が左上に伸びる部分よりも長くなっている点にお慮して行うべきであり、また、指定商品の需要者が通常有す

いて共通しており、かかる構成態様は、需要者に対して商品る注意力を基準として判断すべきであるところ、本願商標との出所識別標識として強い印象を与える識別力の強い部分と各引用商標の各指定商品は、いずれも、履物、運動用特殊靴認められる」として、類似すると判断していた。

等という日用品であるから、その需要者は一般消費者であっ知財高裁は、「本願商標は２本の帯を重なるように交差さて、取引の際に払われる注意力はさほど高いとはいえないし、せているのに対し、各引用商標は一体的に交差させている点、本願商標と各引用商標との間における、『Ｘ』型の十字の交及び本願商標は各帯状図形の、長辺輪郭線の内側にそれぞれ点から右下に伸びる部分と左上に伸びる部分との比率の差異

破線を有しているのに対し、各引用商標は輪郭線内に破線をは、それほど大きなものとはいえない。
」と判示した。

有さない点において、外観上の差異を有する」ことを認めつ

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第68号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2023年7月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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