大野総合法律事務所

vol.43目

C ontents

次
特許権侵害に対する権利行使 ―権利者複数の場合― 

弁護士 多田宏文

1◦商標 N e w s

人工知能（AI）の発展と商標実務 

弁理士 土生真之

6◦海外 N e w s

欧州知的財産制度における英国のEU脱退の影響 

弁護士 山口

裕司

7

◦特

許

入

門



弁理士 酒谷

誠一

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

特許権侵害に対する権利行使―権利者複数の場合―

弁護士

第１

多田

宏文

有している場合に、権利者が複数となる３。

序

本稿は、このような場合のそれぞれについて、どのような特許権者は、特許権の侵害者に対して、主に、差止（特許権利行使が可能かを検討したものである４。

法１００条１項）及び損害賠償（民法７０９条）を請求するこ

第２とができる１。そして、損害賠償を請求する場合には、特許法
１０２条１項から３項の推定規定の適用により、立証の負担が１軽減される。

 許権者が独占的通常実施権を設定し特ている場合５

差止請求の可否

以上は、権利者が単独の場合、すなわち、特許権者が特許特許権者は、独占的通常実施権を設定していても、侵害行権を単独で保有し、通常実施権や専用実施権を設定していない

為に対して、差止請求権を行使することができる（１００条１

場合には、そのまま当てはまる。

項）。一方、独占的通常実施権者は、特許権者に対する債権的しかし、権利者が複数の場合には、別途検討が必要となる。

権利を有するのみで、第三者に対する差止請求権は有しないと典型的には、特許権者が特許権に独占的通常実施権 、若しく

解されている６ ７。つまり、この場合、侵害者に対して差止をは専用実施権を設定している場合、又は複数の者が特許権を共請求できるのは特許権者のみとなる。

２

〈脚

注〉 

廃棄請求（特許法１００条２項）、不当利得返還請求（民法７０３条）も可能である。
非独占的通常実施権者は、差止請求権も損害賠償請求権も有さないため、ここでの検討から除外する。
３
その他に、特許権が信託された場合等も問題となり得るが、本項の対象からは除外する。
４
なお、本稿では、主に、複数の権利者が共同原告となる場合を想定している。
５
以下、特許法については法律名を省略する。
１
２

1

Oslaw News Letter vol.43
売等していることが必要であると解される。

そのため、独占的通常実施権の設定を受ける者としては、ライセンス契約において、特許権者に侵害差止の義務を負わせ なお、特許権者が海外で特許発明の実施品を製造し、る条項を入れることが望ましい。

日本には実施品を輸出しているに過ぎず、日本で特許発明の実施品又はその競合品を販売等しているとはい２

えない場合、同項の適用が否定されると考えられる。

損害賠償請求の可否

そのため、海外の企業が日本で損害賠償請求を行う場（１）権利行使の可否合には、注意を要する１２。

 特許権者は、独占的通常実施権を設定していても、侵害（ウ）独占的通常実施権者

行為によって損害を被っていれば、通常、侵害者の過失は推定され（１０３条）、不法行為に基づく損害賠償請求権（民 同項は独占的通常実施権者にも類推適用されるとい

法７０９条）を有する。また、通説 、裁判例 によれば、

うのが学説１３、裁判例１４の多数であり、かかる見解に独占的通常実施権者も、侵害行為によって損害を被っておよれば、独占的通常実施権者も、特許発明の実施品又、固有の損害はその競合品を販売等していれば、類推適用を受ける

８

り、侵害者の過失が認められるのであれば

９１０

賠償請求権が認められる。したがって、かかる見解によれことができる。

ば、両者とも損害賠償を請求することができる。

（エ）推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）（２）推定規定適用の有無

 特許権者と独占的通常実施権者が共に特許発明の実次の問題は、推定規定の適用の有無である。

施品又はその競合品を販売等している場合、どちらも

ア 推定規定の意義

１０２条１項の適用を受けることができる。このよう

 特許権侵害による損害（額）は立証が困難であるため、に、複数の権利者が同項の適用を受ける場合、どのよ

立証負担軽減のために１０２条１項から３項に、損害にうな関係となるか問題となる。

関する推定規定がおかれている。これらの推定規定の適 まず、特許権者と独占的通常実施権者は、それぞれ用を受けることができない場合には、損害賠償請求の実

自らの「単位数量当たりの利益額」、すなわち単位数量

効性が大幅に失われるため、推定規定の（類推）適用の有当たりの「限界利益額」を主張、立証することになる。

無や、推定規定が（類推）適用されるとして、複数の権利

限界利益額とは、一般に、権利者製品の販売価額から者間でどのような関係になるのかを把握することが極め

変動費を控除した金額である。

て重要である。

 その後の処理が問題であるが、それぞれの限界利益

イ 特許法１０２条１項適用の有無

額に、侵害品の譲渡数量を乗じたうえで、１０２条１項（ア）１０２条１項の内容

但書の「特許権者又は専用実施権者が販売することがで １０２条１項は、侵害品の譲渡数量に、権利者がそきないとする事情」が存在するとして、それぞれの実施の侵害の行為がなければ販売することができた物の単数量割合まで減額し、推定損害額を算定することが考位数量当たりの利益額を乗じて得た額を、権利者の実えられる１５。これは、単位数量当たりの限界利益額に施能力を超えない限度において、損害額と推定するも数量を乗じるという同項の算定方式に整合する方法でのである。すなわち、権利者側の利益額をベースに、あろう。

損害額を推定する規定である。

 ただし、これに加えて、実施料額についての調整が 裁判例及び学説上、同項の「販売することができた

必要である。すなわち、上記の計算では、独占的通常物」との要件に関連して、権利者が同項の適用を受ける

実施権者の限界利益額の算定に当たっては、独占的通ためには、権利者製品が特許発明の実施品でなければ常実施権者から特許権者に支払われるべき実施料が１６、ならないか、侵害品の競合品であれば足りるのか、立変動費として控除されているのが通常である。そして、場が分かれているが、競合品であれば足りるとの立場

この実施料は、特許権者の限界利益額にも反映されてが有力である。

いない。この部分が、推定から抜け落ちてしまってい１１（イ）特許権者〈脚るのである。したがって、独占的通常実施権者の実施

 そのため、特許権者が同項の適用を受けるためには、数量割合に相当する実施料額分については、特許権者

特許権者自身が特許発明の実施品又はその競合品を販は、侵害者に対して、不法行為に基づき、かかる実施注〉 

大阪地判昭和５９年４月２６日（無体集１６巻１号２７１頁）等
７
なお、特許権者の差止請求権を代位行使（民法４２３条）することができるという立場もあるが、詳述は避ける。
８
中山信弘編著『注解特許法上巻第３版』（青林書院、２０００年）１１１４頁（青柳昤子）、高部眞規子『実務詳説特許関係訴訟第２版』（金融財政事情研究会、２０１２年）１１６頁等
９
知財高判平成２１年３月１１日（判時２０４９号５０頁）等
10
独占的通常実施権者に、１０３条の過失推定規定が類推適用されるか否かについては、学説、裁判例が分かれている。前掲・中山編著１１３７～１１３８頁（青柳昤子）参照
11
中山信弘＝小泉直樹編著『新・注解特許法上巻』（青林書院、２０１１年）１５７１頁（飯田圭）、前掲・高部２４５頁等。
12
もっとも、この場合も１０２条２項及び３項の適用の余地はある。
13
前掲・中山＝小泉編１５６７頁（飯田圭）、前掲・高部２５１頁等
14
前掲・知財高判平成２１年３月１１日等。
15
特許権共有の場合について論じたものであるが、森義之「損害３」飯村＝設楽編『知的財産関係訴訟（リーガル・プログレッシブ・シリーズ３）』２４８頁が参考になる。除されないため、調整は不要であろう。
６2

大野総合法律事務所（イ）特許権者

料相当額の損害について賠償請求しうるものと考える。
 なお、権利者側の一個の実施品に、特許権者と独占 前記大合議判決によれば、特許権者は、特許発明を的通常実施権者両方の利益が含まれる場合１７、その実実施していなくとも、「侵害者による特許権侵害行為

施数量分については、それぞれの限界利益額に応じて、がなかったならば利益が得られたであろうという事

両者の各損害額が推定されるべきであろう。

情」１９が存在する場合には、同項の適用を受けることができるため、適用範囲は広くなる。

（オ）推定規定の適用関係（独占的通常実施権者のみが適（ウ）独占的通常実施権者用を受ける場合）
 独占的通常実施権者のみが特許発明の実施品又はそ １０２条２項は、独占的通常実施権者にも類推適用の競合品を販売等している場合、独占的通常実施権者されると解される２０。

のみが１０２条１項の類推適用を受けることができる（エ）推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）と解される。この場合、推定額から特許権者に支払わ 前記大合議判決によれば、多くの場合、特許権者もれるべき実施料額（または相当実施料額）を控除すべき独占的通常実施権者も、１０２条２項の（類推）適用をかについて、学説が分かれている。

受けることができることになろう。このように複数の しかし、１０２条１項の「利益」についての限界利益

権利者が同項の（類推）適用を受ける場合、どのような説によれば、実施料額は控除されることになると解さ関係になるのか問題となる。

れる。すなわち、前記のとおり、訴訟において１０２

 できるだけ侵害行為がなかった状態を回復するとい

条１項の適用を主張する権利者は、自らの「限界利益う観点から、まず、権利者間で利益額の分配について

額」すなわち権利者製品の販売価額から変動費を控除しの合意がある場合には、その分配割合によるべきであた金額を主張立証する必要がある。通常、実施料は変ると考える。そのような合意がない場合には、それぞ動費に含まれるため、推定損害額から、当然に実施料れの得ている利益総額の割合にしたがって割り付ける額が控除されることになると思われる。

のが妥当であろう２１。ここで実施数量割合ではなく利 ただし、実施料が売上げと連動しない固定費として益総額の割合を問題としているのは、１０２条２項が、支払われる場合には、限界利益額の算定において、実単位数量当たりの利益に数量を乗じるという同条１項

施料が控除されないものと解される。この場合、独占と異なり、利益を損害額と推定するものだからである。

的通常実施権者は、特許権侵害の有無にかかわらず特

そのうえで、独占的通常実施権者から特許権者に支払

許権者に対して実施料を支払う義務を負うから、推定われるべき実施料額分を調整すべきだと考える２２。

損害額から（相当）実施料額を控除すべきではないであ かかる結論を導く法律論としては、損害額の推定のろう。

一部覆滅が考えられるが、推定の一部覆滅の理論についてはいくつか法律上の問題点が指摘されている２３。

ウ 特許法１０２条２項適用の有無（オ）推定規定の適用関係（独占的通常実施権者のみが適（ア）１０２条２項の内容

用を受ける場合）

 １０２条２項は、侵害者が侵害行為により得た利益
額を、権利者の損害額と推定するものである。すなわ 例外的な場合であるが、特許権者が特許発明を実施

ち、侵害者の利益額をベースに、損害額を推定する規しておらず、かつ、実施料額が固定額であり、侵害行

定である。

為によって特許権者の利益が減少しない場合等には、

 従前、権利者が同項の適用を受けるためには、特許特許権者は同項の適用を受けることができず、独占的発明を実施している必要があるとの学説、裁判例が多

通常実施権者のみが（類推）適用を受けることになろう。

数であったが、知財高裁大合議判決平成２５年２月

エ 特許法１０２条３項適用の有無

１８１日（平成２４年（ネ）第１００１５号、「ごみ貯蔵器〈脚（ア）１０２条３項の内容

事件」）は、「侵害者による特許権侵害行為がなかった

 １０２条３項は、最低限の損害額として、権利者のならば利益が得られたであろうという事情」が権利者

実施の有無や権利者製品と侵害品との間の競合関係のに存在する場合には、特許発明を実施していなくとも有無にかかわらず、実施料相当額の賠償請求を認める

１０２条２項の適用が認められる旨を判示した。

規定であると解されている２４。

注〉 

なお、実施料を固定費として支払う場合もありうるが、ここでは変動費として支払う場合を念頭に置いている。固定費として支払う場合は、そもそも限界利益算定において控除されないため、調整は不要であろう。
17
特許権者が製造した実施品を、独占的通常実施権者が購入して再販売している場合等である。
18
従来の学説、裁判例については、前掲・中山＝小泉編１６３０頁以下（飯田圭）に詳しい。
19
どのような場合にこの事情が認められるかについて、裁判例の射程は必ずしも明らかではないが、侵害品の販売によって、独占的通常実施権者の売上げが落ち、特許権者が得られる実施料額が減少するのであれば、この事情が存在するといえる余地もある。
20
東京高判平成１６年４月２７日（平成１４年（ネ）第４４４８号）等。
21
特許権共有の場合について論じた前掲・森２４８頁が参考になる。
22
実施料が固定額の場合、それが別途支払われる以上、実施料額分の調整は不要であろう。
23
１０２条２項の推定の一部覆滅ついては、理論上、いくつかの問題点がある。この点については、髙松宏之「損害⑵－特許法１０２条２項・３項」牧野利秋＝飯村敏明編「知的財産関係訴訟法（新・裁判実務体系４）」（青林書院、２００１年）３１７頁が参考になる。
24
佐野信「損害２」飯村＝設楽編『知的財産関係訴訟（リーガル・プログレッシブ・シリーズ３）
』２３２頁
16

3

Oslaw News Letter vol.43の場合、特許権者も独占的通常実施権者も損害賠償を請求（イ）特許権者
 特許権者が独占的通常実施権を設定した場合でも、することができる３１。

ライセンス契約違反となることは別論として、同項の（２）推定規定適用の有無。

適用は肯定されている

ア 特許法１０２条１項適用の有無

２５（ウ）独占的通常実施権者（ア）特許権者

 １０２条３項は「特許権者又は専用実施権者」を対 前記のとおり、特許権者が１０２条１項の適用を受象とした条文であるが、独占的通常実施権者にも類推けるためには、特許権者自身による、特許発明の実施の多数であり、品又はその競合品の販売等が必要と解される。しかし、かかる見解によれば、独占的通常実施権者も同項の類

専用実施権を設定した特許権者は実施権を有しないた

推適用を受けることができる。

め、通常は、実施は行われないであろう。なお、専用適用されるとするのが学説

、裁判例

２６

２７

（エ）推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）

実施権設定契約において、特許権者による競合品の販 原 則 と し て、 特 許 権 者 も 独 占 的 通 常 実 施 権 者 も売等の制限がなく、かかる販売等がなされている場合、

１０２条３項の（類推）適用を受けることができるが、同項の適用の余地があるように思われる。

このように、複数の権利者が同項の（類推）適用を受（イ）専用実施権者

ける場合、どのような関係になるのか問題となる。こ 条文上、専用実施権者には当然１０２条１項の適用れについても、侵害行為がなかった状態を回復するとがある。もっとも、特許発明の実施品又はその競合品いう観点から、権利者間で利益額の分配についての合を販売等していることが前提となる。

意がある場合には、その分配割合によるべきであろう。

（ウ）推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）

例えば、特許権者と独占的通常実施権者でサブライセ 通常は生じないケースであるが、例外的に特許権者

ンス料を折半する合意がある場合等には、半々に割りと専用実施権者が共に特許発明を実施している場合、。そのような合意がない場合には、

両者とも１０２条１項の適用を受けることができるこ

利益割合にしたがって割り付けたうえで、独占的通常とになるが、この際に、同項但書との関係で、どのよ

実施権者から特許権者に支払われるべき実施料部分をうに適用されるかについては、独占的通常実施権者に付けるべきである

２８

調整すべきと考える。これらの調整における法律論

ついて論じたところと同様である。

２９

としては、
「実施に対して受けるべき金銭の額」の解釈（エ）推 定 規 定 の 適 用 関 係（ 専 用 通 常 実 施 権 者 の み がにおいてかかる合意を斟酌することなどが考えられる。

第３１

１０２条１項の適用を受ける場合）
 専用通常実施権者のみが同項の適用を受ける場合の 許権者が専用実施権を設定している
特場合

推定規定の適用関係も、独占的通常実施権者について論じたところと同じである。

差止請求の可否

ウ 特許法１０２条２項適用の有無

特許権者は、専用実施権を設定していても、侵害行為に対（ア）特許権者。また、

 従前は、専用実施権を設定した特許権者には、１０２

専用実施権者も、当然、侵害行為に対して、差止請求権を有す

条２項は適用されないとの見解が有力であった３２。しる（特許法１００条１項）。したがって、この場合、両者ともかし、前記大合議判決によれば、特許権者は、特許発に、侵害者に対して差止を請求することができる。

明を実施していなくとも、「侵害者による特許権侵害行して、差止請求権を有する（特許法１００条１項）

３０

為がなかったならば利益が得られたであろうという事
２

情」が存在する場合には、１０２条２項の適用を受け損害賠償請求の可否ることができる。そのため、このような事情があれば、（１）権利行使の可否
 特許権者は、専用実施権を設定していても、侵害行為に１０２条２項の適用が肯定されると解する余地がある。

よって損害を被っていれば、通常、侵害者の過失は推定さ

ただし、特許権者に実施権限すらない場合にもこの判れ（１０３条）、不法行為に基づく損害賠償請求権（民法

決の射程が及ぶかどうかは、必ずしも明らかではない。
（イ）専用実施権者

７０９条）を有する。また、専用実施権者も、侵害行為によって損害を被っていれば、通常、侵害者の過失は推定さ 特許法１０２条２項は、その文言上、専用実施権者

れ（１０３条）、損害賠償請求権を有する。したがって、こにも適用される。

〈脚注〉 

前掲・中山＝小泉編１６８７頁（飯田圭）、知財高判平成２１年８月１８日（平成２０年（ネ）第１００８６号）等。
前掲・中山＝小泉編１６８７頁（飯田圭）
27
東京地判平成１７年５月３１日（判時１９６９号１０８頁）等。
28
東京地判平成１７年５月３１日（判時１９６９号１０８頁）
29
ただし、大阪高判平成１２年１２月２２日（平成１１年（ネ）第２６０３号）は、独占的通常実施権者の１０２条３項による推定損害額から、特許権者へ支払うべき実施料を控除しなかった。
30
最判平成１７年６月１７日（民集５９巻５号１０７４頁）
31
前掲知高判平成２６年１２月４日
32
前掲・中山＝小泉編１６２３頁（飯田圭）
25
26

4

大野総合法律事務所

イ 損害額の按分（ウ）推定規定の適用関係（両者とも適用を受ける場合）
 前記大合議判決によれば、特許権者も専用実施権者

 各共有者が推定規定の適用を受ける際に、それぞれのも、１０２条２項の適用を受ける余地がある。このよう按分割合をどう定めるかが問題となる。

に、複数の権利者が同項の適用を受ける場合、どのよ（ア）１０２条１項における損害額の按分

うな関係になるのか問題となるが、これは独占的通常

 各共有者間で１０２条１項の適用を主張する場合、実施権の場合と同様である。

同項但書との関係において、どのようにこれが適用されるかについて、様々な立場が考えられる。

（エ）推定規定の適用関係（専用実施権者のみが適用を受

 この点、共有者ごとに販売価格やコストが異なるのける場合）
 専用実施権者のみが１０２条２項の適用を受ける場であるから、１０２条１項の単位数量当たりの限界利益

合、推定損害額から特許権者に支払われるべき実施料

額も、共有者ごとに異なることになる。このそれぞれ額（または実施料相当額）を控除すべきかどうかについの共有者の限界利益額に、実施数量割合にしたがってて、独占的通常実施権の場合と同様、学説が分かれて按分した侵害品の販売数量を乗じ、それぞれの共有者

いるが、独占的通常実施権について論じたのと同様での推定損害額を算定するというのが、もっとも素直なある。

算定方法であろう３５。

エ 特許法１０２条３項適用の有無

 なお、実施数量割合ではなく、利益割合や売上高割（ア）特許権者合によって按分するとの立場もあるが、単位数量当た

 特許権者が専用実施権を設定した場合、一般的には、りの限界利益額に販売数量を乗じるという１０２条１

特許権者は、さらに実施権を設定する権限を有しない

項の算定方法に整合せず、また、限界利益を算出する

ため、１０２条３項の適用は否定されるものと解されてにあたって考慮されたはずの要素が二重に考慮される

いる３３。

点に問題があると思われる。

（イ）専用実施権者（イ）１０２条２項における損害額の按分

 専用実施権者には当然１０２条３項が適用される。

 １０２条２項においては、侵害者の利益をベースに（ウ）推定規定の適用関係

推定損害額が算定されるのであって同条１項のような 専用実施権者にのみ１０２条３項が適用されるため、計算は不要であり、単に利益の分配の問題として、各特許権者と専用実施権者との推定規定の適用関係に特共有者の利益割合で按分するのが妥当であろう３６。
（ウ）１０２条３項における損害額の按分段の問題は生じない。もっとも、特許権者に支払われ １０２条３項は、権利者側の実際の実施数量、売上、るべき実施料分については調整すべきであろう。

第４１

利益には関係なく、実施許諾した場合を仮定して損害特許権共有の場合額を推定するものであるから、基本的には持分割合に差止請求の可否

従って按分すべきと考える３７。

特許権の各共有者は、侵害行為に対して、差止請求権を有し、これを単独で行使することができる（特許法１００条１項、

第５結論

このように、権利者が複数の場合、特許権侵害に対して権

民法２５２条但書）。

利を行使できるかどうか、損害額推定規定の適用を受けること２ができるかどうか、また、推定規定の適用関係は、複雑な問題

損害賠償請求の可否である。

（１）権利行使の可否
 特許権の各共有者は、侵害行為によって損害を被っていそれゆえ、将来、第三者に対して権利行使をすることを見れば、通常、侵害者の過失は推定され（１０３条）、自己の据えてライセンス交渉をする場面において、交渉当事者が、将持分の侵害に対する損害賠償請求権（民法７０９条）を有し、来どの程度の損害賠償額を得られる見込みなのか、予見するこ

これを単独で行使することができる３４。

とが難しいという実情がある。

（２）推定規定適用の有無

本稿では、このような実情に鑑みて、類型ごとに権利行使

ア 推定規定の適用の可否及び範囲を論じた。裁判上の扱いが確定しておらず予見 特許権の各共有者は、各項の適用の前提を満たす限り、可能性の低い部分もあるが、ライセンス交渉や、権利行使を検１０２条１項から３項の推定規定の適用を受けることが討する際のご参考となれば幸いである。

できる。

〈脚



以上

注〉 

前掲・中山＝小泉編１６８３～１６８５頁（飯田圭）、前掲・中山編著１０５９～１０６０頁（青柳昤子）、知高判平成２６年１２月４日（判時２２７６号９０頁）等参照。
東京地判昭和４４年１２月２２日（無体集１巻３９６頁）等。
35
前掲森２４８頁も同旨
36
前掲森２４８頁も同旨
37
前掲森２４９頁、寒河江孝充「複数の侵害行為と損害額の算定について」
・牧野編『知的財産法の理論と実務２』３０５頁も同旨
33
34

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.43

Trademark News

人工知能（AI）の発展と商標実務
弁理士

土生

真之

用を行うソウトウェアを投資家に提供し、投資家自身がそのソフ

1．はじめにトウェアを操作することにより自動的に金融取引を実施するよう昨今、人工知能（AI）技術の本格的実用化に向けた研究が盛ん

な業態の場合には、第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」に行われ、多くの人の関心を集めている。知的財産の分野においに該当する 2。そして、第 36 類
「金融資産の運用」と第 42 類「電ても、AI によって自律的に生成される創作物等の知財制度上の子計算機用プログラムの提供」は、非類似の役務として登録実務取扱い等が、主として特許や著作権制度との関係における検討課

上取り扱われている。

題として挙げられている 1。

しかし、今後、人が介在していたサービスが AI（ソフトウェ

一方、少なくとも現在のところ商標制度との関係で AI が本格ア）に代替される動きが加速していくと、各種サービスとソフト的に論じられている形跡は見られない。しかし、技術の発展によ

ウェアの概念の区別は曖昧となり、現行の商標実務では対応でき

り産業構造が変化すれば、商標制度や商標実務にも影響があるこない事態が生じ得る。即ち、現行実務の下では、ある証券会社がとは疑いのないところである。そこで、本稿においては、今後の第 36 類「金融資産の運用」でしか商標を登録していなければ、AI 技術の発展が商標実務に与える影響について考察したい。

少なくとも商標法上は、他社がその証券会社のブランドと同じ名
称で資産運用ソフトを提供することを差止めることは容易ではな

2．商標検索の精度上昇

いが、投資家（需要者）の側から見れば、何れの業態であっても提供される実質的な便益の内容は同じであり、同一商標が使用さ

現在の商標検索システムでは、商標の称呼・外観・観念、過れていれば混同を生じるおそれは高いと考えられる。

去の判例、権利者の属性等、様々な要因を全て考慮したうえでのリスクの評価を行うには、人間による作業が不可欠である。しか技術の進歩に伴い商取引の形態が変化すれば、商品・役務の類し、やがて AI が発展すれば、様々な情報に基づきリスクを自動否の審査基準もそれに合わせて変更されるべきである。しかし、的にかつ高精度で評価する商標検索システムが開発されるだろ審査実務全般に影響を与える審査基準を改訂するには審議を尽くう。そのようなシステム開発に取り組む企業も既にあり、遠くなす必要があり、必ずしも迅速かつ柔軟な変更は期待できない。目い将来、技術革新により商標実務は大きく変わっているかもしれ

下のところは、変化する産業構造に沿うように商標の保護を図る

ない。

ためには、出願戦略を自ら工夫する必要がある。即ち、出願時に指定役務を決めるときは、自己の事業がソフトウェア等により代

3．ソフトウェアによる各種役務の代替替される可能性が無いかについても検討し、代替品・代替役務まAI が話題にあがるとき、AI が人間の雇用を奪うという文脈でで視野に入れた商品・役務の指定を行うことが重要となってく

語られることも多いように、将来的に AI は、従来人間が介在しる。例えば、上記の証券会社の場合であれば、第 36 類「金融資ていた労務を代替することが予想される。

産の運用」のみではなく、第９類「電子計算機用プログラム」や
第 42 類「電子計算機用プログラムの提供」もあわせて出願時に実際、フィンテック（Fintech）という用語が数年前から注目指定しておくべきである。

されるように、特に金融サービスの分野においてソフトウェア化の動きが先行しており、例えば、経理の仕訳作業や確定申告書のなお、このような「代替可能性」を考慮すべきケースは、ソ作成等をソフトウェアにより自動化するサービスや AI が資産運

フトウェアとの関係に限られない。例えば、シェアリングエコノ

用を自動で行う投資サービス等も現に見られる。また、金融分野

ミーの普及に伴い、従来の小売業に代わりオークションやフリー

以外においても、例えば、来日外国人を接客する小売店等向けのマーケットの業態が台頭してきている傾向も見られる。

コールセンター型通訳サービスが他言語対応接客アプリに代替さ

４．おわりにれるような事例もあり、人によるサービスがソフトウェアに代替される動きは着実に広がっている。

一見すると商標制度と技術革新というものは無縁のようにもところで、商標実務においては、人が介在する業態のサービ思われるが、商標は市場における経済活動と直接的に関係する制スとソフトウェアのみで完結する業態のサービスは、区別して取度であるが故、技術革新による社会構造の変化の影響をむしろり扱われている。例えば、ある証券会社が依頼者と投資一任契約

大きく受けるとも言える。そして、商標は永続する権利である。

を締結して資産の運用を行うことは、仮に証券会社が AI を用い従って、将来にわたって有効な権利を確保するために、社会構造て資産運用を全自動化していたとしても、第 36 類「金融資産のの変化を注視しながら商標の出願戦略を定めていくことが重要で運用」という役務に該当する。一方、事業者は AI により資産運

ある。

〈脚

注〉 

知的財産推進計画 2016 www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf
２
ソフトウェアをダウンロード等させるオンプレミス型の提供方法の場合には第９類「電子計算機用プログラム」に該当する。
１

6

以上

海外
News

Oslaw News Letter vol.43

Overseas News

欧州知的財産制度における英国の EU 脱退の影響
弁護士

山口

裕司

を取得できる制度について定めている。EPC 締約国は EU 非

１．英国の EU 脱退の通知

加盟国も含んでおり、英国の EU 脱退は、EPC の締約国としての英国の地位に影響を及ぼすものではない。

英国では、2016 年６月 23 日に欧州連合（EU）脱退の賛否を問う国民投票が行われ、僅差で脱退（51.9%）が残留

ただ、欧州特許を取得しても、一部の国にしか設定登録が（48.1%）を上回る得票結果となった。キャメロン首相が辞なされないことが多く、権利行使を各国ごとに行わざるを得な

任し、2016 年７月から、メイ首相の下で、EU 脱退に向けい問題点もあったことから、欧州において単一の効力を有するた動きが進んできた。EU 脱退を通告するには議会の承認が必

欧州単一特許（Unitary Patent）を EPC 公用語（英語、フ要である旨の最高裁判決が 2017 年１月 24 日に出たこともランス語、ドイツ語）以外の言語への翻訳を要せずに取得できあり、EU 脱退通知法が議会で審議されていたが、３月 14 日

るようにし、欧州単一特許および（移行期間中に適用除外を選に成立した。３月 29 日に英国はリスボン条約 50 条に基づ択することができるものの）欧州特許について裁判管轄権を有

く EU 脱退の通知を行い、今後脱退協定の締結に向けた交渉がする欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court（UPC））

開始されるが、EU 法の適用が停止されるのは、脱退協定の発を創設するため、（１）単一特許保護の創設の分野における強効日または通知の２年後である。EU からの脱退は初めてのこ化された協力を実施する 2012 年 12 月 17 日付欧州議会及とで、脱退協定がどのようにまとまるのか、その先行きははっび理事会規則（（EU）No 1257/2012）と（２）単一特許

きりしない。他方で、同時並行で、欧州の知的財産制度も変保護の創設の分野における強化された協力を実施する適用可能

わっていく過程にある。英国の EU 脱退が変革途上の欧州の知な翻訳の取決めに関する 2012 年 12 月 17 日付理事会規則

的財産制度に与える影響を執筆時点で予想される範囲で整理す（（EU）No 1260/2012）の２つの規則が採択されるとともる。

に、（３）統一特許裁判所に関する協定（Agreement on a

欧州各国にはそれぞれ知的財産法が存在するが、EU 加盟

Unified Patent Court（UPC 協定））が制定され、（３）の国で直接適用可能である規則（Regulation）や EU 加盟国でUPC 協定は 2013 年２月 19 日に EU 加盟国のうちの 24の国内法化の手続を要する指令（Directive）が EU で採択

カ国により署名された。UPC は、第１審裁判所のうち主に特されることにより、また、EU 加盟国の裁判所が、EU 法の解許取消訴訟が係属する中央部をパリ、ロンドン、ミュンヘンに釈について欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the

設け、主に侵害訴訟が係属する地方部と地域部を締約国の要請

European Union（CJEU））に先決的判決を求めることによによりその締約国にまたは複数の締約国のために設け、控訴裁り（EU 機能条約 267 条）、EU 加盟国の国内法の一定の調和

判所をルクセンブルクに設けるという構成になっている。

が図られている。英国の知的財産法も、現在は EU の指令等に

欧州単一特許と欧州統一特許裁判所の制度が発足するには、従った内容のものとなっているが、今後、EU 法から離れた独

英国、フランス、ドイツを含む 13 カ国が（３）の UPC 協定

自の内容を含むものに改正されていく可能性がある。例えば、を批准することが必要である。オーストリア、フランス、スEU 商標指令に対応して、英国の 1994 年商標法３条４項にウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブル

は、EU 法の規定により英国で商標の使用が禁止されていれば、

ク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタ

その限りで、当該商標は登録されない旨が規定されているが、リアの 12 カ国が UPC 協定を既に批准しており、ドイツでも、EU 法の適用が停止された後には、改正が必要になると考えら2017 年３月９日に連邦議会が批准を承認し、連邦参議院でれる。

審議されるところである。英国の EU 脱退の方針により UPC
協定の批准が危ぶまれたが、英国政府も 2016 年 11 月 28

２．欧州単一特許と欧州統一特許裁判所

日に批准の準備を進める意向を表明した。このため、UPC 準

1973 年に署名され、1978 年に発効した欧州特許条約

備委員会は、2017 年 12 月に UPC が活動を始める前提で（European Patent Convention（EPC））は、ドイツ・ミュ

動いているとのことである。ただ、（１）と（２）の２つのンヘンの欧州特許庁（European Patent Office）への単一

EU の規則について、英国への EU 法の適用停止によりどういの出願によって、EPC 締約国（38 カ国）等において国内特う効果が生じるのかは明確ではない。

許の束としての効力を有する欧州特許（European Patent）

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なお、特に翻訳言語の扱いを巡って欧州単一特許制度に反Oslaw News Letter vol.43

対の立場を取ってきたスペインは、（１）と（２）の２つの規限規定を導入し、創作者や報道機関がオンライン環境での創作則の無効を主張して CJEU に提訴し、2015 年５月５日に棄的コンテンツに対する対価を交渉できるようにするための指令

却判決を受けていたが、2017 年３月７日に議会が政府に対や規則の提案が、2016 年９月 14 日になされている。

して欧州単一特許制度に加わることを求める決議を採択したと英国の EU 脱退により、著作権法の調和が英国には及ばないのことであり、今後方針転換する可能性もある。

可能性があるとともに、デジタル単一市場に英国が含まれなくなることによるデジタル単一市場戦略への影響も大きいと考え

３．EU 商標と登録共同体意匠られる。

欧州各国の商標制度とは別に、スペイン・アリカンテに

５．営業秘密保護指令と一般データ保護規則

あ る 欧 州 共 同 体 商 標 意 匠 庁（Office for Harmonizationin the Internal Market（Trade Marks and Designs）

EU では、非公開ノウハウ及びビジネス情報（営業秘密）の（OHIM））への単一の出願によって、EU 加盟国（28 カ国）

違法な取得、使用及び開示からの保護に関する 2016 年６月

全域において効力を有する単一の権利を取得できる共同体商標

８日付欧州議会及び理事会指令（（EU）2016/943）が採択（Community Trademark（CTM））制度が設けられていた。

されて、営業秘密保護の分野において EU 加盟国の国内法の調2016 年３月 23 日に、共 同 体 商 標 規 則 に 代 わり EU 商

和を図る枠組みが設けられた。EU 加盟国は、2018 年６月

標 規 則（（EU）2015/2424） が 施 行 さ れ た こ と に よ り、

９日までに指令に従った法規等を施行しなければならないこと

OHIM は欧州連合知的財産庁（European Union Intellectualになっている。英国は、脱退協定の交渉中はなお EU 加盟国な

Property Office（EUIPO））と改称され、CTM は欧州連合商ので、指令に従った国内法の整備の義務を負うことになる。

標（European Union Trade Mark（EUTM））と改められた。

また、個人情報保護に関しては、個人データの取扱いに係

また、欧州各国の意匠の制度とは別に、OHIM への単一のる個人の保護及び当該データの自由な移動に関する 1995 年

出願によって、EU 加盟国（28 カ国）全域において効力を有

10 月 24 日 付 欧 州 議 会 及 び 理 事 会 指 令（95/46/EC）にする単一の権利を取得できる登録共同体意匠（Registered

代わって、個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該Community Design（RCD）） の 制 度 が 設 け ら れ て お り、

データの自由な移動に関する 2016 年４月 27 日付欧州議会

OHIM から EUIPO への改称後も、RCD の名称は変更されて及び理事会規則（（EU）2016/679）（一般データ保護規則

いない。

（General Data Protection Regulation（GDPR）））が採

英国の EU 脱退で登録済みの EUTM や RCD の権利や効力択され、2018 年５月 25 日から EU 加盟国において適用さに影響が及ぶことに日本政府は 2016 年 9 月 2 日に懸念をれることになっている。このため、英国は、脱退協定の交渉中表明し、英国での引き続きの保護を要望しているが、英国がはなお EU 加盟国として GDPR の適用を受けることになる。

EU 加盟国でなくなる際に、登録済みの EUTM や RCD につ

６．域内消尽やライセンス契約への影響

いて英国でも効力を認める何らかの移行措置が取られるのかが明らかではない現状では、EUTM や RCD とは別に英国に出英国が EU を脱退することによって、EU 域内に英国が含ま願して、英国で有効な商標権や意匠権を取得する対策を採るこれなくなることから、知的財産権の消尽について域内消尽を認とも必要になると考えられる。

める EU の原則が英国には及ばないことになると考えられる。
また、ライセンス契約において、実施許諾の地理的範囲を

４．欧州デジタル単一市場と著作権法改革

EU 域内と規定していた場合に、英国が EU 脱退後にも、英国

EU では、著作権の分野で様々な指令が採択され、著作権法に対応する知的財産権を有していて、実施許諾の地理的範囲にの調和が図られてきた。

英国を含ませたいのであれば、ライセンス契約の改訂が必要に

EU は、2015 年５月６日に、欧州のためのデジタル単一なると考えられる。

市場（Digital Single Market）戦略を公表し、デジタルの物

７．おわりに品やサービスが国別の市場よりも、むしろ EU 域内の単一の市場で取引されるように、国境を超える障壁を取り除こうとする

現時点で、英国の EU 脱退協定の交渉の行方を十分に見通す

様々な取り組みを推進している。その一環として EU の著作権ことはできないが、英国でのビジネスが知的財産権によって保のルールをデジタル時代に合わせることが検討されており、オ護されない事態を避けるべく、取り得る対策を講じる必要があンラインの国境を超えるコンテンツの選択やアクセスを容易にる。

し、教育、研究、文化遺産の保存、障碍者のための著作権の制

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.43

Patent Intro

弁理士

Q．人 工知能（AI）を用いた新サービスを開始

酒谷誠一

1．処理対象データについてする予定ですが、どのようなものが特許権、⑴ 特許権

著作権で保護される可能性があるでしょう

通常は、単なる情報にすぎないため、特許法上の発明にか？

該当せず、特許権で保護されることはありません。
まずは、猫または犬が撮影された画像から、被写体が猫⑵ 著作権か犬かを判別することができる人工知能（AI）が搭載され著作物性が認められる場合には保護される可能性がありたアプリを配信するサービスを例に、人工知能（AI）で用

ますが、通常、処理対象データ自体は創作性が認められいられるデータ及びプログラムについて整理してみましょませんので、著作権で保護される可能性は低いと思われまう。

す。

アプリの開発フェーズでは、猫または犬の画像と予めそ2．学習用データセットについての画像を人が見て判別した結果の組を、ニューラルネット⑴ 特許権

ワークの学習用プログラムに入力して、ニューラルネット

通常は、単なる情報にすぎないため、特許法上の発明にワークのパラメータ（結合荷重）を更新する学習を行います。学習が済んだ学習済みモデル（=AI）がアプリに搭載

該当せず、特許権で保護されることはありません。

されてアプリが配信されます。これにより、ユーザがアプ⑵ 著作権
データベースで情報の選択又は体系的な構成によって創リに画像データを入力することにより、アプリは被写体が作性を有するものはデータベースの著作物として著作権で猫か犬かの判別結果を出力します。
ここで猫または犬の画像と予めその画像を人が見て判別保護されます（著作権法 12 条の 2）。ここでデータベーした結果の組が学習用データセットになります。またパラスとは、論文、数値、図形その他の情報であって、それらメータ（結合荷重）の更新が完了した後のニューラルネッの情報を電子計算機を用いて検索することができるようトワークが学習済みモデルになります。またアプリを配信に体系的に構成したものです（著作権法２条１項 10 の３するサービスが、学習済みモデルを用いたサービスの一例号）。

になります。また、ユーザがアプリに入力する画像データ

3．学習用プログラムについて

は人工知能が処理対象とする処理対象データの一例になり

⑴ 特許権

ます。
以下では、処理対象データ、学習用データセット、学習

特許法上の「プログラム等」に該当する場合、新規性・用プログラム、学習済みモデル及び学習済みモデルを用い進歩性などの特許要件を満たせば、コンピュータ・ソフト

たサービスそれぞれについて、特許権、著作権で保護されウェア関連発明として特許権で保護される可能性がありまるか説明します。

す。
⑵ 著作権
創作性がある場合には、プログラムの著作物として著作権で保護されます（著作権法 10 条 1 項 9 号）。但し、オ9Oslaw News Letter vol.43

リジナルのソースプログラムを見ることなく、偶然、同一然、同一または類似のソフトウェアが第三者によって作成または類似のプログラムが第三者によって作成された場

された場合、この作成されたソフトウェアはオリジナルの合、この作成されたプログラムはオリジナルのプログラム

プログラムに依拠して作成されたものに該当せず、この第に依拠して作成されたものに該当せず、この第三者に対し三者に対して著作権侵害を問えないと思われます。

て著作権侵害を問えないと思われます。

4．学習済みモデルについて

6．まとめ

⑴ 特許権

処理対象データ、学習用データセットについては通常、

学習済みモデルが学習後のパラメータ（結合荷重）を用特許権で保護対象にはなりませんが、学習用プログラム、いたプログラム（学習済みモデルがコンピュータによる情学習済みモデル、学習済みモデルを用いたサービスに用い報処理を規定するもの）に該当する場合はコンピュータ、られるソフトウェアまたはコンピュータシステムについて

ソフトウェア関連発明として、特許権で保護される可能性

は、特許権の保護対象になりえます。

があります。一方、通常、関数自体、行列自体には特許法

一方、処理対象データについては著作権の保護対象にな

上の発明に該当せず、関数自体、行列自体は特許権で保護る可能性は低いですが、学習用データセット、学習用プロ

される可能性は低いと思われます。

グラム、学習済みモデルを用いたサービスに用いられるソ⑵ 著作権

フトウェアについては、著作権の保護対象になりえます。

学習済みモデルが学習後のパラメータ（結合荷重）を用

また学習済みモデルについても著作権の保護対象になる可いたプログラムに該当する場合は、創作性がある範囲で能性があります。

「プログラムの著作物」として著作権で保護される可能性

なお、学習済みモデルを含む上記 5 項目全てについて、があります。

秘密管理性、有用性、非公知性の三要件を満たせば営業秘密として不正競争防止法によって保護される可能性があり

5．学習済みモデルを用いた
サービスについてます。但し、秘密管理性や非公知性を満たすためには秘密管理措置、暗号化等の措置が必要になると思われます。

⑴ 特許権
当該サービスがアプリ等のソフトウェアの配信またはコンピュータシステムを用いたサービスなどの場合、当該ソ
フトウェアまたはコンピュータシステムは新規性・進歩性などの特許要件を満たせば、コンピュータ・ソフトウェア
関連発明として特許権で保護される可能性があります。
⑵ 著作権
当該サービスがアプリ等のソフトウェアの配信の場合、当該ソフトウェアはプログラムの著作物として著作権で保護されます（著作権法 10 条 1 項 9 号）。但し、オリジナ
ルのソフトウェアのソースプログラムを見ることなく、偶

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

商

店舗外観の商品等表示該当性 平成28年12月19日決定
（東京地裁平成27年（ヨ）第22042号 仮処分命令申立事件）＞＞申立認容

本件は、債権者の喫茶店（コメダ珈琲店）の店舗外観（店め、来店者等には、（はっきりと意識的に観察、記銘した舗の外装、店内構造及び内装）が不正競争防止法２条１項

ものでなくても）十分な識別力を有する特徴の組合せによ１号（周知表示混同惹起行為）の周知商品等表示に該当す

る視覚的印象が残ったものと推認されるとして、債権者店るとして、債務者の喫茶店（マサキ珈琲）の店舗外観の使

舗外観の商品等表示該当性を肯定した。

用差止の仮処分を認めた事案である。

その上で、両者の店舗外観は、ライン飾り（化粧板）の形状及びデザイン、出窓レンガ壁部の形状及び模様、屋
根・壁・窓等の位置関係及び色調、店内のボックス席の配
置及び半円アーチ状縁飾り付きパーティションの形状など
余りに多くの視覚的特徴が同一又は類似していて全体として酷似しているとして、債務者店舗の外観を使用する行為は、不競法２条１項１号所定の不正競争に該当すると判断

参考写真（株式会社コメダホールディングスプレスリリースより 1）した。

裁判所は、債権者店舗の外装の出窓レンガ壁、明色地

なお、債権者は、店舗で提供される飲食物とその容器との化粧板、大型の格子窓、赤色ひさしテント、切り妻屋根の組合せについても商品等表示に該当すると主張したが、及び内装の半円アーチ状縁飾り付きパーティション等の多裁判所は、これらの対応関係が営業主体を識別させる機能

数の特徴が全て組み合わさった店舗外観について、客観的を有することはまれであり、店舗外観以上に営業表示性をに他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有している

認めることは困難であると解されるとして、飲食物とそのと認定した。そして、債権者店舗には日々多数の者が来店

容器の組合せについては、商品等表示であるとは認められし、また、マスメディア等でも度々宣伝・報道がされたた

なかった。

特

パラメーターの測定方法 平成29年１月18日判決
（知財高裁 平成28年（ネ）第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件）＞＞控訴棄却

本件は、一審原告（控訴人）が、一審被告ら（被控訴人ら）に対し、発明の名称を「透明不燃性シート及びその製在を指摘し、「測定方法が異なれば、測定値も異なる数字になる」ことを認定した。

造方法」とする特許権（特許第 5142002 号など、以下

そして、特許請求の範囲や明細書には、ガラス組成物の「本件各特許」という。）に基づき、一審被告らの製品の製

屈折率の測定方法は明記されていないものの、「本件各明造販売等の差止及び損害賠償を請求したところ、第一審で細書におけるガラス組成物等の屈折率に関する記載を合理棄却されたため、控訴人が第一審判決の取消等を求めて控的に解釈し、当業者の技術常識も参酌して、ガラス組成物訴した事案である。本稿では、パラメーターの測定方法にの屈折率の測定方法を合理的に推認することができるとき

ついての判断を紹介する。

には、そのように解釈すべきである。」と判示した。

本件各特許の特許請求の範囲には、「前記ガラス繊維織

その上で、裁判所は、明細書には、原料の屈折率が表示

物中のガラス繊維を構成するガラス組成物と前記一対の硬されていることから、「屈折率」は、繊維化する前のガラ化樹脂層を構成する樹脂組成物との屈折率の差が 0.02 以ス組成物（原料）の屈折率であると認定し、さらには素材下であり、」との記載があったところ、裁判所は「ガラスメーカーが一般に採用する合理的な屈折率の測定方法は、組成物の屈折率について、繊維化する前のガラス組成物のＶブロック法であるとして、「屈折率」の測定方法を認定

屈折率をいうのか、ガラス繊維の屈折率をいうのかについし、これらを前提として対象製品が構成要件を充足するこては、特許請求の範囲の記載からは必ずしも明らかではなとを認めるに足りる証拠はないとして、請求を棄却した。

い。」と判示するとともに、複数の屈折率の測定方法の存

〈脚
１

注〉 

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1428023

11

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.43
特数値限定発明のサポート要件 平成28年８月24日判決
（知財高裁 平成26年（行ケ）第10155号 審決取消請求事件）＞＞請求認容

本件は、食塩、カリウム、窒素の濃度等の「数値範囲」

醤油であっても、カリウム濃度を本件発明１で特定されで規定された減塩醤油に係る特許第 4340581 号につる範囲の上限値近くにすることで、減塩醤油の塩味を強いての特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟

く感じさせることができると理解するものと解される」において、サポート要件（特許法第 36 条第６項第１号）

としてサポート要件の充足を是認した。

の充足性が争われたものである。

これに対して、裁判所は、「本件明細書には、当業者

本件発明１は「食塩濃度７～９ｗ／ｗ％、カリウム濃において、カリウム濃度の増加（1.1 ｗ／ｗ％→ 3.7

度１～ 3.7 ｗ／ｗ％、窒素濃度 1.9 ～ 2.2 ｗ／ｖ％でｗ／ｗ％）による塩味の向上が、食塩濃度の減少（9.0あり、かつ窒素／カリウムの重量比が 0.44 ～ 1.62 でｗ／ｗ％→ 7.0 ｗ／ｗ％）による塩味の低下を補うにある減塩醤油」であり、食塩濃度が低いにもかかわらず足りるものであることを認識するに足りる記載はない」

塩味があることをその効果とするところ、明細書の「実とした上で、「カリウム濃度を増加させれば塩味の強化

施例」において実際に塩味、苦み等の評価がなされていが推測できるだけでは、本件発明の効果を奏することをるのは食塩濃度９％のもののみであった。なお、農林水明細書上記載したことにはならない」から「本件発明１

産省が定める品質表示基準では、「減塩」との表示は、のうち、少なくとも食塩が７ｗ／ｗ％である減塩醤油に食塩濃度が９ｗ／ｗ％以下などの要件を満たしたものについて、本件出願日当時の技術常識及び本件明細書の記

許されている。

載から、本件発明１の課題が解決できることを当業者は審決は、食塩濃度を９％とした複数の実施例から「カリウム濃度が大きくなると塩味も強く感じる傾向」を読認識することはできず、サポート要件を満たしているとはいえない」として審決を取り消した。

み取ることによって、「食塩濃度が７ｗ／ｗ％台の減塩
商周知性、除斥期間、権利濫用
平成29年２月28日判決
（最高裁 平成27年（受）第1876号
不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為差止等請求反訴事件）＞＞原判決破棄差戻し

被上告人は「エマックス」の商品名で湯沸器を販売し競争の目的で受けたものである場合を除き、法４条１項ていたところ、同じ「エマックス」の商品名で湯沸器を10 号に該当することを理由とした無効の抗弁を主張す販売していた上告人に対し、不正競争（周知表示に対することは許されないと判断した。

る混同惹起行為）に当たるとして差止等を請求した（本また、権利濫用の抗弁について、最高裁は、商標法の訴事件）。これに対し、上告人は、自ら保有する「エマッ

法目的の一つである客観的に公正な競争秩序の維持を考クス」の標準文字の登録商標（本件登録商標）に基づい

慮して、５年の除斥期間が経過した後であっても、当該て、被上告人に対して販売等の差止を請求した（反訴事

商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かに件）。被上告人は、反訴事件において、被上告人使用商かかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標

標が出願時に周知であったとして、商標法４条１項 10が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商号に基づく無効の抗弁を主張したところ、当該主張時点

標登録の出願時において需要者の間に広く認識されていでは本件登録商標の設定登録から５年の除斥期間が経過

る商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当していた。

することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許さ

このような事案において、無効の抗弁の可否についれると判断した。

て、最高裁は、除斥期間の経過後であっても商標権侵害訴訟において商標法４条１項 10 号該当を理由とした無その上で、被上告人の使用商標が本件登録商標の出願

効の抗弁を主張し得るとすると、商標登録がされたこと時に周知であったかどうか（上告人による商標権の行使による既存の継続的な状態を保護するものとした同法が権利濫用に当たるかどうか）について審理すべく、事47 条１項の趣旨が没却されるとして、除斥期間の経過件を高裁に差し戻した。

後は、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が不正
本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第43号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2017年4月28日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

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