大野総合法律事務所

vol.72目◦巻

頭2024 年 7 月 31 日発行

C ontents

次論

文

特許権の価値評価についての検討 ◦ 意 匠 N e w s 「意匠」概念のフロンティア
◦海外 N e w s

意匠の自明性に関する米国連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決 

◦特

許

入

門



◦判

例

紹

介



弁護士 大野浩之

1

弁理士 土生

真之

6

真智子

7

信人

9

弁護士 盛田弁理士 大木11

論文
Thesis

特許権の価値評価についての検討
弁護士

第1

はじめに

大野

浩之

いて、資産の評価を行うアプローチである。

従来から知財の価値評価については、議論がなされている

会計上は固定資産等を保有しているときに用いられる評価

ところである。本稿では、従来からある知財の価値評価を踏方法である。現実に支出した費用によって資産を評価する方

まえつつ、知財の価値評価のうち特許権の価値評価について法であり、客観性という点では優れている。しかし、特許権の検討を行う。但し、本稿での考察は、特許権以外の知的財の価値評価で言うと、優れた発明であればコストがかかり、産権の価値評価にも通じるものである。

優れていない発明ではコストがかからないという関連性があるとは言えないことから、発明がどの程度の価値を評価する

第２ 評価手法

に際して、コストに着目することは妥当ではない。

特許権の価値評価に関して、従来から種々のアプローチが２ マーケット・アプローチ
マーケット・アプローチは、市場における一般的な価格に試みられている。

基づいて、資産の評価を行うアプローチである。

以下で示すコスト・アプローチ、マーケット・アプローチ

市場で流通している物等がある場合には、その価格を参照

及びインカム・アプローチが主に挙げられるアプローチであとして評価できることから、有益なものである。

る。
1 コスト・アプローチ

しかし、一般論として特許権には売買市場が存在しないこ

コスト・アプローチは、資産の取得にかかった費用に基づとから、特許権を評価する方法としては用いられ難いものである。

1

Oslaw News Letter vol.72（2024.7）
３ インカム・アプローチ

れば、特許権の価値が比例的に増加することになる。他方、

インカム・アプローチは、生み出す将来のキャッシュフ

事業が順調に進んでおらず、事業自体から見込まれるキャッローに着目して、資産の評価を行うアプローチである。資シュフローが少なくなれば、特許権の価値が比例的に減少す

産は、将来生み出すキャッシュフローの源泉であることかることとなる。

ら、見込まれるキャッシュフローに着目して評価するもの

しかし、本来的には、発明等の特許権の価値は事業が順調にである。

進んでいるかどうかに関係がないものである。つまり、優れた特許権が独占権であることを鑑みると、当該独占権によっ特許権はそれ自体に価値があり、事業収益が上がっているかどて、将来のキャッシュフローを生み出すことができている

うかは本来無関係である。例えば事業収益が上がっていること

かを見ることは妥当性があると言える。

から大量にノルマ出願を行い、その結果として似たような特許権が乱立したとしても、それらの特許権の価値が高いとは言え第３ インカム・アプローチについてないことからも、このことは理解できるであろう。

前述したインカム・アプローチには、ルール・オブ・サム法、

したがって、客観的な知財評価という観点からは妥当性が利益三分法、ロイヤリティ免除法、超過収益法等がある。

高いとは言い難い。

１ ルール・オブ・サム法及び利益三分法

２ ロイヤリティ免除法（１）ルール・オブ・サム法は、事業によって得られた収益

第三者から特許権等の特許権についてライセンスを受けるのうち２５％が特許権の価値であると評価する方法である。

べきところ、そのライセンス料を免除されている点を評価す

特許庁・（一社）発明協会アジア太平洋工業所有権センター

るロイヤリティ免除法もある。

「知的財産の価値評価について」（以下「知的財産の価値評

前掲「知的財産の価値評価について」によれば、ロイヤリティ

価について」という。）1 によれば、以下のように述べられ免除法に関して、以下のように述べられている。

ている。

「この方法は、技術の価値はライセンス・ロイヤルティの額に「この方法の背景をなす説明法の一つは、事業においてよって把握できる、とする考え方によっている。もし、ある収益を獲得するまでには、通常、4 つの段階を経るという特許などの技術を自社で持っていない場合、それを外部からものである。つまり、研究開発段階、プロトタイプ製作段

ライセンスを受けて導入するとすれば、ロイヤルティの支払

階、製品製造段階、そして販売段階という 4 つのステップ

いが発生する。それに要するコスト（ロイヤルティ）が、そを踏む必要があり、特許等の技術はそのうち、最初のステッの特許等の技術の価値に相当するという考え方である。」

プである研究開発段階で開発されるものであり、そのため

しかし、自社の製品について自社の特許権等によるロイヤ

技術は全行程の中で生み出される価値の、四分の一を構成

リティを想定した上で、その価値を評価することには疑問がするというものである。また、事業の価値は、資本、組織、ある。

労働力、そして技術という 4 つの経営資産に由来し、そのつまり、多くの場合、自社の開発動向を知った上で特許出ため技術の価値は、事業価値や収益（その現在価値）の、願等を行っているはずであるが、その点を軽視し、ロイヤリ

四分の一に相当するという説などもある。」

ティの免除を受けることができているのでその価値があると（２）利益三分法は事業利益の１／３が特許権の価値である

する点では、妥当性が高いとは言えない。

と評価する方法である。

例えば外部からは侵害であると認識することが困難な内容

前掲「知的財産の価値評価について」によれば、利益三を規定した発明であり、他社が仮に実施していても当該特許分法に関して、以下のように述べられている。

権を侵害しているかどうかが全く不明な発明であっても、自「この方法は、かつて我が国の特許訴訟事件において、示社は当該特許権に規定された発明を実施していることからロされた考え方を踏襲したものといわれている。事業によるイヤリティの免除を受けていることになるが、利用可能性が利益（通常、営業利益で代理される）は、資本、経営力、極めて低いそのような特許権の価値は本来的には高く評価さ技術の 3 つの要素から生み出され、これらの協働によるもれるべきではない 。

のとして、得られた利益額を三つに分けて、そのひとつを

３ 超過収益法

2

技術に帰属させるべきとする考え方である。」

超過収益法とは、特許権等の知的財産権を活用することで（３）ルール・オブ・サム法及び利益三分法は事業における事業によって得られる利益から、特許権等の知的財産権が存

将来キャッシュフローに着目するものではあるが、特許権在しない場合に事業によって得られる利益を差し引いた残余の価値を事業そのものからのキャッシュフローとリンクさ

利益が、特許権等の知的財産権によって得られる価値であるせてしまう点で問題を含んでいる。

と捉える概念である。

すなわち、事業が順調に進んでおり、事業自体から将来

将来的なキャッシュフロー（ＣＦ）を現在価値に割り戻す的なキャッシュフローとして多額のものを見込めるのであことによって（図１参照）、特許権等の知的財産権によって得

〈脚
1
2

注〉 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Valuation_of_Intellectual_Property_JP.pdf
侵害立証の容易性は特許権の価値評価に反映させるべきものと思われる。

2

大野総合法律事務所られる価値を評価する手法である。

ないし３項が規定されている。この１０２条１項ないし３項【図１】将来的なキャッシュフロー（ＣＦ）に基づく評価価値に関して、産業構造審議会知的財産分科会第 39 回特許制度小委員会配付資料（令和 2 年 5 月 29 日）では、以下のような概念図が示されている。
【図２】特許法１０２条について

5

日本公認会計士協会「無形資産の評価実務 － M&A 会計にお3ける評価と PPA 業務－」 によれば、以下のように述べられている。

「超過収益法は、評価対象となる無形資産に関連して生み出される将来キャッシュ・フローから、当該将来キャッシュ・

上記図２で示されるように、概略で言えば、１０２条１項

フローの獲得に貢献する評価対象資産以外の資産（貢献資産）は権利者による特許の実施品１個当たりの利益をベースとの寄与する部分（キャピタル・チャージ）を控除して超過収し、遺失利益を損害額と推定する規定である。
１０２条２項は侵害者による特許の実施品１個当たりの利益を求め、超過収益の現在価値で評価する方法である。」

益をベースとし、侵害者における利益を損害額と推定する規

この手法は、特許権という独占排他権を考慮する上で超過定である。

収益法に基づく特許権の価値評価を行うことは妥当性が高い

１０２条３項はライセンス料相当額が損害額として推定すと思われるが、超過収益をどのようにして算出するかというる規定である。

点が問題となる。

３ 裁判例で示されている基準（大合議判決）

第４ キャッシュイン・アウト可能性による評価

損害賠償額に関しては、知財高裁大合議判決が３件存在し１ 着目すべき視点ていることから、これらの判決で採用している基準を確認し前述したように超過収益法における超過収益に関し、以下ておく。

の４つの視点を考慮することが有効であると考える。

（１）知財高裁令和元年６月７日判決（平成３０年（ネ）第①ライセンス交渉に成功し、ロイヤリティ収入を得られる

１００６３号）

特許等であれば、正にロイヤリティ収入が超過収益によるこの裁判例は、特許法１０２条２項による推定の覆滅につキャッシュインとなる。

いての判断基準及び特許法１０２条３項所定の実施に対し受②侵害訴訟を行って、損害賠償を得られた場合にも、損害けるべき金銭の額の算定方法を示したものであり、具体的に賠償額が超過収益によるキャッシュインとなる。

は以下の内容を判示している。

③実際に権利行使をしなくても、カウンターとして特許等「特許法１０２条２項における推定の覆滅については、・・・の知的財産を有している場合には、ロイヤリティの免除を

例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在する

受けることができている。このようにキャッシュアウトをこと（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③抑制できている点で、超過収益を生み出していると言える。

侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性ここで留意すべきことは、ロイヤリティ免除法のように自能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情につ社製品を対象とするのではなく、他社製品の侵害可能性がいて、特許法１０２条１項ただし書の事情と同様、同条２項基準となるという点である。

についても、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮する④相手方製品に対する差止ができた場合には、特許となっことができるものと解される。・・・特許発明が実施されてている特徴を有する製品を製造販売できるのは自社のみいる部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客となることから、その結果として、価格設定を強気のも誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当でのとしたり、シェアを奪えたりし、事業利益を生み出すある。」

ことになる 。

「特許法１０２条３項所定の『その特許発明の実施に対し

4

２ 特許法１０２条１項ないし３項について受けるべき金銭の額に相当する額』については、・・・同改

上記①～③を考慮する上で、実際に裁判を起こした場合に、

正により『通常』の部分が削除された経緯がある。

どの程度の損害額を得られることになるか、又はどの程度の・・・特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、損害額を支払う必要があるかを検討することが有益である。

実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比

特許法上、損害賠償額を想定した規定として１０２条１項

べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。

〈脚
3
4
5

注〉 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-57-2a-20160621.pdf
本稿では、この④の視点からの検討は省略し、①～③の視点についてのみ検討することとする。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/39-shiryou/03.pdf

3Oslaw News Letter vol.72（2024.7）
したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明

おける販売製品や提供サービスによる限界利益 7 を基準としたの実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでな

損害賠償額を得られることには留意が必要である。

い場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②

つまり、権利活用が見込める特許権の価値は、相手方企業に当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要おける販売製品や提供サービスによる限界利益相当額の価値が性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品にあるということになる。

用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権

この「キャッシュイン・アウト可能性による評価」を用いた

者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた特許権等の知財評価を行う具体的な２つの場面について、以下諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」

で述べる。

（２）知財高裁令和２年２月２８日判決（平成３１年（ネ）第1 スタートアップでの特許権評価
大量に特許権を保有する大企業における特許権を全体で評価

１０００３号）

する上では、上述したルール・オブ・サムや利益三分法等を用

この裁判例は、特許法１０２条１項に関する基準を示したもいざるを得ない状況があるとは思われる。他方、スタートアッのであり、具体的には以下の内容を判示している。
「特許法１０２条１項は、・・・特許権者等の実施の能力に応プ等、限られた数の特許権しか存在しない場合には、前述したじた額を超えない限度という制約を設けているところ、この『実「キャッシュイン・アウト可能性による評価」を行うことが妥施の能力』は、潜在的な能力で足り、生産委託等の方法により、

当であると考える。

侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能「キャッシュイン・アウト可能性による評価」を行う際には、な場合も実施の能力があるものと解すべきであり、その主張立対象となる他社製品や他社サービスが存在するかがキーとなる。
対象となる他社製品や他社サービスが存在する場合には、ロ

証責任は特許権者側にある。」「特許法１０２条１項ただし書は、・・・『販売することができイヤリティ収入が得られる見込み、訴訟における損害賠償の獲ないとする事情』は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少

得の見込み、カウンター特許として利用することでキャッシュとの相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者

アウトを抑制する見込みがあることから、その特許権の価値はと侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非跳ね上がることになる（図３参照）。
【図３】特許権の活用可能性がある場合同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである。」（３）知財高裁令和４年１０月２０日判決（令和２年（ネ）第１００２４号）

他方、対象となる他社製品や他社サービスが見込めない特

この裁判例は、特許法１０２条２項及び特許法１０２条３項
に関して、以下の内容を判示している。

許権については、その価値は低いものとなるし、現実的に利「特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることがで用できないような権利であれば、維持年金等の費用だけがかきると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益

かり、キャッシュインを生み出すことは全く期待できないこを得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為によりとから、資産としての価値は無いとしか言えないものである

特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなけ

8（図４参照）。
【図４】特許権の活用が見込めない場合

れば自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかり
し利益とを観念し得るものと解される。
そうすると、特許法１０２条２項による推定が覆滅される場
合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条３項の適用が漫然と特許権を保有して終わっているスタートアップ企業

認められると解すべきである。

４ 検討

では、その活用可能性も検討されないわけであることから、前述した「キャッシュイン・アウト可能性による評価」（特当該スタートアップ企業が保有する特許権の価値が低く評価

許法１０２条１項ないし３項）に基づいて、特許権の価値評価

されてもやむを得ない。他方、自社の保有する特許権の活用を行うことは有益であると考える 。

を視野に入れ、権利行使できる他社製品や他社サービスに対

6

またその際、たった１つの特許権においても、相手方企業に〈脚する活用可能性を検討されているスタートアップ企業が保有

注〉 

前掲の知財高裁大合議判決で判示されている規範は、得られる見込みのキャッシュインや抑えられる見込みのキャッシュアウトを算出する上で参考になる。
7
売上高から直接関連して追加的に必要となった経費（変動費）を控除した額
8
会計上、投資に見合った金額の回収を見込めない場合には減損処理を行い、資産の帳簿価格を引き下げる処理が行われることからすると、そのような特許権の価値は「０」と言ってもよいし、特許権を維持するためにキャッシュアウトを伴うことからするとの負の価値しかない資産ともいえる。このような問題意識を持つことは重要であると考える。
6

4

大野総合法律事務所

する特許権の価値が高くなるのは当然と言える 9 。

ただ前述したとおり、たった１つの特許権においても、相手

このため、スタートアップ企業における出資の検討やスター

方企業における販売製品や提供サービスによる限界利益を基準

トアップ企業の買収の場面では、知的財産権への活用の意識もとした損害賠償額を得られることから、その１つの特許権を作含めて、特許権の価値評価に反映させるべきである。

成するだけでも十分な成果があると言える。

なお、出願時においては、どうしても自社製品の保護に目をこのため、日ごろから広く情報を収集しつつ 10、「これは」向けがちになるが、特許権の価値評価を「キャッシュイン・ア

という案件をかぎ分けて、活動を行うことでも十分な成果をウト可能性」に着目して行うのであれば、その価値を高めるた期待できると言える。

めに、自社製品に加えて、他社製品に目を向ける必要があるこ

３ 裁判所における統計からとを理解して頂けるものと思う。

最後に裁判所から出されている統計を見ておく。裁判所か２ 日ごろの知財活動の場面での特許権評価

ら出されている統計によれば、損害賠償額及び和解金額は以特許権の価値評価は、スタートアップ企業における出資の検下のとおりである。「キャッシュイン・アウト可能性」に基づ

討やスタートアップ企業の買収の場面における知財ＤＤの場面き評価するのであれば、認容されている金額又は和解金額が、には限られない。

訴訟で用いられた特許権の評価価値を算出する上では参考に特許権の価値をいかに高めるかという視点は、知的財産部等なる 11 。

の部門が日ごろ行う知財業務でも意識されるべきものである。
出願時における権利行使可能性（侵害品の把握可能性）、中〔特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪間処理時における補正の方向性、分割出願の活用可能性等にお地裁、平成 26 年～令和 4 年）〕12

いて、「キャッシュイン・アウト可能性」の観点から価値が高【図７】判決で認容された金額

い発明に変われば、発明者による発明届け出段階や補正前や分割出願前と比較して、その価値は跳ね上がることになる（図５参照）。
【図５】特許権の価値のプラスへの変化

逆に例えば補正等によって権利範囲が極端に狭まってしま【図８】和解において支払うことが約された金額

い、「キャッシュイン・アウト可能性」の観点から価値が低い
発明に変わってしまったのであれば、その価値は下がり、「０」又は「マイナス」になるということになる（図６参照）。また
発明届け出段階と比較して付加価値がついていない場合や分割出願に関して特段の戦略がない場合には、価値としては変化のない発明となる。
【図６】特許権の価値のマイナスへの変化

第 6 最後に特許権の価値評価の仕方には様々な手法があるが、本稿で示
実際問題として、日ごろの通常業務を行いながら、「キャッしたような評価手法は一定程度の妥当性があると考える。特にシュイン・アウト可能性」を高めるための業務（例えば他社製

スタートアップ等、限られた数の特許権しか存在しない場合に品や他社サービスの侵害可能性を調査する業務等）も追加しては、これらの評価手法は、有効な評価手法であると思われる。

行うことは大変な作業であると思われる。

また日ごろの知財活動の場面でも、その活動の意義を意識する

人的リソースには限りがあることから、全ての案件に対して、全力を注ぐことは不可能に近い。
〈脚

上では、これらの評価手法を頭の片隅に入れておくことは有効であると考える。

注〉 

この場面での価値評価では担当者の人的要因に基づく価値評価も入ることになる。
例えば中間処理時において的確な補正を行うためには、日ごろから技術部門や営業部門の人材と意見を交換し、権利行使が可能な「弾」を作るための情報収集を図ること等が考えられる。
マーケットでの競合が１社の場合という前提になる。その他の企業も存在するマーケットには存在することが一般的であることから、その他の企業に対する抑止効果を含めると、訴訟で用いられた特許権の価値は、認容されている金額又は和解金額以上ということになる。
12
https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/2022_sintoukei_H26-r4.pdf
9

10
11

5

意匠
News

Oslaw News Letter vol.72（2024.7）

Design News

「意匠」
概念のフロンティア
弁理士

１．はじめに土生真之

本件意匠は、フランスにおける登録である。日本においては、

意匠法上の「意匠」であるためには、「物品性 」、「形態性」、「視

自然物を意匠の主たる要素として使用したものは、覚性」、「美感性」の４要件を満たす必要がある。「意匠」と聞いて同一形態が再現されず、物品固有の形態を有しな

直感的にイメージするものは、自動車や家電製品、バッグ等のよういため、「物品性」ないしは「形態性」を欠く、あな典型的な工業製品のデザインではないだろうか。そのような典型

るいは「量産性（工業上利用可能性）」を欠くとい的な工業製品が４要件を満たすことには疑いがない。

うのが定説である。

1

しかし、前記４要件の具体的な内容は必ずしも明確ではなく、「意

本件意匠は接ぎ木という人為的加工が施されて匠」の概念の周縁部は曖昧である。本稿では、このような意匠の既いるものの、自然物たる植物を意匠の主たる要素

成概念の周縁部を押し広げる意匠の登録例を２つ程紹介したい。

としており、日本においては「意匠」該当性について疑義が呈され

２．登録例

る可能性は高いであろう。
しかし、自然物である植物であっても品種登録のためのＤＵＳ（区（１）第１６３５２９４号「金属含有粒子」
法上の「意匠」であるためには、「視覚性（視覚を通じて形態を把握

別性、均一性、安定性）の要件を満たすような種苗であれば、公知できること）」が必要であり、粒状物の一単位のように微小なものは、通の品種と明確に区別される形態的特性を同一品種が均一に備え、複常は視覚性を欠くものとされている。ただし、数世代繁殖させた後においてもその形態的特性が変化しないものも取引の際、拡大観察することが通常である場あり得るため、植物であるからと言って一概に固有の形態を欠くと合には、肉眼によって認識できないものであっは言えないかもしれない。日本において、植物自体の意匠の登録例は確認できないが、登録にチャレンジしてみる価値はあるのではな

2ても視覚性を有するものと解されている 。

かろうか。

本件意匠に係る物品は、全長約５．５μｍ～約２４０μｍである

なお、植物の形態であっても「造花」という物品として出願すれば、が、電子顕微鏡などで拡大した図を用いて取引が行われるとのことで、視覚性が認められている。

「意匠」該当性を問題視されることなく登録可能である。種苗法に

従来、拡大観察することが通常であるものとして、ダイヤモン

よる育成者権侵害の立証は、品種登録された植物体と被疑侵害植物

ドの小さな粒のカットが例として挙げられることが多く、肉眼で体を栽培して現物を比較すること（現物主義）を原則とするため、認識できないとは言っても、存在自体を知覚できない程に微小なも立証に時間と困難を伴うという問題がある 3 。そこで、迅速な救済のは意匠法に携わる者の念頭には置かれていなかったものと思われを得るために、「植物」という物品での登録を直接狙わないまでも、る。この点、本件登録例は、５．５μｍという肉眼で存在自体すら

特に観賞用の花卉においては 4、植物の形態を「造花」として意匠知覚できない程に微小で、尚且つ人間が知覚できない電子線による登録をしておき、育成者権侵害に加えて意匠権侵害を主張できる余撮像画像により形態が知覚できる物品であっても「視覚性」が認め地を作っておくということも一案である。不動産である建築物が意られることを示すものであり、「意匠」の概念をミクロの世界にま匠法の保護対象に明示される前は、建築物の形態の模倣を牽制するで押し広げたものであると言える。

ことを意図して、「組立家屋」という物品としてマンション等の建

なお、光学顕微鏡による撮像画像と電子顕微鏡による撮像画像

築物の意匠を登録しておくことが実務上行われていたが 5 、これには、肉眼で見たときの印象（美感）は異なる。仮に被疑侵害品が取倣った意匠登録の利用が植物の分野においても有効であるかもしれ引において光学顕微鏡による撮像画像のみをカタログ等に掲載してない。

いた場合、電子顕微鏡の撮像画像である本件意匠とは非類似と判断

３．おわりにされる可能性もある。そうだとすると、光学顕微鏡で撮像可能なサ

微細加工技術やバイオテクノロジー等の進歩により、デザイン

イズの物品の場合には、光学顕微鏡による撮像画像と電子顕微鏡にという行為が行われる分野は広がっている。従来からの「意匠」のよる撮像画像の両方で登録をしておいた方が良いのかもしれない。

既成概念に捉われず、その概念の周縁部を開拓してみれば、そこに（２）フランス登録第９５５１７７号「ぶどうの接ぎ木苗」

は新たな意匠活用の機会が広がっているのではないかとも考える。

〈脚

注〉 

令和元年法改正により、「物品」以外の「建築物」、「画像」が保護対象に追加されたが、これらについては物品性の要件は不要である。
知財高判平成１８年３月３１日（判時１９２９号８４頁）[ コネクター接続端子事件 ]3
現行種苗法第３５条の２において、特性表と被疑侵害植物体の対比により、育成者権が及ぶ品種であることを推定できることとし、立証負担の軽減は図られている。
4
食用の植物では造花とは物品非類似となる可能性が高いが、観賞用の花卉であれば、造花と観賞という用途において共通し、物品の類似性が認められる可能性もある。
5
組立家屋の意匠権侵害が認められた事例として、東京地判令和２年１１月３０日（平成３０年（ワ）第２６１６６号）[ 組立家屋事件 ]。
1
2

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.72（2024.7）

Overseas News

意匠の自明性に関する米国連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決（LKQ Corporation 対 GM Global Technology Operations 事件）

１．はじめに

弁護士

盛田

真智子

は無効であるというものであった。

2024 年 5 月 21 日、
米国連邦巡回区控訴裁判所（以下「CAFC」）

非自明性は、我が国における進歩性に近い要件である。米国特許法 103 条は非自明性に関して以下のように規定する。

は、意匠特許（Design Patent）の自明性判断基準に関する大法廷判決を下した。争点は、2007 年の KSR International Co. 対

A patent for a claimed invention may not be obtained,･･･

Teleflex Inc. 事件最高裁判決 ( 以下「KSR 判決」) の影響を受けて、

if the differences between the claimed invention and the

意匠特許について長年使用されてきた自明性評価基準である、厳格

prior art are such that the claimed invention as a wholeな（すなわち、自明性を立証して意匠特許を無効とすることが困難な）

would have been obvious before the effective filing date

Rosen-Durling テストを見直すべきかという点であった。
（KSR 判of the claimed invention to a person having ordinary skill

決は、実用特許（Utility Patent）の自明性判断基準に関して、従in the art to which the claimed invention pertains.･･･（和来 よりも柔軟な、無効となりやすい基準によって判断すべきと判

訳：クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有示した最高裁判決である。
）

効出願日前に、クレームされた発明の属する技術分野における通1

本判決は、厳格すぎる Rosen-Durling テストは、KSR 判決等の常の知識を有する者にとって自明であったと思われる程度に、ク

最高裁判決や米国特許法 103 条に沿わないとした。そして、同テレームされた発明と先行技術が相違するようなものである場合にストに代わって類似技術テストを用いると判示した。これにより、は、クレームされた発明の特許を取得することはできない。）

意匠特許は以前よりも自明性により無効とされやすくなり、また、

3．PTAB の判断と Rosen-Durling テスト

審査段階では意匠特許の取得がより難しくなることが予想される。

本件において、PTAB は、自明性評価に、長年にわたって確

２．背景

立されてきた Rosen-Durling テストを適用した。このテストはGM Global Technology Operations LLC（以下「GM」）は、

以下の 2 段階からなる。

車両のフロントフェンダーのデザインを主張する米国意匠特許

まず、第 1 段階として、主たる先行文献となる、クレームさ

797,625 号（以下「本件意匠特許」）を有する。GM は、LKQれた意匠と基本的に同じ意匠特性を有する先行文献を見つけなけ

Corporation 及び Keystone Automotive Industries, Inc.（以ればならない。このような主たる先行文献が発見されない場合に

下「LKQ」）が、本件意匠特許を侵害していると主張した。

は、第 2 段階（主たる先行文献と副次的先行文献との組み合わ

こ れ に 対 し、LKQ は 特 許 審 判 部（ 以 下「PTAB」） に、 特せ）を検討するまでもなく（すなわち、たとえ先行文献の組み合許の有効性を争う手続である当事者系レビュー（inter partes

わせによりクレームされた意匠に到達できたとしても）、クレー

review）を申請し、本件意匠特許は自明であり無効であると主張ムされた意匠は非自明であると判断される。この点で Rosen-

した。具体的には、本件意匠特許は、Lian と呼ばれる米国意匠特Durling テストは厳格であり、自明性を立証して意匠特許を無効

許 773,370 号によって既に開示されており、Lian を主たる先行とすることが困難であった。

文献とし、ヒュンダイツーソンのデザインパンフレットを副次的

第 2 段階として、主たる先行文献と副次的先行文献の組み合

先行文献として組み合わせると、これと本件意匠特許との相違点

わせを検討するが、その副次的先行文献は、一方の文献に開示さは当業者にとって自明なものであるといえるため、本件意匠特許れた装飾的特徴が、その特徴を他方の文献に適用することが示唆

〈脚

注〉 

従来 TSM（teaching-suggestion-motivation）テストが用いられてきた。先行文献の組み合わせに教示、示唆、動機の存在を必要とする厳格な基準である（自明性が認められにくい）。
1

7

Oslaw News Letter vol.72（2024.7）
される程度に、主たる先行文献と関連していることが求められる。

示した（通常、主たる先行文献はクレームされた意匠と同分野の本件において、PTAB は、Lian は本件特許意匠と「基本的にものであるが、類似技術である限り、同分野である必要はない。）。

同じ」視覚的印象を与えるものではなく 2、LKQ は主たる先行クレームされた意匠と最も視覚的に類似する意匠の先行文献が、主

文献を特定できていないと判断し、第 2 段階を検討することなたる先行文献となる。主たる先行文献は現に存在する文献でなけく、本件意匠特許の自明性を否定した。

ればならず、「先行文献から個々の特徴を選択して組み合わせれば、存在するものとなる可能性があるもの」であってはならない。

これに対し、LKQ は、厳格すぎる Rosen-Durling テストは2007 年の KSR 判決によって黙示的に覆されたと主張し、同②では、クレームされた意匠と主たる先行文献の相違点を、視テストを用いて自明性判断をすべきではないとして、CAFC に覚的外観を比較することによって判断する。相違点の判断も、自控訴提起した。（KSR 判決は、実用特許に関して、従来の自明

明性判断も、クレームされた意匠が属する分野における通常の設性判断基準が厳格すぎるとして、より柔軟な判断をしたもので計者の視点・知識によって評価される。この際、選択された個々ある。KSR 判決によって、実用特許に関しては常識や後知恵、の特徴ではなく、意匠の全体としての視覚的印象が重視される。

・・・・

当業者の水準などを考慮して判断することが許容され、自明性

そして、先行文献を組み合わせる際には、両文献に、一方の特が立証されやすくなった 3 。）しかし、CAFC は、3 名の裁判

徴が他方の特徴の適用を示唆するような「関連性」は必要なく官からなる合議体において、KSR 判決が同テストを覆したかは（Rosen-Durling テストを否定）、組み合わせる動機は、文献その明らかでないと判示し、PTAB の判断を支持した。

ものから来る必要はない（TSM テストを否定）と判示した。ただし、そこで、LKQ は CAFC に対し、12 名の全裁判官による大法

両文献ともクレームされた意匠の類似技術でなければならず、ま廷での再審理を求めた。2023 年 6 月 30 日、大法廷審理を行た、組み合わせの動機として「その分野における通常の設計者でうことが決定され、Rosen-Durling テストが覆されるかが注目あれば、クレームされた意匠と同じ全体的な外観を創り出すためされていた。

に、副次的先行文献の特徴を用いて主たる先行文献を修正したであろう」という、後知恵によらない、記録に裏付けられた理由が

4．CAFC の大法廷判決と類似技術テスト

なければならないとした。

大法廷判決は、Rosen-Durling テストは不適切に厳格であると5．終わりにして、これを覆した。すなわち、同テストの、特許意匠と「基本的に同じ」意匠特性を有する先行文献が発見されなければ、その2024 年 5 月 22 日、米国特許商標庁（USPTO）は、上記の時点で自明性立証が失敗に終わる点や、先行文献の組み合わせに新基準に沿ったガイダンス 4 を発表した。新基準により、意匠特許「関連性」を要求することによって事実認定者が常識に頼ることをは自明性により無効とされやすくなることが予想される。非自明性

否定する点は、米国特許法 103 条の広範で柔軟な規定には存在しを主張する側としては、類似技術に当たらない、現存する（単一の）ない制限を課すものであり、柔軟なアプローチを採用した KSR 判

文献ではない等の理由から、先行文献としての適格性がないとい決、Smith v. Whitman Saddle 判決（1893 年）、Graham v.

う主張や、組み合わせた動機の裏付けが示されていないといったJohn Deere 判決（1966 年）といったの最高裁判決とも矛盾す

主張等が考えられる。先行文献にはない特徴を補正で追加し、こるとした。

の特徴から生じる意匠全体としての視覚的印象の違いを主張する

その上で、より柔軟な、類似技術による新たな自明性判断基準をことも考えられる。また、大法廷判決は、二次的考慮要素のうち、提示した。この判断基準では、上記 Graham 判決で示された要素（①

商業的成功、業界における賞賛、模倣によっても、意匠特許の非自先行技術の範囲と内容、②先行技術とクレームされた意匠との相違

明性を立証し得るとしている（長く未解決であったニーズ、他者

点、③その分野の当業者レベル、④商業的成功・長く未解決であっの失敗等の考慮要素が自明性判断に重要な意味を持つかどうかは、

たニーズ・他者の失敗等の二次的考慮要素）が事実認定される。

今後の判例に委ねるとした。）。出願の際は、他分野も含め、クレー①において、主たる先行文献は「基本的に同じ」である必要はな

ムされた意匠と視覚的に類似する先行文献を広く調査する必要がく（Rosen-Durling テストを否定）、類似技術に限定されると判〈脚生じると思われる。新基準の今後の運用が注目される。

注〉 

Lian は、ホイールアーチ形状と終端部、ドアカットライン、突出部、造形、変曲ライン、第 1・第 2 の折り目、凹ライン等において異なるためとされた。
オータム・ヴィラリール＆アイミー・ラマウテ「米国連邦控訴裁判所、意匠自明性審査ガイドラインを裁定へ」（https://www.obwbip.com/04D540/assets/files/documents/JP%20LKQ%20v%20GM.pdf）
4
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated_obviousness_determination_designs_22may2024.pdf
2
3

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.72（2024.7）

Patent Intro

弁理士

大木

信人

になされた特許権です ( 特許法第 67 条第 2 項 )。

Ｑ 日本にも審査遅延に起因する特許期間の調整の制度があるのでしょうか。

３．延長可能期間
期間補償のための延長登録の出願により延長可能となる期間

設定登録が所定の基準日以後にされた特許権は、期間補償のたは、基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期めの特許権の存続期間の延長登録の出願により、以下に述べる

間から、次に掲げる (i)-(xi) の期間の合計を控除して算出されたように、一定の要件の下で存続期間を延長することが可能です。

期間を超えない範囲内の期間となります ( 特許法第 67 条第 3項 )。

１．期間補償のための特許権の存続期間の延長

延長可能期間の算定方法は、次に掲げる (i)-(xi) の控除期間の特許権は、通常、一定の期間の審査を経て登録されるもので合計を暦に基づいて何年何月何日の形式で表し、基準日に年、月、あるところ、出願人の書類提出の状況や特許庁での審査状況等

日の順に加えて、延長可能期間の始期となる日を算定し、このによって、出願から特許査定を経て設定登録がなされるまでに、始期になる日から特許権の設定登録の日までの期間を暦に基づ想定される期間よりも長い時間を要する場合があります。

いて何年何月何日の形式で表し、これが延長可能期間となりま

特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了

す。次に掲げる控除期間に、重複する期間がある場合には、重し、また、特許権の権利行使は設定登録により権利が発生して複が存在する期間を一つの期間としてまとめて算出します。

から可能となることから、特許権の設定登録が想定される期間(i) 特許庁長官又は審査官からの通知又は命令を受けた場合に執よりも長い時間を要した場合には、権利行使できる期間が短くるべき手続によって生じた期間

なり、特許権者にとって不利益となります。

・上記通知又は命令には、拒絶理由通知や特許庁長官

そこで、特許権者の権利行使の期間を十分確保すること等を名での協議の指令 3 は含まれないので、これらを受け考慮して、想定される期間よりも長い時間を経て設定登録がなた場合に執るべき手続によって生じた期間は控除されされた特許権について、期間補償のための延長登録の出願を行ません。

うことにより、一定の要件のもと存続期間を延長できることと(ii) 手続を執るべき期間の延長によって生じた期間しています ( 特許法第 67 条第 2 項、第３項 )。

・上記 (i) で示したとおり、拒絶理由通知や特許庁長官
名での協議の指令を受けた場合に執るべき手続によっ

２．対象となる特許権て生じた期間は控除されませんが、これらの手続を執期間補償のための延長登録の出願の対象となるのは、るべき期間の延長によって生じた期間は控除されます。

(1) 出願日が令和 2(2020) 年 3 月 10 日以後の特許出(iii) 手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間

願であり(iv) 出願人の申出その他の行為により処分又は通知を保留したこ

、かつ

1、2

(2) 特許権の設定登録が、とによって生じた期間(a) 特許出願の日から起算して 5 年を経過した日又は・「出願人の申出その他の行為」には、出願人による明(b) 出願審査の請求があった日から起算して 3 年を経過し示的な申出に限らず、処分又は通知を保留する原因とた日のいずれか遅い日 ( 以下「基準日」という。) 以後〈脚なるような出願人による行為 4 も包含されます。

注〉 

期間補償のための延長登録の出願の規定は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」（以下、「TPP11 担保法」という。）により、特許法第 67 条等が改正されて導入されたものである。TPP11 担保法の附則第 2 条により、2020 年 3 月 9日以前の特許出願は、改正前の特許法第 67 条が適用される。
2
分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願は、原出願の出願日が令和 2 年 3 月 10 日以降のものであり、パリ条約の優先権主張を伴う出願及び国内優先権主張を伴う出願は、優先権主張を伴う出願の出願日が令和 2 年 3 月 10 日以降のものとなる。
3
特許法第 39 条第 6 項。
4
処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為としては、出願人が拒絶理由の通知を受ける前に明細書について不備のある補正を行い、前記補正に対して特許庁長官が手続の補正をすべきことを命じたが、出願人が当該命令を受けた場合に執るべき手続を執らず、前記補正が却下され、一連の手続によって、拒絶理由の通知を保留した場合が例示される（特許・実用新案審査基準 第 IX 部 第 1 章 3.1.2(2)）
。
19Oslaw News Letter vol.72（2024.7）(v) 特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る（１）出願人
期間補償のための延長登録の出願の出願人は、特許権者に申請によって生じた期間(vi) 明細書等補完書の取下げによって生じた期間(vii) 拒絶査定不服審判によって生じた期間限られます ( 特許法第 67 条の 3 第 1 項第 3 号 )。特許権

5が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でな

6(vii-1) 拒絶査定不服審判 ( 拒絶査定不服審判の確定審決にければ、出願をすることはできません ( 特許法第 67 条の 2

対する再審の場合を含む。) において、特許をすべき旨の

第 4 項 )。

審決があった場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が（２）出願可能な時期あった日から当該審決の謄本の送達があった日までの期間

期間補償のための延長登録の出願は、特許権の設定登録の(vii-2) 拒絶査定不服審判 ( 拒絶査定不服審判の確定審決対日から 3 月を経過する日までの期間以内に行う必要がありする再審の場合を含む。) において査定を取り消すときに、ます 8。特許権の存続期間の満了後は、期間補償のための延さらに審査に付すべき旨の審決があった場合、拒絶をすべ

長登録の出願をすることはできません。

き旨の査定の謄本の送達があった日から当該審決の謄本の（３）延長登録の出願の審査送達があった日までの期間

期間補償のための延長登録の出願は、審査官による審査に(vii-3) 前置審査において、特許をすべき旨の査定があった

付され、以下の①から④のいずれかに該当する場合には、拒場合、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から絶理由を生じ、出願人に通知されます ( 特許法第 67 条の 3

当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日までの第 1 項 )。

期間

①特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき(viii) 行政不服審査法の手続によって生じた期間②延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能(ix) 行政事件訴訟法の手続によって生じた期間

期間を超えているとき 9(x) 特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間③出願をした者が当該特許権者でないとき(xi) 保全指定によって生じた期間④出願を共有者のうちの一部の者のみがしたとき

7

拒絶理由通知を受けた出願人には、意見書を提出する機会が与えられ、また、願書等を所定の範囲内で補正することが
できます。

５．結び
特許行政年次報告書２０２３年版によれば、２０２２年度（特許・実用新案審査ハンドブック 第 IX 部 第 1 章 9102 延長における特許の権利化までの期間（標準審査期間）は年度平

可能期間の算定方法に記載される例示に基づく）

均１４．７か月であったとされています。このため、多くの特許権は、期間補償のための延長登録の出願を必要とするも４．期間補償のための延長登録の出願のではないと思われますが、延長可能期間が存在する可能性がある場合には、代理人となっている弁護士、弁理士にどう

存続期間の延長を求めるためには、期間補償のための延

ぞご相談ください。

長登録の出願を行うことが必要です。

〈脚

注〉 

明細書等補完書が特許法第 38 条の 4 第 3 項の規定により提出された日から特許法第 38 条の 4 第 7 項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間が該当する。
6
特許庁による特許出願の処理又は審査の間に生じたものではない期間である、審判・裁判にかかる期間は延長可能期間より除かれる。
7「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（以下、「経済安全保障推進法」という。
）第 82 条第 4 項において読み替えて追加で規定されており、経済安全保障推進法第 70 条第 1 項の規定による通知を受けた日から同法第 77 条第 2 項の規定による通知を受けた日までの期間が該当する。
8
出願をする者の責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなった日から 14 日 ( 在外者にあっては、2 月 ) を経過する日までの期間 ( 当該期間が 9 月を超えるときは、9 月 ) 内にしなければならない ( 特許法第 67 条の 2 第 3 項 )。
9基準日から特許権の設定登録の日までの期間に相当する期間よりも、特許法第 67 条第 3 項各号に掲げる控除期間を合算した期間のほうが長い場合には、延長可能期間が存在しないため拒絶される。
5

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

経時的に変化するローストビーフに対する権利行使 知財高裁令和５年１２月２７日判決（令和４年（ネ）第１００５５号 特許権侵害差止等請求控訴事件）＞＞請求認容

本件は、発明の名称を「特定加熱食肉製品、特定加熱食

知財高裁は、スライス後２分半が経過した後のローストビー

肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」とする

フのスライス面はオキシミオグロビン割合が増加し、好まし

特許第５１９２５９５号の特許権者である控訴人が、被控訴

い鮮赤色であること、新鮮な肉の表面は、酸素がないため紫人に対し、被控訴人各製品の販売が本件特許権の侵害に該当色であるが、空気中に数分置いた後、肉の表面は真っ赤になすると主張して、被控訴人に対して差止および損害賠償等のることの証拠に基づいて２分３０秒程度空気下に曝す工程は支払を求めた事案である。原審の東京地裁令和４年４月８日

発明の酸素化する工程を満たすと判断した。
知財高裁はまた、判決（平成３０年（ワ）第３６２３２号）は、特許権が無効

被告製品は出荷時点では請求項５を満たさないが、経時変化であることにより原告の請求を棄却した。控訴人は原判決をに必要な時間に基づいて、店に陳列されているときに請求項

不服として、本件控訴を提起すると共に、並行していた無効

５を満たすことが推認できるとし、構成要件の充足を認めた。

審判（無効２０１９－８０００３０）において有効と判断ささらに、被控訴人は生産方法を特定しない請求の趣旨は過剰れた請求項５に係る請求を追加した。請求項５では、スライな差止を求めるものと主張したが、知財高裁は、製法に係るスされた特定加熱食肉製品における還元型ミオグロビンを好請求項５の製造対象物が出願前に日本国内において公然知らましい色を呈するオキシミオグロビンに酸化する工程を規定れた物でないと認め、特許法１０４条の規定に基づく生産方していたところ、被控訴人は、被告製品がローストビーフの法の推定の規定を適用して被告製品の全量の差止を認めた。

切断からパッキングによる密封までの工程が２分３０秒に過ぎず、積極的に酸化している工程ではないとの主張を行った。

特

分割要件違反を解消するための訂正の可否 知財高裁令和６年３月６日判決（令和５年（行ケ）第１００８５号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、発明の名称を「画像形成装置」とする特許第ただし書各号に掲げる事項を目的とするものではないとし

５７５６９５４号（本件特許）の特許権者である原告が、分て、「本件審判の請求は、成り立たない。
」との審決（本件審

割要件違反を解消するために請求した訂正審判の審決の取消決）をした。原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟をしを求めた事案である。原告は、本件特許の原出願の審査過提起した。本件訴訟において、原告は、本件特許出願には分程において、明細書及び図面の一部を削除する補正をし、そ割出願手続上の瑕疵があることから、これを治癒するためのの後、特許査定を受けた。そして、原出願の特許査定の謄本訂正は同項３号の明瞭でない記載の釈明に該当する旨主張し送達から３０日以内に本件特許に係る分割出願（特許法４４

たが、知財高裁は、「分割直前の出願明細書等と本件設定登条１項２号に係る分割出願）をした。同項２号に係る分割出録時明細書等の関係における分割手続の瑕疵は、同法４４条

願は、原出願の当初かつ分割直前の明細書等の記載の範囲内の適用における問題であり、それ自体は訂正の対象である本で行わなければならないところ、当該分割出願は、「原出願

件設定登録時明細書等自体に明瞭でない記載（同法１２６条の補正時に削除した事項」を含むものであり、原出願の当初

１項３号）があることを意味するものではないし、同項２号

明細書等の記載の範囲内ではあるものの、分割直前の明細書にいう誤記又は誤訳に当たるものでもない。
」として、本件等の記載の範囲内でなく、分割要件違反を内包するもので審決を維持し、原告の請求を棄却した。

あった。原告は、かかる分割要件違反を解消するために、「原出願の補正時に削除した事項」の削除訂正をすべく訂正審判を請求したが、特許庁は、当該訂正は、特許法１２６条１項

11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.72（2024.7）
意新規性喪失の例外規定の適用における意匠の同一性 知財高裁令和５年１２月２５日判決（令和５年（行ケ）第１００７１号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

原告は、本件意匠登録出願（令和５年法改正施行前の出願点である正面側のスタッズの個数及び配置態様の点は、物である。
）に際し、新規性喪失の例外規定の適用を受けるこ品の形状等による美観に影響を及ぼす相違点といえることかとができる意匠であることの証明書を提出した。証明書には、ら、証明書に記載された意匠と引用意匠の相違点が物品の性公開された意匠の内容として証明書記載意匠を記載していた質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解でき

ところ、本願意匠は引用意匠（原告自身が公開した意匠である範囲内のものであると認められる場合とはいえない。
」とる。
）と類似するとして拒絶審決を受けた。証明書記載意匠

して、両意匠の同一性を否定し、原告の主張を退けた。

と引用意匠には、スタッズ（飾り鋲）の個数等における差異■本件意匠登録出願がある。原告は、証明書記載意匠と引用意匠は実質同一の出願番号：意願２０２１－１９１０５

意匠である旨を主張したが、知財高裁は、「証明書に記載さ出願日：２０２１年９月３日

れる意匠と引用意匠は同一でなければならないと解される。
もっとも、証明書に記載される意匠と引用意匠との間に僅少な相違があるにすぎない場合にも同一性を欠くとすることは■証明書記載意匠

相当ではなく、また、意匠登録出願者の手続的負担も考慮す■引用意匠
公開日：２０２１年８月３１日

ると、証明書に記載された意匠と引用意匠の相違点が、物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであると認められる場合には、証明書に記載された意匠と引用意匠はなお同一であると認められると判断するのが相当である。
」と述べたうえで、「両意匠の相違商

不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証時期 知財高裁令和６年１月３０日判決（令和５年（行ケ）第１００１８号 審決取消請求事件）＞＞審決取消

原告の有する登録商標第４８０４２８８号「プレジャー

する意思表示だけはすべき義務があると解すべきであり、訴＼ Pleasure」に対し、被告が不使用取消審判を請求したと訟で一転して使用の事実がある旨の主張を許すべきではない

ころ、原告は答弁書提出期間内には何らの応答もせず、さら旨を主張した。しかしながら、知財高裁は、「商標法５０条に原告が自ら猶予期間を求めてなされた審尋の応答期間内に２項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合も何らの使用事実も立証しなかったため、当該登録を取り消において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実す旨の審決がなされた。しかしながら審決取消訴訟においを証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定してて、原告は一転して、要証期間内に本件商標を指定商品に使いるが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の用しているから不使用取消の事由に該当しない旨を証拠と共取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集に主張した。これに対し、被告は、商標法５０条２項の法意につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審判におは、業務上の信用が蓄積しておらず、または消滅したようなける審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたもので不使用状態にある商標登録を早くかつ確実に除去整理し、真あり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことに法の保護を求める者に登録を与えることにより産業の発達をもって、商標登録の取消しを免れるための要件としたものを図るべく、登録商標の「使用」について最も正確な事情をではない」として、被告の主張を退け、審決取消訴訟におい把握している商標権者に使用状況を示させることにあるのでて商標使用の事実が証明されたことを根拠として、不使用取あるから、商標権者には少なくとも使用しているか否かに関消を認めた審決を取り消した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第72号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2024年7月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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