大野総合法律事務所

vol.50目

C ontents

次
個別化医療特許の米国における権利行使可能性と特許適格性 

弁理士 梅田慎介

1◦意匠 N e w s

意匠審査基準の改訂 

弁理士 土生真之

6◦海外 N e w s

SPANSKI ENTERRPRISES, INC. v. TELEWIZJA POLSKA, S.A.
（D.C. Cir. Dec. 7, 2017）

弁理士 大塚

啓生

7

◦特

許

入

門



弁理士 森田

裕

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

個別化医療特許の米国における権利行使可能性と特許適格性
弁理士

梅田

慎介

ステップからなるが、各ステップの実施者は順にそれぞれ「医師」、

１．はじめに「臨床検査技師」、「医師又は患者自身」でありえるから、全ての個々の患者から得られた情報に基づいて最適な治療法を提供

ステップが同一の者によって実施されるというわけではない。こする「個別化医療」（Personalized medicine） の臨床応用がのため、直接侵害の成立を観念しがたいという問題（権利行使上進められている。個別化医療では、血液などの試料から得られたの問題）が存する。第 2 に、個別医療は、「バイオマーカー情報

ゲノムや転写産物（トランスクリプトーム）、
翻訳産物（プロテオーと臨床情報との相関」という自然現象の利用を含んでいる。このム）、代謝産物（メタボローム）などに関する情報（バイオマーカー

ため、いわゆる「司法上の例外（judicial exception）」2 に向け情報）と、治療効果及び副作用などに関する情報（臨床情報）とられた発明であることを理由とした特許適格性拒絶 3 を受けやすの間に見出される「相関」に基づいて個々の患者に最適な治療薬いという問題（特許適格性の問題）がある。ここで、第 2 の特許や用量・用法が選択される。

適格性の問題への対処として治療薬の投与ステップ等のいわゆる

1

個別化医療の特許による保護には、2 つの特有の問題が存在「アクティブステップ」のクレームへの加入が有効となりえる一方している。第 1 に、個別化医療は、典型的には「試料の採取」

で、これは第 1 の権利行使上の問題を積極的に招来してしまうこ（“obtaining”a biological sample from a patient）、「バイオ
マーカーの解析」（“assaying”the sample for a biomarker）
及び「治療薬の投与」（“administering”a therapeutic agent
to the patient based on the assay results）という 3 つの

〈脚

注〉 

「オーダーメイド医療」あるいは「精密医療（Precision medicine）」などとも称されている。
2
自然法則、自然現象または抽象的アイデア
3
米国特許法第 101 条
1

1

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Oslaw News Letter vol.50ととなる。

これに対して、Vanda は、2013 年、上記 ANDA 申請に係2018 年 4 月の米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）Vanda

る後発薬について特許権侵害訴訟を提起したが、これは別の特判決 4 は、治療薬の投与ステップをクレームに含む個別化医療方

許 6 に基づくものであった。その後、2013 年 11 月 19 日に法特許に関して、間接侵害の一類型である誘引侵害を認めたもの

610 特許が発行したことを受けて、Vanda は 610 特許に基づである。Vanda 判決は、後発薬の ANDA（Abbreviated New

く侵害訴訟を追加提起した 7。

Drug Application）申請時の医薬品表示（ラベル）の記載内容

両訴訟を併合審理したデラウェア州連邦地方裁判所は、West-に基づいて誘引侵害を認定したものであるが、個別化医療の特許

Ward による上記 ANDA 申請に係る後発薬が、610 特許を侵に関する権利行使上の問題と特許適格性の問題への対応指針を示害するものとして、ANDA 承認の停止と West-Ward による後唆するものとなった。

発薬の製造販売等の差し止めを命じた。West-Ward は判決の取り消しを求めて CAFC に上訴したが、CAFC は地裁判決に誤り

２．個別化医療方法特許の権利行使可能性と特許適格性はないと判断した。
（1-2）610 特許のクレーム
Vanda の 610 特 許 の ク レ ー ム（CL）1 を 以 下 に 記 載 す（1）Vanda 事件の概要

る 8。CL1 に係る治療方法は、「試料の採取」（“obtaining”）、（1-1）概要
Vanda Pharmaceuticals Inc.（以下「Vanda」）の US 特「バイオマーカーの解析」（“assaying”）及び「治療薬の投与」

許 8,586,610 号（ 以 下「610 特 許 」） の 有 効 性 と、West-（“administering”）のステップを含んでいる（下線部参照）。

Ward Pharmaceuticals International Limited 及 び West-（2）個別化医療特許の権利行使可能性

Ward Pharmaceutical Corp（以下「West-Ward」）による侵（2-1）直接侵害

害の有無が争われた。

複数のステップを含む方法に係る特許発明の権利行使可能性

610 特許は、Vanda が販売する統合失調症治療薬イロペリ

について、2015 年の Akamai CAFC 差し戻し審判決 9 は、全ドン（製品名 Fanapt®）による治療方法に係る特許であり、患てのステップが実施されない限り直接侵害（米国特許法第 271

者の薬物代謝酵素チトクローム P450 2D6（CPY2D6）遺条（a））とはならないとの原則を示している。その上で、全て伝子型を決定するステップを含み、患者が薬物代謝活性の低い遺のステップが単一の事業体によって行われない場合であって、複伝子型を有する場合にはイロペリドンの投与量をより低く設定す数の事業体の間に本人 - 代理関係、契約関係、共同事業関係等がることで副作用（QT 間隔延長）の発生を抑制することを特徴となく単一の事業体に帰属するとはいえない場合であっても直接するものである。

侵害が成立しうるケースとして、「侵害被疑者が行為への参加や2013 年 に West-Ward が Fanapt® の 後 発 薬 を ANDA 申利益の享受の条件として特許方法の一以上のステップを実施さ請 した。ANDA 申請時の医薬品表示の内容は Fanapt® と実せ、
当該実施の形態やその時期を設定したような場合」を挙げた。

質同一内容であった。

CAFC は、複数の事業者間にこのような特定の関係が成立して

5

1. A method for treating a patient with iloperidone, wherein 1.統合失調症患者のイロペリドンによる治療方法であって :the patient is suffering from schizophrenia, the method
comprising the steps of:determining whether the patient is a CYP2D6 poor 患者が CYP2D6 不全代謝者であるかを以下により決定するステップ
metabolizer by:と:obtaining or having obtained a biological sample from thepatient; and患者からの生体試料を取得する又は取得されたこと ;試料の 採取performing or having performed a genotyping assay on the
患者が CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有するかを決定するために、 バイオマーカー
biological sample to determine if the patient has a CYP2D6 生体試料を遺伝子型解析する又は解析されたこと ;の解析
poor metabolizer genotype; andif the patient has a CYP2D6 poor metabolizer genotype,then internally administering iloperidone to the patient in an
amount of 12 mg/day or less, and if the patient does nothave a CYP2D6 poor metabolizer genotype, then internallyadministering iloperidone to the patient in an amount that isgreater than 12 mg/day, up to 24 mg/day,

患者が CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有する場合、12mg/ 日量以下 治療薬 の投与の量のイロペリドンを患者に内部投与し、患者が CYP2D6 不全代謝
遺伝子型を有しない場合、12mg/ 日よりも多く 24mg/ 日までの量のイロペリドンを患者に内部投与するステップと、を含み、wherein a risk of QTc prolongation for a patient having a
ここで、CYP2D6 不全代謝遺伝子型を有する患者における QTc
CYP2D6 poor metabolizer genotype is lower following the 延長のリスクが、12mg/ 日よりも多く 24mg/ 日までの量で投与さinternal administration of 12 mg/day or less than it would れとした場合に比して、12mg/ 日量以下の量の内部投与でより低い、
be if the iloperidone were administered in an amount of 方法。
greater than 12 mg/day, up to 24 mg/day.

〈脚

注〉 

	Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals Int’l Ltd, 2016-2707, 2016-2708
	ANDA 申請は、用途を統合失調症治療とし、用量を 1mg, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg, 10mg, 12mg としてなされた。
6
	U.S. Reissue Patent 39,198
7
	ANDA 申請は 198 特許についてのパラグラフ IV 証明を伴ってなされ、後に 610 特許についてのパラグラフ IV 証明が追加された。本件では、ANDA 申請後に発行された特許であって申請者が承認前に ANDA に追加した特許に基づき米国特許法 271 条 (e)(2)(A) 規定のいわゆる「artificial act of infringement」を問うことができるかについても争点となった（CAFC は可と判断した）。
8	日本語訳は筆者による。
9
Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. (Fed. Cir. 2015) Nos. 2009-1372, -1380, -1416, -1417
4
5

2

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大野総合法律事務所いる場合には、発明の実施が単一の事業体に帰属することになり、 （ライフサイエンス分野の事例 29）では、以下のクレーム（CL）
直接侵害が成立しうると判示している。

のうち CL2 に係る診断方法が特許適格性なしとされる一方、こ610 特 許 の 各 ス テ ッ プ の 実 施 者 を 想 定 し て み る と、 試 料れに投与ステップ（下線部参照）が加入された CL5 に係る診断の 採 取（“obtaining”） は 医 師 で あ り、 バ イ オ マ ー カ ー の治療方法は特許適格性ありとされている。

解 析（“assaying”） は 臨 床 検 査 技 師 で あ り、 治 療 の 投 与

CL2 に係る発明も CL5 に係る発明も、血漿サンプル中の（“administering”）は医師又は患者自身であろう。仮に直接侵JUL-1 の存在をジュリティスの発症と関係づける規定を含むこ害が成立するとすれば医師によるものであり、610 特許に係るとから、特許適格性判断のフローチャートの「ステップ 2A」に

治療方法の医師による直接侵害が認定されるためには、「医師とおいて司法上の例外に向けられた発明に該当する（Yes）と認定

看護師・臨床検査技との間」あるいは「医師と患者との間」に上される。

記のような特定の関係が成立していなければならないことにな

ステップ 1
クレームは、方法、機械、製造物または組成物に係るものか ?

る 10。
（2-2）間接侵害

No

Yes

米国の間接侵害には、米国特許法第 271 条（b）の「誘引侵 害（induced infringement）」 と 同 条（c） の「 寄 与 侵 害No（contributory infringement）」がある。

ステップ 2A（Mayo テストのパート 1）
クレームは、自然法則、自然現象または抽象的アイディア（司法上の例外）に向けられているか ?
Yes

寄与侵害は、特許された機械、製造物、組立物もしくは組成物の構成要素、又は特許されたプロセスを実施するために使用される

Yes

材料もしくは装置の販売等を侵害とみなす規定であり、材料もしくステップ 2B（Mayo テストのパート 2）
クレームは、司法上の例外との顕著な相違をもたらす付加的要素を規定しているか ?

No

は装置ではない「サービス」を提供する行為には適用されない 11。
寄与侵害も誘引侵害も直接侵害の存在が必要とされ（Akamai

クレームは適格性を有する

最高裁判決 12）
、直接侵害の成立を証明しないままに寄与侵害あクレームは適格性を有さない

るいは誘引侵害を争うことはできない。
誘引侵害には、直接侵害を奨励する「具体的な意図（specific「ステップ 2B」で、CL2 に係る発明は、発明を司法上の例外

intent to encourage direct infringement）」の証明が必要とを超えるものとする付加的要素も含まない（No）として特許適される確性なしとされるが、CL5 に係る発明は、ステップ d のビタミ。

13（3）個別化医療方法特許の特許適格性

ン D の投与が発明の出願当時に“ルーチンまたは慣習的”では

米国では、バイオマーカー情報と臨床情報との相関に基づく診なく「付加的要素」となる（Yes）と仮定されているため、特許

断方法や治療方法に係る発明に対して、「単なる自然法則に過ぎ適格性ありとの判断となる。

ない」として特許適格性違反が通知されることが多い。特許適格

しかし、CL5 に係る発明は、特許適格性の問題がクリアされて性拒絶への対処のため、治療薬の投与ステップ等のいわゆる「アも、別の問題が浮上する。すなわち、CL5 に係る発明は、CL2

クティブステップ」のクレームへの加入が有効となる場合がある。

に係る発明が有するステップ a（血漿サンプルの取得）、ステップ

例えば、2016 年 5 月 4 日に米国特許庁が公表した事例集

b（JUL-1 の検出）及びステップ c（診断）に加えて、ステップ

2. A method of diagnosing julitis in a patient, said method 2.
comprising:a. obtaining a plasma sample from a human patient;

患者におけるジュリティスを診断する方法であって、a. ヒト患者から血漿サンプルを取得するステップ ;試料の 採取b. detecting whether JUL-1 is present in the plasmab. 前記血漿サンプルを抗 JUL-1 抗体と接触させ、JUL-1 と前記抗 バイオマーカー
sample by contacting the plasma sample with an anti-JUL-1 体との結合を検出することにより、前記血漿サンプル中に JUL-1 がの解析
antibody and detecting binding between JUL-1 and the 存在するかを検出するステップ ; 及びantibody; andc. diagnosing the patient with julitis when the presence ofc. 前記血漿サンプル中の JUL-1 の存在が検出された場合に、前記
JUL-1 in the plasma sample is detected.
患者はジュリティスであると診断するステップ、を含む前記方法。
5. A met hod of diagnosing and treating julitis in a patient, 5.
said method comprising:a. obtaining a plasma sample from a human patient;

診断

患者におけるジュリティスを診断および治療する方法であって、

a.( 請求項 2 に同じ );試料の 採取b. detecting whether JUL-1 is present in the plasma
sample;b. 前記血漿サンプル中に JUL-1 が存在するかを検出するステップ ; バイオマーカーの解析

c. diagnosing the patient with julitis when the presence ofJUL-1 in the plasma sample is detected; andc.（請求項 2 に同じ）; 及び診断

d. administering an effective amount of topical vitamin D
d. 前記診断をされた患者に有効量のビタミン D を局所投与するス 治療薬 の投与
to the diagnosed patient.
テップ、を含む前記方法。

〈脚

注〉 

「特定の関係」を認めたものとして、Eli Lilly and Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., No. 15-2067 (Fed. Cir. January 12, 2017) がある。医師の指示のもとに患者が自身で薬剤を投与していることから、医師による直接侵害が認められた。
11
Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics (Fed. Cir. June 16, 2017).
12
Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014)13
DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006)
10

3

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Oslaw News Letter vol.50
a 〜 c（実施者 : 医師又は臨床検査技師）とは実施者がまた異なであろうことを証すれば足りる（現実の直接侵害行為の立証を要りえるステップ d（実施者 : 医師又は患者自身）を含むこととなる。

さない）とした上で、医薬品表示は医師による直接侵害を不可避

このために、複数のステップの実施者がそれぞれ異なることに起的に招来するものであるとした。

因した「権利行使可能性の問題」を一層複雑にすることとなる。

（2-2）誘引侵害に関する CAFC の判断
West-Ward は、医薬品表示は 610 特許の「試料の採取ステッ３．Vanda 判決の詳細

プ（obtaining or having obtained a biological sample from

（1）医薬品表示の詳細

the patient）」を推奨していなし、医薬品表示にある「臨床検査Vanda 判決では、後発薬の ANDA 申請時の医薬品表示の記（laboratory tests）」（Section 12.3“Phamacokinetics”参載内容に基づいて誘引侵害が認定されている。後発薬の医薬品

照）が 610 特許の「遺伝子型検査（genotyping tests）」を直表示には、統合失調症の成人の治療に用いられること、1mg・ちに意味するものでもない等と主張した。

2 回 /day の開始用量が推奨されること、開始用量からの用量漸CAFC は、誘引侵害の成立には、直接侵害の存在が前提とな増が必要であること、12-24mg/dy の維持用量が推奨されるこそして単に「誘引」を構成するおそれがあることを知っること 15、と、CPY2D6 の 不 全 代 謝 者（poor metabolizer） は 1/2 用ていただけではなく、他者の侵害を積極的に奨励する「具体的な量とすべきこと、イロペリドンの 12mg・2 回 /day の投与が意図」が必要であること 16 を確認した上で、「具体的な意図」の

9msec の QT 延長と相関すること、CPY2D6 活性の低い患者

立証は、状況証拠によって可能であるとした 17。

への処方には注意を要することなどが記載されていた。

状況証拠として、侵害使用を広告している場合や侵害使用を実誘引侵害の認定に特に寄与した記載は以下である（下線付与）。

現するような使用説明を行っている場合 18 を挙げ、医薬品表示が特許方法の実施を指示している場合には、医薬品表示が「具体

Section 12.3“Phamacokinetics”的な意図」の証拠となりえるとした 19。そして、医師による侵Approximately 7 to 10% of Caucasians and 3 to

害を誘引する「具体的な意図」が医薬品表示によって立証される

8% of Black/African Americans lack the capacity to

場合、医薬品表示そのものの内容が、侵害を奨励し、推奨し、促metabolize CYP2D6 substrates and are classified

進するものであって「具体的な意図」の推定を可能とするものでas poor metabolizers (PM), whereas the rest are

なければならないとした 20、21。

intermediate, extensive or ultrarapid metabolizers. Co-

そして、
医薬品表示（Section 12.3“Phamacokinetics”）は、

administration of iloperidone with known strong inhibitors

610 特許の「バイオマーカーの解析ステップ（performing orof CYP2D6 like fluoxetine results in a 2.3 fold increase

having performed a genotyping assay on the biologicalin iloperidone plasma exposure, and therefore one-half ofsample to determine if the patient has a CPY2D6 poor

the iloperidone dose should be administered. Similarly,

metabolizer genotype）」を推奨するものであり 22、610 特

PMs of CYP2D6 have higher exposure to iloperidone

許の「試料の採取ステップ（obtaining or having obtained acompared with [extensive metabolizers] and PMs should

biological sample from the patient）」もバイオマーカー解析

have their dose reduced by one-half. Laboratory tests are

ステップの「遺伝子型検査（genotyping assay）」に必然付随available to identify CYP2D6 PMs.

するものであると判断した。
結論として、CAFC は、医薬品表示に基づいて医師による侵（2）権利行使可能性に関する CAFC の判断

害を積極的に誘引する「具体的な意図」を認定し、誘引侵害の成（2-1）直接侵害に関する CAFC の判断

立を肯定した。

West-Ward が、Vanda は直接侵害を立証していない等と主（3）特許適格性に関する CAFC の判断張したのに対し、Vanda は、ハッチマン - ワックス法（米国特610 特許のクレームが Mayo クレーム 23 ときわめて類似す

許法第 271 条（e）
（2）（A）14）により製品の販売ではなくるものであったことから問題となった。Mayo クレームは、チオ

ANDA 申請が侵害行為（artificial act of infringement）とさプリン薬投与後の血中代謝物濃度から投与量増減の必要性を判断れるのであるから、
ハッチマン - ワックス法によるケース（ANDAするという投薬方法に係り、薬剤投与後の血中代謝物レベルと薬訴訟）では直接侵害行為の立証は必要とされないと主張した。

剤の有効性・危険性との相関に基づくものである。2012 年のCAFC は、ANDA 訴訟は被疑侵害品が未上市である点で通常の連邦最高裁判決 24 は、薬剤投与後の血中代謝物レベルと薬剤の訴訟とは異なるから対象医薬が上市された場合に特許を侵害する

有効性・危険性との相関は自然法則そのものであり、Mayo クレー〈脚注〉 

271 (2) It shall be an act of infringement to submit— (A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or
described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent
15
Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014)16
DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006)
17
AstraZeneca LP. v. Apotex, Inc. (Astra Zeneca I), 633 F.3d 1042, 1060 (Fed Cir. 2010)18
Takeda Pharm. U.S.A., Inc. v. W.-Ward Pharm. Corp., 785 F.3d 652, 630-31 (Fed. Cir. 2015)19
AstraZeneca LP. v. Apotex, Inc. (Astra Zeneca I), 633 F.3d 1042, 1060 (Fed Cir. 2010)20
Takeda Pharm. U.S.A., Inc. v. W.-Ward Pharm. Corp., 785 F.3d 652, 630-31 (Fed. Cir. 2015)
21
Sanofi v. Watson Labs. Inc., 875 F.3d 636, 646 (Fed. Cir. 2017)22「Section 12.3 "Phamacokinetics"」の「laboratory tests」が 610 特許の「genotyping tests」を意味することは、両当事者の専門家宣誓書に述べられていた。
14

4

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大野総合法律事務所

ムはその自然法則にきわめて一般的な従来工程を付加したものに610 特許のクレームの「具体性（specificity）」に重きをおいすぎないと判断した。

た判断といえよう 25。しかしながら、生体現象はどこまで具体

610 特許のクレームも、イロペリドンと CPY2D6 代謝及び的に解明されようとも、そしてその解明にいかに困難性が伴おう

QT 延長との自然相関（Natural relationship）を含むものであ

とも、
やはりそれは自然現象の範疇にあるといえるのではないか。

るため特許適格性が争点となった。

そうであれば、
上記の「具体性（specificity）」に依拠した判断は、CAFC は、クレームはこの自然 相関そのものに向けられた

特許適格性の判断に進歩性の判断要素（具体的な特定にいたるた（directed to）ものではなく、自然相関を応用（application of

めの困難性）を持ち込むものようにみえる 26。本判決を受けてthat relationship）することで QT 延長リスクを低減可能とした、

USPTO が公表したメモランダム 27 は、「Mayo クレームは投与

既存医薬についての新規用法（a new way of using an existing

ステップを含んでいるものの、このステップは自然相関に関するdrug）であると判断し（ステップ 2A）、特許適格性ありとした。

情報を得るために実施されるものであり、クレーム全体が目的とする診断の補助的なステップである。Mayo クレームは、自然相［Mayo クレーム１］関を実応用した治療方法ではない。
」との解釈を示している。

１：免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法であって、また、メモランダムには、本判決が 610 特許のクレームを「ス（a）前記免疫介在性胃腸疾患を有する患者に、6- チオグ

テップ 2A」での判断において自然法則に向けられたものではな
いと判断したことを受けた従前判断の修正が含まれている。すな

アニンを与える薬剤を投与し、（b）当該患者における 6- チオグアニンレベルを決定し、

わち、
メモランダムは「（1）自然相関を実応用した治療方法クレー

6- チ オ グ ア ニ ン の レ ベ ル が 8 × 10 赤 血 球 あ た り 約

ムは、ステップ 2A において特許適格性ありとされること、（2）

230 pmol 未満であれば、当該患者に対するその後の薬剤

自然相関を実応用した治療方法クレームが、ルーチン又は慣習的投与量を増加させる必要性を示し、でないステップを含んでいる必要はないこと」を確認し、上述し6- チ オ グ ア ニ ン の レ ベ ル が 8 × 108 赤 血 球 当 た り 約

た事例 29 の CL5 は「ステップ 2A」において特許適格性あり

400 pmol を越えれば、当該患者に対するその後の薬剤投とされるべきであるとした（従前は「ステップ 2B」で特許適格与量を減少させる必要性を示す前記方法。

性あり : ステップ d のビタミン D の投与ステップがルーチンま8

たは慣習的ではなく「付加的要素」となる）。
自然相関を実応用した治療方法クレームであるとみなされれ

4. 検討

ば、ステップ 2A において特許適格性ありとされ、ステップ 2B
におけるルーチンまたは慣習的ではない「付加的要素」は求めら（1）権利行使可能性
Vanda 判決により、特許方法の実施を記載した医薬品表示にれないことが明らかになったことは、「バイオマーカー情報と臨基づいて、直接侵害を誘引する「具体的な意図」を立証可能であ

床情報との相関」の利用を含む個別医療の特許保護に資するもの

ることが確認された。後発薬の ANDA 申請時の医薬品表示は先といえよう。しかしながら、
自然相関の
「実応用」
とされるために、発薬の医薬品表示と実質同一とされることから、先発薬の医薬品

どの程度の「具体性（specificity）」が求められるのであろうか。

表示にクレーム方法（実施者が異なる複数のステップ）を反映し例えばある疾患 X について新規なバイオマーカー Y（疾患 X とた記載を入れ込んでおくことが、個別化医療に係る先発薬特許のバイオマーカー Y との自然相関）が見出されたとする。この場

権利行使のために有益となろう。先発薬の医薬品表示とクレーム

合、バイオマーカー Y の検出をもって疾患 X に対する医薬 Z のとが相互に関連する記載となるよう、
医薬品表示に記載の内容（又投与を開始するステップ（ルーチンまたは慣習的な投与であっては記載予定の内容）を参照したうえでのクレームドラフトが求めよい）を含む治療方法クレームは、新たな判断枠組によれば、疾られる。また、継続性出願の維持は、承認時点での医薬品表示の患 X とバイオマーカー Y との自然相関を「実応用」した治療方記載内容に沿ったクレームを権利化するため有用となろう。

法クレームとみなされる（ステップ 2A で特許適格性あり）とも（2）特許適格性思われる。あるいは、自然相関の「実応用」とみなされるために判決は、Mayo クレームはチオグアニンの投与ステップを含は、
610 特許のクレームのようにさらに「具体性（specificity）」

んではいるもののクレーム全体としては治療方法ではないとしを伴った規定（例えばバイオマーカー Y の特定値以上での検出て い る。一 方、610 特 許 ク レ ー ム は「the claims here areをもって医薬 Z を特定用量以上で投与開始することで特定の初

directed to a specific method of treatment for specific

期治療効果が得られるというような規定）が求められるのであろpatients using a specific compound at specific doses

うか。本判決からは明らかでなく、本技術分野における特許適格

to achieve a specific outcome.」である点で Mayo クレー

性の問題の整理には引き続き事例の集積が必要である。

ムとは異なっているから新規な治療方法といえるとしている。
〈脚

注〉 

US6,355,623B。Mayo クレーム 1 の日本語訳は筆者による。
Mayo Collaborative Services, v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 132, 1289 (2012)25
Mayo クレームでは、免疫介在性胃腸疾患（複数の具体的な疾患を含む疾患群名）、6- チオグアニン（複数の具体的な薬剤を含む化合物群名）、「投与量を増加 / 減少させる」という抽象的な記載となっている点に留意。
26
Prost 裁判長は、610 特許のクレームは Mayo クレームとなんら異なるものではなく、自然法則に他ならないとの反対意見を付しており、特許適格性判断と進歩性判断との一体化の懸念を表明している。
27
2018 年 6 月 7 日、「Recent Subject Matter Eligibility Decision: Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals」
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意匠
News

Oslaw News Letter vol.50

Design News

意匠審査基準の改訂
弁理士

立するおそれがある。そこで、改訂後は全体意匠と部分意匠との間

土生

でも、先願（意９条１項）、協議指令（同９条２項）、関連意匠（同真之

１０条１項）の規定の適用の判断が行われることになる。
全体意匠

１．はじめに部分意匠

日本の現行意匠実務においては、原則として意匠に係る物品全体の図面（一般的には六面図）の提出が求められるが、海外における図面記載要件よりも厳格であることから、
特にハーグ出願において、願書・図面の記載要件不備による方式指令や拒絶理由の対象となるケースが目立っていた。
このような背景から、図面の記載要件の最適化を中心に、意匠審査基準の一部改訂が予定されている 1、2。

２．意匠審査基準改訂の概要（３）一物品・一意匠の考え方の明確化・運用の見直し 3①【意匠に係る物品】の欄（１）図面の記載要件の最適化

改訂前は、意匠に係る物品に形状、模様、色彩の名称や材質名を①必要図の緩和含めことは認められていなかったが、今後は、形態や材料について

改訂後は、六面図が提出されていなくても、図面に意匠の創作の補足的な言及がある場合でも、柔軟に取り扱われる。例えば、「赤の内容を特定する上で必要なものが含まれていれば足りることとな

色の花瓶」、「円形テーブル」等の「意匠に係る物品」の表示も許容

り、例えば、下記額縁の図面のように背面図が含まれていなくてもされることになる。

許容されることとなる。この場合、図面に開示されていない背面以②一物品の考え方について外の部分についての部分意匠として取り扱われることになる。

図面等に複数の構成要素が表されている場合であっても、社会通念
上それら全ての構成要素が一の特定の用途及び機能を果たすために必須のものである場合は、一の物品であると判断することが明記される。
例えば、下記「湯水混合水栓」は吐水口とハンドルが物理的に分離しているが、一物品として扱われる。一方、下記の「ギフトセッ
ト」は、一の固有の用途及び機能を果たすものではないから、一物品とは認められない。

②出願に係る意匠以外の物品等の図示
意匠の説明中に意匠登録を受けようとする意匠以外のものについての説明がある場合や、図面等において描き分けがあることにより、意匠登録を受けようとする意匠とそれ以外のものを明確に認識③組物の意匠の構成物品できる場合は、
必要図中に出願に係る意匠
（例
「帽子」
）
以外の物品
（例

従来の運用においては、組物の意匠は、組物の構成物品表の「構「マネキン」）を示すことも許容されることとなる。

成物品」の欄内に同時に使用される物品として並記されている構成③中間省略箇所の表現方法の多様化

物品を少なくとも各一品ずつ含むことが必要であったが、今後は、

中間省略は２本の平行な１点鎖線で表すのが原則であるが、改訂

社会通念上同時に使用される物品の範囲内で組物の構成物品を出願

後は、連続状態が明らかに分かれば、中間省略の図示方法は下記排人が任意で決めることが可能となる。

気管材の図のような方法でも４．むすび許容され、また、省略箇所の寸法の記載も不要となる。

意匠審査基準の改訂に続き、「デザイン経営」の推進を目的とした意匠法の大幅な改正も現在予定されている。

（２）全体意匠と部分意匠の関係の運用変更

今後意匠制度の利便性が高まることが期待されるので、今まで意①【部分意匠】の欄の廃止

匠制度を積極的に利用していなかった企業も、この機会に自社の意

ハーグ出願においては「【部分意匠】」の欄の記載がないこととの匠戦略の見直しを検討してみるべきである。

バランスをとること等から、願書の「【部分意匠】」の欄が廃止される。

〈脚②全体意匠と部分意匠の関係

注〉 

意匠審査基準改訂案の概要（https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/181106_ishou/gaiyou.pdf）
改訂意匠審査基準（案）（http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/181106_ishou/kaiteian.pdf）
3
意匠審査基準の「第 5 部 一意匠一出願」、「第 7 部第 2 章 組物の意匠」及び「第 13 部別
添 組物の構成物品表」については、平成 31 年 1 月 9 日付で改訂済みであり、同年 1 月
10 日以降の出願に適用される。
1

現行の運用においては、全体意匠と部分意匠との間では先願の2規定が適用されないため、実質的にダブルパテントに近い権利が並

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海外
News

Oslaw News Letter vol.50

Overseas NewsSPANSKI ENTERRPRISES, INC. v. TELEWIZJAPOLSKA, S.A.（D.C. Cir. Dec. 7, 2017）〜米国外で配信された番組コンテンツであっても、米国内での著作権侵害となり得る〜

弁理士

大塚

啓生

Polska, S.A.（以下、「TV Polska」という）は、ポーラン

１．はじめにド語による独自の番組コンテンツを制作しており、所有する法の世界には、「属地主義の原則」という言葉がある。属

番組コンテンツの一つには「TVP Polonia」があった。TV地主義とは、「法律行為などが行われた国の法の適用を受けPolska は、2009 年に、カナダの放送局である Spanski

るべきであるとする考え方」（広辞苑第七版）とされている。

Enterprises、Inc.（以下、「Spanski」という）とライセ

我が国の知財は属地主義を採用したものと解されており、日ンス契約を締結し、TVP Polonia を南北アメリカで実演本の知的財産権の地域的な効力範囲は、日本国内に留まるも（perform）する専有権を Spanski に付与し、当該専有権のであり、日本の領域外（外国）で侵害行為があったとしてにはインターネットによる放送も含まれていた。

も、日本の知的財産権を侵害することにはならないというのTV Polska のウェブサイトでは、ビデオオンデマンド機が一般的な理解である。アメリカの知的財産法も本質的には能を通じて番組を一般に公開していたが、Spanski と契約

属地主義を原則とするものと解されている。

した専有権を保護するために、TV Polska は南北アメリカ

一方で、法の「域外適用（extraterritorial application）」のインターネットユーザーが TVP Polonia の番組コンテンというものがある。域外適用とは、自国の法律の効力を他国

ツにアクセスするのを防ぐためのジオブロッキング 3 を使用にまで拡大して適用することであり、属地主義に基づかないしていた。加えて、異なる部署に所属する TV Polska の従考え方である。日本では、独占禁止法で域外適用を認めたと業員が、アップロードされた各エピソードに適切な地域制限

評される最高裁判例（最高裁平成 29 年 12 月 12 日判決）が含まれていることを確認する体制をとっていた。
もっとも、があるが、特許や著作権などの知的財産法では域外適用を認デフォルトでは、所定の期間中にプログラム編集者が積極的めた例は見当たらない。

に異なる指示を選択しない限り、各エピソードは北アメリカ

アメリカの著作権法においても域外適用を肯定する規定

又は南アメリカの IP アドレスから自動的にブロックされるは存在しない。しかし、否定する規定もないことから、著作ようにプログラミングされていた。

権法の域外適用が裁判所で争われた事案が幾つかある。アメSpanski は、特定の TVP Polonia の番組コンテンツにリカの裁判所としても、容易には域外適用を認めないスタン

ついて、米国著作権局に登録していたところ、2011 年後スであると思われるが 、域外適用を認めたケースもある 。

半頃、TVP Polonia の番組コンテンツ中 51 のエピソー

インターネットが普及している今日においては、デジタドが適切にブロックされておらず、アメリカ国内で閲覧可

ル化された著作物が、インターネット上で国を跨いで容易に能となっていたことを Spanski が発見した。そのため、流通しているのが現状であり、著作物が利用された場所（国）Spanski は、TV Polska の行為がこれらのエピソードの著が問題となるケースが増えていることは容易に想像できる。

作権侵害であることを主張して連邦地方裁判所に対し訴えを本稿で紹介する判決は、米国外から米国に配信された番組コ

起こし、連邦地方裁判所は当該侵害行為が故意であったとしンテンツが、米国内での著作権侵害となるかが争われた事案て計 300 万ドルを超える損害賠償を認めていた。連邦地方である。

裁判所は、アメリカ国外で起きた侵害行為については原則と1

2

してアメリカの著作権法が及ばないことに言及しつつも、本

２．事案の概要

件についてはアメリカ国内から閲覧可能であったことを理由に、TV Polska による侵害行為が「完全な適用領域外ではポーランドの国家公共テレビ放送局である、Telewizja
〈脚

注〉 

Subafilms, Ltd. v. MGM -Pathe Communications Co. 24 F. 3d 1088 (1994)、Tire Engineering & Distribution, LLC v. Shandong Linglong Rubber Co.,
682 F 3d 292, 306 (4th Cir. 2012)、など
2
Curb v. MCA. 898 F. Supp. 586 (M. D. Tenn. 1995)、Crunchyroll, Inc. v. Pledge, No. C 11-2334, 2014 WL 1347492, at *17 (N.D. Cal. Mar. 31,2014)、など
3
ユーザーとサービス提供者の間の地理的要因によってオンラインサービスへのアクセスが拒否されること。
1

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次に、（２）について、仮に TVP Polonia を配信するこなかった」と結論付けた。この判断に対し TV Polska は控とが Spanski の著作権を侵害する行為であるとしても、ア

訴し、控訴裁判所が原判決を支持した事案である。

メリカ国内では何もしていないので、本来はアメリカ著作権

３．裁判所の判断

法の適用領域外であり、その侵害行為に対して責任を負うことは到底容認できないと TV Polska は主張した。

TV Polska の主な反論としては、次の 2 つのポイントがこれに対し、裁判所は、「最終的にアメリカ国内の視聴者挙げられる。
（１）最終的にどのコンテンツを視聴するかを選択するのはに届くような、海外で発生した侵害行為に対して、著作権侵

エンドユーザーであり、視聴した行為に関してはエン害を問えるか否かは、当連邦控訴裁判所が本件の第一印象とドユーザー自身が責任を負うべきであるので、完全にして感じた疑問点である」とし、判断が難しいことを示唆し自動化されたビデオオンデマンドサービスを継続してたうえで、本件は、TV Polska がポーランドにおいて 51

提供することは著作権侵害ではない。

のエピソードをアップロードしているものの、侵害行為はア（２）番組コンテンツの配信自体はポーランドで行われたもメリカ国内のコンピュータスクリーンを通して行われたとしのであって、その行為に起因してアメリカにおける著て、著作権法の国内適用が許容されると結論付けた。
「イン

作権侵害を認めることは、著作権法の適用が許容されターネット通信によって国際的に発信する行為が容易である

る範囲を逸脱するものであり、不当である。

ことに鑑みれば、そのような放送業者の行為に対し著作権者

まず、（１）について、TV Polska は、直接的な侵害があっに何らかの保護を与えない法体系は、広範囲な侵害に対してたと認めるには意図的な侵害行為があったことを証明する必門戸を開いたままにするものであり、オンラインでの発信が要があると主張した。この点、①ウェブサイトの所有者（TV

可能な著作物の著作権を大いに曖昧にする」と裁判所は指摘

Polska）が、それ自体は著作権侵害には当たらない、自動している。
以上のことから、連邦控訴裁判所は連邦地方裁判所の判コンテンツ配信システムを運営しており、②ユーザー側が視断を支持し、TV Polska の著作権侵害を認めた。

聴するコンテンツを選択することができ、③ユーザーの要求がウェブサイト所有者の従業員によって人為的に処理されな

４．コメント

いような場合は、故意であったとは認められないと述べた。
この主張に対し、裁判所は、著作権者の専有する権利は「著本判決は、アメリカ国内で受信可能なコンテンツについて作物を公に実演する」ことであり 、上記①乃至③は著作権はアメリカの著作権法が適用され得ることを判示しており、侵害を否定する材料にはならないとして、その主張を退けた。

例えば、日本でアップロードしたコンテンツがアメリカで視

具体的には、著作権法の下では、「画像を連続して表示する

聴可能であるような場合には、アメリカの著作権侵害が問わことや、その行為に付随して音が聞こえること」がいわゆれる可能性があることになる。著作権侵害の要件に「故意」

る「著作物の実演」に該当し、「作品の上演や表示をしたもであることは求められないため 5、アメリカで視聴可能な状のを送信するか、その他の方法で伝達し、．
．
．同じ場所で又態を意図していなくても著作権侵害になり得ることには注意

は別々の場所で、及び、同時に又は異なる時間で、その作品が必要である。

4の上演や表示したものを受信することができる公衆に対し、

なお、故意による侵害行為は、善意の侵害行為よりも多如何なるデバイス又はプロセスであるかは問わず、公にする額な損害賠償が請求されるおそれがあり、本件では、TVこと」が「公にする」ことに当たると説明したうえで、TV

Polska が、閲覧可能となっていた問題の 51 エピソードにPolska の行為は、自身のビデオオンデマンドシステムを通ついて故意にジオブロッキングを解除したことが認定された

して TVP Polonia のエピソードをアメリカの公衆が視聴しため、計 300 万ドルという多額な損害賠償が認められた。

得る状態にしていたため、Spanski の著作物を公に実演す

以上る権利を侵害したと判示した。
〈脚

注〉 

17 U.S.C.§106(4) － Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize anyof the following: (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works,
to perform the copyrighted work publicly.
5
17 U.S.C.§501
4

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特許
入門

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Patent Intro

弁理士

森田

裕

うな場面では、実用化のために必要となる技術開発を逆算

今回の特許入門は、入門編としての特許戦略論として先行して行うことで、先行者も含め全てのプレイヤーする。本稿では、新しい技術分野で有効性が極めが利用しなければならない技術を先取りし、特許を取得すて高い、特許先取り戦略をご紹介する。筆者は、こることが可能な場合がある。

の戦略論が、机上の空論ではなく、強力で実践的な

例えば、タッチパネルを開発しているときに、タッチしものと考えており、是非、ご活用をご検討いただきた場所にポインターを表示する特許、指先をスライドさせたい。

るとポインターがスライドする特許など、実用化に必要な筆者は、本稿で紹介する戦略が、あまりに強力であるが技術を先に権利化したらどうであろうか。多くの者が、こ故に、開発競争で先を越された場合でも特許戦略においてれを使わざるを得なくなり、極めて有用な特許になると考圧勝することができる可能性を秘めた戦略であると考えてえられる。どのような優れたタッチパネルを世界に先駆けおり、特許「後追い戦略」とも位置づけてその活用をおすて開発しようとも、タッチした場所にポインターを表示す

すめしているものである。自身が開発競争において先行しる特許でこれらの多くをカバーすることが可能になり有益ている場合でも検討すべき戦略であり、また、後追いの場なのである。この戦略論は、先行者にとっても後からの参合には是非検討すべき戦略である。

入者にとっても重要な戦略である。
筆者は、これは分野を問わない戦略であると考えている。

さて、ここで提唱する「特許先取り戦略」（または「特例えば、再生医療で注目されている iPS 細胞の作製技術

許後追い戦略」）の内容をご紹介する。
まず、分かりやすさのために、開発競争において、実用の開発競争では、当初「初期化因子」という iPS 細胞に化に資する要素技術が開発競争となっているときに、先行必要な因子を細胞の核ゲノムに組込んで作製していた。し者が新しい技術開発に成功し、その技術開発について発明

かし、この作製法では、核ゲノムの傷つけてはならない部が公開されている場合を想定する。この場合、先行者が公分に初期化因子が組込まれた場合に、細胞のがん化のおそ開したがために広い特許を取得することはもはや不可能なれがあったために、再生医療として細胞を活用するために場合が多く、後からの参入者は、通常、自身に固有で且つはゲノムに傷を作らない iPS 細胞の作製法が必要であっ自身に特徴的な部分のみを権利化することなる。多くの場たと思われる。このときに、核ゲノムに傷を作らないこと

合、そのような権利は先行者の権利よりも狭い。そして、が分かっていた導入法（例えば、センダイウイルス、プラ

そのような特許では、業界全体に対する影響力は小さく、ズミド等のエピゾーマルベクターを用いる方法）
で試験し、先行者に対する牽制力もない場合が多い。

特許を出願することができた。特許制度上は、そうすることについての示唆が先行技術になければ特許になる可能性

ここで漫然と開発をしていればこの状況は変わらないで

が高い。

あろう。
新しい技術分野では、要素技術は生まれているものの、このように、分野の創世期、新しい技術の創世期などで実際には実用化が果たされていないケースがある。このよ

実用化まで完了していないようなフェーズでは、実用化の9

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Oslaw News Letter vol.50

ために必要となる技術に着目して先に開発し、特許を出願

活用においては、この特許に基づいてどのように収益モデすることによって、分野全体に影響を与える特許の取得がルを組み立てるか、どのように分野全体を衰退させず発展可能となる場合がある。

させるモデルを組み立てるかの別の検討が不可欠と言えるほどであるが、その点は割愛する。

従って、各社の特許戦略には、このような特許戦略論を組込み、常にこれを一度は検討するスキームを構築するこもし、今回ご紹介した戦略論がまだ貴社の実務に組込まとが必要であると考える。戦略は、計略という思考の産物

れていないならば、この機会に貴社の特許戦略の再構築をである。頭を使えば、後追いが圧勝する戦略を構築するこ図ることをお勧めしたい。特許戦略論については、これにとができるはずである。また、頭を使った後追いに対して限らず、ご依頼に応じて、筆者が強力すぎると考える他の開発で先行し、特許戦略で負けるという事態も想定される。

特許戦略についてのセミナー、知財戦略コンサルティング

そしてこの戦略は、世界を変える技術を総取りする戦略でを引き受けている。

あり、あまりに強力であると考えられ、それ故にその権利
実用化上必要な技術の先取り

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

発明該当性 平成30年10月17日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10232号

審決取消請求事件）>>取消決定→審決取消「ステーキの提供システム」の発明（本件発明）に係る原用いることが特定されるにすぎず、技術的意義がそれらの物

告特許に対する異議申立て事件である。
本件発明では、ステーに向けられたものではないとして、本件発明は特許法上の発キを提供するステップに係る前段部分に加えて、物に係る構

明に該当しないと判断し、特許取消決定を出した。

成として「上記お客様を案内したテーブル番号が記載された

知財高裁は、本件発明のうち、ステーキ提供方法の実施

札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計に係る構成は、ステーキ店において注文を受けて配膳をする

量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客までに人が実施する手順を特定したものであって、実質的な様のものと区別する印しとを備え、上記計量機が計量した肉技術的手段を提供するものであるとはいえないと判断した。

の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールをその一方で、
「札」
、
「計量機」
、
「印」及び「シール（印し）」出力することと、上記印しが上記計量機が出力した肉の量とについては、本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮

テーブル番号が記載されたシールであること」と規定されてすると、いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するといいた。

う効果との関係で技術的意義を有しており、他のお客様の肉

特許庁は、本件発明は好みの量のステーキを安価に提供との混同を防止するという効果は発明の課題解決に直接寄与するという飲食店における店舗運営方法（経済活動）それ自するものであるとして、全体として「自然法則を利用した技

体に向けられたものであり、発明特定事項である「札」、「計術的思想の創作」に該当するということができると判断して、

量機」、「印」及び「シール」といった物は、単に道具として特許庁の決定を取り消した。

知

補正における新規事項の追加の有無 平成30年8月22日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10216号 審決取消請求事件）>>請求認容

本件は、特定の攪拌条件で攪拌したときのパラメータにされていたことは証拠上認められない、といった事実を認めより特定される染毛剤の発明につき、当社明細書等に記載さたうえで、当業者が、当初明細書等に接した場合、そこに記れていない攪拌条件に係る数値（攪拌羽の各種寸法）を請求載されている撹拌羽が、ET-3A に付属品として添付されて項に追加する補正が新規事項の追加に当たるか否かが争われいる 200ml ビーカー用の撹拌羽根を指していると理解するたものである。

ことができると判断した。そして、請求項に記載される「攪

裁判所は、当初明細書等に市販乳化試験機 ET-3A の付属拌羽」について、「（撹拌羽の左右方向の幅は , 全幅 58mm,品である撹拌羽根を用いることは明示されていないが、（1）

支軸直径 6mm, 支軸と羽との間隔（隙間）16mm, 羽の幅

当初明細書には、撹拌に ET-3A を用いることが記載され、10mm である。
）」と特定することは、（ET-3A に付属品と（2）当初明細書に記載されている「撹拌羽」の形状、寸法は、して添付されている）200ml ビーカー用の撹拌羽根の実寸

ET-3A の付属品である 200ml ビーカー用の撹拌羽根のそ法を追加するものであるから、その特定事項を請求項に記載

れと一致するものであり、（3）ET-3A は、販売開始以来、することは、明細書又は図面の全ての記載を総合することに付属品である撹拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたこと

より導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入

は一度もなく、（4）当初明細書の記載に適合するような形状、するものとはいえず、新規事項追加の判断の誤りをいう原告

寸法の ET-3A 用の撹拌羽根が、ET-3A 本体とは別に市販の主張は理由があると結論付けた。

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大野総合法律事務所

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商商標の同一性、商標的使用 平成30年8月23日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）第10038号 審決取消請求事件）>>請求棄却

本件は、商標登録第 4844117 号「国際学友会日本語学

示すものとして一般的に多用されている語であることからす

校」（本件商標）に対する不使用取消審判について、「東京日

ると、使用商標に接した需要者は、『旧 国際学友会日本語学

本語教育センター（旧 国際学友会日本語学校）」の表示にお校』の意味は、かつての名称が国際学友会日本語学校であっける「（旧 国際学友会日本語学校）」の表示の使用をもって、たことにあると理解すると認められる。したがって、使用商

本件商標と社会通念上同一の商標の使用であると認めた審決標においては、『国際学友会日本語学校』の部分が、需要者の取消訴訟である。

の注意を引くものであって、出所表示機能を発揮するものと裁判所は、取消事由 1（本件商標と使用商標とが社会通認めるのが相当である。
」

念上同一であるとの判断の誤り）について、次のように述べ

次に、取消事由 2（商標法 50 条 1 項が定める「使用」て同一性を肯定した。

に当たるとの判断の誤り）についても、需要者は、本件ウェ「『旧』と『国際学友会日本語学校』とは、空白によってブサイトに記載されている役務が、その旧称を「国際学友会

明確に分離されていること、『旧』は、『昔。過去。
』といっ

日本語学校」とする主体によって提供されるものであると認た意味を有し、『今は主流ではないもの、過去のものとなっ識するといえるから、使用商標は出所表示機能を発揮する態ていることを表す語』であって（広辞苑〔第 7 版〕）
、その様で使用されていると認定し、原告の請求を棄却した。

後に続く語がかつて用いられていた名称等であることを指し

商

商品の型式名と商標的使用でないことの抗弁 平成30年8月28日判決（大阪地裁 平成28(ワ)第9753号商標権侵害差止等請求事件）>>請求一部認容「LIGHTING SOLUTION」 と い う 文 字 列 が 横 並 び にと解するのが相当であって、商品の出所を表示したり、顧客配置された本件商標 1 と「LED」という文字の右横の上を吸引したりする機能は、基本的に有しないと考えられる」段 に「 画 像 処 理 用 LED 照 明 装 置 」、 下 段 に「LIGHTINGとし、原告の主張について「被告商品の特定の商品の購入を

SOLUTION」という文字列が配置された被告標章 1 の類似

決め、発光色として赤色を選択した後に初めて、被告標章 2を認めて、商標権侵害に基づく請求を一部認容した。しかし、を含む型式名に接するのであるから、この段階に至って商品

標準文字の「LDR」
、
「LDL」
、
「LFR」
、
「LFL」
、
「LFV」
、
「LDM」

が原告の物であると認識することは考えにくいし、赤色以外という本件商標 2 の 1 ないし 6 の商標権侵害については、の発光色を選択して『W』『B』『G』等から始まる型式名に被告カタログで型式名の冒頭の空白に、赤色を示す「L」を接すれば、原告の商品とは認識せず、赤色を選択して『L』

挿入すると、「L」で始まる欧文字 3 文字からなる被告標章から始まる型式名に接すれば、原告の商品と認識するという2 が形成されるが、その実際の記載は存在せず、被告のウェのも不合理な考えである」と述べて、「被告標章 2 は、被告ブサイトで、
仕様欄の「赤色」の「タブ」を選択すると、「型式」

商品の内部でこれを区別するための型式名の一部として用いの列に、被告標章 2 が表示されるという使用態様において、られており、商品の出所を識別し得る態様では使用されてお「被告標章 2 は、極めて多数の型式が存する被告商品の中にらず、商標としては使用されていないと認められるから、商あって、基本となる型式、発光色、寸法等を間違いなく発注、標法 26 条 1 項 6 号の抗弁が成立する」と判断して請求を納品等し得るようにする型式名の一部として用いられている棄却した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第50号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2018年1月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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