特集：消尽理論の現在―日米の最新動向―

米国特許法における国内消尽論― 条件付売買と価格差別論の適用を中心に ―
羅

秀

培

１ 序
特許権者やその許諾を得た者による特許製品の販売について、米国特許法における国内消尽論1は、日本と異なり、消尽（exhaustion）説ではなく、黙示的許諾（implied license）説を採用している。特許権者が無条件の売買（unconditional sale）によって特許製品を販売した場合には、その際に、購入者による実施行為が黙示的に許諾されたものとし、特許製品の使用や再譲渡は特許権侵害にならない、とするのである。一方、特許権者が条件付売買（conditional sale）によって特許製品を販売した場合には、特許権は消尽せず、売買時の条件に違反した実施行為が特許権侵害となる、とされている。
こうした消尽論を確立したリーディングケースは、1992年に連邦巡回区
控訴裁判所が下した Mallinckrodt 判決2である。それから十五年間の裁判例

1

米国の国内消尽論に関する先行研究として、年代順に並べると、髙橋直子「ファーストセイル後の特許権の行使」特許研究18号（1994年）27頁、玉井克哉「アメリカ特許法における権利消尽の法理(1)-(2)」パテント54巻10-11号（2001年）19、31頁、竹中俊子「特許製品の加工、部品交換に伴う法律問題の比較法の考察」『紋谷
暢男教授古稀記念 知的財産権法と競争法の現代的展開』（発明協会・2006年）379
頁、国際第一委員会「米国における特許権の消尽と黙示的のライセンスについて」
知財管理57巻 6 号（2007年）901頁がある。
2

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

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米国特許法における国内消尽論(羅)の蓄積により、条件付売買をめぐる消尽の法理の取扱も、次第に成熟した一的に画し、取引の安全や自由な流通を保護しようとしている6。米国のといってもよい時期に差しかかりつつあるように思われる。そのようなな黙示的許諾説の下においても、製品が制限の付されていない売買により譲か、特許権者は、条件付売買を用いることにより、最初の販売後において渡された場合は、許諾が推認・擬制されるため、消尽説と同様に権利消尽

も特許製品の使用・再流通等をコントロールすることができるようになっの外観を呈することになる。これらの場合には、譲渡に際して個別的に契ている。更に、条件付売買により特許権者による価格差別が行い易くなっ

約交渉を行う必要がなくなるために、契約締結の取引費用を削減することた結果、使用制限の無い製品とは別に、使用制限をかける代わりに低価格ができる。一方、新規購入の期待が高い特許製品については、たとえ取引の商品を併用するビジネスモデルも見られるようになった。

費用や将来売買の条件・ライセンス制限のエンフォースメントの費用がかかるとしても、特許権者は継続購入による利益を確保することを目的とし本稿では、特許製品の条件付売買と価格差別に関する米国裁判例を踏まえつつ、特許政策の観点から、それぞれの当否、影響を検討する。

て条件付売買を行う。米国における実例として、プリンターの消耗品であるカートリッジについて、特許権者がシュリンクラップ契約等を通して条件付売買を行い、製品の再利用を規制しようとしたというものがある7。

２ 国内消尽論：概説

また、植物種子の事例で、製品自体が自己増殖するという性質に鑑み、特許権者がライセンス契約等に再栽培禁止等の条件を加え、継続して特許権

日米の国内消尽論には、ともに特許法における定めではなく、専ら判例者から製品を購入するよう図ったというケースが知られている8。

法理による解釈によって発展してきたという共通点がある。日本における特許権の国内消尽論は、国内において特許権者又はその許諾を得た者によ

確かに、米国では、著作権法に消尽の明文がある9のに対して、特許法って適法に販売された特許製品に関して、最初の販売の際に特許権の目的にはこれに相当する規定が存在しないため、消尽説を採用せず、黙示的許が達成されたため権利は消尽し、後の使用や再譲渡に特許権の効力が及ば諾説を採用することに、少なくとも条文上の制限はないということができ

3ないものとする 。したがって、譲渡の際に付された使用や再譲渡に関する。しかし、特許権の消尽を著作権の消尽と異なるものとして説明する根る特約は、契約としての効力のみを有するに過ぎず、特許権者の意思によ

拠は必ずしも明らかでない。また、黙示的許諾説を採用するにあたり、い4

り消尽の効果を阻止することはできない 。これとは反対に、米国では、

かなる場合に有効な条件付売買が成立するのかということや、転得者の条

黙示的許諾説の採用によって、明示の意思表示により、製品に対して特許

件・制限に対する認識が責任要件となるのかということ等が問題とされる。

権の一部を留保し、消尽の効果を防ぐことができると理解されており、そ更に、黙示的許諾説が採用されたことの影響として、条件付売買によっての結果、製品の購入者のみならず、第三者に対しても権利を及ぼすことが購入した特許製品を自由に処分・転売できなくなるとともに、本来は合法

5的な修理（repair）として許容されたはずの行為が、条件付売買が活用さできるとされている 。
日本における通説である消尽説は、政策の観点から権利消尽の効果を統

6

中山信弘『工業所有権法（上）特許法〔第 2 版増補版〕』（弘文堂、2000年）362頁。

7

Ariz. Cartridge Remanufacturers Ass’n, Inc. v. Lexmark Int’l., Inc., 290 F.Supp.2d1034 (N.D. Cal. 2003), aff’d, 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005).
3

最判平成 9 年 7 月 1 日民集51巻 6 号2299頁〔BBS 事件〕。

8

Monsanto Co. v. McFarling, 302 F.3d 1291 (Fed. Cir. 2002).

4

知財高判平成18年 1 月31日判時1922号30頁〔キヤノンインクタンク大合議事件〕。

917 U.S.C. §109(a) (2004). その例外として、レコードとコンピューター・ソフト

5

竹中・前掲注(1) 388-389頁。

ウェアの貸与については消尽しないとされている (17 U.S.C. §109(b),(d))。

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米国特許法における国内消尽論(羅)れることにより違法な再製造（reconstruction）に転化することを挙げるこの原則に基づいて権利は消尽した（exhausted）とする理論構成に移行する。

ともできる。

1837年の Adams 事件14において連邦最高裁は、
権利消尽の消極的な理由15として、「特許権者乃至その譲受人は、特許製品の譲渡にあたって、当該発

本稿では、以下に、Mallinckrodt 事件を紹介しつつ、黙示許諾説の採用
根拠、その適用及び影響との順序で検討を行うこととする。

明を実施している特定の特許製品の使用に対して請求する完全なロイヤ
リティ又は対価を受け取ったのであるから、購入者は特許権者の独占権に制限されることなく特許製品を使用することができる｣16と判示した。連邦

３ 黙示的許諾説：その採用根拠、適用及び影響

最高裁は、続いて、1895年の Keeler 事件において、Adams 事件の判旨の射程は、使用のみならず、特許製品の再譲渡にも及ぶと明言した上、販売条

３.１

件の制限は契約の効力のみを有すると判示している17。

Mallinckrodt 事件

３.１.１

Mallinckrodt 事件前

1992年の Mallinckrodt 判決までは、このように米国特許法における国内消尽論について、消尽説が通説と理解されていた。他方、それまでの連邦消尽論は、米国特許制度に匹敵するほどの歴史を有している10。現行特最高裁判例は、消尽に関して黙示的許諾説を理由付けとして説明していた

許法の嚆矢とも言える米国特許商標庁による審査制度は1836年法で導入場合もある。例えば、AroⅡ事件では、「特許権者又はその許諾を得た者にされたのに対し、消尽論に関する最も古い判決は、1846年の Wilson 事件11

よる特許製品の販売は、黙示的な使用の許諾を伴っている｡｣18との判旨でとされている。この事件では、特許製品に関して購入者が特許権の延長期

黙示的許諾説を消尽の根拠として説明している。また、Mitchell 事件にお間中継続的に使用する権限の有無が争われた。連邦最高裁は、購入者は使いて連邦最高裁は、「特許製品の販売は、特許権者によって条件付或いは用の権限を有するとし、改めて延長期間中に特許製品を購入する必要がな

無条件でなされ得る。しかし、売買が絶対且つ無条件な場合に、購買者は12

いとの判決を言い渡した。更に、1852年の Bloomer 事件 も、特別立法に購入した製品を消耗するまで継続的に使用したり、好きなように修理或いよる特許権延長期間中に、元の存続期間中に生産された製品について争わは改造したりすることができる、という結論に落ち着いている｡｣19と判示れた事例で、連邦最高裁は、当該装置が購入者の手に渡った時点で、個人し、条件付売買の許容性をほのめかしている。

の財産となっており、独占権の範囲から離れたのであるから、特許法による保護を受けることはない、と判断している13。
その後、消尽論の根拠は、このような購入者の所有権の権能により正当化する論法から、特許権者は製品に関して代償を得たため、二重利得禁止

もとより消尽説は、特許政策上、代償が得られた製品の自由流通・実施
14

Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873).

15

田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究 6 号（2005年）33-34頁は、消尽を認める積極的な理由は特許製品の自由の流通を阻害しないことであり、消極的な理由は製品の拡布にあたり以降の流通も考えた利潤を得

10Mass. Inst. of Tech. v. Imclone Sys., Inc., No. 04-CV-10884-RGS, 2006 WL 2121479,

る機会が保障されていることを挙げている。

at *1 (D. Mass. Jul. 28, 2006).

16

Adams, 84 U.S. at 456.

11

Wilson v. Rousseau, 45 U.S. 646 (1846).

17

Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, 666 (1895).

12

Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539 (1852).

18

Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 484 (1964).

13

Id. at 549.

19

Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544, 548 (1873).

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米国特許法における国内消尽論(羅)を確保するため権利の消尽を認めるのに対して、黙示的許諾説は契約ない

する使用制限違反を理由に特許権侵害を主張したという事例である。特許

し準契約理論に基づき取引目的・当事者意思を解釈・推認するものである。

権者の Mallinckrodt 社は、肺の病気を放射線煙霧剤で検査する装置のキッ

このように、両理論は政策目的や分析手法等も異なるため、明確に区別す

トを病院に販売するにあたり、製品に「一回のみの使用」（single use only）

べきであった20。しかし、これらの連邦最高裁判決には消尽説と黙示的許との表示をし、使用後のものを医療廃棄物として廃棄するように指示して諾説の混在が見受けられる21。まず、それぞれの適用場面において、消尽いた。しかし、病院は使用後のキットを被告の Medipart 社に送り、放射線説は物の特許製品の販売に限定する22のに対して、黙示的許諾説は特許製物質の除去や新しいパーツの交換等が行われた後、再び装置を組み立てて品そのものの販売以外にも、専用品が方法特許の実施以外に用途がないいた。特許権者は、Medipart 社による直接侵害、侵害の誘引を主張した。

場合23や、専用品が特許製品に組み込まれる場合24等にも適用される。ま

イリノイ州北部連邦地方裁判所は、特許権は消尽しており、病院はライセ

た、黙示的許諾説は権利消尽の効果を特許権者の意思に委ね、第三者に対ンシーではなく特許権者より製品を購入したため、使用制限の違反があっする特許権の効力を留保できるという点が、消尽説と決定的に異なる。連たとしても特許権侵害にはならない、と判断した25。しかし、連邦巡回区

邦巡回区控訴裁判所が後述する Mallinckrodt 判決において、物の特許製品

控訴裁判所は、条件付売買の場合、二つの条件（有効な売買条件、かかるの売買に関して採用したのは黙示的許諾説であった。

条件は特許権の範囲内）を満たせば、特許権は消尽しないとし、権利行使が許される可能性があるとして、原判決を取り消し、地裁に差し戻した。

３.１.２

Mallinckrodt 事件

判決はこのままで確定しているが、本件製品の使用制限表示と購入者の認識によって条件付売買が成立したか否かについては認定がなされていな

1992年の Mallinckrodt 事件は、特許権者が特許製品の医療検査装置に関20

竹中・前掲注(1)394-395頁。

21

Julie E. Cohen & Mark A. Lemely, Patent Scope and Innovation in the Software

連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所と異なり、特許権者による条件付

Industry, 89 CAL. L. REV. 1, 31 (2001).
22い。

他方、特許製品の原材料の販売について、特許製品に関する方法と物の特許権も売買を、ライセンシーによる条件付売買と区別する理由はなく、いずれの場合も、購入者が条件に違反した行為が特許権侵害に該当する、と判示し消尽するとした判決がある。Univis Lens 事件では、レンズの半加工品の販売によるている26。かかる判断は、先例の最高裁判例 General Talking Pictures 事件27

最終製品の生産と、生産過程においてレンズを磨く方法の特許について、連邦最高に依拠したものであった。General Talking Pictures 事件は、Mallinckrodt 事

裁は、半加工品の販売により最終製品と方法の実施に対しても対価を取得したため、件と異なり、特許権者ではなく、ライセンシーによる販売に関する事例で特許権は消尽したと判断した（United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)）。

ある。特許権者の Western Electric 社は、ライセンシーに家庭内使用28に限もっとも、本件は特許製品ではなく専用品である原材料の販売に関する事例であり、定したアンプの生産・販売を許諾していた。一方、ライセンシーは、購入消尽説ではなく黙示的許諾説により解決すべきである。竹中・前掲注(1)396頁。
23

Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903 (Fed. Cir. 1984); see also

者の General Talking Pictures 社がアンプをプロジェクターに組み込んで映Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986).
裁判例では、方法の特許は消尽することなく、販売された装置はその方法特許を

25

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 15 U.S.P.Q.2d 1113 (N.D. Ill. 1990).

侵害する以外の用途が無いことと、販売の情況から黙示的許諾の存在をはっきり推26

Mallinckrodt, 976 F.2d at 705.

論できる、との二つの要件から、黙示的に許諾されたか否かを判断することとなる。

27

Gen. Talking Pictures Corp. v. W. Elec. Co., 304 U.S. 546 (1938).

2428

日本特許法第68条と相違して、米国特許法第271条(a)項には、特許権侵害につい

Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovation, Inc., 72 F.3d 872 (Fed. Cir.

1995).

74

知的財産法政策学研究て「業として」の実施を要件としていない。

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米国特許法における国内消尽論(羅)画館にリースする商業的使用の意図が明白だったにもかかわらず、ライセ

る以上、自由に売買の条件も設定できるように思えるかもしれない。

ンス契約に違反して販売を行っていた。連邦最高裁は、購入者は、製品のMallinckrodt 判決は、売買や許諾条件の違反について、必ずライセンシー

ライセンス表示からライセンス制限を実際に承知した上で購入したためを介在させてエンフォースしなければならないとする謂われはなく、かか特許権侵害にあたる、との判断を下した29。

る条件（例えば製品用途を家庭内使用に限定）でライセンシーに許諾することができるならば、特許権者が自ら売買契約にて購入者に制限を課すこ

もっとも、General Talking Pictures 事件は、最初の売買が適法であるかともできる、としている。実際、特許権者にとって、ライセンス許諾より否かの事例である。ライセンシーが特許製品を販売するにあたり特許権者

も自社生産・販売が好ましい場合もありうる。例えば、生産に伴うノウハに許諾された以上の権限を購入者に付与できないため、許諾範囲を超えた

ウ・営業秘密と特許権を両方持つ場合や、自社による量産が可能な場合な30

売買は適法な販売と言えず、権利も消尽しないこととなる 。一方、特許どである31。もっとも、このようなライセンシーを介さずに特許権者が直権者は、製品に関してあらゆる権限を持っているため、購入者は、特許権接排他権を行使するニーズを、Mallinckrodt 判決がその価値判断をなす際者から製品を購入することで、製品を自由に使用・譲渡できることを期待にどの程度斟酌したのかということは不明であるが、かりに斟酌していたしている。ゆえに、購入者がライセンシーより購入する場合は注意義務をとすると、それは特許法における本質的な課題ではないというべきである

課すことが正当化されるとしても、特許権者より購入する場合まで注意義かもしれない。

務を払うように求める合理性には疑問がなくもない。
また、ライセンシーを介在させない場合においても、特許権者は、権利もとより、特許権者が反トラスト法違反、特許権濫用に該当しない限り消尽の効果を阻止する途が残されている。著作物を例にすると、ソフトウ

自由にライセンス条件（製品・販売地域等）を設定できると認められていェアは売買の形式を取らず、ライセンスによる取引が一般的に行われており、裁判所は、売買がないゆえに著作権は消尽しないと判断している32。

29

Gen. Talking Pictures, 304 U.S. at 182.
他方、Black 判事の反対意見では、使用制限について、特許権侵害の問題ではないと断った上で、本件は、特許権者がライセンシーにはライセンス契約違反、購入特許権も同様に、特許権者は特許製品の所有権を譲渡せずに留保し、使用等に関する許諾範囲を定めておけば、特許権は消尽せず製品に対して権利が及ぶこととなる33。

者には不法行為即ち悪意の契約干渉（malicious interference with contractual interests）
Richard H. Stern, Post-Sale Patent Restrictions after Mallinckrodt- An Idea in Searchを主張することができる、と述べている。Id. at 184-185.

31

30

of Definition, ALB. L.J. SCI & TECH. 1, 20-22 (1994).

ドナルド・S・チザム著、竹中俊子訳『アメリカ特許法とその手続〔改訂第 2 版〕』

（雄松堂、2000年）443頁。他方、日本法について、取引安全を保護する観点から、
田村善之『市場・自由・知的財産』（有斐閣、2003年）158-161頁は、日本法におけ32

Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc., 129 F. Supp. 2d 995, 1007 (S.D. Tex.

2000); Adobe Sys., Inc. v. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 1089 (N.D. Cal.

るライセンス契約制限違反行為は特許権侵害と評価することができるか否かに関2000).

して、特許権侵害は刑事罰の対象となることから性質上一般の債務不履行と異なる

33

法益が存在するかどうかということに着目するとともに、特許権侵害品は、転々流

包機紙管事件控訴審〕がある。本件原告は、全国の病院、診療所、調剤薬局等に薬通した場合、取得者の故意過失を問うことが差止めおよび廃棄請求に即する技であ剤自動分包機を販売するとともに、本件実用新案の実施品である薬剤分包機用芯管ることを理由に、第三者に対して侵害の事実の有無のに調査を求める期待可能性がを製造し、これらの芯管に薬剤分包用紙を巻き付けた製品を、分包機の購入者に販あるかということに配慮すべきであり、一律に特許権侵害とされるものではない、売している。分包機の取扱説明書には芯管について所有権留保の記載があるとともと説いている。

に、芯管の上にも非売品等の記載がなされており、考案実施品を梱包している箱の76

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他方、日本法においては、大阪高判平成12年12月 1 日判タ1072号234頁〔薬品分

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米国特許法における国内消尽論(羅)上記二つの手段、つまりライセンシーを介在させて条件付売買を行うこ業が不利益を被るわけであるから、特許政策の一環として、こうした不利とと、特許権者が製品の所有権を留保し使用等の許諾を個別に行うことで、益と特許権のインセンティブの強化とのバランスを図る必要がある。こう迂回ではありながら消尽の効果を回避することができる。Mallinckrodt 判した最終的な政策判断について、連邦最高裁判所がその役割を担うべきか、決は、前者については不要な制限としたものの、後者については検討して又は連邦巡回区控訴裁判所が担うべきか、必ずしも明瞭とは言えない36。

いない。もとより、特許制度は、一定期間の独占権を認めることによってとはいうものの、Mallinckrodt 判決が先例として存在している以上、連邦技術の進歩と産業の発展を図るものであるが、独占による実施の利益を保最高裁判所の判例37または議会立法により変更されない限り、現在の米国証するものではない34。更に、権利行使に関して、権利者の必要に応じての特許政策は、物の自由な流通よりも、特許権者の独占による利益の確保

最も利便性の高い方法を提供するものでもない。特許製品の流通は産業のと権利行使の利便性を優先していると言わざるをえない。

発展に必須であるということを重視して、あえて特許権者にとって最も効最後に、Mallinckrodt 判決の射程範囲について検討しよう。判決の直後

率の良い権利行使手段の提供を否定するという消尽理論の考え方は、利益衡平を考慮した政策判断と言うほかないであろう。これに対して、流通を直接コントロールする権限を特許権者に与えることにより、特許権による独占が一層強まり、特許権取得のインセンティブが高まるという観点を重視するのであれば、Mallinckrodt 判決の考え方に与することになろう35。しかし、特許権の保護が販売後の製品にまで及ぶとしてしまうと、公衆や産36

連邦最高裁判所は近年、特許案件も含め年間合計約80件の案件しか上告を受理しない一方で、連邦巡回区控訴裁判所は特許案件につき年間100件程度取り上げているという実情から、事実上連邦巡回区控訴裁判所が特許事件の終審となっていることを鑑みると、連邦巡回区控訴裁判所が政策決定者の役割も果たすべきと思われる。
他方、特許法は米国憲法第 1 条第 8 節第 8 項のいわゆる特許・著作権条項に基づいて制定されたことに照らし、政策的判断は憲法に依拠しなければならず、連邦最高同梱物にも同旨の警告文が挿入されていた。大阪地裁は、このような所有権留保の裁判所が究極的な決定者とも理解される。とりわけ、近年連邦最高裁は、年間数件

効果を認めて消尽を否定した（大阪地判平成12年 2 月 3 日平成10(ワ)11089〔薬剤分の特許案件の上告を受理しており、
2006年には eBay 判決（eBay, Inc. v. MercExchange,

包機用紙管一審〕）が、大阪高裁は、製品の購入者は製品を受領した後でなければ、

LLC, 126 S. Ct. 1837 (2006)）、Illinois Tool 判決（Illinois Tool Works, Inc. v. Indep. Ink,

非売品等の記載を目にすることができないため、購入時に当該申し入れを承諾する

Inc., 547 U.S. 28 (2006)）、2007年前半には MedImmune 判決（MedImmune, Inc. v.

ことができないと判断した。もっとも、分包機本体の取扱説明書に所有権留保の記

Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007)）、Microsoft 判決（Microsoft Corp. v. AT&T Corp.,

載があることと、考案実施品を継続して購入する場合に所有権留保に関して認識が127 S. Ct. 1746 (2007)）を言い渡した。これらの判決は政策論の観点からいずれもあることから、本件は所有権留保の合意があると認めるのは不可能ではないかもし

重要な意味を持つ。今後の影響に注目されたい。

れない。裁判所は所有権留保により消尽の効果を回避することに否定的かどうかは

37

不明であるが、少なくとも製品を受領する前または同時に、明示的に所有権留保にた。本件は、特許権者の LG 社が Intel 社にコンピューターシステムに関わる特許の同意した場合には権利が消尽しない余地があると思われる。熊倉禎男「実用新案権

ライセンスを許諾し、Intel 社が（特許製品でない）プロセッサーを、購入者の OEMの国内消尽と所有権留保の意思表示」『大場正成先生喜寿記念

特許侵害裁判の潮消尽に関する問題で連邦最高裁は2007年 9 月25日に LG 事件の上告申立を受理し会社等に非 Intel 社の部品と組み合わせてはならないとの制限を付して販売するよ流〔初版〕』（発明協会、2002年）505頁も同旨である。

うに求めていた。OEM 会社等が Intel 社から当該制限の通知を受けたにもかかわら

34

例えば、特許発明を活用しようとしても、他の法律の規制により別途許可を得なず、プロセッサーを非 Intel 社の部品と組み合わせた行為について、連邦巡回区控訴

いと製品を販売できない場合（例えば医薬品を生産する場合には、別途米国食品医

裁判所は、黙示的許諾に該当せず、OEM 会社は特許権を侵害していると認定した。

薬品局の許可を得る必要がある）や、実際に当該発明に関する市場が存在しない場

LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc., 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).
法廷助言者は、消尽論のあり方を改めて全般的に検討するのが望ましいと述べて合等が考えられる。
35

一方、Mallinckrodt 判決は契約の効力を過度に拡張し消尽原則を飲み込んだ、という指摘がある。See Cohen & Lemely, supra note 21, at 33-35.

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いる。Brief for Dell, Inc. et al. as Amici Curiae Supporting Petitioners, Quanta Computer,Inc. v. LG Electronics, Inc., 127 S.Ct. 2087 (2007) (No.06-937).

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米国特許法における国内消尽論(羅)には、本件は、公衆衛生の観点から一回のみの使用との条件を認容するに

しかしここで、著作権と異なる特許権の性質を検討する必要がある。特過ぎず、一般的に全ての特許製品まで拡張すると言えない、という限定的許権とは、特許権者と政府との間で、発明公開の代償として特許権者に一38な解釈がなされたこともあった 。また、先例の最高裁判決との整合性に定期間の独占権を与える社会契約（social contract）が締結されるという仕疑問があったため、当初、特許権者の側は事態の推移を見極めるために、組みをとっている。このような権利付与の条件としての発明公開とその代

直ちに Mallinckrodt 判決のみを盾に条件付売買を行おうとはしなかったと

償（quid pro quo exchange）の交換という要素は著作権には存在しない42。

39

されている 。しかし、後から明らかになったように、実際、Mallinckrodt

あるいは、この点に着目して、代償を特許権者に獲得させるために、特許の法理は、その後の下級審裁判所及び連邦巡回区控訴裁判所の裁判例に踏法には著作権のような消尽の強行規定43が設けられておらず、特許権者は襲された結果、その射程範囲は限定されたものではないということが現在法律に抵触しない範囲で売買に際して許諾条件を決めることができ、一律では明らかになってきている。またこのような判例の蓄積により、一部のに権利消尽の効果が発生するわけではない、とされているのだという説明

企業は製品販売に関する戦略を変更するに至っている。詳細は３.３項でが主張されることがあるかもしれない。しかし、このような議論は、その検討する。

前提要件として消尽規定の属性を明確にする必要がある。社会契約が公的性質を有しており、もし消尽は公共利益を保護する観点から強行規定と位

３.２

置づけられるのであれば、私的契約をもって消尽の効果を回避する

採用根拠（contract out）ことができるか否かが問題となる。他方、もし消尽が公共
米国著作権法には消尽に関する明文があるがゆえに、著作権者は適法に性の強い事項ではなく、単なる任意規定（default rule）と理解されるので販売された著作物の利用や再譲渡について著作権を主張することができあれば、契約自由原則によって効果を変更することは差し支えない44 。

ない40のに対して、特許権の場合は、条件付売買を用いることで一旦適法

Mallinckrodt 判決は、消尽を後者のように理解しているのであろう。

に販売された特許製品に対しても特許権の効力を及ぼすことができる。一方、特許法と著作権法は共に米国憲法の特許・著作権条項41に基づき制定

もっとも、特許権者は、最初の販売後の使用や再譲渡を含めて、代償をされた法律であり、その保護対象も創作権の性質を有している。また著作得る機会が保障されているため、発明公開の代償として、最初の販売後の物の複製物も特許製品も、創作や発明を具現化した物の利用・流通の促進

使用等に対してまで特許権を及ぼす必然性はないようにも思われる。特許

が文化と産業に寄与するという点で変わりがない。したがって、単に特許
権は権利期間の短い絶対的排他権であるとの一事をもって、直ちに権利期42

理由とすることは困難であるかもしれない。

Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 216-217 (2003).
一方、特許権について、社会契約と代償の交換理論を批判しつつ、信頼理論に基間の長い相対的排他権である著作権と消尽に関して異なる取扱いをする

づき特許権を市場規制、科学政策の観点から理解すべきと述べるものがある。
Shubha Ghosh, Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor

After Eldred, 19 BERKELEY TECH. L. J. 1315 (2004).
38

特許製品の性質に照らした上、購入者の病院がその処理に熟知しているものであり、射程範囲が狭いと理解していると述べたものとして、小西恵「日本及び米国におけ

43

著作権の場合では、ファースト・セール・ドクトリンは当事者の意思を問わずに適用されるが、契約の効力を排斥するものではない。David Nimmer, 2-8 NIMMER ON

る特許権のいわゆる国内消尽原則とその例外」知財研フォーラム51号(2001年)13頁。

COPYRIGHT §8.12 (Supp. 2007).

39

Stern, supra note 31, at 9.

4440

17 U.S.C. §109(a) (2004).

Fuel to Add to the Fire of Genius? Some Questions about the Repair/Reconstruction

41

U.S. Const. art. 1, §8, Cl.8.

Distinction in Patent Law, 48 Am. U.L. Rev. 1205, 1229 (1999).

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Honorable Arthur J. Gajarsa, Evelyn Mary Aswad, and Joseph S. Cianfrani, How Much

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特

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米国特許法における国内消尽論(羅)権者は、特許製品を販売する際、価格協定などの法律違反に該当しない限45

して連邦地方裁判所が第一審の専属管轄権を有する48。また、損害賠償にり、自由に販売価格を設定することができるはずである 。このような疑関しても、後者の場合には合理的実施料賠償が保障される49ほか、故意に念に対して、最初の販売後の使用等に対してまで権利行使を認める考え方

よる侵害の場合は三倍賠償まで増額できるという特別規定50が適用される。

を支持する者は、条件付売買の場合は特許製品の実施に対して一部の価値

他方、差止めについては、ライセンス契約・条件付売買の特別履行51も、（limited value）しか代償を得ていないため二重利得にはならないのだ、と

特許権侵害の差止め52も、エクイティの原則に従って判断される。2006年

46

自己の結論を正当化する 。他方、無条件の売買がなされた場合には、特5 月の連邦最高裁 eBay 判決53により、特許権侵害が認定された場合におい許権者は製品に関して全ての価値（full value）を反映する代償を得ているても、永久的差止命令の発令は保障されず、エクイティに従い事案ごとにため、二重利得を禁止するために最初の販売後の使用等に対して権利行使差止めの可否を判断することとなった。eBay 判決後の一年二ヶ月間（2007をすることは許されない。このような理論は、後述のように、特許権の価

年 7 月末まで）、地裁と控訴審レベルでは、特許権侵害が認定された場合

格差別理論に結びつけられることになる。そこにおいては、特許権者が価には、永久的差止命令の請求のうち、21件が認容されたのに対して、10件格設定によって競争の最小化と利益の最大化を図ることができることがが棄却された54。今後更なる裁判例の蓄積を待つところであるが、日本と想定されている。

異なり、差止めが当然の救済手段としては位置づけられていないと言えよう。他方、米国特許法は、日本特許法における特許権侵害罪55のような規３.３定を設けていないため、特許権侵害に関して刑事責任を課されることはな

適用状況

い56。結論として、特許権侵害を主張するメリットは、管轄権と損害賠償
Mallinckrodt 判決は特許権者による条件付売買後の条件違反について、の特則に留まるように思われる。

従来の州法に基づく契約違反の請求から、連邦法に基づく特許権侵害の救済請求を可能にした。これにより生ずる特許権侵害に関する手続きや救済の実益といった変更点について付言しておく。

48

28 U.S.C. §1338 (1999).

49

35 U.S.C. § 284 (2004).

50

Id.
他にも、特許法に特有の損害賠償額算定のルールであるかどうか不明であるが、まず、単なる契約違反に対しては州法に基づく請求として原則的には州全体市場価値（entire market value）ルール（TWM Mfg. Co., v. Dura Corp., 745 F.2d

裁判所へ提訴する47のに対して、特許権侵害は連邦特許法に基づく請求と11 (Fed. Cir. 1984) ）や非特許製品の競合品も逸失利益に算入されること（Rite-Hite

45

Ariz. Cartridge, 290 F.Supp.2d at 1046.

立されている。

2007年 6 月28日に言い渡された連邦最高裁の Leegin 判決は、再販売価格拘束につ

51

Am. Auto Rim Lock Corp. v. Cleveland Welding Co., 27 F.Supp. 557 (D.C.Ohio 1939).

いて、先例で確立された当然違法法則を撤廃し、今後合理原則に基づき判断される

52

35 U.S.C. § 283 (2004).

こととなる（Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 127 S.Ct. 2705

53

eBay, 126 S. Ct. at 1837. eBay 判決を紹介する日本語の文献として、玉井克哉「特(2007)）。本判決の紹介として、白石忠志「判例講座」法学教室324号（2007年）101

許権はどこまで『権利』か―権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例を頁がある。

めぐって―」パテント59巻 9 号（2006年）45頁がある。

46

B. Braun Med., Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997).

54

Joseph Scott Miller, Injunction, http://www.thefireofgenius.com/injunctions.

フル・バリュー（完全な価値）原則についての日本語の文献として、玉井・前掲注

55

日本特許法第196条 1 項等参照。

(1)10号22-23頁が詳しい。

56

米国特許法第281条は、特許権侵害に対する救済は民事訴訟によるものとし、侵47

害者に刑事罰は課さない。35 U.S.C. §281 (2004).

Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)）など、特許権者に有利な先例が確

但し、州法の請求でも、州籍相異の連邦管轄権がありうる。28 U.S.C. §1332 (1999).

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特

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３.３.１

米国特許法における国内消尽論(羅)一方、1996年 6 月に第七巡回区控訴裁判所が下した ProCD 判決がシュリ

条件付売買の成立―購入者の認識と意思の合致

ンクラップ契約の有効性を認めたことにより、購入者に売買・許諾条件を一般的に、条件付売買を有効に成立させるためには、明確な方法で当該提示する適切な方法について、その後変化がもたらされた。ProCD 事件は、条件を表示する必要がある。製品のデザイン上、例えばインク・カートリ

特許権に関する事例ではないが、その事案は、購入者にデータベースの複ッジ、レンズ付フィルムのように、製品そのものにライセンスが表示され製物を販売するにあたり、シュリンクラップ契約において個人の使用に限易い場合には問題がないが、困難な場合には適宜、包装、タグ、同梱物等定する条件を提示し、購入者は開封前に条件を読むことができるとともに、

57において条件を提示することになる 。

条件に同意しない場合に返品することができると記載されていたというものであった。第七巡回区控訴裁判所は、シュリンクラップ契約は有効に1992年の Mallinckrodt 判決後、特許権者による条件付き販売が試みられ成立すると判断した60。同判決の後の1997年 5 月から、Lexmark 社は特許製ていたが、当初その手法に不備があった。例えば、Hewlett-Packard 事件に品の販売にシュリンクラップ契約を採用し、一回のみの使用に限定するト

あっては、特許権者は特許製品のインク・カートリッジを販売するにあた

ナー・カートリッジの販売を始め、ProCD 事件におけるシュリンクラップ

り、箱の中にある同梱物の使用説明書に、カートリッジの再充填によるプ契約と同じ仕組みを採用した。カリフォルニア州北部連邦地方裁判所は、

リンター本体の損害に関する責任をディスクレームし、使用後のものを直条件付売買は有効に成立し、カートリッジの詰替行為は許されない、と判

ちに廃棄するように勧告する記載をなしていた。連邦巡回区控訴裁判所は、断している61。

このような指示や呼びかけは、一方的な希望や期待に過ぎず、条件付売買に当たらないとした上で、再生業者がカートリッジを購入し再充填するよ

シュリンクラップ契約以外にも、条件付売買を成立させる方法はいくつ

うな改造行為を拘束することができないとの判決を言い渡した58。また、か有る。例えば、売買に際して購入者にライセンス契約にサインさせる方

Jazz Photo 事件においては、富士フィルム社のレンズ付きフィルムの外箱式を採用している場合には、条件を購入者に明確に提示したと認められてとボール紙カバーに、購入者に対し感電の危険を注意しつつ、自らフィルいる62。実務上は、バッグ・タグ・ラベルというライセンス表示方法も、ムを取り出さずに使用後は現像所に持ち込むことと、現像後の本体は返却

種子業界で広く採用されている63。Pioneer Hi-Bred 事件において、特許権されないことが記載されていた。連邦巡回区控訴裁判所は、かかる一方的者がトウモロコシ種子を販売するときに、袋にバッグ・タグをつけ、そのな記載は購入者との意思の合致がないため契約の拘束力を持たないと判上にライセンス表示をし、種を受領すればライセンスに同意すると見なす

59という方法も、アイオワ州連邦地方裁判所により有効とされている64。な

断した 。

60
57

ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

日本法の国際消尽に関する叙述であるが、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド

また、連邦巡回区控訴裁判所も、ソフトウェアのリバース・エンジンニアリング〔第 3 版〕』（有斐閣、2005年）504頁（田村執筆）も同旨である。日本法においても、禁止条項に関して、シュリンクラップ契約の有効性を認めている。Bowers v. Baystate

国際消尽の場面では、判例法理として黙示的許諾説（厳密に言えば擬制承諾説であTechnologies, 320 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2003).

る）が採用されているため、米国法の検討の際にも参考になるところがある。

61

Ariz. Cartridge, 290 F. Supp. 2d at 1037.

58

62

Monsanto, 302 F.3d at 1291.

Cir. 1997).

63

Roger E. Schechter & John R. Thomas, PRINCIPLES OF PATENT LAW 58 (2004).

59

64

Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc. v. Ottawa Plant Food, Inc., 283 F. Supp. 2d 1018 (N.D.

Hewlett-Packard Co. v. Repeat-O-Type Stencil Mfg. Corp., 123 F.3d 1445, 1453 (Fed.
Jazz Photo Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 264 F.3d 1094, 1008 (Fed. Cir. 2001).

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米国特許法における国内消尽論(羅)お、同事件においては、ライセンス表示が明確に提示されているとしても、

３.３.２

非購入者に対する特許権行使：転得者等の認識

購入者が実際に条件を読んで内容を知っているか否かということも争われ た 。ア イ オ ワ 州 連 邦 地 方裁 判 所 は 、購 入 者 の 実際 の 認 識 （ actual

上記のように、条件付売買の成立は、購入者が購入するに際して明白に

knowledge）は必要ではなく、擬制的な認識（constructive knowledge）があ理解できるように条件・ライセンス制限を提示した場合に限定されている。

れば足りるとし、適切なライセンス表示がなされている以上、購入者が内しかし、製品が転々流通された場合に、転得者の理解・認識を特許権侵害

容を読んでいないことは抗弁にならないと判示した65。

の責任要件とするかどうかという点については、未だに正面から判示する
連邦巡回区控訴裁判所の判決は存在しない。もっとも、特許権侵害が厳格以上のような、Mallinckrodt 判決から現在のように運用状況が成熟する

責任66であり、侵害者の故意・過失を要件とせず、故意による侵害かどうまでの15年間の条件付売買の成立に関する裁判例を、表一にまとめておく。

かという問題は単に懲罰賠償の適用の要件に止まることを勘案すると、許（なお、ProCD 事件は特許権に関するものではないため、特に色をつけた）。

諾範囲を超えた実施品は、まったく許諾を得ていない侵害品67と同一視することができ、転得者の悪意を問う必要はなく侵害となるという考え方が成り立つようにも思われる。しかし、長い流通のチェーンの中で、途中で

表一：
年

事件

製品

製品表示等

購入者の認識1992 Mallinckrodt 肺病診査キッ パ ッ ケー ジ、製 ライセンス制限にト
品に表示ありついて認識あり1996 ProCD（未決）

ライセンス表示が取り除かれる等により最後の買い手まで表示が届かな
い可能性があり、このような場合まで善意の転得者に特許権侵害の責任を問うことは酷である。したがって、転得者に対してもライセンス条件が適切に提示されている場合に限って特許権侵害にあたる、という見解が採用

包装に表示あり 開封前に条件を（ シ ュ リ ン ク ラ ッ 読め る。 不同意
プ）の場合は返品可○1997 Hewlett-Pac インクカートリ 同梱物に表示あ 開封後、同梱物
kard
ッジ
り （ 外箱 に 表 示 を読んでようやく無し）
条件がわかる。

×2001 Jazz Photo

データベース

条件付売買の成否されることもある68。
以下、本稿では、裁判例を転得者型と間接侵害者型に分類した上で検討を試みる。

レンズ付フィル 外箱とボール紙 （検討されていな×ム
カバーに表示あ い）
（意思の合
り
致がない）

2002 Monsanto

遺伝子組み換 ライセンス契約
え大豆種子契約にサインした
ため認識あり○2003 Lexmark

トナーカートリ 包装に表示あり 開封前に条件をッジ（ シ ュ リ ン ク ラ ッ 読め る。 不同意
プ）の場合は返品可。

○

まず、転得者型を見てみよう。裁判例には、再生業者が使用済みの特許製品を買い取り、詰替等を行ってから再生品として流通させたという行為
66

67

Pioneer
Hi-Bredトウモロコシ種 バ ッ グ・ タ グ ・ ラ 開封前に条件を子
ベル
読 め る 。 受 領は同意と見なす○Jurgens v. CBK, Ltd., 80 F.3d 1566, 1570 n.2 (Fed. Cir. 1996); See also In re Seagate

Tech., LLC, Misc. No. 830, 2007 WL 2358677 at *2 (Fed. Cir. Aug. 20, 2007) (en banc).
例えば、Mitchell 事件において、許諾期間を超えて違法に生産された製品を取得した場合に、購入者に対して特許権行使が許される。Mitchell, 83 U.S. at 550.
68

竹中・前掲注(1)389頁、玉井・前掲注(1)54号37頁。
他方、日本特許法における国際消尽への、黙示許諾説(承諾擬制説)の適用について、増井＝田村・前掲注(57)504頁 (田村執筆) は、表示抹消防止の対策が物理的に (又Iowa 2003).

は法的に) 困難な場合に鑑みて、明確な表示が流通過程で抹消されたとしても、特65許権の行使は許さざるを得ないだろう、と述べている。

Id. at 1042.

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特

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米国特許法における国内消尽論(羅)が問題となった事例がある。例えば、Jazz Photo 事件の事案は、被告の再もあるが、製品が Lexmark 社から卸業者、小売店を経て、消費者に行き渡生業者が現像後のレンズ付フィルムを買い集め、海外で詰替えを行ってかるのが通常であったという事例である。消費者が一回のみの使用に限定す

ら米国に輸入しようとする行為に対して、富士フィルム社が輸入差止めをるトナー・カートリッジを購入するに際して、シュリンクラップを破って、申し立てたというものである。米国国内販売分の製品に対する詰替えにつ製品を返品しない場合には、使用条件に同意したと見なされる。裁判所は、

いて、国際貿易委員会は違法な再製造であると認定したが、控訴審の連邦条件付売買が有効に成立したと認定した上で、Lexmark 社は再生業者を相巡回区控訴裁判所は、適法な修理に止まると判断した69。国際貿易委員会

手取り直接侵害又は間接侵害を追及することができる、と判示した73。もにおけるディスカバリーにより、行政法判事が認定した事実によると、再ともと本件は不正競争法違反に関する請求であり、裁判所は、条件付売買

生業者が詰替を行うに際してボール紙カバーを取り去る70工程が含まれては特許権の正当な権利行使であり不正競争に当たらないとして再生業者いたというのであるから、再生業者は実際に制限を知っていた可能性が高の請求を退けている。特許権侵害が争点とされておらず、再生業者が消費い。だが、連邦巡回区控訴裁判所は、包装の表示に関しては最初の購入者者より使用後のカートリッジを入手した際の売買時条件に対する現実のとの間で意思の合致がないと断った上で、放棄された現像後のレンズ付き

認識の有無についても、裁判所は判断に立ち入っていない。既述したようフィルムの転得者について、契約違反や一回のみの使用に関するライセンに、転得者の条件に対する認識の要否に関して直接これを判示した裁判例

ス違反があると認定することができない、と判断している71。

は未だに現れていないが、取引安全を保護する観点に配慮し、少なくとも転得者に対しても条件が提示されることが必要であると解する見解に与もっとも、条件付売買について、特許権者と最初の購入者との間で特許すべきであろう。

権侵害が主張される場合には、特許権侵害を肯定するためには契約違反が肯定される必要がある。しかし、製品が転売された場合には、特許権者と他方、消尽理論が適用される場面としては、特許製品の直接購入者や転転得者とは直接の契約関係がない。その点を架橋するために、物に付随し得者の条件違反行為による直接侵害のほかにも、条件違反行為の誘引・寄ているライセンス契約が転売に伴って移転されたと考えるのか、それとも与をした者の間接侵害が主張されるというケースもある。例えば、他の理論に基づき第三者に対しても使用制限の違反を特許権侵害としてMallinckrodt 事件は、特許権者が特許製品の購入者を訴えたのではなく、追及できるとするのか、判文からいずれの立場を前提としているのかとい

修理業者を相手取り、直接侵害及び侵害の誘引を提訴したという事例であうことを看取することは困難である72。少なくとも、最初の販売が有効なる。米国特許法における間接侵害（寄与侵害と侵害の誘引を含む）は、従条件付売買として成立しない限り、後の転得者は製品を取得する際に制限

属説に立ち、直接侵害の成立を要件としている74。条件付売買について、を知ったとしても、拘束されないと解すべきであろう。

直接購入者に条件が明確に提示された場合に、侵害を誘引したり専用品を供給したりする行為が間接侵害に該当する。ただし他方、転得者の認識を類似する事例として、Lexmark 事件がある。特許製品のトナー・カート

直接侵害の要件とする考え方を採用するのであれば、流通過程でライセン

リッジの販売について、Lexmark 社が消費者に対して直接販売を行うこと

ス表示が抹消された場合に、転得者の行為が直接侵害に当たらない以上、教唆者や供給者の間接侵害責任も成立し得なくなる。

69

Jazz Photo, 264 F.3d 1094.

70

Id. at 1101.

71

Id. at 1108.

73

Ariz. Cartridge, 290 F.Supp.2d 1049.

72

Gajarsa, supra note 44, at 1229-1231.

74

Surfco Hawaii v. Fin Control Sys. Pty. Ltd., 264 F.3d 1062 (Fed. Cir. 2001).

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特

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３.４

米国特許法における国内消尽論(羅)影響るとし、次に、農家が支払った対価は、一度の商業的収穫しか反映していないとし、最後に、当初の購入分から収穫した種は販売されたことがない

消尽論について黙示許諾説が採用された結果、実務に与える影響としてゆえに、消尽の適用がない、ということを挙示している76。

は、主に二つのものを考えることができる。売買からライセンスへの移行と、修理・再製造への浸食である。

もっとも、Monsanto 事件は、特許権者による条件付売買ではなく、ライセンシーによるものであることを鑑みると、Mallinckrodt 判決による新３.４.１

たな法理の確立前の時代であっても、条件付売買が成立した事案であった売買からライセンスへの移行と思われる。これに対して、本件のような条件付売買ではなく、最初の販特許製品の条件付売買によって権利が消尽しなくなった結果、従来の売売が無条件の場合に、収穫物に対して特許権が消尽するかどうかは興味深

買とライセンスの区別がつきにくくなった。換言すると、条件付売買がない問題である。反復栽培に関する代償を得る機会も与えられているため、された場合においては、購入者は単にライセンスの許諾に基づき、許諾の消尽を認めても差し支えないように思われる。その場合は特許権者が複数範囲内で使用、処分することはできるが、許諾範囲を超えた実施を行うこ年の栽培も含めた価格設定をする可能性がある。他方で、無性繁殖植物をとはできない。結局、条件付売買の場合にあっては、形式上、売買の形が対象とする植物特許権は、有性繁殖植物を対象とする植物新品種保護法

とられているとしても、実質的にはライセンスの権利関係と同様に扱われ（Plant Variety Act）と異なり、植物新品種保護法のように購入者に種子をることとなり、許諾範囲以外の実施行為は特許権侵害とされる。以下、こ留保する権利を与えていない77ことを斟酌し、さらには、この事件においの観点から Monsanto 事件と Pioneer Hi-Bred 事件を紹介しよう。

て収穫した種は販売されたことがないと述べられたことを踏まえれば、消尽の効果が生じるのは最初に販売した種に限られるとも解釈され得る。後

３.４.１.１の Monsanto 社対 Scruggs 判決において、連邦巡回区控訴裁判所は、第二世

Monsanto 事件

代の種は実際に販売されたことがないため、特許権消尽の適用は有り得な
Monsanto 事件の事案は以下の通りである。特許権者の Monsanto 社は遺い、と判示した上、特許発明の対象が自己増殖する性質を有している場合

伝子組み換え大豆種子に関連する特許を有し、自社生産せず、ライセンシには、第二世代の製品に消尽論を適用すると特許権者の利益を害するといーに生産と販売を許諾していた。ライセンス契約は、ライセンシーが特許
製品の遺伝子組み換え大豆種子を農家に販売する際に、農家が技術契約にサインすることを求めることを条件に含んでいる。この技術契約ではまた、種子は一回限りの商業的収穫のみに使えるとし、収穫物を保存して更に栽培することはできないことと、再栽培目的で転売してはならないことも定められていた 。連邦巡回区控訴裁判所は、技術契約に違反して収穫物を75

更に栽培した農家は特許権を侵害すると判断した 。判決は、その理由と76

他にも、幾つかの農家に対して Monsanto 社による侵害訴訟が提起され、全て勝訴判決を得た。See, e.g., Monsanto Co. v. Swann, 308 F.Supp.2d 937 (E.D.Miss. 2003);
Monsanto Co. v. Good, No. Civ.A.01-5678 FLW, 2004 WL 1664013 at *1 (D.N.J. Jul.23,
2003); Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328 (Fed.Cir. 2006).
77

Monsanto, 302 F.3d at 1299. (citing J.E.M. AG Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l,Inc., 534 U.S. 124 (2001).)

して、まず、最初の販売は条件付売買であるとともに、Monsanto 社の特

米国の植物特許と植物新品種保護法について、簡便ではあるが竹田和彦『特許の許は種と成長物を両方含んでいるために、かかる制限は特許の範囲内にあ』（ダイヤモンド社、2006年）53頁がある。英語の文献として、Mark
知識〔第 8 版〕

75

Sound and Fury?, 39 HOUS. L. REV. 727 (2002)を参照。

D. Janis and Jay P. Kesan, The Future of Patent Law: U.S. Plant Variety Protection:
Monsanto, 302 F.3d at 1291.

90

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集

米国特許法における国内消尽論(羅)うことを強調している78。連邦巡回区控訴裁判所は、産業別に特許政策を
79

自分にない権限を販売業者や農家に移転したとは言い難い。黙示的許諾の定めようとはしていないともいわれているが 、少なくともこの場面では、有無が、売買の状況、取引目的、当事者の意思から判断されるというもの

製品の特性を念頭に置きつつ、事案に即して妥当な結論を導こうとしていであるならば、本件は当初の売買の条件のままで転売する許諾があったとるように窺える。

認定することも許されてよいように思われる。おそらく、特許権者にとって望ましいのは、使用と売買の使用料に差額を設けて金銭的な利益を得る

３.４.１.２

Pioneer Hi-Bred 事件

ことよりも、むしろ流通経路のコントロールを徹底することで販売対象の使用制限を遵守させることではなかろうか。しかし、このような利益が特Pioneer Hi-Bred 事件は、次のような事例である。農産物の卸問屋の許権の保護に値するか否かは疑問がないではない。

Ottawa 社が特許権者の Pioneer Hi-Bred 社の販売代理店から特許製品のト
ウモロコシ種子を購入したうえで、種子を使用せず、他の販売業者や農家

次に、物権法の観点からも少し検討を行ってみたい。米国の物権法におに転売した。トウモロコシ種子の包装のタグには、「お客様には飼育又はいては、不動産に関して、所有者が譲渡に際して付した土地の利用制限

加工のため飼料又は穀物の使用に限りライセンス許諾が与えられている」（equitable servitude）は、転得者を含めて拘束力を認めてきた。しかし、と表示されている。特許権者の Pioneer Hi-Bred 社が、Ottawa 社は特許製譲渡禁止の制限が、公序（public policy）に反するということで許容されな品を販売する権限を有しないことを理由に、特許権侵害訴訟を提起した。

い場合があるとされている81。動産の使用制限については、不動産の使用

アイオワ州連邦地方裁判所は、タグのライセンスは特定の使用に限定され制限のように隣接地域の土地利用の調和をもたらすものではなく、多くのており、販売の権限が与えられていないと認定した上、Ottawa 社の転売行

場合、単に譲渡人の私的な商業目的のために用いられているに過ぎないこ

為は特許権侵害であるとの判決を下した80。この判決は、たとえ売買の形とが指摘されている82が、それでも使用制限の第三者効を認める先例も存式がとられている場合であっても、限定的なライセンスがなされている場

在する83。有体物の特許製品については、購入者が所有物を使用、修理又合には、購入者は絶対的な物権を取得せず、自由に処分することができなは改造する権限が制限されるとしても、譲渡にまでその制限を拡張するこい可能性があることを示している。

とは公序に反するとされ、譲渡禁止の条件付売買の有効性が認められなくなる可能性があることは否めない。しかし、黙示的許諾説の下では、特許

確かに、本件のような使用のみを許諾する旨、明示するライセンスの文

権者には実施行為を許諾しない自由があることになるため、購入者が単に言から、売買の許諾までもが黙示的に許諾されていると解釈することには有体物の所有権を取得することで発明を自由に実施することができるよ

無理がある。しかしながら、被告の Ottawa 社は農家ではなく卸問屋であうになるとは限らない。更に言えば、流通経路のコントロール乃至使用制

り、当初の購入の時点からして明らかに転売を目的としていたと解される。
くわえて、袋にタグをつけたままで転売を行っていることを勘案すれば、

78

Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d at 1336.

79

Dan L. Burk=Mark A. Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー(1)」知的財

81

Restatement (Second) of Property (Donative Transfers) 3-4 (1983, Supp. 2007).

82

Glen O. Robinson, Personal Property Servitudes, 71 U. Chi. L. Rev. 1449, 1455-1463(2004).
83

See Tri-Cont’l Fin. Corp. v. Tropical Marine Co., 265 F.2d 619 (5th Cir. 1959) (多数

産法政策学研究14号（2007年）46-47頁。

意見は動産と不動産の使用制限を区別する必要がないと述べているのに対して、少80

Pioneer Hi-Bred, 283 F. Supp. 2d at 1018.

数意見は伝統的に不動産の使用制限を認めているが動産の場合は自由流通を優先

ちなみに、本判決に対して被告は控訴せず判決が確定している。

にすべき、転得者が使用制限を知るとしても拘束されないと説いている)｡

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米国特許法における国内消尽論(羅)限の遵守などは、特許権者側にとって、いずれも保護されるのが望ましい

事件は、組み合わせられた製品が全体に比べて短い寿命を有し且つ容易に利益である。黙示的許諾説を採用した場合には、使用と譲渡制限とで異な取替えることができる部品の交換が争点とされたケースであり、取替困難る取扱いにすることには難があろう。

又は複雑な交換工程や寿命の長い部品等の場面にまでその基準を適用することには難がないわけではないという問題がある。たとえば、1997年の

３.４.２

修理・再製造への浸食

Aktiebolag 事件では、
Aro 判決が批判している複数の判断基準88を用いて、ドリルの先端を複雑な工程にて取り替え、成型する工程が再製造にあたる

特許製品の購入者は、製品が全体として消耗するまで使用・修理することと判示した89。他方、2001年の Jazz Photo 判決は、国際貿易委員会がレンができ、消耗した製品を再利用できるような再製造行為を行わない限り、ズ付フィルムの詰替えについて、Aktiebolag 事件の複数の判断要素に従っ

特許権侵害に該当しない。しかしながら、修理・再製造の判断基準は、明て再製造であると認定した命令を不当であると帰結した。そのうえで、連確な線引きが困難である84とともに、裁判所は、最初の販売が使用制限の

邦巡回区控訴裁判所は、改めて Aro 事件で示された唯一の基準に従い、詰付されていない、つまり無条件の売買の場合、広範な修理の範囲を認める

め替えられたフィルムは全体の組み合わせに比して短い寿命を有し、且つ85傾向にある 。このような背景事情の下、Mallinckrodt 判決後、従来のよう

その他の部品を再利用したに過ぎないので、再生業者の行為は修理に近い、な「修理・再製造の区別」ではなく「条件付売買の有効性」の論点に重心と判示した90｡91が移行した案件が増えている。
88

３.４.２.１

修理・再製造の判断基準

例えば、被告が行った行為の性質、当該特許製品の性質及び設計（即ち、特許の組み合わせの一つの組成物は、全体に比して短い効用期間を有するか否かということ）、係争された部分の製造或いはサービスを提供する市場の発達の度合い、特許

1961年連邦最高裁の AroⅠ判決は、修理・再製造の判断基準に関するリーディングケースである。本件で問題となった特許は、自動車の織物製の折畳み幌と金属支持構造の組み合わせに係るものであり、幌は三年程度で権者の意図に関する客観的証拠などが挙げられる。
89
90

Aktiebolag v. E.J. Co., 121 F.3d 669 (Fed. Cir. 1997).
Jazz Photo, 264 F.3d at 1107.
付言すると、本判決の担当裁判官は、Newman、Michel、Gajarsa 判事であった。

交換することが必要とされ、その他の部品はほぼ自動車と同じ寿命を有しNewman 判事は、Mallinckrodt 判決を執筆したほか、その後の消尽関係の判決を多数ていた。連邦最高裁は、使い古した幌を交換する行為は合法な修理である

担当している。Michel 判事は現任の連邦巡回区裁判所長官であり、Jazz Photo 判決と認定した86。修理と再生産の判断基準に関しては、製品を基準にして、の前に、Aktieblog 判決も担当したが、両判決の判断要素に関する異なる立場につい「全体として消耗した」か否かということを唯一妥当な判断基準であるとて特に意見を示していない。なお、Jazz Photo 判決に対して、Rader 判事が大法廷に判示した上で、その他様々な考慮要素、特に交換された部品が特許発明のよる審理を提案したが、審議に至らなかった。

本質的部分であるか否か等の基準は採用しないと明言した87。しかし、Aro

本判決に対しては、幾つかの疑問がある。まず、現像所に持ち込まれたレンズ付
フィルムは消費者に返却されず、所有権が放棄された状態にあり、再生業者は、消費者から製品を買い取り、修理する権限を引き継いだわけではない。したがって、

84

FMC Corp. v. Up-Right, Inc., 21 F.3d 1073, 1078-1079 (Fed. Cir. 1994).

購入者とその転得者に広く修理の権限を認めようとする従来の価値判断は、本件に85

DONALD S. CHISUM, 5 CHISUM ON PATENTS §16.03 (1972, Supp. 2007).

は当てはまらないとの指摘がなされている (Schechter & Thomas, supra note 63, at

86

Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961).

281)。更に、本判決が係争行為を「修理に近い」と認定する結論にも疑問がある。

87

Id. at 346; see also Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 217

従来の裁判所が修理に近いと認めた裁判例は、製品の改造に関する事例であり、元(1980).

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来の特許製品と異なる機能をもたらすものであったという点で共通している。例え

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米国特許法における国内消尽論(羅)このような混乱の中、2002年連邦巡回区控訴裁判所が下した Husky 判決92

侵害の範囲が拡大することを挙げることができる。現実問題として、再生は、修理・再製造を三つの類型、すなわち再製造、修理、修理に近接する業者は特許権者と競争関係にあるため、実施許諾を得ることは困難であろもの（kin to repair）に整理している。修理に関して、AroⅠ事件は容易にう。また、使用後の製品に詰替等を行ったり、新品を改造したりしてから、交換できる部品の取替えに関する判決であり、その基準は、容易に交換で再生品として流通させるビジネスは、修理と再生産との線引きが不明確できる部品の取替えは修理に該当するという形でセーフ・ハーバーとして機あるということと、従来裁判所が製品の購入者に広く修理の権限を認めて能する。しかし、容易に交換できない部品や複雑な工程の場合には、きたということから成り立っていたと言えよう。しかしながら、特許権者

Aktiebolag 事件のような判断基準を用いても支障がないとした。

は、特許製品に修理制限を付すことにより、再生品の出回りを封じることができるようになったわけであるから、再生品と正規品との競争が機能し３.４.２.２. 条件付売買による修理の制限なくなる93。また、修理と再製造の案件においては、特許権者は直接、自身の顧客である購入者を訴えるのではなく、修理業者又は部品供給業者をMallinckrodt 判決後、特許権者が最初の販売において修理に反対の意思

相手取り間接侵害を主張するという訴訟戦略が見受けられるようになっを表明し、有効に条件を付した場合に、条件に違反して特許製品を直した

た。間接侵害の従属性に従い、修理業者又は部品供給業者は購入者によるり再使用したりする行為は特許権侵害となることが明らかとなった。修適法な修理であるということを抗弁とすることができるが、条件付売買に理・再製造の判断について明確な基準がないことに鑑みれば、契約においより修理の権限が制限されている場合、例えば、Mallinckrodt 事件のようて修理の限界を定めることを促すことにより、結果の予測可能性が高まり、に、病院が一回のみの使用に違反して特許権侵害を働いていると認定され侵害訴訟の進行も効率的になるという利点がある一方、このような結論がてしまえば、修理業者も間接侵害を免れない。

圧倒的に特許権者に有利に過ぎるとの指摘も免れないところであろう。具体的には、再生品の市場参入を阻害することや、条件付売買によって間接

ば、未使用の新品インク・カートリッジに穴を空け再充填できるようにする

４ 価格差別論の適用
４.１

Lexmark 事件、サーフボードに安全機能を追加する垂直安定（Hewlett-Parkard, 123 F.3d at 1445）
板を取り替える（Surfco, 264 F.3d at 1064）等を挙げることができる。しかし、フィ特許製品の価格差別論に関する事例として、Lexmark 事件94を紹介しよ

ルムの詰替は、単に消耗した部品を同様の新品に取替えるものでしかなく、何ら新う。本件は、カートリッジの再生業者がカリフォルニア不正競争法に基づたな機能をもたらすわけではない。

き提訴した事案であり、特許法に基づく請求ではないが、消尽の判断が州

91

他方、日本におけるレンズ付フィルムに関する特許権侵害訴訟は、国内消尽につ

法請求の前提事項とされた。特許権者の Lexmark 社は、二種類のトナー・

いて米国とは異なる帰結を示している。東京地判平成12年 8 月31日判工 2 期1725の20〔レンズ付フィルム事件〕は、撮影済みのフィルムが現像所において取り出された時点で社会通念上効用を終えたものとし、詰替行為が特許製品の再生産に該当し93

特許権を侵害すると判断した。なお、東京地判平成19年 4 月24日平成17年(ワ)15327

ター業界では、HP、Canon、Brother 等の会社と競争しており、再生品の市場参入

他方、もともと特許発明には代替技術がある。例えば Lexmark 社は米国のプリン

号〔レンズ付フィルム事件Ⅱ〕は、詰替行為は特許発明の本質的部分の部材の加工

阻害は、直ちに独占を助長するとは限らない。しかし、中古市場における特許製品又は交換に該当し、特許権侵害に該当するとの結論を下した。

の流通も、競争の一環であり、カートリッジの再生品の流通を閉じることにより、

92

プリンターの需要者は特許製品にロックインされるという問題が発生する。

Husky Injection Molding Sys. Ltd. v. R & D Tool Eng’g Co., 291 F.3d 780, 785-786

94(Fed. Cir. 2002).

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Ariz. Cartridge, 290 F. Supp. 2d at 1037.

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米国特許法における国内消尽論(羅)カートリッジを販売している。Prebate カートリッジは割引価格で「一回たり、商業的利用が禁止された個人利用向け低価格製品と、商業利用向けのみの使用」との制限がついているのに対して、Non-Prebate カートリッ

高価格製品との二種類を提供していたが、裁判所は、個人利用向けのシュジは使用制限はなく、一般価格で販売されていた。カリフォルニア州北部

リンクラップ契約における商業的利用禁止の条項を有効と認めた。判旨で連邦地方裁判所は、特許権は消尽しておらず、価格に差を設けることも問は、かかる商業利用禁止の条項は、当事者間における効力のみを有するた

題はない、と判断している。まず、カートリッジのシュリンクラップ・ラめ連邦著作権法の先占（preemption）に違反しないと述べた上、価格差別

イセンスは明確に購入者にライセンス条件を提示しており、購入者が包装を許さないと製品価格が高騰する虞があり、その結果、個人のユーザーがを破る又は製品を使用することによりライセンス条件に同意したとみな情報にアクセスできなくなると理由づけられている97。Lexmark 事件におされたため、条件付売買が有効に成立すると認定された。更に、ライセン

ける特許権者の販売手法は、ProCD 事件と同じく、第二種価格差別98を採スには、条件に同意しない場合は返品可能と表示されているので、購入者用している。価格差別を実現するためには裁定取引を防ぐ必要があり、著がカートリッジを返品せず手許に残した場合は条件に同意したと認定さ作権者又は特許権者に複製物や特許製品の再譲渡を禁止する権利を付与れた。なお、Prebate カートリッジは、特別価格で販売され、特許権者はしなければならない。契約による価格差別のみが認められる場合には、当一回のみの使用に対する対価を得ているため、特許権は消尽せず、再使用

事者間でのみ契約違反を主張することができるのが原則であるが、第三者の行為に対して特許権侵害を主張することができる、と判示された95。更が故意による契約干渉（interference with contract）を働いた場合にも不法に、Lexmark 社が Non-Prebate カートリッジを販売する際、再生品が作動行為が成立する余地はある。しかし、契約干渉に基づく主張は、（州法にしないように lock-up chip を付加したことに対して、裁判所は不正競争によって異なる点があるが）一般的には、有効な契約の成立と、故意且つ不当たらないとの判断を下している。その理由として、Lexmark 社がカート

当に他人の契約履行に干渉したり不履行を誘引したりすることを要件とリッジに特許権を有し、且つ一回のみの使用という条件付売買が有効に成している99。他方、特許権侵害を主張できるとなると、その場合には、条96立していたことを挙げている 。
97

４.２

特許権による価格差別論の当否

ProCD, 86 F.3d at 1447.
本判決の紹介は、芹澤英明「ProCD v. Zeidenberg の分析」法学61巻 2 号（1997年）

231頁を参照。

電話帳のデータベースの利用に関連して、契約による価格差別論が裁判所に認容された例がある。ProCD 事件は、ProCD 社が製品を販売するにあ98

もっとも、Lexmark 事件において、裁判所は意識して価格差別論を論じてはいない。知財分野における価格差別は、現実には第二種価格差別しか見当たらないようである。この場合に、売主がインセンティブを与え、消費者の属性を把握し、それ95

Id. at 1045, 1049.

に対応した価格をつける。第一種価格差別に関しては、個々の消費者に商品からの96

Ariz. Cartridges, 290 F.Supp.2d at 1049-1050.

便益を完全に把握してそれぞれ異なる価格をつけることは、現実に困難だからであ

一方、日本において、キヤノン株式会社がカートリッジに IC タグを搭載させる

ろう。他方で、第二種価格差別であれば売主は、なにがしかのインセンティブを与ことによって再生品が作動できなくなる例がある。公正取引委員会は、ユーザーがえることで消費者の属性を把握し、それに対応した価格をつける。なお、第三種価再生品を使用できないようにする行為は、技術上の必要性等の合理的理由がない又格差別については、市場が大まかに分かれているため、売主が消費者の属性を把握はその必要性等の範囲を超えて、不公正な取引方法（抱き合わせ販売、競争者に対することができ、それに応じて価格を提示することができる場合に用いられる。たする取引妨害）に該当する恐れがある、とした。公正取引委員会「キヤノン株式会

とえば、映画での学生料金や航空運賃の繁忙期と閑散期の運賃等、市場に頻繁に用社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」公正取引特報（2004年）89頁

いられている。

を参照。

99

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Restatement (Second) of Torts §766 (1979, Supp. 2007)

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米国特許法における国内消尽論(羅)件付売買違反の効果は第三者にまで及ぶことになり、契約干渉を援用する

本件では、プリンター本体は激しい競争で価格が抑えられ、むしろ消耗必要もなく、特許権者は、直接、転得者に対して特許権侵害を主張するこ品であるカートリッジの方がプリンター本体よりも何倍もの利益をもたとができるようになる。

らしている103。カートリッジの販売戦略については、他社のカートリッジを搭載することができるプリンターもあるが、Lexmark 社の場合は自社の特許法に比べて、著作権法はより多様な価格差別のモデルを提供していカートリッジのみ作動することができる仕様となっており、消耗品の方にる。具体的には、例えば、著作権法にはフェア・ユース(米国著作権法107

ロックインの問題が生じている。カートリッジの購入者にとっての購入に条)、図書館の複製（第108条）、中古市場の利用（第109条）等の規定があよる便益をアプリオリに判断することは困難であるために、Lexmark 社はる。このように様々な価格差別の方策が提供されているため、契約による特別価格を用いてインセンティブを与え、ライトユーザーの属性を把握し価格差別を許容することの是非が問われている。契約による価格差別を許ている。

容することは、これらの法の規律を無にすることになりかねないからである100。他方、特許法の場合は、私的実施も業としての実施も侵害に該当す
101

そこで、本件に即して価格差別を認める必要性を検討してみる。まず、るとともに、試験的実施の範囲 が狭いことから、無料乃至低価格によるプリンター自体は独占価格でない可能性があるために、そもそも契約によ

実施は特許製品の修理、中古品の購入が挙げられる程度である。とはいう

る価格差別を認めることで減少させるべき死重的損失がはたして存在す

ものの、著作権法は文化を規律するものであって、多様な著作物の利用形

るのかということ自体、疑いがある。また、カートリッジでの価格差別は、態を規律しているために、必然的に利用者間の調整が必要とされ、それが僅か二種類であり、商品毎に生じる死重損失の合計が、はたして価格差別ゆえに価格差別に関わる規定が設けられていると考えられるのに対して、を行わなかった場合の死重的損失を減少させるかどうかは定かではない。

特許法は主として競業者の活動を規制するものであり102、価格差別に関す

なお、カートリッジである消耗品のロックインに関しては、Lexmark 社がる規定を設ける要請が著作権法ほど強くなかったからに過ぎないと評価

特許権を有している以上、消耗品による独占を正当化できるようにも思わすることが可能であろう。かりにそうだとすると、特許法が明示的に価格れるが、プリンター本体を購入すれば必ず特許権者が提供する消耗品を購差別を規律していないことは単にその必要性がなかったからに過ぎない

入しなければならないとすれば、結果的に本体と消耗品が抱き合わせられことになるから、それがゆえに契約による価格差別を許容するという議論ていることになる。もっとも、消耗品のロックインによる独占の悪影響は、を導くことはできないことになろう。

最終的には本体の競争によって減殺されるものでしかないのかもしれな
い。なぜならば、ロックインを利用してカートリッジの価格を特許権者が100

日本法に関する分析であるが、田村・前掲注(30)224頁から示唆を受けた。

つり上げる等の機会主義的行動に出た場合には、将来の需要者はそのよう

101

コモンロー上の試験免責は、専ら学問的興味、好奇心又は娯楽のために限定さな特許権者のプリンターを購入することを控え、他の競業者のプリンター

れ、現実的に成立し難い状況にある（See Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351
(Fed. Cir. 2002).）。他方、米国特許第271条(e)項に定められている FDA 試験免責に関して、2005年の連邦最高裁 Merck 判決は、前臨床研究における特許化合物の使用
は、実験が関連情報を生み出すという合理的確信がある限り、対象薬品又は実験行を購入するかもしれず、かりにそうなるとすれば、特許権者もそれを慮ってロックインを利用した機会主義的行動をとることを断念するかもしれないからである。ともあれ、本来は、こうした個別の条件を精査してから為の成果が最終的に FDA に提出されなかった場合であっても、FDA 試験免責を適用することができると判示し、従来より広くこの FDA 試験免責を認めるようにな

103

った。Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd., 545 U.S. 193 (2005).

モノクロ・プリンター本体の 4 倍、カラー・プリンター本体の 8 倍の売り上げを計102上しているとのことである。Ariz. Cartridges, 290 F.Supp.2d at 1037.

田村・前掲注(30)227頁。

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Lexmark 社の調査により、レーザー・トナー・カートリッジの市場は、5 年間で、知的財産法政策学研究

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米国特許法における国内消尽論(羅)価格差別によって経済厚生が改善すると判断することが許されるのであ［付記］ 本稿の執筆にあたり、北海道大学大学院法学研究科 COE 研究員の皆様のって、そのような作業をなしてはじめて本件の使用制限のシュリンク・ラ

お世話になった。特に、田村善之先生からは大変丁寧なご指導を頂いた。この場をップ契約や消耗品のロックインを正当化することができるのである。本判借りて厚く御礼を申し上げたい。

決にはこの種の作業をなした形跡がないことは否めないように思われる。

５ 結びに代えて近時の判例法理によれば、米国特許法における消尽論では、特許製品の条件付売買をもって権利消尽の効果を防ぐことができるようになっている。条件付売買を利用することにより、契約当事者である特許権者は、直接購入者との間では、契約違反の他に特許権侵害を主張することができる。
他方、特許製品の転得者に対してどのような条件の下で特許権侵害を主張することができるのかということは定かではない。従来の通常の売買に関する理解を当てはめると厳格責任が適用されることになるが、条件付売買がなされた場合は、取引の安全に与える悪影響を抑止するために、条件が明確に提示されたことを要件とする方策も考えられるところである。もっとも、裁判例は一般論として明確な判断を示していないため、今後の判例の行方に注目することにしたい。なお、特許製品の売買条件の一つである
価格差別については、裁判所はこれを認めているが、厚生がはたして本当に改善されているのかということに関して疑問が残ることに加えて、ロッ
クインによる競争阻害の虞が懸念される。
消尽論は製品の流通に深く関わり、転得者、競業者を含めた第三者に及ぼす影響が大きいため、本来は統一した政策方針を打ち出すことが望ましい分野であるということができよう。しかし、米国裁判所の判決を見ると、Mallinckrodt 判決をはじめ、個別の事案について許諾範囲に応じて権利行使が許されるかどうかという判断がなされるに留まっているように見受けられる。近年、連邦最高裁は特許事件を積極的に審理する傾向にあるため、LG 事件を契機に消尽論についても特許政策の原点に立ち戻った議論が期待されるところである。

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