大野総合法律事務所

vol.53目

C ontents

次
米国の特許適格性に関する改訂ガイダンスの解説 

弁理士 松野知紘

1◦商標 N e w s

スマート農業導入によるブランディング 

弁理士 土生真之

6◦海外 N e w s

クレーム補正による均等放棄の覆滅推定が覆されたとして、均等侵害を認めたCAFC判決 

弁護士 小林

英了

7

◦特

許

入

門



弁理士 今野

智介

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis米国の特許適格性に関する改訂ガイダンスの解説
弁理士

松野

知紘

［原則（ステップ１）］

１．はじめにクレームが方法、機械、製造物及び組成物（以下「方法等」と米国特有の特許要件として、米国特許法第 101 条に規定されいう。
）のいずれかであれば、適格性あり。

る“Subject matter eligibility”（主題適格性）の問題がある。
2019 年１月７日、特許適格性に関する改訂ガイダンス（2019

クレームが方法等のいずれでもなければ、適格性なし。
［例外（ステップ２A）］

Revised Patent subject matter Eligibility Guidance） がクレームが方法等のいずれかであっても、クレームが司法上の発行された 。改訂ガイダンスは旧ガイダンスを大きく変更する

例外（judicial exceptions) である自然法則、自然現象又は抽ものではなく、旧ガイダンスの一部を明確化したものとされてい象的アイディアを対象としていれば（directed to）、
適格性なし。

る。そこで、本稿では旧ガイダンスと対比しつつ、改訂ガイダン［例外の例外（ステップ２B）］

１

スについて解説する。

クレームが司法上の例外を対象としていても、クレームが司法上の例外を著しく超える（significantly more）追加の要素に

２．旧ガイダンス

言及（recite）していれば、適格性あり。

旧ガイダンスによる適格性の判断は概ね以下のように理解することができる。
〈脚
1

注〉 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf

1

Oslaw News Letter vol.53
又はステップ）に言及しているか否かを特定する。次いで、当該

３．改訂ガイダンス

追加の要素が司法上の例外を実用的な応用に組み込んでいるか

改訂ガイダンスは旧ガイダンスのステップ２A を明確化したも否かを判断する。Prong ２においては、追加の要素が、よく理のである。具体的には、
ステップ２A における①「抽象的アイディ

解された（well-understood）、習慣的（routine）、従来の活動ア」を類型化し、②「司法上の例外を対象としている」の判断基（conventional activity）であるか否かは判断されない（この準を示したものとなっている。以下、この２点について述べる。

点はステップ２B で判断される）。したがって、新規ではない従なお、ステップ１及び２B に変更はない。

来からある要素であっても、司法上の例外を実用的な応用に組み込むものであれば、適格性ありと判断されることとなる。

⑴ 「抽象的アイディア」の類型化

司法上の例外を実用的な応用に組み込む追加の要素として、次改訂ガイダンスでは「抽象的アイディア」が次の３つに類型化の５つが例示されている。

される。これらの類型は裁判所によって「抽象的アイディア」と

例１：コンピュータの機能、他の技術あるいは技術分野に対する判断された概念を抽出して統合したものであり、予見可能性及び改良に寄与するもの。

一貫性の向上を目的としている。

例２：司法上の例外を適用又は使用し、病気や病状に対する特定① 数学的概念（Mathematical concepts）の治療や予防に効果があるもの。

 数学的な関係、数式、方程式、数学的な計算などがこの類型

例３：クレームに不可欠な機械又は製造物と協働して、司法上のとされる。

例外を実装又は使用するもの。

② 人 間 の 活 動 を 体 系 化 す る 方 法（Certain methods of

例４：特 定の物（article）を異なる状態や物に変換あるいは還organizing human activity）

元（reduction）するもの。

 基本的な経済的原則や慣行、商業的又は法的相互作用（契約例５：司法上の例外を独占するためになされた記載を超えており、等）、
個人の行動の管理や、個人間の関係又は相互作用の管理（社

かつ、司法上の例外の使用と、特定の技術的環境との一般

会活動、教育及び規則等）がこの類型とされる。

的な関連付けを超えた、意義のある方法で司法上の例外を③ 精神上のプロセス（Mental processes）

適用又は使用するもの。

 人間の精神で行われる概念（観察、評価、判断等）がこの類

一方、司法上の例外を実用的な応用に組み込むものに該当しな型とされる。なお、クレームが一般的なコンピュータの構成

い追加の要素として、次の３つが例示されている。

を規定しているとしても、最も広い合理的な解釈（broadest

例１：司 法上の例外とともに「適用する（apply it）」とのみ言

reasonable interpretation）の下、精神上の実行をも含ん及しているにすぎないもの、コンピュータ上で抽象的アイでいる場合、精神上の実行が不可能である場合を除き、精神上ディアを実現する命令を含むにすぎないもの、抽象的アイのプロセスに属するとされる。

ディアを実行するための道具としてコンピュータを用いるにすぎないもの。

⑵ 「司法上の例外を対象としている」の判断基準

例２：解 決手段に対して余分な重要でない活動（insignificant

ステップ２A において、「司法上の例外を対象としているか否か」

extra-solution activity）を司法上の例外に追加するもが次の Prong1, ２の２段階で判断されることが明確化された。

の。

［ステップ２A-Prong １］

例３：司法上の例外の利用を特定の技術的環境又は利用分野に関クレームが司法上の例外に言及（recite）していない場合、司連付けるにすぎないもの。

法上の例外を対象としていない（したがって適格性あり）。

４．事例

そうでない場合、次の Prong ２の判定が行われる。

改訂ガイダンス発行に伴い、「抽象的アイディア」に関する事［ステップ２A-Prong ２］
クレームが司法上の例外に言及している場合、司法上の例

例 37 〜 42 が公開された２。以下、代表して事例 37、40 及外を実用 的 な 応 用 に 組 み込む（integrate into）追 加 の 要 素び 42 について説明する。なお、各事例におけるクレームはいず（additional element）に言及していれば、司法上の例外を対れも「方法等」に該当するのでステップ１の検討は省略する。

象としていない（したがって適格性あり）。
⑴ 事例 37

そうでない場合、司法上の例外を対象としている。したがって、
旧ガイダンスと同様のステップ２B での判定が行われる。

（1-1）仮想クレーム 13
コンピュータシステムのグラフィカルユーザインター
フェース（GUI）上のアイコンを再配置する方法であって、

以下、Prong ２について補足する。
Prong ２では、まず、クレームが「追加の要素」（司法上の例GUI を介して、特定の基準に基づいて各アイコンを整理す

外と特定されたものを超えるクレーム上の特徴、限定事項及び／るためのユーザ選択を受信し、ここで、特定の基準は各アイコ

〈脚

注〉 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf
3
各事例における仮想クレームは筆者による仮訳。
2

2

大野総合法律事務所

ンの使用量であり、（3-2）適格性判断

プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量

以下の理由により、適格性なしと判断される。

を決定し、［ステップ２A-Prong １］

決定された使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをコ

最も広い合理的な解釈においては、「プロセッサによって、ンピュータシステムのスタートアイコンに最も近い GUI 上の所定期間における各アイコンの使用量を決定し、決定された使位置に自動的に移動する、方法。

用量に基づいてアイコンをランキングする」ことは、人間が行（1-2）適格性判断う「精神上のプロセス」に該当する。よって、仮想クレーム３

以下の理由により、適格性ありと判断される。

は司法上の例外（抽象的アイディア）に言及している。

［ステップ２A-Prong １］［ステップ２A-Prong ２］

最も広い合理的な解釈においては、「プロセッサによって、仮想クレーム３は、「使用量の決定及びランキングを実行す所定期間における各アイコンの使用量を決定し」は、人間が行るためにプロセッサが使用される」という追加の要素に言及しう「精神上のプロセス」に該当する。よって、仮想クレーム１ている。しかし、この追加の要素は、使用量の決定及びランキは司法上の例外（抽象的アイディア）に言及している。

ングという一般的なコンピュータの機能を実行するプロセッ［ステップ２A-Prong ２］

サであり、このようなプロセッサの限定は一般的なコンピュー

仮想クレーム１は「各アイコンの使用量に基づいて、最も使タを用いて司法上の例外（抽象的アイディア）を適用する命令

用されるアイコンをスタートアイコンの最も近くに自動的にでしかない。よって、仮想クレーム３は司法上の例外を実用的移動する」という追加の要素に言及している。そして、この追な応用に組み込む追加の要素に言及していない。

加の要素によって、コンピュータのインターフェースが改良さ［ステップ２B］

れる。よって、仮想クレーム１は司法上の例外を実用的な応用

ステップ２A-Prong ２での判断と同様、一般的なコンピューに組み込む追加の要素に言及しており、適格性を有する。

タを用いて司法上の例外（抽象的アイディア）を適用する命令（2-1）仮想クレーム２は発明的概念を提供するものではない。よって、仮想クレーム

コンピュータシステムのグラフィカルユーザインター

３は適格性を有さない。

フェース（GUI）上のアイコンを再配置する方法であって、GUI を介して、特定の基準に基づいて各アイコンを整理す⑵ 事例 40

るためのユーザ選択を受信し、ここで、特定の基準は各アイコ（1-1）仮想クレーム１ンの使用量であり、ネットワーク内のコンピューティングデバイス間に接続さ所定期間において、各アイコンに関連付けられた各アプリ

れたネットワークアプライアンスを介してトラフィックデー

ケーションに割り当てられたメモリ量をトラッキングするプ

タを適応的に監視する方法であって、ロセッサを用いて、各アイコンの使用量を決定し、ネットワークアプライアンスによって、ネットワークアプラ

決定された使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをコ

イアンスを通過するネットワークトラフィックに関するトラ

ンピュータシステムのスタートアイコンに最も近い GUI 上のフィックデータを収集し、ここで、トラフィックデータは、ネッ

位置に自動的に移動する、方法。

トワーク遅延、パケット損失、または、ジッタの少なくとも１（2-2）適格性判断つを含み、以下の理由により、適格性ありと判断される。

ネットワークアプライアンスによって、収集されたトラ［ステップ２A-Prong １］

フィックデータの少なくとも１つを予め定めた閾値と比較し、「各アイコンに関連付けられた各アプリケーションに割り当収集されたトラフィックデータが予め定めた閾値よりも大てられたメモリ量をトラッキングするプロセッサを用いて、各

きい場合、Netflow プロトコルデータで構成される、ネット

アイコンの使用量を決定」することは、アプリケーションの使

ワークトラフィックに関する追加のトラフィックデータを収用を示すコンピュータメモリへアクセスするプロセッサを必集する、方法。

要とするので、人間が行うものではない。よって、仮想クレー（1-2）適格性判断

ム２は「精神上のプロセス」に言及しておらず、また、その他

以下の理由により、適格性ありと判断される。

の抽象的アイディア等にも言及していない。したがって、仮想［ステップ２A-Prong １］

クレーム２は司法上の例外に言及しておらず、適格性を有する。
（3-1）仮想クレーム３

最も広い合理的な解釈においては、ネットワークアプライア
ンスによって、収集されたトラフィックデータ（ネットワーク

コンピュータシステムのアイコンをランキングする方法で遅延等）を閾値と比較することは、人間が行う「精神上のプロあって、セス」に該当する。よって、
仮想クレーム１は司法上の例外（抽プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量

象的アイディア）に言及している。

を決定し、［ステップ２A-Prong ２］

プロセッサによって、決定された使用量に基づいてアイコン

仮想クレーム１は「ネットワーク遅延、パケット損失、またをランキングする、方法。

は、ジッタのうちの少なくとも１つをトラフィックデータとし3

Oslaw News Letter vol.53て収集し、収集したデータが閾値より大きい場合に NetFlow

トウェアプラットフォームに依存する標準化されていない

プロトコルデータを収集する」という追加の要素に言及していフォーマットで、更新情報を提供し、る。そして、この追加の要素によって、ネットワーク遅延が大c）コンテンツサーバーによって、標準化されていない更新情

きいなどの異常状態において NetFlow プロトコルデータを収報を標準化されたフォーマットに変換し、集し、これを異常状態の分析に使用できるなど、データ収集のd）患者の状態に関する標準化された更新情報を、標準化され点で仮想クレーム１が全体として特定の改良に向けられていたフォーマットで医療記録のコレクションに保存し、る。よって、仮想クレーム１は司法上の例外を実用的な応用にe）更新情報が保存されるたびに、コンテンツサーバーによっ組み込む追加の要素に言及しており、適格性を有する。

て、患者の状態に関する更新情報を含むメッセージを自動（2-1）仮想クレーム２

的に生成し、

ネットワーク内のコンピューティングデバイス間に接続さf ）各ユーザが最新の患者情報にすぐにアクセスできるよう、れたネットワークアプライアンスを介してトラフィックデー

コンピューターネットワークを介して、すべてのユーザータを監視する方法であって、リアルタイムでメッセージを送信する、方法。

ネットワークアプライアンスによって、ネットワークアプラ（1-2）適格性判断

イアンスを通過するネットワークトラフィックに関するトラフィックデータを収集し、ここで、トラフィックデータは、ネッ

以下の理由により、適格性ありと判断される。
［ステップ２A-Prong １］

トワーク遅延、パケット損失、または、ジッタの少なくとも１

仮想クレーム１は、任意のユーザが患者状態を更新し、各つを含み、ユーザが最新の患者情報にアクセスできるようにするものでネットワークアプライアンスによって、収集されたトラあり、人と人とのインタラクションを管理する「人間の活動をフィックデータの少なくとも１つを予め定めた閾値と比較す

体系化する方法」である。よって、仮想クレーム１は司法上のる、方法。

例外（抽象的アイディア）に言及している。

（2-2）適格性判断［ステップ２A-Prong ２］

以下の理由により、適格性なしと判断される。

仮想クレーム１は「情報の更新、ネットワークを介したリ［ステップ２A-Prong １］

モートアクセスの提供、標準化されていない更新情報の標準化

仮想クレーム１と同様、仮想クレーム２は司法上の例外（抽されたフォーマットへの変換、更新情報を含むメッセージの自象的アイディア）に言及している。

動生成、
メッセージの送信」という追加の要素に言及している。

［ステップ２A-Prong ２］

そして、この追加の要素は、標準化されていない更新情報で仮想クレーム２は「トラフィックデータを収集する」及びあっても標準化したフォーマットで更新情報をユーザ間でリ「トラフィックデータを閾値と比較する」という２つの追加のアルタイムに共有することを可能にしており、仮想クレーム１

要素に言及している。しかし、トラフィックデータを収集するの全体として、システムの改善に言及している。よって、仮想

ことは、解決手段に対して余分な重要でない活動にすぎない。

クレーム１は司法上の例外を実用的な応用に組み込んでおり、

また、トラフィックデータを閾値と比較することは、一般的な適格性を有する。

コンピュータ（ネットワークアプライアンス）を用いて司法上（2-1）仮想クレーム２の例外（抽象的アイディア）を適用する命令でしかない。よっa）医 療記録のコレクションが保存されている複数のネットて、仮想クレーム２は司法上の例外を実用的な応用に組み込む

ワークベース非一時的ストレージデバイスに患者の状態に追加の要素に言及していない。

関する情報を保存し、［ステップ２B］b）ユーザの任意の１人が医療記録のコレクション内の患者のステップ２A-Prong ２での判断と同様、一般的なコンピュー状態に関する情報を更新できるよう、コンテンツサーバー

タを用いて抽象的アイディアを適用する命令は発明的概念をによって、ユーザにアクセスを提供し、提供するものではない。よって、仮想クレーム２は適格性を有c）患者の状態に関する更新情報を、複数のネットワークベーさない。

ス非一時的ストレージデバイスの医療記録のコレクションに保存する、方法。

⑶ 事例 42（2-2）適格性判断（1-1）仮想クレーム１a）医 療記録のコレクションが保存されている複数のネット

以下の理由により、適格性なしと判断される。
［ステップ２A-Prong １］

ワークベース非一時的ストレージデバイスに、患者の状態

仮想クレーム１と同様、仮想クレーム２は司法上の例外（抽に関する情報を標準化されたフォーマットで保存し、b）ユーザの任意の１人が医療記録のコレクション内の患者の象的アイディア）に言及している。
［ステップ２A-Prong ２］状態に関する情報をリアルタイムで更新できるよう、ネッ

仮想クレーム２は、全体として、コンピュータ環境を用いトワークを介してユーザにリモートアクセスを提供し、こて患者情報を保存・更新するという概念を一般的に適用する

こで、ユーザの１人は、使用するハードウェアおよびソフ（apply）ことを規定しているにすぎず、抽象的アイディアを4大野総合法律事務所

実行するための道具としてコンピュータを用いるものであっ

改訂ガイダンスにつき、留意すべきと思われる点を挙げる。

て、司法上の例外を実用的な応用に組み込むものには該当しな

ステップ２A-Prong １では、「最も広い合理的な解釈」が適用い。

されるため、「プロセッサによって」といった記載のみでは人間［ステップ２B］

による精神上のプロセスを含むとして、適格性ありとは判断され仮想クレーム２は、全体として、コンピュータ環境を用いないことがある（事例 37 の仮想クレーム１、３）。プロセッサて患者情報を保存・更新するという概念を一般的に適用するによる具体的な処理を記載したり（事例 37 の仮想クレーム２）、（apply）方法を規定しているにすぎず、発明的概念を提供す

人間の精神上では実行できない処理を記載したりすることによっるものではない。よって、
仮想クレーム２は適格性を有さない。

て初めて、ステップ２A-Prong １で適格性ありと判断される。
また、ステップ２A-Prong ２では、「追加の要素」が、よく理⑷ まとめ解された、習慣的、従来の活動であったとしても、適格性ありと以上説明した事例 37、40 及び 42 において、適格性ありと判断され得る。一方で、ステップ２B では、追加の要素が、よく判断されるのは事例 37 の仮想クレーム１、２、事例 40 の仮想理解された、習慣的、従来の活動ではない場合に、適格性ありとクレーム１及び事例 42 の仮想クレーム１である。一方、適格性判断され得る。よって、
ステップ２A-Prong ２に比べると、ステッなしと判断されるのは事例 37 の仮想クレーム３、事例 40 のプ２B はハードルが高いと思われる。現に、今回公開された事例

仮想クレーム２及び事例 42 の仮想クレーム２である。各ステッの中ではステップ２B で適格性ありと判断されるものはない。

プでの判断の概要を以下の表にまとめた。なお、ステップ２B で101 条の拒絶理由通知を受けた場合、最終的には米国代理適格性ありと判断される事例はない。

人の対応を頼ることになろうが、ステップ２A-Prong １、２
A-Prong ２及び２B のいずれで適格性ありとの判断を目指すの

５．コメントか、改訂ガイダンスや事例が参考になることであろう。
[ ステップ２A － Prong １］
適格性ありと判断される例

・各アイコンに関連付けられた各アプリケーションに割り当てられたメモリ量をトラッキングするプ
ロセッサを用いて、各アイコンの使用量を決定す
る（事例 37 の仮想クレーム２）

・プロセッサによって、所定期間における各アイコンの使用量を決定する（事例 37 の仮想クレーム
１、３）
・ネットワークアプライアンスによって、収集され適格性ありとはたトラフィックデータを閾値と比較する（事例判断されない例
40 の仮想クレーム１、２）・任意のユーザが患者状態を更新し、各ユーザが最新の患者情報にアクセスできるようにする（事例
42 の仮想クレーム１、２）［ステップ２A － Prong ２］

適格性ありと判断される例

・各アイコンの使用量に基づいて、最も使用されるアイコンをスタートアイコンの最も近くに自動的に移動する（事例 37 の仮想クレーム１）
・ネットワーク遅延、パケット損失、または、ジッ
タのうちの少なくとも１つをトラフィックデータとして収集し、収集したデータが閾値より大きい
場合に NetFlow プロトコルデータを収集する（事例 40 の仮想クレーム１）
・情報の更新、ネットワークを介したリモートアク
セスの提供、標準化されていない更新情報の標準化されたフォーマットへの変換、更新情報を含む
メッセージの自動生成、メッセージの送信（事例
42 の仮想クレーム１）

・使用量の決定及びランキングを実行するためにプロセッサが使用される（事例 37 の仮想クレーム
３）
適格性ありとは ・トラフィックデータを収集する（事例 40 の仮想判断されない例
クレーム２）
・トラフィックデータを閾値と比較する（同）・コンピュータ環境を用いて患者情報を保存・更新する（事例 42 の仮想クレーム２）

5

以上

商標
News

Oslaw News Letter vol.53

Trademark News

スマート農業導入によるブランディング
弁理士

土生

真之

「スマート米」、「MIGAKI-ICHIGO」に共通する特徴は、これら

１．はじめには複数の品種についての統一ブランドとして位置づけられているこ

昨今目覚ましい進歩を遂げている AI、ロボット、ICT、センシとである。即ち、「スマート米」も「MIGAKI-ICHIGO」も特定のング等の先端技術は、農業分野においても普及しつつある。いわゆ

品種ではなく、栽培方法・技術をブランド化したものである。従来

る「スマート農業」である。例えば、GNSS を活用した自動走行の農産品は、産地又は品種に由来する特性を差別化要素としてブラトラクター、センシング技術を活用した栽培管理システム等が既にンド化することが一般的であったが、工業製品においてテクノロ

実用化されている。

ジーブランディング 4 が行われているように、農業分野においても、

農業従事者の減少や高齢化という深刻な課題を抱える農業分野

今後は栽培方法・技術という訴求軸を加えたブランディング手法をにおいて、スマート農業の導入により、自動化による農作業の省力視野に入れるべきである。

化や熟練農家の暗黙知を形式知化することによる農業技術の承継等が図られることが期待されている。

② 品種ブランドの法的保護強化

しかし、農作業の省力化等の当初の目的だけにとどまらず、ス

種苗法に基づき登録された品種名は、その種苗及び収穫物、収穫

マート農業を導入することにより産品の付加価値を高め、ブランド物の加工品について商標登録は取得できない（商標法 3 条、4 条

化に取り組む動きも見られる。本稿では、そのようなスマート農業

1 項 14 号）。このため、品種名をブランド名称とした結果、商標を用いたブランディングの事例を紹介したい。

権に基づく模倣品排除が困難となったり、加工品への商標ライセン
ス料徴収の機会を逸したりすることがある。

２．スマート農業導入によるブランディングの事例

しかし、品種名からなるブランドについても、「スマート米」や「MIGAKI-ICHIGO」のように栽培方法・技術を訴求軸としてリブ① スマート米ランドしたうえで商標登録すれば、品種名の法的保護の弱点を補完

ICT ベンダーである株式会社オプティムは、ドローンにより圃することも可能となる。

場を空撮し、圃場画像を AI により解析を行うことで、病害虫発生地点を判定し、ピンポイントに農薬を散布する技術 を用いたサー
1③ GAP 認証 5 等の認証取得

ビスを提供している。これにより、農薬散布量を大幅に削減することが可能となり、生産者は減農薬栽培を実現し易くなる。

オリンピック・パラリンピックにおける食材調達基準として

このように栽培された米は、オプティム社が全量を買い取り、

GAP 認証取得が条件として課されているが、今後産品の販路を拡

農薬使用量を大幅に抑制していることを付加価値として、「スマー大していく上で、GAP や JAS をはじめとする各種認証の取得はト米」 というブランドの下で通常の市価よりも高い価格で販売を必須となってくるであろう。その際、スマート農業の導入は、認証行っている。その利益は生産者へ還元され、生産者、販売者、消費取得に要求される生産工程管理体制を構築するうえでの一助とな

者共に Win-Win の関係となるモデルを構築している。

る。そして、認証取得は品質保証効果によるブランド力向上にも貢2献するため、認証制度、規格制度 6 の活用にも積極的に取り組むべ② MIGAKI-ICHIGOきである。

農業生産法人 株式会社 GRA は、熟練イチゴ農家が暗黙知とし

４．結びて蓄積してきた勘や経験といったノウハウを安定して再現すべく、
センシング技術と ICT を用いて、温度、湿度、日照量、二酸化炭

スマート農業は今後益々の普及が見込まれるが、これには本稿で素濃度、栄養分等の栽培環境のモニタリングと制御を徹底的に行っ取り上げた商標のみならず、特許、営業秘密、限定提供データ等様々た。

な知的財産が関係する。スマート農業を活用して日本の農業を活性

このように ICT を用いた徹底的な管理の下で栽培された高品質化するためには、これら知財を上手に連携して活用していく必要がのイチゴには「MIGAKI-ICHIGO」 というブランドが付され、百ある。

3

貨店等で高級イチゴとして販売されている。

３．スマート農業を導入したブランディング手法〈脚① 栽培方法のブランド化

注〉 

特許第 6326009 号「無線航空機、位置情報出力方法及び無線航空機用プログラム」を取得
2
商願 2017-169319 号「スマート米」( 第 9、30、42 類 ) を出願中
3
商標登録第 5582698 号「MIGAKI-ICHIGO」（第 31 類）等を登録済
4「Intel Inside」のように技術を見せる（魅せる）ブランディング手法
5
Good Agricultural Practice（農業生産工程管理）の略
6
平成 30 年 4 月 1 日に改正 JAS 法が施行され、生産方法等まで対象が拡大されたことから、JAS 規格のより戦略的な活用が可能となった。
1「スマート米」は、このブランドの下で、「こしひかり」
、
「さがび
より」
、
「まっしぐら」、「ヒノヒカリ」等の品種が販売されている。
「MIGAKI-ICHIGO」も当該ブランドの下で「とちおとめ」
、
「もう
いっこ」
、
「よつぼし」の品種が扱われている。

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.53

Overseas News

クレーム補正による均等放棄の覆滅推定が覆されたとして、均等侵害を認めた
CAFC 判決
1
2（Ajinomoto 事件 、Eli Lilly 事件 ）

弁護士

小林

英了

A 配 列 表 の 配 列 番 号 2 に 示 す ア ミ ノ 酸 配 列（ 注：1．はじめにE-coli YddG タンパク質をコードするアミノ酸配列）からなるタンパク質；または

審査過程でクレームが減縮補正された場合に均等が成立するかどうかにつき、2002 年の Festo 最高裁判決

B3

配列表の配列番号 2 に示すアミノ酸配列において、

では、補正によりクレームから除外された部分について

アミノ酸の欠失、置換、挿入または付加を含むタンパ

は、均等を放棄したとの推定が働くが、次のいずれかをク質

特許権者が立証した場合には推定が覆されるという、い当該出願について、審査官により、yfiK 遺伝子によりわゆる Flexible Bar を採用した。

コードされた E.Coli YfiK タンパク質を生成する細菌が開⑴示された引例（E-coli YddG タンパク質をコードするも均等物が出願時に予見できなかったこと⑵ ク レ ー ム 補 正 の 根 拠 が 均 等 物 と 殆 ど 関 係 が な いのではないため上記Aには該当しないが、上記Bに相当（tangential relation）ことする）により拒絶されたため、出願人は対象クレームか⑶ 重要でない代替物を記載できなかった合理的理由がらBを削除し、Aに限定を加えて応答したところ、出願が許可された。

あること
この最高裁判決により、クレームが減縮補正された場

Ajinomoto は、non E-coli YddG タンパク質をコー合であっても均等が適用される余地が残されているもの

ドする遺伝子を発現する細菌により芳香族 L －アミノ酸の、実際に推定が覆されたケースは非常に限られていた 。

を生成していた CJ 社に対して、差し止めを求めて ITC

そのような状況において、今年になって、クレームの減に申し立てをしたところ、ITC は均等侵害を認めたこと

縮補正が上記⑵に該当するとして推定を覆し、均等の成から、CJ 社が控訴した 5。

4

立を認めた CAFC 判決が 2 件出されたので、これらのCAFC の 多 数 意 見 は、 出 願 人 に よ る 補 正 の 趣 旨 は、判決について概要を紹介するとともに、若干の検討を行E.Coli YfiK タンパクを開示した引例をクレームから除外う。なお、紙面の都合上、クレーム補正と覆滅推定に関することにあり、E-coli YddG タンパク質か non E-coli

連する部分のみ概略的に紹介し、事案の詳細や他の論点

YddG タンパク質かという点とは無関係であるから、均については省略する。

等が放棄されたとの推定が覆されたと判断し、均等侵害を認定した ITC の判断を是認した。

2．Ajinomoto 事件

この多数意見の判断に対して、DYK 判事による少数意被告 CJ CheilJedang による被疑侵害品の輸入に対見が出されている。この少数意見では、均等放棄の推定し、原告 Ajinomoto が侵害訴訟を提起した事案。原告覆滅が認められる場合は非常に狭いものであるとした上Ajinomoto は、Escherichia coli（E.coli）属細菌を培で、本件では、クレームに記載されたタンパク質のタイ養して芳香族 L–アミノ酸を生成する方法に関する特許

プを減縮する補正を行ったのであるから、クレームから（7,666,655 号）を有している。’655 特許の対象クレー除外されたタンパク質については tangential relationム（クレーム 9 に従属するクレーム 20）について、出であるとはいえない（均等放棄の推定は覆されない）と願当初のクレームでは、細菌の細胞内におけるタンパク

述べている。

質として次のとおり定義されていた。
〈脚

注〉 

Ajinomoto Co., Inc. v. ITC and CJ CheilJedang Corp.; CJ CheilJedang Corp. v. ITC and Ajinomoto Co., Inc. (Fed. Cir. 2019)
Eli Lilly and Company v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. 2019)3
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002)
4
CROSS MEDICAL PRODUCTS, INC., v. MEDTRONIC SOFAMOR DANEK, INC., 424 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007) では、Festo 事件の推定を覆す tangential
relation の範囲は非常に狭いと述べられている。
5
Ajinomoto は、別の細菌による生成物に対しても差し止めを求めており、非充足と判断された部分について Ajinomoto が控訴しているが、本稿と関係がないため省略する。
1
2

7

Oslaw News Letter vol.53
3．Eli Lilly 事件

４．若干の検討

被告 Hospira による ANDA に対し、原告 Eli Lilly が上記判決によれば、審査経過中にクレームの減縮補正侵害訴訟を提起した事案。原告 Eli Lilly は、ヒトにおけがなされたという事実のみをもって均等侵害が一律に否る腫瘍増殖を抑制するために、葉酸とビタミン B12 と定されるとするのは妥当ではなく、審査経過における出が用いられるペメトレキセート二ナトリウム塩の使用方

願人の減縮補正を行った意図を斟酌して、均等放棄の推法に関する特許（7,772,209 号）を有する特許権者で定を覆すことができるかどうかを、ケース毎に検討するある。対象となるクレームは次のとおり。

必要がある。

12. A n improved method for administering

具体的には、審査経過中に出願人が回避しようとした

pemetrexed disodium to a patient in need

引例と補正後クレームとの相違点と、被疑侵害品と当該

of chemotherapeutic treatment, wherein

クレームとの相違点を抽出して、両者が関連するかどうthe improvement comprises:

かにより tangential relation にあたるかどうかを検討a) administration of between about 350 μ g

することとなる。ただし、両者が関連するかどうかが明and about 1000 μ g of folic acid prior to the

白でない場合もあり得るので、均等侵害が成立するかど

first administration of pemetrexed disodium;

うかの判断が非常に難しくなると思われる。

b) administration of about 500 μ g to about

ただ、通常は、審査官により提示された引用発明のみ

1500 μ g of vitamin B12, prior to the firstを回避するというのが、出願人による減縮補正の意図で

administration of pemetrexed disodium; andあると思われる。そうすると、均等が認められる幅が過c) administration of pemetrexed disodium.

度に大きくなる（引用発明等の公知文献以外は均等が出願当時のクレームでは、「ペメトレキセート二ナトリ

認められてしまう）といった結果になりかねないので、ウム塩」（pemetrexed disodium）の限定は付されておDYK 判事による少数意見のように、推定を覆すケースはらず、かわりに上位概念である抗葉酸剤で特定されてい絞られる必要があると思われる。

たが、引例に基づく拒絶を回避するためにクレームの補

日本においても、「対象製品等が特許発明の出願手続に正がなされていた。

おいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当た

被告 Hospira の申請に係る方法では、生理食塩水に溶るなどの特段の事情がないこと」が、均等の第 5 要件と解されたペメトレキセートジトロメタミンを静脈内投与

して挙げられている。出願時におけるクレームの減縮補正するというものであり、( 溶解されて塩が存在しない点で )がこの「特段の事情」にあたるかについては、減縮補正に

ペメトレキセート二ナトリウム塩の使用とは異なるもの

よりクレームの範囲から除外された部分については均等をであった。

一律に否定する説（広義説）と、減縮補正を行った出願人

連邦地裁は文言侵害を認めたため、被告 Hospira が上の意図を斟酌して意識的除外の有無を判断すべきとする説訴した。CAFC は、投与時にペメトレキセート二ナトリ（狭義説）があり 6、どちらかといえば前者の立場に沿っ

ウム塩は存在しないとして文言侵害を否定したが、均等て実務が運用されていたものと理解されている 7。

侵害を肯定した。

しかしながら、最近、地裁レベルの判断ではあるが、「揺CAFC は、出願人による（ペメトレキセート二ナト

動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたとリウム塩への）減縮補正の意図は、これとは別の抗葉酸

きに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられて剤を開示していた引例を回避するために抗葉酸剤を限定いる」を追加する減縮補正を行った場合において、「係合したものであって、溶解したペメトレキセートを回避す

部を揺動部材とは別の部材とする構成を特許請求の範囲

るというものではなく、特定の塩と結合しているかどから意識的に除外したと認めることはできない。」としてうかは補正の意図とは関係がないとして、tangential

狭義説の立場から均等侵害を認めた事案もあり 8、上述

relation に該当するとして、均等を放棄したとの推定がした CAFC 判決と整合的である。日米における今後の裁覆されたと判断した。

判例の蓄積が待たれるところである。

〈脚

注〉 

最高裁重要判例解説（マキサカルシトール事件）［L&T 第 76 号 79 頁］
例えば、知財高判平成 28 年 4 月 27 日（平成 27 年（ネ）第 10127 号）［Web-POS 方式］
8
東京地判平成 30 年 12 月 21 日（平成 29 年（ワ）第 18184 号）［骨切術用開大器］。なお、高裁判決（知財高判令和元年 7 月 24 日（平成 31 年（ネ）第 10005 号）
では文言侵害を認定しており、均等の成否について判断していない。
6
7

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.53

Patent Intro

弁理士

今野

智介

願をするのではなく秘匿化し、先使用権により自社の事

Q．
「先使用権」とはどのようなものですか。

業を実施する権利を保有することを検討してみる価値が特許法第 79 条 では「先使用による通常実施権」、いあると考えられます。

1

他社
（他
わゆる
「先使用権」が規定されています 。例えば、
2１．先使用権が認められるための要件者）の特許権に係る特許発明と同じ発明を、その他社による特許出願の前に自社で独自に完成させ、その発明に自社の発明（技術）を実施する事業について先使用権基づく事業の実施または事業の準備を他社による特許出が認められるためには、次のような５つの要件の全てを願の際にすでに行っていたような場合に、自社の実施事業満たす必要があります。

には先使用権が認められるとして、他社の特許権に基づく⑴ 発明が、他社の特許出願に係る発明とは関わりなく権利行使を受けることなく実施し続けることができます。

なされた独自のものであること、またはそのようになされた発明を承継したこと。

このような先使用権を活用することにより、自社で独自開発した技術（発明）に基づく事業を実施する権利を、⑵ 事業を実施していたこと、または事業の準備をしていたこと。

当該発明に係る特許出願を自ら行って特許化することにより確保するのではなく、営業秘密やノウハウとして社⑶

他社の特許出願の際に、⑵を行っていたこと。

外に対して秘匿化したまま確保することが可能となりま⑷

日本国内で、⑵を行っていたこと。

す。すなわち、自社が特許出願をした場合、一定期間経⑸ 現在実施している事業が、他社の特許出願の際に実過後にまたは特許された後に、その発明の内容は公報に施または準備をしている発明および事業の目的の範囲

よって公開されますので、それを目にした第三者によっ内であること。

て、公開された発明が模倣されるおそれがあります。し⑴について、例えば、特許出願をする前の他社の発明

かも、特許出願をして、出願公開による補償金請求権（第者から不適法な手段で発明を知得し、その知得した発明65 条 ）および特許登録による特許権（第 68 条）を取に基づく事業を実施するような場合には、⑴の要件が満得できたとしても、その特許出願または特許権に係る発たされないおそれがあります。

3

明が、第三者に模倣されても権利侵害されていることを⑵について、「事業の準備」には、即時実施の意図及び検知しにくい性質のものである場合、例えば最終製品に即時実施の意図の客観的表明が必要と解されています 4。

痕跡が残らず、第三者の工場内に立ち入らなければ模倣

例えば、管轄官庁に所定の届出（治験計画届書等）を行っが行われているかどうか分からない製造方法に係る発明ており、製品の製造に向けた設備も完成しているようなのような場合には、自社が当該第三者に対し、上記の権場合 5 や、設計図を作成して試作物に於けるテストを実利を行使して模倣の差止めや損害賠償等の請求をするこ「事
施して、取引先とも連携をとっているような場合 6 に、とは一般的に困難です。そこで、このように、特許出願

業の準備」を行っているとして⑵の要件は満たされるとおよび特許登録を通じた権利化のメリットが必ずしも大解される場合があります。一方、研究報告書に列記されきくない発明に基づく事業を実施する場合には、特許出た成分の一つに実施事業で用いられているものが含まれ

〈脚

注〉 

条文は次の通りです。
「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」
2
実用新案法第 26 条および意匠法第 29 条にも同様の規定があります。本稿では、特許法上の先使用権について「発明」という用語を用いて記載しますが、これを「考案」または「意匠」と読み替えることにより、それぞれ実用新案法上または意匠法上の先使用権として考えることもできます。
3
本稿において、括弧書き内等において法律名が併記されていない条項はすべて特許法におけるものです。
4
最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決、昭和 61 年（オ）第 454 号、ウォーキングビーム事件
5
東京地裁平成 18 年 3 月 22 日判決、平成 16 年（ワ）第 8682 号、生理活性タンパク質の製造法事件
6
東京地裁平成 19 年 3 月 23 日判決、平成 16 年（ワ）第 24626 号、溶融金属供給用容器事件
1

9

Oslaw News Letter vol.53ていても、実際にそれを採用したのは消費者テスト等も２．先使用権の要件を立証するための証拠踏まえた数年後であるときは、その研究報告書の作成は「事業の準備」とは認められないおそれがあります 7。

自社が先使用権に基づく権原を有することを主張する⑶について、他社の特許出願の時点で、事業の実施か、際には 13、上記の要件の全てが満たされることを自ら立事業の準備のどちらかが行なわれていれば、⑶の要件は証する必要があります。そのような立証を必要に応じて満たされていると解され、後者の場合は実施の開始は特

いつでも可能にするためには、各要件が満たされること許出願後であっても構いません。なお、他社の特許出願を裏付ける証拠となり得る資料を普段から適切に管理し、の時点で事業が実施されており、その後一時中止された

保管しておくことが重要です。

（例えば下請企業との製造販売契約が解除された）場合は、先使用権を立証するための資料としては、例えば、発それをもって直ちに事業が廃止され、先使用権も消滅す

明の完成に至るまでの研究ノートや技術報告書、事業のるに至る（⑶の要件が満たされない）ことにはならない

準備段階で作成される設計図、仕様書（仕様が変更されと解されます 。

る場合はその前後のもの）、見積書、請求書など、事業の8⑷について、事業の実施または事業の準備が外国で行実施段階で作成される工場の作業日誌や製造記録、製品われていた場合は、⑷の要件が満たされていることにはのカタログや取扱説明書、販売の伝票、また製品自体なならず、その後に日本国内で事業の実施をしたとしても、どが挙げられます。社内外の多くの関係先の多種多様なその事業に係る先使用権は認められないおそれがありま

資料が含まれることが予想されますので、製品単位で、す。一方、発明が外国で完成され、その後日本国内で事または発明（技術）単位で、関連する資料同士を紐付け業の実施または事業の準備が行われた場合は、⑷の要件して整理した上で管理することが望ましいと言えます。

は満たされると解されます。

集められた資料は、例えば、書類を封筒や段ボール箱⑸について、「発明……の範囲内」につき、先使用権のに入れた上で公証制度を利用して確定日付を付与したり、効力は、特許出願の際に先使用権者が現に実施または準民間のタイムスタンプサービスを利用して電子データに備をしていた実施形式だけではなく、これに具現された

時刻情報を付与したりすることによって、証拠力を高め発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形

ることができます。

式にも及ぶと解されています 。例えば、現在の自社の
9

３．結び事業が、発明としての作用効果を顕著に増強するような大幅な設計変更が加えられているといったように、他社

発明の多様化、イノベーションの活性化などにより、の特許出願の際に実施または準備をしていた事業の基礎

自社の独自技術や知的財産を保護するためには、一般的となっていた発明の範囲内とはいえない（同一性を失っな特許出願だけに頼らず、秘匿化などのクローズ化の方ている）場合は、先使用権は認められないおそれがあり向から、標準化等のオープン化の方向まで、複雑で高度。逆に、例えば他社の特許発明の構成要件としてな様々な戦略を駆使する必要性が高まっています。先使は規定されていない部分のみ設計変更されているような用権はクローズ化の戦略の一環に組み入れることができ、場合は、発明の同一性が保持されているとして、⑸の要特許庁も先使用権制度の活用と実践を提案しているとこ。また、実ろですので 14、本稿でのご紹介がその一助になれば幸い

施事業が製品の販売であった場合に、その販売量を増加です。なお、事業の実施形態が先使用権に係る要件を満させることは「事業の目的の範囲内」であって⑸の要件

たすものかどうか、満たすことを立証するための資料とは満たされると解される一方、販売に加えて製造を実施

してどのようなものが必要かなどは、事案ごとに複雑な事業に加えることは、「事業の目的の範囲内」とは言えな判断が要求されることもありますので、弁護士、弁理士

ます10

件は満たされると解されることもあります11

いとして、⑸の要件を満たさないおそれがあります〈脚。

等の外部の専門家に相談することもご検討下さい。

12

注〉 

東京地裁平成 11 年 11 月 4 日判決、平成 9 年（ワ）第 938 号、芳香性液体漂白剤組成物事件
8
最高裁昭和 44 年 10 月 17 日判決、昭和 41 年（オ）第 1360 号、地球儀型ラジオ事件
9
前掲脚注４
10
大阪地裁平成 14 年 4 月 25 日判決、平成 11 年（ワ）第 5104 号、実装基板検査位置生成装置および方法事件
11
大阪地裁平成 11 年 10 月 7 日判決、平成 10 年（ワ）第 520 号、掴み機事件
12
名古屋地裁平成 17 年 4 月 28 日判決、平成 16 年（ワ）第 1307 号、移載装置事件
13
例えば、特許権者（他社）が提起した特許権侵害訴訟において、自社が先使用権を有することを抗弁として主張する場合が考えられます。
14
先使用権制度事例集「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―（第 2 版）」，平成 28 年 5 月，特許庁，https://www.jpo.go.jp/system/
patent/gaiyo/senshiyo/index.html
7

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特特許法102条２項及び３項に基づく損害額の判断枠組み 令和元年６月７日大合議判決（知財高裁 平成30年（ネ）第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件）>>控訴棄却「二酸化炭素含有粘性組成物」に係る特許権を有する被控特許発明以外の特徴）」を例示した。本件では、立証が不十

訴人が、控訴人らによる炭酸パック化粧料等の製造、販売に分であるとして、控訴人らが主張した経費の一部しか控除が対し、特許権侵害に基づく損害賠償等を請求した。知財高裁

認められず、推定覆滅事情も認められなかった。

（大合議）は、特許権侵害を認定した上で、特許法 102 条２

次に、102 条３項所定の実施料相当額については、「実

項及び３項に基づく損害額の判断枠組みについて判断した。

施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然

まず、102 条２項の「利益の額とは、原則として、侵害性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められる者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このよ

べき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料

うな利益全額について同項による推定が及ぶ」とした上で、率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきであ

当該「利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者にる。
」とした上で、「①当該特許発明の実際の実施許諾契約において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接おける実施料率や、それが明らかでない場合には業界におけ関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額

る実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体のであり、その主張立証責任は特許権者側にある」と判示した。

価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる

そして、「控除すべき経費」に「侵害品についての原材料費、代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上

仕入費用、運送費等」は該当するが、「管理部門の人件費やげ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との交通・通信費等」は通常該当しないと例示した。また、侵害競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合者が主張立証責任を負う推定覆滅事情として、「①特許権者考慮して、合理的な料率を定めるべきである。
」と判示した。

と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一本件では、これらの考慮要素に係る具体的事情を踏まえ、実性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブ

施料相当額として料率 10% を認定した。

ランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等

特主引用発明における課題の別文献からの抽出と容易想到性 令和元年７月18日判決
知財高裁 平成30年（行ケ）第10145号 審決取消請求事件>>請求認容（審決取消）

主引用発明の課題を別文献から読み取り、当該課題解決剤の海生付着生物に対する付着及び成長抑制効果を期待できの手段としてさらに別文献から認定できる手段を採用するこず、また、過酸化水素剤については、特に過酸化水素剤の分とで、特許庁の無効不成立審決を取り消した事案である。

解酵素を多く有しているムラサキイガイ等の二枚貝類に対し裁判所は、二酸化塩素と過酸化水素とを共存させることては、２㎎／ℓ以上使用しないと抑制効果が少ないため、海を特徴とする、海水冷却水系への海生生物の付着防止方法に

水使用量の大きな冷却水系統においては、その使用量が膨大関する本件発明について、主引用発明である甲１には、それな量になり、経済的ではないという課題があることを理解で自体低毒性でかつ蓄積毒性、残留毒性のほとんどない過酸化きると認定している。

水素を、従来の抑制剤と組み合わせて使用することによって、そして、当業者は、過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わ相乗効果により、従来の抑制剤の使用濃度を実質的に低下せせて使用する甲１発明には、有効塩素剤の添加により有害なしめ、環境問題の見地からこれらの薬剤を有利に使用するこトリハロメタンが生成するという課題があることを認識し、とを可能ならしめたという効果を奏することが開示されていこの課題を解決するとともに、使用する薬剤の濃度を実質的るとしている。そして、甲１の問題について指摘した別文献に低下せしめることを目的として、甲１発明における有効塩である甲５によれば、甲１記載の有効塩素発生剤と過酸化水

素剤を、トリハロメタンを生成せず、有効塩素発生剤である素を組み合わせた海水動物の付着抑制方法（甲１発明）には、

次亜塩素酸ナトリウムよりも少量で付着抑制効果を備える海

塩素剤である有効塩素発生剤の添加により有害なトリハロメ

生生物の付着防止剤である甲２記載の二酸化塩素に置換する

タン類が生成するという課題があり、その生成防止のためにことを試みる動機付けがあるものと認められると判示した。

塩素剤の添加量を 0.07㎎／ℓ未満に減少させた場合、塩素11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.53
不著名性及び類否の判断 令和元年５月30日中間判決（知財高裁 平成30年（ネ）第10081号 不正競争行為差止等請求控訴事件等）>>請求認容（原審棄却部分について）

本件は、公道カートレンタル事業における「MariCar」

トレーシングゲームシリーズを表すものとして、日本の国内等の被告標章の使用が、不競法２条１項２号の著名表示冒用

外の需要者の間で「著名」であると認定した。

行為に該当すると判断された事案である。

そ し て、 被 告 標 章「MariCar」、「MARICAR」 及 び

原審は、「マリカー」が原告の周知商品等表示であるとし「maricar」は、原告の「MARIO KART」表示と外観及びて、被告標章の使用は周知表示混同惹起行為に該当すると認称呼が一定程度似ているとした上で、「MARIO KART」表定したものの、「マリカー」は、日本語を解しない者の間で示は、「マリオのカート」という観念を生じるところ、「車」

は周知性が認められないとして、外国語のみが記載されたが「カート」を含む上位概念であることからすると、日本国

ウェブサイトやチラシ等、日本語を解しない需要者のみを対外の本件需要者との関係でも「MARIO KART」表示と被告象とする被告標章の使用行為については、使用差止の範囲か

標章は観念においても類似するとして、日本国内外の本件需ら除外した。原告は、この点を不服として本件控訴を提起し要者全てとの関係で、「MARIO KART」表示と被告標章は「類た。

似」していると認定した。

裁判所は、まず原告の「マリオカート」表示及び「MARIO

以上より、被告標章の使用は、外国語のみで記載された

KART」表示は、「マリオカート（MARIO KART）」シリー

ウェブサイト等で用いることを含め、不競法２条１項２号にズソフトの国内・世界累計出荷本数等から、原告の人気カー

該当すると判断した。

商「EQ」事件 令和元年７月３日判決（知財高裁 平成31年（行ケ）第10004号

審決取消請求事件）>>請求認容（審決取消）

本件は、拒絶査定不服審判における不成立審決の取消訴訟に関心を持つ取引者、需要者に対し、これが原告の新しい電である。本願商標「EQ」の商標法３条１項５号の該当性及動車ブランドであることを印象付ける形で、集中的に広告宣び同条２項の適用の可否が争われた。

伝が行われたということができる。加えて、本願商標は、本

まず、裁判所は、「欧文字２字からなる標章は、商品の品件審決時までに、出願国である英国及び欧州にて登録され、番、型番、等級等を示す記号、符号として用いられることが国際登録出願に基づく領域指定国７か国にて保護が認容されあるところ、本願の指定商品である自動車の関わる業界におており、世界的に周知されるに至っていたと認められることいても、欧文字２字が、商品の品番、型番、等級等を示す記も勘案するなら、本願商標についての広告宣伝期間が、パリ号、符号として用いられることがある。
」として、本願商標

モーターショー 2016 で初めて公表された平成 28 年９月

が商標法３条１項５号に該当すると判断した。

29 日から本件審決時（平成 30 年９月７日）までの約２年

そして、原告 Daimler AG が「メルセデス・ベンツ」ブ間と比較的短いことや、原告が平成 29 年から販売しているランドを事業展開する世界的に著名なドイツの自動車メー「EQ POWER」との名称のプラグインハイブリッド車の販カーであることや、「EQ」が原告の電動車ブランドとして海売台数が多いとはいえないこと等の事情を考慮しても、本願外のモーターショーや国内の新聞広告等で宣伝されたことな

商標は、原告の電動車ブランドを表す商標として、取引者、どを事実認定したうえで、次のように判示して商標法３条２

需要者に、本願商標から原告との関連を認識することができ項の適用を認めた。
「著名な自動車メーカーである原告の発る程度に周知されていたものと認められる。
」

表する電動車やそのブランド名に注目する者を含む、自動車

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第53号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2019年10月25日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

12