17 米国における機能的クレームの解釈について
短期派遣研究員 大野敬史（＊）

特許権の保護範囲を画定する上で、クレームを如何に解釈するかは重要な主題である。機能的クレームとは、クレームが機能的表現により記載されたクレームであるが、機能に特徴がある発明、あるいは機能を実現する手段の単語が確立されていない技術分野において利便性があり、多く利用されている。一方で、機能的クレームは、文言上、機能を実現する手段を全て含んでしまい、その保護範囲が曖昧で広すぎるという問題が指摘される。米国では特許法112条6項で、機能の組み合わせによるクレーム記載を認める一方で、その保護範囲を制限的に解釈すると定められており、多くの判例においてその解釈のあり方が検討されている。
本研究では、米国における機能的クレームの解釈に関する歴史的背景を踏まえて、特にその保護範囲に関する近年の判決を分析し、加えて我が国における保護と若干の比較考察を行った。

Ⅰはじめに行った。

発明の保護を求めるには、発明の具体的内容を明細書に機能的クレームの基本的解釈Ⅱ記載し、権利保護を求める内容をクレームとして記載する必要がある。発明者はより広い保護を求め広いクレームを作成

1 米国特許法112条6項制定の背景するよう心がけるが、本来の発明に比して広すぎる保護を与米国では機能的クレームの取り扱いについて、古くから議えることは、第三者の新たな技術開発への意欲を萎えさせる論がなされてきており、最も初期の時代において最高裁が問こととなり、社会全体の利益につながらない。一方で、クレー題としたのは、機能を達成する単一の手段からなるクレーム

ムの表現手法を極度に制限し、制限的な保護範囲しか得らである。このようなクレームに対して最高裁は実際の発明よりれなくては、陳腐な改変等による模倣を抑止することが出来広すぎるとしてこれを無効と判断した。さらにHalliburton事件ない。機能的クレームは、クレームの少なくとも一部が機能を(＊2)

実現すべき手段により記載されたクレームのことであり、構成クレームに対しても「範囲が広すぎ、内容が曖昧で、発明の要素が実現すべき機能そのものをクレーム中に表現できるた範囲を逸脱する恐れがある」として無効と判断した。

で最高裁は、機能を達成する組み合わせの手段からなる

め、利便性が高い反面、文言上機能を実現する全ての手段

しかし実務上多くの場面で用いられてきた機能的クレームを含んでしまうため、開示に比して保護範囲が曖昧で広すぎを直ちに無効とする取り扱いには実務家からの反発が強く、るという問題を含んでいる。

1952年米国議会は112条6項を追加し、機能を達成する手段

米国特許法112条6項(＊1)は、組み合わせに関するクレームの組み合わせによるクレーム記載を認める一方で、その保護の要素を、構造、材料、または動作を記述することなく、特定範囲を実施例及びその均等物に限定すると定め、「範囲が広の機能を達成する手段、所謂機能的クレームで記載することすぎ、内容が曖昧で、発明の範囲を逸脱する恐れがある」とを認めており、かかる機能的クレームの保護範囲は、明細書いう無効原因を立法的に取り除いた。

記載の実施例及びその「均等物」に限定される。
ただし、機能的クレームであるか否かを判断する基準、均等物と均等論の関係等につき、制定法のみからは明確に判

2 侵害裁判における112条6項の適用（1）

112条6項の解釈を巡る混乱断できず、関連する判例が注目されている。また、均等論を機能的クレームの解釈は、基本的には通常クレーム解釈制限する判例の構築が進む中で、制定法上少なくとも均等の原則を踏襲するものの、制定法により既にその保護範囲が物の保護が認められている機能的クレームを利用する出願定められており、そこには実施例と「その均等物」が含まれてが今後増加するという意見も聞かれる。

いる。従って、その保護範囲は「均等物の均等」にまで及ぶ

本稿では、米国における機能的クレーム解釈の動向、とりわけ機能的クレームに対する均等論の適用について分析をか、或いは、明細書記載の実施例にほとんど限定されてしまうか実務の判断を混乱させてきた。

(＊） 川崎重工業株式会社 知的財産部(＊1) 35 U.S.C. §112, ¶6(＊2) 329 U.S. 1 (1946).

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1952年特許法改正以降この問題については、条文に記載ればならないか、当業者の常識をどの程度記載しなければなされる「明細書記載の実施例及びその均等物」以上の解釈はらないかについては、近年の判決(＊7)には若干の混乱がみら示されず、文言どおりの比較的広い解釈がなされてきたと言れる。

えるが、1982年に特許侵害訴訟の控訴審における法律判断（ⅱ） 機能的クレームの保護範囲を統一する目的で設立された米国連邦巡回控訴裁判所（以① 文言侵害
機能と、対応する構造を特定した後、文言侵害が検討され下「CAFC」）は、積極的にこの問題に取り組んだ。
(＊3)

でCAFCは、明細書に記載された具る。機能的クレームの文言侵害の検討にあたっては、2つの体的手段に限定解釈してしまっては、条文を無意味にしてし判断事項を含む。第一に、対象製品がクレームされた機能とまうとして、限定解釈を否定した。さらに、同条項は機能を実同一の機能を実現するか否かが判断される。第二に、対象製現する手段を実施例として開示することを要求しているが、全品が明細書に記載された機能要素に対応する構造と同一のて開示する必要はなく、開示された実施例のみに限定される構造またはその均等物であるか否かが判断される。ここでのものではないとして、実施例から「均等物」による保護範囲の「均等物」は、Valmont判決で逆均等論として説明されるよう拡がりを強調した。に、クレーム文言範囲に含まれる均等物であり、均等論とは1985年のDMI判決(＊4)

1986年のTexas Instruments判決

は、極めて特殊な論旨区別される。

により機能的クレームを解釈しており、対象製品の構成要素機能的クレームを文言上そのまま読めば、機能が同一であが均等物であると判断しながら、全体として両者を比較して非れば全て含まれてしまうが、1987年のPennwalt大法廷判決(＊8)

侵害の結論を導き出した。本判決で逆均等論との整理がなさでCAFCは、機能的クレームの文言範囲は、明細書に記載されなかったことに対する批判も見られるが、その後の解釈手れた機能に対応する構造及びその均等物に解釈されるとし法の構築に影響を与えた事件といえるであろう。

たうえで、機能的クレームの文言侵害を判断するには、対象

1993年のValmont判決(＊5)では、112条6項は前段で機能的製品と明細書に記載された構造とを比較し、機能の同一性だ要素の組み合わせによるクレーム記載を許容した一方で、後けでなく均等の構造であることを判断しなければならないと判段でその範囲に制限を定義しており、その範囲は明細書に断した。

記載された機能要素に対応する構造、材料、動作及びその機能的クレームの文言侵害を判断するには、機能の同一均等物に制限されるので、クレーム文言の範囲を制限する意

性を前提として、対象製品と、機能に対応する明細書に記載

味では均等論というよりむしろ逆均等論として機能すると説明された構造とを比較し、両者が同一又は均等物であるか否かした。

により判断することとなる。

（2）

機能的クレームの解釈の基本原則「均等物」の判断基準としては、目的起源が異なるが両者と混乱を経て逆均等論により整理された機能的クレームの解も非実質的差異により判断する点で密接な関係があるとし釈に関する基本原則は、およそ以下のとおり纏めることができて、均等論の判断基準、即ち「3要素テスト」及び「置換可能る。

性」が利用可能である。

（ⅰ） 機能と対応する構造の特定

但し、比較対象はクレームそのものではなく、機能要素に解釈は2つのステップからなる。まず、クレームされた機能を特定する。機能を識別した後、クレームされた機能に対応対応する明細書に記載された構造であるため、どこまで厳密に対比すべきか判断が混乱している。

して明細書に開示された構造が何であるのかを決定する。対応が十分であるには、構造がクレームされた機能を実現する

最もその混乱を鮮明に表したのが2000年になされたIMS事件とKemco事件である。

だけでなく、明細書が明確にその構造と機能の実現を関連IMS事件(＊9)では、データの仲介手段としてカセットテープ付けていなければならない。この問いは、その技術分野の当レコーダと、フロッピーディスクドライブが対比され、地裁判決業者の視点から判断されなければならない。

では両者は均等の構造ではないとして、文言侵害が否定さどの実施例も機能に対応する構造を開示していないことがれた。控訴審でCAFCは、制定法における「均等物」とは、両明らかになれば、クレームは112条2項(＊6)の明確性の要件を者が「均等な構造」であることを要求するだけで、「構造的に満たさず、無効とされる。対応する構造をどこまで記載しなけ均等」であることを必要とするものではないと説明した。その(＊3) 755 F.2d 1570, 225 U.S.P.Q. 236 (Fed. Cir. 1985).
(＊4) 805 F.2d 1558, 231 U.S.P.Q. 833 (Fed. Cir. 1986).
(＊5) 983 F.2d 1039, 25 U.S.P.Q. 2d 1451 (Fed. Cir. 1993).
(＊6) 35 U.S.C. §112, ¶2(＊7) 259 F.3d 1364, 59 U.S.P.Q.2d 1745 (Fed. Cir. 2001).
(＊8) 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 1987) (en banc).
(＊9) 206 F.3d 1422, 54 U.S.P.Q.2d 1129 (Fed. Cir. 2000).

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上で、均等物はクレームされた発明の文脈から判断すべきとくまでクレームの文言解釈であるので法律問題とすべきか、し、本件については、構造的特徴等が発明に重要な部分で均等物を認定することは直接的に対象物件が文言範囲に含あるとは言えないとして、地裁判決を差し戻した。

まれるかの物件の同定を想定せざるを得ないので、陪審が判「均等物」の認定において要素の重要性を考慮に入れて断すべき事実問題であるのか、議論があるところであるが、Odetics判決 (＊11) でCAFCは、対象製品または方法が、明細柔軟になされ得るという側面を見せたのである。
ところが、Kemco事件 (＊10)においては、構成要素毎に構造書に開示された構造、材料、または動作と同一、またはその上の比較が必要であることを明確に示した。本件は不法に開均等物により、同一の機能を実現しているか否かは、事実問封されるのを防止する封筒に関する特許が問題となり、両者題であると判断している。

は封筒の開封部の構造に差があるものの、いずれも2種類のシール手段を備えていた。文言侵害の分析においてCAFC

3 審査における112条6項の適用は、両者の構造的特徴の比較を行ない、両者は機能は同一

裁判所は機能的クレームの保護範囲を通常クレームとはであるが、構造が異なるため接着剤を配置する構造にも差が異なるものとして扱ったが、米国特許商標庁での特許付与手出ており、機能を実現するための手段及びその結果が実質続きにおいては、通常クレームと同様に広く解釈して審査を的に異なるとして、文言侵害に該当しないと判断した。

行ってきた。

本件にIMS判決の基準を適用した場合、発明の重要部分

Donaldson事件 (＊12) においてCAFCは、機能的クレームには2種類のシール手段を用いることであり、封筒を閉じる構造おける「合理的に考えられる最も広いクレーム」とは、あくまでそれ自体に特徴がある発明ではないため、逆の結論が導き112条6項を適用した範囲であるとして、審査段階でもこれを出されたとも考えられる。

適用するよう強く指示した。米国特許商標庁はこれを受けてこのように、「均等物」の判断には均等論のテストが利用可能であることが示され、基準の明確化が図られているものの、審査基準を改訂し、審査においても112条6項が適用されることとなった(＊13)。
審査の場面では、その発明の要旨認定が問題とされるが、未だ不安定な状況にあるといえる。

審査官は先行技術の要素が、(A) クレームに記載された機② 均等論
文言侵害が成立しなくても、クレームされた発明と対象製能を実現し、(B) 明細書中で明確に除外された均等物でな品または方法との差異が非実質的であれば、均等論に基づく、(C) means-(or step-) plus-function限定の均等物であれく侵害が成立しうる。機能的クレームは制定法上「均等物」をば、先行技術が均等物であることの説明と共に拒絶理由を通含んでいる。そのため、機能的クレームに対する均等論の適知することが適切であるとされる (＊14) 。均等物であることの説

用については、過大な保護、範囲の不明確さが問題とされ、明においては、CAFCの判例に基づき、均等論のテストによりその適用については否定的な意見が多かったと言える。

均等物であることを一応示せば立証責任が転換し、出願人がしかしながら、後述のとおり、近年のCAFC判決により両者均等物で無いことを証明しない限り特許は許可されない。
先行技術が均等物で無いことは、明細書中の教示、先行の相違が明らかにされ、機能的クレームについても、均等論による保護が与えられることが判断された。

技術中の教示、宣誓供述証拠等により証明することができる（ⅲ） 機能的クレームの保護範囲と審査経過

(＊15)

。

機能的クレームの解釈でも、審査経過が文言範囲の解釈、即ち「均等物」の拡がりを判断する上において参酌される

4

112条6項の発動基準とともに、均等論適用に対する制限理論としても機能しうる。

クレームが機能的クレームであると判断されると、112条6項

また、機能的クレームを単に機能要素に対応する構造に置きに規定の特別な取り扱いがなされるため、如何なる記載が機換える補正についても、その文言範囲として前者は「均等物」能的クレームであると判断されるのか、その判断基準が問題を含むため減縮する補正と判断される。とされ、多くの判決でこの点が争われた。
審査基準では、CAFCの判決を引用して、112条6項発動（ⅳ） 機能的クレームの判断主体
機能的クレームの文言範囲には、対応する実施例とその均等物が含まれるが、ここでの「均等物」の認定について、あの判断基準を以下のように整理している(＊16)。
(A) クレーム限定が“means for”または“step for”の語句を用(＊10) 208 F.3d 1352, 54 U.S.P.Q.2d 1308 (Fed. Cir. 2000).
(＊11) 185 F.3d 1259, 51 U.S.P.Q. 2d 1225 (Fed. Cir. 1999).
(＊12) 16 F.3d 1189, 29 U.S.P.Q. 2d 1845 (Fed. Cir. 1994).
(＊13) MPEP §2181-186 (2001).
(＊14) MPEP §2183.
(＊15) MPEP §2184.
(＊16) MPEP §2181.

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いていなければならない。

した。

(B) “means for”または“step for”は、機能文言により修飾され2 機能が同一でなく実質的に同一の場合ていなければならない。
(C) “means for”または“step for”の語句は、機能を実現するの2件の判決により、適用判断時期の違いにより機能的クに十分な構造、材料、動作によって修飾されていてはならなレームへの均等論は明確に整理されたが、「機能が同一の場い。

合は」という前提条件は、極めて重要な意味をもつ。即ち、機但し、“means for”または“step for”の語句が存在しないこと能が「同一」でなく、「実質的に同一」の場合に均等論の適用があり得るかという問題である。Al-Site判決でも傍論としてはが112条6項の適用を妨げるものではない。

その可能性を否定しなかったが、CAFCはWMS Gaming事件

Ⅲ

機能的クレームへの均等論の適用で実際にその問題について初めて判断を示した。
（1）

WMS Gaming事件(＊19)

機能的クレームに対する均等論の適用については、過大

原告は、絵柄が揃う確率を下げギャンブル性を高めたスな保護、範囲の不明確さが問題とされ、多くの議論がなされロットマシーンに関する特許を有していた。被告は、同様に確てきたが、近年の判例は2つの類型を示した。

率を下げたスロットマシーンを販売していたが、特許では、リール停止位置を仮想的に増加させていたのに対して、被告

1 判断時期による相違（1）

Chiuminatta事件

製品は支払い金額を先に決定し、対応する停止位置にリー(＊17)

ルを停止させるように制御していた。

事件ではまず対象製品が112条6項の均等物ではないとし判決でCAFCは、両者が均等物であるとの地裁判断を是て文言侵害を否定し、均等論の適用有無が論点とされた。

認しながらも、クレームに記載される同一の機能を実現していCAFCは、112条6項の均等物と均等論は、起源も目的も異なないとして、文言上非侵害と判断した。

るとしながら、両者は単なるもっともらしい差異や僅かな改良

しかし、均等論の判断については、機能は同一でないが、による侵害の回避を防ぐという点で類似しており、差異が非実質的に同一であるので、両者が均等物であるとの地裁判

実質的かとい う類似する分 析がなされる とした。従って、

断により、均等論が成立すると判断した。

「“means-plus-function”限定に基づく構造的均等物でないと（2）Interactive Pictures事件(＊20)

本件では、魚眼レンズで撮影した円形の画像データの特して文言侵害が否定された場合は、均等論に基づく均等も否定部分を通常画面に補正して表示するイメージ表示システム定される」と判断した。
ただし、均等論の役目について、文言侵害では「特許発行に関する特許が問題となった。特許のクレームには、「･･･イ後に開発された技術」は保護することは出来ないが、均等論メージ変換処理手段」等、複数の機能要素が含まれており、では侵害時の技術への置換を保護できるため、112条6項の円形画像を変換することにより、機械的にカメラを動かさない均等物でないと判断されても、後に開発された技術への置換で画像処理できることを特徴としていた。被告製品は、魚眼レについて、均等論の適用を排除するものではないと説明しンズ等で作成された画像を繋ぎ合わせてパノラマ画像ファイた。

ルを作成する画像作成ソフトと、パノラマ画像ファイルから任（2）Al-Site事件(＊18)

意の部分を通常画像として表示する表示ソフトとからなるパッ

本事件も対象技術は特許発行後に開発された技術ではなケージソフトであった。

く、同論旨による均等論を適用した事例ではないが、その判控訴審において、被告はChiuminatta判決を引用し、被告断の過程においてCAFCは、均等論の均等と112条6項にお製品は「イメージ変換処理手段」限定を文言上備えていないける均等物の重大な違いは非実質的差異の判断時期にあるので、均等論は適用できないと主張した。これに対してCAFCのであり、112条6項の均等物は特許発行時に存在していなは、Chiuminatta判決で、文言侵害の分析において均等物でければならず、その後開発された技術を含めることは出来なないと判断されれば、特許発行後に出現した技術で無い限いのに対して、均等論に基づけば後に開発された技術でもり、均等論の均等となることはないと判断したが、文言上非侵含める事が出来ると整理した。また、文言侵害を前提とする害の判断が、機能の同一性の欠如を前提とするのであれば、112条6項の均等物では機能が同一でなければならないのにそれにより均等論を排除するものではないと、判決の前提条対して、均等論では実質的に同一であれば足りることも付言件が異なるものであることを整理した。その上で、本件で文言(＊17) 145 F.3d 1303, 46 U.S.P.Q.2d 1752 (Fed. Cir. 1998).
(＊18) 174 F.3d 1308, 50 U.S.P.Q. 2d 1161 (Fed. Cir. 1999).
(＊19) 184 F.3d 1339, 51 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 1999).
(＊20) 274 F.3d 1371, 61 U.S.P.Q.2d 1152 (Fed. Cir. 2001).

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侵害が成立しないのは、均等の構造ではないことに基づくの等でないと判断されるとする整理は、外延が明確になるというではなく、機能の同一性の欠如に基づくものであり、均等論意味においては適切な判断手法であろう。の適用を妨げるものではないと判断し、均等論の適用を認めた地裁判決に誤りはなかったとしてこれを支持した。

後者について、この理論を適用したCAFC判決は2件しかないが、いずれもソフトウェア発明を対象としていることに共通点を見出すことが出来る。

3 小括

機能的クレームは、その発明の本質として、機能自体が重機能的クレームの保護範囲には制定法上既に「均等物」と要で、それを実現する手段はどのようなものでも良い場合と、の語句が含まれているため、均等論の適用には否定的な意機能を実現する具体的手段が重要で、包括的概念として機見も見られたが、以上の2つの類型による均等論の適用が明能表現を用いたに過ぎない場合がある。一般的には、前者はらかにされた。

ソフトウェア発明に多く見られ、後者は機械発明等に多く見ら前者については、対象製品がクレームされた機能要素と同れる発明であると言えるであろう。ソフトウェア発明は機能自一の機能を実現していながらも、構造上の均等物でないと判体が重要であるため、実施可能要件も詳細なプログラムの開断された場合には、非実質的差異という類似する判断基準に示までは求められないが、112条6項を適用すると、機能に対より、もはや均等論における均等とも言えない。しかしながら、応する構造として実施例に記載されたアルゴリズムを実行す

文言上の保護範囲は特許発行時で判断するのに対して、均るマシン及びその均等物が文言範囲と判断されてしまう。この等論の保護範囲は侵害時で判断するので、対象製品が特許ような狭い保護範囲は、ソフトウェア発明を特許保護の対象と発行後に開発された技術であれば、均等論の対象ともなり得して認めた趣旨にも、112条6項を追加した趣旨ともそぐわなる。

いものであろう。

一方、後者については、機能が同一でなく、実質的に同一そうしてみると、後者の均等論適用は、このような機能そのであるのであれば、対象製品と特許発明の差異が非実質的ものが比較的重要な場合に、機能的クレームが限定的に解であれば均等論の対象となり得る。従って、結果的に保護範釈されることに依拠して些細な改変を加えることにより侵害を囲は、クレーム文言からより離れた構造を選択することにより逃れる模倣者から発明を救済するための手段として、適切な侵害の可能性が復活するという一見すると異常ともとれる構補完的役割を果たしていると見ることも出来る。但し、このよう造をとることになる。

な機能の重要性と均等論の関係について判決では考慮されていないため、ソフトウェア発明のみならず、機能が比較的重Ⅳ機能的クレームへの均等論適用に関する考察

均等論は、無法な模倣者が実質的には重要でない変更を要でない発明についても、今後の判例動向を見守る必要がある。

Ⅴまとめ加えることによって侵害を逃れることを防ぐために、文言範囲とは必ずしも一致しない部分まで特許権の保護範囲を拡張し機能的クレームの解釈には、表現の自由度とその解釈のようとする理論である。一方112条6項は、発明者に発明の構あり方に関する問題が凝縮されているが、特別な条項を持つ成要素が実現する機能の組み合わせによるクレーム記載をが故に混乱を来たしているとみられていた米国では、判例の認めて表現の自由度を許容する代わりに、発明者が想定し積み重ねにより明確な基準が確立しつつあり、そのような条ていないものにまで保護範囲を広げない制限理論である。

項を有さず、柔軟に対応してきた我が国としても今後参考と従って両者は目的起源が異なり、112条6項の均等物の判断すべき点が多いように思われる。とりわけ、機能的クレームに均等論の拡張理論を適用する判断手法を用いるのは必ずは、ソフトウェアを代表とする機能そのものに特徴がある発明しも適切でないかもしれない。に多く利用されるが、機能の実質的同一性による均等論の適しかし、このような判断手法が確立する以前は、112条6項

用は、そのような機能そのものの重要度が高い技術分野におが事実上機能せず、文言どおりの広い保護範囲が与えられいて、機能的クレームの制限的解釈を補完する役割を担っててしまっていた。従って、CAFCの均等論によるアプローチいるとも考えられ、今後の判例動向を見守りその適用理論をは、外延を明確にするための取組として評価できるであろう。

分析する必要があるであろう。

そのような見方から2つの均等論の判断手法について分析してみると、前者について、その判断時期の相違により、機能の同一を前提として112条6項の均等物でないと判断された
場合は、後に開発された技術でない限り均等論においても均● 120 ●

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