14 特 許 実 施 許 諾 及 び 譲 渡 契 約 に お け る 不 争 義 務 についての韓国、日本、米国及びドイツ間の比較分析招へい研究員安考秩（アン・ヒョジル）

特 許 権 の実 施 権 被 許 諾 者 又 は譲 渡 人 による無 効 請 求 の可 能 性 について、韓 国 内 外 で多 くの議 論がある。最 も議 論 のあるのは、特 に、実 施 権 許 諾 契 約 に「不 争 」条 項 を含 めることが、特 許 権 の濫 用 に当 たるか、独 占 禁 止 法 の下 で反 競 争 行 為 を構 成 するか否 かの問 題 であり、又 、被 許 諾 者 や譲 渡 人は、信 義 及 び誠 実 の原 則 に基 づき、たとえそのような条 項 がなくても、実 施 権 許 諾 された又 は譲 渡 された特 許 の有 効 性 を争 うことが禁 止 されているか否 かという問 題 である。この問 題 は、基 本 的 には、信 義と誠 実 の原 則 や禁 反 言 の原 則 のような契 約 法 の一 般 原 則 と、産 業 の発 展 を促 進 するという特 許 制
度 の目 的 との間 の衝 突 から成 る。この研 究 は、そのような衝 突 について、韓 国 、日 本 、米 国 、及 び欧 州連 合 を含 むドイツの法 律 、判 例 、学 説 等 が、どのように運 用 され、適 用 され、解 釈 されているかを比 較 ・
分 析 し、結 論 的 には、この問 題 をどのように扱 うべきかについて、合 理 的 な基 準 を示 唆 しようとするものである。

Ⅰ. 序論

紛争は、多くの場合、和解やクロスライセンスの提供により解決されるが、この場合、当事者同士が不争合意する場

技術移転契約を通じて、特許権を譲渡した者、又は実施合が通常という(*3)。不争条項は、法的保護を受けるに値権者が、特許権の無効を争うことができるかどうかについする正当性が備わっていない技術やノウハウが、特許又はては、韓国だけではなく多くの国で絶え間ない論争があり、営業秘密としてずっと保護されるようにし、自由競争を制実施契約を締結していながら、実施権者が特許権の有効性限するため、各国の独占禁止法で一定の制限を受けている。

を争うことができないように「不争義務」を課すことが、それだけではなく、これは、一定の要件を備えた技術やノ信義則違反、特許権の濫用、独占禁止法上の不公正取引行ウハウに対してだけ独占的権利を付与し、産業発展を図ろ為などに該当するか否かが問題となっている。この問題はうとする特許法や営業秘密保護法の趣旨からも外れるので基本的に、信義則又は禁反言の原則のような、契約法の一ある。

般原則による法理と、産業発展を奨励するための特許制度の趣旨の間の衝突から始まる。

契約上、不争条項がないとしても、当事者間の信頼関係により不争義務が発生することもある。例えば、実施権者

実務上、不争義務は、一般的に、特許やノウハウの有効が、競争者を排除し特許侵害の危険なしに当該技術を利用性について争わない義務をいう。つまり、特許ライセンスしていて、後で事情が変わり、実施料支払いを免れるため契約においては、ライセンサーがライセンシーに対して課に当該特許の無効を主張する場合、これは信義誠実又は禁す「特許の有効性を争わない義務」をいい、ノウハウ・ラ反言の原則に反すると見ることもできる。しかし、実施権イセンス契約においては、ライセンサーがライセンシーに者の無効主張を禁止する場合、不当な特許の除去により自対して課す、「契約対象ノウハウが公知になったかどうかに由競争を保証しなければならないという公益が毀損されるついて争わない義務」をいう(*1)。実務上では実施許諾契懸念がある。したがって、各国の判例と学説でこのような約にこのような不争義務条項、つまり「不争条項」を挿入信義則上の不争義務の認定の可否が多くの議論の対象となする例が多いという(*2)。また、特許侵害や無効に関するった。信義則上の不争義務は特許譲渡人との関連において(*1) 公正取引委員会『特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針』第 4 3（4）（1999 年 7 月 30 日）参照。及び、公正取引委員会『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』（2007 年 9 月 28 日）、第 4 4(7)参照。
(*2) 雨宮正彦「権利不争義務について」特許管理、Vol.36, NO.8, 991, 996頁（1986）。
(*3) 泉克幸「特許ライセンス契約における不争義務と独占禁止法」知財年報2006別冊NBL116号239頁240頁。

● 1 ●知財研紀要2008

も問題となる。例えば、発明者（従業員発明者がよく問題るが、特許権の設定登録があった日から登録公告日後3か月となる）が、自分の権利を第三者に譲渡した後も、当該特以内はだれでも請求できる。
（韓国特許法133条）しかし、許発明をずっと利用している状況で、譲受人が譲渡人を特2004年に最高裁判所(*4)が特許侵害訴訟を審理する裁判所

許侵害を理由に提訴した場合、譲渡人が当該特許については特許に無効事由があることが明白であるかどうかについ無効審判を請求したり、侵害訴訟で無効の抗弁をすることて判断することができると判示して以降、侵害訴訟で権利が、信義誠実又は禁反言の原則上、許容されるかの問題で濫用（無効）の抗弁が許容されるようになった。過去、不ある。

争義務は無効審判請求と関連して問題にされたが、2004年

契約自由の原則と信義誠実の原則を強調するならば、不争条項の有効性と信頼関係に基づく不争義務を許容しなけの最高裁判所判決以後は、侵害訴訟での無効抗弁と関連しても、不争義務の存否が問題となるように思われる。

ればならないであろう。一方、一般公衆の利益のため、保しかし、特許無効審判制度の構造上、いまだに韓国の判護する価値がない特許を除去することによって自由競争を例や学説は、実施権者の不争義務問題をそれ単独では扱わ最大限保証しなければならないという問題もある。不争条ず、実施権者が利害関係人として特許無効審判の請求人の項の有効性と信義則上の不争義務をどの程度認めるかの問資格を持っているかどうかと関連して扱っている。判例に題は、特許制度に関する各国の法律と立法政策ないし競争よると、無効審判を請求できる利害関係人は、権利者から政策と密接な関連がある。実施権者又は譲渡人以外の第三権利の行使を受けるか、受ける懸念があり、その被害を受者による特許無効の主張手段が十分に保証されていて、実ける直接的で現実的な利害関係がある者をいい(*5)、判例

効性もある国では、不争条項又は信義則上の不争義務の遵は、一般的に、実施権者は特許権者から権利の行使を受け守をある程度認めても公益が毀損される懸念は大きくないる懸念がない者とし、その利害関係を認めていない(*6)。

であろう。また、特許を主に自由競争を阻害する意味でのしかし、これを認める判例(*7)もあり、判例の確固たる立独占権とだけ考えるのなら、不争条項や信義則上の不争義場が何であるかは、うかがい知ることができない。ただし、務も、極めて制限された範囲でのみ認めなければならない

学説では、当事者の信頼関係よりは、不当な特許の除去にであろう。この研究では、韓国、日本、米国、ドイツ及びより公益を優先して、信義則に定めた不争義務を否定する

欧州の法律が、契約上の不争条項について、どのように規見解が通説である(*8)。譲渡人の不争義務に関する判例と定しているか、各国の判例及び学説が、不争条項及び信頼学説はまだない。

関係に基づく不争義務をどのように取り扱っているか、比不争条項については判例と学説で原則的にその有効性を較法的に検討した後、この問題の解決に対する筆者なりの認めているが(*9)、独占禁止法に違反した場合にはそうで合理的基準を提示しようと思う。

はない。独占禁止法には不争条項を許容するかどうかについての言及はまだない。ただし、1997年『国際契約上の不Ⅱ. 各国の動向

公正取引行為などの類型及び基準』(*10)3条15号と2000年『知的財産権の不当な行使に対する審査指針』(*11)3条16

１. 韓国

号は「第三者が契約技術の有効性又は公知性の有無を争う

まず、特許無効を主張する手段を見ると、韓国法上、原場合、提供者が契約を解約することができる場合」を不公則的に特許庁に請求することによって主張できる。また、正取引行為に該当するとして、契約解除権条項だけ明示的無効審判は原則的に利害関係人又は審査官だけが請求できに禁止している。しかし、契約解除権条項より不争条項が(*4) 最高裁判所2004.10.28,2000ダ69194判決（公報215(2004.12.1), 1915）。
(*5) 最高裁判所1980.6.24,79フ92判決（公報638(1980.8.15), 12973）; 最高裁判所1981.4.14,79フ90判決(公報657(1981.6.1), 13906)。
(*6) 最高裁判所1981.7.28,80フ77判決（公報665(1981.10.1), 14265）； 最高裁判所1983.12.27,82フ58判決（公報722(1984.2.15), 264）； 最高裁判所
1977.3.22,76フ7判決。
(*7) 最高裁判所1980.3.25,79フ78判決（公報633(1980.6.1), 12789）；最高裁判所1980.5.13,79フ74判決； 最高裁判所1984.5.29,82フ30判決（公報733(19848.1), 1188）。
(*8) 宋永植/李相珵/黄宗煥『知的所有権法(上)』育法社 9版 343頁(2005); 尹宣煕『特許法』法文社588頁(2003)。
(*9) 宋永植/李相珵/黄宗煥,前掲注8 343頁; 尹宣煕,前掲注8 588頁; 黄宗煥「ライセンシーの不争義務に関する考察」工業所有権 27号,47,51-52頁 (1989.1)。
(*10) 公正取引委員会考試第1997-23号。
(*11) 公正取引委員会2000.8.30。

● 2 ●知財研紀要2008

その競争制限性が強い点を勘案すれば、不争条項も不公正権者は特許権の存続により恩恵を受ける立場にいるために、取引行為に当たると見なければならず、学説(*12)も同様に利害関係人に当たらず、無効審判を請求することができな解釈している。一方、2004年の最高裁判所判決(*13)以後はい、したがって、不争義務を肯定しなければならない。し侵害訴訟でも無効の抗弁を許容しているので、今後は韓国

かし、判例は、実施権者が無効審判請求の利害関係があるでも信義則上の不争義務が存在し得るか否かに関する判例と判示することにより(*19)、結果的に実施権者の不争義務が出る可能性があると思われる。

を否定している。学説でも、特許制度の趣旨と実施契約締結当時の状況を考慮し、実施権者の不争義務を原則的に否２. 日本定することが多数の見解であると思われる(*20)。その中の過去、日本では1959年の特許法改正により、無効審判請一部の見解は、利害関係と不争義務を別個の問題と見て、求人の資格に対する制限要件が削除されたにもかかわらず実施権者も特許権の存続により実施料の支払など不利益を（同法123条1項）、その後も多数の学説(*14)と判例(*15)は訴受けるために利害関係はあり、実施契約締結当時の状況をえの「利益なければ訴権なし」という民事訴訟の原則に従考慮しても信義則上の不争義務を認定することは望ましくい、利害関係のある者のみが無効審判を請求することがでないと見ている。これに反して、譲渡人の不争義務についきると解釈した。したがって、実施権者の不争義務と関連てはまだ判例と学説はまだないと思われる。

して、いままでの日本の判例は、主に、実施権者に無効審不争条項については、契約締結の過程において公序良俗判請求の適格性があるのか、すなわち利害関係人であるかに反する行為があったり、優越的地位を濫用するなどの事どうかに焦点を合わせていた。しかし、2003年の特許法改情がない限り、その効力を一般的に認めている(*21)。判例

正によりだれでも無効審判を請求することができるようにも、不争条項自体ではないが、当事者間に和解がある場合、なり（日特123条2項）、これ以上、実施権者の不争義務と利無効審判請求を却下しなければならないと判示している

害関係人の該当可否の問題を関連させる必要がなくなった。

(*22)。
不争条項の独占禁止法違反の有無と関連しては、2007

また、2000年に最高裁判所が“キルビー”判決(*16)で侵害

年『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』(*23)で、訴訟でも特許無効の抗弁を許容し、無効の抗弁と関連して不争条項は、「円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面不争義務の認定可否が問題になった。しかし、日本では米が認められ、かつ直接的には競争を減殺するおそれは小さ国やドイツのように当事者間の信義誠実又は禁反言の原則い」という前提の下に、不争義務を課する行為を許容して自体に根拠を置く実施権者の不争義務についての判例は見いる。
ただし、例外的に、「無効にされるべき権利が存続し、当たらない。

当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競2003年の特許法改正以前、無効審判を請求できる利害関争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する係人とは「およそ何等かの理由により、無効とせらるべき場合もある」と見ている。同指針は、また、契約解除権条特許権の存在により直接的な不利益を被っている者」(*17)

項は原則的に不公正取引行為に当たらないと考えているとして、「現実に当該特許発明と同一、あるいは均等の技術(*24)。

を実施している者やその準備をしている者、警告を受けている者」が該当した(*18)。これによると、論理的に、実施(*12) このような趣旨で解釈できる見解で、例えば、尹宣煕,前掲注8 588頁参照。
(*13) 最高裁判所2004.10.28､2000ダ69194判例（公報215(2004.12.1), 1915）。
(*14) これについては 中山信弘『工業所有権法(上)特許法』（弘文堂、第2版増補版、2000）240頁及びその引用文献参照。
(*15) 東京高裁昭和41年9月27日判決 行集17巻9号1119頁 (密閉撹拌装置)。
(*16) 最高裁判所第三小法廷平成12年4月11日判決、平成10年(オ)第364号。
(*17) 東京高裁昭和38年1月31日判決 行集14巻1号95頁 (合成樹脂化粧板)。
(*18) 中山信弘、前掲注14 240頁参照。
(*19) 東京高裁昭和38年1月31日判決 行集14巻1号95頁 (合成樹脂化粧板)；東京高裁昭和60年7月30日判決 行集17巻2号344頁 (蛇口接続金具意匠)。
(*20) 中山信弘 前掲注14 438-439頁； 泉克幸 前掲注3 243頁及びその引用文献、仙元隆一郎『特許法講義』201頁（悠々社、第4版、2003）。
(*21) 中山信弘 前掲注14 242頁、439頁及び注(6)。
(*22) 東京高裁昭和55年12月23日判決 取消訴訟集15; 東京高裁昭和58年3月30日判決 取消訴訟集186。
(*23) 公正取引委員会『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』(2007.9.28)第4 4 (7)。
(*24) 同上 第4 4 (7)。

● 3 ●知財研紀要2008

３. 米国いなければならなかった。2007年MedImmune判決(*32)は実

米国で特許無効を主張することができる方法としては、施許諾契約に違反していないライセンシーでも特許の有効「査定系再審査 (ex parte reexamination)」（米特302-307条）性を争えるとした点で意味がある。すなわち、MedImmuneと「当事者系再審査(inter partes reexamination)」（米特311-318

判決に従えば、ライセンシーは「権利の留保下に(under条）手続があるが、再審査手続に第三者の参加が制限されprotest)」実施料を支払いながら、同時に、特許の有効性をていたり、裁判所への控訴の制限などにより、広く使用さ争う確認訴訟を提起できるようになった。ライセンシーはれていないのが実情である(*25)。したがって、不争義務は、特許権者からの侵害訴訟を心配しないで済むと同時に、当多くの場合、特に侵害訴訟で無効の抗弁と関連して問題と該特許権の有効性を攻撃することができるようになったとなる。

いう点で過去よりは明らかにより有利な立場になった。

過去、米国の判例は、ライセンシー禁反言によって実施譲渡人の不争義務と関連して、1924年Westinghouse判決

権者は特許無効を主張することができないという立場を取(*33)と1945年Scott Paper判決(*34)は、いずれも譲渡人の禁反っていたが、1969年のLear判決(*26)で公共の利益のために言を原則的に認め、ただし、公知技術の抗弁を許容し、そ特許無効を主張することができると判示して以降、不争義の適用範囲を事実上縮小させた。この後、実施権者の禁反務を否定している。一方、譲渡人の禁反言による不争義務言に関して、1969年Lear判決が出され、この直後の幾つかについては、これを認めることが主流判決の立場であるとの下級審判決もLear判決の影響を受け、譲渡人禁反言を否見られる。一部の見解では、米国の判例が実施権者の不争定する立場を見せた。しかし、1988年連邦巡回控訴裁判所義務を否定することになった理由の一つとして、米国特許（CAFC）のDiamond Scientific判決(*35)以後の判決では、再制度上、第三者が特許の無効を主張することができる可能

び譲渡人禁反言を認めている。連邦巡回控訴裁判所がLear性が現実的に高くない点を挙げている(*27)。

判決で強調した自由競争の保証という公益を全く度外視しまず、実施権者の不争義務と関連して、1950年Hazeltineたわけではなく(*36)、それよりも当事者の信義誠実を更に判決(*28)まで、米国の判例は禁反言原則によって実施権者重視した点は明らかである。一般公衆の利益を最大限に保の不争義務を認めることが主流だったが、Sola Electric判決

護しようとしたならば、実施権者の場合や譲渡人の場合も、（1942年)(*29)、Katzinger判決（1947年）(*30)及びMacGregor

すべて不争義務を否定しなければならなかったはずである。

判決（1947年）(*31)で見られるように、例外的に価格拘束

連邦最高裁判所と連邦巡回控訴裁判所の双方で、公益と私条項のような反トラスト法違反が存在する場合には禁反言益を一緒に考慮したにもかかわらず、結論においては差が原則の適用を排除した。しかし、1969年Lear判決以後、契出た理由を、後者の親特許的な立場から探る見解もある約法上の原則である禁反言原則よりも特許制度の公益性を(*37)。Diamond Scientific判決以後、譲渡人の不争義務を認重視し、保護する価値のない発明に対する実施権者の無効めた連邦最高裁判所の判決はまだ見当たらない。しかし、主張を許容している。Lear事件判決で米国連邦最高裁判所

連邦最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所の見解に対する反はライセンシーに禁反言原則を適用せず、特許の有効性を対見解を提示する機会を多くの事例で持ったにもかかわら攻撃することができると許容したが、前提条件として、ラず、まだそのような内容の連邦最高裁判所判決は見当たらイセンシーが実施許諾契約に違反して実施料を支払わずにない。したがって、今は譲渡人禁反言を認めることが米国(*25) 『アメリカ特許法・制度分析及び時事点に関する研究』特許庁研究報告書 2006.9.8,191,199頁以下参照。
(*26) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (U.S. 1969).
(*27) Bodewig, “Nichtangriffspflichten des Veräußerers im US-amerikanischen Patentrecht”, GRUR Int. 2004, 918､919.
(*28) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research, Inc., 339 U.S. 827 (U.S. 1950).
(*29) Sola Electric Co. v. Jefferson Electric Co., 317 U.S. 173 (U.S. 1942).
(*30) Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329 U.S. 394 (U.S. 1947).
(*31) MacGregor v. Westinghouse Electric & Mfg. Co., 329 U.S. 402 (U.S. 1947).
(*32) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764 (2007).
(*33) Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342 (U.S. 1924).
(*34) Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249 (U.S. 1945).
(*35) Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988).
(*36) 848 F.2d 1220, 1224-1225 (Fed. Cir. 1988).
(*37) Bodewig, supra note 27, S.922.

● 4 ●知財研紀要2008

判例の確固たる他立場だといえるであろう(*38)。
不争条項に関する米国の判例の立場は一概にはいえない。

４. ドイツまず、一般的にライセンス契約に含まれる不争条項に対しまず、特許無効の主張方法を見ると、ドイツの特許法上、て、過去の米国連邦最高裁判所は、不争条項自体を無効と無効審判訴訟（同法22条及び81条）と異議申立手続（同法はしなかったが、これは強制することができる性質の契約59条）がある。いずれもだれでも提起できるが、異議申立ではないために、実施権者は依然として特許無効を主張すては特許付与公告後3か月以内に限られる。
無効訴訟でも異ることができるという立場をとっていた(*39)。1969年Lear

議申立てでも不争合意があったり、当事者の特別な関係に判決以後は、判例は不争条項自体を無効と見ている(*40)。

より不争義務が認定される場合、許容されない(*48)。特許

和解契約自体又は和解契約に含まれた不争条項に対しては、庁と裁判所間の権限分配を比較的厳格に維持しているドイ

米国判例は、裁判外の和解契約による不争条項は執行不可

ツでは、侵害訴訟で特許無効の抗弁は許容されておらず、能だが(*41)、裁判上の和解契約による不争条項は執行可能

いわゆる「自由な技術水準の抗弁(Einwand des freien Standと見ている(*42)。裁判上の和解契約による不争条項の有効

der Technik; Formstein-Einwand)」だけを許容している。し性と執行可能性を認めた理由を分析してみると、1988年

たがって、ドイツでは侵害訴訟で無効の抗弁と関連してはHemstreet判決(*43)と1991年Foster判決(*44)は和解契約に基不争義務が問題にならない。

づく和解命令や同意判決の既判力に根拠を置いて無効主張

過去、ドイツの判例及び学説は信義誠実の原則を根拠にを退け、2001年Flex-Foot判決(*45)は和解命令及び同意判決

して、①特許の譲渡人、②特許を組合に出資した組合員、はなかったものの、提訴後、そして証拠開示手続後に和解③職務発明を使用者に譲渡した従業者(雇用関係が終了し契約が締結されたという点をその理由の中の一つに挙げてた後も同一)、④当事者間の契約関係が組合類似の性格を持いる。その一方、1971年Golden State判決(*46)は1969年Learっているなど信頼が深い協力作業を合意内容にするライセ判決直後の判決であり、この後1988年Hemstreet判決及びそンス契約が存在する場合のライセンシー、⑤一般当事者のの後続判決は連邦巡回控訴裁判所で下されたもので、前者特許発明の利用と関連し、緊密な協力作業に合意した場合、に比べて後者は親特許政策を取った時期に下された判決と他方、当事者が提起した無効訴訟、などは許容されないという点から、その結論が変わったと分析することもできるしていた(*49)。すなわち、ドイツの判例は、実施権者、特であろう。

許譲渡人、組合関係など、当事者間の特別な信頼関係が認その他に、特許が無効と判明した場合の、過去の未払実められる場合、信義則に根拠を置く不争義務を幅広く認め施料の支払義務の問題では、1997年SGK判決(*47)で連邦巡ていた。明示的不争条項も原則的に有効であると見られ、回控訴裁判所が、ライセンシーは実施料の支払を中断し、特に裁判上及び裁判外和解、又は無償実施権の場合、その当該特許が無効であるために実施料支払を中断するという有効性を認めていた(*50)。

事実をライセンサーに通知する時まで、実施料支払の中断2005年に改正されたドイツ競争制限禁止法は、不争条項を主張できないと判示することにより、1969年のLear判決を有効としていた旧法17条2項3号の規定を削除し、不争条に制限を加えている。

項を原則的に無効と見るようになった。これは自由な競争(*38) A.a.O., S. 922-923.
(*39) Pope Mfg. Co. v. Gormully, 144 U.S. 224 (U.S. 1892); Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329 U.S. 394 (1947).
(*40) Bendix Corp. v. Balax, Inc., 471 F.2d 149 (7th Cir. 1972).
(*41) Massillion-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971).
(*42) Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348 (Fed. Cir. 1988); Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991); Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238
F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001).
(*43) Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348 (Fed. Cir. 1988).
(*44) Foster v. Hallco Mfg. Co., 947 F.2d 469 (Fed. Cir. 1991).
(*45) Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001).
(*46) Massillion-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971).
(*47) Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561 (Fed. Cir. 1997).
(*48) BGH GRUR 1987, 900, 901 - “Entwässerungsanlage”; BGH GRUR 1971, 243, 244 - “Gewindeschneidvorrichtungen”; BGH GRUR 1965, 135, 137 “Vanal-Patent”.
(*49) BGH GRUR 1989, 39, 40 - “Flächenentlüftung”.
(*50) BPatG GRUR Int. 1997, 631, 634 - “Nichtangriffspflicht”.

● 5 ●

知財研紀要

2008

を最大限に保証しようとする欧州共同体法の精神にならっ

Ⅲ. 比較法的評価ていると理解される。一方、当事者間の特別な関係に起因する忠実義務に基づき認められる黙示的不争義務がどの程当事者間の信頼関係に基づく不争義務と契約上の不争条度まで認められるのかは不明確だが、この場合にも、自由項の有効性については、各国の競争政策により、その法的競争を最大限に保証しようとする欧州競争法及びドイツ競取扱いが異なる。米国とドイツでは、かつて信義誠実の原争制限禁止法の改正趣旨を考慮しなければならないであろ

則又は禁反言の原則による実施権者と譲渡人の不争義務にう。すなわち、立法政策が当事者の信義誠実よりは自由競関する判例が多く、学説上の議論も活発に行われた。米国争の保証にもっと大きい比重を置く方向に変貌したことには、1969年Lear判決の前後で、実施権者の不争義務を肯定注目しなければならない。結局、黙示的不争義務を認めるする立場から否定する立場に変わり、これは現在まで米国ことができる範囲も過去よりは縮小したと見なければなら判例の確固たる立場として維持されている。一方、譲渡人ないであろう。の不争義務については、禁反言の原則に根拠を置き、これを認定している。不争条項は原則的に裁判上の和解に含ま５. 欧州連合れた場合だけ効力を認めている。

欧州連合レベルでは特許無効又は特許侵害訴訟は存在しドイツは2005年の競争制限禁止法改正以前は、独占禁止ないので、当事者が契約上明示的に決めた不争条項が欧州法上も不争条項を有効と見ていて、信頼関係に基づいた不連合の競争法に違反するか否が問題になる。欧州司法裁判争義務も比較的幅広く認めていた。しかし、同法の改正に所(EuGH)は、不当に付与された特許権によって発生し得るより欧州連合の競争法が適用されることにより、今後、契経済活動に対するすべての障害を除去することが公益に寄約上の不争条項は原則的に禁止され、信義則に根拠を置く与することであると前置きし、特許の有効性に対する攻撃不争義務も自由競争を最大限保証するという欧州連合の競についても保護することが特許権に固有な対象ではなく、争政策を勘案すると、その認定範囲が縮小されると思われしたがって、不争条項は特許権に固有な対象に属さず、事る。欧州連合の場合、不争条項は原則的に禁止して、ノウ業者間の競争を不当に制限するため、欧州共同体設立条約

ハウ、和解及び共同研究開発などの場合だけ、例外的に許に従って禁止されるとしている(*51)。

容している。米国、ドイツ及び欧州連合で契約解除権条項

また、2004年に改正された「技術移転契約一括適用免除は有効と見ている。

規則」(No 772/2004)(*52)と2000年の「研究開発契約一括適

日本は、2003年の特許法改正以前は、判例と多数説で無用免除規則」(No 2659/2000)(*53)によれば、不争条項に対し効審判請求人に利害関係を要求したために、不争義務に関ても欧州連合の競争法がどのような制限もなく適用され、する議論も実施権者が利害関係人に当たるか否かに焦点をしたがって、原則的に禁止されることになった。ただ、例合わせていた。これは韓国の場合も同じである。しかし、外的にノウハウ(*54)、和解(*55)、共同研究開発(*56)などと2000年の最高裁判所判決で、侵害訴訟における無効抗弁が関連した場合は許容しており、契約解除権条項も許容され許容され、2003年に改正された特許法では、だれでも無効ると見ている(*57)。

審判を請求できるよう明示したことで、今後は信義則に根拠を置く不争義務の認定可否についての判例が出てくるだ
ろうと期待される。日本の独占禁止法上、契約解除権条項はもちろん、不争条項も原則的に許容されると見られる。

(*51) EuGH GRUR Int. 1986, 635, 641 - “Windsurfing International”.
(*52) Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transferagreements, OJ L 123, 27/04/2004, p.11.
(*53) Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research anddevelopment agreements,5条1項(b) (OJ L 304, 05/12/2000, p.7).
(*54) Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, 112番(OJ C 101, 27/04/2004, p.2).
(*55) Id.209.
(*56) Regulation No 2659/2000,5条1項(b)の反対解釈。
(*57) Regulation No 772/2004,5条1項(c).

● 6 ●知財研紀要

2008韓国の場合は、依然、無効審判請求に利害関係を要求しめようとすることが各国の傾向として考えられる。しかし、ており、無効審判請求と関連しては、信義則に定めた不争不争義務や不争条項の有効性を否定することになれば、特義務認定の可否に関する判例が存在しない。しかし、2004

許権者の地位や特許権が脆弱になり、これは結局ライセン

年の最高裁判所判決以後、侵害訴訟で無効抗弁が許容されスによって技術を産業化しようとする特許権者の足を引っることになり、将来、信義則に根拠を置く不争義務に関す張ることになろう。技術開発意欲を萎縮させ、長期的にはる判例が出てくると期待される。韓国は契約解除権条項を産業発展及び技術革新も阻害することになり得る(*60)。

独占禁止法上の不公正取引行為に当たると見ていて、不争興味深い事実は不争義務と不争条項の有効性を肯定する条項も同様と解釈しているために、この点に関する限り、立場やこれを否定する立場のすべてが、究極的には競争を日本、米国、ドイツ及び欧州連合と正反対の立場を取って円滑にする役割を持っているということをその理由に挙げいる。ている点である。不争義務と不争条項は特許権者がその技術をライセンスすることに対する動機として機能すること

Ⅳ. 結論になり、技術に対するライセンス付与を円滑にして競争を促進させるのである(*61)。一方、不争義務又は不争条項の許発明及びノウハウについての信義則上の不争義務と契有効性を否定すれば、ライセンシーがライセンス契約締結約上の不争条項に関する論争は契約法と独占禁止法ないしをより躊躇しなくなり、結局、対象者間にライセンス契約特許制度の趣旨との間の衝突から始まる。契約法的な側面がより容易に締結され、競争が推進され得る(*62)。すなわからは、当事者の合意を遵守し、これを信義誠実の原則にち、いずれも競争を推進させるという究極的な目標においより履行しなければならず、独占禁止法的な側面からは、ては共通点を持って い る が 、その目標を達成する方法を保護する価値のない特許を除去し、自由で公正な競争を保異にしているだけである。市場では常に新しい技術が開発証する必要がある。以前は、各国の法律及び判例で、当事され、各企業は技術市場でライセンサーであると同時にラ者の信頼関係や契約上の合意を尊重し、不争義務と不争条イセンシーになり得る。したがって、独占規制当局で不争項の有効性を肯定する側面が強かったと見ることができる。

義務を肯定しようと否定しようと、それが特定企業に常にしかし、1969年の米国のLear判決(*58)以後、各国の法律及有利になるということもない。不争義務の肯定や否定は、

び実務で不当な特許の除去により公益を優先する立場が主いずれも一定部分、競争を円滑にする機能があるために、流になった。日本の判例も実施権者は原則的に無効審判を例外なく不争義務を肯定したり、否定する政策を用いるこ請求できるとし、結果的に私益より公益を重視し、ドイツとは望ましくないと考えられる。その時々の経済状況と技の判例も特別な信頼関係が存在する場合を除いては、原則術発展の水準を考慮し、不争義務を原則的に肯定又は否定的に実施権者の不争義務を認めなかった。不争条項についしながら、例外の範囲を柔軟に運用していくことが望ましても、米国の裁判所は既判力が認められる裁判上の和解にいだろう。

よる場合を除いては、その執行可能性ないし有効性を否定し、不当な特許の除去により公益を優先している。さらに、2004年の欧州連合の「技術移転契約一括適用免除規則」は不争条項を原則的に禁止することによって最も急進的な立場をとっている(*59)。要するに、不当な特許の存在は公益に反するという前提の下に当該特許の無効主張を幅広く認(*58) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (U.S. 1969).
(*59) Regulation No 772/2004, 5条1項(c).
(*60) Ulmer-Eilfort/Boulware,“Challenging Licensed Intellectual Property Rights Under U.S.and European Laws.The U.S.Supreme Court Abandons
the Principle of Licensee Estoppel”,IIC 2007, p.759,764.
(*61) Matthew Jones,“Licensee estoppel: an overview of the position under English and European law”,Journal of Intellectual Property Law &Practice,2007,Vol.2,No.11,p.750 p.754. (*49) BGH GRUR 1989, 39, 40 - “Flächenentlüftung”.
(*62) See id.

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知財研紀要

2008