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特許権の客体論
長期在外研究員

島並良（＊）

本研究では、特許権の客体に関し、機能、原理、倫理という三つの視点から分析した。まず第一章では、特許権の客体画定作業において各要件が果たす機能に着目し、特許権の客体は単に技術的観点からだけではなく政策・経済・倫理といったさまざまな観点から決せられており、またそうあるべきであるということを、特に客体画定にあたって重要な役割を担う当業者概念に焦点をあてて論じた。続く第二章では、特許法の原理的正当化根拠に着目し、従来からある発明促進だけではなく、発明利用促進という視点をも加味する必要があることを主張し、その結果、発明と発見の二分論などの特許権の客体に関わる諸論点についても新たな展望が導かれることを明らかにした。さらに第三章では、とりわけ生命工学の進展と共に特許法がより先鋭的に直面するようになった倫理的側面に着目し、特許客体が公序や倫理の観点からどのように枠づけられるのかについて検討を加えた。

おける進歩性要件、発明の開示における実施可能性要件、はじめに等価侵害の容易想到性要件と非容易推考性要件などであ本研究は、特許権が何に対して与えられるのかという、「特る。こうしてみると、当業者なる概念は、特許権の出願から侵許権の客体論」に関する三つの考察をまとめたものである。

害に至るまでの各節目において様々な判断の基準となる役いずれの考察も特許権の客体を対象としているが、それらは割を担っており、特許法全体を貫く重要な基本概念の一つでそれぞれの章題が示すように、機能・原理・倫理という異なるあるということができるが、しかしこれまでの日本の特許法学方向から光を当てるものとなっている。

では、この当業者概念の意義や機能について上記のようなまず第一章では、特許権の客体画定作業において各要件各適用場面を越えて横断的に研究した例は見あたらない。もが果たす機能に着目し、特許権の客体は単に技術（テクノロ

ちろん個々の適用場面における、しかも各技術分野ごとの当ジー）の観点からだけではなく、政策・経済・倫理といったさま業者に関しては実務上の先例が集積しているが、従来の研ざまな観点から決せられており、またそうあるべきであるという究はそれら先例の整理と分類に留まっていたのが実状であことを、特に客体画定にあたって重要な役割を担う「当業者」る。という概念に焦点をあてて論じている。

そこで本章では、当業者の画定作業が特許法上果たして特許権の客体画定作業が、政策的・経済的・倫理的な考いる機能を明らかにし、その画定のために必要な視点を得る察を免れないとするならば、次に、特許法がいかなる政策目こと、そしてその結果、特許権の客体が単に技術的観点から標に資するものとして正当化されるのかについて、視座を得だけではなく、様々な政策的観点からも決せられるべきであておく必要がある。そこで第二章では、特許法の原理的な正るということを示すために、米国特許法学における裁判例と学当化根拠に着目し、従来からある「発明の促進」だけではな説を参照した。米国では、日本の当業者に相当するく、「発明利用の促進」という視点をも加味する必要があること

PHOSITA（person having ordinary skill in the art）という概念を主張し、その結果、特許権の客体についても新たな展望がについて議論がなされ、そこには我が国で見られない興味深導かれ得ることを明らかにしている。

い展開が観察される。そこでまず、米国特許法において用いまたさらに第三章では、とりわけバイオテクノロジーの進展られる諸々の当業者概念のうち、発明の実施可能性要件とと共に、特許法がより先鋭的に直面するようになった倫理的非自明性要件におけるそれらがどのように画定されているかな側面に着目し、特許客体が公序や倫理の観点からどのようを、特にDNA発明に関する連邦巡回控訴裁判所の裁判例をに枠づけられるのかについて検討を加えている。

素材として確認し、その後、最近の学説、特にMerges教授の諸論稿を参考にしながら、当業者画定作業の一般的な機能第一章と求められる視点について検討を加えた。

機能の視点から

１．日本の特許法においては、「その発明の属する技術の分２．その結果得られた見通しをまとめると、次のようなものであ野における通常の知識を有する者」、すなわち講学上「当業る。

者」と呼ばれる概念がしばしば登場する。例えば特許登録に(＊)

神戸大学大学院法学研究科● 92 ●

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まず、特許権の客体を画する諸要件のうち、発明の非自明性という保護要件の問題と、発明の実施可能性という保護範いうことを論じた。

囲の問題は、いずれも「当業者」概念を媒介として相反する

また、そもそも発明誘因論に対しては、経済学における実方向で関連している。これをDNA発明について見ると、連邦証研究により強力な異論が提出されていることを踏まえ、現巡回控訴裁判所は、当業者の技術レベルを現実の技術状況

在の米国で行われている特許法の基礎理論に関する研究動よりも低く見積もることにより、結果として、保護要件は緩やか向を次の三種類に分けて展望した。すなわち、（ⅰ）いかなるに、そして保護範囲は厳格に解釈している。

条件下で特許権は研究開発投資の誘因として有効に作用すこのような裁判例の傾向に対しては技術的・政策的批判もるのかという点に関する研究、（ⅱ）特許権の取得を研究開発ある。しかし一方では、非自明性要件は、（研究開発に従事投資回収手段としてあまり重視していない企業が、それではする個々の研究者の限界的な行動決定に着目すると）不確

なぜ特許を出願するのかという点に関する研究、（ⅲ）そもそ実性の高い技術に対する研究開発投資を活発化させ、よりもなぜ特許権の付与が認められるのか、という特許権付与の効率的な資源配分を実現するためのものであると見ることが正当化根拠に関わる研究、である。

できるから、バイオテクノロジーの経済的な不確実性に鑑みると、同分野については研究開発投資への強い誘因が必要で２．そのうえで、特に（ⅲ）に関わる「発明利用促進論」についあり、したがって当業者の技術レベルを低く把握することを通て紹介し、伝統的な発明誘因論のみならずこの利用促進論じて非自明性要件を緩和することは、一つの採り得る選択肢にも依拠することで、特許権の客体はどのように画されることである。また他方で、バイオテクノロジーの持つ基礎科学依になるのかを検討した。その結果、まず出発点として、特許客存的な性格や公益的観点からは、発明について特に詳細な体の画定作業とは、「特許法というツールを用いて、移転や追開示を要求して特許権の保護範囲を限定する必要がある。

加的研究開発、そしてひいては社会への適用を促進すべき以上の検討から、DNA発明について当業者の技術レベルを低く設定してきた裁判所の立場は、規範的観点からは妥当技術とは何か」を選別する営みに他ならないということを前提に、次のような示唆を得た。

であるとの結論が導かれる。そしてまた、特許法における権利第一に、発明と発見の区別については、まず原則として社の客体は、当業者概念を媒介として、単に現実の技術状況

会への適用に近い技術である発明については、特許権を与だけではなく、経済的観点や公益的観点などの複眼的な視えて私有化した方が効率的な資源配分が達成されるが、他点をも加味して画定されるべきなのである。

方で社会への適用から遠い原理的な技術である発見については、特許権を与えず公有化した方がむしろそれを土台に第二章

社会への適用を目指した開発競争が促進される。しかし例外

原理の視点から的に、物質そのものや遺伝子配列情報といった（日常用語で１．本章では、同じく特許権はどのような客体に与えられるの言うところの）発見であっても、社会への適用手段（たとえばかについて、「特許権付与の正当化根拠論」との関わりに着それらの機能）が明らかにされていれば、特許権の対象とす目し検討を加えた。

べきことになる。

特許権付与の正当化根拠論について、古典的かつ現在また第二に、いわゆる治療方法の特許性に関しては、従の日本でも最も一般的な見解は、いわゆる発明誘因論、つま来、治療行為は営利を目的とした技術開発競争になじまない

り特許権は発明を生み出すためのインセンティブとして政府とされてきたが、特許を与えるかどうかは研究開発主体の行からの付与が正当化されるというものである。そこでこの誘因動選択とはさしあたり関係がないとすると、治療方法はむしろ論を内在的に検討した上で、しばしば見られる誘因論に基づ社会への適用が最も早期に望まれる具体的技術の一つであいた特許客体論―――たとえば、ある対象については生産る以上、特許性を否定する原理的な理由はないと思われる。に誘因を与えるべきであるから、特許権の客体とすべきだ、とその上で、現実に社会への適用を阻害するような特許権のいった筋の議論―――に対して、三つの観点から疑問を提行使を制限し、たとえば医師等による実施は差止や損害賠示した。

償の対象外におくということが求められよう。

具体的には、①誘因論の射程は、単発的技術革新にはとさらに第三に、その適用範囲が議論されている公序良俗もかく、累積的技術革新という通常の場合には必ずしも全面条項については、次のように考えられる。発明誘因論によれ的には及ばないこと、②生産に対して誘因を与えるべき情報

ば、たとえ社会にとって望ましくない技術であっても、その利は、特許法が権利の客体としているものよりも広いこと、③逆用に焦点を絞って行政的・警察的な特許法外在的規制を加に特許権という特別な誘因なくして生産される対象についてえることで、社会への適用を阻めば足りるという議論が可能でも特許法が権利の客体としている例があることから、誘因論のある。しかし、特許権が発明の社会への適用まで促進する機みに基づいては必ずしも特許法のシステムを説明できないと能を持ち、またそれゆえに特許権付与が認められるのである● 93 ●

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ならば、特許法外在的な規制を待つまでもなくその内在的原実」と題した報道意見を出し、ヒトとそれ以外の生物のキメラ理としても、社会に適用されるべきでない技術についてはやは、公序と倫理に反するので特許登録要件である有用性をはり特許付与を否定すべきことになる。他方で、発明そのもの欠き、一定の条件の下では特許されない可能性がある旨をではなく、発明過程に違法・公序違反行為が介在するに過ぎ表明した。しかし、実務的な運用の困難さ（基準の不明確性）ない場合（たとえば盗難された試薬を利用して完成された発や理論的な問題が残る一方で、その解決が図られる以上の明）には、発明利用促進論によれば既に生み出された発明スピードで現実の技術が進歩していることを考えると、実際にに対してその利用を促すために特許権を付与しても違法行は、米国特許商標庁が示したこの方針は実効性が低いものと為は助長されないから、特許付与は肯定されることになろう。

考えざるを得ない。もちろん、胚幹細胞研究についてはヒト・クローン技術の開発が禁止され、またヒトそのものの発明は憲第三章法の奴隷制条項を根拠に特許されえないが、しかしヒト以外倫理の視点からの新たな生物に関する発明は、特許を禁止する立法的な手
１．続く第三章では、さらに公益的な観点、特に倫理的制約当がなされない限り、アメリカでは特許登録が広く認められるから特許権の客体はどのように画されるのかについて検討を可能性が高いのではないかと考えられる。

加えた。とりわけ、生物に関わる発明に対して、バイオテクノロジーの先進諸国、具体的には米国、欧州、カナダがいかなる３．他方で欧州では、欧州特許条約(EPC)に倫理に関する明対応をしてきたのかを分析し、比較分析を行った。幸いこれら文の規定（53条）が既に置かれている。すなわち、新規性や三つの国と地域では、ハーバードマウス（ハーバード大学医進歩性といった積極的特許要件（52条）に該当する発明が、学部教授によって遺伝子組み換え技術を用いて1980年代初(a)その公表や利用が公序ないしは倫理に反すること、および頭に新たに開発された「癌にかかりやすい」ネズミであり、癌(b)それが動植物の品種もしくは動植物の生産に必須の生物の発生機序を解明するための実験、および癌の治療薬を開学的な方法であることは、特許審査における事前的な登録阻発するための実験に有用であるとされる）という同じ動物に関止事由であると同時に、いったん付与された特許権の事後的する発明を題材に議論が蓄積しており、その結論も次のような取消事由となる。

な鮮やかな対照を見せている。

ところで欧州では1998年に「バイオテクノロジー発明の法的保護に関する指令」が採択されており、そこでは第一に、２．まずアメリカでは、反倫理的な発明について、特許付与を生物特許については、かつては動植物そのものを特許するこ否定するために機能する要件として、「有用性」と「特許適格とは明確に否定されていたのに対して、動植物の発明であっ性」がある。しかし現在の特許実務では、前者はそもそも登録てもその技術的適用可能性が当該動植物品種に限定されな要件としての役割を実質的にほとんど担っていないし、またいのであれば特許されうる。また第二に、人体特許について後者は1980年のチャクラバーティー事件連邦最高裁判決

は、胚や遺伝子配列といった人体の一部そのものは特許さが、太陽の下にある人工物は全て特許適格性が認められるとれ得ないが、それが技術的な方法で人体から単離されてい判示したことから、倫理とは無縁なものとして運用される傾向

れば、たとえその構造が人体内にある自然状態と同じであっにある。

たとしても、特許されうる。さらに第三に、上述のルールの下

その後1988年に、ハーバードマウスの発明に関連して、アで特許されうるとされた発明であっても、人類や動物に対してメリカでは癌にかかりやすいという同じ遺伝子を有する「ヒト以医療上の実質的利益をもたらさず、単に動物に苦痛を与える外の全ての哺乳類」を対象とした特許権が1987年に成立しような方法であり、かつ動物の遺伝子的な特性を変化させるた。そして、その後も数多くの特許が、遺伝子組み換えによっようなものは、やはり特許の対象から除外される。バイオ指令て新たに生み出された動物種（ないしはより包括的な分類項の示したこれらの準則は、1999年６月にEPCにも組み込まれ目）について認められている。今日アメリカでは、一般論としるに至ったから、現在では以上のような同指令の内容が、ては、動物も含めた生物が広く特許権の対象となりうることはEPOの審査実務をも拘束する結果となっている。

明らかである。

EPCにおいて特許と倫理の関係が最も先鋭的に争われた問題は、そのような生物特許への寛容な立場に、果たして事例は、やはりハーバードマウスに関するケースである。欧州限界はないのかという点である。そしてまさにその点が、遺伝では、物の発明としてのハーバードマウスそのものではなく、子組み換えによって新たに生み出されたヒトと動物のキメラとその生産方法に関する発明が出願され、これに対してEPO審いう、人類にとっておよそ望ましくない、倫理的に問題のある査部は1989年に一度は特許登録を拒絶したものの、1992年技術について争われた。このキメラ出願を受けて特許商標庁の再審査では、結局、同発明に対する特許を認めた。ここでは、1998年「ヒトに関連する生物を特許することに関する諸事再審査に際してEPOは、衡量されるべき利益として次の三つ● 94 ●

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を挙げている。すなわち、①人間の疾病を治癒する技術が開無制限なものではありえない、③そして特許法上の「製造物」発される利益、②望ましくない遺伝子が制御不能に広がるこは非生物である機械や方法を意味し、また「合成物」についとから環境を保護する利益、③動物に対する残酷な扱いを回ては、たとえオンコ遺伝子を受精卵に注入することによって癌避する利益である。つまりEPOは、人間・環境・動物という三にかかりやすいマウスが生まれるのだとしても、マウスの発生つの対象にとっての（時には相対立する）利益をリストアップ

機序そのものは何ら人間の介入を要しないのであり、したし、それらを比較衡量した上で、結論を導くという判断枠組みがって、「合成物」という文言が遺伝子を組み換えられた高等を設定したわけである。その上で、本件発明については、生物を含むとは思われない、という点にある。

ハーバードマウスは癌治療薬の開発に資するものであるか
ら、人間の癌治療に大いに役立ちうるものであり、またこの５．以上のような生物発明に対する米欧加の対応から得られハーバードマウスが有する新たな遺伝子は純粋に実験室のる示唆は次の通りである。

中だけで用いられ、自然環境に広がることはないし、さらに実第一に、特許権の付与と倫理との関係を考えるにあたって際に遺伝子を操作されたマウス以上の、より多くの動物が癌は、倫理適合性が問われる対象を明確にしなければならなから救われる可能性があり、全体としては動物の救済に繋がい。つまり、自然現象に関する情報（たとえば発見や科学的ると判断した。

知見）と、それ自体が情報である自然現象（たとえば遺伝子EPOによる本件特許付与に対しては、第三者によるいくつ情報やビジネス方法）とは、区別される必要があり、前者はそかの異議申立てがなされたが、2001年11月、ついにEPOのもそも特許適格性がない（日本特許法の条文に即していえ抗告部は、特許権の対象を限定したうえで本件発明に対してば、自然法則の「利用」を欠くので特許法２条１項が定義する欧州特許を最終的に付与した。その際、同部は、EPC53条「発明」ではない）が、後者についてはひとまずはその適格性（ａ）項の「公序(ordre public)」について、①現在の法令によれを肯定した上で、さらにその倫理適合性を問うことになる。こば動物実験等のために動物を利用することは許されているれを生物発明に当てはめた場合、生物発明とは、有体物たるが、このことは本件発明の実施がそれ自体として禁じられて生物そのものではなく、発明である以上、その本質はあくまでいるわけではないということを示しており、したがって本件発無体物であるわけだが、それは当該生物に関する情報なの明は公序に反しない、②動物に危害が及ぶのは腫瘍が生じではなく、あくまでそれ自体が情報である自然現象であると考た時点からであって、本件発明の時点ではないから、発明そえられるから、かつてのアメリカにおける解釈のように、あらゆのものが動物を害するわけではない、③本件発明が癌研究る生物発明についてアプリオリに特許適格性を否定する見解の進展に資することは否定できない、として実験室におけるは採り得ない。

試験のために用いられる動物の特許を認めることは指令と第二に、それではどのような発明が倫理や公序に反するとEPC53条（ａ）項に沿うものであるが、ただし非ヒト哺乳類を対して特許が認められないのか。この点は、前述の通り各国に象とする広いクレームを認めることは許されないという結論をよって対応が異なっている。これを生物特許についてみれ導いた。

ば、アメリカではヒトそのものの発明が特許されないに留まる（したがってヒト以外の生物特許は原則的に幅広く認められ４．カナダでは最近、米欧とは異なり、連邦最高裁判所によっる）が、欧州ではそれに加えて当該発明の開発と利用がもたてハーバードマウスの特許適格性が否定された。カナダにおらす利害を、それぞれの利害の主体について個別的に考察いても、イースト菌やバクテリアのような単細胞生物、遺伝子し、それらを互いに衡量することによって結論を導いている

操作された植物、遺伝子操作されたヒトの遺伝子配列に対し（その結果、ヒト以外の生物についても特許が認められないては特許が認められているが、連邦最高裁判所は５対４とい場合がありうる）。それに対してカナダではさらに、高等生物

う僅差で（しかもこれに反する原審を覆して）ハーバードマウス一般について特許が認められない。しかし、ヒトとそれ以外のの特許性を否定する判決を下したのである。

動物のキメラの例を挙げれば明らかなように、ヒトだけを例外

その論拠は、①現行特許法は高等生物を特許することにとするのは狭きに失するだろうし（明らかにヒトではないキメラ

よって必然的に引き起こされる特別な諸問題について何らについても、そのような新生物の開発と利用について特許権語っておらず、そうである以上、高等生物を特許の対象とすを与えることは、価値ニュートラルではありえない）、また他方ることを立法府たる議会が意図しているとは考えられない（そで、実験用マウスの新品種のように、開発と利用が法令にの点で、既に立法的解決を見た植物新品種とは異なる）、②

よって禁止されておらず、また社会規範によっても一般的にもちろん、特許法上の発明の定義はかなり広範なものであるは排除されていない場合にまで、（たとえば高等生物であるとが、しかしアメリカ連邦最高裁がチャクラバーティー判決で述いう理由だけで）特許法が他の技術と差別的に取り扱う理由

べたような、太陽の下にある人工物なら全て含まれるといったは乏しい。個別的な判断を要するという弱点は残るものの、● 95 ●

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やはり欧州におけるような利益衡量アプローチを採らざるを得ないのではないか。
第三に、ではその場合の利益衡量のための基準や枠組みは何か。困難な問題であるが、少なくとも次のことは指摘できるのではないか。まず、欧州で見られるように、衡量されるべき利益の主体として、人間だけではなく、動物や、あるいはより抽象的な環境といったものまで、含まれることはあり得て良いだろう。しかしその場合、これも欧州における実務のように、人間以外の主体については利益は抽象的・総体的に考慮されるに留まる。たとえば実験用動物の場合には、当該動物への苦痛を個別的に考慮するのではなく、その動物種全体の保存という観点から考慮されるにすぎず、そしてこのような処理の正当化は、アメリカに見られる議論のように、動物が憲法上の人権享有主体ではないという事実によって初めて（消極的に）可能となる。また、衡量に際しての評価の基準は、欧州の一部の裁判例が指摘するように、単に法令だけではなく、当該社会における文化や伝統に裏打ちされた社会規範についても取り込まざるを得ないのではないか。なぜなら、当該発明の開発と利用が、特許法外在的な警察目的・行政目的での法令規制にかかる場合に、特許法が開発・利用への誘因付与を憚ることは当然として、さらに加えて、たとえ法令上は許される場合であっても、特別の誘因を国家が敢えて与えることについては望まないという態度決定はあり得るからである。

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